Oberlandesgericht Stuttgart Urteil, 08. Mai 2008 - 2 U 9/08

Tatbestand:

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Die Klägerin ist Inhaberin der für Biscuits, gaufres, pâtisserie, produits de boulangerie, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, confiserie eingetragenen , nachfolgend abgebildeten IR-Bildmarke 523 170, deren Schutz Ende 1988 auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist:

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Die Marke zeigt ein Salzgebäck, dessen rechteckige, an den Ecken abgeschrägte Oberfläche die aus 21 Einstanzungen gebildete Aufschrift TUC sowie jeweils vier über und unter der Aufschrift TUC befindliche Einstanzungen aufweist. Ein Salzcracker mit dieser Gestaltung wird in Deutschland von einem zum selben Konzern wie die Klägerin gehörenden Unternehmen vertrieben.

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Die Beklagte, die ihren Geschäftssitz in Istanbul/Türkei hat, bietet seit Anfang 2002 in Deutschland einen rechteckigen Salzcracker mit abgerundeten Ecken und lochförmigen Einstanzungen in der aus dem Klageantrag ersichtlichen Anordnung an.

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Die Klägerin ist der Auffassung, der Vertrieb des Cracker-Produkts der Beklagten verletze ihr Markenrecht. Außerdem sei der Vertrieb unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung und der Rufausbeutung wettbewerbswidrig.

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Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen , einen rechteckigen, salzigen Cracker mit den ungefähren Kantenmaßen 6,3 cm x 4,7 cm, wobei die Ecken abgerundet sind, wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

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Ferner hat sie Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftserteilung begehrt.

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Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, nachdem es ein Meinungsforschungsgutachten zu der Frage eingeholt hat, in welchem Maße die Form des Salzgebäcks TUC für sich genommen als Herkunftshinweis auf die Klägerin verweist. Bei der Verkehrsbefragung wurde den befragten Verkehrsteilnehmern die Abbildung eines neutralisierten Crackers der Klägerin vorgelegt , bei der die Aufschrift TUC durch 36 Einstanzungen ersetzt worden war. Diese waren in drei Felder aufgeteilt, die durch jeweils drei senkrechte Reihen zu je vier Einstanzungen gebildet wurden.

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Das Berufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen.

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Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

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I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche weder aus Markenrecht noch nach den Vorschriften des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

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Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG seien nicht gegeben. Zwar fehle es nicht an einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Kennzeichnung im geschäftlichen Verkehr. Es bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarke zeige die Ware als ein Salzgebäck mit Einstanzungen, wie es dem Verkehr typischerweise auf dem Markt begegne. Soweit bei der Beurteilung des Schutzumfangs nicht auf den Schriftzug TUC abgestellt werde, bestehe sie in einer reinen Warenform, mit der der Verkehr Herkunftsvorstellungen grundsätzlich nicht verbinde. Ihr fehle deshalb jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Marke der Klägerin habe das Eintragungshindernis auch nicht bereits zum Zeitpunkt der Markeneintragung wegen Verkehrsdurchsetzung i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Der dafür in der Regel erforderliche Zuordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller von 50% der beteiligten Verkehrskreise werde im Streitfall nicht erreicht.

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Stelle man demgegenüber für die Frage der Schutzfähigkeit der Klagemarke entscheidend darauf ab, dass sie den Schriftzug TUC trage, scheitere das Klagebegehren ungeachtet der Frage einer etwa gestärkten Kennzeichnungskraft dieser Marke daran, dass die notwendige Zeichenähnlichkeit nicht bejaht werden könne. Selbst wenn jedoch davon ausgegangen werden müsste, dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern dass ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften, stünde der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Zwar würde dann vielleicht die notwendige Markenähnlichkeit noch bejaht werden können, weil auch der Cracker der Beklagten im weitesten Sinne achteckig sei und Ausstanzungen enthalte. In Anbetracht der Tatsache, dass der Klagemarke dann allenfalls normale Kennzeichnungskraft zukäme und die Markenähnlichkeit als verschwindend gering einzustufen wäre, fehlte es für diesen Fall zumindest an der für den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG notwendigen Verwechslungsgefahr. Denn bei dem Cracker der Beklagten fehle die Bezeichnung TUC völlig; die konkrete Form des Crackers und auch die Stanzenbildung wiesen gegenüber der Marke der Klägerin deutliche Unterschiede auf.

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Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz scheiterten daran, dass die Klägerin die Gefahr einer Herkunftstäuschung sowie einer Rufausbeutung nicht dargelegt habe.

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II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Revision rügt mit Erfolg, dass die Beurteilung des Berufungsgerichts, die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Verletzung der Marke der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien nicht gegeben, auf rechtsfehlerhaften Erwägungen beruht.

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1. Für die Revisionsinstanz ist eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltung durch die Beklagte zu unterstellen.

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Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05 P, GRUR 2007, 318 Tz. 21, 24 = WRP 2007, 299 - Adam Opel/Autec; BGH, Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 Tz. 22 = WRP 2007, 1090 - Pralinenform, zur Veröffentlichung in BGHZ 171, 89 vorgesehen , m.w.N.). Das Berufungsgericht ist von einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ausgegangen. Aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Verkehrsbefragung stehe fest, dass ein beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs mit der Gestaltung einer Ware, wie sie von den Parteien vertrieben werde, die Vorstellung verbinde, solche Ware stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Von einer näheren Begründung , aus welchen Gründen sich aus der Verkehrsbefragung, bei der den Befragten der neutralisierte Cracker der Klägerin vorgelegt worden ist, eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ergibt, hat das Berufungsgericht abgesehen, weil seiner Ansicht nach die weiteren anspruchsbegründenden Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sind. Nach dem Ergebnis der durchgeführten Verkehrsbefragung hatten über 50% der befragten Verkehrsteilnehmer angegeben, sie verstünden den auf der ihnen gezeigten Abbildung dargestellten Cracker als Hinweis auf einen ganz bestimmten Hersteller. Dieser Prozentsatz reiche für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der bei der Verkehrsbefragung gezeigten Form aus. Allerdings zeigt die der Verkehrsbefragung zugrunde gelegte Abbildung eines Crackers nicht die angegriffene Form der Beklagten, sondern eine neutralisierte Darstellung des TUC-Crackers der Klägerin. Eine Übertragung der Ergebnisse der Verkehrsbefragung auf die angegriffene Form kommt daher nur in Betracht, wenn in den herkunftshinweisenden Merkmalen Übereinstimmungen oder hinreichende Ähnlichkeiten zwischen der angegriffenen und der der Verkehrsbefragung zugrunde gelegten Form bestehen. Dazu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beurteilung , ob die angegriffene Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Demzufolge ist für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass gemäß ihrem Vorbringen die angegriffene Gestaltung von einem ausreichenden Teil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen verstanden und damit markenmäßig verwendet wird.

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2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist nicht frei von Rechtsfehlern.

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a) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder I, m.w.N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen , wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06 P, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Financiaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

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b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Bestimmung des Schutzumfangs des Klagezeichens die Marke so zugrunde zu legen ist, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Bei der Klagemarke handelt es sich um eine (zweidimensionale) Bildmarke , die aus der Abbildung eines Salzgebäcks besteht, das die aus Einstanzungen gebildete Aufschrift TUC trägt. Bei dem angegriffenen Cracker der Beklagten handelt es sich um eine dreidimensionale Gestaltung. Zwischen einer (flächenhaften) Bildmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehen (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND, m.w.N.).

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c) Den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

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aa) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr in der Weise vorgegangen, dass es sich bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Klagemarke und deren Kennzeichnungskraft zunächst mit der Unterscheidungskraft der abgebildeten Warenform als solcher befasst, sodann für die Frage des Schutzumfangs der Klagemarke allein auf den Schriftzug TUC abgestellt und schließlich die Verwechslungsgefahr unter der Annahme geprüft hat, dass neben dem prägenden Buchstabenkürzel TUC die konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften. Diese Vorgehensweise ist nicht bereits deshalb zu beanstanden, weil für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Zeichen abzustellen ist. Dies schließt nicht aus, dass zunächst die einzelnen Gestaltungselemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (vgl. EuGH, Urt. v. 4.10.2007 - C-144/06 P, GRUR Int. 2008, 43 Tz. 39 - Henkel/HABM; Urt. v. 30.6.2005 - C-286/04 P, Slg. 2005, I-5797 Tz. 22/23 = GRUR Int. 2005, 823 - Eurocermex/HABM, m.w.N.).

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bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Klagemarke allenfalls normale Kennzeichnungskraft zukomme und die Zeichenähnlichkeit verschwindend gering sei, wenn nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern die abgebildete Form, d.h. die konkrete achteckige Ausgestaltung und die Einstanzungen, nicht völlig außer acht gelassen werde. Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht dabei die Kennzeichnungskraft der Klagemarke als Ganzes, d.h. nach deren Gesamteindruck, nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

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Das Berufungsgericht hat insoweit schon nicht hinreichend dargelegt, warum der Klagemarke lediglich normale Kennzeichnungskraft zukommen soll, wenn der abgebildeten Crackerform eine den Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmende Bedeutung beizumessen ist. Bei der diesen Ausführungen vorangehenden Prüfung der Verwechslungsgefahr unter der - nicht hinreichend begründeten (siehe dazu unter II 2 c cc) - Annahme, dass für die Frage des Schutzumfangs des Klagezeichens entscheidend nur auf den Schriftzug TUC abzustellen sei, ist das Berufungsgericht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Es ist nicht erkennbar, weshalb die Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens demgegenüber geringer sein sollte, wenn der Gesamteindruck der Klagemarke nicht lediglich durch den Schriftzug TUC, sondern auch durch die Form der abgebildeten Ware bestimmt wird. Die Kennzeichnungskraft einzelner Zeichenbestandteile besagt zwar nicht notwendigerweise etwas über die Kennzeichnungskraft des zusammengesetzten Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal /Indohexal). Besteht das Gesamtzeichen aber, wovon im vorliegenden Zusammenhang auszugehen ist, aus einer kennzeichnungskräftigen Warenform und einem auf der Ware angebrachten Wortzeichen, so besteht regelmäßig kein Grund zu der Annahme, die Kennzeichnungskraft des so zusammengesetzten Gesamtzeichens sei niedriger als diejenige seiner einzelnen Bestandteile. Denn der Verkehr ist, wenn er eine Warenform als Herkunftshinweis versteht , daran gewöhnt, dass die betreffende Ware neben der Form zusätzlich mit anderen Kennzeichen, insbesondere mit Wortkennzeichen, versehen ist. Er wird diese Kennzeichnungsmittel somit auch dann, wenn sie ihm wie im vorliegenden Fall als Bestandteile eines einheitlichen Bildzeichens entgegentreten, als solche erkennen, so dass die Kennzeichnungskraft der Bestandteile als solche in der Regel in dem Gesamtzeichen nicht verloren geht, sondern dessen Kennzeichnungskraft mitbestimmt. Dass die Gestaltung der Klagemarke demgegenüber Besonderheiten aufweist, die zu einer anderen Auffassung des Verkehrs führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht dargelegt.

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cc) Ersichtlich ist das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei geringer, wenn nicht lediglich der Schriftzug TUC, sondern auch die Form des abgebildeten Salzgebäcks deren Gesamteindruck mitbestimme, sowie bei der Annahme einer verschwindend geringen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen davon ausgegangen, dass der von der Klagemarke abgebildeten Form als solcher allenfalls eine sehr geringe Kennzeichnungskraft zukommt. Auch diese Annahme wird jedoch von den getroffenen Feststellungen nicht getragen.

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(1) Der Form des abgebildeten Salzgebäcks hat das Berufungsgericht keine maßgebliche Bedeutung für den Schutzumfang des Klagezeichens beigemessen , weil sie aus einer reinen Warenform bestehe, der jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, und sie sich auch nicht als Herkunftshinweis i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt habe. In diesem Zusammenhang ist das Berufungsgericht zwar rechtlich zutreffend von dem Grundsatz ausgegangen, dass der bloßen Abbildung der Ware, für die Zeichenschutz in Anspruch genommen wird, im Allgemeinen wegen ihres bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlt, die Waren, auf die sich der Zeichenschutz bezieht, von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Erschöpft sich die Abbildung der Ware allerdings nicht in der Darstellung von Merkmalen, die für die Ware typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern weist sie darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, kann der Verkehr darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen (vgl. BGHZ 159, 57, 62 f. - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH, Beschl. v. 12.8.2004 - I ZB 1/04, GRUR 2005, 257, 258 = WRP 2005, 217 - Bürogebäude, m.w.N.). Wird die betreffende Form vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden, kann folglich auch der Abbildung der Form die Kennzeichnungskraft nicht mit der Begründung abgesprochen werden, sie erschöpfe sich in der Wiedergabe der ge- kennzeichneten Ware (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 172).

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(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, auch nach dem Ergebnis der durchgeführten Verkehrsbefragung verbinde der Verkehr mit der abgebildeten Warenform keine Herkunftsvorstellungen. Der für eine Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderliche Zuordnungsgrad von 50% sei nicht erreicht, weil der Anteil der befragten Personen, die den der Verkehrsbefragung zugrunde gelegten Cracker dem richtigen Unternehmen per Namensnennung zugeordnet hätten, sich lediglich auf 1,1% belaufe. Selbst wenn man - unrichtigerweise - diejenigen hinzurechne, die statt des Herkunftsunternehmens die Marke TUC genannt hätten, sei der dann gegebene Zuordnungsgrad von 37% nicht ausreichend. Es spreche erst recht nichts dafür, dass ein ausreichender Zuordnungsgrad bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Erstreckung der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erreicht gewesen sein könnte. Diese Erwägungen des Berufungsgerichts unterliegen in mehrfacher Hinsicht rechtlichen Bedenken.

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(3) Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht auf den Zeitpunkt der Erstreckung der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1988 an. Besteht für die angegriffene Gestaltung wie im Streitfall kein eigener Kennzeichenschutz, ist vielmehr nach der Rechtsprechung des Senats für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz abzustellen (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Allenfalls kann - in dem hier nicht in Rede stehenden Fall, dass die widerrechtliche Benutzung zu einer Schwächung des Klagezeichens geführt hat - der Zeitpunkt von Bedeutung sein, zu dem die Benutzung des angegriffe- nen Zeichens begonnen hat (vgl. EuGH, Urt. v. 27.4.2006 - C-145/05, Slg. 2006, I-3703 Tz. 18 = GRUR 2006, 495 - Levi Strauss/Casucci; BGH, Urt. v. 10.7.1956 - I ZR 106/54, GRUR 1957, 428, 430 - Bücherdienst; Urt. v. 5.1.1962 - I ZR 107/60, GRUR 1962, 409, 411 - Wandsteckdose).

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(4) Das Berufungsgericht hat ferner rechtsfehlerhaft den Kennzeichnungsgrad der Form, der sich aus der Verkehrsbefragung ergibt, nur unter dem Gesichtspunkt gewürdigt, ob er für die Eintragung der Form als Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG unter der Voraussetzung ausreicht, ihr fehle als Beschreibung der Ware von Haus aus die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Frage nach dem für eine Verkehrsdurchsetzung der Form als (Einzel-)Marke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrad kann nicht mit der Frage gleichgesetzt werden, ob einem von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil infolge Benutzung im Rahmen eines zusammengesetzten Zeichens eine dessen Gesamteindruck mitbestimmende Bedeutung zukommt. Die Feststellung , ob ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen infolge seiner Benutzung die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfordert zwar in der Regel einen Durchsetzungsgrad von über 50%, bei beschreibenden Angaben sogar einen deutlich höheren (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 u. C-109/97, Slg. 1999, I-2799 Tz. 50 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Das Erfordernis eines über 50% liegenden Durchsetzungsgrads beruht darauf, dass an den Nachweis, ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen habe als solches infolge seiner Benutzung die Eignung erlangt, als Herkunftshinweis zu wirken, besondere Anforderungen zu stellen sind, die um so höher sind, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Bei der anders gearteten Frage, ob infolge Benutzung ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiger Zeichenbestandteil eine den Gesamteindruck eines mehrgliedrigen Zeichens mitbestimmende Bedeutung erlangt hat, kann dagegen nicht davon ausgegangen werden , dass dem Zeichenbestandteil bei einem Durchsetzungsgrad unter 50% grundsätzlich jede Bedeutung für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft und für den Gesamteindruck des Gesamtzeichens abzusprechen ist. Insbesondere wenn es wie im vorliegenden Fall um die Form als Zeichenbestandteil geht, könnte selbst bei einem Durchsetzungsgrad von knapp unter 50% nicht von einer sehr niedrigen Kennzeichnungskraft der Form als solcher ausgegangen und ihre Eignung, den Gesamteindruck des Gesamtzeichens mitzubestimmen, nicht schon wegen mangelnder Kennzeichnungskraft verneint werden. Für eine im Hinblick auf die Mitbestimmung des Gesamteindrucks des Klagezeichens nicht bloß geringe Kennzeichnungskraft der Form spricht im Streitfall auch, dass das Berufungsgericht im Rahmen der Prüfung, ob die angegriffene Gestaltung markenmäßig verwendet wird, aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Verkehrsbefragung festgestellt hat, ein beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs verbinde mit der Gestaltung der Ware der Parteien, also auch mit der von der Klägerin verwendeten Crackerform, die Vorstellung, solche Ware stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb.

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(5) Zudem hat das Berufungsgericht, wie die Revision mit Recht rügt, die Ergebnisse der in erster Instanz durchgeführten Beweisaufnahme nicht zutreffend gewürdigt. Nach dem vom Landgericht eingeholten Meinungsforschungsgutachten haben 53,6% der Befragten in dem neutralisierten Cracker der Klägerin (ohne den Schriftzug TUC) einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes HerstellUnternehmen oder auf eine ganz bestimmte Marke gesehen. Das Berufungsgericht hat von diesem Prozentsatz der Befragten nur den Anteil der Verkehrsteil- nehmer für maßgeblich erachtet, die auf die weitere Frage, wie das Unternehmen oder die Marke heißt, den Namen des Unternehmens richtig angegeben haben (1,1%). Es hat die Ansicht vertreten, selbst diejenigen, die nicht das Unternehmen , sondern die Marke TUC genannt hätten, dürften nicht hinzugerechnet werden, weil diese Antworten nur den Bekanntheitsgrad der Marke widerspiegelten , nicht aber den notwendigen Zuordnungsgrad beträfen. Für die im Streitfall zu beurteilende Frage, in welchem Umfang der Verkehr die abgebildete Form des Klagezeichens als Herkunftshinweis versteht und die Form demgemäß für die Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck der Klagemarke von Bedeutung ist, kommt es jedoch entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts allein darauf an, welcher Anteil der befragten Personen in diesem Gestaltungsmerkmal einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (Durchsetzungs - oder Kennzeichnungsgrad). Dagegen ist es nach der ständigen Rechtsprechung des Senats in Verletzungsverfahren nicht erforderlich, dass das Unternehmen auch richtig benannt wird (vgl. BGHZ 169, 295 Tz. 25 - Goldhase; BGH, Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 151/02, GRUR 2006, 79, 82 = WRP 2006, 75 - Jeans I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 30 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). Die Frage, ob davon auch dann auszugehen ist, wenn die Eintragung einer Formmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG begehrt wird (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 m.w.N.), stellt sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung hier nicht.

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Für die Bestimmung des Kennzeichnungsgrads sind folglich zusätzlich zu dem Anteil der Befragten, die das Unternehmen der Markeninhaberin namentlich richtig benannt haben (Zuordnungsgrad), alle Antworten zu berücksichtigen , denen hinreichend deutlich entnommen werden kann, dass die Befragten in dem betreffenden Zeichen einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sehen. Dazu zählen diejenigen, die TUC angegeben haben (37,7% der Befragten), schon deswegen, weil damit das Unternehmen der Klägerin eindeutig - wenn auch nicht mit der richtigen Firma - bezeichnet worden ist. Ferner sind diejenigen Befragten zu berücksichtigen, die das Zeichen zwar als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich benannten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 30 - Kinder II). Bei den übrigen Antworten ist danach zu unterscheiden, ob die Angaben als ausreichende Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden können oder ob sie die gegenteilige Annahme nahelegen. Ein hinreichender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ist dabei ohne weiteres solchen Antworten zu entnehmen, die das Zeichen jedenfalls mittelbar der Klägerin zuordnen (vgl. BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Eine solche hinreichende mittelbare Zuordnung ist gegeben, wenn mit dem Zeicheninhaber verbundene Unternehmen oder solche Unternehmen angegeben werden, die das Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung des Zeicheninhabers benutzen; auch die Angabe anderer Marken des betreffenden Unternehmens kann genügen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 354).

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(6) Inwieweit danach bei der Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft der Form außer den vom Berufungsgericht bereits berücksichtigten richtigen Unternehmensbezeichnungen und den namentlich zutreffenden Benennungen durch die Angabe TUC noch weitere Antworten auf die Frage nach dem Namen des Unternehmens hinzuzurechnen oder auszuschließen sind, kann im Revisionsverfahren nicht festgestellt werden, da sich das Berufungsgericht mit den betreffenden Angaben nicht näher befasst hat. Zugunsten der Klägerin ist daher für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen , dass es bei dem Anteil von 53,6% der Befragten verbleibt, die auf die den Kennzeichnungsgrad der Form betreffende Frage geantwortet haben, sie sähen darin einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Herstell-Unternehmen oder auf eine ganz bestimmte Marke. Der sich aus diesem Prozentsatz ergebende Grad an Kennzeichnungskraft der Form (zur Bedeutung der Prozentsätze, die sich aufgrund demoskopischer Abfragen bei den neuen Markenformen im Vergleich zu den traditionellen Zeichen erzielen lassen, vgl. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371 m.w.N.) ist bei der Frage zugrunde zu legen, ob ihr eine für die Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgebliche Bedeutung zukommt.

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dd) Das Berufungsgericht hat folglich nach den bislang getroffenen Feststellungen seiner Beurteilung einen zu niedrigen Grad der Kennzeichnungskraft der abgebildeten Form des Salzgebäcks der Klägerin zugrunde gelegt und den Gesamteindruck des Klagezeichens nicht rechtsfehlerfrei ermittelt. Aus diesem Grund kann auch seine Annahme keinen Bestand haben, es bestehe trotz der hier gegebenen Warenidentität selbst dann keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn gemäß dem Vorbringen der Klägerin davon ausgegangen werden müsste, dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften. Die bisherigen Feststellungen tragen die Auffassung des Berufungsgerichts nicht, es sei von einer verschwindend geringen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Gestaltung der Beklagten auszugehen. Zwar fehlt bei der angegriffenen Gestaltung die Bezeichnung TUC. Welche Bedeutung dem für die Frage der Zeichenähnlichkeit zukommt, hängt jedoch davon ab, ob und in welchem Maße der Gesamteindruck der Klagemarke von der abgebildeten Form des Salzgebäcks bestimmt wird. Es besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus der Form sowie aus Wort- und sonstigen Bestandteilen zusammengesetzten Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung der einzelnen Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird (BGHZ 169, 295 Tz. 22 - Goldhase). Zum Gesamteindruck der konkreten Anordnung von Wort- und Formelementen bei der Klagemarke, bei der die Buchstabenfolge TUC durch Ausstanzungen gebildet wird, die, worauf das Landgericht abgestellt hat, auf dem Cracker nicht besonders hervorsticht, sondern nur bei genauerem Hinsehen wahrgenommen wird, fehlt es, wie oben unter II 2 c cc dargelegt worden ist, bisher an rechtsfehlerfreien Feststellungen.

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Soweit das Berufungsgericht eine geringe Zeichenähnlichkeit weiter damit begründet hat, die konkrete Form und auch die Stanzenbildung des Crackers der Beklagten wiesen gegenüber der Klagemarke deutliche Unterschiede auf, beanstandet die Revision mit Recht, dass sich das Berufungsgericht nicht mit der gegenteiligen Auffassung des Landgerichts auseinandergesetzt hat. Das Landgericht hat angenommen, die Gestaltungsform des angegriffenen Crackers stimme nahezu vollständig mit derjenigen des TUC-Crackers überein. Dabei hat es darauf abgestellt, dass die Cracker beider Parteien übereinstimmend eine rechteckige Form aufweisen. Diese korrespondierten auch der Größe nach nahezu vollständig miteinander, womit das Landgericht ersichtlich gemeint hat, dass die Längenverhältnisse der Seiten des Rechtecks bei beiden Formen übereinstimmen. Die Ecken seien bei beiden Crackerformen nicht spitz, sondern übereinstimmend abgeflacht. Dass diese Abflachung bei dem Cracker der Beklagten im Unterschied zum TUC-Cracker eher als Rundung ausgebildet sei, sei aus der Sicht des Verkehrs kaum wahrnehmbar und werde bei isolierter Betrachtung des jeweiligen Crackers kaum in Erinnerung behalten. Darüber hinaus weise der Cracker der Beklagten auf seiner Oberfläche Einstanzungen auf, die nach Art und Verteilung mit denjenigen des TUCCrackers in großem Maße übereinstimme. Das Berufungsgericht führt nicht aus, worin demgegenüber die von ihm angenommenen deutlichen Unterschiede in der konkreten Form und der Stanzenbildung liegen sollen. Dazu hätte auch deshalb Anlass bestanden, weil das Berufungsgericht, soweit es aufgrund der durchgeführten Verkehrsbefragung ohne weiteres hinsichtlich beider For- men eine markenmäßige Verwendung angenommen hat, ersichtlich nicht davon ausgegangen ist, zwischen ihnen bestünden maßgebliche Unterschiede.

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3. Da somit nach den bisherigen Feststellungen eine Verletzung der Klagemarke durch die angegriffene Gestaltung der Beklagten i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden kann, kann auch die Abweisung des auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten gerichteten Klagebegehrens keinen Bestand haben.

35

III. Das Berufungsurteil ist folglich aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit das Berufungsgericht abschließende Feststellungen zur Frage der markenmäßigen Benutzung der angegriffenen Gestaltung sowie zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke und zur Zeichenähnlichkeit treffen kann. Sollte sich danach ergeben, dass die abgebildete Warenform aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgeblich mitbestimmt und sich weiter die Ähnlichkeit der beiden gegenüber stehenden Zeichen nur oder jedenfalls maßgeblich aus Übereinstimmungen in der Form ergibt, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, welche Bedeutung im Rahmen der bei der Verwechslungsgefahr vorzunehmenden Gesamtabwägung dem Umstand zukommt, dass es sich bei der Form um ein allein aufgrund Verkehrsdurchsetzung einzutragendes Zeichen handelt. Dieser Umstand kann zwar zur Annahme eines engeren Schutzumfangs führen.

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Inhaberin der für Biscuits, gaufres, pâtisserie, produits de boulangerie, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, confiserie eingetragenen , nachfolgend abgebildeten IR-Bildmarke 523 170, deren Schutz Ende 1988 auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist:

2

Die Marke zeigt ein Salzgebäck, dessen rechteckige, an den Ecken abgeschrägte Oberfläche die aus 21 Einstanzungen gebildete Aufschrift TUC sowie jeweils vier über und unter der Aufschrift TUC befindliche Einstanzungen aufweist. Ein Salzcracker mit dieser Gestaltung wird in Deutschland von einem zum selben Konzern wie die Klägerin gehörenden Unternehmen vertrieben.

3

Die Beklagte, die ihren Geschäftssitz in Istanbul/Türkei hat, bietet seit Anfang 2002 in Deutschland einen rechteckigen Salzcracker mit abgerundeten Ecken und lochförmigen Einstanzungen in der aus dem Klageantrag ersichtlichen Anordnung an.

4

Die Klägerin ist der Auffassung, der Vertrieb des Cracker-Produkts der Beklagten verletze ihr Markenrecht. Außerdem sei der Vertrieb unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung und der Rufausbeutung wettbewerbswidrig.

5

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen , einen rechteckigen, salzigen Cracker mit den ungefähren Kantenmaßen 6,3 cm x 4,7 cm, wobei die Ecken abgerundet sind, wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

6

Ferner hat sie Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftserteilung begehrt.

7

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, nachdem es ein Meinungsforschungsgutachten zu der Frage eingeholt hat, in welchem Maße die Form des Salzgebäcks TUC für sich genommen als Herkunftshinweis auf die Klägerin verweist. Bei der Verkehrsbefragung wurde den befragten Verkehrsteilnehmern die Abbildung eines neutralisierten Crackers der Klägerin vorgelegt , bei der die Aufschrift TUC durch 36 Einstanzungen ersetzt worden war. Diese waren in drei Felder aufgeteilt, die durch jeweils drei senkrechte Reihen zu je vier Einstanzungen gebildet wurden.

8

Das Berufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen.

9

Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

10

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche weder aus Markenrecht noch nach den Vorschriften des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11

Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG seien nicht gegeben. Zwar fehle es nicht an einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Kennzeichnung im geschäftlichen Verkehr. Es bestehe jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarke zeige die Ware als ein Salzgebäck mit Einstanzungen, wie es dem Verkehr typischerweise auf dem Markt begegne. Soweit bei der Beurteilung des Schutzumfangs nicht auf den Schriftzug TUC abgestellt werde, bestehe sie in einer reinen Warenform, mit der der Verkehr Herkunftsvorstellungen grundsätzlich nicht verbinde. Ihr fehle deshalb jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Marke der Klägerin habe das Eintragungshindernis auch nicht bereits zum Zeitpunkt der Markeneintragung wegen Verkehrsdurchsetzung i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Der dafür in der Regel erforderliche Zuordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller von 50% der beteiligten Verkehrskreise werde im Streitfall nicht erreicht.

12

Stelle man demgegenüber für die Frage der Schutzfähigkeit der Klagemarke entscheidend darauf ab, dass sie den Schriftzug TUC trage, scheitere das Klagebegehren ungeachtet der Frage einer etwa gestärkten Kennzeichnungskraft dieser Marke daran, dass die notwendige Zeichenähnlichkeit nicht bejaht werden könne. Selbst wenn jedoch davon ausgegangen werden müsste, dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern dass ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften, stünde der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu. Zwar würde dann vielleicht die notwendige Markenähnlichkeit noch bejaht werden können, weil auch der Cracker der Beklagten im weitesten Sinne achteckig sei und Ausstanzungen enthalte. In Anbetracht der Tatsache, dass der Klagemarke dann allenfalls normale Kennzeichnungskraft zukäme und die Markenähnlichkeit als verschwindend gering einzustufen wäre, fehlte es für diesen Fall zumindest an der für den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG notwendigen Verwechslungsgefahr. Denn bei dem Cracker der Beklagten fehle die Bezeichnung TUC völlig; die konkrete Form des Crackers und auch die Stanzenbildung wiesen gegenüber der Marke der Klägerin deutliche Unterschiede auf.

13

Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz scheiterten daran, dass die Klägerin die Gefahr einer Herkunftstäuschung sowie einer Rufausbeutung nicht dargelegt habe.

14

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Revision rügt mit Erfolg, dass die Beurteilung des Berufungsgerichts, die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Verletzung der Marke der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien nicht gegeben, auf rechtsfehlerhaften Erwägungen beruht.

15

1. Für die Revisionsinstanz ist eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltung durch die Beklagte zu unterstellen.

16

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05 P, GRUR 2007, 318 Tz. 21, 24 = WRP 2007, 299 - Adam Opel/Autec; BGH, Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 Tz. 22 = WRP 2007, 1090 - Pralinenform, zur Veröffentlichung in BGHZ 171, 89 vorgesehen , m.w.N.). Das Berufungsgericht ist von einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ausgegangen. Aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Verkehrsbefragung stehe fest, dass ein beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs mit der Gestaltung einer Ware, wie sie von den Parteien vertrieben werde, die Vorstellung verbinde, solche Ware stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb. Von einer näheren Begründung , aus welchen Gründen sich aus der Verkehrsbefragung, bei der den Befragten der neutralisierte Cracker der Klägerin vorgelegt worden ist, eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten ergibt, hat das Berufungsgericht abgesehen, weil seiner Ansicht nach die weiteren anspruchsbegründenden Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sind. Nach dem Ergebnis der durchgeführten Verkehrsbefragung hatten über 50% der befragten Verkehrsteilnehmer angegeben, sie verstünden den auf der ihnen gezeigten Abbildung dargestellten Cracker als Hinweis auf einen ganz bestimmten Hersteller. Dieser Prozentsatz reiche für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der bei der Verkehrsbefragung gezeigten Form aus. Allerdings zeigt die der Verkehrsbefragung zugrunde gelegte Abbildung eines Crackers nicht die angegriffene Form der Beklagten, sondern eine neutralisierte Darstellung des TUC-Crackers der Klägerin. Eine Übertragung der Ergebnisse der Verkehrsbefragung auf die angegriffene Form kommt daher nur in Betracht, wenn in den herkunftshinweisenden Merkmalen Übereinstimmungen oder hinreichende Ähnlichkeiten zwischen der angegriffenen und der der Verkehrsbefragung zugrunde gelegten Form bestehen. Dazu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beurteilung , ob die angegriffene Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Demzufolge ist für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass gemäß ihrem Vorbringen die angegriffene Gestaltung von einem ausreichenden Teil der angesprochenen Verkehrsteilnehmer als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen verstanden und damit markenmäßig verwendet wird.

17

2. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist nicht frei von Rechtsfehlern.

18

a) Die Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder I, m.w.N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen , wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06 P, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Financiaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

19

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Bestimmung des Schutzumfangs des Klagezeichens die Marke so zugrunde zu legen ist, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Bei der Klagemarke handelt es sich um eine (zweidimensionale) Bildmarke , die aus der Abbildung eines Salzgebäcks besteht, das die aus Einstanzungen gebildete Aufschrift TUC trägt. Bei dem angegriffenen Cracker der Beklagten handelt es sich um eine dreidimensionale Gestaltung. Zwischen einer (flächenhaften) Bildmarke und einer dreidimensionalen Gestaltung kann eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehen (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND, m.w.N.).

20

c) Den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei festgestellt.

21

aa) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr in der Weise vorgegangen, dass es sich bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Klagemarke und deren Kennzeichnungskraft zunächst mit der Unterscheidungskraft der abgebildeten Warenform als solcher befasst, sodann für die Frage des Schutzumfangs der Klagemarke allein auf den Schriftzug TUC abgestellt und schließlich die Verwechslungsgefahr unter der Annahme geprüft hat, dass neben dem prägenden Buchstabenkürzel TUC die konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften. Diese Vorgehensweise ist nicht bereits deshalb zu beanstanden, weil für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Zeichen abzustellen ist. Dies schließt nicht aus, dass zunächst die einzelnen Gestaltungselemente einer Marke nacheinander geprüft werden, um anschließend den durch sie hervorgerufenen Gesamteindruck zu untersuchen (vgl. EuGH, Urt. v. 4.10.2007 - C-144/06 P, GRUR Int. 2008, 43 Tz. 39 - Henkel/HABM; Urt. v. 30.6.2005 - C-286/04 P, Slg. 2005, I-5797 Tz. 22/23 = GRUR Int. 2005, 823 - Eurocermex/HABM, m.w.N.).

22

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Klagemarke allenfalls normale Kennzeichnungskraft zukomme und die Zeichenähnlichkeit verschwindend gering sei, wenn nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern die abgebildete Form, d.h. die konkrete achteckige Ausgestaltung und die Einstanzungen, nicht völlig außer acht gelassen werde. Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht dabei die Kennzeichnungskraft der Klagemarke als Ganzes, d.h. nach deren Gesamteindruck, nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

23

Das Berufungsgericht hat insoweit schon nicht hinreichend dargelegt, warum der Klagemarke lediglich normale Kennzeichnungskraft zukommen soll, wenn der abgebildeten Crackerform eine den Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmende Bedeutung beizumessen ist. Bei der diesen Ausführungen vorangehenden Prüfung der Verwechslungsgefahr unter der - nicht hinreichend begründeten (siehe dazu unter II 2 c cc) - Annahme, dass für die Frage des Schutzumfangs des Klagezeichens entscheidend nur auf den Schriftzug TUC abzustellen sei, ist das Berufungsgericht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Es ist nicht erkennbar, weshalb die Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens demgegenüber geringer sein sollte, wenn der Gesamteindruck der Klagemarke nicht lediglich durch den Schriftzug TUC, sondern auch durch die Form der abgebildeten Ware bestimmt wird. Die Kennzeichnungskraft einzelner Zeichenbestandteile besagt zwar nicht notwendigerweise etwas über die Kennzeichnungskraft des zusammengesetzten Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal /Indohexal). Besteht das Gesamtzeichen aber, wovon im vorliegenden Zusammenhang auszugehen ist, aus einer kennzeichnungskräftigen Warenform und einem auf der Ware angebrachten Wortzeichen, so besteht regelmäßig kein Grund zu der Annahme, die Kennzeichnungskraft des so zusammengesetzten Gesamtzeichens sei niedriger als diejenige seiner einzelnen Bestandteile. Denn der Verkehr ist, wenn er eine Warenform als Herkunftshinweis versteht , daran gewöhnt, dass die betreffende Ware neben der Form zusätzlich mit anderen Kennzeichen, insbesondere mit Wortkennzeichen, versehen ist. Er wird diese Kennzeichnungsmittel somit auch dann, wenn sie ihm wie im vorliegenden Fall als Bestandteile eines einheitlichen Bildzeichens entgegentreten, als solche erkennen, so dass die Kennzeichnungskraft der Bestandteile als solche in der Regel in dem Gesamtzeichen nicht verloren geht, sondern dessen Kennzeichnungskraft mitbestimmt. Dass die Gestaltung der Klagemarke demgegenüber Besonderheiten aufweist, die zu einer anderen Auffassung des Verkehrs führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht dargelegt.

24

cc) Ersichtlich ist das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei geringer, wenn nicht lediglich der Schriftzug TUC, sondern auch die Form des abgebildeten Salzgebäcks deren Gesamteindruck mitbestimme, sowie bei der Annahme einer verschwindend geringen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen davon ausgegangen, dass der von der Klagemarke abgebildeten Form als solcher allenfalls eine sehr geringe Kennzeichnungskraft zukommt. Auch diese Annahme wird jedoch von den getroffenen Feststellungen nicht getragen.

25

(1) Der Form des abgebildeten Salzgebäcks hat das Berufungsgericht keine maßgebliche Bedeutung für den Schutzumfang des Klagezeichens beigemessen , weil sie aus einer reinen Warenform bestehe, der jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, und sie sich auch nicht als Herkunftshinweis i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt habe. In diesem Zusammenhang ist das Berufungsgericht zwar rechtlich zutreffend von dem Grundsatz ausgegangen, dass der bloßen Abbildung der Ware, für die Zeichenschutz in Anspruch genommen wird, im Allgemeinen wegen ihres bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlt, die Waren, auf die sich der Zeichenschutz bezieht, von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Erschöpft sich die Abbildung der Ware allerdings nicht in der Darstellung von Merkmalen, die für die Ware typisch oder lediglich von dekorativer Art sind, sondern weist sie darüber hinausgehende charakteristische Merkmale auf, kann der Verkehr darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen (vgl. BGHZ 159, 57, 62 f. - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH, Beschl. v. 12.8.2004 - I ZB 1/04, GRUR 2005, 257, 258 = WRP 2005, 217 - Bürogebäude, m.w.N.). Wird die betreffende Form vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden, kann folglich auch der Abbildung der Form die Kennzeichnungskraft nicht mit der Begründung abgesprochen werden, sie erschöpfe sich in der Wiedergabe der ge- kennzeichneten Ware (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 172).

26

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, auch nach dem Ergebnis der durchgeführten Verkehrsbefragung verbinde der Verkehr mit der abgebildeten Warenform keine Herkunftsvorstellungen. Der für eine Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderliche Zuordnungsgrad von 50% sei nicht erreicht, weil der Anteil der befragten Personen, die den der Verkehrsbefragung zugrunde gelegten Cracker dem richtigen Unternehmen per Namensnennung zugeordnet hätten, sich lediglich auf 1,1% belaufe. Selbst wenn man - unrichtigerweise - diejenigen hinzurechne, die statt des Herkunftsunternehmens die Marke TUC genannt hätten, sei der dann gegebene Zuordnungsgrad von 37% nicht ausreichend. Es spreche erst recht nichts dafür, dass ein ausreichender Zuordnungsgrad bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt der Erstreckung der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erreicht gewesen sein könnte. Diese Erwägungen des Berufungsgerichts unterliegen in mehrfacher Hinsicht rechtlichen Bedenken.

27

(3) Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht auf den Zeitpunkt der Erstreckung der Klagemarke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1988 an. Besteht für die angegriffene Gestaltung wie im Streitfall kein eigener Kennzeichenschutz, ist vielmehr nach der Rechtsprechung des Senats für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz abzustellen (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Allenfalls kann - in dem hier nicht in Rede stehenden Fall, dass die widerrechtliche Benutzung zu einer Schwächung des Klagezeichens geführt hat - der Zeitpunkt von Bedeutung sein, zu dem die Benutzung des angegriffe- nen Zeichens begonnen hat (vgl. EuGH, Urt. v. 27.4.2006 - C-145/05, Slg. 2006, I-3703 Tz. 18 = GRUR 2006, 495 - Levi Strauss/Casucci; BGH, Urt. v. 10.7.1956 - I ZR 106/54, GRUR 1957, 428, 430 - Bücherdienst; Urt. v. 5.1.1962 - I ZR 107/60, GRUR 1962, 409, 411 - Wandsteckdose).

28

(4) Das Berufungsgericht hat ferner rechtsfehlerhaft den Kennzeichnungsgrad der Form, der sich aus der Verkehrsbefragung ergibt, nur unter dem Gesichtspunkt gewürdigt, ob er für die Eintragung der Form als Marke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG unter der Voraussetzung ausreicht, ihr fehle als Beschreibung der Ware von Haus aus die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Frage nach dem für eine Verkehrsdurchsetzung der Form als (Einzel-)Marke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrad kann nicht mit der Frage gleichgesetzt werden, ob einem von Haus aus nicht unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil infolge Benutzung im Rahmen eines zusammengesetzten Zeichens eine dessen Gesamteindruck mitbestimmende Bedeutung zukommt. Die Feststellung , ob ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen infolge seiner Benutzung die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, erfordert zwar in der Regel einen Durchsetzungsgrad von über 50%, bei beschreibenden Angaben sogar einen deutlich höheren (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 u. C-109/97, Slg. 1999, I-2799 Tz. 50 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Das Erfordernis eines über 50% liegenden Durchsetzungsgrads beruht darauf, dass an den Nachweis, ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Zeichen habe als solches infolge seiner Benutzung die Eignung erlangt, als Herkunftshinweis zu wirken, besondere Anforderungen zu stellen sind, die um so höher sind, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Bei der anders gearteten Frage, ob infolge Benutzung ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiger Zeichenbestandteil eine den Gesamteindruck eines mehrgliedrigen Zeichens mitbestimmende Bedeutung erlangt hat, kann dagegen nicht davon ausgegangen werden , dass dem Zeichenbestandteil bei einem Durchsetzungsgrad unter 50% grundsätzlich jede Bedeutung für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft und für den Gesamteindruck des Gesamtzeichens abzusprechen ist. Insbesondere wenn es wie im vorliegenden Fall um die Form als Zeichenbestandteil geht, könnte selbst bei einem Durchsetzungsgrad von knapp unter 50% nicht von einer sehr niedrigen Kennzeichnungskraft der Form als solcher ausgegangen und ihre Eignung, den Gesamteindruck des Gesamtzeichens mitzubestimmen, nicht schon wegen mangelnder Kennzeichnungskraft verneint werden. Für eine im Hinblick auf die Mitbestimmung des Gesamteindrucks des Klagezeichens nicht bloß geringe Kennzeichnungskraft der Form spricht im Streitfall auch, dass das Berufungsgericht im Rahmen der Prüfung, ob die angegriffene Gestaltung markenmäßig verwendet wird, aufgrund des Ergebnisses der durchgeführten Verkehrsbefragung festgestellt hat, ein beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs verbinde mit der Gestaltung der Ware der Parteien, also auch mit der von der Klägerin verwendeten Crackerform, die Vorstellung, solche Ware stamme aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb.

29

(5) Zudem hat das Berufungsgericht, wie die Revision mit Recht rügt, die Ergebnisse der in erster Instanz durchgeführten Beweisaufnahme nicht zutreffend gewürdigt. Nach dem vom Landgericht eingeholten Meinungsforschungsgutachten haben 53,6% der Befragten in dem neutralisierten Cracker der Klägerin (ohne den Schriftzug TUC) einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes HerstellUnternehmen oder auf eine ganz bestimmte Marke gesehen. Das Berufungsgericht hat von diesem Prozentsatz der Befragten nur den Anteil der Verkehrsteil- nehmer für maßgeblich erachtet, die auf die weitere Frage, wie das Unternehmen oder die Marke heißt, den Namen des Unternehmens richtig angegeben haben (1,1%). Es hat die Ansicht vertreten, selbst diejenigen, die nicht das Unternehmen , sondern die Marke TUC genannt hätten, dürften nicht hinzugerechnet werden, weil diese Antworten nur den Bekanntheitsgrad der Marke widerspiegelten , nicht aber den notwendigen Zuordnungsgrad beträfen. Für die im Streitfall zu beurteilende Frage, in welchem Umfang der Verkehr die abgebildete Form des Klagezeichens als Herkunftshinweis versteht und die Form demgemäß für die Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck der Klagemarke von Bedeutung ist, kommt es jedoch entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts allein darauf an, welcher Anteil der befragten Personen in diesem Gestaltungsmerkmal einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (Durchsetzungs - oder Kennzeichnungsgrad). Dagegen ist es nach der ständigen Rechtsprechung des Senats in Verletzungsverfahren nicht erforderlich, dass das Unternehmen auch richtig benannt wird (vgl. BGHZ 169, 295 Tz. 25 - Goldhase; BGH, Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 151/02, GRUR 2006, 79, 82 = WRP 2006, 75 - Jeans I; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 30 = WRP 2007, 1461 - Kinder II). Die Frage, ob davon auch dann auszugehen ist, wenn die Eintragung einer Formmarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG begehrt wird (vgl. dazu Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 m.w.N.), stellt sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung hier nicht.

30

Für die Bestimmung des Kennzeichnungsgrads sind folglich zusätzlich zu dem Anteil der Befragten, die das Unternehmen der Markeninhaberin namentlich richtig benannt haben (Zuordnungsgrad), alle Antworten zu berücksichtigen , denen hinreichend deutlich entnommen werden kann, dass die Befragten in dem betreffenden Zeichen einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sehen. Dazu zählen diejenigen, die TUC angegeben haben (37,7% der Befragten), schon deswegen, weil damit das Unternehmen der Klägerin eindeutig - wenn auch nicht mit der richtigen Firma - bezeichnet worden ist. Ferner sind diejenigen Befragten zu berücksichtigen, die das Zeichen zwar als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich benannten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 30 - Kinder II). Bei den übrigen Antworten ist danach zu unterscheiden, ob die Angaben als ausreichende Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden können oder ob sie die gegenteilige Annahme nahelegen. Ein hinreichender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ist dabei ohne weiteres solchen Antworten zu entnehmen, die das Zeichen jedenfalls mittelbar der Klägerin zuordnen (vgl. BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Eine solche hinreichende mittelbare Zuordnung ist gegeben, wenn mit dem Zeicheninhaber verbundene Unternehmen oder solche Unternehmen angegeben werden, die das Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung des Zeicheninhabers benutzen; auch die Angabe anderer Marken des betreffenden Unternehmens kann genügen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 354).

31

(6) Inwieweit danach bei der Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft der Form außer den vom Berufungsgericht bereits berücksichtigten richtigen Unternehmensbezeichnungen und den namentlich zutreffenden Benennungen durch die Angabe TUC noch weitere Antworten auf die Frage nach dem Namen des Unternehmens hinzuzurechnen oder auszuschließen sind, kann im Revisionsverfahren nicht festgestellt werden, da sich das Berufungsgericht mit den betreffenden Angaben nicht näher befasst hat. Zugunsten der Klägerin ist daher für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen , dass es bei dem Anteil von 53,6% der Befragten verbleibt, die auf die den Kennzeichnungsgrad der Form betreffende Frage geantwortet haben, sie sähen darin einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Herstell-Unternehmen oder auf eine ganz bestimmte Marke. Der sich aus diesem Prozentsatz ergebende Grad an Kennzeichnungskraft der Form (zur Bedeutung der Prozentsätze, die sich aufgrund demoskopischer Abfragen bei den neuen Markenformen im Vergleich zu den traditionellen Zeichen erzielen lassen, vgl. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371 m.w.N.) ist bei der Frage zugrunde zu legen, ob ihr eine für die Kennzeichnungskraft und den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgebliche Bedeutung zukommt.

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dd) Das Berufungsgericht hat folglich nach den bislang getroffenen Feststellungen seiner Beurteilung einen zu niedrigen Grad der Kennzeichnungskraft der abgebildeten Form des Salzgebäcks der Klägerin zugrunde gelegt und den Gesamteindruck des Klagezeichens nicht rechtsfehlerfrei ermittelt. Aus diesem Grund kann auch seine Annahme keinen Bestand haben, es bestehe trotz der hier gegebenen Warenidentität selbst dann keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn gemäß dem Vorbringen der Klägerin davon ausgegangen werden müsste, dass nicht nur das Buchstabenkürzel TUC die Klagemarke präge, sondern ihre konkrete achteckige Ausgestaltung und die vorgenommenen Einstanzungen nicht völlig außer Acht gelassen werden dürften. Die bisherigen Feststellungen tragen die Auffassung des Berufungsgerichts nicht, es sei von einer verschwindend geringen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Gestaltung der Beklagten auszugehen. Zwar fehlt bei der angegriffenen Gestaltung die Bezeichnung TUC. Welche Bedeutung dem für die Frage der Zeichenähnlichkeit zukommt, hängt jedoch davon ab, ob und in welchem Maße der Gesamteindruck der Klagemarke von der abgebildeten Form des Salzgebäcks bestimmt wird. Es besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, dass der Gesamteindruck einer aus der Form sowie aus Wort- und sonstigen Bestandteilen zusammengesetzten Marke unabhängig von der konkreten Anordnung und Gestaltung der einzelnen Elemente regelmäßig durch den Wortbestandteil bestimmt wird (BGHZ 169, 295 Tz. 22 - Goldhase). Zum Gesamteindruck der konkreten Anordnung von Wort- und Formelementen bei der Klagemarke, bei der die Buchstabenfolge TUC durch Ausstanzungen gebildet wird, die, worauf das Landgericht abgestellt hat, auf dem Cracker nicht besonders hervorsticht, sondern nur bei genauerem Hinsehen wahrgenommen wird, fehlt es, wie oben unter II 2 c cc dargelegt worden ist, bisher an rechtsfehlerfreien Feststellungen.

33

Soweit das Berufungsgericht eine geringe Zeichenähnlichkeit weiter damit begründet hat, die konkrete Form und auch die Stanzenbildung des Crackers der Beklagten wiesen gegenüber der Klagemarke deutliche Unterschiede auf, beanstandet die Revision mit Recht, dass sich das Berufungsgericht nicht mit der gegenteiligen Auffassung des Landgerichts auseinandergesetzt hat. Das Landgericht hat angenommen, die Gestaltungsform des angegriffenen Crackers stimme nahezu vollständig mit derjenigen des TUC-Crackers überein. Dabei hat es darauf abgestellt, dass die Cracker beider Parteien übereinstimmend eine rechteckige Form aufweisen. Diese korrespondierten auch der Größe nach nahezu vollständig miteinander, womit das Landgericht ersichtlich gemeint hat, dass die Längenverhältnisse der Seiten des Rechtecks bei beiden Formen übereinstimmen. Die Ecken seien bei beiden Crackerformen nicht spitz, sondern übereinstimmend abgeflacht. Dass diese Abflachung bei dem Cracker der Beklagten im Unterschied zum TUC-Cracker eher als Rundung ausgebildet sei, sei aus der Sicht des Verkehrs kaum wahrnehmbar und werde bei isolierter Betrachtung des jeweiligen Crackers kaum in Erinnerung behalten. Darüber hinaus weise der Cracker der Beklagten auf seiner Oberfläche Einstanzungen auf, die nach Art und Verteilung mit denjenigen des TUCCrackers in großem Maße übereinstimme. Das Berufungsgericht führt nicht aus, worin demgegenüber die von ihm angenommenen deutlichen Unterschiede in der konkreten Form und der Stanzenbildung liegen sollen. Dazu hätte auch deshalb Anlass bestanden, weil das Berufungsgericht, soweit es aufgrund der durchgeführten Verkehrsbefragung ohne weiteres hinsichtlich beider For- men eine markenmäßige Verwendung angenommen hat, ersichtlich nicht davon ausgegangen ist, zwischen ihnen bestünden maßgebliche Unterschiede.

34

3. Da somit nach den bisherigen Feststellungen eine Verletzung der Klagemarke durch die angegriffene Gestaltung der Beklagten i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden kann, kann auch die Abweisung des auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten gerichteten Klagebegehrens keinen Bestand haben.

35

III. Das Berufungsurteil ist folglich aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit das Berufungsgericht abschließende Feststellungen zur Frage der markenmäßigen Benutzung der angegriffenen Gestaltung sowie zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke und zur Zeichenähnlichkeit treffen kann. Sollte sich danach ergeben, dass die abgebildete Warenform aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft den Gesamteindruck des Klagezeichens maßgeblich mitbestimmt und sich weiter die Ähnlichkeit der beiden gegenüber stehenden Zeichen nur oder jedenfalls maßgeblich aus Übereinstimmungen in der Form ergibt, wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, welche Bedeutung im Rahmen der bei der Verwechslungsgefahr vorzunehmenden Gesamtabwägung dem Umstand zukommt, dass es sich bei der Form um ein allein aufgrund Verkehrsdurchsetzung einzutragendes Zeichen handelt. Dieser Umstand kann zwar zur Annahme eines engeren Schutzumfangs führen.

Tatbestand:

1

Die Klägerin zu 2 betreibt in den USA, Kanada und Mexiko Bau- und Heimwerkermärkte unter der Kennzeichnung "THE HOME DEPOT". Die Klägerin zu 1 ist eine Tochtergesellschaft der Klägerin zu 2 und Inhaberin der am 1. April 1996 angemeldeten und am 16. Februar 2000 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 51458 "THE HOME DEPOT" und der nachfolgend wiedergegebenen , am 1. April 1996 angemeldeten und am 24. März 2000 eingetragenen (schwarz-weißen) Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. 51482:

2

Beide Marken sind eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen: Bau- und Konstruktionsmaterialien, nicht aus Metall; Werbung, betriebswirtschaftliche Beratung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Direktversand von Werbematerial; Verkaufsförderung; Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Landschaftsgartengestaltung; Beratung auf dem Gebiet des Bauwesens, der Reparatur, Wartung und Installation von Wohnraumeinrichtungen, Dekorationen , Befestigungen und Bestandteilen.

3

Die Beklagte ist die Zweigniederlassung deutschen Rechts der schweizerischen Bauhaus AG. Unter dem Namen BAUHAUS werden 114 Bau- und Heimwerkermärkte in Deutschland, 22 in Österreich, 6 in Dänemark, 3 in Spanien sowie je ein Markt in der Tschechischen Republik und in der Türkei betrieben. Die BAUHAUS-Märkte haben Ende der 1990er Jahre begonnen, an die Bezeichnung BAUHAUS den Zusatz "THE HOME STORE" in einem roten Feld mit schräggestellten weißen Buchstaben anzufügen. Zudem wurden in diesem Zeichen dem Namen BAUHAUS drei Häuschensymbole vorangestellt:

4

Die Klägerin zu 2 und die Beklagte verhandelten Anfang des Jahres 2000 ergebnislos über eine Kooperation in Europa.

5

Die Klägerinnen sind der Auffassung, dass die Benutzung der BAUHAUS -Kennzeichnung mit dem Wort-/Bildbestandteil "THE HOME STORE" ihre Marken- und Firmenrechte verletze. Der Verkehr fasse diesen Bestandteil als Zweitzeichen auf. Zudem drohe die isolierte Verwendung des Wort-/ Bildbestandteils "THE HOME STORE" auch deshalb, weil die Beklagte durch die niederländische D. B.V. entsprechende Marken angemeldet habe.

6

Die Klägerinnen haben - soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung - beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, 1.1. zur Kennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten gerichteten Geschäftsbetriebes einschließlich des zugehöri- gen Katalog- und Internethandels, die Kennzeichnung "THE HOME STORE" wie nachfolgend abgebildet in den Ländern der Europäischen Union zu benutzen; … 2. die Beklagte zu verurteilen, Auskunft zu erteilen über den Umfang der Benutzungshandlungen gemäß vorstehender Ziffer 1 durch Angabe der mit dem Betrieb von BAUHAUSMärkten und BAUHAUS-Kataloghandel erwirtschafteten Umsätze seit dem 14. Dezember 2000, und zwar unter Angabe der jeweils in einem Mitgliedstaat der EU erwirtschafteten Bruttoverkaufsumsätze abzüglich nach Kostenarten aufgesplitterter Betriebskosten sowie unter weiterer Angabe von Werbemitteln, gegliedert nach Werbeträgern und Kosten für Werbeaufwendungen; 3. Schadensersatz wegen sämtlicher Benutzungshandlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 14. Dezember 2000 in einer nach Auskunftserteilung zu bestimmenden Höhe zu leisten.

7

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat gegen die Klägerin zu 1 Widerklage erhoben und beantragt, deren Gemeinschaftsmarken Nr. 51458 und Nr. 51482 für nichtig zu erklären.

8

Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung und zur Auskunftserteilung verurteilt sowie ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Die Widerklage hat es abgewiesen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 251).

9

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihre Anträge auf Klageabweisung und aus der Widerklage weiter. Die Klägerinnen beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10

A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Union zuerkannt und dazu ausgeführt:

11

Die Beklagte sei, obwohl sie die Baumärkte nicht selbst betreibe, passivlegitimiert. Die Klägerinnen hätten ausreichend dargelegt, dass die Beklagte für den Markenauftritt des gesamten BAUHAUS-Konzerns verantwortlich sei.

12

Das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" sei zwar bisher nur zusammen mit dem Kennzeichen BAUHAUS und dem Dreihäuschensymbol verwendet worden. Es bestehe aber Erstbegehungsgefahr für eine isolierte Verwendung des Wort-/Bildzeichens "THE HOME STORE", weil die D. B.V. - der Beklagten zurechenbar - das Wortzeichen "THE HOME STORE" in Deutschland und den Beneluxstaaten angemeldet habe. Da das Wort-/ Bildzeichen bereits seit einigen Jahren zusammen mit dem Namen "BAUHAUS" und dem Dreihäuschensymbol in einer bestimmten graphischen Gestaltung verwendet werde, sei zu erwarten, dass die Beklagte auch die angemeldeten Wortzeichen in entsprechender Gestaltung benutzen werde. Die von der Beklagten vor dem Landgericht abgegebene Erklärung, die Marken seien lediglich aus prozesstaktischen Gründen angemeldet worden, reiche nicht aus, um die Erstbegehungsgefahr auszuräumen. Ebensowenig genüge die von der Beklagten in der Berufungsinstanz abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklä- rung, weil sie sich nur auf das Wortzeichen, nicht jedoch auf die Benutzung von "THE HOME STORE" in der graphischen Gestaltung gemäß dem Klageantrag zu 1.1. beziehe.

13

Die Beklagte benutze zudem das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" nicht nur als Firmennamen, sondern auch markenmäßig und verletze dadurch die Gemeinschaftsmarke Nr. 51482 der Klägerinnen. Werde der Bestandteil "THE HOME STORE" neben der bekannten Unternehmensbezeichnung BAUHAUS verwendet, erscheine er innerhalb der mit dem Dreihäuschensymbol zusammengesetzten Bezeichnung wie ein selbständiger Bestandteil. Dieser sei räumlich abgetrennt sowie in anderer Sprache und anderer graphischer Gestaltung gehalten. Es bestehe daher die Gefahr, dass jedenfalls rechtlich erhebliche Teile des Verkehrs das Wort-/Bildelement als selbständige Zweitkennzeichnung verstünden, zumal die Beklagte den Unternehmensnamen BAUHAUS seit Jahrzehnten ohne diesen Zusatz in gleichbleibender graphischer Gestaltung verwende. Die Beklagte benutze zudem den Unternehmensnamen BAUHAUS seit einiger Zeit nach Art eines Stammbestandteils für die Produktbereiche "THE HOME STORE" für Endverbraucher und "PROFI DEPOT" für Fachhandwerker. Die Kennzeichnung BAUHAUS könne auch deshalb für rechtlich erhebliche Teile des Verkehrs in den Hintergrund treten.

14

Es bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei durchschnittlich. Ihr Begriffsinhalt sei nicht rein beschreibend; die besondere graphische Gestaltung bewirke eine zusätzliche Unterscheidungskraft. Es sei weitgehend Warenidentität gegeben. Die Klagemarke und das isolierte Zeichen "THE HOME STORE" in seiner graphischen Ausgestaltung seien hochgradig zeichenähnlich.

15

Jedenfalls sei aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen , obwohl die Klägerin zu 2 ein Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union sei und im Inland noch keine dauernde wirtschaftliche Betätigung aufgenommen habe. Der Verkehr rechne aufgrund der Globalisierung mit einer Kooperation mit ausländischen Unternehmen; diese dürften nicht bereits während der Benutzungsschonfrist dazu gezwungen werden, unter ihrem Firmennamen in Europa tätig zu werden, um zu verhindern, dass ein Verletzer ihre Marke mit seinem Firmennamen kombiniere. Es sei nicht rechtsmissbräuchlich, dass die Klägerinnen aus Marken vorgingen, die sich noch in der Benutzungsschonfrist befänden.

16

Das Berufungsgericht hat die Beklagte nach deutschem Recht auch im Hinblick auf Benutzungshandlungen ihrer Baumärkte in anderen EU-Ländern zur Auskunft verurteilt und ihre Verpflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Es bestehe die Besonderheit, dass die Markenverwendung in einem Konzernverbund einheitlich erfolge und von Deutschland aus bestimmt werde. Dies rechtfertige eine einheitliche Anknüpfung der Folgeansprüche an das deutsche Recht. Jedenfalls aber hätten die Parteien stillschweigend die Anwendbarkeit deutschen Rechts vereinbart.

17

Die Widerklage sei nicht begründet. Nichtigkeitsgründe gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b und c GMV lägen nicht vor.

18

B. Die Revision ist begründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung der Beklagten richtet. Dagegen hat sie keinen Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Widerklage abgewiesen hat.

19

I. Klage

20

1. Das Berufungsurteil hat hinsichtlich der Verurteilung der Beklagten bereits deshalb keinen Bestand, weil sich der mit dem Klageantrag verfolgte Unterlassungsanspruch auch gegen einen rein firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens richtet, gegen den die Gemeinschaftsmarke keinen Schutz gewährt.

21

a) Nach dem Wortlaut ihres Antrags wenden sich die Klägerinnen gegen einen firmenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens. Sie begehren, der Beklagten die Benutzung des Zeichens "THE HOME STORE" allgemein "zur Kennzeichnung eines auf den Betrieb von Baumärkten gerichteten Geschäftsbetriebs" zu verbieten. Auch aus dem Klagevortrag, der zur Antragsauslegung heranzuziehen ist (vgl. BGHZ 168, 179 Tz. 15 - Anschriftenliste; BGH, Urt. v. 2. 7. 1998 - I ZR 77/96, GRUR 1999, 272, 274 = WRP 1999, 183 - Die Luxusklasse zum Nulltarif), ergibt sich kein anderes Verständnis des gestellten Unterlassungsantrags.

22

b) Ein rein firmenmäßiger Gebrauch ist jedoch keine Benutzungshandlung i.S. von Art. 9 GMV. Eine Benutzung "für Waren oder Dienstleistungen" i.S. von Art. 5 Abs. 1 der Markenrechtsrichtlinie ist nicht gegeben, wenn ein Firmenzeichen nur für die Bezeichnung eines Geschäfts verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 21 - Céline; Urt. v. 21. 11. 2002 - C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 27 ff. = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66 - Robelco; vgl. http://localhost:8081/jportal/portal/t/13/page/dvdwettbewerbundimgr.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=9&numberofresults=9&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE016902301&doc.part=S&doc.price=0.0# - 10 - auch BGH, Urt. v. 21. 7. 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO, zur rechtserhaltenden Benutzung nach § 26 MarkenG). Für Art. 9 Abs. 1 GMV gilt kein anderer Benutzungsbegriff. Nach Art. 14 Abs. 1 GMV bestimmt sich die Wirkung der Gemeinschaftsmarke ausschließlich nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung. Die durch Art. 5 Abs. 5 der Markenrechtsrichtlinie unter bestimmten Voraussetzungen eröffnete ergänzende Anwendung des nationalen Rechts, um ein Zeichen gegen die Verwendung zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen zu schützen - also auch gegen einen firmenmäßigen Gebrauch - ist damit für Gemeinschaftsmarken ausgeschlossen. Die Gemeinschaftsmarke ist nicht gegen rein firmenmäßigen Gebrauch geschützt.

23

2. Aus dem Vorbringen der Klägerinnen geht aber hervor, dass sie sich mit ihrer Klage auch gegen firmenmäßige Benutzungshandlungen wenden, die zugleich eine Benutzung "für Waren oder Dienstleistungen" i.S. von Art. 9 GMV sind. Dies ist der Fall, wenn eine Verbindung zwischen dem firmenmäßig genutzten Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Tz. 23, 36 - Céline). Eine solche Verbindung zu einzelnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen kann grundsätzlich auch in einem Katalog oder im Rahmen eines Internetauftritts geschaffen werden (vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO). Nach dem Vortrag der Klägerinnen, die dazu insbesondere einen Katalog der BAUHAUS-Märkte vorgelegt haben (Anlage K 4), bezog sich ihr Unterlassungsbegehren auch auf solche Fälle.

24

Die Klage kann deshalb beim derzeitigen Verfahrensstand nicht als insgesamt unbegründet abgewiesen werden. Vielmehr ist die Sache insoweit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Das Berufungsgericht hätte den Klägerinnen nach § 139 Abs. 1 ZPO Gelegenheit geben müssen, auf die konkret beanstandeten Verletzungsformen bezogene Klageanträge zu stellen und gegebenenfalls weiteren sachdienlichen Vortrag dazu zu halten. Dementsprechend ist hier im Hinblick auf den Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren von der Abweisung der Klage als insgesamt unbegründet abzusehen.

25

3. Für die erneute Verhandlung wird das Berufungsgericht auf Folgendes hingewiesen:

26

a) Nach dem Klagevorbringen benutzt die Beklagte das Wort-/Bildzeichen "THE HOME STORE" nicht selbst. Die Klägerinnen werfen ihr vielmehr vor, die Benutzung durch die rechtlich selbständigen BAUHAUS-Niederlassungen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zu steuern und damit deren Rechtsverletzungen zu veranlassen. Dem muss die Fassung von Unterlassungsanträgen Rechnung tragen.

27

b) Das Berufungsgericht hat die Passivlegitimation der Beklagten in tatrichterlicher Würdigung anhand der Umstände des Falls ohne Rechtsfehler bejaht. Die von ihm festgestellten Tatsachen reichen in ihrer Gesamtschau für die Annahme aus, dass die Beklagte den Marken- und Firmenauftritt der BAUHAUS -Märkte zentral steuert und daher jedenfalls als Teilnehmerin der behaupteten Markenverletzungen anzusehen ist. So umfasst der im Handelsregister eingetragene Geschäftszweck der Beklagten insbesondere die Entwicklung und Errichtung von Facheinkaufszentren für den Bau- und Hausbedarf sowie den Do-it-yourself-Bedarf, die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland sowie sämtliche Geschäfte, die mit den vorgenannten Zielen zusammenhängen. Das Berufungsgericht hat weiter dargelegt, dass einige der Geschäftsführer der Beklagten zugleich Geschäftsführer der einzelnen Regionalgesellschaften sind, die die Baumärkte unmittelbar betreiben, dass der einheitliche Marken- und Firmenauftritt der BAUHAUS-Märkte zentral gesteuert werden müsse und dass der Bestandteil "THE HOME STORE" auf Initiative des Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Beklagten an das in den Baumärkten verwendete Zeichen angefügt worden sei. Schließlich habe die D. B.V. die Anmeldung der Wortmarken "THE HOME STORE" für die Beklagte vorgenommen.

28

c) Die Benutzung eines Zeichens kann aufgrund einer Gemeinschaftsmarke nur verboten werden, wenn sie die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Das ist der Fall, wenn das angegriffene Zeichen in der Weise benutzt wird, dass die Verbraucher es als Ursprungsbezeichnung für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassen. Als Benutzungshandlung kommt außer einer Anbringung auf Waren auch ein firmenmäßiger Gebrauch in Betracht, der zugleich eine Verbindung zu den vertriebenen Waren oder Dienstleistungen herstellt (vgl. EuGH, Urt. v. 11. 9. 2007 - C-17/06, Tz. 23, 26 f., 36 - Céline).

29

Das Berufungsgericht wird daher, falls entsprechende Anträge gestellt werden, zu prüfen haben, wie der Verkehr die Verwendung des angegriffenen Kennzeichens bei den von den Klägerinnen vorgetragenen Benutzungshandlungen auffasst. So kann der Verkehr etwa die Verwendung des Zeichens in dem BAUHAUS-Katalog nur als Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs der BAUHAUS-Märkte oder des von vielen verschiedenen Herstellern stammenden Gesamtsortiments dieser Märkte auffassen. Es ist aber auch möglich, dass der Verkehr das Zeichen - etwa in Abgrenzung zu Markenartikeln - konkret auf bestimmte der in dem Katalog angebotenen Produkte bezieht. Im letzteren Fall läge ein markenmäßiger Gebrauch vor (vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO).

30

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass zwischen der Gemeinschaftswort -/Bildmarke Nr. 51482 und dem von der Beklagten benutzten Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. Das begegnet keinen Bedenken.

31

aa) Das Berufungsgericht hat seiner Prüfung zutreffend eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke zugrunde gelegt. Unter Berücksichtigung ihrer graphischen Gestaltung ist deren von Haus aus bestehende Kennzeichnungskraft nicht als gering anzusehen (vgl. BGH, Beschl. v. 19.3.1998 - I ZB 29/95, GRUR 1998, 925, 927 - Bisotherm-Stein). Dem Begriff "THE HOME DEPOT" kommt bereits als solchem für die Waren und Dienstleistungen , für die die Klagemarke eingetragen ist, Unterscheidungskraft zu. Unabhängig davon, ob der Begriff als Gattungsbezeichnung für ein Depot oder Lagerhaus für Waren, die in Heim oder Wohnung benötigt werden, zu verstehen ist, ist er wegen seiner Unschärfe und Verschwommenheit in Bezug auf die von der Klagemarke erfassten Waren und Dienstleistungen nicht rein beschreibend. Er weist vielmehr insoweit allenfalls geringe beschreibende Anklänge auf. Denn der Verkehr kann ihn nicht ohne weiteres und eindeutig den konkreten Waren und Dienstleistungen der Klagemarke zuordnen (vgl. BGH, Beschl. v. 7.6.1996 - I ZB 10/94, GRUR 1996, 771, 772 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT).

32

Dass für die amerikanischen Eintragungen ein Disclaimer abgegeben worden ist, ändert an dieser Beurteilung nichts. Der Disclaimer bezieht sich auch nach dem Vortrag der Revision allein darauf, dass kein Ausschließlichkeitsrecht an dem Zeichenbestandteil "HOME" beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES).

33

bb) Keinen Bedenken begegnet auch die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, erhebliche Teile des Verkehrs könnten das Wort-/Bild- element "THE HOME STORE" in dem Zeichen der Beklagten als Zweitkennzeichnung verstehen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 Tz. 28 f. = GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13 f. = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 803). Bei dem Bestandteil BAUHAUS handelt es sich um den bekannten Unternehmensnamen der Beklagten. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das Element "THE HOME STORE" von dem Element BAUHAUS räumlich abgetrennt ist und in einer anderen Sprache sowie anderen graphischen Gestaltung - schräg in sogenannter Westernschrift - ausgeführt ist. Dass der Zusatz "THE HOME STORE" die Abteilung für Endverbraucher von der für Profihandwerker unterscheiden soll, steht einem Verständnis als Zweitmarke nicht entgegen, sondern bestätigt es.

34

cc) Die Klagemarke ist weitgehend für dieselben Waren eingetragen, für die das Zeichen der Beklagten verwendet wird.

35

dd) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das als selbständiges Zweitkennzeichen aufzufassende Wort-/Bildelement "THE HOME STORE" in bildlicher und begrifflicher Hinsicht eine hohe Zeichenähnlichkeit mit der Klagemarke Nr. 51482 "THE HOME DEPOT" aufweist. Rechtsfehler sind auch insoweit nicht ersichtlich.

36

(1) Das Berufungsgericht hat zutreffend neben dem Wortbestandteil auch die graphischen Elemente für den Gesamteindruck der Klagemarke berücksichtigt. Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamtein- druck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT). Die graphische Gestaltung ist vorliegend keine bloße Verzierung. Selbst wenn das graphische Einzelelement der Westernschrift - wie die Revision geltend macht - für die Heimwerkerbranche typisch sein sollte, ist der Schriftzug "THE HOME DEPOT" in die graphische Gesamtgestaltung derart einbezogen, dass er zugleich ein tragendes graphisches Element der Marke bildet (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND).

37

(2) Der Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens entspricht sehr weitgehend demjenigen der Klagemarke. In beiden Marken wird eine von links unten nach rechts oben verlaufende, schräge "Westernschrift" verwendet, die ausschließlich aus Großbuchstaben besteht und in der jeweils das Wort "HOME" durch deutlich größere Schrifttypen hervorgehoben wird. Bei beiden Zeichen ist die Schrift weiß und in ein einfarbig dunkleres Viereck eingefügt. Demgegenüber fallen die Unterschiede zwischen den Zeichen nicht maßgeblich ins Gewicht. Die Worte "DEPOT" und "STORE" haben die gleiche Anzahl Buchstaben. Sie stimmen außerdem inhaltlich überein und werden im Englischen als Synonyme für Lager(haus) gebraucht (vgl. Dietl/Lorenz, Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik, Englisch-Deutsch, 6. Aufl. 2000; Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, Englisch-Deutsch, 2000; Collins/Pons, Großwörterbuch für Experten und Universität, 4. Aufl. 1999). Dass dem Betrachter durch die andere Füllfarbe der Quader (rot bei der Beklagten statt schwarz in der Wort-/Bildmarke der Klägerin zu 1) ein anderes Bild des Kennzeichens vermittelt wird, ist nicht ersichtlich (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 23 - Malteserkreuz ). Ebensowenig begründet die Verwendung eines Rechtecks mit einem Seitenverhältnis von 3:2 gegenüber dem Quadrat der Klagemarke einen wesentlichen Unterschied.

38

ee) Die hohe Zeichenähnlichkeit und die weitgehende Warenidentität begründen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Auf die hilfsweisen Ausführungen des Berufungsgerichts zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und die dagegen vorgebrachten Angriffe der Revision wird es daher nicht ankommen.

39

e) Das Berufungsgericht wird in der erneuten Verhandlung gegebenenfalls auch den Einwand der Nichtbenutzung zu prüfen haben. Sollte es wiederum zu einer Verurteilung der Beklagten gelangen, hat es den Unterlassungsanspruch für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft zu gewähren. Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam (Art. 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 GMV; vgl. die Zweite und die Fünfzehnte Begründungserwägung der Gemeinschaftsmarkenverordnung). Das Schutzgebiet der Gemeinschaftsmarke ist damit das Gebiet der gesamten Gemeinschaft. Eine Verletzungshandlung, die in einem Mitgliedstaat begangen wird, begründet jedenfalls in der Regel eine Begehungsgefahr für das ganze Gebiet der Europäischen Gemeinschaft (vgl. Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, 980, 982 f.; Bumiller, ZIP 2002, 115, 117; Eisenführ/Schennen, GMV, Art. 1 Rdn. 36; Knaak in Schricker/Bastian/Knaak, Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, GMV, Rdn. 307). Es ist nicht erforderlich, dass eine Verletzung tatsächlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erfolgt ist oder droht.

40

Umstritten ist allerdings, ob es die Gemeinschaftsmarkenverordnung in besonders gelagerten Fällen zulässt oder sogar erfordert, territorial begrenzte Verbote auszusprechen. Dabei geht es um Fälle, in denen die Verwechslungs- gefahr wegen sprachlicher Unterschiede, einer räumlich abweichenden Verkehrsauffassung oder einer unterschiedlichen Kennzeichnungskraft in einzelnen , regional begrenzten Gebieten vorliegt, in anderen hingegen nicht (vgl. zur diesbezüglichen Diskussion v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, § 6 Rdn. 3 bis 7; Knaak, GRUR 2001, 21, 22 f.; ders. in Schricker/Bastian /Knaak aaO GMV Rdn. 192, 193 ff.; Rohnke, GRUR Int. 2002, 979, 983 ff.; Hye-Knudsen/Schafft, MarkenR 2004, 209 ff.; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht , Rdn. 210). Dafür ist hier nichts ersichtlich.

41

f) Im Unterschied zum autonom geregelten Unterlassungsanspruch enthält die Gemeinschaftsmarkenverordnung keine Regelungen zu den Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz (im Weiteren: Folgeansprüche), die sich aus Verletzungshandlungen ergeben. Art. 98 Abs. 2 GMV verweist insoweit auf das Recht des Mitgliedstaates, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen, einschließlich dessen Internationalen Privatrechts.

42

Insoweit wird entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ein deutscher Handlungsort nicht schon dadurch begründet, dass die Beklagte von Deutschland aus die Markenverwendung in den einzelnen Märkten steuert. Denn das stellt keine relevante Benutzungshandlung i.S. von Art. 9 Abs. 2 GMV dar (vgl. auch Sack, WRP 2000, 269, 271).

43

Die nach dem Klagevortrag allein in Betracht kommenden Verletzungshandlungen durch den vorgelegten Katalog dürften sich nur auf die Tätigkeit von BAUHAUS-Märkten in Deutschland beziehen und deshalb nur einen deutschen Begehungsort begründen. Es besteht deshalb kein Anlass, auf die Frage einzugehen, welches Recht bei Verletzungshandlungen in verschiedenen Staaten der Europäischen Union auf die Folgeansprüche anwendbar wäre. In einem solchen Fall könnte nach Art. 98 Abs. 2 GMV jedenfalls nicht ohne weiteres von der Anwendbarkeit deutschen Rechts ausgegangen werden.

44

Allerdings durfte das Berufungsgericht nicht von einer Parteivereinbarung zur Anwendung deutschen Rechts auf die Folgeansprüche ausgehen (wobei deren Zulässigkeit im Anwendungsbereich des Art. 98 Abs. 2 GMV ohnehin fraglich ist; vgl. dazu Tilmann, GRUR Int. 2001, 673, 676; v. Mühlendahl/Ohlgart aaO § 26 Rdn. 8). Eine stillschweigende Rechtswahl kann nur angenommen werden, wenn die Parteien während des Rechtsstreits von der Anwendung einer bestimmten Rechtsordnung, vor allem durch Anführen ihrer Vorschriften, ausgehen (vgl. BGH, Urt. v. 12.12.1990 - VIII ZR 332/89, NJW 1991, 1292, 1293). Im Gegensatz zum Unterlassungsanspruch haben die Klägerinnen weder in der Klageschrift noch sonst Ausführungen zu dem auf die Folgeansprüche anwendbaren Recht gemacht. Die Beklagte hat sich bereits in erster Instanz gegen eine europaweite Verurteilung zur Unterlassung gewandt, was zumindest nahelegt, dass dies auch für die Folgeansprüche gelten soll. In ihrer Berufungsschrift hat die Beklagte sich auch ausdrücklich gegen die Anwendung des deutschen Rechts auf die Folgeansprüche verwahrt.

45

g) Gegen die Bestimmtheit des Auskunftsantrags bestehen keine Bedenken (vgl. BGHZ 159, 66, 70 f. - Taxameter; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 52 Rdn. 5). Soweit nach der erneuten Verhandlung allein ein Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie in Betracht kommen sollte, kann zwar Auskunft über den Umfang der unter dem verletzenden Kennzeichen erzielten Umsätze verlangt werden. Angaben über die Betriebskosten und deren Aufschlüsselung sind dann aber nicht erforderlich (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1995 - I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 352 = WRP 1995, 393 - Objektive Schadensberechnung; Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal/Indohexal). Dasselbe gilt für die begehrte Auskunft über die Werbemittel.

46

h) Bei den Ansprüchen auf Auskunft und Schadensersatz wird hinsichtlich der Aktivlegitimation der Klägerin zu 2 zu berücksichtigen sein, dass diese nicht Inhaberin, sondern lediglich Lizenznehmerin der Gemeinschaftsmarken ist, aus denen sie klagt (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 93/04, GRUR 2007, 877 Tz. 27 ff. = WRP 2007, 1187 - Windsor Estate).

47

II. Widerklage

48

Das Berufungsgericht hat unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Landgerichts die Widerklage auf Nichtigkeitserklärung der Gemeinschaftsmarken Nr. 51458 und Nr. 51482 gemäß Art. 96, 51, 52 GMV abgewiesen, weil weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV vorliege noch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c bestehe. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

49

1. Das Landgericht hat unter Bezugnahme auf die Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse festgestellt, dass die Bezeichnung "THE HOME DEPOT" für die von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen keine rein beschreibende Gattungsbezeichnung ist. Rechtsfehler liegen insoweit nicht vor (siehe oben unter I 3 d aa).

50

2. Das Landgericht hat auch ein Freihaltebedürfnis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV zu Recht verneint. Die Bezeichnung "THE HOME DEPOT" ist wegen ihres unklaren und unspezifischen Begriffsinhalts keine beschreibende Angabe, die für die Allgemeinheit freizuhalten ist (vgl. BGH GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).

51

3. Zu dem für die Beurteilung der Widerklage maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Januar 2005) war die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Klagemarken noch nicht abgelaufen. Der zwischenzeitliche Ablauf dieser Frist kann in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden. Dass die Klägerinnen keinen ernsthaften Benutzungswillen haben, hat die Beklagte nicht nachgewiesen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 245 = WRP 2001, 160 - Classe E). Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass die Klägerinnen Pläne, ihre Geschäftstätigkeit nach Europa auszudehnen, endgültig aufgegeben haben. Soweit die Revision dies in Frage stellt, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene.

52

C. Das Urteil des Berufungsgerichts ist danach im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung durch das Landgericht zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dagegen hat die Abweisung der Widerklage Bestand.

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informationstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesellschaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842 für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs.

2

Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Farben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680 sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720 "T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".

3

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.

4

Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen "T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.

5

Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben.

6

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.

7

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt :

9

Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinteresse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor, obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben, weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses nicht.

10

Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungswirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegenständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unterlassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unterlassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.

11

Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätzlich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel- bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig dahinter zurücktrete.

12

Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "InterConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus. Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erworben.

13

Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.

14

II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststellungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begründet. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedenfalls im Ergebnis stand.

15

1. Die Feststellungsklage ist zulässig.

16

a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164 - Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003, 900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen prozessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen. Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Auskunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901 - Feststellungsinteresse III).

17

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflichtet , die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschuldete Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststellungsklage auch nicht mißbräuchlich.

18

b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststellungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525 - Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachentscheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM § 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August 2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004. Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - bereicherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Folge gehabt hätte.

19

2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Anerkenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) gestützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorliegenden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte ). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000 steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.

20

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz).

21

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbeanstandet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleistungsidentität ausgegangen.

22

c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

23

Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestandteil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Datenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.

24

Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung /verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

25

d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestandteil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.

26

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils m.w.N.).

27

Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitgehend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er- gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.

28

Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegriffenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Telekom -T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das angegriffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

29

Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hintergrund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003, 1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3- drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungskraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollständig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.

30

Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-" und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).

31

e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbestandteil ; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, produktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.

32

f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

33

aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen benutzt , das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/ P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.

34

bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" überein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedanklich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmenskennzeichens "T-" in Verbindung bringt.

35

Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Verkehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandteilen kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Bestandteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenständige , produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Entgegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vorlagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Bestandteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.

36

Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.

37

g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest fahrlässig gehandelt.

38

3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.

39

4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 MarkenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in § 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB ergibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).

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5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

41

Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veranlasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsantrags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensberechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereicherungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I).