Bundesgerichtshof Beschluss, 27. Apr. 2006 - I ZB 96/05

bei uns veröffentlicht am27.04.2006

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 96/05 Verkündet am:
27. April 2006
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke 301 19 919
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja
FUSSBALL WM 2006

a) "FUSSBALL WM 2006" ist eine sprachübliche Bezeichnung für das Ereignis der
Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006, die der Verkehr wegen ihrer allgemeinen
Bekanntheit und ihrer begrifflichen Eindeutigkeit stets mit diesem Ereignis als
solchem in Verbindung bringt. Ihr fehlt die Eignung, als Unterscheidungsmittel
Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend
zu kennzeichnen.

b) Eine Bezeichnung, mit der Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren einer
Sportveranstaltung von Produkten der Nichtsponsoren unterschieden werden sollen
, muss, wenn sie als Marke eingetragen werden soll, die allgemeinen Eintragungsvoraussetzungen
erfüllen, insbesondere auch über hinreichende Unterscheidungskraft
verfügen.

c) Eine begriffliche Kategorisierung entsprechender Kennzeichnungen als "Ereignismarken"
oder "Eventmarken" ist insoweit bedeutungslos; sie kann insbesondere
nicht zu geringeren Anforderungen an die Schutzvoraussetzungen derartiger
Bezeichnungen führen. Auch eine "Ereignismarke" kann nur dann als Marke eingetragen
werden, wenn sie die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt, also insbesondere
(auch) über hinreichende Unterscheidungskraft verfügt.
BGH, Beschl. v. 27. April 2006 - I ZB 96/05 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 27. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 3. August 2005 wird zurückgewiesen.
Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 wird der vorbezeichnete Beschluss insoweit aufgehoben, als auf die Beschwerde der Markeninhaberin der Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2 teilweise zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens , an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird im Verhältnis zur Antragstellerin zu 1 auf 600.000 €, im Verhältnis zur Antragstellerin zu 2 auf 1 Million € und im Verhältnis zur Antragstellerin zu 3 auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
A. Die am 26. März 2001 angemeldete Wortmarke Nr. 301 19 919 FUSSBALL WM 2006 ist am 18. Juli 2002 für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden (die unterschiedliche Druckweise gibt darüber Auskunft, hinsichtlich welcher Waren und Dienstleistungen der Löschungsantrag beim Bundespatentgericht Erfolg hatte): "unbelichtete Filme; Gerbstoffe; künstliche Süßungsmittel; Kulturerde ; Düngemittel; Torf als Dünger; Kosmetika; Seifen; kosmetische Badezusätze; Parfums; Kölnischwasser ; Vor- und Nachrasurlotionen; Rasiercremes; Shampoos, Haarspülungen; Zahnpasta, Mundwässer; Deodorants und Schweißhemmer für den privaten Gebrauch; Pflegecremes, Hautcremes , Gesichtsreinigungscremes, Make-up-Entferner; Sonnenschutzlotionen ; Haarlotionen, Haarlacke; Make-ups, Lidschatten, Gesichtspuder, Kosmetikstifte; dekorative Abfüllungen für Kosmetikzwecke ; Reinigungs-, Polier-, Spül-, Scheuermittel für Haushaltszwecke ; Waschpulver; synthetische Haushaltsreiniger; Schuhpolitur und -cremes; Ledercremes; Polierwachs; Schmiermittel; Motorenöle und -kraftstoffe; Kerzen; Wachse für gewerbliche Zwecke; Lederfette; Torf als Brennstoff; pharmazeutische Produkte; medizinischer Kaugummi; Material für Zahnfüllungen, zahntechnisches Wachs; medizinische Hygieneprodukte ; Damenhygieneprodukte; Fungizide, Herbizide; Augenmedikamente ; medizinischer Tee; medizinische Nahrungszusätze; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen; Babynahrung; Vitaminprodukte; Luftauffrischungsmittel; Geruchsverbesserer für Fahrzeuge; Aluminiumfolie; Geldklammern; Figurinen und Ornamente aus unedlem Metall; magnetische Dekorationen; Statuen, Statuetten, Skulpturen und Trophäen aus gewöhnlichem Metall oder Legierungen davon; Spielscheiben ("Pogs") aus Metall; fest angebrachte Serviettenspender aus Metall; Küchenaluminiumfolie; ortsfeste Handtuchspender aus Metall; Eisen; Maschinen zur Herstellung kohlensäurehaltiger Getränke; elektrische Dosenöffner; elektrische Messer, elektromechanische Maschinen zur Nahrungsmittelherstellung; Haushaltsrührgeräte; elektrische Schneebesen für Haushaltszwecke; elektrische Fruchtpressen für Haushaltszwecke; elektrische Küchenmaschinen; elektrische Mixer für Haushaltszwecke; Geschirrspüler; Haushaltswaschmaschinen ; Wäscheschleudern; Bügelmaschinen; Nähmaschinen; Staubsauger; Bauteile von Kraftmaschinen; Handwerkzeuge; handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie die Bautechnik; elektrische oder nichtelektrische Rasierer, einschließlich Rasierklingen; Messerwaren; Gabel und Löffel; Haarentfernungsgeräte; Pinzetten; Lockenstäbe; Küchenscheren ; Schraubendreher; Brillen, Sonnenbrillen, Etuis und Bänder für Sonnenbrillen und Brillen ; Ferngläser; Magnete und dekorative Magnete; Kompasse; Ge- räte zur Aufnahme, Übermittlung und Wiedergabe von Bild und Ton; Fernsehgeräte; Radios; Videorecorder; CD-Spieler; DVD-Spieler; Lautsprecher; Kopfhörer; Computer; datenverarbeitende Geräte; Computertastaturen; Computerbildschirme; Modems; elektronische Taschenübersetzer; Diktiergeräte; elektronische Notebooks; Scanner ; Drucker; Fotokopierer; Faxgeräte; Telephone; Anrufbeantworter ; Videotelephone; Zellulartelefone; Rechenmaschinen; Kreditkar- tenlesegeräte; Bankautomaten; Videokameras, Camcorders; photographische Ausrüstung, Kameras, Projektoren, belichtete Filme, Diapositive; Blitzlampen, Kamerataschen, Batterien; elektronische Handspiele ausschließlich zur Verwendung mit Fernsehgeräten; Videospiele ; Videospielgeräte; Spielautomaten, nämlich Arcadenspiele ; Videospielkassetten; aufgezeichnete Computersoftware einschließlich Software für Spiele; Computerprogramme und - datenbanken; Bildschirmschonerprogramme für Computer; magnetische , leere oder bespielte, digitale oder analoge Ton- und Bildträger , Videobänder, Magnetbänder, Magnetplatten, DVDs, Disketten, optische Disketten, Kompaktdisketten, CD-ROMs; leere oder mit Musik, Ton oder Bildern (die animiert sein können), bespielte Videodisketten ; Hologramme; (codierte) Magnetkarten; Speicherkar- ten; Mikrochipkarten; magnetische Kredit-, Telefon-, Bankautomaten -, Reise- und Unterhaltungs-, Scheck- und Abrechnungskarten; Sicherheitsalarme; elektronische Verkaufsautomaten; Windmesser, nämlich Luftsäcke; Entfernungsmessgeräte; Geschwindigkeitsmess - und -anzeigegeräte; in elektronischer Form, über CD-ROM, Datenbanken oder das Internet gelieferte Veröffentlichungen; Zeichentrickfilme , insbesondere für Werbezwecke; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; medizinische Messapparate und -instrumente; Massagegeräte zum privaten Gebrauch; Gymnastikgeräte für medizinische Zwecke; medizindiagnostische Anzeigegeräte; Säuglingsflaschen; Kondome; Stützbandagen; Eisund Wärmebeutel für medizinische Zwecke; Handschuhe für medizinische Zwecke; Taschenlampen; Tischlampen; dekorative Lampen; Lampenschirme ; Glühlampen; Glühbirnen; Leuchten; Fahrradlampen; Kühlschränke ; Gefriergeräte; Herde; Gasherde; Elektrokocher; Grillgeräte , Küchenherde, Mikrowellengeräte; elektrische Kaffeemaschinen; elektrische Kochkessel; elektrische Brotröster; elektrische Friteusen ; elektrische Wäsche- und Haartrockner; Heizgeräte; Luftbefeuchter , Luftreiniger; Wasserfilter; Trinkwasserbrunnen; Ventilatoren für den privaten Gebrauch; Fahrräder, Motorräder, Automobile, Lastwägen, Wohnmobile, Busse , Kühlfahrzeuge, Flugzeuge und Boote; Ballone, Luftschiffe; Fahrzeugsonnenblenden; Sportfelgen und -reifenabdeckungen, Fahrzeugsitzbezüge; Kinderwagen; Kinderbuggies, Fahrzeugsitze für Babies und Kinder; Dachträger für Automobile; Fahrzeugkraftmaschinen und -bauteile; Juwelierwaren; Armbanduhren, Uhren; Medaillons, Anhänger; Broschen ; Schmucknadeln (Juwelierware); verkäufliche Team- und Spielernadeln (Juwelierware); Schmucknadeln und Anstecker; Krawattenklammern und -nadeln; Manschettenknöpfe; Gedenkmünzen; Becher und Teller; Siegertrophäen, Statuen und Skulpturen; Teekannen ; Spielscheiben ("Pogs"); Aschenbecher und Zigarettenetuis; dekorative Schlüsselanhänger; Münzen; Figurinen und Ornamente; Medaillen; alle vorgenannten Waren aus Edelmetall; Musikinstrumente, Spieldosen; elektrische und elektronische Musikinstrumente ; Geldklammern für Banknoten; Papiertischdecken; Servietten; Tischwäsche; Papiertüten; Einladungskarten; Grußkarten; Geschenkpapier ; Papierdeckchen und Platzmatten aus Papier; Papieroder Plastikmülltüten; Tüten zur Nahrungsmittelaufbewahrung; Kaffeefilter aus Papier; Etiketten (nicht aus Textilien), Papierhandtücher ; feuchte Papierhandtücher; Toilettenpapier; Kosmetiktücher, Papiertaschentücher; Babywindeln aus Papier; Schreibwaren- und Schulbedarf (Apparate ausgenommen); Schreibmaschinenpapier, Kopierpapier, Briefumschläge, Themenblöcke, Notizblöcke, Notizpapier ; Schreibpapier, Schmierpapier; Einbandpapier; Ordner, Aktendeckel , Buchhüllen; Malblocks, Zeichenblocks, Spiel- und Rät- selbücher; Leuchtpapier; Klebezettel; Krepppapier; Seidenpapier; Büro- und Heftklammern; Konfetti; Papierfahnen; Papierfähnchen; Papierlaternen; Schreibinstrumente; Füller; Stifte; Kugelschreiber; Füllersets; Stiftsets; Filzstifte; Füller mit Rollspitze; Markierstifte; Tinte; Stempel; Stempelkissen, Gummistempel; Malkasten; Malund Zeichenstifte; Kreide, Dekorationen für Stifte; Druckformen; Magazine; Zeitungen; Bücher und Tageszeitungen, insbesondere über Sportler und Sportereignisse; gedrucktes Lehrmaterial; Zeitpläne (zur Aufzeichnung von Ergebnissen); Veranstaltungsprogramme , Veranstaltungsalben, Fotoalben, Autogrammbücher, Adressenbücher ; Tagebücher; Zeitplaner; Straßenkarten; Spielkarten; Eintrittskarten; Rubbelkarten; Schecks; gedruckte Fahrpläne; Flugblätter und Broschüren; Comic Strips; Sammelkarten; Autoaufkleber ; Aufkleber; Aufkleberalben; Kalender; Poster; Fotos; Postkarten ; Werbeschilder und -transparente und Werbematerial aus Papier ; Abziehbilder; Bürobedarf (außer Möbeln); Korrekturflüssigkeiten ; Radiergummis; Bleistiftspitzer; Ständer für Schreibutensilien; Reißzwecken; Lineale; Klebeband für Schreibwaren; Spender für Klebeband; Hefter; Schablonen; Papierscheren; Dokumentenhalter; Klemmtafeln; Notizblockhalter; Bücherstützen; Bücherständer; Stempel; Kredit-, Telefon-, Bankautomaten-, Reise- und Unterhaltungs -, Scheck- und Abrechnungskarten aus Papier oder Karton (nicht codiert); Fahnen (aus Papier); Wimpel (aus Papier); Leder und Lederimitat; Regenschirme; Sonnenschirme; Sporttaschen (andere als diejenige, die Produkten angepasst sind, die sie enthalten sollen); Freizeittaschen; Reisetaschen, Rucksäcke; Transporttaschen; Schultaschen; Gürteltaschen; Handtaschen; ballförmige Taschen aus Leder; Strandtaschen; Koffer; Reisetaschen; Aktentaschen; Kosmetikkoffer (leer); Toilettentaschen; Schlüsseltaschen ; Dokumententaschen; Ausweismäppchen; Brieftaschen; Geldbörsen; Schecktaschen; Spiegel; Artikel aus Plastik, soweit in Klasse 20 enthalten; Statuen, Figurinen, Trophäen, Anhängerschilder (uncodiert), zB Namensschilder , Schlüsselkarten (uncodiert), Kreditkarten (uncodiert), dekorative Schlüsselanhänger, alle aus Plastik; Kissen; Sitzkissen für Automobile; Dachträger für Automobile; Schlafsäcke; Möbel; Sitzmöbel für innen und außen; Regale (Möbel); transportable Bauten aus Metall; Küchenhandtuchspender (nicht aus Metall); Kleiderbügel ; aufblasbare Werbeobjekte; Bücherregale; Ständer für Schreibwaren ; Spielscheiben ("Pogs"), nicht aus Metall; Figurinen und Ornamente aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff; (nicht elektrische) Haushalts- oder Küchenutensilien und -behältnisse, nicht aus Edelmetall oder damit beschichtet; Bierkrü- ge, Becher, Tassen und Trinkgläser, Platten und Teller, Untersetzer , keines davon aus Edelmetall; Teekannen (nicht aus Edelmetall ); isolierte Küchenhandschuhe; Haushaltshandschuhe; Flaschenöffner ; Getränkeflaschen; Thermoskannen; nicht elektrische Nahrungs- und Getränkekühler; Papierhandtuchspender (aus Metall ); Kämme und Haarbürsten; Zahnseide; Statuen, Skulpturen und Trophäen aus Porzellan, Terrakotta oder Glas, die mit dem Fußballsport zu tun haben; Figurinen und Ornamente aus Porzellan, Ton oder Glas; Schlafsäcke (gesteppt); Bettlaken; Steppdecken; Überwürfe; Kissenbezüge ; Vorhänge und Duschvorhänge aus Textilien und aus Kunststoff; Vorhangstoffe; Textilhandtücher; Badetücher; Geschirrtücher ; Geschirrhandtücher; Decken; Stofftaschentücher; Wandbehänge ; Flaggen; Fahnen (nicht aus Papier); Wimpel (nicht aus Pa- pier); Tischwäsche aus Textilien; Etiketten (Stoff); Bügelbilder; Bekleidung; Schuhe; Kopfbedeckung; Hemden; Strickhemden; Pul- lover und Trikots; T-Shirts; ärmellose Trikots; Kleider; Röcke; Unterwäsche ; Badekleidung; kurze Hosen; lange Hosen; Sweater; Mützen; Kappen; Hüte; Schals; Kopftücher; Schirmmützen; Trainingsanzüge ; Sweatshirts; Jacken; Blazer; Regenkleidung; Mäntel; Uniformen; Krawatten; Schweißbänder, Stirnbänder; Schürzen; Lätzchen; Schlafanzüge; Kleinkind- und Kinderbekleidung; Socken und Strümpfe; Strumpfbänder; Gürtel; Hosenträger; Handschuhe (Bekleidung); Borten; Quasten; Bänder; Knöpfe; Nadeln; Nähkästchen; Pailletten für Kleidung; Medaillons und Anstecker für Kleidung (mit Ausnahme derjeniger aus Edelmetall), Broschen für Kleidung; Nadeln für Mützen (mit Ausnahme derjeniger aus Edelmetall); Haarnetze, Haar- bänder; Haarnadeln; Haarschleifen oder anderer Haarschmuck; Medaillons aus unedlem Metall; Nadeln aus unedlem Metall; Anstecker aus Plastik; Teppiche, Vorleger, Matten (auch für Autos); Geflechte, Linoleum und andere Materialien zum Belegen eines vorhandenen Bodens; Holzbodenbeläge, Kunstrasen, Strandmatten; Spiele und Spielzeuge; Sportbälle; Brettspiele; Tische für Tischfußball ; Stoffpuppen und -tiere; Spielzeugautos; Puzzles; Ballone; aufblasbare Spielzeuge; Spielscheiben ("Pogs"); Fußballausrüstung; Fußbälle; Sporthandschuhe, insbesondere Fußballhandschuhe, Boxhandschuhe und Baseballhandschuhe; Knieschoner; Ellenbogenschoner ; Schulterschoner; Schienbeinschoner; Fußballtore; Sporttaschen und -behälter zum Tragen von Sportartikeln; Partyhüte (Spielzeug); handbetriebene elektronische Spiele, andere als die- jenigen, die nur für den Gebrauch mit Fernsehgeräten ausgelegt sind; Schaumgummihände; Fleisch; Fisch; Geflügel; Wild; konservierte Fleischextrakte; gekochtes Obst und Gemüse; Dosenfrüchte und -gemüse; genießbare Öle und Fette; Kartoffelchips; Pommes frites; verarbeitete Nüsse; Marmeladen ; Eingemachtes; Konfitüren; Milch; Milchprodukte; Molkereiprodukte ; Käse; diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Proteinen; Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Honig; Kaffee-Ersatz; Mehl; Getreidepräparate ; Getreide; Brot; feine Backwaren; Kuchen; Kekse; Cracker ; Bonbons; Eiskrem; Konfekt; Reis; Maischips; Senf; Essig; (Würz-)Saucen; Gewürze; Salz; Nahrungsmittelzusätze (nicht für medizinische oder diätetische Zwecke); diätetische Erzeugnisse für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten; Tiernahrung; Grassamen; frische Früchte; frische Beeren; frisches Gemüse; Blumen; Tierstreu; Rasen, Torfstreu für Tiere; alkoholfreie Getränke; Sirup und Pulver zur Herstellung alkoholfreier Getränke; Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes Wasser ; andere nichtalkoholische Getränke; Frucht- und Gemüsesäfte; geeiste Fruchtgetränke; Bier, helles Bier; alkoholische Getränke (Bier ausgenommen); Streichhölzer; Feuerzeuge; Zigarettenetuis, nicht aus Edelmetall, Aschenbecher, nicht aus Edelmetall, Raucherartikel aus unedlem Metall; Zigaretten; Tabak; Betrieb von Stellenvermittlungsagenturen; Dienstleistungen einer Personalvermittlungsagentur; Dienstleistungen im Bereich Werbung ; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Dienstleistungen im Bereich Internet-Werbung; Werbeverbreitung; Dienstleistung zur Vermietung von Reklameflächen; Werbeplatzdienste; Dienstleistung für Reklamefläche; Fernseh- und Rundfunkwerbung; Filmwerbung; Dienstleistungen einer Promotionsagentur für Werbung; Dienstleistungen einer Promotionsagentur für Sport und Öffentlichkeitsarbeit; Marktforschungsdienste; Markterhebungsdienste; Organisation der Werbung für Handelsmessen; Datenbankverwaltungsdienste; Erstellen und Herausgeben von Statistiken und Sportaufzeichnungen ; Dienstleistungen im Bereich Datenaufnahme und Veröffentlichungen statistischer Informationen über sportliche Leistungen; Werbung für Fußballveranstaltungen; Betrieb eines elektronischen Marktes im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen über die Anschaffung von Waren; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Kreditkarten ; Ausgabe von Reiseschecks; Finanzierungsdienste; Bankdienste ; Kredit- und Darlehensvermittlung; Versicherungsdienste; Leasinggeschäfte, insbesondere Leasing von Bild- und Tonaufzeichnungen ; finanzielle Unterstützung von Sportveranstaltungen; Fahrzeugreinigung; Schmierdienste für Fahrzeuge; Fahrzeugwartung ; Fahrzeugreparatur; Dienstleistungen eines Bekleidungsaus- statters, nämlich Ausbessern von Bekleidungsstücken; Reinigen von Bekleidungsstücken; Kommunikations- und Telekommunikationsdienste; Kommunikation durch Mobiltelefone; Kommunikation durch Telex; Kommunikation durch mit Telekommunikationsnetzwerken verbundenen elektronischen Computerterminals, Datenbanken und Internet; Kommunikation durch Fernschreiber; Kommunikation durch Telefon; Kommunikation durch Telefax; Funkruf; Kommunikation durch Telekonferenz; Fernsehübertragungen; Kabelfernsehübertragungen; Rundfunkübertragungen ; Dienstleistungen einer Presse- und Informationsagentur ; elektronische Nachrichtenübermittlung; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Übermittlung von Nachrichten; Vermietung von Telefon-, Fax- und anderen Kommunikationsgeräten; Übertragen einer kommerziellen Internetseite; Radio- und Fernsehprogramm - und Verbreitungsdienste über das Internet; elektronische Nachrichtenübertragung; Bereitstellen eines ComputerZugangs zu "schwarzen Brettern" (Informations- und Annoncenanschlagtafeln ) und Echtzeit-Chatforen; Übertragung von Nachrichten und Bildern über Computer; Bereitstellen eines Zugriffs auf private und geschäftliche Einkaufs- und Bestelldienste über Computer und/oder interaktive Kommunikationstechnologien; Ausstrahlung von Fernseh- und Radiowerbung; Dienstleistungen eines Reisebüros; Fluglinien-, Bahn-, Bus- und Wohnmobilbeförderungsdienste; Boottransport; Bootsausflugdienste ; Ausflugsorganisationsdienste; Fahrzeugmietdienste; Parkplatzdienste ; Taxidienste; Frachtversanddienste; Versorgung mit Wasser , Wärme, Gas oder Elektrizität; Müllbeseitigungsdienste; Reser- vierungsdienste für Reisen; Verteilung von Zeitungen, Magazinen und Büchern; Post-, Kurier- und Lieferdienste; Lagerdienste; Vertei- lung von Lösungsmitteln, Paraffin, Wachs, Bitumen und Erdöl, mit Ausnahme von flüssigem Erdgas, für Dritte; Entwickeln von Filmen für Spielfilme; Vergrößern von Photographien ; Drucken von Photographien, Entwickeln von Filmen für Photographien ; Leasen oder Mieten von Maschinen und Geräten zum photographischen Entwickeln, Drucken, Vergrößern oder Endbearbeiten ; Dienstleistungen eines Bekleidungsausstatters, nämlich An- fertigung von Bekleidungsstücken; Maßanfertigung von Bekleidungsstücken ; Ausbildung; Bereitstellen von Training; Unterhaltung, Organisation von Lotterien und Wettbewerben; Wett- und Spieldienste, die sich auf Sport beziehen oder damit in Zusammenhang stehen; Unterhaltung bei oder im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten; Organisation von Sportwettbewerben ; Bewerben von Fußballveranstaltungen; Organisation von Fußballveranstaltungen, nämlich Fußballweltmeisterschaften; Vermietung von Sporteinrichtungen; Anmietung von Sporteinrichtungen zur Nutzung durch Dritte; Vermietung von Audio- und Videoausrüstungen ; Radio-, Fernsehprogramm-, Videoband-, Zeichentrickfilm - und Zeichentrickfernsehprogrammproduktion; im Sinne künstlerisch-kreativer Produktion; Präsentation, Vernetzung von Filmen und Bild-, Ton- und Videoaufnahmen; Präsentation von interaktiver Ausbildung und Unterhaltung, interaktiver CDs, CDROMs , Computerprogramme und Spiele; Präsentation, Vernetzung und/oder Vermietung interaktiver CDs, CD-ROMs, Computerprogramme und Spiele; Dienstleistung im Zusammenhang mit Radiound Fernsehausstrahlung von Sport und Sportveranstaltungen; Dienstleistung zur Herstellung von Radio- und Fernsehprogrammund Videobandaufnahmen; Sitzplatzreservierung für Shows und Sportveranstaltungen; Zeitmessung von Sportveranstaltungen; Or- ganisation von Schönheitswettbewerben; interaktive Unterhaltung; online-Spieledienste; Bereitstellen von Spielen über das Internet; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Förderung von Veranstaltungen für kulturelle und sportliche Zwecke in Form von Zurverfügungstellung von Einrichtungen zur Verpflegung und Unterhaltung von Gästen; Verpflegung von Gästen, insbesondere Schnell- und Zwischenverpflegungen in Cafeterien und Restaurants; Cateringdienste; Zimmervermittlung ; Zimmerreservierung in Hotels; Dolmetschdienste; Foto-, Audio- und Videoaufnahmeproduktionsdienste; Druckdienste; Miete einer Zugriffszeit auf einen zentralen Datenbankrechner; Dienstleistungen eines Computer-Beraters; Datenverarbeitung (Programmieren); Entwicklung von Computersoftware; Wach- und Sicherheitsdienste; medizinische, zahnmedizinische, klinische und Krankenhausdienste; Arzneimitteluntersuchungen; Damen-, Herrenfriseur - und Schönheitssalondienste; Uniformverleih; Dienstleistun- gen eines Bekleidungsausstatters, nämlich Vermietung von Bekleidungsstücken ; Lizenzvergabe von geistigen Eigentumsrechten; Datenbankerstellungsdienste ; Lizenzvergabedienste für Datenbanken; Archivierungsdienste für stehende und bewegte Bilder; Aufnahme von fremden Websites im Internet."
2
Die Rechtsvorgängerin der Antragstellerin zu 1 und die Antragstellerin zu 2 haben die vollständige Löschung der Marke beantragt, die Antragstellerin zu 3 hat die Löschung nur für die beanspruchten Waren der Klasse 14 ["Juwelierwaren ; Armbanduhren, Uhren; Medaillons, Anhänger; Broschen, Schmucknadeln (Juwelierware); verkäufliche Team- und Spielernadeln (Juwelierware); Schmucknadeln und Anstecker; Krawattenklammern und -nadeln; Manschettenknöpfe ; Gedenkmünzen; Becher und Teller; Bierkrüge; Siegertrophäen, Statuen und Skulpturen; Teekannen; Spielscheiben ("Pogs"); Aschenbecher und Zigarettenetuis; dekorative Schlüsselanhänger; Münzen; Figurinen und Ornamente ; Medaillen; alle vorgenannten Waren aus Edelmetall"] begehrt. Zur Begründung haben die Antragstellerinnen ausgeführt, die angegriffene Marke sei entgegen §§ 3, 8 Abs. 2 Nr.1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Die Markenanmeldung sei zudem sittenwidrig gewesen.
3
Die Markeninhaberin hat der Löschung widersprochen.
4
Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsanträgen stattgegeben.
5
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluss der Markenabteilung insoweit aufgehoben, als die Marke aufgrund der Löschungsanträge der Antragstellerinnen zu 1 und 2 für die in der obigen Aufstellung kursiv gedruckten Waren und Dienstleistungen gelöscht worden ist (BPatG GRUR 2005, 948). Unter Zurückweisung der Beschwerde der Markeninhaberin im Übrigen hat das Bundespatentgericht die Löschungsanträge der Antragstellerinnen zu 1 und 2 insoweit zurückgewiesen.
6
Mit Schriftsatz vom 4. April 2006 hat die Markeninhaberin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf die Dienstleistung "Organisation und Bewerbung von Fußballveranstaltungen" verzichtet.
7
Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Antragstellerinnen zu 1 und 2 beantragen, verfolgt die Markeninhaberin ihr Begehren, die Löschungsanträge insgesamt zurückzuweisen , mit der Beschränkung weiter, dass die Zurückweisung der Löschungsanträge nicht mehr hinsichtlich der Dienstleistung "Organisation und Bewerbung von Fußballveranstaltungen" begehrt werde. Die Antragstellerin zu 2 wendet sich mit ihrer Rechtsbeschwerde gegen den angefochtenen Beschluss, soweit die Beschwerde der Markeninhaberin Erfolg hatte. Die Markeninhaberin beantragt , die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 zurückzuweisen.
8
B. Das Bundespatentgericht hat die Löschungsanträge für teilweise begründet erachtet, weil für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Eintragungshindernisse des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Freihaltungsbedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Zeitpunkt der Eintragung bestanden hätten und auch noch im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung bestünden. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen hat es die Löschungsanträge der Antragstellerinnen zu 1 und 2 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
9
Der Löschungsantrag nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 3 MarkenG habe keinen Erfolg. "FUSSBALL WM 2006" sei als Kombination aus einem Wort, einer Ab- kürzung und einer Jahreszahl abstrakt markenfähig. Eine Löschung nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG komme nicht in Betracht. Die grundsätzliche Vermutung, dass der Inhaber der Marke einen Benutzungswillen habe , sei nicht widerlegt. Die Absicht, die Marke der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen, reiche aus.
10
Es bestehe jedoch für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. "WM" sei als Abkürzung für "Weltmeisterschaft" eine im Sport übliche Bezeichnung für einen internationalen Wettbewerb. "FUSSBALL" beschreibe die Sportart und die Jahreszahl 2006 die zu verschiedenen Terminen veranstalteten Wettkämpfe nach dem Jahr ihrer Durchführung. "FUSSBALL WM 2006" beschreibe damit insgesamt einen internationalen Fußballwettkampf im Jahr 2006. Dritten müsse es unbenommen bleiben, frei von Monopolrechten mit der Bezeichnung "FUSSBALL WM 2006" darauf hinzuweisen, dass sich ihre Angebote auf eine Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 bezögen, dabei zum Einsatz kämen oder sich bei einer solchen bewährt hätten. Ein Freihaltebedürfnis bestehe für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Sportwettbewerben und Fußballveranstaltungen, und zwar als beschreibende Angabe für die auf diese Veranstaltung bezogenen Waren und Dienstleistungen. Alle üblicherweise mit einer solchen Veranstaltung verbundenen Dienstleistungen wie Unterhaltung, kulturelle Aktivitäten, Organisation von Sportveranstaltungen , Reisedienste, Werbung, Vermittlung von Sporteinrichtungen sowie Bewirtung, Verpflegung und Unterhaltung von Gästen seien vom Freihaltebedürfnis umfasst. Als Inhaltsangabe freihaltebedürftig sei "FUSSBALL WM 2006" außerdem für Medienprodukte und Dienstleistungen, die die mediale Auswertung und Vermarktung derartiger Veranstaltungen zum Gegenstand hätten. Der beschreibende Charakter des Veranstaltungsnamens betreffe auch die hierfür eingesetzten Hilfsmittel und Hilfsleistungen, wie z. B. Sport- und Fanartikel , Schuhe und Bekleidung, Berechtigungssysteme, Reisedienstleistungen, Messungen, Promotion, Arbeitsvermittlung, Ausbildung und Andenken. Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen fehlt der Marke nach Ansicht des Bundespatentgerichts wegen ihres beschreibenden Gehalts auch jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
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Die insoweit bestehenden Eintragungshindernisse seien nicht durch Verkehrsdurchsetzung beseitigt. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung scheitere am Fehlen einer markenmäßigen Verwendung. Die Marke werde bisher immer nur zusammen mit der Angabe "FIFA" und (teilweise zusätzlich) mit dem Logo der Markeninhaberin verwendet. Dies stelle keine ausreichende Benutzung dar, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend diene, da die Angabe "FIFA" und das Logo zumindest deutlich kennzeichnungskräftiger seien und dem Verbraucher nicht nahe legten, daneben auch "FUSSBALL WM 2006" als (Zweit)Marke zu verstehen. Außerdem sei eine Verkehrsdurchsetzung nicht gegeben, weil keine ausreichende Zuordnung zur Inhaberin der angegriffenen Marke erkennbar sei.
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Kein Freihaltebedürfnis bestehe dagegen für technische Geräte und Dienstleistungen, die alltäglich Verwendung fänden, wie Fernsehgeräte, Radios, Videorekorder, Kameras u.ä. Diese könnten zwar für eine Berichterstattung erforderlich sein, würden aber nicht mit der Inhaltsangabe der Berichte beschrieben. Ebenso wenig bestehe ein Freihaltebedürfnis für Merchandisingartikel und -angebote, soweit es sich um Waren oder Dienstleistungen handele, die sonst keinen Bezug zu der Veranstaltung hätten. Bei diesen Produkten, die - anders als etwa Bälle - keine Eigenschaften aufwiesen, die für eine spezielle Veranstaltung charakteristisch seien, sei ein ausschließlich beschreibender Sinngehalt weder ersichtlich noch nahe liegend. Soweit ein Freihaltebedürfnis nicht bestehe , könne auch nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden, dass es der angegriffenen Marke an jeglicher Unterscheidungskraft fehle.
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C. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung, soweit das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Markeninhaberin den Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2 teilweise zurückgewiesen hat.
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I. Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin
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Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist unbegründet, weil das Bundespatentgericht das Vorliegen der Löschungsgründe gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG rechtsfehlerfrei bejaht hat.
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1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Streitmarke habe beschreibenden Charakter. "FUSSBALL WM 2006" beschreibe einen internationalen Fußballwettkampf im Jahr 2006. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts beschreibt "FUSSBALL WM 2006" damit für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen deren Art, Inhalt oder Bestimmung oder bezeichnet sonstige Merkmale im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen fehlt der Angabe "FUSSBALL WM 2006" nach Auffassung des Bundespatentgerichts aus denselben Gründen, aus denen ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin stand.

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2. Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MarkenRL) sind, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche überschneiden, voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, wobei jedes Eintragungshindernis im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm jeweils zugrunde liegt (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01 bis C-55/01, Slg. 2003, I-3161 Tz. 67 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward , Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 67/68 - Postkantoor, m.w.N.). An das Vorliegen der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dürfen daher nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhte Anforderungen gestellt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1045 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, m.w.N.).
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3. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt (EuGH GRUR 2004, 674 Tz. 73, 75 - Postkantoor; EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165 Tz. 19 = GRUR Int. 2005, 135 - Maglite; Urt. v. 16.9.2004 - C-404/02, Slg. 2004, I-8499 Tz. 23 = GRUR Int. 2005, 42 - Nichols; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 25 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten , angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (vgl. EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317 Tz. 24 = GRUR Int. 2005, 44 - SAT 2; EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 19 - Maglite). Unterschei- dungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL) ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 29 - Maglite; BGHZ 159, 57, 62 - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH, Beschl. v. 16.12.2004 - I ZB 12/02, GRUR 2005, 417, 418 = WRP 2005, 490 - BerlinCard, m.w.N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Für die Beurteilung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG ist unerheblich , wer die Marke angemeldet hat (BGH, Beschl. v. 3.11.2005 - I ZB 14/05, WRP 2006, 475 - Casino Bremen; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 6.7.1995 - I ZB 27/93, GRUR 1995, 732, 734 - Füllkörper).
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a) Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - antiKALK; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT, m.w.N.). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unterscheidungskraft , wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 - BONUS). Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, m.w.N.).
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b) Zu solchen nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnungen rechnet auch die sprachübliche Bezeichnung von Ereignissen, und zwar nicht nur für das Ereignis selbst, sondern auch für Waren und Dienstleistungen, die vom Verkehr mit diesem Ereignis in Zusammenhang gebracht werden, sei es als Sonderanfertigung, als Sonderangebot oder als notwendige oder zusätzliche Leistung aus Anlass dieses Ereignisses. Die Gemeinfreiheit der den Anlass beschreibenden Angabe steht deren herkunftshinweisenden Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen entgegen. Das aktuelle Ereignis macht dessen umgangssprachliche Benennung nicht zur Marke. Eine begriffliche Kategorisierung entsprechender Kennzeichnungen als "Ereignismarken" oder "Eventmarken" ist insoweit bedeutungslos; sie kann insbesondere nicht zu geringeren Anforderungen an die Schutzvoraussetzungen derartiger Bezeichnungen führen.
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(1) Nach Ansicht der Markeninhaberin soll eine von ihr im Anschluss an das von ihr vorgelegte Rechtsgutachten mit "Eventmarke" umschriebene Bezeichnung die mit dieser versehenen Waren oder Dienstleistungen der Sponsoren einer Sportveranstaltung als Produkte des sogenannten Merchandising identifizieren und von Produkten der Nichtsponsoren unterscheiden. Die Benutzung der "Eventmarke" durch einen Sponsor garantiere zwar nicht die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen als solche. Ihre Benutzung identifiziere und kommuniziere aber die Leistung durch die Sponsoren auf dem Markt. Der Veranstalter, der den Sponsoren die Verwendung seiner Marke für deren Produkte oder Dienstleistungen erlaube, stehe für ein bestimmtes Qualitätsniveau ein und stelle sicher, dass bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nicht mit der Veranstaltung in Verbindung gebracht werden könnten.
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(2) Auch eine "Ereignismarke" kann nur dann als Marke eingetragen werden, wenn sie die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt, also insbesondere (auch) über hinreichende Unterscheidungskraft verfügt. Die bei der Beurteilung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG maßgeblich zu berücksichtigende Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden, bedeutet zugleich, dass die Marke die Gewähr bieten muss, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. EuGH, Urt.
v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 30 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal FC). Die Qualitätskontrolle kann in diesem Sinne auch dann in einer Hand liegen, wenn der Markeninhaber im Falle einer Lizenzvergabe die Qualität der mit der Marke versehenen Erzeugnisse des Lizenznehmers beispielsweise dadurch kontrolliert, dass er in den Lizenzvertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenznehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm die Möglichkeit geben, deren Einhaltung sicherzustellen (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.1994, C-9/93, Slg. 1994, I-1789 Tz. 37 = GRUR Int. 1994, 614 - Ideal Standard II). Nach diesen Grundsätzen kann auch der Veranstalter eines Sportereignisses als Markeninhaber Lizenzen an Dritte (Sponsoren) vergeben und sich die Möglichkeit der Kontrolle der Qualität der von den Sponsoren mit seiner Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vorbehalten. An die Schutzfähigkeit einer solchen Marke sind jedoch keine anderen und insbesondere keine geringeren Anforderungen zu stellen als bei sonstigen Marken. Die Bezeichnung, die der Veranstalter durch Sponsoren als Marke benutzen will, muss demnach wie jede andere Marke über eine hinreichende Unterscheidungskraft verfügen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das bedeutet, dass sie auch im Falle der Verwendung durch Sponsoren in dem Sinne auf den Veranstalter hinweisen muss, dass der Verkehr diesen für die Qualität der unter der Kennzeichnung angebotenen Ware oder Dienstleistung verantwortlich macht. Daran fehlt es, wenn der Verkehr lediglich einen beschreibenden Zusammenhang der einzelnen Waren oder Dienstleistungen mit dem benannten Ereignis herleitet oder die Bezeichnung aus sonstigen Gründen allein mit dem Ereignis als solchem in Verbindung bringt. Daher kann der Bezeichnung des Ereignisses nur in ihrer verfremdeten Verwendung herkunftshinweisende Kraft zukommen. Wer seine Leistung zum Ereignis - als Sponsor oder als Veranstalter, als Warenlieferant oder als
Diensteanbieter - unter Benennung des Ereignisses mit registerrechtlichem Schutz herkunftshinweisend bezeichnen möchte, hat hierzu eine von der bloßen Beschreibung des Ereignisses unterscheidungskräftig abweichende oder diese ergänzende Angabe zu wählen.
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4. Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine tatrichterliche Beurteilung, für den Teil der Waren und Dienstleistungen , bei denen der Verkehr einen Bezug zu der Veranstaltung einer Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006 herstelle, fehle der angegriffenen Marke wegen ihres eindeutig beschreibenden Sinngehal ts jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
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a) Wie das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei und in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Erfahrungswissen festgestellt hat, dient die Angabe "FUSSBALL WM 2006" der Bezeichnung einer Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2006. Der Verkehr ist daran gewöhnt, dass sportliche Ereignisse wie Europa - oder Weltmeisterschaften mit der Abkürzung "EM" oder "WM" und dem Jahr ihrer Austragung bezeichnet werden (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000). Sowohl für die Veranstaltung selbst als auch für die mit ihrer Durchführung verbundenen Dienstleistungen und Waren ist "FUSSBALL WM 2006" daher unmittelbar beschreibend. Denn der Verkehr versteht die Bezeichnung "FUSSBALL WM 2006" als Beschreibung des sportlichen Ereignisses als solchen und nicht als Hinweis auf seinen Veranstalter. Dieser beschreibende Gehalt kommt der angegriffenen Marke, wie das Bundespatentgericht weiter rechtsfehlerfrei angenommen hat, bei allen Waren und Dienstleistungen zu, bei denen der Verkehr wegen des erkennbaren Zusammenhangs mit der Durchführung der ihm als "FUSSBALL WM 2006" bekannten Sportveranstaltung in der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung lediglich eine Bezugnahme auf dieses Sportereignis sieht. Aufgrund dieser Bezugnahme verbindet der Verkehr mit der Bezeichnung "FUSSBALL WM 2006" lediglich eine Angabe zum Inhalt, zur Bestimmung oder zu sonstigen Merkmalen der jeweiligen Ware oder Dienstleistung und keinen Hinweis auf deren Hersteller oder Anbieter.
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b) Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, die dabei weitgehend lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters setzt, ohne Erfolg.
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aa) Soweit die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin geltend macht, "FUSSBALL WM 2006" beschreibe nicht "einen" internationalen Fußballwettkampf im Jahr 2006, der Verkehr verstehe vielmehr "FUSSBALL WM 2006" als Bezeichnung für einen bestimmten internationalen Wettkampf im Jahre 2006, nämlich für die in diesem Jahre stattfindende, von der Markeninhaberin veranstaltete Fußballweltmeisterschaft, ändert ein solches Verständnis an dem vom Bundespatentgericht angenommenen beschreibenden Charakter des Zeichens nichts. Der Umstand, dass die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 von der Markeninhaberin veranstaltet wird und die Veranstaltung einer weiteren Fußballweltmeisterschaft in demselben Jahr durch einen anderen Ausrichter schon aus zeitlichen und organisatorischen Gründen tatsächlich ausgeschlossen werden kann, steht nicht der der rechtlichen Beurteilung des Bundespatentgerichts zugrunde liegenden Annahme entgegen, der Verkehr verbinde mit "FUSSBALL WM 2006" das Ereignis als solches und sehe darin keinen Hinweis auf einen Hersteller oder Veranstalter. Bietet lediglich ein einziger Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung an, so führt dies nicht ohne weiteres dazu, dass der Verkehr eine von Haus aus beschreibende Angabe deshalb als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung versteht. Vielmehr liegt es nahe, dass der Verkehr die betreffende Angabe mit diesem Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin zwingend einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, Umdruck S. 10 - LOTTO). Im Übrigen hat das Bundespatentgericht den beschreibenden Charakter von "FUSSBALL WM 2006" hinsichtlich der einzelnen Waren und Dienstleistungen, für die es das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht hat, ausdrücklich aus dem erkennbaren Bezug zu einer Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 hergeleitet.
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bb) Die Eintragung des Zeichens "WM 2006" als Gemeinschaftsmarke durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt steht der Beurteilung des Bundespatentgerichts gleichfalls nicht entgegen. Mit Recht hat das Bundespatentgericht der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken in anderen Ländern oder durch das Harmonisierungsamt keine rechtliche Bindung, sondern lediglich eine bloße Indizwirkung beigemessen. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann dem Harmonisierungsamt schon deshalb nicht derselbe Prüfungsstoff unterbreitet worden sein wie in der vorliegenden Sache, weil es sich um unterschiedliche Zeichen handelt. Im Übrigen bestünde selbst bei identischen Zeichen keine rechtliche Bindung der nationalen Behörden und Gerichte , zu demselben Ergebnis zu gelangen wie das Harmonisierungsamt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.4.2004 - C-456/01 P und C-457/01 P, Slg. 2004, I-5089 Tz. 62 f. = GRUR Int. 2004, 631 = WRP 2004, 722 - Henkel/HABM; Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, GRUR 2006, 233 Tz. 49 - Standbeutel).
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cc) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, ein hinlänglich enger Bezug zwischen "FUSSBALL WM 2006" und den Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich deren das Bundespatentgericht die angegriffene Marke für löschungsbedürftig erachtet habe, sei entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht festzustellen. Soweit die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin in diesem Zusammenhang beanstandet, das Bundespatentgericht habe nicht die Kriterien beachtet, nach denen in der Rechtsprechung des Senats zwischen Angaben, die die Ware oder Dienstleistung selbst unmittelbar beträfen, und solchen, die nur mittelbar mit ihr in Beziehung stünden, unterschieden werde (vgl. BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard), vermag sie keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen. Nach der von der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin angeführten Senatsrechtsprechung kann bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen , die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, eine hinreichende Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard). Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führt unter Berufung auf diese Rechtsprechung einzelne Kennzeichnungen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen an, bei denen ein solcher enger beschreibender Bezug verneint oder in Frage gestellt worden ist, und will aus dem Vergleich mit den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herleiten, dass das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft insoweit zu Unrecht verneint hat. Sie übersieht dabei, dass das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs nicht absolut und generalisierend zu ermitteln ist, sondern von den Umständen des Einzelfalls abhängt , nämlich vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den konkreten Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird. Maßgeblich für die Feststellung, dass einer Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, ist in jedem Fall, ob der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sieht.
29
Je bekannter der beschreibende Begriffsinhalt einer Bezeichnung ist, desto eher wird der Verkehr ihn auch dann als solchen erfassen, wenn der Begriff ihm im Zusammenhang mit der Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung entgegentritt. Auch nach der Ansicht der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist "FUSSBALL WM 2006" als übliche Bezeichnung für die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 allgemein bekannt. Demnach kann es aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, dass das Bundespatentgericht die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für alle Waren und Dienstleistungen verneint hat, die einen solchen Bezug zu der im Jahre 2006 stattfindenden Fußballweltmeisterschaft aufweisen, dass der Verkehr bei der Verwendung von "FUSSBALL WM 2006" im Zusammenhang mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen diesen Bezug zu der Veranstaltung als solcher erfasst und daher in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen sieht. Durch den Bestandteil "FUSSBALL" wird bei der angegriffenen Marke ein derart eindeutiger Bezug zu der Sportveranstaltung als solcher hergestellt, dass nach der Lebenserfahrung ausgeschlossen werden kann, der Verkehr könne bei einer Verwendung der Bezeichnung "FUSSBALL WM 2006" im Zusammenhang mit einzelnen Waren oder Dienstleistungen darin ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung als aus einem bestimmten Unternehmen stammend sehen.
30
dd) Die Markeninhaberin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, die Funktion der angegriffenen Marke bestehe darin, die mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen als solche von Unternehmen zu kennzeichnen, die als Sponsoren das damit bezeichnete Sportereignis unterstützen.
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Eine solche - von der Markeninhaberin als "Eventmarke" bezeichnete - Kennzeichnung kann, wie oben unter C I 3 b) dargelegt wurde, registerrechtlichen Schutz nur erlangen, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eintragung als Marke erfüllt. An die aus Anlass oder im Zusammenhang mit einem Ereignis gebildeten Marken sind keine geringeren Anforderungen zu stellen. Auch das Bundespatentgericht hat es nicht als grundsätzlich ausgeschlossen angesehen, dass einer "Ereignismarke" in dem von der Markeninhaberin verstandenen Sinn die für die Annahme hinreichender Unterscheidungskraft erforderliche Hinweisfunktion zukommen kann. Es hat vielmehr nur im Blick auf die konkret eingetragene Marke "FUSSBALL WM 2006" und deren Verwendung für bestimmte Waren und Dienstleistungen festgestellt, dass der Verkehr "FUSSBALL WM 2006" wegen des eindeutig erkennbaren Bezugs allein als Hinweis auf das Sportereignis als solches und nicht (auch) als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst, das als Veranstalter oder Hersteller die Verantwortung für die Qualität der Waren und Dienstleistungen übernimmt, die mit dieser Bezeichnung versehen sind. Diese tatrichterliche Feststellung ist, wie oben unter C I 4 dargelegt wurde, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
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ee) Das Bundespatentgericht hat daher mit Recht der Marke "FUSSBALL WM 2006" für alle mit einer Fußballweltmeisterschaft üblicherweise verbundenen Dienstleistungen wie kulturelle Aktivitäten, Reisedienste, Werbung, Beförderung , Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen, Bewirtung und Unterhaltung von Gästen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen. Der Umstand, dass derartige Dienstleistungen auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen außerhalb des Fußballsports und des Sports im Allgemeinen angeboten werden, steht nicht der Annahme des Bundespatentgerichts entgegen, der Verkehr setze mit "FUSSBALL WM 2006" gekennzeichnete Dienstleistungen in Bezug zu der im Jahr 2006 stattfindenden Fußballweltmeisterschaft und sehe daher darin keinen Herkunftshinweis. Dasselbe gilt, soweit das Bundespatentgericht die Marke für Medienprodukte und die auf die mediale Auswertung und Vermarktung derartiger Veranstaltungen ausgerichteten Dienstleistungen sowie für weitere bei der Veranstaltung eingesetzte Hilfsmittel und Hilfsdienstleistungen wie Sport- und Fanartikel, Schuhe und Bekleidung, Berechtigungssysteme, Reisedienstleistungen, Messungen, Promotion, Arbeitsvermittlung und Ausbildung sowie Andenken als nicht unterscheidungskräftig angesehen hat. Ersichtlich beziehen sich die Ausführungen des Bundespatentgerichts, soweit sie die üblicherweise mit derartigen Sportveranstaltungen verbundenen Dienstleistungen betreffen, auch auf die von der Markeninhaberin beanspruchten Dienstleistungen "Sitzplatzreservierung für Shows und Sportveranstaltungen; interaktive Unterhaltung". Nicht begründet ist daher auch die Rüge der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, das Bundespatentgericht habe diese Dienstleistungen nicht abgehandelt.
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5. Aus den vorstehenden Gründen wendet sich die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin auch ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts , bei demjenigen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für den der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, handele es sich zudem um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
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a) Das Bundespatentgericht hat, wie oben unter C I 4 a) ausgeführt wurde , rechtsfehlerfrei festgestellt, dass "FUSSBALL WM 2006" dazu dient, einen internationalen Fußballwettkampf im Jahr 2006 zu bezeichnen, und dass der Verkehr diese Bezeichnung daher als eine beschreibende Angabe der Art, des Inhalts oder sonstiger Merkmale der betreffenden Waren und Dienstleistungen auffasst.
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b) Mit Recht ist das Bundespatentgericht des Weiteren davon ausgegangen , dass eine rechtlich oder faktisch begründete Monopolstellung des Markeninhabers einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegensteht. Mit der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL) wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass beschreibende Zeichen oder Angaben im Sinne dieser Bestimmung von jedermann frei verwendet werden können (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 25 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 - Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 674, 675 Tz. 54 - Postkantoor, m.w.N.). Dieses Allgemeininteresse bedeutet, dass alle Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wird, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit diese sie zur Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können (EuGH GRUR 2004, 674, 675 Tz. 55 - Postkantoor). Es ist nicht entscheidend, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, Umdruck S. 8 - LOTTO). Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der Waren oder Dienstleistungen, die mit denen konkurrieren, für die die Eintragung beantragt wird, gegenwärtig anbietet oder künftig anbieten könnte, muss die Zeichen oder Angaben, die zur Beschreibung der Merkmale seiner Waren oder Dienstleistungen dienen können, frei nutzen dürfen (EuGH GRUR 2004, 674, 675 Tz. 58 - Postkantoor).
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c) Ferner ist zu beachten, dass das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung einer Marke auch dann entgegensteht, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Warenoberbegriff enthält, für den ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren anzunehmen ist (BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; Beschl. v. 2.12.2004 - I ZB 8/04, GRUR 2005, 578, 579 = WRP 2005, 889 - LOKMAUS). Aus diesem Grund ist es entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin auch bei diesem Schutzhindernis ohne Bedeutung, dass einzelne der beanspruchten Waren und Dienstleistungen üblicherweise nicht nur im Zusammenhang mit der Veranstaltung einer Fußballweltmeisterschaft , sondern auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen außerhalb des Sports angeboten werden.
37
II. Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2
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Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 ist begründet und führt zur (teilweisen) Aufhebung und Zurückverweisung. Das Bundespatentgericht hat, soweit es den Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2 zurückgewiesen hat, zu Unrecht den Löschungsgrund gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint.
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1. Das Bundespatentgericht hat allerdings ohne Rechtsfehler angenommen , dass die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht vorliegen.
40
a) Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn die Marke bösgläubig angemeldet worden ist. Derselbe Löschungsgrund war in der Vorschrift des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. geregelt, die bis zum 1. Juni 2004 gegolten hat (vgl. Art. 2 Abs. 9 Nr. 5 i.V. mit Art. 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz - vom 12. März 2004, BGBl. I 2004, 390). Das geltende Recht unterscheidet sich von der früheren Rechtslage lediglich dadurch, dass bei bösgläubigen Markenanmeldungen nunmehr bereits die Eintragung versagt werden kann (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs des Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 = BlPMZ 2004, 222, 253).
41
b) Der Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung soll Fälle erfassen, bei denen der Anmelder die Marke nur mit dem Ziel hat eintragen lassen , Unterlassungs- oder Geldersatzansprüche gegen Dritte durchzusetzen (BT-Drucks. 15/1075, S. 67). Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders in diesem Sinne ist auszugehen, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d.h. als Herkunftshinweis, benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (vgl. BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E; Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100, m.w.N.).
42
c) Das Bundespatentgericht hat den Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG verneint, weil es schon das Fehlen des Benutzungswillens der Markeninhaberin nicht hat feststellen können. Die dagegen gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 haben keinen Erfolg. Der Umstand, dass die Markeninhaberin im Jahr 2005 "Richtlinien zur Verwendung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006-Marken" herausgegeben hat und seither im Zusammenhang mit der von ihr veranstalteten Fußball -Weltmeisterschaft ausschließlich Angaben mit dem Zusatz "FIFA" verwendet , lässt entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 nicht darauf schließen, dass die Markeninhaberin schon im Zeitpunkt der Eintragung der Streitmarke keinen ernsthaften Benutzungswillen gehabt und die Marke nur zur Verfolgung sittenwidriger Behinderungszwecke angemeldet hat. Für das absolute Schutzhindernis der bösgläubigen Anmeldung ist aber sowohl nach altem wie nach neuem Recht (allein) auf den Zeitpunkt der Eintragung abzustellen (vgl. BT-Drucks. 15/1075, S. 68 zu § 50 Abs. 2 MarkenG).
43
2. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 beanstandet jedoch mit Erfolg, dass das Bundespatentgericht das Vorliegen des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für technische Geräte und Dienstleistungen für den alltäglichen Gebrauch sowie für so genannte Merchandisingartikel und -angebote verneint hat.
44
a) Das Bundespatentgericht hat dazu ausgeführt, technische Geräte und Dienstleistungen für den alltäglichen Gebrauch könnten zwar für eine Berichterstattung erforderlich sein, würden aber nicht mit der Inhaltsangabe der Berichte beschrieben. Sie seien, anders als die Medienprodukte und -dienstleistungen, bei denen ein Löschungsgrund gegeben sei, nicht thematisch beschränkt. Ein ausschließlich beschreibender Sinngehalt sei außerdem weder ersichtlich noch nahe liegend bei sogenannten Merchandisingartikel und -angeboten, die zwar für das betreffende Ereignis hergestellt und auch dort unter die Leute gebracht werden mögen, aber sonst keinen Bezug zu der Veranstaltung hätten. Es sei daher nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit festzustellen, dass es der angegriffenen Marke an jeglicher Unterscheidungskraft fehle. Dies gelte insbesondere für den Anmeldezeitpunkt, der vom Termin der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2006 noch weiter entfernt gewesen sei.
45
b) Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 macht zum Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Recht geltend, die angegriffene Marke "FUSSBALL WM 2006" werde vom Verkehr stets als glatt beschreibende Sachangabe für das weltweit wichtigste Sportereignis im Jahre 2006 aufgefasst. Bei der Marke "FUSSBALL WM 2006" steht wegen des Bestandteils "FUSSBALL" der beschreibende Gehalt, nämlich der Hinweis auf das mit ihr bezeichnete Sportereignis als solches, derart im Vordergrund, dass der Verkehr , wie die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 mit Recht ausführt, überhaupt nicht auf die Idee kommt, diese Bezeichnung könne oder solle die Herkunft einer damit versehenen Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen identifizieren. Den beschreibenden Inhalt der Angabe "FUSSBALL WM 2006" erkennt der Verkehr wegen seiner Bekanntheit und wegen der unmissverständlichen Bedeutung des Bestandteils "FUSSBALL" nach der Lebenserfahrung bei allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen und daher auch dann, wenn die Bezeichnung im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen verwendet wird, die als solche ihrer Art und ihrer Bestimmung nach keinen Bezug zu der Durchführung einer derartigen Sportveranstaltung aufweisen.
46
c) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts legt der Umstand, dass dem Verkehr die von der Markeninhaberin veranstaltete Fußballweltmeisterschaft als solche bekannt ist, nicht die Annahme nahe, er werde die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, wenn sie mit der Marke "FUSSBALL WM 2006" bezeichnet würden, dem Veranstalter zuordnen. Das Bundespatentgericht hat zutreffend festgestellt, dass der Verkehr die Bezeichnung "FUSSBALL WM 2006", wenn sie für Waren und Dienstleistungen verwendet wird, die ihrer Art oder ihrer Bestimmung nach einen Bezug zu der Durchführung einer Fußballweltmeisterschaft aufweisen, als beschreibende Angabe im Sinne eines Hinweises auf das Sportereignis als solches und nicht auf den Hersteller oder Anbieter der so gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung versteht. Nicht im Einklang mit der allgemeinen Lebenserfahrung steht jedoch seine Annahme, der Verkehr werde demgegenüber, wenn er bei Waren und Dienstleistungen, die ihrer Art und Bestimmung nach keinen Bezug zu einer Fußballweltmeisterschaft aufwiesen, den beschreibenden Gehalt der Bezeichnung "FUSSBALL WM 2006" erkenne - wovon angesichts der allgemeinen Bekanntheit und der Eindeutigkeit dieser Angabe auszugehen ist -, darin gleichwohl keinen bloßen Hinweis auf die Veranstaltung als solche, sondern ein Unterscheidungsmittel sehen. Die Annahme des Bundespatentgerichts, jedenfalls Teilen des Verkehrs sei bekannt, dass Vereine und Verbände ihre Namen, Embleme und Logos markenmäßig verwendeten, Sponsoren Veranstaltungen unterstützten und Veranstalter mit ihren Marken für eine gewisse Qualität der Produkte der Sponsoren einstehen wollten, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Aus der Bekanntheit der Kennzeichnungsgewohnheiten im Zusammenhang mit dem Sponsoring von Großveranstaltungen könnte allenfalls hergeleitet werden, dass der Verkehr in diesem Bereich bei der Verwendung unterscheidungskräftiger Angaben die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht dem unmittelbaren Anbieter, sondern dem Ausrichter der betreffenden Veranstaltung zurechnet. Dagegen hat er keinen Anlass, eine lediglich das betreffende Ereignis als solches bezeichnende, nicht unterscheidungskräftige Angabe nur deshalb als Hinweis auf die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Waren oder Dienstleistungen aufzufassen, weil ihm bekannt ist, dass Ausrichter solcher Großveranstaltungen Verträge mit Sponsoren über die Kennzeichnung der von diesen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung angebotenen Produkte schließen.
47
d) Da folglich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich deren das Bundespatentgericht den Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2 zurückgewiesen hat, die Voraussetzungen der Löschung gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt sind, kann dahingestellt bleiben, ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist.
48
D. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen. Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu 2 ist der angefochtene Beschluss aufzuheben, soweit das Bundespatentgericht auf die Beschwerde der Markeninhaberin den Löschungsantrag der Antragstellerin zu 2 zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).
Ullmann Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 03.08.2005 - 32 W(pat) 237/04 -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Beschluss, 27. Apr. 2006 - I ZB 96/05

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Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse


(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeut

Markengesetz - MarkenG | § 3 Als Marke schutzfähige Zeichen


(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschlie

Markengesetz - MarkenG | § 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse


(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist. (2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung

Markengesetz - MarkenG | § 89 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde


(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. (2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächli
Bundesgerichtshof Beschluss, 27. Apr. 2006 - I ZB 96/05 zitiert 5 §§.

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(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1.
die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2.
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3.
die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1.
die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2.
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3.
die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 54/98 Verkündet am:
1. März 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 20 076.8
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
REICH UND SCHOEN

a) Zur Unterscheidungskraft und zum Freihaltebedürfnis der Wortfolge "REICH
UND SCHOEN" für die Dienstleistungen Fernsehunterhaltung, Rundfunk-,
Fernseh- und Videofilmproduktion sowie Film- und Videoverleih, Betrieb von
Tonstudios und Veröffentlichung und Vermietung von Büchern.

b) Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG
müssen für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden,
auf die sich die Anmeldung bezieht.
BGH, Beschl. v. 1. März 2001 - I ZB 54/98 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 1. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Mai 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:


I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 16. Mai 1995 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge
"REICH UND SCHOEN"
für die Dienstleistungen
"Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videofilmproduktion; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.
Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:
Der Eintragung der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" stehe ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nachweisbar sei ihre Verwendung in verschiedenen Zusammenhängen auch für die Zeit vor dem Start der gleichnamigen Fernsehserie. Ein gegenwärtiger beschreibender Gebrauch durch Wettbewerber der Anmelderin für die in Rede stehenden Dienstleistungen oder für andere Produktionen sei jedoch nicht festzustellen. Es sei aber ein "zukünftiges Freihaltebedürfnis" anzuerkennen. Denn die Wortfolge biete sich als beschreibende Angabe für die einschlägigen Dienstleistungen unmittelbar und in naheliegender Weise an. Sie stelle verkürzt und schlagwortartig eine Sachaussage inhaltlicher Art dar. Die Wortfolge beschreibe unmittelbar , erschöpfend und ohne Notwendigkeit weiterer Schlußfolgerungen den Inhalt von Werken und auf solche Werke bezogene Dienstleistungen dahin, daß sie sich mit den Reichen und Schönen beschäftigten. Zugleich preise die Wortfolge die Werke und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen werblich als besonders interessant an.
Der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" fehle für Waren und Dienstleistungen , die ein Werk zum Gegenstand hätten, das Reichtum und Schönheit behandele, jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wenn an einer beschreibenden Angabe ein Freihaltebedürfnis bestehe, sei an die Prüfung der Unterscheidungskraft ein strenger Maßstab anzulegen, dem die angemeldete Marke nicht gerecht werde. Eine verständliche inhaltsbeschreibende Wortfolge ohne phantasievolle Originalität könne sich als Werktitel eignen, werde vom Verkehr aber nicht als Kennzeichnung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aufgefaßt.
Die für die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" bestehenden Eintragungshindernisse seien nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3
MarkenG überwunden. Die hierzu erforderlichen Bekanntheitswerte erreiche die gleichnamige Fernsehserie auch nicht annähernd.
III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg.
Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios ; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" vom Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ausgegangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg.
1. Das Bundespatentgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen , daß die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h., daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist. Denn Werktitel können unter der Geltung des Markengesetzes nicht generell vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die bei der Prüfung zu beantworten ist, ob die angemeldete Marke (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist (vgl. im einzelnen BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.).
2. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" fehle für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios ; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, kann nicht zugestimmt werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).
An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt werden. Ist ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, besteht kein Grund, erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen. Liegen dagegen die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, läßt es schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG nicht zu, von erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209 - Test it., m.w.N.).

b) Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern".
Die angemeldete Marke ist kurz und prägnant. Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts weist sie keine beschreibende Aussage über die vorstehend angeführten Dienstleistungen auf. Nach der Lebenserfahrung werden die inländischen Verkehrskreise in der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die eingangs genannten Dienstleistungen sehen. Denn der Verkehr wird, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend geltend macht, nicht annehmen, derartig gekennzeichnete Dienstleistungen bezögen sich ausschließlich auf Werke, die sich mit Reichen und Schönen beschäftigten. Für eine solche thematische Beschränkung der hier in Frage stehenden Dienstleistungen (Film- oder Videoverleih , Betrieb eines Tonstudios, Veröffentlichung oder Vermietung von Büchern ) hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen und ist auch sonst nichts ersichtlich.
Dagegen fehlt der Wortfolge "REICH UND SCHOEN", wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, jegliche Unterscheidungskraft für
die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunkund Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion". Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Wortfolge für diese Dienstleistungen auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränkt, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind. Den titelartig zusammengefaßten Aussageinhalt wird der Verkehr wegen der Nähe der Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen , Fernseh-, Film- und Videofilmproduktion" zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen, für die die Eintragung erfolgen soll.
3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand, soweit die Anmeldung der Marke "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" erfolgt ist.

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen , die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung der Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 =
WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.).

b) Das Bundespatentgericht hat hierzu festgestellt, die Wortfolge beschreibe die mit ihr gekennzeichneten Werke, die sich mit Reichen und Schönen beschäftigten, und die mit ihrer Herstellung und Verwertung verbundenen Dienstleistungen unmittelbar und erschöpfend. Dem kann für die angeführten Dienstleistungen (Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern) nicht zugestimmt werden. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung wird der Verkehr in der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" keine im Vordergrund stehende Sachaussage über den Inhalt der Werke sehen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, sondern von einer vom Werkinhalt losgelösten Kennzeichnung ausgehen (vgl. hierzu Abschn. III 2 b), die sich nicht in einer werblichen Anpreisung erschöpft (vgl. BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.). Weitergehende Feststellungen, die ein zukünftiges Freihaltebedürfnis begründen könnten, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen und sind auch sonst nicht ersichtlich.
4. Das Bundespatentgericht hat eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke infolge einer Benutzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht festgestellt. Es ist davon ausgegangen, daß, gemessen an der Zahl aller potentiellen Fernsehteilnehmer, Video- und Buchkonsumenten, die Bekanntheit der Marke den von der Anmelderin angegebenen Marktanteil von 22 % für die Fernsehsendereihe deutlich unterschreiten wird.
Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist für die Feststellung des Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Jedoch
kann, sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen , die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 30.11.1989 - I ZB 20/88, GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; vgl. auch Fezer, Markenrecht , 2. Aufl., § 8 Rdn. 431; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 197 ff.). Daß dieser Durchsetzungsgrad in den hier maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreisen erreicht wird, wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Auch die Anzahl der von der Rechtsbeschwerde mit 2.000 angegebenen Serienbeiträge läßt nicht den Schluß zu, mehr als 50 % der beteiligten Verkehrskreise sei die Wortfolge bekannt. Hinzu kommt, daß die Verkehrsdurchsetzung gerade für die Dienstleistungen nachgewiesen werden muß, auf die sich die Eintragung bezieht (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 424; Althammer /Ströbele aaO § 8 Rdn. 185; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 137).
IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 60/98 Verkündet am:
17. Mai 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 52 304.4
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Gute Zeiten - Schlechte Zeiten
Der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" fehlt für Tonträger, Bücher,
Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und
Filmproduktion wegen des thematischen Bezugs zu diesen Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft. Dagegen sind für Waren und
Dienstleistungen, bei denen der Verkehr dieser Wortfolge keine inhaltliche Beschreibung
entnimmt, die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.
BGH, Beschl. v. 17. Mai 2001 - I ZB 60/98 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 17. Mai 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. August 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung der Waren und Dienstleistungen "Kosmetische Badezusätze, Make-up, Mittel zur Schönheitsund Körperpflege, Parfüme, Seifen, Shampoos; Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf Datenträgern gespeichert, Armbanduhren , Schmuckwaren, Wecker; Briefpapier, Kalender, Notizbücher , Spielkarten; Regenschirme, Sonnenschirme; Becher (nicht aus Edelmetall), Kochgeschirr, Küchengeschirr, Tassen (nicht aus Edelmetall); Bettwäsche; Bekleidungsstücke, Hemden, Schuhe, Sweater; Puppen, Roller [Kinderfahrzeuge], Skateboards, Spiele, Spielwürfel, Spielzeug; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste]; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen], Veröffentlichung von Büchern" zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 100.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:


I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 18. Dezember 1995 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge
"Gute Zeiten - Schlechte Zeiten"
für die Waren und Dienstleistungen
"Kosmetische Badezusätze, Make-up, Mittel zur Schönheits- und Körperpflege, Parfüme, Seifen, Shampoos; Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf Datenträgern gespeichert, Tonträger; Armbanduhren, Schmuckwaren, Wecker; Briefpapier, Bücher, Kalender , Magazine [Zeitschriften], Notizbücher, Spielkarten; Regenschirme , Sonnenschirme; Becher (nicht aus Edelmetall), Kochgeschirr , Küchengeschirr, Tassen (nicht aus Edelmetall); Bettwäsche; Bekleidungsstücke, Hemden, Schuhe, Sweater; Puppen, Roller [Kinderfahrzeuge], Skateboards, Spiele, Spielwürfel, Spielzeug; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste], Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios],
Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen], Veröffentlichung von Büchern".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.
Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für gegeben erachtet. Für die Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs hat es zudem angenommen, daß das angemeldete Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Dazu hat es ausgeführt:
Die Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" sei für Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs ein Werktitel. Für diesen Bereich stehe der Eintragung ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Ein gegenwärtig beschreibender Gebrauch der Wortfolge durch Wettbewerber für Waren und Dienstleistungen sei zwar nicht festzustellen. Die Wortfolge biete sich jedoch als inhaltsbeschreibende Angabe für die Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs, für die die Anmeldung erfolgt sei, unmittelbar an. Sie sei die sloganartig verkürzte Wiedergabe einer Lebensweisheit. Angelehnt an die kirchliche Trauungsformel besage sie ohne die Notwendigkeit weiterer Schlußfolgerungen, daß es gute und schlechte Zeiten gebe.
Den Inhalt der mit der Wortfolge bezeichneten Waren und Dienstleistungen im Medienbereich beschreibe sie kurz, treffend und erschöpfend dahin, daß die Hauptdarsteller in den Wechselfällen ihres Lebens dargestellt würden. Zugleich kennzeichne die Wortfolge werbewirksam die mit ihr bezeichneten Werke und die mit ihrer Verwertung zusammenhängenden Dienstleistungen.
Dieser unmittelbar sachbeschreibende Bezug fehle bei den übrigen Waren der Anmeldung, bei der die Wortfolge vielfältig interpretierbar sei. Die Marke sei auch nicht als allgemeines Werbewort oder als allgemeine Kaufaufforderung i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.
Der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" fehle allerdings für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Eine derart klar verständliche, inhaltsbeschreibende Wortfolge ohne phantasievolle Originalität könne sich als Werktitel eignen. Der Verkehr fasse sie als beschreibende Inhaltsangabe für Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs, nicht jedoch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auf. Der Begriff der Unterscheidungskraft habe sich durch das neue Markengesetz nicht grundlegend geändert. Inhaltsbeschreibende Titel von Werken seien daher als Marke grundsätzlich nicht eintragbar. Auch für die übrigen Waren fehle der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft. Es handele sich um einen verständlichen Spruch ohne phantasievollen Überschuß, der nur als Werbemittel, nicht aber als Marke aufgefaßt werde.
III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit es nicht um folgende Waren und Dienstleistungen geht: "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrah-
lung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios]".
1. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die abstrakte Unterscheidungskraft der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG bejaht. Unter der Geltung des Markengesetzes können Werktitel nicht generell vom Markenschutz ausgenommen werden. Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die bei der Prüfung zu beantworten ist, ob die angemeldete Marke (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist (vgl. im einzelnen: BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 5 - REICH UND SCHOEN).
2. Dagegen ist die Annahme des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortfolge fehle jede Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95,
GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).
Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier eines Werktitels) auszugehen, ohne daß unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten.
Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209 - Test it.).
An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf nicht wegen eines - für die Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs angenommenen - Freihaltebedürfnisses ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt werden. Ist ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, besteht kein Grund, erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen. Liegen dagegen die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, läßt es schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG nicht zu, von erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auszugehen (vgl. BGH, Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33 - Buchstabe "K", m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 693 - Test it.; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 6 - REICH UND SCHOEN).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft entspricht die Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" für die Waren und Dienstleistungen , für die die Anmeldung erfolgt ist, ausgenommen "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios]". Die Wortfolge ist kurz und treffend. Einen bestimmten beschreibenden Bezug zu den Waren und Dienstleistungen außerhalb des Medienbereichs (kosmetische Badezusätze, Make-up, Mittel zur Schönheits- und Körperpflege, Parfüme, Seifen, Shampoos; Programme für Datenverarbeitungsanlagen auf Datenträ-
gern gespeichert; Armbanduhren, Schmuckwaren, Wecker; Briefpapier, Spielkarten ; Regenschirme, Sonnenschirme; Becher (nicht aus Edelmetall), Kochgeschirr , Küchengeschirr, Tassen (nicht aus Edelmetall); Bettwäsche; Bekleidungsstücke , Hemden, Schuhe, Sweater; Puppen, Roller [Kinderfahrzeuge], Skateboards, Spiele, Spielwürfel, Spielzeug), für die die Anmeldung der Marke erfolgt ist, hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint.
Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts weist die Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" auch nicht für alle Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs eine inhaltsbeschreibende Angabe auf. Nach der Lebenserfahrung werden die inländischen Verkehrskreise bei den Waren und Dienstleistungen "Kalender, Notizbücher; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste]; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen], Veröffentlichung von Büchern" keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt sehen. Denn der Verkehr wird nicht annehmen, derartig gekennzeichnete Waren und Dienstleistungen seien auf ein mit "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" gekennzeichnetes Thema beschränkt (vgl. hierzu auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, Umdr. S. 7 - REICH UND SCHOEN).
Zu Recht weist die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Wortfolge für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen mehrdeutig ist. Sie kann - wovon das Bundespatentgericht ausgegangen ist - als eine auf die allgemeinen Lebensumstände und das Empfinden der Betroffenen bezogene Lebensweisheit aufzufassen sein, wonach das Leben durch gute, aber auch durch schlechte Zeiten geprägt ist. Die Wortfolge kann sich aber auch, was die Rechtsbeschwerde in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, auf die Nutzung der Waren und Dienstleistungen beziehen, die sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten möglich ist. Wegen des fehlen-
den Sachbezugs zu den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen weist die Wortfolge keinen eindeutigen Begriffsinhalt auf, sondern regt aufgrund ihrer Mehrdeutigkeit zum Nachdenken an. Dies genügt, im Zusammenhang mit den weiter angeführten Umständen, um eine, wenn auch geringe Unterscheidungskraft für diese Waren und Dienstleistungen zu bejahen.
Dagegen ist dem Bundespatentgericht darin beizutreten, daß der angemeldeten Marke für "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion , Filmproduktion [in Studios]" jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen , daß sich die Unterscheidungskraft nach markenrechtlichen Grundsätzen beurteilt und nicht auf die (geringeren) Anforderungen an die Unterscheidungskraft abzustellen ist, wie sie für Werktitel gelten (vgl. hierzu für Zeitschriften : BGH, Urt. v. 22.9.1999 - I ZR 50/97, GRUR 2000, 504, 505 = WRP 2000, 533 - FACTS; für Bücher: BGH, Urt. v. 27.9.1990 - I ZR 87/89, GRUR 1991, 153, 154 = WRP 1991, 151 - Pizza & Pasta; für Sendefolgen des Rundfunks und des Fernsehens: BGHZ 102, 88, 91 f. - Apropos Film; BGH, Urt. v. 13.5.1993 - I ZR 113/91, GRUR 1993, 769, 770 = WRP 1993, 755 - Radio Stuttgart; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rdn. 53 ff.; Althammer/Klaka, Markengesetz , 6. Aufl., § 5 Rdn. 55). Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist das Bundespatentgericht zu Recht davon ausgegangen, daß sich die Wortfolge für diese Waren und Dienstleistungen auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränkt. Dieser besteht nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in der Darstellung der jeweiligen Personen in den Wechselfällen ihres Lebens, die in schicksalhaftausgleichender Folge guter und schlechter Lebensphasen wiedergegeben
werden. Die Rechtsbeschwerde rügt diese Feststellungen als erfahrungswidrig und meint, die Konsumenten von Mediendienstleistungen stellten solche tiefgründigen Überlegungen nicht an. Mit diesen Ausführungen begibt sich die Rechtsbeschwerde jedoch auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.
3. Das Bundespatentgericht hat für sämtliche Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs die Voraussetzungen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen. Es hat einen gegenwärtig beschreibenden Gebrauch der Wortfolge nicht feststellen können, ist jedoch davon ausgegangen , daß ein Freihaltebedürfnis für den zukünftig beschreibenden Gebrauch zu bejahen ist.
Für die dem Medienbereich zuzurechnenden Waren und Dienstleistungen "Tonträger; Bücher, Magazine [Zeitschriften]; Ausstrahlung von Fernsehprogrammen ; Darbietung von Shows, Fernsehunterhaltung, Filmproduktion, Filmproduktion [in Studios]" liegt bereits das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor.
Soweit das Bundespatentgericht für die weiteren Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs "Kalender, Notizbücher; Anbieten von Dienstleistungen in Datennetzen [Online-Dienste]; Filmverleih [Vermietung von Kinofilmen ], Veröffentlichung von Büchern" das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hat, hält diese Beurteilung der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben beste-
hen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in der Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.).
Für die hier in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen des Medienbereichs läßt sich ein beschreibender Inhalt der Wortfolge nicht annehmen. Denn es ist nichts dafür ersichtlich, daß der Verkehr davon ausgeht, es würden ausschließlich Waren oder Dienstleistungen angeboten, deren Inhalt durch die angemeldete Wortfolge beschrieben werde (vgl. Abschn. III 2 b). Auch für die Annahme eines künftigen Freihaltebedürfnisses lassen sich den Feststellungen des Bundespatentgerichts keine Anhaltspunkte entnehmen.
IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 12/02
vom
16. Dezember 2004
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 398 38 287.5
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
BerlinCard

a) Einer Bezeichnung, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar
betrifft, fehlt die Unterscheidungskraft nur, wenn sie einen so engen beschreibenden
Bezug zu den einzelnen angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
aufweist, daß der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den
beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfaßt und deshalb in der Bezeichnung
kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen sieht.

b) Allein mit der Feststellung, der Verkehr verstehe die Verwendung der Bezeichnung
"BerlinCard" im Zusammenhang mit (einer Vielzahl von) Waren
und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Art als Hinweis darauf, daß die
Waren und Dienstleistungen im Rahmen eines so benannten "Kartensystems"
erhältlich seien oder in Anspruch genommen werden könnten, kann
das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft wegen eines engen beschreibenden
Bezugs der angemeldeten Marke zu allen angemeldeten Waren und
Dienstleistungen nicht begründet werden.
BGH, Beschl. v. 16. Dezember 2004 - I ZB 12/02 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Dezember 2004
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Pokrant,
Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 14. März 2002 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 9. Juli 1998 eingereichten Anmeldung Markenschutz für die Bezeichnung "BerlinCard" für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, nämlich für
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie hilfsweise beantragt hat, die Eintragung mit Zusatz in der Klasse 9 "jeweils ausgenommen Datenspeicherkarten" zuzulassen, zurückgewiesen (BPatGE 45, 60 = GRUR 2002, 693).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung stünden für sämtliche mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Freihaltebedürfnisses an beschreibenden Angaben i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.
Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, welche ohne weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten, ausschließlich einen Sachhinweis sehen. Dieser besage, daß die jeweilige Ware und/oder Dienstleistung im Rahmen eines Kartensystems "BerlinCard", welches wie eine "elektronische Geldbörse" bzw. eine "Rabattkarte" oder "Mitgliedskarte" funktioniere, erhältlich sei oder in Anspruch genommen werden könne. Deshalb werde der Verkehr in "BerlinCard" keine Marke der beanspruchten einzelnen Waren und Dienstleistungen sehen. Aus der Sicht der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, insbesondere auch des maßgeblichen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-
chers, erschließe sich die Bezeichnung "BerlinCard" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin". Derartige Karten gewährten als sogenannte "Ausweiskarten" oder "Mitgliedskarten" auch ohne Zahlungsfunktion Vergünstigungen unterschiedlicher Art oder dienten als bloße Berechtigungskarte z.B. für kostenfreien Zugang. Hierbei zeige insbesondere die erhebliche Anzahl von sogenannten "Städtekarten", daß sich das zunehmende Angebot multifunktionaler Karten auch auf den Bereich geographischer Anbindung an ein regionales Anbietersystem erstrecke. Diese würden von der Stadtverwaltung selbst oder von sonstigen einzelnen privaten regionalen Anbietern bzw. von einem Anbieterverbund wie z.B. dem Einzelhändlerverbund einer Stadt, bestimmten Dienstleistungsunternehmen wie z.B. städtischen oder privaten Verkehrsbetrieben und Reiseunternehmen oder von Trägern kultureller Einrichtungen in den unterschiedlichsten Bereichen des täglichen Lebens etabliert.
Der Verkehr werde daher in "BerlinCard" in bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keinen Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentität dieser Waren oder Dienstleistungen selbst sehen. Das gelte auch dann, wenn die Produkte oder Leistungen mit Hilfe einer so benannten Karte erworben oder beansprucht werden könnten oder hiermit in einem sonstigen Zusammenhang stünden. Denn der Verkehr verstehe "BerlinCard" selbst bei einer Verwendung im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung lediglich als Sachhinweis auf ein bestimmtes Zahlungs- oder Mitgliedssystem , dessen Vorteile er in Verbindung mit dem Besitz einer als "BerlinCard" bezeichneten Multifunktionskarte realisieren könne und welches ihm besondere Erleichterungen oder Vergünstigungen gewähre. Der Verbraucher nehme bei der aus "Card" und dem geographischen Zusatz "Berlin" gebildeten Bezeichnung nicht an, es handele sich um den Hinweis auf eine betriebliche Ursprungsidentität der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen wie z.B. "Computer,
Bilder, Finanz-, Immobilienwesen; Telekommunikation …, Bewirtung und Verpflegung von Gästen; Veranstaltung von Reisen" selbst.
Unerheblich sei, ob die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der angemeldeten Bezeichnung die Art und/oder den konkreten Leistungsumfang eines derartigen Kartensystems erkennen könnten, da hierdurch das eindeutige Verständnis des Verkehrs von "BerlinCard" als allgemeine und unmißverständliche Sachbezeichnung für ein Zahlungs- oder Berechtigungssystem nicht berührt werde. Die angemeldete Bezeichnung stelle auch keine durch die konkrete Schreibweise oder die Verwendung des englischen Wortbestandteils "Card" vom üblichen Sprachgebrauch abweichende Gesamtbezeichnung für ein derartiges regionales Kartensystem dar, wie bereits die von der Anmelderin selbst genannte stattliche Anzahl von entsprechend gebildeten Bezeichnungen wie "KölnCard, RügenCard, CityCard, NorderneyCard oder MünchenCard" belege.
Der angemeldeten Bezeichnung sei eine Unterscheidungskraft nicht schon deshalb zuzusprechen, weil es sich nicht um eine die Waren oder Dienstleistungen selbst unmittelbar betreffende Beschaffenheits- bzw. Merkmalsangabe handele. Die Beurteilung fehlender Unterscheidungskraft dürfe nicht auf die dem eigenständigen Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegenden beschreibenden Sachaussagen reduziert werden. Aus der Sicht des Verkehrs könne es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen, insbesondere bei mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw. solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwörtern , welche dem Schutzhindernis an beschreibenden Angaben i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht unterfielen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählten.
Aufgrund der getroffenen tatsächlichen Feststellungen sei vorliegend das angemeldete Zeichen auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als beschreibende freihaltungsbedürftige Merkmalsangabe von der Eintragung ausgeschlossen. Denn es sei hinreichend belegt, daß "BerlinCard" - insbesondere für den geographischen Raum Berlin - als konkreter, sich ohne weiteres Nachdenken erschließender und unmittelbar beschreibender Sachhinweis für ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bzw. einen unmittelbar mit diesem in Beziehung stehenden Umstand dienen könne und deshalb einem berechtigten aktuellen Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber, unterliege.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.
1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.
Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfaßt wird, ist der angemeldeten
Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - antiKALK). Bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen , die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, kann eine (geringe) Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 - BONUS). Denn nur dann ist die Annahme gerechtfertigt, daß der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfaßt und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.
2. Die Rechtsbeschwerde beanstandet zu Recht, daß die Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht ausreichen, um jegliche Unterscheidungskraft der Bezeichnung "BerlinCard" für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu verneinen.

a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres im Verkehr im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich oder in Anspruch genommen werden könnten und sich dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung "BerlinCard" sofort und ohne weiteres Nachdenken als Synonym für "BerlinKarte" oder "Karte für Berlin" erschließe.

b) Diese Feststellungen genügen aber zur Annahme eines hinreichend engen beschreibenden Bezugs zu allen angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht. Die Bezeichnung "BerlinCard" ist, worauf die Rechtsbeschwerde zutreffend hinweist, im Streitfall nicht für eine "Multifunktionskarte (Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarte)" als solche, sondern für einzelne Waren wie Computer, Lampen, Zeitschriften, Aktenordner etc. und für Dienstleistungen wie Immobilienvermittlung und -verwaltung, Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten, Herausgabe und Veröffentlichung von Druckereierzeugnissen etc. angemeldet worden. Selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im Zusammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten, wird allein dadurch noch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung "BerlinCard" und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt.
Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, ist weder festgestellt noch ersichtlich , daß bei Kartensystemen der vom Bundespatentgericht angesprochenen Art die davon betroffenen Waren und Dienstleistungen mit der Bezeichnung des Kartensystems gekennzeichnet werden. Das Bundespatentgericht hat weiter nur auf die bloße Möglichkeit abgestellt, daß die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten. Es hat aber keine Feststellungen dazu getroffen, ob alle oder nur einzelne der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen üblicherweise im Zusammenhang mit Kartensystemen angeboten werden , ob dies gegebenenfalls bei allen Arten von Kartensystemen der Fall ist, insbesondere auch bei solchen, deren Bezeichnung wie die angemeldete aus der Anfügung des Begriffs "Card" an eine geographische Angabe gebildet ist, und ob der Verkehr eine geographische Angabe der vorliegenden Art bei einzelnen Waren oder Dienstleistungen zu deren Herkunft oder Verwendungsmög-
lichkeit in eine unmittelbare Beziehung setzt. Bei dieser Sachlage besteht entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kein hinreichender Anhalt dafür , der angesprochene Verkehr werde die Bezeichnung "BerlinCard", wenn sie als Kennzeichnungsmittel verwendet wird, nicht als Unterscheidungsmittel, sondern ohne weiteres und ohne Unklarheiten lediglich als beschreibenden Sachhinweis für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auffassen.
3. Soweit das Bundespatentgericht weiter aufgrund der von ihm getroffenen tatsächlichen Feststellungen das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hat, kann seine Entscheidung gleichfalls aus den oben genannten Gründen keinen Bestand haben. Beschreibt eine Angabe Umstände, die nicht hinreichend eng mit der Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen , so darf deren Anmeldung als Marke nicht wegen eines Freihaltebedürfnisses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen werden (BGH GRUR 1998, 465, 467 - BONUS; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE).
4. Danach ist der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG), das für die Prüfung, ob die Eintragung der angemeldeten Marke wegen Fehlens der Unterscheidungskraft oder wegen eines Freihaltebedürfnisses zu versagen ist, die für jede der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu treffende Feststellung nachzuholen haben wird, ob das Wort "BerlinCard" einen engen beschreibenden Bezug zu
den einzelnen Waren oder Dienstleistungen aufweist, sei es wegen seines Zusammenhangs mit einem bargeldlosen Zahlungssystem, sei es wegen seines geographischen Bezugs.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 14/05
vom
3. November 2005
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 301 47 349.8
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. November 2005 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. UngernSternberg
, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. Oktober 2004 wird zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Die Anmelderin betreibt die einzige öffentliche Spielbank in Bremen. Sie stützt sich dabei auf eine ihr vom Senator für Inneres im Jahr 1978 erteilte und seither mehrfach - zuletzt bis zum 31. Dezember 2012 - verlängerte Zulassung.
2
Mit ihrer am 1. August 2001 eingereichten Anmeldung hat die Anmelderin die Eintragung des Zeichens "Casino Bremen" für im Einzelnen bezeichnete Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 begehrt. Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung außer für die Dienstleistung "Erziehung" wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
3
Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hat zur Eintragung der Marke "Casino Bremen" auch für die Dienstleistungen "Unterhaltung" und "sportliche und kulturelle Aktivitäten" geführt. Soweit sie weitergehend auch noch auf die Eintragung der Marke für die Dienstleistung "Betrieb von öffentlichen Spielkasinos im Rahmen gesetzlich geregelter Konzessionen" gerichtet war, ist sie dagegen ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 27.10.2004 - 32 W(pat) 330/02, in juris veröffentlicht).
4
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren im Beschwerdeverfahren erfolglosen Eintragungsantrag weiter.
5
II. Das Bundespatentgericht hat die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke für die Dienstleistung "Betrieb von öffentlichen Spielkasinos im Rahmen gesetzlich geregelter Konzessionen" wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abgelehnt. Zur Begründung hat es ausgeführt, der Begriff "Casino Bremen" stelle in Bezug auf die genannte Dienstleistung eine Angabe dar, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft und der Art der Dienstleistung dienen könne. Der Begriff vermittle in unmittelbar verständlicher Weise die Information, es gehe um den Betrieb eines Spielkasinos in der Stadt Bremen. Der Umstand, dass wegen der derzeit gegebenen Monopolstellung der Anmelderin gegenwärtig kein Freihaltebedürfnis bestehe, sei unerheblich. Der Begriff des Freihaltebedürfnisses stelle kein einzelfallbezogenes Korrektiv dar. Außerdem sei der künftige Wegfall der Monopolstellung nicht auszuschließen. Es könne dahingestellt bleiben, ob der angemeldeten Marke zusätzlich noch jegliche Unterscheidungskraft fehle.
Eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG komme nicht in Betracht. Dazu reiche der Vortrag der Anmelderin nicht aus.
6
III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.
7
1. Auf die vom Beschwerdegericht in seinen Erwägungen zur Zulassung der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob das Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch unter Berücksichtigung einer Monopolstellung der Anmelderin besteht, kommt es für die Entscheidung des Falls nicht an.
8
2. Der Senat ist aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht gehindert, zur Begründung der Zurückweisung der Rechtsbeschwerde auf den vom Bundespatentgericht offen gelassenen Schutzversagungsgrund des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft abzustellen, da dieser Gegenstand der Erörterung der Verfahrensbeteiligten auch im Rechtsbeschwerdeverfahren ist, das Bundespatentgericht die dazu erforderlichen tatsächlichen Feststellungen getroffen hat und weiterer Sachvortrag nicht zu erwarten ist (vgl. BGH, Beschl. v. 19.6.1997 - I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 - Active Line). Eine Zurückverweisung ist nur im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses geboten (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).
9
3. Der als Wortmarke angemeldeten Bezeichnung "Casino Bremen" fehlt für die Dienstleistung "Betrieb von öffentlichen Spielkasinos im Rahmen gesetzlich geregelter Konzessionen" jegliche Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die begehrte Dienstleistungsmarke erschöpft sich in der Benennung einer Spielstätte mit dem hierfür üblichen Begriff "Casino" in Bremen. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mangel jeglicher Unterscheidungskraft wegen des Gesamteindrucks der gewählten Bezeichnung als "Kombinationsmarke" entfalle.

10
Für die rechtliche Beurteilung ist in diesem Zusammenhang unmaßgeblich , dass die Anmelderin alleinige Inhaberin einer staatlichen Konzession für den Betrieb einer Spielbank in Bremen ist. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist von der Person des Anmelders grundsätzlich unabhängig. Dieser kann dann eine Bedeutung zukommen, wenn zur Überwindung des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG der Nachweis zu führen ist, dass sich die Bezeichnung im Verkehr infolge ihrer Benutzung als Marke für die angemeldete Ware oder Dienstleistung durchgesetzt hat. Diesen Nachweis hat die Anmelderin aber nach den von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen Feststellungen des Beschwerdegerichts nicht geführt.
11
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Anmelderin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann v.Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.10.2004 - 32 W(pat) 330/02 -

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 42/98 Verkündet am:
1. März 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 395 37 609
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
marktfrisch

a) Ist ein Verfahrensbeteiligter in der mündlichen Verhandlung über die
Rechtsbeschwerde in Markenangelegenheiten nicht (ordnungsgemäß) vertreten
, sind keine Säumnisfolgen vorgesehen, sondern es ist in der Sache
zu entscheiden.

b) Dem Zeichen "marktfrisch" fehlt für Lebensmittel als beschreibende Sachaussage
die (konkrete) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
BGH, Beschl. v. 1. März 2001 - I ZB 42/98 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 1. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 28. Senats (Marken -Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Mai 1998 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:


I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 30. Januar 1996 die Marke Nr. 395 37 609
marktfrisch
für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 bis 33 und 42 in das Markenregister eingetragen, u.a. für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel, Wild, Fertiggerichte, Tiefkühlkost, Gallerten, Konfitüren, Eier, Milch, Konserven , Margarine, Tierfutter, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Mehl, Brot, Gewürze , Schokolade, Kühleis, Speiseeis, land-, garten- und forstwirtschaftliche
Erzeugnisse, nämlich Samenkörner und anderes Vermehrungsmaterial, unverarbeitetes Getreide, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Biere, Mineralwässer , Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alkoholische Getränke, Verpflegungsdienstleistungen , Beherbergung von Gästen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen eines Designers.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung der Marke gestellt, weil dieser jegliche Unterscheidungskraft fehle und an dem Markenwort ein Freihaltebedürfnis bestehe.
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.
Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke beschlossen.
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluß über die Löschung der Marke aufgehoben, soweit sie auch für die Dienstleistungen "Beherbergung von Gästen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen eines Designers" angeordnet worden ist. Im übrigen hat das Bundespatentgericht die Beschwerde zurückgewiesen.
Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.
Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke eingetragen worden sei, obwohl ihr für die überwiegende Anzahl der in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung bestehe, so daß die Marke insoweit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen sei. Es hat dazu ausgeführt:
Die Marke sei nicht geeignet, die überwiegende Anzahl der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Insoweit erschöpfe sich die Marke in Sachaussagen über diese Waren und Dienstleistungen. Für Lebensmittel sei die Frische der Produkte von Bedeutung. Diese werde von der Werbung zumeist in schlagwortartiger Form herausgestellt, wobei die Produkte nicht nur als "frisch", sondern als "ernte- oder gartenfrisch", "röstfrisch", "fangfrisch" oder "ofenfrisch" bezeichnet würden. In diese geläufige Praxis der Werbung reihe sich "marktfrisch" sprachlich und inhaltlich ein. Das Wort lege dem Verkehr nahe, die Ware komme frisch vom Markt. Dieses Verständnis ergebe sich nicht nur für die Frischprodukte , sondern auch für die übrigen Lebensmittel. Bei einem Teil der Waren und der Getränke komme "marktfrisch" auch die Bedeutung von "frisch auf dem Markt" im Sinne von "neu im Angebot" und damit eine schlagwortartig beschreibende Herausstellung zu.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
Die Markeninhaberin ist in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten gewesen. Gleichwohl ist in der Sache zu entscheiden (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 89 Rdn. 3). Ist ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht
(ordnungsgemäß) vertreten, wird die Verhandlung ohne ihn durchgeführt; Säumnisfolgen sind nicht vorgesehen (vgl. zur Rechtsbeschwerde in Patentsachen : Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 108 Rdn. 2; Busse/Keukenschrijver , Patentgesetz, 5. Aufl., § 107 Rdn. 4).
Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Marke für den überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen gelöscht, weil sie trotz Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 = WRP 1999, 1169 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 1089, 1091 = WRP 1999, 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche
Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES).
2. Auch bei Anlegung des danach gebotenen großzügigen Maßstabs genügt das Wortzeichen "marktfrisch" nicht den an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen.
Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht keinen unzutreffenden Maßstab bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angelegt. Es ist vielmehr zu Recht davon ausgegangen, daß die Eignung einer Marke zur Identifizierung der Herkunft des Produkts bei Sachaussagen fehlt, die sich ausschließlich in der Beschreibung des Produkts erschöpfen (vgl. BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt).
Die Annahme des Bundespatentgerichts, der zufolge es sich bei "marktfrisch" für die Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung angeordnet ist, um eine beschreibende Sachaussage handelt, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt, beruht auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Danach handelt es sich bei der aus "markt" und "frisch" zusammengesetzten Wortmarke um eine sprachübliche Begriffsbildung, die bei allen Frischprodukten (u.a. Fleisch- und Fischwaren, Milchprodukte, Backwaren, Obst und Gemüse) einen unmittelbar beschreibenden Warenbezug aufweist, wonach die Ware "frisch vom Markt" kommt und daher besondere Güte und Qualität aufweist. Für die übrigen Lebens- und Futtermittel ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die beschreibende Sachaussage von "marktfrisch" sich auf das bei den Produkten
verwandte Rohmaterial und die Zutaten bezieht. Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, die Wortmarke habe nicht für den gesamten Bereich der Lebensmittel, etwa bei Fertiggerichten, Gallerten, Konserven , Kaffee, Tee, Salz, getrockneten Pflanzen, Bier und Wein eine glatt beschreibende Bedeutung, weil die Frische dieser Produkte als beschreibende Eigenschaft keine zentrale Bedeutung bei der Kaufentscheidung spielen könne. Damit begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung, nach der der Verkehr "marktfrisch" auf das Rohmaterial und die Zutaten bezieht. Einer beschreibenden Sachaussage steht - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch nicht die Eignung der Wortmarke zu einem werbewirksamen Einsatz für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen entgegen.
Das Bundespatentgericht hat eine Verwendung des Wortes "marktfrisch" als beschreibende Angabe zum Zeitpunkt seiner Entscheidung, nicht jedoch zum Eintragungszeitpunkt festgestellt. Auch eine lexikalische Verwendung des Wortes "marktfrisch" war nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht nachweisbar. Zu Recht ist das Bundespatentgericht im Streitfall gleichwohl nicht von einer Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen. Auch ohne lexikalischen Eintrag und ohne Nachweis einer beschreibenden Verwendung im Zeitpunkt der Eintragung der Wortmarke ist, wie die vom Bundespatentgericht festgestellten beschreibenden Angaben bis zum Zeitpunkt seiner Entscheidung belegen, der unmittelbare Produktbezug des Wortes "marktfrisch" für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen für den Verkehr ohne weiteres ersichtlich.
Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, die Wortmarke "marktfrisch" weise auch für die Waren und Dienstleistungen, für die das Bun-
despatentgericht die Löschung der Marke angeordnet hat, eine Mehrdeutigkeit auf, die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründe. Das Bundespatentgericht hat angenommen, für einen Teil der Waren und bei den Getränken, für die die Eintragung erfolgt ist, sei "marktfrisch" auch im Sinne von "frisch auf dem Markt" und damit von "neu im Angebot" zu verstehen.
Zwar kann auch aus der Mehrdeutigkeit einer Wortmarke folgen, daß kein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund steht (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 722 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Das Bundespatentgericht ist im Streitfall jedoch zu Recht davon ausgegangen, daß auch für den Bereich dieser Waren sich das Wort "marktfrisch" in einer allgemeinen werblichen Anpreisung erschöpft , die für den Verkehr ohne weiteres erkennbar ist. Die Wortmarke weist daher auch keine Mehrdeutigkeit auf, die zum Nachdenken anregt und dazu führt, daß der beschreibende Begriffsinhalt nicht im Vordergrund steht.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 58/98 Verkündet am:
28. Juni 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung Nr. 397 08 693.8
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
anti KALK
Zur Unterscheidungskraft eines als farbige Bildmarke angemeldeten Zeichens,
das eine glatt beschreibende Wortfolge enthält.
BGH, Beschl. v. 28. Juni 2001 - I ZB 58/98 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Juni 2001 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck,
Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 33. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. August 1998 wird zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:


I. Mit ihrer am 27. Februar 1997 eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung des nachfolgend abgebildeten Zeichens als farbige Bildmarke für die Waren "Wasserenthärtungsmittel für Wasch- und Spülmaschinen , in fester, flüssiger und pastöser Form, einschließlich Tabletten, Reinigungsmittel für Kalkkrusten und Kalkflecken, Entkalker für Kochgeräte und Getränkemaschinen" :

Die Buchstaben sind blaßgrau unterlegt und weiß umrandet, die Bestandteile "anti" und das diesem angefügte Dreieck in roter Farbe gehalten.
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft des Zeichens zurückgewiesen.
Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatGE 40, 240).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Die angemeldete Marke bestehe aus der Wortzusammenstellung "anti KALK" in farbiger Ausgestaltung. Bei "anti KALK" handele es sich um einen rein beschreibenden, stark freihaltungsbedürftigen Hinweis auf Mittel, die der Entkalkung dienten oder der Kalkbildung entgegenwirkten. Auch wenn die Bezeichnung lexikalisch nicht nachweisbar sei, entspreche sie sprachlich und begrifflich zahlreichen vergleichbaren, vor allem im Bereich der Reinigungs- und Putzmittel für den Haushalt üblichen Ausdrücken zur kurzen und einprägsamen Beschreibung der Waren. So gebe es u.a. das Produkt "Cillit antikalk" von Benckiser, den Ajax "Anti-Streifen-Glasreiniger", einen Glasreiniger mit "AntiRegen -Effekt" und einen Abflußreiniger mit "Anti-Haar-Formel". Der Verkehr habe deshalb keinen Anlaß, in der glatten Sachaussage "anti KALK" einen Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb zu sehen.
Die angemeldete Marke erhalte nach ihrem für die Beurteilung maßgeblichen Gesamteindruck auch durch die graphische Gestaltung und die Farbgebung nicht die Funktion eines individuellen Unterscheidungsmittels. Die Wortelemente seien in einer üblichen Schriftart wiedergegeben, die Klein- bzw. Großschreibung sei ebenso wie die unterschiedliche Farbgebung ein gängiges und bekanntes Mittel der Hervorhebung. Auch die verwendeten Farben ergäben keine willkürlich gewählte eigenwillige Farbkombination.
Die Aussage "anti KALK" werde weiterhin in beschreibender Weise durch den kleinen roten Pfeil unterstützt, der in Richtung auf das Wort "KALK" angeordnet sei. Sofern ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs diesen - ohne aufmerksame Betrachtung kaum wahrnehmbaren - Pfeil bemerke, sehe er
hierin ebenso wie in der Farbgebung des Markenworts kein eigenartiges betriebskennzeichnendes Merkmal.
Insgesamt nehme der Verkehr die angemeldete Marke als eine Gesamtheit wahr, in der die glatt beschreibende Angabe "anti KALK" so im Vordergrund stehe, daß der bildlichen Gestaltung daneben keine Besonderheit, die über das in der Werbung Übliche hinausgehe, beigemessen werde.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Bildmarke fehle jede Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang, jeweils m.w.N.). Besteht eine Marke - wie im Streitfall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (vgl. dazu auch BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den (geringen) Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt.

2. Das Bundespatentgericht ist bei dieser Prüfung rechtsfehlerfrei zu der Beurteilung gelangt, daß der angemeldeten Marke für die Waren des Warenverzeichnisses jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Das Bundespatentgericht hat bezüglich der Wortbestandteile der angemeldeten Marke, die vom Verkehr erfahrungsgemäß in erster Linie als die Marke bestimmend wahrgenommen werden, eine auch nur geringe Unterscheidungskraft verneint, weil es sich bei den Wörtern "anti KALK" um eine glatt beschreibende Angabe für die in Anspruch genommenen Waren handele. Das ist frei von Rechtsfehlern. Enthalten nämlich die Wortbestandteile einer Marke - wie im vorliegenden Fall - einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfaßt wird, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Verkehr sie nicht als Beschreibung von Wareneigenschaften, sondern als Warenunterscheidungsmittel versteht. Daran ändert auch nichts, daß die Wortbildung "anti KALK" lexikalisch nicht nachweisbar ist, weil diese in werbeüblicher Form gebildet ist.
Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die weitere Annahme des Bundespatentgerichts, auch die bildlichen Elemente der angemeldeten Marke, d.h. die Schreibweise der Wörter "anti KALK", die Farbgebung und weiße Umrahmung der Buchstaben und des kleinen Pfeils, dessen Anordnung zwischen den Wörtern sowie der graue Hintergrund, begründeten keine Unterscheidungskraft.
Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei von dem schon unter der Geltung des Warenzeichengesetzes anerkannten Grundsatz ausgegangen,
daß einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Dabei vermögen allerdings einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebensowenig aufzuwiegen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können (BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 f. = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 16.11.2000 - I ZB 36/98, WRP 2001, 690, 691 = MarkenR 2001, 207 - Jeanshosentasche; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 415 = WRP 2001, 405 - SWATCH).
Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, angesichts der in den Wortelementen enthaltenen glatt beschreibenden Angabe über die Wirkungsweise der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Waren hätte es hier eines auffallenden Hervortretens der graphischen Elemente bedurft, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ebenso kann die Feststellung, den in Rede stehenden graphischen Elementen der angemeldeten Marke könne eine herkunftskennzeichnende Eigenart nicht beigemessen werden, weil es sich bei diesen um gängige und bekannte Mittel der werbemäßigen Hervorhebung handele, nicht als erfahrungswidrig angesehen werden. Die graphischen Elemente erscheinen hier recht blaß und sind durchweg ohne besonders hervortretende Gestaltung auf die rein beschreibende Aussage der Wortelemente "anti KALK", diese unter-
streichend, bezogen; um so weniger können sie vom Verkehr als Herkunftshinweis erfaßt werden. Soweit die Rechtsbeschwerde einzelnen dieser Elemente und deren Kombination - wie z. B. der Klein- und Großschreibung der
Wörter, dem Hintergrund oder dem Pfeil - eine andere Bedeutung als das Bundespatentgericht zuschreibt, kann sie damit im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gehört werden, weil sie insoweit lediglich ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Tatrichters setzt.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.
v. Ungern-Sternberg Starck Pokrant
Büscher Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 189/01 Verkündet am:
22. April 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
URLAUB DIREKT
Der Wortfolge "URLAUB DIREKT" fehlt für Dienstleistungen im Bereich des
Tourismus wegen des ausschließlich beschreibenden Bezugs jegliche Unterscheidungskraft.
Diese Wortkombination kann daher ohne Verkehrsdurchsetzung
(§ 8 Abs. 3 MarkenG) keine Prägung des Gesamteindrucks einer
Wort-/Bildmarke bewirken, die für entsprechende Dienstleistungen eingetragen
ist.
BGH, Urt. v. 22. April 2004 - I ZR 189/01 - OLG Hamm
LG Bielefeld
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Mai 2001 aufgehoben.
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der VI. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld vom 24. November 2000 wird zurückgewiesen.
Die Kosten der Rechtsmittelverfahren trägt der Kläger.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger ist Verwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen der früheren Klägerin, eines Touristikunternehmens (im folgenden: Klägerin). Die Klägerin ist Inhaberin der am 20. Juni 1998 angemeldeten, für "Organisation, Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen; Planung, Organisation, Durchführung und Erfolgskontrollen touristischer Marketingunternehmen ; Vermittlung touristischer Zubehörartikel" am 13. Juli 1998 eingetragenen , farbigen (gelb, blau, orange) Wort-/Bildmarke Nr. 398 37 300

Die Beklagte verfügt in Nordrhein-Westfalen über ungefähr 4.000 Lottoannahmestellen , über die sie zum Teil auch Reisen vermittelt. Seit Oktober 1999 verwendet die Beklagte die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" in der Werbung.
Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Markenrechte gesehen. Sie hat die Ansicht vertreten, in ihrer Marke sei der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" prägend, den die Beklagte gleichlautend zur Kennzeichnung des Ange-
bots von Urlaubsreisen einsetze. Weiter hat sie vorgetragen, sie habe die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" seit März 1998 umfangreich benutzt.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" Reisen und/oder Reiseprodukte anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben und/oder unter dieser Bezeichnung als Reisevermittler aufzutreten, insbesondere auf ihrer Homepage im Internet und/oder in der Information für Annahmestellenleiter vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in der Information "Große URLAUB DIREKT Startkampagne" vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in Radiospots und/oder in der Antwortkarte zum Flyer "Besser braungebrannt als abgebrannt" und/oder in "G. " Nr. 43 vom 3. November 1999 Seite 10 (nur soweit im Fließtext enthalten) geschehen.
Weiter hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie verwende "URLAUB DIREKT" rein beschreibend zur Bezeichnung einer direkten Buchungsmöglichkeit.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für begründet erachtet und dazu ausgeführt :
Dem Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" komme eine das Gesamtzeichen der Klägerin prägende Kennzeichnungskraft zu. Die Bedeutung der Wörter "URLAUB" und "DIREKT" sei in der Kombination für die von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen nicht beschreibender Natur. Der Sinngehalt von "URLAUB DIREKT" sei nicht eindeutig zu ermitteln. Mit dem Begriff könne gemeint sein, der Interessent brauche nur seinen Urlaubswunsch zu äußern, um ein komplettes Urlaubspaket zu erhalten oder es bestehe eine Buchungsmöglichkeit direkt an Ort und Stelle ohne eine Vermittlungstätigkeit. Weiter könne die Aussage dahin verstanden werden, es sei eine sofortige Buchung möglich. Mit dem von ihr geltend gemachten Freihaltebedürfnis könne die Beklagte im Markenverletzungsstreit nicht gehört werden. Der Schutzumfang der Klagemarke erfahre auch keine Einschränkung, weil er sich nicht an eine beschreibende Angabe anlehne. Vielmehr verfüge der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke über normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung durch Drittkennzeichen sei nicht erfolgt.
Der Wortbestandteil sei die einfachste Möglichkeit zur Benennung der Klagemarke und präge deren Gesamteindruck, während der Bildbestandteil nur als graphisches Beiwerk ohne mitprägende Bedeutung wahrgenommen werde. Da die Bezeichnung der Beklagten mit dem prägenden Bestandteil der Klage-
marke übereinstimme und beide Parteien identische Dienstleistungen anböten, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden erstinstanzlichen Urteils.
1. Das Berufungsgericht ist, ohne dies auszuführen, ersichtlich von einer markenmäßigen Verwendung des Begriffs "URLAUB DIREKT" in der Werbung der Beklagten ausgegangen. Dieser Tatbestand ist auch der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen.
2. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnli chkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähn lichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichke it der Zeichen und umgekehrt oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS).


b) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist (u.a. Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen ), und dem von der Beklagten mit "URLAUB DIREKT" bezeichneten Angebot von Reisen hat das Berufungsgericht Dienstleistungsidentität angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Koll isionszeichen ausschließlich auf den Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke abgestellt hat.
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Dieser kann bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Davon, daß die Bildbestandteile die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht mitprägen, kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht ausgegangen werden.
aa) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die graphischen und farblichen Elemente den bildlichen Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmen. Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamteindruck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Von einer
nicht ins Gewicht fallenden, nichtssagenden farblichen und graphischen Gestaltung ist bei der Klagemarke nicht auszugehen. Der gegenteiligen Beurteilung des Berufungsgerichts kann nicht beigetreten werden. Denn die Klagemarke ist auffällig bildlich gestaltet. Die Wortbestandteile weisen eine unterschiedliche Schrift und Farbe auf. Der Hintergrund ist farblich zweigeteilt und kontrastiert mit der Farbe der Wortbestandteile. Im rechten Bereich der Klagemarke findet sich eine rechteckige Umrahmung, in deren Inneren in unterschiedlichen Farben Wellen angedeutet sind. Schließlich ist die Klagemarke in auffälligen Farben (gelb, blau, orange) ausgestaltet.
bb) Bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGHZ 139, 340, 348 - Lions; BGH, Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 33/96, GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß dem Wortbestandteil für sich genommen nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen wäre (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, zum Abdruck in BGHZ 156, 112 vorgesehen ).
Die Annahme des Berufungsgerichts, der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke sei für die Dienstleistungen, die das Berufungsgericht der Verwechslungsprüfung zugrunde gelegt hat (Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen), unterscheidungskräftig und nicht freizuhalten, hält auch unter Anlegung des gebotenen großzügigen Maß-
stabs bei der Beurteilung der Unterscheidungseignung eines Zeichens der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Zu Recht macht die Revision geltend, daß der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" jegliche Unterscheidungskraft fehlt, weil sie die konkreten Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen beschreibt (vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch ; Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). "URLAUB DIREKT" besagt in nicht unüblicher schlagwortartiger Begriffsbildung, daß die angesprochenen Verkehrskreise die angebotene Reiseleistung unmittelbar buchen oder beziehen können. An dem ausschließlich beschreibenden Bezug der Wortkombination "URLAUB DIREKT" ändern die vom Berufungsgericht ermittelten verschiedenen Bedeutungsinhalte nichts. Diese beziehen sich lediglich auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie die derart bezeichnete Dienstleistung erbracht werden kann (unmittelbarer Erhalt eines kompletten Urlaubspakets, Buchungsmöglichkeit an Ort und Stelle ohne Vermittlungstätigkeit , sofortige Buchungsmöglichkeit, Möglichkeit zum sofortigen Urlaubsantritt), ohne den beschreibenden Charakter aufzuheben.
cc) Die Wortkombination "URLAUB DIREKT" als solche hat keine Kennzeichnungskraft ; sie kann keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder ). Für einen selbständigen Schutz als Marke kraft Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist im Streitfall nichts geltend gemacht worden. Auch die Revisionserwiderung erinnert hierzu nichts.
dd) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stehen sich die aus Wortund Bildbestandteilen bestehende Klagemarke und die von der Beklagten ver-
wandte Bezeichnung "URLAUB DIREKT" gegenüber. Anders als das Berufungsgericht angenommen hat, das von einer Übereinstimmung des prägenden Bestandteils der Klagemarke mit der angegriffenen Bezeichnung ausgegangen ist, ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr danach nur eine Zeichenähnlichkeit zugrunde zu legen. Diese ist im Hinblick darauf, daß die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch die Wortbestandteile, sondern auch durch die graphische und farbliche Gestaltung bestimmt wird, im Verhältnis zu der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" als gering einzustufen.
3. Im Hinblick auf den Mangel der prägenden Wirkung des Wortbestandteils "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke ist trotz der vorliegenden Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 130/01 Verkündet am:
25. März 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
EURO 2000
Einem dem Verkehr zur Benennung eines Sportereignisses geläufigen Begriff
kommt als Bestandteil einer Wort-/Bildmarke, die für Sportgeräte und für die
Durchführung von Sportveranstaltungen eingetragen ist, kein bestimmender
Einfluß für den Schutzumfang der Marke zu.
BGH, Urt. v. 25. März 2004 - I ZR 130/01 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 1. März 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin und Widerbeklagte stellt her und vertreibt Bälle, insbesondere Fußbälle.
Die Beklagte und Widerklägerin ist der Europäische Fußballverband (UEFA). Sie richtet u.a. Fußball-Europameisterschaften aus, so auch die im Jahre 2000. Die Beklagte ist Inhaberin der u.a. für "ballons de sport" und für "Organisation d'événements et d'activités sportifs" mit chutzwirkung S für Deutschland eingetragenen IR-Marke Nr. 703 249 gemäß der nachfolgenden Abbildung:
Sie ist außerdem Inhaberin der für "Spielzeug, insbesondere Bälle" am 7. Januar 1999 angemeldeten und am 29. April 1999 eingetragenen deutschen Marke Nr. 399 00 434.3:

Die Klägerin hat Bälle mit dem Aufdruck "EURO 2000" angeboten. Die Beklagte hat sie deswegen abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin im Wege der negativen Feststellungsklage die Feststellung begehrt, daß sie mit dem von der Beklagten beanstandeten Verhalten deren IR-Marke nicht verletzt.
Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,
die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, auf Bällen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung das Kennzeichen "EURO 2000" anzubringen, unter dieser Kennzeichnung Bälle anzubieten , in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen , einzuführen oder auszuführen und/oder die Kennzeichnung in der Werbung zu benutzen, insbesondere auf die nachstehend wiedergegebene Art und Weise:

Die Beklagte hat ferner Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin und Vernichtung aller in deren Besitz oder Gewahrsam befindlichen und widerrechtlich gekennzeichneten Bälle begehrt.
Der Widerklage ist die Klägerin entgegengetreten; die Klage haben die Parteien in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klägerin hat geltend gemacht, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit. Der maßgebliche Gesamteindruck der IR-Marke der Beklagten werde wegen Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils allein durch den Bildbestandteil ge-
prägt. Auch die deutsche Marke sei nur durch die besondere graphische Gestaltung des Schriftzuges eintragungsfähig geworden.
Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Revision, die sich nicht gegen die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO richtet, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Beide Marken der Beklagten seien im Gesamteindruck durch das Wort-/ Zahlzeichen "Euro 2000" geprägt. Denn die Aussprechbarkeit des Wort-/ZahlBestandteils gebe wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag. Der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/Zahl-Bestandteil übernehmen könne.
Die Kennzeichnungskraft beider Marken sei normal. Zwar könnten die Bestandteile "EURO" und "2000" jeweils allgemeine Bedeutung haben als Währungseinheit bzw. als Zahl, insbesondere als Jahreszahl; jedoch sei die Kombination beider für eine Bezeichnung auf dem Sportartikelbereich nicht gewöhnlich. Auch eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Infolge der
klanglichen Identität und der schriftbildlichen Fast-Identität bestehe unter Berücksichtigung der Identität der Waren eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und dem Zeichen der Klägerin.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und den von der Klägerin verwendeten Zeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042 f. = WRP 2003, 1431 - Kinder , m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht hat eine Identität der mit den Marken der Beklagten und den Zeichen der Klägerin gekennzeichneten Waren bejaht. Das ist, soweit die Marken der Beklagten für "Bälle", insbesondere "Sportbälle" eingetragen sind, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Ausführungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Verwechslungsgefahr zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten gemacht hat. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht sich bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Marken der Beklagten nicht hinreichend mit dem Verständnis des Verkehrs von dem Wort-/ZahlBestandteil "EURO 2000" befaßt hat. Selbst die Beklagte hat vorgetragen, die Bezeichnung "EURO 2000" werde vom Verkehr als "selbstverständliche Kennzeichnung der konkret momentan stattfindenden Fußball-Europameisterschaften" und damit als beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden.
aa) Einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an eine solche angelehnten Angabe kann deshalb ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 810 - P3-plastoclin; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link). Gerade bei Wort-/Bildmarken ist ausgesprochen worden, daß ein Wortbestandteil, dem wegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG jeglicher Markenschutz zu versagen ist, ohne Verkehrsdurchsetzung den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Beschreibenden oder freizuhaltenden Bestandteilen kann jedenfalls für den Schutzumfang einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in den
schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND ; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 210; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 341).
bb) Verletzung der IR-Marke Nr. 703 249
(1) Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der IRMarke der Beklagten durch die beiden Wort-/Zahl-Bestandteile "EURO 2000" geprägt. Dabei ist das Berufungsgericht von dem Grundsatz ausgegangen, daß die Aussprechbarkeit der Wort-/Zahl-Bestandteile wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag gebe; der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/ZahlBestandteil übernehmen könnte.
Es trifft zwar zu, daß bei Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil seiner Natur nach unterscheidungskräftig ist. Dies ist hinsichtlich der Angabe "EURO 2000" nicht ohne weiteres anzunehmen. Vielmehr liegt es nicht fern, daß der Verkehr die Bezeichnung "EURO" in Verbindung mit der als Jahresangabe aufgefaßten Zahl "2000" als beschreibenden Hinweis auf das Sportereignis der FußballEuropameisterschaft des Jahres 2000 versteht. Damit hat sich das Berufungsgericht nicht in dem gebotenen Maß auseinandergesetzt.
(2) Zum Gesamteindruck der Zeichen auf den Bällen der Klägerin fehlen jegliche Feststellungen des Berufungsgerichts. Ersichtlich ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß auch bei den Zeichen der Klägerin der Begriff "EURO 2000" deren Gesamteindruck prägt. Dies ist - abgesehen davon, daß es auch insoweit den Vortrag zum beschreibenden Inhalt dieser Angabe nicht berücksichtigt hat - schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Bezeichnungen der Klägerin gegenüber den Marken der Beklagten Unterschiede aufweisen, die für den Gesamteindruck von maßgeblichem Einfluß sein können. So ist bei dem Zeichen auf der oberen Abbildung auf Seite 5 des Berufungsurteils die Zahl "2000" deutlich gegenüber dem Wort "EURO" graphisch hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Wortbestandteil "EURO" im Verhältnis zur Zahl "2000" bei der Bezeichnung auf der unteren Abbildung. Der Bestandteil "EURO" ist dort nicht nur durch seine graphische Gestaltung, sondern ferner dadurch hervorgehoben, daß er zusammen mit einem "Sternenkranz" einen das gesamte Zeichen umfassenden Kreis bildet. Angesichts dieser Gestaltungen durfte das Berufungsgericht nicht ohne nähere Prüfung davon ausgehen, daß bei den Zeichen der Klägerin die beiden Bestandteile "EURO" und "2000" allein als Wort und Zahl den Gesamteindruck prägen.
(3) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten ist das Berufungsgericht allerdings auf einen beschreibenden Inhalt der Angabe "EURO 2000" eingegangen. Es hat dazu ausgeführt, eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Diesen Ausführungen läßt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, aus welchen Gründen das Berufungsgericht gleichwohl eine hinreichende Unterscheidungskraft des Wortbe-
standteils "EURO 2000" für die hier in Rede stehenden Waren (Fußbälle) bejaht hat.
Möglicherweise hat das Berufungsgericht hier zum Ausdruck bringen wollen, daß die Beklagte mit der Verwendung des Bestandteils "EURO 2000" zur Kennzeichnung von Sportgeräten, insbesondere von Fußbällen, bei den angesprochenen Verkehrskreisen zwar eine Assoziation zu der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 hervorrufen wolle, diese Verknüpfung in der Vorstellung des Verkehrs aber tatsächlich nicht stattfinde. Dies ließe sich aber nicht mit dem von der Revision angeführten Vortrag der Beklagten vereinbaren, daß in der Berichterstattung über die Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000, wie die Beklagte durch eine Vielzahl von Berichten in Zeitungen und sonstigen Medien belegt hat, die Kurzbezeichnung "EURO 2000" regelmäßig verwendet wurde und zudem schon seit dem Jahre 1984 die Fußball-Europameisterschaften in der Weise bezeichnet worden sind, daß dem Wort "EURO" die jeweilige Jahreszahl hinzugefügt wurde. Denn nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen , daß sich infolge einer intensiven und andauernden Presseberichterstattung eine entsprechende Übung zur Benennung der Sportereignisse bei den angesprochenen Verkehrskreisen gebildet hat.
Sollte das Berufungsgericht dagegen gemeint haben, eine "beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft des Jahres 2000" sei selbst dann nicht gegeben, wenn der Verkehr den Begriff "EURO 2000" mit diesem Sportereignis assoziiere, so wäre diese Annahme gleichfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Für die Dienstleistung der Durchführung von Sportveranstaltungen wäre die Angabe "EURO 2000" rein beschreibend, wenn der angesprochene Verkehr sie als Kurzbezeichnung der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 verstünde. Eine rein beschreibende Angabe käme aber auch für Sportgeräte, ins-
besondere Fußbälle, in Betracht. Nach dem vom Berufungsgericht nicht beachteten Vortrag der Beklagten versteht der Verkehr den Hinweis "EURO 2000" auf Fußbällen dahin, diese Bälle hätten etwas mit der Fußball-Europameisterschaft 2000 zu tun, und zwar in der Weise, daß sie im Wettkampf oder zumindest im Training zum Einsatz kämen. Versteht der Verkehr die Bezeichnung "EURO 2000" auf Fußbällen als eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne eines Spieloder Trainingsballs für das mit "EURO 2000" bezeichnete Sportereignis, ohne daß er damit einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbindet, so fehlt diesem Bestandteil jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
(4) Daß der Bestandteil "EURO 2000" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(5) Ist somit für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daß der Bestandteil "EURO 2000" einen beschreibenden Inhalt hat, so kann wegen der dann allenfalls geringen Kennzeichnungskraft der IRMarke der Beklagten unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen entgegen der Auffassung des Beru fungsgerichts nicht von einer Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Bezeichnungen der Klägerin ausgegangen werden. Der Schutzumfang einer Kombinationsmarke beschränkt sich, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt, auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1), also hier auf die (besondere ) graphische Gestaltung der Angabe "EURO 2000" sowie auf den Bildbestandteil der IR-Marke der Beklagten. Wegen der Unterschiede der angegriffenen Zeichen der Klägerin gegenüber der auf einen solchen Schutzumfang be-
schränkten IR-Marke der Beklagten ist dann aber eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
cc) Verletzung der deutschen Marke Nr. 399 00 434.3
(1) Nach der Feststellung des Berufungsgerichts ist der Gesamteindruck der deutschen Marke der Beklagten durch die beiden, wenn auch schriftbildlich unterschiedlich gestalteten Wort-/Zahl-Bestandteile "Euro 2000" zusammen geprägt. Das Berufungsgericht hat sich aber auch hier nicht mit der Frage befaßt , ob wegen des naheliegenden beschreibenden Inhalts der Angabe "Euro 2000" die zur Darstellung dieser Angabe erforderlichen Merkmale der Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden dürfen und demgemäß nur auf die besondere graphische Gestaltung des Wort- sowie des Zahl-Bestandteils abgestellt werden darf.
(2) Wie bei der IR-Marke bereits ausgeführt worden ist, fehlt der Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe schriftbildlich eine Fast-Identität zwischen den Marken der Beklagten und den beanstandeten Bezeichnungen der Klägerin auch deshalb eine hinreichende Grundlage, weil das Berufungsgericht den Gesamteindruck der Zeichen der Klägerin nicht ermittelt hat.
(3) Zur Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 00 434.3 der Beklagten gilt das zur IR-Marke Ausgeführte entsprechend. Ist von einem die Bestimmung der so gekennzeichneten Ware beschreibenden Gehalt der Angabe "Euro 2000" auszugehen, so kommt der Marke allenfalls eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Ihr Schutzumfang beschränkt sich dann auf die besondere graphische Gestaltung von "Euro 2000". Angesichts der Unterschiede in der graphischen Gestaltung dieser Angaben bei den Bezeichnungen der Klägerin ist
auch gegenüber der deutschen Marke der Beklagten eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
2. Kommt der Angabe "EURO 2000" ein beschreibender Charakter zu oder sieht der Verkehr darin, was nach der Art der Verwendung gleichfalls in Betracht kommt, nur einen schmückenden Werbezusatz ohne Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts ferner nicht die Annahme, die Klägerin habe mit den beanstandeten Bezeichnungen auf den von ihr angebotenen Fußbällen diese markenmäßig benutzt. Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Bei der Verwendung einer Angabe, die vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.), kann es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen. Daß aufgrund der konkreten Verwendung beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung, so wie sie ihnen entgegentritt, als Herkunftshinweis auffassen, hat das Berufungsgericht für die von der Klägerin verwendeten Bezeichnungen nicht festgestellt.
3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage des von ihm bislang nicht hinreichend berücksichtigten Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur markenmäßigen Verwendung und zur Un-
terscheidungskraft des Wort-/Zahl-Bestandteils "EURO 2000" sowie zum Gesamteindruck und zum Schutzumfang der sich gegenüberstehenden Zeichen nachzuholen haben. Sollten danach markenrechtliche Ansprüche zu verneinen sein, sind die von der Beklagten weiter geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, insbesondere gemäß § 3 UWG, zu erörtern. Sollte nach den vom Berufungsgericht zu treffenden Feststellungen der Verkehr die Vorstellung haben, die Angabe "EURO 2000" bezeichne den "offiziellen" Ball für die Fußball -Europameisterschaft im Jahre 2000, so bleibt zu prüfen, ob er durch die Verwendung dieser Angabe durch die Klägerin einer relevanten Fehlvorstellung erliegt.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 11/04
vom 14. Juni 2006
in der Rechtsbeschwerdesache
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Juni 2006 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Bergmann

beschlossen:
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 1 Mio. € festgesetzt.
Ullmann v.Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 31.03.2004 - 32 W(pat) 309/02 -

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 11/04
vom 14. Juni 2006
in der Rechtsbeschwerdesache
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Juni 2006 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg,
Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Bergmann

beschlossen:
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 1 Mio. € festgesetzt.
Ullmann v.Ungern-Sternberg Bornkamm Pokrant Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 31.03.2004 - 32 W(pat) 309/02 -

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 8/99 Verkündet am:
5. Juli 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung A 53 866/5 Wz
Nachschlagewerk:ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
AC

a) Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der
Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Verzeichnis der Waren
und Dienstleistungen einen weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff
enthält, für den zwar weder das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft
der Marke noch ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe i.S. von § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellbar ist, dem jedoch auch Waren oder Dienstleistungen
unterfallen, für den diese Voraussetzungen gegeben sind.

b) Zur Frage eines Freihaltungsbedürfnisses an der Buchstabenfolge "AC" bezüglich
der Waren "Vitaminpräparate".
BGH, Beschluß vom 5. Juli 2001 - I ZB 8/99 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 5. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und
Pokrant

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Dezember 1998 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:


I. Mit ihrer am 28. Januar 1993 beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung des Zeichens "AC" für "Pharmazeutische Produkte" in das Markenregister.
Die zuständige Prüfungsstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen.
Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG GRUR 1999, 743).
Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis an dem angemeldeten Zeichen für gegeben erachtet und ihm auch jede Unterscheidungskraft abgesprochen. Dazu hat es ausgeführt:
In Bezug auf pharmazeutische Produkte spreche schon vieles dafür, daß das angemeldete Zeichen ausschließlich aus Angaben bestehe, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen könnten und bei denen ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber an einer durch Markenrechte Dritter ungehinderten beschreibenden Verwendung auch in hervorgehobener Form anzunehmen sei. Die Prüfungsstelle habe festgestellt, daß die Buchstabenfolge "AC" als Abkürzung von Fachbegriffen oder Substanzbezeichnungen, wie Azetylcholin, adrenal cortex, anterior chamber, arythmie complète, axiozervikal , Amniozentese, Antikoagulantien, antiinflammatory corticosteroid, Adriamycin+Cyclophosphamid und Ampicillin verwendet werde. Die Aufzählung lasse sich noch fortsetzen, weil "AC" auch für Acidum, Actinium und ante cenam/ante cibos stehe. Es könne allerdings offenbleiben, ob aus der lexikalischen Lage bereits zwingend das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG folge.

Die als Marke angemeldeten Buchstaben hätten im einschlägigen pharmazeutischen Bereich, wie Verwendungsbeispiele aus der Werbung und von Warenverpackungen zeigten, vor allem eine Bedeutung als Benennung der Vitamine A und C. Das gelte nicht nur für diese Vitamine, sondern auch für B, D und E, die ebenso in Alleinstellung und in verschiedenen Kombinationen mit Groûbuchstaben, insbesondere auch durch Plazierung, Gröûenverhältnisse und Farbgestaltung in hervorgehobener Form wie Marken verwendet würden. Angesichts dieser Praxis könne nicht damit gerechnet werden, daû der warenbeschreibende Charakter der angemeldeten Buchstabengruppe zurücktrete und der Verkehr diese als Phantasiewort auffasse und wie "Ak" ausspreche.
Der warenbeschreibende Charakter der angemeldeten Buchstaben trete auch nicht deshalb in den Hintergrund, weil sie auch als Abkürzung für andere Fachausdrücke stehen könnten. Zwar könne die Mehrdeutigkeit eines Zeichens ein Indiz für das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses sein. Ein für spezielle Waren - hier Vitaminpräparate - konkret bestehendes Freihaltungsbedürfnis dürfe nicht dadurch umgangen werden, daû das Zeichen für einen weiten Oberbegriff - hier pharmazeutische Produkte - angemeldet werde und dadurch eine Mehrdeutigkeit erhalte, die aber bei der Benutzung für Vitaminpräparate wegen der dann allein naheliegenden Bedeutung ganz in den Hintergrund trete.
Trotz des Hinweises der Anmelderin auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG bleibe die Eintragungsfähigkeit der Buchstabenfolge zweifelhaft , weil diese Vorschrift ganz auf den Verletzungsfall zugeschnitten sei und deshalb im Eintragungsverfahren ebensowenig Berücksichtigung finden könne,
wie es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Widerspruchsverfahren der Fall sei.
Der angemeldeten Marke fehle auch die Unterscheidungskraft, weil Fachleute, auf deren Auffassung es im Streitfall maûgeblich ankomme, in der Buchstabenfolge "AC" bei der Verwendung für Vitaminpräparate, die angesichts der weiten Fassung des Warenverzeichnisses mitberücksichtigt werden müûten, in erster Linie die Buchstabensymbole für bestimmte Vitamine sehen würden. Da Vitaminpräparate zu einem typischen Selbstmedikationsbereich gehörten, seien die im Vertrieb befindlichen Aufmachungen und Werbeformen aber auch Endverbrauchern weitgehend bekannt. Bei diesen werde ein Verständnis der angemeldeten Buchstabenfolge im Sinne eines Vitaminhinweises zudem wegen geringerer Kenntnisse der sonstigen Fachbegriffe im Vordergrund stehen.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Marke stehe das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen und ihr fehle jede Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), hält auf der Grundlage der bislang festgestellten Tatsachen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschlieûlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei der dahingehenden Prüfung sind allein die mit der Anmeldung in Anspruch ge-
nommenen Waren zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1977 - I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES).
Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daû es im Streitfall, in dem die Anmelderin einen weiten Warenoberbegriff für ihre Marke in Anspruch nimmt, für die Annahme eines die begehrte Eintragung hindernden Freihaltungsbedürfnisses ausreichen würde, wenn die angemeldete Marke für einzelne unter den Oberbegriff fallende Waren, hier Vitaminpräparate, eine Beschaffenheitsangabe im Sinne der vorgenannten Bestimmung wäre. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Auch diese speziellen unter den im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriff fallenden Waren werden nämlich von der Anmelderin für ihre Marke in Anspruch genommen. Im Hinblick darauf, daû es dem Markeninhaber - wenn auch möglicherweise mit der Folge, daû die Marke später teilweise verfällt - freisteht, eine eingetragene Marke für nur einen Teil der Waren des Warenverzeichnisses zu benutzen, darf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit nicht bei der Zugrundelegung des Warenoberbegriffs stehenbleiben. Bei einer derartigen (eingeschränkten) Prüfung wäre es, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, einem Markenanmelder möglich, einerseits eine Eintragung zu erreichen, weil ein beschreibender Begriffsinhalt der Marke für den Oberbegriff als solchen nicht nachgewiesen werden könnte, andererseits die Marke dann aber für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware zu benutzen, für die diese beschreibend ist und deshalb dem in Rede stehenden
Eintragungshindernis unterfiele. Ebenso wie eine Markenlöschung wegen Nichtigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht nur teilweise, sondern im ganzen Umfang der Eintragung anzuordnen ist, wenn sie auch nur für eine spezielle unter den eingetragenen Oberbegriff fallende Ware eine beschreibende Sachangabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist (BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II), kommt deshalb im Streitfall, sofern, was noch zu erörtern sein wird, ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG auch nur für Vitaminpräparate gegeben ist, die Eintragung mit dem weitgefaûten Oberbegriff nicht in Betracht.
Das Bundespatentgericht hat von diesem Ausgangspunkt in nicht zu beanstandender Weise - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen auch nicht angegriffen - festgestellt, daû Vitaminpräparate unter den in Anspruch genommenen Warenoberbegriff "Pharmazeutische Produkte" fallen, so daû auch sie der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse zugrunde gelegt werden müssen.
Es hat des weiteren festgestellt, daû u.a. die Groûbuchstaben A und C, aus denen die angemeldete Marke ausschlieûlich besteht, in entsprechendem Zusammenhang die bestimmten Vitamine A und C bezeichneten, wie nicht nur den Fachkreisen, sondern auch den Endverbrauchern angesichts der entsprechenden Verwendung auf Verkaufsverpackungen und in der Werbung bekannt sei. Auch hiergegen ist - anders als es die Rechtsbeschwerde sieht - aus Rechtsgründen nichts zu erinnern.
Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die weitere Annahme des Bundespatentgerichts, mit diesen Feststellungen sei die - für Vitaminpräparate - beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke belegt. Dem kann nicht beigetreten werden.

Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht vernachlässigt, daû es sich bei der angemeldeten Marke um die Buchstabenkombination "AC" handelt , nicht um die einzelnen Buchstaben "A" und "C", für die allein die zum beschreibenden Inhalt im Zusammenhang mit Vitaminpräparaten getroffenen Feststellungen gelten. Es ist insbesondere auch aus den vom Bundespatentgericht in das Verfahren eingeführten Verwendungsbeispielen nicht zu entnehmen , daû die angemeldete Buchstabenkombination als solche im Sinne der Angabe bestimmter Vitamine verwendet wird. In der Art der angemeldeten Marke eng nebeneinander gestellte Kombinationen von zwei der für die Bezeichnung von Vitaminen verwendeten Buchstaben sind aus den Beispielen nicht ersichtlich. In deren Mehrzahl ist neben den reinen Buchstaben ein ausdrücklicher Hinweis auf Vitamine enthalten. Ein einziges Beispiel (GA 43) zeigt eine Dreierkombination von eng nebeneinander gestellten Buchstaben ("ACE"), die allenfalls als beschreibender Hinweis auf Vitamine verstanden werden kann. Bei allen anderen Beispielen sind Verbindungszeichen in der Art von Gedankenstrichen oder dem Pluszeichen verwendet oder die Buchstaben sind untereinander gestellt, so daû der Verkehr gerade aufgrund dieser besonderen Anordnungen auf die beschreibende Verwendung der Buchstaben für die entsprechenden Vitamine hingewiesen wird. Bei der Bezeichnung "Karibik ACE" für ein Orangen-Karotten-Getränk (GA 41) und der Bezeichnung "Wassen Selenium -ACE®" (GA 45) für Vitamin-Selenhefe-Tabletten ist die Buchstabenkombination ACE eher kennzeichnend als beschreibend verwendet. Bei der danach auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen vorzunehmenden Beurteilung ist es erfahrungswidrig, davon auszugehen, daû der Verkehr in der angemeldeten Buchstabenkombination "AC" den Hinweis auf die Vitamine A und C sehen wird, zumal auch der Verkehr derartige ihm wie eine Marke entgegentretende Bezeichnungen keiner analysierenden, möglichen
beschreibenden Begriffsinhalten nachgehenden Betrachtung unterwirft (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM, m.w.N.).
Die bei den Akten befindlichen Verwendungsbeispiele zeigen im übrigen , daû Pharmaunternehmen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ihre Vitaminpräparate als solche zu kennzeichnen, ohne auf die Buchstabenkombination "AC" in der angemeldeten Art angewiesen zu sein, zumal auch eine auf die Zusammensetzung der Vitamine A und C beschränkte Verwendung von Vitaminpräparaten nicht einmal belegt ist.
2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint. Auch diese Beurteilung ist auf der Tatsachengrundlage nicht frei von Rechtsfehlern.
Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaût zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem groûzügigen Maûstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it., je m.w.N.). Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen
Anhalt dafür, daû ihr die erforderliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it., m.w.N.). So liegt der Fall hier, weil auf der Grundlage der bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts, wie schon zuvor zu Ziffer 1 ausgeführt, kein Anhalt dafür gegeben ist, daû der Verkehr die Marke "AC" im Sinne einer beschreibenden Angabe versteht.
IV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der angefochtene Beschluû aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dieses wird gegebenenfalls auch die Vorschrift des § 156 Abs. 1 MarkenG heranzuziehen haben.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Pokrant

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 8/04
vom
2. Dezember 2004
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die IR-Marke 646 783
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
LOKMAUS
MMA Art. 5 Abs. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

a) Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde ihre
Schutzverweigerung dem Internationalen Büro vor Ablauf eines Jahres nach
der internationalen Registrierung der Marke unter Angabe aller Gründe mitzuteilen
hat, verlangt nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung bereits
sämtliche Tatsachen angeführt werden müssen, mit denen die Schutzversagung
begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer Tatsachen im anschließenden
amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist möglich, solange hierdurch
der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird.

b) Zur Eintragbarkeit der Bezeichnung LOKMAUS für Handregler zur digitalen
Steuerung einer Spielzeugmodellbahnanlage.
BGH, Beschl. v. 2. Dezember 2004 – I ZB 8/04 – Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. Dezember 2004 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg
, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Verweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


I. Die Markeninhaberin begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für ihre mit Priorität vom 15. November 1994 (Ursprungsland Österreich) für eine
Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 28 und 42 international registrierte Wortmarke 646 783
LOKMAUS
Nachstehend ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, im französischen Original und in einer (von der Markeninhaberin zu den Akten gereichten) deutschen Übersetzung nach Warenklassen geordnet wiedergegeben: 9 Pièces de construction relevant de la technique de 9 Konstruktionsteile, die in den Bereich der Regelréglage pour les modèles réduits cites en classe technik fallen, für reduzierte Modelle, die in Klasse 28 et pour leurs installations de commande; trans- 28 genannt sind, und für Steueranlagen; Transforformateurs ; postes de commande géographique à matoren; geographische Steuerposten mit Tasten; touches; circuits pour boucles de retour; com- Schaltungen für Wendeschleifen; Funktionssteuemandes de fonctionnement pour blocs et/ou bus rungen für Blöcke und/oder Busse (elektrische (électriques et/ou électroniques) et leurs éléments und/oder elektronische) und ihre Schaltelemente de commutation pour la commande, le réglage et für die Steuerung, Regelung und Überwachung la surveillance d'installations de rails et/ou de véhi- von Schienenanlagen und/oder Miniaturfahrzeugen cules miniatures avec raccordement de ligne ou mit Leitungsanschluß oder drahtloser Übertragung; avec transmission sans fil; appareils électroniques elektronische Eingabegeräte, wie beispielsweise d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran Bildschirmsteuergeräte (Maus); Teile der vorge (souris); parties des produits précités non com- nannten Produkte, die nicht in anderen Klassen prises dans d'autres classes. enthalten sind. 11 Générateurs électriques de vapeur. 11 Elektrische Dampferzeuger. 28 Modèles réduits de chemin de fer notamment lo- 28 Reduzierte Eisenbahnmodelle, insbesondere Lokocomotives , wagons, tramway; matériel de voies motiven, Wagons, Straßenbahnen; Wegeausrüpour modèles réduits de véhicules notamment stung für reduzierte Fahrzeugmodelle, insbesondepour modèles réduits de chemin de fer et de véhi- re für reduzierte Eisenbahn- und Fahrzeugmodelle; cules; modèles réduits de véhicules militaires, no- reduzierte Militärfahrzeugmodelle, insbesondere tamment de tanks, poids lourds, bateaux, avions; Tanks, LKWs, Schiffe Flugzeuge; Spielzeugparparcours en tant de jouets; installations de rails cours; Schienenanlagen für reduzierte Fahrzeugpour modèles réduits de véhicules à entraînement modelle mit elektrischem Antrieb, insbesondere für électrique, notamment pour voitures, tous les pro- Autos, wobei alle vorgenannten Produkte mit oder duits précités étant avec ou sans générateur élec- ohne Elektrogenerator oder mit Dampferzeuger für trique ou avec générateur à vapeur pour modèles reduzierte Fahrzeugmodelle, reduzierte Schienenréduits de véhicules, modèles réduits de véhicules oder Straßenfahrzeugmodelle mit Dampfantrieb sur rails ou sur route avec entraînement à vapeur; sind; reduzierte Konstruktionsmodelle; reduzierte modèles réduits de construction; modèles réduits Modelle von Beleuchtungs- und Anzeigeeinrichtunde dispositifs d'éclairage et de signalisation; dispo- gen; Steuereinrichtungen für Wegesysteme für resitifs de commande pour systèmes de voies de duzierte Fahrzeugmodelle, insbesondere Schiemodèles réduits de véhicules, notamment installa- nenanlagen für reduzierte Schienen- und/oder tions de rails pour modèles réduits de véhicules Straßenfahrzeugmodelle; wobei alle vorgenannten sur rails et/ou sur routes; tous les produits précités Produkte unterschiedliche Maßstäbe und Wegabayant des échelles et des écartements de voies stände aufweisen; Rechnersteuereinrichtungen, différentes; dispositifs de commande par calcula- die mit Computer selbstprogrammierbar sind, insteur et autoprogrammables avec ordinateurs, no- besondere mit PCs; wobei alle vorgenannten Pro-
tamment ordinateurs individuels; tous les produits dukte für reduzierte Fahrzeugmodelle und/oder reprécités étant destines à des modèles réduits de duzierte Modellanlagen für reduzierte Fahrzeugvéhicules et/ou à des installations en modèle ré- modelle bestimmt sind, insbesondere für Schieduit pour modèles réduits de véhicules, notam- nen- und/oder Straßenfahrzeuge oder für Militärment pour des véhicules sur rails et/ou sur routes fahrzeuge, Schiffe und/oder Flugzeuge, elektrische ou pour véhicules militaires, bateaux et/ou avions, Bauteile für reduzierte Modelle, insbesondere für composants électriques pour modèles réduits, no- reduzierte Fahrzeugmodelle; Beleuchtungs- und tamment pour modèles réduits de véhicules; appa- Schaltgeräte für die vorgenannten reduzierten Moreils d'éclairage et de commutation pour les mo- delle sowie ihre Steuereinrichtungen; wobei alle dèles réduits précités ainsi que leurs installations vorgenannten Produkte Spielzeuge sind. de commande; tous les produits précités étant des jouets. 42 Élaboration de logiciels pour la commande, le ré- 42 Entwicklung von Software für die Steuerung, Reglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures gelung und/oder Überwachung von Miniaturfahret /ou d'installations de voies pour véhicules mini- zeugen und/oder Wegeanlagen für Miniaturfahratures notamment sous utilisation d'appareils élec- zeuge, insbesondere unter Verwendung von elektroniques d'entrée tels qu'appareils de commande tronischen Eingabegeräten, wie beispielsweise sur écran (souris). Bildschirmsteuergeräten (Maus).
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke nach einer vorangegangenen Anzeige der Schutzverweigerung gegenüber dem Internationalen Büro (refus de protection provisoire) den Schutz wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses verweigert. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen (Mitt. 2004, 372 [Ls.]).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke in Deutschland stehe für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Es könne offenbleiben, ob der materielle Regelungsgehalt desArt. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ von dem des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abweiche.
Denn auch bei strikter Beachtung des Wortlauts der Bestimmung der Pariser Verbandsübereinkunft stelle LOKMAUS eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und des Wertes der Erzeugnisse und Dienstleistungen dienen könne, für die Schutz beansprucht werde.
Bei dem Wort LOKMAUS handele es sich um ein neues, bis Mitte des letzten Jahrzehnts unbekanntes Kunstwort, das aus den Bestandteilen „Lok“ – der im deutschen Sprachbereich seit langem üblichen Abkürzung für Lokomotive – und „Maus“ gebildet sei. „Maus“ sei hierbei im übertragenden Sinn als ein von Hand zu bedienendes Steuerungsinstrument zu verstehen, wie es vor allem bei Computern bekannt und gebräuchlich sei. Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, bezeichne LOKMAUS demnach ein elektronisches Steuerungs- oder Regelungsgerät, mit dem die Funktionen einer Modelleisenbahnanlage mit allen Bestandteilen gelenkt und kontrolliert werden könnten. Ob dieser Sinngehalt für den Verkehr von Anfang an im Vordergrund gestanden habe oder ob der Begriff LOKMAUS ursprünglich als ungewöhnlich und originell empfunden worden sei und vielleicht auch heute noch von weniger informierten Kunden als Herkunftshinweis verstanden werde, könne offenbleiben. Denn der IRMarke werde der inländische Schutz nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, sondern wegen ihrer Eignung, als waren- und dienstleistungsbeschreibende Sachangabe zu dienen.
Sämtliche für die IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezögen sich auf Modellspielzeuganlagen mit elektrischen (oder dampfbetriebenen) Eisenbahn- oder sonstigen Fahrzeugmodellen, wobei der Fahrbetrieb und weitere Funktionen der Anlage digital gesteuert und überwacht werden könnten. Das als LOKMAUS bezeichnete Handsteuerungsgerät stelle die zentrale technische Innovation dieser Anlagen dar. Möglicherweise habe sich gerade deshalb, weil diese Art der Steuerung einer Modellfahrzeuganlage von der interessierten Öffentlichkeit
als gleichsam revolutionär empfunden worden sei sowie große Aufmerksamkeit und großen Anklang gefunden habe, die von der Markeninhaberin als Marke im Sinne eines Herkunftshinweises auf ihr Unternehmen gedachte Bezeichnung binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe (weiter)entwickelt.
Für das digitale Handsteuerungsgerät und dessen Bauteile bezeichne LOKMAUS die Art der Ware selbst. Das ergebe sich aus den Nachweisen über die Verwendung des Wortes LOKMAUS, die Gegenstand des patentamtlichen und des gerichtlichen Verfahrens gewesen seien. Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde innerhalb einer Frist von einem Jahr dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe mitzuteilen habe, besage nicht, daß im weiteren Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens gefundene tatsächliche Belege, die die (Rechts-)Gründe der Schutzverweigerung bestätigten, unberücksichtigt bleiben müßten.
Auch für sämtliche Teile einer Modellfahrzeuganlage, deren Funktionen mit dem als „Lokmaus“ bezeichneten Handsteuerungsgerät gesteuert oder überwacht würden, sei die IR-Marke nicht schutzfähig. Zwar bezeichne LOKMAUS insoweit nicht die Art der Waren selbst. Der Begriff könne aber dazu dienen, ein wesentliches Merkmal ihrer Beschaffenheit anzugeben, nämlich per „Lokmaus“ steuerbar und somit auf einer derartigen (digitalisierten) Anlage einsetzbar zu sein.
Die Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, beträfen die Entwicklung von Software zur Steuerung und Überwachung von Modellfahrzeugen und Schienenanlagen und somit die Entwicklung von Programmen, wie sie insbesondere auch in den durch eine „Lokmaus“ gesteuerten Modellbahnanlagen zum Einsatz kämen. Bei einer Kennzeichnung dieser Dienstleistungen mit dem Begriff LOKMAUS liege daher eine Bestimmungsangabe vor.
Die Eintragung der IR-Marke im Ursprungsland Österreich entfalte keine Indizwirkung.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht der IR-Marke den Schutz in Deutschland insoweit verweigert, als Schutz für Waren der Warenklassen 9 und 28 beansprucht wurde. Dagegen hält die angefochtene Entscheidung der rechtlichen Prüfung nicht stand, soweit der Schutz für bestimmte Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 beansprucht wird.
1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Wie der Senat wiederholt entschieden hat, stimmt dieser Prüfungsmaßstab mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein (vgl. BGH, Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in Blütenform, m.w.N.).
2. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, der angefochtene Beschluß könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Bundespatentgericht die Schutzverweigerung auf einen Rechtsgrund gestützt habe, der dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA mitgeteilt worden sei.

a) Aus der Regelung in Art. 5 MMA ergibt sich, daß die beabsichtigte Verweigerung des Schutzes einer international registrierten Marke dem Internationalen Büro unter Angabe aller Gründe spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke mitgeteilt werden muß und die Begründung der Schutzverweigerung mit anderen als den fristgerecht mitgeteilten
Schutzversagungsgründen ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1992 – I ZB 12/90, GRUR 1993, 43, 44 = WRP 1993, 9 – Römigberg, m.w.N.; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., Art. 5 MMA Rdn. 10). Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht seiner Entscheidung keine anderen als die innerhalb der Jahresfrist mitgeteilten Schutzversagungsgründe zugrunde gelegt. Insbesondere hat es seine Entscheidung nicht auf das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt. Unter diesen Umständen kann offenbleiben , ob es ausreichend gewesen wäre, diesen Schutzverweigerungsgrund in der Anzeige lediglich durch ein Zitat der gesetzlichen Bestimmung („§ 8 alinéa 2 nos. 1, 2, 3 de la loi sur les marques“) mitzuteilen.

b) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht seine Entscheidung auch auf erst im Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens eingeführte Tatsachenbelege gestützt hat. Hieran war das Bundespatentgericht nicht gehindert. Aus Art. 5 Abs. 2 MMA ergibt sich lediglich, daß die Schutzversagung nur auf die dem Internationalen Büro fristgerecht mitgeteilten Rechtsgründe gestützt werden kann. Der Vorschrift ist dagegen nicht zu entnehmen , daß die rechtliche Beurteilung nur auf Tatsachen beruhen darf, die dem Internationalen Büro innerhalb der Frist mitgeteilt worden sind. Das folgt aus dem Wortlaut, dem Sinn und Zweck sowie dem Gesamtzusammenhang der in Art. 5 MMA getroffenen Einzelregelungen.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMA hat die nationale Behörde dem Internationalen Büro die Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe (in der maßgeblichen französischen Fassung: „avec indication de tous les motifs“) fristgerecht mitzuteilen. Diese Bestimmung nimmt Bezug auf die Regelung in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA, wonach die Schutzverweigerung nur auf die in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelten Schutzversagungsgründe gestützt werden kann. Gegenstand der Mitteilung muß daher der Schutzversagungsgrund sein. Dagegen verlangt Art. 5 Abs. 2
MMA nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung auch sämtliche Tatsachen angeführt werden, mit denen die Schutzversagung begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer, dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Frist mitgeteilter Tatsachen im anschließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist danach möglich, solange hierdurch der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird. Dies steht auch mit dem Zweck der Regelung in Einklang , dem Internationalen Büro und dem Markeninhaber ein ausreichendes Bild von der Rechtslage zu vermitteln (vgl. Fezer aaO Art. 5 MMA Rdn. 10). Einer Berücksichtigung neuer Tatsachen zur Begründung einer Schutzversagung steht schließlich die Regelung in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 MMA nicht entgegen. Danach kann der Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung mit denselben Rechtsmitteln vorgehen wie bei einer unmittelbaren Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Sowohl in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch in dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; dort sind daher auch neue Tatsachen zu berücksichtigen (vgl. §§ 59, 73 Abs. 1 MarkenG).
3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Zeichen LOKMAUS sei für alle Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, eine beschreibende Sachangabe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

a) Die Rechtsbeschwerde greift die Beurteilung des Bundespatentgerichts in erster Linie mit der Begründung an, es sei zu Unrecht davon ausgegangen worden , die IR-Marke der Markeninhaberin habe sich zu einem „Freizeichen“ i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entwickelt. Auf Erwägungen, wonach sich die internationale Marke zu einem Freizeichen entwickelt habe, ist die angefochtene Entscheidung indessen nicht gestützt.
Wie bereits dargelegt, hat das Bundespatentgericht seine Entscheidung allein damit begründet, daß es sich bei LOKMAUS um ein Zeichen handele, das im Verkehr zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen könne, für die der Schutz beansprucht werde (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Etwas anderes läßt sich auch dem Umstand nicht entnehmen, daß die Bezeichnung LOKMAUS – wie vom Bundespatentgericht erwogen – von einem Mitarbeiter der Markeninhaberin erdacht und von ihr zunächst wie ein Herkunftshinweis verwendet worden ist, sich dann aber binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe entwickelt hat. Damit hat das Bundespatentgericht allein den Vorgang der Schaffung eines Gattungsbegriffs für einen neuen Gegenstand umschrieben, für den es bislang keine treffende Kurzbezeichnung gibt. Nach den getroffenen Feststellungen hat der Verkehr das Kunstwort LOKMAUS – was naheliegt – so verstanden, daß es sich dabei um einen mit einer Computermaus vergleichbaren Handregler zur digitalen (Einzel-)Steuerung von Lokomotiven einer Modelleisenbahnanlage handelt. Dieser Vorgang ist nicht ohne weiteres vergleichbar mit der Entwicklung einer von Haus aus unterscheidungskräftigen und nicht freihaltebedürftigen Bezeichnung zu einem Gattungsbegriff und damit zu einem Freizeichen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dabei kann offenbleiben, ob der vom Bundespatentgericht zur Begründung eines Freihaltebedürfnisses geschilderte Vorgang ebenfalls einen Anwendungsfall des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 – I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 – ABSOLUT). Jedenfalls können die Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Umwandlung eines unterscheidungskräftigen , nicht freihaltebedürftigen Zeichens in ein Freizeichen gestellt hat, nicht auf den Fall übertragen werden, in dem ein neugeschaffener Begriff für ein neues Produkt vom Verkehr sogleich als beschreibende Angabe verstanden wird.

b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind die – im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden – Erwägungen, mit denen das Bundespatentgericht eine beschreibende Verwendung des Begriffs LOKMAUS für Waren der Klassen 9 und 28 begründet hat. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat geprüft und als nicht durchgreifend erachtet. Soweit sich das Bundespatentgericht auf den Umstand gestützt hat, daß im Jahre 1996 in einem Artikel in der Zeitschrift „eisenbahn magazin“ über ein neues Angebot des Modellbahnherstellers LGB (Lehmann) von dem „Set aus Lok, Digitalzentrale, Lokmaus , Bedienungsanleitung und Zubehör“ die Rede war, kann dem die Rechtsbeschwerde nicht entgegenhalten, das Bundespatentgericht habe dabei den Vortrag übergangen, wonach Lehmann ein Lizenznehmer der Markeninhaberin gewesen sei. Denn die Stellung als Lizenznehmer ändert nichts daran, daß die Darstellung in dem vom Bundespatentgericht als redaktionell angesehenen Artikel den Begriff LOKMAUS unzweifelhaft als eine beschreibende Angabe verwendet.

c) Das Bundespatentgericht hat nicht verkannt, daß die Waren und Dienstleistungen , für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, deutlich über den Handregler zur digitalen Steuerung einer Modelleisenbahnanlage hinausgehen und lediglich im Zusammenhang mit dessen Verwendung stehen. Es hat auch hinreichend beachtet, daß ein wegen des beschreibenden Begriffsinhalts des Zeichens bestehendes Freihaltebedürfnis gerade für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen sein muß, für die der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 – I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038 – HOUSE OF BLUES; Beschl. v. 1.2.2001 – I ZB 51/98, GRUR 2001, 1046, 1047 = WRP 2001, 1084 – GENESCAN; Beschl. v. 5.7.2001 – I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 – AC, jeweils m.w.N.; EuGH, Urt. v. 4.5.1999 – Rs. C-108 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 25 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 – Chiemsee).
aa) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es nicht zu beanstanden , daß das Bundespatentgericht sich in seiner Entscheidung über die Schutzverweigerung nicht maßgeblich dadurch hat bestimmen lassen, daß die IRMarke im Ursprungsland Österreich eingetragen ist. Für die Frage, ob ein absolutes Schutzhindernis der Eintragung eines Zeichens entgegensteht, hat es im allgemeinen keinen Einfluß, daß ein ähnliches Zeichen in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden ist (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-363/99, GRUR 2004, 674 Tz. 43 f. – Postkantoor). Auch von der Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat kann allenfalls eine Indizwirkung ausgehen (EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel). Eine solche liegt nahe, wenn beispielsweise die Eintragung einer fremdsprachigen Bezeichnung darauf hindeutet , daß die Bezeichnung nicht einmal in dem Sprachraum, aus dem sich die Bezeichnung ableitet, als beschreibend angesehen wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1046, 1047 – GENESCAN). Im Streitfall brauchte sich das Bundespatentgericht dagegen nicht von dem Umstand leiten lassen, daß die IR-Marke LOKMAUS in einem anderen deutschsprachigen Staat eingetragen worden ist.
bb) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß das aus den Bestandteilen LOK und MAUS gebildete Markenwort nach der Vorstellung eines erheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise ein elektronisches Handsteuerungsgerät bezeichnet , das der Lenkung und Kontrolle einer Vielzahl von Funktionen einer Modelleisenbahn und ihrer Bestandteile zu dienen bestimmt ist. Ein derartiger Handregler wird von dem der Warenklasse 9 zugeordneten Teil des angemeldeten Warenverzeichnisses (Steueranlagen für Modellfahrzeuge u.a.) erfaßt. Die Angabe LOKMAUS ist dabei für den Handregler beschreibend, und zwar nicht nur insoweit , als es um die Steuerung einer Lokomotive geht. Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Regler auch zur Steuerung anderer Fahrzeuge einer Modellbahn, etwa
von Modellautos, eingesetzt werden kann und daß mit ihm auch andere Funktionsteile der Anlage wie Signale, Bahnübergänge, Weichen etc. gesteuert werden können.
cc) Auch soweit im Warenverzeichnis Waren der Klassen 28 erfaßt sind (Eisenbahnmodelle , Modellbahnanlagen u.a.), ist die Annahme des Bundespatentgerichts nicht zu beanstanden, daß der Eintragung der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Zwar weist die Rechtsbeschwerde mit Recht darauf hin, daß die hier angeführten Waren nicht den Regler selbst, sondern das Objekt der Regelung, also die einzelnen Fahrzeuge sowie die gesamte Modellbahnanlage, betreffen. Die Verwendung des Zeichens LOKMAUS für derartige Fahrzeuge und Anlagen kommt indessen wegen des beschreibenden Gehalts des Markenwortes LOKMAUS nur in Betracht, soweit es sich um Fahrzeuge und Anlagen handelt, die von einer „Lokmaus“ gesteuert werden können. Der Verkehr wird daher die Bezeichnung LOKMAUS für Modellbahnen und -anlagen stets so verstehen, daß es sich um eine Bahn oder Anlage handelt, die eine digitale Steuerung mit Hilfe einer „Lokmaus“ ermöglicht. Unter diesen Umständen ist die Annahme des Bundespatentgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß die Bezeichnung auch für Wettbewerber freizuhalten ist, die ebenfalls durch eine „Lokmaus“ gesteuerte Modellbahnen und -anlagen anbieten. Das Bundespatentgericht brauchte in diesem Zusammenhang nicht danach zu differenzieren, ob in das Warenverzeichnis auch Anlagen fallen, für die die Bezeichnung LOKMAUS nicht beschreibend ist. Denn das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Warenoberbegriff enthält, für den ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner, unter den Oberbegriff fallender Waren anzunehmen ist (BGH, Beschl. v. 13.3.1997
I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 – Turbo II; BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC).
dd) Dagegen kann das Zeichen LOKMAUS für elektrische Geräte, mit deren Hilfe Dampf erzeugt wird („générateurs électriques devapeur“), nicht mehr als beschreibend angesehen werden, selbst wenn die Steuerung eines solchen Geräts durch einen Handregler in der Art einer „Lokmaus“ in Betracht kommt. Die Vorstellung , der Verkehr könne die Bezeichnung LOKMAUS für ein solches Gerät als Sachhinweis auf ein durch einen Handregler gesteuertes Gerät verstehen, liegt derart fern, daß eine Notwendigkeit, diese Bezeichnung als Sachangabe freizuhalten , nicht festgestellt werden kann.
ee) Entsprechend verhält es sich mit den Dienstleistungen der Klasse 42, für die die Markeninhaberin ebenfalls Schutz beansprucht. Auch wenn die zu entwikkelnde Software für Modellbahnen und -anlagen bestimmt ist, kann das Zeichen LOKMAUS nicht als beschreibend für die Dienstleistung der Entwicklung einer Software angesehen werden, die mit Hilfe einer „Lokmaus“ gesteuert wird. Zu beachten ist, daß die Markeninhaberin den Schutz nicht für Software beansprucht,
die für den Betrieb einer „Lokmaus“ benötigt wird, sondern für die Entwicklung einer derartigen Software. Ein Bedürfnis, die Bezeichnung LOKMAUS für eine solche Dienstleistung freizuhalten – etwa als Name eines auf derartige Leistungen spezialisierten Softwarebüros –, ist nicht ersichtlich.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 93/98 Verkündet am:
23. November 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Classe E
Zur Frage einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtlichen
Ausschließlichkeitsrechts nach § 14 Abs. 1 MarkenG.
BGH, Urt. v. 23. November 2000 - I ZR 93/98 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 9. Oktober 1997 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der in Frankreich lebende Beklagte meldete am 24. November 1992 in Frankreich das Zeichen "Classe E" für Waren mehrerer Warenklassen, u.a. Klasse 12 "véhicules" an. Die Marke wurde unter der Nr. 92 443 670 registriert. Auf Antrag des Beklagten vom 19. April 1993 erfolgte die internationale Registrierung der Marke unter der Nr. 600 173 mit Schutzgewährung für die Schweiz und für Deutschland. Das Deutsche Patentamt hatte den Schutz zunächst versagt, auf die Erinnerung des Beklagten jedoch den Schutzversagungsbeschluß aufgehoben und mit Schreiben vom 20. November 1995 die Schlußmitteilung übersandt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) unterhielt der Beklagte keinen
warenbezogenen Geschäftsbetrieb und verrichtete - nach seinen Angaben - nur Gelegenheitsarbeiten.
Die Klägerin ist die DaimlerChrysler AG. Sie verwendet für ihre Mercedes -Personenkraftwagen aus Zahlen und Buchstaben bestehende Kombinationen als Modell- und Typenbezeichnungen. Dementsprechend sind die Wagen der Klägerin jeweils mit einem vorangestellten Buchstaben und der nachfolgenden Kennzahl sowie mit den Wortmarken "Mercedes", "Mercedes-Benz" und der Bildmarke "Stern im Ring" versehen.
Seit Mitte des Jahres 1993 verwendet die Klägerin in der Werbung und in ihren Preislisten für die Fahrzeuge ihrer mittleren Baureihe zusammenfassend die Bezeichnung "E-Klasse", in französisch- und italienischsprachigen Texten die Bezeichnung "Classe E". Sie benennt daneben andere Modellreihen u.a. mit den Bezeichnungen "C-Klasse" und "S-Klasse", letztere bereits seit mehr als 20 Jahren. Anmeldungen der Zeichen "E-Klasse" und "Classe E" vom 30. August 1993 zur Eintragung in das Markenregister durch die Klägerin hat das Patentamt mit Beschlüssen vom 6. November 1995 zurückgewiesen, weil es sich um Beschaffenheitsangaben handele und den Zeichen die Unterscheidungskraft fehle.
Mit Schreiben vom 12. Juli 1993 wies der Beklagte die Klägerin auf die für ihn in Frankreich registrierte Marke hin. Nach entsprechenden Verhandlungen zahlte die Klägerin im August 1994 für die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz an der französischen Marke einen Betrag von 150.000,-- DM und im März 1995 für eine Lizenz an der IR-Marke für die Schweiz einen Betrag von 48.706,33 DM.
Der Beklagte wandte sich mit Telefax vom 29. November 1995 erneut an die Beklagte und forderte eine Lizenzvereinbarung auch für Deutschland. Im Anschluß daran kam es zu einem Schriftwechsel. Die Parteien einigten sich nicht. Die Klägerin stellte am 19. Januar 1996 beim Deutschen Patentamt Antrag auf teilweise Schutzentziehung (betreffend "véhicules") bezüglich der IRMarke. Außerdem erhob sie die vorliegende Klage, mit der sie die Feststellung begehrt, daß dem Beklagten gegen sie keine markenrechtlichen Ansprüche zustehen.
Die Klägerin hat vorgetragen, sie verwende die Bezeichnung "E-Klasse" nicht markenmäßig, sondern als begriffliche Zusammenfassung einer Baureihe im Unterschied zu ihren anderen Baureihen. Zwischen der von ihr verwendeten Bezeichnung "E-Klasse" und der IR-Marke "Classe E" fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Zudem habe die Bezeichnung "Klasse" im Kfz-Sektor keine Unterscheidungskraft. Jedenfalls stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht zu. Schließlich sei das Verhalten des Beklagten rechtsmißbräuchlich; er lasse ohne eigenen Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Warenklassen schützen, um systematisch Gewerbetreibende als Geldquelle auszubeuten. Spätestens Anfang des Jahres 1993 sei interessierten Kreisen bekannt gewesen, daß sie, die Klägerin, beabsichtige, ihre mittlere Baureihe "E-Klasse" zu nennen. Bereits am 25. Januar 1993 sei darüber in der Zeitung "Auto-Bild" berichtet worden.
Die Klägerin hat beantragt
festzustellen, daß dem Beklagten keine Ansprüche gegen die Klägerin aus der international registrierten Marke Nr. 600 173 - Wortzeichen "Classe E" - in der Bundesrepublik Deutschland zustehen, insbesondere keine Ansprüche

a) es in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Classe E" bzw. "EKlasse" für die Benennung von Kraftfahrzeugen zu verwenden ; insbesondere es zu unterlassen, gewerbliche Fahrzeuge mit der Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zum Kauf anzubieten und/oder zu vertreiben; es zu unterlassen, im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in Werbemitteln, wie Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen , Empfehlungen, Rechnungen, Broschüren, Zeitungen , Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen und dergl. die Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zu verwenden;
b) für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer a) an den Beklagten eine Vertragsstrafe von DM 1.000,-- zu zahlen ;
c) die im Besitz oder Eigentum der Klägerin befindlichen gemäß
a) gekennzeichneten Gegenstände gemäß § 18 MarkenG zu vernichten oder deren Kennzeichnung zu beseitigen;
d) Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von gemäß
a) gekennzeichneten Gegenständen gemäß § 19 MarkenG zu erteilen;
e) den durch Handlungen gemäß a) entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat unter anderem geltend gemacht, im Zeitpunkt der französischen Heimatanmeldung habe er nicht erkennen können, daß die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "E-Klasse" beabsichtige. Die Wortkombination habe er weltweit als erster geschaffen. Er habe früher über mehrere Gewerbebetriebe verfügt; u.a. habe er am 28. Dezember 1989 einen Gewerbebetrieb "Ex- und Import von Kraftfahrzeugen" angemeldet und mit Kraftfahrzeugen gehandelt. Für diesen Geschäftsbetrieb habe er die IR-Marke nutzen wollen. Er habe gegenüber der Klägerin nicht in Be-
hinderungsabsicht gehandelt. Er sei kreativ und wolle sich als Markendesigner betätigen. Die Anmeldung von Vorratsmarken sei unter diesem Gesichtspunkt nicht unzulässig. Zwischen der IR-Marke und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung bestehe hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Klägerin nutze ihre Bezeichnung nach Art einer Marke.
Das Landgericht hat der Klage antragsgemäß stattgegeben.
Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt am Main GRUR 1998, 704 = WRP 1997, 1208).
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat - ohne die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen der Marke des Beklagten und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung zu prüfen - markenrechtliche Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin verneint und dazu ausgeführt:
Die Berufung des Beklagten auf seine formal bessere Rechtsstellung gegenüber der Klägerin sei rechtsmißbräuchlich, weil möglicherweise bereits der Erwerb der Rechtsstellung, jedenfalls aber die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber der Klägerin unlauter sei und dem Beklagten
daher nach § 242 BGB keine Zeichenrechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin zustünden.
Zwar sei nach dem Markengesetz weder das Erfordernis eines Geschäftsbetriebs noch einer Absicht, die Marke selbst zu benutzen, aufrechterhalten geblieben. Es genüge grundsätzlich eine generelle Benutzungsabsicht, die schon durch die Benutzung der Marke durch Dritte in Lizenz oder aufgrund einer Übertragung erfüllt werde. Gleichwohl könne aber eine rechtsmißbräuchliche , mit der Zweckrichtung des Markenrechts nicht mehr zu vereinbarende Anmeldung einer Marke und Geltendmachung der formellen Rechtsposition vorliegen, wenn eine Marke als "Hinterhaltsmarke" ausschließlich zu dem Zweck angemeldet werde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Von einer derartigen mißbräuchlichen Handhabung des Markenrechts müsse jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der Markenanmelder Marken für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen anmelde, deren ernsthafte Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb er nicht plane und die auch nicht eingebunden sei in ein bestehendes oder potentielles konkretes Beratungskonzept für dritte Unternehmen.
In diesem Licht müsse das Verhalten des Beklagten gesehen werden. Er habe im Zeitpunkt der Anmeldung seiner französischen Marke und des Antrags auf internationale Registrierung mit Schutzausdehnung für Deutschland und die Schweiz weder einen auf die begehrten Warenklassen zugeschnittenen Geschäftsbetrieb noch einen Geschäftsbetrieb für andere Waren oder Dienstleistungen gehabt. Auf frühere Geschäftsaktivitäten könne er sich nicht stützen.
Auch auf einen nach Auffassung des Beklagten zweiten Geschäftsbetrieb , der aus seinen etwa 50 "Vorratsmarken" bestehe, mit denen er als Mar-
kendesigner ins Geschäft einsteigen wolle, und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen deute - abgesehen von der Vielzahl von Marken - insbesondere für die Zeit der Anmeldung der Marke "Classe E" und deren internationale Registrierung nichts hin. Das gelte auch für die vorgelegte Korrespondenz mit verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern, in der sich das Verhalten einer seriösen Markenagentur nicht widerspiegele.
Das Vorgehen des Beklagten gegenüber der Klägerin zeige, daß dieser in erster Linie die Absicht gehabt habe, einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen , wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnähmen, um diese dann mit Unterlassungs - und Geldforderungen zu überziehen.
Das Gesamtverhalten des Beklagten verdeutliche, daß es keinen legitimen Zwecken gedient habe, sondern rechtsmißbräuchlich allein darauf gerichtet gewesen sei, unter Ausnutzen einer formal besseren Rechtsstellung und unter Behinderung der Klägerin die Hinterhaltsmarke "Classe E" zu Geld zu machen, ohne daß der Beklagte selbst einen in Bezug auf die Markenposition anerkennenswerten eigenen wirtschaftlichen und geschäftlichen Hintergrund aufweisen könne.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.
1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Behandlung der negativen Feststellungsklage als zulässig durch das Berufungsgericht. Für die negative Feststellungsklage ist - wie in anderen Wettbewerbsstreitigkeiten - als Abwehr gegen eine Rechtsberühmung allgemein das erforderliche Feststel-
lungsinteresse gegeben (vgl. GroßkommUWG/Jacobs, Vor § 13 Abschn. D Rdn. 402; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 69 Rdn. 10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 52 Rdn. 10). Die Klägerin kann auch nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden, anstelle der Feststellungsklage eine Leistungsklage - im Streitfall die Klage auf Schutzentziehung gemäß § 115 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu erheben, da sie keinen Schutzentziehungsanspruch gegenüber der IR-Marke des Beklagten verfolgt. Wie die gestellten Anträge und die Klagebegründung ergeben, setzt sich die Klägerin gegen die Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts aus der IR-Marke des Beklagten u.a. mit dem Einwand fehlender Verwechslungsgefahr und mit der vom Berufungsgericht als durchgreifend erachteten Begründung zur Wehr, die Ausübung des formellen Markenrechts sei aus Gründen des Rechtsmißbrauchs, dessen Voraussetzungen mit denjenigen des Löschungsgrundes einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht notwendig übereinstimmen müssen, ausgeschlossen. Deshalb bedarf es im Streitfall - entgegen der Ansicht der Revision - auch keiner Entscheidung darüber, ob der Einwand der Schutzentziehungsreife, sei es als Schutzentziehungsgrund, sei es als den Ausschließlichkeitsanspruch vernichtende Tatsache, im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden kann (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, WRP 2000, 1293 = MarkenR 2000, 367 - EQUI 2000).
2. Im Streitfall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG sowohl nach altem als auch nach neuem Recht zu prüfen, ob dem Beklagten, dessen IR-Marke "Classe E" vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist, Ansprüche gegen die Klägerin wegen Verletzung seiner Marke zustanden bzw. zustehen. Denn die negative Feststellungsklage hat die Berechtigung des Beklagten zum Gegenstand , gegen die Klägerin aus seiner Marke vorgehen zu können.

3. In der Sache hat das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten aus seiner IR-Marke gegen die Klägerin verneint, weil sich die Ausübung der Rechte aus der Marke gegenüber der Klägerin als unlauter erweise und der Beklagte diese daher nach § 242 BGB nicht geltend machen könne. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob bereits der Rechtserwerb rechtsmißbräuchlich bzw. bösgläubig i.S. des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG war (BU 8 Abs. 2 und 13 Abs. 2). Es hat ausdrücklich nur die Rechtsausübung als mißbräuchlich gewertet. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Einwand mißbräuchlicher Rechtsausübung greift sowohl gegenüber den für die Zeit bis zum 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes als auch gegenüber den für die Zeit danach nach dem Markengesetz in Betracht kommenden Ansprüchen des Beklagten durch.

a) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung von rechtlich zutreffenden Maßstäben ausgegangen. Bei dem Verbot der unzulässigen Rechtsausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Markenrecht gilt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 539). Schon zum früheren Recht war anerkannt, daß die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht und daher rechtsmißbräuchlich ist (vgl. u.a. BGHZ 15, 107, 110 - Koma). Bei den bislang entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich die Frage des Mißbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein sittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings konnte auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts als mißbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite).

aa) Die praktisch größte Bedeutung haben unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Fälle der sittenwidrigen Behinderung erlangt. Dazu gehören u.a. Fallgestaltungen, bei denen eine rechtlich an sich nicht geschützte Vorbenutzung im In- und Ausland in Rede stand und besondere, eine Unlauterkeit begründende Umstände gegeben waren. Die Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist hier insbesondere dann als mißbräuchlich angesehen worden, wenn sie ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung einer dem Kennzeichenrecht fremden und regelmäßig zu mißbilligenden Zielsetzung erfolgte, die auf eine unlautere Behinderung eines Zeichenbenutzers und auf eine Übernahme oder jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes hinauslief (vgl. BGHZ 46, 130, 133 - Modess; BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v. 27.10.1983 - I ZR 146/81, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten auch darin gesehen, daß ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes ist dabei nicht in allen Fällen als zwingend erforderlich angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH).
Der vorliegende Sachverhalt ist allerdings mit keiner dieser Fallgestaltungen vergleichbar, bei denen entweder eine zeitlich ältere - rechtlich an sich nicht geschützte bloße (Vor-)Benutzung - oder eine ursprünglich zeitgleiche Berechtigung gegenüber dem geltend gemachten Markenrecht in Frage stand. Vielmehr ist das vom Beklagten hier in Anspruch genommene Markenrecht
zeitlich älter als die von ihm beanstandete Verwendung der angegriffenen Bezeichnung durch die Klägerin. Während der Beklagte seine Marke bereits am 24. November 1992 in Frankreich angemeldet und am 19. April 1993 die internationale Registrierung mit Schutzgewährung für Deutschland beantragt hat, hat die Klägerin die in Rede stehende Bezeichnung "E-Klasse" nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erstmals Mitte des Jahres 1993 in der Öffentlichkeit in Benutzung genommen. Anhaltspunkte dafür, daß der Beklagte auf unlautere Weise Kenntnis davon erlangt hat, daß die Klägerin die Benutzung dieser Bezeichnung aufnehmen wolle, lassen sich den getroffenen Feststellungen , aber auch dem Vortrag der Klägerin nicht entnehmen.
bb) Das Problem, rechtsmißbräuchlichen oder sittenwidrigen Markeneintragungen wirksam zu begegnen, stellt sich allerdings mit dem vollständigen Wegfall der nach deutschem Warenzeichenrecht gegebenen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb neu. Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene Erstreckungsgesetz wurde das Erfordernis eines bestimmten, zu den angemeldeten Waren gehörenden Geschäftsbetriebs und durch das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Markengesetz auch das Erfordernis eines allgemeinen Geschäftsbetriebs aufgegeben (näher hierzu Fezer aaO § 3 Rdn. 59 ff.). Damit kann grundsätzlich auch jede Privatperson Markenrechte erwerben. Daß dies verstärkt zu mißbräuchlichen Markeneintragungen und Rechtsausübungen führen kann, hat der Gesetzgeber gesehen und auch durch die Einführung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein Korrektiv geschaffen (vgl. Begr. zum RegEntwurf , BT-Drucks. 12/6581, S. 95 f.). Durch diese Vorschrift werden aber nicht alle Mißbrauchsfälle erfaßt. Daneben verbleibt es bei der Anwendung des allgemeinen Grundsatzes der unzulässigen Rechtsausübung. Daran müssen sich auch Marken messen lassen, die zu Spekulationszwecken angemeldet worden sind.

cc) Dem hat das Berufungsgericht im Streitfall Rechnung getragen, indem es den Grundsatz aufgestellt hat, daß von einer mißbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung auszugehen sei, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. dazu auch Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273). Dem ist beizutreten.
Die Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg darauf, daß das Erfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens mit dem Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1 MarkenG bestehende fünfjährige Schonfrist nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Das Erfordernis eines Benutzungswillens war bereits in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Warenzeichenrecht anerkannt (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive I; BGH, Beschl. v. 11.10.1972 - I ZB 1/71, GRUR 1973, 523, 524 - Fleischer-Fachgeschäft). Es handelt sich dabei um eine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts, das sich aus dem Wesen der Marke als eines Unterscheidungszeichens ergibt. Der im Markengesetz verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und der freien Rechtsübertragung (Nichtakzessorietät der Marke) haben daher an dem rechtlichen Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts ge-
ändert (Fezer aaO § 3 Rdn. 78; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 50 Rdn. 8; a.A. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 11).
Aufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ergibt sich allerdings die Notwendigkeit, das Erfordernis inhaltlich zu erweitern. Während es die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz erforderte, daß der Anmelder oder Inhaber einer Marke den Willen hatte, die Marke als Unterscheidungszeichen selbst zu benutzen (individueller Benutzungswille), genügt nunmehr das Vorliegen eines generellen Benutzungswillens des Rechtsinhabers, die Marke als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (Fezer aaO § 3 Rdn. 78). Dementsprechend hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß ein solcher genereller Benutzungswille z.B. auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben ist, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Sie handeln unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung des Markenrechts rechtsmißbräuchlich (vgl. Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273; auch Fezer aaO § 50 Rdn. 30).
Die Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings regelmäßig Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. Die Rechtsprechung ist deshalb bislang von der Vermutung ausgegangen, daß der Anmelder Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden will (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1987 - I ZB 2/86, GRUR 1988, 820, 821 - Oil of ..., m.w.N.). Von einer derartigen Vermutung - also von einem gene-
rellen Benutzungswillen, die Marke selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen - ist auch weiterhin auszugehen. Es handelt sich insoweit allerdings um eine widerlegbare Vermutung (Fezer aaO § 3 Rdn.

80).



b) Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage dieses rechtlichen Ausgangspunktes ohne Rechtsverstoß angenommen, daß der Beklagte bei der Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin mißbräuchlich gehandelt hat. Es hat dazu festgestellt, daß der Beklagte eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne ernsthaften Benutzungswillen und im wesentlichen zu dem Zweck gehortet habe, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Geldforderungen entgegenzutreten. Diese tatrichterlichen Feststellungen sind revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden sind oder ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Revision nicht aufgezeigt.
aa) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die tatrichterliche Feststellung , dem Gesamtverhalten des Beklagten von der Anmeldung der Marke am 24. November 1992 an bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) lasse sich entnehmen, daß er keinen ernsthaften Willen gehabt habe, die Marke "Classe E" selbst zu benutzen oder einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Mit dieser Feststellung ist die Vermutung, die der Beklagte zunächst für sich in Anspruch nehmen konnte, widerlegt. Das Berufungsgericht hat die Feststellung fehlenden Benutzungswillens auf Indizien gestützt, die diese tatrichterliche Beurteilung als rechtsfehlerfrei erscheinen lassen.

(1) Das Berufungsgericht ist zum einen davon ausgegangen, daß die - nach neuem Recht an sich nicht mehr notwendige - Benutzung der Marke in einem eigenen Geschäftsbetrieb weder erfolgt ist noch ernsthaft geplant war. Es hat dazu ausgeführt, daß der Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "Classe E" (24. November 1992) und bei Beantragung der Schutzerstreckung für Deutschland (19. April 1993) keinen Geschäftsbetrieb hatte, und zwar weder einen auf die Warenklassen 4, 5 und 12 der Marke zugeschnittenen Geschäftsbetrieb, insbesondere auch nicht auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Kraftfahrzeugen, noch für andere Waren oder Dienstleistungen. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Beweisantrag des Beklagten (GA II 259) übergangen, wonach dieser einen Handel mit Kraftfahrzeugen betrieben habe, greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat dieses Vorbringen ersichtlich als richtig unterstellt, indem es davon ausgegangen ist (BU 10), der Beklagte könne sich auf frühere Geschäftsaktivitäten, die er nach seiner Darstellung vor seinem Umzug nach Frankreich (Ende 1989) ausgeübt habe, nicht stützen. Auch die Folgerung der Revision, aufgrund dieser Geschäftstätigkeit habe es nahegelegen, daß der Beklagte die IR-Marke beim Handel mit Kraftfahrzeugen benutzen werde, steht nicht im Einklang mit dem weiteren Verhalten des Beklagten. Das Berufungsgericht hat insoweit unbeanstandet festgestellt, dem Vortrag des Beklagten lasse sich nicht entnehmen, daß er bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (Herbst 1997) ernsthafte Planungen oder Versuche zur Aufnahme eines Geschäftsbetriebs im Bereich der Warenklassen der Marke "Classe E" oder eines Geschäftsbetriebs umgesetzt habe, der mit irgendwelchen Waren oder Dienstleistungen seiner angemeldeten Marken konkret in Verbindung zu bringen wäre. Die Revision hält dem vergeblich das Vorbringen aus dem Schriftsatz des Beklagten vom 7. Mai 1996 entgegen, in dem dieser auf seine "geschäftliche Vielseitigkeit" ver-
wiesen und ausgeführt hat, daß er derzeit einen Geschäftspartner "zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens auf dem Gebiet der Fahrräder und Motorräder" suche. Das Berufungsgericht hat den Beklagtenvortrag in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise insgesamt dahin gewertet, daß sich dieser in der vagen Absichtserklärung erschöpfe, eine Existenz gründen zu wollen und u.a. den Export/Import von Kraftfahrzeugen und Maschinen, den Import von Autos aus den USA und Deutschland nach Frankreich sowie den Handel mit Ölen, Autoteilen und sonstigen Produkten ins Auge zu fassen; gegenwärtig verrichte er, wie er selbst einräume, nur Gelegenheitsarbeiten. Es ist danach revisionsrechtlich davon auszugehen, daß der Beklagte bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht keinen entsprechenden Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte.
(2) Sodann hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, daß der Beklagte keinen ernsthaften Willen gehabt habe, seinen Markenbestand insgesamt oder jedenfalls die hier in Rede stehende Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Es hat sich insoweit entgegen der Ansicht der Revision hinreichend mit dem Vorbringen des Beklagten auseinandergesetzt, er habe vor, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen , da er über gewisse Fähigkeiten verfüge, "neue Markennamen zu schaffen" (GA II 630). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, es deute - abgesehen von der Anmeldung einer Vielzahl von Marken - nichts auf einen Geschäftsbetrieb als Markendesigner und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen hin. Dazu genüge das Vorbringen nicht, daß sein - jedenfalls zweiter - Geschäftsbetrieb seine ca. 50 "Vorratsmarken" seien, die seiner Absicht dienten, als Markendesigner in dieses Arbeitsgebiet einzusteigen. Dafür fehle, so hat das Berufungsgericht ergänzend ausgeführt, vor allem für den damals bereits knapp fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkt der Marke,
den Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung und der Geltendmachung seiner formalen Rechtsposition gegenüber der Klägerin jeder Anhaltspunkt. Auch diese Annahme läßt einen revisiblen Rechtsfehler nicht erkennen.
Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt , daß der Beklagte mit Schriftsatz vom 20. Juni 1997 Schreiben einiger Unternehmen vorgelegt hat, denen er offensichtlich Marken angeboten hatte. Es hat dazu ausgeführt, diese durchweg ablehnenden Antwortschreiben belegten allenfalls, daß der Beklagte als Privatmann mit einem Teil seiner Marken wahllos an verschiedene Unternehmen herangetreten sei. Ein Verhalten im Geschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausgestalteten Markenagentur oder eines Markendesigners nahekomme, spiegele sich in diesen Schreiben nicht wider.
Der Hinweis der Revision in der mündlichen Verhandlung darauf, daß es in bestimmten Geschäftsbereichen - z.B. bei Pharmaunternehmen - üblich sei, Vorratsmarken zu schaffen, erfordert vorliegend keine andere Betrachtung. Denn auch Vorratsmarken, deren Benutzung der Rechtsinhaber nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, setzten voraus, daß der Rechtsinhaber des angemeldeten oder eingetragenen Markenrechts dieses als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im Marktwettbewerb zu benutzen beabsichtigt. Bezogen auf eine Privatperson, die sich einen Bestand an Vorratsmarken zulegen möchte, bedeutet dies, daß sie diesen Bestand zwar nicht innerhalb der fünfjährigen Schonfrist einer Nutzung durch Dritte zuführen muß, wohl aber, daß bereits während dieser Zeit ein entsprechender Wille vorhanden ist. Das Fehlen eines solchen Willens hat das Berufungsgericht vorliegend in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt.

bb) Aus den Gesamtumständen konnte das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei folgern, daß der Beklagte in erster Linie bezweckte, zumindest einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um diese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen (BU 11). Es hat dazu weiter festgestellt, daß der Beklagte in der genannten Weise jedenfalls auch gegenüber der Klägerin vorgegangen sei. Er habe sich gerade nicht wie ein Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen eine von diesem noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbunden mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Vielmehr sei er an die Klägerin erst herangetreten und habe ihr die Marke "Classe E" ohne Marketingkonzept , aber unter unzweideutigem Hinweis auf seine formale Markenposition zur Lizenzierung angeboten, als diese bereits selbst die Bezeichnung "E-Klasse" gewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Das Berufungsgericht hat daraus gefolgert, daß der Beklagte zugleich die bei der Klägerin entstandene Drucksituation ausgenutzt habe, um sie - was der Beklagte im übrigen auch gegenüber einer anderen Firma versucht habe - zur Zahlung einer Lizenzgebühr zu bewegen. Er sei dabei in massiver Form vorgegangen und habe seine Forderungen aus der Marke, die angesichts einer denkbar geringen Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert dargestellt habe, in einer Größenordnung geltend gemacht, die keine Entsprechung in der Besonderheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe. Auch diese tatrichterliche Würdigung ist angesichts der revisionsrechtlich eingeschränkten Prüfungsmöglichkeiten nicht angreifbar. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang zusätzlich berücksichtigen können, daß der Beklagte zumindest einen gewissen, bei der Klägerin angelegten Trend aufgenommen hat. Denn
nach den getroffenen Feststellungen benennt die Klägerin seit mehr als 20 Jahren z.B. eine andere Modellreihe mit der Bezeichnung "S-Klasse".
Auf die im Berufungsurteil erörterten angeblichen Ä ußerungen des Beklagten gegenüber der Presse und auf den Grund für die Geltendmachung der Forderungen nach Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland und das darauf bezogene Revisionsvorbringen kommt es nicht an. Die Ausführungen des Berufungsgerichts dazu stellen keine selbständige Begründung dar, sondern sind ersichtlich nur als ergänzende Hilfserwägungen gedacht.
4. Der von dem Patentanwalt des Beklagten nach Abschluß der mündlichen Revisionsverhandlung gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem Ziel, noch tatsächliches Vorbringen nachholen zu können, ist unzulässig. Nach § 233 ZPO ist eine Wiedereinsetzung nur vorgesehen, wenn bestimmte im einzelnen genannte Fristen versäumt worden sind. Über diese Regelung kann nicht erreicht werden, Tatsachenvortrag in der Revisionsinstanz nachzuschieben. Der Senat sieht auch keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 9/01 Verkündet am:
30. Oktober 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 2 905 136
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
S100

a) Eine Löschung einer eingetragenen Marke wegen Bösgläubigkeit kommt
u.a. dann in Betracht, wenn sich die Anmeldung als sittenwidrige Behinderung
eines Dritten darstellt, der das Zeichen in der Vergangenheit benutzt hat. Die
Sittenwidrigkeit im Verhalten des Anmelders kann darin liegen, daß er das Zeichen
ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen
lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers
und mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören oder dem
Vorbenutzer den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (im Anschluß an BGH
GRUR 2000, 1032, 1033 – EQUI 2000).

b) Geht es um ein Zeichen, dessen Eintragung erst aufgrund einer Gesetzesänderung
möglich geworden ist (hier: Abschaffung eines Eintragungshindernisses
), kann der schutzwürdige Besitzstand auch zu einer Zeit erarbeitet worden
sein, zu der der Eintragung des Zeichens noch das Eintragungshindernis entgegenstand.

c) Bei der Beantwortung der Frage, ob für die Anmeldung des von einem Dritten
benutzten Zeichens ein hinreichender sachlicher Grund bestand, bleibt ein
berechtigtes Interesse des Anmelders an einer bestimmten Markennutzung außer
Betracht, wenn zu erwarten ist, daß die Eintragung der Marke nicht nur diesem
Interesse dienen soll.
BGH, Beschl. v. 30. Oktober 2003 – I ZB 9/01 – Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 24. Senats (MarkenBeschwerdesenats ) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2000 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 28. April 1995 die Marke Nr. 2 905 136
S100
für Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Motorräder , eingetragen.
Die Antragstellerin, ein mittelständisches Unternehmen mit etwa achtzig Mitarbeitern , begehrt die Löschung dieser und einer weiteren für die Markeninhaberin
eingetragenen Marke (P21S), weil die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marken bösgläubig gewesen sei. Die Marke „P21S“, die für Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliermittel sowie Reinigungs-, Pflege-, Wasch- und Poliertücher und -schwämme für Fahrzeuge, insbesondere für Personenkraftfahrzeuge, eingetragen ist, ist Gegenstand eines Parallelverfahrens (I ZB 8/01).
Die Antragstellerin stellt seit 1976 einen Flüssigreiniger für Leichtmetallräder und seit 1980 einen Reiniger zur selbsttätigen Komplettreinigung von Motorrädern her. Das Reinigungsmittel für Leichtmetallräder vertreibt sie unter der Bezeichnung „P21S“, den Motorradreiniger unter der Bezeichnung „S100“. 1984 beschloß sie, diese beiden Produkte auch in die USA zu exportieren. Zu diesem Zweck arbeitete sie mit der dort ansässigen (späteren) Markeninhaberin zusammen, die vereinbarungsgemäß den Vertrieb der beiden Produkte in den USA übernahm und „P21S“ und „S100“ als eigene Marken beim US-Patent- und Markenamt eintragen ließ.
1992 endete die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen im Streit. Die Antragstellerin stellte die Belieferung der Markeninhaberin mit den Produkten „S100“ und „P21S“ ein. Ihr Versuch, die beiden US-Marken „S100“ und „P21S“ auf sich übertragen zu lassen, schlug fehl. Seit Mai 1992 vertreibt vielmehr die Markeninhaberin in den USA unter diesen Zeichen zwei entsprechende Produkte – einen Motorradreiniger und ein Reinigungsmittel für Leichtmetallräder –, die sie in Deutschland von einem Wettbewerber der Antragstellerin herstellen und mit den Zeichen „S100“ bzw. „P21S“ versehen läßt.
Am 1. Oktober 1994 meldete die Markeninhaberin die Zeichen „S100“ und „P21S“ beim Deutschen Patentamt zur Eintragung als Warenzeichen an und erklärte sich nach einer entsprechenden Anfrage hinsichtlich beider Anmeldungen mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden. Daraufhin
wurden beide Zeichen mit diesem Zeitrang in das Markenregister eingetragen. Auch die Antragstellerin meldete noch 1994 „S100“ und „P21S“ beim Deutschen Patentamt zur Eintragung an. Nachdem sie sich ebenfalls mit einer Zeitrangverschiebung auf den 1. Januar 1995 einverstanden erklärt hatte, wurden beide Zeichen auch für sie in das Markenregister eingetragen, und zwar „S100“ für „Rostund Korrosionsschutzmittel, insbesondere für Motorräder; Putz-, Polier-, Fettentfernungs - und Schleifmittel, insbesondere zur Anwendung bei Kraftfahrzeugen“, und „P21S“ für „Rostschutzmittel, insbesondere Felgenschutzmittel, Färbemittel, insbesondere Reifenfärbemittel und Reifenglanz; Putz-, Polier-, Fettentfernungsund Schleifmittel, insbesondere Metallreiniger und Felgenreiniger“.
Die Markeninhaberin vertreibt die beiden mit den Marken „S100“ und „P21S“ versehenen Produkte in erster Linie in den USA. Der zu ihren Kunden zählende Motorradhersteller Harley-Davidson verkauft jedoch die bei der Markeninhaberin in den USA erworbenen, mit dem Zeichen „S100“ versehenen Motorradreiniger auch in Deutschland. Nachdem die deutsche Tochtergesellschaft von Harley-Davidson von der Antragstellerin abgemahnt worden war, hat ihr die Markeninhaberin rückwirkend eine Lizenz für die Benutzung der im Streit stehenden Marke „S100“ erteilt.
Die Antragstellerin hat vorgetragen, sie habe an der Bezeichnung „S100“ einen wertvollen, schutzwürdigen Besitzstand erworben. Die Umsätze mit dem entsprechenden Motorradreiniger hätten von 1989 bis 1995 insgesamt über 8 Mio. DM betragen, und zwar 1989 etwa 0,79 Mio. DM und 1994 annähernd 1,6 Mio. DM, davon mehr als 90% in Deutschland. Der Werbeaufwand für das Produkt habe etwa 10% des Umsatzes ausgemacht. Im deutschen Motorradfachhandel sei das Produkt mit einem Marktanteil von 55% mit Abstand Marktführer. In Kenntnis dieses Besitzstandes habe die Markeninhaberin „S100“ angemeldet, um die An-
tragstellerin in ihrem Besitzstand zu stören und in wettbewerbswidriger Weise zu behindern. Die Markeninhaberin habe bösgläubig gehandelt.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patentamt Antrag auf Löschung der für die Markeninhaberin eingetragenen Marke „S100“ gestellt. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.
Die Markeninhaberin hat vorgetragen, sie habe bei der Anmeldung keine Kenntnis von einem etwaigen (von ihr im übrigen bestrittenen) wertvollen Besitzstand der Antragstellerin gehabt. Die Anmeldung sei auch nicht in Behinderungsabsicht , sondern in Ausübung eines berechtigten Interesses, nämlich allein zu dem Zweck erfolgt, die Kennzeichnung des von einem dritten Hersteller bezogenen , für den Vertrieb in den USA bestimmten Motorradreinigers unbehelligt von denkbaren künftigen Schutzrechten der Antragstellerin an der Bezeichnung „S100“ zu ermöglichen. Die Markeninhaberin sei wegen der für die Antragstellerin mit gleichem Zeitrang eingetragenen Marke „S100“ auch rechtlich nicht in der Lage, die Antragstellerin in irgendeiner Weise zu behindern.
Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patentamts hat die Löschung der Marke beschlossen. Die dagegen eingelegte Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatGE 43, 233 = GRUR 2001, 744).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Markeninhaberin bei der Anmeldung bösgläubig gewesen und die Marke daher gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG zu löschen sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Die Bestimmung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG erfasse unter anderem auch die Fälle, in denen sich die Markenanmeldung als sittenwidriger Behinderungswettbewerb darstelle. Danach liege ein Löschungsgrund vor, wenn der Markeninhaber ein von einem Dritten verwendetes Zeichen in Kenntnis des erwirtschafteten Besitzstandes und mit dem Ziel, diesen Besitzstand zu stören, ohne hinreichenden sachlichen Grund als Marke für identische oder ähnliche Waren angemeldet habe. Die Antragstellerin habe zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke einen sowohl in tatsächlicher Hinsicht ausreichenden wie in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung „S100“ für Motorradreiniger erworben. Sie habe diese Bezeichnung seit 1980 ununterbrochen für einen Motorradreiniger benutzt und damit erhebliche Umsätze erzielt. Die Umsätze hätten einen erheblichen Anteil der Geschäftstätigkeit der Antragstellerin ausgemacht. Im Hinblick auf diese langjährige, von insgesamt steigenden Umsätzen gekennzeichnete und für das Unternehmen der Antragstellerin wichtige Benutzung des Zeichens „S100“ sei ein wirtschaftlich wertvoller, nicht unerheblicher Besitzstand der Antragstellerin zu bejahen. Dabei sei auch zu berücksichtigen, daß es sich bei einem Motorradreiniger um ein verhältnismäßig spezielles Produkt für einen beschränkten Abnehmerkreis handele.
Der Besitzstand sei auch rechtlich schutzwürdig. Dem stehe nicht entgegen, daß nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung noch geltenden alten Recht Zeichen, die ausschließlich aus Zahlen oder einzelnen Buchstaben bestanden hätten, grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen gewesen seien und daß dieses Eintragungshindernis auch auf Kombinationen von Zahlen und einzelnen Buchstaben erstreckt worden sei. Dieser erweiternden Auslegung habe bereits seit dem 1. Januar 1993 die – erst zum 1. Januar 1995 mit zweijähriger Verspätung in nationales Recht umgesetzte – Markenrechtsrichtlinie entgegengestanden, in der die
absoluten Schutzhindernisse abschließend geregelt seien und die ein solches Eintragungshindernis nicht kenne.
Die Markeninhaberin habe – so die Überzeugung des Beschwerdegerichts – zum Anmeldezeitpunkt hinreichende Kenntnis von dem schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an der Bezeichnung „S100“ gehabt. An den Nachweis einer solchen Kenntnis dürften keine hohen Anforderungen gestellt werden. Die angegriffene Marke sei von der Markeninhaberin auch mit dem Ziel einer Störung des Besitzstands der Antragstellerin angemeldet worden. Dem stehe nicht entgegen , daß die Markeninhaberin wegen der der Antragstellerin zustehenden zeitranggleichen identischen Marke „S100“ rechtlich nicht in der Lage sei, aus der im Streit stehenden Marke gegen die Antragstellerin vorzugehen. Für die Annahme einer Störung des Besitzstandes genüge es vielmehr, daß die Antragstellerin es im Falle des Bestands der Streitmarke hinnehmen müsse, daß Konkurrenzware in Deutschland mit der Marke „S100“ gekennzeichnet werde. Zwar werde die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Konkurrenzware unmittelbar exportiert. Die Antragstellerin könnte aber nichts dagegen unternehmen, wenn die Markeninhaberin die mit der Marke „S100“ gekennzeichnete Konkurrenzware in Deutschland vertreibe oder – wie bereits im Fall Harley-Davidson geschehen – vertreiben lasse.
Die Markeninhaberin habe auch kein eigenes schützenswertes Interesse an der Streitmarke, um den Bezug des Reinigungsmittels von einem anderen deutschen Hersteller abzusichern. Fraglich sei schon, ob die Markeninhaberin in Anbetracht des schutzwürdigen Besitzstands der Antragstellerin ein berechtigtes Interesse daran beanspruchen könne, daß ihre Konkurrenzware gerade in Deutschland mit der Marke „S100“ gekennzeichnet werde. Diese Kennzeichnung könne ebenso gut in den USA vorgenommen werden, auch wenn dies mit einem gewissen Mehraufwand verbunden sei. Entscheidend sei, daß die angegriffene Marke ihrer Inhaberin eine Rechtsmacht verleihe, die erheblich über das als Rechtferti-
gungsgrund für die Markenanmeldung angeführte Interesse an der markenrechtlichen Absicherung der Kennzeichnung von Exportwaren in Deutschland hinausreiche.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Marke „S100“ i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG bösgläubig war.
1. Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ist – wie das Bundespatentgericht mit Recht ausgeführt hat – jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = Sonderheft Bl.f.PMZ S. 89). Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG heranzuziehen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 – I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 – Analgin; Urt. v. 10.8.2000 – I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1033 = WRP 2000, 1293 – EQUI 2000; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl., § 50 Rdn. 10).
Von einer sittenwidrigen Anmeldung kann allerdings nicht schon dann ausgegangen werden, wenn der Anmelder eines Kennzeichens weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Für eine Bejahung der Sittenwidrigkeit müssen vielmehr auf seiten des Anmelders besondere, die Unlauterkeit begründende Umstände hinzutreten. Sie können darin liegen, daß der Markenin-
haber das Zeichen ohne hinreichenden sachlichen Grund für gleiche Waren hat eintragen lassen und dabei in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers und mit dem Ziel gehandelt hat, den Vorbenutzer in seinem Besitzstand zu stören oder ihm den weiteren Zeichengebrauch zu sperren (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000, m.w.N.).
2. Diese Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht im Streitfall zutreffend bejaht.

a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Unrecht davon ausgegangen, daß ein schützenswerter Besitzstand sich stets auf ein Zeichen beziehen muß, das zum Zeitpunkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Für eine solche Einschränkung besteht keine Veranlassung. Zwar handelte es sich bei den bislang entschiedenen Fällen durchweg um Sachverhalte, bei denen das Zeichen bereits zum Zeitpunkt der Benutzung hätte eingetragen werden können. Ein Bedürfnis nach einem Schutz vor einer bösgläubigen Markenanmeldung besteht aber auch und gerade in Fällen, in denen ein Eintragungshindernis durch eine Gesetzesänderung entfällt. Denn in diesen Fällen wäre der Vorbenutzer, der sich mit dem bislang nicht eintragungsfähigen Zeichen einen wertvollen Besitzstand erarbeitet hat, sonst wehrlos den Anmeldungen Dritter ausgesetzt, die sich mit demselben Zeitrang wie der Vorbenutzer dieses Zeichen eintragen lassen können. Bei einer Änderung der Rechtslage kann dem Vorbenutzer – anders als in Fällen, in denen sich die Benutzung auf ein eintragungsfähiges Zeichen bezieht – nicht vorgehalten werden, er habe es versäumt, das Zeichen rechtzeitig anzumelden.
Im Streitfall bedarf es daher keiner Klärung, ob nach Ablauf der für die Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie gesetzten Frist am 1. Januar 1993 jedenfalls Kombinationen aus Zahlen und einzelnen Buchstaben – in Abkehr der bis dahin geübten, auf § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG gestützten deutschen Praxis – hätten eingetra-
gen werden müssen (vgl. zu Zahlwörtern BGH, Beschl. v. 3.6.1993 – I ZB 9/91, GRUR 1993, 825, 826 – Dos). Denn der Besitzstand, den die Antragstellerin erarbeitet hat, ist auch dann gegenüber einem bösgläubigen Anmelder schutzwürdig, wenn das in Rede stehende Zeichen vor dem 1. Januar 1995 nicht eintragungsfähig war.

b) Nach den vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen verfügte die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Anmeldung (Oktober 1994) ebenso wie zu dem für den Zeitrang der Streitmarke maßgeblichen Zeitpunkt (1.1.1995) über einen wertvollen Besitzstand. Der Motorradreiniger „S100“ der Antragstellerin ist seit 1980 auf dem Markt. Die Umsätze bewegten sich bei durchweg steigender Tendenz in der ersten Hälfte der neunziger Jahre im Millionen-DM-Bereich. Was den Absatz über den Fachhandel angeht, war die Antragstellerin mit Abstand Marktführerin. Es unterliegt keinem Zweifel, daß ein solches im Markt hervorragend eingeführtes Produkt mit stetigen, wachsenden Absatzchancen für ein mittelständisches Unternehmen wie die Antragstellerin einen wertvollen Besitzstand darstellt. Auf die absoluten Stückzahlen der verkauften Produkte, die aus der Sicht der Rechtsbeschwerde eher unbedeutend sind, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.

c) Die Feststellung des Bundespatentgerichts, der Geschäftsführer der Markeninhaberin habe Kenntnis von dem wertvollen Besitzstand gehabt, den sich die Antragstellerin mit ihrem Produkt „S100“ erarbeitet hatte, wird von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen und läßt auch sonst keinen Rechtsfehler erkennen.

d) Das Bundespatentgericht hat ferner angenommen, die Markeninhaberin habe die Streitmarke mit dem Ziel angemeldet, den Besitzstand der Antragstellerin zu stören. Auch diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.
Dabei hat das Bundespatentgericht nicht verkannt, daß die Markeninhaberin die Streitmarke nicht dazu einsetzen kann, die Antragstellerin von der Benutzung ihres eigenen (identischen) Zeichens auszuschließen. Denn nach der Registerlage besteht zwischen den beiden „S100“-Marken eine Koexistenz: Die Parteien können diese Marken nicht einsetzen, um eine Benutzung des Zeichens durch den jeweils anderen Inhaber zu unterbinden. Die Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers können in diesem Fall nur jeweils gegen Dritte eingesetzt werden.
Dennoch hat das Beschwerdegericht das Ziel der Besitzstandsstörung mit Recht bejaht. Es ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Markeninhaberin mit der Anmeldung der Streitmarke in Deutschland in erster Linie das Ziel verfolgt haben mag, den bisherigen Produktionsablauf ihres eigenen Motorradreinigers markenrechtlich abzusichern und zu verhindern, daß die Antragstellerin es ihr untersagt , diesen Reiniger in Deutschland in Behältnisse abfüllen zu lassen, die mit dem Zeichen „S100“ versehen sind. Das Bundespatentgericht hat auch zu Recht angenommen, daß allein durch diese Nutzung der (inländische) Besitzstand der Antragstellerin noch nicht tangiert wird. Von der Eintragung der Streitmarke geht aber darüber hinaus ein erhebliches Störpotential aus, weil sie der Markeninhaberin die Möglichkeit eröffnet, den eigenen Motorradreiniger unter dem eingeführten Namen des Produkts der Antragstellerin auch in deren Heimatmarkt anzubieten. Auch wenn diese Möglichkeit für die Markeninhaberin bei der Anmeldung der Streitmarke nicht im Vordergrund gestanden haben mag, zeigt doch die Erteilung der Lizenz an die deutsche Tochtergesellschaft von Harley-Davidson, daß die Markeninhaberin gewillt war, die Eintragung der Streitmarke einzusetzen, um ihr eigenes Produkt in Deutschland abzusetzen.

e) Zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß sich die Markeninhaberin für die Anmeldung der Streitmarke nicht auf ein durchgreifendes eigenes berechtigtes Interesse stützen kann. Dabei kann offenbleiben, ob für das
berechtigte Interesse bereits ausreicht, daß es für die Markeninhaberin kostengünstiger ist, an der schon seit 1992 praktizierten Konfektionierung ihres Reinigungsmittels in Deutschland festzuhalten, statt die Reinigungsflüssigkeit in die USA zu transportieren und dort in mit dem Zeichen „S100“ versehene Behältnisse abzufüllen. Denn bei der Bewertung der Interessen der Markeninhaberin kann nicht außer Betracht bleiben, daß sie die ihr eingeräumte Rechtsposition dazu benutzt hat, den Absatz ihrer Produkte auch in Deutschland zu ermöglichen. Das berechtigte Interesse an der Eintragung der Streitmarke muß unberücksichtigt bleiben , wenn die Gefahr besteht, daß die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird, weitere Vorteile aus der Eintragung zu ziehen, für die ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden kann.
IV. Danach ist die gegen den Beschluß des Bundespatentgerichts gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.

(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und

1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,
2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und
3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.

(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.