Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Aug. 2004 - I ZR 98/02

bei uns veröffentlicht am12.08.2004

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZR 98/02 Verkündet am:
12. August 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Verwarnung aus Kennzeichenrecht
Dem Großen Senat für Zivilsachen beim Bundesgerichtshof wird folgende
Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:
Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem
Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten
oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift,
nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9
UWG) ergeben?
BGH, Beschl. v. 12. August 2004 - I ZR 98/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 17. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und
Dr. Schaffert

beschlossen:
I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
II. Dem Großen Senat für Zivilsachen beim Bundesgerichtshof wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt: Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?

Gründe:


I. Dem Vorlagebeschluß liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Klägerin, die u.a. Sanitärarmaturen nebst Zubehör herstellt und vertreibt , war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt jeweils für "Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen" eingetragen waren (Marke Nr. 396 54 198: angemeldet am 13.12.1996, eingetragen am 17.2.1997; Marke Nr. 396 55 854: angemeldet am 21.12.1996, eingetragen am 12.2.1997; im folgenden: Klagemarken).
Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt Strahlregler für Sanitärarmaturen (gemäß den Anlagen K 10 bis K 12) her, die am Auslauf mit Rundgittern versehen sind.
Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1 geltend, deren Strahlregler verletzten die Klagemarken, und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Beklagte zu 1 wies diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken.
Die Klägerin hat mit ihrer im Juni 1998 erhobenen Klage beantragt, die Beklagten wegen Verletzung der Klagemarken zur Unterlassung und Auskunftserteilung zu verurteilen sowie ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.
Mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1998 und 22. März 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken ausgesprochen , weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Klägerin die Kosten der Beklagten zu 1 aufzuerlegen. Das Bundespatentgericht hat mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1999 die Beschwerden der Klägerin und die auf Änderung der Kostenentscheidungen gerichteten Anschlußbeschwerden der Beklagten zu 1 zurückgewiesen.
Die Klägerin hat daraufhin ihre Klage mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen.
Bereits vorher hatte die Beklagte zu 1 ihre Widerklage erhoben, mit der sie die Erstattung der Kosten verlangt, die sie in den Löschungsverfahren aufgewendet hat (17.848 DM nebst Zinsen). Die Klägerin sei ihr insoweit schadensersatzpflichtig , weil ihre Abmahnung vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei.
Die Klägerin hat demgegenüber geltend gemacht, sie habe bei ihrer Abmahnung nicht schuldhaft gehandelt.
Das Landgericht hat der Widerklage der Beklagten zu 1 stattgegeben.
Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 213). Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Beklagten zu 1 nicht deshalb gegen die Klägerin ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen schuldhaften Eingriffs in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zusteht, weil die Klägerin sie mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 aus ihren Klagemarken verwarnt und im Juni 1998 Verletzungsklage erhoben hat.
Mit ihrer (zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt , begehrt die Beklagte zu 1 die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
II. Der Bundesgerichtshof ist - im Anschluß an die Rechtsprechung des Reichsgerichts (grundlegend RGZ 58, 24 - Juteartikel) - in ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, daß eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, mit der ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsverlangen verbunden ist, einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten darstellen kann, der bei Verschulden nach § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet (vgl. BGHZ 38, 200, 204 ff. - Kindernähmaschinen ; 62, 29, 31 ff. - Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 22.6.1976 - X ZR 44/74, GRUR 1976, 715, 716 f. - Spritzgießmaschine; Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 f. = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte; Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 425 = WRP 1995, 489 - Abnehmerverwarnung ; Urt. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813 = WRP 1996, 207 - Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung, insoweit nicht in BGHZ 131, 233; Urt. v. 17.4.1997 - X ZR 2/96, GRUR 1997, 741, 742 = WRP 1997, 957 - Chinaherde; Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 55 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear; zustimmend u.a. Erman/Schiemann, BGB, 11. Aufl., § 823 Rdnr. 68 ff.; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., Vor §§ 9-14 PatG Rdn. 16 ff.; Gloy/Melullis, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 2. Aufl., § 20 Rdn. 83 ff.; vgl. auch Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 30 Rdn. 19).
Diese schon früher nicht unumstrittene Rechtsprechung (vgl. dazu BGHZ 62, 29, 31 f. - Maschenfester Strumpf; Blaurock, Die Schutzrechtsverwarnung, 1970, S. 57 ff.; Horn, Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten , 1971, S. 154 ff.; ders., GRUR 1974, 235 ff.; Quiring, WRP 1983, 317 ff.) ist in den letzten Jahren verstärkt kritisiert worden (vgl. Larenz/Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. II/2, 13. Aufl. 1994, S. 554 ff.; Baumbach/Hefermehl , Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Allg. Rdn. 129, 136, § 14 Rdn. 11; Köhler
in Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 1 Rdn. 482 ff.; Pastor/Ahrens/Deutsch, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 10 Rdn. 6 ff.; Deutsch, WRP 1999, 25, 26 f.; Kunath, WRP 2000, 1074 ff.; Ullmann, GRUR 2001, 1027 ff.; vgl. aber auch MünchKomm.BGB/Wagner, 4. Aufl., § 823 Rdn. 191).
III. Der Bundesgerichtshof hat die dargelegten Rechtsgrundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung auch auf Verwarnungen, die auf Kennzeichenrechte (Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel) gestützt sind, angewandt (vgl. BGHZ 14, 286, 291 ff. - Farina Belgien). Daran will der I. Zivilsenat nicht mehr festhalten. Das Verfahren ist daher auszusetzen und die Sache gemäß § 132 Abs. 4 GVG dem Großen Senat für Zivilsachen zur Entscheidung über folgende Rechtsfrage vorzulegen:
"Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?" Diese Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung. Sie betrifft Grundfragen der Grenzen zulässiger Rechtsverfolgung.
Eine Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen ist zudem zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Die Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, daß eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten kann, wird zwar möglicherweise auch mit Besonderheiten des Schutzes von Kennzeichenrechten begründet werden können, die wei-
teren Gründe, die nach Ansicht des I. Zivilsenats dafür sprechen, berühren aber auch Grundlagen der Rechtsprechung zur Schadensersatzhaftung aus § 823 Abs. 1 BGB bei einer Verwarnung aus anderen Schutzrechten, insbesondere aus Patent oder Gebrauchsmuster.
IV. Für die Absicht des I. Zivilsenats, seine Rechtsprechung zur Schadensersatzhaftung bei einer unbegründeten Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht zu ändern, sind insbesondere folgende Erwägungen maßgebend:
1. Eine Behinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung von Schutzrechten ergibt, ist grundsätzlich wettbewerbskonform und dementsprechend von den betroffenen Mitbewerbern hinzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 147/89, GRUR 1993, 34, 37 = WRP 1992, 160 - Bedienungsanweisung ; BGH GRUR 1995, 424, 425 - Abnehmerverwarnung). Ebenso ist die gerichtliche und die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten, auch wenn sich diese (letztlich) als unbegründet erweisen, grundsätzlich nicht rechtswidrig.
Wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder betreibt, greift bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners ein, auch wenn sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem anderen Teil aus dem Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwachsen. Für die Folgen einer nur fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage haftet er außerhalb der schon im Verfahrensrecht vorgesehenen Sanktionen grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Handlung. Der Schutz des Prozeßgegners wird regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung gewährleistet. Wo dies allerdings nicht der Fall ist, muß es beim uneingeschränk-
ten Rechtsgüterschutz verbleiben, den § 823 Abs. 1 und § 826 BGB gewähren (vgl. BGHZ 154, 269, 271 f.).
Die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten , die der Klageerhebung als der schärfsten Form der Abmahnung in der Regel vorausgeht, kann insoweit nicht anders behandelt werden (vgl. dazu auch OLG Düsseldorf GRUR 2003, 814, 816; Pastor/Ahrens/Deutsch aaO Kap. 10 Rdn. 11; Köhler in Köhler/Piper aaO § 1 Rdn. 484; Sack, WRP 1976, 733, 741 f.; Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1028).
2. Eine mit einem ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehren verbundene unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist demgegenüber in ständiger Rechtsprechung als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§ 823 Abs. 1 BGB) angesehen worden.
Anlaß für diese Rechtsprechung waren unberechtigte Verwarnungen aus Patent oder Gebrauchsmuster. Fälle dieser Art sind auch seit jeher in der praktischen Rechtsanwendung zahlenmäßig und wirtschaftlich die bei weitem bedeutendsten Anwendungsfälle, während Fälle von Schadensersatzforderungen wegen Verwarnung aus Kennzeichenrechten in der gerichtlichen Praxis selten geblieben sind und - soweit ersichtlich - fast durchweg nur Forderungen auf Ersatz der Kosten der Rechtsverteidigung zum Gegenstand hatten.
Grundlage für die Bejahung eines Schadensersatzanspruchs des aus einem Schutzrecht Verwarnten aus § 823 Abs. 1 BGB ist nach der bisherigen Rechtsprechung der Gedanke einer ausgewogenen Risikoverteilung zwischen dem Verwarnenden und dem Verwarnten (vgl. BGHZ 62, 29, 33 - Maschenfester Strumpf; vgl. auch BGHZ 111, 349, 358). Sie wird weitgehend mit den
Umständen, die bei einer unberechtigt und schuldhaft ausgesprochenen Verwarnung aus Schutzrechten typischerweise gegeben sind, begründet. So wird darauf hingewiesen (vgl. BGHZ 38, 200, 204 f. - Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1997, 741, 742 - Chinaherde), daß eine Schutzrechtsverwarnung für den Verwarnten in aller Regel einschneidende Wirkungen zur Folge hat. Vor allem Schutzrechtsverwarnungen aus einem Patent oder Gebrauchsmuster, die in der Regel unter Beteiligung von Patentanwälten ausgesprochen werden, stellen den Verwarnten meist vor die Frage, ob er die Herstellung oder den Vertrieb der umstrittenen Erzeugnisse gleichwohl fortsetzen soll. Die Beurteilung der Schutzrechtslage erfordert Zeit und ist fast immer schwierig. Setzt der Verwarnte Herstellung und Vertrieb fort, haftet er bei Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung nach einem scharfen Verschuldensmaßstab auf Schadensersatz, der nach Wahl des Verletzten auch die Herausgabe des Gewinns umfassen kann (vgl. dazu auch BGHZ 145, 366 - Gemeinkostenanteil). In der Entscheidung "Kaugummikugeln" (BGH, Urt. v. 8.2.1963 - Ib ZR 132/61, WRP 1965, 97, 99) wird die rechtliche Sonderbehandlung der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung weiter damit begründet, daß der Verwarnende sich auf ein ihm zustehendes Schutzrecht berufe, über dessen Rechtsbestand und Tragweite er regelmäßig selbst weit besser als der Verwarnte unterrichtet sei.
3. Diese Erwägungen können nach Ansicht des I. Zivilsenats die Beurteilung , daß eine unberechtigte Verwarnung aus einem Immaterialgüterrecht bei Verschulden (und sei es auch nur leichter Fahrlässigkeit) als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet, nicht rechtfertigen.
Die dem Rechtsstreit zugrundeliegende Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann dem Verwarnten ebenso wie die Verwarnung aus anderen ge-
werblichen Schutzrechten schwerwiegende Entscheidungen abverlangen. Diese mögen typischerweise allerdings nicht so einschneidend sein wie bei Patentund Gebrauchsmusterstreitigkeiten, weil, sofern es sich nicht um eine aus der Form der Ware gebildete Marke handelt (§ 3 Abs. 1 MarkenG), das Inverkehrbringen der Ware selbst ohne die beanstandete Kennzeichnung möglich bleibt und sich die Höhe des in solchen Fällen zu ersetzenden Schadens nach der Lizenzanalogie berechnet oder darauf beschränkt ist, welcher Schaden gerade durch die Kennzeichenverletzung entstanden ist oder welcher Verletzergewinn gerade durch die rechtswidrige Kennzeichenbenutzung erzielt worden ist.
Wird die als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung tatsächlich eingestellt, kann dies aber auch bei einer Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht den Geschäftsbetrieb des Verwarnten erheblich beeinträchtigen. Für den Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen unter der angeblich schutzrechtsverletzenden Kennzeichnung sind in der Regel Aufwendungen für die Kennzeichnung selbst und für Werbemaßnahmen getätigt worden. Bei einem Verzicht auf die Benutzung der beanstandeten Kennzeichnung kann ein mit dieser erworbener guter Ruf nicht weiter genutzt werden.
Diese möglichen Folgen einer Verwarnung rechtfertigen es jedoch nicht, das Schadensrisiko dadurch auf den Verwarnenden zu verlagern, daß dem Verwarnten bei Unbegründetheit der Verwarnung - auch im Fall bloßer Fahrlässigkeit - ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB zugestanden wird. Der Verwarnende besitzt in einem solchen Fall im allgemeinen bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage keinen entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber dem Verwarnten. Die Beurteilung der Schutzrechtslage kann zwar schwierig sein; dies gilt dann aber für beide Seiten in gleicher Weise. Ein Unternehmer , der aufgrund einer Berechtigungsanfrage oder selbst im Rahmen
seiner eigenen Geschäftstätigkeit feststellt, daß er möglicherweise ein fremdes Recht verletzt, muß - nicht anders als ein Verwarnter - entscheiden, ob er die betreffenden Benutzungshandlungen einstellt, und - wenn er dies tut - die damit verbundenen Beeinträchtigungen selbst tragen. Es gibt keinen Grund, einen Unternehmer, der abwartet, bis er verwarnt wird, besserzustellen und ihm bei einer Schutzrechtsverwarnung, die in einem Gerichtsverfahren letztlich als unberechtigt beurteilt wird, einen Schadensersatzanspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zuzubilligen. Der Verwarnte kann die Schutzrechtslage in der Regel jedenfalls in Kennzeichensachen ebenso beurteilen wie der Verwarnende; es liegt in seiner Verantwortung, welche Konsequenzen er aus seiner Beurteilung zieht (vgl. dazu auch Moser v. Filseck, GRUR 1963, 260, 262; Horn, GRUR 1974, 235, 236 f.; Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1029).
4. Geeignete Grundlage für die Schadensersatzhaftung bei unbegründeten Verwarnungen aus Schutzrechten sind nach der Ansicht des I. Zivilsenats Ansprüche aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG; vgl. dazu auch - durchweg noch zu §§ 1 und 14 UWG a.F. - Baumbach/Hefermehl aaO Allg. Rdn. 129, § 14 Rdn. 8 ff.; Köhler in Köhler/
Piper aaO § 1 Rdn. 482 ff.; Larenz/Canaris aaO S. 554 ff.; Blaurock aaO S. 70 ff.; Horn, Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten, 1971, S. 188 ff.; Brüggemeier, Deliktsrecht, 1986, S. 237 ff.; Sack, WRP 1976, 733, 735 f.; Lindacher, ZHR 144 [1980] S. 350 ff.; Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1029 f.; vgl. auch Katzenberger, Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb , 1967, S. 130).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Aug. 2004 - I ZR 98/02

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Aug. 2004 - I ZR 98/02

Referenzen - Gesetze

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 823 Schadensersatzpflicht


(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (2) Di

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung


Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.
Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Aug. 2004 - I ZR 98/02 zitiert 11 §§.

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(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (2) Di

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Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich


(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. (2) Vorschri

Gerichtsverfassungsgesetz - GVG | § 132


(1) Beim Bundesgerichtshof werden ein Großer Senat für Zivilsachen und ein Großer Senat für Strafsachen gebildet. Die Großen Senate bilden die Vereinigten Großen Senate. (2) Will ein Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Sena

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse


(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeut

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 9 Schadensersatz


(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 unzulässige g

Markengesetz - MarkenG | § 3 Als Marke schutzfähige Zeichen


(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschlie

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 14 Sachliche und örtliche Zuständigkeit; Verordnungsermächtigung


(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, sind die Landgerichte ausschließlich zuständig. (2) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grun

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Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Aug. 2004 - I ZR 98/02 zitiert oder wird zitiert von 2 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Aug. 2004 - I ZR 98/02 zitiert 1 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 13. Apr. 2000 - I ZR 220/97

bei uns veröffentlicht am 13.04.2000

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 220/97 Verkündet am: 13. April 2000 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: j
1 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Beschluss, 12. Aug. 2004 - I ZR 98/02.

Bundesgerichtshof Urteil, 21. Dez. 2005 - X ZR 72/04

bei uns veröffentlicht am 21.12.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 72/04 Verkündet am: 21. Dezember 2005 Weschenfelder Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja

Referenzen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die sie andernfalls nicht getroffen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht für unlautere geschäftliche Handlungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie nach Nummer 32 des Anhangs.

(3) Gegen verantwortliche Personen von periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf Schadensersatz nach den Absätzen 1 und 2 nur bei einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.

(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 220/97 Verkündet am:
13. April 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
SUBWAY/Subwear
Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach
§ 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nicht
das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG zu erteilen.
BGH, Urteil vom 13. April 2000 - I ZR 220/97 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 24. Juli 1997 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Teilurteil der 9. Kammer für Handelssachen des Landgerichts München I vom 30. Juli 1996 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Rechtsmittel - an das Landgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte ist Inhaberin der beim Deutschen Patentamt am 15. Februar 1982 angemeldeten und am 31. Oktober 1983 eingetragenen Marke Nr. 1 053 725 "SUBWAY" für "Textilbekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, insbesondere Oberbekleidungsstücke, gestrickte und gewirkte Bekleidungsstücke , T-Shirts und Polohemden, textile Kopfbedeckungen, Handschuhe , Schals und Krawatten".
Die Klägerin stellt Bekleidungsstücke her und vertreibt sie. Sie ist Inhaberin der am 2. Dezember 1993 angemeldeten und am 16. Juni 1994 beim Deutschen Patentamt für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragenen Marke "Subwear". Gegen die Eintragung der Marke "Subwear" hat die Beklagte Widerspruch erhoben.
Die Beklagte mahnte Abnehmer der Klägerin, unter anderem mit Schreiben vom 18. Dezember 1995 die Sport-S. GmbH, wegen Verletzung der Marke "SUBWAY" durch den Vertrieb von Bekleidungsstücken der Klägerin mit deren Zeichen "Subwear" ab und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Auskunft, Rechnungslegung, die Herausgabe der mit "Subwear" gekennzeichneten Produkte zur Vernichtung und das Anerkenntnis von Schadensersatz.
Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe mit der französischen Firma L. D. F. am 10./11. Januar 1996 eine Vereinbarung über die Benutzung des Zeichens "Subwear" getroffen. Die Firma L. D. F. ist Inhaberin der gegenüber der Marke der Beklagten prioritätsälteren für Bekleidungsstücke eingetragenen IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY".
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr sei von der Firma L. D. F. eine Lizenz zur Benutzung der Marke "Subwear" eingeräumt worden. Die von der Beklagten ausgesprochenen Abmahnungen ihrer Abnehmer seien unberechtigt gewesen.
Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, von Abnehmern der Klägerin die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung zu fordern, die den, auch sinngemäßen, Inhalt hat,
"(1) es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.001,-- DM für jedes Bekleidungsstück für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, Bekleidungsstücke mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway" herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen;
(2) Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg des unter Ziff. 1 beschriebenen Warenzeichens zu erteilen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen
oder bestellten, unter Ziff. 1 beschriebenen Textilien mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway";
(3) über den Umfang der unter Ziff. 1 beschriebenen Handlung Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der Angabe der einzelnen Lieferungen, der unterschiedlichen Motive, der einzelnen Verkaufsstellen unter Nennung

a) der Liefermengen, Artikelbezeichnungen, Lieferzeiten , Lieferpreise und Namen und Anschriften der Abnehmer;

b) des erzielten Gewinns und unter Angabe der einzelnen Angebote und der Werbung unter Nennung

c) der Angebotsmengen, Artikelbezeichnungen, Angebotszeiten , Angebotspreise und Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

d) der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Gebiet;
(4) sämtliche aus dem Verkehr gezogenen und auf Lager befindlichen Bekleidungsstücke mit dem unter Ziff. 1 genannten Warenzeichen "Subwear/Subway" an die
Beklagte zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben;
(5) der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser Firma durch die unter Ziff. 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird",
2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, von welchen Abnehmern der Klägerin die Beklagte die Abgabe einer Unterlassungserklärung gemäß Ziff. I.1. verlangt hat;
II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend unter Ziff. I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftighin entstehen wird;
III. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 10.959,50 DM nebst 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, die Marke "Subwear" der Klägerin sei mit ihrer prioritätsälteren Marke "SUBWAY" verwechslungsfähig. Bei dem zwischen der Klägerin und der Firma L. D. F. abgeschlossenen Vertrag handele es sich nicht um eine Lizenzvergabe, sondern um eine Abgrenzungsvereinbarung.
Das Landgericht hat durch Teilurteil entschieden und die Beklagte nach dem Unterlassungsantrag (Antrag zu I.1. (1)-(5)) verurteilt. Auf die Berufung
der Beklagten hat das Berufungsgericht das Teilurteil des Landgerichts aufgehoben und die Klage hinsichtlich des Unterlassungsantrags abgewiesen.
Mit der Revision beantragt die Klägerin das Berufungsurteil aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung an das Gericht erster Instanz.
I. Das Berufungsgericht ist von der Zulässigkeit des Teilurteils erster Instanz ausgegangen. Den Unterlassungsanspruch der Klägerin hat es verneint. Hierzu hat es ausgeführt, die von der Beklagten ausgesprochene Abmahnung von Abnehmern der Klägerin sei berechtigt gewesen. Die Beklagte verfüge im Verhältnis zur Klägerin über die prioritätsältere Marke "SUBWAY". Zwischen den Zeichen der Parteien bestehe Verwechslungsgefahr. Die Firma L. D. F. habe als Inhaberin der Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz an der Marke "Subwear" einräumen können, weil es sich um eine von der Marke "SUBWAY" abweichende Marke handele. Anderenfalls käme es zu einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Schutzbereichs der Marke "SUBWAY". Durch den Vertrag vom 10./11. Januar 1996 habe die Klägerin daher nur das Recht erworben, daß die Firma L. D. F. nicht aus der IR-Marke "SUBWAY" gegen ihr Zeichen "Subwear" vorgehe.
Dem Begehren der Klägerin stehe zudem § 30 Abs. 3 MarkenG entgegen , wonach der Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen Verletzung der Marke erheben könne. Eine Zustimmung habe die Firma L. D. F. jedoch nicht erteilt.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Zu Recht rügt die Revision, das Landgericht habe unter Verstoß gegen § 301 ZPO ein Teilurteil nicht erlassen dürfen und das Berufungsgericht habe daher entweder über den in erster Instanz noch anhängigen Teil des Rechtsstreits ebenfalls entscheiden oder die Sache an das Landgericht zurückverweisen müssen.
1. Ein Teilurteil darf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur erlassen werden, wenn es von der Entscheidung über den Rest des Anspruchs unabhängig ist, wenn also die Gefahr widersprechender Entscheidungen , auch infolge abweichender Beurteilung durch das Rechtsmittelgericht , ausgeschlossen ist (vgl. BGHZ 107, 236, 242; 120, 376, 380; BGH, Urt. v. 5.2.1997 - VIII ZR 14/96, NJW 1997, 2184; Urt. v. 12.1.1999 - VI ZR 77/98, NJW 1999, 1035; Urt. v. 1.3.1999 - II ZR 305/97, NJW 1999, 1638). Im Rahmen des § 301 ZPO soll eine unterschiedliche Beurteilung von bloßen Urteilselementen , die nicht in Rechtskraft erwachsen, ausgeschlossen werden. Ein Teilurteil ist daher unzulässig, wenn es eine Frage entscheidet, die sich im weiteren Verfahren über die anderen Ansprüche noch einmal stellt (vgl. BGH, Urt. v. 27.5.1992 - IV ZR 42/91, NJW-RR 1992, 1053).
2. Dies ist vorliegend der Fall.

a) Eine Verwarnung wegen einer Schutzrechtsverletzung kann als ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht gemäß §§ 1, 3 UWG oder - je nach Sachlage - als ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten oder dessen Zulieferers gemäß § 823 Abs. 1 BGB zu beanstanden sein, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts als unbe-
gründet oder wenn sie sich ungeachtet der Frage, ob ein Eingriff in ein bestandskräftiges Schutzrecht gegeben oder zu befürchten ist, ihrem sonstigen Inhalt oder ihrer Form nach als unzulässig erweist (vgl. BGHZ 62, 29, 32 f. - Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 - Brombeerleuchte; Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 425 = WRP 1995, 489 - Abnehmerverwarnung; vgl. auch BGH, Urt. v. 10.7.1997 - I ZR 42/95, GRUR 1997, 896, 897 - Mecki-Igel III).

b) Damit kommt es sowohl für den aus § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB abgeleiteten Unterlassungsanspruch, der Gegenstand des Teilurteils des Landgerichts ist, als auch für den Auskunfts- und Schadensersatzanspruch der Klägerin , über den das Gericht erster Instanz und das Berufungsgericht noch nicht entschieden haben, jedenfalls auch darauf an, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Abmahnung der Beklagten am 18. Dezember 1995 oder in der Folgezeit berechtigt war, Bekleidungsstücke mit dem Zeichen "Subwear" herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen und sich die an Abnehmer der Klägerin gerichteten Verlangen der Beklagten auf Abgabe der geforderten Verpflichtungserklärung als unberechtigt erweisen. Hierfür ist wiederum von Bedeutung, ob zwischen dem Zeichen "Subwear" der Klägerin und der Marke "SUBWAY" der Beklagten Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht und welche der Parteien ein prioritätsälteres Recht geltend machen kann.
3. Der Erlaß eines unzulässigen Teilurteils stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel i.S. des § 539 ZPO dar. Hat das Berufungsgericht eine an sich gebotene Zurückverweisung an die erste Instanz unterlassen, so ist diese Entscheidung grundsätzlich in der Revisionsinstanz nachzuholen, ohne daß es
vorliegend darauf ankommt, ob dies einer ausdrücklichen Rüge bedarf (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 22.3.1991 - V ZR 16/90, NJW 1991, 2082, 2083; offengelassen BGH, Urt. v. 12.1.1994 - XII ZR 167/92, NJW-RR 1994, 379, 381).
Der Senat hat davon abgesehen, den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Zwar können Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit im Einzelfall dafür sprechen, daß der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird und dieses ausnahmsweise den noch im ersten Rechtszug anhängigen Teil an sich zieht. Solche Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit sind vorliegend aber nicht ersichtlich und ein Einverständnis der Parteien mit einer Entscheidung des gesamten Streitgegenstandes durch das Berufungsgericht liegt ebenfalls nicht vor.
III. Bei dem weiteren Verfahren wird das Landgericht zu berücksichtigen haben, daß, wie bereits das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zusteht, weil die Zeichen "Subwear" der Klägerin und "SUBWAY" der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in klanglicher Hinsicht verwechslungsfähig sind und die Beklagte über das prioritätsältere Recht im Verhältnis zur Klägerin verfügt. Denn die Klägerin hat aufgrund der Vereinbarung vom 10./11. Januar 1996 keine Lizenz an den Marken "SUBWAY" oder "Subwear" erworben. Die Marke "SUBWAY" ist nicht Gegenstand der Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Firma L. D. F. , die Inhaberin der IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY" ist. An dem Zeichen "Subwear" konnte die Klägerin keine Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG erwerben, weil die Firma L. D. F. nicht Inhaberin der Marke "Subwear" war und aufgrund ihrer Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz für das Zeichen "Subwear" erteilen konnte.

Gegenstand einer Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG ist das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht. Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen.
Die von der Revision vertretene gegenteilige Ansicht ist bereits mit dem Wortlaut des § 30 Abs. 1 MarkenG nicht zu vereinbaren. Nach dieser Bestimmung bezieht sich die Lizenzerteilung auf das durch die Eintragung begründete Recht. Für diese Auslegung spricht auch Art. 8 der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 89/104/EG, der durch § 30 MarkenG umgesetzt worden ist. Danach ist die Marke Gegenstand von Lizenzen, nicht aber ein der Marke ähnliches Zeichen.
Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung.
Die Vorschrift des § 27 Abs. 1 MarkenG, die die Übertragung der Marke regelt, stimmt von dem Regelungsgegenstand - Rechtsübertragung oder Lizenzerteilung - abgesehen, wörtlich mit § 30 Abs. 1 MarkenG überein. Es kann aber nicht zweifelhaft sein, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke nur diese, nicht aber andere mit der Marke verwechselbare Zeichen auf den Rechtsnachfolger übertragen kann. Die Befugnis zur Lizenzerteilung nach § 30 Abs. 1 MarkenG kann in Anbetracht des übereinstimmenden Gesetzeswortlauts
danach nicht weiterreichen als die Regelung zur Rechtsübertragung nach § 27 Abs. 1 MarkenG.
Entsprechendes folgt aus Sinn und Zweck des § 30 MarkenG, der das materielle Markenlizenzrecht regelt. Durch den Lizenzvertrag überläßt der Markeninhaber einem Dritten das Recht zur Benutzung der Marke. Das dem Inhaber einer Marke nach § 14 Abs. 1 MarkenG zustehende ausschließliche Recht folgt aber aus dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG und damit im Falle des § 4 Nr. 1 MarkenG aus der Marke in der eingetragenen Form.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 26 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 MarkenG. Danach gilt als rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke durch einen Dritten in einer Form, die von der Eintragung abweicht, ohne den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verändern. Diese für die rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG maßgeblichen Regelungen sagen nichts darüber aus, was Gegenstand einer aus der eingetragenen Marke abgeleiteten Lizenz sein kann. Entgegen der Ansicht der Revision läßt sich dem Inhalt der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 1995 - 24 W(pat) 5/93 - (BPatGE 35, 40 = GRUR 1995, 588 - Jeannette/Annete) nichts Abweichendes entnehmen.
Im übrigen kann auch von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke "SUBWAY" in abgewandelter Form i.S. des § 26 Abs. 3 MarkenG durch die Klägerin nicht ausgegangen werden. Die Benutzung des Zeichens "Subwear" genügte dazu nicht, weil die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke "SUBWAY" verändert haben (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078, 1079 - JOHN LOBB;
Urt. v. 5.11.1998 - I ZR 176/96, GRUR 1999, 498, 499 = WRP 1999, 432 - Achterdiek). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke erkennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, Umdr. S. 8 - Kornkammer). Die Zeichen "Subwear" und "SUBWAY" weichen in der Schreibweise deutlich voneinander ab. Dies gilt auch für ihren Bedeutungsinhalt, soweit der Verkehr ihn überhaupt erkennt. Die englischsprachige Wortmarke "SUBWAY" hat die Bedeutung von "Unterführung /Tunnel" oder "Untergrundbahn", während es sich bei "Subwear" um ein aus "sub" (unter) und "wear" (tragen, anhaben) zusammengesetztes (Phantasie -)Wort aus der englischen Sprache handelt.
Schließlich kann die Klägerin aus der von ihr geltend gemachten Löschungsreife des Zeichens der Beklagten auch keine Rechte ableiten. Zur Erhebung der Klage wegen Bestehens eines älteren Rechts aufgrund der Marke "SUBWAY" der Fir ma L. D. F. ist die Klägerin nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht befugt. Eine solche Löschungsreife kann sie daher auch nicht einredeweise geltend machen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg RiBGH Starck ist infolge Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert. Erdmann
Pokrant Büscher

(1) Beim Bundesgerichtshof werden ein Großer Senat für Zivilsachen und ein Großer Senat für Strafsachen gebildet. Die Großen Senate bilden die Vereinigten Großen Senate.

(2) Will ein Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats abweichen, so entscheiden der Große Senat für Zivilsachen, wenn ein Zivilsenat von einem anderen Zivilsenat oder von dem Großen Zivilsenat, der Große Senat für Strafsachen, wenn ein Strafsenat von einem anderen Strafsenat oder von dem Großen Senat für Strafsachen, die Vereinigten Großen Senate, wenn ein Zivilsenat von einem Strafsenat oder von dem Großen Senat für Strafsachen oder ein Strafsenat von einem Zivilsenat oder von dem Großen Senat für Zivilsachen oder ein Senat von den Vereinigten Großen Senaten abweichen will.

(3) Eine Vorlage an den Großen Senat oder die Vereinigten Großen Senate ist nur zulässig, wenn der Senat, von dessen Entscheidung abgewichen werden soll, auf Anfrage des erkennenden Senats erklärt hat, daß er an seiner Rechtsauffassung festhält. Kann der Senat, von dessen Entscheidung abgewichen werden soll, wegen einer Änderung des Geschäftsverteilungsplanes mit der Rechtsfrage nicht mehr befaßt werden, tritt der Senat an seine Stelle, der nach dem Geschäftsverteilungsplan für den Fall, in dem abweichend entschieden wurde, zuständig wäre. Über die Anfrage und die Antwort entscheidet der jeweilige Senat durch Beschluß in der für Urteile erforderlichen Besetzung; § 97 Abs. 2 Satz 1 des Steuerberatungsgesetzes und § 74 Abs. 2 Satz 1 der Wirtschaftsprüferordnung bleiben unberührt.

(4) Der erkennende Senat kann eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung dem Großen Senat zur Entscheidung vorlegen, wenn das nach seiner Auffassung zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist.

(5) Der Große Senat für Zivilsachen besteht aus dem Präsidenten und je einem Mitglied der Zivilsenate, der Große Senate für Strafsachen aus dem Präsidenten und je zwei Mitgliedern der Strafsenate. Legt ein anderer Senat vor oder soll von dessen Entscheidung abgewichen werden, ist auch ein Mitglied dieses Senats im Großen Senat vertreten. Die Vereinigten Großen Senate bestehen aus dem Präsidenten und den Mitgliedern der Großen Senate.

(6) Die Mitglieder und die Vertreter werden durch das Präsidium für ein Geschäftsjahr bestellt. Dies gilt auch für das Mitglied eines anderen Senats nach Absatz 5 Satz 2 und für seinen Vertreter. Den Vorsitz in den Großen Senaten und den Vereinigten Großen Senaten führt der Präsident, bei Verhinderung das dienstälteste Mitglied. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die sie andernfalls nicht getroffen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht für unlautere geschäftliche Handlungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie nach Nummer 32 des Anhangs.

(3) Gegen verantwortliche Personen von periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf Schadensersatz nach den Absätzen 1 und 2 nur bei einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1.
die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2.
die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3.
die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt, ist den Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die sie andernfalls nicht getroffen hätten, ist ihnen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht für unlautere geschäftliche Handlungen nach den §§ 3a, 4 und 6 sowie nach Nummer 32 des Anhangs.

(3) Gegen verantwortliche Personen von periodischen Druckschriften kann der Anspruch auf Schadensersatz nach den Absätzen 1 und 2 nur bei einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.

(2) Vorschriften zur Regelung besonderer Aspekte unlauterer geschäftlicher Handlungen gehen bei der Beurteilung, ob eine unlautere geschäftliche Handlung vorliegt, den Regelungen dieses Gesetzes vor.

(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, sind die Landgerichte ausschließlich zuständig.

(2) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, ist außerdem das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen wurde. Satz 2 gilt nicht für

1.
Rechtsstreitigkeiten wegen Zuwiderhandlungen im elektronischen Geschäftsverkehr oder in Telemedien oder
2.
Rechtsstreitigkeiten, die von den nach § 8 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten geltend gemacht werden,
es sei denn, der Beklagte hat im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand.

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte eines von ihnen als Gericht für Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, wenn dies der Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen dienlich ist. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. Die Länder können außerdem durch Vereinbarung die den Gerichten eines Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1 insgesamt oder teilweise dem zuständigen Gericht eines anderen Landes übertragen.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 richtet sich die Zuständigkeit für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein Anspruch nach § 9 Absatz 2 Satz 1 geltend gemacht wird, nach den allgemeinen Vorschriften.