Bundesgerichtshof Urteil, 09. Feb. 2012 - I ZR 100/10
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 100/10 Verkündet am:
9. Februar 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
pjur/pure
Ist eine Marke an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff
angelehnt und erlangt sie Unterscheidungskraft nur durch von der beschreibenden
Angabe abweichende Elemente, ist bei der Prüfung der Ähnlichkeit
der Kollisionszeichen nur auf diejenigen Merkmale abzustellen, die der Klagemarke
Unterscheidungskraft verleihen. Kommen diese Merkmale im Klang,
im Bild oder in der Bedeutung der Klagemarke nicht zum Ausdruck, können sie
in dieser Hinsicht (Klang, Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlichkeit nicht
begründen.
BGH, Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 9. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 19. Mai 2010 aufgehoben. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 5. November 2009 abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
Von Rechts wegen
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin vertreibt Massageöle. Sie ist gemeinsam mit der in Luxemburg ansässigen D. Inhaberin der mit Priorität vom 11. August 2003 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 30340797 „pjur“ (Klagemarke 1) und der mit Priorität vom 10. August 2002 eingetragenen, nachfolgend wiedergegebenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 302 39 695 (Klagemarke 2):
- 2
- Beide Klagemarken sind für Massageöle eingetragen. Die Klägerin ist berechtigt, die Rechte aus diesen Marken im eigenen Namen geltend zu machen.
- 3
- Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertrieb Massageöle unter der Bezeichnung „Pure“ in der im Klageantrag I 1 a abgebildeten Aufmachung. Die Erzeugnisse bot sie auf der Internetseite „puremassageoil.com“ mit der Bezeichnung „PURE“ und „pure massageoil“ wie im Klageantrag I 1 b wiedergegeben an. Der Beklagte zu 3 ist Inhaber des Domainnamens „puremassageoil.com“.
- 4
- Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnungen „Pure“ in Großund Kleinschreibung und in Kombination mit dem Begriff „massageoil“ im Zusammenhang mit der Werbung und dem Vertrieb für Massageöle eine Verletzung ihrer Markenrechte.
- 5
- Die Klägerin hat beantragt, I. 1. die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen , es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr unter den Kennzeichen „Pure“ und/oder „pure massageoil“ und/oder „puremassageoil.com“ Massageöle anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu importieren und/oder derartige Handlungen von Dritten begehen zu lassen wie nachfolgend wiedergegeben: a) b)
- 6
- Die Klägerin hat die Beklagten darüber hinaus auf Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 2), Erstattung der Kosten für das Abschlussschreiben in einem zwischen den Parteien vorausgegangenen Verfügungsverfahren (Klageantrag zu I 3) sowie die Beklagten zu 1 und 2 auf Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen, entsprechend dem Klageantrag I 1 a gekennzeichneten Produkte (Klageantrag zu II) in Anspruch genommen und weiter die Feststellung der Schadensersatzpflicht sämtlicher Beklagten beantragt (Klageantrag zu III).
- 7
- Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln, Urteil vom 19. Mai 2010 - 6 U 186/09, juris = WRP 2010, 1416 [Ls.]). Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage.
Entscheidungsgründe:
- 8
- I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG und auch die weiter geltend gemachten Folgeansprüche der Klägerin bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 9
- Die Beklagte zu 1 benutze die Zeichen „pure“ und „pure massageoil“ sowie den Domainnamen markenmäßig. Zwischen der Klagemarke 1 und dem Zeichen „pure“ bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr. Es liege Warenidentität vor. Die Klagemarke 1 und das englisch ausgesprochene Zeichen „pure“ seien klanglich und begrifflich identisch. In schriftbildlicher Hinsicht bestehe geringe Zeichenähnlichkeit. Die Klagemarke 1 habe von Haus aus zumindest schwach durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für den Verbraucher ergäben sich zwar beschreibende Anklänge bei dieser Marke. Um diese zu erkennen, seien aber mehrere gedankliche Schritte erforderlich. Zudem bestehe eine begriffliche Unschärfe und Unbestimmtheit bei dem Klagezeichen, weil nicht erkennbar sei, welche Eigenschaften einem „puren Massageöl“ zukommen sollten. Aufgrund umfangreicher Bewerbung sei von glatt durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Verwechslungsgefahr bestehe zudem mit den Zeichen „pure massageoil“ und dem Domainnamen „puremassageoil.com“; die weiteren Zeichenbestandteile träten als beschreibende Begriffe hinter „pure“ zurück.
- 10
- Die Beklagten könnten sich nicht auf die Schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen. Sie verwendeten das Zeichen „pure“ nicht beschreibend, sondern als Dachmarke. Die Bezeichnung werde prominent herausgestellt und es fehle ein weiteres Zeichen an der Ware, das der Verkehr als Marke verstehen könnte. Den Domainnamen fasse der Verkehr dahin auf, dass durch ihn die angebotenen Waren gekennzeichnet würden.
- 11
- Die Annexansprüche folgten aus § 14 Abs. 6, §§ 18, 19 MarkenG, § 242 BGB. Für die Ansprüche müssten im zuerkannten Umfang auch der Beklagte zu 2 als Geschäftsführer und der Beklagte zu 3 haften.
- 12
- II. Die gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage.
- 13
- 1. Die Klägerin hat ihr Klagebegehren in erster Linie auf die Wortmarke Nr. 30340797 (Klagemarke 1) und hilfsweise auf die Wort-/Bildmarke Nr. 30239695 (Klagemarke 2) gestützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der Klagemarke 1 und - wenn diese Ansprüche nicht durchgreifen - über die Ansprüche aus der Klagemarke 2 zu entscheiden.
- 14
- 2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke 1 und den in den Klageanträgen zu I 1 a und b angeführten Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, ist nicht frei von Rechtsfehlern.
- 15
- a) Das Berufungsgericht hat allerdings zutreffend angenommen, dass eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nur angenommen werden kann, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen „pure“ und „pure massageoil“ sowie des Domainnamens „puremassageoil.com“ vorliegt. Von einer markenmäßigen Verwendung der an- gegriffenen Bezeichnungen ist das Berufungsgericht zu Recht ausgegangen.
- 16
- aa) Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl.
- 17
- bb) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 23 - Pralinenform I). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird.
- 18
- cc) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine markenmäßige Verwendung hinsichtlich aller drei Kollisionszeichen angenommen. Das Zeichen „pure“ sei auf den Produktflaschen in geschwungener Schrift und in hervorgehobener Stellung als Herkunftsnachweis und nicht etwa als beschreibende Angabe angebracht , wohingegen die Bezeichnung für den Inhalt der Flaschen in neutraler und kleiner Schrift gehalten sei. Das Zeichen „pure massageoil“ im Internetauftritt werde aufgrund der Verwendung des Symbols „®“ hinter „pure“ und der exponierten Stellung am linken oberen Teil der Homepage aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ebenfalls markenmäßig und nicht beschreibend oder dekorativ verwendet. Der Domainname „puremassageoil.com“ kennzeichne die angebotenen Produkte mittelbar.
- 19
- dd) Die Revision macht vergeblich geltend, der Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Kollisionszeichen stünden die weiteren Feststellungen des Berufungsgerichts entgegen, wonach der Verkehr dem englischen Wort „pure“ die Bedeutung von „pur, rein“ beimesse. Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr zwar eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Rn. 19 = WRP 2008, 1353 - Metrosex; Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 133). Bestimmt wird die Verkehrsauffassung jedoch auch durch die konkrete Aufmachung , in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 104). Danach ist die Annahme einer Verwendung der angegriffenen Zeichen als Marke vorliegend nicht zu beanstanden. Beachtliche Teile des angesprochenen Ver- kehrs werden die Bezeichnung, so wie sie ihnen auf den Produktflaschen entgegentritt , als Herkunftshinweis auffassen, weil sie schriftbildlich hervorgehoben und blickfangmäßig nach Art einer Marke und an einer Stelle erfolgt, an der eine Produktkennzeichnung erwartet wird, und weil keine anderen Kennzeichen vorhanden sind (vgl. BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).
- 20
- Gleiches gilt für die hervorgehobene Stellung der angegriffenen Bezeichnung „pure massageoil“ auf der Internetseite der Beklagten zu 1. Das hierdurch bewirkte Verständnis wird durch die Verwendung des ®-Symbols hinter dem Wort „pure“ verstärkt, das nach weit verbreitetem Verständnis für eine eingetragene Marke steht.
- 21
- ee) Die Revision wendet sich zudem gegen die Annahme des Berufungsgerichts , wonach die von der Beklagten zu 1 angebotenen Produkte auch durch den Domainnamen „puremassageoil.com“ mittelbar gekennzeichnet würden. Bei ihm fehlten das Symbol des „R“ im Kreis und eine herausgehobene Stellung. Der Domainname sei danach rein beschreibend. Auch diese Rüge verhilft der Revision nicht zum Erfolg.
- 22
- (1) Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zukommt oder wenn sie nur als beschreibende Angabe verstanden werden, weil die angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, unter dem Domainnamen ausschließlich Informationen zu dem beschreibenden Begriff zu erhalten (BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 19 - Metrosex; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 49 = WRP 2009, 1533 - airdsl; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., Nach § 15 Rn. 118).
- 23
- (2) Im Streitfall ist der angegriffene Domainname nicht auf eine reine Adressfunktion oder Informationen zu einem beschreibenden Begriff beschränkt. Die Beklagte zu 1 bot auf der im Klageantrag zu I 1 b wiedergegebenen Internetseite unter dem Domainnamen das von ihr vertriebene Massageöl an. Der Domainname erschien damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Waren. Die Beklagte zu 1 verwendete danach auch den Domainnamen markenmäßig.
- 24
- b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke 1 und den angegriffenen Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, ist nicht frei von Rechtsfehlern.
- 25
- aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist - ebenso wie bei § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Rn. 12 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 19 = WRP 2011, 1157 - Kappa). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 33 - Barbara Becker; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 9 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY).
- 26
- bb) Das Berufungsgericht hat zutreffend Warenidentität angenommen. Dagegen erinnert die Revision auch nichts.
- 27
- cc) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, die Klagemarke 1 verfüge von Haus aus über schwach durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die aufgrund eines umfangreichen Werbeaufwands und eines beachtlichen Auftretens am Markt glatt durchschnittlich sei. Das hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 28
- (1) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke als schwach durchschnittlich erachtet. Von einer schwach durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ist auszugehen, wenn diese als annähernd durchschnittlich oder was dem entspricht - fast normal - anzusehen ist. Davon kann bei der aus dem Wort „pjur“ bestehenden Klagemarke 1 keine Rede sein.
- 29
- Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Ur- teil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchstabe α]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision; Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy). Marken, die über einen für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen erkennbar beschreibenden Anklang verfügen, haben regelmäßig nur geringe originäre Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect).
- 30
- Von einem ohne weiteres beschreibenden Anklang ist bei der in Rede stehenden Wortmarke „pjur“ der Klägerin auszugehen. Das Markenwort „pjur“ ist angelehnt an das englische Wort „pure“ für „rein, sauber, unvermischt“. Das Berufungsgericht hat zwar angenommen, der beschreibende Anklang des Zeichenwortes „pjur“ sei erst nach mehreren gedanklichen Zwischenschritten erkennbar. Diese Annahme steht aber in Widerspruch zu den vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang - und zwar bei der Annahme klanglicher und begrifflicher Zeichenidentität - getroffenen Feststellungen. Danach ist dem deutschen Publikum das englische Wort „pure“ weithin geläufig, so dass er es nicht buchstabengetreu, sondern wie die Klagemarke „pjur“ ausspricht. Erkennen die inländischen Verkehrskreise aufgrund des zum Grundwortschatz der englischen Sprache zählenden Wortes „pure“ ohne weiteres die richtige Aussprache , bedarf es nicht erst mehrerer gedanklicher Schritte, um die Anlehnung des Markenwortes „pjur“ in Bezug auf Massageöle an die Bedeutung des englischen Wortes „pure“ im Sinne von „rein, sauber, unvermischt“ zu erkennen.
- 31
- Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts steht dem beschreibenden Gehalt des Wortes „pure“ auch nicht entgegen, dass dieses Eigenschaften von Massageöl nicht fest umreißt. Nicht jede begriffliche Unschärfe schließt die Annahme eines beschreibenden Gehalts aus (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Februar 2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt; Beschluss vom 13. März 2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Rn. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).
- 32
- (2) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 sei durch eine umfangreiche Benutzung gesteigert. Zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung hat das Berufungsgericht auf einen Test eines Produkts der Klägerin durch die Stiftung Warentest Ende 2007 und einen weiteren in der Zeitschrift „fit for fun“ angeführten Test sowie auf die Erwähnung der Marke der Klägerin in einem als Bestseller bezeichneten Buch und die Verbreitung dieser Passage in der Ausgabe der BILD-Zeitung vom 20. August 2008 abgestellt. Zudem hat das Berufungsgericht allgemein auf das von der Klägerin vorgelegte Belegmaterial Bezug genommen. Das reicht nicht aus, um eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch umfangreiche Benutzung zu belegen.
- 33
- In zeitlicher Hinsicht hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zu dem Test in der Zeitschrift „fit for fun“ getroffen. Der weitere Test der Stiftung Warentest und das Zitat der Klagemarke in einem Buch sowie einer Ausgabe der BILD-Zeitung vermögen für sich eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch Benutzung nicht zu begründen. Zu dem weiteren Belegmaterial - dazu gehören englischsprachige Zeitschriften und Erotik-Magazine - hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zur Erscheinungszeit, zum Verbreitungsgebiet , zum Adressatenkreis und zur Auflagenhöhe dieser Medien im Inland getroffen. Auch zum Marktanteil, der geographischen Ausdehnung, der Intensität und der Dauer der Benutzung der Marke hat das Berufungsgericht nichts festgestellt.
- 34
- Allerdings hat die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang auf den - von den Beklagten bestrittenen - Vortrag der Klägerin zur geographischen Verbreitung, zu den Absatz- und Umsatzzahlen sowie den Werbeaufwendungen verwiesen, die die mit der Klagemarke gekennzeichneten Produkte im Inland betreffen. Der als Gegenrüge aufzufassende Hinweis der Revisionserwiderung erfordert jedoch keine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur Nachholung der fehlenden Feststellungen. Zugunsten der Klägerin kann unterstellt werden, dass die Klagemarke - wie die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang geltend macht - durch umfängliche Benutzung im Inland über glatt durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.
- 35
- dd) Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen der Klagemarke 1 (pjur) und dem angegriffenen Zeichen „pure“ bestehe in klanglicher und begrifflicher Hinsicht Zeichenidentität und in visueller Hinsicht sei zumindest von einer geringen Zeichenähnlichkeit auszugehen.
- 36
- Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision nicht stand.
- 37
- (1) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, Urteil vom 3. September 2009 - C-498/07, Slg. 2009, I-7371 = GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Espagňola/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl). Im Verletzungsverfahren ist auf die eingetragene Form der Klagemarke und die konkrete Fassung der jeweiligen angegriffenen Be- zeichnung abzustellen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 698 Rn. 66 und 67 - O2/ Hutchison; BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 36 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I).
- 38
- (2) Das Berufungsgericht hat nicht beachtet, dass sich im Streitfall aus Übereinstimmungen im Klang und im Bedeutungsgehalt keine Zeichenähnlichkeit oder -identität ergeben kann.
- 39
- Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die - wie die Klagemarke - an einen die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff angelehnt sind und nur dadurch Unterscheidungskraft erlangen und als Marke eingetragen werden konnten, weil sie von diesem Begriff (geringfügig) abweichen, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und der Unterscheidungskraft, die dem Zeichen die Eintragungsfähigkeit verleiht. Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe gleichkäme (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir /AntiVirus; Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 22 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 154/09, GRUR 2011, 826 Rn. 29 = WRP 2011, 1168 - Enzymax/Enzymix; vgl. auch BGH, Urteil vom 25. März 2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Urteil vom 22. April 2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 36 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).
- 40
- Diese Grundsätze stehen in Einklang mit der Entscheidungspraxis des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach bei der Zeichenähnlichkeit insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente der Kol- lisionszeichen zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urteil vom 2. September 2010 - C-254/09, Slg. 2010, I-7989 = GRUR 2010, 1098 Rn. 45 - CK CREACIONES KENNYA; Beschluss vom 8. Februar 2012 - C-191/11 Rn. 43 - Yorma's/ HABM, juris). Einer beschreibenden Angabe kann danach kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck einer Marke zukommen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, sondern lediglich als Sachhinweis auffasst. Deshalb sind für den Schutzumfang einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Marke nur diejenigen Merkmale bestimmend, die dieser Marke Unterscheidungskraft verleihen. Entsprechend eng ist der Schutzbereich der Marke bei nur wenig kennzeichnungskräftigen Veränderungen gegenüber der beschreibenden Angabe zu fassen.
- 41
- Etwas anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der Entscheidung „adidas/Marca Mode“ des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse, ein Zeichen für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten, ausgeschlossen ist (EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 30; vgl. auch EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 48 und 54 - Chiemsee; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 - OSTSEE POST). Bei der Antwort auf die Frage, welcher Schutzumfang der Klagemarke vorliegend zukommt, geht es um die Feststellung der Unterscheidungskraft eines an eine beschreibende Angabe angelehnten Zeichens und nicht um die Reduzierung der Unterscheidungskraft und des Schutzumfangs der Klagemarke im Hinblick auf ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
- 42
- (3) Nach diesen Maßstäben ist von einer Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke 1 auch im Streitfall auszugehen. Die Wortmarke „pjur“ erlangt Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die in Rede stehende Ware „Massageöl“ nur durch die vom englischen Wort „pure“ abweichende Schreibweise. Das Wort „pure“ ist für Massageöle glatt beschreibend (dazu oben Rn. 30 und 31; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 6. Mai 2011 - 28 W (pat) 52/10, juris Rn. 17) und daher nicht unterscheidungskräftig. Der Schutz der Wortmarke „pjur“ erstreckt sich somit nicht auf das die Ware „Massageöl“ beschreibende englische Wort „pure“, ohne dass es darauf ankommt, ob die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird (vgl. BGH, GRUR 2003, 963, 964 f. - AntiVir/AntiVirus). Die von dem englischen Wort „pure“ abweichende Schreibweise, die die Unterscheidungskraft der Klagemarke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet, kommt im Klang und im Bedeutungsgehalt bei den sich gegenüberstehenden Zeichen „pjur“ und „pure“ nicht zum Ausdruck. Die Ähnlichkeit im Klang und in der Bedeutung der kollidierenden Zeichen kann zur Begründung der Zeichenähnlichkeit oder -identität daher nicht herangezogen werden.
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- (4) Entsprechendes gilt für die weiteren angegriffenen Zeichen „pure massageoil“ und „puremassageoil.com“. Die beschreibenden Begriffe „massageoil“ und die Top-Level-Domain „com“ treten im Gesamteindruck völlig zurück. Sie vermögen im Übrigen an der fehlenden Zeichenähnlichkeit im Klang und im Bedeutungsgehalt auch nichts zu ändern, weil sich in der Klagemarke 1 nichts Entsprechendes wiederfindet.
- 44
- (5) Kommt es danach ausschließlich auf die visuelle Zeichenähnlichkeit an, ist - wenn überhaupt - von einer ganz geringen Zeichenähnlichkeit auszugehen. Die Klagemarke erlangt Unterscheidungskraft nur durch den zusätzli- chen Buchstaben „j“ in dem Markenwort. Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen.
- 45
- c) Da das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft von Zeichenidentität im Klang und Bedeutungsgehalt ausgegangen ist, kann seine Annahme keinen Bestand haben, es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kollisionszeichen.
- 46
- III. Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil weitere Feststellungen nicht zu erwarten sind und die Sache nach den getroffenen Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).
- 47
- 1. Zwischen der Klagemarke 1 und den angegriffenen Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist eine Rechtsfrage, die das Revisionsgericht im Allgemeinen auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen selbst beurteilen kann.
- 48
- Zwischen den Waren, für die die Klagemarke 1 geschützt ist, und den Waren, für die die angegriffenen Zeichen benutzt werden, besteht Warenidentität. Zugunsten der Klägerin kann eine normale Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 unterstellt werden. Eine Verwechslungsgefahr ist gleichwohl ausgeschlossen , weil die Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke 1 und den angegriffenen Zeichen trotz bestehender Warenidentität und unterstellt normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke 1 nur ganz gering ist.
- 49
- 2. Der Klägerin stehen der begehrte Unterlassungsanspruch und die Folgeansprüche auch nicht aufgrund eines Bekanntheitsschutzes an der Klage- marke 1 nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, §§ 18, 19 MarkenG, § 242 BGB zu.
- 50
- Die Klägerin hat sich zwar in den Instanzen auf einen Schutz der Klagemarke 1 als bekannte Marke berufen. Die Feststellungen des Berufungsgerichts und die von der Revisionserwiderung herangezogenen Angaben der Beklagten in den Tatsacheninstanzen zur Benutzungslage der Klagemarke 1 rechtfertigen jedoch nicht die Annahme, es handele sich um eine bekannte Marke. Dementsprechend ist die Revisionserwiderung auf den Schutz der bekannten Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in der Revisionsinstanz auch nicht mehr zurückgekommen.
- 51
- 3. Der Klägerin stehen die Ansprüche gegen die Beklagten auch nicht aufgrund der Klagemarke 2 zu.
- 52
- Zwischen der Klagemarke 2 und den angegriffenen Zeichen besteht ebenfalls keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den Waren, für die diese Klagemarke geschützt ist, und den Waren, für die die angegriffenen Zeichen benutzt werden, besteht Warenidentität. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke 2 geht - auch unter Berücksichtigung der graphischen Gestaltung - über ein normales Maß nicht hinaus. Im Hinblick auf die bei der Klagemarke 2 zusätzlich vorhandenen graphischen Elemente, die sich bei den angegriffenen Zeichen nicht wiederfinden, halten die kollidierenden Zeichen einen noch größeren Abstand zu dieser Marke als zur Klagemarke 1 ein. Eine Verwechslungsgefahr ist daher auch insoweit ausgeschlossen.
- 53
- Der Schutz der bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG greift auch nicht zugunsten der Klagemarke 2. Insoweit gelten die Ausführungen zur Klagemarke 1 entsprechend.
- 54
- IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Koch Löffler
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 05.11.2009 - 31 O 89/09 -
OLG Köln, Entscheidung vom 19.05.2010 - 6 U 186/09 -
Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 09. Feb. 2012 - I ZR 100/10
Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 09. Feb. 2012 - I ZR 100/10
Referenzen - Gesetze
Bundesgerichtshof Urteil, 09. Feb. 2012 - I ZR 100/10 zitiert 11 §§.
Referenzen - Urteile
Bundesgerichtshof Urteil, 09. Feb. 2012 - I ZR 100/10 zitiert oder wird zitiert von 35 Urteil(en).
Bundesgerichtshof Urteil, 09. Feb. 2012 - I ZR 100/10 zitiert 24 Urteil(e) aus unserer Datenbank.
11 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 09. Feb. 2012 - I ZR 100/10.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:
- 1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist, - 2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder - 3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.
(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte anzuwenden, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.
(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.
(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß
- 1.
rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatte, - 2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm, - 3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder - 4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über
- 1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und - 2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.
(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.
(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.
(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.
(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.
(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.
(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
25
aa) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wird. Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 16 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O2/Hutchison; Urt. v. 18.6.2009 - C-487/07, GRUR 2009, 756 Tz. 59 = WRP 2009, 930 - L'Oréal/ Bellure; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform I; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS).
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
23
(1) Eine markenmäßige Verwendung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach der eine Verwechslungsgefahr voraussetzenden Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Tz. 57 - O2/Hutchison; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS).
23
b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck). Dem Berufungsgericht sind jedoch bei seiner Beurteilung Rechtsfehler unterlaufen.
19
(1) Aus der Tatsache, dass die Domainnamen von der Beklagten als einem kaufmännischen Unternehmen angemeldet worden sind, kann nicht herge- leitet werden, dass bei einer Verwendung der Domainnamen neben dem Handeln im geschäftlichen Verkehr notwendig auch die weiteren Voraussetzungen der § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind (vgl. BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Der Schutz dieser Kennzeichen setzt voraus, dass der als Verletzer in Anspruch genommene Dritte die verwechslungsfähige Bezeichnung kennzeichenmäßig verwendet (BGH, Urt. v. 16.12.2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate, m.w.N.). An einer kennzeichenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kann es fehlen, wenn sie vom Verkehr als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf ein Unternehmen oder auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der im Zusammenhang mit der Bezeichnung angebotenen Produkte verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus ; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).
59
Zwar kann Ortsbezeichnungen die Kennzeichnungskraft fehlen, wenn sie beschreibend aufgefasst werden oder freihaltebedürftig sind (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 31 f. = WRP 1999, 629 - Chiemsee; EuG GRUR 2004, 148 Tz. 30 f. und 34 - Oldenburger). Als Bestandteil von Kombinationszeichen werden sie regelmäßig nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe aufgefasst. Ihnen kommt im Zweifel keine prägende Bedeutung zu (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud; Ullmann, GRUR 1999, 666, 672). Dies gilt jedoch nicht ausnahmslos. Wird eine geographische Herkunftsbezeichnung von beachtlichen Teilen des Verkehrs nicht als bloß beschreibende Angabe, sondern als Warenkennzeichen aufgefasst, verfügt sie über Kennzeichnungskraft (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger; BGH GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud). Besteht das Gesamtzeichen aus kennzeichnungsschwachen Bestandteilen, kann auch eine für sich genommen beschreibende Angabe herkunftshinweisende Bedeutung erlangen, so dass sie im Gesamteindruck nicht zu vernachlässigen ist oder diesen sogar dominieren kann (vgl. BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronenthaler; Ullmann, GRUR 1999, 666, 673).
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 60/99 Verkündet am:
20. Dezember 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
FRÜHSTÜCKS-DRINK I
Wird eine Ausstattung (Flaschenetikett) insgesamt als Markenverletzung angegriffen
, ist die Prüfung der Frage, ob eine Benutzung als Marke, nämlich als
Unterscheidungsmittel gegenüber den Waren anderer Unternehmen, vorliegt,
grundsätzlich auf die Ausstattung als solche und nicht auf einzelne Elemente
zu beziehen.
BGH, Urt. v. 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 20. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 14. Januar 1999 wird auf Kosten der Klägerinnen zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Markt für Fruchtsäfte. Die Klägerin zu 2 ist ein Tochterunternehmen der Klägerin zu 1. Beide Klägerinnen nehmen die Beklagte wegen einer Flaschenausstattung in Anspruch.
Die Klägerin zu 1 brachte im Mai 1995 unter der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-DRINK" ein vitaminhaltiges Mehrfruchtgetränk als neues Produkt auf den Markt. Es enthält neben den herkömmlichen Inhaltsstoffen zusätzlich Ballaststoffe aus Getreide und die Vitamine C und E sowie das Provi-
tamin A. Am 9. Februar 1996 meldete die Klägerin zu 1 die nachstehend schwarz-weiß abgebildete, inzwischen eingetragene farbige Wort-/Bildmarke Nr. 396 05 880 "FRÜHSTÜCKS-DRINK" an:
Im Juni 1996 brachte die Beklagte einen Mehrfruchtsaft mit Ballaststoffen und dem Zusatz der Vitamine A, C und E auf den Markt. Die Flaschenetiketten sind wie nachfolgend im Klageantrag abgebildet gestaltet.
Die Klägerinnen halten das für unlauter und für eine Marken- und Firmenrechtsverletzung.
Sie haben beantragt,
I. der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verbieten, ein Fruchtsaftgetränk unter der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" mit der nachfolgend wiedergegebenen Flaschenausstattung zu vertreiben, anzubieten , feilzuhalten und/oder zu bewerben:
II. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen über den Umfang der vorstehend zu I. bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des mit dem
"FRÜHSTÜCKS-TRUNK" erzielten Umsatzes sowie der Angabe des Umfangs der Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern;
III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der aus Handlungen der vorbezeichneten Art gemäß Ziffer I. entstanden ist und künftig entstehen wird.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat marken-, firmen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:
Das Landgericht habe die Klagemarke zutreffend dahin analysiert, daß ihr Gesamteindruck von dem Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" geprägt werde. Gleichermaßen würden die angegriffenen Flaschenetiketten von den Wortbestandteilen geprägt. Anders als es das Landgericht gesehen habe, wer-
de der Verkehr aber bei der Identifizierung des Getränks der Beklagten die Firmenbezeichnung "DIETZ" nicht als Dachmarke vernachlässigen. Wie bei den Gattungsbegriffen "Orangensaft" oder "Guavennektar" gewinne auch die Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" in dem Etikett der Beklagten keine kennzeichnende Bedeutung. Der Begriff Trunk sei ein Synonym für Getränk. Ein Frühstückstrunk sei für jedermann sofort erkennbar ein Getränk, das für das Frühstück bestimmt sei. Die Begriffsbildung entspreche Wörtern wie "Frühstücksmilch" , "Frühstückskaffee" oder "Frühstückstee". Daû das Wort Frühstückstrunk eher einer gewählten Sprache entstamme, stehe dem nicht entgegen. Es erscheine ausgeschlossen, daû die Marke "FRÜHSTÜCKS-DRINK" das Verständnis des Verkehrs bereits dahin geprägt habe, daû dieser auch dem beschreibenden Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine kennzeichnende Bedeutung beimesse. Danach erscheine das Firmenschlagwort "DIETZ" als einziges kennzeichnendes Wort in dem angegriffenen Etikett, das für den Verbraucher von vornherein die Annahme unmöglich mache, "FRÜHSTÜCKSTRUNK" solle nach Art einer Marke verwendet werden. Zwar müsse der Verbraucher das ihm angebotene Produkt wegen der Vielzahl anderer Angebote der Beklagten mit dem Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" identifizieren, aber nur im Rahmen der durch das Firmenschlagwort verbundenen Angebote.
Da § 14 MarkenG nur Schutz gegen eine markenmäûige Verwendung biete, erledigten sich alle weiteren Erwägungen zur Verwechslungsgefahr.
Die geltend gemachten Ansprüche seien auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder einer unlauteren Rufausbeutung nach § 1 UWG begründet.
II. Die Revision hat keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht Ansprüche der Klägerinnen aus der Klagemarke verneint, so daû es auf die Frage der Aktivlegitimation , die zunächst nur für die Markeninhaberin angenommen werden kann, nicht maûgeblich ankommt.
a) Die Revision wendet sich allerdings mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die angegriffene Bezeichnung nicht markenmäûig verwendet.
Die Frage, ob eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich - wie die Revision meint - bei jeder wie auch immer gearteten Benutzung im geschäftlichen Verkehr oder nur dann angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen auch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäûigen Benutzung erfüllen, ist im deutschen Schrifttum umstritten (vgl. die Hinweise bei Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 14 Rdn. 66; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 30). Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in seiner Rechtsprechung zunächst ausdrücklich offen gelassen (BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 259/95, GRUR 1998, 697, 698 = WRP 1998, 763 - VENUS MULTI; BGHZ 138, 143, 157 f. - Les-Paul-Gitarren).
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet, davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens , also als Marke benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 =
WRP 1999, 407 - BMW/Deenik). Damit hat der Gerichtshof nicht jede Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auch schon als Markenbenutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL angesehen (a.A. Althammer/Klaka aaO Rdn. 67); denn er hat auf die Unterscheidungsfunktion der Marke abgehoben. Eine Markenbenutzung im vorgenannten Sinn einer Verletzungshandlung nach Art. 5 Abs. 1 MarkenRL und entsprechend nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt demnach voraus, daû sie jedenfalls im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99 - Festspielhaus, Umdr. S. 7; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II vgl. Fezer aaO Rdn. 39a).
Ein derartiger Gebrauch der angegriffenen Ausstattung als Marke kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - im Streitfall angesichts der angegriffenen Benutzungsform in der Gestalt des von der Beklagten verwendeten Etiketts nicht ernsthaft in Frage gestellt werden; denn dem angesprochenen Verkehr tritt diese Ausstattung als Herkunftshinweis und Identifizierungsmittel für das in Frage stehende von der Beklagten vertriebene Getränk entgegen. Die ausdrückliche Verneinung einer markenmäûigen Verwendung durch das Berufungsgericht, bei der es aus den Augen verloren hat, daû nur die Ausstattung insgesamt angegriffen ist, kann deshalb keinen Bestand haben.
b) Die Verneinung der Verletzung der Klagemarke erweist sich jedoch aus anderen Gründen als zutreffend (§ 563 ZPO). Es fehlt - wie der Senat aufgrund der vom Berufungsgericht teils auch in anderem Zusammenhang getroffenen Feststellungen selbst beurteilen kann - an einer Verwechslungsgefahr.
Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.).
Im Streitfall handelt es sich um identische Waren. Zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben weder das Landgericht noch das Berufungsgericht Feststellungen getroffen. Sie kann nach den gegebenen Umständen von Hause aus als normal eingestuft werden. Zugunsten der Klägerinnen kann unterstellt werden, daû die Klagemarke aufgrund der von ihnen behaupteten Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat.
Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zutreffend zugrunde gelegt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daû auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).
Hinsichtlich der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, daû deren Gesamteindruck durch den Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKSDRINK" geprägt werde. Das erweist sich als frei von Rechtsfehlern. Soweit sich
die Revisionserwiderung gegen die Beurteilung wendet, kann ihr nicht beigetreten werden. Das Landgericht, auf dessen Ausführungen sich das Berufungsgericht zu diesem Punkt gestützt hat, ist von dem anerkannten Erfahrungssatz ausgegangen, daû bei Wort-/Bildzeichen wie der Klagemarke regelmäûig der Wortbestandteil den Gesamteindruck präge, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiere. Es hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daû eine Prägung der Klagemarke durch den Bestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" nur dann in Betracht komme, wenn er seiner Natur nach unterscheidungskräftig und deshalb geeignet sei, die mit ihm versehene Ware zu identifizieren und von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Funktion hat das Landgericht dem Bestandteil angesichts seiner eigentümlichen Bildung, insbesondere wegen der ungewöhnlichen Verwendung des Wortes "DRINK", das fremdsprachig sei und in der Regel für alkoholische Getränke verwendet werde, zugesprochen. Ein Verstoû gegen Erfahrungssätze oder die Denkgesetze kann darin nicht gesehen werden; einen solchen zeigt auch die Revisionserwiderung nicht auf.
Den Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattung hat das Berufungsgericht als von dem Wortbestandteil "DIETZ", nicht von der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" geprägt angesehen, weil es sich bei dieser Wortzusammenstellung um eine für die in Frage stehenden Waren beschreibende Angabe im Sinne eines Getränks für das Frühstück handele. Das beanstandet die Revision ohne Erfolg.
Die Revision rügt, daû das Berufungsgericht in "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine beschreibende Angabe gesehen hat, obwohl der Begriff in keinem Wörterbuch oder Sprachführer zu finden sei. Das greift nicht durch. Angesichts der in der deutschen Sprache gegebenen Möglichkeit, beliebig zusammengesetzte
Wörter zu bilden, deren begriffliche Bedeutung in der Regel für den Verkehr ohne weiteres erkennbar ist, kann es auf einen lexikalischen Nachweis einer Wortzusammenstellung nicht maûgeblich ankommen.
Ohne Erfolg macht die Revision auch geltend, eine beschreibende Angabe setze voraus, daû der Verkehr aus ihr die Art des so bezeichneten Produkts und seine wesentlichen Eigenschaften erkennen könne. Diese Anforderungen vernachlässigen, daû Gattungsbegriffe nicht nur die Art und die wesentlichen Eigenschaften eines Produkts bezeichnen können, sondern auch andere Merkmale, etwa die Bestimmung eines Produkts, worum es im Streitfall geht. Mit der Bestimmung eines Getränks (vorzugsweise) zum Verzehr beim Frühstück, wie es die angegriffene Bezeichnung angibt, wird das Getränk dieser Bestimmung nach beschrieben.
Zu Unrecht beanstandet die Revision des weiteren, das Berufungsgericht habe sich nicht mit der Möglichkeit befaût, daû die angegriffene Bezeichnung trotz ihres beschreibenden Inhalts vom Verkehr herkunftskennzeichnend verstanden werde. Diesen Aspekt hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei in seine Beurteilung einbezogen, wenn es ausführt, es erscheine ausgeschlossen , daû die Marke "FRÜHSTÜCKS-DRINK" das Verständnis des Verkehrs bereits dahin geprägt habe, daû dieser auch dem beschreibenden Begriff "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" eine kennzeichnende Bedeutung beimesse. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang auch die Vorstellung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers heranziehen können (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND).
Das Berufungsgericht ist in seiner Beurteilung auch nicht deswegen widersprüchlich , weil es einerseits dem Wortbestandteil "FRÜHSTÜCKS-DRINK" der Klagemarke Unterscheidungskraft zugebilligt, den Bestandteil "FRÜHSTÜCKS -TRUNK" der angegriffenen Bezeichnung andererseits als rein beschreibend , also nicht unterscheidungskräftig angesehen hat. Beide Bezeichnungen unterscheiden sich in ihrer Bildung schon dadurch wesentlich, daû der Bestandteil der Klagemarke durch seinen aus der englischen Sprache stammenden Wortteil, der zudem regelmäûig im Zusammenhang mit alkoholischen Getränken verwendet wird, einen Phantasiegehalt aufweist, während der Bestandteil der angegriffenen Bezeichnung sich im Rahmen üblicher deutscher Wortbildung hält. Zwar kennzeichnet das Wort "Trunk" in anderen Zusammenstellungen (z.B. Umtrunk, Trunksucht), worauf die Revision zu Recht hinweist, auch den Umgang mit alkoholischen Getränken. In Alleinstellung kommt diese Bedeutung dem Wort Trunk aber ebensowenig zu wie in der im Streitfall in Rede stehenden Zusammenstellung.
Angesichts der angegriffenen komplexen Ausstattung und des beschreibenden Inhalts kann schlieûlich auch der Annahme der Revision nicht beigetreten werden, in der Bezeichnung "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" liege ein im geschäftlichen Verkehr verwendetes Bestellzeichen, das die Annahme einer Markenrechtsverletzung rechtfertigen könne.
Kann demnach nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Etiketten durch den allein eine Kollision mit der Klagemarke begründenden Bestandteil "FRÜHSTÜCKS-TRUNK" ausgegangen werden, ist wegen fehlender Markenähnlichkeit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG selbst bei unterstellter gesteigerter Kennzeichnungskraft zu verneinen, und zwar auch in der Form eines gedankli-
chen Inverbindungbringens im Sinne einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.
2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht Ansprüche der Klägerin zu 2 aus ihrem Unternehmenskennzeichen "Frühstücks-Drink GmbH" (§§ 5, 15 MarkenG) verneint. Insoweit ist zwar ohne weiteres von originärer Unterscheidungskraft des Kennzeichens auszugehen, weil dieses für ein Unternehmen keinen beschreibenden Inhalt hat. Auch im Zusammenhang mit dem Unternehmenskennzeichen fehlt es aber an einer Zeichenähnlichkeit, weil, wie vorangehend begründet ist, der Gesamteindruck der angegriffenen Ausstattung nicht durch den allein eine Kollision begründenden Bestandteil "FRÜHSTÜCKS -TRUNK" geprägt wird.
3. Das Berufungsgericht hat schlieûlich auch Ansprüche aus § 1 UWG unter den Gesichtspunkten einer vermeidbaren Herkunftstäuschung oder wegen unlauterer Rufausnutzung verneint. Diese Beurteilung erweist sich ebenfalls als rechtsfehlerfrei.
Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist von einer wettbewerblichen Eigenart der Kennzeichnung der Produkte der Klägerinnen auszugehen.
Zutreffend hat das Berufungsgericht insoweit allein auf die übereinstimmenden Elemente in den einander gegenüberstehenden Aufmachungen abgestellt und die Produktidentität auûer Betracht gelassen. Soweit die Revision sich auf eine annähernd identische Produktnachahmung stützt und beanstandet , daû sich die Beklagte an die Produktinnovationen der Klägerinnen angehängt habe, hat das für die Frage einer Herkunftstäuschung infolge der Verwendung einer Ausstattung oder einer Rufausbeutung durch Anhängen an eine
Ausstattung, wie sie mit den Klageanträgen allein angegriffen ist, keine maûgebliche Bedeutung.
Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Aufmachungen ergäben durch die unterschiedlichen bildlichen Gestaltungen je einen abweichenden Eindruck für den Verkehr, beruht im wesentlichen auf tatrichterlicher Würdigung , die revisionsrechtlich nur eingeschränkt überprüft werden kann.
Das Berufungsgericht hat angesichts der unterschiedlichen Anmutungen der einander gegenüberstehenden Aufmachungen eine Ähnlichkeit oder eine Herkunftstäuschung für nicht gegeben erachtet. Es hat dabei Ähnlichkeiten in einzelnen Elementen, die allenfalls allgemeine Assoziationen erwecken können , für nicht ausreichend gehalten, um den durch die unterschiedlichen Wortbestandteile hervorgerufenen unterschiedlichen Eindruck zu überspielen. Das kann nicht als erfahrungswidrig angesehen werden.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert
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c) Die Beurteilung, ob eine Bezeichnung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang auch auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abgestellt (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang), in dem der Verkehr in unterschiedlicher Größe angebrachte Aufdrucke markenrechtlich geschützter Zeichen auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken vorfindet. Das Berufungsgericht hat jedoch rechtsfehlerhaft nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Ant- wort auf die Frage, ob der Verkehr ein auf der Vorderseite eines Bekleidungsstückes angebrachtes Motiv als produktbezogenen Hinweis auf die Herkunft oder als bloß dekoratives Element auffasst, nach der Art und der Platzierung des Motivs variieren kann. Denn anders als bei eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-DietrichBildnis
I) geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall. Der Verkehr wird zwar Zeichen, die ihm als Produktkennzeichen für Bekleidungsstücke bekannt sind, ebenfalls als Herkunftszeichen auffassen, wenn sie auf der Außenseite der Kleidung angebracht sind (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 44 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Zeichen, die dem Verkehr - wenn auch in anderem Zusammenhang - als Produktkennzeichen bekannt sind, wird er häufig ebenso als Kennzeichen ansehen (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 258, 260). Entsprechendes gilt für Phantasiebezeichnungen oder Bildzeichen, wie sie vielfach von Unternehmen zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken außen auf der Kleidung verwandt werden. Diese Maßstäbe lassen sich auf die angegriffene Bezeichnung nicht übertragen, weil der Verkehr das beanstandete Logo auf dem T-Shirt als Zusammensetzung der Abkürzung der früheren Deutschen Demokratischen Republik und ihres Staatswappens erkennt. Der durchschnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach bei der Wiedergabe auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken keine Veranlassung, der Bezeichnung statt dieser ihm bekannten Bedeutung nunmehr zumindest auch einen Herkunftshinweis zu entnehmen.
I) geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis. Ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall. Der Verkehr wird zwar Zeichen, die ihm als Produktkennzeichen für Bekleidungsstücke bekannt sind, ebenfalls als Herkunftszeichen auffassen, wenn sie auf der Außenseite der Kleidung angebracht sind (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 44 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Zeichen, die dem Verkehr - wenn auch in anderem Zusammenhang - als Produktkennzeichen bekannt sind, wird er häufig ebenso als Kennzeichen ansehen (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 258, 260). Entsprechendes gilt für Phantasiebezeichnungen oder Bildzeichen, wie sie vielfach von Unternehmen zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken außen auf der Kleidung verwandt werden. Diese Maßstäbe lassen sich auf die angegriffene Bezeichnung nicht übertragen, weil der Verkehr das beanstandete Logo auf dem T-Shirt als Zusammensetzung der Abkürzung der früheren Deutschen Demokratischen Republik und ihres Staatswappens erkennt. Der durchschnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach bei der Wiedergabe auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken keine Veranlassung, der Bezeichnung statt dieser ihm bekannten Bedeutung nunmehr zumindest auch einen Herkunftshinweis zu entnehmen.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 60/01 Verkündet am:
20. März 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
AntiVir/AntiVirus
Aus Rechtsgründen kann die Verwechslungsgefahr zwischen einer an
eine freihaltungsbedürftige Sachangabe angelehnten Klagemarke und
der als Marke benutzten Sachangabe selbst zu verneinen sein.
BGH, Urteil vom 20. März 2003 - I ZR 60/01 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 20. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 16. Februar 2001 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 2. Mai 2000 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 2. Mai 2000 wird zurückgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke Nr. 1 181 218 wie nachstehend dargestellt:
Die Marke genießt Schutz für "Datenverarbeitungsprogramme".
Die Beklagte vertreibt ein Datenverarbeitungsprogramm, das der Aufdeckung von Computerviren dient, unter der Bezeichnung "AntiVirus" in der nachfolgend (verkleinert) abgebildeten Aufmachung:
Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihrer Marke gesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Sie hat geltend gemacht, die Beklagte benutze die angegriffene Bezeichnung markenmäßig. Diese liege klanglich und schriftbildlich im engsten Ähnlichkeitsbereich ihrer Marke. Sie hat tatsächliche Verwechslungen in der Form behauptet, daß Telefonanrufe von Benutzern der Ware der Beklagten bei der Hotline der Klägerin angekommen seien.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:
Die Beklagte verwende die Bezeichnung "AntiVirus" in produktidentifizierender Weise zur Kennzeichnung ihrer Waren. Das ergebe sich daraus, daß im Eindruck des Verkehrs die Bezeichnung auf der Verpackung und ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung seien die Kennzeichnungskraft und der durch deren Grad vorgegebene Schutzumfang des Klagezeichens sowie der Ähnlichkeitsgrad der kollidierenden Bezeichnungen und der erfaßten Warenbereiche sowie eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren dergestalt zu berücksichtigen, daß ein geringer Schutzumfang durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Bezeichnungen oder des Warenbereichs kompensiert werde. Hieraus ergebe sich eine klangliche Verwechslungsgefahr, weil erfahrungsgemäß Endsilben eines Begriffs in der Aussprache untergehen könnten; auch werde ihnen in der Regel weniger Aufmerksamkeit zuteil als dem Wortanfang oder Wortstamm. Der Schutzumfang der Klagemarke reiche zwar nicht weit, weil sie an eine beschreibende Angabe angelehnt sei; auch dürfe nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe (Antivirus ) abgestellt werden. Maßgeblich bleibe aber der Gesamteindruck der in sieben Buchstaben und der Schreibweise übereinstimmenden Bezeichnungen. Die Beklagte schreibe ihre Bezeichnung ebenfalls mit großem Anfangsbuchstaben und großem Mittelbuchstaben und halte ebenso wie bei der Klagemarke
keinen Abstand zwischen zwei Wortteilen ein. Durch diese Übereinstimmungen dringe die Beklagte in den Schutzbereich der Klagemarke ein.
Auf die durch § 23 Nr. 2 MarkenG bezeichnete Schutzschranke könne sich die Beklagte nicht berufen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Die von der Klägerin aus ihrem Markenrecht geltend gemachten Ansprüche sind nicht begründet.
1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich nur dann angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Verwendung erfüllen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet , davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 - BMW/Deenik). Die Annahme einer Markenbenutzung i.S. einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt demnach voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urt.
v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).
Das Berufungsgericht hat die markenmäßige Verwendung der angegriffenen Bezeichnung daraus entnommen, daß die Anbringung der Bezeichnung auf der Verpackung sowie ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD im Eindruck des Verkehrs einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe. Das erschließe sich insbesondere daraus, daß sich an den bezeichneten Stellen keine Hinweise auf einen Hersteller finden ließen und außerdem die Beklagte die Bezeichnung auf der Verpackung in einer das Produkt selbst erfassenden Weise verwende. So würden z.B. auf der Verpackungsvorderseite insgesamt vier Eigenschaften aufgezählt, die ersichtlich jeweils auf die oberhalb abgedruckte Bezeichnung "AntiVirus" bezogen seien und inhaltlich nur das Produkt selbst betreffen könnten, so daß auch dadurch die Bezeichnung als Produktbezeichnung erscheine. Dies setze sich auf der Rückseite der Verpackung fort, indem dort die sonstigen Eigenschaften und der Lieferumfang der Verpackung angegeben werde. In den dort verwendeten Formulierungen "Zur Zeit kennt AntiVirus über 28.000 verschiedene Viren", "AntiVirus schützt auch vor noch unbekannten Viren ...", "AntiVirus bietet Ihnen ...", "Zum Schutz Ihrer Daten liegt AntiVirus eine DateiVerschlüsselung bei ..." stehe, ebenso wie im Benutzerhandbuch, die Bezeichnung gleichsam für das Produkt selbst, d.h. für ein Software-Programm mit den beschriebenen Eigenschaften.
Diese im wesentlichen tatrichterliche Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß sich die Frage der markenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers bestimmt (BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird, wie es in nicht zu beanstandender Weise zugrunde gelegt hat, wegen der konkreten Art der Verwendung der Bezeichnung, die die Annahme eines Produktnamens nahelegt, in ihr einen Herkunftshinweis sehen.
Dem steht nicht der anerkannte Erfahrungssatz entgegen, daß eine nach Art einer Marke verwendete Bezeichnung, die eine reine Gattungsbezeichnung darstellt oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter hat, vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK). Nach den Feststellungen des Landgerichts handelt es sich bei der angegriffenen Bezeichnung "AntiVirus" um eine, wenn auch graphisch leicht verfremdete , glatt beschreibende und in diesem Sinne vielfach benutzte Angabe. Auch das Berufungsgericht hat festgestellt, daß in der einschlägigen Branche die Bezeichnung "Antivirus" vielfach beschreibend benutzt werde, wenn auch eine Verwendung jeweils entweder als Bestandteil einer Gesamtbezeichnung oder neben einer Herstellerangabe zu beobachten sei. Gleichwohl ist angesichts der konkreten Aufmachung der Verpackung und des Handbuchs davon
auszugehen, daß rechtlich beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung - mangels einer anderen für den Durchschnittsverbraucher hinreichend erkennbaren Kennzeichnung - so wie sie ihm hervorgehoben entgegentritt , als Herkunftshinweis auffaßt (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.).
Insofern ist die Sachlage im Streitfall mit dem Sachverhalt vergleichbar, der - noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - der Entscheidung "Luxor-Luxus" (BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484) zugrunde gelegen hat. Dort ging es um die Bezeichnung "LUXUS-SEIFE". Sie war auf einer Seifenverpackung blickfangartig auf beiden Seiten diagonal und farblich auffällig sowie in einer besonderen verzierten Schreibweise angebracht und ist deswegen als markenmäßige Kennzeichnung erachtet worden. Gleichermaßen besteht die Auffälligkeit im Streitfall darin, daß die angegriffene Bezeichnung nicht nur wie üblicherweise ein Substantiv einen großen Anfangsbuchstaben aufweist, sondern auch in der Wortmitte mit einem großen Buchstaben geschrieben ist und sie - vor allem größenmäßig - hervorgehoben mehrfach in der Warenausstattung verwendet wird.
2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Bezeichnung mit der Klagemarke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
a) Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist, wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt hat, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller
Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in dem Sinne auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umgekehrt (BGH, Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 - Abschlußstück, m.w.N.).
b) Im Streitfall ist Warenidentität gegeben.
c) Die tatrichterlichen Feststellungen zur hohen Markenähnlichkeit (Übereinstimmung in den ersten sieben Lauten/Buchstaben) durch annähernd gleiche Aussprache bei identischer Betonung sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
d) Aufgrund der danach gegebenen Übereinstimmungen hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß der Schutzumfang der Klagemarke deshalb nicht weit reiche, weil sie an eine beschreibende Angabe, nämlich Antivirus, angelehnt sei. Es hat aber die sich hieraus ergebende rechtliche Konsequenz für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht gezogen.
Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die, wie die Klagemarke, an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen der (geringfügigen ) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend erkannt hat, eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts sind diese Grundsätze, die in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz entwickelt worden sind und für die Rechtslage nach dem Markengesetz gleichermaßen Geltung haben , nicht auf solche Fälle beschränkt, in denen der an sich freizuhaltende Bestandteil in Kombination mit einer schutzfähigen Bezeichnung verwendet wird. Das war zwar in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Markenrechtsbeschwerden der Fall, auf diese Besonderheit der damaligen Sachverhalte ist aber in den Entscheidungen nicht abgehoben worden, wenn es heißt, "aber auch soweit ... der Zeichenbestandteil "R 1" zu würdigen ist". Ein Grund für eine derartige Differenzierung wird auch vom Berufungsgericht nicht angeführt. Ein solcher ist auch nicht ersichtlich (vgl. BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture).
Bei Zeichen, die sich wie "AntiVir" als Abwandlungen freihaltungsbe- dürftiger Angaben darstellen, kann demnach bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muß vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein.
Hiervon ausgehend reicht die gegebene Markenähnlichkeit auch bei identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus Rechtsgründen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können. Insbesondere beruht die Eigenprägung und Unterscheidungskraft der Klagemarke, anders als es das Berufungsgericht angenommen hat, nicht allein auf der Zusammenschreibung und dem großen Mittelbuchstaben "V". Diese Elemente liegen im Rahmen eines üblichen Schriftbildes. Die Klagemarke wird geprägt durch die charakteristische Verkürzung der Sachangabe "Antivirus" auf "AntiVir". Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen.
III. Danach war auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Starck Bornkamm Büscher Schaffert
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aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de; BGH GRUR 2009, 685 Tz. 22 - ahd.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 102; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 118). Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zu- kommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 - Metrosex).
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,
- 1.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, - 2.
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, oder - 3.
wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch ist oder dieser ähnlich ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
(2) Anmeldungen von Marken stellen ein Schutzhindernis im Sinne des Absatzes 1 nur dar, wenn sie eingetragen werden.
(3) Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Genfer Fassung vom 13. Mai 1977 des Abkommens vom 15. Juni 1957 von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (BGBl. 1981 II S. 358, 359) festgelegten Klassifikationssystem (Nizza-Klassifikation) erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.
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1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria /HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeb- lich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).
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aa) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwar von dem Grundsatz ausgegangen, dass diese unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Seiner Beurteilung hat es auch zugrunde gelegt, dass eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 23 = WRP 2009, 616 - METROBUS).
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2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wech- http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 7 - selwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen , dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 10 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO; Beschluss vom 25. Februar 2010 - I ZB 19/08, GRUR 2010, 833 Rn. 12 = WRP 2010, 1159 - Malteserkreuz II).
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1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen , dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/ AIDU; Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 23 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen oder dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen sowohl Fachkreise (Ärzte und Apotheker), die in den Absatz der Produkte eingeschaltet sind, als auch das allgemeine Publikum (Endverbraucher ), kann der Gesamteindruck, den die verschiedenen Verkehrskreise von den Marken haben, unterschiedlich ausfallen. Dies kann etwa darauf beruhen , dass die Fachkreise eine größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Marken aufwenden und Unterschiede zwischen den kollidierenden Marken besser in Erinnerung behalten als die Endverbraucher. Eine unterschiedliche Erfassung des Gesamteindrucks der Marken durch verschiedene Verkehrskreise kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die Fachkreise über detailliertere Kenntnisse als die Endverbraucher im Hinblick auf Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Produktsektor verfügen und beispielsweise einen in dem Zeichen eines Arzneimittels enthaltenen Hinweis auf den Wirkstoff ohne weiteres erkennen und in Erinnerung behalten. Kann aufgrund einer gespaltenen Verkehrsauffassung nur bei einem der verschiedenen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, reicht dies für die Verwirklichung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus (vgl. zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV EuGH, Urteil vom 26. April 2007 - C-412/05, Slg. 2007, I-3569 = GRUR Int. 2007, 718 Rn. 88-99 - TRAVATAN/TRIVASTAN).
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1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder http://www.juris.de/jportal/portal/t/59z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=297&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312852009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/59z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=297&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312852009&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/59z/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/59z/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/59z/ - 5 - Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Tz. 10 = WRP 2009, 963 - My World, m.w.N.).
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1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Rn. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL).
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Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung /verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 33/97 Verkündet am:
17. Februar 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung K 62 019/16 Wz
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Bücher für eine bessere Welt
a) Buchtitel sind grundsätzlich dem Markenschutz zugänglich. Der Gefahr der
Monopolisierung der Titel gemeinfrei gewordener Werke ist im Rahmen des
Freihaltebedürfnisses oder – im Falle eines als Marke eingetragenen Werktitels
– im Rahmen des Schutzumfangs nach § 23 Nr. 2 MarkenG zu begegnen.
b) Die Wortfolge "Bücher für eine bessere Welt" ist für die Waren "Bücher, Broschüren"
im Hinblick auf ein bestehendes Freihaltebedürfnis nicht eintragungsfähig
; darüber hinaus fehlt der Wortfolge für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft.
BGH, Beschl. v. 17. Februar 2000 – I ZB 33/97 – Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 17. Februar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Bornkamm, Pokrant und Raebel
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Mai 1997 wird zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.
Gründe:
I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 5. Juli 1993 eingereichten Anmeldung Markenschutz für die Wortfolge
"Bücher für eine bessere Welt" bezogen auf die Waren
"Bücher, Broschüren".
Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG GRUR 1997, 832).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat zwar die Markenfähigkeit des angemeldeten Zeichens bejaht; ebenso wie Zeitungs- und Zeitschriftentiteln könne Titeln anderer Druckerzeugnisse – wie den Titeln von Büchern und Broschüren – nicht von vornherein die Fähigkeit abgesprochen werden, als Marke zu wirken. Das angemeldete Zeichen sei aber nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Hierzu hat das Bundespatentgericht ausgeführt:
Schon wegen ihres inhaltsbeschreibenden Gehalts müsse dem angemeldeten Zeichen als einer Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe die Eintragung versagt werden. Zwar sei ein beschreibender Gebrauch der in Rede stehenden Wortfolge derzeit nicht nachweisbar. Sie beschreibe jedoch die durch sie gekennzeichneten Druckschriften als Bücher oder Broschüren, die der Schaffung einer besseren Welt dienten. Den Wettbewerbern dürfe nicht die Möglichkeit genommen werden, auf entsprechende Zielrichtungen und Inhalte ihrer Veröffentlichungen hinzuweisen. Gegen das Freihaltebedürfnis spreche auch nicht, daß der gedankliche Inhalt auf sehr unterschiedliche Weise zum Ausdruck gebracht werden könne. Denkbare Ausweichmöglichkeiten seien nicht geeignet, ein Freihaltebedürfnis auszuschließen.
Darüber hinaus fehle der eindeutig inhaltsbeschreibenden Wortfolge die Unterscheidungskraft. Der Verkehr verstehe die für jedermann verständliche An-
gabe wegen des sachlichen Aussagegehalts und des Fehlens jeder Originalität nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern als Information über den Inhalt der so gekennzeichneten Produkte, möglicherweise auch als sloganartige Werbeaussage.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet des vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes liegenden Anmeldetags zunächst die Vorschriften des Markengesetzes anzuwenden sind (§ 152 MarkenG).
2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß der Eintragung eines Buch- oder sonstigen Werktitels nicht bereits das Fehlen der Markenfähigkeit i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG entgegensteht.
Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ist ein Markenschutz für Werktitel von der Rechtsprechung zunächst völlig abgelehnt (vgl. RGSt 28, 275 – Manufakturist; RGZ 40, 19, 21 – Die Modenwelt; 44, 99, 101 – Armen-SeelenBlatt ) und später nur für Zeitungs- und Zeitschriftentitel anerkannt worden (BGH, Urt. v. 22.10.1969 – I ZR 47/68, GRUR 1970, 141 f. = WRP 1970, 140 – Europharma ; Beschl. v. 10.5.1974 – I ZB 2/73, GRUR 1974, 661, 662 = WRP 1974, 405 – St. Pauli-Nachrichten). Dem lag die Erwägung zugrunde, daß ein Buchtitel im Regelfall nicht als Kennzeichen für die Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb verstanden werde (BGHZ 26, 52, 61 – Sherlock Holmes; BGH, Urt. v. 1.4.1958 – I ZR 49/57, GRUR 1958, 500, 502 – "Mecki"-Igel I; BGHZ 83, 52, 54 – POINT; 102, 88, 91 f. – Apropos Film; 120, 228, 230 – Guldenburg; BGH, Urt. v.
11.3.1993 – I ZR 264/91, GRUR 1994, 191, 201 – Asterix-Persiflagen; vgl. auch Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., S. 178; Busse/Starck, Warenzeichengesetz , 6. Aufl., § 1 Rdn. 21; Deutsch, GRUR 1958, 66 f.; anders bereits Baumbach /Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 1 WZG Rdn. 61). Unter der Geltung des Markengesetzes kann dagegen Werktiteln der Markenschutz nicht aus generellen Erwägungen aberkannt werden (so auch Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 3 MarkenG Rdn. 255a; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 3 Rdn. 63; Deutsch/Mittas, Titelschutz, 1999, Rdn. 142; a.A. Oelschlägel, Der Titelschutz von Büchern, Bühnenwerken, Zeitungen und Zeitschriften, 1997, S. 72 f.; ders., GRUR 1998, 981, 984, der bei Titeln von Einzelbuchwerken eine abstrakte Eignung als Herkunftsangabe generell verneint). Ob ein Titel im Einzelfall einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die im Rahmen des Merkmals der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu beantworten ist. Dabei kann nicht generell von einer Ausschließlichkeit von Werktitel und Marke im Sinne eines Entweder-Oder ausgegangen werden. Dies hat der Senat bereits in der Entscheidung "PowerPoint" hervorgehoben, in der es – umgekehrt – um die Frage ging, ob neben dem üblichen Markenschutz für Computerprogramme auch ein Titelschutz in Betracht komme (BGHZ 135, 278, 282 f.). Danach liegt in der unterschiedlichen Zielrichtung von Titel- und Markenschutz – während der Titel im allgemeinen inhaltsbezogen ist, ist es Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Leistungen zu gewährleisten (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 – Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 – Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 – LIBERO) – eine Erklärung dafür, daß ein Nebeneinander von Titel- und Markenschutz sinnvoll sein kann.
Die Markenfähigkeit von Werktiteln kann auch nicht deswegen generell verneint werden, weil im Einzelfall die Gefahr bestehen kann, daß mit Hilfe des Markenschutzes die Verwendung der Titel gemeinfrei gewordener Werke untersagt werden könnte. Denn das (berechtigte) Interesse an der Verwendung des Titels eines Werkes, dessen urheberrechtlicher Schutz abgelaufen ist und das daher von jedermann verwertet werden kann, ist im Rahmen des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und gegebenenfalls im Rahmen des Schutzumfangs eines als Marke eingetragenen Werktitels nach § 23 Nr. 2 MarkenG zu berücksichtigen. Dieser mögliche Konflikt bietet daher keinen Anlaß, bereits die Markenfähigkeit von Titeln einzelner Bücher zu verneinen.
3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der zufolge die Wortfolge "Bücher für eine bessere Welt" als beschreibende Angabe freizuhalten und deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, beruht auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.
Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen können (vgl. BGH, Beschl. v. 20.6.1996 – I ZB 31/95, GRUR 1996, 770 = WRP 1996, 1042 – MEGA; Beschl. v. 19.6.1997 – I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 396 = WRP 1998, 185 – Active Line). Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe bislang noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn auch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung
gegeben, daß die in der Marke liegenden Angaben als Sachangaben "dienen können", wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 – I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH; Beschl. v. 5.2.1998 – I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 – CHANGE).
Das Bundespatentgericht hat hierzu festgestellt, die angemeldete Wortfolge beschreibe die durch sie gekennzeichneten Bücher oder Broschüren unmittelbar sachlich als Druckwerke, die der Schaffung einer besseren Welt dienen sollen. Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, hierbei handele es sich um eine nichtssagende Umschreibung, die mit im wesentlichen denselben Wörtern das ausdrückt, was das angemeldete Zeichen besage. Daß die enthaltene Sachangabe am besten mit den Worten umschrieben wird, die auch das angemeldete Wortzeichen verwendet, deutet gerade auf dessen beschreibenden Charakter hin. Der Annahme einer beschreibenden Angabe steht auch nicht entgegen, daß die Bezeichnung – was auch das Bundespatentgericht nicht verkannt hat – vage ist und dem Verkehr wenig Anhalt dafür bietet, in welcher Hinsicht die Welt besser werden soll. Da es sich bei den "Büchern für eine bessere Welt" – worauf schon der Plural hindeutet – um eine Sammelbezeichnung handeln soll, unter die Bücher verschiedenen Inhalts gefaßt werden können, muß die Bezeichnung entsprechend allgemein sein, um die unterschiedlichen einzelnen Titel erfassen zu können. Eine solche begriffliche Unbestimmtheit steht der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegen. Es ist daher – entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde – auch nicht widersprüchlich, wenn das Bundespatentgericht einerseits von einer sehr breit gehaltenen Aussage und andererseits davon spricht, daß das breite Themengebiet durch diese Angabe außerordentlich präzise und treffend erfaßt werde. Insofern unterscheidet sich die in Rede stehende Bezeichnung von Begriffen oder Aussagen, die sich infolge ihrer
Mehrdeutigkeit zur Beschreibung der gekennzeichneten Waren oder Leistungen nicht oder nur eingeschränkt eignen (BGHZ 123, 30, 36 – Indorektal II; BGH, Beschl. v. 8.12.1994 – I ZB 15/92, GRUR 1995, 269, 270 – U-KEY; Beschl. v. 8.12.1999 – I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 – Radio von hier; Beschl. v. 8.12.1999 – I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 – Partner with the Best; Beschl. v. 10.2.2000 – I ZB 37/97, Umdr. S. 7 – Unter Uns). Gerade diese Eignung läßt sich bei dem angemeldeten Zeichen in bezug auf die von der Anmeldung erfaßten Waren nicht in Zweifel ziehen.
Die in der angefochtenen Entscheidung angeführten Alternativbezeichnungen (z.B. "Weltverbesserungsbücher") deuten entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht darauf hin, daß das Bundespatentgericht einengend allein ein solches Verständnis des Verkehrs angenommen hat. Auch wenn sich das angemeldete Zeichen – wie die Rechtsbeschwerde zu erwägen gibt – als eine Art Serientitel für bestimmte klassische literarische Werke eignet, ändert dies nichts daran, daß es sich nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts um eine beschreibende Sachangabe handelt.
Der Annahme eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht schließlich nicht entgegen, daß die beschreibende Verwendung der Bezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch mit Hilfe einer entsprechenden eingetragenen Marke nicht unterbunden werden könnte, weil eine solche Verwendung nach § 23 Nr. 2 MarkenG stets aus dem Schutzbereich einer solchen Marke herausfallen würde. Zutreffend ist zwar, daß die Nachteile, die davon ausgehen , daß eine Sachangabe als Marke eingetragen ist, durch die Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG in Grenzen gehalten werden; deshalb braucht auch im Eintragungsverfahren nicht jeder denkbaren Behinderungsmöglichkeit Rechnung ge-
tragen zu werden (BGH GRUR 1998, 813, 814 – CHANGE). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dient aber auch dazu, das Risiko für die Benutzer beschreibender Angaben und das von einer eingetragenen Marke ausgehende Einschüchterungspotential in Grenzen zu halten (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 8 Rdn. 53).
4. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortfolge fehle für die in Rede stehenden Waren jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), läßt ebenfalls einen Rechtsfehler nicht erkennen. Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, daß die Frage einer hinreichenden Unterscheidungskraft nach den allgemeinen markenrechtlichen Grundsätzen und nicht nach den Maßstäben des Schutzes von Zeitschriften- und Zeitungstiteln zu beantworten ist, bei denen häufig eine geographische Angabe verbunden mit einer reinen Gattungsbezeichnung als ausreichend angesehen wird (BGH GRUR 1974, 661, 662 – St. Pauli-Nachrichten; BGHZ 102, 88, 91 f. – Apropos Film). Allerdings dürfen auch die allgemeinen Anforderungen an die Unterscheidungskraft – sie ist zu bejahen, solange dem Zeichen nicht jede, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft fehlt (Begr. zum Reg.Entwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) – nicht zu hoch angesetzt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 – I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 – ABSOLUT, m.w.N.). Doch auch bei Anlegen eines solchen großzügigen Maßstabs kommt der angemeldeten Wortfolge mit Blick auf ihren ausschließlich beschreibenden Gehalt für die in Rede stehenden Waren von Haus aus keine Unterscheidungskraft zu, weil sie sich in keinem Punkt von der reinen Beschreibung löst.
IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Raebel
15
aa) Die vom Bundespatentgericht herangezogenen Beispiele belegen die beschreibende Verwendung des Begriffs "SPA" im dargestellten Sinn. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob für sämtliche mit dem Begriff bezeichneten Behandlungen und Programme die Verwendung von Wasser zwingend erforderlich ist und ob "SPA" nicht teilweise auch in einem umfassenden Sinn als Synonym für Wellness benutzt wird. Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 14 = WRP 2006, 1130 - LOTTO), sein Inhalt vage ist (BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt) oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 33 - DOUBLEMINT).
36
Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke ist die Registereintragung maßgeblich (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). In der Form, in der die Klagemarke 3 im Register wiedergegeben ist, ist der Wortbestandteil „LEVI'S“ deutlich sichtbar. Er tritt deshalb entgegen der Annahme des Berufungsgerichts bei der Beurteilung des visuellen Eindrucks der Klagemarke nicht derart weit in den Hintergrund, dass er den Gesamteindruck des Zeichens von Haus aus nicht mitbestimmt. Die konkrete Art der Anbringung der Klagemarke auf den Jeans der Klägerin ist dagegen nicht von Bedeutung. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kommt es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; BGHZ 171, 89 Tz. 38 - Pralinenform
29
d) Ohne Erfolg beruft sich die Revision auf das Senatsurteil "AntiVir/AntiVirus" vom 20. März 2003 (I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353). Danach kann zwar bei Zeichen, die sich als Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben darstellen, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein. Zu diesen Grundsätzen steht das Berufungsurteil aber nicht in Widerspruch. Die schutzbegründende Gestaltung der Klagemarke liegt in der Zusammenfügung des Bestandteils "Enzym" mit dem Bestandteil "(m)ax", insbesondere aber in dem besonders charakteristischen zweifach zugeordneten "m". Dieses charakteristische Merkmal findet sich auch bei dem Zeichen der Beklagten. Im Übrigen unterliegt der Schutzumfang des Zeichens trotz seines beschreibenden Anklangs im Streitfall schon deshalb keiner besonderen normativen Beschränkung, weil es um das Verhältnis zu der Bezeichnung "Enzymix" geht, die sich in sehr ähnlicher Weise an den Begriff Enzym anlehnt und ihn verfremdet (vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 22 = WRP 2008, 1192 - HEITEC).
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 130/01 Verkündet am:
25. März 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
EURO 2000
Einem dem Verkehr zur Benennung eines Sportereignisses geläufigen Begriff
kommt als Bestandteil einer Wort-/Bildmarke, die für Sportgeräte und für die
Durchführung von Sportveranstaltungen eingetragen ist, kein bestimmender
Einfluß für den Schutzumfang der Marke zu.
BGH, Urt. v. 25. März 2004 - I ZR 130/01 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 1. März 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin und Widerbeklagte stellt her und vertreibt Bälle, insbesondere Fußbälle.
Die Beklagte und Widerklägerin ist der Europäische Fußballverband (UEFA). Sie richtet u.a. Fußball-Europameisterschaften aus, so auch die im Jahre 2000. Die Beklagte ist Inhaberin der u.a. für "ballons de sport" und für "Organisation d'événements et d'activités sportifs" mit chutzwirkung S für Deutschland eingetragenen IR-Marke Nr. 703 249 gemäß der nachfolgenden Abbildung:
Sie ist außerdem Inhaberin der für "Spielzeug, insbesondere Bälle" am 7. Januar 1999 angemeldeten und am 29. April 1999 eingetragenen deutschen Marke Nr. 399 00 434.3:
Die Klägerin hat Bälle mit dem Aufdruck "EURO 2000" angeboten. Die Beklagte hat sie deswegen abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin im Wege der negativen Feststellungsklage die Feststellung begehrt, daß sie mit dem von der Beklagten beanstandeten Verhalten deren IR-Marke nicht verletzt.
Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,
die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, auf Bällen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung das Kennzeichen "EURO 2000" anzubringen, unter dieser Kennzeichnung Bälle anzubieten , in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen , einzuführen oder auszuführen und/oder die Kennzeichnung in der Werbung zu benutzen, insbesondere auf die nachstehend wiedergegebene Art und Weise:
Die Beklagte hat ferner Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin und Vernichtung aller in deren Besitz oder Gewahrsam befindlichen und widerrechtlich gekennzeichneten Bälle begehrt.
Der Widerklage ist die Klägerin entgegengetreten; die Klage haben die Parteien in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klägerin hat geltend gemacht, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit. Der maßgebliche Gesamteindruck der IR-Marke der Beklagten werde wegen Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils allein durch den Bildbestandteil ge-
prägt. Auch die deutsche Marke sei nur durch die besondere graphische Gestaltung des Schriftzuges eintragungsfähig geworden.
Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Revision, die sich nicht gegen die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO richtet, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Beide Marken der Beklagten seien im Gesamteindruck durch das Wort-/ Zahlzeichen "Euro 2000" geprägt. Denn die Aussprechbarkeit des Wort-/ZahlBestandteils gebe wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag. Der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/Zahl-Bestandteil übernehmen könne.
Die Kennzeichnungskraft beider Marken sei normal. Zwar könnten die Bestandteile "EURO" und "2000" jeweils allgemeine Bedeutung haben als Währungseinheit bzw. als Zahl, insbesondere als Jahreszahl; jedoch sei die Kombination beider für eine Bezeichnung auf dem Sportartikelbereich nicht gewöhnlich. Auch eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Infolge der
klanglichen Identität und der schriftbildlichen Fast-Identität bestehe unter Berücksichtigung der Identität der Waren eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und dem Zeichen der Klägerin.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und den von der Klägerin verwendeten Zeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042 f. = WRP 2003, 1431 - Kinder , m.w.N.).
b) Das Berufungsgericht hat eine Identität der mit den Marken der Beklagten und den Zeichen der Klägerin gekennzeichneten Waren bejaht. Das ist, soweit die Marken der Beklagten für "Bälle", insbesondere "Sportbälle" eingetragen sind, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Revision nicht angegriffen.
c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Ausführungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Verwechslungsgefahr zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten gemacht hat. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht sich bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Marken der Beklagten nicht hinreichend mit dem Verständnis des Verkehrs von dem Wort-/ZahlBestandteil "EURO 2000" befaßt hat. Selbst die Beklagte hat vorgetragen, die Bezeichnung "EURO 2000" werde vom Verkehr als "selbstverständliche Kennzeichnung der konkret momentan stattfindenden Fußball-Europameisterschaften" und damit als beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden.
aa) Einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an eine solche angelehnten Angabe kann deshalb ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 810 - P3-plastoclin; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link). Gerade bei Wort-/Bildmarken ist ausgesprochen worden, daß ein Wortbestandteil, dem wegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG jeglicher Markenschutz zu versagen ist, ohne Verkehrsdurchsetzung den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Beschreibenden oder freizuhaltenden Bestandteilen kann jedenfalls für den Schutzumfang einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in den
schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND ; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 210; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 341).
bb) Verletzung der IR-Marke Nr. 703 249
(1) Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der IRMarke der Beklagten durch die beiden Wort-/Zahl-Bestandteile "EURO 2000" geprägt. Dabei ist das Berufungsgericht von dem Grundsatz ausgegangen, daß die Aussprechbarkeit der Wort-/Zahl-Bestandteile wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag gebe; der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/ZahlBestandteil übernehmen könnte.
Es trifft zwar zu, daß bei Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil seiner Natur nach unterscheidungskräftig ist. Dies ist hinsichtlich der Angabe "EURO 2000" nicht ohne weiteres anzunehmen. Vielmehr liegt es nicht fern, daß der Verkehr die Bezeichnung "EURO" in Verbindung mit der als Jahresangabe aufgefaßten Zahl "2000" als beschreibenden Hinweis auf das Sportereignis der FußballEuropameisterschaft des Jahres 2000 versteht. Damit hat sich das Berufungsgericht nicht in dem gebotenen Maß auseinandergesetzt.
(2) Zum Gesamteindruck der Zeichen auf den Bällen der Klägerin fehlen jegliche Feststellungen des Berufungsgerichts. Ersichtlich ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß auch bei den Zeichen der Klägerin der Begriff "EURO 2000" deren Gesamteindruck prägt. Dies ist - abgesehen davon, daß es auch insoweit den Vortrag zum beschreibenden Inhalt dieser Angabe nicht berücksichtigt hat - schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Bezeichnungen der Klägerin gegenüber den Marken der Beklagten Unterschiede aufweisen, die für den Gesamteindruck von maßgeblichem Einfluß sein können. So ist bei dem Zeichen auf der oberen Abbildung auf Seite 5 des Berufungsurteils die Zahl "2000" deutlich gegenüber dem Wort "EURO" graphisch hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Wortbestandteil "EURO" im Verhältnis zur Zahl "2000" bei der Bezeichnung auf der unteren Abbildung. Der Bestandteil "EURO" ist dort nicht nur durch seine graphische Gestaltung, sondern ferner dadurch hervorgehoben, daß er zusammen mit einem "Sternenkranz" einen das gesamte Zeichen umfassenden Kreis bildet. Angesichts dieser Gestaltungen durfte das Berufungsgericht nicht ohne nähere Prüfung davon ausgehen, daß bei den Zeichen der Klägerin die beiden Bestandteile "EURO" und "2000" allein als Wort und Zahl den Gesamteindruck prägen.
(3) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten ist das Berufungsgericht allerdings auf einen beschreibenden Inhalt der Angabe "EURO 2000" eingegangen. Es hat dazu ausgeführt, eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Diesen Ausführungen läßt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, aus welchen Gründen das Berufungsgericht gleichwohl eine hinreichende Unterscheidungskraft des Wortbe-
standteils "EURO 2000" für die hier in Rede stehenden Waren (Fußbälle) bejaht hat.
Möglicherweise hat das Berufungsgericht hier zum Ausdruck bringen wollen, daß die Beklagte mit der Verwendung des Bestandteils "EURO 2000" zur Kennzeichnung von Sportgeräten, insbesondere von Fußbällen, bei den angesprochenen Verkehrskreisen zwar eine Assoziation zu der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 hervorrufen wolle, diese Verknüpfung in der Vorstellung des Verkehrs aber tatsächlich nicht stattfinde. Dies ließe sich aber nicht mit dem von der Revision angeführten Vortrag der Beklagten vereinbaren, daß in der Berichterstattung über die Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000, wie die Beklagte durch eine Vielzahl von Berichten in Zeitungen und sonstigen Medien belegt hat, die Kurzbezeichnung "EURO 2000" regelmäßig verwendet wurde und zudem schon seit dem Jahre 1984 die Fußball-Europameisterschaften in der Weise bezeichnet worden sind, daß dem Wort "EURO" die jeweilige Jahreszahl hinzugefügt wurde. Denn nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen , daß sich infolge einer intensiven und andauernden Presseberichterstattung eine entsprechende Übung zur Benennung der Sportereignisse bei den angesprochenen Verkehrskreisen gebildet hat.
Sollte das Berufungsgericht dagegen gemeint haben, eine "beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft des Jahres 2000" sei selbst dann nicht gegeben, wenn der Verkehr den Begriff "EURO 2000" mit diesem Sportereignis assoziiere, so wäre diese Annahme gleichfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Für die Dienstleistung der Durchführung von Sportveranstaltungen wäre die Angabe "EURO 2000" rein beschreibend, wenn der angesprochene Verkehr sie als Kurzbezeichnung der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 verstünde. Eine rein beschreibende Angabe käme aber auch für Sportgeräte, ins-
besondere Fußbälle, in Betracht. Nach dem vom Berufungsgericht nicht beachteten Vortrag der Beklagten versteht der Verkehr den Hinweis "EURO 2000" auf Fußbällen dahin, diese Bälle hätten etwas mit der Fußball-Europameisterschaft 2000 zu tun, und zwar in der Weise, daß sie im Wettkampf oder zumindest im Training zum Einsatz kämen. Versteht der Verkehr die Bezeichnung "EURO 2000" auf Fußbällen als eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne eines Spieloder Trainingsballs für das mit "EURO 2000" bezeichnete Sportereignis, ohne daß er damit einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbindet, so fehlt diesem Bestandteil jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
(4) Daß der Bestandteil "EURO 2000" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(5) Ist somit für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daß der Bestandteil "EURO 2000" einen beschreibenden Inhalt hat, so kann wegen der dann allenfalls geringen Kennzeichnungskraft der IRMarke der Beklagten unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen entgegen der Auffassung des Beru fungsgerichts nicht von einer Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Bezeichnungen der Klägerin ausgegangen werden. Der Schutzumfang einer Kombinationsmarke beschränkt sich, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt, auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1), also hier auf die (besondere ) graphische Gestaltung der Angabe "EURO 2000" sowie auf den Bildbestandteil der IR-Marke der Beklagten. Wegen der Unterschiede der angegriffenen Zeichen der Klägerin gegenüber der auf einen solchen Schutzumfang be-
schränkten IR-Marke der Beklagten ist dann aber eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
cc) Verletzung der deutschen Marke Nr. 399 00 434.3
(1) Nach der Feststellung des Berufungsgerichts ist der Gesamteindruck der deutschen Marke der Beklagten durch die beiden, wenn auch schriftbildlich unterschiedlich gestalteten Wort-/Zahl-Bestandteile "Euro 2000" zusammen geprägt. Das Berufungsgericht hat sich aber auch hier nicht mit der Frage befaßt , ob wegen des naheliegenden beschreibenden Inhalts der Angabe "Euro 2000" die zur Darstellung dieser Angabe erforderlichen Merkmale der Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden dürfen und demgemäß nur auf die besondere graphische Gestaltung des Wort- sowie des Zahl-Bestandteils abgestellt werden darf.
(2) Wie bei der IR-Marke bereits ausgeführt worden ist, fehlt der Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe schriftbildlich eine Fast-Identität zwischen den Marken der Beklagten und den beanstandeten Bezeichnungen der Klägerin auch deshalb eine hinreichende Grundlage, weil das Berufungsgericht den Gesamteindruck der Zeichen der Klägerin nicht ermittelt hat.
(3) Zur Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 00 434.3 der Beklagten gilt das zur IR-Marke Ausgeführte entsprechend. Ist von einem die Bestimmung der so gekennzeichneten Ware beschreibenden Gehalt der Angabe "Euro 2000" auszugehen, so kommt der Marke allenfalls eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Ihr Schutzumfang beschränkt sich dann auf die besondere graphische Gestaltung von "Euro 2000". Angesichts der Unterschiede in der graphischen Gestaltung dieser Angaben bei den Bezeichnungen der Klägerin ist
auch gegenüber der deutschen Marke der Beklagten eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
2. Kommt der Angabe "EURO 2000" ein beschreibender Charakter zu oder sieht der Verkehr darin, was nach der Art der Verwendung gleichfalls in Betracht kommt, nur einen schmückenden Werbezusatz ohne Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts ferner nicht die Annahme, die Klägerin habe mit den beanstandeten Bezeichnungen auf den von ihr angebotenen Fußbällen diese markenmäßig benutzt. Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Bei der Verwendung einer Angabe, die vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.), kann es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen. Daß aufgrund der konkreten Verwendung beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung, so wie sie ihnen entgegentritt, als Herkunftshinweis auffassen, hat das Berufungsgericht für die von der Klägerin verwendeten Bezeichnungen nicht festgestellt.
3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage des von ihm bislang nicht hinreichend berücksichtigten Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur markenmäßigen Verwendung und zur Un-
terscheidungskraft des Wort-/Zahl-Bestandteils "EURO 2000" sowie zum Gesamteindruck und zum Schutzumfang der sich gegenüberstehenden Zeichen nachzuholen haben. Sollten danach markenrechtliche Ansprüche zu verneinen sein, sind die von der Beklagten weiter geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, insbesondere gemäß § 3 UWG, zu erörtern. Sollte nach den vom Berufungsgericht zu treffenden Feststellungen der Verkehr die Vorstellung haben, die Angabe "EURO 2000" bezeichne den "offiziellen" Ball für die Fußball -Europameisterschaft im Jahre 2000, so bleibt zu prüfen, ob er durch die Verwendung dieser Angabe durch die Klägerin einer relevanten Fehlvorstellung erliegt.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 189/01 Verkündet am:
22. April 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
URLAUB DIREKT
Der Wortfolge "URLAUB DIREKT" fehlt für Dienstleistungen im Bereich des
Tourismus wegen des ausschließlich beschreibenden Bezugs jegliche Unterscheidungskraft.
Diese Wortkombination kann daher ohne Verkehrsdurchsetzung
(§ 8 Abs. 3 MarkenG) keine Prägung des Gesamteindrucks einer
Wort-/Bildmarke bewirken, die für entsprechende Dienstleistungen eingetragen
ist.
BGH, Urt. v. 22. April 2004 - I ZR 189/01 - OLG Hamm
LG Bielefeld
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Mai 2001 aufgehoben.
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der VI. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld vom 24. November 2000 wird zurückgewiesen.
Die Kosten der Rechtsmittelverfahren trägt der Kläger.
Von Rechts wegen
Die Berufung des Klägers gegen das Urteil der VI. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Bielefeld vom 24. November 2000 wird zurückgewiesen.
Die Kosten der Rechtsmittelverfahren trägt der Kläger.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger ist Verwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen der früheren Klägerin, eines Touristikunternehmens (im folgenden: Klägerin). Die Klägerin ist Inhaberin der am 20. Juni 1998 angemeldeten, für "Organisation, Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen; Planung, Organisation, Durchführung und Erfolgskontrollen touristischer Marketingunternehmen ; Vermittlung touristischer Zubehörartikel" am 13. Juli 1998 eingetragenen , farbigen (gelb, blau, orange) Wort-/Bildmarke Nr. 398 37 300
Die Beklagte verfügt in Nordrhein-Westfalen über ungefähr 4.000 Lottoannahmestellen , über die sie zum Teil auch Reisen vermittelt. Seit Oktober 1999 verwendet die Beklagte die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" in der Werbung.
Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Markenrechte gesehen. Sie hat die Ansicht vertreten, in ihrer Marke sei der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" prägend, den die Beklagte gleichlautend zur Kennzeichnung des Ange-
bots von Urlaubsreisen einsetze. Weiter hat sie vorgetragen, sie habe die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" seit März 1998 umfangreich benutzt.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" Reisen und/oder Reiseprodukte anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben und/oder unter dieser Bezeichnung als Reisevermittler aufzutreten, insbesondere auf ihrer Homepage im Internet und/oder in der Information für Annahmestellenleiter vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in der Information "Große URLAUB DIREKT Startkampagne" vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in Radiospots und/oder in der Antwortkarte zum Flyer "Besser braungebrannt als abgebrannt" und/oder in "G. " Nr. 43 vom 3. November 1999 Seite 10 (nur soweit im Fließtext enthalten) geschehen.
Weiter hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie verwende "URLAUB DIREKT" rein beschreibend zur Bezeichnung einer direkten Buchungsmöglichkeit.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für begründet erachtet und dazu ausgeführt :
Dem Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" komme eine das Gesamtzeichen der Klägerin prägende Kennzeichnungskraft zu. Die Bedeutung der Wörter "URLAUB" und "DIREKT" sei in der Kombination für die von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen nicht beschreibender Natur. Der Sinngehalt von "URLAUB DIREKT" sei nicht eindeutig zu ermitteln. Mit dem Begriff könne gemeint sein, der Interessent brauche nur seinen Urlaubswunsch zu äußern, um ein komplettes Urlaubspaket zu erhalten oder es bestehe eine Buchungsmöglichkeit direkt an Ort und Stelle ohne eine Vermittlungstätigkeit. Weiter könne die Aussage dahin verstanden werden, es sei eine sofortige Buchung möglich. Mit dem von ihr geltend gemachten Freihaltebedürfnis könne die Beklagte im Markenverletzungsstreit nicht gehört werden. Der Schutzumfang der Klagemarke erfahre auch keine Einschränkung, weil er sich nicht an eine beschreibende Angabe anlehne. Vielmehr verfüge der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke über normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung durch Drittkennzeichen sei nicht erfolgt.
Der Wortbestandteil sei die einfachste Möglichkeit zur Benennung der Klagemarke und präge deren Gesamteindruck, während der Bildbestandteil nur als graphisches Beiwerk ohne mitprägende Bedeutung wahrgenommen werde. Da die Bezeichnung der Beklagten mit dem prägenden Bestandteil der Klage-
marke übereinstimme und beide Parteien identische Dienstleistungen anböten, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden erstinstanzlichen Urteils.
1. Das Berufungsgericht ist, ohne dies auszuführen, ersichtlich von einer markenmäßigen Verwendung des Begriffs "URLAUB DIREKT" in der Werbung der Beklagten ausgegangen. Dieser Tatbestand ist auch der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen.
2. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnli chkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähn lichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichke it der Zeichen und umgekehrt oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS).
b) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist (u.a. Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen ), und dem von der Beklagten mit "URLAUB DIREKT" bezeichneten Angebot von Reisen hat das Berufungsgericht Dienstleistungsidentität angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Koll isionszeichen ausschließlich auf den Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke abgestellt hat.
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Dieser kann bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Davon, daß die Bildbestandteile die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht mitprägen, kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht ausgegangen werden.
aa) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die graphischen und farblichen Elemente den bildlichen Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmen. Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamteindruck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Von einer
nicht ins Gewicht fallenden, nichtssagenden farblichen und graphischen Gestaltung ist bei der Klagemarke nicht auszugehen. Der gegenteiligen Beurteilung des Berufungsgerichts kann nicht beigetreten werden. Denn die Klagemarke ist auffällig bildlich gestaltet. Die Wortbestandteile weisen eine unterschiedliche Schrift und Farbe auf. Der Hintergrund ist farblich zweigeteilt und kontrastiert mit der Farbe der Wortbestandteile. Im rechten Bereich der Klagemarke findet sich eine rechteckige Umrahmung, in deren Inneren in unterschiedlichen Farben Wellen angedeutet sind. Schließlich ist die Klagemarke in auffälligen Farben (gelb, blau, orange) ausgestaltet.
bb) Bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGHZ 139, 340, 348 - Lions; BGH, Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 33/96, GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß dem Wortbestandteil für sich genommen nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen wäre (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, zum Abdruck in BGHZ 156, 112 vorgesehen ).
Die Annahme des Berufungsgerichts, der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke sei für die Dienstleistungen, die das Berufungsgericht der Verwechslungsprüfung zugrunde gelegt hat (Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen), unterscheidungskräftig und nicht freizuhalten, hält auch unter Anlegung des gebotenen großzügigen Maß-
stabs bei der Beurteilung der Unterscheidungseignung eines Zeichens der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Zu Recht macht die Revision geltend, daß der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" jegliche Unterscheidungskraft fehlt, weil sie die konkreten Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen beschreibt (vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch ; Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). "URLAUB DIREKT" besagt in nicht unüblicher schlagwortartiger Begriffsbildung, daß die angesprochenen Verkehrskreise die angebotene Reiseleistung unmittelbar buchen oder beziehen können. An dem ausschließlich beschreibenden Bezug der Wortkombination "URLAUB DIREKT" ändern die vom Berufungsgericht ermittelten verschiedenen Bedeutungsinhalte nichts. Diese beziehen sich lediglich auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie die derart bezeichnete Dienstleistung erbracht werden kann (unmittelbarer Erhalt eines kompletten Urlaubspakets, Buchungsmöglichkeit an Ort und Stelle ohne Vermittlungstätigkeit , sofortige Buchungsmöglichkeit, Möglichkeit zum sofortigen Urlaubsantritt), ohne den beschreibenden Charakter aufzuheben.
cc) Die Wortkombination "URLAUB DIREKT" als solche hat keine Kennzeichnungskraft ; sie kann keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder ). Für einen selbständigen Schutz als Marke kraft Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist im Streitfall nichts geltend gemacht worden. Auch die Revisionserwiderung erinnert hierzu nichts.
dd) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stehen sich die aus Wortund Bildbestandteilen bestehende Klagemarke und die von der Beklagten ver-
wandte Bezeichnung "URLAUB DIREKT" gegenüber. Anders als das Berufungsgericht angenommen hat, das von einer Übereinstimmung des prägenden Bestandteils der Klagemarke mit der angegriffenen Bezeichnung ausgegangen ist, ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr danach nur eine Zeichenähnlichkeit zugrunde zu legen. Diese ist im Hinblick darauf, daß die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch die Wortbestandteile, sondern auch durch die graphische und farbliche Gestaltung bestimmt wird, im Verhältnis zu der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" als gering einzustufen.
3. Im Hinblick auf den Mangel der prägenden Wirkung des Wortbestandteils "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke ist trotz der vorliegenden Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann
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(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).
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(1) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - MarlboroDach ; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I). Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts können diese besonderen Um- stände nicht darin gesehen werden, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90erJahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung des die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verbietet sich im Rahmen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, der durch § 8 Abs. 3 MarkenG umgesetzt wird, eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem festgestellten Interesse daran, die Bezeichnung für die Benutzung durch andere Unternehmen freizuhalten (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 und 54 = WRP 1999, 629 - Chiemsee). Von diesem Maßstab ist auch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke auszugehen. Deren Kennzeichnungskraft ist nicht aus Rechtsgründen geringer zu bemessen, um Wettbewerbern die markenmäßige Benutzung der Klagemarke in identischer oder ähnlicher Form zu ermöglichen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 391; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 222). Vielmehr ist dem Bedürfnis von Wettbewerbern, abweichende, aber auf ähnliche Weise gebildete Kennzeichen für ihre Dienstleistungen zu verwenden, bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" Rechnung zu tragen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST; GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; zu § 15 Abs. 3 MarkenG BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1057 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport; BGHZ 147, 56, 63 und 67 - Tagesschau).
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen.
(2) Das Berufungsgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.
(3) Das Revisionsgericht hat jedoch in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Aufhebung des Urteils nur wegen Rechtsverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist.
(4) Kommt im Fall des Absatzes 3 für die in der Sache selbst zu erlassende Entscheidung die Anwendbarkeit von Gesetzen, auf deren Verletzung die Revision nach § 545 nicht gestützt werden kann, in Frage, so kann die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Waren in Anspruch nehmen. Satz 1 ist entsprechend auf die im Eigentum des Verletzers stehenden Materialien und Geräte anzuwenden, die vorwiegend zur widerrechtlichen Kennzeichnung der Waren gedient haben.
(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf Rückruf von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen.
(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen.
(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß
- 1.
rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatte, - 2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm, - 3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder - 4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über
- 1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und - 2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.
(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.
(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.
(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.
(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.
(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.
(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.
(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.
(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.
(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.
(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.