Bundesgerichtshof Urteil, 12. Dez. 2019 - I ZR 173/16

bei uns veröffentlicht am12.12.2019
vorgehend
Landgericht Berlin, 102 O 13/15, 08.09.2015
Kammergericht, 5 U 136/15, 21.06.2016

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 173/16 Verkündet am:
12. Dezember 2019
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
ÖKO-TEST I
VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1;
VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1

a) Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit
einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar
zugutekommen; es reicht vielmehr aus, dass die Marke - wie etwa im Falle von
Publikationen unter Verwendung der Marke - mittelbar hiervon profitiert.

b) Die Prüfung einer gedanklichen Verknüpfung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2
Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, bei der eine Berücksichtigung
aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen hat, erfordert grundsätzlich
auch Feststellungen dazu, ob das angegriffene Zeichen für mit der
Markeneintragung identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen
verwendet wird.
BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 - I ZR 173/16 - Kammergericht
LG Berlin
ECLI:DE:BGH:2019:121219UIZR173.16.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Prof. Dr. Schaffert, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 21. Juni 2016 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen

Tatbestand:

1
Die Klägerin gibt seit 1985 das Magazin "ÖKO-TEST" heraus, in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten, am 21. März 2012 angemeldeten und am 31. August 2012 für die Dienstleistungen der Klasse 35 Verbraucherberatung und -aufklärung, Verbraucherinformation und -beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen; Werbung in Bezug auf Produkteigenschaften, insbesondere unter Bezugnahme auf Untersuchungsergebnisse, wie Qualitätsurteile und Warentests eingetragenen Unionsmarke Nr. 010745529 (Klagemarke):
2
Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Zeichen, wenn diese mit der Klägerin einen Vertrag schließen, der die Nutzungsbedingungen einschließlich der Vergütung regelt und für Verletzungen die Zahlung einer Vertragsstrafe durch den Nutzer vorsieht.
3
Die Beklagte betreibt den Versandhandel mit Waren. Sie hat mit der Klägerin keinen Lizenzvertrag geschlossen. Im Oktober 2014 bot die Beklagte in ihrem Internetportal die Babyartikel "NUK Trinkflasche FIRST CHOICE, PP 150 ml, Baby Blue" und "MAM Beißring Bite&Brush, grün" in der nachstehend abgebildeten Weise an. Diese Produkte waren von der Klägerin in einer anderen Farbgestaltung getestet worden. Neben den Produktpräsentationen befand sich jeweils eine Abbildung des "ÖKO-TEST"-Zeichens, das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehen war. Außerdem enthält das in der Werbung verwendete ÖKOTEST -Zeichen unter dem Schriftzug "ÖKO-TEST" in kleinerer Schrift den Zusatz "RICHTIG GUT LEBEN".


4
Die Klägerin sieht in dieser Verwendung des "ÖKO-TEST"-Zeichens zur Werbung für die genannten Produkte eine Verletzung ihrer Rechte an der Klagemarke. Sie hat die Beklagte ohne Erfolg vorgerichtlich abgemahnt.
5
Die Klägerin hat beantragt, 1. es der Beklagten unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu verbieten, die als "MAM Beißring Bite&Brush, grün" sowie "NUK Trinkbecher FIRST CHOICE PP 150 ml, Baby Blue" bezeichneten Produkte mit der als OKÖ-TEST-Siegel bekannten und im Register des HABM mit der Anmeldenummer 010745529 eingetragenen Marke - wie geschehen auf der Internetseite www.o .de - zu bewerben und/oder bewerben zu lassen; 2. die Beklagte zu verurteilen, an sie 3.063,80 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. November 2014 zu zahlen.
6
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform durch Einblendung der vorstehend abgebildeten Internetseiten ergänzt wird (KG, Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 136/15, BeckRS 2016, 129190). Mit der vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
7
Der Senat hat mit Beschluss vom 18. Januar 2018 das Verfahren in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in dem Verfahren C-690/17 ausgesetzt. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in diesem Verfahren durch Urteil vom 11. April 2019 entschieden (C-690/17, GRUR 2019, 621 = WRP 2019, 863 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

Entscheidungsgründe:


8
A. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche als begründet angesehen und hierzu ausgeführt:
9
Der Unterlassungsantrag sei durch Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform hinreichend bestimmt. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch bestehe gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV. Die Klagemarke sei in der Europäischen Union bekannt. Die Beklagte habe ein der Klagemarke ähnliches Zeichen verwendet. Sie habe das Zeichen auch im Sinne des Bekanntheitsschutzes rechtsverletzend benutzt und die Wertschätzung der Klagemarke unlauter ausgenutzt.
10
B. Die Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu Recht als zulässig (dazu B I) und begründet (dazu B II) angesehen und die mit dem weiteren Klageantrag geltend gemachten Abmahnkosten zugesprochen (dazu B III).
11
I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu Recht als zulässig angesehen. Der Unterlassungsantrag ist insbesondere hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.
12
1. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungsund Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist; der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 184/17, GRUR 2019, 746 Rn. 15 = WRP 2019, 874Energieeffizienzklasse III, mwN).
13
2. Das Berufungsgericht hat den in der Berufungsinstanz um die Bezugnahme auf die konkreten Verletzungsformen ergänzten Klageantrag zu Recht als hinreichend bestimmt angesehen. Die Revision zeigt mit ihrer Rüge, der Beklagten solle nach dem Wortlaut des Antrags die Werbung "mit der als ÖKOTEST -Siegel bekannten" Klagemarke verboten werden, obwohl zum einen die Beklagte nicht die Klagemarke, sondern ein Siegel, das im Unterschied zur Klagemarke mit dem Zusatz "RICHTIG GUT LEBEN" versehen sei, verwendet habe , und obwohl zum anderen die Bekanntheit der Klagemarke "als ÖKO-TESTSiegel" nicht ersichtlich sei, keinen Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags auf. Die Nennung der Klagemarke und ihrer etwaigen Bekanntheit ist eine unschädliche Überbestimmung des Klageantrags (vgl. BGH, Urteil vom 10. Februar 2011 - I ZR 183/09, GRUR 2011, 340 Rn. 24 = WRP 2011, 459 - Irische Butter; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 81/10, GRUR 2012, 945 Rn. 24 = WRP 2012, 1222 - Tribenuronmethyl), dessen Gegenstand durch die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsformen in der Berufungsinstanz klargestellt worden ist.
14
II. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen des von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungsanspruchs gemäß Art. 102 Abs. 1 Satz 1, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Ge- meinschaftsmarke (GMV) und Art. 130 Abs. 1 Satz 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) rechtsfehlerfrei bejaht.
15
1. Ein auf Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch ist nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 - I ZR 136/17, GRUR 2019, 79 Rn. 16 = WRP 2019, 73 - Tork, mwN). An die Stelle der im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen im Oktober 2014 geltenden Art. 102 Abs. 1 Satz 1 und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV sind mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschriften des Art. 130 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden.
16
Art. 102 Abs. 1 Satz 1 GMV und Art. 130 Abs. 1 Satz 1 UMV regeln gleichermaßen, dass ein Unionsmarkengericht, das die Verletzung einer Unionsmarke feststellt, dem Beklagten die Fortsetzung der Verletzungshandlung verbietet, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Sowohl nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV als auch nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV umfasst das Markenrecht das Recht des Inhabers, Dritten zu verbieten, das Zeichen ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, die Unionsmarke in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Dieser Schutz gilt, wie die Neufassung des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV klargestellt hat, unabhängig davon, ob die mit dem Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist. Dies galt auch schon für Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 19 - Pago International [Pago]), so dass insoweit durch die Neufassung der Vorschrift keine Rechtsänderung eingetreten ist.
17
2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Bekanntheit der Klagemarke.
18
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke sei in der Europäischen Union bekannt. Den Senatsmitgliedern sei die Marke als Zeichen für die von einem bestimmten Unternehmen durchgeführten Tests bekannt. Die Bekanntheit könne auch schon zeitlich vor der Markeneintragung erworben werden. Es komme auch ein Imagetransfer dergestalt in Betracht, dass die Bekanntheit einer älteren Marke desselben Markeninhabers einer jüngeren Marke zugutekomme. Das eingereichte demoskopische Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass die Klagemarke 61,7 % der Gesamtbevölkerung bekannt sei. Die Klägerin habe in enormem Umfang in die Bekanntheit der Klagemarke investiert , wie sich schon an den seit über 25 Jahren von ihr finanzierten Tests und deren Publikation in der ebenso lang vertriebenen Zeitschrift zeige. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
19
b) Eine Marke ist bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, wenn sie über einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum verfügt. Dieses Publikum ist nach der unter der betreffenden Marke vermarkteten Ware oder Dienstleistung zu bestimmen; der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Marke einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 47 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], mwN). Insofern kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago International [Pago ]). Ferner genügt es, wenn ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums dieses Zeichen kennt; es ist nicht erforderlich, dass dem Publikum die Eintragung dieses Zeichens als Marke bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 49 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]). Bekanntheit der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit der fraglichen Unionsmarke in der gesamten Union aus (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 50 - ÖKOTest Verlag [ÖKO-TEST], mwN).
20
Bei der Prüfung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 25 - Pago International [Pago], mwN).
21
Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarke obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht. Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 10 - Springender Pudel, mwN).
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c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts steht mit diesen Maßstäben im Einklang.
23
aa) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe die Bekanntheit der Klagemarke letztlich allein damit begründet, dass sie den Mitgliedern des Berufungsgerichts bekannt sei und habe keine Feststellungen zu den tatsächlichen Umständen getroffen, aus denen sich die Bekanntheit der Klagemarke ergeben könnte. Hiermit dringt die Revision nicht durch. Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der Klagemarke mit Blick auf die seit über 25 Jahren erfolgende Publikation von Testergebnissen unter dem "ÖKO-Test"-Zeichen und den erheblichen Umfang der dieser Tätigkeit zugrundeliegenden Investitionen bejaht.
Entgegen der Ansicht der Revision sind Investitionen, die die Klägerin für die Publikation von Testergebnissen unter dem "ÖKO-TEST"-Zeichen aufgewendet hat, als Investitionen zur Förderung ihrer Marke berücksichtigungsfähig. Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen. Es reicht vielmehr aus, dass die Marke mittelbar hiervon profitiert.
24
bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht die Ergebnisse der im Frühjahr 2015 durchgeführten Verkehrsbefragung berücksichtigt hat. Methodische Mängel der demoskopischen Fragestellung vermag die Revision nicht aufzuzeigen.
25
Bei der Bewertung der Umfrageergebnisse braucht nicht entschieden zu werden, ob das Berufungsgericht zu Recht eine Bestätigung seiner Bekanntheitsannahme darin gesehen hat, dass die Klagemarke 61,7 % der Gesamtbevölkerung bekannt ist. Jedenfalls wird die Annahme des Berufungsgerichts von dem Umstand gestützt, dass nach dem Inhalt der Befragung 50,3 % der Angehörigen des betroffenen Adressatenkreises, zu dem Käufer und Leser von Verbrauchermagazinen gehören, das Zeichen als Kennzeichnungsmittel wahrnehmen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus 36,4 % der Befragten, die das Zeichen als Hinweis auf Testergebnisse "eines ganz bestimmten Unternehmens" ansehen, 0,1 % der Befragten, die von einer wirtschaftlichen Verbindung mehrerer unterschiedlicher Unternehmen ausgehen, und 19,5 % der Befragten, die zwar zunächst keinen Unternehmenshinweis erkannt haben, jedoch nach einer weiteren offenen Aufklärungsfrage Angaben gemacht haben, die auf einen Alleinstellungshinweis hindeuten. Abzuziehen sind 5,7 % namentliche Fehlzuordnungen (hierzu vgl. BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 36 = WRP 2014, 438 - test, mwN). Der durch diese Befragung ermittelte Bekanntheitsgrad von 50,3 % der Klagemarke ist für die Annahme von Bekanntheit im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV mehr als ausreichend (vgl. zur Annahme von Bekanntheit bei deutlich niedrigeren Werten BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 37 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II).
26
3. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht auch eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV bejaht.
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a) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Publikum verknüpfe das von der Beklagten verwendete Logo gedanklich mit der bekannten Klagemarke, weil es die Verwendung des der Klagemarke sehr ähnlichen Logos dahin verstehe , dass die beworbenen Produkte von der Klägerin als Markeninhaberin getestet worden seien. Ob damit eine Verwendung für die beworbenen Produkte oder für die Dienstleistung "Verbraucherberatung" erfolgt sei, könne offenbleiben , weil der Bekanntheitsschutz auch eingreife, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt werde, die den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen sei, lediglich ähnlich seien. Diese Sichtweise hat im Ergebnis Bestand.
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b) Eine rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. (EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-408/01, GRUR 2004, 58 Rn. 29 - Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn.41 - adidas und adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 32 - Goldbären). Die im Wesentlichen dem Tatgericht obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 - TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 - Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas und adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; EuGH, Urteil vom 27. November 2008 - C252 /07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel Corporation [INTEL/INTELMARK]; Urteil vom 24. März 2011 - C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – Ferrero/HABM [TiMi KINDERJOGHURT /KINDER]). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht in Betracht (vgl. zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 [juris Rn. 53] = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST; BGHZ 207, 71 Rn. 32 - Goldbären).
29
c) Die Würdigung des Berufungsgerichts entspricht diesen Grundsätzen.
30
aa) Die Annahme, zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit, weil letzteres sich nur durch den in kleiner Schriftgröße gehaltenen Zusatz "RICHTIG GUT LEBEN" unterhalb des Schriftzugs "ÖKO TEST" von der Marke unterscheide, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
31
bb) Nicht zu beanstanden ist weiter, dass das Berufungsgericht seiner Entscheidung die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen zugrunde gelegt hat.
32
(1) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Beklagte das Zeichen für mit den eingetragenen Dienstleistungen identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendete. Feststellungen hierzu sind für die Anwendung des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV grundsätzlich erforderlich. Zwar kommt es für den Tatbestand des Bekanntheitsschutzes auf die Ähnlichkeit zwischen Unionsmarke und verwendetem Zeichen an, nicht aber auf die Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der für die Marke eingetragenen und von der Zeichenverwendung betroffenen Waren oder Dienstleistungen. Im Rahmen der umfassenden Würdigung der Einzelfallumstände, die im Rahmen der Prüfung vorzunehmen ist, ob eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV vorliegt, sind jedoch auch die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe zuberücksichtigen (vgl. oben Rn. 28).
33
Mangels entgegenstehender Feststellungen des Berufungsgerichts ist zugunsten der Beklagten davon auszugehen, dass sie mit der Zeichenverwendung nicht selbst die Dienstleistung der Verbraucherberatung vornahm, sondern lediglich auf das Ergebnis des von der Klägerin erbrachten Tests hinwies, mithin weder eine identische noch eine ähnliche Dienstleistung erbrachte. Auch das Berufungsgericht hat für seine Prüfung eine Unähnlichkeit der Dienstleistungen unterstellt.
34
(2) Es bestehen im Streitfall im Übrigen auch keine Anzeichen dafür, dass die Beklagte sich durch Anbringung des Testsiegels in den Augen der Öffentlichkeit als Fachmann für den Bereich des Warentests darstellen will oder dass eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, der Herstellung und Vermarktung von Waren, und der Tätigkeit der Klägerin besteht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das der Klagemarke ähnliche Zeichen in der Produktwerbung der Beklagten nur zu dem Zweck angebracht ist, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität dieser Pro- dukte zu lenken und auf diese Weise den Verkauf der Waren der Beklagten zu fördern. Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung im Rahmen eines von Dritten durchgeführten Tests informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 33 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).
35
(3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Verkehr verstehe das von der Beklagten verwendete Zeichen nicht als Marke, weil er nicht annehme, die so gekennzeichneten Produkte stammten von der Klägerin oder stünden auch nur mit ihr in Verbindung; vielmehr ordne der Verkehr die Produkte der Beklagten oder den Herstellern zu und sehe das verwendete Zeichen nur als ergänzende Produktinformation an.
36
Zum einen setzt die Verletzung einer bekannten Marke nicht voraus, dass der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen eine Marke sieht und annimmt, die damit gekennzeichneten Produkte stammten vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen. Eine bekannte Marke kann selbst dann verletzt sein, wenn der Verkehr das angegriffene Zeichen lediglich als Verzierung auffasst, sofern eine gedankliche Verknüpfung mit der Marke erfolgt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 38 bis 41 - Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]). Zum anderen erfordert die Verletzung einer bekannten Marke nicht, dass die Markenfunktionen der bekannten Marke durch die Verwendung des angegriffenen Zeichens beeinträchtigt werden. Es genügt vielmehr, wenn dadurch die Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Eine solche Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung kommt bereits dann in Betracht, wenn durch die Verwendung des angegriffenen Zeichens eine gedankliche Verknüpfung zur bekannten Marke hergestellt wird. Der Charakter der Klagemarke als Testsiegel steht einer rechtsverletzenden Benutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht entgegen (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 53 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).
37
cc) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke sei bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (s. Rn. 22 ff.).
38
dd) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr stelle eine gedankliche Verknüpfung mit der Klagemarke her, weil er annehme, die Klägerin habe die mit dem Testsiegel beworbenen Produkte getestet, ist danach frei von Rechtsfehlern. Die Beklagte vermittelt dem Verkehr eine Information über die Beschaffenheit oder die Qualität des von ihr vertriebenen Produkts und bezieht sich hierzu auf die unter der bekannten Marke der Klägerin erbrachte Dienstleistung des Warentests. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht.
39
4. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass die angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
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a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Beklagte versuche, zur Steigerung ihrer Umsätze vom positiven Markenimage zu profitieren. Der Verkehr vertraue dem Testsiegel der Klägerin insbesondere unter dem Aspekt Umweltverträglichkeit und Gesundheit. Diese Wertschätzung beute die Beklagte unlauter aus. Die Klägerin sei darauf angewiesen, zur Aufrechterhaltung des guten Rufes der Marke die Benutzung ihrer Marke durch Vertreiber von Produkten zu kontrollieren, um Missbräuchen oder missverständlichen Werbemaßnahmen vorzubeugen. Die Zeichenverwendung im Streitfall signalisiere dem Verbraucher , es sei nicht nur ein Test erfolgt, sondern die Klägerin kontrolliere die Werbung für das konkret angebotene Produkt. Der Klägerin müsse die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob die beworbenen Produkte als von der Klägerin getestet dargestellt werden dürften. Die Beklagte habe keinen An- spruch auf unentgeltliche Werbehilfe durch die Klägerin. Diese Würdigung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
41
b) Bei der Prüfung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal u.a.).
42
Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal u.a.; EuGH, Urteil vom 6. Februar 2014 - C-65/12, GRUR 2014, 280 Rn. 52 - Leidseplein Beheer und De Vries [Bull Dog/Red Bull]; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 33 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP).
43
c) Die Würdigung des Berufungsgerichts steht mit diesen Grundsätzen in Einklang.
44
aa) Die Revision macht geltend, die Beklagte nutze dadurch, dass sie das angegriffene Zeichen dazu verwende, ihre Kunden auf die von der Klägerin vorgenommenen Tests und die gute Bewertung der angebotenen Produkte hinzuweisen , nicht eine besondere Wertschätzung der Klagemarke aus. Die Klagemarke sei zu einer Verwendung in der Werbung völlig ungeeignet, weil sie keine Angaben über die durchgeführten Tests enthalte. Damit hat die Revision keinen Erfolg. Dass die Klagemarke im Unterschied zum angegriffenen Zeichen keine Angaben über Testergebnis und -fundstelle aufweist, steht zwar der Annahme einer Zeichenidentität entgegen. Diese ist jedoch, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, für die Annahme des Bekanntheitsschutzes nicht erforderlich.
45
bb) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht habe bei der Beurteilung , ob die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung unlauter erfolgt sei, ausschließlich auf die Interessen der Klägerin abgestellt und die Interessen der Beklagten und die Bedeutung des Testsiegels für die angesprochenen Verkehrskreise außer Acht gelassen. Auch damit hat sie keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat die Umstände des vorliegenden Einzelfalls umfassend gewürdigt und hierbei das Interesse der angesprochenen Verkehrskreise an der Produktinformation und das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die gute Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen, nicht außer Acht gelassen. Das Berufungsgericht hat das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrer Marke daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet. Das ist im Hinblick darauf, dass die Klägerin erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke unternommen hat und die Beklagte sich die daraus resultierende Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag zunutze macht, nicht zu beanstanden.
46
Ohne Erfolg macht die Revision daher auch geltend, dass die Verwendung des angegriffenen Zeichens als Hinweis auf die Eigenschaften der beworbenen Ware zulässig sei. Es trifft zwar zu, dass die Wertungen des Freistellungstatbestands des Art. 12 GMV und des Art. 14 UMV - insbesondere die Frage, ob die Benutzung des Zeichens durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht - im Rahmen des Bekanntheitsschutzes bei der Prüfung zum Tragen kommen können, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. zu § 23 MarkenG BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 65 - TÜV II; BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 22 = WRP 2019, 200 - keine-vorwerkvertretung ). Das Interesse der Beklagten, in der Werbung auf ein positives Testergebnis hinzuweisen, hat nach der rechtsfehlerfreien Würdigung des Berufungsgerichts jedoch hinter dem Interesse der Klägerin daran zurückzustehen, die Werbung mit der Klagemarke auf die Einhaltung der testbezogenen Maßstäbe zu kontrollieren.
47
cc) Die Revision beanstandet zu Unrecht, das Berufungsgericht habe nicht geprüft, ob die angegriffene Zeichenverwendung die Gefahr einer Änderung des Verbraucherverhaltens begründe. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erfordert die Verletzung einer bekannten Marke durch Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft den Nachweis, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist, infolge der Benutzung des angegriffenen Zeichens geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 77 - Intel Corporation [INTEL/INTELMARK]). Das Berufungsgericht hat hierzu allerdings festgestellt, dass die Aufrechterhaltung des Rufs der Marke, die für die Durchführung vertrauenswürdiger Tests stehe, es erforderlich mache, die Markennutzung durch Warenanbieter zu kontrollieren und Missbräuchen entgegenzuwirken. Leidet das Ansehen der Marke, weil in der Produktwerbung Testergebnisse unter dem Logo der Klägerin ohne ihre Erlaubnis abgebildet werden und die Einhaltung der von ihr für die Testwerbung geforderten Maßstäbe nicht gesichert ist, so folgt hieraus ohne weiteres eine hinreichende Gefahr, dass Verbraucher sich bei ihrer Kaufentscheidung in abnehmendem Maße vom Logo der Klägerin beeinflussen lassen.
48
III. Die Revision bleibt schließlich ohne Erfolg, soweit das Berufungsgericht der Klägerin einen Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten zuerkannt hat.
49
1. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Abmahnung wegen der Verletzung einer Unionsmarke sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB (BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 61/18, GRUR 2019, 953 Rn. 15 = WRP 2019, 1186 - Kühlergrill). Für die Prüfung ist aufden Zeitpunkt der Abmahnung abzustellen (BGH, Urteil vom 25. April 2019 - I ZR 93/17, GRUR 2019, 754 Rn. 12 = WRP 2019, 883 - Prämiensparverträge, mwN).
50
2. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Abmahnkostenersatz rechtsfehlerfrei zugesprochen. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarke im Zeitpunkt der Abmahnung getroffen. Das Berufungsgericht ist ersichtlich davon ausgegangen , dass im Zeitpunkt der Abmahnung nach der im Oktober 2014 erfolgten Werbung der Beklagten die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes der Klagemarke bereits in im Wesentlichen gleicher Weise vorlagen wie im Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Juni 2016. Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern. Zum einen ist die Klagemarke nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bereits seit geraumer Zeit bekannt. Zum anderen beruht die von der Klägerin vorgelegte Verkehrsumfra- ge, die die Beurteilung des Berufungsgerichts stützt, auf einer im April und Mai 2015 und somit nur etwa ein halbes Jahr nach dem Zeitpunkt der beanstandeten Werbung durchgeführten Erhebung. Anderweitige, gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts sprechende Umstände sind weder ersichtlich noch werden sie von der Revision aufgezeigt. Einwendungen gegen die zuerkannte Höhe des Zahlungsanspruchs hat die Revision nicht erhoben.
51
C. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.
52
D. Danach ist die Revision auf Kosten der Beklagten zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Koch Schaffert Schwonke
Feddersen Schmaltz
Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 08.09.2015 - 102 O 13/15 -
KG Berlin, Entscheidung vom 21.06.2016 - 5 U 136/15 -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 12. Dez. 2019 - I ZR 173/16

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 12. Dez. 2019 - I ZR 173/16

Referenzen - Gesetze

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Zivilprozessordnung - ZPO | § 253 Klageschrift


(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift). (2) Die Klageschrift muss enthalten:1.die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts;2.die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Ansp

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 670 Ersatz von Aufwendungen


Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 313 Form und Inhalt des Urteils


(1) Das Urteil enthält:1.die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Prozessbevollmächtigten;2.die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben;3.den Tag, an dem die mündliche Ve
Bundesgerichtshof Urteil, 12. Dez. 2019 - I ZR 173/16 zitiert 10 §§.

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Zivilprozessordnung - ZPO | § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit


(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 683 Ersatz von Aufwendungen


Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. In den Fällen des § 679 steht diese

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 677 Pflichten des Geschäftsführers


Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es

Zivilprozessordnung - ZPO | § 291 Offenkundige Tatsachen


Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises.

Markengesetz - MarkenG | § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen: 1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,2. ein mit der

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Bundesgerichtshof Urteil, 12. Dez. 2019 - I ZR 173/16 zitiert oder wird zitiert von 14 Urteil(en).

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Bundesgerichtshof Urteil, 28. Juni 2018 - I ZR 236/16

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- 1 - BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 236/16 Verkündet am: 28. Juni 2018 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja kein

Bundesgerichtshof Urteil, 17. Aug. 2011 - I ZR 108/09

bei uns veröffentlicht am 17.08.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 108/09 Verkündet am: 17. August 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 07. März 2019 - I ZR 61/18

bei uns veröffentlicht am 07.03.2019

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 61/18 Verkündet am: 7. März 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein B

Bundesgerichtshof Urteil, 07. März 2019 - I ZR 184/17

bei uns veröffentlicht am 07.03.2019

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 184/17 Verkündet am: 7. März 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Energieeffizienzklass

Bundesgerichtshof Urteil, 25. Apr. 2019 - I ZR 93/17

bei uns veröffentlicht am 25.04.2019

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 93/17 Verkündet am: 25. April 2019 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Bundesgerichtshof Urteil, 02. Apr. 2009 - I ZR 78/06

bei uns veröffentlicht am 02.04.2009

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 78/06 Verkündet am: 2. April 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Feb. 2004 - I ZR 172/01

bei uns veröffentlicht am 19.02.2004

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 172/01 Verkündet am: 19. Februar 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Feb. 2011 - I ZR 183/09

bei uns veröffentlicht am 10.02.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 183/09 Verkündet am: 10. Februar 2011 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BG

Bundesgerichtshof Beschluss, 17. Okt. 2013 - I ZB 65/12

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 65/12 Verkündet am: 17. Oktober 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 31. Okt. 2013 - I ZR 49/12

bei uns veröffentlicht am 31.10.2013

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 49/12 Verkündet am: 31. Oktober 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja OTTO

Bundesgerichtshof Urteil, 03. Feb. 2005 - I ZR 159/02

bei uns veröffentlicht am 03.02.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 159/02 Verkündet am: 3. Februar 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 17. Okt. 2018 - I ZR 136/17

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 136/17 Verkündet am: 17. Oktober 2018 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Tork Verordnung

Bundesgerichtshof Urteil, 02. Juni 2016 - I ZR 75/15

bei uns veröffentlicht am 02.06.2016

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 75/15 Verkündet am: 2. Juni 2016 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 02. Apr. 2015 - I ZR 59/13

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I Z R 5 9 / 1 3 Verkündet am: 2. April 2015 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Springender Pu

Referenzen

(1) Das Gericht kann, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

(2) Das Gericht kann ferner, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits von Feststellungszielen abhängt, die den Gegenstand eines anhängigen Musterfeststellungsverfahrens bilden, auf Antrag des Klägers, der nicht Verbraucher ist, anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Musterfeststellungsverfahrens auszusetzen sei.

(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).

(2) Die Klageschrift muss enthalten:

1.
die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts;
2.
die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag.

(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:

1.
die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen;
2.
die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht;
3.
eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.

(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden.

(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird.

(1) Das Urteil enthält:

1.
die Bezeichnung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und der Prozessbevollmächtigten;
2.
die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben;
3.
den Tag, an dem die mündliche Verhandlung geschlossen worden ist;
4.
die Urteilsformel;
5.
den Tatbestand;
6.
die Entscheidungsgründe.

(2) Im Tatbestand sollen die erhobenen Ansprüche und die dazu vorgebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der gestellten Anträge nur ihrem wesentlichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes soll auf Schriftsätze, Protokolle und andere Unterlagen verwiesen werden.

(3) Die Entscheidungsgründe enthalten eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht.

15
§ 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungsund Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist; der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 - I ZR 104/17, GRUR 2019, 284 Rn. 12 = WRP 2019,
24
cc) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts muss der auf die konkrete Verletzungsform abstellende Unterlassungsantrag nicht unter die Bedingung gestellt werden, dass die beanstandeten Anzeigen keinen oder keinen ausreichenden Hinweis auf die eingeschränkte Verfügbarkeit der beworbenen Waren enthalten. Dass die Frage, ob der Verkehr durch eine Anzeige irregeführt wird, von aufklärenden Hinweisen abhängen kann, ist eine Selbstverständ- lichkeit, die keiner Erwähnung bedarf. Da die konkret beanstandeten Anzeigen nach den zutreffenden Erwägungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Erörterung der Hilfsanträge angestellt hat, keine hinreichende Aufklärung über die mangelnde Verfügbarkeit der fraglichen Waren enthalten, ist ohne weiteres von ihrer Wettbewerbswidrigkeit nach § 5 Abs. 5 Satz 1 UWG 2004 und nach Nr. 5 Satz 1 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG 2008 auszugehen. Da die Unterlassungs (haupt)anträge auf das Verbot der konkreten Verletzungsform abzielen , ist es Sache des Beklagten, Wege zu finden, die aus dem Verbot herausführen (vgl. BGH, Urteil vom 11. April 2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 51 Rn. 25, jeweils mwN).
16
1. Soweit die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch auf Wiederholungsgefahr stützt, ist die Klage nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten der Beklagten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 160/16, GRUR 2018, 541 Rn. 12 = WRP 2018, 429 - Knochenzement II, mwN). An die Stelle des im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen geltenden Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV ist mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. a UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden (vgl. auch BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 110/16, GRUR 2018, 516 Rn. 13 bis 19 = WRP 2018, 461 - formstrip II). Für die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung ist die Rechtslage zum Zeitpunkt der Vornahme des beanstandeten Verhaltens maßgeblich (vgl. BGH, Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr, mwN).

Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises.

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1. Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 17. Au- gust 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 42 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 22 = WRP 2014, 445 - OTTO Cap). Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarke obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 - OTTO Cap).
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Aus dem von der Markeninhaberin vorgelegten Verkehrsgutachten vom 11. Januar 2010 ergibt sich für Dezember 2009 lediglich ein Anteil von 43% der maßgeblichen Verkehrskreise, die das Zeichen "test" im Zusammenhang mit Zeitschriften für Testberichte und Verbraucherinformationen als Herkunftshinweis ansehen und keinen Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen unterliegen (Durchsetzungsgrad). Nach dem Gutachten, dem die farblich gestaltete Marke zugrunde lag und für das 1788 Personen interviewt wurden, ist 77% der Gesamtheit der Befragten das angegriffene Zeichen bekannt. 47% der Gesamtheit der Befragten fassten das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auf. Davon haben 4% der Befragten das Zeichen anderen Zeitschriften oder Verlagen zugeordnet. Diejenigen Befragten, die das Zeichen, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, einem anderen ausdrücklich benannten Unternehmen zuordnen, haben außer Betracht zu bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 36 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; vgl. auch EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 65 - Philips). Es verbleibt ein Durchsetzungsgrad von 43%.
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bb) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats ist die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin auszulegen, dass die erste in der Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim Publikum erfordert, ohne dass ein bestimmter Prozentsatz zu fordern ist (EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Bei der danach anzustellenden Prüfung der Bekanntheit kann weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publikums bekannt ist. Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (st. Rspr.; vgl. EuGH, GRUR 2005, 763 Rn. 31 - Nestlé/ Mars; BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340 = WRP 2002, 330 - Fabergé; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 27 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 33 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 30 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 21 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Diese Grundsätze gelten entsprechend für die Regelung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, auf die die Klägerin ihre Klage stützt. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzuwenden sein, soweit es um die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich solcher Waren geht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarke Schutz genießt. Soweit die angegriffene Marke Schutz für Waren beansprucht, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarke fallen oder den dort aufgeführten Waren ähnlich sind, ist § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG entsprechend anwendbar. Der Markeninhaber ist in diesen Fällen noch schutzbedürftiger als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfassten Fällen der Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff/Gofkid; Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-408/01, Slg. 2003, I-12537 = GRUR 2004, 58 Rn. 13 ff., 22 - Adidas/Fitnessworld; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004,235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; BGH, Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 61 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 14 - Springender Pudel).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 159/02 Verkündet am:
3. Februar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Lila-Postkarte

a) Von einem markenmäßigen Gebrauch i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist
auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise das mit der Klagemarke
identische oder ähnliche Zeichen als Teil der Produktaufmachung auffassen
und aufgrund der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit oder der Bekanntheit
der Klagemarke eine gedankliche Verknüpfung zwischen Klagemarke
und Kollisionszeichen herstellen.

b) Wird eine bekannte Marke bei der Aufmachung eines Produkts in witziger
und humorvoller Weise verwandt (hier: Wiedergabe auf einer Postkarte),
kann die Unlauterkeit der Ausnutzung der Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung
) der Klagemarke aufgrund der Kunstfreiheit nach Art. 5
Abs. 3 GG ausgeschlossen sein.
BGH, Urt. v. 3. Februar 2005 - I ZR 159/02 - OLG Hamm
LG Bochum
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 3. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 18. April 2002 aufgehoben.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 14. Zivilkammer des Landgerichts Bochum - Kammer für Handelssachen - vom 20. September 2001 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin produziert und vertreibt Schokolade. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland unter anderem für "pâtisserie et confiserie" (feine Back- und Süßwaren) eingetragenen IR-Marke Nr. 674 032 "Milka" und

der für "Schokoladenwaren" eingetragenen deutschen Farbmarke Nr. 2 906 959 "Lila". Die Klägerin verwendet diesen Farbton unter anderem bei den Verpakkungen ihrer Schokoladenprodukte.
Die Beklagte vertreibt Karten. Zu ihrem Angebot gehört die mit "Muh!" bezeichnete nachfolgend abgebildete Karte, die eine violette Grundfarbe aufweist :

Die Klägerin sieht in der Herstellung und dem Vertrieb der Karte einen Eingriff in ihre Markenrechte und macht geltend, die Beklagte nutze den guten Ruf der Marken unberechtigt für eigene kommerzielle Zwecke aus. Ohne die Verwendung der sehr bekannten Marken sei die Karte nicht abzusetzen. Wegen der großen Bekanntheit der Marken sei damit zu rechnen, daß die ange-

sprochenen Verkehrskreise die Karte für eine eigene Werbung der Klägerin hielten. Sie ist ferner der Meinung, die Benutzung ihrer Marken durch die Beklagte sei ein Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb.
Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen; sie hat ferner die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten , eine satirische Auseinandersetzung mit der allgegenwärtigen Präsenz der Werbung der Klägerin, wie sie durch die Gestaltung der Karte zum Ausdruck komme, müsse aufgrund der grundgesetzlich geschützten Meinungs- und Kunstfreiheit hingenommen werden.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamm AfP 2002, 442).
Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB bejaht und hierzu ausgeführt:

Für eine Verletzungshandlung i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG sei ein kennzeichenmäßiger Gebrauch erforderlich. Mit der Herstellung und der Verbreitung der Karte habe die Beklagte die Farbe "Lila" und die Bezeichnung "Milka" kennzeichenmäßig benutzt. Wegen der Verwendung der Zeichen der Klägerin für die Postkarte spreche schon eine Vermutung für einen kennzeichenmäßigen Gebrauch. Aber auch ohne eine solche Vermutung erscheine es ohne weiteres möglich, daß ein Teil des Verkehrs annehme, es handele sich um eine von der Klägerin stammende Werbemaßnahme. Die Karte sei durchaus humorvoll und witzig und beziehe sich auf die drei Säulen der Werbung der Klägerin, nämlich die lila Farbe, die Kuh und die Bezeichnung "Milka". Alle drei Säulen würden zwar verfremdet. Die lila Farbe werde als Untergrund genutzt, die Kuh werde nicht, wie in der Werbung der Klägerin üblich, zeichnerisch dargestellt, sondern begrifflich bezeichnet und "Milka" werde zum fiktiven Familiennamen des Dichters, der eigentlich Rilke heißen müßte. Diese Verfremdung sei aber nicht so vorgenommen worden, daß sie zu einer Verunglimpfung der Marken führe. Angesichts der heutigen Gebräuche in der Werbung könnte sie als Aufmerksamkeitswerbung ohne weiteres aus dem Unternehmen der Klägerin stammen. Daneben liege es auch nicht fern, daß die Klägerin einem Lizenznehmer gestattet haben könnte, die Karte herzustellen und zu vertreiben. Der Lizenznehmer könnte dann genau das tun, was die Beklagte nach ihrem Vortrag mit der Karte bezwecke, nämlich eine Parodie der alltäglichen Werbepräsenz der Klägerin auf den Markt zu bringen und sich damit kritisch mit den Marken als Symbol für eine aufwendige Werbung zu befassen und sie zum Gegenstand einer freien Bearbeitung zu machen. Wenn schon in Fällen von Markenverunglimpfungen ein kennzeichenrechtlicher Gebrauch angenommen werde, sei im Streitfall, in dem es an entsprechenden Verunglimpfungen fehle, erst recht von einem kennzeichnenden Gebrauch auszugehen. Zwischen den kollidierenden Zeichen bestehe Zeichenidentität und -ähnlichkeit. Daran ändere die

Verwendung der Wortmarke der Klägerin als Künstlername und der farbliche Unterschied zwischen der Farbmarke der Klägerin und der Grundfarbe der Postkarte der Beklagten nichts. Das Wort "Milka" werde identisch benutzt. Der Unterschied der verwendeten lila Farben sei gering.
Die Wertschätzung der bekannten Marken habe die Beklagte in unlauterer Weise ausgenutzt. Sie habe die aufgrund der großen Bekanntheit der Marken der Klägerin mit ihrer Verwendung verbundene Aufmerksamkeit zur wirtschaftlichen Verwertung der Postkarten mit parodistischem Inhalt benutzt. Die Unlauterkeit ergebe sich daraus, daß eine Beziehung zwischen der eigenen und der fremden Ware hergestellt werde, um von dem fremden guten Ruf zu profitieren. Der Beklagten gehe es vorrangig nicht um eine Meinungsäußerung über die Werbemethoden der Klägerin, sondern um eine rein kommerzielle Benutzung fremder angesehener Marken.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Klageabweisung.
1. Der Klägerin steht kein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Postkarte der Beklagten aufgrund einer Verletzung ihrer bekannten Marken (IR-Marke Nr. 674 032 "Milka" und Farbmarke Nr. 2 906 959 "Lila") gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten unter anderem untersagt , ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer im Inland bekannten Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die

Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.

b) aa) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG grundsätzlich einen markenmäßigen Gebrauch des Kollisionszeichens voraussetzt. Das Erfordernis eines markenmäßigen Gebrauchs ist in der Rechtsprechung zu § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, durch die Art. 5 Abs. 1 MRRL umgesetzt worden ist, anerkannt (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MRRL: EuGH, Urt. v. 14.5.2002 - Rs. C-2/00, Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 = GRUR Int. 2002, 841 - Hölterhoff; Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; zu Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a GMV: BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz; zu § 14 Abs. 2: BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 44/02, GRUR 2005, 162 = WRP 2005, 222 - SodaStream, m.w.N.). Es gilt aufgrund des identischen Benutzungsbegriffs in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL und in § 14 Abs. 2 MarkenG in gleicher Weise für eine unmittelbare Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL: EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: KG GRUR 1997, 295, 296; Ingerl /Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 833; Piper, GRUR 1996, 429, 434; Karl, MarkenR 2004, 321, 323; Sack, WRP 2004, 1405, 1407; a.A. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 62; Sosnitza, WRP 2003, 1186, 1189; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, § 15 Rdn. 27 ff.; zu einer einheitlichen Auslegung des Benutzungsbegriffs vgl. auch: Fezer, GRUR 1996, 566, 570; ders., Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 39).

Von einem markenmäßigen Gebrauch ist auszugehen, wenn das Zeichen in der Weise verwendet wird, daß es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 38 - BMW/Deenik; GRUR 2003, 55, 57 Tz. 47 ff. - Arsenal Football Club; BGH GRUR 2005, 162 - SodaStream). Für den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 2 MRRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) reicht es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften aber auch aus, daß die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffassen, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich m it der bekannten Marke verknüpfen (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 39 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld).
bb) Die Frage, ob eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliegt, ist eine Rechtsfrage, deren Beurteilung aber weitgehend von tatsächlichen Feststellungen über das Verständnis des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers abhängt, die von dem Tatrichter zu treffen sind (vgl. BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I, m.w.N.).
Im Streitfall kann offenbleiben, ob die angesprochenen Verkehrskreise - wie vom Berufungsgericht angenommen und von der Revision als erfahrungswidrig gerügt wird - annehmen, die in Rede stehende Postkarte stamme aus dem Unternehmen der Klägerin. Selbst wenn der Verkehr die Bezeichnung "Milka" und die violette Farbe der Postkarte als reine Produktausstattung auffaßt , wird er aufgrund der identischen Wortmarke der Klägerin und der mit ihrer Farbmarke sehr ähnlichen Grundfarbe der Postkarte der Beklagten diese Gestaltungen mit den Marken der Klägerin gedanklich verknüpfen. Zu Recht hat das Berufungsgericht festgestellt, die von der Beklagten eingesetzten Stilmittel

deuteten unmißverständlich auf die Marken der Klägerin hin. Die Verbindung zwischen der Gestaltung der Postkarte und den Marken der Klägerin macht gerade den Scherz der Postkarte aus. Im Streitfall ist somit von einer markenmäßigen Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auszugehen. Es kann daher offenbleiben, ob bei nicht markenmäßiger Benutzung der Schutz bekannter Marken entsprechend § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (zur Zulässigkeit des nationalen Schutzes bekannter Marken nach Art. 5 Abs. 5 MRRL: EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 30 = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco) oder, wie vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes , aufgrund des Wettbewerbsrechts zu gewähren ist (vgl. hierzu BGHZ 86, 90, 95 - Rolls-Royce).

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Marken der Klägerin seien im Inland bekannte Marken i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; auf der Postkarte seien das Zeichen "Milka" und die Farbe "Lila" als ähnliche Zeichen verwendet worden. Diese Feststellungen sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und werden von der Revision auch nicht angegriffen.

d) Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Wertschätzung der bekannten Marken der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Davon ist auszugehen, wenn ein Wettbewerber sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen , die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet , für sich auszunutzen (BGHZ 86, 90, 95 - Rolls-Royce; BGH, Urt. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 93, 96; Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 877 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I).

Ob die Beklagte für ihre Postkarte irgendwelche Gütevorstellungen der bekannten Marken der Klägerin für sich ausnutzt, erscheint zumindest zweifelhaft. Jedenfalls liegen aber die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marken der Klägerin vor. Die Beklagte nutzt - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - das besondere Maß an Aufmerksamkeit aus, das mit der Verwendung der bekannten Marken der Klägerin als Name des fiktiven Dichters und als lilafarbenem Hintergrund der Postkarte verbunden ist. Der scherzhafte Charakter, den die Beklagte mit der Gestaltung der Postkarte erzielen will, ist nur dadurch zu erreichen, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Anspielung auf die Marken der Klägerin erkennen , was deren Bekanntheit erfordert. Dadurch nutzt die Beklagte die besondere Aufmerksamkeit aus, die die Assoziation einer Bezeichnung mit einer bekannten Marke wecken kann (vgl. hierzu: BGH GRUR 2000, 875, 877 - Davidoff I; BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; OLG München MarkenR 2000, 65, 67; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 114; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 861; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 Rdn. 182; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 436).

e) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verwende die Zeichen der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise.
aa) Allerdings ist bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihrer Verwendung verbundene Aufmerksamkeit auszubeuten, regelmäßig von einem die Unlauterkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen.

bb) Im Streitfall scheidet eine Markenverletzung durch die in Rede stehende Postkarte der Beklagten jedoch aufgrund einer Abwägung mit dem durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützten Recht der Beklagten auf Freiheit der Kunst aus. Dem Schutz der Kunstfreiheit unterfallen nicht nur - wie das Berufungsgericht ersichtlich angenommen hat - Werke, die über eine gewisse Gestaltungshöhe verfügen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formsprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden, das Wesentliche der künstlerischen Betätigung (vgl. BVerfGE 30, 173, 188 f.; 31, 229, 238). Da die Kunstfreiheit grundsätzlich jede künstlerische Aussage schützt, unterfällt ihrem Schutzbereich auch die vorliegende Postkarte, in der die Eindrücke des Künstlers von den Marken der Klägerin und deren Werbung mit der Herausstellung der Abbildung von Kühen humorvoll-satirisch aufgegriffen werden.
Durch die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG geschützt sind auch diejenigen Personen, die - etwa als Verleger - eine Vermittlungsfunktion zwischen dem Künstler und dem Publikum übernehmen (vgl. BVerfGE 30, 173, 191). Es bedarf daher keiner weiteren Feststellungen dazu, ob die Beklagte die Postkarte selbst geschaffen hat und deshalb als Künstlerin unmittelbar für sich die Kunstfreiheit in Anspruch nehmen kann oder ob sie die von einem Dritten entworfenen Postkarten nur verbreitet.
Die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG besteht jedoch nicht schrankenlos. Vielmehr findet sie ihre Begrenzung in anderen kollidierenden Grundrechten (vgl. BVerfGE 30, 173, 193), zu denen auch die durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Eigentumsgarantie rechnet (vgl. Scholz in Maunz/ Dürig, Grundgesetz, Art. 5 Rdn. 45). Zu dem hierdurch ebenfalls grundgesetz-

lich geschützten Bereich gehören die Markenrechte der Klägerin (vgl. zum Markenrecht : BVerfGE 51, 193, 216 f.).
Diese Kollision grundrechtlich geschützter Werte ist auf der Grundlage der verfassungsrechtlichen Wertordnung aufzulösen.
Im Streitfall schließt die notwendige Abwägung zwischen dem Eigentumsrecht der Klägerin an ihren Marken und dem Recht auf Kunstfreiheit auf seiten der Beklagten das von der Klägerin begehrte Verbot gegen die Verwendung der Postkarte aus.
Das Berufungsgericht hat eine Herabsetzung oder Verunglimpfung der Marken der Klägerin nicht festgestellt, sondern hat die Gestaltung der Postkarte als witzig und humorvoll angesehen. Das ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Im Streitfall läßt sich auch nicht feststellen, daß die Beklagte die Marken der Klägerin ausschließlich zu dem Zweck benutzt hat, ein sonst nicht verkäufliches eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, und daß der Postkarte - nach Auffassung des Verkehrs - eine satirische Auseinandersetzung mit den Marken der Klägerin oder ihren Werbemethoden fehlt. Ob im Rahmen der Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG eine Einschränkung des Grundrechts vorzunehmen ist, wenn den angesprochenen Verkehrskreisen eine satirische Auseinandersetzung verborgen bleibt, kann offenbleiben. Denn davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Den Verbrauchern wird die in der scherzhaften Gestaltung der Postkarten ebenfalls liegende kritische Auseinandersetzung mit den Marken und Werbeauftritten der Klägerin nicht verborgen bleiben, mag die Beklagte auch - wie das Berufungsgericht angenommen hat - vorrangig kommerzielle Ziele mit der Verbreitung der Postkarte verfolgen (a.A. Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 174).

Erweist sich die in Rede stehende Gestaltung der Postkarte aber nicht als eine Verunglimpfung der Marken der Klägerin und läßt sich auch nicht annehmen , daß die Beklagte ausschließlich kommerzielle Zwecke mit dem Vertrieb der Postkarte verfolgt, hat der Schutz der Kunstfreiheit im Streitfall Vorrang vor dem Schutz der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.

f) Ansprüche der Klägerin auf Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 MarkenG und auf Auskunft nach § 242 BGB scheiden mangels Markenrechtsverletzung aus.
2. Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend.

a) Wettbewerbsrechtliche Ansprüche sind, soweit der Schutz bekannter Marken in Rede steht, im Streitfall schon wegen des Vorrangs des Anwendungsbereichs des Markengesetzes nicht gegeben.
Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle der kennzeichenrechtlichen Regelungen, die bis dahin im Warenzeichengesetz und im UWG enthalten waren oder auch den Bestimmungen der §§ 1, 3 UWG a.F., § 823 BGB entnommen wurden, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz im allgemeinen verdrängt. Wie der Senat entschieden hat, ist im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes für eine gleichzeitige Anwendung der §§ 1, 3 UWG a.F., § 823 BGB grundsätzlich kein Raum (vgl. BGH, Urt. v. 15.7.2004 - I ZR 37/01, WRP 2005, 219, 221 - Aluminiumräder , m.w.N.).

Dies gilt entsprechend für eine herabsetzende oder verunglimpfende Verwendung von Marken i.S. von § 4 Nr. 7 UWG (vgl. Baumbach/Hefermehl/ Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 7.9; im Ergebnis ebenso Harte/Henning/Omsels, UWG, § 4 Nr. 7 Rdn. 31); der Vorschrift kommt im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keine eigenständige Bedeutung zu.

b) Im übrigen wären wettbewerbsrechtliche Ansprüche nach § 3 UWG auch deshalb zu verneinen, weil die Beklagte nicht unlauter im Sinne dieser Vorschrift gehandelt hat. Die Voraussetzungen einer herabsetzenden oder verunglimpfenden Verwendung der Marken der Klägerin i.S. von § 4 Nr. 7 UWG liegen nicht vor. Eine Unlauterkeit nach § 3 UWG scheidet schon deshalb aus, weil die Beklagte die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG für sich in Anspruch nehmen kann.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher Schaffert Bergmann

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 108/09 Verkündet am:
17. August 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
TÜV II
Abs. 2 Nr. 2, § 291

a) Hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen Ansprüche aus verschiedenen Kennzeichenrechten
alternativ verfolgt, kann er in der Revisionsinstanz zwar zu einer
eventuellen, nicht aber zu einer kumulativen Klagehäufung übergehen, um eine
Abweisung der Klage als unzulässig zu vermeiden.

b) Die Tatsachen, die der Bekanntheit einer Marke zugrunde liegen, können offenkundig
im Sinne von § 291 ZPO sein (hier: intensive Benutzung der Marke über
einen längeren Zeitraum in weitem Umfang gegenüber dem allgemeinen Publikum
) und auch ohne Einholung eines Verkehrsgutachtens die Annahme rechtfertigen
, dass die Marke bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist.

c) Findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer
Marke (hier: die Bezeichnung "TÜV"), rechtfertigt dies für sich genommen nicht
schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung
im Sinne von § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt.

d) Allein der Umstand, dass eine bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung
verwechselt wird, kann die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder
der Wertschätzung der bekannten Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
nicht rechtfertigen.
BGH, Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat im schriftlichen Verfahren, in
dem bis zum 14. Juli 2011 Schriftsätze eingereicht werden konnten, durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof.
Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

für Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. Juni 2009 wird zurückgewiesen.
Die Anschlussrevision der Klägerin wird verworfen.
Die Beklagten tragen die Kosten der ersten und der zweiten Instanz. Von den Kosten der Revisionsinstanz tragen die Klägerin 1/5 und die Beklagten 4/5.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin, die 1995 durch den Zusammenschluss mehrerer Technischer Überwachungsvereine entstanden ist, trägt die Unternehmensbezeichnung "TÜV Süd Aktiengesellschaft". Sie bietet Dienstleistungen im Bereich der Anlagensicherheit an.
2
Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 29. Oktober 1979 eingetragenen Marke Nr. 1005648 "Tüv" und der mit Priorität vom 4. März 2004 ein- getragenen Wortmarke Nr. 30412680.2 "TÜV SÜD" sowie der nachfolgend wiedergegebenen Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. 03715901 (Priorität 17. März 2004):
3
Die Marken sind für Dienstleistungen eines Ingenieurs sowie für die Dienstleistungen Begutachten, Forschen, Prüfen und Überwachen auf dem Gebiet der Technik, insbesondere der Sicherheitstechnik, eingetragen.
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Die Beklagte zu 1 (nachfolgend: Beklagte), eine GmbH, befasst sich mit Dienstleistungen auf den Gebieten Arbeitsschutz, Sicherheits- und Gesundheitsschutz , Gefahrstoffe, Altlasten und Umweltschutz, technische Überwachung und Ausrüstung, Brandschutz, Explosionsschutz, Projekt- und Baumanagement , Facility Management, Engineering und Qualitätsmanagement. Der Beklagte zu 2 ist der Geschäftsführer der Beklagten.
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Die Beklagte veröffentlichte am 15. Juni 2006 im Internet die nachfolgend wiedergegebene Presseerklärung, in der sie sich als "Privater TÜV" und "Erster privater TÜV" bezeichnete, der bundesweit "TÜV-Dienstleistungen" anbietet (Anlage K 19):
6
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnungen "Privater TÜV" und "Erster privater TÜV" sowie "TÜV-Dienstleistungen" eine Verletzung der Rechte an ihren Marken und ihrem Unternehmenskennzeichen. Sie hat vorgetragen , ihre Marken mit dem Bestandteil "TÜV" und ihre gleichlautende geschäftliche Bezeichnung seien bekannte Kennzeichen, die über einen hervorragenden Ruf auf dem Gebiet der Überwachung und Prüfung technischer Einrichtungen und Anlagen sowie der Zertifizierung von Dienstleistungen verfügten. Die Beklagte nutze mit den beanstandeten Bezeichnungen die Wertschätzung und Unterscheidungskraft dieser bekannten Kennzeichen aus und beeinträchtige sie zugleich.
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Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung der von ihnen angebotenen oder erbrachten Dienstleistungen eines Ingenieurs, nämlich des Prüfens von Anlagen, Gebäuden und/oder Betrieben die folgenden Angaben zu verwenden: 1. "privater TÜV" und/oder 2. "erster privater TÜV" und/oder 3. "D. G. A. (D. -A. GmbH) bietet bundesweit TÜV-Dienstleistungen", insbesondere wie geschehen im Beitrag Anlage K 19 (es folgt die vorstehend wiedergegebene Presseerklärung); II. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter I bezeichneten Handlungen vorgenommen haben; dabei haben die Beklagten Art, Verbreitungsgebiet und Auflage der Werbemittel anzugeben, in denen sie mindestens eine der Angaben verwendet haben; III. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, welcher daraus entstanden ist und noch entstehen wird, dass die Beklagten die unter I bezeichneten Handlungen vorgenommen haben.
8
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten und haben geltend gemacht , der Begriff "TÜV" habe sich zu einem Synonym für technische Prüfungen und Zertifizierungen entwickelt. Durch die fortgesetzte Verwendung als Gattungsbezeichnung habe die Angabe "TÜV" ihre kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft verloren.
9
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagten nach den Klageanträgen verurteilt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 9. Juni 2009 - 20 U 27/08, juris).
10
Dagegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin. Die Beklagten erstreben mit ihrem Rechtsmittel, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin verfolgt mit ihrer Anschlussrevision eine Verurteilung der Beklagten nach dem Verbots- und dem Schadensersatzfeststellungsantrag wegen einer Verwendung ihrer Kennzeichen im Identitäts- und Verwechslungsbereich. Die Beklagten beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


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A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aufgrund der Klagemarken Nr. 1005648 und Nr. 30412680.2 und des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 und 6, § 15 Abs. 3, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
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Die Verwendung der Angaben "Privater TÜV", "Erster privater TÜV" und "D. G. A. (D. -A. GmbH) bietet bundesweit TÜV-Dienstleistungen" verletze die deutschen Marken "Tüv" und "TÜV SÜD" sowie das Unternehmenskennzeichen "TÜV Süd AG" der Klägerin. Die Zeichen würden durch den Bestandteil "TÜV" geprägt. Die Bezeichnung "TÜV" verfüge über originäre Unterscheidungskraft und habe diese nicht dadurch verloren , dass sie als Synonym für die Hauptuntersuchung bei Kraftfahrzeugen und zur Formulierung von Forderungen nach Qualitätskontrollen benutzt werde. Der Bedeutung des Zeichens "TÜV" als Herkunftshinweis stehe nicht entgegen, dass es mehrere TÜV-Gesellschaften gebe.
13
Die Bezeichnung "TÜV" sei offenkundig ein bekanntes Zeichen.
14
Die Beklagte habe das Zeichen "TÜV" markenmäßig verwandt. Der Verkehr werde aufgrund der angegriffenen Angaben eine gedankliche Verbindung zu den Klagezeichen herstellen. Die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei im Bereich der Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit nicht ausgeschlossen.
15
Die Beklagte nutze durch die Verwendung der Begriffe "Erster privater TÜV", "Privater TÜV" und "TÜV-Dienstleistungen" die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Kennzeichen der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus. Die Benutzung der Zeichen durch die Beklagte widerspreche den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel. Die Beklagte sei zur Beschreibung ihrer Leistungen nicht auf die Verwendung des aus sich heraus nichtssagenden Zeichens "TÜV" angewiesen. Auf eine Monopolstellung der Klägerin könne die Beklagte sich nicht berufen. Die Bekanntheit des Zeichens "TÜV" sei nicht auf ein früher bestehendes Monopol zurückzuführen.
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Der Beklagte zu 2 hafte als Geschäftsführer der Beklagten, weil er die rechtsverletzende Zeichenverwendung pflichtwidrig nicht verhindert habe.
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Die Beklagten hätten die Klagezeichen schuldhaft verletzt und seien der Klägerin daher nach § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG zum Schadensersatz verpflichtet. Der Auskunftsanspruch beruhe auf § 242 BGB.
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B. Die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision der Klägerin haben keinen Erfolg.
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I. Anschlussrevision der Klägerin
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Die Anschlussrevision der Klägerin ist unzulässig.
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1. Der für die unselbständige Anschlussrevision erforderliche rechtliche oder wirtschaftliche Zusammenhang mit der Hauptrevision ist zwar gegeben (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2007 - I ZR 74/05, BGHZ 174, 244 Rn. 38; Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 63/06, GRUR 2009, 515 Rn. 20 = WRP 2009, 445 - Motorradreiniger). Im Streitfall besteht ein unmittelbarer rechtlicher Zusammenhang. Die Revision und die Anschlussrevision betreffen Ansprüche aus denselben Kennzeichen zwischen denselben Parteien. Die Ansprüche sind zudem auf dieselben Rechtsfolgen gerichtet.
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2. Die Unzulässigkeit der Anschlussrevision folgt jedoch daraus, dass die Klägerin durch das angefochtene Urteil nicht beschwert ist (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 1995 - VIII ZR 267/94, NJW 1995, 2563, 2565). Anders als für die Zulässigkeit der Anschlussberufung, die nicht auf die Beseitigung einer Beschwer des Anschlussberufungsklägers gerichtet zu sein braucht, sondern auch das Ziel haben kann, die Klage zu ändern oder zu erweitern (vgl. BGH, Großer Senat für Zivilsachen, Beschluss vom 17. Dezember 1951 - GSZ 2/51, BGHZ 4, 229, 234; BGH, Urteil vom 7. Dezember 2007 - V ZR 210/06, NJW 2008, 1953 Rn. 18), ist für die Zulässigkeit der Anschlussrevision erforderlich, dass der Anschlussrevisionskläger durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juni 2001 - XI ZR 73/00, BGHZ 148, 156, 160; Urteil vom 26. September 2001 - IV ZR 198/00, NJW 2002, 672, 673).
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a) Die Anschlussrevision macht erfolglos geltend, das Berufungsgericht habe nicht über sämtliche prozessualen Ansprüche (Streitgegenstände), auf die die Klägerin ihr Klagebegehren gestützt habe, entschieden. Die Klägerin habe in den Vorinstanzen kumulativ sechs verschiedene prozessuale Ansprüche verfolgt , und zwar Ansprüche wegen Verletzung ihrer Marken aufgrund des Identitätsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, des Verwechslungsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und des Bekanntheitsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sowie wegen Verletzung ihrer Unternehmensbezeichnung nach § 15 Abs. 2 Fall 1 und 2 MarkenG sowie § 15 Abs. 3 MarkenG. Es handele sich um sechs unterschiedliche Streitgegenstände. Das Berufungsgericht habe allein über die Ansprüche aufgrund des Schutzes bekannter Marken und des bekannten Unternehmenskennzeichens der Klägerin entschieden.
24
b) Entgegen der Ansicht der Anschlussrevision hat die Klägerin in den Vorinstanzen nicht kumulativ verschiedene Streitgegenstände geltend gemacht.
25
aa) Allerdings hat die Klägerin ihr Klagebegehren auf verschiedene Streitgegenstände gestützt.
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Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. - Reinigungsarbeiten). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urteil vom 7. Dezember 2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 60 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 56 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; zum Urheberrecht BGH, Urteil vom 24. Mai 2007 - I ZR 42/04, GRUR 2007, 691 Rn. 17 = WRP 2007, 996 - Staatsgeschenk ).
27
Der Senat hat auch erwogen, ob mehrere Streitgegenstände trotz gleichen Klagebegehrens nicht auch bei einem einzelnen Kennzeichenrecht vorliegen können, wenn aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG als auch aufgrund des Bekanntheitsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht werden (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 - TÜV I, zum Abdruck in BGHZ vorgesehen ). Dass im Verhältnis zum Verwechslungsschutz - wie die Anschlussrevision meint - die Geltendmachung identischer Verletzungen der Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und die identische Benutzung des Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 2 Fall 1 MarkenG weitere Streitgegenstände darstellen, ist allerdings eher zu verneinen.
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bb) Im Streitfall bestehen danach unterschiedliche Streitgegenstände jedenfalls insoweit, als die Klägerin aus vier Klagezeichen vorgeht. Ob darüber hinaus verschiedene Streitgegenstände vorliegen, weil die Klägerin aus den einzelnen Kennzeichenrechten Ansprüche wegen identischer Kennzeichenverletzungen (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, § 15 Abs. 2 Fall 1 MarkenG), wegen Verwechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) und wegen einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung bekannter Kennzeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG) verfolgt, braucht nicht entschieden zu werden.
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cc) Die Klägerin ist im Streitfall jedenfalls nicht dadurch beschwert, dass das Berufungsgericht nicht über sämtliche Streitgegenstände entschieden hat. Die Klägerin hat die verschiedenen Streitgegenstände in den Vorinstanzen nicht kumulativ, sondern alternativ geltend gemacht. Dies folgt aus einer Auslegung des Klagevorbringens.
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Dafür, dass die Klägerin die verschiedenen Streitgegenstände im Wege kumulativer Klagehäufung verfolgt hat, ergeben sich vorliegend keine Anhaltspunkte. Zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass es der Klägerin nur darum ging, ihr einheitliches Klagebegehren durchzusetzen, ohne dass es ihr darauf ankam, aus welchem Streitgegenstand das Berufungsgericht die Klageanträge für begründet erachtete. In einem solchen Fall liegt eine alternative Klagehäufung vor, bei der der Kläger sein Klagebegehren aus mehreren Streitgegenständen herleitet und dem Gericht die Auswahl überlässt, auf welchen Streitgegenstand es die stattgebende Entscheidung stützt (vgl. BGH, GRUR 2001, 755, 757 - Telefonkarte; GRUR 2011, 521 Rn. 6 ff. - TÜV I). Diese Vorgehensweise entsprach einer im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verbreiteten Übung, die der Senat in der Vergangenheit nicht beanstandet und erst jüngst in dem in diesem Verfahren ergangenen Hinweisbeschluss vom 24. März 2011 als unzulässig angesehen hat (vgl. BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 8 - TÜV I). Ohne konkrete Anhaltspunkte im Sachvortrag der Klägerin - an denen es vorliegend fehlt - hatte das Berufungsgericht vor dem Hintergrund der bislang geübten Praxis keinen Grund, von einer kumulativen Klagehäufung auszugehen.
31
Hatte die Klägerin die verschiedenen Streitgegenstände in den Vorinstanzen nicht kumulativ, sondern alternativ geltend gemacht, ist sie nicht dadurch beschwert, dass das Berufungsgericht nicht über sämtliche Streitgegenstände entschieden hat.
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Die Klägerin kann in der Revisionsinstanz auch nicht mehr von ihrer alternativen zur kumulativen Klagehäufung übergehen, weil darin eine Klageän- derung liegt, die in der Revisionsinstanz nicht mehr möglich ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2006 - XII ZR 97/04, BGHZ 170, 152 Rn. 30). Ohnehin könnte der Übergang von der alternativen zur kumulativen Klagehäufung in der Revisionsinstanz an der fehlenden Beschwer der Klägerin nichts ändern.
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II. Revision der Beklagten
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Die Revision der Beklagten ist unbegründet.
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1. Die Klage ist nicht wegen fehlender Bestimmtheit unzulässig.
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a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungsund Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist. Der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 21 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen ).
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b) Auf den Hinweisbeschluss des Senats hat die Klägerin klargestellt, dass sie ihre Ansprüche zuerst auf die Marke Nr. 1005648 "Tüv", anschließend auf die Marke Nr. 30412680.2 "TÜV SÜD" und sodann auf ihr Unternehmenskennzeichen "TÜV SÜD AG" stützt. Bei diesen Kennzeichen leitet die Klägerin ihre Ansprüche in erster Linie aus der Verletzung bekannter Kennzeichen nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG ab und verfolgt in zweiter Linie ihre Ansprüche aufgrund Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG und schließlich aufgrund identischer Zeichenverwendung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und § 15 Abs. 2 Fall 1 MarkenG. Diese an sich schon in der Klage gebotene Klarstellung konnte die Klägerin noch im Laufe des Verfahrens, und zwar auch noch in der Revisionsinstanz , nachholen (vgl. BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 13 - TÜV I mwN).
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Die von der Klägerin gewählte Reihenfolge ist verfahrensrechtlich unbedenklich , weil das Berufungsgericht die Verurteilung ebenfalls auf einen Schutz der bekannten Marke Nr. 1005648 "Tüv" gestützt hat (vgl. BGH, GRUR 2011, 521 Rn. 14 - TÜV I).
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2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aufgrund der Marke "Tüv" (Nr. 1005648) gegen die Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.
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a) Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer im Inland bekannten Marke identisches oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.
41
b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Marke der Klägerin sei eine im Inland bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Das Zeichen sei einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt. Dafür spreche die Verwendung der Bezeichnung "TÜV" als Synonym für Prüfungsleistungen, insbesondere für die Hauptuntersuchung bei Kraftfahrzeugen. Dem Verkehr sei geläufig, dass die aus sich heraus nichtssagende Bezeichnung "TÜV" auf ein oder mehrere bestimmte Unternehmen oder ihre Leistungen hinweise. Dieses Ergebnis werde durch das von der Klägerin vorgelegte Verkehrsgutachten belegt. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
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aa) Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago/Tirolmilch; BGH, Urteil vom 10. Oktober 2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II). Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 14. September 1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Rn. 23 ff. - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé).
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bb) Nach diesem Maßstab ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen , dass die Marke "Tüv" der Klägerin eine im Inland bekannte Marke ist.
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(1) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob es sich bei der Marke Nr. 1005648 um eine Wortmarke oder eine Wort-/Bildmarke handelt. Es hat an- genommen, dass sich die Bildelemente auf eine graphische Hervorhebung der Buchstaben beschränken und die Marke durch ihren Wortbestandteil "Tüv" geprägt wird. Das Berufungsgericht ist im Weiteren davon ausgegangen, dass die Klagemarke originär unterscheidungskräftig ist.
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Gegen diese Feststellungen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, die Bezeichnung "Tüv" sei eine Abkürzung der rein beschreibenden Angabe "Technischer Überwachungsverein"; durch diesen Begriff werde nur der Gegenstand des Unternehmens bezeichnet. An die Anforderungen für die Unterscheidungskraft von Marken ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen. Ein nur beschreibender Anklang steht der Annahme originärer Unterscheidungskraft eines Wortbestandteils eines Zeichens nicht entgegen. Über einen von Haus aus bloß beschreibenden Anklang geht die Bezeichnung "Tüv" als Hinweis auf einen Technischen Überwachungsverein aber nicht hinaus. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Bezeichnungen "Tüv" und "Technischer Überwachungsverein" ihrem Wesen nach nichtssagend und damit nicht rein beschreibend sind.
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(2) Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht eine Bekanntheit der Marken der Klägerin bejaht hat, halten auch im Übrigen einer rechtlichen Nachprüfung stand.
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Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarken obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände nicht unberücksichtigt gelassen hat.
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Das Berufungsgericht hat für die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarke das von der Klägerin vorgelegte Verkehrsgutachten von Oktober 2006 der TNS Infratest GmbH herangezogen. Danach sehen 71,7% der potentiellen Autobesitzer in der Bezeichnung "TÜV" einen Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen. Als Indiz für die Bekanntheit der Marke der Klägerin mit dem Wortbestandteil "TÜV" konnte das Berufungsgericht entgegen der Ansicht der Revision auch den Umstand heranziehen, dass der Begriff als Synonym für Prüfungsleistungen oder Qualitätskontrollen Verwendung findet. Wird die Bezeichnung "TÜV" in dieser schlagwortartigen Weise benutzt, ist die Annahme des Berufungsgerichts nicht fernliegend, die Verwendung erfolge nur, weil dem allgemeinen Publikum bekannt sei, dass es Technische Überwachungsvereine gebe, die diese Dienstleistungen erbrächten und die mit der Abkürzung "TÜV" bezeichnet würden.
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Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht hätte nicht ohne Beweisaufnahme von der Bekanntheit der Klagemarke ausgehen dürfen. Die Bekanntheit der Klagemarke kann zwar nicht offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Offenkundig können nur Tatsachen und nicht Erfahrungssätze sein. Die Feststellung, ob der Verkehr die Bezeichnung "TÜV" für die in Rede stehenden Dienstleistungen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffasst, stützt sich auf Erfahrungswissen, das nicht durch Zeugenbeweis, sondern gegebenenfalls mit Hilfe eines Sachverständigen zu ermitteln ist (vgl. BGH, Urteil vom 2. Oktober 2003 - I ZR 150/01, BGHZ 156, 250, 253 f. - Marktführerschaft). Allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO können aber Tatsachen sein, die bei der Prüfung der relevanten Umstände des Streitfalls heranzuziehen sind. Dazu rechnet auch, ob die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 13. Oktober 1959 - I ZR 58/58, GRUR 1960, 126, 128 - Sternbild; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 1344 bis 1346; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz , Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 289 und 530).
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Das Berufungsgericht, dessen entscheidende Richter zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, hat festgestellt, dass die Bezeichnung "Tüv" der überwiegenden Mehrheit der Autofahrer als ein Hinweis auf eine mit der Hauptuntersuchung von Kraftfahrzeugen befasste Organisation bekannt ist. Das deckt sich mit dem vom Berufungsgericht herangezogenen demoskopischen Gutachten, das die Klägerin vorgelegt hat, und das vom Berufungsgericht gemäß § 286 ZPO frei gewürdigt werden konnte.
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c) Die Bezeichnung "Tüv" hat sich auch nicht zu einer im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichnung der Dienstleistungen entwickelt, für die sie eingetragen ist.
52
Nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist. Den Löschungsgrund des Verfalls nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kann der Beklagte im Verletzungsprozess einredeweise geltend machen (vgl. EuGH, Urteil vom 27. April 2006 - C-145/05, Slg. 2006, I-3703 = GRUR 2006, 495 Rn. 35 - Levi Strauss/Casucci; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 49 Rn. 5 und 33). Im Streitfall hat das Berufungsgericht die Umwandlung der originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung "Tüv" in eine gebräuchliche Bezeichnung für die Dienstleistungen, für die die Klagemarken geschützt sind, verneint. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich. Allein der Umstand, dass sich mit einer gewissen Häufigkeit auch eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung "TÜV" findet, rechtfertigt nicht die Annahme, die Marke habe sich zu einer ge- bräuchlichen Bezeichnung entwickelt, weil an dieses Erfordernis grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen sind (vgl. zum WZG BGH, Urteil vom 12. Juli 1963 - Ib ZR 174/61, GRUR 1964, 82, 85 - Lesering; zum Markengesetz OLG München, GRUR-RR 2006, 84, 86; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rn. 34; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 49 Rn. 12).
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d) Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass die Beklagte die angegriffenen Bezeichnungen "Privater TÜV", "Erster privater TÜV" und "D. G. A. (D. -A. GmbH) bietet bundesweit TÜV-Dienstleistungen" in dem fraglichen Artikel rechtsverletzend benutzt hat.
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aa) Für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG reicht es aus, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-408/01, Slg. 2003, I-12537 = GRUR 2004, 58 Rn. 29 und 39 - Adidas/ Fitnessworld; zu Art. 4 Abs. 4 Buchst. a MarkenRL EuGH, Urteil vom 27. November 2008 - C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 30 - Intel/ CPM; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte). Ob eine gedankliche Verknüpfung vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu beurteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM).
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bb) Die Beurteilung, ob der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung herstellt, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.
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(1) Das Berufungsgericht hat eine gedankliche Verknüpfung mit der Begründung bejaht, mit den beanstandeten Bezeichnungen nehme die Beklagte auf die Klägerin und die anderen TÜV-Gesellschaften Bezug. Nur dadurch, dass der Leser bei der Angabe "TÜV" an die Klägerin und die anderen TÜVGesellschaften und deren Dienstleistungen denke, erhielten die von der Beklagten verwendeten Bezeichnungen einen Bedeutungsgehalt. Deshalb werde der Verkehr die Begriffe in dem Sinne verstehen, es handele sich um Dienstleistungen , die auch der TÜV anbiete.
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(2) Die Revision macht dagegen geltend, das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, dass der Begriff "TÜV" als Gattungsbezeichnung für Prüfdienstleistungen eine eigenständige, von der ursprünglichen Bezeichnung bestimmter Unternehmen losgelöste Bedeutung habe. Die Beklagte verwende die beanstandeten Bezeichnungen im Kontext des Artikels gattungsmäßig. Dem kann nicht zugestimmt werden.
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Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang angenommen, dass die Bezeichnung "TÜV" sich nicht zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für Prüfdienstleistungen entwickelt hat. Dass der Begriff "TÜV" gleichwohl im Verkehr als Synonym für Prüfdienstleistungen Verwendung findet und die Beklagte sich durch den Hinweis, bei ihr handele es sich um einen privaten TÜV, von der Klägerin abzugrenzen sucht, schließt eine gedankliche Verknüpfung nicht aus. Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, dass die Aussagen der Beklagten für das Publikum nur dadurch einen Sinn erhalten, dass es bei den angegriffenen Bezeichnungen an die Klägerin und die anderen Technischen Überwachungsvereine denkt.
59
Für eine gedankliche Verknüpfung der Klagemarke mit den beanstandeten Angaben sprechen im Streitfall auch die Identität der Dienstleistungen und die hohe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen. Die Beklagte benutzt die Bezeichnungen im Zusammenhang mit technischen Prüfleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist. Zwischen den Kollisionszeichen besteht eine hochgradige Zeichenähnlichkeit. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts wird die in Rede stehende Klagemarke durch den Wortbestandteil "Tüv" geprägt. Entsprechendes gilt für die Begriffe "Erster privater TÜV" und "Privater TÜV" sowie die Bezeichnung "TÜV-Dienstleistungen". Werden die kollidierenden Zeichen aber sämtlich durch den Bestandteil "TÜV" in Groß- und Kleinschreibung geprägt, liegt zwischen den Zeichen eine hochgradige Zeichenähnlichkeit vor.
60
cc) Der von der Revision angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV zur Klärung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung ausscheidet, wenn aufgrund der deutlichen Abgrenzung der angegriffenen Zeichen von der Marke eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion ausscheidet, bedarf es nicht. Die Maßstäbe für die Beurteilung der gedanklichen Verknüpfung im Streitfall sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs hinreichend geklärt. Danach setzt eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion voraus, weil nur der Schutz einer Marke gegen Verwechslungsgefahr eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion erforderlich macht, nicht aber der Identitätsschutz und der Schutz der bekannten Marke (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 58 - Intel/CPM; EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 - L'Oréal/Bellure).

61
e) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG trotz der Identität der Dienstleistungen , für die die Klagemarke geschützt ist und für die die angegriffenen Zeichen benutzt werden, anwendbar ist. In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs ist geklärt, dass der Schutz bekannter Marken nach Art. 5 Abs. 2 MarkenRL und § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht ausgeschlossen ist, wenn ein mit der bekannten Marke ähnliches oder identisches Zeichen im Identitäts- oder Ähnlichkeitsbereich der Waren oder Dienstleistungen benutzt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240, 242 Rn. 30 - Davidoff/Gofkid; GRUR 2004, 58 Rn. 13 ff., 22 - Adidas/Fitnessworld; BGH, GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II).
62
f) Zu Recht hat das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der bekannten Marke der Klägerin im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht.
63
Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Beklagte die Unterscheidungskraft der Klagemarke dadurch ausnutzt, dass sie die Aufmerksamkeit , die mit der bekannten Marke der Klägerin verbunden ist, dazu verwendet, auf ihre eigenen Leistungen hinzuweisen. Durch die Benutzung der beanstandeten Begriffe in der Textüberschrift würden die Suchprogramme die Presseerklärung in der Trefferliste erscheinen lassen, wenn ein Nutzer mit dem Begriff "TÜV" im Internet suche. Die Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke hat das Berufungsgericht daraus gefolgert, dass die Beklagte den die Klagemarke prägenden Wortbestandteil verwendet. Dadurch mache sich die Beklagte den überragenden Ruf der Klägerin im Bereich technischer Prüfleistungen zunutze. Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Die Revision erinnert hiergegen auch nichts.
64
g) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die Beklagte benutze das Zeichen der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise.
65
aa) Ob die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung in unlauterer Weise erfolgt, ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung zu beurteilen (vgl. zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 14. Januar 1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 f. = WRP 1999, 931 - BIG PACK; zu § 15 Abs. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 1. März 2001 - I ZR 211/98, BGHZ 147, 56, 67 - Tagesschau). Dabei können die Wertungen, wie sie bei der Beurteilung der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MarkenRL und § 23 Nr. 2 MarkenG vorzunehmen sind, herangezogen werden (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 26 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST). Allerdings ist bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihr verbundene Aufmerksamkeit oder Wertschätzung auszunutzen, regelmäßig von einem die Unlauterkeit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 49 - Gillette Company/LA-Laboratories; EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 39 - Intel/CPM; BGH, GRUR 2005, 583, 584 - Lila-Postkarte).
66
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte sei auf die Verwendung der Bezeichnung "TÜV" zur Beschreibung ihrer Leistungen nicht angewiesen. Sie sei seit 30 Jahren unter ihrer Unternehmensbezeichnung tätig. Ein legitimes Interesse zur Verwendung der Bezeichnung sei nicht ersichtlich.
Der Begriff "TÜV" sei aus sich heraus nichtssagend. Die Klägerin habe daher keine originär beschreibende Angabe als Marke gewählt und sei deshalb nicht verpflichtet, eine Beschränkung des Schutzbereichs der Marke hinzunehmen. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.
67
cc) Die Revision rügt vergeblich, das Berufungsgericht habe keine Abwägung der Gesamtumstände vorgenommen und außer Acht gelassen, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Klagemarke mangels Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Zu Unrecht habe das Berufungsgericht auch darauf abgestellt, ob die Beklagte auf die Verwendung der Bezeichnung "TÜV" angewiesen sei.
68
Bei dieser Argumentation lässt die Revision außer Acht, dass die Ausnutzung der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung eines rechtfertigenden Grundes bedarf und dieser nicht darin liegt, dass die bekannte Marke nicht mit der angegriffenen Bezeichnung verwechselt wird. Denn der Schutz gegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt jeder Marke zu, während bekannte Marken über einen erweiterten Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verfügen.
69
Mit Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass sich der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt von den Fällen unterscheidet, in denen die Inhaberin der Marke "POST" aus dieser Marke gegen Wettbewerber, die den Bestandteil "Post" in ihren Kennzeichen verwendeten, vorgegangen war. In jenen Fällen hat der Senat die Beschränkung des Schutzumfangs der Klagemarke "POST" nach § 23 Nr. 2 MarkenG und im Rahmen des Tatbestandsmerkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG maßgeblich darauf gestützt, dass die dortige Markeninhaberin in der Vergangenheit ein Monopolunternehmen war und die Wettbewerber ein besonderes Interesse an der Verwendung des von Haus aus für die Dienstleistungen beschreibenden Begriffs "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen hatten (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Rn. 23 und 26 = WRP 2008, 1202 - POST I; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 209/06, GRUR 2009, 678 Rn. 25 und 34 = WRP 2009, 839 - POST/RegioPost). An dieser letztgenannten Voraussetzung fehlt es im vorliegenden Fall, weil die Bezeichnung "TÜV" für die Dienstleistungen des Prüfens, Messens und Zertifizierens von Anlagen, Gebäuden und Betrieben, für die die Beklagte die angegriffenen Bezeichnungen in der in Rede stehenden Presseerklärung verwandt hat, nicht glatt beschreibend ist. Deshalb liegt auch der von der Revision geltend gemachte Wertungswiderspruch zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, den die Revision darin sieht, dass es bei einem Eintragungshindernis nicht darauf ankommt, ob Dritte auf die Verwendung des Zeichens zur Beschreibung der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen angewiesen sind. Dasselbe gilt für die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob die Klägerin die Wertschätzung der Marke während der Zeit erworben hat, als sie für bestimmte Dienstleistungen über ein Monopol verfügte.
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h) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass neben der Beklagten zu 1 auch der Beklagte zu 2 als deren Geschäftsführer für die Markenverletzungen haftet. Dieser hatte nach den Feststellungen des Berufungsgerichts Kenntnis von den Markenverletzungen und hat sie nicht verhindert (vgl. auch BGH, Urteil vom 26. September 1985 - I ZR 86/93, GRUR 1986, 248, 250 f. - Sporthosen; Urteil vom 9. Juni 2005 - I ZR 279/02, GRUR 2005, 1061, 1064 = WRP 2005, 1511 - Telefonische Gewinnauskunft).
71
3. Der Schadensersatzanspruch beruht auf § 14 Abs. 6 MarkenG. Das für den Schadensersatz erforderliche Verschulden der Beklagten liegt vor. Diese haben die Klagemarke fahrlässig verletzt. Das gilt auch für den Beklagten zu 2, der gegen die Markenverletzung nicht eingeschritten ist, obwohl ihn als Organ der Beklagten hierzu eine Rechtspflicht traf.
72
4. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass sich der unselbständige Auskunftsanspruch zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs aus § 242 BGB ergibt.
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C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm Pokrant Büscher Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 06.03.2008 - 37 O 51/07 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 09.06.2009 - I-20 U 87/08 -

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 172/01 Verkündet am:
19. Februar 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Ferrari-Pferd

a) Zwischen Automobilen und deren Ersatzteilen einerseits und Zubehör
zur Computersimulation von Fahrten mit einem Kraftfahrzeug und von
Autorennen andererseits besteht Warenunähnlichkeit.

b) Die Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der
Markenschutz besteht, berührt den Warenähnlichkeitsbereich nicht.

c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses
Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Von der
Feststellung, ob das jüngere Zeichen der bekannten Marke ähnlich ist, ist die
Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß,
um die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu erfüllen.

d) Zur Frage der Ähnlichkeit von Bildzeichen.
BGH, Urt. v. 19. Februar 2004 - I ZR 172/01 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. April 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt Sport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats "Ferrari" her. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für "Automobiles et pièces
de rechange pour automobiles" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) eingetragenen IR-Marken
Nr. 338 988
Nr. 338 989
und Nr. 338 990

Die Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den Zusatz "Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair" (beanspruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb).
Die Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr hergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie die Verwendung der Marken für sogenannte "Merchandising-Artikel" (u.a. Bekleidungsstücke , Uhren und Schreibgeräte) gestattet.
Die Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung "T. " mit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-
des und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klageantrag wiedergegeben sind.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung der Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Abbildungen mit "Ferrari-Pferd") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildungen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten die Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die Abmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden.
Die Klägerin hat beantragt,
1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Pedale für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Verkehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt und/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein Pferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen

jedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages;

hilfsweise,
festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr durch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben ;
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar hinsichtlich:

a) Name und Adresse des Herstellers;
b) Name und Adresse des Lieferanten;
c) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer;
d) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer;
e) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten Plagiate;
f) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;
g) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten;
h) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise;
i) erzielter Umsatz;
j) erzielter Gewinn;
k) Name und Anschriften von Angebotsempfängern;
l) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben;
m) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren , Bundesländern und Werbeträgern;
und zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lieferanten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer;
3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zinsen seit dem 4. August 1999 zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit den vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen.
Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte beantragt , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbewerbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:
Es fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zeichen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten (Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertriebenen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen Sinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergäben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer
Klagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte "Merchandising" erschöpfe sich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähnlichkeitsbereich auszuweiten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegangen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern und Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den beanstandeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das auf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise keines der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten. Während das "Ferrari-Pferd" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrahle , erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturalistischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbereich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten Ausgestaltung des "Ferrari-Pferdes" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich aufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete Bildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwandten Bezeichnung "T. " benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu erkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele.
Die Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IRMarke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung. Das Wappen und die zusätzlichen Buchstaben "S" und "F" der IR-Marke
Nr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt.
Neben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein Anspruch nach § 1 UWG aus.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken Nr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähnlichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042
= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur Steuerung von Computerspielen verneint.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer V erwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN).
Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Automobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Gemeinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr erwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für
die Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs übernehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine "Merchandising-Artikel".
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es handele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computersimulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Waren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Automobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklagten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für die die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen.
Soweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Computersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die Ausbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der Lenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb nicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neuen Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.).
Hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Waren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Behauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. . Computerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulation von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn, Markenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfrontierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht davon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin oder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie behauptet - in den von ihr abgeschlossenen "Merchandising-Verträgen" eine dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke beworbenen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne Belang.
2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann nicht zugestimmt werden.

a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.


b) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988, 388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Abbildungen der Beklagten verneint hat.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in diesem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere Anforderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65 - McDonald's; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten Sinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche).
Die Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) erfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungsgefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollis ionszeichen. Diese Ähnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL u nd bei Art. 5 Abs. 2 MarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v.
23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP 1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichenähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der anhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichenähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Bestimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in diesem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zeichenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit , bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist daher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen.
Das hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die Revision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedlicher Maßstäbe geprüft hat.
bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl.
BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 - Goldbarren).
Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.
cc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Begründung verneint, das Motiv "springendes Pferd" sei von Hause aus nicht unterscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klägerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines dieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen nicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von Haus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des Klagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft kann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden.
Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen
üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung dieser Merkmale erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang ). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren "Automobile und deren Ersatzteile", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und stellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische Gestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf einige wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale beschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit auszugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es sind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.
Zwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsgericht angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden Halses des "Ferrari-Pferdes" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-
chen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines sich aufbäumenden Pferdes.
Zur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem von der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen, daß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeichnung "T. " wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hinreichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).
Das Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der Klagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten Berufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben.
Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und Nr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem B ildzeichen der Beklagten wird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unterlegt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt.
(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat.
Eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zw ei Bildzeichen ergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke von Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-
nungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997, 6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Für das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungskraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen Ausgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken über eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 % in den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derartigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu legen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Danach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen.
Das Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Klägerin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen haben.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
49
Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen zu Recht verneint. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 45 - Kinder II). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.
33
(1) Ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unterscheidungskraft einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal/Bellure). Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist insbesondere auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

- 1 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 236/16
Verkündet am:
28. Juni 2018
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
keine-vorwerk-vertretung

a) Die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der
neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer
Hersteller vertreibt, weist zwar im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG auf die Bestimmung der Ware
hin. Angesichts der dem Wiederverkäufer zur Verfügung stehenden schonenderen Möglichkeiten,
auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen, verstößt eine solche Verwendung der gegen
die guten Sitten, weil sie auch dazu dient, potentielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung
erfolgende Warenangebot aufmerksam zu machen, und sie somit für Werbezwecke eingesetzt
wird, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung
hinausgehen.

b) Macht sich der Wiederverkäufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der
Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines
Online-Shops in einer Weise zunutze, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren
erforderliche Maß übersteigt, so liegt hierin eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung
der Klagemarke, die den Markeninhaber gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berechtigt, sich der Markenverwendung
zu widersetzen.

c) Verwendet ein Wiederverkäufer eine Marke auf einer Internetseite, auf der neben mit dieser Marke
gekennzeichneten Produkten auch Konkurrenzprodukte angeboten werden, ist der für eine
Erschöpfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG erforderliche Produktbezug gegeben. Der Markeninhaber
kann sich allerdings gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG einer irreführenden Verwendung
widersetzen, mittels derer Kunden zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden oder eine
wirtschaftliche Verbindung mit dem Markeninhaber suggeriert wird.
BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Juni 2018 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Prof.
Dr. Kirchhoff, Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 30. September 2016 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist.
Die Sache wird im Umfang der Aufhebung zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin produziert und vertreibt Staubsauger und hierfür bestimmte Ersatzteile und Zubehör. Sie ist vom jeweiligen Markeninhaber zur Geltendmachung der Rechte aus der am 2. Juli 1981 eingetragenen deutschen Wort-Bild-Marke DE 1019711 sowie aus der am 3. November 2005 eingetragenen deutschen Wortmarke DE 30551677 "Kobold" und der IR-Wortmarke 860292 "TIGER" mit Priorität vom 1. April 2005 im eigenen Namen und für eigene Rechnung ermächtigt. Sämtliche Marken gewähren unter anderem Schutz für Staubsauger und deren Zubehör.
2
Der Beklagte ist seit August 2006 Inhaber der Domain "keine-vorwerkvertretung.de" , die seit Januar 2007 mit seiner Homepage verknüpft ist. Unter diesem Internetauftritt betreibt der Beklagte einen Onlineshop für gebrauchte VorwerkStaubsauger , unter anderem der Modelle Kobold VK 120 und VK 121, sowie Ersatzteile und Zubehör für Vorwerkprodukte, auch solche von Drittherstellern.
3
Die Klägerin sieht die Verwendung der Zeichen "Vorwerk", "Kobold" und "Tiger" durch den Beklagten als markenverletzend an und hat ihn vorgerichtlich erfolglos abgemahnt.
4
Sie hat die Verwendung der Marken auf folgenden Seiten des Internetauftritts des Beklagten beanstandet.
Anlage K 7

Anlage K 8

Anlage K 9
Die Klägerin hat erstinstanzlich beantragt,
5
I. den Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr 1. unter der Domain "keine-vorwerk-vertretung.de" einen Onlineshop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör zu betreiben; 2. das Zeichen "Vorwerk" zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7 und K 12 geschieht; 3. das Zeichen "Kobold" zur Kennzeichnung von Staubsaugern zu benutzen, wenn solche Geräte durch den Austausch von Ersatz- und Verschleißteilen, die nicht von Vorwerk stammen, verändert worden sind, wenn dies wie in den Anlagen K 10 und K 11 geschieht; 4. für Vorwerk Staubsauger der Modelle VK 120 sowie VK 121 zu werben, ohne einen Hinweis auf das Produktionsdatum durch Angabe des Produktjahres und der Produktionswoche solcher Geräte zu geben, wenn dies wie in den Anlagen K 10 und K 11 geschieht; 5. das Zeichen "Kobold" zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 geschieht; 6. das Zeichen "Tiger" zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugerzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen, wenn dies wie in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 geschieht; 7. unter Verwendung des Zeichens "Vorwerk" als "Adword" Anzeigen zu schalten oder schalten zu lassen, wenn diese wie nachfolgend wiedergegeben gestaltet sind: II. den Beklagten zu verurteilen, Abmahnkosten in Höhe von 2.657 € nebst Zinsen zu zahlen; III. festzustellen, dass der Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen , der ihr durch die unter Ziffer I beschriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird; IV. den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin eine - im Klageantrag näher spezifizierte - Auskunft zu erteilen.
6
Das Landgericht hat den Beklagten gemäß den Unterlassungsanträgen I 1, 5 und 6 (letztere jeweils bezogen auf die Anlage K 9) und 7 sowie nach den Annexan- trägen und zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 1.152,70 € verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen.
7
Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen , dass die Verurteilung nach dem Klageantrag I 1 lautet unter der Domain "keine-vorwerk-vertretung.de" einen Online-Shop für Staubsauger und Staubsaugerzubehör zu betreiben, soweit dort nicht ausschließlich Staubsauger von Drittherstellern und Zubehör für solche Staubsauger angeboten werden.
8
Auf die Anschlussberufung der Klägerin hat das Berufungsgericht den Unterlassungsanträgen I 5 und 6 uneingeschränkt stattgegeben und der Klägerin Abmahn- kosten in Höhe von insgesamt 1.613,78 € zugesprochen. Nach dem Inhalt der Ur- teilsgründe hat das Berufungsgericht auch dem mit der Anschlussberufung weiterverfolgten Klageantrag I 2 stattgeben wollen, soweit er auf die Anlage K 7 bezogen war; dies findet im Tenor allerdings keinen Ausdruck.
9
Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:


10
I. Das Berufungsgericht hat die Unterlassungsanträge I 1, 2, 5, 6 und 7 sowie die hierauf bezogenen Annexanträge als begründet angesehen und hierzu ausgeführt :
11
Gegen die Benutzung des Zeichens "Vorwerk" in der Domain "keine-vorwerkvertretung.de" stehe der Klägerin ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu (Antrag I 1). Der Beklagte sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG zur Benutzung berechtigt. Auf eine Gestattung durch die Klägerin oder eine Verwirkung des Anspruchs könne er sich nicht berufen. Der Antrag I 2 sei hinsichtlich der Anlage K 7 gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Eine Rechtfertigung aus § 23 MarkenG scheide ebenso aus wie eine Erschöpfung nach § 24 MarkenG. Auch hier sei keine Verwirkung eingetreten. Die Ansprüche der Klägerin nach den Anträgen I 5 und 6 bestünden gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG und des § 24 MarkenG lägen auch insoweit nicht vor. Der Anspruch hinsichtlich des Antrags I 7 folge aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Es lägen weder eine Gestattung noch die Voraussetzungen des § 23 MarkenG oder des § 24 MarkenG vor.
12
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nicht zuerkannt werden. Damit hat auch die Verurteilung des Beklagten zur Erstattung von Abmahnkosten, die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Auskunftserteilung keinen Bestand.
13
1. Der mit dem Klageantrag I 1 geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung des Betriebs eines Online-Shops für Staubsauger und -zubehör unter dem Domainnamen "keine-vorwerk-vertretung.de" kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht zugesprochen werden.
14
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegenüber dem Beklagten wegen der Benutzung des Zeichens "Vorwerk" in der Domain "keinevorwerk -vertretung.de" ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. Die Klagemarke sei bekannt. Die Benutzung des Domainnamens erfolge markenmäßig, weil es sich nicht um eine rein adressmäßige Verwendung handele. Der Verkehr stelle eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Domain und der Klagemarke her. Eine nicht herkunftshinweisende Verwendung zum Zwecke der Abgrenzung von der Klägerin käme allenfalls in Betracht, wenn der Beklagte ausschließlich Produkte von Drittherstellern vertriebe; diese Konstellation erfasse der modifizierte Klageantrag jedoch nicht mehr. Der Beklagte sei nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG zur Benutzung berechtigt. Die Benutzung verstoße gegen die guten Sitten, weil die Verwendung als Domain über die notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe. Es sei ausreichend, auf der Internetseite selbst einen entsprechenden Hinweis zu erteilen. Vorliegend profitiere der Beklagte von der Werbewirkung der Klagemarke. Auf eine Gestattung durch die Klägerin könne sich der Beklagte nicht berufen. Verwirkung sei nicht eingetreten , weil der Beklagte aufgrund jahrelanger Auseinandersetzungen mit der Klägerin nicht redlich gehandelt habe. Der Beklagte habe auch keinen wertvollen Besitzstand erworben. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in jeder Hinsicht stand.
15
b) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Die Regelung setzt - ebenso wie die weiteren Verletzungstatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG - die Markenrechtsrichtlinie (Art. 5 Abs. 2 Richtlinie 2008/95/EG [MarkenRL aF]) um und ist daher richtlinienkonform auszulegen (vgl. schon BGH, Urteil vom 12. Juli 2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 [juris Rn. 28] = WRP 2002, 330 - Fabergé). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist bei Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen entsprechend anwendbar (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL aF EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff/Gofkid; BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 76 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Die Bestimmung des Art. 10 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL nF) sieht Bekanntheitsschutz ausdrücklich unabhängig davon vor, ob die Benutzung des Zeichens für identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen erfolgt.

c) Die Revision wendet sich nicht gegen die Einordnung der streitgegenständ16 lichen Marke als "bekannt"; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

d) Ohne Erfolg greift die Revision die Beurteilung des Berufungsgerichts an, 17 der zufolge in der Verwendung des Domainnamens "keine-vorwerk-vertretung.de" eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt.
18
aa) Die rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion. Ausreichend ist, dass die beteiligten Ver- kehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 - TÜV II). Die im Wesentlichen dem Tatrichter obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 - TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grads ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca; EuGH, Urteil vom 24. März 2011 - C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi KINDERJOGHURT /KINDER). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht in Betracht (BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 [juris Rn. 53] = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 32 - Goldbären).
bb) Auf dieser Grundlage ist die Annahme, die angesprochenen Verkehrskrei19 se stellten zwischen dem beanstandeten Domainnamen "keine-vorwerkvertretung.de" und der Wort-Bild-Marke DE 1019711 "VORWERK" eine gedankliche Verknüpfung her, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts liegt eine Verwendung des identischen Wortbestandteils "Vorwerk" sowie Warenidentität vor, weil der Beklagte das Zeichen im Zusammenhang mit dem Vertrieb der von ihm angebotenen Zubehörprodukte zu den Produkten der Klägerin nutzt. Die beschreibenden Zusätze "keine ... Vertretung" ändern nichts
daran, dass der Verkehr allein wegen des Wortbestandteils "Vorwerk" eine für § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausreichende gedankliche Verknüpfung zu diesen Produkten herstellt.
cc) Anders als die Revision meint, steht die im Domainnamen "keine-vorwerk20 vertretung.de" zum Ausdruck kommende inhaltliche Abgrenzung zum Markeninhaber der Annahme einer gedanklichen Verbindung im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen. Wie das Berufungsgericht zutreffend festgestellt hat, kann der angesprochene Verkehr diesem Domainnamen allenfalls entnehmen, dass der Beklagte nicht der Vertriebsstruktur der Klägerin angehört. Der Inhalt der Domainbezeichnung sagt jedoch nicht aus, dass unter der Domain keine Originalwaren der Klägerin angeboten werden. Die vom Berufungsgericht in revisionsrechtlich unbedenklicher Weise gesehene Möglichkeit, der Verkehr nehme an, unter der Domainbezeichnung angebotene Produkte seien von einem freien Händler angebotene Originalprodukte der Klägerin, reicht für die Annahme einer gedanklichen Verbindung aus.

e) Das Berufungsgericht hat jedoch die weiteren Voraussetzungen des § 14 21 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht vollständig rechtsfehlerfrei bejaht.
aa) Die Frage, ob durch die Benutzung des angegriffenen Zeichens die Unter22 scheidungskraft einer Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt wird, ist anhand einer umfassenden Würdigung aller relevanten Umstände zu beurteilen, zu denen das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C 487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal/Bellure; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 33 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP). In die Abwägung ist der Freistellungstatbestand des § 23 Nr. 3 MarkenG einzustellen, dem
grundsätzlich keine eigenständige Bedeutung gegenüber dem Schutz bekannter Marken zukommt. Die Wertungen des § 23 MarkenG - insbesondere die Frage, ob die Benutzung der Marke gegen die guten Sitten verstößt - kommen im Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bei der Prüfung zum Tragen, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2001 - I ZR 138/99, BGHZ 149, 191, 203 [juris Rn. 45] - shell; Urteil vom 30. April 2009 - I ZR 42/07, BGHZ 181, 77 Rn. 37 - DAX). Auch die Beurteilungsmaßstäbe einer Interessenabwägung nach § 24 Abs. 2 MarkenG sind in die Prüfung der Unlauterkeit nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einzubeziehen. Liegt ein Fall der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG vor, stehen dem Markeninhaber markenrechtliche Ansprüche gegen die Benutzung seiner Marke nur zu, wenn er sich auf berechtigte Gründe im Sinne des § 24 Abs. 2 MarkenG berufen kann (vgl. BGH, Urteil vom 3. November 2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Rn. 26 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).
bb) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Vorausset23 zungen des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht vorliegen, so dass die dieser Schutzschranke zugrunde liegenden Wertungen die Annahme der Unlauterkeit nicht hindern.
(1) Nach § 23 Nr. 3 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL aF um24 setzt, hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Die Benutzung einer Marke ist notwendig, wenn die Information über den 25 Zweck der Ware oder Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Februar 1999 - C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int.
1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik). Die Markennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung zu liefern (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 35 - Gillette ). Es muss ausgeschlossen sein, dass diese Information auch auf andere Art und Weise, wie etwa durch Angabe technischer Standards oder Normen, bewerkstelligt werden kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 60 - BMW/Deenik; BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10, GRUR 2011, 1135 Rn. 20 = WRP 2011, 1602 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).
Auch eine zur Bestimmung der Leistung notwendige Zeichenverwendung darf 26 nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Das Tatbestandsmerkmal der guten Sitten entspricht inhaltlich dem in Art. 6 Abs. 1 MarkenRL aF verwendeten Begriff der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel. Danach darf der Dritte den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 61 - BMW/Deenik; EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 33 und 35 - Céline; Urteil vom 8. Juli 2010, Slg. 2010, I-6963 = GRUR 2010, 841 Rn. 67 - Portakabin/ Primakabin; BGHZ 181, 77 Rn. 29 - DAX). Derjenige, der sich auf die privilegierte Benutzung beruft, muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden. Hierfür ist eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls erforderlich (vgl. BGH, GRUR 2011, 1135 Rn. 23 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).
Der Dritte handelt den berechtigten Interessen des Markeninhabers in unlaute27 rer Weise zuwider, wenn er die Wertschätzung der bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 41 und 43 - Gillette; BGHZ 181, 77 Rn. 32 - DAX). Davon ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens , das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem
Ruf und ihrem Ansehen und ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben , die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal/Bellure; BGH, GRUR 2011, 1135 Rn. 23 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE; BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 54 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/ Volks.Inspektion; BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 33 - OTTO CAP). Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Hält sich die Benutzung dagegen in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung, muss der Markeninhaber die Möglichkeit hinnehmen, dass der Dritte vom Prestige der bekannten Marke profitiert (vgl. BGHZ 181, 77 Rn. 34 - DAX; GRUR 2011, 1135 Rn. 24 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).
(2) Nach diesen Maßstäben hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler an28 genommen, dass die Verwendung der Marke in der angegriffenen Domainbezeichnung nicht nach § 23 Nr. 3 MarkenG gestattet ist, weil sie gegen die guten Sitten verstößt.
Die Revision beanstandet ohne Erfolg den vom Berufungsgericht zugrunde 29 gelegten Maßstab. Soweit das Berufungsgericht davon spricht, im Rahmen des § 23 Nr. 3 MarkenG sei der Händler auf das unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung beschränkt, lassen seine weiteren Ausführungen erkennen, dass es vom zutreffenden, vorstehend ausgeführten rechtlichen Maßstab ausgegangen ist.
Der Beklagte setzt den streitgegenständlichen Domainnamen nach den revisi30 onsrechtlich keinen Bedenken unterliegenden Feststellungen des Berufungsgerichts zur Bewerbung seines mit dem Angebot der Klägerin konkurrierenden Produktangebots ein. Unter Bezugnahme auf Feststellungen des Landgerichts hat das Berufungsgericht weiter in rechtlich beanstandungsfreier Weise zugrunde gelegt, dass die
Verwendung der Marke der Klägerin in der Domainbezeichnung des Beklagten dem Zweck dient, potentielle Kunden der Klägerin auf das eigene Warenangebot aufmerksam zu machen und sie beispielsweise vom Online-Shop der Klägerin abzuleiten. Die Verwendung der Marke als Domainname enthält daher nicht nur einen bloßen Hinweis auf die Verwendbarkeit der eigenen Produkte für Waren der Klägerin, sondern hat eine Werbewirkung, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgeht und daher mit den guten Sitten nicht vereinbar ist. Dem Beklagten stehen nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts schonendere Möglichkeiten zur Verfügung, um auf den Vertrieb seiner mit Produkten der Klägerin kompatiblen Waren hinzuweisen. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein solcher Hinweis könne im Text der Internetseite des Beklagten erfolgen, ist nicht zu beanstanden. Dasselbe gilt entgegen der Auffassung der Revision auch für das Bedürfnis des Beklagten, auf das Fehlen einer Handelsbeziehung zwischen ihm und der Klägerin hinzuweisen.
cc) Mit Erfolg rügt die Revision aber, dass das Berufungsgericht bei seiner 31 Beurteilung den Tatbestand der Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG außer Betracht gelassen hat.
32
(1) Nach § 24 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Die Erschöpfung tritt vorbehaltlich des § 24 Abs. 2 MarkenG hinsichtlich aller Handlungen ein, die nach § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG eine Verletzung der Marke darstellen können (vgl. nur BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 20 = WRP 2007, 1095 - AIDOL, mwN). Sie erfasst insbesondere das in § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG genannte Ankündigungsrecht, weshalb Waren, die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem Weitervertrieb durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden können (vgl. zu Art. 7 RL 89/104/EWG EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 77 - Portakabin/ Primakabin, mwN; BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 20 - AIDOL, mwN).
Aus der Beschränkung auf die Benutzung "für Waren" folgt allerdings, dass die 33 Marke für die Annahme einer Berechtigung auf Grundlage des § 24 MarkenG auch nur "für Waren" verwendet werden darf (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 24 Rn. 66). Erforderlich ist eine konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, mwN).
(2) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob 34 der Anspruch auf Unterlassung der Nutzung des Domainnamens "keine-vorwerkvertretung.de" wegen einer Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin nach § 24 MarkenG ausgeschlossen ist. Auch anhand der von ihm im Zusammenhang mit der Prüfung der rechtsverletzenden Benutzung getroffenen Feststellungen zum möglichen Verständnis der Domainbezeichnung lassen sich die Voraussetzungen des § 24 MarkenG nicht abschließend beurteilen. In der Revisionsinstanz ist deshalb zugunsten des Beklagten vom Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung auszugehen. Danach kann die Zuerkennung eines Anspruchs nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keinen Bestand haben.
35
f) Rechtsfehlerfrei ist allerdings die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte könne sich nicht auf eine wirksame Gestattung des Domainnamens durch die Klägerin berufen. Gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, eine Gestattung der Mitarbeiterin der Klägerin Frau B. sei nicht erfolgt, wendet sich die Revision nicht. Soweit sie geltend macht, aus der seit 2004 zwischen den Parteien geführten Korrespondenz habe der Beklagte auf die Berechtigung zur Verwendung der Domainbezeichnung schließen dürfen, nimmt sie lediglich eine von der tatrichterlichen Beurteilung abweichende Würdigung vor, ohne Rechtsfehler aufzuzeigen. Das Vor- bringen der Revision ist auch inhaltlich nicht überzeugend. An keiner Stelle ging es in der Korrespondenz um eine Domainbezeichnung "keine-vorwerk-vertretung", sondern stets nur um einen entsprechenden Zusatz in der Werbung.
36
g) Ebenfalls ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung der Verwirkung nach § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB durch das Berufungsgericht.
37
aa) Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbindung mit § 242 BGB) kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinander stehen (BGH, Urteil vom 23. September 1992 - I ZR 251/90, GRUR 1993, 151, 153 [juris Rn. 49] = WRP 1993, 101 - Universitätsemblem, insoweit nicht in BGHZ 119, 237; Urteil vom 28. September 2011 - I ZR 188/09, GRUR 2012, 534 Rn. 50 = WRP 2012, 1271 - Landgut Borsig). Eine positive Kenntnis von der Verletzung ist nicht zwingend erforderlich. Den Zeicheninhaber trifft eine Marktbeobachtungspflicht (vgl. BGH, Urteil vom 10. November 1965 - Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623, 626 [juris Rn. 29 f.] - Kupferberg; Urteil vom 2. Februar 1989 - I ZR 183/86, GRUR 1989, 449, 452 [juris Rn. 48] = WRP 1989, 717 - Maritim). Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Kennzeicheninhabers von der Verletzung können sich bei der Bestimmung der für eine Verwirkung angemessenen Zeitdauer der Benutzung zugunsten des Verletzers auswirken (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 21 Rn. 59). Die zwischen den einzelnen Voraussetzungen der Verwirkung bestehende Wechselwirkung führt dazu, dass an den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstands umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers in seine Berechtigung ist (BGH, GRUR 1993, 151, 153 [juris Rn. 49] - Universitätsemblem).
38
bb) Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht den Zeitpunkt der relevanten Kenntnis oder fahrlässigen Unkenntnis unzutreffend bestimmt und zudem fehlerhafte Maßstäbe für das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes zugrunde gelegt hat. Die Rüge bleibt hinsichtlich des Einwands der Verwirkung im Ergebnis deshalb ohne Erfolg, weil das Berufungsgericht zu Recht und selbständig tragend angenommen hat, dass es schon an hinreichenden Darlegungen des Beklagten zum Erwerb eines wertvollen Besitzstandes fehlt.
39
(1) Das Berufungsgericht hat als maßgeblichen Zeitpunkt für die Kenntnis der Klägerin von der Benutzung des Domainnamens den Monat Mai 2009 zugrunde gelegt. Dabei ist es davon ausgegangen, dass eine positive Kenntnis der Klägerin vor Mai 2009 seitens des Beklagten nur vermutet, nicht aber nachgewiesen werden könne. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
40
Für die Frage, wann die für das Zeitmoment maßgebliche Frist zu laufen beginnt , ist bei Dauerhandlungen wie der streitgegenständlichen Nutzung eines Domainnamens auf den Beginn der erstmaligen Nutzung abzustellen (BGH, Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 24, 29 - Hard Rock Cafe; Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 50 = WRP 2016, 869 - ConText). Diese erfolgte im Streitfall nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im Januar 2007. Soweit sich der Markeninhaber auf das Fehlen positiver Kenntnis beruft, ist auch zu prüfen, ob er sich jedenfalls in fahrlässiger Unkenntnis befand und aus Sicht des Beklagten die Annahme gerechtfertigt war, der Markeninhaber dulde die konkrete Zeichennutzung (vgl. BGH, GRUR 2016, 705 Rn. 52 - ConText). Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen.
41
(2) Das Berufungsgericht hat weiter zu Unrecht angenommen, der Beklagte habe keinen durch eigenständige Anstrengungen erworbenen Besitzstand dargelegt, da die Bekanntheit seines Domainnamens allein auf der Bekanntheit des Zeichens "Vorwerk" beruhe. Das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstands ist nach seiner objektiven Bedeutung für den Verletzer zu bestimmen. Auch die durch die rechtsverletzende Benutzung gewonnene Bekanntheit eines Zeichens kann einen Besitzstand von beachtlichem Wert darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 30. November 1989 - I ZR 191/87, GRUR 1992, 329, 333 [juris Rn. 83] = WRP 1990, 613 - AjS Schriftenreihe ; Urteil vom 7. Juni 1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1046 [juris Rn. 42] = WRP 1991, 83 - Datacolor, mwN).
42
(3) Das Berufungsgericht ist jedoch zu Recht davon ausgegangen, dass der Anspruch der Klägerin nicht verwirkt ist, weil es an Darlegungen des Beklagten zum schutzwürdigen Besitzstand gänzlich fehlt.
43
Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt substantiierte Darlegungen zum Grad der Bekanntheit, zu dem unter Verwendung des beanstandeten Zeichens erzielten Umsatz sowie gegebenenfalls zu entsprechendem Werbeaufwand voraus (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 [juris Rn. 31] = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Rn. 33 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II).
44
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, gegen die sich die Revision erfolglos wendet, hat der Beklagte keinen solchen Vortrag gehalten. Entgegen der Auffassung der Revision ist die Würdigung des Berufungsgerichts frei von Widersprüchen , soweit es einerseits die Darlegungen des Beklagten zum Besitzstand für prozessual unzureichend gehalten, andererseits aber im Zusammenhang mit der Prüfung einer rechtsverletzenden Benutzung die von der Domainbezeichnung ausgehende Werbewirkung zum Nachteil des Beklagten gewürdigt hat. Die Würdigung des Berufungsgerichts ist auch mit Blick darauf rechtsfehlerfrei, dass der Beklagte - wie von der Revision geltend gemacht - zur Dauer der Verwendung, zum hierdurch erreichten Google-Ranking und zur Existenz von tausenden von Bestandskunden vorgetragen hat. Das allein genügt aber nicht. Die Revision legt nicht dar, dass das Berufungsgericht darüber hinausgehenden, spezifizierten Vortrag des Beklagten übergangen hätte, der die Beurteilung des Werts des Besitzstands ermöglichte.
45
2. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können auch die mit den Klageanträgen I 5 und 6 geltend gemachten Unterlassungsansprüche wegen der Verwendung der Zeichen "Kobold" und "Tiger" auf den mit den Anlagen K 7, K 8 und K 9 wiedergegebenen Internetseiten nicht zugesprochen werden.
46
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Ansprüche der Klägerin seien gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründet. Die Benutzung sei zeichenmäßig erfolgt ; dies gelte auch für die Verwendung des Zeichens in der Navigationsleiste. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG lägen auch insoweit nicht vor. Zwar sei es grundsätzlich notwendig, die Zeichen "Kobold" und "Tiger" zur Bezeichnung des Bestimmungszwecks zu verwenden. Der Beklagte setze die Zeichen allerdings für Werbezwecke ein, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgingen. Es fehle jeder erklärende Zusatz, wie etwa "passend für". Neben den beanstandeten Zeichen fänden sich gleichgeordnete Rubriken wie "Filtertüten und Filter", "Zubehör" und "Ersatzteile", so dass nicht ersichtlich sei, dass unter den Rubriken "Kobold" und "Tiger" neben Originalprodukten der Klägerin auch Produkte von Drittherstellern angeboten würden. Die Voraussetzungen der Verwirkung lägen nicht vor. Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG sei nicht eingetreten, weil der Beklagte die Marke auf einer Internetseite für das Angebot von Konkurrenzprodukten benutzt habe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
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b) Das Berufungsgericht hat der insoweit vorgenommenen Prüfung allerdings zutreffend die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde gelegt. Danach ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt.
48
c) Das Berufungsgericht ist in beiden Fällen mit Recht von einer Doppelidentität ausgegangen. Die benutzten Zeichen sind jeweils mit der Marke der Klägerin identisch. Der Umstand, dass die Schreibweise der internationalen Marke in Großbuchstaben erfolgt, hindert die Annahme der Identität nicht. Geringe Abweichungen, die dem Durchschnittsverbraucher entgehen können, wie etwa die unterschiedliche Groß- und Kleinschreibung, sind unschädlich (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-323/09, Slg. 2011, I-8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 - Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 - Uhrenankauf im Internet). Die Zeichen werden auch beide für Staubsaugerzubehör und damit für Waren verwendet, die mit denen identisch sind, für die die klägerischen Marken Schutz genießen.
49
d) Die Würdigung des Berufungsgerichts, die konkrete Benutzung der Zeichen in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 werde von der Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht erfasst, weil sie über eine notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe, ist revisionsrechtlich gleichfalls nicht zu beanstanden.
50
aa) Das Tatbestandsmerkmal der guten Sitten verpflichtet den durch § 23 Nr. 3 MarkenG privilegierten Benutzer, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (vgl. dazu bereits oben Rn. 24, 26). Dem Benutzer der Marke obliegt es sicherzustellen, dass Irreführung und Rufausbeutung - soweit möglich - ausgeschlossen sind. Die Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG dient einem Interessenausgleich zwischen den Originalherstellern langlebiger , regelmäßig hochwertiger Erzeugnisse, und freien Drittanbietern (vgl. Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 23 MarkenG Rn. 20; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 23 Rn. 110). Die Bestimmung soll einerseits der Gefahr einer Beschränkung oder Monopolisierung des Ersatzteilmarkts durch Markeneintragungen begegnen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Mai 2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Rn. 20 = WRP 2008, 107 - Fronthaube). Andererseits sollen Drittanbieter davon abgehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Markeninhaber durch seine Investitionen geschaffen hat (BGH, Urteil vom 12. März 2015 - I ZR 153/14, BGHZ 205, 1 Rn. 36 - BMW-Emblem).
51
bb) Auf dieser Grundlage ist das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , dass der Beklagte die Marken der Klägerin in einer Weise einsetzt, die über die mit einem notwendigen Hinweis auf die Bestimmung der Waren im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG hinausgeht. Es hat ausgeführt, zwar sei es notwendig, die Zeichen "Kobold" und "Tiger" zu verwenden, um den Bestimmungszweck der für diese Produkte angebotenen Zubehörteile zu bezeichnen. Die Benutzung sei aber unlauter , weil sie über die mit einer notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehe. Dies folge daraus, dass der Beklagte die Zeichen in der in den Anlagen K 7, K 8 und K 9 jeweils sichtbaren Navigationsleiste ohne jeden erklärenden Zusatz einsetze; es fehle selbst ein Zusatz wie "passend für". Außerdem fänden sich dort neben dem beanstandeten Zeichen gleichgeordnete Rubriken wie "Filtertüten und Filter", "Zubehör" und "Ersatzteile". Für den Verbraucher sei es daher im Gesamtzusammenhang der Seite nicht ersichtlich, dass unter den Rubriken "Kobold" und "Tiger" keineswegs (nur) Originalprodukte der Klägerin, sondern (zumindest auch) Produkte von Drittherstellern angeboten würden. Nicht erforderlich sei ferner die Einrichtung eigener Rubriken unter den geschützten Zeichen. Vielmehr hätte es für die Angabe der Zweckbestimmung der Produkte genügt, wenn unter der Überschrift "Zubehör" Unterkategorien eingerichtet worden wären. Diese tatrichterliche Würdigung ist nicht zu beanstanden. Mit ihrer Rüge, das Berufungsgericht habe den auf der Eingangsseite der Internetseite angebrachten Hinweis nicht berücksichtigt , unternimmt die Revision den revisionsrechtlich unzulässigen Versuch einer abweichenden eigenen Würdigung des Sachverhalts in tatsächlicher Hinsicht.
52
e) Die Beurteilung der Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG durch das Berufungsgericht hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings nicht stand. Mit der Begründung , eine Erschöpfung scheide aus, weil die Marke auf einer Internetseite verwendet werde, auf der neben Produkten der Klägerin auch Konkurrenzprodukte angeboten würden, kann die Erschöpfung nicht verneint werden.
aa) Aus dem in § 24 Abs. 1 MarkenG genannten Tatbestandsmerkmal der
53
Verwendung der Marke "für Waren" folgt, dass Erschöpfung nur an Originalprodukten eintreten kann. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, mwN). Soweit der Bundesgerichtshof bisher einen Warenbezug verneint hat, wenn die Werbung sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht (vgl. BGH, GRUR 2007, 784 Rn. 21 - AIDOL, mwN), stand allerdings nicht der - im Streitfall gegebene - gleichzeitige Vertrieb von Konkurrenzprodukten neben Originalprodukten in Rede. Auf die Situation des Wiederverkäufers, der neben Produkten des Markenherstellers Produkte anderer Hersteller vertreibt, ist diese Rechtsprechung nicht ohne weiteres übertragbar.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union steht der 54 Umstand, dass der Wiederverkäufer von Gebrauchtwaren neben Produkten des Markenherstellers auch Konkurrenzprodukte anbietet, der Verwendung der Marke in der Werbung nicht entgegen, sofern der Markeninhaber sich dieser Verwendung nicht aus berechtigten Gründen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der MarkenRL aF widersetzen kann (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 91 - Portakabin/Primakabin). Der Umstand , dass der Internetnutzer bei der Verwendung der Marke als Schlüsselwort beim Anklicken der Werbeanzeige auf Internetseiten geleitet wird, auf denen neben Originalprodukten auch Produkte anderer Marken angeboten werden, hindert danach die Erschöpfung nicht, sofern die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt bleiben (vgl. EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 87, 91 f. - Portakabin/Primakabin). Die vom Gerichtshof angestellte Erwägung, ein auf den Verkauf von Gebrauchtwaren
einer fremden Marke spezialisierter Wiederverkäufer könne seine Kunden auf sein Geschäft ohne die Benutzung der Marke praktisch nicht hinweisen (vgl. EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 53 - BMW/Deenik; GRUR 2010, 841 Rn. 90 - Portakabin/ Primakabin) gilt in gleicher Weise für den Wiederverkäufer, der - wie der Beklagte - nicht mit dem Markenhersteller wirtschaftlich verbunden ist und außerhalb der Vertriebsorganisation des Markenherstellers neben Fremdprodukten auch dessen Neuwaren vertreibt.
Danach kann im Streitfall eine Erschöpfung nicht schon mangels hinreichen55 den Produktbezugs ausscheiden, weil der Beklagte neben Originalprodukten der Klägerin auch Fremdprodukte vertreibt.
bb) Zur Frage, ob sich die Klägerin gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG der Zeichen56 verwendung aus berechtigten Gründen widersetzen kann, hat das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen getroffen. In der Revisionsinstanz ist deshalb zugunsten des Beklagten davon auszugehen, dass keine solchen berechtigten Gründe bestehen und die Klägerin sich der Zeichenverwendung nicht widersetzen kann.
57
3. Mit Erfolg wendet sich die Revision auch gegen die Zuerkennung des mit dem Klageantrag I 7 hinsichtlich der Verwendung des Zeichens "Vorwerk" als Adwords -Anzeige geltend gemachten Unterlassungsanspruchs.
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a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Anspruch folge aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG. Die Buchung des Schlüsselworts "vorwerk" stelle eine markenmäßige Benutzung dar. Die Frage, ob Keyword-Advertising markenverletzend sei, sei danach zu beantworten, ob die Auswahl des geschützten Zeichens als Schlüsselwort die Herkunftsfunktion des Zeichens beeinträchtige. Im Streitfall bestehe mit Blick auf die von der Klägerin unterhaltenen Partnerprogramme keine Kenntnis des allgemeinen Verkehrs darüber, dass zwischen den Parteien keine wirtschaft- lichen Beziehungen bestünden. Es komme daher darauf an, ob aus der Werbeanzeige selbst erkennbar sei, dass die vom Werbenden angebotenen Waren nicht vom Markeninhaber stammten. Werde die Marke in der Anzeige erwähnt, sei diese Voraussetzung regelmäßig nicht erfüllt. Im Streitfall sei nicht erkennbar, dass die Waren nicht von der Markeninhaberin stammten. Der Verkehr könne der Anzeige nur entnehmen , dass der Beklagte keine offizielle Vertretung der Klägerin betreibe, und daher hinsichtlich der Herkunft der Waren getäuscht werden. Die Voraussetzungen des § 23 MarkenG lägen nicht vor, weil die angegriffene Verwendung in Form einer dreimaligen Nennung der Marke jeweils in Fettdruck über eine notwendige Leistungsbestimmung hinausgehe. Der Beklagte könne sich auch nicht auf Erschöpfung gemäß § 24 MarkenG berufen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung mit Ausnahme der Frage der Erschöpfung stand.
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b) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es einem Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt.
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aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Beklagte den Wortbestandteil des Zeichens "Vorwerk" ohne Zustimmung des Markeninhabers "im geschäftlichen Verkehr" und "für Waren und Dienstleistungen" benutzt hat. Der Beklagte hat seinen Online-Shop nach den Feststellungen des Berufungsgerichts mit dem Wortbestandteil der Klagemarke als Adword beworben. Der Beklagte hat das Schlüsselwort ausgewählt, um das Erscheinen seiner Anzeige auszulösen und seine Waren zu bewerben (vgl. zur Nutzung eines Kennzeichens als Adword EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 50 bis 59 - Google France und Google; Urteil vom 25. März 2010 - C-278/08, Slg. 2010, I-2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 18 - BergSpechte/trekking.at Reisen; Beschluss vom 26. März 2010 - C-91/09, GRUR 2010, 641 Rn. 17 - Eis.de/ BBY; EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 27 - Portakabin/Primakabin; EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 30 - Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012 - I ZR 217/10, GRUR 2013, 290 Rn. 13 ff. = WRP 2013, 505 - MOST-Pralinen).
61
bb) Das Berufungsgericht hat weiterhin zutreffend angenommen, dass es in diesem Zusammenhang nicht um den Identitätsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geht, sondern auf die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ankommt. Zwischen der Klagemarke und dem Schlüsselwort besteht keine Identität, sondern nur Ähnlichkeit, weil es sich bei der Klagemarke um eine Wort-BildMarke handelt (vgl. EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 78 - Google France und Google; GRUR 2010, 451 Rn. 22 - BergSpechte/trekking.at Reisen; GRUR 2010, 841 Rn. 50 - Portakabin/Primakabin). Zwischen den betroffenen Waren besteht Identität.
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cc) Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht seiner Prüfung insoweit einen zutreffenden Prüfungsmaßstab zugrunde gelegt.
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Im Falle der Verwendung eines Schlüsselworts hat das Gericht zunächst festzustellen , ob bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer aufgrund der allgemein bekannten Marktmerkmale das Wissen zu unterstellen ist, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen. Falls ein solches allgemeines Wissen fehlt, hat das Gericht festzustellen, ob für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Produkte nicht vom Markeninhaber oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 51 - Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 22 - MOST-Pralinen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt nach diesen Grundsätzen keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Mar- keninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält (BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 26 - MOST-Pralinen, mwN). Die Herkunftsfunktion der Marke kann allerdings auch bei einer Platzierung der Anzeige in einem deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock beeinträchtigt sein, wenn die Werbeanzeige einen Hinweis auf das Markenwort oder den Markeninhaber oder die unter der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung angebotenen Waren oder Dienstleistungen enthält (BGH, GRUR 2013, 290 Rn. 28 - MOST-Pralinen). Diesen Maßstab hat das Berufungsgericht seiner Prüfung zugrunde gelegt.
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dd) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, dass die der Adwords -Anzeige und der darin genannten Domain "keine-vorwerk-vertretung.de" zu entnehmende Aussage, nicht der Vertriebsorganisation der Klägerin anzugehören, nicht so verstanden werden kann, der Beklagte vertreibe ausschließlich Drittprodukte. Weil somit die Herkunftsfunktion betroffen ist, liegt Verwechslungsgefahr vor. Mit ihrer von der Beurteilung des Berufungsgerichts abweichenden Würdigung, eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion scheide aus, weil der Beklagte mit der Domain klar zum Ausdruck bringe, dass er nichts mit der Klägerin zu tun habe, zeigt die Revision keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts auf. Sie setzt vielmehr in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle der in tatrichterlicher Würdigung vorgenommenen und nicht erfahrungswidrigen Sachverhaltsbewertung des Berufungsgerichts.
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c) Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet ist das Berufungsgericht weiterhin davon ausgegangen, dass die konkrete Art und Weise der AdwordsWerbung nicht gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt ist. Die Annahme, eine dreimalige, in Fettdruck gehaltene Nennung der klägerischen Marke gehe über eine notwendige Leistungsbestimmung deutlich hinaus, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
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d) Keinen Bestand hat allerdings auch hier die Annahme des Berufungsgerichts , der Beklagte könne sich nicht auf Erschöpfung im Sinne des § 24 MarkenG berufen, weil sich die Verwendung nicht auf der Erschöpfung unterliegende Produkte beschränke. Bei einem Wiederverkäufer fehlt es nicht am konkreten Warenbezug der Zeichenverwendung, wenn auf der mit der Marke versehenen Internetseite neben Markenprodukten auch Fremdprodukte angeboten werden (dazu oben Rn. 52 bis 55). Mangels weiterer Feststellungen dazu, ob sich die Klägerin der Zeichenverwendung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen kann, ist in der Revisionsinstanz zugunsten des Beklagten vom Vorliegen der Erschöpfung auszugehen und kann der Unterlassungsanspruch nicht zugebilligt werden.
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4. Auch der mit dem Klageantrag I 2 geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "Vorwerk" nach Maßgabe der Anlage K 7 kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht zugesprochen werden.
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a) Die Verurteilung nach diesem Klageantrag ist Gegenstand des Revisionsverfahrens , obgleich die Verurteilung im Tenor des angegriffenen Urteils nicht zum Ausdruck kommt. Das Berufungsgericht hat ersichtlich über diesen Streitgegenstand entschieden, der auch Gegenstand des Revisionsvorbringens ist. Ergeben die Urteilsgründe unzweifelhaft, dass das Berufungsgericht über einen Antrag entschieden hat, fehlt aber ein entsprechender Ausspruch im Urteilstenor, liegt eine nach § 319 ZPO jederzeit berichtigungsfähige offensichtliche Unrichtigkeit vor. Diese kann auch von dem mit der Sache befassten Rechtmittelgericht korrigiert werden (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Juli 2001 - XII ZR 66/99, juris).
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b) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Anspruch sei hinsichtlich der Anlage K 7 gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarke sei aufgrund ihrer Bekanntheit gesteigert kennzeichnungskräftig. Eine Rechtfertigung aus § 23 MarkenG scheide aus, weil die Gestaltung den Eindruck vermittle, der Beklagte biete Originalprodukte der Klägerin an. Dies sei aber nur in geringem Umfang der Fall. Eine Werbung mit einer Überschrift wie "Zubehör für Vorwerk-Geräte" oder "gebrauchte Vorwerkgeräte" reichte aus. Der Domainname sei insoweit unbeachtlich, weil er nichts über die betriebliche Herkunft der angebotenen Produkte sage. Die Voraus- setzungen der Erschöpfung nach § 24 MarkenG lägen nicht vor, da die Bezeichnung in Anlage K 7 nicht nur für der Erschöpfung unterliegende Produkte verwendet werde. Verwirkung gemäß § 21 MarkenG sei nicht eingetreten. Diese Beurteilung hält mit Ausnahme der Beurteilung, es sei keine Erschöpfung eingetreten, der rechtlichen Nachprüfung stand.
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c) Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtsfehlerfrei bejaht. Es hat dabei den Antrag zu Recht dahingehend ausgelegt, dass die Klägerin sich ausschließlich gegen die dort erfolgte Verwendung der Marke in der Formulierung "VORWERK-Geräte und Zubehör" wendet. Die Verwechslungsgefahr folgt daraus, dass der Beklagte mit der beanstandeten Zeichennutzung ein der Klagemarke ähnliches Zeichen für das Angebot identischer Waren verwendet hat.
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d) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann allerdings auch hier eine Erschöpfung nach § 24 MarkenG nicht angenommen werden. Der Umstand , dass die Bezeichnung in der Anlage K 7 nicht nur für Produkte verwendet wird, die der Erschöpfung unterfallen, sondern auch für Fremdprodukte, schließt bei einem Wiederverkäufer einen hinreichenden Warenbezug der Markenverwendung nicht aus (dazu siehe oben Rn. 52 bis 55). Mangels Feststellungen dazu, ob sich die Klägerin aus berechtigten Gründen der Zeichenverwendung widersetzen kann, ist in der Revisionsinstanz vom Fehlen solcher Gründe auszugehen.
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e) Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch hier gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Anspruch der Klägerin sei nicht gemäß § 21 Abs. 4 MarkenG, § 242 BGB verwirkt. Die Annahme, der Beklagte habe nicht substantiiert zum schutzwürdigen Besitzstand vorgetragen, hält auch hier der rechtlichen Nachprüfung stand (dazu bereits oben Rn. 42 bis 44).
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III. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Dies gilt insbesondere für die Voraussetzungen der markenrechtlichen Erschöpfung.
IV. Danach ist auf die Revision des Beklagten das angegriffene Urteil aufzu74 heben. Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ZPO).
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V. Für die wiedereröffnete Berufungsinstanz wird auf Folgendes hingewiesen: 1. Das Berufungsgericht wird erneut zu prüfen haben, ob die von der Klägerin
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geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach Maßgabe des § 24 MarkenG ausgeschlossen sind. Hierbei kommt insbesondere der Frage Bedeutung zu, ob sich die Klägerin der Zeichenverwendung gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG aus berechtigten Gründen widersetzen kann. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn eine Gefahr für die Herkunfts- oder Garantiefunktion der Marke vorliegt oder wenn die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. EuGH, Urteil vom 4. November 1997 - Rs. C-337/95, Slg. 1997, I-6034 = GRUR Int. 1998, 140 Rn. 42 bis 47 - Dior/Evora; EuGH, GRUR Int. 1999, 438 Rn. 51 ff. - BMW/Deenik; GRUR 2010, 841 Rn. 80 bis 91 - Portakabin/ Primakabin; BGH, Urteil vom 9. Juni 2004 - I ZR 13/02, GRUR 2005, 160, 161 [juris Rn. 27] = WRP 2005, 106 - SIM-Lock; BGH, GRUR 2006, 329 Rn. 31 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem).
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Die Verwendung im Rahmen der Domainbezeichnung (Klageantrag I 1) dürfte als unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke anzusehen sein, wenn sich der Beklagte die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze macht, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt.
Berechtigte Interessen der Klägerin dürften auch im Falle der irreführenden
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Verwendung der Klagemarke auf Internetseiten bestehen, mittels derer Kunden aufgrund der auf diese Weise ausgebeuteten Werbewirkung der Marke zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden (Anträge I 5 und 6). Im Falle der Klageanträge I 2 und I 7 stellt sich insbesondere die Frage, ob die konkrete Art der Markenverwendung einer Verletzung der Herkunftsfunktion hinreichend vorbeugt, sie also hinreichend deutlich macht, dass zwischen der Klägerin und dem Beklagten keine wirtschaftliche Verbindung besteht.
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2. Die im Tenor seiner Entscheidung zum Ausdruck kommende Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin könne die Feststellung der Schadensersatzpflicht im eigenen Namen verlangen, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Die Revision rügt erfolglos , die Klägerin habe lediglich auf Prozessstandschaftsermächtigungen verwiesen , in denen keine materiell-rechtliche Ermächtigung liege. Es trifft zwar zu, dass der Kläger, der nicht Markeninhaber ist, nach der Rechtsprechung des Senats Leistung des Schadensersatzes an sich selbst nur im Falle einer Einziehungsermächtigung verlangen kann (BGH, Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 51 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II). Eine solche ist der Klägerin im Streitfall jedoch erteilt worden. Die mit dem Anlagenkonvolut K 5 vorgelegten Erklärungen der Markeninhaberin ermächtigen die Klägerin nicht nur, die sich aus den Markenrechten ergebenden Ansprüche im eigenen Namen gegen Dritte gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, sondern auch zur Geltendmachung "für eigene Rechnung". Dies genügt für die Annahme einer materiell-rechtlichen Einziehungsermächtigung.
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Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 21.07.2015 - 81 O 152/13 -
OLG Köln, Entscheidung vom 30.09.2016 - 6 U 131/15 -

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

Entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder dem mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. In den Fällen des § 679 steht dieser Anspruch dem Geschäftsführer zu, auch wenn die Übernahme der Geschäftsführung mit dem Willen des Geschäftsherrn in Widerspruch steht.

Wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein, hat das Geschäft so zu führen, wie das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert.

15
d) Für die geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung ist danach das Markengesetz in der bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung maßgeblich. Nach § 125b Nr. 2 MarkenG aF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke zusätzlich zu den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke die gleichen Ansprüche auf Schadensersatz (§ 14 Abs. 6 und 7 MarkenG aF) und Auskunft (§ 19 MarkenG aF), wie dem Inhaber einer nach diesem Gesetz eingetragenen Marke zu. Für den Anspruch auf Vernichtung und Rückruf ist das Markengesetz in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. Nach § 125b MarkenG nF stehen dem Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke neben den Ansprüchen nach den Artikeln 9 bis 11 der Unionsmarkenverordnung die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf (§ 18 MarkenG nF) zu. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB.
12
Demgegenüber ist für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten das zum Zeitpunkt der Abmahnung geltende Recht maßgeblich (BGH, Urteil vom 24. Juli 2014 - I ZR 119/13, GRUR 2015, 393 Rn. 13 = WRP 2015, 450 - Der neue SLK; Urteil vom 28. Januar 2016 - I ZR 40/14, GRUR 2016, 803 Rn. 14 = WRP 2016, 1135 - Armbanduhr).

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)