Bundesgerichtshof Urteil, 01. Feb. 2005 - X ZR 214/02

Tatbestand:

Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Abtrennung und Übertragung eines Teils der Rechte aus einer europäischen Patentanmeldung.
Die mit der Klägerin verbundene K.-M.-V. GmbH (im folgenden: KMV) und die Beklagte befassten sich mit der Herstellung von Schleppfahrzeugen zum Manövrieren von Flugzeugen. Zwischen 1993 und 1996 arbeiteten die genannten Unternehmen in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft an der Entwicklung und Fertigung einer neuen Modellreihe. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit fand am 24. November 1993 ein sog. Brainstorming-Gespräch in M. statt. Daran nahmen für KMV u.a. die Herren P. und M., für die Beklagte die
Herren B. und E. teil. Bei dem Gespräch wurde über verschiedene Aspekte und Konstruktionsdetails des gemeinsam zu entwickelnden Schleppers gesprochen.
Am 2. Mai 1994 reichte die Beklagte eine Patentanmeldung ein, die später zur Erteilung des deutschen Patents 44 15 405 führte. Am 28. April 1995 reichte sie beim Europäischen Patentamt die internationale Patentanmeldung WO 95/9845 ein, mit der unter anderem ein europäisches Patent nachgesucht wird.
Die hier interessierenden Ansprüche 1, 6 und 7 des deutschen Patents sowie der internationalen Patentanmeldung lauten wie folgt:
1. Schleppfahrzeug zum Manövrieren von Flugzeugen ohne Schleppstange, dessen Fahrgestell zwischen den Rädern einer koaxialen Radaufhängung einen gabelförmigen Aufnahmeraum aufweist , in dem eine an einer Hubschaufel befestigte, ein- und ausfahrbare Greif- und Einzugsvorrichtung angeordnet ist, mittels welcher das Bugrad eines Flugzeugs erfaßbar und auf die relativ zum Fahrgestell mittels zweier symmetrisch zueinander zwischen Fahrgestell und Hubschaufel angeordneter Fluid-Kolben-ZylinderEinheiten sowohl um eine Querachse als auch zur Anpassung an Schräglagen eines aufgenommenen Bugrades um eine Längsachse schwenkbare Hubschaufel ziehbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Hubschaufel mittels eines am Fahrgestell des Schleppfahrzeuges befestigten Kugelgelenks, das an der Rückseite der Hub-
schaufel mittig angreift, nach allen Richtungen verschwenkbar abgelenkt ist und daß mindestens eine, im Abstand vom Kugelgelenk ober- oder unterhalb desselben an der Hubschaufel angreifende, Fluid-Kolben-Zylinder-Einheit in die Hubschaufel anhebender Stellung mechanisch verriegel- und entriegelbar ist.
...
6. Schleppfahrzeug nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die an der Hubschaufel befestigte Greif- und Einzugsvorrichtung aus zumindest einer an einer Seite der Hubschaufel angeordneten winkelförmigen Kulissenführung und aus einem von derselben gesteuerten Winkelhebel besteht, der mittels einer Kolben-ZylinderEinheit zum Erfassen eines Bugrades in den vom Bugrad benützten freien Bereich des gabelförmigen Aufnahmeraums hinein und zum Freigeben eines Bugrads aus demselben wieder heraus verschwenkbar ist, wobei Kulissenführung und Winkelhebel zueinander entgegengesetzt öffnende Winkel bilden.
7. Schleppfahrzeug nach Anspruch 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das freie Ende des Winkelhebels eine oder mehrere Rollen zur Anlage am Bugrad aufweist.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Unteransprüche 6 und 7 in Kombination mit den Merkmalen des Oberbegriffs aus Anspruch 1 beschrieben eine
eigene selbständige Erfindung, die vom Zeugen P. als Diensterfindung bei KMV gemacht worden und von der Beklagten widerrechtlich entnommen worden sei. Der Zeuge P. habe während des Gesprächs vom 24. November 1993 anhand eines zuvor erstellten Konzeptentwurfs vorgeschlagen, eine Greifvorrichtung zu verwenden, die in einer Führungsschiene angeordnet und mittels Rollen verschiebbar ist. Während des Gesprächs habe er seinen Vorschlag dahin weiterentwickelt, die Schiene nach Art einer Gardinenschiene abzuwinkeln. Dadurch sei nur ein Hydraulikzylinder zur Bewegung des Schlittens erforderlich , und die Greifvorrichtung verschwenke beim Durchfahren des Schlittens auf der Schiene selbsttätig. Dieser Vorschlag sei von den übrigen Gesprächsteilnehmern als vorteilhaft erkannt worden und es sei vereinbart worden, daß die Klägerin dieses Konzept weiterverfolgen solle.
Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, die Greif- und Einzugsvorrichtung habe bei dem Gespräch nur am Rande eine Rolle gespielt. Die für die Beklagten anwesenden Gesprächsteilnehmer hätten diesem Vorschlag schon deshalb kein besonderes Interesse geschenkt, weil sie im September 1993 auf der Ausstellung Interairport in F. eine ähnliche Lösung bei einem Schlepper des Herstellers F. gesehen hätten. Zwar habe der F.-Schlepper keine bewegliche Hubschaufel zur Aufnahme des Bugrades gehabt. Deshalb sei die Führungsschiene dort fest am Fahrzeugchassis befestigt gewesen. Für einen Fachmann habe es aber keine Schwierigkeiten bereitet, das damit offenbarte Prinzip auf ein Fahrzeug mit einer beweglichen Hubschaufel zu übertragen.
Die Klägerin verlangt von der Beklagten, gegenüber dem Europäischen Patentamt die Teilung der europäischen Patentanmeldung zu erklären und eine Trennanmeldung mit folgendem Gegenstand an die Klägerin abzutreten:
1. Schleppfahrzeug zum Manövrieren von Flugzeugen ohne Schleppstange, dessen Fahrgestell zwischen den Rädern einer koaxialen Radaufhängung einen gabelförmigen Aufnahmeraum aufweist , in dem eine an einer Hubschaufel befestigte, ein- und ausfahrbare Greif- und Einzugsvorrichtung angeordnet ist, mittels welcher das Bugrad eines Flugzeugs erfaßbar und auf die relativ zum Fahrgestell mittels zweier symmetrisch zueinander zwischen Fahrgestell und Hubschaufel angeordneter Fluid-Kolben-ZylinderEinheiten sowohl um eine Querachse als auch zur Anpassung an Schräglagen eines aufgenommenen Bugrades um eine Längsachse schwenkbare Hubschaufel ziehbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die an der Hubschaufel befestigte Greif- und Einzugsvorrichtung aus zumindest einer an einer Seite der Hubschaufel angeordneten winkelförmigen Kulissenführung und aus einem von derselben gesteuerten Winkelhebel besteht, der mittels einer Kolben-ZylinderEinheit zum Erfassen eines Bugrades in den vom Bugrad benützten freien Bereich des gabelförmigen Aufnahmeraumes hinein und zum Freigeben eines Bugrades aus demselben wieder heraus verschwenkbar ist, wobei Kulissenführung und Winkelhebel zueinander entgegengesetzt öffnende Winkel bilden.
2. Schleppfahrzeug nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß das freie Ende des Winkelhebels eine oder mehrere Rollen zur Anlage am Bugrad aufweist.
Hinsichtlich des deutschen Patents 44 15 405 hat die Beklagte im Laufe des Rechtsstreits gegenüber dem Patentamt auf die Unteransprüche 6 und 7 verzichtet. Der Klägerin wurde hierauf das deutsche Patent 44 46 048 erteilt. Der vorliegende Rechtsstreit ist insoweit in der Hauptsache für erledigt erklärt worden.
Das Landgericht hat die Klage im noch anhängigen Umfang nach Beweisaufnahme abgewiesen, mit der Begründung, die Klägerin habe eine widerrechtliche Entnahme nicht bewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage stattgegeben. Hiergegen wendet sich die Revision mit dem Ziel, das erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat in der Sache keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, daß der Klägerin ein Anspruch aus Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG zusteht.
1. Das Berufungsgericht hält die Klägerin aufgrund einer Inanspruchnahme der Diensterfindung durch KMV und einer Übertragung der daraus entstandenen Rechte auf die Klägerin für aktivlegitimiert. Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.


a) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß der Zeuge P. die in Streit stehende technische Lehre erarbeitet und bei dem Gespräch am 24. November 1993 präsentiert hat. Die Revision erhebt hiergegen keine Einwendungen. Sie macht lediglich geltend, die Arbeitnehmer der Beklagten seien schon zuvor im Besitz dieser Lehre gewesen. Damit wird nicht in Frage gestellt, daß der Zeuge P. der Beklagten gegenüber die streitgegenständliche Lehre offenbart hat.

b) Das Berufungsgericht hat des weiteren festgestellt, daß der Zeuge P. Arbeitnehmer der KMV war und diese die Erfindung in Anspruch genommen hat. Auch dies wird von der Revision nicht angegriffen. Sie stellt die Aktivlegitimation der Klägerin vielmehr gerade deshalb in Frage, weil Herr P. Arbeitnehmer von KMV (und nicht der Klägerin) gewesen sei und erstere die Erfindung beansprucht habe.

c) Schließlich hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die von der Klägerin behauptete Übertragung der Rechte von KMV auf die Klägerin von der Beklagten zuletzt nicht mehr bestritten worden ist.
Die Revision macht hiergegen geltend, die Beklagte habe in ihrer Berufungserwiderung auf ihre erstinstanzlichen Schriftsätze Bezug genommen. Darin habe sie die Aktivlegitimation der Klägerin bestritten. Letzteres ergebe sich auch aus dem Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils.
Diese Rüge ist unbegründet. Das Berufungsgericht durfte aus dem Prozeßverhalten der Beklagten in erster und zweiter Instanz den Schluß ziehen,
daß diese die Übertragung der Rechte von KMV auf die Klägerin nicht mehr bestritten hat.
Dem erstinstanzlichen Urteil läßt sich nicht entnehmen, daß die Rechtsübertragung auf die Klägerin bestritten war. Das Landgericht hat festgestellt, daß die Beklagte die Aktivlegitimation bestreite, und zwar unter Hinweis auf die Tatsache, daß Arbeitgeber der Zeugen P. und M. die KMV sei. Daß die Klägerin weder Vertragspartner der Beklagten noch Arbeitgeber der genannten Zeugen war, hatte die Klägerin indes auch nach den Feststellungen des Landgerichts bereits in erster Instanz eingeräumt. Daß die Beklagte auch die Rechtsübertragung von KMV auf die Klägerin bestritten hätte, ergibt sich aus dem Urteil des Landgerichts demgegenüber nicht.
Allerdings hatte die Beklagte diese Übertragung in dem (zweitinstanzlich pauschal in Bezug genommenen) Schriftsatz vom 19. Januar 1998 ebenfalls bestritten, und zwar "vor dem Hintergrund", daß KMV weiterhin als Inhaberin des in der Zwischenzeit zugunsten der Klägerseite erteilten deutschen Patents 44 46 048 eingetragen sei. Die Klägerin hatte daraufhin ergänzend vorgetragen , eine Umschreibung in der Patentrolle habe deshalb nicht stattgefunden, weil die Abtretung nur treuhänderisch erfolgt sei. Die Beklagte ist im Anschluß daran weder in der mündlichen Verhandlung noch in späteren Schriftsätzen auf das Thema zurückgekommen.
Vor diesem Hintergrund begegnet die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe den Rechtsübergang nicht mehr bestritten, keinen rechtlichen Bedenken. Die Beklagte hatte im Verlauf des Prozesses mehrfach Gründe genannt, die aus ihrer Sicht der Aktivlegitimation der Klägerin entgegen-
standen. Die Klägerin hat diese Bedenken jeweils durch weitere Konkretisierung ihres Vortrags ausgeräumt. Angesichts dessen hätte es an der Beklagten gelegen, klarzustellen, daß sie ihre Bedenken trotz der erfolgten Konkretisierung aufrechterhalten will.
2. Die Beklagte ist zur Abtretung des Rechts auf Erteilung eines Patents für die streitgegenständliche Lehre verpflichtet, denn sie ist materiell Nichtberechtigte.
Das Berufungsgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, die Klägerin habe bewiesen, dass KMV in Besitz der streitgegenständlichen Lehre gewesen sei und diese bei dem Gespräch am 24. November 1993 der Beklagten mitgeteilt habe. Bei dieser Ausgangslage sei es Sache der Beklagten, darzulegen, wann, wo und wie sie die in Streit stehende Lösung anderweit als Ganzes gefunden haben will. Die Beklagte habe nichts dergleichen vorgetragen.
Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision sind unbegründet.

a) Die rechtliche Bewertung des Sachverhalts durch das Berufungsgericht ist nicht zu beanstanden.
Die Beklagte wäre nur dann Berechtigte im Sinne von Art. 60 EPÜ, wenn ihre Arbeitnehmer die in Streit stehende technische Lehre durch eigene Überlegungen und unabhängig von der Mitteilung durch Mitarbeiter von KMV entwickelt und damit Kenntnis von der Erfindung erlangt hätten. Letzteres ist nicht festgestellt. Es ist nicht zu erkennen, daß das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang wesentlichen Vortrag übergangen hätte.

Daß die Mitarbeiter der Beklagten, wie das Landgericht festgestellt hat, in der Lage waren, die Lehre zu entwickeln, reicht in diesem Zusammenhang nicht aus. Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ ist nicht derjenige, der in der Lage ist, eine technische Lehre zu entwickeln, sondern derjenige, der sie tatsächlich entwickelt hat. Maßgeblich dafür können keine hypothetischen Geschehensabläufe sein, sondern nur der tatsächliche Kausalverlauf.
Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: Wenn die Mitarbeiter der Beklagten erst durch die Mitteilung seitens KMV dadurch veranlaßt wurden, die streitgegenständliche Lösung mit all ihren Merkmalen zu verwirklichen, hat die Beklagte ihre Kenntnis von der Erfindung von KMV erlangt und ist deshalb gemäß Art. II § 5 IntPatÜG i.V.m. Art. 60 EPÜ zur Abtretung ihrer aus der Patentanmeldung erlangten formellen Rechtsstellung verpflichtet. Daß ihre Mitarbeiter möglicherweise auch ohne diese Mitteilung dieselbe Lösung hätten entwickeln können, ist unerheblich, sofern sie dies nicht tatsächlich getan haben. Letzteres hat die Beklagte, wie das Berufungsgericht zu Recht festgestellt hat, nicht konkret dargelegt.

b) Die Revision macht geltend, nach Besichtigung des F.-Schleppers sei es für die Zeugen B. und E. nur noch ein Schritt gewesen, um zur streitgegenständlichen Lösung zu gelangen. Das Landgericht habe nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme die Überzeugung gewonnen, daß die Zeugen diesen Schritt bereits bei der Besichtigung des F.-Fahrzeugs vollzogen hatten. Das Berufungsgericht habe die Beweisergebnisse anders gewürdigt als das Landgericht und sei deshalb zumindest zu einer Wiederholung der Beweisaufnahme verpflichtet gewesen.

Diese Rüge ist unbegründet. Das Landgericht hat zu der angesprochenen Frage keine eindeutigen Feststellungen getroffen, sondern nach Beweislast entschieden.
Allerdings hat das Landgericht an der von der Revision zitierten Stelle ausgeführt, die Kammer sei davon überzeugt, daß die Zeugen B. und E. durch Besichtigung des F.-Schleppers in Besitz der technischen Lehre der Unteransprüche waren. Diesen Ausführungen läßt sich aber nicht eindeutig entnehmen , ob sich die Kenntnis der Zeugen nur auf die zusätzlichen Merkmale der Unteransprüche 6 und 7 oder auch auf deren Kombination mit den Merkmalen des Hauptanspruchs bezogen hat.
Die übrigen Erwägungen des Landgerichts zu diesem Punkt lassen es eher fernliegend erscheinen, daß seine Ausführungen in dem von der Revision geltend gemachten Sinne zu verstehen sind. Das Landgericht hat die Kenntnis der Zeugen nicht aus entsprechenden Angaben in der Vernehmung hergeleitet, sondern aus der Erwägung, die Beweisaufnahme habe die Behauptung der Klägerin nicht bestätigen können, es habe sich um einen nicht naheliegenden, von den Mitarbeitern der Klägerin bei der Besprechung erstmals offengelegten Gedanken gehandelt. Diese und auch die nachfolgenden Ausführungen machen deutlich, daß das Landgericht letztlich keine absoluten Feststellungen getroffen, sondern aus der Beweisfälligkeit der von ihm als beweisbelastet angesehenen Klägerin Schlüsse für das Ergebnis der Beweiswürdigung gezogen hat. So hat das Landgericht am Ende seiner Erwägungen ausgeführt, es lägen erhebliche Anhaltspunkte dafür vor, daß die Ausgestaltung der Greif- und Einzugsvorrichtung unter Benutzung der streitgegenständlichen Merkmale dem
Zeugen E. bereits vor dem 24. November 1993 positiv bekannt war. Eine diesbezügliche Überzeugung der Kammer läßt sich dem Urteil aber nicht entnehmen.
Das Berufungsgericht hat das Ergebnis der Beweisaufnahme in demselben Sinne gewürdigt. Es ist ebenfalls davon ausgegangen, daß nicht feststeht, ob die Mitarbeiter der Beklagten die streitgegenständliche Lösung schon vor dem 24. November 1993 aufgefunden haben. Das Berufungsgericht hat daraus lediglich andere rechtliche Schlußfolgerungen gezogen als das Landgericht. Hierin liegt kein Verstoß gegen § 398 ZPO oder sonstige Verfahrensvorschriften.

c) Das Berufungsgericht hat die vom Senat zu § 8 PatG entwickelten Grundsätze über die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast zugrunde gelegt. Danach ist es grundsätzlich Sache des Patentanmelders, die Umstände, aus denen eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden sollen , eingehend zu substantiieren, wenn feststeht, daß der auf Abtretung der Rechte Klagende im Besitz der streitigen Erfindung war, zwischen den Parteien Erörterungen über die Auswertung der Erfindung stattgefunden haben und der Anmelder im Anschluß daran die Erfindung zum Patent angemeldet hat. Die pauschale Erklärung, der Anmelder sei als hervorragender Fachmann in der Lage gewesen, den nicht allzu fernliegenden Erfindungsgedanken ebenfalls aufzufinden, reicht hierzu grundsätzlich nicht aus (BGHZ 72, 236, 244 f. – Aufwärmvorrichtung ).
Diese aus der prozessualen Pflicht zur Wahrheit und Vollständigkeit (§ 138 Abs. 1 ZPO) hergeleiteten Grundsätze gelten auch für Ansprüche auf
Abtretung von Rechten aus einer europäischen Patentanmeldung (ebenso Ohl, Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, 1987, S. 33). Nach Art. 60 EPÜ ist nur der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger materiell Patentberechtigter. Um seine Rechtsposition durchsetzen zu können, muß er die Möglichkeit haben, auf zumutbarem Weg seine Berechtigung nachzuweisen. Hierzu reicht es in der Regel aus, wenn er darlegt und beweist, daß er die in Anspruch genommene Lehre entwickelt und dem späteren Anmelder vor dessen Anmeldung mitgeteilt hat. Ein Anmelder wird in dieser Situation nicht unzumutbar belastet, wenn von ihm verlangt wird, konkret darzulegen, wann und wie er die in Streit stehende Erfindung unabhängig von den ihm mitgeteilten Informationen gemacht haben will. Das Berufungsgericht hat zutreffend erkannt , daß es an solchem Vortrag seitens der Beklagten fehlt.

d) Der Anspruch der Klägerin hängt nicht davon ab, ob die in Streit stehende Lehre patentfähig ist.
Der Senat hat wiederholt entschieden, daß bei einer Klage auf Abtretung der Rechte aus einer deutschen Patentanmeldung nicht zu prüfen ist, ob die betreffende Erfindung patentfähig ist (Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 694 f. unter II 4 C - Spinnturbine I; Urt. v. 17.1.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 unter A I - Gummielastische Masse). Maßgebend hierfür ist die Erwägung, daß die Prüfung der Patentfähigkeit den Patentbehörden und -gerichten obliegt und die ordentlichen Gerichte nicht das Ergebnis eines anhängigen Prüfungsverfahrens vorwegnehmen sollten. Im übrigen erschiene es in der Regel auch widersprüchlich und treuwidrig, wenn der in Anspruch genommene Patentanmelder einerseits geltend macht, die streitgegenständliche
Lehre sei nicht patentfähig, gleichwohl aber seine eigene Patentanmeldung weiterverfolgt (s. dazu auch Ohl, aaO., S. 36).
Diese Erwägungen greifen auch bei europäischen Patentanmeldungen. Würden die ordentlichen Gerichte bei der Prüfung eines Anspruchs aus Art. II § 5 IntPatÜG die Patentfähigkeit prüfen, würden sie in ein anhängiges Verfahren vor dem Europäischen Patentamt eingreifen. Dies hätte noch weitergehende Folgen als im Falle einer deutschen Patentanmeldung, denn im europäischen Erteilungsverfahren ist - anders als im nationalen Erteilungsverfahren - ein Rechtsweg zu den deutschen Gerichten in keinem Fall eröffnet.
Eine klare Trennung zwischen der Frage der materiellen Berechtigung und der Frage der Patentfähigkeit entspricht darüber hinaus auch der Regelung in Art. 61 EPÜ und den Regeln 13 ff. der Ausführungsordnung zum europäischen Patentübereinkommen. Dort wird durch detaillierte Bestimmungen sichergestellt, daß eine Entscheidung der nationalen Gerichte über die materielle Berechtigung am Patent im Erteilungsverfahren Berücksichtigung findet (allgemein dazu Österreichischer Oberster Gerichtshof, Entscheidung vom 20.10.1992 – 4 Ob 73/92, GRUR Int. 1994, 65, 67 – Holzlamellen; Singer /Stauder, EPÜ, 2. Auflage 2000, Art. 61 Rn. 3; Cronauer, Das Recht auf das Patent im Europäischen Patentübereinkommen, 1988, S. 156). Angesichts dessen erscheint es konsequent, wenn die nationalen Gerichte umgekehrt die Frage der Patentfähigkeit der Beurteilung durch das Europäische Patentamt überlassen.
Gegenteiliges läßt sich auch nicht dem Wortlaut des Art. 60 EPÜ entnehmen. Dort ist zwar vom "Erfinder” die Rede. Daraus ist aber nicht zu fol-
gern, daß Rechte aus der Vorschrift nur entstehen können, wenn eine patentfähige Erfindung vorliegt. Als Erfinder im Sinne von Art. 60 EPÜ ist vielmehr diejenige Person zu verstehen, die eine in Anspruch genommene Lehre entwickelt hat, unabhängig von der Patentfähigkeit dieser Lehre (ebenso Cronauer aaO., S. 98).

e) Nicht zu beanstanden und von der Revision auch nicht angegriffen ist die Auffassung des Berufungsgerichts, daß die Abtretung der der Klägerin zustehenden Rechte hier in der Weise geschehen kann, daß die Beklagte ihre Patentanmeldung teilt und die Rechte aus der so entstandenen Trennanmeldung an die Klägerin abtritt. Dies steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Senats (Urt. v. 1.3.1977 - X ZB 5/75, GRUR 1977, 594, 595 f. unter 23 - Geneigte Nadeln; Urt. v. 6.3.1979, aaO, GRUR 1979, 692, 694 unter III 4 a - Spinnturbine I). Diese Grundsätze sind auch auf Ansprüche aus Art. II § 5 Int
PatÜG anwendbar, denn im europäischen Erteilungsverfahren ist bis zur Erteilung des Patents eine Teilung ebenfalls möglich (Art. 76 EPÜ).
3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Rogge Prof. Dr. Jestaedt Melullis ist wegen Urlaubs verhindert, zu unterschreiben Rogge Scharen Keukenschrijver

Tatbestand:

Die Klägerin ist seit dem 3. April 1997 als Inhaberin des deutschen Patents 21 21 802 (Klagepatents) eingetragen. Das Patent wurde am 3. Mai 1971 von der T. GmbH & Co. in P. angemeldet; die Bekanntmachung der Anmeldung erfolgte am 21. März 1974.
Anspruch 1 des Klagepatents, das am 3. Mai 1989 durch Zeitablauf erloschen ist, hat folgenden Wortlaut:

"Temperaturwächter zum Aus- und Einschalten von elektrischen Stromkreisen bei Über- bzw. Unterschreiten von bestimmten Temperaturen, bestehend aus einem Gehäuse, einer darin umfangseitig geführten, kalottenförmigen Bimetall-Schnappscheibe und einem von deren Zentrum bewegten Stromübertragungsglied , das in der einen Schnappstellung, der Einschaltstellung, mit einem Gegenkontakt in Berührung kommt und den Stromkreis schließt, in der anderen Schnappstellung, der Ausschaltstellung , den Stromkreis unterbricht, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß das Stromübertragungsglied eine der Bimetallscheibe (5) zugeordnete, in ihrer Mitte einen Kontakt (6) tragende kalottenförmige Feder-Schnappscheibe (4) ist, deren Kontakt die Bimetall -Schnappscheibe zentrisch durchgreift und deren Federkraft wenig geringer ist als die Stellkraft der BimetallSchnappscheibe." Die nachfolgenden Abbildungen 1 und 2 der Patentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Temperaturwächters im Längsschnitt in der Schließstellung und in der geöffneten Stellung.

Die Beklagte steht im Wettbewerb mit der Klägerin. Der Erfinder des Klagepatents und frühere Geschäftsführer der Klägerin P. H. war bis etwa 1971 bei der Beklagten beschäftigt. Mindestens seit dem Jahre 1982 stellt die Beklagte einen Temperaturwächter her, den sie unter der Bezeichnung F 11 vertreibt. Seine Ausgestaltung ergibt sich aus den nachfolgenden Zeichnungen (Anl. B 17), von denen die beiden letzten Abbildungen die als Stromübertragungsglied verwendete Mäanderfeder zeigen.

Seit 1982 ist auch die Klägerin in Besitz einiger Muster des von der Beklagten vertriebenen Temperaturwächters. Mit Patentanwaltsschreiben vom 26. April 1996 richtete sie erstmals eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte.
Die Klägerin meint, die Beklagte habe durch Herstellung und Vertrieb des angegriffenen Temperaturwächters das Klagepatent verletzt. Sie hat die Beklagte auf Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt und festgestellt, daß die Beklagte zur Herausgabe der bei ihr eingetretenen Bereicherung verpflichtet sei, die sie durch die angegriffenen Handlungen in der Zeit vom 21. März 1974 bis zum 3. Mai 1989 auf Kosten der Klägerin bzw. der T. GmbH & Co. erlangt habe. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils erstrebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision bleibt in der Sache ohne Erfolg.
I. Das Berufungsgericht hat die Klägerin als aktivlegitimiert angesehen, weil sie dadurch Gesamtrechtsnachfolgerin der Anmelderin und ursprünglichen Patentinhaberin geworden sei, daß deren Kommanditisten ihre Kommanditanteile auf die Klägerin als einzige persönlich haftende Gesellschafterin übertra-
gen haben. Das wird weder von der Revision noch von der Revisionserwiderung angegriffen und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.
II. Das Berufungsgericht hat weiterhin eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht, wobei es in der Verwendung der Mäanderfeder ein glattes Ä quivalent zu der erfindungsgemäß als Stromübertragungsglied vorgesehenen Feder-Schnappscheibe gesehen hat. Diese der Revision günstige Beurteilung wird von der Revisionserwiderung mit Gegenrügen bekämpft. Sie bedürfen keiner Erörterung, da sich die weitere Beurteilung des Berufungsgerichts als im Ergebnis zutreffend erweist, die vom Landgericht zuerkannten sich aus der Verletzung ergebenden Ansprüche auf Herausgabe des Erlangten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung sowie auf Rechnungslegung seien verwirkt.
1. Das Berufungsgericht geht bei seinen Überlegungen davon aus, daß der Inhaber eines Patents, dem die angegriffene Ausführungsform bekannt sei und der dennoch jahrelang nicht gegen das Verhalten des Verletzers einschreite , seine Rechte verwirken könne, wenn der Verletzer aus dem Verhalten des Verletzten habe entnehmen können, dieser werde keine Ansprüche mehr geltend machen, und wenn er sich entsprechend eingerichtet habe, wenn er also z.B. anderweitige finanzielle Dispositionen oder sonstige wirtschaftliche Investitionen unterlassen habe. Es sei nicht gerechtfertigt, eine Verwirkung des Bereicherungsanspruchs wegen Patentverletzung generell für ausgeschlossen zu halten, so wie dies in der Vorinstanz vom Landgericht im Anschluß an ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf (GRUR 1990, 117, 119) vertreten worden sei.
Die Revision wendet sich gegen den rechtlichen Ansatz des Berufungsgerichts. Sie stellt zur Überprüfung, ob Ansprüche auf Bereicherungsausgleich für die unberechtigte Nutzung eines Patents überhaupt vor Ablauf der 30-jährigen Regelverjährung verwirkt werden können. Diese Frage ist zu bejahen:

a) Der Verwirkungseinwand ist ein Anwendungsfall des allgemeinen Einwands aus Treu und Glauben (§ 242 BGB). Ein Recht ist verwirkt, wenn sich ein Schuldner wegen der Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin [Zeitmoment] bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, und deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt [Umstandsmoment] (BGHZ 25, 47, 52; 26, 52, 65; 67, 56, 68; 84, 280, 281; BGH, Urt. v. 26.5.1992 - VI ZR 230/91, NJW-RR 1992, 1240, 1241; v. 10.2.1993 - VIII ZR 48/92, NJW-RR 1993, 682, 684; Sen.Urt. v. 17.3.1994 - X ZR 16/93, GRUR 1994, 597, 602 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme ). Aufgrund dieser Wurzel im Grundsatz von Treu und Glauben kann der Verwirkungseinwand auch in Patentverletzungsfällen nicht allgemein ausgeschlossen werden (RG, GRUR 1932, 718, 721; GRUR 1938, 778, 780; MuW 1938, 410, 414; BGH, Urt. v. 24.6.1952 - I ZR 131/51, GRUR 1953, 29, 31 - Plattenspieler I; Sen.Urt. v. 3.6.1976 - X ZR 57/73, GRUR 1976, 579, 581 - Tylosin; v. 30.11.1976 - X ZR 81/72, GRUR 1977, 250, 255 - Kunststoffhohlprofil I; v. 5.6.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377, 3379 - Weichvorrichtung II; Beier/Wieczorek, GRUR 1976, 566, 572; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 64; Bernhardt/Kraßer, PatG, 4. Aufl., S. 645; Busse, PatG, 5. Aufl., § 139 Rdn. 189; Klaka, GRUR 1978, 70; Klauer/Möhring/Hesse, Patentrechtskommentar , 3. Aufl., § 47 Rdn. 84; Lindenmaier/Weiss, PatG, 6. Aufl., § 47 Rdn. 50; Reimer/Nastelski, PatG, 3. Aufl., § 47 Rdn. 93). Freilich muß die
Anwendung dieser Grundsätze der Interessenlage der Beteiligten Rechnung tragen, wie sie sich typischerweise bei der Verletzung von Patenten und sodann nach den Gegebenheiten des konkreten Verletzungsfalls darstellt.

b) Eine abweichende Beurteilung ist auch bei dem Anspruch auf Bereicherungsausgleich nicht gerechtfertigt.
Nach vielfach vertretener Auffassung sollen Bereicherungsansprüche durch die Verwirkung weiterer Ansprüche wegen Patentverletzung (regelmäßig ) nicht berührt werden (Beier/Wieczorek, GRUR 1976, 566, 573; Benkard aaO, § 9 Rdn. 64; Bernhardt/Kraßer aaO, S. 645; Busse aaO, § 139 Rdn. 190; LG Düsseldorf, GRUR 1990, 117, 119). Das Berufungsgericht ist dem zu Recht in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt. Der Bereicherungsanspruch unterscheidet sich mit Blick auf die Verwirkung nicht grundsätzlich vom Schadensersatzanspruch wegen Patentverletzung, sondern stimmt inhaltlich mit dem Schadensersatzanspruch überein, dessen Höhe nach der Lizenzanalogie ermittelt worden ist. Wie dieser ist er darauf gerichtet, einen Ausgleich dafür zu schaffen, daß der Verletzer mit der Patentverletzung von dem immateriellen Schutzgegenstand Gebrauch gemacht hat, dessen Benutzung für die Dauer des Patents dem Patentinhaber vorbehalten ist. Er ist damit auch einem vertraglichen Anspruch auf Vergütung einer empfangenen Gegenleistung ähnlich. Ein solcher Anspruch kann wie jeder Zahlungsanspruch verwirkt werden.
Entgegen der Ansicht der Revision kann der Einwand des Wegfalls der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB den durch den Verwirkungseinwand gewährten Schutz nicht ersetzen. Das Berufungsgericht weist hierzu zutreffend darauf hin, daß diese Vorschrift bei Patentverletzungen kaum jemals eingreifen
wird, weil das Erlangte im Sinne des § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB in dem Gebrauch des Schutzgegenstandes besteht, der als solcher nicht wieder herausgegeben werden kann, so daß der Verletzer Wertersatz in Form einer angemessenen Lizenzgebühr zu leisten hat (Sen.Urt. BGHZ 82, 299, 307 - Kunststoffhohlprofil II). Diese Lizenzgebühr hat der Verletzer erspart; ein Wegfall dieser durch Ersparnis erzielten Bereicherung wird allenfalls unter ganz besonderen Umständen in Betracht kommen können (Benkard aaO, § 139 Rdn. 86). § 818 Abs. 3 BGB kann daher der Interessenlage und dem Schutzbedürfnis nicht Rechnung tragen, denen das Rechtsinstitut der Verwirkung Rechnung tragen soll.
2. Die grundsätzliche Möglichkeit der Verwirkung auch des Bereicherungsanspruchs bedeutet allerdings nicht, daß Unterlassungs-, Schadensersatz - und Bereicherungsansprüche in gleicher Weise betroffen sein müssen, wenn Verwirkung in Betracht zu ziehen ist.
Nach der insbesondere zum Kennzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des BGH ist beim Umstandsmoment zu unterscheiden zwischen dem Unterlassungsanspruch und Ersatzansprüchen, insbesondere Schadensersatzansprüchen.
Beim Unterlassungsanspruch kommt Verwirkung in Betracht, wenn der Rechtsinhaber über einen längeren Zeitraum untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoß gegen seine Rechte kannte oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen mußte, so daß der Verletzer mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat (BGH, Urt. v. 26.9.1980 - I ZR 69/78,
GRUR 1981, 60, 61 - Sitex; v. 12.7.1984 - I ZR 49/82, GRUR 1985, 72, 73 - Consilia; v. 2.2.1989 - I ZR 183/86, GRUR 1989, 449, 452 - Maritim; v. 24.6.1993 - I ZR 187/91, GRUR 1993, 913, 914 - KOWOG; v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu).
Demgegenüber setzt die Verwirkung des Schadensersatzanspruchs keinen schutzwürdigen Besitzstand voraus, wie er für die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs erforderlich ist, sondern nur, daß der Schuldner aufgrund eines hinreichend lange dauernden Duldungsverhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen durfte, dieser werde nicht mehr mit Schadensersatzansprüchen wegen solcher Handlungen an den Schuldner herantreten, die er aufgrund des geweckten Duldungsanscheins vorgenommen hat (BGHZ 26, 52, 64/65 - Sherlock Holmes; BGH, Urt. v. 26.5.1988 - I ZR 227/86, GRUR 1988, 776, 778 - PPC). Statt eines Besitzstandes im Sinne der sachlichwirtschaftlichen Basis für die künftige wirtschaftliche Betätigung des Verletzers, wie er für den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch entscheidend ist, genügt es, wenn der Schuldner sich bei seinen wirtschaftlichen Dispositionen darauf eingerichtet hat und einrichten durfte, keine Zahlung an den Gläubiger (mehr) leisten zu müssen.
Andererseits können an die Schutzwürdigkeit des Vertrauens des Schuldners auf diese Leistungsfreiheit je nach den Gegebenheiten des Einzelfalles auch höhere Anforderungen zu stellen sein als beim Unterlassungsanspruch. Denn auch wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen, ist stets noch unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob es dem Verletzer zugemutet werden kann, den Ansprüchen des Patentinhabers gleichwohl nachzukommen (Klauer/Möhring/Hesse aaO, § 47 Rdn. 84). Ent-
sprechend wird im patentrechtlichen Schrifttum hervorgehoben, daß Fälle denkbar seien, in denen es zwar nicht gerechtfertigt erscheint, den Verletzer, der auf den Vertrauenstatbestand gestützt einen Besitzstand erworben hat, zur Unterlassung zu verpflichten, es aber wohl in Betracht kommt, ihm die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz oder Bereicherungsausgleich aufzuerlegen (Klauer/Möhring/Hesse aaO; Reimer/Nastelski aaO, § 47 Rdn. 93; Klaka, GRUR 1978, 70, 73). In diesem Umfang verdienen auch die vorzitierten Stimmen Billigung, die bei Verwirkung weiterer Ansprüche einen Bereicherungsausgleich gewähren wollen.
3. Die Bejahung oder Verneinung einer Verwirkung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten, der den ihm zur Begründung des Einwands vorgetragenen Sachverhalt eigenverantwortlich zu würdigen hat. Das Revisionsgericht hat jedoch nachzuprüfen, ob der Tatrichter alle erheblichen Gesichtspunkte berücksichtigt hat und die Bewertung dieser Gesichtspunkte von den getroffenen tatsächlichen Feststellungen getragen wird (BGHZ 122, 308, 314; Sen.Urt. v. 17.3.1994 - X ZR 16/93, GRUR 1994, 597, 601 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme ). Dabei erweist sich das Berufungsurteil nicht völlig frei von Rechtsfehlern.

a) Das Berufungsgericht hat das erforderliche Zeitmoment bejaht, weil die Klägerin erst im Jahre 1996 und damit 14 Jahre, nachdem die angegriffene Ausführungsform in ihren Besitz gelangt sei, erstmals den Vorwurf der Patentverletzung erhoben habe. Das Patent sei zu diesem Zeitpunkt bereits seit sieben Jahren abgelaufen gewesen. Die Klägerin habe - wovon sich das Berufungsgericht aufgrund der von ihm durchgeführten Beweisaufnahme überzeugt hat - auch bereits 1982 Kenntnis von der Patentverletzung erlangt, weil ihr da-
maliger Mitgeschäftsführer H. ein Muster des angegriffenen Schalters F 11 zerlegt und dabei festgestellt habe, daß dessen Ausgestaltung mit der im Klagepatent unter Schutz gestellten Lösung in der technischen Funktion übereinstimme , im wesentlichen die gleiche Wirkung erziele und deshalb unter den Schutzumfang des Patents falle. Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

b) Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, die Beklagte habe aufgrund des Verhaltens der Klägerin den Eindruck gewinnen dürfen, diese werde im Hinblick auf die Herstellung und den Vertrieb des Schalters F 11 keine Ansprüche geltend machen. Der damalige Mitgeschäftsführer der Klägerin H. habe bei einem Messebesuch im Jahre 1982 gegenüber einem Prokuristen der Beklagten auf den Hinweis, daß die Beklagte nunmehr den Schalter F 11 in ihrem Programm habe, sinngemäß geäußert, dieser "tauge ja eh nichts". Darin liege zwar kein Verzicht, jedoch habe die Beklagte dieser Bewertung entnehmen können, daß die Klägerin den Schalter gekannt und untersucht habe, daß sie in ihm wegen seiner - nach Auffassung der Klägerin - schlechten Qualität kein ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt sehe und daß sie deshalb kein erhebliches Interesse an der Verhinderung seines Vertriebs habe. In dieser Einschätzung habe sich die Beklagte dadurch bestärkt fühlen dürfen, daß die Klägerin - trotz zahlreicher Berührungspunkte der Parteien auf dem Markt - auch in der Folgezeit keine Ansprüche geltend gemacht habe. Dem stehe auch nicht entgegen, daß der Beklagten das Klagepatent nach ihrem eigenen Vortrag überhaupt nicht bekannt gewesen sei, denn eine Verwirkung von Ansprüchen komme nicht nur gegenüber vorsätzlich handelnden Verletzern, sondern vielmehr auch und gerade bei solchen Verletzungen in Betracht, die auf Fahrlässigkeit beruhten.

Die Revision bemängelt, das Berufungsgericht hätte das Verhalten der Beklagten als grob fahrlässig qualifizieren müssen. Da sie es unterlassen habe , sich über einschlägige Schutzrechte ihres nächsten Konkurrenten zu unterrichten , sei ein etwaiges Vertrauen darauf, es werde schon alles gut gehen, nicht schutzwürdig.
Diese Rüge ist nicht begründet. Das Berufungsgericht hat berücksichtigt, daß sich die Beklagte von Anfang an nicht um die Schutzrechtslage gekümmert hat, so daß sie, wie es am Ende der Entscheidungsgründe heißt, ein erheblicher Verschuldensvorwurf traf. Einer Qualifikation dieses Verschuldens als einfache oder grobe Fahrlässigkeit bedurfte es nicht.

c) Die Revision beanstandet ferner die Ausführungen des Berufungsgerichts als denkwidrig und durch die getroffenen Feststellungen nicht getragen, die sich über viele Jahre hinziehende Untätigkeit der Klägerin habe der Beklagten den Aufbau eines wertvollen Besitzstandes ermöglicht, dessen nachträgliche Zerschlagung sie nicht hinnehmen müsse. Auch diese Rüge greift nicht durch.
Einen Besitzstand im Sinne betrieblicher Einrichtungen, Vorkehrungen und Investitionen für die Herstellung des patentverletzenden Erzeugnisses, wie ihn die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs voraussetzt, erfordert die Verwirkung eines Bereicherungs- oder Schadensersatzanspruchs wie ausgeführt nicht. Einen solchen Besitzstand hat das Berufungsgericht erkennbar aber auch nicht gemeint. Das zeigen seine die Begründung für die Bejahung der Verwirkung einleitenden Ausführungen, der Schutzrechtsinhaber könne seine
Ansprüche verwirken, wenn der Verletzer sich durch Unterlassen anderweitiger finanzieller Dispositionen darauf eingerichtet habe, nicht mehr in Anspruch genommen zu werden, sowie seine an die Erörterung des Besitzstandes anschließende Bemerkung, der Klägerin sei es verwehrt, ihre "Patentstrategie" gegenüber der Beklagten zu ändern, um an deren Verkaufserfolgen im Wege einer Bereicherungshaftung zu partizipieren. Die Berücksichtigung des Umstandes , daß die Beklagte den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform jahrelang fortgesetzt und hierdurch Erträge erzielt hat, ohne sich darauf einzurichten , daraus Zahlungen an die Klägerin leisten zu müssen, ist nicht zu beanstanden.

d) Die Revision rügt jedoch mit Recht, daß das Berufungsgericht bei seiner Interessenabwägung die Überlegung berücksichtigt hat, es seien sämtliche für die Geschäftsunterlagen vorgesehenen Aufbewahrungsfristen abgelaufen gewesen, als die Klägerin erstmals den Vorwurf der Patentverletzung gegen die Beklagte erhoben habe, wodurch eine auch nur halbwegs genaue Berechnung der der Klägerin zustehenden Ansprüche ausgeschlossen gewesen sei.
Für die Berechnung des dem Patentinhaber zustehenden Anspruchs kommt es zunächst darauf an, ob Geschäftsunterlagen tatsächlich noch vorhanden sind oder nicht. Erst wenn dies nicht mehr der Fall sein sollte, kann es von Bedeutung sein, ob der Verletzer die Geschäftsunterlagen unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und in dem berechtigten Vertrauen darauf vernichtet hat, daß der Patentinhaber ihn nicht mehr auf Schadensersatz bzw. Bereicherungsausgleich in Anspruch nehmen werde. Feststellungen dazu, ob und in welchem Umfang die Beklagte für den relevanten Zeitraum
noch über Geschäftsunterlagen verfügt, hat das Berufungsgericht aber nicht getroffen.
Zwar werden die betreffenden Erwägungen im Berufungsurteil mit dem Satz eingeleitet, "ergänzend" seien auch noch die nachfolgend angesprochenen Umstände zu berücksichtigen. Dem kann jedoch nicht hinreichend deutlich entnommen werden, daß das Berufungsgericht damit nur zusätzliche Umstände zu den zuvor erörterten, die Verwirkung nach seiner Auffassung bereits tragenden Gründen anführen wollte. Für das Revisionsverfahren ist damit davon auszugehen, daß das Berufungsgericht einen nicht tragfähigen Gesichtspunkt in seine Gesamtabwägung einbezogen hat.

e) Ebensowenig kann dem vom Berufungsgericht weiterhin herangezogenen Umstand Bedeutung beigemessen werden, die Geltendmachung von Ansprüchen aus einem zum Zeitpunkt der ersten Berechtigungsanfrage seit sieben Jahren abgelaufenen Patent habe sich mindestens aus der Sicht der Beklagten als Vergeltung der Klägerin für eine Strafanzeige der Beklagten dargestellt , die im September 1995 zur Durchsuchung der Geschäftsräume der Klägerin und im weiteren zur Durchführung eines Strafverfahrens u.a. gegen deren Geschäftsführerin geführt habe. Wenn die Ansprüche der Klägerin nicht aus anderen Gründen verwirkt sind, kommt es nicht darauf an, was sie schließlich veranlaßt hat, die ihr zustehenden Ansprüche doch noch geltend zu machen.

f) Das Berufungsgericht führt schließlich aus, das verspätete Vorgehen der Klägerin verstoße darüber hinaus auch deshalb gegen Treu und Glauben, weil es der Beklagten unstreitig ohne weiteres möglich gewesen wäre, auf ei-
nen anderen Schalter (P 20/25) auszuweichen und damit mindestens einen erheblichen Teil des Marktes abzudecken, für den sie die angegriffene Ausführungsform entwickelt habe. Auch dagegen wendet sich die Revision zu Recht.
Sie kann zwar nicht aufzeigen, daß die Klägerin dem Vorbringen der Beklagten entgegengetreten wäre, sie hätte auf eine kleinere Ausführungsform (P 10) des Schalters P 20/25 ausweichen können. Das Berufungsgericht hat es jedoch unterlassen, die Schlüssigkeit dieses Einwands zu prüfen. Seine Ausführungen lassen offen, woraus sich die technische und wirtschaftliche Gleichwertigkeit der beiden Schalter ergeben soll. Nach dem Vorbringen der Beklagten beruht der Schalter P 20/25 auf dem im Klagepatent als Stand der Technik erwähnten deutschen Patent 977 187. Auf diesen Stand der Technik bezieht sich die Kritik der Klagepatentschrift, von vorbekannten Lösungen werde das Ziel nicht erreicht, durch ein gesondertes Stromübertragungsglied die Strombelastung von der Bimetall-Schnappscheibe fernzuhalten und die BimetallSchnappscheibe davon zu entlasten, den vollen Kontaktdruck zu erzeugen. Beides soll erst das erfindungsgemäße Stromübertragungsglied, die FederSchnappscheibe , leisten. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte hätte ohne weiteres auf einen Schalter nach dem deutschen Patent 977 187 ausweichen können, steht hierzu in einem nicht aufgeklärten Widerspruch.
4. Einer Aufhebung des angefochtenen Urteils und einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es jedoch nicht, weil der Senat in der Sache selbst entscheiden kann. Sind bei einer fehlerhaften Subsumtion unter einen unbestimmten Rechtsbegriff – wie den der Verwirkung – weitere tatsächliche Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten, eröffnen die gesetzliche Pflicht zur eigenen Sachentscheidung und das Gebot der Prozeß-
ökonomie dem Revisionsgericht die Möglichkeit, die Anknüpfungstatsachen durch tatsächliche Schlüsse selbst dahin zu würdigen, ob die Subsumtion unter den rechtlichen Tatbestand möglich wird (BGH, Urt. v. 30.4.1993 – V ZR 234/91, NJW 1993, 2178, 2179 m.w.N.). Bereits die vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellten Umstände rechtfertigen jedoch die Annahme einer Verwirkung der vom Landgericht zuerkannten Ansprüche.

a) Zwischen dem Eintritt der Möglichkeit, die Patentverletzung geltend zu machen, und dem Zeitpunkt, zu dem die Klägerin die Beklagte erstmals in Anspruch genommen hat, liegt ein ganz ungewöhnlich langer Zeitraum. Die Klägerin hat bereits im Jahre 1982 durch die von ihrem Mitgeschäftsführer H. vorgenommene Untersuchung des Konkurrenzerzeugnisses Kenntnis von dem Verletzungstatbestand erlangt. Die Kenntnis der Klägerin erstreckte sich nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht nur auf die Einzelheiten der technischen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform , sondern auch auf seine rechtliche Bewertung als patentverletzend. Bis zur erstmaligen Geltendmachung ihrer Rechte 1996 hat die Klägerin gleichwohl nicht nur insgesamt 14 Jahre zugewartet, sondern dabei auch noch über das Ende der Patentlaufzeit hinaus sieben Jahre verstreichen lassen.

b) Damit ist das für eine Verwirkung erforderliche Zeitmoment nicht nur ohne weiteres gegeben. Es hat vielmehr ein solches Gewicht, daß an die das Umstandsmoment ausfüllenden Umstände, wie bereits das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, geringere Ansprüche gestellt werden können, als dies bei einer weniger lang dauernden bewußten Duldung der patentverletzenden Handlungen geboten wäre. Denn Zeit- und Umstandsmoment können nicht voneinander unabhängig betrachtet werden, sondern stehen in einer Wech-
selwirkung. Die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falles müssen in ihrer Gesamtheit die Beurteilung tragen, daß Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen mußte. Je länger aber der Gläubiger untätig bleibt, obwohl eine Geltendmachung seiner Rechte zu erwarten wäre, desto mehr wird der Schuldner in seinem Vertrauen schutzwürdig, der Gläubiger werde ihn nicht mehr in Anspruch nehmen.

c) Unabhängig davon ergeben sich aus dem festgestellten Sachverhalt Umstände von erheblichem Gewicht, aufgrund derer sich die Beklagte darauf einrichten durfte, die Klägerin werde wegen der Herstellung und des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform keine Rechte (mehr) geltend machen.
Die Parteien sind am selben Ort ansässig; der Geschäftsführer H. der Klägerin war zuvor bei der Beklagten beschäftigt. Zwischen der Tätigkeit der Parteien auf dem Markt gab es, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, zahlreiche Berührungspunkte. Der von der Klägerin frühzeitig bemerkte Verletzungstatbestand betraf ein Produkt, mit dem die Klägerin den weit überwiegenden Teil ihres Umsatzes erzielte und von dem daher die Beklagte annehmen mußte, daß ihm das besondere Interesse und die besondere Aufmerksamkeit der Klägerin gelten werde. Wie die Revision selbst in anderem Zusammenhang hervorhebt, waren den Schaltern F 11 der Beklagten und S 01 der Klägerin vergleichbare nicht stromsensitive Temperaturwächter in den achtziger Jahren nicht auf dem Markt. Zudem bot die Beklagte, auch darauf weist die Revision hin, den Schalter F 11 zu einem deutlich niedrigeren Preis an als die Klägerin den ihren. Daher lag es aus der Sicht der Beklagten nahe, daß sich die Klägerin eingehend mit dem Produkt der Beklagten beschäftigen und dieses insbe-
sondere dann nicht unbeanstandet lassen werde, wenn es sich als Verletzung eines technischen Schutzrechts der Klägerin darstellte.
Tatsächlich hat die Klägerin die zu erwartende nähere Befassung mit dem Produkt der Beklagten dieser gegenüber auch verlautbart, indem ihr Geschäftsführer H. sich dahin geäußert hat, der Schalter F 11 "tauge ja eh nichts". Diese pauschale Abqualifizierung des Konkurrenzerzeugnisses wies zwar unmittelbar keinen Bezug zu Schutzrechten der Klägerin auf. Sie ließ insbesondere das Verständnis zu, daß die Klägerin den Schalter F 11 wegen seiner Mangelhaftigkeit nicht als ernst zu nehmendes Konkurrenzprodukt ansehe und daher eine nähere Befassung nicht für lohnend halte. Wenn jedoch die Klägerin auch in der Folgezeit über Jahre hinweg nichts gegen den weiteren Vertrieb dieses Produkts unternahm, das durch diesen Vertrieb seine Markttauglichkeit zeigte, mußte die Beklagte hieraus den Schluß ziehen, daß der Klägerin hiergegen entweder keine Rechte zustanden oder daß sie etwaige Rechte – aus welchen Gründen auch immer – nicht geltend machen wolle. Zwar traf die Beklagte , wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, ein erhebliches Verschulden, wenn sie sich bei Aufnahme der Herstellung und des Vertriebs des Schalters F 11 nicht vergewisserte, daß hierdurch Rechte Dritter nicht verletzt wurden. Aufgrund der jahrelangen Duldung durch die Klägerin durfte sie jedoch annehmen, daß sie von dieser eine Inanspruchnahme nicht zu erwarten hatte, und hieran ihr Verhalten ausrichten.
Die hierfür maßgeblichen Umstände rechtfertigen zugleich die Annahme, daß sich die Beklagte nicht nur darauf einrichten durfte, von der Klägerin nicht mehr in Anspruch genommen zu werden, sondern sich auch tatsächlich entsprechend eingerichtet hat. Auch wenn nicht – oder jedenfalls nicht ohne zu-
sätzliche Feststellungen – angenommen werden kann, daß der Beklagten eine gleichwertige Ausweichlösung bereits im Stand der Technik zur Verfügung stand, so hat sie es doch während der Restlaufzeit des Klagepatents unterlassen , sich um eine Alternative zu der angegriffenen Ausführungsform zu bemühen , wie es für einen vernünftigen Gewerbetreibenden nahegelegen hätte, der sich mit dem – begründeten – Vorwurf der Patentverletzung konfrontiert sah. Hinsichtlich der Erträge ihrer Geschäftstätigkeit hat die Klägerin zwar die Behauptung der Beklagten mit Nichtwissen bestritten, sämtliche Gewinne der betreffenden Geschäftsjahre seien sogleich an ihre Gesellschafter ausgeschüttet worden. Darauf, ob Gewinne ausgeschüttet oder reinvestiert worden sind, kommt es jedoch nicht entscheidend an. Wesentlich ist, daß jedenfalls Ansprüche der Klägerin bei der Preiskalkulation der Beklagten nicht berücksichtigt und keine Rückstellungen für Schadensersatz- oder Bereicherungsansprüche der Klägerin gebildet worden sind. Das hat indes auch die Klägerin nicht behauptet , und dies liegt auch fern angesichts des Umstands, daß die Beklagte von solchen Forderungen nichts wußte und mit ihnen nicht (mehr) rechnen konnte und mußte.

d) Unter Berücksichtigung all dessen kann der Beklagten selbst die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr an die Klägerin nicht mehr zugemutet werden. Dieses Gesamtergebnis der Interessenabwägung steht in Anbetracht der besonderen Umstände des Streitfalles nicht in Widerspruch zu der grundsätzlich restriktiven Behandlung des Verwirkungseinwandes im Patentverletzungsrecht , die in dem weitgehenden Fehlen von die Verwirkung bejahenden gerichtlichen Entscheidungen (s. dazu Beier/Wieczorek aaO, S. 569 ff.; Klaka, GRUR 1978, 70 ff.) sichtbar und auch von der Literatur (s. die Nachweise vorstehend zu II.1.) durchweg befürwortet wird. Die insoweit geübte Zurück-
haltung läßt sich, wie ausgeführt, nicht mit einem patentrechtlichen "Sonderrecht" der Verwirkung rechtfertigen. Sie bedarf vielmehr jeweils der Legitimation aus der Interessenlage der Beteiligten, so wie sie sich im konkreten Fall darstellt. Danach fehlt es jedoch hier an spezifischen, die festgestellten Umstände zugunsten der Patentinhaberin überwindenden Gründen. Daß bei der Annahme der Verwirkung im Patentrecht besondere Zurückhaltung geboten sei, wird insbesondere mit der zeitlichen Begrenzung des Patentschutzes – etwa gegenüber dem grundsätzlich zeitlich unbeschränkten Markenschutz oder dem auf 70 Jahre ausgelegten Urheberrechtsschutz – begründet. Angesichts der relativ kurzen Laufzeit von früher 18 und heute 20 Jahren könne der Verwirkungseinwand in der Regel nicht durchgreifen, zumal die effektive Schutzdauer zumeist noch wesentlich geringer sei (Beier/Wieczorek aaO, S. 572; Bernhardt/Kraßer aaO, S. 645; ähnlich LG Düsseldorf, aaO). Dieses Argument, das grundsätzlich Zustimmung verdient, fällt jedoch im Streitfall nicht ins Gewicht, in dem die Klägerin bis zur Geltendmachung ihrer Ansprüche während der gesamten siebenjährigen Restlaufzeit des Klagepatents und noch sieben weitere Jahre nach Ablauf des Klagepatentes zugewartet hat. Auch der Hinweis darauf, daß die Verletzung von Patenten wesentlich schwerer zu erkennen und richtig zu beurteilen sei als die von Marken (Beier/Wieczorek aaO; Bernhardt/Kraßer aaO; Klaka, GRUR 1970, 265, 272) wird häufig zutreffend sein, greift aber hier ebensowenig durch, weil die Klägerin die Verletzung des Klagepatents schon 1982 positiv kannte und zutreffend beurteilt hat.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Rogge Melullis Keukenschrijver
Mühlens Meier-Beck