Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2016 - X ZR 36/14

bei uns veröffentlicht am19.07.2016
vorgehend
Bundespatentgericht, 1 Ni 10/13, 02.10.2013

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 36/14 Verkündet am:
19. Juli 2016
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
ECLI:DE:BGH:2016:190716UXZR36.14.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning und Dr. Grabinski sowie die Richterinnen Schuster und Dr. Kober-Dehm

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats ) des Bundespatentgerichts vom 2. Oktober 2013 aufgehoben. Das europäische Patent 1 133 827 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über folgende Fassung seiner Patentansprüche hinausgeht, in der aus Merkmal (v) in den Ansprüchen 1 und 5 keine Rechte hergeleitet werden können: 1. A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising : (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time; (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time; (iii) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time; (iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow /deny access to the location information of said pager/ call receiver to said individual authorized callers during said time; (v) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location in- formation of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system. 2. The system of claim 1, wherein the location of the call receiver or pager (8) always is disclosed in emergency circumstances and when required for operational use by the system. 3. The system of claim 1 the call receiver/pager (8) being able to communicate with satellite and terrestrial transmitters, said pager/call receiver (8) further comprising: connecting means (102) to connect satellite signals to satellite receiving means (103) and terrestrial signals to a terrestrial receiving means (104); and storage means (107) to hold cither data from the satellite or terrestrial receiving means for later retrieval. 4. The system of claim 1 also comprising means to authorize a caller to be able to access the location information of said pager or call receiver within the system. 5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a paging communication system, comprising: (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the location of a pager or call receiver (8) within the system for a time; (ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time; (iii) providing the location of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of the pager/call receiver during said time; (iv) specifying location disclosure feature for said pager/call receiver to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call re- ceiver to said individual authorized callers during said time; (v) using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system. 6. The method of claim 5 further comprising disclosing the location of the call receiver or pager (8) in emergency circumstances and when required for operational use by the system. Im Übrigen wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. September 1998 international angemeldeten (WO 00/16480) und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 133 827 (Streitpatents), das sechs Patentansprüche umfasst. Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 5 lauten in der Verfahrenssprache: "1. A communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8), comprising: (i) a pager or call receiver (8) that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communi- cation means to establish its location within the system for a time; (ii) callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time; (iii) means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time; (iv) means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time; (v) the system able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager/call receiver is periodically established within the system. 5. A method for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver (8) in a communication system , comprising (i) periodically communicating with satellite and/or earth based communication means to establish the location of a pager or call receiver (8) within the system for a time; (ii) giving callers access to the system to be able to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time; (iii) providing the location of the pager or call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location of the pager/call receiver during said time; (iv) specifying location disclosure feature for said pager to the system, such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time; (v) using said location disclosure feature of the pager or call receiver (8) to allow access to the location information of said pager or call receiver (8) to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the location of the pager or call receiver (8) is periodically established within the system." Die Klägerin hat das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen und gel2 tend gemacht, sein Gegenstand gehe über den Inhalt der Anmeldungsunterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei auch nicht patentfähig. Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise in beschränkten Fassungen verteidigt.
3
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verteidigt die Beklagte das Streitpatent nur noch mit einem auf ein "paging communica- tion system ..." beschränkten Gegenstand und hilfsweise in insgesamt 16 weiter eingeschränkten Fassungen.

Entscheidungsgründe:


4
I. Das Streitpatent bezieht sich auf Funkruf-Telekommunikationsdienste und -systeme (paging telecommunication services and systems), insbesondere satellitengestützte Dienste und Systeme dieser Art.
5
1. Der Beschreibung zufolge verteuert es die Übertragungskosten für Funkrufnachrichten unangemessen, wenn Teilnehmer (subscriber) von FunkrufNetzwerken (paging networks) an sie adressierte Nachrichten vorbehaltslos weltweit übermittelt bekommen, weil jede Nachricht selbst dann in entsprechender Reichweite gesendet wird, wenn Anrufer und Teilnehmer sich am gleichen geografischen Standort oder nur in geringer Entfernung voneinander aufhalten. Zur Vermeidung eines so hohen Sendeaufwands könnten die Teilnehmer in manchen Funkrufsystemen vorab ein (begrenztes) Gebiet zum Empfang von Funkrufnachrichten festlegen, das periodisch aktualisiert werde, wenn der Teilnehmer seinen Standort (current global position, active area) verändere. Jedes Mal, wenn ein Funkruf-Netzwerk eine Nachricht für einen Teilnehmer verarbeite , werde der aktuelle Standort seines Empfängers mit den vorab bestimmten Gebieten abgeglichen (validated against the areas pre-selected by the subscriber). Befinde sich der aktive Bereich in dem von diesem Teilnehmer vorab festgelegten Gebiet, werde ihm die Nachricht übermittelt. Verlasse er im Zuge größerer Ortsveränderungen seinen vorab gewählten oder aktiven Bereich, sei es angebracht , ihm dies anzuzeigen. Das setze voraus, dass der für den jeweiligen Standort des (Funk-)Rufempfängers aktive Bereich dem betreffenden Teilnehmer zugänglich gemacht werde, damit das Netzwerk bei Bedarf mit dieser Information aktualisiert werden kann. Dafür müsse der Empfänger mit entsprechenden Mitteln zur Bestimmung seines eigenen Standorts auf dem Globus ausgestattet sein.
6
2. Vor diesem Hintergrund schlägt das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung (im Folgenden nur: Patentanspruch
1) ein Funkruf-Kommunikationssystem (paging communication system) vor, dessen Merkmale sich in Anlehnung an die Merkmalsgliederung im angefochtenen Urteil wie folgt gliedern lassen: (0) Funkruf-Kommunikationssystem mit selektiver Beschränkung des Zugangs zu den Informationen über den Standort eines (Funk-)Rufempfängers, (A paging communication system for selectively limiting access to the location information of a pager or call receiver, comprising) (1) mit einem (Funk-)Rufempfänger, der periodisch mit satelliten - und/oder erdgestützten Kommunikationsmitteln kommu- nizieren kann, um seinen Standort innerhalb des Systems zu einer (jeweiligen) Zeit zu bestimmen, (a pager or call receiver that is able to periodically communicate with satellite and/or earth based communication means to establish its location within the system for a time) (2) bei dem auf das System zugreifende Anrufer den Standort des (Funk-)Rufempfängers innerhalb des Systems zur jeweiligen Zeit mitgeteilt bekommen können, (callers accessing the system to receive the location of the pager/call receiver within the system during said time) (3) mit Mitteln, um bestimmten dazu berechtigten Anrufern Informationen über den Standort des (Funk-)Rufempfängers zur jeweiligen Zeit mitteilen zu können, (means to provide the location of the pager/call receiver to individual callers that have been authorized to receive the location information of the pager/call receiver during said time) (4) und mit Mitteln zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Standortbekanntgabefunktion für einen (Funk-)Rufempfänger , (means for activating or deactivating a location disclosure feature for a pager/call receiver) (41) mit der den individuell berechtigten Anrufern der Zugang zu den Standortdaten dieses Empfängers ermöglicht oder verweigert werden kann, (such a feature used to allow/deny access to the location information of said pager/call receiver to said individual authorized callers during said time) (5) wobei das System in der Lage ist, die Standortbekanntgabefunktion des (Funk-)Rufempfängers zu verwenden, um während der jeweiligen Zeit, zu welcher der Standort dieses Empfängers periodisch innerhalb des Systems ermittelt wird, einem bestimmten (berechtigten) Anrufer die Standortinformationen des Empfängers zugänglich zu machen und einem anderen (berechtigten) Anrufer diese Informationen vorzuenthalten. (the system [being] able to use said location disclosure feature of the pager/call receiver to allow access to the location information of said pager/call receiver to one of said individual authorized callers while also being able to use said location disclosure feature to deny access to another of said individual authorized callers during said time that the loca- tion of the pager/call receiver is periodically established within the system

).


7
3. Das Patentanspruch 1 zugrunde liegende technische Problem betrifft die Zugänglichkeit von Informationen über den Standort eines (Funk-)Rufempfängers für den jeweiligen Absender einer Funkrufnachricht im Zusammenhang mit deren Sendung an das betreffende Empfangsgerät.
8
a) Merkmal 1 bezieht sich auf die nach der Beschreibung für die Weitergabe solcher Standortinformationen vorauszusetzende Ausstattung des (Funk-)Rufempfängers mit Mitteln zur Bestimmung seines eigenen jeweiligen geografischen Standorts. Dazu sieht das Merkmal die periodische Ortung des Geräts durch Kommunikation mit satelliten- oder erdgestützten Kommunikationsmitteln vor. Zu den dafür verfügbaren technischen Möglichkeiten heißt es in der Beschreibung, dass einige der Funkruf-Nachrichten übertragenden Satelliten und erdgestützten Übertragungseinrichtungen auch dazu eingesetzt werden könnten, referenzierte Positionssignale an den (Funk-)Rufempfänger zu übertragen. Alternativ könne das bekannte Global Positioning System (GPS) vom Empfänger dazu benutzt werden, seinen jeweiligen Standort zu bestimmen (Beschreibung Abs. 20).
9
b) Die kontinuierlich generierten Standort-Informationsdaten können Anrufern Merkmal 2 zufolge innerhalb des geschützten Systems prinzipiell zugänglich gemacht werden. Das System umfasst zu diesem Zweck Mittel für die Übermittlung der entsprechenden Informationen über den Standort des Empfangsgeräts zu einem jeweiligen Zeitpunkt (Merkmal 3).
10
Merkmal 3 zufolge soll aber nur ein begrenzter Kreis von hierzu berechtigten (authorized) Anrufern selektiv auf diese Informationen zugreifen können. Dieser Vorbehalt zugunsten "berechtigter" Anrufer korrespondiert mit dem konkreten Gegenstand von Patentanspruch 1 als System mit selektiver Beschrän- kung des Zugangs zu den Informationen über den Standort eines (Funk-)Rufempfängers.
11
Was die Detektion der Zugehörigkeit eines Anrufers zu diesem Kreis der Berechtigten durch das System anbelangt, wird im Streitpatent (Beschreibung Abs. 15 Z. 32 ff.) die Möglichkeit angeführt, der Nachricht gewisse Schlüssel beizufügen ("The caller may add specific codes to a paging message to enable the paging network to disclose the call receiver's global position after the message is transmitted"). Aus fachmännischer Sicht wird dies dahin verstanden, dass es für den Anspruch funktional darauf ankommt, einen praktikablen Mechanismus vorzusehen, mit dem das System die Zugehörigkeit zum Kreise der Berechtigten zuverlässig erkennen kann.
12
Wird in einer eingegangenen Nachricht zwar die geografische Position des Empfängers angefragt, aber der Code nicht mitgesendet, erhält der Anrufer die Mitteilung, dass der Teilnehmer keine Berechtigung erteilt habe (Beschreibung Abs. 18 Z. 15 ff.). Detektiert ein Empfangsgerät dagegen den ihm speziell zugeordneten Code, der in der Streitpatentschrift auch als Positionsbekanntgabecode (positioning disclosure code) bezeichnet wird, in einer Nachricht, signalisiert dies der in die Nachrichtenübertragung eingebundenen Netzwerk-Steuereinrichtung 6 (paging control station, terrestrial network center/control station), dass die jeweilige geografische Position des Anrufempfängers mitgeteilt werden darf. Die Netzwerk-Steuereinrichtung kann dazu auf die den Anrufempfänger betreffenden Standortinformationen in der ihr zugeordneten Datenbank zugreifen (Beschreibung Abs. 19 Z. 46 ff.).
13
c) Nach Merkmalsgruppe 4 sind Mittel zum Aktivieren oder Deaktivieren eines dem (Funk-)Rufempfänger in nicht näher beschriebener Weise zugeordneten Elements, der Standortbekanntgabefunktion (location disclosure fea- ture), vorgesehen, mit denen den im Sinne von Merkmal 3 berechtigten Anru- fern der Zugriff auf die Standortdaten dieses Empfängers ermöglicht oder verweigert werden kann.
14
Aus Merkmal 5 geht hervor, dass das System die Standortbekanntgabefunktion des Empfängers zu einer weiter unterscheidenden Reglementierung des Zugangs zu dessen Standortdaten verwenden kann, und zwar in der Weise , dass einzelnen der im Sinne von Merkmal 3 an sich berechtigen Anrufern die Standortinformationen des Empfängers zugänglich sind, anderen aber nicht.
15
Technisch-funktional wirken der Positionsbekanntgabecode auf der einen und die Standortbekanntgabefunktion in Merkmal 5 auf der anderen Seite aus fachmännischer Sicht in der Weise zusammen, dass der Teilnehmer mit der Letzteren die selektive Freigabe der Standortdaten seines (Funk-)Rufempfängers (nur) an einzelne der über den Code verfügenden und somit an sich zum Empfang dieser Daten berechtigten Anrufer steuern kann.
16
4. Die eigentliche Übertragung der Funkrufnachrichten, die in Betracht kommenden Übertragungswege und die dafür eingesetzten Einrichtungen , sind nicht ausdrücklich in den Anspruch aufgenommen, erschließen sich dem fachlich geschulten Leser, nach den unangegriffenen Feststellungen des Patentgerichts ein Ingenieur der Nachrichtentechnik mit Kenntnissen auf dem Gebiet mobiler Kommunikationssysteme und einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Übertragung von Daten und deren nutzerspezifischen Verwaltung bei (Funk-)Rufempfängern, aber ohne Weiteres aus Merkmal 1 in Verbindung mit den Erläuterungen in der Beschreibung des Streitpatents.
17
a) Durch die erwähnte Erläuterung in der Beschreibung (Abs. 20), dass für die kontinuierliche Ortung des (Funk-)Rufempfängers durch Kommunikation mit satelliten- oder erdgestützten Kommunikationsmitteln (Merkmal 1) solche satelliten- und erdgebundenen Übertragungseinrichtungen benutzt werden können, die allgemein Funkruf-Nachrichten übertragen, erhält der Fachmann zugleich einen Hinweis auf die generell für die Nachrichtenübermittlung im System in Betracht kommenden Übertragungseinrichtungen und -wege, die sich ihm im Übrigen aber auch durch das in der Beschreibung erläuterte Ausführungsbeispiel gemäß der nachstehend eingefügten Figur 1 des Streitpatents erschließen.


Danach kann die Nachricht zunächst von der örtlichen Telefonvermittlungsstelle 9 (Public Telephone Switching Office) zu einer Netzwerk-Steuereinrichtung (oben I 2 b) übertragen werden, die der Steuerung der gesamten Aktivitäten des Funkruf-Netzwerks dient. Nach dem Empfang einer Funkruf-Nachricht entschlüsselt diese Netzwerk-Steuereinrichtung relevante Informationen wie die Teilnehmerkennung und, ob der Anrufer die Standortposition des Teilnehmers
erhalten möchte. Andere relevante Informationen wie das Funkrufprotokoll des Empfängers, die für den Empfang von Funkrufen ausgewählten oder bevorzugten Gebiete und der aktuell aktive Bereich des (Funk-)Rufempfängers werden von der der Netzwerk-Steuereinrichtung zugeordneten Datenbank bezogen.
18
b) Nachdem die Netzwerk-Steuereinrichtung detektiert hat, wohin eine Nachricht gesendet werden soll, ordnet sie ihr den günstigsten Übertragungsweg zu. Vor dem Hintergrund der geografischen Verteilung aller weltweit verfügbaren Übertragungseinrichtungen kodiert die Netzwerk-Steuereinrichtung die Nachricht mit der Kennung aller in die Nachrichtenübertragungskette eingeschalteten , erd- oder satellitengestützten Übertragungsstationen in chronologischer Abfolge und übermittelt die Nachricht dann zur ersten Bodenstation. Diese kann die Nachricht entweder an einen Satelliten weiterleiten oder in ihrem Sendegebiet ausstrahlen (vgl. Beschreibung Abs. 17).
19
II. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei auf ein Aliud des Gegenstands gerichtet, den die Anmeldungsunterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung als zur Erfindung gehörend offenbarten. Es hat die Standortbekanntgabefunktion in Merkmal 4 in Verbindung mit Merkmal 5 anruferspezifisch dahin verstanden, dass die Standortinformationen bestimmten Anrufern individuell mitgeteilt oder vorenthalten würden. Den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen lasse sich demgegenüber lediglich entnehmen, dass einem (Funk-)Rufempfänger genau ein Positionsbekanntgabemerkmal zugeordnet sei, welches nach Art eines Hauptschalters zwei Zustände herbeiführen könne. In dem einen dieser Zustände, bei deaktiviertem Positionsoffenlegungsmerkmal, erhalte niemand die Positionsinformation ; im zweiten, aktivierten Zustand erhalte diese Informationen jeder Anrufer , bei dem der Code detektiert werde. Ein dritter Zustand könne durch das Positionsbekanntgabemerkmal nicht geschaltet werden, insbesondere könne dieses nicht in der Weise genutzt werden, dass die Standortinformation einzelnen Anrufern gegeben und anderen verweigert werde.
20
Mit dieser individuell-ruferspezifischen Standortbekanntgabefunktion sei Patentanspruch 1 auf einen anderen Gegenstand gerichtet, als auf den in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen offenbarten und das Streitpatent schon deshalb uneingeschränkt für nichtig zu erklären.
21
Patentanspruch 1 gehe außerdem aber auch insoweit über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, als der ursprünglich offenbarte Gegenstand ein satellitenbasiertes Personenrufsystem (satellite paging communication system) betreffe, welches zumindest einen Satelliten und ein Funkruf-Netzwerk aufweise , während der erteilte Gegenstand auch andere Kommunikationssysteme wie rein terrestrische Mobilfunknetze umfasse, die weder einen Satelliten noch ein Funkruf-Netzwerk mit Bodenkontrollstation benötigten und auch nicht auf Personenrufsysteme beschränkt sei. Zudem gehörten zum ursprünglich offenbarten Gegenstand Bodenkontrollstationen (ground control stations) als Teil des Personenrufsystems, um Informationen dieses Systems zu verarbeiten und Aktionen zu steuern, während der erteilte Gegenstand auch Netzwerke einschließe , die keine Bodenkontrollstationen aufwiesen; ferner offenbare der ursprüngliche Gegenstand autorisierte Anfragen, während der erteilte Gegenstand individuelle , autorisierte Anrufer betreffe.
22
Entsprechendes gelte für Patentanspruch 5.
23
Da die individuelle, anruferspezifische Standortbekanntgabefunktion des erteilten Patents etwas anderes sei als der "Hauptschalter" der Ursprungsunterlagen , führten auch die Hilfsanträge der Beklagten nicht zu einem zulässigen Anspruchsgegenstand.
24
III. Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, verbleibt es ohne weitere Sachprüfung bei der vom Patentgericht ausgesprochenen Nichtigerklärung. Im Übrigen kann der rechtlichen Bewertung durch das Patentgericht nicht in allen Punkten beigetreten werden. Im Umfang der Fassung des neuen Hauptantrags, die in den Ansprüchen 1 und 5 Merkmal (v) so wie in der erteilten Fassung enthält, ist das Streitpatent nicht wegen unzulässiger Erweiterung für nichtig zu erklären (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜbKG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c EPÜ), sondern diese Merkmale können mit der Maßgabe in den Ansprüchen verbleiben, dass daraus keine Rechte hergeleitet und sie nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden können.
25
1. Das Patentgericht hat allerdings mit Recht angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, soweit die Verwendung der Standortbekanntgabefunktion nach Maßgabe von Merkmal 5 beansprucht wird.
26
a) Der Gegenstand eines erteilten Patentanspruchs darf nicht über das hinausgehen, was den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehörend zu entnehmen ist. Dieser prüfende Vergleich bezieht sich nicht nur auf die in der Anmeldung formulierten Patentansprüche; entscheidend ist vielmehr, was der Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (st. Rspr., vgl. z.B. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 45 mwN - Polymerschaum I).
27
Für die Beurteilung, ob der erteilte Patentanspruch über die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen hinausgeht, gelten nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts die Grundsätze der Neuheitsprüfung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 9. Juni 2015 - X ZR 51/13, GRUR 2015, 976 Rn. 45 - Einspritzventil; EPA (GrBK) Amtsbl. 2001, 413 = GRUR Int. 2002, 80; EPA GRUR Int. 2008, 511 - Traction sheave elevator/KONE).
28
b) Der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung des Streitpatents , die die Gesamtheit der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen repräsentiert (im Folgenden nur: NK6), ist nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend zu entnehmen, die Standortbekanntgabefunktion des (Funk-) Rufempfängers in der Weise zu verwenden, dass dessen jeweiliger Standort nur bestimmten (berechtigten) Anrufern zugänglich gemacht und anderen (berechtigten ) Anrufern vorenthalten wird (Merkmal 5).
29
aa) NK6 offenbart (S. 4 Z. 2 f. i.V.m. S. 5 Z. 28 ff.) aus fachmännischer Sicht, dass ein der Funkrufnachricht beigefügter Code generell die Berechtigung vermittelt, die jeweiligen Standortdaten des (Funk-)Rufempfängers zu erfahren , an den die Nachricht adressiert ist. Insoweit stimmt der erteilte Patentanspruch 1 mit den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen überein (oben I 2 b).
30
bb) Die Standortbekanntgabefunktion (Merkmale 4 und 5) ist als solche in NK6 ebenfalls erwähnt (S. 5 Z. 26 bis 28; S. 6 Z. 4 ff.). Die sie betreffenden Abläufe werden zunächst allgemein dahin erläutert (S. 6 Z. 4 bis 7), dass, wenn diese Funktion für jedweden Anruf deaktiviert ist, einem Anrufer mitgeteilt wird, dass der Teilnehmer seinen momentanen Standort nicht mitteilen möchte ("If the position disclosure feature is blocked for any call, a message is sent to the cal- ler indicating that the subscriber does not wish their [his] global position disclosed."). Bei aktivierter Standortbekanntgabefunktion greife die Netzwerk-Steuereinrichtung auf die in ihrer Datenbank vorgehaltenen Standortkoordinaten des (Funk-) Rufempfängers zu und kodiere sie vor Übertragung an den Anrufer ("If the posi- tion disclosure feature is active, the control station retrieves the coordinates of the call receiver's position and encodes that information before transmission to the caller ...").
31
Anschließend (NK6 S. 6 Z. 9 ff.) werden die diesbezüglichen Abläufe detailliert anhand des Diagramms in Figur 3 der Anmeldung erläutert. Daraus geht hervor, dass die Detektion des Codes für sich genommen nicht automatisch die Übermittlung der Standortdaten an den Anrufer nach sich zieht, sondern zunächst nur dazu führt, dass die Netzwerk-Steuereinrichtung die Standortdaten der an sie angeschlossenen Datenbank entnimmt ("If the call receiver's global position is requiered and the position disclosure code is detected, the call receiver's positioning information is retrieved from the data bank of the paging control station …"). Die Datenfreigabe an einen Anrufer hängt von einem weiteren Schritt ab, nämlich der Aktivierung oder Deaktivierung der Standortbekanntgabefunktion durch den Teilnehmer. Er kann durch Deaktivierung dieser Funktion bewirken, dass an sich berechtigte - weil im Besitz des Codes befindliche - Anrufer doch keine Standortinformationen erhalten. Erkennt die Netzwerk-Steuereinrichtung 6, dass diese Funktion deaktiviert (blocked) ist, erhält der Anrufer nämlich nur eine dementsprechende Nachricht ("If the control station establishes that the position disclosure feature is blocked for that message the caller is immediately notified with the appropriate message."). Nur wenn die Standortbekanntgabefunktion aktiv ist, werden die Positionsdaten des (Funk-)Rufempfängers verarbeitet und an den Anrufer übermittelt ("If the call receiver's positioning disclosure feature for the message in process is active, the positioning information of the call receiver is processed and transmitted to the caller …").
32
cc) Demgegenüber ist die Ausgestaltung der Standortbekanntgabefunktion gemäß Merkmal 5 dahin, dass sie dazu verwendet werden kann, die Standortdaten individuell für einen oder einzelne Teilnehmer freizugeben und für andere zu sperren, in NK6 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart. Aus den vorstehend wiedergegebenen Erläuterungen in NK6 ergibt sich nicht unmittelbar und eindeutig die Möglichkeit zum Einsatz der Standortbekanntgabefunktion zur unterscheidenden Steuerung des Zugangs zu den jeweiligen Standortdaten des (Funk-)Rufempfängers innerhalb des Kreises der insgesamt durch Gewährung des Positionszugangscodes berechtigten Anrufern, die Merkmal 5 vorsieht (oben I 2 c). Vielmehr ist diesen Passagen aus fachmännischer Sicht lediglich zu entnehmen, dass die Standortinformationen den berechtigten Anrufern nur en bloc entweder zugänglich sind oder vorenthalten bleiben, was das Patentgericht durch den Vergleich mit einem "Hauptschalter" zum Ausdruck gebracht hat.
33
dd) Merkmal 5 ist auch sonst nicht in NK6 offenbart.
34
(1) Die Information "If the control station establishes that the position disclosure feature is blocked for that message, the caller is immediately notified …" (NK6 S. 6 Z. 17 f.) ist nicht deshalb ein Hinweis im Sinne einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung des unterscheidenden Einsatzes der Standortbekanntgabefunktion bei einzelnen über den Positionsbekanntgabecode verfügenden Anrufern, weil nur von einer Nachricht im Singular ("that message") die Rede ist. Die Verwendung des Singulars an dieser Stelle erklärt sich vielmehr dadurch, dass dort der Ablauf des Systems am Beispiel einer einzelnen Nachricht erläutert wird.
35
(2) Merkmal 5 wird auch nicht durch den in der internationalen Anmeldung des Streitpatents formulierten Anspruch 11 offenbart. Dieser Anspruch lautet: "The call receiver according to claim 8 with means to activate or deactivate the positioning disclosure feature from the paging network by transmitting specific information to the paging network that will enable the blocking of none, certain or all users [callers] to the global location of the call receiver."
36
Der so formulierte Anspruch scheidet entgegen dem Verständnis des Patentgerichts allerdings nicht deshalb für die Offenbarung von Merkmal 5 aus, weil er sich seinem Wortlaut nach auf Teilnehmer (user) zu beziehen scheint, und nicht auf Anrufer (callers). Nach dem Gesamtzusammenhang der Offenbarung in NK6 können hier nur Anrufer (callers) gemeint sein. Dementsprechend muss ein redaktionelles Versehen vorliegen, das bei der Lektüre richtigzustellen ist.
37
Dass in dem Anspruch von der Möglichkeit gesprochen wird, die Standortdaten mithilfe der Standortbekanntgabefunktion wahlweise für keine, einige oder alle Anrufer zu blockieren ("… the blocking of none, certain or all users …"), mag im Lichte des erteilten Anspruchs 1 als Hinweis darauf gedeutet werden können, dass im Sinne von dessen Merkmal 5 einzelne der grundsätzlich berechtigten Anrufer (certain callers) vom Zugang zu den Standortdaten des (Funk-)Rufempfängers ausgenommen werden können. Der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen darf aber gerade nicht in Wechselwirkung mit dem erteilten Anspruch interpretiert werden. Vielmehr ist zunächst dessen Inhalt durch Auslegung zu ermitteln (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 - Rotorelement). Anschließend ist der Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen autonom aus diesen Unterlagen heraus zu ermitteln und anschließend mit dem erteilten Anspruch auf Übereinstimmung hin zu überprüfen.
38
Der in NK6 formulierte Anspruch 11 offenbart, dass der (Funk-)Rufempfänger mit Mitteln zur Aktivierung oder Deaktivierung der Standortbekanntgabefunktion aus dem Netzwerk durch Übertragung spezifischer Informationen an das Netzwerk ausgestattet sein und dass damit bewerkstelligt werden kann, dass alle Anrufer die Standortinformationen für den Empfänger erhalten, keiner von ihnen oder nur bestimmte. Da weder Anspruch 11 noch dem sonstigen Inhalt von NK6 zu entnehmen ist, wie die Gruppe der "bestimmten Anrufer" ("certain callers") zu definieren ist, geht der Offenbarungsgehalt insoweit nicht über den Befund hinaus, dass entweder gar kein Anrufer die Standortinformationen erhält oder jeder oder aber nur die im Besitz des Codes befindlichen. Die unterscheidende Verwendung der Standortbekanntgabefunktion dahin, dass bestimmten berechtigten Anrufern die Standortdaten zugänglich gemacht werden können, anderen an sich gleichermaßen berechtigten Anrufern aber nicht, wie Merkmal 5 dies vorsieht, wird dadurch jedenfalls nicht offenbart.
39
(3) Merkmal 5 wird auch nicht durch die Passage der Zusammenfassung der Erfindung (NK6 S. 2 Z. 21 ff.) offenbart, in der ausgeführt ist: "This in- vention will provide a call receiver with means to allow a subscriber to prevent their (his) global position from being divulged to a caller or callers at certain instances, while allowing such information to be divulged at other instances." Diese Erläuterung entspricht der Sache nach der technischen Lehre, die sich aus den Merkmalen 1 bis 4.1 ergibt, denn wenn den individuell berechtigten Anrufern der Zugang zu den Standortdaten dieses Empfängers ermöglicht oder verweigert werden kann, bedeutet das in zeitlicher Hinsicht, dass der Zugang zu bestimmten Zeiten (in- stances) gesperrt und zu anderen eröffnet ist. Die innerhalb der Gruppe der Be- rechtigten hinsichtlich des Zugangs Unterscheidungen ermöglichenden zusätzlichen technischen Gesichtspunkte in Merkmal 5 sind dadurch nicht offenbart.
40
2. Dem Patentgericht kann demgegenüber nicht in seiner Bewertung beigetreten werden, die unzulässige Erweiterung von Patentanspruch 1 durch Einfügung von Merkmal 5 müsse die Nichtigerklärung des Streitpatents nach sich ziehen. Diese Rechtsfolge kann vielmehr vermieden werden, indem dieses Merkmal mit der Maßgabe im Anspruch belassen wird, dass daraus keine Rechte hergeleitet werden können und es namentlich bei der Prüfung auf Patentfähigkeit nicht berücksichtigt wird.
41
a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führt es zwar zur Nichtigerklärung eines Patents, wenn der patentierte und der ursprünglich offenbarte Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis zueinander stehen (exklusives Aliud), oder wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht wenigstens in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung ). Offenbaren die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen aber einen Gegenstand, der das konkrete in den erteilten Patentanspruch eingefügte Merkmal zumindest in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend umfasst, so dass die Einfügung nur zu einer Beschränkung des Schutzgegenstands geführt hat, braucht das erteilte Patent - auch das europäische - nicht für nichtig erklärt zu werden, sondern das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal verbleibt im Anspruch und wird lediglich insoweit bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht gelassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, BGHZ 204, 199 - Wundbehandlungsvorrichtung).
42
b) Im Streitfall ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 entgegen der Auffassung des Patentgerichts durch die Einfügung von Merkmal 5 nicht auf ein Aliud (eine disjunkte technische Lehre in der Diktion des angefochtenen Urteils ) des Ursprungsoffenbarten gerichtet, sondern durch diese Einfügung lediglich im vorstehend unter III 2 a zuletzt dargestellten Sinne beschränkt worden.
43
aa) Die Beschränkung von Patentanspruch 1 besteht darin, dass die geschützte technische Lehre zusätzlich vorsieht, die Standortbekanntgabefunktion in der Weise zu verwenden, dass bestimmten berechtigten Anrufern die Standortinformationen des Empfängers auf ihren Anruf hin, nach Erkennung des Positionsbekanntgabecodes, zugänglich sind, anderen aber nicht.
44
bb) Dieses zusätzliche Element der technischen Lehre ist in abstrakter Form in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen durch die Offenbarung angelegt , dass mithilfe der Standortbekanntgabefunktion gesteuert werden kann, den Anrufern, die über den Positionsbekanntgabecode verfügen, die Positionsdaten des betreffenden (Funk-)Rufempfängers (doch) vorzuenthalten. Diese Steuerungsmöglichkeit ist in NK6 zwar nur im Sinne eines Entweder-oder für die Anrufe aller Codeinhaber oder keines von ihnen beschrieben (III 1 b). Damit ist dem Teilnehmer aber bei abstrahierender Betrachtung ein Instrument an die Hand gegeben, um sich trotz zuvor gegebener Berechtigung durch Überlassung des Codes den Zugriff der Berechtigten auf die aktuellen Standortdaten seines (Funk-)Rufempfängers vorzubehalten. Diese allgemeine Berechtigung wird durch Merkmal 5 lediglich durch eine ergänzende Unterscheidung dahin weiter konkretisiert, dass die Standortdaten nunmehr einzelnen dieser Berechtigten zugänglich sind oder bleiben, anderen aber nicht.
45
3. Im Übrigen kann Patentanspruch 1 in zulässiger Weise nach Maßgabe des Hauptantrags beschränkt verteidigt werden.
46
a) Entgegen der Ansicht der Klägerin kann der Gegenstand von Patentanspruch 1 zulässig auf ein "paging communication system" anstatt auf ein "satellite paging communication system" gerichtet werden.
47
aa) Dass der in NK6 formulierte Anspruch 1 auf ein "satellite paging communication system" gerichtet ist, ist insoweit unerheblich. Für die Frage der unzulässigen Erweiterung kommt es, wie ausgeführt (III 1 a), darauf an, was der Fachmann der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend entnehmen kann.
48
bb) Bei der Prüfung, ob der erteilte Anspruch in den Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig offenbart ist, ist zu berücksichtigen, dass die Feststellung, ob in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen aus fachmännischer Sicht abschließend lediglich ein ganz konkretes Ausführungsbeispiel offenbart ist oder ob sich darin eine Erfindung in abstrahierter Form zeigt, Ergebnis einer wertenden Betrachtung ist. Dabei ist auch zugrunde zu legen, dass der Anmelder den Offenbarungsgehalt seiner Anmeldung dabei unverkürzt erfasst sehen und er möglichst breiten Schutz erlangen und die Erfindung deshalb in möglichst allgemeiner Weise vorstellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele beschränken möchte (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 22 - Kommunikationskanal; Urteil vom 9. Juni 2015 - X ZR 51/13, GRUR 2015, 976 Rn. 45 mwN - Einspritzventil).
49
cc) Nach diesen Maßstäben reicht es zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung durch Verallgemeinerung aus, Patentanspruch 1 auf ein "paging communication system" zu richten.
50
Der Erfinder hat zwar, was im Rahmen seiner Dispositionsfreiheit liegt (BGH, Urteil vom 27. Februar 2007 - X ZR 38/06, BGHZ 171, 167 Rn. 21 - Pipettensystem), den Patentanspruch so formuliert, dass die selektive Steue- rung des Zugangs zu den Informationen über den jeweiligen Standort eines (Funk-)Rufempfängers im Rahmen eines Funkruf-Kommunikationssystems geschützt ist. Es kommt ihm aber ersichtlich gerade nicht darauf an, Patentschutz nur für Funkrufsysteme zu erhalten, zu denen ganz bestimmte Einrichtungen für die Nachrichtenübertragung, wie Weltraumsatelliten oder - worauf zurückzukommen sein wird - ganz bestimmte bodengebundene Einrichtungen gehören. Vielmehr ist es im Interesse des Erfinders, insoweit Funkrufsysteme in allgemeinster Form als Basis für die Erfindung zu erfassen. Die häufige gemeinsame Erwähnung von satellitengestützten und erdverbundenen Kommunikationsmitteln in NK6 deutet der Fachmann als das Bestreben des Erfinders, alle gängigen Modalitäten der Nachrichtenübertragung und Übertragungswege zu erfassen , nicht aber als Ausdruck eines Willens, sich auf Systeme zu beschränken, die solche Einrichtungen nur kumulativ aufweisen. In NK6 kommt die Beispielhaftigkeit der angeführten verschiedenen Übertragungsmittel schon im einleitenden Satz zum Ausdruck. Danach bezieht sich die Erfindung (allgemein) auf Funkruf-Telekommunikationsdienste und -systeme (paging telecommunication services and systems), und (nur) "insbesondere" auf satellitengestützte Dienste und Systeme dieser Art.
51
b) Der verteidigte Patentanspruch 1 ist nicht deshalb unzulässig erweitert , weil die in NK6 mit dem Bezugszeichen 6 gekennzeichneten NetzwerkSteuereinrichtungen nicht ausdrücklich, als Bodenkontrollstationen ("ground con- trol station") oder unter einer synonymen Bezeichnung (oben I 2 b), in den Anspruch aufgenommen sind.
52
Wie ausgeführt, schützt Patentanspruch 1 nicht ein Funkrufsystem ("pa- ging communication system") als solches in konstitutiv zu verstehender Ausstattung mit erdverbundenen und weltraumgestützten Übertragungseinrichtungen und Komponenten, sondern nur, soweit dabei als besonderer technischer Aspekt die Standortdaten eines (Funk-)Rufempfängers selektiv an sich berechtigten Anrufern (doch) vorenthalten werden können. Ob in dem jeweiligen System für die Nachrichtenübertragung boden- und weltraumbezogene Übertragungs- einrichtungen und Komponenten eingesetzt werden oder nur die einen oder die anderen und auf welchen konkreten Übertragungswegen dies geschieht, spielt für den Gegenstand des Anspruchs demgemäß nur unter dem Aspekt funktioneller Zweckmäßigkeit eine Rolle und wird in erster Linie von der räumlichen Distanz zwischen der Position des Absenders von den Empfangsorten abhängen. Deshalb ist der Anspruch im fachmännischen Verständnis in Bezug auf die eingesetzten Übertragungseinrichtungen allgemein auf ein Funkrufsystem bezogen , zu dem auch erdverbundene Übertragungseinrichtungen 10 gehören können. Diese schließen im Sinne eines Oberbegriffs die im Streitpatent mit dem Bezugszeichen 6 gekennzeichneten Netzwerk-Steuereinrichtungen ein, die auch nach dem Vorbringen der Klägerin zu einem funktionierenden Funkrufnetzwerk gehören, weshalb es ihrer ausdrücklichen Aufnahme in den Anspruch nicht bedarf. Dass die Netzwerk-Steuereinrichtungen in den Anmeldungsunterlagen auch als bodenverbunden beschrieben werden ("terrestrial network center/control station"), versteht der Fachmann vor diesem Hintergrund nicht als die Erfindung (mit-)charakterisierende Anweisung, die NetzwerkSteuereinrichtungen fest am Boden zu installieren, damit sie ihren Zweck im Rahmen des geschützten Systems erfüllen können, sondern als bloßen Hinweis auf die am Anmeldetag übliche Konzeption von Funkrufsystemen.
53
4. Weitere unzulässige Erweiterungen von Patentanspruch 1 vermag die Klägerin nicht aufzuzeigen. Dazu sind lediglich folgende Bemerkungen angezeigt :
54
Der Gegenstand eines Patents geht nicht schon dadurch über den Inhalt der Anmeldung hinaus, dass er mit Begriffen gekennzeichnet ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht verwendet worden sind (BGH, Urteil vom 21. April 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009, 933 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II). Entscheidend ist, dass der im Anspruch verwendete Begriff im Lichte der Beschreibung keinen anderen als den von den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen umfassten Gegenstand als zur Erfindung gehörend umfasst. Die Verwendung des Begriffs "location (within the system)" gegenüber "glo- bal position" ist jedenfalls deshalb unbedenklich, weil beide Wendungen aus fachmännischer Sicht im Lichte der mit NK6 übereinstimmenden Beschreibung des Streitpatents synonym verstanden werden.
55
Im Übrigen reichen Abweichungen von den in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen formulierten Ansprüchen, auf die die Klägerin mehrfach verweist, nicht aus, weil der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung voraussetzt, dass der Gegenstand des Anspruchs nicht in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen in ihrer Gesamtheit als zur Erfindung gehörend offenbart (oben III 1 a). Dass etwa die zeitliche Beziehung der Standortbestimmung mit der Standortweitergabe durch die Merkmalselemente "for a time" und "during said time" in den in NK6 formulierten Ansprüchen 1, 8, 11 und 12 nicht zu finden ist, wie die Klägerin geltend macht, ist schon deshalb unerheblich. Im Übrigen liegt es auf der Hand, dass Angaben über den Standort des (Funk-)Rufempfängers sinnvoll nur gemacht werden können, wenn der räumlichen Komponente eine zeitliche zugeordnet wird. Das wird mit den beanstandeten Begriffen zum Ausdruck gebracht und ist aus fachmännischer Sicht in NK6 enthalten.
56
5. Für Patentanspruch 5 gelten die vorstehenden Ausführungen (III 1 bis 4) entsprechend.
57
6. Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents führt nicht zu dessen Bestand in einer weiterreichenden Fassung, als der aus dem Tenor ersichtlichen. Dies ist klarzustellen, weil der Hauptantrag vor dem Hintergrund der gesamten eingeschränkten Verteidigung des Streitpatents dahin auszulegen ist, dass die Beklagte aus Merkmal (v) in den Ansprüchen 1 und 5 Rechte herleiten möchte, das Streitpatent aber nur in einer Fassung Bestand hat, in der dies nicht der Fall (oben III 2) und zu berücksichtigen ist, dass die Beklagte entsprechende Hinweise (Disclaimer) erst in die Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen II, XV und XVI) aufgenommen hat.
58
Die Verteidigung mit dem ersten Hilfsantrag (Anlage 1 zum Protokoll vom 10. Mai 2016) ist unzulässig, weil die unzulässige Erweiterung in Merkmal 5 darin nicht beseitigt ist.
59
Das Gleiche gilt im Ergebnis für die Fassung gemäß Hilfsantrag I (Anlage 2 zum Protokoll vom 10. Mai 2016), in der Merkmal (v) in den Ansprüchen 1 und 5 um den Zusatz ergänzt ist: "… such that access to the location information of the individual authorized callers is allowed in certain instances, while access to the location information is denied in other instances." Diese Ergänzung bezieht sich auf die erwähnte Passage in der Zusammenfassung der Erfindung in NK6 S. 2 Z. 21 ff., die für sich genommen in der Sache der technischen Lehre entspricht, die sich aus den Merkmalen 1 bis 4.1 ergibt. Die unzulässige Erweiterung von Merkmal 5 bleibt davon unberührt (oben III 1 b dd [3]).
60
In der Fassung von Hilfsantrag II (Anlage 2 zum Protokoll vom 10. Mai 2016) kann das Streitpatent nicht zulässig verteidigt werden, weil die Ansprüche 1 und 5 in Bezug auf Merkmal (v) durch den dort formulierten Disclaimer einen unklaren Gehalt bekommen, ein europäisches Patent im Nichtigkeitsverfahren aber nicht mit Patentansprüchen beschränkt verteidigt werden kann, die dem Erfordernis einer deutlichen (klaren) Anspruchsfassung nicht genügen (BGH, Urteil vom 18. März 2010 - Xa ZR 54/06, GRUR 2010, 709 - Proxiserversystem ). Die Beklagte hat diesen Disclaimer dahin formuliert, dass das Streitpatent durch Merkmal (v) in Anspruch 1 und 5 unzulässig erweitert ist und daraus in einer Auslegung (interpretation) keine Rechte hergeleitet werden können, in der die Standortbekanntgabefunktion Zugang zur Standortinformation zur gleichen Zeit erlaubt und verweigert ("where the location disclosure feature allows and denies access to the location information at the same time"). Damit ist zum einen unklar, welche Kreise zur gleichen Zeit Zugang zu den Standortdaten haben und welche nicht. Zum anderen kann der Disclaimer damit seine Funktion nicht mehr erfüllen, eindeutig anzugeben, welche Merkmale bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht zu bleiben haben.
61
Die übrigen Hilfsanträge (Hilfsantrag I bis XI in Anlage MFG 4 zur Berufungsbegründung ) beseitigen, wie schon das Patentgericht zutreffend erkannt hat, die unzulässige Erweiterung nicht.
62
7. Der Senat hat in den Urteilstenor den Hinweis aufgenommen, dass aus Merkmal (v) in den Ansprüchen 1 und 5 keine Rechte hergeleitet werden können. Der Aufnahme des Hinweises in die Patentschrift, dass aus der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals, dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, keine Rechte hergeleitet werden können ("Disclaimer"), bedarf es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwar grundsätzlich nicht (BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung). Dem Patentinhaber ist es aber unbenommen, dies zu tun. Da die Beklagte mehrere Hilfsanträge mit Disclaimern formuliert hat, greift der Senat dies auf.
63
IV. Da das Patentgericht sich - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents nicht abschließend befasst hat, ist das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit die Beklagte das Streitpatent beschränkt verteidigt hat, und die Sache insoweit zu neuer Verhandlung an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 119 Abs. 2 und 3 PatG). Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet wird. Eine Endentscheidung durch den Bundesgerichtshof (§ 119 Abs. 5 PatG) ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter dem Gesichtspunkt der Patentfähigkeit unterblieben ist (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 - X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion). VRiBGH Prof. Dr. Meier-Beck kann seine Unterschrift urlaubsbedingt nicht beifügen. Gröning Gröning Grabinski Schuster Kober-Dehm
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.10.2013 - 1 Ni 10/13 (EP) -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2016 - X ZR 36/14

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2016 - X ZR 36/14

Referenzen - Gesetze

Gesetz über internationale Patentübereinkommen - IntPatÜbkG | § 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt


(1) Hat der Anmelder zu einer internationalen Anmeldung, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, beantragt, daß eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrags durchgeführt

Patentgesetz - PatG | § 119


(1) Ergibt die Begründung des angefochtenen Urteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Berufung zurückzuweisen. (2) Insoweit die Berufung für begründet erachtet wir
Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2016 - X ZR 36/14 zitiert 2 §§.

Gesetz über internationale Patentübereinkommen - IntPatÜbkG | § 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt


(1) Hat der Anmelder zu einer internationalen Anmeldung, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, beantragt, daß eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrags durchgeführt

Patentgesetz - PatG | § 119


(1) Ergibt die Begründung des angefochtenen Urteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Berufung zurückzuweisen. (2) Insoweit die Berufung für begründet erachtet wir

Referenzen - Urteile

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2016 - X ZR 36/14 zitiert oder wird zitiert von 9 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2016 - X ZR 36/14 zitiert 9 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 17. Juli 2012 - X ZR 117/11

bei uns veröffentlicht am 17.07.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 117/11 Verkündet am: 17. Juli 2012 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Bundesgerichtshof Urteil, 11. Feb. 2014 - X ZR 107/12

bei uns veröffentlicht am 11.02.2014

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 107/12 Verkündet am: 11. Februar 2014 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Bundesgerichtshof Urteil, 27. Feb. 2007 - X ZR 38/06

bei uns veröffentlicht am 27.02.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 38/06 Verkündet am: 27. Februar 2007 Potsch Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja Pipettensys

Bundesgerichtshof Urteil, 21. Apr. 2009 - X ZR 153/04

bei uns veröffentlicht am 21.04.2009

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 153/04 Verkündet am: 21. April 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein

Bundesgerichtshof Urteil, 16. Dez. 2008 - X ZR 89/07

bei uns veröffentlicht am 16.12.2008

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 89/07 Verkündetam: 16. Dezember 2008 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Juli 2015 - X ZR 64/13

bei uns veröffentlicht am 07.07.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X Z R 6 4 / 1 3 Verkündet am: 7. Juli 2015 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja

Bundesgerichtshof Urteil, 09. Juni 2015 - X ZR 51/13

bei uns veröffentlicht am 09.06.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X Z R 5 1 / 1 3 Verkündet am: 9. Juni 2015 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Mai 2015 - X ZR 43/13

bei uns veröffentlicht am 12.05.2015

Tenor Auf die Berufung der Beklagten wird das am 23. Januar 2013 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Bundesgerichtshof Urteil, 17. Feb. 2015 - X ZR 161/12

bei uns veröffentlicht am 17.02.2015

Tenor Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Juli 2012 aufgehoben.

Referenzen

(1) Hat der Anmelder zu einer internationalen Anmeldung, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, beantragt, daß eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrags durchgeführt wird, und hat er die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat angegeben, in dem er die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden will ("ausgewählter Staat"), so ist das Deutsche Patent- und Markenamt ausgewähltes Amt.

(2) Ist die Auswahl der Bundesrepublik Deutschland vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum erfolgt, so ist § 4 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Artikels 23 Absatz 2 des Patentzusammenarbeitsvertrages Artikel 40 Absatz 2 des Patentzusammenarbeitsvertrages tritt.

45
1. Gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH, Urteil vom 24. Januar 2012 - X ZR 88/09, GRUR 2012, 475 Rn. 31 - Elektronenstrahltherapiesystem ; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 46 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 29 - Hubgliedertor II).
25
2. Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveröffentlichung neuheitsschädlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird (Sen.Urt. v. 16.12.2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 407, 411 - Fahrzeugleitsystem; Benkard /Melullis, EPÜ, Art. 54 Rdn. 54; PatG, 10. Aufl., § 3 Rdn. 20 f.). Zu ermitteln ist deshalb nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen) Lehre entnimmt. In der Rechtsprechung des Senats und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts wird dies auch dahin ausgedrückt, dass maßgeblich ist, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu entnehmen ist (BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Sen.Urt. v. 14.10.2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit; Sen.Urt. v. 30.1.2008 - X ZR 107/04, GRUR 2008, 597 Tz. 17 - Betonstraßenfertiger; EPA (GrBK) Amtsbl. 2001, 413 = GRUR Int. 2002, 80; EPA GRUR Int. 2008, 511 - Traction sheave elevator/KONE; s. dazu auch Benkard/Melullis, EPÜ aaO Rdn. 59; Rogge, GRUR 1996, 931, 934).
45
a) Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Grundsätze der Neuheitsprüfung (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Es ist danach erforderlich , dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler) als mögliche Aus- führungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung ). Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbar wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen , dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu erlangen, also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum I; BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 146/12, BGHZ 200, 63 Rn. 19 ff. - Kommunikationskanal).

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 23. Januar 2013 verkündete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1

Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. März 2001 unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 15. April 2000 angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 275 192.

2

Patentanspruch 1 lautet:

"A machine for the manufacture of elements (8) from strip stock, the elements (8) in use being stacked to provide an assembly of stacked elements (8) for an electrical motor, each element (8) including body (10) and pole (12) portions which are integrally formed, the machine including a die assembly including a first die member (22) for providing by punching at least parts of the body portions (10) of each element and a second die member (32) for providing by punching, the pole portions (12) of each element (8), and characterised in that the body and pole die members (22, 32) are relatively moveable between successive punching operations when the body and pole portions (10, 12) of the elements (8) are provided, whereby incremental adjustment of the position of the second die member (32) relative to the first die member (22) is effected so that whilst each of the body portions (10) of the elements (8) is provided along a common centre line, the pole portion (12) of each of the successive elements (8) is incrementally offset relative to the pole portion (12) of each of the respective previous elements (8) with respect to the said common centre line of the body portion (10)."

3

Die Klägerinnen machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei unzulässig erweitert und nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und hilfsweise mit mehreren geänderten Anspruchssätzen verteidigt.

4

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

5

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt.

Entscheidungsgründe

6

Die zulässige Berufung führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht zur Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents. Die Annahme des Patentgerichts, mit dem Streitpatent sei ein "Aliud" gegenüber der Anmeldung unter Schutz gestellt worden, hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

7

I. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Herstellen von Elementen aus bandförmigem Material, wobei die Elemente im Gebrauch aufeinander gestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden. Eine elektrische Maschine mit ausgeprägten Polen ist, wie das Patentgericht ausgeführt hat, unter dem Fachbegriff Schenkelpolmaschine bekannt. Für Käfig- und Drehstromwicklungen ist es üblich, zur Geräusch- und Oberwellendämpfung die Nuten zu schrägen. Die Einzelbleche werden gegeneinander versetzt, so dass Nuten und Leiter wendelförmig verlaufen, gegebenenfalls auch abschnittsweise mit unterschiedlicher Schrägungsrichtung, so dass sich eine als Winkel- oder Pfeilform bezeichnete Form ergibt. Auch nach dem Streitpatent sollen die Polabschnitte winkelförmig geschrägt werden, die Grundkörper hingegen unverändert bleiben, wie in (der nachfolgend mit Figur 1 wiedergegebenen) Figur 2 des Streitpatents gezeigt.

Abbildung

8

Dazu müssen im Stand der Technik entweder beide Teile einzeln gefertigt und beispielsweise durch Schweißen verbunden werden oder es ist für jedes Blech eine gesonderte Form zu stanzen, was eine große Zahl verschiedener Stanzwerkzeuge erfordert. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, einen Rotor mit dem gewünschten Winkelprofil einfacher herzustellen. Erfindungsgemäß wird dies durch zwei Stanzwerkzeuge erreicht, die schrittweise (inkrementell) gegeneinander bewegt werden und so eine sukzessive Verschiebung des Polabschnitts zum Grundkörper bewirken.

9

Das Patentgericht hat Patentanspruch 1 wie folgt in Merkmale gegliedert:

1.1 Vorrichtung zum Herstellen von Elementen

1.2 aus bandförmigem Material,

1.3 wobei die Elemente im Gebrauch aufeinandergestapelt werden, um eine Anordnung von gestapelten Elementen für eine elektrische Maschine zu bilden,

1.4 wobei jedes Element Grundkörper und Polabschnitte aufweist, die integral ausgebildet sind,

2. wobei die Maschine eine Stanzanordnung aufweist,

2.1 die mit einem ersten Stanzelement versehen ist, zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements,

2.2 und ein zweites Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte eines jeden Elements, und dadurch gekennzeichnet,

3.1 dass die Stanzelemente für Grundkörper und Pole relativ zueinander bewegbar sind, zwischen aufeinanderfolgenden Stanzvorgängen,

3.2 wenn die Grundkörper- und Polabschnitte der Elemente gebildet werden,

4. wobei eine schrittweise Einstellung der Position des zweiten Stanzelements relativ zu dem ersten Stanzelement so ausgeführt wird,

4.1 dass während jeder der Grundkörperabschnitte der Elemente entlang einer gemeinsamen Mittellinie gebildet wird,

4.2 der Polabschnitt eines jeden der aufeinanderfolgenden Elemente schrittweise relativ zu dem Polabschnitt eines jeden entsprechenden vorangehenden Elements in Bezug auf die genannte gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts versetzt ist.

10

II. Das Patentgericht hat in diesem Gegenstand eine unzulässige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung gesehen und dies im Wesentlichen wie folgt begründet:

11

Der Anspruch stütze sich auf Anspruch 11 der Anmeldung, wobei

- die Merkmale 1.2 bis 1.4 neu hinzugekommen seien,

- in Merkmal 3.1 der zweite Halbsatz neu hinzugekommen sei,

- in den Merkmalen 4 und 4.2 "schrittweise" ergänzt worden sei,

- der auf Rotorelemente beschränkte Anspruch 11 auf Elemente verallgemeinert worden sei,

- die Zuordnung der Grundkörperabschnitte und der Polabschnitte zu den Stanzelementen nach Merkmalen 2.1 und 2.2 vertauscht worden sei,

- nach diesen Merkmalen zumindest Teile der Grundkörperabschnitte und die Polabschnitte (insgesamt) ausgestanzt würden, während es nach Anspruch 11 der Anmeldung umgekehrt sei,

- aus der Mittellinie des zugehörigen Grundkörperabschnitts eine gemeinsame Mittellinie des Grundkörperabschnitts geworden sei.

12

Während sich die ersten drei Abweichungen von Anspruch 11 der Anmeldung aus den Ursprungsunterlagen ableiten ließen und die vierte als zulässige Verallgemeinerung angesehen werden könne, seien die weiteren Änderungen nicht mehr zulässig. Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin handele es sich nicht um einen offensichtlichen Fehler in der Formulierung des Patentanspruchs, der berichtigt werden könne. Anspruch 1 sei in sich schlüssig und lasse keine Widersprüche erkennen. Die von der Beklagten gesehenen Widersprüche zur Beschreibung und zu den Zeichnungen könnten nur im Rahmen der Auslegung berücksichtigt werden.

13

Hierzu hat das Patentgericht ausgeführt, Patentanspruch 1 lasse offen, welches Stanzelement stationär und welches beweglich sei; beansprucht sei nur die Relativbewegung. In den Merkmalen 4.1 und 4.2 spreche der Anspruch von einer gemeinsamen Mittellinie als Bezugslinie für die Bewegung. In den ursprünglichen Unterlagen werde die Mittellinie auf den Grundkörperabschnitt bezogen. Werde die Mittellinie aber auf das Blechband oder die Stanzanlage bezogen, wären das erste Stanzelement und die Grundkörperabschnitte stationär und folglich die zweiten Stanzelemente und die Polabschnitte beweglich angeordnet, was ein Aliud zu der ursprünglich offenbarten und in den Figuren dargestellten Anlage darstelle. Der Argumentation der Klägerinnen folgend, die in der beanspruchten gemeinsamen Mittellinie des Grundkörperabschnitts etwas anderes sähen als in der ursprünglich offenbarten Mittellinie des zugehörigen Grundkörperabschnitts, sei als mit dem Streitpatent beansprucht eine Anlage anzusehen, bei der die Grundkörperabschnitte beim Ausstanzen auf einer nunmehr gemeinsamen Mittellinie lägen und das zugehörige Stanzwerkzeug folglich stationär sei. Dass sich die Beschreibung und die Ausführungsbeispiele ausschließlich auf eine Anlage mit einem stationären Stanzwerkzeug für die Polabschnitte und einem beweglichen Stanzwerkzeug für die Grundkörperabschnitte bezögen, könne den Sinngehalt der Patentansprüche nicht in ihr Gegenteil verkehren. Eine Auslegung entgegen dem Wortlaut (im Sinne einer Auslegung entgegen dem Sinngehalt) der Patentansprüche sei nicht zulässig.

14

III. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern. Bei zutreffender Auslegung des Patentanspruchs 1 enthält dieser nicht die vom Patentgericht angenommenen Abweichungen vom Offenbarungsgehalt der Anmeldung, und entsprechendes gilt für den Verfahrensanspruch 7.

15

1. Zu Recht rügt die Berufung, dass es das Patentgericht unterlassen hat, Patentanspruch 1 zunächst unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen, bevor es sich der Frage zuwandte, ob der Gegenstand des Streitpatents, der als das Ergebnis der Auslegung zutage tritt, in den ursprünglichen Unterlagen als die angemeldete Erfindung oder als dieser zugehörig offenbart ist.

16

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Auslegung des Patentanspruchs stets geboten und darf auch dann nicht unterbleiben, wenn der Wortlaut des Anspruchs eindeutig zu sein scheint (s. nur BGH, Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 18 - Formstein; Urteil vom 12. März 2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; Beschluss vom 17. April 2007 - X ZB 9/06, BGHZ 172, 108 - Informationsübermittlungsverfahren I; Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107, Rn. 27 - Polymerschaum I). Denn die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen (BGH, Urteil vom 2. März 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Auch der Grundsatz, dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt (BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330, Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung), schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass Teile der Beschreibung zur Auslegung nicht herangezogen werden dürfen. Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11, GRUR 2015, 159, Rn. 26 - Zugriffsrechte).

17

Der Inhalt der Ursprungsunterlagen oder der Veröffentlichung der Anmeldung bleibt bei der Auslegung außer Betracht. Weder darf der Patentanspruch - zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung - nach Maßgabe des ursprünglich Offenbarten ausgelegt werden (BGHZ 194, 107, Rn. 28 - Polymerschaum I), noch darf umgekehrt sein Sinngehalt dadurch ermittelt werden, dass dem Wortlaut des Patentanspruchs abweichende Formulierungen der Anmeldung gegenübergestellt werden. Allenfalls dann, wenn zweifelhaft bleibt, ob sich Patentanspruch und Beschreibung sinnvoll zueinander in Beziehung setzen lassen, darf die "Anspruchsgeschichte" zur weiteren Klärung der Frage herangezogen werden, ob mit dem Anspruch ein Gegenstand unter Schutz gestellt worden ist, der von dem in der Beschreibung offenbarten abweicht oder hinter diesem zurückbleibt (BGHZ 189, 330, Rn. 25 - Okklusionsvorrichtung; BGHZ 194, 107, Rn. 28 - Polymerschaum I).

18

2. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ergibt sich im Streitfall, dass die Merkmale 2.1 und 2.2 abweichend vom Wortlaut des Anspruchs dahin zu lesen sind, dass mit dem ersten Stanzelement zumindest Teile der Polabschnitte eines jeden Elements und mit dem zweiten Stanzelement die Grundkörperabschnitte eines jeden Elements durch Ausstanzen bereitgestellt werden.

19

a) Mit der Erfindung soll, so heißt es im allgemeinen Teil der Beschreibung, eine Möglichkeit bereitgestellt werden, auf einfache Weise Rotorelemente mit Polabschnitten (Polköpfen) herzustellen, die um unterschiedliche Abstände zu einer Mittellinie des Grundkörperabschnitts (Polschafts) versetzt sind (Abs. 12 der Beschreibung). Bevorzugt ist dabei der vom ersten Stanzelement hergestellte Teil des Polabschnitts derjenige, der allen Rotorelementen (scil. unabhängig vom Ausmaß der Versetzung von der Mittellinie) gemeinsam ist (Abs. 13), d.h. der Polabschnitt wird vom ersten Stanzelement nur teilweise ausgestanzt, während der Rest des Materials beim nachfolgenden Ausstanzen des Grundkörperabschnitts weggenommen wird.

20

Dies wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen, von denen die nachfolgend wiedergegebene Figur 4a wie die Figuren 5a und 6a Ansichten einer erfindungsgemäßen Vorrichtung darstellen (Abs. 17), näher erläutert.

Abbildung

21

Danach ist auf einer Basisplatte 20 ein erstes ortsfestes Stanzelement (die member) 22 und benachbart zu diesem ein zweites bewegliches Stanzelement 32 angeordnet (Abs. 22). Das Stanzelement 22 weist zwei Stanzöffnungen 24a und 24b auf, von denen jede einer Fläche entspricht, die an einen Teil der Umfangslinie des Polabschnitts angrenzt (Abs. 23). Das bewegliche Stanzelement 32 weist Stanzöffnungen 34a und 34b auf, von denen jede einer Fläche entspricht, die an die (Längs-)Seite des Grundkörperabschnitts angrenzt, sowie eine sich dazwischen erstreckende dritte Stanzöffnung 35 (Abs. 24). Unter Ausnutzung dieser Stanzöffnungen werden mittels nicht dargestellter Stanzen die Rotorelemente ausgestanzt (Abs. 27 ff.), indem in Position B zunächst die Polabschnitte teilweise ausgestanzt werden (Abs. 28) und in Position C die Grundkörperabschnitte gestanzt werden (Abs. 29), so dass auf diese Weise mit dem Ausstanzen des Grundkörperabschnitts mittels der Stanzen (punch members) 64a und 64b und einer einteilig mit diesen ausgebildeten dritten Stanze 65 gleichzeitig das Ausstanzen der Polabschnitte vollendet wird und in Position D ein vollständiges Rotorelement bereitsteht (Abs. 30). Die Beschreibung erläutert weiter, es verstehe sich, dass die Stanzen beider Stanzelemente 22, 32 gleichzeitig betätigt würden. Im Anschluss an jeden Stanzvorgang werde ein Antriebsmittel 36 betätigt, um das Stanzelement 32 inkrementell in einer Richtung zu versetzen und damit einen Versatz des Polabschnittabschnitts von der Mittellinie des Grundkörperabschnitts zu erzeugen (Abs. 32).

22

b) Mit dieser Darstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens und einer hierfür geeigneten Vorrichtung steht Patentanspruch 1 (und ebenso der Verfahrensanspruch 7) auf den ersten Blick nicht in Einklang. Denn nach Merkmal 2.1 scheint das (feststehende) erste Stanzelement zum Ausstanzen (zumindest) von Teilen des Grundkörperabschnitts und das (bewegliche) zweite Stanzelement zum Ausstanzen der Polabschnitte bestimmt zu sein. Aus dem Gesamtinhalt der Beschreibung und den weiteren Patentansprüchen 2 bis 6 ergibt sich jedoch, dass hierbei Grundkörper- und Polabschnitte vertauscht worden sind und die Merkmalsgruppe 2 daher so zu lesen ist, dass die Maschine eine Stanzanordnung aufweist, die (2.1) mit einem ersten Stanzelement zum Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte und (2.2) mit einem zweiten Stanzelement zum Ausstanzen der Polabschnitte eines jeden Elements versehen ist.

23

(1) Darauf deutet zunächst der Umstand hin, dass ein wörtlich genommener Patentanspruch 1 nicht nur mit Teilen der Beschreibung wie einzelnen oder auch sämtlichen Ausführungsbeispielen, sondern mit der Beschreibung insgesamt in Widerspruch tritt, ohne dass hierfür ein plausibler Grund erkennbar wäre. Dies wird insbesondere an der vermeintlichen Anweisung des Merkmals 2.1 deutlich, mit dem ersten Stanzelement zumindest Teile des Grundkörperabschnitts auszustanzen. Denn in der Beschreibung ist es, wie erwähnt, gleich eingangs als bevorzugte Vorgehensweise erläutert, mit dem ersten Stanzelement Teile der Polabschnitte, nämlich den allen Polabschnitten gemeinsamen (äußeren) Umriss der Polköpfe, herzustellen. Mit dem Ausstanzen des Grundkörperabschnitts wird sodann die Oberkante des (vorauslaufenden) Polabschnitts gestanzt und gleichzeitig die Unterkante des nächsten Polabschnitts in Abhängigkeit vom Betrag des Versatzes des zweiten Stanzelements so ausgebildet, dass sich ein entsprechender Versatz des Polabschnitts gegenüber der gemeinsamen Mittellinie des Grundkörperabschnitts (Merkmal 4.2) ergibt. Auf diese Weise lassen sich mit einem Werkzeug unterschiedliche Polkopfformen herstellen. Hingegen findet die Möglichkeit, den (gleichförmigen) Grundkörper mit dem ersten Stanzwerkzeug nur teilweise auszustanzen, den Polabschnitt und den Rest des Grundkörperabschnitts aber mit weiteren Stanzwerkzeugen, keinerlei Anklang in der Beschreibung.

24

(2) Es kommt hinzu, dass der Wortlaut der Merkmalsgruppe 4 zwar mit dem vom Patentgericht entwickelten Verständnis nicht unvereinbar ist, jedoch im Kontext der Beschreibung und der weiteren Patentansprüche betrachtet gleichfalls die Annahme stützt, dass das erste Stanzelement anspruchsgemäß nicht zum Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte, sondern der Polabschnitte bestimmt ist.

25

Das Patentgericht hat, im Ausgangspunkt zutreffend, erwogen, dass der Patentanspruch in den Merkmalen 3.1, 3.2 und 4 offen lässt, welches Stanzelement fest und welches beweglich angeordnet ist, da Merkmal 3.1 nur vorgibt, dass beide Stanzelemente relativ zueinander bewegt werden können. Es hat jedoch aus Merkmal 4.2 geschlossen, dass das den Grundkörperabschnitt (teilweise) ausstanzende erste Stanzelement stationär angeordnet sei, weil in diesem Merkmal Bezug auf eine gemeinsame Mittellinie aufeinanderfolgender Elemente genommen, der Fachmann hierunter nichts anderes als eine allen Elementen gemeinsame Mittellinie verstehen könne und folglich eine Vorrichtung unter Schutz gestellt werde, bei der die Grundkörperabschnitte beim Ausstanzen auf einer gemeinsamen Mittellinie lägen.

26

Bei Patentanspruch 1 handelt es sich um einen Sachanspruch, dessen Merkmale dazu bestimmt sind, die geschützte Sache zu beschreiben, d.h. im Streitfall die Maschine und damit gegebenenfalls mittelbar die Ausgestaltung der Erzeugnisse, die mit ihr hergestellt werden können. Wird Merkmal 4.2 - wie stets geboten (statt aller BGHZ 194, 107, Rn. 27 - Polymerschaum I) - im Kontext der Merkmalsgruppe 4 und diese im Zusammenhang des gesamten Anspruch und vor dem erläuternden Hintergrund der Beschreibung gelesen, besagt die Merkmalsgruppe 4, dass die Relativposition des zweiten Stanzelements schrittweise (inkrementell) so geändert wird, dass der Polabschnitt jedes Elements im Verhältnis zum Polabschnitt des vorangehenden um eine entsprechende Schrittweite gegenüber der gemeinsamen Mittellinie der Grundkörperabschnitte versetzt ist. Die Relativbewegung der Stanzelemente (Vorrichtungsmerkmal 4) soll mit anderen Worten so erfolgen, dass die mit der Vorrichtung hergestellten (Rotor-)Elemente den Merkmalen 4.1 und 4.2 entsprechen. Die Grundkörperabschnitte haben mithin eine gemeinsame Mittellinie, die (nicht symmetrischen) Polabschnitte weisen hingegen einen Versatz aus der Mittellinie in die eine oder andere Richtung auf.

27

Demgegenüber liefe ein Verständnis des Merkmals 4.2 als mittelbare Umschreibung der stationären Anordnung des ersten Stanzelements darauf hinaus, dass die - wie auch das Patentgericht angenommen hat - in Patentanspruch 1 an sich offen gelassene Frage, welches Stanzelement fest und welches beweglich angeordnet ist, doch im Sinne einer festen Anordnung des ersten Stanzelements beantwortet würde. Gleichzeitig verlöre damit Patentanspruch 2, der gerade erst bestimmt, dass das erste Stanzelement fest sein und das zweite inkrementell relativ zu diesem bewegt werden soll, seine Funktion, die mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte Vorrichtung zu konkretisieren und wiederholte mit anderen Worten lediglich den sachlichen Gehalt des Patentanspruchs 1.

28

(3) Schließlich stützt auch Patentanspruch 6 - und entsprechendes gilt für das Verfahren nach Patentanspruch 9 - in Verbindung mit der Beschreibung die Annahme, dass die Merkmale 2.1 und 2.2 im dargestellten Sinne einer Vertauschung von Grundkörper- und Polabschnitten zu lesen sind.

29

Technisch sinnvoll ließe sich die zunächst nur teilweise Ausstanzung des Grundkörperabschnitts, die Merkmal 2.1 vorzusehen scheint, nur dahin verstehen, dass dem Ausstanzen seiner Längskanten die Ausstanzung seiner Fußlinie, gegebenenfalls zusammen mit der Oberkante des vorauslaufenden Polabschnitts, nachfolgt. Hierfür wird, wie ausgeführt, im Ausführungsbeispiel die Stanze 65 verwendet, die zusammen mit der gekrümmten inneren Oberfläche des Grundkörperabschnitts die gekrümmte äußere Oberfläche des Polabschnitts erzeugt. Dadurch bleibt, wie in Absatz 35 der Beschreibung erläutert wird, die Mittellinie des Krümmungsradius der Polabschnitte im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts, obwohl sich der Versatz des Polabschnitts um einen Schritt von der theoretischen Position unterscheidet. Damit bleiben gleichzeitig die Mittellinie der äußeren Oberfläche der Polabschnitte der gestapelten Rotorelemente und der Luftspalt zwischen dieser äußeren Oberfläche und der inneren Oberfläche des Stators trotz der winkelartigen Anordnung konstant. Die Vorteile dieser Anordnung können ohne den Nachteil einer Veränderung der Dicke des Luftspalts in Axialrichtung der Rotoranordnung genutzt werden (Abs. 36).

30

Die Stanze 65 gehört zu einem dritten Stanzelement 35, das nach Patentanspruch 4 zum Ausstanzen eines Umfangsrands zwischen dem Grundkörperabschnitt eines Elements und dem Polabschnitt eines durch den vorangegangenen Ausstanzvorgang gebildeten Elements dient. Nach Patentanspruch 6 sind die zweiten und dritten Stanzelemente integral ausgebildet. Es sind somit in Patentanspruch 6 einteilig ausgebildete Stanzen 64a, 64b, 65 unter Schutz gestellt, wie sie in der Beschreibung erläutert und in Figur 7 gezeigt sind. Sie können, wie von Patentanspruch 9 gefordert, gemeinsam schrittweise zwischen aufeinander folgenden Ausstanzvorgängen bewegt werden.

31

Mit diesem einteiligen beweglichen Werkzeug lassen sich jedoch im Wesentlichen auf der Mittellinie C/L des Grundkörperabschnitts liegende Krümmungsradien der Polabschnitte nicht erzeugen. Es lassen sich nicht einmal die (gleichmäßig) gekrümmten inneren Oberflächen des Grundkörperabschnitts erzeugen, mit denen die Rotorelemente im Ausführungsbeispiel auf der Welle angeordnet sind, weil die einteilige Stanze relativ zum Grundkörperabschnitt verschoben wird.

32

(4) Unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Beschreibung, des Sinngehalts der Merkmalsgruppe 4, und des Wortlauts der Patentansprüche 2, 6 und 9 muss der Fachmann, der es unternimmt, ein sinnvolles und wenn möglich widerspruchsfreies Gesamtverständnis der Patentansprüche und der zu ihrer Erläuterung bestimmten Beschreibung zu entwickeln, mithin zu dem Schluss gelangen, dass mit der Formulierung des Patentanspruchs in den Merkmalen 2.1 und 2.2 - entgegen dem insoweit verunglückten Wortlaut - nichts unter Schutz gestellt worden ist, was von der in der Beschreibung offenbarten Vorrichtung abweicht, bei der mit dem ersten (feststehenden) Stanzelement (zumindest) Teile der Polabschnitte eines jeden Elements und mit dem zweiten (beweglichen) Stanzelement die Grundkörperabschnitte eines jeden Elements durch Ausstanzen bereitgestellt werden.

33

c) Entgegen der von den Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung vertretenen Auffassung steht die dargestellte Auslegung des Patentanspruchs 1 - die entsprechend für Patentanspruch 7 gilt - auch nicht im Widerspruch zu einer mit der Erteilung des Streitpatents vorgenommenen Beschränkung des Schutzgegenstands gegenüber dem mit der Anmeldung beanspruchten Gegenstand. Denn es bleibt dabei, dass der Patentanspruch durch die vom Patentgericht aufgezeigten zusätzlichen Merkmale als ein gegenüber der Anmeldung engerer Gegenstand definiert worden ist.

34

3. Damit enthält der Gegenstand des Streitpatents insoweit keine unzulässige Erweiterung. Dass sie auch im Übrigen nicht vorliegt, hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei angenommen; die Berufungserwiderungen wenden sich hiergegen auch nicht.

35

IV. Da das Patentgericht - nach seinem Ausgangspunkt konsequent - sich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents nicht befasst hat, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 119 Abs. 2 und 3 PatG).

36

Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das auch mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet wird und diese Bewertung durch den Bundesgerichtshof überprüft wird. Eine Endentscheidung durch den Bundesgerichtshof (§ 119 Abs. 5 PatG) ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unterblieben ist. Dafür, dass im Streitfall etwas anderes gälte, ist nichts erkennbar und wird auch von den Parteien nichts geltend gemacht.

Meier-Beck                        Gröning                                Bacher

                     Deichfuß                        Kober-Dehm

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 3. Juli 2012 aufgehoben.

Das europäische Patent 1 088 569 wird mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über folgende Fassung der Patentansprüche hinausgeht:

"1. Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger, die umfasst: ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum, eine Pumpe (6), eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe (6), einem Verbinder zum Verbinden des Polsters mit der Saugleitung, eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder, wobei der Verbinder einen Ausguss (602) zum Verbinden des von der Pumpe (6) ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder eine scheibenartige Schale (601) umfasst, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht, und wobei die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist, die ferner Kanäle (607) umfasst, mittels deren ein Aufnehmer (108) den Druck an der Wundstelle misst.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das poröse Polster (102) einen Polyvinylalkoholschaum umfasst.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die chirurgische Abdeckung (701) ein Loch (702) für den Ausguss (602) aufweist, durch das dieser sich hindurch erstreckt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die chirurgische Abdeckung (701) eine Kunststofffolie (701) umfasst, die mit einem druckempfindlichen Klebstoff zum Befestigen des porösen Polsters (102) und des Verbinders an der Wunde beschichtet ist."

Im Übrigen wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Berufungsverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 088 569 (Streitpatents), das aus einer am 8. Januar 2001 eingereichten Teilanmeldung hervorgegangen ist. Diese geht zurück auf eine als WO 97/18007 veröffentlichte internationale Patentanmeldung vom 14. November 1996 (Stammanmeldung), die beim Europäischen Patentamt als europäische Anmeldung 865 304 geführt wird. Das Streitpatent betrifft eine tragbare Wundbehandlungseinrichtung und umfasst fünf Patentansprüche. Patentanspruch 1, auf den die weiteren Ansprüche unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

"Apparatus for applying negative pressure to a superficial wound in a mammal which comprises a porous pad (102) of open, intercommunicating cellular flexible foam, a pump (6), a suction tube (101) for connecting the porous pad to the pump (6), a connector for connecting the pad to the suction tube, a surgical drape (701) for forming an air-tight seal over the wound site, over the pad and over the connector, said connector having a spout (602) for connecting the end of the suction tube (101) remote from the pump (6) to the wound site, characterized in that the connector comprises a disc-like cup (601) having its lower face in contact with said porous pad."

2

Die Klägerin zu 1 hat das Streitpatent in vollem Umfang, die Klägerin zu 2 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 angegriffen. Die Klägerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht patentfähig und beruhe auf einer unzulässigen Erweiterung. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit zuletzt sechs Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

3

Gegen das Urteil des Patentgerichts wendet sich die Berufung der Beklagten, die in erster Linie weiterhin die Abweisung der Klagen begehrt und hilfsweise das Streitpatent in beschränkten Anspruchsfassungen verteidigt. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe

4

I. Das Streitpatent betrifft eine tragbare Vorrichtung zur Wundbehandlung.

5

1. Nach der Schilderung der Streitpatentschrift waren im Stand der Technik, etwa aus der internationalen Anmeldung WO 96/05873, Vorrichtungen zur Behandlung von Wunden bekannt, bei denen der Wundheilungsprozess durch Anlegen von Unterdruck gefördert werde. Eine solche Vorrichtung umfasse ein poröses, für Flüssigkeiten durchlässiges Polster, das in die Wunde eingeführt werden könne, einen Verband, mit dem die Wunde abgedeckt und luftdicht abgedichtet werde, eine Abflussleitung, die das Polster mit einer Saugpumpe verbinde, so dass Unterdruck an die Wunde angelegt und Flüssigkeiten aus dieser abgesaugt werden könne, und schließlich einen Behälter, in dem die abgesaugte Flüssigkeit gesammelt werde.

6

Wie eine solche, im Stand der Technik bekannte Vorrichtung aussieht, zeigt beispielsweise die Figur 10 der erwähnten internationalen Anmeldung,

Abbildung

bei der Bezugszeichen 210 die Wunde, Bezugszeichen 36 ein poröses, flüssigkeitsdurchlässiges Schaumstoffpolster (foam pad), Bezugszeichen 37 den Schlauch und Bezugszeichen 43 die luftdichte Wundabdeckung bezeichnet.

7

Das technische Problem, welches das Streitpatent lösen soll, besteht darin, eine Vorrichtung bereitzustellen, die eine solche Wundbehandlung mit Unterdruck bequemer macht und ihre Anwendung insbesondere auch bei mobilen, also nicht bettlägerigen Patienten erlaubt.

8

2. Zur Lösung dieses Problems schlägt die Streitpatentschrift eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):

Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde in einem Säuger [1], umfassend

1. ein poröses Polster (102) aus offenem, eine Verbindung schaffendem, zellförmigen Weichschaum (a porous pad of open, intercommunicating cellular flexible foam); [1.1]

2. eine Pumpe (6); [1.2]

3. eine Saugleitung (101) zum Verbinden des porösen Polsters mit der Pumpe; [1.3]

4. einen Verbinder zur Verbindung des Polsters mit der Saugleitung [1.4], der

a) einen Ausguss (spout) (602) zum Verbinden des von der Pumpe ferngelegenen Endes der Saugleitung (101) mit der Wundstelle aufweist, [1.6]

b) eine scheibenartige Schale (a disc-like cup) (601) umfasst, deren untere Fläche (lower face) mit dem porösen Polster in Kontakt steht; [1.7a und 1.7b]

5. eine chirurgische Abdeckung (701) zum Bilden einer luftdichten Abdichtung über der Wundstelle, über dem Polster und über dem Verbinder. [1.5]

9

3. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung:

10

a) Der Verbinder weist nach Merkmal 4a einen Ausguss (spout) auf, der dazu dient, das von der Pumpe entfernte Ende der Saugleitung mit der Wundstelle zu verbinden, während im Stand der Technik, wie etwa aus der oben wiedergegebenen Figur 10 ersichtlich, das Ende des Schlauchs in das Weichschaumstoffpolster eingeführt wurde. Nach der Beschreibung kann entweder der Ausguss das Ende des Schlauchs aufnehmen oder aber das Schlauchende in den Ausguss eingesetzt und zusätzlich in den Schaum gedrückt werden (Sp. 5, Z. 37 bis 39 und Z. 45 bis 47). Die Anordnung und Größe des Ausgusses überlässt das Streitpatent dem Fachmann, bei dem es sich hier, wie das Patentgericht unbeanstandet angenommen hat, um einen Diplom-Ingenieur der Medizintechnik handelt, der mit der Entwicklung von Unterdruck-Vorrichtungen zur Behandlung von Wunden vertraut ist und für die medizinischen Aspekte der Wundheilung einen entsprechend kundigen Arzt konsultiert.

11

b) Der Verbinder umfasst nach Merkmal 4b eine scheibenartige Schale (disc-like cup). Es handelt sich demnach um eine Vorrichtung, die einerseits die Form einer Schale aufweist, also nicht völlig eben ist, sondern an ihrem Rand aus dieser Ebene heraus gebogen ist, andererseits aber scheibenartig, also flach ausgestaltet ist. Unter einer scheibenartigen Schale versteht das Streitpatent mithin eine Schale, deren Höhe deutlich geringer ist als ihr Durchmesser. Ein solches Verständnis des Merkmals wird auch dadurch nahegelegt, dass die Wundheilungsvorrichtung am Körper getragen können werden soll (vgl. Figuren 3A und 3B), weshalb es vorteilhaft ist, sie möglichst flach zu halten. Hierfür spricht weiter, dass die Figuren 6B und 6C Schalen zeigen, die praktisch flach sind und nur einen minimal aufgebogenen Rand aufweisen.

12

Für diese Auslegung spricht ergänzend, dass das Streitpatent in den Absätzen 6 und 7 die internationale Anmeldung WO 94/20041 (VP4 = D1) als nächstliegenden Stand der Technik bezeichnet, deren Inhalt der Oberbegriff von Patentanspruch 1 wiedergebe. Der Umstand, dass Patentanspruch 1 das Merkmal 4b als einziges kennzeichnendes Merkmal ausweist, legt den Schluss nahe, dass die in D1 in den dortigen Figuren 2 bis 5 mit den Bezugszeichen 29a, 29b, 29c und 29d gekennzeichneten Vorrichtungen nicht als scheibenartig anzusehen sein sollen. Die Auffassung der Klägerin zu 1, Absätze 6 und 7 des Streitpatents seien bei der Auslegung nicht zu berücksichtigen, weil sie in der Stammanmeldung nicht enthalten waren, trifft nicht zu. Bei der Ermittlung der mit einem Patentanspruch gegebenen Lehre sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, die die technische Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschaulichen und daher nach ständiger Rechtsprechung nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen sind. Dabei darf der Patentanspruch weder nach Maßgabe dessen ausgelegt werden, was sich nach Prüfung des Standes der Technik als patentfähig erweist, noch nach Maßgabe des Sinngehalts der Ursprungsunterlagen. Grundlage der Auslegung ist vielmehr allein die Patentschrift (BGH, Urteil vom 17. Februar 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 27 f. - Polymerschaum).

13

Merkmal 4b besagt weiter, dass die Unterseite der scheibenartigen Schale mit dem porösen Polster in Kontakt steht, was dahin zu verstehen ist, dass die konkave Seite der Schale mit dem Polster in einem flächigen Kontakt steht. Nach der Beschreibung des Streitpatents wird die Schale auf die poröse Abdeckung der Wunde gedrückt und durch eine chirurgische Abdeckung gesichert (Sp. 5 Z. 43 bis 45). Berücksichtigt man einerseits, dass die Schale scheibenartig, also flach ausgebildet ist, und andererseits, dass das poröse Polster aus Weichschaumstoff besteht, also nachgiebig ist, ergibt sich hieraus für den Fachmann, dass die Schale zwar nicht notwendigerweise vollflächig, aber auch nicht nur punktuell oder mit ihrem Rand, also entlang einer Linie auf dem Polster aufsitzt, sondern im Wesentlichen flächig auf diesem aufliegt. Aus fachlicher Sicht besagt dies, dass der Innenraum der Schale jedenfalls im Wesentlichen mit dem aus Weichschaum bestehenden Polster ausgefüllt ist, so dass keine größeren Freiräume bestehen bleiben. Dieses Verständnis des Merkmals ergibt sich für den Fachmann auch daraus, dass eine solche Gestaltung zu dem gewünschten, für eine tragbare Vorrichtung vorteilhaften flachen Aufbau beiträgt.

14

Angaben über die Größe der Schale, insbesondere dazu, ob sie so dimensioniert sein muss, dass sie das gesamte Weichschaumstoffpolster abdeckt, sind Patentanspruch 1 nicht zu entnehmen.

15

c) Nach Merkmal 5 umfasst die Vorrichtung eine chirurgische Abdeckung zur Herstellung einer luftdichten Abdichtung über Wundstelle, Polster und Verbinder. Daraus ergibt sich, dass nicht nur das Polster, sondern auch der Verbinder unter der chirurgischen Abdeckung liegen muss.

16

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

17

Das Streitpatent sei vollen Umfangs für nichtig zu erklären, weil sein Gegenstand in sämtlichen verteidigten Fassungen über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe. Das Merkmal M1.7b, wonach die untere Fläche der vom Verbinder umfassten scheibenartigen Schale mit dem porösen Polster in Kontakt stehe, sei der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen. In der Stammanmeldung sei nicht offenbart, dass der Verbinder der beanspruchten Vorrichtung eine scheibenartige Schale umfasse, deren untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt stehe. Den Figuren 6A bis 6D der Stammanmeldung sei solches nicht zu entnehmen. Auch aus der Gesamtoffenbarung der Stammanmeldung ergebe sich nicht, dass die Schale so ausgestaltet sein müsse, dass ihre untere Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt stehe, ebenso bleibe offen, mit welchem Anteil bzw. in welchem Umfang die Unterseite der Schale mit dem Polster in Kontakt stehe.

18

Die Einfügung des Merkmals M1.7b könne nicht als bloße Einschränkung des Gegenstands des Anspruchs 1 verstanden werden, sondern führe zu einer anderen Lehre (Aliud). Während der Fachmann den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen die Lehre entnehme, dass die scheibenförmige Schale so ausgebildet sei, dass sie mit dem Rand, jedenfalls aber nicht mit der unteren Fläche auf das poröse Polster aufgesetzt werde, setze das eingefügte Merkmal genau dies voraus. Da sämtliche Hilfsanträge dieses Merkmal aufwiesen, seien sie unzulässig. Ob der weitere Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit vorliege, könne damit dahinstehen.

19

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsrechtszug nicht in vollem Umfang stand.

20

1. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

21

a) Nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜbkG ist ein europäisches Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären, wenn sein Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach maßgebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung formulierten Patentansprüche beschränkt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (BGHZ 194, 107 Rn. 45 - Polymerschaum).

22

b) Eine unzulässige Erweiterung ist hier darin zu sehen, dass die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde nur durch ein poröses Polster, eine Pumpe, eine Saugleitung, einen Verbinder mit scheibenartiger Schale und Ausguss zur Verbindung des Polsters mit der Saugleitung sowie eine chirurgische Abdeckung gekennzeichnet ist. In dieser allgemeinen Form ist die Vorrichtung in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen - das ist hier die Stammanmeldung - nicht als erfindungsgemäß offenbart.

23

aa) Die Beschreibung der Stammanmeldung geht wie diejenige des Streitpatents von der internationalen Patentanmeldung WO 96/05873 aus. Die dort beschriebene Vorrichtung sei wirksam zur Behandlung einer Vielzahl von Wunden unterschiedlicher Art und Größe. Jedoch könne die Behandlung eine längere Zeit in Anspruch nehmen, was nicht bei einem bettlägerigen, wohl aber bei einem nicht an das Bett gebundenen Patienten ein Problem darstelle. Als Aufgabe der Erfindung wird es bezeichnet, eine Vorrichtung bereitzustellen, die in der Anwendung komfortabler ist, insbesondere bei in gewissem Umfang mobilen Patienten, und weitere aus der Beschreibung ersichtliche Vorteile aufweist. Hierzu wird zunächst eine tragbare Vorrichtung zur Stimulierung der Wundheilung vorgeschlagen, die ein Gehäuse mit einer Saugpumpe und einem Behälter zur Aufnahme abgesaugter Wundflüssigkeit enthält und Mittel zur Verbindung mit Verbandmaterial in der Wundregion sowie einen Tragegurt oder Gürtel zum Abstützen des Gehäuses umfasst, wobei die zweckmäßige Ausgestaltung des Gehäuses, der Saugpumpe und ihres Antriebs sowie des Behälters näher beschrieben wird.

24

Sodann wird erörtert, dass es bei einer tragbaren Vorrichtung schwieriger sei als bei der im Stand der Technik beschriebenen statischen, den an der zu behandelnden Wundstelle herrschenden Druck zu bestimmen, da er teilweise von der hydrostatischen Höhe zwischen Pumpe und Wunde abhänge und diese sich in Abhängigkeit von den Bewegungen des Patienten verändere. Dieses Problem soll durch eine zusätzliche Leitung gelöst werden, die die Wundstelle mit vorzugsweise in dem Gehäuse untergebrachten Druckerfassungsmitteln verbindet. Diese könnten wiederum mit einem Mikroprozessor verbunden sein, der für die Einhaltung eines vorbestimmten Druckbereichs sorge. Eine solche Einrichtung lasse sich auch bei einer nicht-tragbaren Vorrichtung verwenden. Sie erlaube es auch, über die veränderten Druckverhältnisse einen vollständig mit Wundflüssigkeit gefüllten Behälter zu detektieren.

25

Diesen allgemeinen Ausführungen folgt die Beschreibung der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsformen. Dabei wird unter Bezugnahme auf Figur 1 u.a. ein als Saugleitung dienender Schlauch 101 und ein zweiter Schlauch 106 beschrieben, der die Wundstelle zur Messung oder Überwachung des Drucks mit einem Druckentlastungsventil 8 und einem Messfühler 108 verbindet. Die Schläuche 101 und 106 könnten in einem mehrlumigen Schlauch (multi-lumen tube) kombiniert werden. Dies wird als bevorzugt und in den Figuren 5A bis 5F und in modifizierter Form in 6E dargestellt bezeichnet. Sodann kommt die Beschreibung auf die Figuren 6A bis 6D zu sprechen, die verschiedene Ansichten eines Verbinders zum Anschließen des mehrlumigen Schlauchs an die Wundstelle zeigten. Nur an dieser Stelle wird der Verbinder dahin beschrieben, dass er eine scheibenförmige Schale umfasst, die einen Ausguss aufweist, der so bemessen ist, dass er das Ende des mehrlumigen Schlauchs aufnehmen kann (S. 8).

26

In Übereinstimmung mit diesen Ausführungen der Beschreibung ist Anspruch 1 der Anmeldung auf eine tragbare Vorrichtung mit Gehäuse, Saugpumpe, Behälter und Tragegurt gerichtet, der nebengeordnete Anspruch 3 auf eine Behandlungsvorrichtung u.a. mit Druckerfassungsmitteln und der ebenfalls nebengeordnete Anspruch 5 auf eine Behandlungsvorrichtung u.a. mit einer Saugleitung und einer zusätzlichen Leitung, die ein poröses Polster mit eine Überwachung des Drucks an der Wundstelle ermöglichenden Druckerfassungsmitteln verbindet.

27

Die in der Stammanmeldung offenbarten Ausführungsformen der Erfindung werden damit zum einen durch die eine Tragbarkeit erlaubenden Mittel (Anspruch 1), zum anderen durch Mittel gekennzeichnet, die eine Druckerfassung ermöglichen (Ansprüche 3 und 5). Nur im Kontext der Druckerfassung und der hierzu neben der Saugleitung erforderlichen zweiten Leitung findet der Verbinder Erwähnung. Die Saugleitung und die Druckerfassungsleitung können in einer unterteilten Schlauchleitung (multi-partitioned tube) zusammengefasst werden (Stammanmeldung S. 5 unten), und der Ausguss des Verbinders kann diesen mehrlumigen Schlauch aufnehmen.

28

bb) Dem ist nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, dass als zum Patentschutz angemeldete Erfindung auch eine Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks auf eine Oberflächenwunde beschrieben wird, die weder Mittel aufweist, die ihre Tragbarkeit sicherstellen, noch Mittel, die es ermöglichen, den Druck an der Wundstelle zu erfassen, sondern lediglich aus einem porösen Polster, einer chirurgischen Abdeckung, einer Pumpe, einer Saugleitung und einem Polster und Saugleitung verbindenden Verbinder bestehen, der einen die Saugleitung aufnehmenden Ausguss und eine scheibenartige Schale umfasst.

29

Allerdings ist eine Fassung des Patentanspruchs, die gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine Verallgemeinerung enthält, nicht unter allen Umständen ausgeschlossen. In Bezug auf die Frage, ob die Priorität einer Voranmeldung zu Recht in Anspruch genommen wird, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass dies unter der Voraussetzung zulässig ist, dass sich die in der Voranmeldung anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 25 - Kommunikationskanal). Die gleichen Maßgaben gelten für die Frage danach, ob der erteilte Patentanspruch gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen eine unzulässige Erweiterung aufweist.

30

Nach dieser Maßgabe beruht Patentanspruch 1 auf einer unzulässigen Erweiterung. Der Fachmann vermag den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht ohne weiteres die allgemeine technische Lehre zu entnehmen, Polster und zur Pumpe führende Saugleitung einer Unterdruckvorrichtung durch eine Einrichtung zu verbinden, die einen Ausguss zur Aufnahme der Saugleitung und eine scheibenartige Schale zur Aufnahme des Polsters umfasst.

31

Der Verbinder ist in der Stammanmeldung vielmehr nur als Element einer Vorrichtung offenbart, in der er den konkret beschriebenen Zweck erfüllt, die Anbindung eines mehrlumigen Schlauchs an die Wundstelle zu gewährleisten. Er steht mithin in untrennbarem Zusammenhang mit einer Wundbehandlungsvorrichtung, die auch ein Druckerfassungsmittel aufweist, wobei die hierfür erforderliche weitere Leitung mit der ohnehin erforderlichen Saugleitung vorzugsweise in einem mehrlumigen Schlauch zusammengefasst ist, der von dem Ausguss des Verbinders aufgenommen wird. Weder Beschreibung noch Ansprüche der Stammanmeldung bieten einen Anhalt für die Annahme, der Fachmann entnehme ihr, dass ihm mit der Ausgestaltung des Verbinders als mit einem Ausguss oder einer Tülle versehener flacher Schale eine Ausführungsform der Vorrichtung zum Ausüben eines Unterdrucks vorgestellt wird, für die unabhängig von den Ausführungsformen, die sich mit der tragbaren Ausgestaltung oder den Mitteln zur Druckerfassung beschäftigen, Patentschutz angestrebt wird und die mithin - für sich betrachtet - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart wird.

32

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Stammanmeldung kurz vor der oben genannten Passage der Beschreibung des Ausführungsbeispiels auch eine Leitung erwähnt, die nur eine Bohrung aufweist (single bore tube, S. 7 unten). Der betreffenden Passage ist lediglich zu entnehmen, dass die ansonsten vorgesehene geteilte Leitung (partitioned tube) nicht bis zur Wundstelle reichen muss, sondern an ihrem Ende ein kurzes Stück einer einlumigen Leitung aufweisen kann. Dem entspricht es, dass - etwas später (S. 8 Mitte) - ausgeführt wird, dass, sofern dies gewünscht wird, das Ende der Leitung auch durch den Ausguss führen und bis in den Weichschaum reichen kann. Dies ändert nichts daran, dass an den genannten Stellen im Grundsatz weiterhin ein mehrlumiger Schlauch gemeint ist, und vermag den sich aus dem Gesamtinhalt der Beschreibung ergebenden Zusammenhang der Offenbarung der Ausgestaltung des Verbinders mit einer Vorrichtung zum Ausüben und Überwachen eines Unterdrucks nicht in Frage zu stellen.

33

c) Danach hat das Patentgericht im Ergebnis zutreffend angenommen, dass Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung auf einer unzulässigen Erweiterung beruht und daher keinen Bestand haben kann. Eine andere Beurteilung ist auch nicht dadurch gerechtfertigt, dass das Streitpatent aus einer Teilanmeldung hervorgegangen ist. Die Anforderungen an die Ursprungsoffenbarung sind in einem solchen Fall nicht geringer.

34

2. Dagegen hält das angefochtene Urteil der Nachprüfung nicht stand, soweit das Patentgericht angenommen hat, der ehemalige Hilfsantrag 6 neu, den die Beklagte nunmehr als Hilfsantrag I stellt, beruhe auf einer unzulässigen Erweiterung.

35

Nach Hilfsantrag I wird Patentanspruch 1 um ein weiteres Merkmal ergänzt, wonach die Saugleitung (101) als innere Bohrung (606) in einer Multilumenleitung ausgebildet ist, die ferner Kanäle (607) umfasst, mittels deren ein Aufnehmer (108) den Druck an der Wundstelle misst (Merkmal 6).

36

Die beschränkte Verteidigung der Beklagten mit diesem Hilfsantrag ist - entgegen der Auffassung des Patentgerichts - zulässig.

37

a) Das zusätzliche Merkmal 6 gewährleistet, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht aus den dargelegten Gründen über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht. Die Verallgemeinerung, die nach den Ausführungen oben (unter III 1) eine unzulässige Erweiterung begründete, ist dadurch rückgängig gemacht worden, dass der Aufnehmer 108 als Druckerfassungsmittel und die durch die Kanäle 607 einer Multilumenleitung ausgebildete zweite Leitung zur Verbindung zwischen Polster und Pumpe in den Patentanspruch aufgenommen worden sind und die Ausgestaltung des Verbinders in diesen Kontext gestellt worden ist, weil die vom Ausguss aufgenommene Saugleitung die innere Bohrung 606 der Multilumenleitung bildet.

38

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 beruht zwar insoweit auf einer unzulässigen Erweiterung, als in Merkmal 4b über die scheibenartige Schale ausgesagt ist, dass sie mit ihrer unteren Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht. Dies führt jedoch nicht zur Unzulässigkeit der beschränkten Verteidigung des Streitpatents nach Hilfsantrag I.

39

aa) Nach Merkmal 4b steht die scheibenartige Schale mit ihrer unteren Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt. Wie oben ausgeführt, versteht der Fachmann dieses Merkmal dahin, dass die konkave Seite der Schale mit dem Polster in einem flächigen Kontakt steht.

40

Ein solcher flächiger Kontakt zwischen der konkaven Seite der Schale und dem Polster ist in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart. Die Stammanmeldung zeigt in den Figuren 6B und 6C sehr flache Schalen. Ferner kann ihr, insbesondere durch den Verweis auf die internationale Anmeldung WO 96/05873, aus der die oben wiedergegebene Figur 10 stammt, entnommen werden, wie ein Polster, mit dem die Wunde abgedeckt wird, gestaltet sein kann. Aus der Stammanmeldung ist jedoch nicht ersichtlich, wie die scheibenartige Schale auf das Polster aufgesetzt wird. Es wird dort lediglich erläutert, die Schale werde auf die poröse Wundabdeckung gedrückt und durch eine chirurgische Abdeckung gesichert (the cup (601) is pressed onto the porous dressing and secured by a surgical drape, Stammanmeldung S. 8). Auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um ein Polster aus Weichschaumstoff handelt, ergibt sich aus diesen Angaben für den Fachmann nicht unmittelbar und eindeutig, dass die scheibenartige Schale mit ihrer unteren Fläche mit dem porösen Polster in flächigem Kontakt steht. Denn ob bei Befolgen dieser Anweisung ein flächiger Kontakt entsteht, hängt aus fachlicher Sicht von mehreren Umständen ab, insbesondere von der Höhe der Schale, vom Verhältnis der Größen von Schale einerseits und Polster andererseits, von der Festigkeit oder Nachgiebigkeit des Polsters und vom Maß des Drucks, mit dem die Schale auf das Polster gepresst wird. Zu allen diesen Umständen enthält die Stammanmeldung keine näheren Angaben.

41

bb) Dies führt jedoch nicht dazu, dass die Verteidigung der Beklagten mit Hilfsantrag I unzulässig ist.

42

(1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu deutschen Patenten und Gebrauchsmustern müssen solche Schutzrechte, wenn ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, nicht für nichtig erklärt oder gelöscht werden, sofern die Änderung in der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals besteht, die zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. Dagegen ist die Nichtigerklärung oder Löschung nicht zu vermeiden, wenn die Änderung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu einem Aliud abgewandelt wird (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; Beschluss vom 6. August 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahl-drucker). Die Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente Anwendung findet, hat der Bundesgerichtshof bislang offen gelassen (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 19 - Winkelmesseinrichtung). Sie ist - entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts (Urteil vom 8. April 2014, Mitt. 2014, 436 - Fettabsaugevorrichtung) - zu bejahen.

43

(2) Der angeführten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt die Überlegung zugrunde, dass die unzulässige Änderung des Gegenstands des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen dessen Widerruf oder Nichtigerklärung nicht erfordert, wenn den berechtigten Interessen Dritter, insbesondere der Wettbewerber des Patentinhabers, und der Öffentlichkeit durch weniger schwerwiegende Maßnahmen Rechnung getragen werden kann.

44

Danach ist der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents nicht geboten, wenn der Gegenstand des Patents gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen in unzulässiger Weise verallgemeinert worden ist. In diesem Fall kann die unzulässige Erweiterung dadurch behoben werden, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 14 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 19 - Integrationselement; ebenso EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 2. Februar 1994 - G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 11 - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Pro-ducts).

45

Der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents ist andererseits unumgänglich, wenn die Hinzufügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals dazu führt, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (BGH, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 21 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 27 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 16 - Tintenstrahldrucker). Die Aufrechterhaltung eines solchermaßen geänderten Anspruchs gefährdete die Rechtssicherheit für Dritte, die darauf vertrauen dürfen, dass aus der Patentanmeldung kein Patent hervorgeht, das einen weiteren oder anderen Gegenstand hat als denjenigen, der in der Anmeldung offenbart worden ist. Die Aufrechterhaltung eines mit dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents mit der Maßgabe, dass das in Rede stehende Merkmal im Patentanspruch verbleibt, der Patentinhaber daraus aber keine Rechte herleiten kann, scheidet in einem solchen Fall aus, weil sie dazu führen würde, dass das Patent in der Fassung nach dem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren einen anderen Gegenstand hätte als ursprungsoffenbart (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 23 - Winkelmesseinrichtung).

46

Der Widerruf oder die Nichtigerklärung eines Patents ist dagegen nicht erforderlich, wenn die Einfügung eines Merkmals, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt. In einem solchen Fall wird den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit dadurch Rechnung getragen, dass das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür gesorgt wird, dass im Übrigen aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können, insbesondere das nicht offenbarte Merkmal bei der Prüfung der Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeittelegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 16 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 16 - Tintenstrahldrucker).

47

(3) Diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht nicht in Widerspruch zu den Regelungen des Europäischen Patentübereinkommens.

48

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts führt die Aufnahme eines einschränkenden, in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch regelmäßig zum Widerruf des Patents nach Art. 123 Abs. 2, 100 Buchstabe c EPÜ. Falle ein solches Merkmal unter Art. 123 Abs. 2 EPÜ, könne es weder im Patent beibehalten noch ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 3 EPÜ aus den Ansprüchen gestrichen werden. Das Patent könne nur dann - ausnahmsweise - aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür biete, dass die einschränkenden Merkmale ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 3 EPÜ durch andere ersetzt werden könnten (Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 2. Februar  1994 - G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 12 f. - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products).

49

Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof wenden bei der Entscheidung über die Nichtigerklärung eines europäischen Patents, das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist, nicht Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ an, sondern entscheiden auf der Grundlage von Art. II § 6 IntPatÜbkG. Mit der Schaffung dieser Norm hat der nationale Gesetzgeber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Gründe für die Nichtigerklärung eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe von Art. 138 EPÜ aufzuführen. Nach Art. 138 EPÜ kann ein europäisches Patent - vorbehaltlich des Art. 139 EPÜ - nur aus den dort abschließend aufgeführten Gründen für nichtig erklärt werden. Die Norm steht damit zwar einer Entscheidung des nationalen Gerichts entgegen, durch die ein europäisches Patent auch dann für nichtig erklärt wird, wenn keiner der in Art. 138 EPÜ aufgeführten Gründe vorliegt. Sie eröffnet aber die Möglichkeit, dass das nationale Gericht auch bei Vorliegen eines solchen Grundes von der Nichtigerklärung des Patents absieht, ohne sich damit in Widerspruch zu Art. 123 EPÜ zu setzen, wie er von der Großen Beschwerdekammer verstanden wird.

50

(4) Ein solches Absehen von der Nichtigerklärung ist auch bei einem europäischen Patent angezeigt, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht oder nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt.

51

Die Große Beschwerdekammer hat eingeräumt, dass die von ihr vertretene Auffassung zu harten Folgen für den Patentinhaber führt (EPA, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 13 - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products), weil er Gefahr läuft, nach einer Änderung seiner Anmeldung selbst dann in einer "unentrinnbaren Falle" zu sitzen und alles zu verlieren, wenn die Änderung den Schutzbereich des Patents einschränkt. Die oben wiedergegebene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ermöglicht es demgegenüber, auf eine vollständige Nichtigerklärung des Patents zu verzichten, ohne dass Abstriche an der Wahrung der berechtigten Interessen Dritter und der Öffentlichkeit gemacht werden müssen. Sie trägt damit zugleich dem verfassungsrechtlichen Schutz des Eigentums (Art. 14 GG) Rechnung, der auch das Recht am Patent umfasst und den Patentinhaber vor hoheitlichen Eingriffen schützt, soweit diese nicht erforderlich sind. Das rechtfertigt es, diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente anzuwenden.

52

(5) Soweit Patentanspruch 1 das Merkmal enthält, dass die untere Fläche der scheibenartigen Schale mit dem porösen Polster in Kontakt steht, liegt darin eine bloße Konkretisierung einer Anweisung zum technischen Handeln, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist.

53

(a) Ob es sich bei der Einfügung eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals um eine bloße Einschränkung des angemeldeten Gegenstands handelt oder um ein Aliud, bestimmt sich danach, ob damit lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in diesen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der daraus weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 29 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 26 f. - Tintenstrahldrucker).

54

(b) Danach ist Merkmal 4b - entgegen der Auffassung des Patentgerichts - nicht als Aliud einzuordnen. Soweit dieses Merkmal vorsieht, dass die scheibenartige Schale mit ihrer unteren Fläche mit dem porösen Polster in Kontakt steht, wird damit kein neuer technischer Aspekt eingeführt. Vielmehr handelt es sich um eine bloße Beschränkung im vorstehend ausgeführten Sinn, durch die dem Fachmann vermittelt wird, die scheibenartige Schale so flach auszugestalten, dass ein im Wesentlichen flächiger Kontakt zwischen ihrer unteren Fläche und dem porösen Polster hergestellt wird, wenn die Scheibe auf das Polster gedrückt und mittels der chirurgischen Abdeckung gesichert wird.

55

(6) Der Zulässigkeit der beschränkten Verteidigung steht auch nicht entgegen, dass es nicht zulässig ist, den Patentanspruch durch ein nicht-ursprungsoffenbartes Merkmal zu beschränken. Denn Merkmal 4b ist bereits im erteilten Patentanspruch 1 enthalten. Dass es Bestandteil des im Übrigen unbedenklichen Hilfsantrags I ist, kann daher dessen Zulässigkeit nicht in Frage stellen.

56

3. Die Beurteilung des Patentgerichts, wonach Patentanspruch 1 nicht zulässigerweise in der Fassung des Hilfsantrags I (früherer Hilfsantrag 6 neu) verteidigt werden kann, hält mithin der Prüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

57

Dies führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht (§ 119 Abs. 2, 3 PatG). Eine eigene Entscheidung des Senats in der Sache ist nicht angezeigt (§ 119 Abs. 5 Satz 1 PatG). Das Patentgericht hat die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung dieses Hilfsantrags bislang nicht geprüft. Bei dieser nunmehr erforderlichen Prüfung wird das Patentgericht das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal außer Betracht zu lassen haben.

Meier-Beck                           Hoffmann                       Deichfuß

                   Kober-Dehm                        Feddersen

22
Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 - UV-unempfindliche Druckplatte) als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung ; Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24 - Formteil). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin). Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden Patentanmeldung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit).
c) Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss
45
a) Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Grundsätze der Neuheitsprüfung (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Es ist danach erforderlich , dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler) als mögliche Aus- führungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung ). Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbar wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen , dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu erlangen, also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum I; BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 146/12, BGHZ 200, 63 Rn. 19 ff. - Kommunikationskanal).
21
Die Revision kann daher auch nicht mit der Rüge durchdringen, der Patentanspruch hätte "richtigerweise" auf eine Handpipette anstatt auf ein System aus Pipette und Spritze gerichtet werden müssen. Dem Patentanmelder kann in dieser Hinsicht nicht vorgeschrieben werden, wie er den Patentanspruch zu formulieren hat. Er kann vielmehr die Erteilung des Patents grundsätzlich in jeder Ausgestaltung verlangen, die der gegebenen technischen Lehre entspricht und patentfähig ist (BGHZ 166, 347, 349 f. - Mikroprozessor). Nachdem sich die Erfindung mit dem Problem befasst, die Mechanik des Ankuppelns der Spritze an die Pipette und des Abkuppelns der Spritze von der Pipette zu verbessern, ist es ohne weiteres möglich und nicht rechtsmißbräuchlich, die Spritze in die Definition des patentierten Gegenstandes einzubeziehen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 153/04 Verkündet am:
21. April 2009
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Druckmaschinen-Temperierungssystem II
EPÜ Art. 138 Abs. 1 lit. c, Art. 69 Abs. 1; PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, § 14 Abs. 1
Der Gegenstand des Patents geht nicht schon dadurch über den Inhalt der Anmeldung
hinaus, dass er mit Begriffen gekennzeichnet ist, die in den Anmeldungsunterlagen
als solche nicht verwendet worden sind, insbesondere, wenn damit längere
Umschreibungen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen zusammenfassend
oder schlagwortartig umschrieben werden.
BGH, Urteil vom 21. April 2009 - X ZR 153/04 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 21. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Richter
Keukenschrijver, Dr. Lemke, Gröning und Dr. Berger

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin wird das am 21. Juli 2004 verkündete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert: Das europäische Patent 602 312 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 11 sowie 13 und 14, letztere soweit sie nicht auf Patentanspruch 12 zurückbezogen sind, für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung dieser Patentansprüche hinausgeht: 1. Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine, mit folgenden Merkmalen: 1.1. es sind mindestens zwei verschiedene Arten von Kühlvorrichtungen vorgesehen, von welchen eine eine Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung (120, 146, 142, 184, 174, 162, 138, 134, 132) zum Aufbringen von temperiertem Feuchtwasser (124) auf den betreffenden Rotationskörper (6, 122) der Druckmaschine und die andere eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung (2, 107, 80, 82, 85, 88, 91) zum Wärmeaustausch zwischen temperiertem Kaltwas- ser und der Oberfläche einer Farbverreiberwalze (107) der Druckmaschine ist; 1.2. die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung enthält einen ersten Vorratsbehälter (132) für das Feuchtwasser (124); 1.3. die Kaltwasser-Kühlvorrichtung enthält einen zweiten Vorratsbehälter (80) für das Kaltwasser (130); 1.4. eine Kühlanlage (190) mit einem einzigen Kälteerzeuger (192, 194, 196, 202, 204, 208) zur Kühlung von Kältemittel und mit einer Wärmetauschervorrichtung (82, 83, 84, 88, 140, 93 und 140, 180, 162, 139, 138, 158, 174, 176) zum Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser (124) sowie zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Kaltwasser (130); 1.5. Mittel (66, 82, 86, 114, 138, 146, 184) zum wahlweisen Umschalten zwischen der Betriebsart 'FeuchtwasserOffsetdruck' unter Verwendung der FeuchtwasserAuftragsvorrichtung mit oder ohne gleichzeitiger Kühlung durch die Kaltwasser-Kühlvorrichtung und der Betriebsart 'wasserloser Offsetdruck' unter Verwendung der Kaltwasser -Kühlvorrichtung ohne gleichzeitiges Auftragen von Feuchtmittel durch die FeuchtwasserAuftragsvorrichtung.
2. Temperierungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauschervorrichtung mindestens zwei Wärmetauscher (84, 140) enthält, die vom Kältemittel des Kälteerzeu- gers (192, 194, 196, 202, 204, 208) durchströmt werden, dass mindestens einer der Wärmetauscher (84) vom Kaltwasser (Leitungen 83, 85) durchströmt wird und einen Wärmeaustausch zwischen dem Kaltwasser und dem Kältemittel erzeugt, und dass mindestens ein anderer der Wärmetauscher (140) vom Feuchtwasser (Leitungen 139, 180) durchströmt wird und einen Wärmeaustausch zwischen dem Feuchtwasser und dem Kältemittel erzeugt.
3. Temperierungssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kälteerzeuger einen Kältemittelkreislauf (192, 194, 196, 222) aufweist, welcher mit zwei zueinander parallelen Kältemittelzweigen (198, 199) versehen ist, durch welche gekühltes Kältemittel strömt, dass jeder Kältemittelzweig Mittel (202, 204) zur Einstellung des Kältemitteldurchlasses enthält, dass der eine Kältemittelzweig (198) in Wärmeaustausch (84) mit dem Kaltwasser und der andere Kältemittelzweig (199) in Wärmeaustausch (140) mit dem Feuchtwasser ist.
4. Temperierungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einem der beiden Vorratsbehälter (80, 132) Mittel (91, 138, 66) zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Niveaus oder Niveaubereiches an darin enthaltenem Kaltwasser oder Feuchtwasser zugeordnet sind.
5. Temperierungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche , gekennzeichnet durch eine, einen Mikrocomputer enthaltende elektronische Steuereinrichtung (66) zur Steuerung oder Regelung der Temperatur des Feuchtwassers und/oder des Kaltwassers mittels der Kühlanlage (190) in Abhängigkeit von einer Temperatur (68, 208, 214).
6. Temperierungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass ein Kaltwasserkreislauf (80, 82, 83, 84, 85, 2, 107, 88) zur Rezirkulation des Kaltwassers vom ersten Vorratsbehälter (80) über die Kühlanlage (190) zu einer KaltwasserWärmeaustauschvorrichtung (2) der betreffenden Farbverreiberwalze (107) und wieder zurück zum ersten Vorratsbehälter (80), vorgesehen ist.
7. Temperierungssystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Kaltwasserkreislauf (80, 84, 85, 2, 107, 88) eine aus dem ersten Vorratsbehälter (80) Kaltwasser herausfördernde erste Pumpe (82) aufweist, und dass stromabwärts der Pumpe (82) eine Entlüftungsleitung (92) an den Kaltwasserkreislauf angeschlossen ist, welche in den ersten Vorratsbehälter (80) für Kaltwasser mündet.
8. Temperierungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass ein Feuchtwasserkreislauf (132, 138, 139, 140, 180, 142, 170, 146, 120, 150, 154, 158) zur Rezirkulation des Feuchtwassers vom zweiten Vorratsbehälter (132) über die Kühlanlage (190) zu dem betreffenden Rotationskörper (6, 122) und wieder zurück zum zweiten Vorratsbehälter (132), vorgesehen ist.
9. Temperierungssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Feuchtwasserkreislauf (132, 138, 139, 140, 180, 142, 170, 146, 120, 150, 154, 158) eine Feuchtwasser aus dem zweiten Vorratsbehälter (132) herausfördernde zweite Pumpe (138) aufweist, und dass von einer stromabwärts der Kühlanlage (190) gelegenen Stelle aus eine Bypassleitung (182) in den zweiten Vorratsbehälter (132) zurückführt, über welche das Feuchtwasser wahlweise in den zweiten Vorratsbehälter (132) statt zu dem zu befeuchtenden Rotationskörper (6, 122) zurückgeführt werden kann.
10. Temperierungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur und/oder Strömungsgeschwindigkeit des Kaltwassers in Abhängigkeit von einem Temperatur-Sollwert und dem jeweiligen Temperatur-Istwert einer Druckplattenober- fläche (4) eines Druckplattenzylinders (6) eingestellt oder geregelt wird.
11. Temperierungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche , dadurch gekennzeichnet, dass Kaltwasser (130) aus dem ersten Vorratsbehälter (80) über einen weiteren Wärmetauscher (52) einer Blasluftkühlvorrichtung (2) zur Kühlung von Luft, welche auf den betreffenden Rotationskörper (6) geblasen wird, und alternativ oder gleichzeitig zu Farbverreiberwalzen (107) eines Farbwerkes (106), welches Druckfarbe von einer Farbquelle (108) auf die Druckplattenoberfläche (4) überträgt, zu ihrer Kühlung zugeführt werden kann.
13. Temperierungssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Vorratsbehälter (80) und der zweite Vorratsbehälter (132) je mindestens einen Flüssigkeits-Niveausensor (91, 134) enthalten, der in Abhängigkeit vom Flüssigkeitsniveau ein Signal erzeugt.
14. Temperierungssystem nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauschervorrichtung der Kühlanlage (190) mindestens zwei Wärmetauscher (84, 140) aufweist, die im Kältemittelkreislauf parallel zueinander geschaltet sind und deren Kältemittelströmung unabhängig voneinander einstellbar oder regelbar (202, 208, 204, 214) ist, und zwar für jeden dieser Wärmetauscher (84, 140) in Abhängigkeit von einem eigenen Temperatur-Sollwert, dass mindestens einer (84) dieser Wärmetauscher zur Kühlung des Kaltwassers (130) und mindestens ein anderer (140) dieser Wärmetauscher zur Kühlung des Feuchtwassers (124) dient.
Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.
Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin neun Zehntel und die Beklagte ein Zehntel.
Von Rechts wegen

Tatbestand:



1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 602 312 (Streitpatents), das als Teilanmeldung zu der europäischen Stammanmeldung 553 447 (im Folgenden nur: Anmeldung) unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Patentanmeldung 4 202 544 vom 30. Januar 1992 angemeldet worden ist. Es umfasst 14 Ansprüche, deren erster in der Verfahrenssprache lautet: "Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine, mit folgenden Merkmalen: 1.1 es sind mindestens zwei verschiedene Arten von Kühlvorrichtungen vorgesehen, von welchen eine eine Feuchtwasser -Auftragsvorrichtung (120, 146, 142, 184, 174, 162, 138, 134, 132) zum Aufbringen von temperiertem Feuchtwasser (124) auf den betreffenden Rotationskörper (6, 122) der Druckmaschine und die andere eine KaltwasserKühlvorrichtung (2, 107, 80, 82, 85, 88, 91) zum Wärmeaustausch zwischen temperiertem Kaltwasser und der Oberfläche des betreffenden Rotationskörpers (6, 107) der Druckmaschine ist; 1.2 die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung enthält einen ersten Vorratsbehälter (132) für das Feuchtwasser (124); 1.3 die Kaltwasser-Kühlvorrichtung enthält einen zweiten Vorratsbehälter (80) für das Kaltwasser (130); 1.4 eine Kühlanlage (190) mit einem einzigen Kälteerzeuger (192, 194, 196, 202, 204, 208) zur Kühlung von Kältemittel und mit einer Wärmetauschervorrichtung (82, 83, 84, 88, 140, 93 und 140, 180, 162, 139, 138, 158, 174, 176) zum Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser (124) sowie zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Kaltwasser (130); 1.5 Mittel (66, 82, 86, 114, 138, 146, 184) zum wahlweisen Umschalten zwischen der Betriebsart 'FeuchtwasserOffsetdruck' unter Verwendung der FeuchtwasserAuftragsvorrichtung mit oder ohne gleichzeitiger Kühlung durch die Kaltwasser-Kühlvorrichtung und der Betriebsart 'wasserloser Offsetdruck' unter Verwendung der KaltwasserKühlvorrichtung ohne gleichzeitiges Auftragen von Feuchtmittel durch die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung."
2
Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.
3
Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei unzulässig erweitert worden; seine Lehre sei aufgrund offenkundiger Vorbenutzung eines Temperierungssystems mit einer Kälteanlage durch sie, die Klägerin, nicht patentfähig, sie sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Dafür hat sie sich unter anderem auf die deutschen Offenlegungsschriften 1 953 590 und 28 49 286 berufen.
4
Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 11 sowie 13 und 14, sofern nicht unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 12 bezogen, für nichtig zu erklären. Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
5
Durch das angefochtene Urteil hat das Bundespatentgericht die Klage abgewiesen. Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verfolgt die Klägerin ihren erstinstanzlichen Antrag weiter. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent beschränkt in der aus der Urteilsformel ersichtlichen Fassung und mit Hilfsanträgen , wegen deren Wortlauts auf die korrigierten Anlagen ihres Schriftsatzes vom 17. April 2009 Bezug genommen wird.
6
Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. B. W. , Universität S. , ein schriftliches Gutachten erstellt, welches er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat. Beide Parteien haben Privatgutachten eingereicht , die Klägerin ein solches von Prof. Dr.-Ing. H. , die Beklagte ein Gutachten von Dr.-Ing. B. .

Entscheidungsgründe:



7
Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache nur insoweit Erfolg, als das in zulässiger Weise beschränkt verteidigte Streitpatent im Umfang des Angriffs der Nichtigkeitsklage ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären ist, soweit es über die verteidigte Fassung hinausgeht (st. Rspr., vgl. BGHZ 170, 215 ff. - Carvedilol II). Im Übrigen war das Rechtsmittel zurückzuweisen.
8
I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine. Die Druckwerke solcher Maschinen müssen im Betrieb gekühlt werden. Das kann der Streitpatentschrift zufolge auf verschiedene Weise geschehen, nämlich indem Blasluftkühlvorrichtungen Kaltluft an die Oberfläche der zylindrischen, rotierenden Druckplatten blasen, indem die Farbverreiberwalzen innen mit Kühlflüssigkeit durchströmt werden oder (gekühlte) Befeuchtungsflüssigkeit auf die Oberfläche der Druckplatte aufgebracht wird.
9
Die Beschreibung gibt als Aufgabe der Erfindung an, das Temperierungssystem so auszubilden, dass das Druckwerk der Maschinen wahlweise mit einer dieser Kühlungsmodalitäten, kombiniert mit zweien davon oder mit allen zusammen betrieben werden kann. Dies soll ohne umfangreiche Baumaßnahmen , vorzugsweise auf einfache Weise durch Umschalten von Ventilen und ohne den Aus- oder Umbau von Maschinenteilen, erfolgen. Außerdem soll das System preiswert hergestellt werden können und der zum Betrieb erforderliche Energieaufwand in jeder der drei Modalitäten gering sein.
10
2. Dafür schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der hauptsächlich verteidigten Fassung ein Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine vor (ohne Bezugszeichen) mit 1. mindestens zwei verschiedenen Arten von Kühlvorrichtungen , 1.1 wovon die eine eine Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung durch Aufbringen von temperiertem Feuchtwasser auf den betreffenden Rotationskörper der Druckmaschine und 1.2 die andere eine Kaltwasser-Kühlvorrichtung zum Wärmeaustausch zwischen temperiertem Kaltwasser und der Oberfläche einer Farbverreiberwalze ist, wobei 2.1 die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung einen ersten Vorratsbehälter für das Kühlwasser und 2.2 die Kaltwasser-Kühlvorrichtung einen zweiten Vorratsbehälter für das Kaltwasser enthält, mit 3. einerKühlanlage 3.1 mit einem einzigen Kälteerzeuger und 3.2 mit einer Wärmetauschervorrichtung zum Wärmeaustausch zwischen 3.2.1 dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser sowiezwischen 3.2.2 dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Kaltwasser undmit 4. Mitteln zum wahlweisen Umschalten zwischen 4.1 der Betriebsart "Feuchtwasser-Offsetdruck" unter Verwendung der Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung 4.1.1 mit gleichzeitiger Kühlung durch oder 4.1.2 ohne gleichzeitige Kühlung durch die KaltwasserKühlvorrichtung 4.2 und der Betriebsart "wasserloser Offsetdruck" unter Verwendung der Kaltwasser-Kühlvorrichtung ohne gleichzeitiges Auftragen von Feuchtmittel durch die FeuchtwasserAuftragsvorrichtung.
11
3. Dazu sind folgende Erläuterungen angezeigt.
12
a) Beim "Feuchtwasser-Offsetdruck" (auch: Nassoffset) handelt es sich um das zum Prioritätszeitpunkt herkömmliche und damals vorherrschende Offset -Druckverfahren, bei dem die Druckplatte vor dem Druck mit einer (kühlbedürftigen ) Flüssigkeit, regelmäßig Wasser, dem Alkohol zugesetzt wird, und die das Streitpatent als "Feuchtwasser" bezeichnet, benetzt wird. Beim Offsetdruck, einem Flachdruckverfahren, sind die Bereiche, die Druckfarbe übertragen sollen , relativ lipophil und die Bereiche der Druckplattenoberfläche, die keine Druckfarbe übertragen sollen, relativ hydrophil und lipophob gehalten. Nach dem Auftragen des Feuchtwassers benetzen sich dementsprechend nur die lipophilen Bereiche der Druckplatte mit der öligen Offsetdruckfarbe, während der aufgetragene Feuchtmittelfilm in den hydrophilen Bereichen ausreichend stabil ist, um eine Benetzung mit der Druckfarbe zu verhindern.
13
b) Beim "wasserlosen Offsetdruck" im Sinne von Merkmal 4.2 der Merkmalsgliederung werden die nicht druckenden Stellen im Allgemeinen von einem Silikongummi gebildet. "Feuchtwasser" kommt dann nicht zum Einsatz. Der wasserlose Offsetdruck ist zwar seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt , konnte sich aber, auch nachdem das japanische Unternehmen Toray in den 70er Jahren mit der - in der Streitpatentschrift erwähnten und für dieses Verfahren speziell konzipierten - Toray-Druckplatte hervorgetreten war, bis zum Prioritätstag nur in Spezialsegmenten erfolgreich behaupten.
14
c) Der Wortlaut des verteidigten Patentanspruchs 1 weist dem "wasserlosen Offsetdruck" allein die innenseitige Kühlung der Farbverreiberwalzen mit hindurchströmender Kühlflüssigkeit zu, die in der Streitpatentschrift als "Kaltwasser" bezeichnet ist und für die Wasser verwendet wird, welches mit Zusatzmitteln versetzt sein kann (Merkmale 1.2, 4.2). Eine Blasluftkühlung mit Hilfe von Kaltwasser ist mithin nicht Voraussetzung für die Verwirklichung der Erfindung nach dem verteidigten Patentanspruch 1.
15
Angesichts dessen kann keine entscheidende Bedeutung für die Auslegung des Patents dem Umstand zukommen, dass die Blasluftkühlung in den Ausführungsformen mitbeschrieben war und ist. Damit wird die Erfindung lediglich in ihren gesamten Möglichkeiten dargestellt. Die Schlussfolgerung, die Blasluftkühlung müsse notwendig vorhanden sein, kann deshalb ebenso wenig gezogen werden, wie dies aus dem Umstand hervorgeht, dass die diesem Element zugeordnete Bezugsziffer (2) bei den Bezugszeichen für die Kaltwasser -Kühlvorrichtung aufgeführt ist. Dies dient der Vollständigkeit der Beschrei- bung, erlaubt aber ebenfalls nicht die Auslegung, dass eine Blasluftkühlung notwendig vorhanden sein muss.
16
d) Die Bezeichnung des Feuchtwasser- bzw. wasserlosen Offsetdrucks als "Betriebsart" in Patentanspruch 1 ist im Lichte des Gegenstands des Anspruchs zu sehen, der sich auf ein Druckmaschinen-Temperiersystem beschränkt , das unter Verwendung der Feuchtwasser-Auftrags- bzw. der Kaltwasserkühlvorrichtung (Merkmale 4.1, 4.2) betrieben wird. Die Übertragung des Druckbilds auf den Druckträger, namentlich die Umrüstung der auf den Druckzylinder aufgebrachten, jeweils nur für den Feuchtwasser- oder den wasserlosen Druck geeigneten Druckplatten oder gar der Druckbetrieb selbst, also die Herstellung von Druckerzeugnissen, ist vom Gegenstand der Erfindung nicht eingeschlossen.
17
II. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 138 Abs. 1 lit. c, 2. Alt. EPÜ) hinaus.
18
1. Das betrifft zum einen die Kennzeichnung beanspruchter Vorrichtungsteile als "Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung", "KaltwasserKühlvorrichtung" und "Kälteerzeuger". Denn der Inhalt einer Anmeldung wird nicht schon dadurch erweitert, dass der Gegenstand des erteilten Schutzrechts mit Begriffen umschrieben ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht benutzt worden sind. Das gilt namentlich dann, wenn damit längere Umschreibungen in den Anmeldungsunterlagen zusammenfassend oder schlagwortartig bezeichnet werden. Entscheidend ist, dass diesen Oberbegriffen oder Schlagworten in den Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehörend behandelte Elemente eindeutig und in der Weise lückenlos und abschließend zugeordnet sind, dass keine Auslassungen oder Hinzufügungen vorliegen. Solche Erweiterungen zeigt die Berufung nicht auf und sie sind auch nicht erkennbar. Vielmehr lassen sich den beanstandeten Begriffen die dazu korrespondierenden Angaben in den Anmeldungsunterlagen eindeutig zuordnen.
19
Die "Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung" dient, wie der Begriff es erwarten lässt, der Aufbringung der für den Nassoffsetdruck erforderlichen gekühlten Flüssigkeit auf die Druckkörperoberfläche. Welche Merkmale sie aufweist, erschließt sich dem Fachmann aus den Anmeldungsunterlagen einschließlich der Figuren, insbesondere der Figur 2 (Feuchtwasserwanne und -vorlauf- sowie Entlüftungsleitung [120, 142, 174], zweite Pumpe [138], zweiter Vorratsbehälter [132], Ventile [146, 184], Alkohol- und Niveausensor [162, 134]).
20
Der Begriff "Kaltwasser-Kühlvorrichtung" fasst in gleicher Weise ursprungsoffenbarte Lösungsmittel zusammen. Diese Vorrichtung bezieht sich auf die Kühlung mittels Blasluft-Kühlvorrichtung 2 und die Kühlung der Farbverreiberwalzen 107 (Sp. 7 Z. 50 ff.), deren Versorgung mit "Kaltwasser" der erste Vorratsbehälter 80 zugeordnet ist, von dem aus das Kühlmedium mithilfe der Pumpe 82 über die Kaltwasservorlaufleitung 85 an die Kühlungsorte gepumpt wird und wohin es über die Kaltwasserrücklaufleitung zurückfließt, wobei das Kaltwasserniveau im Behälter mit einem Niveausensor 91 überwacht wird (Sp. 5 Z. 58 übergreifend Sp. 6 Z. 1 ff.; Z. 56; Sp. 7 Z. 36 ff.).
21
Der Begriff "Kälteerzeuger" wird in Anspruch 1 als Synonym für den in den Anmeldungsunterlagen offenbarten "einzigen Kältemittelkreislauf" verwendet. Die deckungsgleiche Zuordnung der jeweiligen Merkmale ergibt sich aus den übereinstimmend verwendeten Bezugszeichen (vgl. Anmeldung Sp. 10 Z. 14 ff.).
22
2. Der Gegenstand des Streitpatents ist ferner nicht dadurch unzulässig erweitert, dass die Blasluftkühlung lediglich fakultativ vorgesehen ist. Dem stehen nicht die soeben gemachten Ausführungen zur "Kaltwasser-Kühlvorrichtung" und deren Offenbarung in den Ursprungsunterlagen entgegen. Von der Frage, welche Elemente dem Begriff der Kaltwasser-Kühlvorrichtung zugeordnet werden können, zu trennen ist die Frage, ob zu einem Temperierungssystem , so wie es Gegenstand der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ist, notwendig eine Blasluftkühlung gehört oder ob danach lediglich vorgesehen ist, dass neben der Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung eine KaltwasserKühlvorrichtung vorhanden ist, die allein in der Kühlung der Farbverreiberwalzen bestehen kann. Letzteres ist der Fall.
23
a) Für die Beantwortung kommt es nicht auf die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders an - für die der Betrieb des Temperatursystems mit einer Blasluft-Kühlvorrichtung nach den Umständen im Zeitpunkt der Stammanmeldung durchaus im Vordergrund gestanden haben mag -, sondern maßgeblich ist allein der objektive Gehalt der Anmeldungsunterlagen. Deren Auslegung (vgl. dazu Sen.Beschl. v. 8.7.2008 - X ZB 13/06, GRUR 2008, 887 - Momentanpol II) ergibt, dass die Blasluft-Kühlvorrichtung nicht zwingend zu jedem patentgemäßen Temperierungssystem gehört.
24
b) Die Kühlungsmöglichkeiten beim wasserlosen Offsetdruck sind in den Anmeldungsunterlagen so dargestellt, dass die Oberfläche der Druckplatte dabei entweder durch Blasluft- oder durch Kaltwasserkühlung der Farbverreiberwalzen oder durch beide Systeme zugleich gekühlt werden kann (vgl. Sp. 7 Z. 31 ff.: "Die Oberfläche 4 der Druckplatten 6 kann durch Luft 40, 41, 42 der Blasluftkühlvorrichtung 2 und/oder durch Kaltwasserkühlung der Farbverreiberrollen gekühlt…werden"). Dabei versteht der Fachmann eine Kühlung der Ober- fläche der (auf den Druckzylinder aufgespannten) Druckplatten durch Kaltwasserkühlung der Farbverreiberwalzen als mittelbare Übertragung von Kälte von einem auf einen anderen Rotationskörper oder über mehrere solche Körper hinweg.
25
Somit stehen nach der Anmeldung Blasluftkühlung und Kühlung der Farbverreiberwalzen für sich wahlweise auch einzeln als KaltwasserKühlvorrichtungen zur Verfügung. Das kommt in den Anmeldungsunterlagen im Übrigen auch an anderer Stelle zum Ausdruck (Sp. 8 Z. 7 ff.), wodurch unterstrichen wird, dass der Einsatz einer Blasluftkühlung für ein patentgemäßes Temperierungssystem nicht konstitutiv ist. Damit stimmt schließlich überein, dass auch der gerichtliche Sachverständige die Blasluftkühlung im wasserlosen Offsetdruck technisch nicht als unabdingbar erforderlich ansieht. Die europäische Teilanmeldung kann für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung hinausgeht (Art. 76 Abs. 1 Satz 2 EPÜ). Wie oben dargelegt (I 3 d), ergibt die Auslegung der Anmeldungsunterlagen , dass die Betriebsart der Blasluft-Kühlvorrichtung schon danach nur fakultativ vorgesehen war.
26
3. Die Ursprungsanmeldung ist auch nicht durch Eröffnung einer vierten Kühlbetriebsart, nämlich die Kombination des Feuchtwasser-Offsetdrucks mit gleichzeitiger Kühlung durch die Kaltwasser-Kühlvorrichtung (Merkmal 4.1.1), erweitert. Allerdings sind in der Beschreibung ausdrücklich nur drei Druckarten erwähnt (Sp. 8 Z. 6 ff.). Zum Offenbarungsgehalt gehört aber auch, was der Fachmann aus den Zeichnungen als zu der angemeldeten Erfindung gehörend erfährt. Wie der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, schließt der Fachmann aus der schematischen Darstellung des gesamten Systems in Figur 2 und dabei insbesondere aus dem Umstand, dass an den Vor- laufleitungen zwischen Vorratsbehältern und Kühlvorrichtungen Ventile angebracht sind, dass gleichzeitig die Feuchtwasser-Auftragsvorrichtung und die Kaltwasserkühlung bei dem Nassoffsetdruck genutzt werden kann, der nach der angemeldeten Erfindung möglich ist. Nur dies steht im Übrigen auch im Einklang mit den Erkenntnissen, die der Stand der Technik bot, weil bereits in der 1971 veröffentlichten deutschen Offenlegungsschrift 1 953 590 als nachteilig beschrieben ist, entweder nur die Temperatur des Befeuchtungsmittels oder die bestimmter Walzen des Farbwerks zu beeinflussen, und vorgeschlagen wird, neben der Temperierung des Feuchtwassers auch die der Farbverreiberund /oder Auftragswalzen zu steuern und zu regeln.
27
4. Zu Unrecht macht die Klägerin geltend, die "Mittel zum Umschalten" (Merkmal 4) seien in der Stammanmeldung nicht offenbart. Dieses Merkmal definiert ebenfalls eindeutig die zugeordneten Elemente, deren ursprüngliche Offenbarung die Klägerin nicht in Zweifel zieht. Ob und inwieweit der Fachmann imstande ist, anhand dieser Angaben das wahlweise Umschalten zwischen den verschiedenen Betriebsarten nachzuarbeiten, ist keine Frage der unzulässigen Erweiterung, sondern allenfalls eine solche der nicht hinreichend deutlichen und vollständigen Offenbarung (dazu unten III 2).
28
5. Der Gegenstand des Streitpatents ist schließlich nicht durch die einleitende Bezeichnung als "Druckmaschinen-Temperierungssystem für Rotationskörper einer Druckmaschine" anstelle des ursprünglich verwendeten Begriffs "Druckplatten-Temperierungssystem für eine Druckmaschine" erweitert. Denn der nunmehr gewählten - wie übrigens auch der ursprünglichen - Bezeichnung kommt kein eigener Kennzeichnungsgehalt zu; sie beinhaltet keine Handlungsanweisung , die über das hinausginge, was die oben aufgeführten und - wie ausgeführt - bereits zur Anmeldung gehörenden Merkmale nicht ohnehin defi- nierten. Insbesondere auch die Wortwahl "Rotationskörper" ist durch die Anmeldungsunterlagen gedeckt, weil sowohl bei dem angemeldeten Gegenstand als auch nach dem nunmehr verteidigten Anspruch nicht nur die Druckplatte an der Kühlung teilhaben kann.
29
III. Die Klägerin stützt die Nichtigkeitsklage im Zusammenhang mit der Merkmalsgruppe 4 im Berufungsrechtszug erstmals auch auf den Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung der Erfindung (Art. 138 Abs. 1 lit. b EPÜ; Art. 2 § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG). Die darin liegende Klageänderung (Keukenschrijver , Nichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. Rdn. 127, 244 m.w.N.) ist als sachdienlich zuzulassen.
30
1. Zu Unrecht macht die Klägerin geltend, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, weil nicht offenbart sei, auf welche Weise im Zusammenhang mit einem wahlweisen Umschalten zwischen Betriebsarten (Merkmalsgruppe 4) der dazu ebenfalls erforderliche Wechsel der Druckplatten vom Feuchtwasser- zum wasserlosen Offsetdruck bewerkstelligt werden solle. Wie ausgeführt (oben I 3 d), ist Gegenstand des Streitpatents allein die Bereitstellung eines DruckmaschinenTemperierungssystems , welches unter anderem derart ausgebildet sein soll, dass in kurzer Zeit und ohne umfangreiche Baumaßnahmen von der einen Betriebsart auf eine andere umgestellt werden kann (europäische Patentanmeldung 553 447 Sp. 1 Z. 33 ff.). Die Bestimmung "zum wahlweisen Umschalten" in der Merkmalsgruppe 4 bringt dementsprechend lediglich zum Ausdruck, dass auf den Druckbetrieb mit der einen oder anderen Kühlungstechnik soll umgestellt werden können. Maßnahmen zur Umstellung des Druckvorgangs als solchen müssen deshalb nicht offenbart werden.
31
2. Die Erfindung ist nicht deshalb unzureichend offenbart, weil nicht ausgeführt ist, welche Mittel letztlich das Umschalten zwischen den verschiedenen Kühlbetriebsarten bewirken. Das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung bedeutet nicht, dass die Lehre alle im Einzelnen zur Erreichung des erfindungsgemäßen Ziels erforderlichen Schritte detailliert beschreiben müsste. Es reicht aus, wenn dem Fachmann ein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Unschädlich ist, wenn er bei der Nacharbeitung auf Unvollkommenheiten stößt, die er als solche erkennt und mit Hilfe seines Wissens im Sinne der Erfindung überwinden kann, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen (vgl. Sen.Urt. v. 4.11.2008 - X ZR 154/05, Tz. 20 m.w.N.). So verhält es sich hier. Als Umschaltmittel sind ein Mikrocomputer der Steuereinrichtung (66) und die damit regelbaren Ventile (86, 114, 146, 184) sowie eine zweite Pumpe (138) vorgesehen. Der Fachmann schloss daraus, dass das Umschalten durch regelungstechnische Maßnahmen, namentlich durch entsprechende Programmierung des Mikrocomputers der Steuerungseinheit, erreicht werden sollte. Die dafür erforderlichen Schritte vermochte er am Prioritätstag, gegebenenfalls mit Unterstützung durch einen Regelungstechniker, ohne Entfaltung erfinderischer Tätigkeit zu vollziehen.
32
IV. Der Gegenstand des Streitpatents ist patentfähig (Art. 52 ff. EPÜ).
33
1. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu (Art. 54 EPÜ).
34
Die deutsche Offenlegungsschrift 1 953 590 offenbart jedenfalls keine Kühlanlage mit einem einzigen Kälteerzeuger (Merkmal 4). Das Gleiche gilt für den Prospekt "Sulzer - Kältezentrum" (Anl. K 6). Der Prospekt von technotrans für Kältezentralen für Offsetrotationen (Anl. K 7) offenbart jedenfalls nicht die Merkmalsgruppe 4. Die deutsche Offenlegungsschrift 28 49 286 bezieht sich auf eine Kühlvorrichtung für flüssige Schmier-, Arbeits- und/oder Kühlmittel, die schon die druckmaschinenspezifischen Merkmale 1.1 und 1.2 und darüber hinaus auch nicht die Merkmalsgruppe 4 aufweist. Das Wasserkreislaufschema vom 30. Januar 1987 (technotrans TemperierungsSysteme, Anl. K 12 i.V. mit K 19-21) sieht keinen direkten Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser vor; dieses wird vielmehr über den Kaltwasserkreislauf gekühlt. In der Bedienungsanleitung für das "technotrans TemperierungsSystem" (Anl. K 18), die sich auf Anlagen wie die in K 12 dargestellte bezieht, ist zudem, wie der gerichtliche Sachverständige unwidersprochen und überzeugend dargelegt hat, eine Offenbarung der Merkmale 2.1 und 2.2 ebenso wenig ersichtlich wie eine solche der Merkmalsgruppe 4. Die deutsche Auslegeschrift 1 119 877 offenbart Mittel zum wahlweisen Umschalten zwischen Nass- und Trockenoffset (Merkmal 4), darüber hinaus aber kein Temperierungssystem.
35
2. Verhandlung und Beweisaufnahme haben keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ).
36
a) Die Weiterentwicklung von Druckmaschinen-Peripheriegeräten wie dem vom Streitpatent unter Schutz gestellten Temperierungssystem wurde zum Prioritätszeitpunkt, wie in der Erörterung mit dem Sachverständigen und den Parteien erarbeitet worden ist, nicht von den Druckmaschinenherstellern selbst vorangetrieben. Sie wurde von Systemanbietern geleistet und im Falle eines Geräts der kältetechnischen Systemausstattung vorwiegend, abgesehen von auf dem Gebiet der Kältetechnik erfahrenen Technikern, von Ingenieuren mit Fachhochschulabschluss geleistet. Diese verfügten über zusätzliche Erfahrung in den druckmaschinenspezifischen Anforderungen und zogen gegebenenfalls für die Auslegung der Kältesysteme Druckereifachleute hinzu.
37
b) Zweifel, dass die Erfindung diesem Fachmann nahegelegt war, ergeben sich allerdings nicht daraus, dass zu deren Lösung die Merkmalsgruppe 4 gehört.
38
aa) Druckmaschinen, die mit allen drei in Betracht kommenden Kühlsystemen (Kühlung des Feuchtwassers, innenseitige Kühlung der Farbverreiberrollen , Blasluftkühlung) ausgerüstet sind, sind aus der deutschen Offenlegungsschrift 1 953 590 bekannt. Dass die Blasdüse für die Luftkühlung nach der genannten Schrift auf den Gummizylinder gerichtet ist, um die Oberflächentemperatur des Gummituchs zu beeinflussen, und nicht auf den Druckplattenzylinder, könnte aber unerheblich sein, weil der Fachmann die Möglichkeit, mit der Blasdüse statt des Gummituchs die Druckplatte zu kühlen, als Alternative in Betracht gezogen haben könnte.
39
bb) In dieser deutschen Offenlegungsschrift sind Mittel zum Umschalten von der einen auf die andere Kühlbetriebsart (Merkmalsgruppe 4) entgegen der Ansicht der Klägerin nicht offenbart, sondern nur Mittel zum Ein- und Abschalten der Kältemaschinen i.V. mit dem unabhängigen Regeln der Temperatur des Befeuchtungsmittels sowie der Walzen (Beschreibung S. 16 ff. i.V. mit Fig. 3). Um zur Merkmalsgruppe 4 zu gelangen, musste der Fachmann jedoch lediglich erkennen, dass Mittel wie elektronisch gesteuerte Schaltungen, die eine Kältemaschine einschalten, wenn eine bestimmte Vorlauftemperatur unterschritten wird und die die Maschine wieder abschalten, wenn diese Temperatur erreicht ist, nur geringfügig abgewandelt werden mussten, um von einer auf eine oder mehrere andere Betriebsarten umzuschalten oder eine Betriebsart zuzuschalten. Dazu bedurfte es zum Prioritätszeitpunkt, auch vor dem Hintergrund des fortgeschrittenen Stands der Regelungstechnik, keiner besonderen fachmännischen Fähigkeiten.
40
c) Dagegen kann nicht angenommen werden, dass dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war, das Temperierungssystem mit einer Kühlanlage auszustatten, die nur einen einzigen Kälteerzeuger (Merkmalsgruppe
3) vorsieht.
41
aa) Die deutsche Offenlegungsschrift 1 953 590 gab ihm dafür keine Anregung. Die dort offenbarte Temperaturregelungseinrichtung weist eine Mehrzahl von im Prinzip gleich ausgebildeten und individuell temperaturgeregelten Kühlvorrichtungen auf (S. 15), mit denen die Temperatur der Walzen und des Befeuchtungsmittels unabhängig voneinander auf unterschiedliche Werte geregelt werden (Beschreibung S. 16 ff.). Ein solches System gibt Hinweise auf einen dezentralen Aufbau. Da dieser Aufbau ein als solches sachgerecht funktionierendes Kühlungskonzept darstellt, erscheint es nicht geeignet, den Fachmann zur Verwendung eines einzigen Kälteerzeugers zu führen.
42
bb) Die Erfindung war dem Fachmann auch nicht durch die in der deutschen Offenlegungsschrift 28 49 286 offenbarte Kühlvorrichtung nahegelegt. Diese Schrift befasst sich mit dem - heterogenen - Kühlungsbedarf von Werkzeugmaschinen , nämlich von deren zur Schmierung von Lagern, Spindelstöcken , Getrieben oder dergleichen benötigten Schmiermitteln, der Kühlung in geschlossenen Kreisläufen unter relativ hohem Druck zirkulierender Arbeitsmittel wie Hydrauliköl und schließlich der (erneuten) Kühlung flüssiger (erwärmter) Kühlmittel, die insbesondere bei Zerspanungsmaschinen die Abfuhr der Wärme aus Werkzeug, Werkstück und entstehenden Spänen bezwecken. Das technische Problem, diese drei in unterschiedlichen Kreisläufen zirkulierenden Kühlmedien zentralisiert zu kühlen, löst diese Schrift durch drei eigenständige, den einzelnen Kühlmedienkreisläufen zugeordnete Verdampfer, die mit einer Kältemaschine in der Weise verbunden sind, dass alle drei Verdampfer gemeinsam mit dem Ausgang eines Kondensators einerseits und dem Eingang eines Verdichters andererseits verbunden sind. Damit lag zwar durchaus eine Kühlanlage vor, die die Merkmale 3.1 und 3.2 aufwies und im Übrigen den technisch abweichend ausgestalteten Kühlobjekten angepasst war.
43
cc) Wie die eingehende Erörterung mit dem Sachverständigen zur Überzeugung des Senats aber ergeben hat, hat der zur Prioritätszeit tätige Fachmann bei der Konstruktion eines hier interessierenden Systems eine Schrift wie die deutsche Offenlegungsschrift 28 49 286 nicht berücksichtigt.
44
(1) Der angesprochene Fachmann hat sich für die Lösung der ihm insoweit angetragenen Entwicklungsaufgabe mit den von Konkurrenten gefundenen Lösungen einschließlich der eventuell auf diesem Gebiet erteilten und angemeldeten Schutzrechte vertraut gemacht, ergänzend gegebenenfalls Kompendien zur Kältetechnik zurate gezogen und vielleicht noch Fachtagungen besucht. Breiter angelegte Untersuchungen, namentlich die Ausschöpfung aller an den Patentklassifikationen ansetzenden grundlegenden Recherchemöglichkeiten , wurde unter den zeitlichen Vorgaben und sonstigen Sachzwängen, denen die Suche nach einer industriell nutzbaren Lösung schon seinerzeit unterlag, ebenso als den üblichen Aufwand überschreitend angesehen, wie etwa die Einschaltung eines Fachhochschulinstituts zu Forschungszwecken.
45
(2) Keine Bedeutung kann dabei dem Umstand beigemessen werden, dass in der Offenlegungsschrift erwähnt wird, die der Erfindung zugrunde liegenden Kühlprobleme könnten unter anderem auch bei Druckmaschinen auftreten. Maßgeblich dafür, ob eine Schrift für einen nach Weiterentwicklung trachtenden Fachmann von Interesse erscheint, ist nicht, wie der Anmelder die An- wendungsmöglichkeiten seiner Erfindung einschätzt, sondern, ob diese Anmeldung im Radius der Erkundigungen liegt, deren Einbeziehung der Fachmann in Erwägung zieht. Das ist hier aus den dargelegten Gründen zu verneinen.
46
dd) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann nicht durch das mit den Anlagen K 12, K 19-21 gezeigte Temperiersystem nahegelegt. Abgesehen von der Frage, inwieweit dieses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, gab seine Ausgestaltung ohne einen direkten Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel des Kälteerzeugers und dem Feuchtwasser, sondern mit einer Hintereinanderschaltung (Kaskadenschaltung) der Kreisläufe für das Kaltwasser und für das Feuchtwasser, bei der die gesamte Wärmelast ausschließlich über das Kaltwasser zum Wärmetauscher (84) abgeführt wird, dem Fachmann keine Anregung für die streitpatentgemäße Lösung.
47
ee) Es kann schließlich auch nicht angenommen werden, die vom Streitpatent vorgeschlagene Lösung habe bereits auf Grund des allgemeinen Fachwissens und des regelmäßig vorhandenen fachmännischen Strebens nach Verbesserung vorhandener Lösungen nahegelegen. Einen einzigen Kälteerzeuger einzusetzen, stellt eine komplexe Verbesserung dar, die gleichermaßen kostengünstig ist, indem sie Material einspart, wie sie die Reparaturanfälligkeit des Systems durch die verminderte Zahl von eingebauten Einzelteilen herabsetzt, den Platzbedarf für das Aggregat deutlich reduziert und damit dem stets drängenden Bedürfnis nach räumlicher Platzersparnis entspricht und die gegenüber einer Anlage mit mehreren Kältemaschinen zudem eine verbesserte Energiebilanz aufweisen kann. Das bedingt Überlegungen in ganz unterschiedliche Richtungen. Eine so vielseitige Weiterentwicklung kann nicht als das ohne Weiteres zu erwartende Ergebnis der Befassung eines durchschnittlich befähigten, um Weiterentwicklung bemühten Fachmanns gesehen werden.
48
3. Die angegriffenen Unteransprüche haben mit dem verteidigten Hauptanspruch Bestand.
49
V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO i.V. mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG.
Scharen Keukenschrijver Lemke
Gröning Berger
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2004 - 4 Ni 17/03 (EU) -

(1) Ergibt die Begründung des angefochtenen Urteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Berufung zurückzuweisen.

(2) Insoweit die Berufung für begründet erachtet wird, ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Wird das Urteil wegen eines Mangels des Verfahrens aufgehoben, so ist zugleich das Verfahren insoweit aufzuheben, als es durch den Mangel betroffen wird.

(3) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Nichtigkeitssenat erfolgen.

(4) Das Patentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(5) Der Bundesgerichtshof kann in der Sache selbst entscheiden, wenn dies sachdienlich ist. Er hat selbst zu entscheiden, wenn die Sache zur Endentscheidung reif ist.

39
Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das auch mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet wird und diese Bewertung durch den Bundesgerichtshof überprüft wird. Eine Endentscheidung durch den Bundesgerichtshof (§ 119 Abs. 5 PatG) ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unterblieben ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 60-62 - Polymerschaum I). Dafür, dass im Streitfall etwas anderes gälte, ist nichts erkennbar und wird auch von den Parteien nichts geltend gemacht.