Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2006 - X ZR 76/05

bei uns veröffentlicht am05.12.2006
vorgehend
Landgericht Düsseldorf, 4a O 201/03, 29.06.2004
Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 74/04, 19.05.2005

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 76/05 Verkündet am:
5. Dezember 2006
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ :ja
BGHR :ja
Simvastatin
Dass sich das Angebot auf Geschäfte und Lieferung in der Zeit nach Ablauf der
Schutzdauer bezieht, steht einer Patentverletzung in Form des Anbietens nicht
entgegen.
BGH, Urt. v. 5. Dezember 2006 - X ZR 76/05 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 5. Dezember 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter
Asendorf

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das am 19. Mai 2005 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin, ein weltbekanntes Pharmaunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, war Inhaberin des u.a. ein unter dem Freinamen (INN) "Simvastatin" bekanntes cholesterinspiegelsenkendes Arzneimittel ("CSE-Hemmer") umfassenden, auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 033 583 und nach dessen Ablauf des für den Wirkstoff Simvastatin des Arzneimittels Z. vom Deutschen Patentamt erteilten ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel 193 75 002, das bis zum 6. Mai 2003 lief. Die Klägerin vermarktete diesen Wirkstoff in dem Arzneimittel Z. sowie über Lizenzvergabe unter den Arzneimittelbezeichnungen D. der Lizenznehmerin B. & GmbH Co. KG, S. der H. AG und Si. der b. GmbH, wobei es sich in den beiden letztgenannten Fällen um Lizenzen für den frühen Markteintritt (sog. "early entry"-Lizenzen) handelte , auf Grund derer diese Lizenznehmer am 13. März 2003 mit Generika auf den Markt kamen. Die Beklagte als in Deutschland führende Generikaherstellerin vertreibt nach Ablauf des Schutzzertifikats ein cholesterinsenkendes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin unter der Bezeichnung Sim. Sie . hat schon einige Wochen zuvor in der Ärztezeitung vom 12. März 2003, 21./22. März 2003, 24. März 2003 und 10. April 2003 mit Hinweisen geworben, dass in Kürze, in wenigen Wochen bzw. ab 7. Mai ihr Cholesterinsenker komme oder benutzt werden könne; wegen der Werbeanzeigen wird auf den Tatbestand des Landgerichtsurteils verwiesen. Die Beklagte hat außerdem das Arzneimittel Sim. vor dem 9. April 2003 über die IFA-Datenbank zu dem zum 1. Mai 2003 erschienenen, insbesondere an Ärzte, Apotheker und Pharmahändler verteilten Pharmainformationssystem "Lauer-Taxe" angemeldet, das über Erhältlichkeit und Preise von Arzneimitteln unterrichtet.
2
Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihres ergänzenden Schutzzertifikats gesehen und der Klägerin u.a. das Anbieten von Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Simvastatin mit einstweiligen Verfügungen des Landgerichts Düsseldorf vom 2. und 29. April 2003 (Az. 4a O 122/03 und 4a O 156/03) verbieten lassen; die Beklagte hat dies als endgültige und materiell verbindliche Regelung anerkannt, darüber hinaus von der Klägerin geltend gemachte Schadensersatzansprüche aber zurückgewiesen. Wegen der Meldung zur "Lauer-Taxe" hat die Beklagte eine Abschlusserklärung abgegeben. Das erste Verfügungsverfahren haben die Parteien in der Berufungsinstanz übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Klägerin hat nach entsprechender Fristsetzung durch das Landgericht Hauptsacheklage erhoben, mit der sie die Feststellung begehrt hat, dass die Beklagte verpflichtet gewesen sei, bis zum Ablauf des Klageschutzrechts die im Verfügungsverfahren untersagte Anzeigenwerbung zu unterlassen, und diesbezüglich auch Auskunft und Schadensersatz sowie wegen der Werbung in der "Lauer-Taxe" einen bezifferten Schadensersatzbetrag von 50.000,-- EUR nebst Zinsen und die Freistellung von bezifferten Anwaltskosten verlangt sowie die Feststellung begehrt, dass die Beklagte bis einschließlich 6. Mai 2003 verpflichtet war, die vorgenommenen Werbehandlungen zu unterlassen, und verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch diese Handlungen entstanden ist oder noch entstehen wird.
3
Das Landgericht hat die Beklagte im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist überwiegend erfolglos geblieben; das Berufungsgericht hat lediglich unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils die Klage abgewiesen, soweit die Beklagte auch dazu verurteilt worden war, der Klägerin Auskunft über die Kosten der Werbung zu erteilen; hinsichtlich der bezifferten Schadensersatzklage wegen der Veröffentlichung in der "Lauer-Taxe" hat das Berufungsgericht (in der Sache unter Aufhebung der insoweit in der Vorinstanz erfolgten Verurteilung) gegen die Beklagte ein Grundurteil erlassen. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag insgesamt weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


4
Der Revision muss der Erfolg versagt bleiben.

5
I. 1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Beklagte mit der angegriffenen Anzeigenserie in der Ärztezeitung ein cholesterinsenkendes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin angeboten hat. Dies greift die Beklagte ohne Erfolg an:
6
a) Fehlt es in Werbeangaben wie hier auf Grund des nicht gegebenen Hinweises auf die Simvastatinhaltigkeit des Arzneimittels an einem unmittelbaren Bezug zu dem geschützten Erzeugnis, kommt es nicht auf die konkreten subjektiven Vorstellungen bestimmter Adressaten der Werbung an. Allerdings ist der aus der Sicht der angesprochenen Kreise durch Auslegung unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu ermittelnde objektive Erklärungswert der Werbung aber ein wesentlicher Gesichtspunkt für die tatrichterliche Würdigung. Dementsprechend hat das Berufungsgericht rechtsund verfahrensfehlerfrei festgestellt, dass die Beklagte ein zum Zeitpunkt der Anzeigen durch das Schutzzertifikat der Klägerin geschütztes Arzneimittel beworben hat. Die Werbeaktion der Beklagten sollte schon nach den Vorstellungen der Beklagten ein simvastatinhaltiges Arzneimittel betreffen. Gegen die Feststellung des Berufungsgerichts, der Beklagten sei es darum gegangen, schon gegen Ende der Dauer des Schutzes ihre eigene Marktposition für den Vertrieb eines Arzneimittels mit dem Wirkstoff Simvastatin in der Zeit nach Schutzrechtsablauf zu sichern und die angesprochenen Interessenten darauf aufmerksam zu machen, sie werde nach Schutzrechtsablauf mit einem Simvastatin -Präparat auf dem Markt vertreten sein, sind Verfahrensrügen nicht erhoben. Von dieser Feststellung ist daher im Revisionsverfahren auszugehen. Die Beklagte hat auch selbst nicht in Abrede gestellt, dass sie ab dem 7. Mai 2003 für ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin lieferbereit und lieferfähig war (vgl. Sen.Urt. v. 15.3.2005 - X ZR 80/04, GRUR 2005, 665, 667 - Radschützer ). Der Verkehr hatte auch keinen Anlass, das anders zu sehen. Bei den Anzeigen der Beklagten handelte es sich ersichtlich um eine im Zusammenhang zu sehende Serie, die es ausschließt, den objektiven Gehalt der ersten Anzeige anders zu beurteilen als den der folgenden, insbesondere der letzten, in der über die Angabe des Zeitpunkts, von dem an die Beklagte lieferbereit war, ein eindeutiger Bezug zu dem Auslaufen des Schutzzertifikats hergestellt wurde. Die theoretischen Möglichkeiten, dass sich die ersten Anzeigen der Beklagten auch auf das ebenfalls freiwerdende Lovastatin oder auf einen frühen Marktzutritt bei Atorvastatin bezogen haben könnten, ändern deshalb nichts daran, dass das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise aus den Anknüpfungstatsachen den möglichen - und im Übrigen jedenfalls nicht fernliegenden - Schluss gezogen hat, die Beklagte bewerbe ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin. Schließlich geht auch die Revisionsbegründung davon aus, dass es der Beklagten darum ging, sich rechtzeitig vor dem Ende des (durch das Schutzzertifikat fortgesetzten) Patentschutzes als ein zukünftiger Anbieter eines Simvastatin-Generikums ins Gespräch zu bringen.
7
b) Die angefochtene Entscheidung beruht entgegen der Auffassung der Revision auch nicht auf einem unzureichenden Erfassen des Begriffs des Anbietens. Die Revision verkennt insoweit, dass die von ihr aufgezeigte Problematik der zeitlichen Dimension des Patentschutzes und des durch das ergänzende Schutzzertifikat gewährten Schutzes die Frage, ob ein Anbieten vorlag, jedenfalls im Grundsatz nicht berührt. Ein Angebot bleibt auch dann im Sinn des § 9 PatG ein solches, wenn es allein den Abschluss von Geschäften oder Lieferungen in der Zeit nach Schutzrechtsablauf betrifft.
8
2. Die Beklagte hat mit ihren Werbeanzeigen das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel der Klägerin verletzt. Dessen Schutz richtet sich über § 16a Abs. 2 PatG nach § 9 PatG. Die Beklagte hat nämlich ohne Zustimmung des Rechtsinhabers während der Laufzeit des Schutzzertifikats in ihren Werbe- anzeigen ein simvastatinhaltiges Arzneimittel im Rechtssinn angeboten. Dies stellt eine Verletzung der Verbotsnorm des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG dar.
9
a) Aus den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ergibt sich allerdings, dass sich die Werbung der Beklagten im Ärzteblatt allein auf die Zeit nach Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats bezogen hat. In der Werbung der Beklagten lag zugleich ein Angebot für Lieferungen nach Ablauf der Schutzdauer; dass sich dieses Angebot auch auf die Zeit zuvor bezog, ist weder festgestellt noch kommt es hierauf im Ergebnis an.
10
b) Auch ein Angebot, das sich allein auf den Abschluss von Geschäften oder Lieferungen nach Ablauf der Schutzdauer bezieht, stellt eine Patentverletzung oder wie hier eine Verletzung des ergänzenden Schutzzertifikats dar. Der Senat tritt insoweit der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf InstGE 3, 179, 185 f. - in einem weiteren Verfügungsverfahren betreffend ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin -; OLG Düsseldorf GRUR 2004, 417, 419 - im ersten Verfügungsverfahren zu dieser Sache -) sowie des Landgerichts Düsseldorf (LG Düsseldorf InstGE 1, 19, 21 ff.) bei (vgl. auch schweiz. Bundesgericht BGE 106 II 66, 70 f. - Impugan). Allerdings ist die Frage, ob ein Anbieten für die Zeit nach Schutzrechtsablauf patentverletzend ist, in der Rechtsprechung umstritten (verneinend OLG Hamburg, Beschl. v. 2.8.2001 - 3 W 151/01, PharmaRecht 2004, 335 - Ciplofloxacin, und die von der Beklagten genannte Entscheidung der Vorinstanz LG Hamburg, Beschl. v. 26.7.2001 - 315 O 435/01; vgl. auch OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 41, in einer Urheberrechtssache; weiter Jacob J., Patents Court vom 20. Juli 1995 in der Sache Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd., R.P.C. 1995, 383, 412). Die Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf entspricht der im Schrifttum ganz überwiegend vertretenen Auffassung (Scharen in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 9 PatG Rdn. 43 und 59; Bruchhau- sen in Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl. 1993, § 9 PatG Rdn. 42 a.E. und 57; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, § 9 PatG Rdn. 47; Kühnen in Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, § 9 Rdn. 45; Mes, PatG, 2. Aufl. 2004, § 9 Rdn. 33; Loth, GebrMG, 2001, § 1 Rdn. 11; Kaess in Schramm, Der Patentverletzungsprozess , 5. Aufl. 2005, Kap. 7 Rdn. 27 (S. 117); Sefzig GRUR 1992, 413, 417 f.; in der Schweiz Stieger in Bertschinger/Münch/Geiser Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, Rdn. 11.66; Alois Troller, Immaterialgüterrecht , 3. Aufl. 1983, Bd. II S. 624, allerdings mit Einschränkungen hinsichtlich der Rechtsfolgen; Monsch/Patrick Troller, The Swiss Practice, in Pagenberg /Cornish (ed.), Interpretation of Patents in Europe, 2006, Rdn. CH 47 (S. 48) m.w.N.; a. A. allerdings White in The C.I.P.A. Guide to the Patent Acts, 5th ed., 2000, Rdn. 60.04; zweifelnd St. Kohler, Patentschutz für biotechnologische Erfindungen, sic! 2006, 451, 464 Fn. 129). Das Anbieten (in seiner auf Grund der nicht in Kraft getretenen Regelungen in Art. 29 des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) 1975 und Art. 25 GPÜ 1989 im europäischen Umfeld weitgehend vereinheitlichten Form) ist - wie schon zuvor und jetzt noch in der Schweiz und in Österreich das Feilhalten - eine selbstständige Benutzungsart und deshalb für sich selbst zu beurteilen. Daraus folgt zunächst, dass auch das erfolglose Angebot eine Patentverletzung begründet (vgl. Scharen in Benkard aaO § 9 PatG Rdn. 40; Keukenschrijver in Busse aaO § 9 PatG Rdn. 74, je m.w.N.), nicht aber notwendig, dass ein Anbieten für die Zeit nach Schutzablauf vom Verbot des § 9 Abs. 2 PatG erfasst wird. Anders als Sec. 60 Abs. 1 des Patents Act 1977 im Vereinigten Königreich stellt die Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht darauf ab, ob das Schutzrecht in Kraft steht; dies mag mit ein Grund für die abweichende Beurteilung durch den Patents Court sein, auch wenn dieser formal darauf abgestellt und verneint hat, dass das Erzeugnis unter diesen Umständen Gegenstand des Patents sei. Aus Sinn und Zweck des Verbots des Anbietens von Erzeugnissen, die Gegenstand des Schutzrechts sind, folgt zur Überzeugung des Senats, dass dem Schutzrechts- inhaber während der Laufzeit des Schutzrechts der für Erzeugnisse gewährte Schutz hinsichtlich aller Verletzungstatbestände und damit auch hinsichtlich des Anbietens ungeschmälert zur Verfügung stehen soll. Deshalb ist es jedem Dritten , so lange der Schutz besteht, schlechthin verboten, das geschützte Erzeugnis anzubieten. Dieses umfassende Verbot ist durch die zeitliche Dimension des Patent- (und ggf. des sich anschließenden Schutzzertifikat-)schutzes gedeckt und dient insbesondere dazu, den Schutzrechtsinhaber in effektiver Weise bis zum Schutzrechtsablauf dadurch zu schützen, dass jegliche schutzrechtsverletzende Handlung ohne weitere Differenzierung, etwa in Vorfeldhandlungen wie das Anbieten und Verletzungshandlungen in einem engeren Sinn wie das Herstellen oder das Inverkehrbringen (vgl. Scharen in Benkard aaO Rdn. 40; Keukenschrijver in Busse aaO Rdn. 74), während der gesamten Laufzeit des Schutzrechts von allen in § 9 PatG normierten Verboten erfasst wird, sofern sie nur einen der gesetzlich vorgesehenen Tatbestände erfüllen und nicht im Stadium einer Vorbereitungshandlung stehenbleiben (vgl. die Denkschrift zum Gemeinschaftspatentübereinkommen BT-Drucks. 8/2087 vom 7.9.1978, S. 112 ff., auch in BlPMZ 1979, 325, 332 abgedruckt). Eine funktionsbezogene Betrachtung des Verbots des Anbietens während der Schutzdauer dahin, ob sich das Angebot auf ein weiteres Verhalten bezieht, das für sich, etwa als Herstellen, Inverkehrbringen oder Einfuhr, unter den zeitlich begrenzten Schutz des Patents fällt, verbietet sich damit.
11
II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Beklagte die Veröffentlichung in der "Lauer-Taxe" zum 1. Mai 2003, also noch vor Ablauf des ergänzenden Schutzzertifikats, veranlasst hat. Auch darin liegt ein unzulässiges Anbieten , wie dies das Berufungsgericht festgestellt hat.
12
III. Aus der demnach zu bejahenden Verletzung des ergänzenden Schutzzertifikats der Klägerin folgen die vom Berufungsgericht bestätigten An- sprüche der Klägerin auf Auskunft und die Verurteilung zur Zahlung dem Grunde nach (§ 16a PatG i.V.m. § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG; § 242 BGB). Für die Verurteilung dem Grunde nach ist die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts Voraussetzung (st. Rspr.; zuletzt Sen.Urt. v. 13.6.2006 - X ZR 153/03, GRUR 2006, 839, 842 - Deckenheizung). Zwar entsteht dem Rechtsinhaber durch das unberechtigte Anbieten als solches grundsätzlich noch kein Schaden (Sen. Urt. v. 16.5.2006 - X ZR 169/04, GRUR 2006, 927, 928 - Kunststoffbügel, zur Veröffentlichung in BGHZ 167, 374 vorgesehen; vgl. BGHZ 113, 159, 163 - Einzelangebot, Urheberrechtssache). Das Berufungsgericht hat hier auch nicht abschließend geklärt, ob ein Schaden unter dem Gesichtspunkt der Marktverwirrung in Betracht kommt. Da diese Möglichkeit aber jedenfalls besteht, hat das Berufungsgericht jedenfalls im Ergebnis zu Recht eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts bejaht, ohne dass es für die Revisionsentscheidung darauf ankommt, ob der Klägerin ein Schaden durch entgangene Lizenzen entstanden ist.
13
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 92, 97 ZPO.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Mühlens
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 29.06.2004 - 4a O 201/03 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 19.05.2005 - 2 U 74/04 -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2006 - X ZR 76/05

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2006 - X ZR 76/05

Referenzen - Gesetze

Gesetz über den Lastenausgleich


Lastenausgleichsgesetz - LAG

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht


(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung um

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger
Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2006 - X ZR 76/05 zitiert 10 §§.

Gesetz über den Lastenausgleich


Lastenausgleichsgesetz - LAG

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Zivilprozessordnung - ZPO | § 91 Grundsatz und Umfang der Kostenpflicht


(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung um

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger

Patentgesetz - PatG | § 139


(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch

Patentgesetz - PatG | § 9


Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung 1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzust

Patentgesetz - PatG | § 16a


(1) Für das Patent kann nach Maßgabe von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften über die Schaffung von ergänzenden Schutzzertifikaten, auf die im Bundesgesetzblatt hinzuweisen ist, ein ergänzender Schutz beantragt werden, der sich an den Ablauf

Referenzen - Urteile

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2006 - X ZR 76/05 zitiert oder wird zitiert von 4 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2006 - X ZR 76/05 zitiert 3 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 16. Mai 2006 - X ZR 169/04

bei uns veröffentlicht am 16.05.2006

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 169/04 Verkündet am: 16. Mai 2006 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja Kunststoffbügel

Bundesgerichtshof Urteil, 13. Juni 2006 - X ZR 153/03

bei uns veröffentlicht am 13.06.2006

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 153/03 Verkündet am: 13. Juni 2006 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR : ja

Bundesgerichtshof Urteil, 15. März 2005 - X ZR 80/04

bei uns veröffentlicht am 15.03.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 80/04 Verkündet am: 15. März 2005 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:
1 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2006 - X ZR 76/05.

Bundesgerichtshof Urteil, 15. Feb. 2007 - I ZR 114/04

bei uns veröffentlicht am 15.02.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 114/04 Verkündet am: 15. Februar 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : ja BGHR

Referenzen

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1.
ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2.
ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3.
das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 80/04 Verkündet am:
15. März 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Radschützer

a) Fehlt es, wie bei der Werbeabbildung eines Erzeugnisses, an einem unmittelbaren
Bezug zu einem körperlichen Gegenstand, so kommt es für die Prüfung
, ob ein schutzrechtsverletzendes Erzeugnis angeboten wurde, nicht auf
die konkreten subjektiven Vorstellungen bestimmter Adressaten der Werbung
an. Der aus der Sicht der angesprochenen Kreise unter Berücksichtigung
aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalles zu ermittelnde objektive
Erklärungswert der Werbung ist aber ein wesentlicher Gesichtspunkt für die
tatrichterliche Würdigung.

b) Läßt sich eine Werbeabbildung, die in der Vergangenheit für ein ein Schutzrecht
verletzendes Erzeugnis eingesetzt wurde, in unveränderter Form auch
auf einen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstand beziehen, kommt es
darauf an, ob die angesprochenen Kreise das beworbene Erzeugnis bei objektiver
Betrachtung als schutzrechtsverletzend ansehen (Fortführung von
BGH, Urt. v. 16. September 2003 - X ZR 179/02, GRUR 2003, 1031 - Kupplung
für optische Geräte).
BGH, Urt. v. 15. März 2005 - X ZR 80/04 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 15. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die
Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das am 13. Mai 2004 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte mit der Verteilung von Prospekten eine von ihr gegenüber der Klägerin übernommene strafbewehrte Unterlassungsverpflichtung verletzt hat.
Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters 299 02 644. Dieses betrifft einen Radschützer für Zweiräder. Die Schutzansprüche 1 und 15 dieses Gebrauchsmusters lauten wie folgt:

1. Radschützer für ein Zweirad umfassend eine Einrichtung zur lösbaren Befestigung des Radschützers im Bereich der Gabel des Zweirades, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Einrichtung zur Befestigung wenigstens ein Spreizelement (19) umfaßt, das in das Innere eines rohrförmigen Teils (11) der Gabel schiebbar und dort klemmend festlegbar ist und wenigstens ein mit dem Spreizelement verbindbares Schiebeelement (12), das in eine Nut (13) oder Schiene am Radschützer (14) einschiebbar und in einer Endposition lösbar festlegbar ist.
15. Radschützer nach einem der Ansprüche 1 bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß d ieser Bereich der senkrechten Wandung (30) oberhalb des stufenförmigen Versatzes (29) und vorzugsweise oberhalb des Winkelteils (19) wenigstens eine Aussparung (31) oder einen Durchbruch aufweist.
Die Beklagte vertrieb unter ihrer Produktlinie "H. einen " Radschützer mit der Bezeichnung "M. ". Später änderte sie die Bezeichnung "H. " aus markenrechtlichen Gründen in "C. ". Die Artikelbezeichnung und die Artikelnummer wurden beibehalten. Diesen Radschützer bewarb die Beklagte u.a. mit Prospekten, die eine Abbildung des an einem Fahrrad montierten Radschützers enthielten. Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß der damals angebotene und mit diesen Prospekten beworbene Radschützer von der Lehre des Gebrauchsmusters der Klägerin Gebrauch gemacht hat und sämtliche Merkmale der Schutzansprüche 1 und 15 dieses Gebrauchsmusters aufwies. Allerdings konnten der Abbildung allenfalls das Merk-
mal des Oberbegriffs des Schutzanspruchs 1 des Gebrauchsmusters, nicht aber seine weiteren Merkmale entnommen werden.
Auf eine Abmahnung der Klägerin gab die Beklagte unter dem 9. Oktober 2001 eine strafbewehrte Unterwerfungserklärung ab. Darin verpflichtete sie sich gegenüber der Klägerin,
"es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in Höhe von 5.100,-- € zu unterlassen,
Radschützer für ein Zweirad umfassend eine Einrichtung zur lösbaren Befestigung des Radschützers im Bereich der Gabel des Zweirades
herzustellen, anzubieten oder zu vertreiben,
bei dem die Einrichtung zur Befestigung wenigstens ein Spreizelement umfaßt, welches in das Innere eines rohrförmigen Teiles der Gabel schiebbar und dort klemmend festlegbar ist und die wenigstens ein mit dem Spreizelement verbindbares Schiebeelement, das in eine schienenartige Führung am Radschützer einschiebbar ist und in einer Endposition lösbar festlegbar ist, aufweisen,
insbesondere wenn der Radschützer im Bereich der senkrechten Wandung oberhalb des stufenförmigen Versatzes wenigstens eine bogenförmige Aussparung aufweist."
Am 13./14. sowie am 20./21. Oktober 2001 verteilte die Beklagte auf Hausmessen zweier Händler Prospekte, die denjenigen entsprachen, die sie vor
Abgabe der Unterwerfungserklärung verwendet hatte. Die Abbildung des dort dargestellten Radschützers der Produktlinie "C. " war mit der aus den früheren Prospekten identisch; der Radschützer wurde mit der Artikelnummer "..." bezeichnet, also der Artikelnummer des zuvor angebotenen Schützers, der von dem Gebrauchsmuster der Klägerin Gebrauch gemacht hatte. Ein Hinweis auf zwischenzeitlich erfolgte technische Änderungen de s Artikels findet sich in diesem Prospekt nicht.
Auf eine Testbestellung lieferte ein Großhändler am 23. Oktober 2001 einem Einzelhändler einen Radschützer der Produktlinie "C. " mit der Artikelnummer "...", der so ausgestaltet war, wie der Radschützer, der der Abmahnung der Klägerin und der Unterwerfungserklärung der Beklagten zugrunde lag.
Die Beklagte hat die technische Ausgestaltung des von ihr unter der Artikelbezeichnung "..." vertriebenen Radschützers nach Abgabe der Unterwerfungserklärung vom 9. Oktober 2001 geändert, wobei zwischen den Parteien streitig ist, wann dies geschehen ist. Nach dem Vortrag der Klägerin sind die geänderten Radschützer (sog. Ausführungsform III) erstmalig im Mai 2002 auf dem Markt erschienen, während die Beklagte behauptet, die Ausführungsform III habe die Ausführungsform, die der Unterwerfungserklärung vom 9. Oktober 2001 zugrunde lag, "sofort" abgelöst.
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Beklagte habe wegen der Verteilung der Prospekte auf den Hausmessen am 13./14. sowie am 20./21. Oktober 2001 und der dort erfolgten Werbung für den Radschützer "Crosslander 0726" zwei Vertragsstrafen verwirkt. Die Beklagte hat geltend gemacht , mit der Werbung für die Radschützer auf den beiden Hausmessen nicht gegen die Unterwerfungserklärung verstoßen zu haben, da sie seit Abgabe der
Unterwerfungserklärung unter dieser Bezeichnung und Artikelnummer ausschließlich die Ausführungsform III vertrieben habe. Diese unterfalle weder dem Gebrauchsmuster noch der Unterwerfungserklärung. Die Prospektabbildung, der nicht alle Merkmale des Gebrauchsmusters entnommen werden könnten, passe auch für die Ausführungsform III.
Das Landgericht hat der Beklagten zwei Vertragsstrafen in Höhe von insgesamt 10.200,-- € nebst 7,57 % Zinsen zugesprochen, weil die Beklagte auf den Hausmessen durch Verteilung der Prospekte die Ausführungsform I angeboten habe. Es hat zugleich festgestellt, daß die Ausführungsform III wegen technischer Abweichungen nicht von der Unterwerfungserklärung erfaßt werde. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin tritt der Revision entgegen.

Entscheidungsgründe:


Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht.
I. Keinen Rechtsfehler läßt allerdings die Auslegung der Unterwerfungserklärung durch das Berufungsgericht erkennen. Zutreffend hat es angenommen , die Beklagte habe sich verpflichtet, es zu unterlassen, die zum Zeitpunkt der Abmahnung von ihr mit den Prospekten beworbenen Radschützer, die unstreitig von der Lehre der Schutzansprüche 1 und 15 des Gebrauchsmusters der Klägerin Gebrauch machten, i.S. des § 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG anzubieten,
und daß ein derartiges Angebot auch in der Verteilung von Prospekten auf Hausmessen von Händlern liegen könne.
Die Regelung in § 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG entspricht derjenigen des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG. Zu letzterer hat der Senat bereits entschieden, daß der Begriff des "Anbietens" im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen ist (Senat, Urt. v. 16.09.2003 - X ZR 179/02, GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für optische Geräte). Dies folgt aus dem Zweck dieser Vorschriften, dem Inhaber des Schutzrechts einerseits alle wirtschaftlichen Vorteile zu sichern, die sich aus der Benutzung der Erfindung ergeben können, und ihm anderseits effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Deshalb umfaßt der Tatbestand des Anbietens nicht nur ein Angebot i.S. des § 145 BGB. Einbezogen sind vielmehr auch vorbereitende Handlungen, die den Abschluß eines späteren Geschäfts über den geschützten Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen. Durch Verteilung der Prospekte wurde deshalb der darin beworbene Radschützer angeboten.
II. Die Annahme des Berufungsgerichts, mit den auf den Hausmessen verteilten Prospekten habe die Beklagte die von der Unterwerfungserklärung erfaßte, das Gebrauchsmuster der Klägerin verletzende Ausführungsform ihrer Radschützer angeboten, beruht jedoch auf einer mangelhaften Tatsachenfeststellung , so daß das Berufungsurteil unter einem Rechtsfehler leidet.
1. Das Berufungsgericht meint, nach der vom Senat in seinem Urteil vom 16. September 2003 (aaO) verlangten objektiven Betrachtung stelle sich die Verteilung der streitgegenständlichen Prospekte als ein Anbieten desjenigen gebrauchsmusterverletzenden Radschützers dar, den die Beklagte nicht anzubieten sich verpflichtet habe. Zwar könnten den bildlichen Darstellungen in dem Prospekt allenfalls das Merkmal des Oberbegriffs des Schutzanspruchs 1 des Gebrauchsmusters, nicht aber die einzelnen Merkmale seines Kennzeichens
entnommen werden. Entscheidend sei aber, daß der das Schutzrecht verletzende Radschützer unstreitig bis zur Abgabe der Unterwerfungserklärung am 9. Oktober 2001 unter der Bezeichnung "C. " und der Artikelnummer "..." auf dem Markt gewesen und mit den streitgegenständlichen Prospekten beworben worden sei.
Angesichts der identischen Bezeichnung und der identischen Darstellung in dem Prospekt der Beklagten hätten Abnehmer- und Händlerkreise, die mit diesem Radschützer bereits einmal in Kontakt gekommen seien, zwangsläufig die Vorstellung gewinnen müssen, der nunmehr beworbene Radschützer sei nach wie vor entsprechend dem Gebrauchsmuster gestaltet. Denn es seien keinerlei Hinweise auf technische Veränderungen gegeben worden. Vielmehr sei durch die Angabe auf der Rückseite des Prospektes, daß es sich um den "Real C. " handele, der Eindruck verstärkt worden, es handele sich weiterhin unverändert um das auf dem Markt eingeführte Produkt.
Nach Auffassung des Berufungsgerichts mußten darüber hinaus auch diejenigen Abnehmer- und Händlerkreise, die aufgrund der Verteilung des Prospektes erstmals entsprechende Radschützer bestellten, die Vorstellung haben, mit den Merkmalen des Klagegebrauchsmusters ausgestattete Radschützer zu erhalten. Denn die Klägerin habe nachgewiesen, daß bei einem Testkauf nach Abgabe der Unterwerfungserklärung weiterhin der nach der technischen Lehre des Schutzanspruches 1 des Gebrauchsmusters ausgebildete Radschützer geliefert worden sei.
Dafür, daß die Beklagte zum Zeitpunkt der Hausmessen und damit nur wenige Tage nach Abgabe der Unterwerfungserklärung vom 9. Oktober 2001 bereits mit einer Ausweichlösung auf dem Markt gewesen sei, die nicht mehr von der technischen Lehre des Gebrauchsmusters Gebrauch machte, und erst
recht, daß dies den Empfängern der Prospekte auf den Hausmessen auch bekannt gewesen sei, fehle es an jeglichen Anhaltspunkten. Die Beklagte sei substantiierten Sachvortrag dafür schuldig geblieben. Die von der Beklagten überreichten Rechnungen und Lieferscheine ließen nicht erkennen, wie die darin erwähnten Radschützer tatsächlich ausgestaltet gewesen seien und beträfen zudem erst einen Zeitraum nach den fraglichen Hausmessen. Es lasse sich nicht feststellen, daß bereits am 13./14. Oktober oder am 20./21. Oktober 2001 unter der in den Prospekten benutzten Bezeichnung "C. " und Artikelnummer "..." nur noch Radschützer von der Beklagten in Verkehr gebracht worden seien, die das Gebrauchsmuster der Klägerin nicht verletzten. Daher habe die Beklagte mit der Verteilung der Prospekte auf den Hausmessen bei objektiver Betrachtung die gebrauchsmusterverletzenden Radschützer angeboten.
Dem stehe auch die mit Hinweis auf von ihr vorgelegtes Werbematerial erhobene Behauptung der Beklagten nicht entgegen, im maßgeblichen Zeitraum habe es eine Mehrzahl von Radschützern ohne die kennzeichnenden Merkmale des Gebrauchsmusters gegeben, die bei Befestigung an einem Fahrrad genauso ausgesehen hätten wie der Radschützer mit der Artikelnummer "..." in den Prospekten. Dieser Vortrag der Beklagten sei unerheblich. Denn nach der vom Bundesgerichtshof geforderten objektiven Betrachtungsweise sei nicht auf das Verständnis einzelner Empfänger des Prospektes oder einer bestimmten Gruppe von Personen abzustellen, an die sich das Werbemittel wende, sondern auf die im Streitfall tatsächlich gegebenen Umstände. Diese seien dadurch gekennzeichnet , daß die mit den Prospekten vor Abgabe der Unterwerfungserklärung unter der identischen Bezeichnung und Artikelnummer und mit identischen Abbildungen beworbenen Radschützer "..." unstreitig von der Lehre der Schutzansprüche 1 und 15 Gebrauch gemacht hätten.
2. Die gegen diese Ausführungen von der Revision erhobenen Rügen haben im Ergebnis Erfolg. Bei seiner Würdigung hat sich das Berufungsgericht auf das Verständnis der von der Beklagten verwendeten Werbeprospekte beschränkt. Das genügt zur Feststellung der objektiven Umstände im Sinne der vom Berufungsgericht zugrundegelegten Entscheidung des Senats jedoch nicht. In seine Abwägung hatte das Berufungsgericht auch einstellen müssen, wie die Abbildung in Kenntnis aller Umstände objektiv zu verstehen ist und dabei etwa eine mögliche allgemeine Kenntnis von der behaupteten mangelnden Lieferbereitschaft und -fähigkeit, die fehlende Erkennbarkeit der die Sonderrechtsfähigkeit bestimmenden Merkmale und die Frage, ob und in welchem Umfang sich der dargestellte Radschützer in seinen erkennbaren Merkmalen von den auf dem Markt vorhandenen Konkurrenzprodukten unterscheidet, berücksichtigen müssen.

a) Zu Recht ist das Berufungsgericht allerdings bei seinen Überlegungen im Anschluß an das zum Patentrecht ergangene Urteil des Senats vom 16. September 2003 (aaO) davon ausgegangen, daß in Fällen, in denen es wie bei einer bildlichen Darstellung eines Erzeugnisses an einem unmittelbaren Bezug zu einem körperlichen Gegenstand fehlt, dessen Gestalt und Beschaffenheit feststeht und dem Beweis zugänglich ist, anhand einer objektiven Betrachtung der im Streitfall tatsächlich gegebenen Umstände geprüft werden muß, ob ein dem Schutzrecht gemäßes Erzeugnis angeboten wird. Erlauben die objektiv zu würdigenden Umstände die Feststellung eines schutzrechtsverletzenden Angebots, so kommt es nicht mehr darauf an, ob die Verwirklichung der schutzrechtsgemäßen Merkmale aus der Angebotshandlung bzw. dem hierbei verwendeten Mittel selbst offenbar wird (Urt. v. 16.09.2003 aaO). Im Falle eines Anbietens durch Verteilen eines Prospekts mit einer Abbildung des beworbenen Erzeugnisses ist Voraussetzung für die Feststellung einer Schutzrechtsverletzung daher nicht notwendig, daß gerade in dem Werbemittel die patentgemäßen Merk-
male so zum Ausdruck kommen, daß ihr Vorhandensein einem Fachmann allein aufgrund der Befassung mit diesem Werbemittel offenkundig ist.

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat es das Berufungsgericht bei der nach dem Senatsurteil vom 16. März 2003 gebotenen objektiven Betrachtung zutreffend für bedeutsam gehalten, daß die Beklagte in ihrer nach Abgabe der Unterlassungserklärung verteilten Werbung einen Radschützer mit derselben Abbildung und Artikelnummer anbot wie zuvor den schutzrechtsverletzenden Radschützer, ohne auf technische Veränderungen hinzuweisen. Diese Umstände können anzeigen, daß der gebrauchsmusterverletzende Gegenstand weiter angeboten wird. Dabei kann dahinstehen, ob die Beklagte zu Änderungen ihres Werbeauftritts oder der Produktbezeichnung oder Artikelnummer ihrer Radschützer verpflichtet war. Selbst wenn dies nicht der Fall gewesen sein sollte , war es zulässig und geboten, diese Umstände in die tatrichterliche Würdigung einzubeziehen. Darin liegt keinesfalls eine unverhältnismäßige Erschwerung der Vertriebsaktivitäten der Beklagten. Denn wollte sie mit der früheren Abbildung künftig nur noch einen veränderten, das klägerische Gebrauchsmuster nicht verletzenden Radschützer anbieten, so hätte sie ohne weiteres in ihre Werbung einen entsprechenden Hinweis aufnehmen können.
Als erheblichen Umstand konnte das Berufungsgericht auch berücksichtigen , daß bei einem Testkauf nach Abgabe der Unterlassungserklärung von einem Großhändler ein gebrauchsmusterverletzender Radschützer geliefert wurde. Allerdings kann dieser Testkauf nur als Beleg dafür dienen, daß der schutzrechtsverletzende Radschützer der Beklagten zu diesem Zeitpunkt weiterhin auf dem Markt erhältlich war. Über das aktuelle Angebot der Beklagten und über die mit der Abbildung angebotenen Radschützer sagt der Testkauf dagegen nichts aus. Denn die Lieferung eines Dritten kann ohne weiteres aus dessen Lagerbeständen stammen.

Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, daß diejenigen Abnehmer- und Händlerkreise, die den Radschützer der Beklagten bereits in der verletzenden Ausführungsform kannten, die Verteilung der beanstandeten Abbildungen auf den Hausmessen als unverändertes Angebot dieses Radschützers verstehen mußten. Dieses Verständnis bezog sich auch auf den Befestigungsmechanismus , da es sich dabei um ein prägendes Merkmal des Radschützers handelte. Die insoweit vom Berufungsgericht vorgenommene objektive Bestimmung des Erklärungswerts der Prospektwerbung der Beklagten steht nicht in Widerspruch zu dem Urteil des Senats vom 16. September 2003 (aaO). Wenn in jenem Urteil ausgeführt wurde, daß weder das Verständnis des Werbenden noch das einzelner Empfänger des Prospekts oder einer bestimmten Gruppe von Personen, an die sich das Werbemittel wendet, in Fällen der vorliegenden Art ein brauchbarer Maßstab für die Feststellung seien, ob ein das Schutzrecht verletzender Gegenstand angeboten werde, bedeutet dies, daß die konkreten subjektiven Vorstellungen bestimmter Adressaten der Werbung nicht maßgeblich sind. Es bedarf also keiner empirischen Ermittlung des Verständnisses der Adressaten der Werbung. Daraus läßt sich aber nicht herleiten, daß bei der Beurteilung der schutzrechtsverletzenden Qualität von Angeboten deren objektiver Erklärungswert, der aus der Sicht der Angebotsempfänger zu beurteilen ist, außer Betracht gelassen werden könnte. Der aus der Sicht der angesprochenen Kreise unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu ermittelnde objektive Erklärungswert der Werbung ist vielmehr ein wesentlicher Gesichtspunkt für die tatrichterliche Würdigung. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten im vorliegenden Fall jedenfalls auch die Abnehmer , insbesondere Händler, die den Radschützer der Beklagten in der verletzenden Ausführungsform kannten und die unveränderte Abbildung im Sinne eines unveränderten Angebots verstehen mußten.

c) Anders als im Lauterkeitsrecht bei der Prüfung einer Irreführung nach § 5 UWG erschöpfen sich die maßgeblichen Umstände im vorliegenden Fall aber nicht in dem objektiven Erklärungsgehalt der Werbung für die angesprochenen Verkehrskreise. So hat es der Senat in seinem Urteil vom 16. September 2003 (aaO) für wesentlich gehalten, ob sich die Werbung auf einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand beziehen mußte, weil es den in ihr abgebildeten Gegenstand zur Zeit der Werbung nur in einer schutzrechtsverletzenden Ausführungsform gab. Ebenso ist es nicht von vornherein bedeutungslos, wenn die beanstandete Abbildung auch einen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstand darstellen kann. Gegen die Annahme einer Verletzung des Schutzrechts mag es ferner sprechen, wenn der Werbende im Zeitpunkt der Werbung seine Produktion umgestellt hat und den verletzenden Gegenstand deshalb jetzt tatsächlich nicht liefern kann. Dem durch eine unveränderte Fortsetzung der bisherigen Werbung, aus der eine entsprechende Änderung weder hervorgeht noch aus der sie erkennbar ist, begründeten gegenteiligen Eindruck kann dies jedoch nur entgegengehalten werden, wenn das allgemein bekannt ist. Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen; das wird nachzuholen sein.
Da es hier nur um die Werbung der Beklagten für ihre eigenen Produkte geht, hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung, ob zum fraglichen Zeitpunkt möglicherweise Produkte anderer Hersteller angeboten wurden, die das Schutzrecht der Klägerin nicht verletzten und in gleicher Weise wie in der beanstandeten Abbildung hätten beworben werden können. Das hat das Berufungsgericht zutreffend erkannt. Wäre aber bei objektiver Betrachtung aus der Sicht der Verkehrskreise ausgeschlossen, daß sich das Angebot der Beklagten auf das Gebrauchsmuster der Klägerin verletzende Radschützer bezog, könnte kein Verstoß gegen die Unterwerfungserklärung festgestellt werden. Anders als in dem vom Senat mit Urteil vom 16. September 2003 entschiedenen Fall kommt
es dann nicht mehr darauf an, daß der Werbende in der Vergangenheit eine verletzende Ausführungsform hergestellt oder vertrieben hat. Insoweit ist zwischen Fällen, in denen wie in der früheren Entscheidung des Senats eine beanstandete Abbildung eindeutig einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand zeigt, und solchen, in denen wie vorliegend in gleicher Weise ein das Schutzrecht nicht verletzender Gegenstand abgebildet werden kann, zu unterscheiden.
3. Nach Durchführung der unterlassenen Beweiserhebung wird das Berufungsgericht erneut in tatrichterlicher Würdigung unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Falls zu entscheiden haben, ob sich die beanstandete Abbildung in den auf den Hausmessen verteilten Prospekten bei objektiver Betrachtung auf einen Radschützer bezog, der das Schutzrecht der Klägerin verletzte und deshalb gegen die von der Beklagten abgegebene Unterwerfungserklärung verstieß.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1.
ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2.
ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3.
das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

(1) Für das Patent kann nach Maßgabe von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften über die Schaffung von ergänzenden Schutzzertifikaten, auf die im Bundesgesetzblatt hinzuweisen ist, ein ergänzender Schutz beantragt werden, der sich an den Ablauf des Patents nach § 16 unmittelbar anschließt. Für den ergänzenden Schutz sind Jahresgebühren zu zahlen.

(2) Soweit das Recht der Europäischen Gemeinschaften nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über die Berechtigung des Anmelders (§§ 6 bis 8), über die Wirkung des Patents und die Ausnahmen davon (§§ 9 bis 12), über die Benutzungsanordnung und die Zwangslizenz (§§ 13, 24), über den Schutzbereich (§ 14), über Lizenzen und deren Eintragung (§§ 15, 30), über das Erlöschen des Patents (§ 20), über die Nichtigkeit (§ 22), über die Lizenzbereitschaft (§ 23), über den Inlandsvertreter (§ 25), über den Widerruf (§ 64 Absatz 1 erste Alternative, Absatz 2 und 3 Satz 1 bis 3), über das Patentgericht und das Verfahren vor dem Patentgericht (§§ 65 bis 99), über das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof (§§ 100 bis 122a), über die Wiedereinsetzung (§ 123), über die Weiterbehandlung (§ 123a), über die Wahrheitspflicht (§ 124), über das elektronische Dokument (§ 125a), über die Amtssprache, die Zustellungen und die Rechtshilfe (§§ 126 bis 128), über die Rechtsverletzungen (§§ 139 bis 141a, 142a und 142b), über die Klagenkonzentration und über die Patentberühmung (§§ 145 und 146) für den ergänzenden Schutz entsprechend.

(3) Lizenzen und Erklärungen nach § 23, die für ein Patent wirksam sind, gelten auch für den ergänzenden Schutz.

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1.
ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2.
ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3.
das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

(1) Für das Patent kann nach Maßgabe von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften über die Schaffung von ergänzenden Schutzzertifikaten, auf die im Bundesgesetzblatt hinzuweisen ist, ein ergänzender Schutz beantragt werden, der sich an den Ablauf des Patents nach § 16 unmittelbar anschließt. Für den ergänzenden Schutz sind Jahresgebühren zu zahlen.

(2) Soweit das Recht der Europäischen Gemeinschaften nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über die Berechtigung des Anmelders (§§ 6 bis 8), über die Wirkung des Patents und die Ausnahmen davon (§§ 9 bis 12), über die Benutzungsanordnung und die Zwangslizenz (§§ 13, 24), über den Schutzbereich (§ 14), über Lizenzen und deren Eintragung (§§ 15, 30), über das Erlöschen des Patents (§ 20), über die Nichtigkeit (§ 22), über die Lizenzbereitschaft (§ 23), über den Inlandsvertreter (§ 25), über den Widerruf (§ 64 Absatz 1 erste Alternative, Absatz 2 und 3 Satz 1 bis 3), über das Patentgericht und das Verfahren vor dem Patentgericht (§§ 65 bis 99), über das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof (§§ 100 bis 122a), über die Wiedereinsetzung (§ 123), über die Weiterbehandlung (§ 123a), über die Wahrheitspflicht (§ 124), über das elektronische Dokument (§ 125a), über die Amtssprache, die Zustellungen und die Rechtshilfe (§§ 126 bis 128), über die Rechtsverletzungen (§§ 139 bis 141a, 142a und 142b), über die Klagenkonzentration und über die Patentberühmung (§§ 145 und 146) für den ergänzenden Schutz entsprechend.

(3) Lizenzen und Erklärungen nach § 23, die für ein Patent wirksam sind, gelten auch für den ergänzenden Schutz.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 153/03 Verkündet am:
13. Juni 2006
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung wird nicht erst dann erfüllt, wenn
der Abnehmer bereits die Bestimmung getroffen hat, ihm angebotene oder gelieferte
, für die Benutzung der Erfindung geeignete Mittel erfindungsgemäß zu verwenden.
Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn der Lieferant weiß oder den
Umständen nach offensichtlich ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentverletzender
Weise verwenden wird, und knüpft insoweit an eine hinreichend
sichere Erwartung des Lieferanten an.

b) Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl
erfindungsgemäß als auch in anderer Weise verwendet werden kann, zu treffen
hat, um die Erwartung einer erfindungsgemäßen Verwendung auszuschließen,
hat der Tatrichter unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden.
BGH, Urt. v. 13. Juni 2006 - X ZR 153/03 - Kammergericht
LG Berlin
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Juni 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die
Richterin Mühlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Asendorf und
Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das am 12. September 2003 verkündete Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Der Kläger nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Er ist Inhaber des am 12. Juli 1988 angemeldeten und am 16. März 1994 erteilten europäischen Patents 0 299 909 (Klagepatents). Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke aus Metallplatten, die zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden kann. Patentanspruch 1 lautet (ohne Bezugszeichen) in der Verfahrenssprache Deutsch: "Aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- und Kühlmedium durchströmbare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb des Raumes trägt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die rohrförmigen Leitungen als flexible Röhrchen ausgebildet sind, die mattenförmig zusammengefasst lose auf den Metallplatten direkt aufliegen."
2
Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt in Matten ("Clina-Matten") zusammengefasste Röhrchen aus flexiblem Kunststoff zum Durchleiten eines Heiz- oder Kühlmediums her.
3
Die D. H. GmbH und die Beklagte zu 1 schlossen am 14. Oktober 1994 einen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Vermarktung und Weiterentwicklung eines Kapillarrohrsystems. In diesem Vertrag gestatteten sie sich wechselseitig die kostenlose Nutzung der dieses System betreffenden Patente und Gebrauchsmuster. Nach Ende der Vertragslaufzeit sollte für die Nutzung der jeweiligen Schutzrechte eine angemessene Lizenzgebühr gezahlt werden. Nach Kündigung dieses Vertrags durch die D. H. GmbH verlangte die Beklagte zu 1 von dieser Schadensersatz im Hinblick auf die gescheiterte Zusammenarbeit. Das gerichtliche Verfahren endete durch Prozessvergleich. Die Parteien haben im vorliegenden Rechtsstreit zunächst darum gestritten, ob der Prozessvergleich der Beklagten zu 1 die Benutzung des Klagepatents auch für die Zukunft gestattete. Diese Frage haben Landgericht und Berufungsgericht verneint und angenommen, die Beklagte zu 1 sei seit dem 1. Oktober 1995 nicht mehr zur Nutzung des Klagepatents berechtigt. In der Revisionsinstanz streiten die Parteien hierüber nicht mehr.
4
In der Zeit nach Abschluss des Prozessvergleichs verteilte die Beklagte zu 1 an Installateure einen Prüfbericht der TU Berlin vom 10. Januar 1997, der Angaben zur Planung und Ausführung der Deckenkonstruktion enthält. Die dort beschriebene Konstruktion sieht vor, dass Kapillarrohrmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Außerdem verteilte die Beklagte einen weiteren Prüfbericht vom 28. Juni 1995, wonach die Matten in Stahlblechkassetten "eingelegt und aufgeklebt" werden sollten. In einem Werbeprospekt der Beklagten zu 1 heißt es, dass die Clina-Matten in die Metalldeckenplatten eingelegt würden, wobei das Einlegen schon im Werk erfolgen könne, um die Montage vor Ort zu vereinfachen. In einem weiteren Prospekt wird ein Monteur bei der Montage einer Kühldecke gezeigt, wobei in der Bildunterschrift darauf hingewiesen wird, dass die Clina-Matten in Metalldeckenplatten eingelegt werden. In einer Referenzliste der Beklagten zu 1 über die von ihr ausgeführten Projekte ist ausgeführt, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt sind. Inzwischen empfiehlt die Beklagte zu 1 ihren Kunden eine Ausführung der Deckenkonstruktion , bei der die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen, sondern eingeklebt werden.
5
Das Landgericht hat der auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage stattgegeben. Es hat die Beklagten verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken , bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Das Landgericht hat die Beklagten weiter verurteilt, dem Kläger darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die zuvor bezeichneten Handlungen seit dem 1. Oktober 1995 begangen worden sind. Weiter hat das Landgericht festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger allen Schaden zu ersetzen, der ihm durch solche Handlungen entstanden ist und künftig noch entstehen wird.
6
Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Gegen dieses Urteil richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, mit der diese die Klageabweisung erstreben. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


7
Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.
8
I. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich mattenförmig zusammengefasste Rohrleitungen, wie sie die von den Beklagten angebotenen Clina-Matten darstellen, auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Pa- tentanspruch 1 des Klagepatents beziehen und deshalb in dem Angebot der Matten eine mittelbare Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG liegen kann.
9
Dies hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Prüfung stand.
10
1. Das Klagepatent betrifft eine Raumdecke, die aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion besteht. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als bekannt , bei solchen Raumdecken an den Platten oder der Tragekonstruktion Rohre für den Durchlauf eines Heiz- oder Kühlmediums zu befestigen. Dabei sei es anzustreben, dass die Verbindung zwischen den Metallplatten und den Rohren möglichst gleichmäßig fest und gut wärmeleitend sei, um eine hohe Wärme- bzw. Kühlwirkung zu erzielen. Bei den bekannten Konstruktionen sei eine Vielzahl von Rohrverbindungsstellen erforderlich, wodurch die Montage erschwert werde und sich die Gefahr von Undichtigkeiten erhöhe. Auch das Auswechseln einzelner Metallplatten wie auch der Rohre werde dadurch kompliziert. Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Klagepatentschrift als Aufgabe der Erfindung, eine aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehende Raumdecke, die von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmbare rohrförmige Leitungen zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte innerhalb des Raums trägt, zu schaffen, die sich einfach montieren lässt und auch spätere Reparatur- oder Wartungsarbeiten ohne Schwierigkeiten ermöglicht, wobei trotzdem eine hohe Heiz- bzw. Kühlwirkung erreicht wird.
11
Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Klagepatents eine Raumdecke mit folgenden Merkmalen: Raumdecke aus 1. Metallplatten und 2. einer Tragekonstruktion; 3. die Raumdecke trägt rohrförmige Leitungen, die
a) als flexible Röhrchen ausgestaltet und
b) mattenförmig zusammengefasst
c) lose auf den Metallplatten
d) direkt aufliegen und
e) zur Erzielung gewünschter Temperaturwerte
f) von einem Heiz- oder Kühlmedium durchströmt werden können.
12
Aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergibt sich, dass die Röhrchen lose aufgrund ihres Eigengewichts und des Gewichts der durchgeleiteten Flüssigkeit auf den Metallplatten aufliegen. Allein durch dieses lose Aufliegen soll eine hinreichende Wärmeübertragung stattfinden. Weitere Anforderungen an die Beschaffenheit der Röhrchen stellt Patentanspruch 1 nicht. Hiernach bilden aber die mattenförmig zusammengefassten Rohrleitungen selbst ein wesentliches Element der Erfindung.

13
Diese Auslegung des Patentanspruchs 1 kann der Senat selbst vornehmen. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist (BGHZ 160, 204, 212 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung m.w.N.).
14
2. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Es hat ausgeführt, nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen sei eine Auflage der von den Beklagten vertriebenen Clina-Matten im Mittelbereich (ca. 1.000 mm Länge und 310 bis 320 mm Breite) zu 100 % gewährleistet. Im übrigen Kassettenbereich betrage die Auflage 50 %, so dass sich insgesamt eine unmittelbar bestehende Kontaktfläche von 74 % ergebe. Da in der Klagepatentschrift keine Angaben über eine Mindestauflagefläche vorhanden seien, genüge diese Auflage, um von der Lehre des Klagepatents Gebrauch zu machen.
15
Dies greift die Revision ohne Erfolg an.
16
a) Sie macht geltend, die Beklagten hätten wiederholt darauf hingewiesen , dass Flexibilität und damit die Möglichkeit der losen Auflage nur zu erreichen sei, wenn die Kunststoffröhrchen einen geringen Wanddurchmesser von maximal 2 mm aufwiesen und der verwendete Kunststoff mit chemischen Weichmachern versehen sei. Hierauf werde in der Beschreibung des Klagepatents ausdrücklich hingewiesen. Die Beklagten dagegen setzten Polypropylen ein, was dazu führe, dass eine Kontakt herstellende Auflage nur aufgrund des Eigengewichts inklusive der Wasserfüllung nicht möglich sei. Hinzu komme, dass die Clina-Matten einen erheblich größeren Rohrdurchmesser aufwiesen, nämlich Außendurchmesser von 3,4 mm mit einer Wandstärke von 0,55 mm und Außendurchmesser von 4,3 mm mit einer Wandstärke von 0,8 mm, was weiter zu verminderter Flexibilität führe. Außerdem hätten die Beklagten vorgetragen , dass die Matten, um den von der Beklagten zu 1 in Werbeprospekten, Planungshandbüchern und Datenblättern garantierten Leistungs-DIN-Wert von 83,5 W/qm zu erfüllen, fest mit den Deckenplatten zu verbinden seien. Der Wärmetransport werde nicht durch ein unmittelbares und loses, allein durch besondere Flexibilität herbeigeführtes Aufliegen auf den Metalldecken erreicht, sondern durch feste Verbindung mittels Klebung oder entsprechender Klemmvorrichtung. Das Berufungsgericht habe auch festgestellt, dass die Röhrchen geklebt werden müssten, um die von der Beklagten zu 1 garantierte Kühlleistung zu erreichen. Lege man dies aber zugrunde, so treffe es nicht zu, dass - wie das Berufungsgericht, gestützt auf das von ihm eingeholte Sachverständigengutachten , angenommen habe - das Grundkonzept des Klagepatents nicht verlassen werde, vielmehr werde gerade das Merkmal der losen Verbindung bei den Clina-Matten aufgegeben. Der Umstand, dass eine 100 prozentige Kontaktaufnahme ohne zusätzliche Maßnahmen, wie beispielsweise das Verkleben, bei den Clina-Matten nicht gewährleistet werden könne, im Übrigen ohne Fixierung der vorgegebene Wert von 83,5 W/qm nicht erreicht werden könne, werde vom Berufungsgericht nicht berücksichtigt.
17
Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision einen Rechtsfehler nicht auf. Die Argumentation der Revision macht die von den Beklagten garantierte Normleistung zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Dem entgegen ist das Berufungsgericht zu Recht vom Gegenstand des Klagepatents ausgegangen. Für die Frage, ob eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, kommt es nicht darauf an, welche Normleistungen die von den Beklagten angebotenen Matten erfüllen sollen. Das Klagepatent lehrt keinen bestimmten Grad der Flexibilität. Es gibt auch nicht vor, in welchem Ausmaß die Röhrchen aufliegen sollen. Ebenso garantiert es keine bestimmte Leistung, etwa die von den Beklagten zugesagte Normleistung. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht aufgrund der Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen in tatrichterlicher Würdigung ein jedenfalls teilweise Kontakt herstellendes, eine Wärmeübertragung ermöglichendes Aufliegen der Clina-Matten auf ihrem Trägerelement und damit zugleich die nach Merkmal 3 a erforderliche Flexibilität bejaht hat.
18
b) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Clina-Matten liefen nicht einheitlich über die gesamte Raumdecke, sondern würden auf Maß passend zur Größe der Metallkassette gefertigt und dann mittels Steckverbindung mit anderen Decken- bzw. Kapillarrohrmatten verbunden, eine solche Ausführungsform werde in der Klagepatentschrift jedoch als aufwendig bezeichnet. Das Klagepatent beziehe sich vielmehr auf durchgehende, sich in einer Richtung über die gesamte Decke erstreckende Rohre.
19
Diese Ausführungen der Revision treffen nicht zu. Patentanspruch 1 setzt nicht den Verlauf der Röhrchen über die gesamte Decke voraus. Dies ist vielmehr , wie die Revision selbst geltend macht, Gegenstand von Patentanspruch 5. Damit ist das Klagepatent nicht auf Ausführungsformen beschränkt, bei denen sich die Rohrleitungen über die gesamte Decke erstrecken.
20
c) Auch soweit die Revision schließlich geltend macht, das Berufungsgericht habe die Einwendungen der Beklagten im Anschluss an die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen zum Anlass nehmen müssen, die mündliche Verhandlung gemäß § 156 Abs. 1 ZPO wieder zu eröffnen, hat sie keinen Er- folg. Das Vorbringen des Beklagten bezieht sich auf Aussagen des gerichtlichen Sachverständigen zur Flexibilität der Röhrchen bei den Clina-Matten. Auf den entsprechenden Beklagtenvortrag kommt es jedoch wie unter oben a) dargestellt nicht an.
21
II. Das Berufungsgericht hat auch zu Recht die subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung bejaht.
22
1. Nach § 10 PatG ist dazu erforderlich, dass der Anbieter oder Lieferant weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Nach gefestigter Rechtsprechung des Senats ist die Bestimmung zur Benutzung der geschützten Erfindung ein in der Sphäre des Abnehmers liegender Umstand (zuletzt Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 851 - Antriebsscheibenaufzug). Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung ist jedoch nicht erst dann erfüllt, wenn der Abnehmer die Bestimmung zur patentverletzenden Verwendung des Mittels tatsächlich bereits getroffen hat und der Anbieter oder Lieferant dies weiß. Er greift vielmehr bereits dann ein, wenn eine Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Verwendung für den Dritten im Sinne des gesetzlichen Tatbestands , d.h. den Anbieter oder Lieferanten der für eine patentgemäße Benutzung geeigneten Mittel, den Umständen nach offensichtlich ist. Damit soll der Nachweis einer mittelbaren Patentverletzung erleichtert werden. Dies rechtfertigt es, den Tatbestand bereits dann als verwirklicht anzusehen, wenn aus der Sicht des Dritten bei objektiver Betrachtung nach den Umständen die hinreichend sichere Erwartung besteht, dass der Abnehmer die angebotenen oder gelieferten Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen wird.
23
Gegenstand der Verletzungshandlung nach § 10 PatG ist keine Teilnahme an dem Verstoß des Abnehmers gegen die ihm nach dem Patentgesetz obliegenden Pflichten, sondern eine eigene Verletzungshandlung des Dritten. Dementsprechend hat der Senat mehrfach entschieden, dass es für eine mittelbare Patentverletzung keiner - versuchten oder vollendeten - unmittelbaren Verletzung des Patents durch den Abnehmer bedarf, sondern bereits Angebot oder Lieferung geeigneter Mittel genügen, wenn die subjektiven Voraussetzungen ihrer Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung erfüllt sind (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler). Insbesondere bei einem vom Gesetz einbezogenen unaufgeforderten ersten Angebot wird eine Bestimmung der Mittel für eine patentgemäße Benutzung durch den Abnehmer im Sinne einer bereits getroffenen Entscheidung indes in der Regel nicht vorliegen. Sie wird auch in der Folge vielfach schon objektiv fehlen und jedenfalls nach dem maßgeblichen Kenntnisstand des Anbieters fraglich erscheinen. Seiner Natur als Patentgefährdungstatbestand (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler) entsprechend soll § 10 PatG den Patentinhaber auch in diesem Fall vor einer drohenden Verletzung seiner Rechte schützen. Die Vorschrift muss deshalb schon dann eingreifen, wenn aus der Sicht des Dritten hinreichend sicher zu erwarten ist, dass der Abnehmer die gelieferten Mittel in patentgemäßer Weise verwenden wird.
24
Die im Gesetz aufgeführten Merkmale zur Ausfüllung des subjektiven Tatbestands (wenn er weiß oder es nach den Umständen offensichtlich ist) eröffnen damit die Möglichkeit, den erforderlichen Kenntnisstand des Anbieters oder Lieferanten von der drohenden Verletzung der Rechte des Patentinhabers über zwei Alternativen festzustellen. Entweder ist dem Dritten bekannt, dass der Abnehmer die Mittel zur patentgemäßen Benutzung bestimmt hat, oder eine solche Bestimmung ist nach den Umständen des Einzelfalls offensichtlich zu erwarten, etwa weil sie sich aufdrängt. Kenntnis und Offensichtlichkeit sind damit zwei Wege, den erforderlichen hohen Grad einer Erwartung patentgemäßer Verwendung der Mittel festzustellen. Vor diesem Hintergrund liegt der notwendige hohe Grad der Erwartung regelmäßig insbesondere dann vor, wenn der Anbieter oder Lieferant selbst eine solche Benutzung vorgeschlagen hat.
25
2. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die Beklagte zu 1 auf die Möglichkeit erfindungsgemäßer Benutzung hingewiesen. Sie hat an Installateure einen Prüfbericht der Technischen Universität Berlin vom 10. Januar 1997 verteilt, der eine Konstruktion zeigt, bei der Kapillarrohrmatten in Metallkassetten eingelegt werden. Eine solche Ausführungsform zeigt auch der von der Beklagten zu 1 verwendete Werbeprospekt. Schließlich ergibt sich aus einer von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausgeführte Projekte, dass etwa 20 % der Decken mit lose eingelegten Kühlmatten ausgeführt worden sind.
26
Darauf, ob die Beklagte zu 1 inzwischen ihren Kunden empfiehlt, die Deckenkonstruktion so auszuführen, dass die Leitungsröhrchen nicht lose aufliegen , sondern eingeklebt werden, kommt es nicht entscheidend an. Die Begehungsgefahr für weitere derartige Verletzungen ist damit nicht ausgeräumt. Eine Unterwerfungserklärung haben die Beklagten nicht abgegeben. Die Vermutung der Gefahr einer Wiederholung der rechtswidrigen Handlung kann in der Regel nur dadurch beseitigt werden, dass der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit seinen ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck bringt. Allein die Empfehlung an Kunden , das Produkt nur noch in einer bestimmten Weise zu verwenden, genügt diesen Anforderungen nicht (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 853 - Antriebsscheibenaufzug).
27
III. Danach hat das Berufungsgericht zu Recht die Voraussetzungen für einen Unterlassungsanspruch aus § 10 PatG bejaht. Bei der Fassung des Urteilstenors hat das Berufungsgericht jedoch dem Landgericht folgend den Beklagten untersagt, aus flexiblen Röhrchen bestehende Matten Dritten anzubieten oder zu liefern, die geeignet und bestimmt sind, zur Leitung eines Heiz- oder Kühlmediums vorgesehen und für die Herstellung von aus Metallplatten und einer Tragekonstruktion für diese bestehenden Raumdecken, bei denen Matten direkt lose auf den Metallplatten aufliegen, verwendet zu werden. Damit hat das Berufungsgericht den Unterlassungsausspruch von der bei dem einzelnen Angebot oder der Lieferung erst noch festzustellenden und diesen gegebenenfalls erst nachfolgenden Bestimmung durch den Abnehmer abhängig gemacht; ein solcher Ausspruch ist nicht vollstreckbar. Andererseits wäre ein uneingeschränktes Verbot nur möglich, wenn das Mittel ausschließlich in patentverletzender Weise Verwendung finden könnte (Scharen, GRUR 2001, 995, 996 f.), was hier nicht der Fall ist. Die Gefahr, dass Abnehmer der Beklagten das Mittel für die Benutzung der Erfindung verwenden, kann dadurch ausgeräumt werden, dass den Beklagten das Anbieten und/oder Liefern des Mittels für den Fall untersagt wird, dass sie bei Vornahme des jeweiligen Geschäfts bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen, die den Abnehmer von der Verwendung des Mittels für die Benutzung der Erfindung abhalten sollen (Scharen, aaO 997). Eine bloße Empfehlung, die Matten einzukleben, wird dazu allerdings nicht genügen. Auch wenn die Beklagte zu 1 eine möglicherweise patentfreie Verwendung empfiehlt, ist damit nicht ausgeschlossen, dass ihre Kunden, wenn ihnen die dadurch zu erzielende Leistung genügt, weiterhin die Matten lose einlegen, um damit die Vorteile einer einfacheren Montage zu nutzen. In Betracht käme hier etwa eine Formulierung des Klageantrags und des Urteilstenors dahin, dass ein Warnhinweis der Beklagten an ihre Kunden zu erfolgen hat, wonach ein loses Einlegen der Röhrchen nicht ohne Zustimmung des Klägers als Patentinhabers erfolgen darf. Welche Vorsorgemaßnahmen der Anbieter oder Lieferant einer Ware, die sowohl patentverletzend als auch patentfrei verwendet werden kann, zu treffen hat, bestimmt sich nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen einerseits geeignet und ausreichend sein müssen, um Patentverletzungen mit hinreichender Sicherheit zu verhindern , andererseits den Vertrieb der Mittel zum patentfreien Gebrauch nicht in unzumutbarer Weise behindern sollen. Die Abwägung unterliegt tatrichterlicher Würdigung, die im Revisionsverfahren nicht nachgeholt werden kann (BGH, Urt. v. 08.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627, 628 - Metallspritzverfahren; Urt. v. 30.04.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 498 - Formsand II).
28
In der wiedereröffneten Tatsacheninstanz wird daher zunächst auf eine entsprechende Antragstellung hinzuwirken sein. Bei Klagen wegen mittelbarer Patentverletzung haben die Gerichte der Pflicht, auf sachdienliche Anträge hinzuwirken , besondere Beachtung zu widmen (Sen.Urt. v. 11.01.2005 - X ZR 233/01, GRUR 2005, 407, 409 - T-Geschiebe). Der etwa für erforderlich gehaltene Warnhinweis ist dabei im Rahmen des Unterlassungsanspruchs vom Kläger zu formulieren (Benkard, PatG, 10. Aufl., § 10 Rdn. 24).
29
IV. Das Berufungsgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Beklagten dem Kläger zum Schadensersatz verpflichtet sind. Hierfür genügt es, wenn dargetan wird, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden ist (BGH Urt. v. 17.05.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177, 1178 - Feststellungsinteresse II), der sich daraus ergeben kann, dass die Verletzungshandlungen der Beklagten unmittelbare Verletzungen des Klagepatents zur Folge gehabt haben (Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848, 854 - Antriebsscheibenaufzug). Soweit dem Urteil "Antriebsscheibenaufzug" zu entnehmen sein sollte, dass mindestens eine unmittelbare Verletzungshandlung festgestellt werden müsse, stellt der Senat klar, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts ausreichend ist, wenn die oben dargestellten Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im übrigen vorliegen. Diese Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts hat das Berufungsgericht vorliegend zu Recht bejaht, weil die Beklagten ihren Kunden die Möglichkeit patentverletzender Benutzung der Clina-Matten aufgezeigt haben und diese das patentverletzende einfachere lose Einlegen der Matten nur dann durch patentfreie Maßnahmen, beispielsweise das Verkleben, ersetzen mussten, wenn sie eine bestimmte Wärmeübertragung erreichen wollten. Dabei ergibt sich aus der von der Beklagten zu 1 geführten Referenzliste über von ihr ausgeführte Projekte, dass etwa 20 % mit lose eingelegten Röhrchen ausgeführt sind. Nach alledem besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass dem Kläger durch das Verhalten der Beklagten ein Schaden entstanden ist.
Melullis Mühlens Meier-Beck
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 12.10.1999 - 16 O 235/99 -
KG Berlin, Entscheidung vom 12.09.2003 - 5 U 9099/99 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 169/04 Verkündet am:
16. Mai 2006
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
Kunststoffbügel

a) Das Vorstellen eines schutzrechtsverletzenden Gegenstandes zum Zweck
der Aufnahme in die Listung eines Handelsunternehmens ist auch dann ein
an das Handelsunternehmen gerichtetes Anbieten im Sinne der § 9 PatG
und § 11 GebrMG, wenn durch die Listung Lieferanten des Handelsunternehmens
dazu veranlasst werden, solche Gegenstände nachzufragen und
für ihre Lieferungen insbesondere auch an Verkaufshäuser des Handelsunternehmens
in Deutschland zu verwenden.

b) Die Schadensersatzpflicht für die Benutzungsform des Anbietens umfasst
auch den Schaden, der dem Schutzrechtsinhaber infolge von schutzrechtsverletzenden
Lieferungen Dritter entsteht, die durch die schutzrechtsverletzende
Angebotshandlung adäquat und zurechenbar verursacht worden sind.
BGH, Urt. v. 16. Mai 2006 - X ZR 169/04 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Mai 2006 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver,
Asendorf und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 7. Oktober 2004 im Urteilsspruch III, erster Absatz aufgehoben.
Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil des Berufungsgerichts vorbehalten.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin war Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters 89 02 362 (Klagegebrauchsmuster), das einen Wäschebügel aus Kunststoff betrifft. Nachdem das Klagegebrauchsmuster durch Zeitablauf am 28. Februar 1997 erloschen ist, begehrt sie noch, die Beklagte zur Rechnungslegung zu verurteilen und ihre Pflicht zum Schadensersatz festzustellen.

2
Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der im Löschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht für schutzfähig erachteten Fassung lautet: Wäschebügel aus Kunststoff, insbesondere Polystyrol, dessen Querschnitt doppel-T-förmig ist und eine vertikale Stegwand (3), einen Obergurt (4) und einen Untergurt (5) aufweist und an dessen Bügelenden (6, 7) zur Aufnahme des Bundes von Unterhosen nach unten gerichtete Klemmen angeordnet sind, die sich aus je einem im Wesentlichen starren Widerlagerteil (8) und einer einstückig damit verbundenen federnden Zunge (9) zusammensetzen , wobei der Spalt (11) zwischen Widerlagerteil (8) und Zunge (9) zum leichten Einführen eines einzuklemmenden Wäscheteils trichterartig erweitert ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die federnde Zunge (9) mit dem Widerlagerteil (8) über einen im Wesentlichen freiliegenden , am Spalt (11) unterbrochenen Kunststoffring (10) verbunden ist, dessen Querschnitt um mindestens 100 %, vorzugsweise 200 % größer ist als der Querschnitt des Ober- oder Untergurtes (4, 5) des Wäschebügels, und der die Zunge (9) mit Vorspannung gegen das Widerlagerteil (8) drückt.
3
Die Beklagte gehört zur weltweit tätigen K. /B. -Gruppe. Sie stellt Wäschebügel her und vertreibt sie. Die Beklagte stellte im Dezember 1993 einen Bügel XXX dem Textilhandelsunternehmen C. vor, der daraufhin unter Hinweis auf "K. /. " als ausschließlicher Bezugsquelle in die Listung von C. aufgenommen wurde. Um C. beliefern zu können, müssen die Wäschehersteller ihre Ware auf gelistete Bügel hängen. Die Wäschehersteller fragen deshalb bei den auf ihrem jeweiligen regionalen Markt tätigen Bügelherstel- lern entsprechende Bügel nach. Die Beklagte hat vorgetragen, der Bügel XXX sei 1989 von der schwedischen K. & C. Aktiebolag entwickelt und zum Patent angemeldet worden, woraufhin Konstruktion und HerstellungsKnow -how den jeweiligen Unternehmen der K. /B. -Gruppe vermittelt wurden.
4
Die Klägerin macht geltend, die Beklagte habe während der Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters Wäschebügel hergestellt und vertrieben, die von der Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch machten. Sie hat dazu zunächst auf einen als Anlage 6 überreichten Bügel verwiesen. Das Landgericht hat auf die Anträge auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht antragsgemäß erkannt.
5
Der Berufung der Beklagten hat sich die Klägerin mit dem Ziel angeschlossen , die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz auf eine Vielzahl weiterer, näher bezeichneter und vorgelegter Wäschebügel zu erstrecken. Die Klägerin hat vorgetragen, die Wäschebügel im Recycling-Müll deutscher Verkaufshäuser von C. im Sommer/Herbst 1996 gefunden zu haben. Die Beklagte hat eingeräumt, dass Wäschebügel mit der Typenbezeichnung XXX , die in der linken unteren Nase (im sogenannten Formnest) eine der Nummern 10 bis 13 aufweisen, von ihr stammen.
6
Die Klägerin hat vorgetragen, die angegriffenen Bügel mit den Formnestern 20 bis 23 seien von der K. /B. Srl in Italien hergestellt worden, diejenigen mit den Formnestern 15 bis 18 von der K. /B. Ltd. in Hongkong und diejenigen mit den Formnestern 7 und 8 von einer K. /B. -Lizenznehmerin in Indonesien.
7
Nachdem die Klägerin ihre Klage beim Landgericht Düsseldorf eingereicht hatte, hat die Beklagte im Dezember 1996 gegenüber C. eine Freistellungserklärung für gegen C. wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters erhobene Ansprüche abgegeben. Nach bestrittenem Vortrag der Beklagten soll sich diese Freistellungserklärung nur auf von ihr hergestellte, mit der Klage angegriffene Bügel beziehen.
8
Durch das angefochtene Teilurteil hat das Berufungsgericht der Klage hinsichtlich der Wäschebügel mit dem Formnest 12 stattgegeben. Die Entscheidung über die Ansprüche hinsichtlich der von der Beklagten hergestellten Wäschebügel mit den Formnestern 10, 11 und 13 hat es dem Schlussurteil vorbehalten. Die Ansprüche der Klägerin wegen Wäschebügeln mit den Formnestern 3 D, 4 D, 5 bis 8, 14 bis 18 und 20 bis 23 hat das Berufungsgericht abgewiesen.
9
Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt die Klägerin , die in dem Teilurteil ausgesprochene teilweise Klageabweisung aufzuheben und die Beklagte auch hinsichtlich der dort genannten Bügel zu verurteilen. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


10
Die Revision hat Erfolg und führt im Umfang der Aufhebung zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
11
Hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 3 D, 4 D, 5 bis 8, 14 bis 18 und 20 bis 23, die allein Gegenstand der Revision sind, hat es das Berufungsgericht offen gelassen, ob sie das Klagegebrauchsmuster verletzen und wäh- rend dessen Laufzeit nach Deutschland geliefert worden sind. Es hat die Klage insoweit schon deshalb abgewiesen, weil weder eigene Benutzungshandlungen der Beklagten vorlägen noch eine Haftung der Beklagten für Benutzungshandlungen Dritter als Anstifter oder Gehilfe anzunehmen sei. Das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand.
12
1. Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, dass das Vorstellen eines gebrauchsmusterverletzenden Bügels zum Zweck der Aufnahme in die Listung des Handelshauses C. ein Anbieten i.S. von § 11 GebrMG ist. Denn durch die Listung werden die Wäschelieferanten von C. dazu veranlasst, Bügel des gelisteten Typs nachzufragen und für ihre Lieferungen insbesondere auch an deutsche Verkaufshäuser von C. zu verwenden. Zwar könnte je nach den Umständen des Einzelfalls eine Benutzung des deutschen Gebrauchsmusters ausscheiden, wenn die Listung ausdrücklich und eindeutig auf Lieferungen der Bügel zur Benutzung im Ausland beschränkt wäre. Daran fehlt es aber. Wie in § 9 PatG umfasst der Begriff des "Anbietens" auch in § 11 GebrMG vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt. Nicht anders als das Verteilen eines Werbeprospekts ist die Listung dazu bestimmt und geeignet, Interesse an dem gelisteten Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen (vgl. Sen.Urt. v. 16.09.2003 - X ZR 179/02, GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für optische Geräte). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Urteil des Senats vom 18.12.1969 (X ZR 52/67, GRUR 1970, 358, 359 - Heißläuferdetektor). Dort hat der Senat ausgeführt, die Ausstellung patentgeschützter Gegenstände auf einer Leistungsschau , die einen Überblick über den Stand der Technik auf einem bestimmten Gebiet gebe und nicht den Charakter einer Verkaufsausstellung habe, reiche nicht schlechthin für die Annahme einer schutzrechtsverletzenden Be- nutzung aus. Abgesehen davon, daß die Verneinung einer Benutzung danach nur auf der Grundlage einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalls möglich ist, ist die hier zu beurteilende Listung schon deshalb nicht mit der Teilnahme an einer Leistungsschau vergleichbar, weil die Wäschelieferanten verpflichtet sind, die gelisteten Bügel für Lieferungen an C. zu benutzen, und es fernliegt, die Listung als Überblick über den Stand der Technik auf dem Gebiet der Bügelfabrikation aufzufassen.
13
2. Das Berufungsgericht meint jedoch, in dem Bemühen der Beklagten um die Listung bei C. sei nur ein Anbieten entsprechender Produkte der Beklagten und nicht ein Anbieten solcher Produkte aller Unternehmen des K. / B. -Konzerns zu sehen. Die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Klägerin habe nicht im Einzelnen dargelegt und unter Beweis gestellt, dass die Beklagte bei der Listung im Namen und in Vollmacht der gesamten K. /B. - Gruppe gehandelt habe und dass sich die Listung nicht nur auf Produkte aus dem Hause der Beklagten bezogen habe, sondern ganz generell auf ein "derartiges Produkt", sofern es nur von einem Unternehmen des K. /B. - Konzerns stamme. Das Berufungsgericht verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Gesellschaften der K. /B. -Gruppe nach dem Vortrag der Beklagten völlig selbständig seien und eigenverantwortlich produzierten. Auch die von der Beklagten gegenüber C. abgegebene Freistellungserklärung gebe für ein Handeln der Beklagten mit Wirkung für andere Konzerngesellschaften nichts her, da insoweit von dem Vortrag der Beklagten auszugehen sei, die Freistellungserklärung beziehe sich nur auf von ihr hergestellte, mit der Klage angegriffene Bügel.
14
a) Mit diesen Ausführungen hat das Berufungsgericht den Tatbestand des "Anbietens" in § 11 GebrMG zu eng ausgelegt und den Prozessstoff nicht erschöpft. Das "Anbieten" ist eine selbständige Benutzungsform (vgl. BGH, Urt.
v. 06.07.1954 - I ZR 166/52, GRUR 1955, 87, 89 - Bäckereimaschine; Sen.Urt. v. 28.05.1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise). Es ist deshalb ohne Bedeutung, wenn der Anbieter die angebotene Ausführungsform nicht selbst herstellt, sondern von Dritten bezieht. Im Interesse des nach dem Gesetzeszweck gebotenen effektiven Rechtsschutzes für den Schutzrechtsinhaber ist der Begriff des Anbietens im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen. Entscheidend ist, ob eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellt. Ebensowenig wie das Anbieten im Sinne des Gebrauchsmusterund Patentgesetzes ein Angebot i.S. des § 145 BGB voraussetzt, ist es deshalb erforderlich, dass der Anbietende bevollmächtigt oder beauftragt ist, für den Abschluss von Geschäften über den schutzrechtsverletzenden Gegenstand mit Dritten zu werben. Unerheblich ist auch, ob sich das Anbieten auf Gegenstände bezieht, die von einem dritten Unternehmen auf die infolge des Anbietens generierte Nachfrage hin erst noch hergestellt werden müssen. Denn die Beeinträchtigung der Interessen des Schutzrechtsinhabers ist dabei nicht geringer als beim Anbieten bereits hergestellter Gegenstände.
15
b) Auf der Grundlage des Berufungsurteils ist für die revisionsrechtliche Beurteilung davon auszugehen, dass die Beklagte den Bügel XXX im Dezember 1993 bei C. vorgestellt hat. Wie von der Beklagten beabsichtigt, wurde er daraufhin in die Listung von C. aufgenommen. Dies erfolgte in der Listung gemäß Anlage Ax 16 b mit dem Hinweis auf "K. /B. " als alleinige Bezugsquelle, wobei sich diese englischsprachige Listung nicht nur an deutsche Wäschelieferanten richtete und keinen Bezug zu einem bestimmten Unternehmen der K. /B. -Gruppe, etwa der Beklagten, aufwies. Eine Beschränkung auf Bügel mit bestimmten Formnestangaben ist der Listung ebensowenig zu entnehmen. Die Wäschelieferanten von C. im In- und Ausland , insbesondere auch in Asien, wurden infolge der Listung unter Angabe von "K. /B. " als alleiniger Bezugsquelle dazu veranlasst, Bügel XXX für C. nicht etwa nur bei der Beklagten, sondern bei beliebigen Unternehmen der K. /B. -Gruppe nachzufragen, also auch bei den Schwestergesellschaften der Beklagten und den als Teil der Gruppe auftretenden Lizenznehmern des Konzerns. Diese Gruppenunternehmen waren für die Bügel XXX lieferfähig, da ihnen das entsprechende Herstellungs-Know-how - wie auch die Beklagte wusste - zugänglich war. Damit hat die Beklagte nicht nur angeboten, selbst an C. "K. /B. "-Bügel XXX zu liefern. Sie hat durch ihr Einverständnis mit der Listung C. ebenfalls erklärt, dass die anderen Unternehmen der K. /B. -Gruppe die Wäschelieferanten von C. mit Bügeln XXX für C. beliefern könnten. Die Beklagte hat C. damit auch eine Belieferung mit Bügel XXX durch die anderen Unternehmen der K. /B. -Gruppe im Sinne von § 11 Abs. 1 GebrMG angeboten.
16
c) Das Berufungsgericht ist zwar der Auffassung, dass Bügel vom Typ XXX nicht zwangsläufig das Klagegebrauchsmuster verletzen mussten, sondern auch Ausführungsformen möglich waren, die nicht alle Merkmale dieses Schutzrechts verwirklichten. Hierauf kommt es jedoch nicht an, um den Erklärungsinhalt des Lieferangebots der Beklagten zu bestimmen. Die Beklagte hat C. unter anderem einen Bügel XXX mit der Formnestangabe 12 zur Listung vorgestellt. Bezüglich dieses Bügels hat das Berufungsgericht in dem nicht angefochtenen Teil seiner Entscheidung festgestellt, dass er das Gebrauchsmuster der Klägerin verletzt. Das zeigt, dass der Bügeltyp XXX auch gebrauchsmusterverletzende Ausführungsformen einschloss. Da die Listung nicht auf solche Ausführungsformen beschränkt war, die das Gebrauchsmuster nicht verletzten, bezog sie sich auch auf Verletzungsformen des Bügels XXX .
17
3. Die Beklagte handelte hinsichtlich der Verletzung des Gebrauchsmusters der Klägerin auch jedenfalls fahrlässig. Nach den Feststellungen des Beru- fungsgerichts konnte die Beklagte als Fachunternehmen die Gebrauchsmusterverletzung durch Herstellung und Vertrieb der von ihr hergestellten Wäschebügel mit Formnest 12 zumindest erkennen. Dann konnte sie aber auch erkennen, dass die Listung des Bügels XXX und das in dieser enthaltene Lieferangebot gebrauchsmusterverletzende Ausführungsformen umfasste.
18
4. Da die Beklagte mindestens fahrlässig Bügel angeboten hat, die das Gebrauchsmuster der Klägerin verletzten, ist sie der Klägerin gemäß §§ 24 Abs. 2, 11 Abs. 1 GebrMG dem Grunde nach zum Ersatz des aus dieser Gebrauchsmusterverletzung entstandenen Schadens verpflichtet. Soweit es zur Bezifferung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin erforderlich ist, steht ihr auch ein Anspruch auf Rechnungslegung gegen die Beklagte zu.
19
a) Ein die Beklagte nach § 24 Abs. 2 GebrMG zum Ersatz verpflichtender Schaden wird im Streitfall allerdings nur in Betracht kommen, soweit es infolge der von der Beklagten veranlassten Listung tatsächlich in der Beklagten zurechenbarer Weise zu Lieferungen gebrauchsmusterverletzender Bügel an deutsche Filialen von C. gekommen ist. Das unberechtigte Anbieten eines geschützten Gegenstands ist zwar eine eigenständige Benutzungsform, an die sich gemäß § 24 Abs. 2 GebrMG eine selbständige Schadensersatzpflicht knüpft. Typischerweise entsteht dem Rechtsinhaber durch das unberechtigte Anbieten als solches jedoch noch kein Schaden. Allerdings wird ein Schaden bei ihm jedenfalls dann eintreten, wenn es infolge des Anbietens tatsächlich zu Geschäftsabschlüssen oder Lieferungen kommt, die den geschützten Gegenstand betreffen. Da der dem Rechtsinhaber durch solche Lieferungen entstandene Schaden durch die gebrauchsmusterverletzende Angebotshandlung adäquat und zurechenbar verursacht ist, wird er von der Ersatzpflicht des anbietenden Verletzers umfasst. Anderenfalls würde die Schadensersatzpflicht für die Benutzungsform des Anbietens auch in der Praxis häufig leer laufen, obwohl auf das Anbieten grundsätzlich auch andere als durch Lieferungen entstandene Schäden zurückzuführen sein können.
20
b) Die Ansprüche der Klägerin und damit auch ihr Anspruch auf Rechnungslegung können sich damit nur auf solche Ausführungsformen des Bügels XXX beziehen, die das Klagegebrauchsmuster verletzen. Sie sind zudem bereits durch den Antrag der Klägerin zutreffend begrenzt auf Bügel, die von Unternehmen der K. /B. -Gruppe (einschließlich deren Lizenznehmern) hergestellt und an Unternehmen des C. -Konzerns in Deutschland geliefert wurden. Denn der territoriale Geltungsbereich eines deutschen Gebrauchsmusters ist auf das Bundesgebiet beschränkt.
21
c) Das Berufungsgericht hat bislang noch keine Feststellungen dazu getroffen , aus welchem Unternehmen die Bügel mit den Formnestern 7, 8, 15 bis 18 und 20 bis 23 stammen.
22
aa) Die Klägerin macht geltend, die Bügel mit den Formnestern 20 bis 23 stammten von der K. /B. Srl in Italien und diejenigen mit den Formnestern 15 bis 18 von der K. /B. Ltd. in Hongkong. Sollte dies zutreffen, setzten die geltend gemachten Ansprüche der Klägerin hinsichtlich dieser Bügel weiter voraus, dass die entsprechenden Ausführungsformen tatsächlich das Klagegebrauchsmuster verletzten und dass sie während dessen Geltungsdauer an deutsche C. -Filialen geliefert wurden. Auch hierzu fehlen bislang Feststellungen des Berufungsgerichts. Sollten die fraglichen Bügel, wie die Klägerin unter Beweisantritt (GA II 249, Zeugnis S. und H. ) vorträgt, bei deutschen Verkaufshäusern von C. als Recycling-Müll angefallen sein, könnte die Lebenserfahrung allerdings den Schluss nahelegen, dass diese Bügel auch in den deutschen Verkaufsstätten von C. benutzt wurden.
23
bb) Hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 7 und 8 trägt die Klägerin vor, sie seien von einer K. /B. Lizenznehmerin in Indonesien produziert worden. Auch insoweit wird das Berufungsgericht eigene Feststellungen zur Herkunft der Bügel zu treffen haben. Es wird dabei aufklären müssen, ob Lizenznehmer von K. /B. im Allgemeinen oder jedenfalls konkret der indonesische Lizenznehmer ebenso wie die Schwestergesellschaften der Beklagten Bügel XXX herstellen durften. Schließlich sind auch bezüglich der Bügel mit den Formnestern 7 und 8 bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob sie das Klagegebrauchsmuster verletzten und in Deutschland während der Geltungsdauer des Gebrauchsmusters benutzt wurden.
24
d) Hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 3 D, 4 D, 5, 6 und 14 hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen, weil die Klägerin versäumt habe, darzulegen und unter Beweis zu stellen, von welchem Unternehmen oder welchem Lizenznehmer des K. /B. -Konzerns diese Bügel hergestellt worden sein sollen. Vielmehr habe die Klägerin die Behauptung der Beklagten, die Bügel mit der Kennzeichnung "4 D" seien ein Plagiat, lediglich als unglaubwürdig zurückgewiesen (BU 35) und hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 3 D, 5, 6 und 14 nur allgemein die Vermutung geäußert, sie stammten von einer der "K. -Gesellschaften" (BU 36 u.). Bezüglich dieser Bügel habe die Klägerin also keine Benutzungshandlungen der Beklagten dargelegt.
25
Es trifft zu, dass die Beklagte eine Benutzungshandlung in Form des Anbietens nur bezüglich Bügeln von Unternehmen der K. /B. -Gruppe oder gegebenenfalls deren Lizenznehmern vorgenommen hat. Die Listung bei C. bezog sich auf den Bügel XXX von K. (vgl. BU 36 u.). Lieferanten von Bügeln , die diese Angabe nicht zu Recht führen, sind von derListung nicht erfasst. Die Listung schloss daher "Plagiate" Dritter nicht ein. Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang aber den Sachvortrag der Parteien nicht ausge- schöpft. Aus der als Anlage Ax 16 b vorgelegten Listung von C. ergibt sich, dass Bügel XXX ausschließlich von Unternehmen der Gruppe K. /B. zu beziehen waren. Das spricht jedenfalls zunächst dafür, dass im Recyclingmüll von C. aufgefundene Bügel vom Typ XXX aus dem K. -Konzern stammen. Die Klägerin hat vorgetragen, dass alle diese Bügel mit dem eingeprägten Firmennamen "K. " und der Bezeichnung "Artikel XXX " versehen seien. Sie hat zutreffend auch darauf hingewiesen, dass die nahezu durchlaufende Nummerierung der Formnester der bekannt gewordenen Bügel von 1 bis 23 für deren Herkunft aus einem Konzern spricht. Unter Berücksichtigung dieser Umstände wird das Berufungsgericht die Herkunft dieser Bügel aus der K. /B. -Gruppe einschließlich deren Lizenznehmern erneut zu prüfen haben.
26
e) Das Berufungsgericht wird zudem zu berücksichtigen haben, dass Treu und Glauben auch im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozess eine Erleichterung der Beweisführung für die beweisbelastete Partei gebieten können. Dies gilt namentlich für die Spezifizierung von Tatsachen, wenn und soweit diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner ohne weiteres möglich und zumutbar erscheint (Sen.Urt. v. 30.09.2003 - X ZR 114/00, GRUR 2004, 268 - Blasenfreie Gummibahn II; v. 22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313, 315 - Stapeltrockner). Ein solcher Sachverhalt liegt hier jedenfalls hinsichtlich der Bezeichnungspraxis mit Formnest -Nummern in der K. /B. -Gruppe vor. Zu dem Bügel mit der Kennzeichnung "4 D" hat die Beklagte lediglich vorgetragen, eine Kennzeichnung "D" gebe es in der K. /B. -Gruppe nicht (BU 35 a)). Nachdem die Klägerin diese Behauptung als unsubstantiiert und unglaubwürdig bestritten hatte, hätte das Berufungsgericht prüfen müssen, ob der Beklagten abverlangt werden konnte, die Formnest-Kennzeichnung in der K. /B. -Gruppe und die von den verschiedenen Schwestergesellschaften und Lizenznehmern tatsächlich verwendeten Formnester für Bügel des Typs XXX im Einzelnen zu erläutern. Denn die Klägerin war zu einer entsprechenden Darlegung nicht in der Lage.
Melullis Scharen Keukenschrijver
RiBGH Asendorf ist infolge Urlaubs an der Unterschrift gehindert. Kirchhoff Melullis
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 04.12.1997 - 4 O 463/96 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 07.10.2004 - 2 U 17/98 -

(1) Die unterliegende Partei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Die Kostenerstattung umfasst auch die Entschädigung des Gegners für die durch notwendige Reisen oder durch die notwendige Wahrnehmung von Terminen entstandene Zeitversäumnis; die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

(2) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsiegenden Partei sind in allen Prozessen zu erstatten, Reisekosten eines Rechtsanwalts, der nicht in dem Bezirk des Prozessgerichts niedergelassen ist und am Ort des Prozessgerichts auch nicht wohnt, jedoch nur insoweit, als die Zuziehung zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war. Die Kosten mehrerer Rechtsanwälte sind nur insoweit zu erstatten, als sie die Kosten eines Rechtsanwalts nicht übersteigen oder als in der Person des Rechtsanwalts ein Wechsel eintreten musste. In eigener Sache sind dem Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen zu erstatten, die er als Gebühren und Auslagen eines bevollmächtigten Rechtsanwalts erstattet verlangen könnte.

(3) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne der Absätze 1, 2 gehören auch die Gebühren, die durch ein Güteverfahren vor einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle entstanden sind; dies gilt nicht, wenn zwischen der Beendigung des Güteverfahrens und der Klageerhebung mehr als ein Jahr verstrichen ist.

(4) Zu den Kosten des Rechtsstreits im Sinne von Absatz 1 gehören auch Kosten, die die obsiegende Partei der unterlegenen Partei im Verlaufe des Rechtsstreits gezahlt hat.

(5) Wurde in einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach Absatz 1 Satz 1 entschieden, so ist die Verjährung des Anspruchs gehemmt, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist oder der Rechtsstreit auf andere Weise beendet wird.

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)