Bundesgerichtshof Beschluss, 28. Sept. 2006 - I ZB 100/05

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 30. Januar 1996 die Marke Nr. 395 37 609
marktfrisch
für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 bis 33 und 42 in das Markenregister eingetragen, u.a. für Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel, Wild, Fertiggerichte, Tiefkühlkost, Gallerten, Konfitüren, Eier, Milch, Konserven , Margarine, Tierfutter, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Mehl, Brot, Gewürze , Schokolade, Kühleis, Speiseeis, land-, garten- und forstwirtschaftliche
Erzeugnisse, nämlich Samenkörner und anderes Vermehrungsmaterial, unverarbeitetes Getreide, lebende Tiere, frisches Obst und Gemüse, Biere, Mineralwässer , Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, alkoholische Getränke, Verpflegungsdienstleistungen , Beherbergung von Gästen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen eines Designers.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung der Marke gestellt, weil dieser jegliche Unterscheidungskraft fehle und an dem Markenwort ein Freihaltebedürfnis bestehe.
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.
Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke beschlossen.
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluß über die Löschung der Marke aufgehoben, soweit sie auch für die Dienstleistungen "Beherbergung von Gästen, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen eines Designers" angeordnet worden ist. Im übrigen hat das Bundespatentgericht die Beschwerde zurückgewiesen.
Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.
Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke eingetragen worden sei, obwohl ihr für die überwiegende Anzahl der in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und dieses Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung bestehe, so daß die Marke insoweit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen sei. Es hat dazu ausgeführt:
Die Marke sei nicht geeignet, die überwiegende Anzahl der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen sei, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Insoweit erschöpfe sich die Marke in Sachaussagen über diese Waren und Dienstleistungen. Für Lebensmittel sei die Frische der Produkte von Bedeutung. Diese werde von der Werbung zumeist in schlagwortartiger Form herausgestellt, wobei die Produkte nicht nur als "frisch", sondern als "ernte- oder gartenfrisch", "röstfrisch", "fangfrisch" oder "ofenfrisch" bezeichnet würden. In diese geläufige Praxis der Werbung reihe sich "marktfrisch" sprachlich und inhaltlich ein. Das Wort lege dem Verkehr nahe, die Ware komme frisch vom Markt. Dieses Verständnis ergebe sich nicht nur für die Frischprodukte , sondern auch für die übrigen Lebensmittel. Bei einem Teil der Waren und der Getränke komme "marktfrisch" auch die Bedeutung von "frisch auf dem Markt" im Sinne von "neu im Angebot" und damit eine schlagwortartig beschreibende Herausstellung zu.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
Die Markeninhaberin ist in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten gewesen. Gleichwohl ist in der Sache zu entscheiden (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 89 Rdn. 3). Ist ein Beteiligter in der mündlichen Verhandlung nicht
(ordnungsgemäß) vertreten, wird die Verhandlung ohne ihn durchgeführt; Säumnisfolgen sind nicht vorgesehen (vgl. zur Rechtsbeschwerde in Patentsachen : Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 108 Rdn. 2; Busse/Keukenschrijver , Patentgesetz, 5. Aufl., § 107 Rdn. 4).
Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Marke für den überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen gelöscht, weil sie trotz Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 Nr. 3, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1094 = WRP 1999, 1169 - FOR YOU; Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 1089, 1091 = WRP 1999, 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche
Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES).
2. Auch bei Anlegung des danach gebotenen großzügigen Maßstabs genügt das Wortzeichen "marktfrisch" nicht den an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen.
Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht keinen unzutreffenden Maßstab bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angelegt. Es ist vielmehr zu Recht davon ausgegangen, daß die Eignung einer Marke zur Identifizierung der Herkunft des Produkts bei Sachaussagen fehlt, die sich ausschließlich in der Beschreibung des Produkts erschöpfen (vgl. BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt).
Die Annahme des Bundespatentgerichts, der zufolge es sich bei "marktfrisch" für die Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung angeordnet ist, um eine beschreibende Sachaussage handelt, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt, beruht auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Danach handelt es sich bei der aus "markt" und "frisch" zusammengesetzten Wortmarke um eine sprachübliche Begriffsbildung, die bei allen Frischprodukten (u.a. Fleisch- und Fischwaren, Milchprodukte, Backwaren, Obst und Gemüse) einen unmittelbar beschreibenden Warenbezug aufweist, wonach die Ware "frisch vom Markt" kommt und daher besondere Güte und Qualität aufweist. Für die übrigen Lebens- und Futtermittel ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die beschreibende Sachaussage von "marktfrisch" sich auf das bei den Produkten
verwandte Rohmaterial und die Zutaten bezieht. Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, die Wortmarke habe nicht für den gesamten Bereich der Lebensmittel, etwa bei Fertiggerichten, Gallerten, Konserven , Kaffee, Tee, Salz, getrockneten Pflanzen, Bier und Wein eine glatt beschreibende Bedeutung, weil die Frische dieser Produkte als beschreibende Eigenschaft keine zentrale Bedeutung bei der Kaufentscheidung spielen könne. Damit begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung, nach der der Verkehr "marktfrisch" auf das Rohmaterial und die Zutaten bezieht. Einer beschreibenden Sachaussage steht - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch nicht die Eignung der Wortmarke zu einem werbewirksamen Einsatz für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen entgegen.
Das Bundespatentgericht hat eine Verwendung des Wortes "marktfrisch" als beschreibende Angabe zum Zeitpunkt seiner Entscheidung, nicht jedoch zum Eintragungszeitpunkt festgestellt. Auch eine lexikalische Verwendung des Wortes "marktfrisch" war nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht nachweisbar. Zu Recht ist das Bundespatentgericht im Streitfall gleichwohl nicht von einer Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen. Auch ohne lexikalischen Eintrag und ohne Nachweis einer beschreibenden Verwendung im Zeitpunkt der Eintragung der Wortmarke ist, wie die vom Bundespatentgericht festgestellten beschreibenden Angaben bis zum Zeitpunkt seiner Entscheidung belegen, der unmittelbare Produktbezug des Wortes "marktfrisch" für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen für den Verkehr ohne weiteres ersichtlich.
Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, die Wortmarke "marktfrisch" weise auch für die Waren und Dienstleistungen, für die das Bun-
despatentgericht die Löschung der Marke angeordnet hat, eine Mehrdeutigkeit auf, die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründe. Das Bundespatentgericht hat angenommen, für einen Teil der Waren und bei den Getränken, für die die Eintragung erfolgt ist, sei "marktfrisch" auch im Sinne von "frisch auf dem Markt" und damit von "neu im Angebot" zu verstehen.
Zwar kann auch aus der Mehrdeutigkeit einer Wortmarke folgen, daß kein beschreibender Begriffsinhalt im Vordergrund steht (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 722 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Das Bundespatentgericht ist im Streitfall jedoch zu Recht davon ausgegangen, daß auch für den Bereich dieser Waren sich das Wort "marktfrisch" in einer allgemeinen werblichen Anpreisung erschöpft , die für den Verkehr ohne weiteres erkennbar ist. Die Wortmarke weist daher auch keine Mehrdeutigkeit auf, die zum Nachdenken anregt und dazu führt, daß der beschreibende Begriffsinhalt nicht im Vordergrund steht.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

Gründe:

I. Gegen die am 31. Mai 1995 angemeldete und am 3. Mai 1996 für "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" eingetragene Wortmarke Nr. 395 22 732
"Il Portone"
hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 15. Juli 1980 für "Weine aus Italien" eingetragenen Wortmarke
"il Padrone".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke beschlossen.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatGE 44, 216).
Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Zwischen den Marken bestehe die Gefahr klanglicher Verwechslungen. Die Ware "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", für die die angegriffene Marke Schutz beanspruche, umfasse auch die Ware "Weine aus Italien", für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei. Es sei deshalb von der Möglichkeit einer Benutzung der Marken für identische Waren auszugehen. Im Hinblick darauf und auf die von Hause aus normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müßten die Marken einen deutlichen Abstand einhalten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Davon könne wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Marken nicht ausgegangen werden. De r Gesamteindruck der kollidierenden Marken werde nicht nur durch die Wörter "Padrone" bzw. "Portone", sondern in gleicher Weise auch durch die weiteren Wortbestandteile "il" in Groß- und Kleinschreibung geprägt. Dabei handele es sich in der italienischen Sprache um den bestimmten Artikel in männlicher Form. Diesem fremdsprachigen Artikel, der den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei,

komme in den kombinierten Wortmarken die Funktion zu, die sprachliche Herkunft der Marke und regelmäßig auch die geographische Herkunft des angebotenen Produkts einzuordnen. Auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet sei die geographische Herkunft der Ware für den inländischen Verkehr von besonderer Bedeutung für den Kaufentschluß. Dagegen seien die weiteren Markenwörter "Padrone" und "Portone" den deutschen Verkehrskreisen nicht in gleicher Weise bekannt. Die Gesamtbezeichnungen "il Padrone" und "Il Portone" wiesen im Klangbild eine große Ähnlichkeit auf. Gegenü ber den Übereinstimmungen träten die bestehenden Unterschiede zurück. Die Marken verfügten auch über keinen unterschiedlichen Begriffsinhalt, der die klangliche Verwechslungsgefahr entscheidend reduziere. Die Wörter "Padrone" und "Portone" seien nicht Bestandteil der deutschen Sprache.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Zutreffend hat das Bundespatentgericht entschieden, daß die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende Gefahr der Verwechslung zwischen der prioritätsälteren Widerspruchsmarke "il Padrone" und der angegriffenen Marke "Il Portone" besteht und diese Marke daher gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu Recht gelöscht worden ist.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit de r Waren/Dienst-

leistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).
1. Das Bundespatentgericht hat eine Identität der Waren angenommen, für die die Kollisionsmarken geschützt sind. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" wird Schutz auch für Weine aus Italien und damit für diejenigen Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. hierzu: BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol).
2. Die Widerspruchsmarke "il Padrone" verfügt für die Waren, für die der Markenschutz besteht, von Hause aus über normale Kennzeichnungskraft. Davon ist das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler ausgegangen. Die Rechtsbeschwerde erinnert hiergegen auch nichts.
3. Das Bundespatentgericht hat eine hohe Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht zwischen den Kollisionsmarken festgestellt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres Klan gs, ihres Schriftbilds und ihres Sinngehalts zu ermitteln, wobei regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg 1999, I - 3819 Tz. 27 f. = GRUR Int 1999, 734 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGHZ 28, 320, 324 - Quick/Glück; 139, 340, 347 - Lions). Entge-

gen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht im Streitfall auch nicht deshalb eine geringere Bedeutung zu, weil die in Rede stehenden Waren im Lebensmittelsektor auf Sicht gekauft werden. Der Ähnlichkeit der Zeichen im Klang kommt wegen der Bestellung von Weinen in gastronomischen Betrieben durchaus Gewicht zu.

b) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abgestellt (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000).
Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der Gesamteindruck der Kollisionsmarken auch von dem Bestandteil "il" in Groß- und Kleinschreibung mitgeprägt wird. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, diesem Zeichenbestandteil fehle jede Unterscheidungskraft , weshalb er schutzunfähig sei.
Der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl bei der älteren Widerspruchsmarke als auch bei der angegriffenen Marke die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1070 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 9 Rdn. 4; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 369). Allerdings kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den

Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling). Davon kann bei dem Bestandteil "il" (in Groß- und Kleinschreibung) der Kollisionszeichen nicht ausgegangen werden. Es besteht kein Anlaß anzunehmen , dieser Wortbestandteil werde vom Verkehr bei der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlässigt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Verkehr erkennt, daß es sich bei "il" um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache in maskuliner Form handelt. Das Bundespatentgericht hat daher zu Recht der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auch diesen Wortbestandteil der Marke zugrunde gelegt.

c) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist danach von den Marken "il Padrone" und "Il Portone" in vollständiger Form auszugehen. Diese weisen , wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, im Klang eine große Ähnlichkeit auf. Zum klanglich ähnlichen Gesamte indruck der Marken trägt der gleiche Wortbestandteil "il" bei. Der Anfangsbuchstabe "P" und das Wortende "one" der weiteren Wortbestandteile sind identisch. Dies gilt auch für die Silbenzahl. Die Vokalfolge der Wörter "Padrone" und "Portone" weist mit a - o - e und o - o - e eine nicht unerhebliche Ähnlichkei t auf. Die jeweils ersten Vokale "a" bzw. "o" weisen keine so deutlichen Unterschiede auf, daß sie zu einer wesentlichen Unterscheidung des Gesamteindrucks der Marken führen. Entsprechendes gilt für den mittleren Teil der Wörter "dr" und "rt" der Markenwörter "Padrone" und "Portone".
Anders als die Rechtsbeschwerde meint, wird die klangliche Ähnlichkeit auch nicht durch einen ohne weiteres erkennbaren abweichenden Bedeutungsinhalt der Markenwörter aufgehoben oder reduziert (vgl. hierzu BGH, Urt. v.

28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg`s/Kelly´s; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die Bedeutung der Markenwörter "Padrone" (Eigentümer, Besitzer, Arbeitgeber, Herrscher) und "Portone" (Tor, Eingang, Toreinfahrt) den inländischen Verkehrskreisen weitgehend nicht geläufig sind und auch keine so große Nähe zu deutschen Begriffen aufweisen , daß rechtserhebliche Teile des Verkehrs ihnen ohne weiteres einen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen.
Da wegen der bestehenden Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus ohnehin strenge Anforderungen an den Abstand der Kollisionsmarken zu stellen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014 f. = WRP 1998, 988 - ECCO II; BGHZ 139, 340, 344 - Lions), reicht die bestehende Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

d) Die Vorinstanzen haben zu Recht die Löschung der Marke auch nicht auf den Teil der Waren beschränkt, bei dem Warenidentität gegeben ist (Weine aus Italien). Denn liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke vollständig zu löschen, weil die entscheidenden Instanzen nicht berechtigt sind, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren vorzunehmen, die unter den Oberbegriff fallen (vgl. BPatG GRUR 1998, 725, 727; Mitt. 1998, 75, 76; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl. § 43 Rdn. 49; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn. 108; zur Prüfung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG bei einem weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff: BGH, Beschl.

v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 42/00, Mitt. 2004, 225; a.A. Fezer aaO, § 42 Rdn. 62). Das Bundespatentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschließlich von Warenidentität ausgehen und brauchte die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht auch insoweit festzustellen, als für einen Teil der unter den weiten Oberbegriff ("alkoholische Getränke, ausgenommen Biere") fallenden Waren im Verhältnis zu den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, nur Warenähnlichkeit vorliegt.
IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Gründe:

1

I. Für den Markeninhaber ist die am 12. Mai 1995 als Kollektivmarke angemeldete Marke 395 20 154 am 6. Oktober 1995 für "Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene" in den Farben grün und weiß eingetragen worden. Die Eintragung ist am 26. Februar 1996 veröffentlicht worden.

2

Am 13. Mai 1996 hat der Widersprechende aus seiner seit dem 28. Juni 1994 unter anderem für die Dienstleistungen "Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbesondere von Erholungs- und Pilgerrei- sen mit Kranken und/oder Behinderten; Reisebegleitung, insbesondere für Kranke und Behinderte; Rückholdienste; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im Zivil- und Katastrophenschutz , in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, im Gymnastikunterricht, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Seminaren; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanitätsdienst ; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, Fernmeldedienst; Dienstleistung im sozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Medikamentennotdienst ; Dienstleistungen von Ärzten, Chiropraktikern, Chirurgen , Optikern, Physiotherapeuten, eines Sanitäters, eines Zahnarztes; Dienstleistungen einer medizinischen Ambulanz, eines Altenheimes, einer Blutbank, von Erholungsheimen, von Genesungsheimen , eines Krankenhauses, eines Kurheimes, eines medizinischen Labors, einer Leprastation, eines Pflegeheimes, eines Sanatoriums" eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 2 069 437 Widerspruch erhoben.

3

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr der Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

4

Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Widerspruch zurückgewiesen (MarkenR 2005, 162).

5

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende sein Löschungsbegehren weiter. Der Markeninhaber beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

6

II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Löschungsgrunds der Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) verneint. Dazu hat es ausgeführt:

7

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es neben dem Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Marken maßgeblich darauf an, von welchem Schutzgegenstand und welchem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, da hierdurch der Schutzbereich einer Marke bestimmt werde. Schutzgegenstand sei der Gegenstand der Anmeldung in seiner gewählten Form. Farbig angemeldete und eingetragene Marken seien auf die konkrete farbige Gestaltung beschränkt. Dementsprechend sei die angegriffene Marke auf die farbige Darstellung eines grünen achtspitzigen Kreuzes auf einem weißen Hintergrund in Form eines Wappenschildes festgelegt. Die Widerspruchsmarke hingegen sei in schwarz-weißer Darstellung eingetragen. Eine schwarz-weiß eingetragene Mar- ke könne für die farbige Wiedergabe dann keinen Schutz beanspruchen, wenn diese durch die Farbgebung zu einem abweichend gestalteten Bild führe.

8

Der Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke umfasse wegen des Wappencharakters der Vergleichsmarken daher allenfalls eine Darstellung, die eine den Grauwerten entsprechende farbig abgestufte Tönung zeige, nicht dagegen eine Abbildung, die zusätzlich auf einer Kontrast-Umkehr insbesondere verschiedener Farben beruhe.

9

Der Markenschutz, den die schwarz-weiß eingetragene Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall beanspruchen könne, könne sich damit allenfalls auf eine farbige Wiedergabe beziehen, die sich im Rahmen gleicher Kontraste halte, also ein helles Kreuz auf dunklem Untergrund zeige. Davon abweichende Darstellungen, insbesondere solche, die eine Kontrast-Umkehr enthielten, seien vom Schutzgegenstand nicht mehr umfasst und könnten nicht mehr zur Bemessung des Schutzbereichs und damit zur Verteidigung der älteren Marke herangezogen werden. Würde sich nämlich der Schutz auch auf eine Darstellung der Widerspruchsmarke in der Weise erstrecken, wie sie der Darstellung der angegriffenen Marke entspräche, also ein grünes Kreuz auf weißem Hintergrund enthielte, würde sich durch diese Art der Farbumkehr nämlich der BildEindruck der älteren Marke verändern, da die Gestaltung der Kontraste in der eingetragenen Schwarz-Weiß-Darstellung gerade ein weißes Kreuz auf dunklem bzw. schwarzem Untergrund zeige. Auf diese Gestaltung sei die Widerspruchsmarke beschränkt. Eine Farbumkehr würde hier zu einer anderen Kennzeichnung führen, wie am Beispiel der Schweizer Flagge, die ein weißes Kreuz auf rotem Grund zeige, und dem Symbol des Roten Kreuzes zu erkennen sei, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund enthalte.

10

Die Umstände des Falles würden dafür sprechen, dass sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Bandbreite durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eher im unteren Bereich bewege. Kreuzdarstellungen seien im karitativen Bereich grundsätzlich eher nicht originell, da sie als Symbol für Wohlfahrtspflege auch von anderen Organisationen eingesetzt würden. Daher spiele nach der Lebenserfahrung bei der Wiedererkennung einer solchen Kennzeichnung die konkrete Farbgestaltung eine herausragende Rolle. Die angesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, die unterschiedlichen Anbieter an Hand der konkreten Farbgebung bzw. Farbkombination und der Umrahmung oder der Hintergrundgestaltung des Zeichens zu unterscheiden. Dies gelte auch für den vorliegenden Fall, da die Johanniter-Unfall-Hilfe das identische Kreuz in unterschiedlicher Farbkombination verwende.

11

Die geltend gemachte kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe der Markeninhaber bestritten, so dass die Benutzungslage im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden könne. Darüber hinaus habe der Widersprechende die Verwendung der Widerspruchsmarke nur in farbiger Gestaltung mit weißem Kreuz auf rotem Hintergrund belegt. Die Beispiele würden daher keinen Aufschluss darüber geben, inwieweit die Bekanntheit durch die Verwendung der eingetragenen Widerspruchsmarke gefördert worden sei.

12

Letztlich bedürfe aber die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft auszugehen sei, keiner Entscheidung, da selbst im Falle einer gesteigerten Kennzeichnungskraft - auch unter Berücksichtigung teilweiser identischer Dienstleistungen - mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestünde. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sei vom jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen. In ihrer Gesamtheit würden sich die Marken in unmittelbarer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander unterscheiden. Der als reine Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke stehe eine aus Wort und Bild kombinierte jüngere Marke gegenüber. Eine Verwechslungsgefahr könne daher nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken dem ein Wappenschild mit einem achtspitzigen Kreuz umfassenden Bildbestandteil der jüngeren Marke eine den Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. Dies sei nicht der Fall, da sich nach der Erfahrung der Verkehr bei derartigen Kombinationsmarken regelmäßig am kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil orientiere, weil er die einfachste Art der Benennung darstelle. Hier stünden sich eine Bildmarke und eine Kombinationsmarke mit dem deutlich herausgestellten und kennzeichnungskräftigen Wort "LAZARUS" gegenüber. Der Verkehr werde sich zur Benennung überwiegend dieses unterscheidungskräftigen Wortes bedienen und daher die Marken auseinanderhalten, zumal das Wort in der Kombination der jüngeren Marke nicht untergehe, sondern herausgehoben oberhalb des Bildbestandteils platziert sei. Deshalb bestehe in klanglicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr.

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Auch in bildlicher Hinsicht sei keine Gefahr von Verwechslungen der Marken gegeben, da kein Grund dafür ersichtlich sei, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge.

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Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheide aus, weil das Wort "LAZARUS" nicht die Bezeichnung des Bildes darstelle. Wegen der Farbabweichungen und der Kontrastumkehr sei auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens oder unter dem Gesichtspunkt der organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen (sog. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne) anzunehmen.

15

III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

16

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt , wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Beurteilung, die Verwechslungsgefahr sei selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischen Dienstleistungen zu verneinen, weil die sich gegenüber stehenden Zeichen nicht hinreichend ähnlich seien, ist jedoch, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht frei von Rechtsfehlern.

17

a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Im Widerspruchsverfahren ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat - auf die eingetragene Form abzustellen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Somit steht im vorliegenden Fall der älteren schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke des Widersprechenden, die ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zeigt, die angegriffene farbige Marke gegenüber, die neben einem grünen Kreuz auf weißem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zusätzlich aus dem Wortbestandteil "LAZARUS" besteht.

18

Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken die fraglichen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz 28/29 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo, jeweils m.w.N.). Weiter ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - MarlboroDach ; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 31 - THOMSON LIFE).

19

b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken zugrunde gelegt. Es hat der Sache nach auch geprüft, ob eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke begründet ist, indem es im Zusammenhang mit der Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht ausgeführt hat, der Verkehr könne unter Umständen aufgrund der Gestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Die Erwägungen, mit denen es eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke verneint hat, halten jedoch der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

20

aa) Das Bundespatentgericht führt insoweit lediglich aus, im vorliegenden Fall könne eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" nicht mit der Begründung verneint werden, es handele sich um ein fremdsprachiges Wort, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinnerung bleibe. Vielmehr entspreche es im karitativen Bereich den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten , Namen wie "Lazarus", "Malteser" und "Johanniter" zu verwenden. Auch unter dem Gesichtspunkt der kennzeichnenden Bedeutung von Unternehmenskennzeichen in Kombinationsmarken bestehe kein Anlass zu der Annahme, der Verkehr werde "LAZARUS" bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke vernachlässigen, weil in dem hier einschlägigen Dienstleistungsbereich erfahrungsgemäß der betrieblichen Zuordnung und Bezeichnung der Organisation besonderes Gewicht beigemessen werde.

21

bb) Die Annahme, dass der Verkehr dem Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung zumisst, hängt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht davon ab, ob eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" verneint werden kann. Vielmehr kann einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke auch dann eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Insbesondere wenn der Verkehr in dem Wortbestandteil "LAZARUS" eine Unternehmensbezeichnung sieht, wovon das Bundespatentgericht ausgeht, kommt eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Da es für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 37 - THOMSON LIFE).

22

cc) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke kann sich im vorliegenden Fall insbesondere aus der Tatsache ergeben, dass dem Bildelement durch die Wappenform eine in sich geschlossene Gestalt gegeben ist. Außerdem kommt die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils aufgrund der vom Bundespatentgericht festgestellten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Gebiet in Betracht. Danach ist dem Verkehr bekannt, dass auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor Bildzeichen in Form von Kreuzdarstellungen auch im Zusammenhang mit wörtlichen Bezeichnungen der jeweiligen karitativen Organisation verwendet werden. Von einer solchen Benutzungsform macht auch der Widersprechende Gebrauch, der seine Bildmarke gleichfalls auch im Zusammenhang mit entsprechenden Zusätzen verwendet. Ist der Verkehr aber daran gewöhnt, dass auf dem maßgeblichen Gebiet Bildzeichen nicht nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Wortzeichen, insbesondere mit Unternehmensnamen, verwendet werden, dann liegt die Vorstellung einer jeweils selbständig kennzeichnenden Stellung von Wort- und Bildbestandteil auch bei der Verwendung der angegriffenen Marke nahe.

23

dd) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen somit nicht seine Annahme, dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke komme keine selbständig kennzeichnende Bedeutung zu, so dass die Verneinung der Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grunde keinen Bestand haben kann. Hat der Bildbestandteil der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, so kann sich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke ergeben (vgl. auch BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Ob die Zeichenähnlichkeit auch insoweit nicht ausreicht, um bei (lediglich) durchschnittlicher oder sogar bei - vom Bundespatentgericht unterstellter - gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweiser) Identität der Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, hat das Bundespatentgericht bislang nicht geprüft. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke entspricht mit Ausnahme der Farbgebung , des Kontrastes und einer nicht ins Gewicht fallenden Abweichung der Umrahmung im unteren Bereich der älteren Bildmarke. Insoweit besteht ein hoher Grad an Ähnlichkeit. Der vor allem durch die Übereinstimmung in der Darstellung des achtzackigen Kreuzes bewirkte hohe Grad an Ähnlichkeit der beiden Zeichen wird nicht dadurch wesentlich vermindert, dass die angegriffene Marke farbig gestaltet ist. Entgegen der in anderem Zusammenhang geäußerten Auffassung des Bundespatentgerichts kann aus dem von ihm angeführten Umstand, dass bei der Gestaltung von Wappen, Flaggen und Hoheitszeichen regelmäßig eine konkrete Farbgebung im Vordergrund steht, nicht hergeleitet werden, dass allein durch die farbliche Veränderung auch im vorliegenden Fall dem Betrachter ein anderes Bild vermittelt werde. Das Charakteristische der Gestaltung der Widerspruchsmarke besteht in der achtspitzigen Form des Kreuzes. Diese Gestaltung nimmt die angegriffene Marke der Form nach identisch auf. Für die Hervorhebung des Kreuzes aus dem ihn umgebenden Wappenschild ist es, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, ohne Bedeutung, ob es dunkel auf hellem Hintergrund oder hell auf dunklem Hintergrund dargestellt wird. Der charakteristische Eindruck des Zeichens ändert sich entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts dadurch nicht.

24

Der Umstand, dass Kreuzdarstellungen auch von anderen Organisationen auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor verwendet werden, steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Marken nicht entgegen, soweit dabei, wie die vom Markeninhaber vorgelegten Beispiele des Roten Kreuzes und der Arbeiterwohlfahrt zeigen, Kreuze in Balkenform verwendet werden. Von diesen bekannten einfachen Kreuzformen unterscheidet sich die achtspitzige, besonders ausgeprägte Gestaltung der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, die kaum noch an ein Kreuz erinnert, deutlich. Neben dem Widersprechenden verwendet nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts allerdings mit dem Johanniter-Orden eine weitere karitativ tätige Organisation ein achtspitziges Kreuz, und zwar in roter Farbe oder in weißer Farbe in einem roten Kreis. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist insoweit jedoch der gemeinsame historische Ursprung von Johanniter - und Malteser-Orden für die Bestimmung des Schutzumfangs der Wi- derspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke von Bedeutung. Die Verwendung des achtspitzigen "Malteserkreuzes" durch den Widersprechenden und den Johanniter-Orden, dem protestantischen Zweig des Malteserordens, beruht danach darauf, dass beide Organisationen historisch eng mit dem Malteserorden verknüpft sind. Ersichtlich wegen des gemeinsamen historischen Ursprungs wird die beiderseitige Verwendung des "Malteserkreuzes" im Verhältnis dieser beiden Organisationen zueinander von diesen geduldet. Diese Koexistenz beruht letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinsamen historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des Johanniter-Ordens. Sie kann daher aus Rechtsgründen Dritten gegenüber keine Verringerung des Schutzes der von den beiden Organisationen verwendeten Zeichen bewirken, selbst wenn die historischen Verhältnisse, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, nur einem geringen Teil des Verkehrs bekannt sein dürften. Ob die unterschiedliche Farbgestaltung auch unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gleichwohl zu einer anderen Beurteilung führt, insbesondere weil der Verkehr - wie das Bundespatentgericht meint - im karitativen Bereich daran gewöhnt ist, die von den Dienstleistungsanbietern verwendeten Zeichen bereits nach der Farbe zu unterscheiden, wird vom Bundespatentgericht zu prüfen sein.

25

c) Wie die Rechtsbeschwerde weiter mit Recht rügt, ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der der Widerspruchsmarke als Gesamtzeichen gegenüberstehenden angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt, welcher Bestandteil deren Gesamteindruck prägt, zudem ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

26

aa) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die sich gegenüber stehenden Marken für teilweise identische Dienstleistungen eingetra- gen sind. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Parteien auch nicht beanstandet.

27

bb) Der Widersprechende hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat verschiedene Umstände angeführt, die seiner Ansicht nach der Anerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstünden. Sodann hat es aber angenommen, die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen werde, bedürfe letztlich keiner Entscheidung. Selbst wenn bei der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein entsprechend erhöhter Schutzumfang zugrunde gelegt würden, bestünde auch unter Berücksichtigung teilweise identischer Dienstleistungen und allgemeiner Verkehrskreise mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Bundespatentgericht hat somit abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbeschwerdeinstanz ist folglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen.

28

cc) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, die Ähnlichkeit der Marken reiche nicht aus, um selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweise ) identischen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Diese Beurteilung ist nicht in jeder Hinsicht frei von Rechtsfehlern.

29

(1) Das Bundespatentgericht ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfahrungssatz ausgegangen, dass sich bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND ; BGH GRUR 2006, 60 Tz 20 - coccodrillo). Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der angesprochene Erfahrungssatz gilt - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begrifflich beschreiben lässt.

30

(2) In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr jedoch in der Regel nur dann eher an dem Wortbestandteil orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil lediglich um eine nichts sagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt. Es besteht kein Erfahrungssatz, nach dem der Verkehr auch sonst bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in erster Linie den Wort- und nicht den Bildbestandteil in seine Erinnerung aufnimmt (vgl. BGHZ 139, 340, 348 f. - Lions). Der genannte Erfahrungssatz verwehrt es somit nicht, in einzelnen Fällen dem Bildbestandteil einer Wort-/ Bildmarke eine prägende Bedeutung zuzumessen (vgl. BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGH GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Im vorliegenden Fall ist die Auffassung des Bundespatentgerichts , es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck in bildlicher Hinsicht präge, aus Rechtsgründen zu beanstanden.

31

Handelt es sich bei der angegriffenen Marke um ein zusammengesetztes oder komplexes Zeichen, das neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen oder - wie hier - ähnlichen Bestandteil aufweist, so ist bei der Beurteilung, ob der mit der Widerspruchsmarke identische oder ähnliche Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, eine gesteigerte Kennzeich- nungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo; Büscher, GRUR 2005, 802, 805 f.; Ullmann, juris PRWettbR 1/2005, Anm. 1). Dies gilt unabhängig davon, ob die gesteigerte Kennzeichnungskraft von Haus aus besteht oder kraft Benutzung gewonnen wurde (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Denn dem Verkehr bleibt ein bekanntes Zeichen in Erinnerung, so dass er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo). Mit der Frage, ob im vorliegenden Fall der Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, weil der Widerspruchsmarke , wie das Bundespatentgericht unterstellt hat, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, hat es sich nicht befasst. Auch aus diesem Grunde kann seine Auffassung, mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, keinen Bestand haben.

32

2. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Das Bundespatentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zunächst der Frage nachzugehen haben, ob dem Bildbestandteil in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist. Sollte dies zu verneinen sein, wird es den Gesamteindruck der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt erneut zu beurteilen haben, ob er (auch) durch deren Bildbestandteil geprägt wird. Soweit dabei abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der an- gegriffenen Marke (zum Zeitpunkt BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV) zu treffen sind, ist auf Folgendes hinzuweisen:

33

a) Auch wenn das Widerspruchsverfahren als summarisches, auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren nicht dafür geeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 892 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN), schließt das bloße Bestreiten der gesteigerten Kennzeichnungskraft die Berücksichtigung der Benutzungslage bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht aus. Vielmehr ist auch im Widerspruchsverfahren die Benutzungslage maßgeblich, soweit sie durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt ist (vgl. BGHZ 46, 152, 160 - Vitapur; BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42 Rdn. 51; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 193).

34

b) Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur hinsichtlich des schwarz-weiß eingetragenen Zeichens, nicht aber hinsichtlich des von dem Widersprechenden benutzten weißen Kreuzes auf rotem Grund bestreitet. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann bei einem schwarz-weiß eingetragenen Bildzeichen auch dann eine kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen, wenn die Nutzung überwiegend in einer anderen Farbe erfolgt ist. Zwar kommt es - wie bereits ausgeführt - im Widerspruchsverfahren bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die eingetragene Form an. Einer in Schwarzdruck eingetragenen Bildmarke kann allerdings grundsätzlich auch die durch die Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1955 - I ZR 4/54, GRUR 1956, 183, 185 - Drei-Punkt-Urteil; Urt. v. 4.1.1963 - Ib ZR 95/61, GRUR 1963, 423, 425 - coffeinfrei; Urt. v. 30.4.1969 - I ZR 122/67, GRUR 1969, 686, 687 f. - RothHändle ; vgl. ferner EuG, Urt. v. 21.4.2004 - T-127/02, GRUR 2004, 773 Tz 45 - Bildmarke ECA; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 104; Lange, Markenund Kennzeichenrecht Rdn. 1940, 2041). Eine solche Änderung ist entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts, wie oben unter III 1 b dd dargelegt, zu verneinen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - worauf die Rechtsbeschwerde zu Recht hinweist - farbige Zeichen auch schwarz-weiß genutzt werden, da beispielsweise auf Kopien, E-Mail-Ausdrucken oder Telefaxen regelmäßig keine Farben wiedergegeben werden.

35

c) Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Eine solche ist nur dann anzunehmen, wenn das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die nahe liegende , ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl.

BGH GRUR 2006, 60 Tz 22 - coccodrillo m.w.N.). Dies ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht ausgeführt hat - nicht der Fall.
Ullmann v. Ungern-Sternberg RiBGH Pokrant ist inUrlaub. Ullmann Schaffert Bergmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2004 - 25 W(pat) 42/02 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist eine in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Gesellschaft, die Golfschläger und -zubehör herstellt und vertreibt. Sie ist Inhaberin der Wortmarken "BIG BERTHA" und zwar der am 23. Januar 1992 angemeldeten und am 18. Juni 1993 für "Golfschläger und Golftaschen" eingetragenen Marke Nr. 2 038 649 und der mit Priorität vom 11. Mai 1993 für "SportBekleidungsstücke , Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen, Sweater, Pullover , Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte, Windjacken" am 27. Mai 1994 eingetragenen Marke Nr. 2 065 932.
Die Beklagte, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach italienischem Recht, ist die am 15. März 1992 gegründete "Big Bertha S.r.l.". Sie befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungsstücken. Die Beklagte meldete am 10. Juni 1992 in Italien die Marke "BIG BERTHA" an.
Im Jahre 1993 beabsichtigte die Beklagte, ihre Geschäfte auf Deutschland auszudehnen. Nach organisatorischen Vorbereitungen ab Mitte April 1993 trat die Beklagte als Ausstellerin während eines vom 5. bis 8. August 1993 dauernden Golfturniers in E. bei München auf und verkaufte ihre Produkte. Am 29. Dezember 1993 meldete die Beklagte ihre italienische Marke zur internatio-
nalen Registrierung an. Die IR-Marke Nr. 612 260 genießt mit Priorität vom sel- ben Tag Schutz in Deutschland unter anderem für die nachfolgend angeführten Waren der Klasse 25 "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles , chapellerie" (Bekleidungsstücke einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe, Hüte).
Die Klägerin sieht eine Verletzung ihrer Rechte an den Marken "BIG BERTHA" durch die Benutzung der Firma der Beklagten bei dem Vertrieb von Bekleidungsstücken in Deutschland. Sie hat vorgetragen, sie habe ihre Marken im Inland rechtserhaltend benutzt. Ihr für Golfschläger und Golftaschen eingetragenes Zeichen Nr. 2 038 649 sei eine im Inland bekannte Marke. Die Beklagte sei bei der Wahl ihrer Firma und der Markenanmeldung bösgläubig gewesen. Hierzu verweist die Klägerin auf einen Artikel in einer italienischen Zeitschrift von Juli 1993, in welchem der Prokurist der Beklagten mit der Äußerung zitiert wird, ihm sei die Bezeichnung "BIG BERTHA" vom Golf her bekannt gewesen und er habe sie deshalb als Glücksbringer für seine Firma und als Marke verwandt.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland das Zeichen "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen;
2. die Beklagte zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer 1 seit dem 27. Mai 1994 Auskunft zu erteilen, und zwar unter Angabe des in Deutschland erzielten Umsatzes sowie unter Angabe der in Deutschland betriebenen Werbung einschließlich des Versendens von Angeboten und Broschüren an Einzelinteressenten;

3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin all denjenigen Schaden zu erstatten, der dieser seit dem 27. Mai 1994 in Deutschland durch die Handlungen gemäß Ziffer 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird;
4. der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" für die Waren der Klasse 25 den Schutz für Deutschland zu entziehen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verletzung der Rechte an der Marke Nr. 2 038 649 in Abrede gestellt und geltend gemacht, ihre Firmenbezeichnung sei gegenüber der Marke Nr. 2 065 932 der Klägerin prioritätsälter. Diese Marke sei zudem löschungsreif, weil sie länger als fünf Jahre nicht ernsthaft benutzt worden sei.
Die Beklagte hat unter Berufung auf ihre Firmenbezeichnung und ihre international registrierte Marke widerklagend beantragt,
1. die Klägerin zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in Deutschland die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen;
2. die Klägerin weiter zu verurteilen, über den Umfang der Handlungen gemäß Nr. 1 seit dem 13. April 1993 Auskunft zu erteilen , und zwar unter Angabe des in Deutschland erzielten Umsatzes mit dem Groß- und/oder Einzelhandel;
3. festzustellen, daß die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten jeden Schaden zu ersetzen, der dieser seit dem 13. April 1993 in
Deutschland durch Handlungen gemäß Nr. 1 entstanden ist und/oder noch entstehen wird und
4. die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" nur für die Waren "les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie" für die Bundesrepublik Deutschland bestätigt und im übrigen die Klage abgewiesen. Auf die Widerklage hat das Berufungsgericht unter Zurückweisung der auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Widerklageanträge zu 2 und 3 die Klägerin im wesentlichen nach dem Widerklageantrag zu 1 (ausgenommen von der Untersagung, die Bezeichnung "BIG BERTHA" zu benutzen, sind nur Schuhe) und nach dem Widerklageantrag zu 4 verurteilt (OLG München OLG-Rep 2001, 200 = GRUR-RR 2002, 9).
Mit ihrer Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen, auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Den Unterlagen sei nur zu entnehmen, daß die Beklagte Strickwaren aus Kaschmir vertrieben habe. Dagegen fehlten Anhaltspunkte für den Vertrieb von Sport- und Golfbekleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen im Inland durch die Beklagte. Insoweit sei keine für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr gegeben.
Aus der Registrierung der IR-Marke könne wegen der nach der Eintragung verstrichenen Zeit, die zum Verfall der Marke geführt habe, nicht auf eine Absicht der Beklagten geschlossen werden, das Zeichen für Sport- und Golfbekleidung , für Schuhe und für Kopfbedeckungen zu nutzen.
Ihre Ansprüche könne die Klägerin im übrigen nicht auf die Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" stützen. Von einer Bekanntheit dieser Marke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zum Zeitpunkt der Kollision der Zeichen der Parteien im Jahre 1993 sei nicht auszugehen. Die Klageansprüche seien auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt. Eine Verwechslungsgefahr scheide trotz Zeichenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus, weil die Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche (Golfschläger und Golftaschen), den von der Beklagten vertriebenen Kleidungsstücken unähnlich seien. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn aufgrund unrichtiger Vorstellungen über wirtschaftliche Verbindungen der Parteien bestehe nicht. Besondere Umstände, die einen solchen Schluß begründeten , fehlten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht aus der weiteren Marke Nr. 2 065 932 herleiten. Zwar sei diese Marke prioritätsälter als die Firmenbezeichnung der Beklagten. Durch deren Verwendung in der Zeit von April bis August 1993 bei dem Auftritt der Beklagten auf dem Golfturnier in der Nähe von München sei kein Kennzeichenschutz für die Firmierung im Inland entstanden.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche gleichwohl nicht auf diese Marke stützen, weil sie wegen fehlender Benutzung löschungsreif sei. Die Klägerin habe eine Benutzung der Marke nur für Polohemden geltend gemacht. Ob bei einer Verwendung der Marke für diese Waren von einer Zeichenbenutzung im Sinne von §§ 25, 26 MarkenG für die Waren "Sport-Bekleidungsstücke" auszugehen sei oder eine Beschränkung dieses Warenbegriffs auf Polohemden vorgenommen werden müsse, könne dahinstehen. Die Verwendung der Marke für Polohemden sei jedenfalls nur in einem so geringen Umfang und nur wenige Wochen vor dem Eintritt der Löschungsreife erfolgt, daß sie nicht ernsthaft gewesen sei. Für die übrigen im Verzeichnis eingetragenen Waren habe die Klägerin eine Benutzung der Marke "BIG BERTHA" schon nicht dargelegt.
Der auf Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten gerichteten Klage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben. Es hat angenommen, die Beklagte habe die am 23. Februar 1994 in das internationale Register eingetragene Marke nur für Bekleidungsstücke, nicht aber für Stiefel, Schuhe, Hausschuhe und Hüte benutzt.
Das Berufungsgericht ist weiter davon ausgegangen, daß die Widerklage zum Teil begründet ist. Hierzu hat es ausgeführt:
Die Beklagte könne aufgrund ihrer für "Vêtements" geschützten IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" von der Klägerin verlangen, es zu unterlassen, diese Bezeichnung für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung und für Kopfbedeckungen, zu verwenden, weil von einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen für diese Waren - anders als bei Schuhen - auszugehen sei.
Der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" der Klägerin stehe der Beklagten zu, weil die Klägerin das Zeichen nicht rechtserhaltend benutzt habe. Dagegen seien der von der Beklagten
verfolgte Schadensersatz- und der Auskunftsanspruch unbegründet. Verlet- zungshandlungen der Klägerin habe die Beklagte, die eine Markenbenutzung durch die Klägerin gerade bestritten habe, nicht dargelegt. Zur Verwendung der Marke zur Kennzeichnung der Polohemden, die im Mai 1999 verkauft worden seien, sei die Klägerin berechtigt gewesen. Die Marke sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfallen gewesen.
Die Klägerin könne sich nicht auf einen bösgläubigen Erwerb der Kennzeichenrechte der Beklagten berufen. Über in Italien verwirklichte Tatbestände hätten die italienischen Gerichte zu entscheiden. In der Ausweitung ihrer Tätigkeit nach Deutschland liege kein Sittenverstoß der Beklagten.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat teilweise Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und - unter Neufassung der Urteilsformel - zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, soweit das Berufungsgericht der IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten "BIG BERTHA" nicht auch den Schutz für die Waren "Vêtements" entzogen hat und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit es die Klageanträge zu 1 bis 3 abgewiesen und die Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "BIG BERTHA" verurteilt hat. Die weitergehende gegen die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 4 gerichtete Revision ist dagegen zurückzuweisen.
Revision gegen die teilweise Abweisung des Klageantrags zu 4 (Schutzentziehung für die IR-Marke Nr. 612 260 der Beklagten) und die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 4 (Einwilligung in die Löschung der Klagemarke Nr. 2 065 932)
1. Die Revision hat Erfolg, soweit sie sich dagegen richtet, daß das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer Schutzentziehung für "Vêtements" bei der IR-Marke Nr. 612 260 "BIG BERTHA" der Beklagten verneint hat.


a) Allerdings ist die Löschungsklage wegen Schutzentziehung nach §§ 115, 55 MarkenG auf eine Verurteilung zur Einwilligung in die Schutzentziehung gerichtet (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 115 Rdn. 4; v. Schultz/ Hertz-Eichenrode, Markenrecht, § 115 Rdn. 5). Entsprechend ist der Klageantrag zu 4 auszulegen und die Urteilsformel neu zu fassen.

b) Einer international registrierten Marke ist nach § 115 i.V. mit § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG der Schutz zu entziehen, wenn die Marke nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach § 26 MarkenG benutzt worden ist.
Das Berufungsgericht hat angenommen, die am 23. Februar 1994 in das Register eingetragene Marke sei unstreitig von der Beklagten für Bekleidungsstücke benutzt worden. Dem kann nicht zugestimmt werden.
Nach der Vorschrift des § 115 Abs. 2 MarkenG begann die fünfjährige Benutzungsschonfrist nicht mit der Registrierung am 23. Februar 1994, sondern gemäß § 5 Abs. 2 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken erst mit Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung (vgl. hierzu Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 115 Rdn. 2; Ingerl/Rohnke aaO § 115 Rdn. 7; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 115 Rdn. 4). Die fünfjährige Benutzungsschonfrist begann daher am 23. Februar 1995 und lief am 23. Februar 2000 ab. Innerhalb dieser Frist hat die Beklagte die IR-Marke für Bekleidung nicht rechtserhaltend benutzt.
Von einer rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 MarkenG kann nicht ausgegangen werden, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/ Rohnke aaO § 26 Rdn. 20; v. Schultz/Stuckel aaO § 26 Rdn. 14; zu § 5 Abs. 7 WZG: BGH, Beschl. v. 2.3.1979 - I ZB 3/77, GRUR 1979, 551 f. = WRP 1979,
451 - lamod). Von einer Verwendung ausschließlich als Unternehmenskennzei- chen ist im Streitfall entgegen der nicht näher begründeten Annahme des Berufungsgerichts auszugehen. Denn die Beklagte hat in der Klageentgegnung in Übereinstimmung mit dem Vortrag der Klägerin geltend gemacht, sie versehe ihre Bekleidungsstücke nicht unmittelbar mit der Bezeichnung "BIG BERTHA", sondern vielmehr mit dem Zeichen "FERNANDO CIAI" und "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI". Zum Beleg hat sie sich auf den Katalog des Jahres 1997/1998 berufen, in dem die Bezeichnung "BIG BERTHA" nur als Unternehmenskennzeichen verwendet und im Zusammenhang mit den Kleidungsstücken die Bezeichnung "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI" benutzt wird. Gleiches gilt für den Internetauftritt der Beklagten für die Herbst/Winter-Kollektion des Jahres 1996/1997 und den Herbst/Winter-Katalog 1999/2000, bei denen die Bekleidungsstücke ebenfalls mit "IL CASMERE DI FERNANDO CIAI" bezeichnet worden sind und "BIG BERTHA" jeweils nur als Firmenbezeichnung Verwendung findet. Eine Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" (zugleich) als Marke hat die Beklagte dagegen nicht dargelegt.
2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" nach § 55 Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 1 MarkenG.
Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. In diesem Zusammenhang reicht es aus, daß der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung - wie vorliegend - nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 = WRP 2001, 1211 - ISCO). Dies ist bei der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" der Klägerin der Fall.
Die Benutzungsschonfrist von fünf Jahren endete für die am 27. Mai 1994 eingetragene Marke nach Klageerhebung (26. Februar 1999) mit Ablauf des 27. Mai 1999. Die Klägerin hat die Marke Nr. 2 065 932 nicht innerhalb der danach maßgeblichen letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung nach § 25 Abs. 2 Satz 2, § 26 MarkenG benutzt. Der Schluß der mündlichen Verhandlung nach § 25 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 13. Juli 2000 (vgl. Fezer aaO § 25 Rdn. 9; Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 16; Althammer/ Klaka aaO § 25 Rdn. 13).
Den Nachweis einer Benutzung der Klagemarke nach § 26 Abs. 1 MarkenG hat die Klägerin für den maßgeblichen Zeitraum nicht geführt. Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. des § 26 Abs. 1 MarkenG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Handlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA; BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).
Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin habe nur kurz vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist (27. Mai 1999) in der Zeit vom 10. bis 12. Mai 1999 an sieben Kunden insgesamt 207 mit der Klagemarke gekennzeichnete Polohemden zu einem Preis von 6.210,-- DM veräußert. Die Warenanzahl und der Umsatz seien gering und die Vertriebsdauer nur kurz gewesen. Der eingeräumte Rabatt sei mit 50 % gegenüber dem von der Klägerin üblicherweise gewährten Nachlaß von 3 % außerordentlich hoch gewesen; der Verkauf sei durch keine Werbemaßnahmen unterstützt worden. Das Internetangebot von Polohemden der Lizenznehmerin der Klägerin sei ausschließlich auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Die Preise seien in Dollar ange-
geben, eine deutsche Version des Internetangebots sei nicht aufrufbar gewe- sen. Der erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der Klägerin vom 10. August 2000 habe keine Veranlassung zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung gegeben. Die mit diesem Schriftsatz eingereichten Belege über Benutzungshandlungen in der Zeit zwischen dem 17. April und 20. Juni 2000 ließen keine Benutzung der Klagemarke erkennen.
Gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, aus den vorgelegten Katalogen ergebe sich, daß die in Rede stehende Marke für das darin enthaltene Produktsortiment im Inland benutzt worden sei. In den in englischer Sprache gehaltenen Katalogen sind jedoch lediglich zwei Kappen abgebildet, die die Aufschrift "BIG BERTHA" tragen. Daß diese Sport-Kopfbedeckungen im Inland im maßgeblichen Zeitraum vertrieben worden sind, hat die Beklagte ebenso wie die Benutzung des Zeichens im Inland für die übrigen Waren, für die die Marke Schutz genießt, bestritten. Ihren gegenteiligen Vortrag hat die Klägerin nicht unter Beweis gestellt.
Unzutreffend ist auch der von der Revision vertretene Standpunkt, die Benutzung der Klagemarke für Polohemden sei im Inland ernsthaft erfolgt. Der nur drei Tage andauernde Vertrieb von Polohemden in geringer Stückzahl verbunden mit hohen Rabatten ohne Werbemaßnahmen ist nicht verkehrsüblich und wirtschaftlich angebracht. Er stellt keine ernsthafte Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" im Inland für Sport-Bekleidungsstücke dar. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch die erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung von der Klägerin vorgelegten Belege außer acht gelassen. Ihnen ist nichts für die Benutzung des Zeichens "BIG BERTHA" bei dem Vertrieb von Polohemden zu entnehmen.
Revision gegen die Abweisung der Klageanträge zu 1 bis 3 und den Widerklageantrag zu 1

Das Berufungsgericht hat die Klageanträge zu 1 bis 3 abgewiesen und der Klägerin auf den Widerklageantrag zu 1 untersagt, die Bezeichnung "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere für Sport- und Golfbekleidung und für Kopfbedeckungen zu benutzen.
Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz.
3. Die Verurteilung nach dem Widerklageantrag zu 1, die das Berufungsgericht auf die IR-Marke der Beklagten gestützt hat, kann keinen Bestand haben. Der Anspruch der Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist gemäß § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 MarkenG ausgeschlossen. Die Beklagte hat die IR-Marke nicht bis zur letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (13. Juli 2000) rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG benutzt (vgl. Abschn. II 1b).
Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug zu prüfen haben, ob die Beklagte aufgrund ihrer Firmenbezeichnung "Big Bertha" von der Klägerin gemäß § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG, § 16 UWG die beantragte Untersagung beanspruchen kann. Dies setzt die Entstehung eines inländischen Kennzeichenschutzes an der Firmenbezeichnung "Big Bertha" der Beklagten voraus. Diesen Kennzeichenschutz hat das Berufungsgericht für den Zeitraum von April bis August 1993 allein aufgrund des einmaligen Auftritts der Beklagten mit einem Ausstellungsstand auf dem Golfturnier in E. bei München mit Recht verneint. Die Beklagte hatte sich aber auch auf eine kontinuierliche Geschäftstätigkeit nach 1993 im Inland berufen. Das Berufungsgericht hat von seinem Rechtsstandpunkt folgerichtig keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Beklagte aufgrund der von ihr behaupteten weiteren Geschäftstätigkeit ab 1993 im Inland Kennzeichenschutz nach § 5
Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG erlangt hat und ob der Klägerin aufgrund ihrer Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" ein prioritätsälteres Zeichenrecht gegenüber einem etwaigen Recht der Beklagten aufgrund ihrer Firmierung zusteht. Diese Prüfung wird das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Ergänzung des Sachvortrags der Parteien hierzu - noch nachzuholen haben.
Diese Feststellungen sind auch nicht im Hinblick auf einen von der Klägerin geltend gemachten bösgläubigen Erwerb eines inländischen Kennzeichenschutzes durch die Beklagte entbehrlich. Vergeblich wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht ein gegen die guten Sitten verstoßendes Verhalten der Beklagten verneint hat. Denn weder eine Begründung eines inländischen Kennzeichenrechts an der Firmenbezeichnung "Big Bertha" durch die Beklagte noch deren Durchsetzung gegen die Klägerin wären rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig.
In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist zwar anerkannt, daß bei Vorliegen besonderer Umstände die Begründung oder Ausübung eines Kennzeichenrechts sittenwidrig sein kann. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, einen Kennzeichenschutz begründet. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, daß eine durch einen Kennzeichenschutz entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E). Vom Vorliegen dieser Umstände ist im Streitfall allerdings nicht auszugehen. Entgegen der Ansicht der Revision reicht hierzu nicht aus, daß die Marke Nr. 2 038 649 der Klägerin als Vorbild für die Wahl der
Firmenbezeichnung der Beklagten diente. Vielmehr kann die Klägerin, soweit die Beklagte einen inländischen Schutz ihrer Unternehmensbezeichnung erlangt haben sollte, dagegen nur aus ihrer Marke Nr. 2 038 649 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 MarkenG unter den nachstehend dargelegten Voraussetzungen vorgehen (vgl. dazu Abschn. II 4).
4. Die Revision wendet sich weiter mit Recht dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten nicht verboten hat, das Zeichen "BIG BERTHA" für Bekleidung, insbesondere Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen zu benutzen (Klageantrag zu 1). Die bisherigen Feststellungen hierzu vermögen die Abweisung dieses Klageantrags nicht zu rechtfertigen.

a) Zutreffend ist allerdings, daß der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Marke Nr. 2 065 932 "BIG BERTHA" gegen die Beklagte zusteht. Dieser ist nach § 25 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, § 26 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen. Die Klägerin hat die für "SportBekleidungsstücke , Sport-Schuhwaren, Sport-Kopfbedeckungen, Sweater, Pullover , Trainingsanzüge, Hosen, Jacken, Hüte und Windjacken" eingetragene Marke nicht innerhalb der letzten fünf Jahre vor der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz rechtserhaltend benutzt (vgl. Abschn. II 2).

b) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe auch aufgrund der für Golfschläger und Golftaschen eingetragenen Marke Nr. 2 038 649 kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu, hält dagegen der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kann die für den Unterlassungsanspruch der Klägerin erforderliche Begehungsgefahr auch für Sport- und Golfbekleidung, für Schuhe und Kopfbedeckungen nicht zweifelhaft sein, weil die Beklagte ihre IR-Marke für entsprechende Waren hat registrieren lassen und - wie der Widerklageantrag zu 1 zeigt - für sich in Anspruch nimmt, der Klä-
gerin die Benutzung der Bezeichnung "BIG BERTHA" für diese Waren zu untersagen (vgl. hierzu auch: BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronenthaler).
aa) Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" und der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten hat das Berufungsgericht verneint (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Dem kann nicht beigetreten werden.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marke und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG).
Davon ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine zur Warenähnlichkeit getroffenen Feststellungen sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Ihnen ist nicht zu entnehmen, ob das Berufungsgericht eine Warenunähnlichkeit annehmen oder eine wenn auch sehr geringe Warenähnlichkeit bejahen wollte.
Das Berufungsgericht hat einerseits festgestellt, die von der Klagemarke Nr. 2 038 649 erfaßten Waren (Golfschläger und Golftaschen) und die von der Beklagten vertriebenen Waren (Bekleidungsstücke, insbesondere Wirkwaren aus Kaschmir) seien "in hohem Maße unähnlich". Dies legt die Annahme nahe, das Berufungsgericht habe jede Warenähnlichkeit verneinen wollen.

Dagegen ist das Berufungsgericht bei seiner weiteren Beurteilung von einer von Hause aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und einer Identität der Kollisionszeichen ausgegangen und hat auf der Grundlage dieser Feststellungen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne geprüft. Zur einer derartigen Prüfung hätte ersichtlich keine Veranlassung bestanden, wenn das Berufungsgericht von einer Warenunähnlichkeit ausgegangen wäre. Denn fehlt eines der beiden Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, und zwar die Marken- oder die Warenähnlichkeit, vollständig, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340 f. = WRP 2002, 330 - Fabergé, m.w.N.).
Ist danach für das Revisionsverfahren von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke und Zeichenidentität auszugehen und ist aufgrund der Ausführungen des Berufungsgerichts eine, wenn auch geringe, Warenähnlichkeit nicht ausgeschlossen, kann die Verneinung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
Für das weitere Verfahren wird das Berufungsgericht folgendes zu beachten haben:
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, etwa weil sie in
denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 f. = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/ BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).
Entgegen der Ansicht der Revision ist bei der Klagemarke nicht in die Beurteilung einzubeziehen, daß die Klägerin ein auf den Golfbereich zugeschnittenes Warensortiment verschiedener Industriezweige anbietet; vielmehr ist nur auf die Waren abzustellen, für die die Marke Schutz genießt und nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auch benutzt wird (vgl. Fezer aaO § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 243). Dies sind Golfschläger und Golftaschen.
Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Herstellung von Golfschlägern zu einem Spezialbereich der holz- und metallverarbeitenden Industrie gehört und Golftaschen als Hilfswaren zu Golfschlägern vom Verkehr demselben Produktionsbetrieb zugeordnet werden, während die Herstellung von Bekleidungsstücken der Textilindustrie und die in erster Linie von der Beklagten vertriebenen Wirkwaren aus Kaschmir einem Spezialbereich dieses Industriezweiges zuzuordnen sind.
In die Beurteilung wird aber auch mit einzubeziehen sein, ob eine Warenähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt zu bejahen ist, daß die Waren sich ergänzen und die Vertriebswege zum Teil übereinstimmen, weil die von der Beklagten produzierten und vertriebenen Bekleidungsstücke auch bei der Ausübung des Golfsports getragen werden können und die Beklagte ihre Produktion erstmals auf einem Stand anläßlich eines Golfturniers in Deutschland angeboten hat. Bei den von der Beklagten vertriebenen Waren handelte es sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts zwar in erster Linie um Wirkwaren aus Kaschmir und damit nicht um eine typische Sportbekleidung. Die Be-
klagte vertreibt allerdings auch Polohemden und wirbt für diese in ihrem Katalog 1999/2000 mit der Abbildung von Golfschlägern.
Sollte das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke Nr. 2 038 649 und dem Zeichen der Beklagten bejahen, wird es weiter zu prüfen haben, ob die Kollisionslage bereits vor dem 1. Januar 1995 bestanden hat. Gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG wäre der Unterlassungsanspruch der Klägerin in einem solchen Fall nur begründet, wenn er sich auch aus den früher geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes ergibt.
Für die Annahme von Benutzungshandlungen der Beklagten im Inland vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes, wie sie für eine Anwendung des § 153 Abs. 1 MarkenG erforderlich ist, reicht allerdings nicht allein die Verwendung der Firmenbezeichnung durch die Beklagte anläßlich der Vorbereitung und Durchführung ihres Auftritts bei dem Golfturnier im Zeitraum von Mitte April bis Anfang August 1993 aus. Hat die Beklagte ihre Firma in der Zeit von Mitte August 1993 bis zum 31. Dezember 1994 im Inland nicht erneut verwendet, liegt keine Weiterbenutzung i.S. von § 153 Abs. 1 MarkenG vor. Vielmehr wäre nach der auf eine einzelne Teilnahme als Aussteller bei einem Golfturnier beschränkten Verwendung des Zeichens von einer anschließenden Einstellung der Benutzung im Inland auszugehen (vgl. hierzu: Ingerl/Rohnke aaO § 153 Rdn. 5; v. Schultz/v. Zumbusch aaO § 153 Rdn. 10).
bb) Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg dagegen, daß das Berufungsgericht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" verneint hat. Zur Anwendung der maßgeblichen Rechtsvorschriften wird es auch hier gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG auf den Zeitpunkt der Kollisionslage ankommen (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog).
Aus der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, ergibt sich, daß eine Markenverletzung vorliegt, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Die Klägerin hat sich, anders als das Berufungsgericht angenommen hat, auf die Bekanntheit ihrer Marke Nr. 2 038 649 "BIG BERTHA" für Golfschläger und Golftaschen berufen. Nicht zutreffend ist auch die weitere Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin habe zur Bekanntheit ihrer Marke nicht hinreichend vorgetragen.
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfordert bei der Klagemarke einen Bekanntheitsgrad dergestalt, daß die mit der angegriffenen Bezeichnung konfrontierten Verkehrskreise auch bei nicht ähnlichen Waren oder Dienstleistungen eine Verbindung zwischen den Kollisionszeichen herstellen und hierdurch die ältere Marke beeinträchtigt werden kann. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist erreicht, wenn die Klagemarke einem bedeutenden Teil des Verkehrs oder einem spezielleren Teil des Publikums bekannt ist, ohne daß bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v. 14.9.1999 - Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 74 f. Tz. 23 ff. = WRP 1999, 1130 - Chevy; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé).
Zum Bekanntheitsgrad hat die Klägerin geltend gemacht, die von ihr mit "BIG BERTHA" gekennzeichneten Produkte nähmen national und international eine Spitzenstellung ein. Sie seien bei Golfspielern aufgrund der Präsenz bei internationalen Golfturnieren und der Presseberichterstattung allgemein bekannt. Sie habe im Jahre 1993 mit Golfprodukten, die mit ihrer Marke "BIG BERTHA" gekennzeichnet gewesen seien, einen Umsatz von weltweit 205 Mio. Dollar, davon 1,8 Mio. Dollar im Inland, erzielt. Die Umsätze seien auf 800 Mio. Dollar im Jahr 1997 gestiegen, davon 33,5 Mio. Dollar im Inland, von denen 95 % auf mit "BIG BERTHA" gekennzeichnete Produkte entfielen.
Das Berufungsgericht wird aufgrund dieses Vortrags der Klägerin die erforderlichen Feststellungen zum Bekanntheitsgrad der Marke "BIG BERTHA" nachzuholen haben. Bei der Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarke wird das Berufungsgericht auf den durch die in Frage stehenden Waren (Golfschläger und Golftaschen) angesprochenen Personenkreis abzustellen haben (vgl. BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé; Fezer aaO § 14 Rdn. 420; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 473; v. Schultz/Schweyer aaO § 14 Rdn. 164). Für die Feststellung des maßgeblichen Zeitpunktes, in dem die Voraussetzungen der Bekanntheit der Klagemarke vorliegen müssen, kommt es darauf an, ob die Beklagte - wie sie geltend macht (vgl. hierzu Abschn. II 3) - im Inland kennzeichenrechtlichen Schutz an ihrer Firma erlangt hat. Ist dies der Fall, so ist der Zeitpunkt der Erlangung eines Kennzeichenschutzes der Beklagten mit "Big Bertha" maßgeblich. Dies folgt aus dem Prioritätsgrundsatz, aus dem sich im Fall einer Schutzerweiterung eines älteren Zeichens ergibt, daß deren Voraussetzungen im Zeitpunkt der Erlangung des Kennzeichenschutzes des kollidierenden jüngeren Zeichens vorliegen müssen (vgl. BGHZ 19, 23, 28 ff. - Magirus; BGH, Urt. v. 8.10.1969 - I ZR 7/68, GRUR 1970, 27, 29 - EinTannen -Zeichen). Für eingetragene Marken mit jüngerem Zeitrang ist dieser Grundsatz unter Geltung des Markengesetzes gesetzlich geregelt (§ 22 Abs. 1 Nr. 1, § 51 Abs. 3 MarkenG). Er gilt jedoch in gleicher Weise für Unternehmenskennzeichen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 96 f. =
BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 90 f.; Fezer aaO § 22 Rdn. 2; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 482 und § 22 Rdn. 8; v. Schultz/Stuckel aaO § 22 Rdn. 2). Sollte die Beklagte mit ihrer Firma keinen Kennzeichenschutz im Inland erlangt haben, ist für die Bekanntheit der Marke der Klägerin dagegen auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abzustellen.
5. Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Klageanträge zu 2 und 3 kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil nicht feststeht, ob der Klägerin kennzeichenrechtliche Ansprüche zustehen.
Für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 beurteilt sich die Rechtslage, soweit es um den Schadensersatzanspruch und den zu seiner Durchsetzung dienenden Auskunftsanspruch geht, ausschließlich nach altem Recht und soweit es um den Schutz einer bekannten Marke geht, nach § 1 UWG (vgl. BGHZ 138, 143, 153 f. - Les-Paul-Gitarren; 138, 349, 352 - MAC Dog).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Büscher

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber der am 5. Juni 1998 angemeldeten und am 26. August 1998 für "Software, Computersoftware, Software für Computer, Rechner und Computer oder Rechner gestützte Systeme" eingetragenen Marke Nr. 398 31 465 "GEDIOS". Nach seinen Angaben hat er unter dieser Bezeichnung eine Computersoftware zur Datenerhaltung und -bereitstellung u.a. für kaufmännische Anwendungen entwickelt und vertreibt sie an Unternehmen.
Die Beklagte ist Inhaberin der am 15. April 1999 angemeldeten und am 23. Juli 1999 eingetragenen Marke Nr. 399 22 179 "GeDIOS". Diese genießt Schutz in Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) und Klasse 36 (Finanzwesen, Geldgeschäfte). Die Beklagte bietet Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg unter dieser Bezeichnung , die als Abkürzung für "Geld- und Devisenhandels-Informations- und Orderrouting-System" steht, ein "Informations- und Handelssystem im Realtime -Modus" für Geld- und Devisenhandelsgeschäfte an.
Der Kläger sieht darin eine Verletzung seiner Marke sowie des Werktitels für sein Computerprogramm. Er macht geltend, das System der Beklagten bestehe aus Software sowie aus Computern und Rechnern, die von seiner Marke ebenfalls umfaßt würden.
Der Kläger hat die Beklagte deshalb auf Unterlassung der Verwendung ihrer Marke für das elektronische "Geld- und Devisenhandels-Informations- und Orderrouting-System" oder für sonstige bankeigene Produkte oder Dienstlei-
stungen sowie auf die Beseitigung von Verknüpfungen im Internet, auf Löschung der Marke Nr. 399 22 179, auf Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Ähnlichkeit der von den Marken jeweils geschützten Waren bzw. Dienstleistungen sowie eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und geltend gemacht, während die Marke des Klägers nur Software umfasse, bezeichne die angegriffene Marke eine Finanzdienstleistung , die sie zudem nicht auf dem allgemeinen Markt, sondern nur ihr zugeordneten Sparkassen anbiete.
Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben.
Auf die Berufung der Beklagten - welche ohne Anerkennung einer Rechtspflicht eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben und bestimmte Auskünfte erteilt hat - hat das Berufungsgericht - unter Zurückweisung der Anschlußberufung des Klägers - die Klage insgesamt abgewiesen.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge, aus der Anschlußberufung allerdings nur hinsichtlich der Anträge zu 4 und 5, weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat sowohl eine Markenverletzung als auch eine Verletzung des Werktitels des Klägers verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Beklagte habe ihr System zu geschäftlichen Zwecken, nämlich zur Erzielung eigener Einkünfte und zur Förderung der Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Sparkassen angeboten. Ihr Handeln sei nicht lediglich unternehmensintern geblieben, weil die in Rede stehenden Sparkassen weder rechtlich noch wirtschaftlich Teil ihres Unternehmens seien.
Die Marken seien sehr ähnlich.
Es bestehe jedoch keine Identität oder Teilidentität zwischen den von der Marke des Klägers geschützten Waren und dem "System" der Beklagten. Die Marke betreffe nur die Software als Ware, nicht dagegen die Softwareerstellung als Dienstleistung, die von Klasse 42 umfaßt werde, und erst recht nicht Dienstleistungen, die mit Hilfe von Software und/oder Systemen erbracht würden. Demgegenüber kennzeichne die Beklagte mit der angegriffenen Bezeichnung nicht "Software", sondern eine bestimmte Dienstleistung. Sie übermittle den angeschlossenen Sparkassen Informationen über den Geld- und Devisenmarkt und ermögliche ihnen die Durchführung von darauf bezüglichen Aufträgen. Die Verwendung des Begriffs "System" bewirke keine Identität oder Teilidentität der jeweils betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen. Während "System" im Zusammenhang mit dem Warenverzeichnis der Klagemarke als "geordnetes Zusammenspiel verschiedener Software- und HardwareKomponenten" zu verstehen sei, bleibe die Bedeutung von "System" bei der von der Beklagten verwendeten Beschreibung diffus. Das "System" und seine Komponenten würden nicht näher beschrieben. Hierauf komme es den Spar-
kassen, den Empfängern der Dienstleistung der Beklagten, auch nicht an. Für die Kunden sei es unerheblich, auf welche Weise die Beklagte ihre Dienstleistung erbringe, solange dies nur schnell, präzise und nicht fehleranfällig erfolge und für den Kunden mit geringem Aufwand verbunden sei. Ob die jeweilige Information und die Auftragserteilung per Boten, brieflich, per Telefon /Telegramm oder durch ein computergestütztes Online-"System" erfolge, sei für die Sparkassen uninteressant. Der Einsatz des "Systems" sei zweckgebunden und diene ausschließlich der besseren und präziseren Erbringung der Finanzdienstleistung der Beklagten, auf die es den Sparkassen allein ankomme. Medium und dadurch ermöglichte Dienstleistung dürften nicht miteinander verwechselt werden. Genausowenig wie derjenige, der im Internet werbe, damit auf dem Gebiet der Telekommunikationsdienstleistungen tätig werde, werde derjenige, der mit Hilfe von Computern und Software Waren herstelle oder Dienstleistungen erbringe, in dem Bereich der Softwareerstellung tätig.
Es könne jedoch nicht von einer für eine Verwechslungsgefahr ausreichenden Ähnlichkeit zwischen den von der Marke des Klägers erfaßten Waren und der unter der angegriffenen Bezeichnung beworbenen Dienstleistung der Beklagten ausgegangen werden. Dies gelte auch dann, wenn das Warenverzeichnis der Klagemarke "Computersysteme" umfassen sollte.
Es sei anerkannt, daß eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen möglich sei. Dabei reiche allerdings die Tatsache, daß Waren zur Erbringung einer Dienstleistung verwendet oder von ihnen hervorgebracht würden , nicht aus, vielmehr seien dazu bestimmte Umstände notwendig. Maßgeblich sei, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, der Hersteller der Ware, für die die Marke des Klägers Schutz genieße, trete auch als Anbieter des "Sy-
stems" auf oder umgekehrt. Der Kläger stütze sich ersichtlich darauf, daß die Dienstleistung der Beklagten derart von "Software" bzw. "Computersystemen" geprägt sei, daß der Verkehr von einer einheitlichen Herkunft ausgehe. Das treffe jedoch im Streitfall nicht zu. Der Verkehr unterscheide zwischen "Software" /dem "Computersystem" und der dadurch hervorgebrachten Dienstleistung bzw. Ware. In bezug auf den Streitfall interessierten ihn nicht die Art und Weise der Übermittlung von Informationen oder Aufträgen, sondern nur diese selbst. Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Computersystemen einerseits und die Komplexität ihrer Entwicklung andererseits erzwängen eine Arbeitsteilung. Computerunternehmen spezialisierten sich auf die Entwicklung von Software und deren Abstimmung mit der Hardware sowie auf die damit zusammenhängenden Tätigkeiten (Verkauf, Beratung, Schulung, Programmpflege). Andererseits entwickelten Unternehmen die für ihre Tätigkeit benötigten Systeme und Systembestandteile nicht selbst, sondern beauftragten hierfür Spezialunternehmen. Im allgemeinen bleibe es dabei, daß der Verkehr wegen der Komplexität der Entwicklung von Computersystemen und der Durchdringung der Wirtschaft mit Computersystemen auch bei gleichen oder sehr ähnlichen Bezeichnungen nicht von einem einzigen für beide Bereiche verantwortlichen Unternehmen ausgehe. Hinzu komme, daß es sich bei dem jeweils angesprochenen Verkehr nicht um das allgemeine Publikum handele, sondern um Personen mit wirtschaftlichen Kenntnissen (mittelständische Unternehmen bzw. Sparkassen); ihnen sei die erwähnte Spezialisierung bekannt.
Auch für Ansprüche aus einem Werktitel fehle es aus den genannten Gründen an einer Verwechslungsgefahr. Ebensowenig sei der - von der Revision nicht weiter verfolgte - Anspruch auf Löschung begründet.

II. Die hiergegen erhobenen Revisionsrügen haben keinen Erfolg.
1. In nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die angegriffenen Handlungen der Beklagten, wie in § 14 Abs. 2 MarkenG vorausgesetzt, im geschäftlichen Verkehr erfolgt sind. Zum geschäftlichen Verkehr rechnen grundsätzlich alle Handlungen, die einem beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszweck dienen. Nicht erfaßt werden lediglich rein private, wissenschaftliche, politische und amtliche Handlungen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 48; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 29).
2. Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly m.w.N.).
3. Das Berufungsgericht hat eine große bildliche Ähnlichkeit beider Marken angenommen. Mit der Revision kann schon hinsichtlich des Klangs Identität angenommen werden.

4. Das Berufungsgericht ist, ohne nähere Ausführungen machen zu müssen, ersichtlich von einer normalen (durchschnittlichen) Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Anhaltspunkte für eine verminderte oder gesteigerte Kennzeichnungskraft sind dem Vortrag der Parteien nicht zu entnehmen.
5. Das Berufungsgericht hat eine für die Annahme einer "Verwechslungsgefahr ausreichende Ähnlichkeit" der Ware und Dienstleistung verneint. Das erweist sich als frei von Rechtsfehlern. Dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ist zu entnehmen, daß das Berufungsgericht eine (absolute ) Unähnlichkeit der von der Klagemarke erfaßten Computersoftware und der von der Beklagten mit "GeDIOS" bezeichneten Dienstleistung auf dem Sektor des Geld- und Devisenhandels angenommen hat.
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Waren /Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.; vgl. auch zu § 1 Abs. 2 WZG: BGH, Beschl. v. 23.2.1989 - I ZB 11/87, BGHZ 107,
71, 73 - MICROTRONIC). Eine die Verwechslungsgefahr begründende ˜hn- lichkeit von Ware und Dienstleistung liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt , die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Eine solche ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, daß das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren und die Dienstleistung aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 29, 30 - Canon).
aa) Frei von Rechtsfehlern ist das Verständnis des Berufungsgerichts vom Warenverzeichnis der Klagemarke dahin, daß nur Software am Schutz teilnimmt. Das Berufungsgericht hat ohne Verstoß gegen die Denkgesetze das Verzeichnis nach grammatikalischen Regeln in nicht zu beanstandender Weise interpretiert. Die Revision zeigt insoweit keinen revisionsrechtlich beachtlichen Fehler auf.
bb) Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Beklagte unter der Bezeichnung GeDIOS Sparkassen nicht eine "Software", sondern eine bestimmte Dienstleistung auf dem Gebiet des Geld- und Devisenhandels anbietet. Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht aus der Verwendung des Begriffs "System" im Werbeprospekt nicht hat entnehmen können, die Beklagte erbringe unter der beanstandeten Bezeichnung auch eine Software, welche das geordnete Zusammenspiel verschiedener Software- und Hardware-Komponenten ermögliche. Dem Verkehr ist bewußt, daß weite Bereiche der Dienstleistungen der modernen Gesellschaft elektronisch gestützt erbracht werden, insbesondere auch Dienstleistungen im Bankengeschäft. Die hierfür installierte Software sieht der Verkehr als zweckge-
bundenes Medium an, das ihm die Nutzung der angebotenen Dienstleistung erleichtern soll. Solche zweckgebundene Software wird in der Regel neben der beworbenen Dienstleistung nicht als selbständig beworbene und bezeichnete Handelsware in Erscheinung treten. Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts enthält auch der Werbeprospekt der Beklagten keine Angaben, aus welchen der angesprochene Verkehr entnehmen könnte, die Beklagte bewerbe neben ihrer Finanzdienstleistung unter der angegriffenen Bezeichnung auch eine Software. Der Hinweis im Werbeprospekt auf die mit den Erfordernissen des internationalen Handels abgestimmten "Module" und auf den "EDV-Spezialisten" für technische Fragen sagt dem angesprochenen Verkehr lediglich, daß die angebotene Dienstleistung dem Stand der Technik entsprechend EDV-gestützt durchgeführt werde. Aus der Tatsache , daß eine Dienstleistung mit elektronischer Hilfe erbracht wird, folgert der Verkehr nicht, daß mit dem Angebot der Dienstleistung zugleich die Software beworben wird und die Bezeichnung der Dienstleistung auch die genutzte Software benennt.
cc) Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928 - Canon II; Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 586 - White Lion; Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883 = WRP 2000, 1152 - PAPPAGALLO). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren auf der einen Seite und Dienstleistungen auf der anderen Seite stellt sich insbesondere die Frage, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die Klagemarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwen-
dung der angegriffenen Marke erbracht und beworben werden. Nicht zu bean- standen ist demnach auch der weitere Prüfungsaspekt des Berufungsgerichts, es komme für die Beurteilung der in Rede stehenden Ähnlichkeit darauf an, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliege, daß der Hersteller und Anbieter von Software auch als Anbieter der fraglichen Dienstleistung, hier der Bankdienstleistung auf dem Geld- und Devisenmarkt, in Erscheinung tritt, oder daß dieses Dienstleistungsunternehmen sich auch mit der Erstellung von Software befaßt.

b) Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, der Verkehr rechne die Erstellung und den Vertrieb der Software jedenfalls auf dem hier in Rede stehenden Bereich des Bankgeschäfts nicht dem Finanzdienstleister zu, rechtsfehlerfrei getroffen. Dem Verkehr ist bekannt, daß die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Rechnern auf der einen Seite und die Komplexität der Entwicklung von Betriebs- und Anwendersoftware auf der anderen Seite eine Arbeitsteilung zwischen Softwareunternehmen und dem sonstigem Dienstleistungs- und Handelsverkehr nach sich ziehen. Es liegt deshalb im angesprochenen Bereich die Annahme fern, das Publikum könnte glauben, die betreffende Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Entgegen der Ansicht der Revision ist für diese Beurteilung unerheblich, ob aus der Sicht des Inhabers der Klagemarke wirtschaftlich vernünftige Gründe dafür sprechen könnten, sich auch mit der Dienstleistung der Beklagten zu befassen.
6. Da eine Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit fehlt, hat das Berufungsgericht zu Recht die Verwechslungsgefahr der beiden Kennzeichen auch für
den Fall verneint, daß die Marke des Klägers als Titel für eine Software Schutz genießen sollte (§ 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2 MarkenG).
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Starck Pokrant
Büscher Schaffert

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Inhaberin der u.a. für Parfümerien mit einem Zeitrang vom 9. Februar 1907 eingetragenen Wortmarke TOSCA sowie einer Reihe anderer identischer Wortmarken mit ähnlichen Warenverzeichnissen. Sie vertreibt unter dieser Marke seit 1921 ein Parfum und daraus entwickelte Parfümeriewaren, die in Serien mit überwiegend blauer Verpackung angeboten werden. Die Beklagte hat ihren Sitz in Bergamo/Italien. Sie vertreibt seit ei- nigen Jahren in Italien und anderen europäischen Ländern hochwertige Ledergürtel und -taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung TOSCA BLU.

Sie hat für sich das Wort-/Bildzeichen

u.a. für Deutschland mit Zeitrang vom 30. Januar 2001 als IR-Marke der Klassen 18 (Lederwaren etc.) Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; porte-feuilles; porte-monnaies; serviettes; porte-documents en peau et en succédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles produits en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de promenade; ornements et autres articles de sellerie und 25 (Bekleidungsstücke etc.) Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; soutiens -gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anorak; pantalons de ski; ceintures ; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales registrieren lassen.

2

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, es handele sich bei „TOSCA“ um eine bekannte Marke, die durch das Zeichen der Beklagten verwässert werde. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der oben wiedergegebenen IRMarke „TOSCA BLU“ sowie auf Einwilligung in die Schutzentziehung dieser Marke für Deutschland in Anspruch genommen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

3

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2003, 243).

4

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer – vom Senat zugelassenen – Revision. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

5

I. Das Berufungsgericht hat es – anders als das Landgericht – offen gelassen , ob im Streitfall die Voraussetzungen für den Schutz einer bekannten Marke vorliegen; denn der Klageanspruch ergebe sich bereits aus einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zur Begründung hat es ausgeführt:

6

Der Vertrieb der Waren der Beklagten stelle eine Verletzung der Klagemarken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Zunächst fehle es im Streitfall nicht an der Warenähnlichkeit. Vom Fehlen der Warenähnlichkeit könne nur ausgegangen werden, wenn angesichts des Abstands der Waren voneinander trotz großer Ähnlichkeit der Marken und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen sei. Damit lasse sich die Warenähnlichkeit im Streitfall nicht verneinen. Zwar stammten Lederwaren, Gürtel, modische Schuhe auf der einen und Parfums und Parfümeriewaren auf der anderen Seite im Allgemeinen von verschiedenen Herstellern , was dem durchschnittlichen Verbraucher auch bekannt sei. An der Warenähnlichkeit ändere dies aber nichts, weil es in der Modebranche einer ständi- gen Übung entspreche, die Produkte anderer Unternehmen und insbesondere Parfums markenrechtlich zu lizenzieren. Dem Verkehr sei bekannt, dass Unternehmen aus der Modebranche („JOOP“, „Hugo Boss“ und „Calvin Klein“) nicht zuletzt für Parfums Lizenzen erteilten. Der Durchschnittsverbraucher realisiere allerdings nicht, dass derartige Lizenzerteilungen stets die Verwendung von Marken aus dem Modebereich für Parfums beträfen und nicht umgekehrt.

7

Sei Warenähnlichkeit gegeben, müsse auch die Verwechslungsgefahr bejaht werden. Der Klagemarke „TOSCA“ komme von Haus aus zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es könne dahinstehen, ob es sich bei „TOSCA“ – wie vom Bundesgerichtshof vor mehr als vierzig Jahren angenommen – um eine berühmte Marke handele. Denn jedenfalls sei es nicht zweifelhaft, dass die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft von „TOSCA“ im Hinblick auf die über 80jährige Marktpräsenz, auf die Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und Marktanteile eine deutliche Steigerung erfahren habe. Schließlich seien sich die beiden Marken „TOSCA“ und „TOSCA BLU“ hochgradig ähnlich. Der Verkehr assoziiere mit „BLU“ die Farbe Blau und erkenne darin eine beschreibende Farbangabe. Außerdem bleibe der Zeichenbestandteil „BLU“ in der Darstellung so stark hinter „TOSCA“ zurück, dass er bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit letztlich außer Betracht bleibe.

8

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

9

1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte sei gegeben. http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=EuGVUe&A=5 - 6 -

10

Die Revision kann auch nach dem Inkrafttreten des Zivilprozessreformgesetzes darauf gestützt werden, dass in dem angefochtenen Urteil die internationale Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint worden sei (BGHZ 153, 82, 84 f.; BGH, Urt. v. 20.11.2003 – I ZR 102/02, TranspR 2004, 74, 75; Urt. v. 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME). Das Berufungsgericht hat jedoch mit Recht die internationale Zuständigkeit bejaht.

11

Dies steht insoweit außer Frage, als die Klägerin mit ihrem Klageantrag die Einwilligung der Schutzentziehung der IR-Marke für Deutschland beansprucht (§ 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Hier handelt es sich um eine Klage, die „die Eintragung oder die Gültigkeit von … Warenzeichen … zum Gegenstand“ hat (Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ; vgl. auch Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO); eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Schutzrecht registriert worden ist. Die internationale Zuständigkeit ist aber auch insoweit gegeben, als die Klägerin Unterlassung wegen einer drohenden Rechtsverletzung begehrt. Zwar enthielt das Brüsseler Übereinkommen (EuGVÜ), das als Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ) den Ort des Schadenseintritts (und nicht den Ort des drohenden Schadenseintritts) bezeichnete, noch keine ausdrückliche Regelung für die vorbeugende Unterlassungsklage. Die an seine Stelle getretene Verordnung (EG) 44/2001 (Brüssel-I-VO), die den Ort des drohenden Schadenseintritts in Art. 5 Nr. 3 nunmehr ausdrücklich anführt, gilt erst für Klagen, die nach Inkrafttreten der Verordnung am 1. März 2002 erhoben worden sind (Art. 66 Abs. 1, Art. 76 Brüssel-I-VO). Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat jedoch entschieden , dass eine vorbeugende Unterlassungsklage i.S. von Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ eine unerlaubte Handlung oder doch zumindest eine Handlung zum Gegenstand hat, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist (EuGH, Urt. v. 1.10.2002 – C-167/00, Slg. 2002, I-8111 Tz 46 u. 50 = NJW 2002, 3617 – Verein für Konsumenteninformation /Karl Heinz Henkel).

12

2. Das Berufungsgericht hat die Warenähnlichkeit zwischen Parfum und hochwertigen Lederwaren mit der Lizenzierungspraxis, insbesondere damit begründet , dass es in der Modebranche einer ständigen Übung entspreche, für andere Produkte, vor allem für Parfums, Markenlizenzen zu vergeben. Mit einer solchen Praxis kann indessen eine an sich bestehende (absolute) Warenunähnlichkeit nicht überwunden werden.

13

a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 – I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 – Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 – BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 – I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 – EVIAN/REVIAN; Urt. v. 19.2.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 – C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz 15 = GRUR 1998, 922 – Canon) ist in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 – I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 – BANK 24, zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen), die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann.

14

b) Aus den zutreffenden Erwägungen des Berufungsgerichts ergibt sich, dass die hier in Rede stehenden Waren an sich keine Ähnlichkeit in dem beschriebenen Sinne aufweisen. Parfums und Lederwaren stammen im Allgemeinen nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden auch nicht unter der Qualitätskontrolle eines Unternehmens erzeugt. Auch im Vertrieb kommen sich diese Waren nicht so nahe, dass der Verkehr auf dieselbe Herkunft oder doch zumindest auf eine die Qualität des Produkts berücksichtigende Kontrolle schließen würde. Allein die vom Berufungsgericht ins Feld geführte Lizenzierungspraxis führt nicht zur Ähnlichkeit der Waren. Eine solche Praxis beruht auf der Erfahrung, dass sich die positiven Assoziationen, die bekannte, als exklusiv geltende Marken erwecken, auch für völlig andere Produkte nutzbar machen lassen. Diese Verwertungsmöglichkeit steht durchaus unter dem Schutz des Markenrechts, das die Wertschätzung und die Unterscheidungskraft bekannter Marken auch außerhalb der Warenoder Dienstleistungsähnlichkeit vor einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung schützt (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Sie bestimmt aber nicht die Grenzen der Warenähnlichkeit. Durch die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd, m.w.N.). Dies schließt es nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für die Warenähnlichkeit bzw. bei gegebener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsgefahr sprechen kann.

15

c) Danach scheidet im Streitfall eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Ob sich das Berufungsurteil aus anderen Gründen als richtig erweist, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht entschieden werden. In Betracht kommt der – vom Landgericht bejahte – Schutz der bekannten Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Das Berufungsgericht hat zur Bekanntheit der Klagemarke jedoch keine abschließenden Feststellungen getroffen. Des Weiteren bedarf es Feststellungen dazu, dass die Beklagte die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Klagemarke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. BGH, Urt. v. 2.4.1987 – I ZR 27/85, GRUR 1987, 711, 713 f. = WRP 1987, 667 – Camel Tours; Urt. v. 29.4.2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder; Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 – Lila-Postkarte). Diese können auch dem landgerichtlichen Urteil nicht entnommen werden.

16

III. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen , dass es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke handelt, die durch die drohende Verwendung des angegriffenen Zeichens in ihrer Unterscheidungskraft und Wertschätzung auf unlautere Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, bliebe zu prüfen, ob ein solcher Sachverhalt die beantragte umfassende Verurteilung für sämtliche Waren des Warenverzeichnisses zu rechtfertigen vermag.

Ullmann Bornkamm RiBGH Dr. Büscher ist in Urlaub und daher an der Unterschriftsleistung gehindert. Ullmann Schaffert Bergmann
Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 16.05.2002 - 31 O 710/01 -
OLG Köln, Entscheidung vom 28.03.2003 - 6 U 113/02 -

Tatbestand:

Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt Sport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats "Ferrari" her. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für "Automobiles et pièces
de rechange pour automobiles" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) eingetragenen IR-Marken
Nr. 338 988
Nr. 338 989
und Nr. 338 990

Die Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den Zusatz "Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair" (beanspruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb).
Die Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr hergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie die Verwendung der Marken für sogenannte "Merchandising-Artikel" (u.a. Bekleidungsstücke , Uhren und Schreibgeräte) gestattet.
Die Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung "T. " mit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-
des und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klageantrag wiedergegeben sind.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung der Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Abbildungen mit "Ferrari-Pferd") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildungen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten die Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die Abmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden.
Die Klägerin hat beantragt,
1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Pedale für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Verkehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt und/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein Pferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen

jedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages;

hilfsweise,
festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr durch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben ;
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar hinsichtlich:

a) Name und Adresse des Herstellers;
b) Name und Adresse des Lieferanten;
c) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer;
d) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer;
e) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten Plagiate;
f) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;
g) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten;
h) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise;
i) erzielter Umsatz;
j) erzielter Gewinn;
k) Name und Anschriften von Angebotsempfängern;
l) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben;
m) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren , Bundesländern und Werbeträgern;
und zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lieferanten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer;
3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zinsen seit dem 4. August 1999 zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit den vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen.
Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte beantragt , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbewerbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:
Es fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zeichen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten (Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertriebenen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen Sinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergäben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer
Klagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte "Merchandising" erschöpfe sich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähnlichkeitsbereich auszuweiten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegangen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern und Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den beanstandeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das auf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise keines der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten. Während das "Ferrari-Pferd" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrahle , erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturalistischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbereich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten Ausgestaltung des "Ferrari-Pferdes" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich aufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete Bildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwandten Bezeichnung "T. " benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu erkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele.
Die Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IRMarke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung. Das Wappen und die zusätzlichen Buchstaben "S" und "F" der IR-Marke
Nr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt.
Neben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein Anspruch nach § 1 UWG aus.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken Nr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähnlichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042
= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur Steuerung von Computerspielen verneint.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer V erwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN).
Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Automobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Gemeinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr erwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für
die Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs übernehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine "Merchandising-Artikel".
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es handele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computersimulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Waren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Automobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklagten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für die die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen.
Soweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Computersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die Ausbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der Lenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb nicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neuen Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.).
Hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Waren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Behauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. . Computerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulation von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn, Markenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfrontierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht davon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin oder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie behauptet - in den von ihr abgeschlossenen "Merchandising-Verträgen" eine dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke beworbenen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne Belang.
2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann nicht zugestimmt werden.

a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.


b) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988, 388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Abbildungen der Beklagten verneint hat.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in diesem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere Anforderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65 - McDonald's; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten Sinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche).
Die Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) erfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungsgefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollis ionszeichen. Diese Ähnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL u nd bei Art. 5 Abs. 2 MarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v.
23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP 1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichenähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der anhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichenähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Bestimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in diesem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zeichenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit , bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist daher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen.
Das hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die Revision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedlicher Maßstäbe geprüft hat.
bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl.
BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 - Goldbarren).
Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.
cc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Begründung verneint, das Motiv "springendes Pferd" sei von Hause aus nicht unterscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klägerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines dieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen nicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von Haus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des Klagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft kann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden.
Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen
üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung dieser Merkmale erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang ). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren "Automobile und deren Ersatzteile", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und stellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische Gestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf einige wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale beschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit auszugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es sind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.
Zwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsgericht angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden Halses des "Ferrari-Pferdes" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-
chen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines sich aufbäumenden Pferdes.
Zur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem von der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen, daß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeichnung "T. " wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hinreichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).
Das Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der Klagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten Berufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben.
Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und Nr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem B ildzeichen der Beklagten wird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unterlegt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt.
(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat.
Eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zw ei Bildzeichen ergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke von Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-
nungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997, 6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Für das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungskraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen Ausgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken über eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 % in den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derartigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu legen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Danach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen.
Das Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Klägerin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen haben.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann