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Bundesgerichtshof Beschluss, 31. März 2010 - I ZB 62/09

bei uns veröffentlicht am

31.03.2010

Bundesgerichtshof Beschluss, 31. März 2010 - I ZB 62/09

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Beschluss, 31. März 2010 - I ZB 62/09

Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 62/09

vom

31. März 2010

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 302 23 496.9

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

Marlene-Dietrich-Bildnis II

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

a) Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbemittel verwendet werden, ohne

dass sie für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibend

sind, kann nicht schon wegen einer solchen Verwendung die Eintragung als

Marke versagt werden.

b) Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von

Haus aus Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen

zukommt. Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden

Verkehrsgepflogenheiten sowie - wenn das angemeldete oder ein ähnliches

Zeichen bereits benutzt wird - die Kennzeichnungsgewohnheiten und die tatsächliche

Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen.

Die Wahrnehmung des Verkehrs, ob ein Zeichen im Einzelfall

als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung

verstanden wird, kann auch dadurch beeinflusst werden, dass Marken

bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise an bestimmten

Stellen angebracht werden.

c) Einer Beschränkung der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung

des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sogenannte Positionsmarke

), bedarf es nicht, wenn - wie im Regelfall - praktisch bedeutsame

und naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens an verschiedenen

Stellen auf oder außerhalb der Ware oder Dienstleistung in Betracht

kommen, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis

verstanden wird.

BGH, Beschluss vom 31. März 2010 - I ZB 62/09 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 31. März 2010 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof.

Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgrichts vom 13. Mai 2009 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

1: I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Bildmarke für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 beantragt.

2: Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen.

3: Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2006, 333). Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Senat die Beschwerdeentscheidung aufgehoben, soweit die Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist: Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke , Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche ; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen , Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel ; sportliche Aktivitäten.

4: Insoweit ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen worden (Senatsbeschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich -Bildnis I).

5: Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde wiederum zurückgewiesen (GRUR 2010, 73). Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

6: II. Das Bundespatentgericht hat dem angemeldeten Bildzeichen die Eintragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) versagt , weil die von ihm nach Zurückverweisung der Sache getroffenen tatsächlichen Feststellungen zu naheliegenden Verwendungsmöglichkeiten des Bildzeichens nicht zu dem Ergebnis geführt hätten, dieses werde vom angesprochenen Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Zur näheren Begründung hat das Bundespatentgericht ausgeführt:

7: Porträtfotos oder andere naturgetreue Abbildungen bekannter Personen seien unabhängig davon, ob sie im Zusammenhang mit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung stünden, in den beanspruchten Branchen nicht als übliche Art der markenmäßigen betrieblichen Herkunftskennzeichnung aufzufinden. Angesichts dieser eindeutigen Situation im Markt- auftritt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei insofern auch keine Gewöhnung bei den Verbrauchern eingetreten, die es in deren Wahrnehmung als naheliegend erscheinen lasse, ein Porträtfoto nicht nur als Ausdruck einer Fangesinnung, einer Sympathiebekundung oder im Sinne eines werbemäßigen Imagetransfereffektes, sondern als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen.

8: Der nach der Zurückverweisung der Sache durch weitere tatsächliche Feststellungen zu klärende Punkt ziele auf die im Marktauftritt bereits vorhandenen , praktisch bedeutsamen und damit für das Publikum naheliegenden markenmäßigen Verwendungsmöglichkeiten solcher Bildzeichen zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung und damit als Marke ab. Danach habe in den Branchen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" für keine der beanspruchten Waren die Verwendung eines Porträtfotos oder sonst eines naturgetreuen Bildes einer allgemein bekannten Person, nicht einmal von Modeschöpfern selbst, in der in der Rechtsbeschwerdeentscheidung beschriebenen Weise als auf den Waren angebrachtes Einnähetikett und damit möglicherweise als Marke festgestellt werden können.

9: Hinsichtlich der Waren "Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Tagebücher; Gürtel" sowie der Dienstleistungen "sportliche Aktivitäten" seien gleichfalls keine Belege im Marktauftritt zu finden, wonach Bilder wie das hier angemeldete Porträtfoto in einer Art und Weise auf den Waren angebracht oder den Dienstleistungen dargestellt seien, dass sie aufgrund ihrer Platzierung vom Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen würden.

10: Schließlich komme es im Eintragungsverfahren aus Rechtsgründen bei der Frage nach der Schutzfähigkeit von Bildmarken nicht auf die Feststellung an, ob das Zeichen unter Umständen auf den genannten Waren an einer Stelle in einer Aufmachung angebracht sein könnte, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde. Die Beurteilung der Frage, ob und wie ein Zeichen , das eigentlich schutzunfähig sei, weil es aufgrund seines Aussagegehalts und einer nahezu stereotypen Verwendung vom Verkehr nur als Werbemittel angesehen werde, aufgrund seiner Präsentation auf der Ware herkunftshinweisend wirke, sei kein für die Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG maßgebliches Kriterium. Vielmehr sei das Zeichen wie angemeldet im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als solches, aber nicht hinsichtlich seiner konkreten Anbringung auf der Ware zu prüfen.

11: Eine bestimmte Position des Bildzeichens - hier als Etikett an der Innenseite der Bekleidung -, aus der sich der Schutzumfang ergeben solle, könne dem Register bei einer Bildmarke nicht entnommen werden (§ 32 Abs. 2, § 3 MarkenG i.V. mit § 7 MarkenV). Das Register habe die Marke nur als solche wiederzugeben, wie sie sich als angemeldete Markenform darstelle. Gehöre zu den Eintragungsvoraussetzungen die besondere Position der Marke an der Ware - weil sich daraus für das Publikum erst das Verständnis des Zeichens als Marke ergebe -, handele es sich um eine Positionsmarke und nicht um eine reine Bildmarke. Sollte sich der Schutz der beanspruchten Marke lediglich aus ihrer Position ergeben, da sie nur im Fall dieser ganz speziellen Verwendung markenmäßig benutzt werden könne, sei die Positionsmarke die richtige Markenkategorie. Da das Zeichen hier jedoch als Bildmarke angemeldet und im Prüfungsverfahren ein Wechsel des Zeichens seiner Markenkategorie nach aufgrund des Prinzips der Unveränderlichkeit der Markenanmeldung unzulässig sei, sei eine Prüfung der Marke als Positionsmarke verwehrt.

12: III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Dem angemeldeten Bildzeichen kann die Eintragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen (s. oben unter I) nicht versagt werden. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

13: 1. Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL) bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit dieses Produkt von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urt. v. 8.5.2008 - C-304/06 P, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Tz. 66 - Eurohypo; Urt. v. 21.1.2010 - C-398/08 P, GRUR 2010, 228 Tz. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik], m.w.N.; BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Tz. 9 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard, m.w.N.). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.; vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Tz. 10 = WRP 2009, 963 – My World, m.w.N.).

14: 2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens verneint, weil es nicht hat feststellen können, dass es vom Verkehr nicht lediglich als Werbemittel im Sinne einer Sympathie- oder Werbebotschaft oder eines Imagetransfers, sondern als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden werde. Für diese Beurteilung hat es sich maßgeblich darauf gestützt, dass vergleichbare Bildzeichen in den beanspruchten Branchen gegenwärtig nicht markenmäßig verwendet würden. Dies rügt die Rechtsbeschwerde mit Erfolg als rechtsfehlerhaft.

15: a) Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbemittel verwendet werden - beispielsweise als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, ohne dass sie für diese beschreibend sind -, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung die Eintragung zu versagen (vgl. EuGH, Urt. v. 4.10.2001 - C-517/99 P, Slg. 2001, I-6959 = GRUR 2001, 1148 Tz. 40 - Merz & Krell [Bravo ], zu Art. 3 Abs. 1 lit. d MarkenRL; vgl. ferner EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C 64/02 P, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 41 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 35 - Audi [Vorsprung durch Technik], beide zu Art. 7 Abs. 1 lit. d GMV). Zwar kann dem Umstand , dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Angaben gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft Rechnung getragen werden (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148 Tz. 35 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]). Die Schwierigkeiten, die bei solchen Zeichenkategorien möglicherweise mit der Bestimmung der Unterscheidungskraft verbunden sind, rechtfertigen es jedoch nicht, besondere Kriterien für deren Feststellung aufzustellen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Tz. 36 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; GRUR 2010, 228 Tz. 38 - Audi [Vorsprung durch Technik]). Wenn die Verkehrskreise das Zeichen (auch) als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen, kann die Unterscheidungskraft nicht deshalb verneint werden, weil es gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbemittel aufgefasst wird (vgl. für einen Werbeslogan EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Audi [Vorsprung durch Technik]). Nur bei Zeichen oder Angaben, denen ein für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibender Charakter zukommt, ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union das Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL (Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV; § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) schon dann anzunehmen, wenn das betreffende Zeichen oder die betreffende Angabe zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Koninklijke KPN/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor], m.w.N.).

16: Dies gilt auch bei der Prüfung des Eintragungshindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL; Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV). Zwar sind die Eintragungshindernisse der genannten Vorschriften nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union unabhängig voneinander und getrennt zu prüfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Tz. 45 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; GRUR 2008, 608 Tz. 54 - Eurohypo, m.w.N.). Auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs fehlt einem Zeichen jedoch die Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL und Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV, wenn es von den maßgeblichen Verkehrskreisen in dem Sinn wahrgenommen wird, dass es Informationen über die Art der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vermittelt, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Produkte verstanden wird (so EuGH GRUR 2008, 608 Tz. 69 – Eurohypo), das Zeichen also im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einen das Produkt beschreibenden Inhalt hat. Im Streitfall kommt dem angemeldeten Bildzeichen nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in seiner ersten Beschwerdeentscheidung, von denen es auch in der jetzt angefochtenen Entscheidung ausgegangen ist, für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen jedoch keine solche beschreibende Bedeutung zu.

17: b) Unterscheidungskraft i.S. von Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL) setzt (lediglich) die Eignung voraus, als betrieblicher Herkunftshinweis die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Anders als bei einer auf § 8 Abs. 3 MarkenG (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) gestützten Anmeldung ist daher nicht erforderlich , dass das angemeldete Zeichen schon verwendet und bereits tatsächlich vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird. Vielmehr ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus eine Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C 136/02 P, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz. 49, 53, 56 - Mag Instrument [Maglite]; Fezer, Markenrecht , 4. Aufl., § 8 Rdn. 52 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 66; vgl. ferner Hoffrichter-Daunicht in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, Art. 7 GMV Rdn. 17). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Wenn die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, wie hier für alle Verbraucher bestimmt sind, ist davon auszugehen, dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um ein im Bereich dieser Waren und Dienstleistungen erfahrenes, normal informiertes und angemessen aufmerksames und verständiges Publikum handelt (vgl. EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Tz. 24 - SAT.1, m.w.N.; Urt. v. 15.9.2005 - C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975 = GRUR 2006, 229 Tz. 68 - BioID).

18: Tatsächliche Umstände sind für die Prognose, ob sich das angemeldete Zeichen als Herkunftshinweis eignet, lediglich insoweit von Bedeutung, als im Hinblick auf die (beabsichtigte) Verwendung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen die für die betreffende Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten , insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten, zu berücksichtigen sind. Dazu können auch Feststellungen zur tatsächlichen Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer gehören, wenn das angemeldete oder wenn ähnliche Zeichen im Verkehr bereits benutzt werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 49 - Mag Instrument [Maglite]). Im Übrigen ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union die gewöhnliche Verwendung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr nur beim Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) ein Beurteilungskriterium, nicht jedoch im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (vgl. EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Tz. 36 - SAT.1; EuGH GRUR 2006, 229 Tz. 62 - BioID).

19: Demzufolge begegnet es aus Rechtsgründen keinen Bedenken, wenn das Bundespatentgericht zur Ermittlung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Bildzeichens tatsächliche Feststellungen dazu getroffen hat, ob Porträtfotos oder andere naturgetreue Abbildungen bekannter Personen als Kennzeichnungsmittel für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen verwendet und wie sie gegebenenfalls vom Publikum verstanden werden. Gehört die Verwendung entsprechender Marken bereits zu den üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten und hat der Verkehr sich daran gewöhnt, kann daraus auf die Unterscheidungskraft auch des angemeldeten Zeichens zu schließen sein. Lässt sich eine solche bereits bestehende Kennzeichnungspraxis nicht feststellen, genügt allein dieser Umstand als solcher dagegen nicht, um die Eignung des angemeldeten Zeichens, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden, zu verneinen. Vielmehr bedarf es auch in diesem Fall der auf allgemeine Erfahrungssätze und den festgestellten Tatsachen gestützten Prognose darüber, wie das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen mutmaßlich wahrgenommen werden wird, wenn es - innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist (vgl. § 49 MarkenG) -, wie vom Anmelder beabsichtigt, zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt wird.

20: Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht, dass das Bundespatentgericht diese Grundsätze im Streitfall nicht rechtsfehlerfrei angewendet hat. Es hat allein aus dem Umstand, dass sich gegenwärtig eine Verwendung entsprechender Bildzeichen als Marke bei den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht hat feststellen lassen, den Schluss gezogen, nach der Lebenserfahrung sei die Verwendung eines solchen Zeichens als betrieblicher Her- kunftshinweis daher nicht naheliegend. Das ist deshalb nicht ausreichend, weil allein der Umstand, dass Porträtfotos bislang in den hier maßgeblichen Branchen nicht als Marke verwendet werden, es nicht von vornherein ausschließt, dass ein derartiges Zeichen vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird, wenn es anstelle der bislang üblichen Kennzeichnungsmittel benutzt würde.

21: c) Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts gehört zu den bei der zu treffenden Prognose zu berücksichtigenden üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch, in welcher Art und Weise die Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet, insbesondere wo sie angebracht werden. So liegt es auf der Hand, dass etwa bei Dienstleistungen eine Kennzeichnung der Dienstleistung selbst mit der Marke ausscheidet, also nur deren Anbringung auf Gegenständen in Betracht kommt, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung stehen. Auch bei Waren kann die Anbringung der Marke auf der Ware selbst wegen deren besonderen Eigenschaften (z.B. Flüssigkeiten) ausgeschlossen oder jedenfalls unüblich sein. Unter Umständen eignen sich - aus technischen, praktischen oder auch aus ästhetischen Gründen - nur bestimmte Teile einer Ware zur Anbringung der Marke, andere dagegen nicht oder nur in beschränktem Umfang. Dies kann etwa darauf beruhen, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen an bestimmten Stellen nicht oder nur mit Schwierigkeiten wahrnehmen kann. Bestimmte Warenteile können aber auch deshalb für die Anbringung der Marke ausscheiden, weil sie anderen Zwecken vorbehalten sind. Durch solche sich aus der Natur der Sache oder aus der tatsächlichen Handhabung ergebenden Kennzeichnungsgewohnheiten wird die Wahrnehmung des Verkehrs beeinflusst. Daher kann es von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung abhängen , ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht. Im Eintragungsver- fahren setzt die Annahme der Unterscheidungskraft nicht voraus, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 77). Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I, m.w.N.).

22: Es kann im Streitfall dahingestellt bleiben, ob der Anmelder seine Anmeldung in entsprechender Weise beschränken muss, wenn es nur eine praktisch naheliegende Verwendungsform als betriebliches Herkunftszeichen gibt, etwa durch Anbringung des Zeichens an einer genau bestimmten Stelle der betreffenden Ware (sog. Positionsmarke). Im Regelfall werden sich praktisch bedeutsame und naheliegende Verwendungsmöglichkeiten nicht auf eine einzige , genau bestimmte Position des Zeichens auf der Ware beschränken. So ist auch der Hinweis des Senats in der ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung, bei Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen komme eine markenmäßige Verwendung des angemeldeten Bildzeichens in Betracht, wenn es auf einem auf der Innenseite eingenähten Etikett angebracht werde (BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I), lediglich als Beispiel einer praktisch naheliegenden Verwendung als Herkunftszeichen zu verstehen (vgl. ferner Götting, GRUR 2008, 1096; Sahr, GRUR 2008, 461, 463 f. mit Fn. 32; Sosnitza, Festschrift für Ullmann, 2006, S. 387, 390). Eine Beschränkung des Zeichens auf eine bestimmte Position kann daraus nicht hergeleitet werden. Schon bei der Anbringung auf einem Etikett besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Etikett an unterschiedlichen Stellen der betreffenden Ware so anzubringen, dass der Verkehr in dem auf dem Etikett befindlichen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Dasselbe gilt bei der Anbringung des Zeichens auf anderen üblichen Kennzeichnungsmitteln wie beispielsweise Anhängern, Aufnähern und dergleichen (vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG). Auf der Verpa- ckung der Ware kann das Zeichen gleichfalls so angebracht sein, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis versteht.

23: Verbindet der Verkehr mit dem Zeichen bei derartigen Verwendungsmöglichkeiten keine bloß beschreibende Angabe über die Ware selbst oder deren Eigenschaften, wie das Bundespatentgericht für das angemeldete Bildzeichen im Hinblick auf die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen festgestellt hat, kann ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, selbst wenn es auch Verwendungsmöglichkeiten gibt, bei denen der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis versteht. Kommen mehrere praktisch naheliegende und bedeutsame Verwendungsmöglichkeiten als Herkunftshinweis in Betracht, kann der Anmelder auch nicht darauf verwiesen werden, seine Anmeldung auf eine einzige , eng umrissene Verwendung zu beschränken, etwa auf die Anbringung als Kennzeichnungsmittel an einer bestimmten Stelle der Ware. Das Interesse der Allgemeinheit sowie der übrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art und Weise benutzen zu dürfen, in der es vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, erfordert eine solche Beschränkung des Markenschutzes bereits im Eintragungsverfahren nicht. Ihm wird hinreichend dadurch Rechnung getragen, dass bei einer solchen Verwendung eine (markenmäßige ) Benutzung des Zeichens i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG und damit eine Markenverletzung zu verneinen ist (vgl. auch Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2008 Anm. 1). Aus diesem Grund kommt es für die Eintragung auch nicht darauf an, ob die Möglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu verwenden, gegenüber den Verwendungen überwiegen, bei denen der Verkehr darin keinen solchen Herkunftshinweis erblickt (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Audi [Vorsprung durch Technik]).

24: d) Für die einzelnen noch zur Beurteilung anstehenden Waren und Dienstleistungen ergibt sich danach Folgendes:

25: aa) Für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ hat das Bundespatentgericht festgestellt, es habe sich (nur) ein einziges weibliches Porträtbild der bekannten englischen Modeschöpferin und Designerin Vivienne Westwood für ein von ihr kreiertes Oberbekleidungsstück (Sportbluse /Weste) gefunden, das an der Innenseite der Knopfleiste unterhalb des Namenslabels „Vivienne Westwood“ angebracht gewesen sei. Ersichtlich ist das Bundespatentgericht dabei - mit Recht - davon ausgegangen, dass der Verkehr in dieser Verwendung des betreffenden Bildes einen Herkunftshinweis sieht. Diese Wirkung ist offensichtlich nicht davon abhängig, dass das Bild gerade an der Innenseite der Knopfleiste angebracht ist. Nach der Lebenserfahrung liegen vergleichbare Verwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Anbringung des Zeichens an sonstigen Stellen der hier in Rede stehenden Waren , an denen sich üblicherweise (auch) Kennzeichnungsmittel befinden, oder die Benutzung auf Anhängern, Aufnähern und dergleichen sowie auf der Verpackung praktisch nahe. Sie rechtfertigen die Prognose, dass der Verkehr in dem so angebrachten angemeldeten Bildzeichen einen Herkunftshinweis sehen wird, auch wenn entsprechende tatsächliche Verwendungen ähnlicher Bildzeichen in der genannten Branche vom Bundespatentgericht noch nicht in einem nennenswerten Umfang festgestellt werden konnten.

26: bb) Hinsichtlich der Waren aus „Papier und Pappe“ sowie „Tagebücher“ hat das Bundespatentgericht als Kennzeichnungsgewohnheit festgestellt, dass betriebliche Herkunftshinweise hier entweder auf der Verpackung der Waren oder in sehr kleinem Format an einer unauffälligen Stelle, zumeist auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke, angebracht sind. Dass das angemeldete Bildzeichen vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, wenn es in dieser zur Kennzeichnung der Herkunft der genannten Waren üblichen Art und Weise auf diesen angebracht wird, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Der Umstand, dass bislang lediglich Wort- und Wort-/Bildzeichen zur Kennzeichnung dieser Waren benutzt werden und eine Verwendung von Port- rätfotos nicht festgestellt werden konnte, steht einem solchen Verkehrsverständnis nicht von vornherein entgegen. Danach kann auch für die Waren „Papier und Pappe“ und „Tagebücher“ nicht angenommen werden, dass dem angemeldeten Zeichen für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehlt.

27: cc) Bei „Gürteln“ werden Herkunftshinweise nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts üblicherweise auf der Innenseite des Gürtels oder der Gürtelschnalle eingeprägt, oder es wird die Marke selbst als Gürtelschnalle verwendet. Auch hier erscheint es nach der Lebenserfahrung naheliegend, dass der Verkehr in dem angemeldeten Bildzeichen einen Herkunftshinweis sieht, wenn es etwa in vergleichbarer Weise auf die Innenseite des Gürtels eingeprägt wird.

28: dd) Bei der Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ scheidet, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, eine Verwendung des angemeldeten Bildzeichens in der Weise aus, dass damit auf den Akteur hingewiesen werden soll, der bei der betreffenden sportlichen Veranstaltung auftritt oder der die sportliche Aktivität erbringt. Dies schließt es jedoch nicht aus, dass das angemeldete Bildzeichen geeignet ist, in anderer Form im Zusammenhang mit der Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ auf die Herkunft des betreffenden Dienstleistungsangebots aus einem bestimmten Dienstleistungsunternehmen hinzuweisen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei Dienstleistungsmarken eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt nicht in Betracht kommt. Herkunftshinweisende Handlungen bestehen bei solchen Marken vielmehr regelmäßig in der Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie in der Benutzung auf Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, Urt. v.

18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA, m.w.N.). Schon die Vielfalt der insoweit in Betracht kommenden Kennzeichnungsmöglichkeiten steht der Annahme entgegen, es gebe für das angemeldete Bildzeichen keine praktisch bedeutsame Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ als Herkunftshinweis verwendet und vom Verkehr auch so verstanden zu werden.

29: ee) Hinsichtlich der verbleibenden Waren und Dienstleistungen kann die Eintragung des angemeldeten Bildzeichens gleichfalls nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden, weil das Bundespatentgericht auch insoweit nicht festgestellt hat, dass dem Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

30: IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Bornkamm Pokrant Büscher
Koch Bergmann
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 13.05.2009 - 29 W(pat) 147/03 -

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(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeut

Bundesgerichtshof Beschluss, 31. März 2010 - I ZB 62/09 zitiert 8 §§.

Markengesetz - MarkenG

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden. (2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächli

Referenzen - Urteile

Bundesgerichtshof Beschluss, 31. März 2010 - I ZB 62/09 zitiert oder wird zitiert von 11 Urteil(en).

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 52/08 vom 17. September 2009 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Markenanmeldung Nr. 306 42 994 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 162/04 Verkündet am: 18. Oktober 2007 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 61/17 vom 21. Juni 2018 in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja #darferdas? Richtlinie 2008/95/EG Art. 3 Abs. 1 Buchst. b Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 115/08 Verkündet am: 24. Juni 2010 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Marke Nr. 304 22 565 Nachschlagewerk:

Referenzen

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

Markengesetz - MarkenG | § 32 Erfordernisse der Anmeldung

(1) Die Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register ist beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen. Die Anmeldung kann auch über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, Markenanmeldungen entgegenzunehmen.

(2) Die Anmeldung muß enthalten:

1.: einen Antrag auf Eintragung,
2.: Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen,
3.: eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Absatz 1 unterfällt, und
4.: ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird.

(3) Die Anmeldung muß den weiteren Anmeldungserfordernissen entsprechen, die in einer Rechtsverordnung nach § 65 Abs. 1 Nr. 2 bestimmt worden sind.

(4) (weggefallen)

Markengesetz - MarkenG | § 3 Als Marke schutzfähige Zeichen

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1.: die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2.: die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3.: die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

Markenverordnung - MarkenV 2004 | § 7 Wortmarken

Wenn der Anmelder angibt, dass die Marke in der vom Deutschen Patent- und Markenamt verwendeten üblichen Druckschrift eingetragen werden soll, so ist die Marke in der Anmeldung in üblichen Schriftzeichen (Buchstaben, Zahlen oder sonstige Zeichen) wiederzugeben. Die beim Deutschen Patent- und Markenamt üblichen Schriftzeichen werden auf der Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben.

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Bundesgerichtshof Beschluss, 17. Sept. 2009 - I ZB 52/08

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 52/08

vom

17. September 2009

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Markenanmeldung Nr. 306 42 994

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. September 2009

durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant,

Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen den Senatsbeschluss vom 22. Januar 2009 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe:

1: Die gemäß § 89a MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Anhörungsrüge ist unbegründet.

2: Ohne Erfolg macht die Anmelderin geltend, der Senat habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG verletzt, weil er dem Vortrag der Rechtsbeschwerde nicht Rechnung getragen habe, der Sinn der Wortzusammensetzung „DeutschlandCard“ lasse sich nicht ohne zusätzliche Überlegungen erschließen, so dass sich nicht jegliche Unterscheidungskraft verneinen lasse. Der Anspruch auf rechtliches Gehör verpflichtet das entscheidende Gericht, die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen (vgl. BVerfGE 11, 218, 220; 72, 119 121; 96, 205, 216 f.). Der Senat hat sich in seinem Beschluss vom 22. Januar 2009 mit dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde zu den Feststellungen auf S. 11 oben der http://www.juris.de/jportal/portal/t/ro7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=47&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE013400314&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/ro7/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=15&numberofresults=47&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE274599701&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 3 - Entscheidung des Bundespatentgerichts befasst (Tz. 15), wie auch die Anhörungsrüge einräumt. Soweit sie ausführt, es seien nicht die unterschiedlichen Bedeutungsgehalte jeweils für sich betrachtet beschreibender Art, sondern die Bezeichnung „DeutschlandCard“ habe ohne weitere Überlegungen der angesprochenen Verkehrskreise überhaupt keinen glatt beschreibenden Inhalt, zeigt sie keine Verletzung des rechtlichen Gehörs auf. Vielmehr wiederholt sie - wie auch bei ihren weiteren Ausführungen - lediglich ihre von den tatrichterlichen Feststellungen abweichende Auffassung.

3: Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt ferner nicht darin, dass sich der Senat in seiner Entscheidung vom 22. Januar 2009 nicht ausdrücklich mit dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde zu der Entscheidung des 25. Senats des Bundespatentgerichts vom 26. Januar 2006 - 25 W (pat) 127/01 - BerlinCard befasst hat. Die Gerichte sind nach Art. 103 Abs. 1 GG nicht verpflichtet , alle Einzelpunkte des Parteivortrags in den Gründen der Entscheidung auch ausdrücklich zu bescheiden (BVerfGE 96, 205, 216 f.). Auf den angeführten Beschluss des 25. Senats des Bundespatentgerichts kam es schon deshalb nicht entscheidend an, weil er hinsichtlich der Frage, ob die Bezeichnung „BerlinCard“ einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, auf einer anderen Tatsachengrundlage zu einer anderen Marke ergangen ist.

Bornkamm Pokrant Bergmann
Kirchhoff Koch
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.04.2008 - 33 W(pat) 13/07 -

Bundesgerichtshof Beschluss, 22. Jan. 2009 - I ZB 34/08

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 34/08

vom

22. Januar 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 305 17 588.2

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

My World

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

a) Das Erfordernis einer strengen und umfassenden Prüfung der Schutzhindernisse

nach § 8 Abs. 2 MarkenG bedeutet, dass nicht nur eine summarische

Prüfung erfolgen darf, sondern alle Gesichtspunkte umfassend zu würdigen

sind.

b) Die Wortfolge "My World" ist für eine Vielzahl der Waren der Klasse 16 (z.B.

Druckereierzeugnisse, Zeitschriften, Bücher, Poster) und für eine Reihe von

Dienstleistungen der Klasse 41 (etwa Veröffentlichung und Herausgabe von

Druckereierzeugnissen, Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios,

Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen) nicht unterscheidungskräftig

i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

BGH, Beschl. vom 22. Januar 2009 - I ZB 34/08 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Januar 2009 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof.

Dr. Büscher, Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2007 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung bezüglich der Dienstleistungen Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung , Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken ; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen ; Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen (Klasse 35); Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen (Klasse 41) zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

1: I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortfolge My World für folgende Waren und Dienstleistungen beantragt: Klasse 16 Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate ); Klasse 35 Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung , Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Wer- beagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse ; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen , Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen ; Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken ; Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung ; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet ; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke ; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Klasse 41 Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen , auch in elektronischer Form und auch im Internet; OnlinePublikationen , insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios , nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen ; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen , kulturellen und sportlichen Live-Events; Schulungsveranstaltungen ; Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten.

2: Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

3: Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2008, 430).

4: Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

5: II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der beanspruchten Wortmarke fehle jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

6: Der Prüfung der Unterscheidungskraft sei nicht generell ein anmelderfreundlicher Maßstab zugrunde zu legen. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften halte eine strenge sowie vollständige und nicht nur auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen für erforderlich. In die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei das Allgemeininteresse daran einzubeziehen, dass eine markenrechtliche Monopolisierung der Werbesprache zu Lasten des freien Wettbewerbs nicht angebracht sei.

7: Bei der dem Verkehr verständlichen englischen Wortfolge "My World" handele sich um eine in verschiedenen Zusammenhängen geläufige Werbeaussage. Sie eigne sich für die beanspruchten Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen der Klasse 41 als Angabe über deren Inhalt oder weise einen engen sachlichen Zusammenhang zu inhaltsbezogenen Angaben auf. Ein enger beschreibender Zusammenhang der Wortfolge bestünde auch zu einem Teil der Dienstleistungen der Klasse 35.

8: Auf den thematischen Bezug der Wortfolge zu den einzelnen Waren und Dienstleistungen komme es aber nicht einmal entscheidend an. Liege eine allgemein bekannte sprachübliche Bezeichnung vor, werde diese wegen ihrer Bekanntheit nicht als Herkunftshinweis, sondern immer nur als "Wort als solches" verstanden. Davon sei auch für die in Rede stehende Wortfolge auszugehen. Schließlich seien in die Beurteilung der Unterscheidungskraft die Aussagen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Interpretation aller Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses an der Freihaltung der Werbesprache für Wettbewerber einzubeziehen. Ein häufig gebrauchter Werbeslogan, wie "My World", sei durch das Markenrecht nicht monopolisierbar.

9: III. Die Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit das Bundespatentgericht der Anmelderin die Eintragung der Wortfolge "My World" für die Dienstleistungen der Klasse 35 sowie für Vorführung und Vermietung von Tonund Bildaufzeichnungen der Klasse 41 wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat. Zu Recht hat das Bundespatentgericht dagegen die Eintragung für die Waren der Klasse 16 und die Dienstleistungen der Klasse 41, ausgenommen Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen, abgelehnt, für die die Anmelderin ebenfalls Markenschutz beansprucht.

10: 1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. BGH, Beschl. v. 16.12.2004 - I ZB 12/02, GRUR 2005, 417, 418 = WRP 2005, 490 - BerlinCard; BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 13 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen , so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70).

11: Damit ist allerdings nicht gemeint, dass die Prüfung der Eintragungshindernisse sich auf ein Mindestmaß beschränken könnte und nicht streng und umfassend sein müsste (vgl. EuGH, Urt. v. 6.5.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Tz. 59 - Libertel; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 123 - Postkantoor; Urt. v. 21.10.2004 - C-64/02 P, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 45 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Auch die vom Bundespatentgericht erörterte Alternative zwischen einer anmelderfreundlichen und einer restriktiven Eintragungspraxis stellt sich nicht. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts lässt sich der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kein Anhalt dafür entnehmen, dass sich das Erfordernis einer strengen und umfassenden Prüfung nicht nur auf den Prüfungsumfang, sondern auch auf den Prüfungsmaßstab bezieht (vgl. Rohnke, MarkenR 2006, 480, 482; a.A. Ströbele, GRUR 2005, 93, 96 f.). Demnach darf nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen; vielmehr sind alle Gesichtspunkte umfassend zu würdigen. Im Rahmen der strengen und umfassenden Prüfung ist aber zu berücksichtigen, dass das Markengesetz in Übereinstimmung mit der Markenrechtsrichtlinie an die Unterscheidungskraft keine hohen Anforderungen stellt, sondern auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreichen lässt, um das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden.

12: Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb bei einer Wortfolge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des Weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage kann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (vgl. BGH, Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1044 f. = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; Beschl. v. 13.6.2002 - I ZB 1/00, GRUR 2002, 1070, 1071 = WRP 2002, 1281 - Bar jeder Vernunft).

13: Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen , für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Tz. 73 und 75 - Postkantoor; BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006). Da der Gesamteindruck maßgeblich ist, kann auch einer Marke Unterscheidungskraft zukommen, die sich aus mehreren beschreibenden Wörtern zusammensetzt. Zwar geht der beschreibende Charakter mehrerer Wörter nicht grundsätzlich schon durch deren Zusammenführung verloren. Vielmehr verbleibt im Allgemeinen die bloße Kombination von beschreibenden Bestandteilen selbst beschreibend. Im Einzelfall kann die Bezeichnung jedoch in ihrer Gesamtheit einen anderen Eindruck vermitteln als die Summe ihrer Bestandteile (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Tz. 99 f. - Postkantoor; EuGH, Urt. v. 15.9.2005 - C-37/03, Slg. 2005, I-7975 = GRUR 2006, 229 Tz. 34 - BIOMILD; BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

14: 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die englische Wortfolge "My World" werde vom inländischen Publikum zutreffend mit "meine Welt" übersetzt. Für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei sie inhaltsbeschreibend und werde nicht als Herkunftshinweis aufgefasst. Es handele sich zudem um eine geläufige Werbeaussage, der schon aus diesem Grund für alle in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehle.

15: Diese Ausführungen halten nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.

16: a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Wortfolge "My World" für die Waren der Klasse 16 nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt. Es hat festgestellt, für "Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher" eigne sich die Wortfolge zur Inhaltsangabe. Unter dem Titel könne über prominente Personen in ihrem persönlichen Umfeld ebenso wie über Tiere in ihrem Lebensraum und über die Erde unter verschiedenen Aspekten, wie beispielsweise Klima, Umweltschutz, Demografie oder Wirtschaft berichtet werden. Entsprechendes gelte für "Poster, Aufkleber, Kalender, Schilder und Modelle aus Papier und Pappe, Fotografien und Lichtbilderzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmaterial". Auch für diese Produkte stehe der beschreibende Gehalt im Vordergrund. Für die weiteren in Klasse 16 beanspruchten Waren "Buchbinde- artikel, Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel)" handele es sich um eine nicht schutzfähige Werbeaussage allgemeiner Natur.

17: Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Das Bundespatentgericht hat aufgrund einer Reihe von Beispielen eine Verwendung der Wortfolge als Bezeichnung des Inhalts der Waren belegt. In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend darauf an, ob der Werkinhalt durch die Bezeichnung thematisch genau definiert ist. Auch Werktitel sind oft vage und unbestimmt gehalten (vgl. BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt). Wird die Bezeichnung als Hinweis auf den - wie auch immer gearteten - Inhalt des Werkes verstanden und erlangt sie damit eine werktitelähnliche Funktion, dient sie nach Auffassung des Verkehrs jedenfalls nicht als Unterscheidungsmittel der Waren oder Dienstleistungen. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich auch für die in Rede stehenden Waren nicht nach den geringen Anforderungen für Werktitel, sondern nach markenrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGH GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

18: Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, für "Buchbindeartikel; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel)" werde die Wortfolge vom Verkehr nur als eine allgemeine Werbeaussage begriffen, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

19: Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist die Verwendung der Wortfolge in Werbesprüchen belegt. Im Hinblick auf die beschreibende Verwendung der Wortfolge für die überwiegende Zahl der in Klasse 16 beanspruchten Waren in der Art eines Werktitels ist die Annahme des Bundespatentgerichts , "My World" fehle für Buchbindeartikel, Papier und Pappe sowie Schreibwaren und Büroartikel als allgemeine Werbeaussage jegliche Unterscheidungskraft , nicht erfahrungswidrig. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf.

20: b) Das Bundespatentgericht hat auch zu Recht angenommen, dass das Zeichen "My World" für die Dienstleistungen der Klasse 41, für die Markenschutz beansprucht wird, mit Ausnahme der Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen nicht unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist. Es hat dies daraus gefolgert, dass die Dienstleistungen einen engen sachlichen Zusammenhang zu den Waren der Klasse 16 aufweisen, für die die Wortfolge "My World" beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig ist. Auch diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler erkennen. Aus dem Umstand, dass der Wortfolge "My World" wegen ihrer inhaltsbeschreibenden Funktion jegliche Unterscheidungskraft für die Waren fehlt, auf die sich die fraglichen Dienstleistungen der Klasse 41 beziehen, konnte das Bundespatentgericht zu Recht den Schluss ziehen, der Verkehr werde die Wortfolge auch für die Dienstleistungen nicht als Unterscheidungsmittel ansehen. Denn der Verkehr wird die titelartig zusammengefasste Aussage wegen der Nähe der in Rede stehenden Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen, Erzeugnisse und Veranstaltungen unmittelbar und ohne weiteres auf die Dienstleistungen selbst beziehen (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN).

21: c) Für die Dienstleistungen "Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen" der Klasse 41 kann der Wortfolge "My World" nach der Annahme des Bundespatentgerichts kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden. Das Bundespatentgericht hat hierzu festgestellt, diese Dienstleistungen würden nicht nach dem Sachtitel benannt.

Ein Unternehmer, der derartige Dienstleistungen anbiete, wolle dem Kunden vermitteln, in welcher Branche oder auf welchem Gebiet er seine Vorführungsund Vermietungsdienstleistungen anbiete; er wolle sich aber nicht auf einen bestimmten Film- oder Musiktitel beschränken. Fehlt der Wortfolge "My World" für diese Dienstleistungen aber eine thematische Beschränkung und deshalb ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt, kann für die Bezeichnung insoweit nicht jegliche Unterscheidungskraft verneint werden.

22: d) Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke auch nicht für die Dienstleistungen der Klasse 35 verneint werden.

23: aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Verkehr erfasse die Wortfolge bei den in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 35 wegen des engen beschreibenden Zusammenhangs zwischen den beanspruchten Dienstleistungen und angebotenen Informationen oder Leistungen nur als thematischen Hinweis auf das individuelle Angebot.

24: Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Die Annahme des Bundespatentgerichts zur verständlichen Beschreibung des Inhalts der Dienstleistungen durch die Wortfolge "My World" ist nicht frei von Widersprüchen. Sie steht nicht in Einklang mit den weiteren Feststellungen des Bundespatentgerichts, nach denen in den vorgenannten Dienstleistungsbereichen Zeichen nicht thematisch oder inhaltsbezogen als betriebliche Unterscheidungsmittel eingesetzt werden. Danach werden im Bereich der Werbung Dienstleistungen nicht inhaltsbezogen angegeben. Üblich ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts etwa eine Bezeichnung nach Art des Mediums oder der Branchen, auf die die Werbeleistungen bezogen sind, während eine Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet nicht erfolgt. Entspre- chendes gilt nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts für die Dienstleistungen der Geschäftsführung, die unter Familien- oder Firmennamen, nicht aber unter einer allgemein verständlichen Wortfolge angeboten werden. Die Durchführung von Auktionen und Versteigerungen wird nach der Annahme des Bundespatentgerichts üblicherweise unter dem Namen des Auktionshauses angeboten und nicht unter einer beschreibenden Wortfolge.

25: Bestehen nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in den entsprechenden Dienstleistungssektoren aber keine Gewohnheiten des Verkehrs zur Verwendung inhaltsbeschreibender Angaben und bestehen auch keine sonstigen Anhaltspunkte, die den Verkehr veranlassen könnten, die Wortfolge in einem beschreibenden Sinn aufzufassen, ist nichts dafür ersichtlich, der Wortfolge "My World" fehle in diesen Dienstleistungsbereichen wegen einer die Dienstleistung beschreibenden Funktion jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

26: bb) Vom Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die Dienstleistungen der Klasse 35 ist auch nicht deshalb auszugehen, weil die Wortfolge "My World" sich als allgemeine Werbeaussage eignet.

27: (1) Zwar kann einer Marke die Unterscheidungskraft nicht nur wegen ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts, sondern auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-265/00, Slg. 2004, I-1705 = GRUR 2004, 680 Tz. 19 - BIOMILD). Solche Gründe sind gegeben, wenn es sich bei dem Zeichen um ein so geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, dass der Verkehr es stets nur als solches, nicht jedoch auch als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Dies liegt bei werbesloganartigen Wort- folgen nahe, wenn sie allgemein verwendet werden oder nur als Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art aufgefasst werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Tz. 38 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH, Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it; Beschl. v. 28.2.2000 - I ZB 10/99, GRUR 2002, 816, 817 - Bonus II).

28: (2) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass der Slogan "My World" eine dem Verkehr geläufige Werbeaussage darstellt, die in verschiedenen Zusammenhängen tatsächlich verwendet wird. Der Wortbestandteil "World" sei sogar einer der am häufigsten verwendeten Begriffe in Werbeslogans. Ebenso sei das Pronomen "My" in Verbindung mit Sachangaben, etwa als Titel von Zeitschriften, gebräuchlich. Die Kombination "My World" finde sich allein in fünf Slogans einer Datenbank der Werbung. Diese allgemeinen Feststellungen reichen nicht aus, um der Bezeichnung die Unterscheidungskraft von vornherein für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 abzusprechen. Dem Bundespatentgericht ist zwar darin beizutreten, dass die Aussage "My World" als allgemeine Werbebotschaft gegenüber Endverbrauchern geeignet erscheint. Denn die Wortfolge kann so verstanden werden, dass das bezeichnete Produkt der individuellen Vorstellungswelt der angesprochenen Personen entsprechen soll. Für die Dienstleistungen der Klasse 35, die im Wesentlichen an Geschäftskunden gerichtet sind - wie etwa Leistungen einer Werbeagentur -, ist es aber nicht naheliegend, dass die Wortfolge nur als allgemeine Werbeaussage und nicht auch als Herkunftshinweis verstanden wird. Mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts ist es nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die Bezeichnung für die Dienstleistungen der Klasse 35 nicht als Werbeanpreisung , sondern als schlagwortartige Aussage versteht, die seine Aufmerksamkeit wecken, auf die so gekennzeichneten Dienstleistungen lenken und sie von anderen Dienstleistungen unterscheiden soll. Dann liegt eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage vor, die es verbietet, dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen (vgl. BGH, Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, GRUR 1999, 1093, 1095 = WRP 1999, 1169 - FOR YOU).

29: Für ein solches Verständnis spricht, dass die Wortfolge "My World" kurz und prägnant ist. Ihr kann auch eine gewisse Mehrdeutigkeit in diesen Dienstleistungsbereichen nicht abgesprochen werden. Die Wortfolge "My World" kann sowohl im Sinne des persönlichen Umfelds des Kunden oder der durch die Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise verstanden werden als auch im Sinne der ganzen Welt, wenn auch aus subjektiver Perspektive. Ist der Bedeutungsinhalt unscharf, ohne dass ein bestimmtes Verständnis im Vordergrund steht, kann nicht davon ausgegangen werden, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft (vgl. BGH, Beschl. v. 7.6.2001 - I ZB 20/99, GRUR 2001, 1150, 1151 = WRP 2001, 1310 - LOOK).

30: (3) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Wortfolge "My World" sei schon allein wegen ihrer Bekanntheit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis , sondern nur als "Wort als solches" aufgefasst zu werden. Auch diese Annahme hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

31: Das Bundespatentgericht hat seine Beurteilung auf die Senatsentscheidung "FUSSBALL WM 2006" (BGHZ 167, 278) gestützt. In diesem Verfahren war das zur Eintragung angemeldete Zeichen "FUSSBALL WM 2006" für das gleichnamige Sportereignis allgemein bekannt. Der Senat hat deshalb die Unterscheidungskraft für alle Waren und Dienstleistungen verneint, zu denen die Angabe einen engen beschreibenden Bezug herstellte, weil sie eine Verbindung zu dem Sportereignis aufwiesen. Die Angabe "My World" stellt im Unterschied zu "FUSSBALL WM 2006" keinen eindeutigen Bezug zu einem bestimm- ten Ereignis dar. Sie bringt die mit ihr bezeichneten Produkte nicht in einen konkreten beschreibenden Zusammenhang im Bereich der Dienstleistungen der Klasse 35. Außerdem fehlt - auch nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts - der Wortfolge "My World" ein auch nur annähernd vergleichbarer Bekanntheitsgrad wie der Bezeichnung "FUSSBALL WM 2006", der die Annahme rechtfertigt, die Wortfolge werde aufgrund ihrer Bekanntheit nicht als Unterscheidungsmittel aufgefasst.

32: IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben, soweit das Bundespatentgericht die Beschwerde gegen die Ablehnung der Eintragung des Zeichens "My World" für die eingangs unter III. aufgeführten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Im Übrigen ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Bornkamm Büscher Bergmann
Koch Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.12.2007 - 29 W(pat) 134/05 -

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Markengesetz - MarkenG | § 49 Verfall

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.: wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.: wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.: wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Bundesgerichtshof Urteil, 18. Okt. 2007 - I ZR 162/04

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 162/04 Verkündet am:

18. Oktober 2007

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

AKZENTA

MarkenG § 26 Abs. 1

Die rechtserhaltende Benutzung einer Dienstleistungsmarke setzt voraus, dass

der Verkehr aus der Benutzung des Zeichens erkennen kann, dass mit der

Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern

auch eine konkrete Dienstleistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Dabei

ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt

ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet

werden.

MarkenG § 26 Abs. 2

Der für eine Drittbenutzung i.S. des § 26 Abs. 2 MarkenG erforderliche Fremdbenutzungswille

setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde

Marke zu benutzen.

BGH, Urt. v. 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04 - OLG Köln

LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 18. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und

Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 1. Oktober 2004 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1: Die Beklagte ist Inhaberin der am 18. September 1990 für Dienstleistungen im Versicherungswesen einschließlich Vermittlung von Versicherungen beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Wortmarke "AKZENTA" (im Weiteren: Streitmarke). Sie benutzt die Streitmarke zumindest seit dem Jahr 1991 nicht selbst.

2: Die Beklagte schloss mit der als Versicherungsmaklerin tätigen AKZENTA Gesellschaft zur Vermittlung von nationalen und internationalen Versicherungen mbH (im Weiteren: Lizenznehmerin) am 19. Februar 2001 einen Vertrag über eine unentgeltliche und ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Bezeichnung "AKZENTA". Dieser Vertrag ersetzte eine zwischen der Beklagten und der Lizenznehmerin am 2. Juli 1991 abgeschlossene Abgrenzungsvereinbarung. Die Lizenznehmerin benutzt das Zeichen "AKZENTA" wie folgt:

3: Die Klägerin, für die beim Deutschen Patent- und Markenamt mehrere Marken mit dem Wortbestandteil "AKZENTA" eingetragen sind, hält die Streitmarke für löschungsreif, weil weder die Beklagte noch die Lizenznehmerin diese rechtserhaltend benutzt hätten. Sie hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent - und Markenamt unter der Nr. 1164271 eingetragenen Marke "AKZENTA" einzuwilligen.

4: Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

5: Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2005, 186).

6: Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

7: I. Das Berufungsgericht hat die Klage für gemäß §§ 55, 49 MarkenG begründet erachtet und hierzu ausgeführt:

8: Da die Beklagte die Streitmarke nicht selbst benutzt habe, komme allein eine ihr zurechenbare Nutzung durch die Lizenznehmerin in Betracht. Eine rechtserhaltende markenmäßige Benutzung liege nicht vor, wenn ein Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen verwendet werde. Bei Dienstleistungsmarken sei die Abgrenzung zwischen dem rein firmenmäßigen und dem zumindest auch markenmäßigen Gebrauch erschwert. Die Verwendung in Werbematerialien, Geschäftsbriefen und Rechnungen könne hier ausreichen. Im Streitfall sei das Zeichen "AKZENTA" allerdings ausschließlich als Firmenbezeichnung verwendet worden. Das Zeichen sei in keinem der vorgelegten Schriftstücke in Alleinstellung, sondern stets nur in Verbindung mit der vollen weiteren Unternehmensbezeichnung der Lizenznehmerin benutzt worden. Der Verkehr werde deshalb auf einen rein firmenmäßigen Gebrauch schließen. Die drucktechnisch und farblich herausgehobene Gestaltung des prägenden Firmenbestandteils "AKZENTA" ändere daran nichts. Die Lizenznehmerin habe das Zeichen schon vor dem Abschluss des Lizenzvertrages im Jahr 2001 in derselben Darstellungsweise verwendet, wobei ihr seinerzeit gemäß der Vereinbarung aus dem Jahr 1991 nur das Recht zur Benutzung des Zeichens als Firmenbestandteil eingeräumt gewesen sei. Wenn der Verkehr an die Verwendung der reinen Unternehmensbezeichnung aus einer Zeit vor der Begründung von Lizenzrechten gewöhnt sei, habe er keinen Anlass, bei äußerlich unveränderten Umständen darin nunmehr (auch) eine markenmäßige Verwendung zu erkennen.

9: II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und, da die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif ist, zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz (§ 563 Abs. 1 ZPO). Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke zumindest für die Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" nicht verneint werden.

10: 1. a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung einer eingetragenen Marke nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch zu garantieren, dass sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Tz. 36 - Ansul/Ajax; BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO; Beschl. v. 15.9.2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150, 151 = WRP 2006, 241 - NORMA). Hierfür ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für das Produkt verwendet wird, für das sie eingetragen ist (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 - NORMA).

11: b) Das Berufungsgericht hat des Weiteren zutreffend angenommen, dass es an einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als Marke für das konkret vertriebene Produkt benutzt worden ist (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA ; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; GRUR 2006, 150, 151 - NORMA). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware oder Dienstleistung im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; BGH GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO).

12: c) Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten oder weggelassenen Bestandteilen keine eigene maßgebliche kennzeichnende Wirkung beimisst (vgl. BGH, Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).

13: d) Bei einer Dienstleistungsmarke erfordert die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhaltend benutzt worden ist, eine besondere Betrachtung, weil bei ihr anders als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und dem Produkt nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen i.S. des § 26 MarkenG kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten , Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 43 - REHAB; BPatGE 40, 192, 198 - AIG; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rdn. 32; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 58; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht , 2006, Rdn. 794; Hackbarth, Grundfragen des Benutzungszwangs im Gemeinschaftsmarkenrecht, 1993, S. 250 ff.). Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 33; Hackbarth aaO S. 250 f.). Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benut- zung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (vgl. Hackbarth aaO S. 250 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 33; Bous in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 26 Rdn. 31).

14: 2. Bei Anwendung dieser Grundsätze hält die Beurteilung des Berufungsgerichts , der Verkehr gehe hier von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der Bezeichnung "AKZENTA" aus, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

15: a) Nach den Umständen ist davon auszugehen, dass der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst.

16: b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts benutzt die als Versicherungsmaklerin tätige Lizenznehmerin das Zeichen in ihrer Geschäftskorrespondenz , auf Briefbögen und Umschlägen, auf Visitenkarten und Rechnungen in der Form, dass sie der Darstellung des graphisch und farblich hervorgehobenen Zeichens "AKZENTA" die konkrete Dienstleistung "Vermittlung von nationalen und internationalen Versicherungen" sowie ihren Rechtsformzusatz nachstellt. In der Verwendung des unterscheidungskräftigen Firmenbestandteils "AKZENTA" im Zusammenhang mit der konkret bezeichneten Dienstleistung des Unternehmens wird der Verkehr nicht allein die Benennung des gleichnamigen Geschäftsbetriebs der Lizenznehmerin sehen, sondern zugleich auch die bestimmte Leistung, die aus diesem Geschäftsbetrieb stammt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (Bous in Ekey/Klippel aaO § 26 Rdn. 31; Hackbarth aaO S. 250 f.). Soweit der Unternehmensname oder ein unterscheidungskräftiger Bestandteil in Zusammenhang mit einer konkret bezeichneten Dienst- leistung steht, wird der Verkehr die Verwendung daher zugleich regelmäßig als Hinweis auf die von dem Unternehmen erbrachte Dienstleistung verstehen. Dem steht die Anfügung eines Rechtsformzusatzes grundsätzlich nicht entgegen.

17: c) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kommt es im vorliegenden Zusammenhang auf den Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Beklagten und der Lizenznehmerin nicht an. Diesen Vereinbarungen kommt für die hier allein maßgebliche Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung des Zeichens (auch) als Herkunftshinweis versteht, keine Bedeutung zu.

18: d) Der Verkehr wird im Übrigen auch die in Alleinstellung erfolgte Verwendung des Zeichens "AKZENTA" in den Sonderinformationen der Reihe "Impulse" der Lizenznehmerin für Juli und September 2001 nicht lediglich dahin verstehen, dass es sich um Informationen eines Unternehmens mit dem entsprechenden Firmennamen handelt, sondern auch die dabei angebotenen Versicherungsdienstleistungen der Lizenznehmerin zuordnen.

19: 3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, wonach die Marke mangels Benutzung löschungsreif ist, erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO).

20: a) Der Beklagten kommen, anders als die Revisionserwiderung meint, gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG die Benutzungshandlungen der Lizenznehmerin zugute. Zwar hatte die Beklagte der Lizenznehmerin mit der Abgrenzungsvereinbarung vom 2. Juli 1991 lediglich den firmenmäßigen Gebrauch der Bezeichnung "AKZENTA" gestattet. Nach dem Lizenzvertrag vom 19. Februar 2001 war die Lizenznehmerin dann aber auch zu einer markenmäßigen Benutzung dieser Bezeichnung berechtigt.

21: b) Der Lizenznehmerin fehlte im Übrigen nicht etwa deshalb der insoweit erforderliche Fremdbenutzungswille, weil sie für Mitbewerber der Beklagten ebenfalls Versicherungen vermittelte. Maßgeblich ist im Rahmen des § 26 Abs. 2 MarkenG allein, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 78; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 86). Davon kann bei einem wirksamen Lizenzvertrag regelmäßig ausgegangen werden. Dagegen ist es unerheblich, ob der Verkehr die Benutzungshandlungen dem Markeninhaber oder dem Zustimmungsempfänger i.S. des § 26 Abs. 2 MarkenG zutreffend zuordnen kann (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGHZ 112, 316, 321 - Silenta; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 88; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn. 86).

22: c) Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen kann nicht abschließend beurteilt werden, ob nicht im Hinblick auf den sehr weiten Oberbegriff "Versicherungswesen" eine Teillöschung der Streitmarke in Betracht kommt (vgl. BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 62 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 26). Nach den Ausführungen oben unter II 2 ist die Streitmarke jedenfalls für die von dem Oberbegriff ausdrücklich erfasste Dienstleistung "Vermittlung von Versicherungen" herkunftshinweisend benutzt worden. Ob sie darüber hinaus auch noch für weitere Dienstleistungen aus dem Bereich des Versicherungswesens benutzt worden ist, lässt sich den bislang getroffenen Feststellungen nicht entnehmen.

23: 4. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits ferner deshalb verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus ebenfalls folgerichtig - keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob die Benutzung der Streitmarke als i.S. des § 26 MarkenG ernsthaft anzusehen ist (vgl. dazu EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 43 - Ansul/Ajax; EuGH, Urt. v. 11.5.2006 - C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Tz. 68 ff. = GRUR Int. 2006, 735 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; BGH, Beschl. v. 6.10.2005 - I ZB 20/03, GRUR 2006, 152 Tz. 21 = WRP 2006, 102 - GALLUP). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die für die Rechtserhaltung notwendige Markenbenutzung nicht ständig während des im Streitfall maßgeblichen Zeitraums von Juni 1998 bis Juni 2003 erfolgt sein muss, sondern lediglich - in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung - die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke rechtfertigen muss (BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA; GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer).

24: III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Büscher ist ausgeschieden und kann daher nicht unterschreiben. Bornkamm Schaffert Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 11.03.2004 - 31 O 695/03 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.10.2004 - 6 U 62/04 -

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Markengesetz - MarkenG | § 89 Entscheidung über die Rechtsbeschwerde

(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.

(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.

(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.

(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.