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Bundesgerichtshof Beschluss, 02. Dez. 2004 - I ZB 8/04

bei uns veröffentlicht am

02.12.2004

Bundesgerichtshof Beschluss, 02. Dez. 2004 - I ZB 8/04

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Beschluss, 02. Dez. 2004 - I ZB 8/04

Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 8/04

vom

2. Dezember 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke 646 783

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

LOKMAUS

MMA Art. 5 Abs. 2; MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

a) Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde ihre

Schutzverweigerung dem Internationalen Büro vor Ablauf eines Jahres nach

der internationalen Registrierung der Marke unter Angabe aller Gründe mitzuteilen

hat, verlangt nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung bereits

sämtliche Tatsachen angeführt werden müssen, mit denen die Schutzversagung

begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer Tatsachen im anschließenden

amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist möglich, solange hierdurch

der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird.

b) Zur Eintragbarkeit der Bezeichnung LOKMAUS für Handregler zur digitalen

Steuerung einer Spielzeugmodellbahnanlage.

BGH, Beschl. v. 2. Dezember 2004 – I ZB 8/04 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 2. Dezember 2004 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg

, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Februar 2004 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Verweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Im übrigen wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für ihre mit Priorität vom 15. November 1994 (Ursprungsland Österreich) für eine
Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11, 28 und 42 international registrierte Wortmarke 646 783
LOKMAUS
Nachstehend ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, im französischen Original und in einer (von der Markeninhaberin zu den Akten gereichten) deutschen Übersetzung nach Warenklassen geordnet wiedergegeben: 9 Pièces de construction relevant de la technique de 9 Konstruktionsteile, die in den Bereich der Regelréglage pour les modèles réduits cites en classe technik fallen, für reduzierte Modelle, die in Klasse 28 et pour leurs installations de commande; trans- 28 genannt sind, und für Steueranlagen; Transforformateurs ; postes de commande géographique à matoren; geographische Steuerposten mit Tasten; touches; circuits pour boucles de retour; com- Schaltungen für Wendeschleifen; Funktionssteuemandes de fonctionnement pour blocs et/ou bus rungen für Blöcke und/oder Busse (elektrische (électriques et/ou électroniques) et leurs éléments und/oder elektronische) und ihre Schaltelemente de commutation pour la commande, le réglage et für die Steuerung, Regelung und Überwachung la surveillance d'installations de rails et/ou de véhi- von Schienenanlagen und/oder Miniaturfahrzeugen cules miniatures avec raccordement de ligne ou mit Leitungsanschluß oder drahtloser Übertragung; avec transmission sans fil; appareils électroniques elektronische Eingabegeräte, wie beispielsweise d'entrée tels qu'appareils de commande sur écran Bildschirmsteuergeräte (Maus); Teile der vorge (souris); parties des produits précités non com- nannten Produkte, die nicht in anderen Klassen prises dans d'autres classes. enthalten sind. 11 Générateurs électriques de vapeur. 11 Elektrische Dampferzeuger. 28 Modèles réduits de chemin de fer notamment lo- 28 Reduzierte Eisenbahnmodelle, insbesondere Lokocomotives , wagons, tramway; matériel de voies motiven, Wagons, Straßenbahnen; Wegeausrüpour modèles réduits de véhicules notamment stung für reduzierte Fahrzeugmodelle, insbesondepour modèles réduits de chemin de fer et de véhi- re für reduzierte Eisenbahn- und Fahrzeugmodelle; cules; modèles réduits de véhicules militaires, no- reduzierte Militärfahrzeugmodelle, insbesondere tamment de tanks, poids lourds, bateaux, avions; Tanks, LKWs, Schiffe Flugzeuge; Spielzeugparparcours en tant de jouets; installations de rails cours; Schienenanlagen für reduzierte Fahrzeugpour modèles réduits de véhicules à entraînement modelle mit elektrischem Antrieb, insbesondere für électrique, notamment pour voitures, tous les pro- Autos, wobei alle vorgenannten Produkte mit oder duits précités étant avec ou sans générateur élec- ohne Elektrogenerator oder mit Dampferzeuger für trique ou avec générateur à vapeur pour modèles reduzierte Fahrzeugmodelle, reduzierte Schienenréduits de véhicules, modèles réduits de véhicules oder Straßenfahrzeugmodelle mit Dampfantrieb sur rails ou sur route avec entraînement à vapeur; sind; reduzierte Konstruktionsmodelle; reduzierte modèles réduits de construction; modèles réduits Modelle von Beleuchtungs- und Anzeigeeinrichtunde dispositifs d'éclairage et de signalisation; dispo- gen; Steuereinrichtungen für Wegesysteme für resitifs de commande pour systèmes de voies de duzierte Fahrzeugmodelle, insbesondere Schiemodèles réduits de véhicules, notamment installa- nenanlagen für reduzierte Schienen- und/oder tions de rails pour modèles réduits de véhicules Straßenfahrzeugmodelle; wobei alle vorgenannten sur rails et/ou sur routes; tous les produits précités Produkte unterschiedliche Maßstäbe und Wegabayant des échelles et des écartements de voies stände aufweisen; Rechnersteuereinrichtungen, différentes; dispositifs de commande par calcula- die mit Computer selbstprogrammierbar sind, insteur et autoprogrammables avec ordinateurs, no- besondere mit PCs; wobei alle vorgenannten Pro-
tamment ordinateurs individuels; tous les produits dukte für reduzierte Fahrzeugmodelle und/oder reprécités étant destines à des modèles réduits de duzierte Modellanlagen für reduzierte Fahrzeugvéhicules et/ou à des installations en modèle ré- modelle bestimmt sind, insbesondere für Schieduit pour modèles réduits de véhicules, notam- nen- und/oder Straßenfahrzeuge oder für Militärment pour des véhicules sur rails et/ou sur routes fahrzeuge, Schiffe und/oder Flugzeuge, elektrische ou pour véhicules militaires, bateaux et/ou avions, Bauteile für reduzierte Modelle, insbesondere für composants électriques pour modèles réduits, no- reduzierte Fahrzeugmodelle; Beleuchtungs- und tamment pour modèles réduits de véhicules; appa- Schaltgeräte für die vorgenannten reduzierten Moreils d'éclairage et de commutation pour les mo- delle sowie ihre Steuereinrichtungen; wobei alle dèles réduits précités ainsi que leurs installations vorgenannten Produkte Spielzeuge sind. de commande; tous les produits précités étant des jouets. 42 Élaboration de logiciels pour la commande, le ré- 42 Entwicklung von Software für die Steuerung, Reglage et/ou la surveillance de véhicules miniatures gelung und/oder Überwachung von Miniaturfahret /ou d'installations de voies pour véhicules mini- zeugen und/oder Wegeanlagen für Miniaturfahratures notamment sous utilisation d'appareils élec- zeuge, insbesondere unter Verwendung von elektroniques d'entrée tels qu'appareils de commande tronischen Eingabegeräten, wie beispielsweise sur écran (souris). Bildschirmsteuergeräten (Maus).
Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke nach einer vorangegangenen Anzeige der Schutzverweigerung gegenüber dem Internationalen Büro (refus de protection provisoire) den Schutz wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses verweigert. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen (Mitt. 2004, 372 [Ls.]).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke in Deutschland stehe für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Es könne offenbleiben, ob der materielle Regelungsgehalt desArt. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ von dem des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG abweiche.
Denn auch bei strikter Beachtung des Wortlauts der Bestimmung der Pariser Verbandsübereinkunft stelle LOKMAUS eine Angabe dar, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung und des Wertes der Erzeugnisse und Dienstleistungen dienen könne, für die Schutz beansprucht werde.
Bei dem Wort LOKMAUS handele es sich um ein neues, bis Mitte des letzten Jahrzehnts unbekanntes Kunstwort, das aus den Bestandteilen „Lok“ – der im deutschen Sprachbereich seit langem üblichen Abkürzung für Lokomotive – und „Maus“ gebildet sei. „Maus“ sei hierbei im übertragenden Sinn als ein von Hand zu bedienendes Steuerungsinstrument zu verstehen, wie es vor allem bei Computern bekannt und gebräuchlich sei. Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, bezeichne LOKMAUS demnach ein elektronisches Steuerungs- oder Regelungsgerät, mit dem die Funktionen einer Modelleisenbahnanlage mit allen Bestandteilen gelenkt und kontrolliert werden könnten. Ob dieser Sinngehalt für den Verkehr von Anfang an im Vordergrund gestanden habe oder ob der Begriff LOKMAUS ursprünglich als ungewöhnlich und originell empfunden worden sei und vielleicht auch heute noch von weniger informierten Kunden als Herkunftshinweis verstanden werde, könne offenbleiben. Denn der IRMarke werde der inländische Schutz nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt, sondern wegen ihrer Eignung, als waren- und dienstleistungsbeschreibende Sachangabe zu dienen.
Sämtliche für die IR-Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen bezögen sich auf Modellspielzeuganlagen mit elektrischen (oder dampfbetriebenen) Eisenbahn- oder sonstigen Fahrzeugmodellen, wobei der Fahrbetrieb und weitere Funktionen der Anlage digital gesteuert und überwacht werden könnten. Das als LOKMAUS bezeichnete Handsteuerungsgerät stelle die zentrale technische Innovation dieser Anlagen dar. Möglicherweise habe sich gerade deshalb, weil diese Art der Steuerung einer Modellfahrzeuganlage von der interessierten Öffentlichkeit
als gleichsam revolutionär empfunden worden sei sowie große Aufmerksamkeit und großen Anklang gefunden habe, die von der Markeninhaberin als Marke im Sinne eines Herkunftshinweises auf ihr Unternehmen gedachte Bezeichnung binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe (weiter)entwickelt.
Für das digitale Handsteuerungsgerät und dessen Bauteile bezeichne LOKMAUS die Art der Ware selbst. Das ergebe sich aus den Nachweisen über die Verwendung des Wortes LOKMAUS, die Gegenstand des patentamtlichen und des gerichtlichen Verfahrens gewesen seien. Die Regelung des Art. 5 Abs. 2 MMA, wonach die nationale Behörde innerhalb einer Frist von einem Jahr dem Internationalen Büro ihre Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe mitzuteilen habe, besage nicht, daß im weiteren Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens gefundene tatsächliche Belege, die die (Rechts-)Gründe der Schutzverweigerung bestätigten, unberücksichtigt bleiben müßten.
Auch für sämtliche Teile einer Modellfahrzeuganlage, deren Funktionen mit dem als „Lokmaus“ bezeichneten Handsteuerungsgerät gesteuert oder überwacht würden, sei die IR-Marke nicht schutzfähig. Zwar bezeichne LOKMAUS insoweit nicht die Art der Waren selbst. Der Begriff könne aber dazu dienen, ein wesentliches Merkmal ihrer Beschaffenheit anzugeben, nämlich per „Lokmaus“ steuerbar und somit auf einer derartigen (digitalisierten) Anlage einsetzbar zu sein.
Die Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, beträfen die Entwicklung von Software zur Steuerung und Überwachung von Modellfahrzeugen und Schienenanlagen und somit die Entwicklung von Programmen, wie sie insbesondere auch in den durch eine „Lokmaus“ gesteuerten Modellbahnanlagen zum Einsatz kämen. Bei einer Kennzeichnung dieser Dienstleistungen mit dem Begriff LOKMAUS liege daher eine Bestimmungsangabe vor.
Die Eintragung der IR-Marke im Ursprungsland Österreich entfalte keine Indizwirkung.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht der IR-Marke den Schutz in Deutschland insoweit verweigert, als Schutz für Waren der Warenklassen 9 und 28 beansprucht wurde. Dagegen hält die angefochtene Entscheidung der rechtlichen Prüfung nicht stand, soweit der Schutz für bestimmte Waren der Klasse 11 und Dienstleistungen der Klasse 42 beansprucht wird.
1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Wie der Senat wiederholt entschieden hat, stimmt dieser Prüfungsmaßstab mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein (vgl. BGH, Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in Blütenform, m.w.N.).
2. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, der angefochtene Beschluß könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Bundespatentgericht die Schutzverweigerung auf einen Rechtsgrund gestützt habe, der dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA mitgeteilt worden sei.

a) Aus der Regelung in Art. 5 MMA ergibt sich, daß die beabsichtigte Verweigerung des Schutzes einer international registrierten Marke dem Internationalen Büro unter Angabe aller Gründe spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke mitgeteilt werden muß und die Begründung der Schutzverweigerung mit anderen als den fristgerecht mitgeteilten
Schutzversagungsgründen ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1992 – I ZB 12/90, GRUR 1993, 43, 44 = WRP 1993, 9 – Römigberg, m.w.N.; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., Art. 5 MMA Rdn. 10). Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht seiner Entscheidung keine anderen als die innerhalb der Jahresfrist mitgeteilten Schutzversagungsgründe zugrunde gelegt. Insbesondere hat es seine Entscheidung nicht auf das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt. Unter diesen Umständen kann offenbleiben , ob es ausreichend gewesen wäre, diesen Schutzverweigerungsgrund in der Anzeige lediglich durch ein Zitat der gesetzlichen Bestimmung („§ 8 alinéa 2 nos. 1, 2, 3 de la loi sur les marques“) mitzuteilen.

b) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht seine Entscheidung auch auf erst im Verlauf des amtlichen und gerichtlichen Verfahrens eingeführte Tatsachenbelege gestützt hat. Hieran war das Bundespatentgericht nicht gehindert. Aus Art. 5 Abs. 2 MMA ergibt sich lediglich, daß die Schutzversagung nur auf die dem Internationalen Büro fristgerecht mitgeteilten Rechtsgründe gestützt werden kann. Der Vorschrift ist dagegen nicht zu entnehmen , daß die rechtliche Beurteilung nur auf Tatsachen beruhen darf, die dem Internationalen Büro innerhalb der Frist mitgeteilt worden sind. Das folgt aus dem Wortlaut, dem Sinn und Zweck sowie dem Gesamtzusammenhang der in Art. 5 MMA getroffenen Einzelregelungen.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMA hat die nationale Behörde dem Internationalen Büro die Schutzverweigerung unter Angabe aller Gründe (in der maßgeblichen französischen Fassung: „avec indication de tous les motifs“) fristgerecht mitzuteilen. Diese Bestimmung nimmt Bezug auf die Regelung in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA, wonach die Schutzverweigerung nur auf die in der Pariser Verbandsübereinkunft geregelten Schutzversagungsgründe gestützt werden kann. Gegenstand der Mitteilung muß daher der Schutzversagungsgrund sein. Dagegen verlangt Art. 5 Abs. 2
MMA nicht, daß in der Anzeige der Schutzverweigerung auch sämtliche Tatsachen angeführt werden, mit denen die Schutzversagung begründet werden soll. Die Berücksichtigung neuer, dem Internationalen Büro nicht innerhalb der Frist mitgeteilter Tatsachen im anschließenden amtlichen und gerichtlichen Verfahren ist danach möglich, solange hierdurch der Beweggrund für die Schutzversagung nicht ausgetauscht wird. Dies steht auch mit dem Zweck der Regelung in Einklang , dem Internationalen Büro und dem Markeninhaber ein ausreichendes Bild von der Rechtslage zu vermitteln (vgl. Fezer aaO Art. 5 MMA Rdn. 10). Einer Berücksichtigung neuer Tatsachen zur Begründung einer Schutzversagung steht schließlich die Regelung in Art. 5 Abs. 3 Satz 2 MMA nicht entgegen. Danach kann der Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung mit denselben Rechtsmitteln vorgehen wie bei einer unmittelbaren Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Sowohl in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch in dem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist der Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln; dort sind daher auch neue Tatsachen zu berücksichtigen (vgl. §§ 59, 73 Abs. 1 MarkenG).
3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Zeichen LOKMAUS sei für alle Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werde, eine beschreibende Sachangabe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht in vollem Umfang stand.

a) Die Rechtsbeschwerde greift die Beurteilung des Bundespatentgerichts in erster Linie mit der Begründung an, es sei zu Unrecht davon ausgegangen worden , die IR-Marke der Markeninhaberin habe sich zu einem „Freizeichen“ i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entwickelt. Auf Erwägungen, wonach sich die internationale Marke zu einem Freizeichen entwickelt habe, ist die angefochtene Entscheidung indessen nicht gestützt.
Wie bereits dargelegt, hat das Bundespatentgericht seine Entscheidung allein damit begründet, daß es sich bei LOKMAUS um ein Zeichen handele, das im Verkehr zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen könne, für die der Schutz beansprucht werde (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Etwas anderes läßt sich auch dem Umstand nicht entnehmen, daß die Bezeichnung LOKMAUS – wie vom Bundespatentgericht erwogen – von einem Mitarbeiter der Markeninhaberin erdacht und von ihr zunächst wie ein Herkunftshinweis verwendet worden ist, sich dann aber binnen kurzer Zeit zu einer Produktmerkmalsangabe entwickelt hat. Damit hat das Bundespatentgericht allein den Vorgang der Schaffung eines Gattungsbegriffs für einen neuen Gegenstand umschrieben, für den es bislang keine treffende Kurzbezeichnung gibt. Nach den getroffenen Feststellungen hat der Verkehr das Kunstwort LOKMAUS – was naheliegt – so verstanden, daß es sich dabei um einen mit einer Computermaus vergleichbaren Handregler zur digitalen (Einzel-)Steuerung von Lokomotiven einer Modelleisenbahnanlage handelt. Dieser Vorgang ist nicht ohne weiteres vergleichbar mit der Entwicklung einer von Haus aus unterscheidungskräftigen und nicht freihaltebedürftigen Bezeichnung zu einem Gattungsbegriff und damit zu einem Freizeichen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dabei kann offenbleiben, ob der vom Bundespatentgericht zur Begründung eines Freihaltebedürfnisses geschilderte Vorgang ebenfalls einen Anwendungsfall des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.6.1999 – I ZB 45/96, GRUR 1999, 1096 = WRP 1999, 1173 – ABSOLUT). Jedenfalls können die Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Umwandlung eines unterscheidungskräftigen , nicht freihaltebedürftigen Zeichens in ein Freizeichen gestellt hat, nicht auf den Fall übertragen werden, in dem ein neugeschaffener Begriff für ein neues Produkt vom Verkehr sogleich als beschreibende Angabe verstanden wird.

b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden sind die – im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden – Erwägungen, mit denen das Bundespatentgericht eine beschreibende Verwendung des Begriffs LOKMAUS für Waren der Klassen 9 und 28 begründet hat. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Verfahrensrügen hat der Senat geprüft und als nicht durchgreifend erachtet. Soweit sich das Bundespatentgericht auf den Umstand gestützt hat, daß im Jahre 1996 in einem Artikel in der Zeitschrift „eisenbahn magazin“ über ein neues Angebot des Modellbahnherstellers LGB (Lehmann) von dem „Set aus Lok, Digitalzentrale, Lokmaus , Bedienungsanleitung und Zubehör“ die Rede war, kann dem die Rechtsbeschwerde nicht entgegenhalten, das Bundespatentgericht habe dabei den Vortrag übergangen, wonach Lehmann ein Lizenznehmer der Markeninhaberin gewesen sei. Denn die Stellung als Lizenznehmer ändert nichts daran, daß die Darstellung in dem vom Bundespatentgericht als redaktionell angesehenen Artikel den Begriff LOKMAUS unzweifelhaft als eine beschreibende Angabe verwendet.

c) Das Bundespatentgericht hat nicht verkannt, daß die Waren und Dienstleistungen , für die die Markeninhaberin Schutz beansprucht, deutlich über den Handregler zur digitalen Steuerung einer Modelleisenbahnanlage hinausgehen und lediglich im Zusammenhang mit dessen Verwendung stehen. Es hat auch hinreichend beachtet, daß ein wegen des beschreibenden Begriffsinhalts des Zeichens bestehendes Freihaltebedürfnis gerade für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen sein muß, für die der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 – I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038 – HOUSE OF BLUES; Beschl. v. 1.2.2001 – I ZB 51/98, GRUR 2001, 1046, 1047 = WRP 2001, 1084 – GENESCAN; Beschl. v. 5.7.2001 – I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 – AC, jeweils m.w.N.; EuGH, Urt. v. 4.5.1999 – Rs. C-108 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 Tz. 25 = GRUR 1999, 723 = WRP 1999, 629 – Chiemsee).
aa) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es nicht zu beanstanden , daß das Bundespatentgericht sich in seiner Entscheidung über die Schutzverweigerung nicht maßgeblich dadurch hat bestimmen lassen, daß die IRMarke im Ursprungsland Österreich eingetragen ist. Für die Frage, ob ein absolutes Schutzhindernis der Eintragung eines Zeichens entgegensteht, hat es im allgemeinen keinen Einfluß, daß ein ähnliches Zeichen in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden ist (vgl. EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-363/99, GRUR 2004, 674 Tz. 43 f. – Postkantoor). Auch von der Eintragung einer identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat kann allenfalls eine Indizwirkung ausgehen (EuGH, Urt. v. 12.2.2004 – Rs. C-218/01, GRUR 2004, 428 Tz. 63 – Henkel). Eine solche liegt nahe, wenn beispielsweise die Eintragung einer fremdsprachigen Bezeichnung darauf hindeutet , daß die Bezeichnung nicht einmal in dem Sprachraum, aus dem sich die Bezeichnung ableitet, als beschreibend angesehen wird (vgl. BGH GRUR 2001, 1046, 1047 – GENESCAN). Im Streitfall brauchte sich das Bundespatentgericht dagegen nicht von dem Umstand leiten lassen, daß die IR-Marke LOKMAUS in einem anderen deutschsprachigen Staat eingetragen worden ist.
bb) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß das aus den Bestandteilen LOK und MAUS gebildete Markenwort nach der Vorstellung eines erheblichen Teils der beteiligten Verkehrskreise ein elektronisches Handsteuerungsgerät bezeichnet , das der Lenkung und Kontrolle einer Vielzahl von Funktionen einer Modelleisenbahn und ihrer Bestandteile zu dienen bestimmt ist. Ein derartiger Handregler wird von dem der Warenklasse 9 zugeordneten Teil des angemeldeten Warenverzeichnisses (Steueranlagen für Modellfahrzeuge u.a.) erfaßt. Die Angabe LOKMAUS ist dabei für den Handregler beschreibend, und zwar nicht nur insoweit , als es um die Steuerung einer Lokomotive geht. Es liegt auf der Hand, daß ein solcher Regler auch zur Steuerung anderer Fahrzeuge einer Modellbahn, etwa
von Modellautos, eingesetzt werden kann und daß mit ihm auch andere Funktionsteile der Anlage wie Signale, Bahnübergänge, Weichen etc. gesteuert werden können.
cc) Auch soweit im Warenverzeichnis Waren der Klassen 28 erfaßt sind (Eisenbahnmodelle , Modellbahnanlagen u.a.), ist die Annahme des Bundespatentgerichts nicht zu beanstanden, daß der Eintragung der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Zwar weist die Rechtsbeschwerde mit Recht darauf hin, daß die hier angeführten Waren nicht den Regler selbst, sondern das Objekt der Regelung, also die einzelnen Fahrzeuge sowie die gesamte Modellbahnanlage, betreffen. Die Verwendung des Zeichens LOKMAUS für derartige Fahrzeuge und Anlagen kommt indessen wegen des beschreibenden Gehalts des Markenwortes LOKMAUS nur in Betracht, soweit es sich um Fahrzeuge und Anlagen handelt, die von einer „Lokmaus“ gesteuert werden können. Der Verkehr wird daher die Bezeichnung LOKMAUS für Modellbahnen und -anlagen stets so verstehen, daß es sich um eine Bahn oder Anlage handelt, die eine digitale Steuerung mit Hilfe einer „Lokmaus“ ermöglicht. Unter diesen Umständen ist die Annahme des Bundespatentgerichts aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daß die Bezeichnung auch für Wettbewerber freizuhalten ist, die ebenfalls durch eine „Lokmaus“ gesteuerte Modellbahnen und -anlagen anbieten. Das Bundespatentgericht brauchte in diesem Zusammenhang nicht danach zu differenzieren, ob in das Warenverzeichnis auch Anlagen fallen, für die die Bezeichnung LOKMAUS nicht beschreibend ist. Denn das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht der Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Warenverzeichnis einen weiten Warenoberbegriff enthält, für den ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe zwar nicht in seiner Gesamtheit, jedoch hinsichtlich einzelner, unter den Oberbegriff fallender Waren anzunehmen ist (BGH, Beschl. v. 13.3.1997
– I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 – Turbo II; BGH GRUR 2002, 261, 262 – AC).
dd) Dagegen kann das Zeichen LOKMAUS für elektrische Geräte, mit deren Hilfe Dampf erzeugt wird („générateurs électriques devapeur“), nicht mehr als beschreibend angesehen werden, selbst wenn die Steuerung eines solchen Geräts durch einen Handregler in der Art einer „Lokmaus“ in Betracht kommt. Die Vorstellung , der Verkehr könne die Bezeichnung LOKMAUS für ein solches Gerät als Sachhinweis auf ein durch einen Handregler gesteuertes Gerät verstehen, liegt derart fern, daß eine Notwendigkeit, diese Bezeichnung als Sachangabe freizuhalten , nicht festgestellt werden kann.
ee) Entsprechend verhält es sich mit den Dienstleistungen der Klasse 42, für die die Markeninhaberin ebenfalls Schutz beansprucht. Auch wenn die zu entwikkelnde Software für Modellbahnen und -anlagen bestimmt ist, kann das Zeichen LOKMAUS nicht als beschreibend für die Dienstleistung der Entwicklung einer Software angesehen werden, die mit Hilfe einer „Lokmaus“ gesteuert wird. Zu beachten ist, daß die Markeninhaberin den Schutz nicht für Software beansprucht,
die für den Betrieb einer „Lokmaus“ benötigt wird, sondern für die Entwicklung einer derartigen Software. Ein Bedürfnis, die Bezeichnung LOKMAUS für eine solche Dienstleistung freizuhalten – etwa als Name eines auf derartige Leistungen spezialisierten Softwarebüros –, ist nicht ersichtlich.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
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bei uns veröffentlicht am 10.06.2010

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BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 39/09 vom 10. Juni 2010 in der Rechtsbeschwerdesache betreffend die Markenanmeldung Nr. 397 51 830.7 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Buchstabe T mit Strich MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 a) Be

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Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.

Markengesetz - MarkenG | § 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprachen

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auf internationale Registrierungen von Marken nach dem Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (BGBl. 1995 II S. 1016, 1017), das zuletzt durch die Verordnung vom 24. August 2008 (BGBl. 2008 II S. 822) geändert worden ist (Protokoll zum Madrider Markenabkommen), die durch Vermittlung des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen werden oder deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder im Protokoll zum Madrider Markenabkommen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Sämtliche Anträge sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internationalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl des Antragstellers in französischer oder in englischer Sprache einzureichen.

Markengesetz - MarkenG | § 113 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse

(2) An die Stelle der Zurückweisung der Anmeldung (§ 37 Absatz 1) tritt die Verweigerung des Schutzes.

Markengesetz - MarkenG | § 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter

(1) Ist die Marke nach § 3, 8 oder 10 von der Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

(2) Ergibt die Prüfung, daß die Marke zwar am Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 entsprach, daß das Schutzhindernis aber nach dem Anmeldetag weggefallen ist, so kann die Anmeldung nicht zurückgewiesen werden, wenn der Anmelder sich damit einverstanden erklärt, daß ungeachtet des ursprünglichen Anmeldetages und einer etwa nach § 34 oder § 35 in Anspruch genommenen Priorität der Tag, an dem das Schutzhindernis weggefallen ist, als Anmeldetag gilt und für die Bestimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Abs. 2 maßgeblich ist.

(3) Eine Anmeldung wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nummer 14 nur zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung oder die Bösgläubigkeit ersichtlich ist.

(4) Eine Anmeldung wird nach § 10 nur zurückgewiesen, wenn die Notorietät der älteren Marke amtsbekannt ist und wenn die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gegeben sind.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist.

(6) Natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher können vor der Eintragung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Marke von Amts wegen nicht eingetragen werden sollte. Die Personen und Verbände können beim Deutschen Patent- und Markenamt auch schriftliche Bemerkungen einreichen, in denen sie erläutern, aus welchen Gründen die Anmeldung einer Kollektiv- oder Gewährleistungsmarke zurückzuweisen ist. Die Personen und Verbände sind an dem Verfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht beteiligt.

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Markengesetz - MarkenG | § 107 Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes; Sprachen

Markengesetz - MarkenG | § 113 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse

(2) An die Stelle der Zurückweisung der Anmeldung (§ 37 Absatz 1) tritt die Verweigerung des Schutzes.

Markengesetz - MarkenG | § 37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse; Bemerkungen Dritter

(1) Ist die Marke nach § 3, 8 oder 10 von der Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

(3) Eine Anmeldung wird nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 oder Nummer 14 nur zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung oder die Bösgläubigkeit ersichtlich ist.

(4) Eine Anmeldung wird nach § 10 nur zurückgewiesen, wenn die Notorietät der älteren Marke amtsbekannt ist und wenn die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gegeben sind.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Markengesetz - MarkenG | § 3 Als Marke schutzfähige Zeichen

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,

1.: die durch die Art der Ware selbst bedingt sind,
2.: die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder
3.: die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen.

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Bundesgerichtshof Beschluss, 04. Dez. 2003 - I ZB 38/00

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 38/00

vom

4. Dezember 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke 670 278

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Käse in Blütenform

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, § 107; PVÜ Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2

a) Der Verkehr sieht in einer bestimmten Formgestaltung einer Ware nur dann

einen Herkunftshinweis, wenn er die Form nicht einer konkreten Funktion der

Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes

Produkt zu schaffen. Dies ist von Ware zu Ware unterschiedlich. Für

einen Herkunftshinweis spricht dabei, daß es sich um eine willkürliche Formgebung

handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische

Merkmale unterscheidet.

b) Im Rahmen des dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechenden Eintragungshindernisses

des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ ist das Interesse der

Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen. Liegt

die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warengebiet üblichen

Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse

einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß

die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten

ist.

BGH, Beschl. v. 4. Dezember 2003 – I ZB 38/00 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 4. Dezember 2003 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg

, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2000 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 esetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre IR-Marke 670 278 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Diese für die Waren „Fromage, produits laitiers“ registrierte Marke, die nachstehend in schwarz-weiß wiedergegeben ist, besteht aus einer dreidimensionalen Form, die an eine Blüte mit sechs Blütenblättern erinnern soll und eine geriffelte Oberfläche mit weißen und orangefarbenen Streifen aufweist.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der IR-Marke den Schutz für die Ware „Fromage“ wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft verweigert. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2001, 341 = BPatGE 43, 153).
Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde, mit der die Markeninhaberin ihr Schutzerstreckungsbegehren weiterverfolgt.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke in Deutschland stehe das Schutzhindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach §§ 107, 113 Abs. 1, § 37 Abs. 1 MarkenG i.V. mit Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Trotz der Wechselwirkung von Formgebung und Herstellungsprozeß bei Käse sei davon auszugehen, daß keiner der Gründe des § 3 Abs. 2 MarkenG vorliege , um die abstrakte Markenfähigkeit zu verneinen. Der beanspruchten dreidimensionalen Gestaltung fehle es jedoch an der konkreten Unterscheidungskraft.
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei an sich von einem großzügigen Maßstab auszugehen. Solle sich eine Ware durch einen in ihrer Form liegenden Herkunftshinweis von Konkurrenzprodukten unterscheiden, setze der Markenschutz indessen voraus, daß sich der Verkehr auf dem beanspruchten Warengebiet bereits an die kennzeichnende Funktion der Warenform gewöhnt habe. Sei diese Frage zu bejahen, müsse festgestellt werden, ob der Formmarke wegen ihrer individuellen Gestaltungsmerkmale die Herkunftsfunktion nicht abgesprochen werden könne. Sofern auf dem betreffenden Warengebiet eine solche Gewöhnung des Verkehrs nicht festzustellen sei, könne bei einer deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallenden Formgestaltung mit betrieblichem Hinweischarakter ausnahmsweise dennoch Unterscheidungskraft angenommen werden. Nach diesen Grundsätzen sei die Unterscheidungskraft zu verneinen.
Der Verkehr unterscheide Käse jeweils nach verschiedenen Sorten, im wesentlichen nach Frisch-, Weich- oder Hartkäse, seiner Herkunft aus unterschiedlichen Ländern oder Provenienzen oder nach sonstigen Eigenschaften der Ware selbst, wie Rohstoffe, Zutaten und Herstellungsweise. Dabei ordne er zwar einen nach der Ware oder ihrer Verpackung entsprechend gekennzeichneten Käse ohne weiteres einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu. Der bloßen Form werde bei der Gestaltungsvielfalt im Warenbereich Käse bislang aber keine besondere Bedeutung beigemessen. Eine Gewöhnung des Publikums an den Einsatz der Käseform als Hinweis auf die betriebliche Herkunft sei nicht festzustellen.
Die Blütenform sei nicht derart unüblich, daß der Verkehr ihr auch ohne vorangegangene Gewöhnung eine herkunftshinweisende Funktion zuweise. Sie weiche nicht so weit von den auf diesem Warengebiet üblichen Formen ab, daß sie allein deswegen als herkunftshinweisend angesehen werden könne. Beispiele ließen erkennen, daß sich Käse durch eine vielfältige Sortengestaltung auszeichne. Im Streitfall könne man in den Einkerbungen zwischen den sechs Rundungen auch eine „Portionierungshilfe“ sehen. Die Gestaltung der Käserinde sei ebenfalls
nicht ungewöhnlich; insbesondere könne die rötliche Färbung einen Hinweis auf den Reifegrad geben.
Die Gewährung des Schutzes für ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen sei nicht beantragt; Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung seien auch nicht ersichtlich.
III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts , die IR-Marke sei nicht unterscheidungskräftig, hält auf der Grundlage der bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des „telle-quelle“-Schutzes, von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Markengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; sie sind daher richtlinienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich, daß sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes führt daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6quinquies Abschn. B PVÜ (BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 – PREMIERE II; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 – SWATCH, m.w.N.).
2. Das Bundespatentgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, daß die angemeldete Marke die in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ nicht ausdrücklich genannten allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt,
daß also das Erfordernis der abstrakten Unterscheidungskraft vorliegt (vgl. Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG) und es sich nicht um eine von vornherein von der Eintragung ausgeschlossene Markenform handelt (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL, § 3 Abs. 2 MarkenG).
3. Das Bundespatentgericht hat die konkrete Unterscheidungskraft der IRMarke verneint (Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ, Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL , § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmungen ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Bei der entsprechenden Beurteilung ist – wie das Bundespatentgericht nicht verkannt hat – grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen (BGH, Beschl. v. 23.11.2000 – I ZB 15/98, GRUR 2001, 334, 335 ff. = WRP 2001, 261 – Gabelstapler I; EuGH, Urt. v. 8.4.2003 – Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, GRUR 2003, 514 Tz. 46 = WRP 2003, 627 – Linde, Winward und Rado; ferner Urt. v. 18.6.2002 – Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 48 = GRUR 2002, 804 = WRP 2002, 924 – Philips/Remington).
Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof auch bei Anlegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die erforderliche (konkrete) Unterschei-
dungskraft fehlen wird. Denn die naturgetreue Wiedergabe des im Warenver- zeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.1997 – I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 – Autofelge; Beschl. v. 5.11.1998 – I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 – Etiketten). Soweit die zeichnerischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, ist das Zeichen wegen der bloß beschreibenden Angabe nicht geeignet, die gekennzeichneten Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 – Etiketten). Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Elemente aufweist. In diesen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen (BGH, Beschl. v. 13.4.2000 – I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP 2000, 1290 – Likörflasche, m.w.N.).
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die die Form der Ware darstellen, ist der Bundesgerichtshof ebenfalls von diesen Grundsätzen ausgegangen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Verkehr in einer bestimmten Formgestaltung nur dann einen Herkunftshinweis sehen wird, wenn er diese Form nicht einer konkreten anderen Funktion der Ware oder ganz allgemein dem Bemühen zuschreibt, ein ästhetisch ansprechendes Produkt zu schaffen (BGH, Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre; Urt. v. 5.12.2002 – I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 – Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 bestimmt). Auch bei Verpackungen hat der Senat darauf abgestellt, ob sich die Formgestaltung in der Funktion erschöpft, als – möglicher-
weise ästhetisch ansprechendes – Behältnis für eine bestimmte Ware zu dienen, oder ob die Gestaltung vom Üblichen abweichende, herkunftshinweisende Merkmale aufweist (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche, m.w.N.; Urt. v. 28.11.2002 – I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 – Goldbarren).

b) Demgegenüber hat das Bundespatentgericht zunächst geprüft, ob auf dem beanspruchten Warengebiet bereits eine Gewöhnung des Verkehrs an eine Kennzeichnungsfunktion der Warenform als solcher stattgefunden hat. Diese Fragestellung ist nicht unberechtigt; denn die Gewohnheiten auf dem jeweiligen Markt können eine Rolle dafür spielen, ob der Verkehr in einer bestimmten Form der Ware bloß eine funktionelle oder ästhetische Gestaltung sieht oder ob er darin einen Herkunftshinweis erkennt (BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche; GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück). Das Bundespatentgericht hat eine Gewöhnung des Verkehrs für die in Rede stehenden Waren verneint. Ob die von der Rechtsbeschwerde gegen diese Feststellung erhobene Verfahrensrüge durchgreift, kann offenbleiben. Denn das Bundespatentgericht hat in Ermangelung einer Gewöhnung eine deutlich aus dem Rahmen des Verkehrsüblichen fallende Formgestaltung verlangt. Es hat dabei nicht hinreichend beachtet, daß eine entsprechende Übung, an die sich die angesprochenen Verkehrskreise gewöhnt haben, nur eine unter mehreren Möglichkeiten ist, die herkunftshinweisende Funktion einer bestimmten Formgestaltung zu erkennen. Das Bundespatentgericht hat damit insgesamt an die Unterscheidungskraft einer Formmarke zu hohe Anforderungen gestellt.
Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Warenformmarken – wie dargestellt – allein die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise , daß die konkrete Warenform – aus welchen Gründen auch immer – etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt. Zwar wird der Verkehr eine besondere Form häufig nicht mit einer solchen Vorstellung verbinden , sondern sie allein der funktionellen und ästhetischen Ausgestaltung der
Ware selbst zuordnen (vgl. BGH GRUR 2003, 332, 334 – Abschlußstück). Derarti- ge Unterschiede in der Vorstellung des Verkehrs hängen mit der Art der Ware zusammen , für die der Schutz beansprucht wird. Bei vielen Waren – etwa bei einem Kleidungsstück – hat der Verkehr häufig keine Veranlassung, in einer bestimmten Formgebung etwas anderes als eine allein funktionell oder ästhetisch bedingte Gestaltung zu sehen. Bei technischen Geräten wird der Verkehr ein konkretes Gestaltungsmerkmal – selbst wenn es in Wirklichkeit nicht technisch bedingt ist – eher für funktionsbedingt halten und ihm keinen Herkunftshinweis entnehmen, weil er zunächst davon ausgeht, daß sich die Form bei solchen Waren in erster Linie an der technischen Funktion orientiert (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 48/98, Umdruck S. 12 – Transformatorengehäuse; vgl. ferner BGH GRUR 2001, 413, 415 – SWATCH). Bei einer dritten Kategorie von Waren, zu denen etwa Lebensmittel zählen, liegt für den Verkehr, dem die Ware in einer bestimmten Form begegnet, ein Herkunftshinweis nach der Lebenserfahrung eher nahe, auch wenn eine entsprechende Gewöhnung nicht festgestellt werden kann. Wenn beispielsweise Käse stets in herkömmlichen Formen – etwa in der üblichen Torten-, Rollen- oder Radform – vertrieben würde, würde eine sich von der funktionsbezogenen Gestaltung lösende Form vom Verbraucher ohne weiteres einem bestimmten Hersteller zugeordnet, weil der Verkehr bei solchen Waren keine um ihrer selbst willen geschaffenen Phantasiegestaltungen erwartet (vgl. zu der entsprechenden Frage bei Verpackungen BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche). Aber auch wenn bereits eine Vielfalt an Gestaltungen üblich ist, wird der Verkehr bei solchen Waren häufig ebenfalls dazu neigen, die jeweilige Gestaltung mit einer bestimmten betrieblichen Herkunft zu verbinden, wenn es sich erkennbar um eine willkürliche Formgebung handelt, die sich von anderen Gestaltungen durch wiederkehrende charakteristische, also identitätsstiftende Merkmale unterscheidet (vgl. BGH GRUR 1997, 527, 529 – Autofelge, zu einem die Ware abbildenden zweidimensionalen Zeichen; GRUR 2001, 418, 419 f. – Montre).

c) Die Anwendung der beschriebenen Grundsätze führt dazu, daß der in Rede stehenden dreidimensionalen IR-Marke für die Ware „Käse“ nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Es handelt sich bei der äußeren Form um eine willkürliche charakteristische Gestaltung, die der Verkehr – nach der Lebenserfahrung zu urteilen – einem bestimmten Hersteller zuordnen wird. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Einkerbungen gäben dem Käse nicht eine Blütenform, sondern wirkten wie „Portionierungshilfen“. Selbst wenn dies so wäre, handelte es sich dabei nicht um eine funktionsbedingte Gestaltung, da bei einem Käse – anders als bei einer Torte – eine vorbestimmte Einteilung in – hier sechs – gleichgroße Portionen nicht funktionsbedingt ist. Auf die herkunftshinweisende Bedeutung der Gestaltung weist im übrigen auch die von der Markeninhaberin vorgelegte Verkehrsbefragung hin. Diese betrifft zwar, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, eine andere als die im Streitfall angemeldete Form, nämlich das Produkt „St. Albray“ der Markeninhaberin, das acht Einkerbungen und in der Mitte ein Loch aufweist. Immerhin kann dieser Erhebung aufgrund der nicht zu beanstandenden Fragen entnommen werden, daß für 42,7% der befragten Käsekäufer die bloße Form eines Käses einen hohen Wiedererkennungswert hat (Frage 1) und daß 61,7% der Befragten in der dort in Rede stehenden Blütenform einen Herkunftshinweis gesehen hat (Frage 4).
IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Das Bundespatentgericht wird nunmehr noch die dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG entsprechenden Eintragungshindernisse des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen haben. Dabei wird das Bundespatentgericht insbesondere das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt zu berücksichtigen haben (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 73 bis 75 u. 77 – Linde, Winward und Rado; ferner Ullmann, in: 100 Jahre Markenverband – Marken im Wettbewerb, NJW-Sonderheft 2003, S. 83, 85). Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem Warenge-
biet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen , daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist. Bei einer solchen Konstellation kann das dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechende Eintragungshindernis des Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1
Nr. 2 PVÜ begründet sein (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 15/98, Umdruck S. 13 – Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 – I ZB 18/98, Umdruck S. 13 – Stabtaschenlampen II).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Markengesetz - MarkenG | § 59 Ermittlung des Sachverhalts, rechtliches Gehör

(1) Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Soll die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts auf Umstände gestützt werden, die dem Anmelder oder Inhaber der Marke oder einem anderen am Verfahren Beteiligten noch nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.

Markengesetz - MarkenG | § 73 Ermittlung des Sachverhalts, Vorbereitung der mündlichen Verhandlung

(1) Das Bundespatentgericht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an das Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Der oder die Vorsitzende oder ein von ihm oder ihr zu bestimmendes Mitglied des Senats hat schon vor der mündlichen Verhandlung oder, wenn eine solche nicht stattfindet, vor der Entscheidung des Bundespatentgerichts alle Anordnungen zu treffen, die notwendig sind, um die Sache möglichst in einer mündlichen Verhandlung oder in einer Sitzung zu erledigen. Im übrigen gilt § 273 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.

Bundesgerichtshof Beschluss, 01. Feb. 2001 - I ZB 51/98

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 51/98 Verkündet am:

1. Februar 2001

Walz

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung Nr. 395 02 728.4

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

GENESCAN

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage der indiziellen Bedeutung einer Eintragung der angemeldeten

Marke im Land der Sprache des Markenwortes für die identischen

Waren unter der Geltung eines aufgrund der Markenrechtsrichtlinie

harmonisierten Markengesetzes (hier: britischer Trade Marks Act

1994).

BGH, Beschluß vom 1. Februar 2001 - I ZB 51/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung

vom 1. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.

Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und

Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 16. Juli 1998 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 23. Januar 1995 eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung des Wortes
GENESCAN

in das Markenregister für die Ware "Computersoftware zur DNSSequenzierung".
Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke wegen des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint und dazu ausgeführt:
Das angemeldete Zeichen habe die ohne weiteres verständliche Bedeutung im Sinne von "Genabtastung, Genabsuchung, Genuntersuchung". Die Bestandteile "Gene" und auch "Scan" seien in der deutschen Sprache allgemein gebräuchliche Begriffe, die ohne Sinnveränderung zu einem zusammengesetzten Hauptwort verbunden seien. "Scan" finde auch als Substantiv in vielfältigem Zusammenhang Verwendung. Bei dem Zeichenwort handele es sich auch nicht mehr um eine Wortneuschöpfung, da es bereits in zahlreichen Dokumenten, insbesondere auch Fachartikeln gebraucht werde. Daß der Gebrauch dieses Wortes durch die Anmelderin das Freihaltungsbedürfnis nicht tangiere, könne nicht anerkannt werden. Maßgebend sei das Verständnis der Allgemeinheit, insbesondere, ob dieser gegenüber ein Begriff als allgemeine Sachangabe in Erscheinung trete, oder ob er lediglich als Marke Verwendung
finde. Auch der "Erfinder" einer Marke könne mit dazu beitragen, daß aus dieser im Laufe der Zeit ein rein beschreibender Sachbegriff werde. Ein solcher beschreibender Gebrauch könne erst recht auch von Anfang an erfolgen.
Für die markenrechtliche Beurteilung nicht entscheidend sei, ob, wie die Anmelderin darlege, Gene bei der DNS-Sequenzierung nicht abgetastet würden , weil sie in der DNS "unentwirrbar" versteckt seien, so daß nur die DNSSequenzierung untersucht werden könne. Auch für das angesprochene Fachpublikum sei die DNS-Sequenzierung eine Methode im Rahmen der Gentechnologie. Besonders Fachleute seien in vielfältigem Zusammenhang daran gewöhnt , daß sich Gegenstände, Erscheinungsformen und dergleichen oft nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar erforschen und sich nur aus den daraus gewonnenen Ergebnissen Rückschlüsse ziehen ließen. Gleichwohl würden die Begriffe Genforschung, Genchips, Gentest, Genentschlüsselung, Gendiagnostik , Gentherapie verwendet. Demgemäß sei auch dann von Genforschung die Rede, wenn ersichtlich nicht unmittelbar die Gene selbst untersucht würden, sondern sich aus den Untersuchungen nur mittelbar Rückschlüsse auf die Gene ziehen ließen. Entsprechend trügen auch richtungsweisende Untersuchungsmethoden den Namen des mit ihrer Hilfe erstrebten Forschungsziels; man spreche etwa im Rahmen von Blutuntersuchungen z.B. von guten bzw. schlechten Leberwerten, obwohl dabei die Leber selbst nicht überprüft werde.
Im Rahmen der Bestimmungsangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei es auch nicht erforderlich, daß die Ware ausschließlich für den betreffenden Zweck bestimmt sei. Es genüge vielmehr, wenn dieser neben anderen in Betracht komme. Die Wettbewerber der Anmelderin dürften nicht darauf beschränkt werden, ihre Produkte nur so zu beschreiben, wie es vielleicht bei einer streng wissenschaftlichen Erörterung angebracht sein möge, sondern
müßten auch allgemeine schlagwortartige Hinweise geben dürfen. Demgemäß würden beispielsweise auch die Begriffe "Augenscan, Fingerscan, Handscan" verwendet, obwohl nur die Iris oder auch der Augenhintergrund, die Papillaren oder die Zeichnung der Venen auf dem Handrücken gescannt würden. Im übrigen sei durch das insoweit allein maßgebende Warenverzeichnis nicht festgelegt , daß sich die beanspruchten Waren nur an Fachleute wendeten. Es könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die DNS-Sequenzierung in einigen Jahren von breiteren Verkehrskreisen verwendet werde, zumal das Warenverzeichnis auch solche DNS-Sequenzierungen erfasse, die sich auf Pflanzen oder Tiere einfachster Struktur bezögen.
Soweit die Anmelderin auf die Registrierung des Zeichens im Vereinigten Königreich und in Australien Bezug nehme, komme dem keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Die Indizwirkung von Markenregistrierungen im Ausland könne möglicherweise dann von Bedeutung sein, wenn es auf das spezielle Sprachverständnis im Land der Muttersprache ankomme. Handele es sich dagegen wie im Streitfall um eingedeutschte Begriffe, deren Verwendung auch im Inland belegbar sei, sei allein auf das Sprachverständnis im Inland abzustellen; die mögliche Indizwirkung der Auslandsregistrierung trete in derartigen Fällen nicht ein.
III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des Bundespatentgerichts , der begehrten Eintragung stehe ein Freihaltungsbedürfnis i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Bestimmung der Waren (oder Dienstleistun-
gen) dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung der Sachangabe bislang noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Denn auch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung gegeben, daß die in der Marke liegenden Angaben als Sachangaben "dienen können" wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE; Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 884 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt).
2. Das Bundespatentgericht hat in diesem Zusammenhang und unter Bezugnahme auf die "MICRO CHANNEL"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Beschl. v. 13.5.1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745) angenommen, daß eine beschreibende Verwendung eines Zeichenwortes durch den Anmelder nicht "rechtsdogmatisch ausgeschlossen" sei, sondern nur dann nicht vorliege , wenn die Zeichenwortverwendung nicht in einem dem Inhalt des Zeichenwortes entsprechenden Sinn, sondern nur allgemein als Kunstwort zur Namensgebung einer Ware benutzt werde. Mit dieser Überlegung ist jedoch nichts gewonnen, weil es nicht darauf ankommt, ob irgendeine Verwendung ausgeschlossen ist, sondern darauf, wie im konkreten Fall die Verwendung einer Bezeichnung erfolgt.
Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß das Zeichenwort die Bedeutung von Genabtastung, Genabsuchung, Genuntersuchung habe und es sich nicht um eine Wortneuschöpfung handele, weil es bereits in zahlreichen Dokumenten, insbesondere auch in Fachartikeln, gebraucht werde. Diese Feststellung reicht, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend beanstandet,
jedoch nicht aus, um einen beschreibenden Inhalt des Markenwortes feststellen zu können. Hierzu hatte die Anmelderin vorgetragen, daß es sich bei den vom Bundespatentgericht ermittelten Internet-Einträgen im wesentlichen um Angaben der Anmelderin selbst und um Hinweise auf die Software der Anmelderin handele, was sich auch aus der besonderen Schreibweise "GeneScan" ergebe. Das Bundespatentgericht hat demgegenüber keine gegenteiligen Feststellungen dahin getroffen, daß die Verwendung des Markenwortes in beschreibender Weise erfolgt ist und nicht als markenmäßige Kennzeichnung von Computersoftware der Anmelderin zur DNS-Sequenzierung.
3. Nach dem Vortrag der Anmelderin beruht die Sequenzierung von DNS stets auf einer chemischen Aufbereitung von zu analysierenden DNSAbschnitten unter Spaltung oder Fragmentierung derselben. Die aus dem Sequenzierungsvorgang erhaltenen Informationen seien Informationen über eine Vielzahl von Spaltstücken, die mittels des Computerprogramms - das als Ware für die Anmeldung in Anspruch genommen wird - ausgewertet und geordnet würden. Abschließend werde durch das Computerprogramm aus den durch die Verarbeitung der genannten Informationen erhaltenen Daten die gewünschte DNS-Sequenz abgeleitet. Dementsprechend diene das Computerprogramm zur DNS-Sequenzierung lediglich zur Auswertung der Daten, die bei der vorangegangenen chemischen Untersuchung der DNS gewonnen würden. Die eigentliche physische Untersuchung der Gene, welche mit dem Wort "Scan" in der deutschen Bedeutung Abtastung, Absuchung, Untersuchung zum Ausdruck komme, werde dagegen vorher bei der chemischen Analyse der DNS mittels Aufspalten, Abspalten und dergleichen vorgenommen, die an dem zu untersuchenden Objekt erfolge. Gegenteilige Feststellungen hat das Bundespatentgericht nicht getroffen.
Ausgehend von diesem technischen Sachverhalt kann in dem Wort "GENESCAN" eine Bestimmungsangabe lediglich für die chemischen Apparaturen und Verfahren gesehen werden, mit denen das genetische Material unmittelbar untersucht und chemisch analysiert wird, um die Daten für die GenSequenzierung zu gewinnen. Da die Computersoftware zur DNS-Sequenzierung lediglich zur Auswertung und Aufbereitung der Daten, die bei der physischen Untersuchung gewonnen wurden, dient, kann in dem Markenwort keine Bestimmungsangabe für die in Anspruch genommenen Waren gesehen werden. Die Tatsache, daß sonstige Apparate mit der Angabe des Markenworts in ihrer Bestimmung gekennzeichnet werden können, rechtfertigt nicht die Annahme des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die in Anspruch genommenen, den anderen gedachten Waren allenfalls ähnlichen Waren (vgl. BGH, Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517 - SMARTWARE).
Deshalb kann zugleich ausgeschlossen werden, es könne sich für die in Anspruch genommenen Waren selbst ein Freihaltungsbedürfnis möglicherweise erst in der Zukunft entwickeln.
Auch auf die von der Anmelderin und der Rechtsbeschwerde in Abrede gestellte Annahme des Bundespatentgerichts, es sei nicht ausgeschlossen, daß die DNS-Sequenzierung, die derzeit nur Fachleute anspreche, in einigen Jahren von breiteren Verkehrskreisen verwendet werde, kommt es aus den gleichen Gründen nicht an. Unabhängig von dem Bedenken, daß diese Annahme nicht auf der hinreichenden Feststellung der erforderlichen, die Annahme tragenden Tatsachen beruht, fehlt es auch insoweit an der ausreichenden Sachnähe des Markenwortes zu den in Anspruch genommenen Waren.
4. Die Rechtsbeschwerde beanstandet weiter mit Erfolg, daß das Bundespatentgericht auch der Eintragung des Markenworts im Vereinigten Königreich keine Bedeutung beigemessen hat. Es hat das damit gerechtfertigt, daß es sich bei dem Markenwort um einen eingedeutschten Begriff handele, dessen Verwendung auch im Inland belegbar sei, so daß allein auf das Sprachverständnis im Inland abzustellen sei und die mögliche Indizwirkung der Auslandsregistrierung ohne Bedeutung bleibe. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Daß es sich bei dem Markenwort tatsächlich um ein Wort der deutschen Sprache handelt, hat das Bundespatentgericht mit dem Hinweis auf Wortbildungen wie "Genabtastung", "Genabsuchung" oder "Genuntersuchung" schon nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, weil die Wortbildung in den angeführten Beispielen anders ("Gen-" gegenüber "Gene-") erfolgt als in dem Markenwort. Es hat darüber hinaus - anders als es in der von ihm herangezogenen Entscheidung "Premiere" (BGH, Beschl. v. 27.5.1993 - I ZB 7/91, GRUR 1993, 746) der Fall gewesen ist - nicht festgestellt, daß das Markenwort im Inland in einer von seiner englischen Bedeutung abweichenden Bedeutung verwendet wird. Nur in einem derartigen Fall kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die indizielle Bedeutung einer Auslandseintragung unberücksichtigt bleiben. Da die Eintragung im Vereinigten Königreich nicht nur für eine identische Warenangabe und im Land der Sprache des Markenworts erfolgt ist, sondern auch unter der Geltung des Trade Marks Act 1994, erlassen in Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie wie das deutsche Markengesetz, hätte es der Auseinandersetzung des Bundespatentgerichts mit den genannten Indiztatsachen bedurft.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm Büscher Schaffert

Bundesgerichtshof Beschluss, 05. Juli 2001 - I ZB 8/99

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 8/99 Verkündet am:

5. Juli 2001

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung A 53 866/5 Wz

Nachschlagewerk:ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

a) Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der

Eintragung einer Marke auch dann entgegen, wenn das Verzeichnis der Waren

und Dienstleistungen einen weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff

enthält, für den zwar weder das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft

der Marke noch ein Freihaltungsbedürfnis als Sachangabe i.S. von § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG feststellbar ist, dem jedoch auch Waren oder Dienstleistungen

unterfallen, für den diese Voraussetzungen gegeben sind.

b) Zur Frage eines Freihaltungsbedürfnisses an der Buchstabenfolge "AC" bezüglich

der Waren "Vitaminpräparate".

BGH, Beschluß vom 5. Juli 2001 - I ZB 8/99 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung

vom 5. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und

Pokrant

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 29. Dezember 1998 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 28. Januar 1993 beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung des Zeichens "AC" für "Pharmazeutische Produkte" in das Markenregister.
Die zuständige Prüfungsstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen.
Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG GRUR 1999, 743).
Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis an dem angemeldeten Zeichen für gegeben erachtet und ihm auch jede Unterscheidungskraft abgesprochen. Dazu hat es ausgeführt:
In Bezug auf pharmazeutische Produkte spreche schon vieles dafür, daß das angemeldete Zeichen ausschließlich aus Angaben bestehe, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen könnten und bei denen ein berechtigtes Interesse der Mitbewerber an einer durch Markenrechte Dritter ungehinderten beschreibenden Verwendung auch in hervorgehobener Form anzunehmen sei. Die Prüfungsstelle habe festgestellt, daß die Buchstabenfolge "AC" als Abkürzung von Fachbegriffen oder Substanzbezeichnungen, wie Azetylcholin, adrenal cortex, anterior chamber, arythmie complète, axiozervikal , Amniozentese, Antikoagulantien, antiinflammatory corticosteroid, Adriamycin+Cyclophosphamid und Ampicillin verwendet werde. Die Aufzählung lasse sich noch fortsetzen, weil "AC" auch für Acidum, Actinium und ante cenam/ante cibos stehe. Es könne allerdings offenbleiben, ob aus der lexikalischen Lage bereits zwingend das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG folge.

Die als Marke angemeldeten Buchstaben hätten im einschlägigen pharmazeutischen Bereich, wie Verwendungsbeispiele aus der Werbung und von Warenverpackungen zeigten, vor allem eine Bedeutung als Benennung der Vitamine A und C. Das gelte nicht nur für diese Vitamine, sondern auch für B, D und E, die ebenso in Alleinstellung und in verschiedenen Kombinationen mit Groûbuchstaben, insbesondere auch durch Plazierung, Gröûenverhältnisse und Farbgestaltung in hervorgehobener Form wie Marken verwendet würden. Angesichts dieser Praxis könne nicht damit gerechnet werden, daû der warenbeschreibende Charakter der angemeldeten Buchstabengruppe zurücktrete und der Verkehr diese als Phantasiewort auffasse und wie "Ak" ausspreche.
Der warenbeschreibende Charakter der angemeldeten Buchstaben trete auch nicht deshalb in den Hintergrund, weil sie auch als Abkürzung für andere Fachausdrücke stehen könnten. Zwar könne die Mehrdeutigkeit eines Zeichens ein Indiz für das Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses sein. Ein für spezielle Waren - hier Vitaminpräparate - konkret bestehendes Freihaltungsbedürfnis dürfe nicht dadurch umgangen werden, daû das Zeichen für einen weiten Oberbegriff - hier pharmazeutische Produkte - angemeldet werde und dadurch eine Mehrdeutigkeit erhalte, die aber bei der Benutzung für Vitaminpräparate wegen der dann allein naheliegenden Bedeutung ganz in den Hintergrund trete.
Trotz des Hinweises der Anmelderin auf die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG bleibe die Eintragungsfähigkeit der Buchstabenfolge zweifelhaft , weil diese Vorschrift ganz auf den Verletzungsfall zugeschnitten sei und deshalb im Eintragungsverfahren ebensowenig Berücksichtigung finden könne,
wie es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Widerspruchsverfahren der Fall sei.
Der angemeldeten Marke fehle auch die Unterscheidungskraft, weil Fachleute, auf deren Auffassung es im Streitfall maûgeblich ankomme, in der Buchstabenfolge "AC" bei der Verwendung für Vitaminpräparate, die angesichts der weiten Fassung des Warenverzeichnisses mitberücksichtigt werden müûten, in erster Linie die Buchstabensymbole für bestimmte Vitamine sehen würden. Da Vitaminpräparate zu einem typischen Selbstmedikationsbereich gehörten, seien die im Vertrieb befindlichen Aufmachungen und Werbeformen aber auch Endverbrauchern weitgehend bekannt. Bei diesen werde ein Verständnis der angemeldeten Buchstabenfolge im Sinne eines Vitaminhinweises zudem wegen geringerer Kenntnisse der sonstigen Fachbegriffe im Vordergrund stehen.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Marke stehe das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen und ihr fehle jede Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), hält auf der Grundlage der bislang festgestellten Tatsachen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschlieûlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei der dahingehenden Prüfung sind allein die mit der Anmeldung in Anspruch ge-
nommenen Waren zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1977 - I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 989 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES).
Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daû es im Streitfall, in dem die Anmelderin einen weiten Warenoberbegriff für ihre Marke in Anspruch nimmt, für die Annahme eines die begehrte Eintragung hindernden Freihaltungsbedürfnisses ausreichen würde, wenn die angemeldete Marke für einzelne unter den Oberbegriff fallende Waren, hier Vitaminpräparate, eine Beschaffenheitsangabe im Sinne der vorgenannten Bestimmung wäre. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Auch diese speziellen unter den im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriff fallenden Waren werden nämlich von der Anmelderin für ihre Marke in Anspruch genommen. Im Hinblick darauf, daû es dem Markeninhaber - wenn auch möglicherweise mit der Folge, daû die Marke später teilweise verfällt - freisteht, eine eingetragene Marke für nur einen Teil der Waren des Warenverzeichnisses zu benutzen, darf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit nicht bei der Zugrundelegung des Warenoberbegriffs stehenbleiben. Bei einer derartigen (eingeschränkten) Prüfung wäre es, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, einem Markenanmelder möglich, einerseits eine Eintragung zu erreichen, weil ein beschreibender Begriffsinhalt der Marke für den Oberbegriff als solchen nicht nachgewiesen werden könnte, andererseits die Marke dann aber für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Ware zu benutzen, für die diese beschreibend ist und deshalb dem in Rede stehenden
Eintragungshindernis unterfiele. Ebenso wie eine Markenlöschung wegen Nichtigkeit nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht nur teilweise, sondern im ganzen Umfang der Eintragung anzuordnen ist, wenn sie auch nur für eine spezielle unter den eingetragenen Oberbegriff fallende Ware eine beschreibende Sachangabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist (BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II), kommt deshalb im Streitfall, sofern, was noch zu erörtern sein wird, ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG auch nur für Vitaminpräparate gegeben ist, die Eintragung mit dem weitgefaûten Oberbegriff nicht in Betracht.
Das Bundespatentgericht hat von diesem Ausgangspunkt in nicht zu beanstandender Weise - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen auch nicht angegriffen - festgestellt, daû Vitaminpräparate unter den in Anspruch genommenen Warenoberbegriff "Pharmazeutische Produkte" fallen, so daû auch sie der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse zugrunde gelegt werden müssen.
Es hat des weiteren festgestellt, daû u.a. die Groûbuchstaben A und C, aus denen die angemeldete Marke ausschlieûlich besteht, in entsprechendem Zusammenhang die bestimmten Vitamine A und C bezeichneten, wie nicht nur den Fachkreisen, sondern auch den Endverbrauchern angesichts der entsprechenden Verwendung auf Verkaufsverpackungen und in der Werbung bekannt sei. Auch hiergegen ist - anders als es die Rechtsbeschwerde sieht - aus Rechtsgründen nichts zu erinnern.
Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde aber gegen die weitere Annahme des Bundespatentgerichts, mit diesen Feststellungen sei die - für Vitaminpräparate - beschreibende Bedeutung der angemeldeten Marke belegt. Dem kann nicht beigetreten werden.

Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht vernachlässigt, daû es sich bei der angemeldeten Marke um die Buchstabenkombination "AC" handelt , nicht um die einzelnen Buchstaben "A" und "C", für die allein die zum beschreibenden Inhalt im Zusammenhang mit Vitaminpräparaten getroffenen Feststellungen gelten. Es ist insbesondere auch aus den vom Bundespatentgericht in das Verfahren eingeführten Verwendungsbeispielen nicht zu entnehmen , daû die angemeldete Buchstabenkombination als solche im Sinne der Angabe bestimmter Vitamine verwendet wird. In der Art der angemeldeten Marke eng nebeneinander gestellte Kombinationen von zwei der für die Bezeichnung von Vitaminen verwendeten Buchstaben sind aus den Beispielen nicht ersichtlich. In deren Mehrzahl ist neben den reinen Buchstaben ein ausdrücklicher Hinweis auf Vitamine enthalten. Ein einziges Beispiel (GA 43) zeigt eine Dreierkombination von eng nebeneinander gestellten Buchstaben ("ACE"), die allenfalls als beschreibender Hinweis auf Vitamine verstanden werden kann. Bei allen anderen Beispielen sind Verbindungszeichen in der Art von Gedankenstrichen oder dem Pluszeichen verwendet oder die Buchstaben sind untereinander gestellt, so daû der Verkehr gerade aufgrund dieser besonderen Anordnungen auf die beschreibende Verwendung der Buchstaben für die entsprechenden Vitamine hingewiesen wird. Bei der Bezeichnung "Karibik ACE" für ein Orangen-Karotten-Getränk (GA 41) und der Bezeichnung "Wassen Selenium -ACE®" (GA 45) für Vitamin-Selenhefe-Tabletten ist die Buchstabenkombination ACE eher kennzeichnend als beschreibend verwendet. Bei der danach auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen vorzunehmenden Beurteilung ist es erfahrungswidrig, davon auszugehen, daû der Verkehr in der angemeldeten Buchstabenkombination "AC" den Hinweis auf die Vitamine A und C sehen wird, zumal auch der Verkehr derartige ihm wie eine Marke entgegentretende Bezeichnungen keiner analysierenden, möglichen
beschreibenden Begriffsinhalten nachgehenden Betrachtung unterwirft (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM, m.w.N.).
Die bei den Akten befindlichen Verwendungsbeispiele zeigen im übrigen , daû Pharmaunternehmen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ihre Vitaminpräparate als solche zu kennzeichnen, ohne auf die Buchstabenkombination "AC" in der angemeldeten Art angewiesen zu sein, zumal auch eine auf die Zusammensetzung der Vitamine A und C beschränkte Verwendung von Vitaminpräparaten nicht einmal belegt ist.
2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneint. Auch diese Beurteilung ist auf der Tatsachengrundlage nicht frei von Rechtsfehlern.
Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaût zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem groûzügigen Maûstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it., je m.w.N.). Kann einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, gibt es keinen tatsächlichen
Anhalt dafür, daû ihr die erforderliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it., m.w.N.). So liegt der Fall hier, weil auf der Grundlage der bisher getroffenen tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts, wie schon zuvor zu Ziffer 1 ausgeführt, kein Anhalt dafür gegeben ist, daû der Verkehr die Marke "AC" im Sinne einer beschreibenden Angabe versteht.
IV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der angefochtene Beschluû aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dieses wird gegebenenfalls auch die Vorschrift des § 156 Abs. 1 MarkenG heranzuziehen haben.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Pokrant

Markengesetz - MarkenG | § 8 Absolute Schutzhindernisse

(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1.: denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
3.: die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4.: die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen,
5.: die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen,
6.: die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten,
7.: die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten,
8.: die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten,
9.: die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
10.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
11.: die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind,
12.: die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen,
13.: deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder
14.: die bösgläubig angemeldet worden sind.