Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Sept. 2010 - I ZB 81/09
Bundesgerichtshof
BUNDESGERICHTSHOF
beschlossen:
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe:
- 1
- I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 24. April 2006 die Wort-/Bildmarke Nr. 30611652 unter anderem für Zuckerwaren, Konfekt, Lakritze (Süßwaren) und Bonbons in das Markenregister eingetragen.
- 2
- Auf Antrag der Antragstellerinnen hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der Marke für diese Waren angeordnet. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, GRUR-RR 2009, 426).
- 3
- Hiergegen richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Versagung des rechtlichen Gehörs rügt.
- 4
- II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG für Zuckerwaren, Konfekt, Lakritze (Süßwaren) und Bonbons vorlägen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 5
- Die Markenabteilung habe zutreffend festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung "Yoghurt-Gums" im Hinblick auf die in Rede stehenden Waren um einen sachbeschreibenden Hinweis auf Gummibonbons mit Joghurtanteil bzw. -geschmack handele. Das der englischen Sprache entnommene Wort "Gums" werde im inländischen Verkehr zur Beschreibung von Fruchtgummiprodukten verwendet. Der Bestandteil "Yoghurt" gebe an, dass die beanspruchten Waren unter Verwendung von Joghurt hergestellt seien. Da die Kombination der für sich genommen schutzunfähigen Wortbestandteile "Yoghurt" und "Gums" keinen Gesamteindruck erwecke, der über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgehe, fehle ihr - auch unter Berücksichtigung der grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke - die Eignung zur betrieblichen Herkunftsbezeichnung.
- 6
- Die Markeninhaberin könne auch nicht damit gehört werden, dass sie nach Schluss der mündlichen Verhandlung das Warenverzeichnis in erster Linie auf die Waren Zuckerwaren, nämlich Fruchtgummi, Weingummi, Schaumzuckerbonbons, Gummibonbons, Bonbons, Lakritze (Süßwaren), Konfekt, Brausepulverkomprimate zum Essen, Brausepulver zum Essen, Salzlakritz, Hartkaramellen, Marzipan , Eiskonfekt, Krokant, Lakritzstangen, Pfefferminzbonbons, Nougat, Brauselutscher , Lutscher, kandierte Früchte, sämtliche der vorgenannten Zuckerwaren insbesondere unter Beifügung von Joghurt-Pulver sowie hilfsweise weitergehend beschränkt habe.
- 7
- Bei einem gemäß § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zuzustellenden Beschluss könne ein Teilverzicht auf die angegriffene Marke nach Schluss der mündlichen Verhandlung grundsätzlich nur berücksichtigt werden, sofern er sich auf die bloße Streichung eines im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthaltenen Begriffs beschränke. Dagegen sei eine nachträgliche Berücksichtigung ausgeschlossen, wenn - wie hier - der Wortlaut eingetragener Begriffe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen verändert werde, weil dies stets eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr mögliche Prüfung auf etwaige unzulässige Erweiterungen erfordere. Die Äußerung des Senats, eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgende Beschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses der Anmeldung begegne grundsätzlich keinen durchgreifenden Bedenken, habe sich erkennbar ohne weiteres nur auf den - hier nicht gegebenen - Fall der zulässigen Einschränkung bezogen und gebe daher zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung keinen Anlass.
- 8
- III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.
- 9
- 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Darauf, ob die Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Rn. 6 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte).
- 10
- 2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).
- 11
- a) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens , dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfG, NJW-RR 2004, 1710, 1712; BGH, Beschluss vom 10. April 2007 - I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Rn. 10 = WRP 2007, 788 - MOON). Das rechtliche Gehör vor Gericht umfasst auch das Recht, Anträge zu stellen (BGH, Beschluss vom 14. Oktober 1999 - I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 = WRP 2000, 542 - COMPUTER ASSOCIATES). Dabei ist das rechtliche Gehör grundsätzlich in der Weise zu gewähren, die für das in Betracht kommende Verfahren vorgeschrieben ist (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 338 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS, mwN).
- 12
- b) In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat das Gericht, wie im angefochtenen Beschluss dargelegt, den rechtlichen Hinweis erteilt, eine Beschränkung des Warenverzeichnisses nach Schluss der mündlichen Verhandlung begegne grundsätzlich keinen Bedenken. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, dieser Hinweis sei in seiner Allgemeinheit unzutreffend gewesen, weil das Bundespatentgericht einen nach der mündlichen Verhandlung erklärten Teilverzicht nur dann berücksichtige, wenn er durch bloße Streichung einzelner Begriffe des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erfolge. In der Erteilung des fehlerhaften und irreführenden Hinweises liege eine Verletzung des Verfahrensgrundrechts der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör, weil sie im Falle eines zutreffenden richterlichen Hinweises die später erklärte Beschränkung des Warenverzeichnisses noch während der mündlichen Verhandlung vorgenommen hätte.
- 13
- c) Hat wie im vorliegenden Fall nach § 69 MarkenG eine mündliche Verhandlung vor dem Beschwerdegericht stattgefunden, so ist nach Schluss der mündlichen Verhandlung (§ 76 Abs. 6 Satz 1 MarkenG) aufgrund der dort erörterten Sach- und Rechtslage zu entscheiden. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung eintretende Tatsachen können, auch wenn die Endentscheidung statt der Verkündung zugestellt werden soll (§ 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), grundsätzlich nur berücksichtigt werden, wenn erneut in die mündliche Verhandlung eingetreten (§ 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG) oder statt dessen mit Zustimmung der Beteiligten das schriftliche Verfahren angeordnet wird (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 128 Abs. 2 ZPO).
- 14
- Das gilt auch für die Tatsache des (teilweise) Erlöschens der Marke infolge eines (teilweisen) Verzichts des Markeninhabers (BGH, GRUR 2001, 337, 338 - EASYPRESS). Nach § 48 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung auf Antrag des Markeninhabers jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen , für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht. Die teilweise Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stellt einen Teilver- zicht im Sinne von § 48 Abs. 1 MarkenG dar (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 35 = WRP 2008, 1092 - idw). Der Verzicht kann auch in einem anhängigen Widerspruchs- oder Löschungsverfahren erklärt werden und wird mit Abgabe der Erklärung unmittelbar wirksam (vgl. Begründung zu § 48 MarkenG, BlPMZ Sonderheft 1994, S. 88; BGH, GRUR 2001, 337, 338 - EASYPRESS). Da die Erklärung materiell-rechtlich ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt, kann sie auch im Löschungsverfahren nicht bedingt abgegeben werden (BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 35 - idw, mwN). Soweit sich aus der Senatsentscheidung vom 24. Februar 2005 - I ZB 2/04 - MEY/Ella May (GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744) etwas anderes ergibt, wird daran nicht festgehalten.
- 15
- d) Es kann dahingestellt bleiben, ob der in der mündlichen Verhandlung erteilte Hinweis des Beschwerdegerichts, gegen eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgende Beschränkung des Warenverzeichnisses bestünden grundsätzlich keine Bedenken, schon deshalb unzutreffend war, weil die Berücksichtigung einer solchen Verzichtserklärung wie jeder anderen nachträglich eintretenden Tatsache stets die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung oder den Übergang in das schriftliche Verfahren mit Zustimmung der Verfahrensbeteiligten (vgl. BGH, GRUR 2001, 337, 338 - EASYPRESS) voraussetzt , oder ob ein solcher Verzicht nach Schluss der mündlichen Verhandlung auch ohne deren Wiedereröffnung (ausnahmsweise) dann berücksichtigt werden kann, wenn er sich auf die bloße Streichung eines im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Begriffs beschränkt. Denn die Markeninhaberin ist in der Wahrnehmung ihrer Rechte jedenfalls dadurch erheblich beeinträchtigt worden, dass aus dem erteilten richterlichen Hinweis nicht mit der gebotenen Klarheit erkennbar war, dass eine Berücksichtigung eines nach Schluss der mündlichen Verhandlung erklärten Teilverzichts von bestimmten einschränkenden Voraussetzungen abhängig sein sollte. Der Auffassung des Bundespatentgerichts, der Hinweis habe sich erkennbar nur auf den - hier nicht gegebenen - Fall der nach Ansicht des Bundespatentgerichts zulässigen Einschränkung , also auf die bloße Streichung eines Waren- oder Dienstleistungsbegriffs , bezogen, kann nicht gefolgt werden. Der Wortlaut des Hinweises, der sich angesichts der Verfahrenssituation aus der Sicht der Markeninhaberin ersichtlich darauf beziehen sollte, ob ein Teilverzicht durch Beschränkung des Warenverzeichnisses nach Schluss der mündlichen Verhandlung noch vom Beschwerdegericht berücksichtigt werden würde, bietet für ein solches Verständnis keinen Anhaltspunkt. Die Erklärung einer Beschränkung des Warenverzeichnisses nach Schluss der mündlichen Verhandlung ist im Gegenteil als grundsätzlich unbedenklich bezeichnet worden. Wird eine Verfahrenshandlung vom Gericht als grundsätzlich unbedenklich bezeichnet, kann ein Verfahrensbeteiligter davon ausgehen, dass sie - sofern die allgemeinen Voraussetzungen jeder Verfahrenshandlung gegeben sind - im Allgemeinen und nicht nur bei Vorliegen weiterer besonderer Voraussetzungen zulässig ist.
- 16
- Die Markeninhaberin musste den Hinweis des Beschwerdegerichts auch nicht aus anderen Gründen dahin verstehen, dass ein Teilverzicht auf die Marke nach Schluss der mündlichen Verhandlung trotz der grundsätzlichen Unbedenklichkeit einer solchen Erklärung nur berücksichtigt werden könnte, wenn er sich auf eine bloße Streichung von Begriffen des Warenverzeichnisses beschränkte. Eine der Ansicht des Bundespatentgerichts entsprechende gesetzliche Regelung besteht nicht. Der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs lässt sich gleichfalls nichts für eine solche Auffassung entnehmen. Soweit sich das Beschwerdegericht in der angefochtenen Entscheidung auf den (im Widerspruchsverfahren ergangenen) Beschluss des 24. Senats des Bundespatentgerichts vom 13. August 2002 (24 W (pat) 32/01, GRUR 2003, 530, 531 - Waldschlößchen ) bezieht, ist bei Erteilung des gerichtlichen Hinweises eine ausdrückliche oder erkennbare Bezugnahme, aus der die Markeninhaberin ent- nehmen konnte, dass das Beschwerdegericht sich dieser Rechtsprechung (für das Löschungsverfahren) anschließen wollte, nicht erfolgt.
- 17
- e) Das Bundespatentgericht hat sich nicht damit befasst, ob die von der Markeninhaberin erklärte Beschränkung des Warenverzeichnisses, soweit sie nicht hilfsweise, sondern unbedingt erklärt worden ist, einen wirksamen Teilverzicht oder eine unzulässige Erweiterung enthält. Diese Beurteilung erfordert eine dem Tatrichter vorbehaltene Auslegung der Begriffe des (geänderten) Warenverzeichnisses , an der es hier fehlt. Für die rechtliche Prüfung in der Rechtsbeschwerdeinstanz ist daher das Vorbringen der Markeninhaberin zugrunde zu legen, dass die unbedingt erklärte Änderung des Warenverzeichnisses keine unzulässige Erweiterung enthält und auch im Übrigen inhaltlich zulässig ist.
- 18
- f) Da davon auszugehen ist, dass die Markeninhaberin bei einem zutreffenden Hinweis des Beschwerdegerichts die Beschränkung des Warenverzeichnisses schon in der mündlichen Verhandlung erklärt hätte, hat das fehlerhafte Vorgehen des Bundespatentgerichts zur Verhinderung einer entsprechenden prozessualen Erklärung der Markeninhaberin geführt. In diesem Verstoß gegen die richterliche Hinweispflicht liegt demnach auch eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 84, 188, 190).
- 19
- IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.09.2009 - 26 W (pat) 72/07 -
Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Sept. 2010 - I ZB 81/09
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(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.
(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.
(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.
(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.
(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und
- 1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird, - 2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und - 3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.
(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.
(1) Ein Dritter kann einem Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren beitreten, wenn über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit noch keine unanfechtbare Entscheidung getroffen wurde und er glaubhaft machen kann, dass
- 1.
gegen ihn ein Verfahren wegen Verletzung derselben eingetragenen Marke anhängig ist oder - 2.
er aufgefordert wurde, eine behauptete Verletzung derselben eingetragenen Marke zu unterlassen.
(2) Für die Antragstellung gilt § 53 Absatz 1 bis 3 entsprechend. Erfolgt der Beitritt im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht, erhält der Beitretende die Stellung eines Beschwerdebeteiligten.
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.
(2) Ist die Marke entgegen § 3, 7 oder 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 13 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 findet im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Ist die Marke entgegen § 8 Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eingetragen worden, so kann die Eintragung nur dann gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.
(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 14 eingetragen worden ist und
- 1.
das Nichtigkeitsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit dem Tag der Eintragung eingeleitet wird, - 2.
das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nummer 4 bis 13 auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Erklärung der Nichtigkeit besteht und - 3.
die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenommen worden ist.
(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.
(1) Die Endentscheidungen des Bundespatentgerichts werden, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin verkündet. Dieser soll nur dann über drei Wochen hinaus angesetzt werden, wenn wichtige Gründe, insbesondere der Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, dies erfordern. Statt der Verkündung ist die Zustellung der Endentscheidung zulässig. Entscheidet das Bundespatentgericht ohne mündliche Verhandlung, so wird die Verkündung durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt. Die Endentscheidungen sind den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.
(2) Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts, durch die ein Antrag zurückgewiesen oder über ein Rechtsmittel entschieden wird, sind zu begründen.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
BUNDESGERICHTSHOF
beschlossen:
Gründe:
I. In dem von der Antragstellerin gemäß §§ 50, 54 MarkenG angestrengten Löschungsverfahren bezüglich der Marke Nr. 2 057 943 "EASYPRESS", die für verschiedene Waren der Klasse 9 eingetragen war, blieb der Löschungsantrag vor dem Deutschen Patentamt ohne Erfolg. Hiergegen legte die Antragstellerin Beschwerde ein, über die am 10. Dezember 1997 vor dem Bundespatentgericht mündlich verhandelt wurde.
Am Ende dieser Verhandlung wurde der Beschluß verkündet, daß eine Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt werde, jedoch nicht vor dem 23. Dezember 1997. Nachdem die Beteiligten zuvor wegen der Prüfung von Vergleichsmöglichkeiten gebeten hatten, diesen Zeitpunkt noch hinauszuschieben , stellte die Markeninhaberin ihrerseits am 16. März 1998 Antrag auf Löschung ihrer Marke. Das wurde der Antragstellerin mit dem Bemerken mitgeteilt , daß sich das Beschwerdeverfahren dadurch erledigt habe. Die Antragstellerin hat beantragt, festzustellen, daß die Wirkungen der Eintragung der deutschen Marke Nr. 2 057 943 EASYPRESS als von Anfang an und bis zum Eingang des Löschungsantrags der Markeninhaberin vom 16. März 1998 nicht eingetreten gelten; hilfsweise hat sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Die Markeninhaberin hat beantragt, den Feststellungsantrag zurückzuweisen. Das Bundespatentgericht hat ausgesprochen, daß die Beschwerde der Antragstellerin gegenstandslos ist (BPatG Mitt. 2000, 361). Mit ihrer hiergegen gerichteten (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde beantragt die Antragstellerin, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß dem anhängigen Löschungsverfahren durch den Löschungsantrag der Markeninhaberin die Grundlage entzogen worden sei. Es hat dazu ausgeführt:
Folge des materiell-rechtlichen Verzichts der Markeninhaberin sei die unmittelbar eintretende Rechtswirkung des Untergangs der eingetragenen Marke gewesen. Der Löschung der Eintragung der Marke im Register komme nur noch eine deklaratorische Wirkung zu. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Umstand, daß die Antragstellerin nach Eingang der Verzichtserklärung den Feststellungsantrag gestellt habe. Da dieser Antrag erst nach Schließung der mündlichen Verhandlung und der darauf folgenden Verkündung des Beschlusses, daß eine Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt werden solle, gestellt worden sei, sei über ihn nicht mehr zu entscheiden. Bei aufgrund mündlicher Verhandlung ergehenden Entscheidungen sei den Beteiligten nachträglicher weiterer Sachvortrag verwehrt.
Gründe für eine Fortsetzung des Verfahrens durch Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung lägen nicht vor. Es sei weder nachträglich ein entscheidungserheblicher Verfahrensfehler festgestellt worden, noch fehle es an der vollständigen Erörterung der Sache. Auch in dem Feststellungsantrag seien keine Umstände zu erkennen, die eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung rechtfertigten. Mit ihm sei keine wesentliche neue Tatsache vorgetragen ; er stelle vielmehr lediglich ein anderes rechtliches Begehren dar als der ursprünglich auf Löschung der Marke gerichtete Beschwerdeantrag. Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung, um einer Partei Gelegenheit zu geben, neue Ansprüche zu erheben, komme nicht in Betracht.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung. 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht im Streitfall statthaft. Hierfür genügt es, daß ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird; darauf, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Frage der Statthaftigkeit nicht an (BGH, Beschl. v. 3.12.1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 = WRP 1999, 435 - DILZEM; v. 14.10.1999 - I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 = WRP 2000, 542 - COMPUTER ASSOCIATES, jeweils m.w.N.). Das ist hier der Fall, weil die Antragstellerin mit näherer Begründung beanstandet, daß ihr das rechtliche Gehör versagt worden (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG). 2. Die Rechtsbeschwerde ist in der Sache begründet, weil der geltend gemachte Verfahrensmangel der Versagung des rechtlichen Gehörs vorliegt und die angefochtene Entscheidung auch darauf beruht.
a) Die Vorschrift des Art. 103 Abs. 1 GG, die in § 78 Abs. 2 MarkenG für das Beschwerdeverfahren in Markensachen eine konkrete Ausgestaltung erfahren hat, gewährt den an einem gerichtlichen Verfahren formell oder materiell Beteiligten das Recht, sich zu den der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und zur Rechtslage zu äußern. Das rechtliche Gehör vor Gericht umfaßt mithin nicht nur Stellungnahmen zum Sachverhalt, sondern auch Rechtsausführungen sowie das Recht, Anträge zu stellen (vgl. BGH
GRUR 2000, 512, 513 - COMPUTER ASSOCIATES). Dabei ist das rechtliche Gehör grundsätzlich in der Weise zu gewähren, die für das in Betracht kommende Verfahren vorgeschrieben ist (vgl. BGHZ 13, 265, 270). Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht ist zwar, wie sich aus § 69 MarkenG entnehmen läßt, eine mündliche Verhandlung nicht obligatorisch vorgeschrieben. Ist eine mündliche Verhandlung aber - wie im Streitfall wegen Sachdienlichkeit (§ 69 Nr. 3 MarkenG) - vom Bundespatentgericht angeordnet worden, so ist nach Abschluß der mündlichen Verhandlung aufgrund der in dieser erörterten Sach- und Rechtslage zu entscheiden. Diese Entscheidung darf, wie § 78 Abs. 2 MarkenG ausdrücklich vorschreibt, nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Die Endentscheidung kann anstelle der Verkündung auch, wie es im Streitfall vorgesehen worden war, zugestellt werden (§ 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine derartige Endentscheidung aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 1997 ist jedoch - entgegen dem im Anschluß an die mündliche Verhandlung verkündeten Beschluß - nicht ergangen. Das Bundespatentgericht hat vielmehr in einer neuen - nicht auf den Ergebnissen der mündlichen Verhandlung beruhenden - Sitzung im schriftlichen Verfahren durch den angefochtenen Beschluß entschieden. Es hat dabei den Löschungsantrag der Markeninhaberin vom 16. März 1998 berücksichtigt, sich aber gehindert gesehen, über den daraufhin geänderten Antrag der Antragstellerin zu befinden. Damit hat es den Anspruch der Antragstellerin auf rechtliches Gehör im Sinne der Konkretisierung in § 78 Abs. 2 MarkenG verletzt, weil es eine Tatsache seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat (Untergang der
Marke durch den im Löschungsantrag der Markeninhaberin liegenden materiell -rechtlichen Verzicht), zu der sich die Antragstellerin tatsächlich geäußert hatte - sie hatte in ihrem Schriftsatz vom 7. April 1998 im Hinblick auf die neue Tatsache einen anderen Antrag (Feststellungsantrag) gestellt und hierzu mit eingehenden Rechtsausführungen vorgetragen -, indem es diesen Antrag und den zugehörigen Sachvortrag, wie es im angefochtenen Beschluß ausdrücklich ausgeführt hat - und was einer überhaupt fehlenden Ä ußerungsmöglichkeit gleich zu erachten ist -, rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen hat. Das Bundespatentgericht war, nachdem es mündlich verhandelt hatte, gehalten, erneut in die mündliche Verhandlung einzutreten (§ 76 Abs. 6 Satz 2 MarkenG), wenn es die nach Abschluß der mündlichen Verhandlung eingetretene Tatsache des Erlöschens der Marke durch den im Löschungsantrag liegenden Verzicht der Markeninhaberin auf ihre Marke berücksichtigen wollte (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 69 Rdn. 16; Ingerl /Rohnke, Markengesetz, § 69 Rdn. 6; vgl. BGH, Beschl. v. 16.10.1973 - X ZB 15/72, GRUR 1974, 294, 295 - Richterwechsel II, zu § 41h Abs. 3 PatG 1968, jetzt § 93 Abs. 3 PatG). Im schriftlichen Verfahren hätte es die in Rede stehende Tatsache nur berücksichtigen dürfen, wenn es - was im Streitfall nicht geschehen ist - im Einverständnis der Parteien wieder in das schriftliche Verfahren übergegangen wäre (Althammer/Ströbele aaO § 69 Rdn. 16; Ingerl/Rohnke aaO § 69 Rdn. 6).
b) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 f. = WRP 1997, 762 - Top Selection). Zwar hat das
Bundespatentgericht in einer Hilfserwägung zum Ausdruck gebracht, daß Bedenken gegen die Zulässigkeit des von der Antragstellerin gestellten Hilfsantrags bestünden. Dieser Auffassung kann jedoch nicht beigetreten werden. Allerdings ist, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, infolge des von der Antragsgegnerin ausgesprochenen Verzichts auf ihre Marke diese unmittelbar erloschen, ohne daß es hierfür noch einer Vollziehung im Register bedurfte (vgl. Begr. z. Reg.Entw. BT-Drucks. 12/6581, S. 96 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 88). Damit war jedoch - anders als es das Bundespatentgericht gesehen hat - dem Löschungsverfahren nicht von vornherein in vollem Umfang die Grundlage entzogen. Der ausgesprochene Verzicht hat zum Erlöschen des Rechts ex nunc geführt. Die von der Antragstellerin mit ihrem Löschungsantrag gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG angestrebte Löschung wegen Nichtigkeit sollte dagegen gemäß § 52 Abs. 2 MarkenG dazu führen, daß die Wirkungen der Eintragung der Marke im Umfang der Löschung als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Bei seiner Annahme, das Löschungsverfahren gemäß § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG habe ausschließlich den Zweck der Löschung, der auch bei einem Verzicht, also der Vernichtung des Rechts ex nunc, erreicht sei, hat das Bundespatentgericht unbeachtet gelassen, daß die Anordnung der Löschung wegen Nichtigkeit nicht nur - wie es gemeint hat - inzidenter zur Feststellung der Nichtigkeit im Zeitpunkt der Eintragung führt, sondern daß kraft ausdrücklicher Bestimmung die gesetzlichen Wirkungen der Eintragung ex tunc als nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG). Hieraus ergibt sich zugleich, daß das markenrechtliche Löschungsverfahren in einem derartigen Fall - ebenso wie ein Patentnichtigkeits- oder Ein-
spruchsverfahren oder ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. hierzu: Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9. Aufl., § 81 Rdn. 29, § 15 GebrMG Rdn. 4; Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 15 Rdn. 32 ff; Schulte, Patentgesetz , 5. Aufl., § 59 Rdn. 18) nach Erlöschen des in Frage stehenden Schutzrechts - nicht ohne weiteres als in der Hauptsache erledigt angesehen werden kann. Bei einem derartigen Verfahrensstand ist vielmehr zu prüfen, ob der Löschungsantragsteller ein besonderes Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Nichtigkeit ex tunc hat - wie es im Streitfall die Antragstellerin geltend gemacht hat. Ist das der Fall, was das Bundespatentgericht im neu eröffneten Beschwerdeverfahren zu prüfen haben wird, ist die begehrte Feststellung nach allgemeinen Verfahrensgrundsätzen zu treffen. IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Erdmann v . Ungern-Sternberg Starck Bornkamm Schaffert
Eine mündliche Verhandlung findet statt, wenn
- 1.
einer der Beteiligten sie beantragt, - 2.
vor dem Bundespatentgericht Beweis erhoben wird (§ 74 Abs. 1) oder - 3.
das Bundespatentgericht sie für sachdienlich erachtet.
(1) Der oder die Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung.
(2) Nach Aufruf der Sache trägt der oder die Vorsitzende oder der Berichterstatter oder die Berichterstatterin den wesentlichen Inhalt der Akten vor.
(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.
(4) Der oder die Vorsitzende hat die Sache mit den Beteiligten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu erörtern.
(5) Der oder die Vorsitzende hat jedem Mitglied des Senats auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet der Senat.
(6) Nach Erörterung der Sache erklärt der oder die Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen. Der Senat kann die Wiedereröffnung beschließen.
(1) Die Endentscheidungen des Bundespatentgerichts werden, wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wird, oder in einem sofort anzuberaumenden Termin verkündet. Dieser soll nur dann über drei Wochen hinaus angesetzt werden, wenn wichtige Gründe, insbesondere der Umfang oder die Schwierigkeit der Sache, dies erfordern. Statt der Verkündung ist die Zustellung der Endentscheidung zulässig. Entscheidet das Bundespatentgericht ohne mündliche Verhandlung, so wird die Verkündung durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt. Die Endentscheidungen sind den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.
(2) Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts, durch die ein Antrag zurückgewiesen oder über ein Rechtsmittel entschieden wird, sind zu begründen.
(1) Der oder die Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung.
(2) Nach Aufruf der Sache trägt der oder die Vorsitzende oder der Berichterstatter oder die Berichterstatterin den wesentlichen Inhalt der Akten vor.
(3) Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.
(4) Der oder die Vorsitzende hat die Sache mit den Beteiligten in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu erörtern.
(5) Der oder die Vorsitzende hat jedem Mitglied des Senats auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet der Senat.
(6) Nach Erörterung der Sache erklärt der oder die Vorsitzende die mündliche Verhandlung für geschlossen. Der Senat kann die Wiedereröffnung beschließen.
(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundespatentgericht enthält, sind das Gerichtsverfassungsgesetz und die Zivilprozeßordnung entsprechend anzuwenden, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht ausschließen. § 227 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung ist nicht anzuwenden. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht gilt für die Gebühren das Patentkostengesetz, für die Auslagen gilt das Gerichtskostengesetz entsprechend.
(2) Eine Anfechtung der Entscheidungen des Bundespatentgerichts findet nur statt, soweit dieses Gesetz sie zuläßt.
(3) Für die Gewährung der Akteneinsicht an dritte Personen ist § 62 Absatz 1 bis 4 entsprechend anzuwenden. Über den Antrag entscheidet das Bundespatentgericht.
(1) Die Parteien verhandeln über den Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht mündlich.
(2) Mit Zustimmung der Parteien, die nur bei einer wesentlichen Änderung der Prozesslage widerruflich ist, kann das Gericht eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung treffen. Es bestimmt alsbald den Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können, und den Termin zur Verkündung der Entscheidung. Eine Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ist unzulässig, wenn seit der Zustimmung der Parteien mehr als drei Monate verstrichen sind.
(3) Ist nur noch über die Kosten oder Nebenforderungen zu entscheiden, kann die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung ergehen.
(4) Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteile sind, können ohne mündliche Verhandlung ergehen, soweit nichts anderes bestimmt ist.
(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.
(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.
(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.
(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.
BUNDESGERICHTSHOF
beschlossen:
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe:
I. Gegen die am 18. April 1997 angemeldete und am 14. Juli 1997 für die Waren "Bekleidungsstücke für Damen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 397 17 463
hat die Widersprechende aus ihrer am 29. Mai 1987 für "Gestrickte und gewirkte Leibwäsche" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 106 784
Widerspruch eingelegt.
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken fehle.
Auf die hiergegen erhobene Beschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke für "Bekleidungsstücke für Damen" angeordnet.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, wendet sich die Markeninhaberin gegen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke.
II. Das Bundespatentgericht hat für den Bereich der Warenidentität die Gefahr einer Verwechslung zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bejaht, weil diese gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Hierzu hat es ausgeführt:
Die angegriffene Marke beanspruche hinsichtlich der "gestrickten und gewirkten Leibwäsche" Schutz für Waren, die von den Waren "Bekleidungsstücke für Damen" identisch umfaßt seien.
Die der Widerspruchsmarke möglicherweise aufgrund ihrer gewissen Farblosigkeit von Hause aus anhaftende geringfügige Kennzeichnungsschwäche sei zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke durch langjährige und starke Benutzung - zugleich als wesentlicher Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden - überwunden gewesen. Insoweit sei, da der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Kreis der angesprochenen Verbraucher in Westdeutschland wesentlich größer sei als in Ostdeutschland, im Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke von einem etwa an die 40 % reichenden Bekanntheitsgrad und damit von einer zwar nicht starken, aber doch deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft und einem entsprechend erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.
Die Markenstelle habe zwar zutreffend angenommen, daß der die angegriffene Marke allein kennzeichnende Name "Ella May" nicht von dem Bestandteil "May" geprägt werde. Damit könne zwar nicht ohne weiteres eine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken (im engeren Sinne) angenommen, wegen der durch umfangreiche Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht jedoch ausgeschlossen werden, daß ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs die angegriffene Marke aufgrund ihres Bestandteils "May" mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringe. Bei einer solchen gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die zugleich das Firmenkennzeichen des Inhabers der älteren Marke bilde, sei nicht auszuschließen , daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit der jüngeren Kombinationsmarke annehme, der Träger des bekannten alleinstehenden Familiennamens oder ein Mitglied seiner Familie habe gerade den in der Kombinationsmarke enthaltenen Vornamen.
Diese Voraussetzungen seien vorliegend jedenfalls im mündlichen Geschäftsverkehr erfüllt. Der Verkehr könne, wenn er der angegriffenen Marke beispielsweise bei Verkaufsgesprächen oder bei mündlichen Empfehlungen, Nachfragen oder Auskünften begegne, irrtümlich annehmen, er habe die um den Vornamen "Ella" ergänzte bekannte ältere Marke vor sich. Eine solche falsche Zuordnung liege gerade im Bekleidungs- und Modebereich nahe. Denn dort werde zur Warenkennzeichnung eine beachtliche Zahl von Designernamen sowohl in Form der vollständigen Kombination von Vor- und Nachname als auch nur als Familienname und zudem teilweise allein der Vorname verwendet; des weiteren begegne der Verkehr dort Vornamen auch als Kennzeichen einer besonderen Produktlinie des Trägers des Nachnamens. Angesichts dieser verschiedenen Formen von Namenskennzeichnungen im Bekleidungsbereich könne auch vorliegend die wie "Ella Mey" klingende jüngere Marke bei noch beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung hervorrufen , es handele sich - etwa zur Bezeichnung einer besonderen Wäscheserie für Damen - um ein um den Vornamen "Ella" ergänztes Kennzeichen des Wäscheherstellers "MEY".
III. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr jedenfalls in klanglicher Hinsicht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ohne Rechtsfehler bejaht.
1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstlei-
stungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstl eistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennze ichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886 f. = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem, m.w.N.; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde auch unangegriffen ausgegangen.
2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der mit der jüngeren Marke beanspruchte Schutz für "Bekleidungsstücke für Damen" die Waren "gestrickte und gewirkte Leibwäsche" umfaßt, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke rechtsfehlerfrei für die Waren „Bekleidungsstücke für Damen“ angeordnet und nicht auf „gestrickte und gewirkte Leibwäsche für Damen“ beschränkt. Liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke hinsichtlich der übergreifend formulierten Ware zu löschen. Die mit der Entscheidung über den Widerspruch befaßten Instanzen sind nicht berechtigt, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren aus dem Oberbegriff vorzunehmen (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, WRP 2005, 341, 343 - il Patrone/Il Portone, m.w.N.). Es ist allein Sache des Markeninhabers, das Warenverzeichnis dadurch umzuformulieren, daß er den Oberbegriff durch eine
- gegebenenfalls hilfsweise - Teilverzichtserklärung einschränkt. Das Bundespatentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Warenidentität ausgehen.
3. Das Bundespatentgericht hat von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet und ohne Rechtsfehler einen Erfahrungssatz verneint, wonach der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken sich allein oder vorrangig an dem Nachnamen orientiere (vgl. BGHZ 139, 340, 351 – Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; vgl. auch Tyra, GRUR 2004, 981). Folgerichtig hat das Bundespatentgericht deshalb angenommen, daß innerhalb der erkennbar aus Vorname und Nachname gebildeten Marke "Ella May" dem Nachnamen nur bei Vorliegen besonderer Umstände eine die Gesamtbezeichnung prägende Bedeutung zugemessen werden kann. Solche Umstände hat es im Streitfall indessen entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde zutreffend in der durch die festgestellte hohe Verkehrsbekanntheit gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MEY“ gesehen.
4. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens ein wesentlicher Faktor, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung gewonnene Stärke (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - FerrariPferd ). Besteht das Widerspruchszeichen nur aus dem (hier klanglich) übereinstimmenden Teil, ist dessen kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft auch bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob dieser
Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus).
Das Bundespatentgericht hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Benutzung angenommen und hierzu darauf abgestellt, daß diese im Kollisionszeitpunkt im Bundesdurchschnitt bei 34 % und in den alten Bundesländern sogar bei 40 % der angesprochenen Verbraucher bekannt gewesen sei. Entgegen der Rechtsbeschwerde erweist sich dies als rechtsfehlerfrei. Das Bundespatentgericht hat nicht aus einer nur regional beschränkten Verkehrsbekanntheit eine für das gesamte Bundesgebiet wirkende erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke zugesprochen, sondern aus den vorliegenden Marktzahlen, die einen Durchschnittswert für das gesamte Bundesgebiet widerspiegeln , auf eine entsprechende Stärkung der Marke geschlossen. Es ist dabei verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden, wenn als Beleg für die besondere Bekanntheit der im gesamten Wirtschaftsraum vertriebenen Markenware auch Zahlen herangezogen werden, die nur für einen Teil der Bundesrepublik gelten.
5. Die Rechtsbeschwerde zeigt in ihren weiteren Erwägungen, mit denen sie die vom Bundespatentgericht festgestellte klangliche Verwechslungsgefahr der so geprägten angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in Zweifel zieht, keinen die Rechtsbeschwerde begründenden Fehler der Entscheidung des Bundespatentgerichts auf.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann
(1) Die Entscheidung über die Rechtsbeschwerde ergeht durch Beschluß. Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung getroffen werden.
(2) Der Bundesgerichtshof ist bei seiner Entscheidung an die in dem angefochtenen Beschluß getroffenen tatsächlichen Feststellungen gebunden, außer wenn in bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe vorgebracht sind.
(3) Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen zuzustellen.
(4) Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.