Bundesgerichtshof Beschluss, 10. Juni 2010 - I ZR 183/07

Tatbestand:

Die Klägerin vertreibt das aus Quellen der belgischen Stadt Spa gewonnene Mineralwasser auch in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist Inhaberin einer Reihe von Marken, die "SPA" als Wortbestandteil aufweisen. Hierzu gehört auch die für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien und
Toilettenseifen unter Nr. 1 132 651 eingetragene Marke SPA MONOPOLE S.A. S.P.A.
Die Klägerin firmiert mit "S.A. SPA MONOPOLE Compagnie fermière de SPA".
Die Beklagte zu 1, eine in Israel ansässige Gesellschaft, warb im September 1995 für ihre unter "SPA ORIGINAL DEAD SEA Health and Beauty Products" vertriebenen Kosmetikartikel mit "Now, SPA COSMETICS brings it to you".
In den in der Bundesrepublik Deutschland erschienenen Anzeigen war die Beklagte zu 2, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, benannt. Sie hat für die Kosmetikprodukte die Marken
SPA ORIGINAL DEAD SEA HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS, SPA SILOAH, SPA OASIS und SPA EN-GEDI
angemeldet.
Die Klägerin hat eine Verletzung ihrer Markenrechte und ihres Unternehmenskennzeichens geltend gemacht. Sie hat weiter die Benutzung der Bezeichnung "SPA ORIGINAL" als wettbewerbswidrig beanstandet. Hierzu hat sie vorgetragen, die Beklagten veranlaßten bei einem maßgeblichen Teil des Verkehrs die unrichtige Vorstellung, sie vertrieben Kosmetikprodukte, die mit SPA-
Mineralwasser hergestellt seien oder die aus dem Ort Spa in Belgien stammten.
Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen,
Kosmetikprodukte, die nicht aus der Stadt Spa (Belgien) stammen oder aus den Mineralwässern der Spa-Quellen hergestellt sind, unter der Bezeichnung "SPA ORIGINAL" anzubieten und/oder zu vertreiben, insbesondere, wenn "SPA ORIGINAL" in Form eines Stempels benutzt wird,
II. die Beklagte zu 2 zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem deutschen Patentamt, die Markenanmeldungen
SPA EN-GEDI 395 21 955 SPA SILOAH 395 18 270 SPA OASIS 395 19 222 SPA ORIGINAL 395 24 458
zurückzunehmen,
III. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin über die Verletzungshandlung gemäß Ziffer I eine im einzelnen bezeichnete Auskunft zu erteilen,
IV. festzustellen, daß die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den Verletzungshandlungen gemäß Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben geltend gemacht, sie benutzten die Bezeichnung "SPA" nur als beschreibende Angabe einer Kurund Badetherapie. Die Klägerin habe ihre Marken nicht rechtserhaltend benutzt. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil der Gesamteindruck der Marken der Klägerin, bei denen es sich um Kombinationszeichen handele, nicht von dem Wortbestandteil "SPA" geprägt werde.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hat der Senat nur insoweit zur Entscheidung angenommen, als die Beklagte zu 2 zur Rücknahme von Markenanmeldungen (Antrag zu II) verurteilt worden ist. Im Umfang der Annahme verfolgt die Beklagte zu 2 den Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungs- und einen Schadensersatzanspruch nach § 128 Abs. 1 und 2, § 127 Abs. 1 und 4 MarkenG, § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG bejaht und ausgeführt:
Zwischen der Klägerin und den Beklagten bestehe ein abstraktes Wettbewerbsverhältnis i.S. von § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG. Für die Feststellung, daß die Parteien Waren gleicher oder verwandter Art vertrieben, genüge die Möglichkeit einer nur mittelbaren Absatzbehinderung der Klägerin. Diese sei bereits zu bejahen, wenn, wie im vorliegenden Fall, ein potentieller Wettbewerb behindert werde. Auf dem Markt sei die Verwendung von Mineralwässern für Kosmetika verbreitet.
Die angegriffene Bezeichnung der Beklagten sei der geographischen Herkunftsangabe "Spa", einem Ort in Belgien, zumindest ähnlich i.S. von § 127 Abs. 1 und 4 MarkenG. Die geographische Herkunftsangabe "Spa" habe sich auch nicht zu einer Gattungsbezeichnung für "Wellness (geistiges, körperliches und seelisches Wohlbefinden in Hotels)" gewandelt. Die von den Beklagten verwendete Bezeichnung "SPA" sei geeignet, über die Herkunft der Produkte, die keinen Bezug zu dem Ort Spa aufwiesen, bei einem nicht ganz unbeachtlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise eine unrichtige Vorstellung über die geographische Herkunft hervorzurufen. Die Gefahr der Irreführung werde nicht durch entlokalisierende Zusätze ausgeschlossen. Die Hinzufügung des Wortes "ORIGINAL" bei der Kennzeichnung verstärke vielmehr den Herkunftshinweis.

Neben dem sich aus § 128 Abs. 1 MarkenG ergebenden Unterlassungsanspruch stehe der Klägerin ein Schadensersatzanspruch nach § 128 Abs. 2 MarkenG zu, weil die Beklagten schuldhaft gehandelt hätten. Nach § 128 Abs. 1 MarkenG sei die Beklagte zu 2 zudem verpflichtet, die von ihren Markenanmeldungen ausgehenden Störungen durch die Rücknahme ihrer Eintragungsanträge zu beseitigen.
II. Das Berufungsurteil hält der rechtlichen Nachprüfung auch hinsichtlich des Klageantrags zu II stand.
Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Klägerin ein Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldungen nach § 128 Abs. 1, § 127 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 1 MarkenG zusteht.
Die Vorschrift des § 127 Abs. 1 i.V. mit Abs. 4 Nr. 1 MarkenG regelt den Schutz (einfacher) geographischer Herkunftsangaben gegen ihre irreführende Verwendung in identischer oder ähnlicher Form für Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft.
1. Diese nationalen Bestimmungen zum Schutz (einfacher) geographischer Herkunftsangaben werden durch die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 v. 24.7.1992 S. 1 = GRUR Int. 1992, 750 ff.) nicht ausgeschlossen (vgl. EuGH, Urt. v. 7.11.2000 - C-312/98, WRP 2000, 1389, 1394, Tz. 54 - Warsteiner; BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZR 54/96, GRUR 1999, 251, 252 =
WRP 1998, 998 - Warsteiner I). Nach Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 2081/92, die gemäß Art. 1 Abs. 1 i.V. mit dem Anhang I auch Mineralwasser umfaßt, betrifft diese nur die geographischen Angaben, bei denen sich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer bestimmten Qualität, dem Ansehen oder einer anderen Eigenschaft des Erzeugnisses und seinem spezifischen geographischen Ursprung ergibt. Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht im Streitfall nicht festgestellt. Es ist vielmehr hinsichtlich der in Rede stehenden Bezeichnungen der Beklagten, von den Parteien unbeanstandet, von einer (einfachen) geographischen Herkunftsbezeichnung i.S. von § 127 Abs. 1 MarkenG ausgegangen.
2. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die Klägerin zur Geltendmachung des Anspruchs auf Rücknahme der Markenanmeldungen berechtigt ist. Der Anspruch des § 128 Abs. 1 MarkenG kann nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG von Gewerbetreibenden geltend gemacht werden, die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die Parteien vertrieben Waren gleicher oder verwandter Art. Sie macht geltend, Mineralwässer und Kosmetika würden nicht in den gleichen Herkunftsstätten hergestellt. Aus dem Vortrag der Klägerin folge auch nicht, daß die von ihr angeführten, mit Mineralwasser hergestellten Kosmetikproduktlinien von Anbietern von Mineralwässern hergestellt würden.
Der Kreis von Waren oder gewerblichen Leistungen gleicher oder verwandter Art ist weit zu ziehen. Die sich gegenüberstehenden Waren müssen
sich in ihrer Art so gleichen oder nahestehen, daß der Absatz der Ware des einen Mitbewerbers durch irgendein wettbewerbswidriges Handeln des anderen beeinträchtigt werden kann. Vorausgesetzt wird das Vorliegen eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses, für das eine nicht gänzlich unbedeutende (potentielle) Beeinträchtigung mit einer gewissen, wenn auch nur geringen Wahrscheinlichkeit genügt (vgl. BGH, Urt. v. 14.11.1996 - I ZR 162/94, GRUR 1997, 479, 480 = WRP 1997, 431 - Münzangebot).
Davon ist das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß ausgegangen. Es hat dies zutreffend daraus gefolgert, daß die Benutzung von Mineralwässern für Kosmetika verbreitet ist, wie die Kosmetikproduktlinien "Vichy", "Vitell", "Evian" und "Mont Roucous" zeigen, und die Klägerin über die u.a. für Kosmetik -Produkte eingetragene Marke "SPA MONOPOLE S.A. SPA" verfügt. Bei der Feststellung eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses hat das Berufungsgericht die Möglichkeit eines künftigen Wettbewerbs berücksichtigt (vgl. BGHZ 13, 244, 249 - Cupresa/Kunstseide) und hierbei die für die Klägerin erfolgte Markeneintragung für Kosmetik-Produkte herangezogen. Unerheblich ist, daß die Beklagte zu 2 die rechtserhaltende Benutzung dieser Marke der Klägerin bestritten und das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat. Denn das Berufungsgericht konnte bei der Beurteilung eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses als Indiz heranziehen, daß die Klägerin eine Marke für Kosmetik-Produkte hat eintragen lassen, ohne der Frage der rechtserhaltenden Benutzung nachzugehen.
3. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß es sich bei "Spa", einem Ort in Belgien, um eine geographische Herkunftsangabe nach § 127 Abs. 1 i.V. mit § 126 Abs. 1 MarkenG handelt und sich die von der Beklagten zu 2 ver-
wendete Bezeichnung nur durch die Großschreibung der Buchstaben von der geographischen Herkunftsangabe unterscheidet. Es hat angenommen, daß die Großschreibung aller Buchstaben bei geographischen Herkunftsangaben gebräuchlich ist und keinen Unterschied in der Aussprache begründet. Ohne Erfolg macht die Revision gegen diese im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen des Berufungsgerichts geltend, der Verkehr fasse die Bezeichnung "SPA" als Abkürzung auf und spreche die einzelnen Buchstaben getrennt aus. Für eine derartige Aussprache kann sich die Beklagte zu 2 im Streitfall weder auf einen Erfahrungssatz noch sonstige Anhaltspunkte berufen. Vielmehr spricht der Umstand, daß es sich bei Spa um einen belgischen Ort handelt und die angegriffenen Markenanmeldungen insgesamt in Großbuchstaben geschrieben werden, gegen die von der Revision geltend gemachte Aussprache jeweils einzelner Buchstaben. Zu Recht hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten, "SPA" stünde als Abkürzung des Begriffs "solus per aqua", keine Bedeutung beigemessen. Die Beklagte zu 2 hat nicht konkret aufgezeigt, daß der Verkehr in dem Wort "SPA" statt des belgischen Ortes die Abkürzung eines lateinischen Begriffs wiedererkennt.
Zutreffend hat das Berufungsgericht auch den Vortrag der Beklagten, der Begriff "SPA" habe sich zu einem Synonym für Fitness sowie Wohlbefinden und eine entsprechende Hotellerie entwickelt, nicht ausreichen lassen, um der Bezeichnung den Schutz gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG zu versagen. An eine Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung nach § 126 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie liegt erst vor, wenn ein nur noch ganz unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Hinweis auf die geographische Herkunft der
Ware oder Dienstleistung sieht (vgl. BGHZ 106, 101, 104 - Dresdner Stollen, m.w.N.).
Die hierzu von der Beklagten zu 2 vorgelegten im wesentlichen nur aus dem Jahre 1996 stammenden Veröffentlichungen in Zeitschriften reichen nicht aus, um eine Umwandlung der geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung i.S. von § 126 Abs. 2 Satz 2 MarkenG substantiiert darzulegen.
4. Entgegen der Annahme der Revision besteht die Gefahr einer Irreführung über die Herkunft der mit "SPA" bezeichneten Produkte der Beklagten.
Von der Gefahr einer Irreführung über die geographische Herkunft der Produkte ist auszugehen, wenn die angegriffene Bezeichnung bei einem nicht unwesentlichen Teil der Verkehrskreise eine unrichtige Vorstellung über die geographische Herkunft der Produkte hervorruft (vgl. BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 55/96, GRUR 1999, 252, 255 = WRP 1998, 1002 - Warsteiner II; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 127 Rdn. 5; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 127 Rdn. 3; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 127 Rdn. 3). Unerheblich ist dagegen, ob die geographische Herkunft der Ware für die Kaufentscheidung der Verbraucher Relevanz i.S. von § 3 UWG hat (vgl. BGH GRUR 1999, 252, 254 - Warsteiner II, m.w.N.; Fezer aaO, § 127 Rdn. 3; Althammer /Ströbele/Klaka aaO, § 127 Rdn. 3; a.A. Ingerl/Rohnke aaO, § 127 Rdn. 3).
Die Gefahr einer Irreführung hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler bejaht. Diese auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen sind revi-
sionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe es verfahrensfehlerhaft unterlassen, ein Meinungsforschungsgutachten einzuholen, greift nicht durch. Das Berufungsgericht, dessen Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen, durfte auf seine eigene Sachkunde abstellen und die Irreführung ohne Beweiserhebung bejahen, weil es sich bei Kosmetik-Produkten um Waren des täglichen Bedarfs handelt und im Streitfall keine Umstände vorliegen, die Zweifel an dem Verkehrsverständnis des Berufungsgerichts wecken können (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 19.1.1995 - I ZR 197/92, GRUR 1995, 354, 357 = WRP 1995, 398 - Rügenwalder Teewurst II, m.w.N.).
Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, daß die Gefahr der Irreführung nicht durch entlokalisierende Zusätze in den angemeldeten Marken beseitigt ist. Es hat festgestellt, daß bei der angemeldeten Marke "SPA ORIGINAL DEAD SEA HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS" das Wort "ORIGINAL" hinweisverstärkend und nicht delokalisierend wirkt und bei den angemeldeten Wort-/Bildmarken "SPA EN-GEDI", "SPA SILOAH" und "SPA OASIS" die Wortbestandteile "SILOAH", "OASIS" und "EN-GEDI" einen Bezug zu dem jeweiligen Bildbestandteil der Marke herstellen. Mit ihrer gegenteiligen Wertung begibt sich die Revision auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.
Abweichendes ergibt sich auch nicht bei der Markenanmeldung "SPA ORIGINAL DEAD SEA HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS". Der Bildbestandteil "SPA ORIGINAL" ist bei der stempelförmigen Marke in ihrer konkreten Ausgestaltung deutlich in den Mittelpunkt gerückt. Entgegen der Annahme der Revision fehlt dem Bestandteil "SPA ORIGINAL" danach aufgrund des Ge-
samteindrucks der angemeldeten Marke nicht der Hinweis auf die geographische Herkunft.
5. Die Klägerin kann nach § 128 Abs. 1, § 127 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 1 MarkenG von der Beklagten zu 2 die Rücknahme der Markenanmeldungen verlangen. Der Anspruch, der auf Beseitigung der durch die Markenanmeldung drohenden Beeinträchtigung gerichtet ist, scheidet nicht deshalb aus, weil geographische Herkunftsangaben kein "geistiges" Eigentum begründen und ein Individualschutz sich nur reflexartig aus dem seiner Natur nach wettbewerbsrechtlichen Schutz ergibt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 251 - Warsteiner I). Denn der Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldung folgt nicht aus § 1004 BGB. Er wird vielmehr von dem allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch erfaßt, der im Wettbewerbsrecht losgelöst von § 1004 BGB den unmittelbar wettbewerbsrechtlichen Verbotsnormen entnommen wird (vgl. BGHZ 121, 242, 246 f. - TRIANGLE; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht , 21. Aufl., Einl. Rdn. 307; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 22 Rdn. 11; Köhler/Piper, UWG, Vor § 13 Rdn. 17; Pastor/ Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 71 Rdn. 2; Lambsdorff, Handbuch des Wettbewerbsverfahrensrechts, Rdn. 12 f.) und daher seine Rechtsgrundlage, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, in § 128 Abs. 1 MarkenG findet (Fezer aaO § 128 Rdn. 5; vgl. auch Ingerl /Rohnke aaO § 55 Rdn. 45 einerseits und § 128 Rdn. 5 andererseits).
Abweichendes ergibt sich auch nicht aus der bereits unter Geltung des Warenzeichengesetzes vorgesehenen und im Markengesetz beibehaltenen Trennung der Zuständigkeiten für die Prüfung der markenrechtlichen Löschungsgründe nach §§ 54, 55 MarkenG (vgl. hierzu Begr. z. Regierungsent-
wurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Während der Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 54 Abs. 1 i.V. mit § 50 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen ist, sind die Löschungsgründe wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) oder wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51 MarkenG) im Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgen. Vorliegend kommt zwar bei der Prüfung des Antrags auf Eintragung der von der Beklagten zu 2 angemeldeten Marken auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in Betracht. Hierauf ist die Rücknahmeklage aber nicht gestützt. Die Klägerin macht vielmehr einen Anspruch aus einem ihr zustehenden älteren Recht auf Rücknahme der Markenanmeldungen vor den ordentlichen Gerichten geltend, der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht verfolgt werden könnte. In einem derartigen Fall braucht der Betroffene eine drohende Beeinträchtigung nicht erst entstehen zu lassen, um gegen sie vorgehen zu können, sondern kann der Entstehung einer Störung vorbeugend entgegentreten (vgl. BGHZ 121, 242, 247 - TRIANGLE); das kann im Streitfall im Hinblick auf die Markenanmeldungen der Beklagten zu 2 nur mit der Klage auf Rücknahme der Markenanmeldungen geschehen.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann Bornkamm Pokrant
Büscher Schaffert

Gründe:

1

I. Gegen die Eintragung der am 3. Februar 1998 für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege ; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" angemeldeten Marke Nr. 398 05 377 Pantogast hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November 1993 für "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate" eingetragenen Marke Nr. 2 049 728 PANTO.

2

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

3

Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 4.5.2005 - 25 W (pat) 5/04, juris).

4

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

5

II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

6

Zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, und den Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse", für die die jüngere Marke Schutz beanspruche, bestehe Warenidentität; im Übrigen sei von Warenähnlichkeit auszugehen.

7

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich. Diese sei durch Verkürzung aus der Bezeichnung des Wirkstoffs "Pantoprazol" abgeleitet, der bei Magen-Darm-Mitteln verwendet werde. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung sei nicht eingetreten.

8

Die Ähnlichkeit der Marken sei so gering, dass eine Verwechslungsgefahr auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht bestünde. Auszugehen sei vom Gesamteindruck der gegenüberstehenden Marken, wie sie auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher wirkten. Der zusätzliche Bestandteil "gast" der angegriffenen Marke bewirke einen auffälligen Unterschied zwischen den Kollisionszeichen sowohl im Klang als auch im Schriftbild. Etwas anderes könnte sich nur ergeben, wenn der Bestandteil "Panto" der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine aus einem Wort bestehende Marke handele, schließe nicht aus, dass die Marke durch einen ihrer Bestandteile geprägt werde. Bei Arzneimittelmarken sei mit einer verkürzten Wiedergabe aber nicht zu rechnen. Zudem sei es für die angesprochenen Fachkreise naheliegend, dass "Panto" aus der Wirkstoffbezeichnung "Pantoprazol" (INN [International Nonproprietary Name]) abgeleitet sei. Für die allgemeinen Verkehrskreise, denen die beschreibende Bedeutung von "Panto" nicht bekannt sei, liege aufgrund der Branchenübung auf dem Arzneimittelsektor die Vermutung nahe, dass es sich um einen Sachhinweis handele. Der weitere Markenbestandteil "gast" der angegriffenen Marke trete dann nicht in den Hintergrund, selbst wenn er als Hinweis auf das Anwendungsgebiet (Magen) als kennzeichnungsschwach aufzufassen sei.

9

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe ebenfalls nicht. Die Bezeichnung "PANTO" sei wegen des deutlichen Hinweises auf den Wirkstoffnamen "Pantoprazol" wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zei- chenserie oder als Unternehmenshinweis zu wirken. Diese Funktion komme vielmehr dem Bestandteil "gast" in der angegriffenen Marke zu.

10

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

11

Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke "PANTO" und der jüngeren Marke "Pantogast" rechtsfehlerfrei verneint.

12

1. Die Widersprechende hat den Widerspruch im Rechtsbeschwerdeverfahren teilweise und zwar hinsichtlich der Waren "Babykost, Pflaster, Verbandmaterial , Desinfektionsmittel" wirksam zurückgenommen. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der kollidierenden Marken ist deshalb bei der jüngeren Marke auf die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" beschränkt.

13

2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

14

3. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer teilweisen Warenidentität ausgegangen. Durch die Eintragung der jüngeren Marke für den Oberbegriff "Pharmazeutische Erzeugnisse" wird Schutz auch für "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate" und damit für Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Für die übrigen Waren, für die die kollidierenden Marken geschützt sind, ist das Bundespatentgericht von einer Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - den Grad der Warenähnlichkeit nicht bestimmt. Zugunsten der Widersprechenden ist mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts für das Rechtsbeschwerdeverfahren von hochgradiger Warenähnlichkeit auszugehen.

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4. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Es ist danach von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus ausgegangen. Es hat zwar an anderer Stelle eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Diese hat es aber nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt und selbst auf dieser Grundlage wegen zu geringer Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

16

a) Das Bundespatentgericht hat zu einer nur unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus festgestellt, die Widerspruchsmarke sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkommende Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) "Pantoprazol" und dies sei für die Fachkreise zu erkennen. Es ist zudem in anderem Zusammenhang davon ausgegangen, dass die ebenfalls angesprochenen Verbraucher in der Angabe "Panto" einen Sachhinweis vermuten. Diese Feststellungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.

17

Die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar hinreichend unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn ihr nicht jegliche individualisierende Eigenart fehlt (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR 2005, 258, 259 = WRP 2005, 99 - Roximycin). Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreibenden Begriff verfügt die Bezeichnung regelmäßig von Hause aus aber nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; hierzu auch: BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal).

18

Von einer entsprechenden Anlehnung an einen Sachbegriff ist das Bundespatentgericht zu Recht ausgegangen, weil nach den unangegriffenen Fest- stellungen der Wirkstoff "Pantoprazol" eine große Bedeutung für eine bestimmte Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von Magen-Darm-Geschwüren und damit in dem Arzneimittelbereich hat, für den die Widerspruchsmarke geschützt ist.

19

aa) Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend angenommen, die Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Wirkstoffbezeichnung sei für die Fachkreise erkennbar. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob bei Arzneimitteln eine Verkürzung der Bezeichnung angesichts der Bedeutung der Arzneimittel für die Gesundheit der Patienten unüblich ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Bei der vom Bundespatentgericht festgestellten Übung auf dem Arzneimittelsektor zur Verkürzung von Wirkstoffbezeichnungen geht es um die Bildung des Markenwortes (hier: Panto als Ableitung aus Pantoprazol) und nicht um eine Neigung des Verkehrs, eine (längere) Marke verkürzt wiederzugeben.

20

Die Rechtsbeschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung zur Erkennbarkeit der Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol" ohne Erfolg auf eine Mehrdeutigkeit des Begriffs "Panto". Diese Mehrdeutigkeit leitet die Rechtsbeschwerde aus dem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff "Pantothensäure" ab. Nach der Darstellung der Rechtsbeschwerde handelt es sich dabei um ein Vitamin B 3-Präparat. Zwischen dem Wirkstoff und den Waren , für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, zeigt die Rechtsbeschwerde keinen Zusammenhang auf, so dass nicht dargelegt und auch sonst nicht ersichtlich ist, warum die Fachkreise nicht von einer Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol", bei dem ein solcher Zusammenhang besteht, sondern an ein Vitamin B 3-Präparat ausgehen sollten. Die An- nahme des Tatrichters erweist sich danach - anders als von der Rechtsbeschwerde geltend gemacht - nicht als ein Verstoß gegen die Denkgesetze.

21

bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespatentgericht auch nicht im Hinblick auf die Eintragung der Widerspruchsmarke und ein gegen diese Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren gehindert, von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aus der Eintragung der Widerspruchsmarke folgt nur, dass der Marke in der eingetragenen Form nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf (vgl. BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform).

22

Die von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Bindung an die Entscheidung im vorausgegangenen Widerspruchsverfahren scheidet im Übrigen in mehrfacher Hinsicht aus. In jenem Widerspruchsverfahren ist die Kennzeichnungskraft einer anderen Marke (Pantona) vom Bundespatentgericht beurteilt worden und die Markeninhaberin war an jenem Widerspruchsverfahren nicht beteiligt. Auf den Umfang der Bindungswirkung einer vorausgegangenen Widerspruchsentscheidung zwischen denselben Beteiligten kommt es deshalb nicht an.

23

cc) Schließlich ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Sachangabe sei auch für die angesprochenen Verbraucher erkennbar, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Bundespatentgericht hat angenommen, auch diejenigen Teile des allgemeinen Verkehrs, die keine konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkürzung "PANTO" hätten, würden einen entsprechenden Sachhinweis vermuten. Diese Feststellung hat das Bundespatentgericht aus den Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Arzneimittelsektor gefolgert. Mit ihrer gegenteiligen Ansicht stellt die Rechtsbeschwerde ihre eigene Würdigung nur an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

24

b) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint. Gegenteiliges wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht geltend gemacht.

25

5. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken hat das Bundespatentgericht ebenfalls rechtsfehlerfrei bestimmt.

26

a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung der Widerspruchsmarke "PANTO" mit den gleichlautenden ersten beiden Silben der jüngeren Marke "Pantogast" nicht genügt. Der Bestandteil "Panto" der jüngeren Marke prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "gast" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.

27

aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 22 und 31 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen in einem Wort zusammengesetzten Zeichens geht.

28

bb) Der Bestandteil "gast" tritt in der angegriffenen Marke nicht in den Hintergrund, obwohl er den für den Verkehr erkennbaren Hinweis auf das Anwendungsgebiet "Magen, den Magen betreffend" enthält. Auch bei der vom Bundespatentgericht in seine Beurteilung ebenfalls einbezogenen Kennzeichnungsschwäche der Endung "gast" wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht durch "Panto" geprägt. Das Bundespatentgericht ist deshalb rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die jüngere Marke nicht durch einen der beiden Bestandteile dominiert wird.

29

Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass in der angegriffenen Marke der Bestandteil "gast" ebenfalls eine produktkennzeichnende Funktion hat und vom Verkehr nicht vernachlässigt wird. Es hat dies daraus gefolgert, dass durch die Zusammenfassung der Bestandteile "Panto" und "gast" zu einem Wort eine ausgeprägte Klammerwirkung entsteht und der Verkehr auf dem Arzneimittelsektor aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Arzneimittelbezeichnungen verkürzt wiederzugeben (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind. Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. Sie sind auch nicht ersichtlich.

30

Vernachlässigt der Verkehr die Endung "gast" in der jüngeren Marke nicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des Bundespatentgerichts auch eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

31

cc) Zu Recht ist das Bundespatentgericht weiterhin davon ausgegangen, dass die Zeichenähnlichkeit zwischen "PANTO" und "Pantogast" im Hinblick auf den zusätzlich markanten Bestandteil "gast" in der angegriffenen Marke zu gering ist, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

32

b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der kollidierenden Marken verneint hat.

33

aa) Dem Bundespatentgericht ist darin beizutreten, dass eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens nicht besteht.

34

(1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im vorliegenden Fall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

35

(2) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Verkehr keine Veranlassung hat, die Marke "PANTO" als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Dem hält die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg entgegen, für die Widersprechende seien 49 Marken mit dem Bestandteil "Panto" eingetragen. Zu deren Benutzung im Inland hat die Widersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Auch im Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem die Widersprechende eine mangelnde Aufklärung durch das Bundespatentgericht rügt, legt sie nicht dar, was sie zur Benutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil "Panto" im Inland geltend gemacht hätte, wenn sie vom Bundespatentgericht auf die Benutzungslage angesprochen worden wäre. Das war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch im Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungspflicht trifft (vgl. BGH, Beschl. v. 22.10.1987 - I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212 - Wie hammas denn?). Ohne eine entsprechende Benutzung der Markenfamilie durch die Widersprechende ist vorliegend nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr "PANTO" als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst.

36

Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, auch ein erstmalig verwendetes Zeichen könne zur Bildung einer Zeichenserie geeignet sein (vgl. hierzu BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Ob daran in Anbetracht der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu einer Präsenz einer Markenserie auf dem Markt (vgl. EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE
]) festzuhalten ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr in dem erstmalig verwendeten Zeichen "PANTO" einen Stammbestandteil sieht, weil eine Benutzung der Widerspruchsmarke nur als Exportmarke für Kanada dargelegt und festgestellt ist. Aufgrund dieser Benutzung haben die inländischen Verkehrskreise keinen An- lass, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie anzusehen. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf.

37

bb) Die Rechtsbeschwerde hat auch keinen Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht nicht von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgegangen ist.

38

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

39

(2) Dem Bestandteil "Panto" kommt in der jüngeren Marke "Pantogast" keine eigenständige kennzeichnende Stellung zu. Das Bundespatentgericht hat in anderem Zusammenhang festgestellt, dass die Zusammenschreibung der Bestandteile "Panto" und "gast" zu einer Einwortmarke eine erhebliche Klammerwirkung entfaltet. Die Widerspruchsmarke verfügt lediglich über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Verkehr hat deshalb auch keinen Anlass, in der angegriffenen zusammengesetzten Marke die Widerspruchsmarke zu erkennen (vgl. zur Erkennbarkeit bei überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke: BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May). Danach kann nicht davon ausgegangen werden, dass in der jüngeren Marke "Pantogast" dem Bestandteil "Panto" eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt.

40

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bergmann Büscher Schaffert
Koch Kirchhoff
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2005 - 25 W(pat) 5/04 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin produziert Schokoladenprodukte, die sie unter Verwendung von Marken vertreibt, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen.

2

Sie ist Inhaber der mit Priorität vom 16. Dezember 1996 für "Schokolade, Schokoladenwaren, Fein- und Dauerbackwaren, Zuckerwaren" eingetragenen (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 396 54 542):

3

Sie ist weiter Inhaberin der zweifarbigen (schwarz/roten) Wort-/Bildmarke Nr. 301 14 181 "Kinder" und der nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen ) Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063:

4

Die Beklagte stellt Molkereiprodukte her. Sie beabsichtigte, Ende des Jahres 2002 ein Milchdessert der Produktlinie "Monte" unter Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung auf den Markt zu bringen und zu bewerben.

5

Die Klägerin hat geltend gemacht, die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" erfolge durch die Beklagte nicht nur produktbeschreibend , sondern markenmäßig und verletze ihre Markenrechte. Erhebliche Teile des Verkehrs erwarteten, dass die mit der Bezeichnung "Kinderzeit" versehenen Produkte von ihr stammten.

6

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, 1. Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in einer Verpackungsausstattung , wie nachstehend abgebildet, anzubieten, feilzuhalten , zu bewerben, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen : 2. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in Anzeigen zu werben, wie nachstehend abgebildet: 3. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in TV-Spots entsprechend dem nachstehend abgebildeten Storyboard zu werben: (Es folgt das im landgerichtlichen Urteil aufgeführte Storyboard).

7

Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass sich der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken ohne graphische Gestaltung im Verkehr als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt habe.

8

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

9

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 76 = MarkenR 2004, 413).

10

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

11

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG für nicht gegeben erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

12

Das Landgericht sei allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" nicht beschreibend, sondern unmittelbar produktkennzeichnend in den angegriffenen Verwendungsformen nutze. Der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gleichwohl nicht zu, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen gegeben sei. Der Klägerin stünden nur Wort-/Bildmarken zur Verfügung. Diese seien nicht gegen jede Art wortgleicher Verwendung ohne Rücksicht auf die Schreibweise geschützt.

13

Der reine Wortbestandteil "Kinder" sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Seine ursprünglich fehlende Unterscheidungskraft habe er durch eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung überwunden. Er verfüge aber nicht über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Von den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten der Jahre 1988 bis 2004 seien nur die aus der jüngsten Vergangenheit relevant, weil wegen eines fehlenden Kennzeichenschutzes der Beklagten kein rückwirkender Kollisionszeitpunkt zu berücksichtigen sei.

14

Die demoskopischen Erhebungen zum nicht gestalteten Schriftzug "Kinder" ergäben einen Kennzeichnungsgrad von 61 % bis 69,9 %, der für eine Verkehrsdurchsetzung ausreiche. Das Ergebnis werde durch die umfangreichen Werbemaßnahmen und hohen Umsätze mit Produkten, die mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet seien, bestätigt. Über eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge der Wortbestandteil allerdings nicht. Wegen des mit einer gesteigerten Kennzeichnungskraft verbundenen weiten Schutzumfangs sei bei verkehrsdurchgesetzten Zeichen erforderlich, dass die Befragten auch in der Lage seien, die Marke dem richtigen Unternehmen zuzuordnen. Dies sei nach der aktuellen Untersuchung von Januar 2004 aber nur bei weniger als 50 % der Befragten der Fall gewesen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft folge auch nicht aus der Marktpräsenz, den Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen. Diese bezögen sich nur auf die graphisch gestalteten Marken.

15

Die Ähnlichkeit der Waren, für die die Zeichen verwendet würden, sei knapp durchschnittlich.

16

Zwischen den Zeichen bestehe keine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei in Anbetracht der deutlichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht gegeben. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens reiche die nur normale Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "Kinder" der Marken der Klägerin nicht aus. Ansonsten bestünde die Gefahr einer Monopolisierung eines freihaltebedürftigen Begriffs.

17

Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG komme nicht in Betracht, weil die Klägerin für den nicht gestalteten Wortteil "Kinder" den Schutz als bekannte Marke nicht in Anspruch nehmen könne. Es fehle auch insoweit an einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des reinen Wortbestandteils.

18

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.

19

1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 "Kinder" ist nicht gegeben.

20

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken "Kinder" der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" , die die Beklagte verwenden will, keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

21

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage , ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

22

bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass zwischen den Waren "Schokolade, Schokoladenwaren", für die die Klagemarken Schutz beanspruchen, und einem Milchdessert, für das die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" verwenden will, Warenähnlichkeit besteht, die im Bereich durchschnittlicher Warenähnlichkeit anzusiedeln ist.

23

(1) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU). Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

24

(2) Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts stehen Schokoladenprodukte in einem Konkurrenzverhältnis zu einem Milchdessert. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, dass die danach bestehende Warenähnlichkeit durch den Umstand nicht weiter vergrößert wird, dass die Produkte der Parteien über süße Inhaltsstoffe verfügen und deshalb einer einheitlichen Geschmacksrichtung zuzurechnen seien und sich an die Zielgruppe der Kinder richteten.

25

Zu Unrecht macht die Revision dagegen geltend, zwischen den Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche und einem Milchdessert bestehe an Identität heranreichende Warenähnlichkeit, weil das Dessertprodukt der Beklagten wie die Waren der Klägerin aus Schokolade, Milch und Haselnüssen bestünde und die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernehme.

26

Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen. Etwaige Übereinstimmungen im Erscheinungsbild der von den Parteien verwandten Verpackungen lassen die Warenähnlichkeit unberührt. Dass das Berufungsgericht aufgrund der Zusammensetzung des Milchdesserts der Beklagten, das neben anderen Bestandteilen auch Schokolade enthalten soll, keine hochgradige oder an Identität heranreichende Warenähnlichkeit zu Schokolade und Schokoladenwaren angenommen hat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

27

cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, Grundlage der Verwechslungsprüfung könne nur eine reine Wortmarke "Kinder" bzw. der farblich und graphisch nicht gestaltete Wortbestandteil "Kinder" sein, weil das Schriftbild der Klagemarken sich in der angegriffenen Bezeichnung nicht wiederfinde. Dieser Wortbestandteil sei ursprünglich schutzunfähig, habe sich im Verkehr aber als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Die Voraussetzungen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft lägen allerdings nicht vor.

28

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarken komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement der Klagemarken verfüge unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarken aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr über gesteigerte Kennzeichnungskraft.

29

Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts lässt sich vielmehr auch für den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (12. Mai 2004), der für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken maßgeblich ist, eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortelements nicht feststellen.

30

(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht daher den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinenform

).

31

(2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Waren "Schokolade, Schokoladenwaren" wegen der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken beschreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.

32

(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat. Den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten lässt sich zum maßgeblichen Zeitpunkt (12. Mai 2004) eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils "Kinder" ohne eine graphische Gestaltung jedoch nicht entnehmen.

33

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften , die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

34

Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171, 173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weitergehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken ist aufgrund ihrer Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestandteil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt beschreibt , ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöhter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

35

Diesen deutlich höheren Durchsetzungsgrad hat die Klägerin für das Jahr 2004 nicht belegt. Nach der vom Berufungsgericht herangezogenen demoskopischen Untersuchung von Januar 2004 (Anlage BB 36) zu der maschinenschriftlichen Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung haben 66,7 % der Gesamtbevölkerung und 68,8 % derjenigen, die Schokoladenwaren kaufen oder essen, die Bezeichnung "Kinder" im Zusammenhang mit Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zugeordnet. Für die Feststellung des Durchsetzungsgrades ist auf die Gesamtbevölkerung abzustellen, weil diese bei den Waren des Massenkonsums, zu denen Schokoladenprodukte gehören , zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 22 - LOTTO). Ob hiervon diejenigen Teile der Befragten auszunehmen sind, die keinerlei Bezug zu Schokoladenwaren haben, kann offenbleiben. Dieser Teil ist jedenfalls mit der Frage Nr. 1 des Gutachtens "Kaufen oder essen Sie Schokoladenwaren ?" nicht zuverlässig ausgegrenzt (vgl. BPatG, Beschl. v. 17.5.2006 - 32 W(pat) 39/03, GRUR 2007, 324, 328 = MarkenR 2007, 167) und wird auch durch andere Fragen im Gutachten nicht näher festgelegt.

36

Von den 66,7 % der Befragten, die die Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zuordnen, sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 4 nach dem Namen dieses Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind 4,7 % aller Befragten. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber einem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimmten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und Rdn. 354; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen ). Danach verbleiben 62 % der Befragten, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters nicht aus (vgl. auch BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

37

Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.

38

Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeichnungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatzund Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarken zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.

39

dd) Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" abgestellt , weil das Schriftbild und die Farbkombination der Klagemarken in der angegriffenen Bezeichnung nicht übernommen sind. Das Berufungsgericht ist danach ersichtlich von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen den farbigen Wort-/ Bildmarken der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten ausgegangen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

40

(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - MarlboroDach ; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

41

(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade, Schokoladenwaren" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).

42

(3) In der Bezeichnung "Kinderzeit" hat der Wortbestandteil "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Wortbestandteil "Kinder" den Begriff "Kinderzeit" dominiert.

43

Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Klagemarken und die Bezeichnung "Kinderzeit" gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, rechtsfehlerfrei.

44

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und 301 14 181 und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

45

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehre- rer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

46

bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger , WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.

47

Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

48

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarken der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen den farbigen Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.

49

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 verneint hat.

50

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

51

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 "Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.

52

a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

53

aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc) dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.

54

Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die Be- zeichnung "Kinderzeit" gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit , weil die Wort-Bildmarke der Klägerin nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinderzeit" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarken, aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich in der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten nicht. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzunfähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).

55

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.

56

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinderzeit" ebenfalls nicht gegeben.

57

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der Bezeichnung der Beklagten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlichkeit begründen.

58

b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als bekannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.

59

3. Anders als die Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geltend gemacht hat, kann die Klägerin den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.

60

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe, m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte).

61

b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit des Vorliegens einer durch Verkehrsgeltung entstandenen Marke erwogen hat. Die Revision hat daher in der Revisionsbegründung auch nur die Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542, 301 14 181 und 397 21 063 als diejenigen Marken angeführt, auf die die Kläge- rin ihren Unterlassungsanspruch gestützt hat. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.

62

4. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.

63

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).

64

Welche Umstände für diese Beurteilung als relevant anzusehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und in der Entscheidung "Kinder I" des Senats angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte umfassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststellung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36 - Kessler Hochgewächs).

65

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm v.Ungern-Ster nberg Pokrant
Kirchhoff Büscher
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 15.08.2003 - 416 O 85/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.06.2004 - 5 U 123/03 -

Tatbestand:

1

Die Kläger sind Inhaber der mit Priorität vom 26. August 2002 für "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" eingetragenen Wortmarke Nr. 30242431.8 air-dsl. Die e -net GmbH, die die Dienstleistungen eines Internet-ServiceProviders erbringt, hat eine Lizenz an der Marke erworben und kennzeichnet damit eine von ihr angebotene besonders schnelle Internetverbindung per Funk.

2

Die Beklagte ist ebenfalls als Internet-Service-Provider tätig. Für sie sind seit dem Jahr 1998 die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de bei der DENIC registriert. Unter diesen Domainnamen betrieb sie das aus dem Klageantrag ersichtliche Informations- und Shop-Portal, das sich auch zu Internetzugängen über DSL verhielt.

3

Die Beklagte ist Inhaberin der nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 30110464.6, bei der die Zunge des skizzierten Gesichts rot gestaltet ist:

4

Die Marke ist mit Priorität vom 16. Februar 2001 unter anderem eingetragen für E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet ; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb von Chatlines und Foren; Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Einrichtung von Diskussionsforen; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Onlinedienste , nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Bild- und Tonkommunikation im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich mittels multimedialer Computersysteme; Betrieb einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisierung, Weiterleiten von Daten aller Art für Dritte; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank , nämlich Sammeln, Speichern und zur Verfügung stellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Vergabe und Registrierung von Domainnames; Erstellen von Homepages für Dritte, Design von Netzwerkseiten, Webposting, alles in Zusammenhang und in Bezug auf Informationsdienste und zu dem Zweck der Präsentation von Informationen über Dienstleistungs- und Verkaufsangebote und der Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet, in anderen Datennetzen, in Onlinediensten sowie mittels Multimedia-Techniken.

5

Die Kläger sehen in der Benutzung der Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de eine Verletzung ihres Rechts an der Wortmarke air-dsl. Die Beklagte macht im Wege der Widerklage Rechte aus ihrer Marke sowie aus ihren nach ihrer Darstellung als Unternehmenskennzeichen und als Werktitel genutzten Domainnamen gegen die Kläger geltend.

6

Die Kläger haben beantragt, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Domains "www.airdsl.de" und "www.air-dsl.de" als Adresse im Internet - wie nachstehend wiedergegeben - zum Abruf bereitzuhalten, anzukündigen oder zu bewerben:

7

Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt, 1. die Kläger unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Marke DE 30242431.8 "air-dsl" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen; 2. die Kläger zu verurteilen, der Beklagten schriftlich Auskunft zu geben über Art, Umfang, Dauer und Häufigkeit von Handlungen gemäß Nr. 1, insbesondere auch Lizenzierungen unter Angabe der erzielten Umsätze, wobei die Auskunft ab dem Zeitpunkt des Markenanmeldedatums zu erfolgen hat; 3. festzustellen, dass die Kläger verpflichtet sind, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der der Beklagten durch Handlungen entgegen Nr. 1 entstanden ist; 4. die Kläger zu verurteilen, in die Löschung der DE-Registermarke 30242431.8 Wortmarke "air-dsl" einzuwilligen.

8

Die Beklagte hat geltend gemacht, zwischen ihrer prioritätsälteren Marke und der Marke der Kläger bestünde Verwechslungsgefahr, weil der Bestandteil "air" jeweils prägend sei. Die Domainnamen seien bereits vor der Anmeldung der Klagemarke in einer Art und Weise benutzt worden, dass prioritätsältere Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung entstanden seien.

9

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen; die Abweisung der Widerklage hat es bestätigt.

10

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehren die Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte erstrebt mit ihrer Anschlussrevision, der Widerklage stattzugeben. Die Kläger beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

11

I. Das Berufungsgericht hat die von den Parteien mit Klage und Widerklage verfolgten kennzeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

12

Die Widerklage habe wegen fehlender Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerklagemarke AIR DE und der von den Klägern verwendeten und als Marke eingetragenen Bezeichnung air-dsl keinen Erfolg. Die Widerklagemarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien teilweise identisch und wiesen im Übrigen eine hohe Ähnlichkeit auf. Die Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken sei jedoch sehr gering. Die Widerklagemarke werde nicht nur durch ihre Wortbestandteile, sondern auch durch den ungewöhnlichen Bildbestandteil geprägt. Eine klangliche Zeichenähnlichkeit komme vorliegend nicht in Betracht, weil die Wort-/Bildmarke der Beklagten aufgrund ihres Bildelements nicht ausgesprochen werden könne. Die graphische und begriffliche Zeichenähnlichkeit sei sehr gering.

13

Die Beklagte könne sich auch nicht auf prioritätsältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen berufen. Es könne nicht festgestellt werden, dass den Domainnamen über die Adressfunktion hinaus Namenscharakter zukomme. Für die Domainnamen sei auch kein Schutz als Werktitel entstanden.

14

Die Klage sei ebenfalls unbegründet. Die Kläger könnten keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl herleiten, weil die Beklagte die angegriffenen Domainnamen nicht markenmäßig benutze. Unabhängig davon könne die Klage keinen Erfolg haben, weil der Beklagten prioritätsältere Rechte zustünden.

15

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Kläger hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und auch insoweit zur Zurückweisung der Berufung, als sie sich gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche Urteil richtet (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dagegen ist die Anschlussrevision der Beklagten unbegründet.

16

1. Anschlussrevision der Beklagten

17

Der Beklagten stehen die im Wege der Widerklage aus ihrer Marke AIR DE (dazu unter II 1 a) und aus den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich (dazu unter II 1 b) abgeleiteten kennzeichenrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB wegen der Verwendung der Marke air-dsl der Kläger nicht zu. Auch ein Anspruch auf Löschung der Wortmarke air-dsl der Kläger besteht nicht.

18

Der Unterlassungsantrag ist auf Wiederholungsgefahr gestützt, soweit er gegen das Angebot von DSL-Zugängen unter der Marke der Kläger gerichtet ist. Er wird aus einer Erstbegehungsgefahr hergeleitet, soweit die Widerklage gegen die Benutzung der Klagemarke für alle übrigen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen gerichtet ist. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

19

a) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE der Beklagten und der angegriffenen Marke air-dsl der Kläger verneint. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Anschlussrevision ohne Erfolg.

20

aa) Das Berufungsgericht ist von einem hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen "Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Informationen im Internet" und "Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art", für die die Widerklagemarke geschützt ist, und dem Angebot von DSL-Internetzugängen ausgegangen. Im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch hat das Berufungsgericht auch eine Teilidentität zwischen dem für die Marke der Kläger eingetragenen Oberbegriff Telekommunikation und den für die Widerklagemarke eingetragenen Onlinediensten angenommen. Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen und werden von der Anschlussrevision auch nicht angegriffen. Zur Ähnlichkeit der weiteren Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken eingetragen sind, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der jeweilige Ähnlichkeitsgrad kann auch offenbleiben. Auch bei unterstellter hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr.

21

bb) Die Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die in Rede stehenden Dienstleistungen durchschnittlich. Sowohl der Wort- als auch der Bildbestandteil seien von Hause aus kennzeichnungskräftig. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzungslage sei nicht eingetreten. Diese Feststellungen sind aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Anschlussrevision zieht sie auch nicht in Zweifel.

22

cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE und der angegriffenen Wortmarke air-dsl verneint. Auch unter Berücksichtigung der teilweise bestehenden Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungs- kraft der Widerklagemarke ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

23

(1) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 32 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Weiterhin ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

24

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Wort-/Bildmarke der Beklagten werde nicht allein durch den Wortbestandteil geprägt. Der Verkehr werde das auffällige Bildelement nicht als bloße Verzierung oder Ausschmückung, sondern als eigenständig herkunftshinweisend auffassen. Die Grafik stehe im Mittelpunkt der Marke. Sie werde sofort als menschliches Gesicht wahrgenom- men, das dem Betrachter die Zunge herausstrecke. Diese ungewöhnliche Geste präge den Gesamteindruck der Widerklagemarke mit. Hinzu komme, dass die Wortbestandteile keine Besonderheiten aufwiesen, die die Aufmerksamkeit nahezu vollständig auf sich ziehen könnten.

25

Gegen diese Ausführungen wendet sich die Anschlussrevision im Ergebnis ohne Erfolg.

26

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen , weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

27

In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr an dem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 23 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/ T-InterConnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Von einer nicht ins Gewicht fallenden Verzierung des Bildbestandteils kann - wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat - bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der in zentraler Position angebrachten graphischen Gestaltung, die durch die Farbe Rot der Zunge noch hervorgehoben wird, nicht ausgegangen werden. Der Bildbestandteil der Wort-/Bildmarke prägt daher den Gesamteindruck mit.

28

In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszugehen , dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; BGHZ 167, 322 Tz. 29 - Malteserkreuz ). Ist danach vorliegend in klanglicher Hinsicht auf die Wortbestandteile "AIR DE" der Widerklagemarke abzustellen, tritt der Bestandteil "DE" im Verhältnis zu dem weiteren Zeichenwort "AIR" nicht als beschreibende Angabe zurück. Der Verkehr wird zwar den Bestandteil "DE" als Länderkennzeichnung für Deutschland identifizieren. Wegen des Bildbestandteils der Wort-/Bildmarke der Beklagten und der für einen Domainnamen unüblichen Großschreibung sowie des fehlenden Punktes vor "DE" wird der Verkehr in dieser Marke - anders als die Anschlussrevision geltend macht - keinen Domainnamen sehen oder an einen solchen erinnert werden. Er wird aus diesem Grund in der Endung "DE" nicht die entsprechende Top-Level-Domain erblicken. Deshalb hat der Verkehr auch keinen Anlass, den Wortbestandteil "DE" zu vernachlässigen. Im Ergebnis gilt nichts anderes für diejenigen Teile des Verkehrs, denen die graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Beklagten nicht bekannt ist und die nur den ausgesprochenen Wortbestandteil "AIR DE" hören.

29

In begrifflicher Hinsicht liegt es nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts fern, dass der Verkehr der Widerklagemarke einen konkreten Sinngehalt beilegt. Dies gilt entgegen der Ansicht der Anschlussrevision auch dann, wenn der Verkehr den Wortbestandteil AIR mit Luft übersetzt, weil die beiden Wortbestandteile AIR und DE in ihrer Kombination keinen naheliegenden Sinn ergeben. Eine Zeichenähnlichkeit nach dem Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen scheidet danach aus.

30

(3) Bei der angegriffenen Wortmarke "air-dsl" handelt es sich ebenfalls um einen Gesamtbegriff. Dieser wird nicht von dem Bestandteil "air" geprägt. Zwar wird nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Abkürzung "dsl" (digital subscriber line) vom Verkehr als Hinweis auf Breitbandzugänge im Internet verstanden. Ein für sich genommen beschreibender Bestandteil kann aber zum Gesamteindruck der Marke beitragen und diese mitprägen, wenn er - wie hier - Teil eines Gesamtbegriffs mit eigenständigem Bedeutungsgehalt ist (vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM). Im Zusammenhang mit Kommunikationsdienstleistungen dient die Bezeichnung "air-dsl" als sprechendes Zeichen, das vom Verkehr nach den von der Anschlussrevision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts als Beschreibung eines schnellen kabellosen Internetzugangs "durch die Luft" aufgefasst wird.

31

Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, dem Bestandteil "air" komme in der angegriffenen Marke jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Ein Zeichenbestandteil der älteren Marke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 34 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO).

32

(4) Damit stehen sich hinsichtlich der klanglichen Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteil der Widerklagemarke "AIR DE" und das Wortzeichen "air-dsl" gegenüber.

33

Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit zwischen diesen zusammengesetzten Wortzeichen gering ist. Die Buchstabenfolgen "DE" und "dsl" unterscheiden sich deutlich. Die Übereinstimmung in dem vorangestellten Bestandteil "air" in Groß- oder Kleinschreibung ist nicht ausreichend, um eine mehr als geringe Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen zu begründen, weil dieses Wortelement die kollidierenden Zeichen nicht prägt und auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den Kollisionszeichen aufweist.

34

(5) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich durch die auffällige grafische Gestaltung der Widerklagemarke , die in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung hat, und durch die unterschiedliche Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben. Ob danach noch von einer schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und nicht von Zeichenunähnlichkeit auszugehen ist, kann offenbleiben. Jedenfalls ist die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ganz gering.

35

In Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke aus.

36

dd) Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens zu prüfen.

37

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän- gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/ Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Tz. 31 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht.

38

(2) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Unternehmen , die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Anschlussrevision zeigt auch keinen Vortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen als übergangen auf. Soweit sich die Anschlussrevision für ihre gegenteilige Ansicht auf Ausführungen der Kläger in dem dem Revisionsverfahren vorausgegangenen Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde stützt, ist sie mit diesem Sachvortrag im Revisionsverfahren ausgeschlossen.

39

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf ältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich berufen.

40

aa) Die Beklagte hat an den Domainnamen kein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen erworben (§ 5 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Registrierung im Jahre 1998 ließ ein solches Recht nicht entstehen. Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr verbunden (vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 688 f. = WRP 2005, 893 - weltonline.de; Urt. v. 19.2.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Tz. 30 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Kläger am 26. August 2002 trat die Beklagte nach den Feststellun- gen des Berufungsgerichts unter den Domainnamen im Internet noch nicht auf. Ein Internetauftritt war zu diesem Zeitpunkt lediglich für die Zukunft angekündigt. Die Beklagte nahm die Benutzung der Internetseite erst im Jahr 2003 auf.

41

bb) Die Beklagte hat an den Domainnamen auch kein gegenüber der Klagemarke prioritätsälteres Werktitelrecht erworben (§ 5 Abs. 1 und 3 MarkenG). Der Werktitelschutz entsteht ebenfalls grundsätzlich erst mit Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels. Es kann vorliegend deshalb offenbleiben, ob der unter den Domainnamen seit 2003 abrufbare Internetauftritt ein titelschutzfähiges Werk darstellt. Der Schutz kann grundsätzlich erst dann einsetzen, wenn das Werk weitgehend fertiggestellt ist. Dies gilt auch für Internetseiten (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Bettinger in Bettinger, Handbuch des Domainrechts Rdn. DE 755). Entsprechende Feststellungen zu einem weitgehend fertiggestellten, unter den Domainnamen erreichbaren Werk der Beklagten hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

42

Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten zur Benutzungsaufnahme als übergangen. Nach diesem Vorbringen waren am 26. August 2002 unter den Domainnamen noch keine redaktionellen Inhalte hinterlegt. Diese waren erst Anfang 2003 im Internet zugänglich. Auch aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt (26. August 2002) bereits ein titelschutzfähiges Werk vorlag.

43

Allerdings kann durch eine Titelschutzanzeige der Schutz eines Werktitels vorverlagert werden. Dies setzt voraus, dass das Werk in branchenüblicher Weise angekündigt wird und in angemessener Frist unter dem Titel erscheint (BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport).

44

Die Beklagte beruft sich darauf, dass sie bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke auf ihrem Internetportal einen zukünftigen Internetauftritt unter den Domainnamen als Werktitel angekündigt hat. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Beklagte habe es versäumt darzulegen, dass der Ankündigung ein entsprechender Internetauftritt zeitnah nachfolgte. Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten übergangen, wonach die angekündigten Inhalte bereits Anfang 2003 in das Internet gestellt worden seien. Damit ist das Erscheinen binnen angemessener Frist nicht dargetan. Die Registrierung der entsprechenden Domainnamen erfolgte bereits 1998. Wann die Titelschutzanzeige in das Internetforum eingestellt wurde, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Dem von der Anschlussrevision in Bezug genommenen Vorbringen lässt sich nur entnehmen, dass die Titelschutzanzeige jedenfalls schon am Tag vor dem Anmeldetag der Klagemarke am 26. August 2002 und einige Zeit davor zugänglich gewesen sein soll. Danach lässt sich anhand des Vortrags der Beklagten nicht beurteilen, ob das Werk innerhalb angemessener Frist nach der Titelschutzanzeige unter dem Werktitel erschienen ist.

45

Im Übrigen erfordert die Vorverlagerung des Werktitelschutzes aufgrund einer Titelschutzanzeige, dass das Werk in branchenüblicher Weise öffentlich angekündigt wird (vgl. BGHZ 108, 89, 93 f. - Titelschutzanzeige; BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 282/95, GRUR 1998, 1010, 1012 = WRP 1998, 877 - WINCAD). Für eine öffentliche Titelankündigung an interessierte Mitbewerber reicht jedoch die bloße Angabe auf einer eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht , Medienrecht, § 5 MarkenG Rdn. 53; Baronikians, Der Schutz des Werktitels Rdn. 172; a.A. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 86).

46

c) Da die Kläger keine Kennzeichenrechte der Beklagten verletzt haben, bestehen auch die Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz nicht. Ebenso ist der auf Löschung der Klagemarke "air-dsl" wegen älterer Rechte gerichtete Widerklageantrag unbegründet.

47

2. Revision der Kläger

48

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, den Klägern stünden gegen die Beklagte keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl zu, weil die angegriffenen Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de nicht markenmäßig benutzt würden, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

49

aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de; BGH GRUR 2009, 685 Tz. 22 - ahd.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 102; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 118). Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zu- kommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 - Metrosex).

50

bb) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Anforderungen an die Darlegung einer herkunftshinweisenden Funktion der Verwendung der Domainnamen durch die Beklagte überspannt. Es ist unzutreffend davon ausgegangen, der Verwendung eines Domainnamens komme nur ausnahmsweise eine herkunftshinweisende Funktion zu. Das vom Berufungsgericht angenommene Regel -/Ausnahmeverhältnis zugunsten einer ausschließlichen Adressfunktion des Domainnamens besteht nicht. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Unrecht weitergehenden Vortrag der Kläger zu einer markenmäßigen Verwendung der Domainnamen vermisst.

51

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage sei selbst dann unbegründet, wenn die Beklagte ihre Domainnamen kennzeichenmäßig benutzen würde, weil ihr dann gegenüber der Marke der Kläger prioritätsältere Kennzeichenrechte zustünden.

52

Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden (vgl. BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 46). Das setzt allerdings voraus, dass die Beklagte über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts eines Dritten ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

53

aa) Die prioritätsältere Wort-/Bildmarke AIR DE kann die Beklagte den Klägern nicht mit Erfolg entgegenhalten. Die Klagemarke verletzt den Schutzbereich dieser Marke der Beklagten nicht. Wegen der Begründung wird auf die Ausführungen zur Anschlussrevision Bezug genommen (siehe unter II 1 a).

54

bb) Die Beklagte kann der Klagemarke auch keine sonstigen aus der Registrierung und der Benutzung der Domainnamen folgenden Rechte an einem Unternehmenskennzeichen oder einem Werktitel entgegenhalten, weil diese jedenfalls nicht prioritätsälter als die Klagemarke sind (siehe unter II 1 b).

55

Der Beklagten steht auch kein sonstiges Recht aufgrund der Domainregistrierung zu, auf das sie sich gegenüber der Klagemarke berufen kann. Der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle begründet allerdings zugunsten des Domaininhabers ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 - ad-acta.de). Daher setzt sich ein erst nach der Registrierung des Domainnamens entstehendes Namens- oder Kennzeichenrecht eines Dritten nicht ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch (BGH, Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Tz. 32 = WRP 2008, 1520 - afilias.de). Das hat aber nur zur Folge, dass der Inhaber des später entstandenen Kennzeichenrechts dem Inhaber des Domainnamens nicht schon allein unter Berufung auf sein Recht jedwede Nutzung untersagen kann, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname in einer das Recht des Dritten verletzenden Weise verwendet werden soll (vgl. BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de; GRUR 2009, 685 Tz. 31 - ahd.de). Im Streitfall wenden sich die Kläger jedoch mit ihrem Unterlassungsantrag nicht gegen jedwede Nutzung des Domainnamens der Beklagten oder gegen deren Registrierung als solche, son- dern nur gegen die ihre Marke verletzende Verwendung für die aus dem Antrag ersichtlichen Internetangebote.

56

c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann deshalb keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist aufzuheben (§ 563 Abs. 3 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach §14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG vorliegen und weiterer Sachvortrag der Beklagten hierzu nicht zu erwarten ist.

57

aa) Die Beklagte hat die in Rede stehenden Domainnamen markenmäßig verwendet.

58

(1) Die angegriffenen Domainnamen beschränkten sich nicht auf eine reine Adressfunktion. Die Beklagte betrieb unter den Domainnamen ein Informations - und Shop-Portal, in dem sie die Leistungen anbot und bewarb, die aus den im Klageantrag wiedergegebenen Seiten ersichtlich sind. Die Domainnamen erschienen damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Leistungen. Die Bezeichnungen airdsl und air-dsl sind weder Gattungsbezeichnungen noch sind sie für die von der Beklagten auf den in Rede stehenden Internetseiten angebotenen Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Begriffe "air" und "dsl" waren zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz Teilen des Verkehrs in ihrer Bedeutung als das englische oder französische Wort für Luft und als Bezeichnung für einen schnellen Breitbandzugang ins Internet bekannt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird ein Teil des Verkehrs der kombinierten Bezeichnung air-dsl den Sinn entnehmen, das Zeichen stehe für einen schnellen Internetzugang , der kabellos erfolge. Diese Bedeutung entspricht im Kern der tatsächli- chen Verwendung durch die Lizenznehmerin als Bezeichnung für eine drahtlose Internetverbindung per Funk. Sie erschließt sich jedoch erst nach einer gewissen Überlegung. Denn die Bezeichnung "air" ist nach dem allgemeinen Sprachverständnis kein Synonym für eine Übertragung per Funk.

59

(2) Eine markenmäßige Benutzung ist im Streitfall nicht deshalb ausgeschlossen , weil die Domainnamen nur als Unternehmensbezeichnung verstanden werden könnten (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung ist vorliegend nicht auszugehen. Durch die im Klageantrag wiedergegebenen Internetseiten wird ein für eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen ausreichender Bezug zu dem Dienstleistungsangebot der Beklagten hergestellt.

60

(3) Für die Beurteilung der markenmäßigen Verwendung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob sich die Domainnamen airdsl und air-dsl auf der mit "adsl.de/DSL Informations- und Shopportal" überschriebenen Internetseite befanden. Nach den vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Feststellungen des Landgerichts erfolgte bei Aufruf der Domainnamen airdsl und air-dsl eine automatische Weiterleitung auf die unter dem Domainnamen adsl.de erreichbaren Inhalte. Auch im Falle einer Weiterleitung auf eine andere Internetseite wird der Verkehr in einem unterscheidungskräftigen Domainnamen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistungen sehen.

61

bb) Die Beklagte hat die Domainnamen auch im geschäftlichen Verkehr benutzt. Das Berufungsgericht hat zu einem Handeln der Beklagten im geschäftlichen Verkehr zwar keine Feststellungen getroffen. Dies ist jedoch unschädlich. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts die erfor- derliche Beurteilung selbst vornehmen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ergibt sich im Streitfall daraus, dass die Domainnamen zu den im Klageantrag aufgeführten Internetseiten mit einem kommerziellen Dienstleistungsangebot der Beklagten führen.

62

cc) Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr gemacht. Einer Zurückverweisung bedarf es jedoch auch insoweit nicht. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt , ist eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Die Beurteilung der dafür maßgeblichen Kriterien liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom). Der Senat kann vorliegend aber die Frage der Verwechslungsgefahr selbst abschließend beurteilen, weil der hierzu erforderliche Sachverhalt feststeht und weiterer Sachvortrag der Parteien nicht zu erwarten ist.

63

Zwischen der Wortmarke der Kläger und den Domainnamen der Beklagten besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

64

(1) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und dem über die angegriffenen Domainnamen erreichbaren Angebot auf den Internetseiten der Beklagten besteht Dienstleistungsidentität. Wie bereits das Landgericht angenommen hat, bietet die Beklagte in dem Internetportal die gleichen Dienstleistungen an, für die die Klagemarke Schutz genießt. Unter die Dienstleistung Telekommunikation, für die die Klagemarke geschützt ist, fällt die Übermittlung von Nachrichten, die die Beklagte auf ihren Internetseiten anbietet.

65

(2) Die Klagemarke weist eine von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Diese ist trotz der Anlehnung an einen beschreibenden Begriff (etwa schneller kabelloser Internetzugang) nicht reduziert, weil es gewisser Überlegungen bedarf, den beschreibenden Gehalt der Klagemarke überhaupt zu erkennen.

66

(3) Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Klagemarke air-dsl und die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de sind nahezu identisch. Die prägenden Bestandteile der angegriffenen Zeichen stimmen mit der Klagemarke überein. Geprägt werden die angegriffenen Zeichen durch den Bestandteil airdsl in der Schreibeweise mit und ohne Bindestrich. Der Zusatz "de" hat allein funktionale Bedeutung, indem er auf die in Deutschland am Weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist.

67

(4) Angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke und in Anbetracht der hochgradigen Zeichenähnlichkeit besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den Domainnamen der Beklagten.

68

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 09.03.2006 - 84 O 100/05 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.12.2006 - 6 U 84/06 -

Tatbestand:

Die Klägerin gibt seit April 1993 eine Zeitschrift mit dem Titel "FACTS" und dem Untertitel "Test- und Wirtschaftsmagazin für die Büro- und Kommunikationswelt" (oder "Testmagazin für die Büro- und Kommunikationswelt") heraus. Das Magazin befaßt sich mit Bürokommunikation. Das Logo des Titelblatts
weist schwarz/weiße Buchstaben auf rotem Grund auf, wie nachstehend abgebildet :

Die Zeitschrift wird über Buchhandlungen an die Kunden direkt vertrieben.
Die Beklagte, die in der Schweiz ansässig ist, vertreibt seit April 1995 ein allgemeines Nachrichtenmagazin mit einer Konzentration auf Schweizer Themen unter dem Titel "FACTS" mit dem Untertitel "Das Schweizer Nachrichtenmagazin". Das nachfolgend wiedergegebene Logo der Zeitschrift der Beklagten ist ebenfalls mit schwarz/weißen Buchstaben auf rotem Hintergrund gestaltet:

Die Beklagte verkauft die Zeitschrift auch an Kiosken und in größeren Buchhandlungen in Deutschland.
Die Klägerin hat geltend gemacht, durch Verschmelzung mit der I. Verlagsgesellschaft für Bürosysteme mbH Inhab erin der für Zeitschriften und Computer eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2052941 "FACTS" (Priorität 5. August 1993) geworden zu sein. Sie sieht in der Benutzung des Ti-
tels "FACTS" für das Nachrichtenmagazin der Beklagten eine Verletzung ihres Titel- und Markenrechts.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr eine Zeitschrift unter der Bezeichnung "FACTS" anzubieten, zu vertreiben oder mit dieser Bezeichnung zu werben.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, sie habe 1995 über die Benutzung des Titels eine Lizenzvereinbarung mit der H. GmbH in D. getroffen. Diese gebe seit Februar 1993 ein Magazin mit dem Titel "FACTS" heraus, das sich an Motorradfans wende.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung hat das Berufungsgericht zurückgewiesen. Auf die Revision hat der Senat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur Feststellung zurückverwiesen, ob die verschiedenen Untertitel nach ihrem optischen Gesamteindruck geeignet seien, auf den unterschiedlichen Inhalt der Zeitschriften hinzuweisen (BGH, Urt. v. 22.9.1999 - I ZR 50/97, GRUR 2000, 504 = WRP 2000, 533 - FACTS I). Das Berufungsgericht hat daraufhin die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG für begründet erachtet und hierzu ausgeführt :
Der Behauptung der Klägerin, die Untertitel der Zeitschriften der Parteien würden vom Verkehr übersehen und das Publikum behalte und verwende allein die kürzeren Haupttitel, habe die Beklagte nicht widersprochen. Aufgrund des unstreitigen Vortrags der Klägerin dürften die unterschiedlichen Untertitel und damit die verschiedenen Inhalte der von den Parteien vertriebenen Zeitschriften nicht mehr berücksichtigt werden. Bei identischen Haupttiteln und im wesentlichen gleichem optischen Erscheinungsbild der Zeitschriften sei von einer Verwechslungsgefahr zwischen den Werktiteln der Parteien auszugehen.
Die Beklagte könne sich nicht in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB aufgrund des Lizenzvertrags mit der H. GmbH auf ein prioritätsälteres Titelrecht an der Bezeichnung "Facts" berufen. Die Beklagte habe nicht bewiesen, daß die H. GmbH an der Bezeichnung "Facts" ein Titelrecht erworben habe. Die Bezeichnung "Facts" sei von der H. GmbH nur für einen Verkaufskatalog und auch nur in den Jahren 1993 bis 1995 benutzt worden. Es habe sich trotz der Auflockerung durch redaktionelle Beiträge um einen Warenkatalog gehandelt. Dieser sei kein geistiges Werk, sondern selbst eine Ware, an der kein Titelschutzrecht bestehe. Der Katalog habe auch keinen festen Titel gehabt. Die verschiedenen, für den Katalog seit 1981 verwendeten Bezeichnungen seien immer der Marke "H. " untergeordnet gewesen. Der Verkaufskatalog sei nur als "H. -Katalog" bezeichnet worden.

II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch (§ 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG) zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Die Revision rügt mit Recht als verfahrensfehlerhaft, daß das Berufungsgericht den Vortrag der Klägerin, das Publikum übersehe die Untertitel der Zeitschriften und orientiere sich allein an den Haupttiteln, nach § 138 Abs. 3 ZPO als unstreitig angesehen hat. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 10. Mai 2000 vorgetragen, den Untertiteln komme für den Gesamteindruck der Werktitel der Parteien eine erhebliche Bedeutung zu. Zeitschriftentitel würden dem interessierten Leser im Handel nach Themenkreisen sortiert angeboten. Das Magazin der Klägerin sei im Bereich der Computer- und Bürofachzeitschriften vorzufinden und der Titel der Beklagten bei der Gruppe der Nachrichtenmagazine oder der ausländischen Presseerzeugnisse. Durch die Untertitel werde der unterschiedliche Themenkreis der Zeitschriften der Parteien unterstrichen. Für die interessierten Verkehrskreise würden die unterschiedlichen Themenkreise der von den Parteien angebotenen Zeitschriften aus den Unterzeilen deutlich.
Aus diesem Sachvortrag der Beklagten ergibt sich mit ausreichender Deutlichkeit, daß die Beklagte - jedenfalls schlüssig - zu der nach dem Senatsurteil vom 22. September 1999 feststellungsbedürftigen Frage die Behauptung aufstellte, die Untertitel seien nach ihrem optischen Eindruck in ausreichendem Maße geeignet, auf den unterschiedlichen sachlichen Inhalt der Zeitschriften der Parteien hinzuweisen und die Untertitel würden vom Verkehr auch nicht
übersehen. Das Berufungsgericht durfte daher die gegenteilige Behauptung der Klägerin nicht als unstreitig seiner Entscheidung zugrunde legen.
Danach wird - wie der Senat bereits in der ersten Entscheidung ausgeführt hat - das Berufungsgericht zu der zwischen den Parteien umstrittenen Frage Feststellungen zu treffen haben, ob die Untertitel nach ihrem optischen Eindruck in ausreichendem Maße geeignet sind, auf den unterschiedlichen sachlichen Inhalt der Zeitschriften der Parteien hinzuweisen und den aufgrund des identischen Zeitschriftentitels und des Erscheinungsbilds im wesentlichen übereinstimmenden Gesamteindruck der Werktitel entscheidend zurückzudrängen , und ob die Untertitel vom Verkehr wegen geringer Auffälligkeit nicht übersehen oder wegen einer Neigung des Verkehrs zu Verkürzungen nicht weggelassen werden. Sollte das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug entsprechende eindeutige Feststellungen nicht treffen, ist die Bejahung einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 5 Abs. 1 und Abs. 3, § 15 Abs. 2 MarkenG nicht zu beanstanden.
2. Ohne Erfolg bleiben die Angriffe der Revision, soweit sie sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts richten, die H. GmbH verfüge über kein prioritätsälteres Titelrecht, das die Beklagte dem Anspruch der Klägerin in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB entgegenhalten könne.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß an einem Titel des Katalogs der H. GmbH kein Werktitelschutz nach § 5 Abs. 1 und Abs. 3 MarkenG entstehen konnte. Dem kann allerdings nicht zugestimmt werden.
Ob für den Titel eines Warenkatalogs Werktitelschutz i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG begründet sein kann, ist in der Literatur umstritten (bejahend Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 73; a.A.: Deutsch/Ellerbrock, Titelschutz , 2. Aufl., Rdn. 46; offengelassen: KG MarkenR 2000, 376, 377). Sie ist im Ergebnis deshalb zu bejahen, weil auch der Warenkatalog eine Druckschrift i.S. des § 5 Abs. 3 MarkenG ist. Er ist nicht nur, wie das Berufungsgericht angenommen hat, eine Ware oder beschränkt sich auf die Bezeichnung der Waren selbst, sondern stellt in der Auswahl, Zusammenstellung und Präsentation der in ihm abgebildeten Waren regelmäßig eine eigenständige geistige Leistung dar, die im Interesse eines umfassenden Immaterialgüterrechtsschutzes im Verkehr titelschutzfähig sein muß (vgl. zu § 16 UWG a.F.: BGHZ 121, 157, 158 - Zappel-Fisch; zu § 5 Abs. 3 MarkenG: BGHZ 135, 278, 281 - PowerPoint).

b) Das Berufungsgericht hat einen Werktitelschutz i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG der H. GmbH an der Bezeichnung "Facts" mit der weiteren Begründung verneint, der Katalog sei nur mit "H. -Katalog" benannt worden und die bei verschiedenen Ausgaben auf der Titelseite aufgenommene zusätzliche Bezeichnung "Facts" würde vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel eines Druckwerks von anderen Werken aufgefaßt. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
Die Entstehung des Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG setzt eine kennzeichenmäßige und nicht lediglich beschreibende Benutzung der Bezeichnung voraus; die Bezeichnung muß als Werktitel benutzt werden (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1994 - I ZR 33/92, GRUR 1994, 908, 911 = WRP 1994, 743 - WIR IM SÜDWESTEN; Urt. v. 29.4.1999 - I ZR 152/96, GRUR 2000, 70, 72 = WRP 1999, 1279 - SZENE; Deutsch/Ellerbrock aaO Rdn. 61; Ingerl/Rohnke aaO § 5 Rdn. 79).
Gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Bezeichnung "Facts" sei nicht als Titel des Katalogs der H. GmbH verwandt worden, wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, das Berufungsgericht habe bei seinen Feststellungen entscheidungserheblichen Vortrag der Beklagten übergangen. Dazu verweist die Revision auf eine Titelseite des Katalogs, in der die Bezeichnung "facts" dominant aufgeführt sei, sowie darauf, daß die H. GmbH nach dem vorgelegten Schriftwechsel die Bezeichnung "Facts" als Titel aufgefaßt und zum Gegenstand einer Lizenzvereinbarung gemacht habe. Daraus folgt jedoch nicht, daß der Verkehr die bei einigen Ausgaben benutzte Bezeichnung "Facts" bzw. "facts" bei einem Katalog als einen Titel ansah. Zur Bezeichnung der überwiegend warenabbildenden Kataloge wäre es völlig ungewöhnlich , diese nicht mit H. -Katalog und gegebenenfalls dem jeweiligen Jahrgang, sondern mit "Facts" oder mit - so eine Bezeichnung des Katalogs im Jahre 2000 - "Einer für alle" zu benennen.
3. Das vom Berufungsgericht ausgesprochene Verbot stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als gerechtfertigt dar (§ 563 ZPO a.F.). Denn zu dem von der Klägerin auf die Marke Nr. 2052941 gestützten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG hat das Berufungsgericht von seinem Standpunkt folgerichtig keine Feststellungen getroffen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Herr RiBGH Pokrant ist in Urlaub und verhindert zu unterschreiben. Ullmann
Büscher Bergmann

Tatbestand:

1

Die Klägerin produziert und vertreibt Koffer. Zu ihrem Sortiment gehören seit 50 Jahren Koffer aus Aluminium, die ein bestimmtes Rillen-Design aufweisen. Diese werden in nahezu jedem Fachgeschäft in Deutschland angeboten und von der Klägerin seit langer Zeit auf einschlägigen Fachmessen und in Fachzeitschriften sowie Prospekten beworben. Die nachfolgend abgebildeten Koffer zeigen aus der Produktpalette der Klägerin die Serie "S. ":

2

Die Klägerin ist Inhaberin der nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 163, die unter anderem für "Reise- und Handkoffer, Kosmetikkoffer (alle aus Aluminium oder Kunststoff)" eingetragen ist, sowie der weiteren dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 159:

3

Die Beklagte handelt mit Kosmetika. Sie belieferte die Parfümeriekette D. mit Koffern in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung. Diese verfügten über ein Rillen-Design und waren mit Kosmetika befüllt.

4

Die Klägerin sieht den Vertrieb des von der Beklagten angebotenen Koffers als eine Verletzung ihrer Markenrechte und wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung als wettbewerbswidrig an. Sie hat behauptet, das Rillen-Design ihrer Koffermodelle sei im Verkehr sehr bekannt und im Markt nahezu einmalig.

5

Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Beauty-Trolleys wie nachstehend wiedergegeben anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen: 2. Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 23. Dezember 2003 Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen hat, insbesondere
a) welche Umsätze sie mit dem in Ziffer I 1 genannten BeautyTrolley getätigt hat bzw. welche Stückzahlen sie hiervon zu welchen Preisen verkauft hat, und zwar aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten und EUR-Werten;
b) von welchem(n) Lieferanten sie diesen Beauty-Trolley bezogen und an welche gewerblichen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland sie diese zu welchen Preisen veräußert hat, und zwar unter Angabe der vollen Adressen; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I 1 bezeichnete Handlung seit dem 23. Dezember 2003 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

6

Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass das Publikum über die betriebliche Herkunft des von ihr vertriebenen Koffers getäuscht werde. Die Rillenstruktur verkörpere eine gestalterische Grundidee, die nicht zugunsten der Klägerin monopolisiert werden dürfe.

7

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt (LG Köln, Urt. v. 16.12.2004 - 31 O 562/04, juris).

8

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Köln MarkenR 2005, 449 = MD 2006, 90).

9

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

10

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung und nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung der Marken der Klägerin sowie Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11

Die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin könne bereits nicht festgestellt werden. Die Klägerin hätte sich auf bestimmte Koffermodelle festle- gen müssen, aus denen sie eine wettbewerbliche Eigenart habe ableiten wollen. Das sei nicht geschehen. Letztlich komme es darauf aber nicht einmal an, weil die Gefahr einer Herkunftstäuschung im Zeitpunkt des Kaufs auszuschließen sei. Der Koffer der Beklagten werde mit Kosmetika geliefert und angeboten. Er wirke daher nur als Verpackung der offen präsentierten Kosmetika. Der Verbraucher, der eine Kosmetikabteilung aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte nur auf die Kosmetikartikel. Einer Herkunftstäuschung hinsichtlich des Koffers, der nur als Verpackung wirke, könne er nicht unterliegen.

12

Markenrechtliche Ansprüche seien ebenfalls ausgeschlossen. Es fehle jedenfalls in der vorbeschriebenen Vertriebssituation an der für eine Verletzung erforderlichen markenmäßigen Benutzung des Rillen-Designs.

13

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

14

1. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG sei nicht gegeben , weil das Koffermodell der Beklagten nicht markenmäßig benutzt werde, hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

15

a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann allerdings grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers , die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - LilaSchokolade ). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke und nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).

16

b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird. Die Annahme des Berufungsgerichts , die angegriffene Aufmachung sei nicht markenmäßig verwandt worden, beruht auf Rechtsfehlern.

17

aa) Das Berufungsgericht hat bei der Ablehnung einer markenmäßigen Benutzung entscheidend auf die Vertriebssituation abgestellt. Diese hat das Berufungsgericht primär darin gesehen, dass vorliegend ein Kosmetiksortiment in einem Kosmetikgeschäft oder einer Kosmetikabteilung ausgestellt wurde.

18

bb) Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass in die Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung markenmäßig benutzt, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen ist. Der Kennzeichnungsgrad einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt , wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (BGHZ 171, 89 Tz. 30 - Pralinenform, m.w.N.). Die Klägerin hatte hierzu unbestritten geltend gemacht, sie stelle seit 50 Jahren Koffer mit einem speziellen Oberflächen-Rillen-Design aus Aluminium her, die sich in Deutschland in beinahe jedem Fachgeschäft fänden und die sie umfangreich beworben habe. Die Klägerin hat hieraus gefolgert , dass sich das Rillen-Design innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat und ihre Aluminiumkoffer bekannte Marken sind. Das Berufungsgericht hat zur originären Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marken der Klägerin und zu einer Steigerung dieser Unterscheidungskraft infolge Benutzung keine Feststellungen getroffen und auch die von der Beklagten vorgelegte Verkehrsbefragung zur Form der Koffer der Klägerin nicht gewürdigt. Für das Revisionsverfahren kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die dreidimensionalen Marken der Klägerin aufgrund hoher Marktpräsenz sowie langjähriger und intensiver Werbung über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen und dies auch Auswirkungen auf die Frage hat, ob der Verkehr der angegriffenen Aufmachung einen Herkunftshinweis entnimmt.

19

Sollte das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug zu dem Ergebnis gelangen, dass die Klagemarken über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, wird es auch zu berücksichtigen haben, dass die angegriffene Aufmachung nicht genau den Klagemarken entspricht und sich deren Kennzeichnungskraft wegen der Abweichungen nicht ohne Weiteres auf die markenmäßige Benutzung der angegriffenen Warenform auszuwirken braucht.

20

cc) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung des Koffers markenmäßig benutzt hat, hat das Berufungsgericht zudem allein auf den Zeitpunkt der Kaufsituation abgestellt und rechtsfehlerhaft die nachfolgende Verwendung des von der Beklagten mit Kosmetikartikeln vertriebenen Koffers unberücksichtigt gelassen.

21

Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden , kann die Marke herkunftshinweisend wirken. Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium der Benutzung oder des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 46 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse ; 171, 89 Tz. 25 - Pralinenform).

22

Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang nicht ausgeschlossen , dass Verbraucher, die das Produkt der Beklagten nicht selbst in ei- nem Kosmetikladen gekauft haben und den Koffer später im Einsatz sehen, der Meinung sein könnten, es handele sich dabei um einen von der Klägerin produzierten Koffer. Ein derartiges Verständnis beträfe nicht nur die funktionelle oder ästhetische Gestaltung der Warenform, sondern die angesprochenen Verkehrskreise würden die angegriffene Aufmachung als Herkunftshinweis auffassen. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob beim Durchschnittsverbraucher tatsächlich von einem solchen Verkehrsverständnis auszugehen ist. Diese wird es ebenfalls nachzuholen haben.

23

c) Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge zu I 2 und II kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil markenrechtlich relevante Verletzungshandlungen der Beklagten nicht ausgeschlossen sind.

24

2. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach §§ 8, 9, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG i.V. mit § 242 BGB, § 1 UWG a.F. nicht zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

25

a) Mit Blick auf das im Laufe des Rechtsstreits in Kraft getretene neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist hinsichtlich der maßgeblichen Rechtsgrundlagen zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und dem Auskunfts- und Schadensersatzanspruch andererseits zu unterscheiden. Da der Unterlassungsanspruch auf die Abwehr künftiger Gefahren gerichtet ist, ist eine Klage nur dann begründet, wenn auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage Unterlassung verlangt werden kann. Zudem muss die Handlung zum Zeitpunkt ihrer Begehung wettbewerbswidrig gewesen sein, da es anderenfalls an der Wiederholungsgefahr fehlt. Demgegenüber kommt es bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und der Verpflichtung zur Auskunftserteilung auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Begehung an. Nachdem die Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in § 4 Nr. 9 UWG lediglich die gesetzlichen Grundlagen, nicht aber den Inhalt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geändert hat (BGH, Urt. v. 28.10.2004 - I ZR 326/01, GRUR 2005, 166, 167 = WRP 2005, 88 - Puppenausstattungen; vgl. auch die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 15/1487, S. 18), ist eine Differenzierung nach neuem und altem Recht nicht erforderlich (BGH, Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Tz. 19 = WRP 2007, 1076 - Handtaschen).

26

b) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind im vorliegenden Fall nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausgeschlossen. Im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes ist allerdings für einen lauterkeitsrechtlichen Schutz grundsätzlich kein Raum (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.11.2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem). Die Klägerin begehrt jedoch, soweit sie ihre Ansprüche auf die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stützt, keinen Schutz für eine Kennzeichnung , sondern für die Produktpalette ihrer Koffer als konkrete Leistungsergebnisse. Sie begründet dies damit, dass die Beklagte dadurch unlauter gehandelt habe, dass diese die die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin begründenden Merkmale übernommen und dadurch eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorgerufen habe. Dieses Begehren fällt nicht in den Schutzbereich des Markenrechts (vgl. auch BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern).

27

c) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen (BGH GRUR 2007, 339 Tz. 24 - Stufenleitern; BGH, Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 14 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege).

28

d) Mit Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe sich mit dem Vorbringen der Klägerin zur wettbewerblichen Eigenart ihrer Produkte nicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen mit der Begründung getroffen, es gehe beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung um den Vertrieb von Nachahmungen eines wettbewerblich eigenartigen, real existierenden Produkts. Die Klägerin müsse sich deshalb festlegen, aus welchem Koffermodell oder aus welchen Koffermodellen sie ihre Ansprüche herleiten wolle, was nicht geschehen sei. Dem kann nicht zugestimmt werden.

29

aa) Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH GRUR 2007, 795 Tz. 25 - Handtaschen). Nach der Rechtsprechung des Senats kann einem Produktprogramm als Gesamtheit von Erzeugnissen mit Gemeinsamkeiten in der Zweckbestimmung und Formgestaltung unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerblicher Schutz gewährt werden. Voraussetzung ist dabei nicht, dass jedes einzelne Teil für sich genommen eine wettbewerbliche Eigenart aufweist. Diese kann vielmehr auch in einer wiederkehrenden Formgestaltung mit charakteristischen Besonderheiten bestehen, die bewirken, dass sich die zum Programm gehörenden Gegenstände für den Verkehr deutlich von Waren anderer Hersteller abheben (vgl. BGH, Urt. v. 23.10.1981 - I ZR 62/79, GRUR 1982, 305, 307 - Büromöbelprogramm; Urt. v. 6.2.1986 - I ZR 243/83, GRUR 1986, 673, 675 = WRP 1986, 377 - Beschlagprogramm ; Urt. v. 28.5.1998 - I ZR 275/95, GRUR 1999, 183, 186 = WRP 1998, 1171 - Ha-Ra/HARIVA).

30

bb) Nach dem unter Beweis gestellten Vortrag der Klägerin weisen die Koffer ihrer Produktpalette jeweils folgende wiederkehrende charakteristische Merkmale auf: Die Koffer verfügen über Rillen, die an der Außenfläche als Rippen hervortreten und eine unterschiedliche Reflexion des Lichts auf der Außenfläche erzeugen; die Rippen sind auf der Breitseite der beiden den Koffer bildenden Schalen und auf den Schmalseiten vorhanden und gleichmäßig verteilt angeordnet; die Rippen verlaufen in Längsrichtung der Ober- und Unterkante des Koffers; sie haben eine im Verhältnis zum Rillenabstand geringere Höhe; zwischen den Rippen sind glatte Flächen mit gleichbleibender Breite vorhanden und an den Ecken ist ein Schutz vorgesehen. Mit diesem Vorbringen hat sich das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht auseinandergesetzt und nicht geprüft , ob diese Merkmale bei den Kofferserien der Klägerin vorhanden sind und eine wettbewerbliche Eigenart sämtlicher Koffer begründen können.

31

e) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht im Inverkehrbringen des Koffers der Beklagten keine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a UWG gesehen hat.

32

aa) Das Berufungsgericht hat eine Herkunftstäuschung mit der Begründung verneint, ein Verbraucher, der ein Kosmetikgeschäft oder eine Kosmetikabteilung eines Kaufhauses aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte auf das konkrete Kosmetikangebot. Er richte sein Interesse ausschließlich auf den Erwerb der Kosmetika und nicht auch auf den nur eine Verpackung darstellenden Koffer. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

33

bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass nach der Rechtsprechung des Senats zu § 4 Nr. 9 lit. a UWG die Herkunftstäuschung spätestens im Zeitpunkt des Kaufs gegeben sein muss und eine erst nachfolgend auftretende Herkunftstäuschung keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG begründen kann (BGHZ 161, 204, 211 - Klemmbausteine III; BGH GRUR 2007, 339 Tz. 39 - Stufenleitern). Im vorliegenden Fall braucht nicht entschieden zu werden, ob infolge der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken , die grundsätzlich auch unlautere Geschäftspraktiken nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts erfasst (Art. 3 Abs. 1), eine Änderung dieser Rechtsprechung geboten ist.

34

cc) Denn die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht aufgrund der konkreten Verkaufssituation eine Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft des Koffers, in dem sich die Kosmetikartikel befinden, als schlechterdings ausgeschlossen angesehen hat. Zwar liegt die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verbraucher achteten in der konkre- ten Verkaufssituation nur auf die Kosmetikartikel und nicht auch auf den als Verpackung angebotenen Koffer, auf tatrichterlichem Gebiet. Die Feststellung der Verkehrsauffassung ist allerdings in der Revisionsinstanz darauf zu überprüfen , ob die Vorinstanz den Tatsachenstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft hat (BGH, Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 193/99, GRUR 2002, 550, 552 = WRP 2002, 527 - Elternbriefe; Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Denn das Berufungsgericht hat sich nicht mit den gegenteiligen Feststellungen des Landgerichts auseinandergesetzt. Dieses hatte angenommen, dass beim Vertrieb des aus den Kosmetikartikeln und dem Koffer zusammengesetzten Angebots der Beklagten nicht allein der Kosmetikinhalt im Vordergrund steht, weil der als "Trolley" bezeichnete Koffer auch ohne den Inhalt verwendet werden kann. Trifft diese Feststellung zu und hat der von der Beklagten vertriebene Koffer einen von den Kosmetikartikeln losgelösten Verwendungszweck, ist nicht ausgeschlossen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, wenn sie diese Verwendungsmöglichkeit erkennen, sich ungeachtet der Vertriebsmodalitäten Vorstellungen über die betriebliche Herkunft dieses Koffers machen. Dies liegt um so näher, je höher die wettbewerbliche Eigenart der von der Klägerin angebotenen Produktpalette der Koffer und der Grad der Übernahme sind. Die Abnehmerkreise werden dann eher glauben, in dem angebotenen Koffer ein Produkt der Klägerin wiederzuerkennen und sich Vorstellungen über die betriebliche Herkunft des Koffers machen, auch wenn er zusammen mit Kosmetikartikeln angeboten wird. Die erforderlichen Feststellungen wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.

Bergmann Pokrant Büscher
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 16.12.2004 - 31 O 562/04 -
OLG Köln, Entscheidung vom 06.07.2005 - 6 U 226/04 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung tätig und bietet ihren Kunden spezifische Ausstattungen mit Hard- und Software an. Sie tritt jedenfalls seit dem 2. Oktober 2001 im geschäftlichen Verkehr unter der Kurzbezeichnung "ahd" auf. Außerdem ist sie Inhaberin der am 8. Juli 2003 angemeldeten Wort-/Bildmarke "ahd", die für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen im EDV-Bereich eingetragen ist.

2

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, hat mehrere tausend Domainnamen auf sich registrieren lassen, um sie potentiellen Interessenten zum Kauf oder zur entgeltlichen Nutzung anzubieten. Seit Mai 1997 ist die Beklagte zu 1 auch Inhaberin des Domainnamens "ahd.de". Vor dem Sommer 2002 enthielt die unter "www.ahd.de" aufgerufene Textseite neben einem "Baustellenschild" lediglich den Hinweis, dass hier "die Internetpräsenz der Domain ahd.de" entstehe. Danach konnten über diesen Domainnamen unterschiedliche inhaltliche Angebote abgerufen werden.

3

Mit Anwaltsschreiben vom 30. August 2001 ließ die Klägerin die Beklagte zu 1 auffordern, den Domainnamen "ahd.de" zu ihrer Verwendung freizugeben. Ende 2002/Anfang 2003 verhandelten die Parteien über eine Übertragung des Domainnamens auf die Klägerin. Mit Anwaltsschreiben vom 12. Dezember 2003 mahnte diese die Beklagte zu 1 wegen der Nutzung des Domainnamens ab.

4

Die Klägerin begehrt von den Beklagten Unterlassung der Nutzung des Domainnamens "ahd.de" für den Betrieb eines Internetportals, Einwilligung in dessen Löschung sowie Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.

5

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg, MMR 2006, 608). Das Berufungsgericht hat die Beklagten nach Maßgabe der in der Berufungsinstanz gestellten Anträge der Klägerin unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt, 1. es zu unterlassen, die Bezeichnung "ahd" im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken zum Betreiben eines Internetportals zu benutzen , auf dem angeboten wird:
a) Webspace anzumieten,
b) die Zurverfügungstellung von E-Mail-Adressen für Dritte, die den Bestandteil "ahd" enthalten,
c) die Erstellung von Homepages,
d) die Werbung für Unternehmen, die die vorgenannten Dienstleistungen anbieten, bzw. von Dritten nutzen zu lassen; 2. gegenüber der Denic eG in Frankfurt in die Löschung der InternetDomain "ahd.de" einzuwilligen und gegenüber der Denic eG sowie dem zuständigen Serviceprovider die hierzu erforderlichen Willenserklärungen abzugeben.

6

Ferner hat es die Beklagten zur Auskunftserteilung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt.

7

Dagegen wenden sich die Beklagten mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Beklagten die Geschäftsbezeichnung "ahd" der Klägerin verletzt haben und wegen wettbewerbswidriger Behinderung der Klägerin zur Löschung des Domainnamens "ahd.de" verpflichtet sind. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9

Die Klägerin habe die Abkürzung "ahd" spätestens am 2. Oktober 2001 als Geschäftsbezeichnung im geschäftlichen Verkehr in Gebrauch genommen. Die Geschäftsbezeichnung verfüge von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft , die nicht durch Drittzeichen geschwächt sei. Die Beklagten könnten eine bessere Priorität weder für ihren Domainnamen, den sie kennzeichenmäßig gebraucht hätten, noch unter dem Gesichtspunkt eines Werktitelschutzes in Anspruch nehmen.

10

Zwischen dem Firmenschlagwort der Klägerin und dem angegriffenen Domainnamen bestehe Zeichenidentität, zumindest aber eine ausgesprochen hohe Zeichenähnlichkeit. Die Zusätze ".de" und "www." seien bei Domainnamen üblich und würden von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als kennzeichnend bzw. prägend verstanden.

11

Zwischen den Angeboten der Parteien unter dem Kürzel "ahd" bestehe Branchen- bzw. Dienstleistungsnähe, die allerdings nicht sehr stark ausgeprägt sei. Die Beklagten böten unter "www.ahd.de" neben anderen Dienstleistungen E-Mail-Adressen inklusive Homepage nach Wunsch an. Mit diesen Dienstleistungen näherten sich die Beklagten dem Geschäftsbereich der Klägerin in einer Weise an, dass von einer Dienstleistungsähnlichkeit gesprochen werden könne. Derartige Dienstleistungen würden häufig als Ergänzung zum Kerngeschäfts- feld von Systemhäusern angeboten, wie die Klägerin eines sei. Die angesprochenen Verkehrskreise hätten danach Anlass anzunehmen, zwischen den Parteien bestünden zumindest geschäftliche Zusammenhänge. Als Ergebnis der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG vorzunehmenden Abwägung zwischen Zeichenähnlichkeit, Kennzeichnungskraft des Zeichens der Klägerin und wirtschaftlichem Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien setze sich das Kennzeichen der Klägerin daher wegen der bestehenden Zeichenidentität durch.

12

Auf einen beschreibenden Gebrauch gemäß § 23 Nr. 1 oder 2 MarkenG könnten sich die Beklagten nicht berufen. Es spreche nichts dafür, dass es sich bei der Buchstabenkombination "ahd" um einen freihaltebedürftigen Gattungsbegriff handele.

13

Die Beklagten seien wettbewerbsrechtlich zur Löschung des Domainnamens verpflichtet. Die Aufrechterhaltung der Registrierung des Domainnamens stelle sich als unlautere Behinderung der Klägerin gemäß §§ 3, 4 Nr. 10 UWG dar. Wegen der lediglich in einem eingeschränkten geschäftlichen Betätigungsbereich bestehenden kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr komme eine wettbewerbsrechtliche Verpflichtung, vollständig von der Nutzung des Domainnamens Abstand zu nehmen, zwar nur bei Vorliegen zusätzlicher die Unlauterkeit begründender Umstände in Betracht. Solche lägen hier aber vor, weil bei der Registrierung auf die Beklagten von einem offensichtlichen Missbrauchsfall auszugehen sei. Es bestehe kein eigenes Interesse der Beklagten, unter dem Domainnamen "ahd.de" konkrete Inhalte zu veröffentlichen. Die Beklagten wollten diese Adresse lediglich für Dritte sperren oder sie diesen gegen Entgelt überlassen. Soweit die Beklagten außer einer Vielzahl anderer Angebote nunmehr auch Informationen zum Thema Althochdeutsch in die Internetseite "www.ahd.de" aufgenommen hätten, diene dies allein der Vereitelung berechtigter zeichenrechtlicher Ansprüche.

14

II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "ahd" für ein Internet-Portal mit den im Verbotstenor genannten Angeboten und zur Auskunftserteilung sowie gegen die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten wendet. Hinsichtlich der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "ahd.de" führt die Revision zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage.

15

1. Die Klägerin kann wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "ahd" von den Beklagten gemäß § 15 Abs. 2 und 4, § 5 Abs. 2 MarkenG verlangen, die Verwendung der Bezeichnung "ahd" für ein Internet-Portal mit den im Verbotstenor genannten Angeboten zu unterlassen.

16

a) Die Klägerin hat nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts das Kürzel "ahd" spätestens seit 2. Oktober 2001 als Geschäftsbezeichnung verwendet. Sie hat dadurch jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ein Kennzeichenrecht nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG an dieser Bezeichnung erworben.

17

aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (BGH, Urt. v. 24.2.2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 - Seicom). Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Tz. 30 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II, m.w.N.). Bei der Bezeichnung "ahd" handelt es sich allerdings entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht um einen Bestandteil der Firma der Klägerin, sondern lediglich um eine aus den Firmenbestandteilen gebildete Abkürzung. Ob ein solches Firmenschlagwort den Zeitrang des Gesamtkennzeichens teilt oder für die Schutzentstehung auf einen selbständigen Entstehungstatbestand abzustellen ist, der den Schutz der Abkürzung als Unternehmenskennzeichen begründet (vgl. BGH, Urt. v. 30.11.1989 - I ZR 191/87, GRUR 1992, 329, 331 = WRP 1990, 613 - AjS-Schriftenreihe; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 5 Rdn. 24), kann im Streitfall dahinstehen. Der Kennzeichenschutz ist, wie das Berufungsgericht im Ergebnis mit Recht angenommen hat, jedenfalls spätestens am 2. Oktober 2001 dadurch entstanden, dass die Klägerin die unterscheidungskräftige Abkürzung "ahd" als besondere Geschäftsbezeichnung ihres Unternehmens i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in Benutzung genommen hat.

18

bb) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die als Wort nicht aussprechbare Buchstabenkombination "ahd" habe für sich genommen keine originäre Unterscheidungskraft. Entsprechende Buchstabenkombinationen weisen kennzeichenrechtliche Unterscheidungskraft von Haus aus auf, wenn sie ohne weiteres geeignet sind, vom Verkehr als namensmäßiger Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden zu werden (BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds ). Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft dürfen dabei - wie auch bei sonstigen Firmenschlagwörtern - nicht überspannt werden. Es reicht aus, dass eine bestimmte beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (BGH GRUR 2008, 1104 Tz. 17 - Haus & Grund II, m.w.N.). Von einem den Tätigkeitsbereich des Unternehmens der Klägerin beschreibenden Inhalt der Bezeichnung "ahd" kann nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ausgegangen werden. Auf die Frage, ob es sich bei der Buchstabenfolge "ahd" um eine gebräuchliche Abkürzung des Begriffs "althochdeutsch" handelt, wie die Revision geltend macht, kommt es nicht an. Der Tätigkeitsbereich der Klägerin weist keine Berührungspunkte zur althochdeutschen Sprache auf. Schon aus diesem Grunde liegt es fern, dass der Verkehr die von der Klägerin zur Bezeichnung ihres Unternehmens verwendete Buchstabenkombination als Abkürzung für "althochdeutsch" versteht.

19

b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts haben die Beklagten die Bezeichnung "ahd" i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG kennzeichenmäßig benutzt.

20

aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 15 Abs. 2, § 5 Abs. 2 MarkenG setzt eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (BGH, Urt. v. 16.12.2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate, m.w.N.). In der Benutzung eines Domainnamens im geschäftlichen Verkehr kann eine kennzeichenmäßige Verwendung liegen, wenn der Verkehr darin keine bloße Adressbezeichnung, sondern einen Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (vgl. BGH GRUR 2005, 871, 873 - Seicom; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 123; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., nach § 15 Rdn. 80).

21

bb) Das Berufungsgericht hat die Beklagten gemäß dem Klageantrag 1 in der Berufungsinstanz lediglich dazu verurteilt, die Benutzung der Bezeichnung "ahd" für ein Internetportal mit den in diesem Antrag genannten Angeboten zu unterlassen. Deshalb ist in der Revisionsinstanz allein zu prüfen, ob das Berufungsgericht eine derartige kennzeichenmäßige Benutzungshandlung der http://www.ahd.de/ - 10 - Beklagten rechtsfehlerfrei festgestellt hat. Da den Beklagten nach dem Unterlassungstenor nicht in jeder Hinsicht verboten worden ist, die Bezeichnung "ahd" zu verwenden, kommt es nicht darauf an, ob sie die Bezeichnung oder den Domainnamen noch für andere Zwecke verwendet haben und ob darin gegebenenfalls eine kennzeichenmäßige Benutzung zu sehen oder etwa wegen einer rein beschreibenden Verwendung zu verneinen wäre.

22

cc) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Beklagten jedenfalls im Februar 2004 unter dem Domainnamen "ahd.de" E-Mail-Adressen inklusive Homepage sowie die anderen im Klageantrag zu 1 näher umschriebenen Dienstleistungen angeboten haben. Dabei ist es davon ausgegangen, dass diese Benutzung des Domainnamens kennzeichenmäßig erfolgt ist, weil die Bezeichnung bei einer Verwendung gemäß der Anlage K 6 vom Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Vergeblich rügt die Revision, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten übergangen, sie hätten den Domainnamen nicht als Herkunftshinweis verwendet, sondern als bloße Adresse mit der Funktion einer "Umleitungsdomain" für das von der Beklagten zu 1 betriebene Internetportal "www.internetfuehrer.de". Dieses Vorbringen der Beklagten, unter "http://www.ahd.de" sei lediglich ein Internetportal zugänglich gemacht worden, dessen Betrieb unter der grafisch gestalteten bzw. eingebetteten Zeichenfolge "internetfuehrer.de" erfolgte, erschöpft sich in der Behauptung eines von der Feststellung des Berufungsgerichts abweichenden Verkehrsverständnisses. Die Revision zeigt nicht auf, dass die Feststellung des Berufungsgerichts auf einem Rechtsfehler beruht, insbesondere erfahrungswidrig ist. Der Umstand, dass die unter dem Domainnamen "ahd.de" aufgerufene Internetseite gemäß Anlage K 6 auch einen Hinweis auf den Domainnamen "internetfuehrer.de" enthielt, steht nicht der Feststellung des Berufungsgerichts entgegen, der angesprochene Verkehr verstehe die in der URL-Adresse sichtbare Bezeichnung "ahd" als http://www.internetfuehrer.de/ - 11 - kennzeichnenden Hinweis für die auf dieser Internetseite angebotenen Dienstleistungen. Wie sich aus seinen Ausführungen zu der Gestaltung der Internetseite gemäß Anlage K 21a - die wie die Anlage K 6 über "ahd.de" zugänglich war und denselben grafisch gestalteten Hinweis auf "internetfuehrer.de" enthielt - ergibt, hat das Berufungsgericht bei seiner Beurteilung berücksichtigt, dass das Angebot der Beklagten auch über "www.internetfuehrer.de" aufgerufen werden konnte.

23

c) Das Berufungsgericht hat zu Recht eine Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen dem für die Beklagte zu 1 registrierten Domainnamen "ahd.de" und dem Unternehmenskennzeichen "ahd" der Klägerin bejaht.

24

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen , der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (st. Rspr.; vgl. nur BGH GRUR 2008, 1102 Tz. 21 - Haus & Grund II, m.w.N.).

25

aa) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht für die nicht als Wort aussprechbare Geschäftsbezeichnung der Klägerin eine von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft angenommen. Es ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dass das Berufungsgericht eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen verneint hat. Eine solche Schwächung setzt voraus , dass die Drittkennzeichen in gleichen oder eng benachbarten Branchen und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ComNet I; BGH http://www.ahd.de/ - 12 - GRUR 2008, 1104 Tz. 25 - Haus & Grund II, m.w.N.). Allein die Anzahl der Drittzeichen reicht zur Darlegung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft nicht aus. Der Umfang der Tätigkeit der Drittunternehmen und die Bekanntheit ihrer Kennzeichnungen am Markt sind von den Beklagten nicht im Einzelnen dargelegt worden; insbesondere lässt sich dies den vorgelegten InternetAusdrucken nicht entnehmen. Es ist schon nicht erkennbar, dass die in diesen Ausdrucken angeführten Unternehmen im Tätigkeitsbereich der Klägerin oder zumindest in einer eng benachbarten Branche tätig sind. Die Beklagten haben zwar auf ein Unternehmen "AHD EDV-Handels- und Dienstleistungs GmbH" hingewiesen, das eine größere Branchennähe zur Klägerin aufweise als die Beklagten. Auch insoweit fehlen jedoch Angaben zum Tätigkeitsumfang und zur Bekanntheit des Kennzeichens dieses Unternehmens.

26

bb) Das Berufungsgericht hat mit Recht eine Identität der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen zugrunde gelegt. Die Klägerin begehrt aus ihrer Unternehmensbezeichnung "ahd" von den Beklagten, die Verwendung der Bezeichnung "ahd" für ein Internetportal mit den im Unterlassungstenor genannten Angeboten zu unterlassen. Das Unterlassungsbegehren der Klägerin und das ihm entsprechende Verbot sind nicht auf die entsprechende Verwendung der Bezeichnung "ahd" als Bestandteil der Internetadresse "www.ahd.de" beschränkt. Es kann dahinstehen, ob der Verkehr bei der als Verletzungshandlung festgestellten Verwendung den Domainnamen "ahd.de" als einheitliche Kennzeichnung versteht und die angegriffene Bezeichnung "ahd" daher nur einen Bestandteil dieses Gesamtzeichens darstellt oder ob der Verkehr "ahd" in der Internetadresse als selbständiges Kennzeichen auffasst. Jedenfalls handelt es sich um einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil, der als solcher eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 30 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 http://www.juris.de/jportal/portal/t/3uz4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312889200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/3uz4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312889200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/3uz4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312889200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/3uz4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE312889200&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 13 - MarkenG Rdn. 349 m.w.N.). Der Zusatz ".de" hat allein funktionale Bedeutung, indem er auf die in Deutschland am Weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist. Der für Internetadressen erforderliche Zusatz "www." ist gleichfalls allgemein bekannt. Die Domainadresse "www.ahd.de" weist deshalb im gewerblichen Verkehr auf ein Unternehmen mit der Geschäftsbezeichnung "AHD" oder "ahd" hin (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338, 340 - soco.de).

27

cc) Mit Recht ist das Berufungsgericht von einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, bei der der Verkehr von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den konkurrierenden Unternehmen ausgeht (vgl. BGH GRUR 1992, 329, 332 - AjS-Schriftenreihe), hinreichenden Branchennähe zwischen der Tätigkeit der Klägerin unter ihrem Unternehmenskennzeichen und den von den Be klagten gemäß Anlage K 6 angebotenen , im Unterlassungstenor genannten Dienstleistungen ausgegangen. Die Klägerin bietet kundenspezifische Ausstattungen mit Hard- und Software an. Die von den Beklagten unter ihrem Domainnamen "ahd.de" angebotenen Dienstleistungen bestehen darin, E-Mail-Adressen inklusive Homepage nach Wunsch zur Verfügung zu stellen. Nach der von der Revision nicht angegriffenen Feststellung des Berufungsgerichts werden derartige Dienstleistungen häufig auch von sogenannten Systemhäusern, also von Unternehmen, die wie die Klägerin kundenspezifische EDV-Dienstleistungen erbringen, als Ergänzung zum Kerngeschäftsfeld angeboten (Full-Service-Prinzip). Entgegen der Auffassung der Revision kommt es nicht darauf an, ob diese Dienstleistungen wie das Webhosting tatsächlich bereits zur Geschäftstätigkeit der Klägerin gehören. Eine Branchennähe kann vielmehr auch unter Einbeziehung einer naheliegenden und nicht nur theoretischen Ausweitung des Tätigkeitsbereichs bejaht werden (vgl. BGH, Urt. v. 29.10.1992 - I ZR 264/90, GRUR 1993, 404, 405 = WRP 1993, 175 - Columbus, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 120, 103; Urt. v.

21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

28

d) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis mit Recht angenommen, dass sich die Beklagten für die allein in Rede stehende Benutzung der Bezeichnung "ahd" zum Betrieb eines Internetportals mit den im Unterlassungstenor genannten Angeboten nicht auf ein gegenüber der geschäftlichen Bezeichnung der Klägerin prioritätsälteres Recht berufen können.

29

aa) Für den Zeitrang des Unternehmenskennzeichens der Klägerin ist der Zeitpunkt der Schutzentstehung durch Benutzungsaufnahme spätestens am 2. Oktober 2001 maßgeblich (§ 6 Abs. 3 MarkenG). Vor diesem Zeitpunkt haben die Beklagten kein eigenes Kennzeichenrecht erworben. Die Benutzung eines Domainnamens lässt ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen nur entstehen, wenn der Verkehr in der als Domainnamen gewählten Bezeichnung einen Herkunftshinweis erkennt (BGH, Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Tz. 22 = WRP 2008, 1520 - afilias.de, m.w.N.). Daran fehlt es bei den von den Beklagten vor dem 2. Oktober 2001 aufgenommenen Benutzungshandlungen.

30

Die Registrierung des Domainnamens als solche im Jahr 1997 ließ ein Kennzeichenrecht der Beklagten schon deshalb nicht entstehen, weil damit allein keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr verbunden war. Ebensowenig reichte es dafür aus, die Nutzung des Domainnamens "ahd.de" auf einer unter einem anderen Domainnamen der Beklagten erreichbaren Internetseite anzubieten. Denn auch dadurch wurde "ahd.de" nicht zur Kennzeichnung eines Unternehmens oder der von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen verwendet. Es handelte sich lediglich um ein Angebot zum Erwerb des Domainnamens , jedoch nicht um ein geschäftliches Handeln unter dem Domainnamen.

Da sich die Anlagen B 6 bis B 8 nur auf solche Angebote zum Erwerb des Domainnamens "ahd.de" beziehen, hat das Berufungsgericht sie zutreffend als für die Begründung eines Kennzeichenrechts ungeeignet angesehen. Auf die Frage , ob der entsprechende Vortrag der Beklagten zudem schon wegen Verspätung nicht zu berücksichtigen gewesen wäre, kommt es daher nicht an.

31

bb) Die Beklagten können dem Kennzeichenrecht der Klägerin auch keine sonstigen aus der bloßen Registrierung des Domainnamens folgenden älteren Rechte entgegenhalten. Der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle begründet zwar zugunsten des Domaininhabers ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 - ad-acta.de). Ein erst nach der Registrierung des Domainnamens entstehendes Namens- oder Kennzeichenrecht eines Dritten setzt sich daher nicht ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch (BGH GRUR 2008, 1099 Tz. 32 - afilias.de). Das hat aber nur zur Folge, dass der Inhaber des später entstandenen Namens- oder Kennzeichenrechts nicht schon allein unter Berufung auf sein Recht dem Inhaber des Domainnamens jedwede Nutzung und das Registrierthalten des Domainnamens untersagen kann, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname in einer das Recht des Dritten verletzenden Weise verwendet werden soll (vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 689 = WRP 2005, 893 - weltonline.de). Im Streitfall wendet sich die Klägerin jedoch mit ihrem Unterlassungsbegehren nicht gegen jedwede Nutzung des Domainnamens "ahd.de" der Beklagten oder gegen dessen Registrierung als solche, sondern nur gegen die ihr Unternehmenskennzeichen verletzende Verwendung der Bezeichnung "ahd" zum Betrieb eines Internetportals mit den im Unterlassungstenor genannten Angeboten. Ein Recht zur Benutzung des Domainnamens gerade (auch) in dieser das Kennzeichenrecht der Klägerin verletzenden Weise kann aus der Registrierung nicht hergeleitet werden. Schon aus diesem Grund greift auch der Verwirkungseinwand nicht durch, den die Beklagten auf die Schutzwürdigkeit der aus der Registrierung des Domainnamens folgenden Rechtsstellung stützen.

32

e) Da das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch somit mit Recht bereits aus dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin für begründet erachtet hat, konnte es dahinstehen lassen, ob der Klägerin insoweit auch ein auf ihre Marke oder auf ihr Namensrecht gestützter Unterlassungsanspruch zusteht. Kennzeichenrechtliche Ansprüche aus § 15 MarkenG gehen zudem, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, in ihrem Anwendungsbereich dem Namensschutz des § 12 BGB vor (BGH, Urt. v. 9.9.2004 - I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 - mho.de; BGH GRUR 2008, 1099 Tz. 10 - afilias.de).

33

f) Die Haftung des Beklagten zu 2 hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei daraus hergeleitet, dass er als Geschäftsführer der Beklagten zu 1 das kennzeichenverletzende Angebot entweder selbst veranlasst oder zumindest die Möglichkeit gehabt hat, es zu unterbinden (vgl. BGH, Urt. v. 26.9.1985 - I ZR 86/83, GRUR 1986, 248, 250 f. - Sporthosen; Urt. v. 9.6.2005 - I ZR 279/02, GRUR 2005, 1061, 1064 = WRP 2005, 1511 - Telefonische Gewinnauskunft ).

34

2. Das Berufungsgericht hat der Klägerin zu Recht auch die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht im beantragten Umfang zugesprochen. Sie bestehen damit nur im Rahmen der konkreten Verletzungshandlung, die Gegenstand des Unterlassungsausspruchs ist. Der Auskunftsanspruch folgt in diesem Umfang jedenfalls aus § 242 BGB. Er setzt wie der Schadensersatzanspruch Verschulden voraus. Die Beurteilung des Be- rufungsgerichts, die Beklagten hätten nach Zugang der Abmahnung durch die Klägerin im Dezember 2003 schuldhaft gehandelt, lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Für die Annahme eines zumindest fahrlässigen Verhaltens reicht es aus, dass sie sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt haben und deshalb eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit ihres Verhaltens jedenfalls in Betracht ziehen mussten (BGHZ 141, 329, 345 - Tele-Info-CD; BGH, Urt. v. 17.2.2000 - I ZR 194/97, GRUR 2000, 699, 670 - Kabelweitersendung, m.w.N.).

35

3. Die gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "ahd.de" gerichteten Angriffe der Revision haben dagegen Erfolg. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts steht der Klägerin ein derartiger Anspruch nicht zu.

36

a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Klägerin ihren Löschungsantrag nicht auf die Verletzung ihres Unternehmenskennzeichenrechts stützen kann. Insoweit wäre der Löschungsanspruch nur begründet, wenn schon das Halten des Domainnamens durch die Beklagten für sich gesehen eine Verletzung des Kennzeichenrechts der Klägerin darstellte. Davon kann jedoch, insbesondere bei einem Gebrauch des Domainnamens in Branchen außerhalb des EDV-Bereichs, nicht ausgegangen werden.

37

b) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts steht der Klägerin auch kein wettbewerbsrechtlicher Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens zu. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen seine Annahme nicht, die Aufrechterhaltung der Registrierung des Domainnamens stelle eine gezielte unlautere Behinderung der Klägerin dar.

38

aa) Neben Ansprüchen aus Kennzeichenrecht können wettbewerbsrechtliche Ansprüche gegeben sein, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegenstand der kennzeichenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 238 = WRP 2004, 360 - Davidoff II, m.w.N.). Unter den Umständen des vorliegenden Falls ist die Aufrechterhaltung der Registrierung des Domainnamens der Beklagten jedoch keine gezielte unlautere Behinderung der Klägerin. Ihr steht daher auch kein Beseitigungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens zu.

39

bb) Der Beseitigungsanspruch setzt grundsätzlich einen durch eine Verletzungshandlung bewirkten und fortdauernden Störungszustand voraus (vgl. Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., § 8 Rdn. 1.76). Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagten seien unter dem Gesichtspunkt der Beseitigung der Folgen ihrer Kennzeichenverletzung durch wettbewerbswidriges Verhalten verpflichtet, sich jedweder Nutzung des Domainnamens zu enthalten. Es hat also auch die für den Beseitigungsanspruch maßgebliche Verletzungshandlung in dem Verhalten der Beklagten gesehen, das die Kennzeichenverletzung begründet. Für die Beurteilung dieser im Februar 2004 vorgenommenen Verletzungshandlung ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der vor dem 8. Juli 2004 geltenden Fassung maßgeblich (im Folgenden: UWG a.F.). Nach diesem Zeitpunkt ist am 8. Juli 2004 das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 2949; im Folgenden: UWG 2004) in Kraft getreten, das nach der Verkündung des Berufungsurteils durch das Erste Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2949), in Kraft getreten am 30. Dezember 2008 (im Folgenden: UWG 2008), geändert worden ist. Die Frage, ob wegen des Erfordernisses der Fortdauer des Störungszustands auch eine Prüfung der Rechtslage nach dem UWG 2004 und dem UWG 2008 zu erfolgen hat, kann allerdings dahingestellt bleiben, weil bereits eine Verletzungshandlung nach dem bei ihrer Vornahme geltenden UWG a.F. zu verneinen ist. Im Übrigen haben sich die Anforderungen an die Annahme einer unzulässigen gezielten Behinderung von Mitbewerbern durch das Inkrafttreten des UWG 2004 sowie des UWG 2008 gegenüber der jeweils bis dahin geltenden Rechtslage nicht geändert. Diese Beurteilung gilt sowohl hinsichtlich der gezielten Behinderung als solcher als auch für das Erfordernis einer Wettbewerbshandlung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 2004) oder einer geschäftlichen Handlung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 2008) sowie eines Handelns zu Zwecken des Wettbewerbs i.S. von § 1 UWG a.F. (vgl. BGHZ 171, 73 Tz. 12 - Außendienstmitarbeiter; BGH, Urt. v. 29.3.2007 - I ZR 164/04, GRUR 2007, 987 Tz. 32 = WRP 2007, 1341 - Änderung der Voreinstellung I).

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cc) Die Reservierung eines Domainnamens zur geschäftlichen Verwertung stellt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs i.S. von § 1 UWG a.F. dar. Für die Annahme eines Wettbewerbsverhältnisses zwischen den Parteien reicht es aus, dass sie denselben Domainnamen für sich registrieren lassen wollen (vgl. Ohly in Piper/Ohly, UWG, 4. Aufl.; § 4 Rdn. 10/85; Harte/Henning/Keller, UWG, § 2 Rdn. 14; Köhler in Hefermehl/ Köhler/Bornkamm aaO § 2 Rdn. 111). Durch die Registrierung des Domainnamens "ahd.de" für die Beklagte zu 1 wird die Klägerin auch in ihren wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Verwendung eines unterscheidungskräftigen , nicht zugleich als Gattungsbegriff verstandenen Zeichens als Internet-Adresse im geschäftlichen Verkehr wird als Hinweis auf den Betreiber des jeweiligen Internetauftritts verstanden (vgl. BGH GRUR 2008, 1090 Tz. 25 - afilias.de). Dementsprechend erwartet der Verkehr unter dem Domainnamen "ahd.de" eine Internet-Seite, auf der ein Unternehmen, das diese Kurzbezeichnung führt, Waren oder Dienstleistungen anbietet. Die Klägerin wird daran gehindert, ein dieser Verkehrserwartung entsprechendes Angebot unter der Internet-Adresse "www.ahd.de" zur Verfügung zu stellen. Denn die mit ihrem Unternehmenskennzeichen gebildete Internet-Adresse unter der in Deutschland am weitesten verbreiteten Top-Level-Domain ".de" kann nur einmal vergeben werden.

41

dd) Gezielt ist die Behinderung des Mitbewerbers unter anderem dann, wenn er seine Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann. Dies ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Interessen der Mitbewerber, Verbraucher und sonstigen Marktteilnehmer sowie der Allgemeinheit zu prüfen (vgl. BGHZ 148, 1, 5 - Mitwohnzentrale.de; BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 281/99, GRUR 2002, 902, 905 = WRP 2002, 1050 - VanityNummer ; Köhler in Hefermehl/Köhler/Bornkamm aaO § 4 Rdn. 10.11). Unlauter kann eine Wettbewerbshandlung danach unter anderem sein, wenn sie sich zwar auch als Entfaltung eigenen Wettbewerbs darstellt, aber das Eigeninteresse des Handelnden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wettbewerbsfreiheit weniger schutzwürdig ist als die Interessen der übrigen Beteiligten und der Allgemeinheit. Eine auf die Behinderung gerichtete Absicht ist nicht erforderlich (BGHZ 171, 73 Tz. 22 - Außendienstmitarbeiter). Nach diesen Grundsätzen kann die Registrierung eines Domainnamens nur bei Vorliegen besonderer Umstände den Tatbestand einer unlauteren Mitbewerberbehinderung erfüllen. Solche besonderen Umstände liegen im Streitfall entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht vor.

42

(1) Der Umstand, dass die Klägerin wegen der Registrierung des Domainnamens auf die Beklagte zu 1 daran gehindert ist, diesen für ihr Unternehmen zu nutzen, ist Folge des bei der Vergabe von Domainnamen geltenden Prioritätsprinzips. Die darin liegende Beeinträchtigung ihrer wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten hat die Klägerin daher grundsätzlich hinzunehmen. Im Streitfall standen ihr zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens auch keine Rechte an der Bezeichnung "ahd" zu. Ihr Unternehmenskennzeichenrecht ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erst durch Benutzungsaufnahme im Oktober 2001 entstanden. Ein Dritter, der den für einen anderen registrierten Domainnamen als Unternehmenskennzeichen verwenden möchte, kann sich regelmäßig nicht auf ein schutzwürdiges Interesse berufen, weil er unschwer prüfen kann, ob die gewünschte Bezeichnung als Domainname noch verfügbar ist, und er regelmäßig auf eine andere Unternehmensbezeichnung (BGH GRUR 2008, 1099 Tz. 33 - afilias.de) oder auch - soweit noch nicht vergeben - eine andere Top-Level-Domain ausweichen kann. Auch im Streitfall besteht kein überwiegendes Interesse der Klägerin, gerade die Buchstabenkombination "ahd" als besondere Geschäftsbezeichnung und entsprechend als Domainnamen für ihr Unternehmen zu benutzen. Es handelt sich dabei nicht um einen Bestandteil ihrer Firma, sondern lediglich um eine aus den Anfangsbuchstaben der Firmenbestandteile gebildete Abkürzung. Die Klägerin könnte folglich ohne weiteres einen auf ihr Unternehmen hinweisenden Domainnamen auch in anderer Weise aus Bestandteilen ihrer Firmenbezeichnung bilden.

43

(2) Dem Domaininhaber ist es allerdings versagt, sich auf die grundsätzlich zu seinen Gunsten ausgehende Interessenabwägung zu berufen, wenn er bei der Registrierung oder beim Halten des Domainnamens rechtsmissbräuchlich handelt. Ein solcher Rechtsmissbrauch ist insbesondere anzunehmen, wenn der Domaininhaber den Domainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht hat registrieren lassen, sich diesen von dem Inhaber eines entsprechenden Kennzeichen- oder Namensrechts abkaufen zu lassen (BGH GRUR 2008, 1099 Tz. 33 - afilias.de). Das Berufungsgericht hat hier einen solchen Missbrauchsfall angenommen. Die von ihm getroffenen Feststellungen tragen diese Annahme jedoch nicht.

44

Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, das Interesse der Beklagten an dem Domainnamen beschränke sich darauf, diese Adresse für berechtigte Nutzer zu sperren oder ihnen gegen Entgelt vollständig oder zur Nutzung zu überlassen. Ein eigenes Interesse der Beklagten, unter der Domainbezeichnung irgendwelche konkreten Inhalte zu veröffentlichen, bestehe ersichtlich nicht. Soweit die Beklagten nunmehr unter dieser Seite Informationen zur althochdeutschen Sprache anböten, sei diese Nutzung offensichtlich nur vorgeschoben , um den berechtigten Unterlassungsansprüchen der Klägerin zu entgehen.

45

Diese Feststellungen genügen für die Annahme eines rechtsmissbräuchlichen Handelns der Beklagten nicht. Die Beklagte zu 1 hat eine Vielzahl von Domainnamen auf sich registrieren lassen und hält sie, um sie potentiellen Interessenten zum Kauf oder zur entgeltlichen Nutzung anzubieten. Soweit die Registrierung oder Nutzung des Domainnamens keine Namens- oder Kennzeichenrechte Dritter verletzt, ist auch der Handel mit Domainnamen grundsätzlich zulässig (vgl. BGH GRUR 2005, 687, 688 - weltonline.de) und verfassungsrechtlich geschützt (Art. 12 und 14 GG). Dementsprechend kann das Fehlen eines ernsthaften Interesses der Beklagten, unter dem Domainnamen eigene Angebote oder Inhalte zu veröffentlichen, für sich allein die Annahme eines rechtsmissbräuchlichen Handelns nicht begründen.

46

Nach den Grundsätzen der Rechtsprechung zur unlauteren Behinderung von Mitbewerbern durch rechtsmissbräuchliche Anmeldung von Marken kann zwar das Fehlen eines ernsthaften Benutzungswillens des Anmelders die Annahme nahelegen, er wolle die Marke nur dazu verwenden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, in rechtsmissbräuchlicher Weise mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 = WRP 2001, 160 - Classe E). Für einen Benutzungswillen des Anmelders genügt aber die Absicht , die Marke der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E). Ein ausreichender Benutzungswille ist insbesondere auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung Marken anmelden, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen (BGH GRUR 2001, 242, 244 - Classe E).

47

Von diesen Grundsätzen ist auch beim Erwerb und Halten von Domainnamen auszugehen. Da die Klägerin das Unternehmenskennzeichen "ahd" erst nach der Registrierung des Domainnamens in Gebrauch genommen hat und zum Registrierungszeitpunkt deshalb für die Beklagten auch kein besonderes Interesse der Klägerin erkennbar war, gerade einen dieser Geschäftsbezeichnung entsprechenden Domainnamen zu verwenden, konnte die Registrierung nicht in der Absicht erfolgen, gezielt die Klägerin zu behindern. Für die Annahme eines berechtigten Interesses der Beklagten an dem Halten des Domainnamens reicht es dann aus, dass sie diesen bei Gelegenheit an interessierte Dritte verkaufen oder ihnen zur entgeltlichen Nutzung überlassen wollen. Da es auf eine eigene Nutzung nicht ankommt, ist es auch ohne Bedeutung, ob die Beklagten die Inhalte und Angebote zur althochdeutschen Sprache nur deshalb auf die Internetseite eingestellt haben, um auf diese Weise die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens abwehren zu können.

48

III. Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben, soweit die Beklagten dazu verurteilt worden sind, in die Löschung des Domainnamens einzuwilligen. Insoweit ist die Klage unter Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung abzuweisen. Im Übrigen ist die Revision als unbegründet zurückzuweisen.

Bergmann Büscher Schaffert
Kirchhoff Koch
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 26.05.2005 - 315 O 136/04 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 05.07.2006 - 5 U 87/05 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin, ein nach eigenen Angaben im Jahre 1999 gegründetes USamerikanisches Unternehmen, befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln im Segment der „Urban Street Wear“. Kennzeichnend für die Kleidung, die auch als „Hip Hop Fashion“ bezeichnet wird, ist meist ein weiter Schnitt.

2

Am 4. Juni 1999 meldete die Klägerin in den USA u.a. für Bekleidungsstücke eine Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „AKADEMIKS“ an. Die Anmeldung wurde am 4. Juli 2000 veröffentlicht. Im Jahre 2002 erfolgten - ebenfalls für Bekleidungsstücke - weitere Markenanmeldungen in den USA, u.a. wurden eine Wortmarke „AKADEMIKS“ und andere Zeichen mit dem Bestandteil „AKADEMIKS“ angemeldet.

3

Außerdem meldete die Klägerin am 25. Juni 2002 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt u.a. für Bekleidungsstücke folgende Gemeinschaftsmarken an: - Wortmarke Nr. 002 749 430 „AKADEMIKS“, - Bildmarke Nr. 002 749 455 .

4

Am 29. August 2003 erfolgte beim Deutschen Patent- und Markenamt durch die Klägerin die Anmeldung folgender Marken, die u.a. für Bekleidungsstücke in das Markenregister eingetragen wurden: - Wortmarke Nr. 303 44 335 „AKADEMIKS“, eingetragen am 17.11.2003, - Wortmarke Nr. 303 44 337 „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“, eingetragen am 14.11.2003, - Wortmarke Nr. 303 44 338 „AKADEMIKS STADIUM“, eingetragen am 17.11.2003, - Wort-/Bildmarke Nr. 303 44 340 (im Folgenden: Bildmarke ), eingetragen am 1.12.2003.

5

Die am 8. September 2000 gegründete Beklagte betreibt einen Großund Einzelhandel für Textilien. Sie vertreibt vor allem auch Hip-Hop-Mode. Bereits am 18. Oktober 2000 hatte sie beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke Nr. 300 77 217 „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, Schuhwa- ren und Kopfbedeckungen angemeldet. Die Eintragung ist am 1. März 2001 erfolgt.

6

Im Februar 2003 mahnte die Beklagte über ihre Lizenznehmerin die europäische Alleinvertriebspartnerin der Klägerin wegen der Nutzung der Marke „AKADEMIKS“ ab. Diese erklärte in ihrem Antwortschreiben, dass sie derzeit keine Waren mit der Bezeichnung „AKADEMIKS“ in Deutschland verkaufe und die älteren Rechte an dieser Bezeichnung wegen der früheren US-Anmeldung im Übrigen bei der Klägerin lägen.

7

Die Klägerin hat geltend gemacht, sie habe seit ihrer Gründung mit der „AKADEMIKS“-Kollektion einen kometenhaften Erfolg gehabt. Für das Jahr 2003 rechne sie mit einem Einzelhandelsabsatz von 100 Mio. US-Dollar. Die Marke „AKADEMIKS“ sei aber auch schon im Jahre 2000 in den USA und ebenso bei Fachleuten in Europa bekannt gewesen. Vor diesem Hintergrund sei die Anmeldung der Marke „AKADEMIKS“ durch die Beklagte rechtsmissbräuchlich. Sie, die Klägerin, habe von vornherein geplant, ihre Produkte unter der Marke „AKADEMIKS“ auch in Deutschland anzubieten. Dies hätte sich der Beklagten, die Kenntnis von der Etablierung der Marke in den USA gehabt habe , aufdrängen müssen, da Modeentwicklungen in der Regel von den USA nach Europa getragen würden. Für eine Bösgläubigkeit der Beklagten in Bezug auf die Markenanmeldung spreche auch, dass die Beklagte ihre Produkte weitgehend nachahme. Neben der Verletzung der Wortmarke „AKADEMIKS“ und der Bildmarke liege auch eine wettbewerbswidrige Nachahmung vor, da die Beklagte einzelne Ausstattungsmerkmale nachahme und so eine vermeidbare Herkunftstäuschung herbeiführe sowie den guten Ruf der Klägerin auf unlautere Weise ausbeute.

8

Die Klägerin hat in der Berufungsinstanz beantragt, I. es der Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland 1. für Bekleidungsartikel das Zeichen „AKADEMIKS“ und/oder 2. für Bekleidungsartikel das Zeichen zu benutzen und/oder 3. Bekleidungsartikel mit folgenden Merkmalen zu vertreiben:
a) einen Aufdruck gemäß folgender Abbildung und/oder
b) einen Aufdruck gemäß folgender Abbildung und/oder
c) ein Halsetikett gemäß nachfolgender Abbildung und/oder
d) ein Einnähetikett am Hosenbund gemäß nachfolgenden Abbildungen und/oder
e) ein Außenetikett am Hosenbund gemäß nachfolgender Abbildung und/oder
f) ein Anhängeetikett gemäß nachfolgender Abbildung und/oder
g) ein Gesäßtaschenetikett gemäß nachfolgender Abbildung II. die Beklagte zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent - und Markenamt in die Löschung der Marke Nr. 300 77 217 „AKADEMIKS“ einzuwilligen; III. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin jeglichen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die vorstehend unter Ziffer I bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2003 entstanden ist oder noch entstehen wird; IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer I bezeichneten Handlungen seit dem 30. Mai 2003, und zwar nach Kalendervierteljahren geordnet unter Angabe des erzielten Umsatzes sowie der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, ihren Erscheinungszeitpunkten und ihrer Auflagenhöhe.

9

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie ist der Auffassung, ihre Markenanmeldung im Oktober 2000 sei nicht bösgläubig erfolgt. Die Klägerin habe zum Anmeldezeitpunkt über keinen wertvollen Besitzstand verfügt. Darüber hinaus fehle es an einer Behinderungsabsicht, da sie weder Kenntnis von der Nutzung des Zeichens seitens der Klägerin in den USA gehabt habe noch sich ihr hätte aufdrängen müssen, dass die Klägerin beabsichtigte, die Marke „AKADEMIKS“ auch in Deutschland zu nutzen. Sie habe seit dem 29. August 2003 keine Waren mehr unter den streitgegenständlichen Zeichen angeboten. Hinsichtlich des Vorwurfs unlauterer Nachahmung sei der Vortrag der Klägerin unsubstantiiert. Im Übrigen stünden ihr, der Beklagten, ältere Rechte an dem Zeichen „AKADEMIKS“ zu.

10

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

11

Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte war in der mündlichen Verhandlung des Senats trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über die Revision durch Versäumnisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgründe:

12

Die Revision ist begründet.

13

I. Über die Revision ist, da die Beklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Klägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden. Das Urteil ist jedoch keine Folge der Säumnis, sondern beruht auf einer Sachprüfung (vgl. BGHZ 37, 79, 81).

14

II. Entgegen der Auffassung der Revision entspricht das Berufungsurteil den Anforderungen des § 540 ZPO, auch wenn die in der zweiten Instanz gestellten Anträge der Klägerin nicht konkret wiedergegeben sind. Die Revision weist zwar mit Recht darauf hin, dass die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge in das Berufungsurteil aufzunehmen sind; ein Verweis auf das Sitzungsprotokoll genügt nicht (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.2005 - V ZR 99/04, NJW-RR 2005, 716, 717). Es ist aber keine wörtliche Wiedergabe erforderlich. Vielmehr muss das Berufungsurteil nur erkennen lassen, was die Parteien im zweiten Rechtszug angestrebt haben (BGHZ 156, 216, 217 f.; BGH, Urt. v. 13.1.2004 - XI ZR 5/03, NJW-RR 2004, 573). Diese Anforderungen sind im vorliegenden Fall noch erfüllt. Durch die Angabe, die Klägerin wolle das Urteil des Landgerichts grundsätzlich aufrechterhalten sehen, wird hinreichend deutlich, dass die Klägerin die Zurückweisung der Berufung der Beklagten begehrt hat. Damit ist dem Erfordernis, die in der Berufungsinstanz gestellten Anträge zumindest sinngemäß wiederzugeben, Genüge getan (vgl. BGH, Urt. v. 6.6.2003 - V ZR 392/02, NJW-RR 2003, 1290, 1291). Die Modifizierung der Klageanträge in der Berufungsinstanz betraf lediglich eine Konkretisierung des Klageantrags zu I 3, die im Berufungsurteil nicht wörtlich wiedergegeben werden musste.

15

III. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche für nicht gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

16

Der von der Klägerin erhobene Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke „AKADEMIKS“ sei unbegründet. Das Markenrecht sei vom Territorialitäts- und Prioritätsgrundsatz geprägt. Eine Marke entfalte grundsätzlich nur auf dem Territorium des Staates Rechtswirkungen, nach dessen Recht ihr Schutz gewährt worden sei. Dies bedeute, dass aus einer ausländischen Marke in Deutschland grundsätzlich keine Ansprüche gegen angebliche Verletzer abgeleitet werden könnten. Nach dem Prioritätsgrundsatz stehe der Beklagten ein vorrangiges Recht an der Marke „AKADEMIKS“ zu, da sie diese zuerst in Deutschland angemeldet habe. Eine Durchbrechung dieser Grundprinzipien des Markenrechts sei nur ausnahmsweise im Falle einer rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung gerechtfertigt.

17

Die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Markenanmeldung komme nur bei Vorliegen besonderer Umstände in Betracht. Voraussetzung dafür sei, dass der Vorbenutzer zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits einen wertvollen Besitzstand erworben habe, der Anmelder hiervon Kenntnis habe und ohne zureichende sachliche Gründe die Eintragung anstrebe, um den Gebrauch der Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu stören oder zu sperren. Dies könne im vorliegenden Fall nicht angenommen werden. Ein wertvoller Besitzstand in Deutschland setze einen gewissen Bekanntheitsgrad der vorbenutzten Marke im Inland am Tag der Anmeldung voraus. Hieran fehle es. Die Klägerin sei zum Zeitpunkt der Markenanmeldung der Beklagten am 18. Oktober 2000 noch nicht auf dem deutschen Markt aufgetreten. Innerhalb Europas habe sie bis zu diesem Zeitpunkt nach ihren eigenen Angaben nur geringe Stückzahlen in Großbritannien abgesetzt. Eine überragende Verkehrsgeltung in den USA, von der auch inländische Fachkreise und die Markenanmelderin Kenntnis erhalten hät- ten, habe die Klägerin nicht nachgewiesen. Es könne auch nicht von einer Behinderungsabsicht der Beklagten ausgegangen werden, da die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass die Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung ihrer Marke überhaupt Kenntnis von der Marke der Klägerin gehabt habe. Zudem sei für die Beklagte nicht erkennbar gewesen, dass die Klägerin ihre Marke auch auf dem deutschen Markt habe nutzen wollen. Die Markenanmeldung sei zudem nicht ohne sachlichen Grund erfolgt, da ein eigener Benutzungswille der Beklagten bestanden habe.

18

Da der Beklagten das prioritätsältere Recht an der Marke „AKADEMIKS“ zustehe, seien auch die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatzfeststellung und Auskunftserteilung nicht gegeben.

19

IV. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg.

1. Anspruch auf Löschung der Wortmarke „AKADEMIKS“ (Antrag zu II)

20

Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Auffassung des Berufungsgerichts , der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke „AKADEMIKS“ - bei Zugrundelegung der getroffenen Feststellungen und des zu ihren Gunsten zu unterstellenden Vortrags - nicht zu (§§ 3, 4 Nr. 10, § 8 UWG bzw. § 1 UWG a.F.).

21

a) Eine wettbewerbswidrige Behinderung kann grundsätzlich auch durch die Anmeldung und Eintragung einer Marke erfolgen (BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000). Wegen des im Markenrecht geltenden Territorialitätsgrundsatzes ist es allerdings im Allgemeinen rechtlich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Umstands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbar ähnliches Zeichen im Ausland als Marke für gleichartige oder sogar identische Waren benutzt (BGH, Urt. v. 6.11.1986 - I ZR 196/84, GRUR 1987, 292, 294 - KLINT; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581, 582 = WRP 2005, 881 - The Colour of Elégance; Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE). Nur wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen, steht der markenrechtliche Territorialitätsgrundsatz der Anwendung des UWG nicht entgegen (BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz.18 - CORDARONE; vgl. auch BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite). Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. = WRP 1998, 978 - Makalu; BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 417 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck; Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE) oder dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance ; GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck; BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 18 - CORDARONE).

22

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass im Streitfall nicht von einer wissentlichen Verletzung eines schutzwürdigen Besitzstandes der Klägerin ausgegangen werden kann. Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes setzt voraus, dass das Zeichen der Klägerin im Inland zum Prioritätszeitpunkt am 28. Oktober 2000 entweder aufgrund einer im Inland erfolgten Nutzung (vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 - Analgin) oder im Hinblick auf eine überragende Verkehrsgeltung im Ausland (vgl. BGH, Urt. v. 23.3.1966 - Ib ZR 120/63, GRUR 1967, 298, 301 - Modess; vgl. auch BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 433 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA ) eine gewisse Bekanntheit erreicht hat. Dies hat das Berufungsgericht mit Recht verneint.

23

aa) Nach den unangegriffen gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin das Zeichen „AKADEMIKS“ vor dem Prioritätsdatum im Inland nicht benutzt.

24

bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , zugunsten der Klägerin habe zum Prioritätszeitpunkt kein schutzwürdiger Besitzstand aufgrund einer überragenden Verkehrsgeltung im Ausland bestanden. Nach den getroffenen Feststellungen ist die Klägerin erst im April 1999 gegründet worden. Bis Oktober 2000 hatte sie selbst in den USA nur eine Marke mit dem Bestandteil „AKADEMIKS“ angemeldet. Nach der Aufnahme der Benutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ im November 1999 ist erst im Frühjahr 2000 die erste Kollektion auf den Markt gebracht worden. Vor diesem Hintergrund lässt die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Klägerin habe nicht ausreichend dargelegt, dass die Marke in den USA in dieser knappen Zeit eine überragende Verkehrsgeltung erlangt habe, keinen Rechtsfehler erkennen. Mangels konkreten Vortrags zur Bekanntheit im Prioritätszeitpunkt war das Be- rufungsgericht auch nicht gehalten, die von der Klägerin benannten Zeugen zu hören.

25

c) Dagegen ist die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende Sperrwirkung nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt, nicht frei von Rechtsfehlern.

26

aa) Die Anmeldung einer Marke kann als wettbewerbswidrig zu beurteilen sein, wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen musste (BGH, Urt. v. 2.4.1969 - I ZR 47/67, GRUR 1969, 607, 609 - Recrin; BGH GRUR 1987, 292, 294 - KLINT; vgl. auch BGH, Urt. v. 12.7.2007 - I ZR 148/04 Tz. 21 - CORDARONE). Nach den getroffenen Feststellungen und dem zu unterstellenden Klagevortrag sind diese Voraussetzungen im Streitfall zu bejahen.

27

(1) Dem Berufungsgericht kann nicht in seiner Annahme beigetreten werden, die Beklagte habe zum Zeitpunkt ihrer Markenanmeldung keine Kenntnis von der Nutzung des Zeichens „AKADEMIKS“ durch die Klägerin gehabt. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, für eine solche Kenntnis spreche zwar, dass die Beklagte im gleichen Modesegment wie die Klägerin tätig sei und diese Stilrichtung weitgehend von den USA beeinflusst werde. Gleichwohl könne nicht von einer Kenntnis ausgegangen werden, da zum Anmeldezeitpunkt das Zeichen in den USA noch nicht lange benutzt worden sei.

28

Die Revision rügt mit Recht, dass diese Würdigung lückenhaft ist. Es bleibt unberücksichtigt, dass nach den gesamten Umständen des Streitfalls eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass die Beklagte die amerikanische Marke der Klägerin kannte, als sie die streitgegenständliche Marke in Deutschland anmeldete. Die Parteien sind nach den getroffenen Feststellungen in einem Markt tätig, der sich stark an den Entwicklungen in den USA orientiert. Schon deswegen spricht vieles dafür, dass der Beklagten der Markenauftritt der Klägerin im Frühjahr des Jahres 2000 in den USA nicht unverborgen geblieben ist. Es kommt hinzu, dass die Beklagte in Deutschland ein Zeichen angemeldet hat, das der amerikanischen Marke auch in der ungewöhnlichen Schreibweise („AKADEMIKS“) vollständig entspricht.

29

(2) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin beigetreten werden, für die Beklagte habe sich nicht aufdrängen müssen, dass die Klägerin unter ihrem Zeichen alsbald auch auf dem deutschen Markt auftreten werde. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, die Klägerin habe erst im Jahr 2002 ernsthafte Schritte auf dem europäischen Markt unternommen. Soweit sie - wie vorgetragen - bereits im Oktober 2000 diese Absicht gehabt haben sollte, sei dies nicht nach außen dokumentiert worden. Man könne auch nicht aus dem Umstand , dass gerade im Modebereich viele Produkte später auch den Weg nach Deutschland fänden, den Schluss ziehen, die Beklagte hätte die Ausdehnungspläne zumindest kennen müssen. Ob die Marke überhaupt Erfolg haben werde, sei zum fraglichen Zeitpunkt der Markenanmeldung durch die Beklagte noch nicht erkennbar gewesen.

30

Diese Würdigung ist ebenfalls lückenhaft. Soweit - was mangels gegenteiliger Feststellungen im Revisionsverfahren zu unterstellen ist - die Klägerin bereits im Oktober 2000 die Absicht hatte, das Zeichen „AKADEMIKS“ in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen, ergibt sich aus dem weiteren Vor- bringen der Klägerin und den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen, dass sich diese Absicht für die Beklagte auch aufdrängen musste. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass gerade im Modebereich auf dem US-amerikanischen Markt erfolgreiche Produkte auch in Deutschland vermarktet werden. Zudem entspricht es den üblichen Gepflogenheiten im Geschäftsverkehr, sich zunächst im Heimatmarkt zu etablieren, ehe weitere Märkte erschlossen werden. Daher spricht der Umstand, dass die Klägerin zum Prioritätszeitpunkt erst seit kurzer Zeit auf dem amerikanischen Markt tätig war, nicht gegen eine geplante Erschließung auch des europäischen Marktes. Zwar werden - worauf das Berufungsgericht zu Recht hinweist - auch in den USA jährlich viele Marken und Produkte auf den Markt gebracht, von denen nur wenige Erfolg haben. Daher muss im Modebereich nicht bei jedem Auftritt einer neuen Marke in den USA damit gerechnet werden, dass Produkte dieser Marke in absehbarer Zeit auch in Deutschland vertrieben werden. Nach dem im Revisionsverfahren zugunsten der Klägerin zu unterstellenden Klagevortrag war der Marktauftritt der Klägerin im Frühjahr des Jahres 2000 indessen überaus erfolgreich. Die unter der Marke „AKADEMIKS“ angebotenen Produkte waren auf großes Interesse gestoßen und hatten die Klägerin in kurzer Zeit innerhalb der Fachkreise auch über die USA hinaus bekannt gemacht. Für die Beklagte, die im selben, sich an den Entwicklungen in den USA orientierenden Modesegment tätig ist, war dieser Erfolg der Klägerin ohne weiteres erkennbar. Ausgehend hiervon lag für die Beklagte die Annahme nahe, dass die Klägerin ihre Produkte alsbald auch in Deutschland vertreiben würde.

31

bb) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann nach den bisherigen Feststellungen auch nicht davon ausgegangen werden, dass die eigene Benutzungsabsicht der Beklagten der Annahme einer unlauteren Behinderung entgegensteht.

32

(1) Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist allerdings erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance; BGH, Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 96/04, GRUR 2007, 800 Tz. 23 = WRP 2007, 951 - Außendienstmitarbeiter). Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000). Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch den eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion unter § 4 Nr. 10 UWG eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls. Hiervon ausgehend kann nach den bislang getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ein Verstoß gegen § 4 Nr. 10 UWG nicht verneint werden.

33

(2) Entgegen der Auffassung der Revision ist die Verneinung der Unlauterkeit durch das Berufungsgericht nicht bereits deshalb rechtsfehlerhaft, weil es das Berufungsgericht versäumt hat, auf den Vortrag der Klägerin einzugehen , die Beklagte habe im Rahmen von Vergleichsverhandlungen das Alleinvertriebsrecht beansprucht. Allein aus den Vorschlägen, die die Beklagte mehr als drei Jahre nach Anmeldung der Marke im Rahmen von Vergleichsverhandlungen unterbreitet hat, lassen sich keine Schlüsse auf die Hintergründe für die Markenanmeldung ziehen.

34

(3) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht jedoch in diesem Zusammenhang den - im Revisionsverfahren zu unterstellenden - Vortrag der Klägerin un- berücksichtigt gelassen, die Beklagte verwende das Zeichen „AKADEMIKS“ für Bekleidungsstücke, die den von der Klägerin hergestellten und vertriebenen Waren täuschend ähnlich seien. Ausgehend hiervon wird die wettbewerbliche Entfaltung der Klägerin in Deutschland nicht nur durch die Anmeldung der Marke , sondern auch durch die Gestaltung der Produkte beeinträchtigt. Dies rechtfertigt die Annahme, dass es der Beklagten vor allem darum ging, die Klägerin vom deutschen Markt fernzuhalten, um selbst in diesem Modesegment mit nachgeahmten Produkten erfolgreich sein zu können. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, war - die Produktnachahmung unterstellt - somit zumindest das wesentliche Motiv. Einer daneben auch noch bestehenden eigenen Benutzungsabsicht kommt in diesem Fall keine maßgebliche Bedeutung zu (BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000).

2. Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Bezeichnung „AKADEMIKS“ (Antrag zu I 1)

35

Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht den Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens „AKADEMIKS“ für Bekleidungsartikel verneint hat. Das Markenrecht der Beklagten steht dem Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens für Bekleidungsartikel aus § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG nicht entgegen, wenn auf Seiten der Beklagten Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als unlauter i.S. von § 3 UWG erscheinen lassen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2005, 414, 417 - Russisches Schaumgebäck). Daher gelten die zum Anspruch auf Einwilligung in die Löschung gemachten Ausführungen hier entsprechend.

3. Unterlassungsanspruch hinsichtlich des Bildzeichens (Antrag zu I 2)

36

Mit Erfolg wendet sich die Revision des Weiteren dagegen, dass das Berufungsgericht den Unterlassungsanspruch hinsichtlich der Verwendung der Bildmarke verneint hat.

37

a) Die Revision macht insoweit zu Recht einen Verstoß gegen § 547 Nr. 6 ZPO geltend. Ein Urteil leidet an einem Begründungsmangel, wenn es auf einen von mehreren Klageanträgen, Ansprüchen oder selbständigen Angriffsund Verteidigungsmitteln i.S. von § 146 ZPO überhaupt nicht eingeht (BGH, Urt. v. 18.2.1993 - IX ZR 48/92, NJW-RR 1993, 706; Urt. v. 15.10.1998 - I ZR 111/96, NJW 1999, 1110, 1113; Musielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 547 Rdn. 14; Zöller/Gummer, ZPO, 26. Aufl., § 547 Rdn. 8). Dies ist hier der Fall. Das Berufungsgericht hat die Ablehnung des Unterlassungsantrags hinsichtlich der Bildmarke allein damit begründet, dass der Beklagten das prioritätsältere Recht an der Wortmarke „AKADEMIKS“ zustehe. Bei der Bildmarke handelt es sich indessen um ein anderes Kennzeichen, hinsichtlich dessen die Beklagte keinerlei prioritätsältere Rechte geltend gemacht hat. Da die Begründung, mit der das Berufungsgericht die Klageanträge zu I 1 und II abgewiesen hat, für den Klagenantrag zu I 2 nicht einmal ansatzweise passt, ist das Berufungsurteil insoweit nicht mit einer Begründung versehen.

38

b) Offen bleiben kann, ob bei einem Verstoß gegen § 547 Nr. 6 ZPO stets eine Zurückverweisung an das Berufungsgericht erforderlich ist oder ob mit Blick auf § 561 ZPO die Revision zurückgewiesen werden kann, wenn die Klage schon nicht schlüssig ist (für eine Anwendung von § 561 ZPO BGH, Urt. v. 13.6.1995 - IX ZR 121/94, NJW 1995, 2551, 2552; MünchKomm.ZPO/ Wenzel, 3. Aufl., § 547 Rdn. 23; Musielak/Ball aaO § 547 Rdn. 2; offengelassen in BGH, Urt. v. 3.10.1980 - V ZR 125/79, NJW 1981, 1045, 1046; Beschl. v. 21.4.1993 - BLw 40/92, WM 1993, 1656, 1658). Die Klägerin hat eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schlüssig vorgetragen. Aus ihrem Vortrag geht hervor, dass die Beklagte das Zeichen auch nach Eintragung der Bildmarke der Klägerin in Deutschland benutzt hat. Zu den weiteren Voraussetzungen des Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 MarkenG hat das Berufungsgericht bislang keine Feststellungen getroffen, so dass eine Sachentscheidung durch den Senat ausscheidet.

4. Unterlassungsansprüche hinsichtlich der Ausstattung (Anträge zu I 3)

39

Ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern ist die Abweisung der Unterlassungsansprüche hinsichtlich der Verwendung der einzelnen Ausstattungen.

40

a) Hinsichtlich der Anträge zu I 3 b und zu I 3 g ist ein Begründungsmangel i.S. von § 547 Nr. 6 ZPO gegeben. Dies folgt daraus, dass die Klägerin markenrechtliche Ansprüche wegen Verwendung von Bestandteilen ihrer deutschen Marken „AKADEMIKS STADIUM“ und „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“ geltend macht und die Beklagte insoweit keine älteren Kennzeichenrechte beansprucht hat. Hierauf ist das Berufungsgericht nicht eingegangen.

41

Im Falle des Antrags zu I 3 g ist das Klagevorbringen allerdings nicht schlüssig, da die Klägerin keine Verletzungshandlung vorgetragen hat. Die Klägerin stützt den Anspruch lediglich auf einen am 30. Mai 2003 erfolgten Testkauf. Zu diesem Zeitpunkt bestand aber nach ihrem eigenen Vortrag noch kein Schutz für die Marke „JEANIUS LEVEL PRODUCTS“. Das Anbieten der Ware am 30. Mai 2003 kann daher die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Wiederholungsgefahr nicht begründen. Umstände, aus denen auf eine Erstbegehungsgefahr geschlossen werden könnte, hat die Klägerin nicht vorgetragen.

Gleichwohl ist der Senat - unabhängig davon, ob im Falle eines Begründungsmangels nach § 547 Nr. 6 ZPO das Revisionsgericht die Schlüssigkeit der Klage prüfen kann - an einer Zurückweisung der Revision gehindert. Denn das Berufungsgericht wäre nach § 139 Abs. 1 ZPO verpflichtet gewesen, auf das Fehlen des Sachvortrags hinzuweisen, wenn es entgegen der vom Landgericht vertretenen Ansicht das Klagevorbringen nicht als schlüssig hätte ansehen wollen (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.1996 - VIII ZR 311/95, NJW-RR 1997, 441; Urt. v. 16.5.2002 - VII ZR 197/01, NJW-RR 2002, 1436, 1437; Beschl. v. 28.9.2006 - VII ZR 103/05, NJW-RR 2007, 17). Dies gilt zumindest im Fall des erstinstanzlichen Obsiegens auch dann, wenn - wie vorliegend - der Prozessgegner den mangelnden Sachvortrag gerügt hat (vgl. hierzu Zöller/Greger aaO § 547 Rdn. 8; einschränkend Musielak/Stadler aaO § 139 Rdn. 7).

42

b) Hinsichtlich der Klageanträge zu I 3 a und c bis f ist es aus den unter IV 2 dargelegten Gründen rechtsfehlerhaft, dass das Berufungsgericht den auf die Verletzung der Marke „AKADEMIKS“ gestützten Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint hat, dass der Beklagten insoweit ein prioritätsälteres Recht zustehe.

43

Das Urteil ist in diesem Punkt auch nicht aus anderen Gründen richtig (§ 561 ZPO). Die Anträge sind nicht deshalb unzulässig, weil bereits durch den Antrag zu I 1 die Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „AKADEMIKS“ begehrt wird. Sie stellen - auch soweit sie auf die Verletzung des Zeichens „AKADEMIKS“ gestützt sind - jeweils einen gesonderten Streitgegenstand dar, da - anders als beim Antrag zu I 1 - ein Verbot der Verwendung des Zeichens „AKADEMIKS“ zusammen mit anderen Merkmalen begehrt wird.

5. Auskunfts- und Schadensersatzanspruch (Anträge III und IV)

44

Da das Berufungsgericht den Antrag zu I zu Unrecht abgewiesen hat, ist das Urteil auch hinsichtlich der hierauf bezogenen Anträge auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht aufzuheben.

45

V. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - zurückzuverweisen.

Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 15.06.2004 - 33 O 23295/03 -
OLG München, Entscheidung vom 20.01.2005 - 29 U 3943/04 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die HERMÈS SELLIER S.A., gehört zu dem weltweit tätigen , in Frankreich ansässigen HERMÈS-SELLIER-Konzern, der hochwertige Damenhandtaschen herstellt. Zur Produktpalette gehört eine seit den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts produzierte Modellreihe, die seit den fünfziger Jahren unter der Bezeichnung "Kelly-Bag" (im Folgenden auch: "Kelly" ) unter anderem in den aus den nachstehenden Abbildungen ersichtlichen Aufmachungen auch in Deutschland in den Verkehr gebracht wird.

(Abbildung 1)

2

Seit 1984 produziert der Konzern auch eine "Les Birkins" (im Folgenden: auch "Birkin") genannte Modellreihe, die auch in Deutschland vertrieben wird und deren Aufmachung sich aus den nachstehenden Abbildungen ergibt: (Abbildung 2)

3

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt unter anderem die in den folgenden Abbildungen dargestellten Damenhandtaschen : (Abbildung 3) - Anlage K 11 (Abbildung 4) - Anlage K 10

4

Die Klägerin behauptet, innerhalb des Konzerns Herstellerin der Damenhandtaschen des Typs "Kelly" und "Birkin" zu sein. Sie ist der Ansicht, dass es sich bei den Handtaschen in der Gestaltung der Abbildung 3 (im Folgenden: "Kelly-Nachahmung") um wettbewerblich unlautere Nachahmungen einer "Kelly" und bei der in der Abbildung 4 wiedergegebenen Tasche (im Folgenden: "Birkin-Nachahmung") um eine solche der "Birkin" handele. Die Nachbildungen erfüllten den Tatbestand einer vermeidbaren Täuschung über die betriebliche Herkunft. Zudem werde der gute Ruf der in Deutschland berühmten HERMÈSTaschen ausgebeutet. Der Verbraucher erhalte durch die Nachahmungen die Möglichkeit, das mit dem Tragen einer HERMÈS-Tasche verbundene Prestige zu erlangen, ohne deren Preis zahlen zu müssen. Durch den Verkauf billiger Nachahmerprodukte werde zudem der Ruf der exklusiven Originalerzeugnisse beeinträchtigt.

5

Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagten zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, Damen-Handtaschen - wie nachstehend fotografisch abgebildet - auch in anderer Farbe oder aus anderem Leder bzw. Oberflächenmaterial feilzuhalten, zu bewerben, anzubieten und/oder sonst wie in Verkehr zu bringen: (es folgen die Abbildungen 3 [Anlage K 11] und 4 [Anlage K 10]); 2. der Klägerin über die Mitteilung der bezogen auf den Zeitraum vom 20. Juli 2001 bis 29. April 2002 verkauften Stückzahlen (KellyNachahmung 187 Stück, Birkin-Nachahmung 99 Stück) hinaus Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß I. 1. vorgenommen hat, und zwar unter Vorlage von geordneten Verzeichnissen einschließlich zugehöriger Belege, aus welchen - gegliedert nach Kalendermonaten - Werbeaufwand (unter Nennung der Art der Werbeträger, der Auflage, der Erscheinungszeit , des Verbreitungsraumes und der Werbekosten), Lieferzeiten, Lieferorte, Liefermengen und Umsätze sowie Gewinne - unter Benennung und Bezifferung aller Kostenfaktoren - ersichtlich sind; 3. der Klägerin Angaben zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers und/oder des Lieferanten der Taschen gemäß Nr. 1; II. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, den diese durch die unter I. 1. genannten Handlungen erlitten hat oder noch erleiden wird.

6

In der Berufungsinstanz hat die Klägerin die Anträge hinsichtlich der "Kelly -Nachahmung" ergänzend auf eine zugunsten der Firma HERMÈS International S.c.A. am 22. April 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene dreidimensionale Marke gestützt, die der äußeren Form einer "Kelly"Handtasche entspricht. In diesem Zusammenhang beruft sich die Klägerin dar- auf, von der Markeninhaberin zur Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche ermächtigt zu sein.

7

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben geltend gemacht , die in Rede stehenden Taschen der Klägerin verfügten nicht über wettbewerbliche Eigenart. Jedenfalls sei diese im Kollisionszeitpunkt wegen der jahrzehntelangen Überschwemmung des Marktes mit Nachbildungen entfallen. Aufgrund der bestehenden Unterschiede zwischen den Taschen "Kelly" sowie "Birkin" und den angegriffenen Aufmachungen sei ausgeschlossen, dass das Publikum die Taschen verwechsle und über ihre betriebliche Herkunft getäuscht werde. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die von ihr, der Beklagten, vertriebenen Handtaschen für den Verkehr gut sichtbar mit ihrer Marke gekennzeichnet seien.

8

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (LG Köln, Urt. v. 30.1.2004 - 81 O 209/02 - abrufbar unter juris). Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a und lit. b UWG verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt :

10

Es bedürfe keiner Feststellungen dazu, ob die Klägerin Herstellerin der Taschen aus den Modellreihen "Kelly" und "Birkin" sei. Die Klageansprüche scheiterten daran, dass sich das Inverkehrbringen der angegriffenen Damenhandtaschen unter keinem Aspekt als wettbewerbsrechtlich unlauter i.S. der §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a und lit. b UWG darstelle.

11

Allerdings verfügten die Handtaschen "Kelly" und "Birkin" über wettbewerbliche Eigenart. Die "Kelly" weise eine Reihe von Merkmalen auf, die in ihrer Kombination in hohem Maße geeignet seien, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen. Die Merkmale würden in ihrem gestalterischen Zusammenwirken der Handtasche eine distinguiert vornehm wirkende Anmutung verschaffen. Die "Birkin" verfüge ebenfalls über charakteristische, auf die betriebliche Herkunft hinweisenden Merkmale. Ob aufgrund einer Vielzahl von Nachahmungen ein Verlust der wettbewerblichen Eigenart der Taschen der Modellreihen "Kelly" und "Birkin" eingetreten sei, könne offenbleiben. Die weiteren für die Zuerkennung der Klageansprüche erforderlichen Tatbestandsmerkmale der in Betracht kommenden Unlauterkeitstatbestände lägen nicht vor.

12

Die zwei angegriffenen Taschenmodelle seien einer "Kelly" und einer "Birkin" nur angenähert. Eine identische Nachahmung liege nicht vor. Die angegriffenen Modelle wiesen zwar Ähnlichkeiten mit einer "Kelly" bzw. einer "Birkin" auf, aufgrund verschiedener Unterschiede sei der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Taschen jedoch ein anderer.

13

Unabhängig vom Grad einer Annäherung sei eine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a UWG nicht anzunehmen. Die Gefahr von Verwechslungen sei angesichts des Bewusstseins des Verkehrs vom gleichzeitigen Vorhandensein von Original und Kopie ausgeschlossen. Es handele sich bei den Handtaschen um Artikel, die erst nach ge- nauer Begutachtung erworben würden. Hinzu komme, dass die Klägerin ihre Produkte ganz überwiegend in eigenen, als solche gekennzeichneten HERMÈS-Geschäften oder in Verkaufsstätten veräußere, in denen eigene, als solche gekennzeichnete HERMÈS-Abteilungen existierten.

14

Eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Taschen der Klägerin i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG liege ebenfalls nicht vor. Eine unlautere Anlehnung an den Prestigewert und den guten Ruf einer Ware komme zwar in Betracht, wenn nicht die Erwerber, wohl aber das Publikum bei der Wahrnehmung des Produkts über dessen Herkunft getäuscht werden könne und der Kaufinteressent zu einem Erwerb des nachgeahmten Produkts verleitet werde, um mit einem billigen Nachahmerprodukt die Wirkung eines Luxusgegenstands erreichen zu können. Im vorliegenden Fall unterliege aber auch das Publikum angesichts der Unterschiede in der Gestaltung der angegriffenen Taschen nicht der Annahme, die Originale vor sich zu haben. Aus den genannten Gründen sei auch keine unangemessene Beeinträchtigung der Wertschätzung i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG gegeben.

15

Die Geltendmachung von markenrechtlichen Ansprüchen bezogen auf die "Kelly-Nachahmung" sei eine unzulässige Klageerweiterung, weil sie nicht auf Tatsachen gestützt werden könne, die nach § 529 ZPO ohnehin der Verhandlung und Entscheidung über die Berufung zugrunde zu legen seien.

16

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

17

1. Die Klage ist entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung zulässig. Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).

18

Allerdings müssen in den Fällen des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes Klageantrag und Verbotsausspruch zumindest unter Heranziehung des Klagevortrags unzweideutig erkennen lassen, in welchen Merkmalen des angegriffenen Erzeugnisses die Grundlage und der Anknüpfungspunkt des Wettbewerbsverstoßes und damit des Unterlassungsgebots liegen sollen (BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 40/99, GRUR 2002, 86, 88 = WRP 2001, 1294 - Laubhefter). Die Klägerin begehrt jedoch kein allgemeines Verbot des Inverkehrbringens von Handtaschen, die nur anhand bestimmter Merkmale umschrieben sind. Auch ohne konkrete Bezeichnung der Farbe und der Oberflächenstruktur der Taschen sind der Unterlassungsantrag und die darauf bezogenen Anträge auf Auskunftserteilung sowie auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung durch die Gestaltung der angegriffenen Erzeugnisse eindeutig festgelegt. In einem solchen Fall ergibt sich der Umfang des Verbotsausspruchs mit hinreichender Bestimmtheit aus der bildlichen Wiedergabe der konkreten Verletzungsform (BGH, Urt. v. 24.3.2005 - I ZR 131/02, GRUR 2005, 600 = WRP 2005, 878 - Handtuchklemmen; Urt. v. 15.9.2005 - I ZR 151/02, GRUR 2006, 79 = WRP 2006, 75 - Jeans I).

19

2. Mit Blick auf das im Laufe des Rechtsstreits in Kraft getretene neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist hinsichtlich der maßgeblichen Rechtsgrundlagen zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und dem Auskunfts- und Schadensersatzanspruch andererseits zu unterscheiden. Da der Unterlassungsanspruch auf die Abwehr künftiger Gefahren gerichtet ist, ist eine Klage nur dann begründet, wenn auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage Unterlassung verlangt werden kann. Zudem muss die Handlung zum Zeitpunkt ihrer Begehung wettbewerbswidrig gewesen sein, da es anderenfalls an der Wiederholungsgefahr fehlt (BGH, Urt. v. 9.6.2005 - I ZR 279/02, GRUR 2005, 1061, 1063 = WRP 2005, 1511 - Telefonische Gewinnauskunft ). Demgegenüber kommt es bei der Feststellung der Schadenser- satzpflicht und der Auskunftserteilung auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Begehung an (BGH, Urt. v. 20.1.2005 - I ZR 96/02, GRUR 2005, 442 = WRP 2005, 474 - Direkt ab Werk). Nachdem die Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in § 4 Nr. 9 UWG lediglich die gesetzlichen Grundlagen , nicht aber den Inhalt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geändert hat (BGH, Urt. v. 28.10.2004 - I ZR 326/01, GRUR 2005, 166, 167 = WRP 2005, 88 - Puppenausstattungen; vgl. auch Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 15/1487, S. 18), ist eine Differenzierung nach neuem und altem Recht nicht erforderlich.

20

3. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu der zwischen den Parteien umstrittenen Frage getroffen, ob die Klägerin Herstellerin der Taschen und dementsprechend zur Verfolgung der Ansprüche aktivlegitimiert ist. Für das Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin von ihrer Aktivlegitimation auszugehen.

21

4. Zutreffend hat das Berufungsgericht den Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs der "Kelly-Nachahmung" und der "Birkin-Nachahmung" sowie die darauf bezogenen Ansprüche auf Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht für unbegründet erachtet. Ein Verstoß gegen die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes ist weder unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 lit. a UWG) noch der Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (§ 4 Nr. 9 lit. b UWG) gegeben. Auch eine unlautere Behinderung der Klägerin durch die Beklagten liegt nicht vor. Auf die von der Revisionserwiderung aufgeworfene Frage , ob Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung oder Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung des Handtaschenmodells "Kelly" ganz oder teilweise nicht schon deshalb ausgeschlossen sind, weil für die Klägerin eine ihrem Pro- dukt entsprechende Formmarke eingetragen worden ist, kommt es danach nicht an.

22

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen (BGH, Urt. v. 15.7.2004 - I ZR 142/01, GRUR 2004, 941, 942 = WRP 2004, 1498 - Metallbett; GRUR 2006, 79 Tz 19 - Jeans I).

23

b) Ob dem Berufungsgericht bei der Frage der wettbewerblichen Eigenart der in Rede stehenden Taschenmodelle, bei der Einschätzung des Grades der Übereinstimmung der Modelle der Klägerin auf der einen und der angegriffenen Ausführungsformen auf der anderen Seite sowie bei dem Merkmal einer vermeidbaren Herkunftstäuschung ein Rechtsfehler unterlaufen ist, kann im Streitfall allein anhand des bei den Akten befindlichen Fotomaterials beurteilt werden. Auf Originale der Taschen der Klägerin kann sich die Revision - soweit sie eine abweichende Würdigung beansprucht - nicht stützen. Zwar unterliegen der Beurteilung durch das Revisionsgericht nach § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO auch zu den Prozessakten gereichte Anlagen, Produkte und Modelle, die vom Berufungsgericht konkret in Bezug genommen worden sind (vgl. BGH, Urt. v. 9.6.1994 - IX ZR 125/93, NJW 1994, 3295, 3296; Musielak/Ball, ZPO, 5. Aufl., § 559 Rdn. 14). Das Berufungsurteil enthält aber eine solche Bezugnahme auf die (Original-)Taschen der Klägerin nicht. Der Umstand, dass - wie sich aus dem Sitzungsprotokoll ergibt - die Original-Taschen der Klägerin dem Berufungsgericht vorgelegen haben, aber nicht zu den Akten genommen worden sind, stellt daher keinen von Amts wegen zu beachtenden Mangel im Tatbestand dar, der grundsätzlich zur Aufhebung und Zurückverweisung führt (vgl. BGHZ 80, 64, 68; MünchKomm.ZPO-Aktualisierungsbd/Wenzel, § 559 Rdn. 4).

24

c) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Handtaschen der Modellreihen "Kelly" und "Birkin" ursprünglich über wettbewerbliche Eigenart verfügten.

25

aa) Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH GRUR 2005, 600, 602 - Handtuchklemmen; GRUR 2006, 79 Tz 21 - Jeans I). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht für die Handtaschenmodelle "Kelly" und "Birkin" der Klägerin rechtsfehlerfrei festgestellt.

26

Es hat zur "Kelly" angenommen, die herkunftshinweisende Form ergebe sich aus der Gestaltung des Taschenkörpers, der bei seitlicher Sicht in der Art eines sich nach oben verjüngenden Keils gestaltet sei und bei frontaler Sicht eine leicht trapezförmige Kontur aufweise. Hinzu komme die den oberen Rand des Taschenkörpers überlappende Klappe, die die Frontseite des Taschenkörpers zu etwa einem Viertel im oberen Bereich überdecke und die an den seitlichen Rändern jeweils rechteckig eingeschnittene Einkerbungen aufweise. Die bauchig wirkende Form des Taschenkörpers und die durch die Klappe geschaffenen Proportionen würden den Taschenkörper dominieren lassen und suggerierten auf diese Weise ein den Gebrauchszweck der Tasche gestalterisch betonendes Fassungsvermögen. Im besonderen Maße werde das Gesamter- scheinungsbild durch den Taschengürtel bestimmt. Bei der "Birkin" bestünden die charakteristischen, auf die betriebliche Herkunft hinweisenden Merkmale in der beinahe dreieckigen Form der Seitenansicht der Tasche, den parallel in Form eines unvollständigen Ovals ausgestalteten Griffen, der sichtbaren Scheinlasche auf der Vorderseite der Tasche sowie der Gestaltung des Taschengürtels.

27

Der Annahme der wettbewerblichen Eigenart steht im vorliegenden Fall nicht entgegen, dass es sich bei den verschiedenen Handtaschen um Modellreihen handelt. Das Berufungsgericht hat die wettbewerbliche Eigenart aus den übereinstimmenden Merkmalen der jeweiligen Exemplare der beiden Modellreihen hergeleitet. Auf den von der Revisionserwiderung hervorgehobenen Umstand , dass die Handtaschen in unterschiedlicher Größe, Farbe, Oberflächenstruktur und -ausschmückung hergestellt werden, kommt es deshalb nicht an. Die Klägerin begehrt auch nicht nur Schutz für einzelne Stilmittel oder eine dem Sonderschutz nicht zugängliche Grundidee, sondern für konkrete Gestaltungsmerkmale , die jeweils allen Modellen der "Kelly"- und "Birkin"-Handtaschen eigen sind und deren wettbewerbliche Eigenart begründen.

28

bb) Mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts ist zugunsten der Klägerin im Revisionsverfahren zu unterstellen, dass die wettbewerbliche Eigenart nicht infolge einer von den Beklagten behaupteten häufigen Nachahmung verloren gegangen ist. Von einem Verlust der wettbewerblichen Eigenart ist im Übrigen auch beim Vorhandensein zahlreicher Kopien auf dem Markt nicht auszugehen, solange der Verkehr noch zwischen dem Original und den Nachahmungen unterscheidet (BGHZ 138, 143, 149 - Les-Paul-Gitarren).

29

d) Zu Recht hat das Berufungsgericht weiterhin angenommen, dass die angegriffenen "Kelly-" und "Birkin-Nachahmungen" den Originalen in den eine wettbewerbliche Eigenart ausmachenden Merkmalen nur angenähert sind und keine identischen oder fast identischen Nachahmungen vorliegen.

30

aa) Ohne Erfolg macht die Revision dagegen geltend, das Berufungsgericht sei von einem zu geringen Grad der Übernahme ausgegangen und habe bei der Feststellung der Unterschiede von Original und Nachahmung nicht berücksichtigt , dass der Verkehr die sich gegenüberstehenden Produkte nicht nebeneinander sehe. Das Berufungsgericht habe deshalb zu sehr auf die Unterschiede und nicht auf die Übereinstimmungen abgestellt.

31

bb) Die tatrichterliche Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Handtaschenmodelle ist revisionsrechtlich lediglich eingeschränkt überprüfbar (vgl. BGHZ 153, 131, 147 - Abschlussstück). Sie unterliegt im Revisionsverfahren nur insoweit der Kontrolle, als geprüft wird, ob der Tatrichter den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat und keine Verstöße gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze vorliegen.

32

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass es bei der Beurteilung der Ähnlichkeit auf die Gesamtwirkung der sich gegenüberstehenden Produkte ankommt (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 265/99, GRUR 2002, 629, 632 = WRP 2002, 1058 - Blendsegel; GRUR 2005, 166, 168 - Puppenausstattungen ; GRUR 2005, 600, 602 - Handtuchklemmen). Dabei ist zu prüfen , ob gerade die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Eigenart des Produkts ausmachen, für das Schutz beansprucht wird (BGHZ 141, 329, 340 - Tele-Info-CD).

33

cc) Das Berufungsgericht hat die Annahme eines hinreichenden Abstands der "Kelly-Nachahmung" damit begründet, die angegriffene Ausführung unterscheide sich von der eleganten, raffiniert-schlichten Gesamtanmutung der Taschen der Modellreihe "Kelly" der Klägerin dadurch, dass bei der Nachahmung in deutlich stärkerem Maße von Metallelementen Gebrauch gemacht worden sei. Ein weiterer Unterschied bestehe in den unterschiedlichen Proportionen der Taschenvorderseiten. Bei der Ausführung der Beklagten sei der Überschlag weiter nach unten gefasst und der Gürtel auffallend breiter und tiefer gesetzt als bei den Modellen der Klägerin, wodurch die bei der "Kelly" vorhandene Dominanz des eleganten Taschenkörpers fehle. Bei der "Kelly" sei der Gürtel auf der Taschenrückseite seitlich außen angenäht und von dort über die Seiten nach vorne gefädelt, während die Rückseite bei dem angegriffenen Modell glatt und ohne Gürtelansatz gestaltet sei. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

34

Das Berufungsgericht hat insbesondere nicht den Erfahrungssatz unberücksichtigt gelassen, dass der Verkehr die in Rede stehenden Produkte regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund eines Erinnerungseindrucks gewinnt. In diesem Eindruck treten regelmäßig die übereinstimmenden Merkmale mehr hervor als die Unterschiede , so dass es maßgeblich nicht so sehr auf die Unterschiede als auf die Übereinstimmungen ankommt. Die vom Berufungsgericht festgestellten Abweichungen sind in ihrer Summe jedoch nicht unerheblich. Das Berufungsgericht hat vielmehr aufgrund der vorhandenen Abweichungen den Gesamteindruck der Handtaschen der Parteien auch unter Berücksichtigung der Übereinstimmungen als unterschiedlich angesehen. Diese auf tatrichterlichen Feststellungen beruhende Annahme des Berufungsgerichts ist revisionsrechtlich hinzunehmen.

35

dd) Zutreffend ist das Berufungsgericht auch bei der "Birkin" nur von einer Annäherung des angegriffenen Produkts an die Handtaschenmodelle der Klägerin ausgegangen.

36

Das Berufungsgericht hat zur Begründung eines hinreichenden Abstands zwischen dem Original und der "Birkin-Nachahmung" ausgeführt, dass zwar Ähnlichkeiten bei der Grundform des Taschenkörpers, den Griffen und den auf dem oberen Drittel der Vorderseite befindlichen Dekorationselementen in der Art einer dreiteiligen Lasche mit Taschengürtel bestünden. In der Gesamtgestaltung lägen jedoch in hohem Maße Abweichungen zu den Handtaschenausführungen der Klägerin vor. Das die äußere Form der "Birkin" ganz maßgeblich prägende Merkmal einer nach unten dreigeteilten Lasche finde sich bei der "Birkin-Nachahmung" nur als ein seiner Funktion beraubtes rein schmückendes Beiwerk wieder. Anders als das Original werde die "Birkin-Nachahmung" mit einem aus allen Perspektiven zu erkennenden Reißverschlusssystem geschlossen , weshalb der Taschengürtel keine schließende Funktion habe. Daher werde in der Seitenansicht die Dreiecksform mit spitzem Abschluss nach oben nicht erreicht. Zudem sei bei der "Birkin-Nachahmung" die Lasche unten nicht gleich groß geschnitten. Auch diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die vom Berufungsgericht festgestellten Abweichungen sind auch bei der "Birkin-Nachahmung" in der Summe nicht unerheblich und betreffen mit der unterschiedlichen Form der Taschen in der Seitenansicht, der unterschiedlichen Gestaltung des Taschengürtels sowie der unterschiedlichen Größe der Lasche die wettbewerbliche Eigenart begründende Faktoren. Dass die tatrichterlichen Feststellungen erfahrungswidrig sind, zeigt die Revision nicht auf und lässt sich dem bei den Akten befindlichen Fotomaterial auch nicht entnehmen.

37

e) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht im Inverkehrbringen der "Kelly-" und "Birkin-Nachahmung" keine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a UWG gesehen.

38

aa) Das Berufungsgericht hat eine Herkunftstäuschung verneint, weil der Verkehr vom Vorhandensein von Nachbildungen Kenntnis habe. Daher werde der Kaufinteressent seine Vorstellung von der konkreten betrieblichen Herkunft nicht allein an der äußeren Gestaltung festmachen, sondern sich anhand anderer Merkmale zunächst Klarheit verschaffen. Hinzu komme, dass der Verbraucher dem Erwerb der Produkte der Klägerin erhebliche Aufmerksamkeit entgegenbringe und die Tasche genau begutachten werde. Daher werde er das Fehlen eines auf die Klägerin hinweisenden Kennzeichens bemerken. In diesem Zusammenhang sei auch zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise Kenntnis vom selektiven Vertriebssystem des HERMÈS-Konzerns hätten. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

39

bb) Der Annahme einer Herkunftstäuschung kann der Umstand entgegenstehen , dass dem Verkehr das Nebeneinander von Originalen und Nachbauten bekannt ist und er deshalb davon ausgeht, dass er sich anhand bestimmter Merkmale zunächst Klarheit darüber verschaffen muss, wer das jeweilige Produkt hergestellt hat (BGH, Urt. v. 8.11.1984 - I ZR 128/82, GRUR 1985, 876, 878 = WRP 1985, 397 - Tchibo/Rolex; BGHZ 138, 143, 150 f. - Les-PaulGitarren ). Zwar kann es für die Annahme einer Herkunftstäuschung genügen, dass durch die Ähnlichkeit der konkurrierenden Produkte zunächst eine Täuschung hervorgerufen wird, auch wenn diese noch vor dem Kauf aufgrund einer näheren Befassung mit dem Angebot entfällt (BGH, Urt. v. 17.6.1999 - I ZR 213/96, GRUR 1999, 1106, 1109 = WRP 1999, 1031 - Rollstuhlnachbau; BGHZ 161, 204, 211 - Klemmbausteine III). Wenn aber die angesprochenen Verkehrskreise von dem Vorhandensein von Original und Nachahmungen Kenntnis haben, werden sie dem Angebot mit einem entsprechend hohen Aufmerksamkeitsgrad begegnen und weder im Zeitpunkt der Werbung noch beim Kauf einer Herkunftstäuschung unterliegen.

40

Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass der unterschiedliche Vertriebsweg einer Herkunftstäuschung entgegenstehen kann (BGH, Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 = WRP 2003, 1338 - Tupperwareparty). Die Produkte der Klägerin werden ganz überwiegend nur in eigenen HERMÈS-Geschäften oder als solche gekennzeichneten HERMÈS-Abteilungen veräußert.

41

cc) Aufgrund der vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellten unterschiedlichen Gesamtanmutungen der Handtaschen der Klägerin und der angegriffenen Ausführungen besteht ein ausreichender Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Produkten, der schon bei geringer Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise der Gefahr einer Herkunftstäuschung entgegensteht. Eine Täuschung über die betriebliche Herkunft bei Dritten wird dagegen nicht von § 4 Nr. 9 lit. a UWG, sondern allenfalls von § 4 Nr. 9 lit. b UWG erfasst (dazu nachstehend II 4 f bb).

42

f) Entgegen der Ansicht der Revision stellt das Inverkehrbringen der "Kelly -" und "Birkin-Nachahmung" auch keine unangemessene Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemodelle i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG dar.

43

aa) Zu einer Wertschätzung der Taschen der Modellreihen "Kelly" und "Birkin" hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Für die Revisionsinstanz ist daher zugunsten der Klägerin eine entsprechende Wertschätzung der in Rede stehenden Erzeugnisse der Klägerin zu unterstellen.

44

bb) Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass eine Ausnutzung der Wertschätzung in Betracht kommt, wenn die Gefahr der Täuschung zwar nicht bei den Abnehmern der nachgeahmten Produkte der Beklagten eintritt, wohl aber bei dem Publikum, das bei den Käufern die Nachah- mungen sieht und zu irrigen Vorstellungen über die Echtheit verleitet wird (BGH GRUR 1985, 876, 878 - Tchibo/Rolex). Nicht ausreichend ist insoweit allerdings , dass durch die Herbeiführung von bloßen Assoziationen an ein fremdes Produkt Aufmerksamkeit geweckt wird (BGH GRUR 2003, 973, 975 - Tupperwareparty ; BGHZ 161, 204, 215 - Klemmbausteine III). Der Schutz der Wertschätzung eines Produkts i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG ist nicht den Sonderschutzrechten mit Ausschließlichkeitsbefugnis gleichzusetzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.3.1996 - I ZR 11/94, GRUR 1996, 508, 509 = WRP 1996, 710 - UhrenApplikation

).

45

cc) Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass das allgemeine Publikum, das die Nachahmungen der "Kelly" und der "Birkin" bei den Käufern sieht, keiner Herkunftstäuschung unterliegt, weil es an einer ausreichend großen Ähnlichkeit zwischen den Handtaschen der Modellserien "Kelly" und "Birkin" auf der einen und den angegriffenen Ausführungen der Beklagten auf der anderen Seite fehlt (hierzu oben unter II 4 d). Anders als die Revision meint, lässt sich eine andere Beurteilung in der Revisionsinstanz anhand des bei den Akten befindlichen Fotomaterials nicht treffen.

46

Vor dem Hintergrund der vom Berufungsgericht festgestellten unterschiedlichen Gesamtwirkung der sich gegenüberstehenden Produkte ist die Annahme rechtsfehlerfrei, die Nachahmungsprodukte wichen in einem Ausmaß von den Originalen der Klägerin ab, dass auch keine Gefahr einer Herkunftstäuschung beim Publikum bestehe, das die Taschen bei Dritten sehe. Aufgrund der vom Berufungsgericht festgestellten Kenntnis des Verkehrs vom Vorhandensein von Original und Nachahmungen sowie der unterschiedlichen Gesamtanmutung der Handtaschen wird auch das allgemeine Publikum über die betriebliche Herkunft der Produkte nicht getäuscht.

47

Die Annahme einer fehlenden Herkunftstäuschung beim Publikum ist auch dann gerechtfertigt, wenn der Vortrag der Klägerin als richtig unterstellt wird, es handele sich bei der "Kelly" und der "Birkin" um berühmte Produkte. Zwar werden dem Verkehr bekannte Erzeugnisse eher in Erinnerung bleiben, so dass das Publikum deshalb auch eher in einer Nachahmung das Original wiederzuerkennen glaubt. Aufgrund der vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellten unterschiedlichen Gesamtanmutung ist aber auch vor diesem Hintergrund ein hinreichender Abstand gewahrt.

48

g) Zu Recht hat das Berufungsgericht im Inverkehrbringen der "Kelly-" und der "Birkin-Nachahmung" auch keine unangemessene Beeinträchtigung der Wertschätzung i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG gesehen. Zwar kann bei Luxusgütern durch den massenhaften Vertrieb billiger Imitate eine Zerstörung des Prestigewerts zu einer wettbewerbsrechtlich relevanten Beeinträchtigung i.S. von § 4 Nr. 9 lit. b UWG führen (BGH GRUR 1985, 876, 878 - Tchibo/Rolex). Dies ist aber dann nicht der Fall, wenn aufgrund eines hinreichenden Abstands nicht nur bei den Kaufinteressenten, sondern auch beim allgemeinen Publikum, das die Produkte bei Dritten sieht, keine Gefahr einer Herkunftstäuschung besteht (BGHZ 138, 143, 151 - Les-Paul-Gitarren).

49

h) Schließlich liegt entgegen der Auffassung der Revision auch keine wettbewerbswidrige Behinderung der Klägerin vor.

50

aa) Allerdings kann in diesem Zusammenhang eine Behinderung ebenfalls in die wettbewerbsrechtliche Bewertung einbezogen werden, weil die Aufzählung der Fallgruppen in § 4 Nr. 9 UWG nicht abschließend ist (BGH GRUR 2004, 941, 943 - Metallbett; Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 15/1487, S. 18; Köhler in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht , 24. Aufl., § 4 UWG Rdn. 9.63; MünchKomm.UWG/Wiebe, § 4 Nr. 9 Rdn. 210; Gloy/Loschelder/Eck, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 3. Aufl., § 43 Rdn. 127; Fezer/Götting, UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 64; Kotthoff in HKWettbewR , 2. Aufl., § 4 Rdn. 404; a.A. Harte/Henning/Sambuc, UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 3; Ullmann in Ullmann jurisPK-UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 17). Eine unlautere Behinderung der Klägerin ist jedoch nicht gegeben.

51

bb) Liegt keiner der Fälle des § 4 Nr. 9 lit. a bis c UWG vor, kann mit Blick auf die grundsätzlich bestehende Nachahmungsfreiheit nur in Ausnahmefällen das Nachahmen eines fremden Produkts als wettbewerbswidrig angesehen werden. Für die Annahme einer wettbewerbswidrigen Behinderung bedarf es deshalb besonderer Umstände (so bei der fast identischen Nachahmung des Designs eines berühmten Produkts, ohne dass ein Grund für die Anlehnung zu erkennen wäre: BGHZ 138, 143 - Les-Paul-Gitarren). Derartige Umstände sind hier auch dann nicht ersichtlich, wenn die "Kelly"- und die "Birkin"-Handtaschen entsprechend dem Vortrag der Klägerin Berühmtheit erlangt haben. Da aufgrund des hinreichenden Abstands der sich gegenüberstehenden Handtaschen keine Gefahr besteht, dass maßgebliche Teile des allgemeinen Publikums die "Kelly-" und die "Birkin-Nachahmung" der Beklagten für die Originale halten, sondern aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds Originale und Kopien unterscheiden können, wird die Klägerin nicht in wettbewerbswidriger Weise in ihrem Bemühen behindert, die Wertschätzung und die Exklusivität ihrer Waren und somit ihre Absatzmöglichkeiten aufrecht zu erhalten.

52

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert
Kirchhoff Bergmann
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 30.01.2004 - 81 O 209/02 -
OLG Köln, Entscheidung vom 12.11.2004 - 6 U 56/04 -