Bundesgerichtshof Beschluss, 19. Okt. 2004 - X ZB 34/03

Gründe:

I. Nach Abtrennung der erteilten Ansprüche 5 bis 18 aufgrund einer Teilungserklärung der Patentinhaberin hat das Deutsche Patent- und Markenamt das deutsche Patent 38 12 611, das eine "Basisstation für ein drahtloses digitales Telefonsystem" betrifft, mit Beschluß vom 10. Mai 1999 wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen.
Dagegen hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. In der mündlichen Verhandlung vom 29. November 2000 vor dem Bundespatentgericht hat
die Patentinhaberin die Teilung des Patents in der Weise erklärt, daß die Patentansprüche 3 und 4 erteilter Fassung unter Rückbezug auf Anspruch 1 erteilter Fassung abgetrennt werden. Sie hat beantragt,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen, hilfsweise, das Restpatent mit dem Anspruch 1 des Hilfsantrages 6 aufrechtzuerhalten.
Dieser hilfsweise verfolgte einzige Patentanspruch lautet unter Einfügung einer Merkmalsnumerierung durch das Bundespatentgericht wie folgt:
1. Vorrichtung zur Kommunikation zwischen Teilnehmerstation (41) und einem externen Netzwerk (25) mit
2. einer Zentralstation (10),
2.1 die mit dem externen Netzwerk (25) in Verbindung steht,
3. einem Prozessor (14) in der Zentralstation (10),
3.1 der mit einer Übertragungsstation (11) zum Steuern von Kommunikation zwischen der Zentralstation (10) und der Übertragungsstation (11) in Verbindung steht,
4. mehreren Kanalmodule(n) (20) in der Übertragungsstation (11),

4.1 die mit mehreren Teilnehmerstationen (41) über Hochfrequenzkanäle mit jeweils mehreren Zeitschlitzen in Verbindung stehen,
4.2 wobei die Zeitschlitze den Teilnehmerstationen nach Bedarf, nach einer vorbestimmten Zuordnungsroutine, zugeordnet werden,
5. mindestens einer Steuereinrichtung (19) in der Übertragungsstation (11) zum Steuern von Kommunikation zwischen den Kanalmodulen (20) und der Zentralstation (10),
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
6. die Zentralstation (10) und die Übertragungsstation (11) miteinander über von beiden Stationen erzeugte und empfangene Bitströme (28) in Verbindung stehen,
6.1 Bitströme, die von der Zentralstation (10) zur Übertragungsstation (11) übertragen werden von dem externen Netzwerk (25) initiierte Signale erhalten, und
6.2 Bitströme, die von der Übertragungsstation (11) zur Zentralstation (10) übertragen werden von den Teilnehmerstationen (41) initiierte Signale enthalten,
6.3 wobei die Bitströme mehrfach sich sequentiell wiederholende Zeitschlitze enthalten,

7. ein Steuerkanal BBC zwischen der Zentralstation (10) und der Übertragungsstation (11) zur Übertragung von Steuersignalen vorgesehen ist,
7.1 die von beiden Stationen (10, 11) initiiert werden können, und
8. die Steuereinrichtung (19, 44) mit den Kanalmodulen (20) über einen Übertragungsweg (37) mit mehreren Kanälen verbunden ist und
8.1 der zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in den Hochfrequenzkanälen und Kanälen des Übertragungswegs eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen (20) bildet.
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde hinsichtlich des nach der weiteren Teilungserklärung verbliebenen Stammpatents zurückgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen (BlPMZ 2001, 108; MDR 2001, 121)
Die Patentinhaberin hat am 23. Februar 2001 die Gebühren für die zweite Trennanmeldung vom 29. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingezahlt.
Mit ihrer Rechtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin die Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und die Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht. Die Einsprechenden bitten um Zurückweisung des Rechtsmittels.
II. 1. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft; sie eröffnet die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision. Die vom Beschwerdegericht ausgesprochene Beschränkung der Zulassung auf eine bestimmte Rechtsfrage ist ohne Wirkung (st. Rspr. des Senats, u.a. Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307 - Bodenwalze; Beschl. v. 3.12.1996 - X ZR 1/96, GRUR 1997, 360, 361 - Profilkrümmer). Der Sonderfall zulässiger Beschränkung auf einen bestimmten abgrenzbaren Teil des Verfahrensgegenstandes liegt hier nicht vor (BGH, Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 - Value). Die Rechtsbeschwerde ist auch im übrigen zulässig.
2. In der Sache bliebt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

a) Das Bundespatentgericht hat die in der mündlichen Verhandlung abgegebene weitere Teilungserklärung, mit der die Patentinhaberin aus dem noch verbliebenen Patent im Umfang der erteilten Patentansprüche 1 bis 4 nunmehr noch die Patentansprüche 3 und 4 unter Rückbezug auf Anspruch 1 abgetrennt hat, für wirksam gehalten. Es hat sich für befugt gesehen, über das Stammpatent vor Beendigung des "Schwebezustandes" der Teilanmeldung nach § 39 Abs. 3 PatG zu entscheiden. Der abgetrennte Teil gelte nach der Teilung als Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden sei und für den die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten seien. Hieraus hat das Beschwerdegericht den Schluß gezogen, daß mit dieser Regelung auch ein materiell-rechtlicher Teilungsbegriff vereinbar sei, nach dem erforderlich sei, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten werde und ein um den abgespaltenen Teil vermindertes Restpatent entstehe. Da die rechtsgestaltenden Wirkungen jedoch vorerst in der Schwebe blieben und der abgetrennte Teil wegen des materiell-rechtlichen Teilungsbe-
griffs wieder in das Stammpatent zurückfalle, wenn die Anmeldungsunterlagen und Gebühren nicht fristgerecht eingingen, könne danach über das Stammverfahren nicht entschieden werden, solange der Schwebezustand andauere.
Diese Rechtsprechung hält das Bundespatentgericht im Lichte der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. März 2000 (X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) indessen für überholt. Zur Begründung hat es ausgeführt, nach Verkündung eines Beschlusses oder - im schriftlichen Verfahren - nach dessen Übergabe an die Postabfertigungsstelle könne wegen der Bindung des Patentamts und des Patentgerichts an seine Entscheidung bei einer Teilungserklärung während der Rechtsmittelfrist vom Stammpatent nichts (mehr) abgespalten werden, eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne müsse demnach nicht erfolgen. Gleiches müsse auch ohne Bindung an eine Entscheidung gelten. Der Teilungserklärung komme eine materiell-rechtliche Wirkung hinsichtlich der Trennanmeldung ohnehin nicht zu, da mit ihr der gesamte Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung ausgeschöpft werden könne. Bei der Teilung des Patents im Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren sei daher durchgängig nicht eine Teilung im materiell-rechtlichen Sinne zu fordern. Wenn nichts abgespalten werde, könne auch nichts zurückfallen. Ein "Schwebezustand" für das Stammpatent nach der Erklärung der Teilung entstehe deshalb nicht; im Verfahren zum Stammpatent könne unabhängig vom Schicksal der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG entschieden werden.

b) Die Rechtsbeschwerde macht hiergegen geltend, das Beschwerdegericht habe über die Beschwerde nicht während des "Schwebezustandes" entscheiden dürfen; da der Gegenstand des Stammpatents noch nicht abschlie-
ßend definiert sei, sei es dem Bundespatentgericht verwehrt, über die Validität des Stammpatents im voraus zu entscheiden.
Diese Rüge hat im Ergebnis keinen Erfolg.
aa) Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, daß die Patentinhaberin nach § 60 Abs. 1 PatG ihr Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens teilen konnte und daß sie der in § 39 Abs. 1 Satz 2 PatG geforderten Schriftform genügte, idem sie ihre Teilungserklärung in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll gegeben hat, so daß die Teilung wirksam erklärt ist.
bb) Der Senat hat in seiner Rechtsprechung (Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZR 13/92, GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; Sen.Beschl. v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, GRUR 1999, 148, 150 - Informationsträger ; Sen.Beschl. v. 3.12.1998 - X ZB 17/97, GRUR 1999, 485, 486 - Kupplungsvorrichtung; BGHZ 133, 18, 21 - Informationssignal; Sen.Beschl. v. 28.3.2000 - X ZB 36/98, GRUR 2000, 688 - Graustufenbild) im wesentlichen darauf abgestellt, daß eine Teilung schon begrifflich voraussetze, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten werde. Durch die Teilung wird das Einspruchsverfahren auf das um den abgetrennten Teil verminderte Restpatent beschränkt. Nur dieses ist noch, soweit das Vorbringen des Einsprechenden hierzu Anlaß gibt, auf das Vorliegen eines gesetzlichen Widerrufsgrundes zu prüfen. Die rechtsgestaltenden Wirkungen treten unmittelbar mit dem Zugang der Teilungserklärung ein; sie bleiben allerdings vorerst in der Schwebe (§§ 60 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 3 PatG). Im Umfang der Abtrennung ist das Patent wegen der Teilung mit rechtsvernichtender Wirkung zu wi-
derrufen. Ob daran festzuhalten ist, hat der Senat in seinem Beschluß vom 30. September 2002 (X ZB 18/01, GRUR 2003, 47 - Sammelhefter) ausdrücklich offengelassen. Aus dem Erfordernis einer Teilung nicht nur des Verfahrens , sondern des erteilten Patents sei nicht abzuleiten, daß bereits durch die Teilungserklärung ein gegenständlich bestimmter Teil des Patents definiert werden müsse, der von diesem abgetrennt werde. Diese Frage bedarf auch im vorliegenden Streitfall keiner Entscheidung. Um die Anforderungen einer Teilung geht es vorliegend nicht. Im Streit steht insoweit allein die Frage, in welchem Umfang das Verfahren nach einer Teilungserklärung fortgesetzt werden kann.
cc) Die Teilungserklärung hindert den Fortgang des Beschwerdeverfahrens hinsichtlich des erteilten Patents nicht. Voraussetzung der Fortführung des Beschwerdeverfahrens und einer abschließenden Entscheidung hinsichtlich des Stammpatents nach der Teilungserklärung während des Schwebezustandes nach § 39 Abs. 3 PatG ist die Entscheidungsreife des Verfahrens.
Das Beschwerdeverfahren ist entscheidungsreif, wenn über den vom Beschwerdeführer gestellten Antrag auf Grund des Rechts- und Sachstandes abschließend entschieden werden kann. Für die Entscheidungsreife ist entscheidend der Antrag des Beschwerdeführers, der durch diesen den Umfang der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren bestimmt. Ist der Beschwerdeführer zugleich Patentinhaber, so hat er es in der Hand, etwa mit einem Hauptantrag seinen Erteilungsantrag umfassend zu verfolgen und mit einem Hilfsantrag nur das, was er im Verfahren über die Stammanmeldung erreichen möchte, oder aber im Verfahren über die Stammanmeldung sogleich einen eingeschränkten Erteilungsantrag zu stellen und das weitere - auch auf das Risiko der Rechts-
folgen des § 39 Abs. 3 PatG - dem Verfahren über die Teilanmeldung zu überlassen. Begehrt der Beschwerdeführer eine Entscheidung, die sich ausschließlich auf den nach der Teilungserklärung verbliebenen Gegenstand des Stammpatents bezieht, so kommt es für die Entscheidung über die Beschwerde auf das Schicksal der Trennanmeldung in aller Regel schon deshalb nicht an, weil - wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat - durch die Teilung nichts abgetrennt werden muß, was unter den Voraussetzungen des § 39 Abs. 3 PatG in das Stammpatent zurückfallen könnte. Maßgebend ist allein, ob die Rechtsverfolgung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren eine abschließende Entscheidung zuläßt.
dd) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hat die Patentinhaberin wirksam die Teilung durch Abtrennung der Ansprüche 3 und 4 erklärt. Sie hat Aufrechterhaltung des Stammpatents mit Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 begehrt. Das Beschwerdeverfahren war insoweit entscheidungsreif, so daß unabhängig vom Schicksal der Trennanmeldung eine Entscheidung über die Beschwerde ergehen konnte.
3. Das Bundespatentgericht hat die Patentfähigkeit der beanspruchten Vorrichtung verneint. Es hat dahinstehen lassen, ob die Vorrichtung nach dem Patentanspruch gegenüber dem Stand der Technik neu ist. Jedenfalls beruhe die Vorrichtung nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Sie habe sich für den Fachmann , einen Entwickler, der eine nachrichtentechnische Hochschulausbildung absolviert habe und über mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Mobilfunksysteme verfüge - in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

a) Die Rechtsbeschwerde hält diese Bestimmung des Fachmanns für fehlerhaft. Am Prioritätstag der Anmeldung (18. August 1987) habe es nur analoge Mobilfunksysteme gegeben. Mobile digitale Funksysteme seien zu diesem Zeitpunkt erst in der Entwicklung gewesen. Richtigerweise habe das Bundespatentgericht auf einen Elektroingenieur abstellen müssen, der einige Jahre auf dem Gebiet des Funktelefonsystems gearbeitet habe und allenfalls über eine kurze Erfahrung auf dem Gebiet der digitalen Funktechnologie verfügt habe.
Die Rüge greift nicht durch. Die Rechtsbeschwerde hat nicht dargetan, inwieweit die vom Bundespatentgericht tatrichterlich festgestellte Qualifikation des Durchschnittsfachmanns auf einem Rechtsfehler beruht.

b) aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Merkmale 8 und 8.1 des Anspruchs 1 des Streitpatents seien im Stand der Technik (Eckert/Höfgen, The Fully Digital Cellular Radio Telephone System CD 900, D 2) beschrieben. Die im vorliegenden Anspruchswortlaut erfolgende Überleitung zum Merkmal 8.1 mit den Worten "und der" - diese Überleitung sei auch bereits im erteilten Anspruch 2 enthalten - entspreche nicht den üblichen Sprachregeln. Man könnte zwar vermuten, daß mit "der" der Übertragungsweg gemeint sei; dies passe jedoch technisch nicht zu der dann folgenden Zweckbestimmung "zum Steuern von Signalen". Merkmal 8.1 sei deshalb in der Weise aufzufassen , daß darin das Wort "der" zu streichen sei; die Patentinhaberin habe sich in der Verhandlung dieser Auslegung angeschlossen. Das so gefaßte Merkmal 8.1 sei ebenfalls auf die modifizierte Anordnung von D 2, Figur 8 lesbar.
bb) Die Rechtsbeschwerdeführerin hält dem entgegen, sie habe sich in der mündlichen Verhandlung nicht der Auslegung des Beschwerdegerichts angeschlossen. Der Artikel "der" beziehe sich auf den Übertragungsweg (37) in Merkmal 8. Der Übertragungsweg bilde tatsächlich eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen zum Steuern von Signalen zwischen Zeitschlitzen in den Hochfrequenzkanälen und Kanälen des Übertragungsweges. Dieses Merkmal sei auch in dieser Weise in der Patentschrift offenbart. Figur 4 des Streitpatents zeige ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Basisstation. Darin sei der Übertragungsweg (37) zwischen MUX (119) und Kanalmodul (120) gezeigt. In Figur 5 sowie in Spalte 10 Zeilen 30 ff. werde dann die MUX-Karte (119) im Detail dargestellt. Hierdurch sei das Merkmal 8.1 für den Fachmann offenbart. Der Übertragungsweg bilde demnach eine Schnittstelle mit den Kanalmodulen, um Signale, die sich in den Zeitschlitzen der Hochfrequenzkanäle (zwischen Basisstation und Teilnehmerstation) befänden, über die Schnittstelle in die Kanäle des Übertragungsweges zu steuern. Das in diesem Sinne technisch korrekt interpretierte Merkmal 8.1 des Patentanspruchs 1 sei weder in der Druckschrift D 2 noch in der Druckschrift D 10 (Langewellpott/D'Avella, On the Spectral Efficiency of CD 900) offenbart. Die getroffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts beruhten auf dem Fehlverständnis des Merkmals 8.1.
cc) Auch insoweit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Merkmal 8.1 gestützt auf den Sinnzusammenhang ausgelegt und seinen technischen Inhalt ermittelt. Diese tatrichterliche Würdigung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, die in Figur 8 der D 2 näher dargestellte Übertragungsstation (BS) weise eine
MUX/DEMUX-Einheit auf, die als Steuereinrichtung zu betrachten sei. Diese Einheit teile die den über PCM-30-Leistungen von der Zentralstation (MSC) kommenden Datenstrom auf die verschiedenen Sprach- und Organisationskanäle auf.
Die Rechtsbeschwerde hält diese Annahme für sachlich unrichtig; hierfür finde sich in dieser Entgegenhaltung keine Grundlage. Die ersten beiden Sätze auf S. 257 in D 2 bezögen sich auf die Basisstation (bezeichnet als Übertragungsstation = transmission unit) und nicht auf MUX/DEMUX (= transfer unit). Daß MUX/DEMUX eine Steuerfunktion habe, lasse sich der Druckschrift D 2 nicht entnehmen. Der Durchschnittsfachmann vergleiche die "control unit" (die Steuereinheit) der Figur 8 in D 2 mit der Steuereinrichtung (19) des Anspruchs des Streitpatents. Die Steuereinrichtung (19) des Streitpatents sei in Merkmal 8 jedoch in ihrer Funktion und Ausgestaltung anders als die "control unit" der D 2 konzipiert.
Auch damit kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Das Bundespatentgericht hat, sachverständig beraten, seine Feststellungen getroffen. Rechtsfehler hat die Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt.
4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
III. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.
Melullis RiBGH Prof. Dr. Jestaedt ist Scharen ortsabwesend und deshalb
verhindert zu unterschreiben. Melullis Mühlens Meier-Beck

Gründe:

I. Die Anmelderin hat am 27. September 2000 beim Deutschen Patentund Markenamt ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr zum Patent angemeldet. Das Deutsche Patent - und Markenamt hat diese Anmeldung durch Beschluß vom 4. Februar 2002 zurückgewiesen, weil das beanspruchte Verfahren nicht ausreichend offenbart sei.
Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und beantragt, das Patent mit neuen Patentansprüchen und teilweise geänderter Beschreibung zu erteilen. Patentanspruch 1 soll danach lauten:
Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet, bei dem ein von einem Kunden an einem Computer elektronisch abrufbares Angebot eines mit dem Computer des Kunden über eine elektronische Datenverbindung verbundenen Computers eines Anbieters zur Ausführung eines Auftrags gelangt, indem in automatisierter Abfolge folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

a) Durch die Annahme des Angebots durch den Kunden wird mittels Computer (1) des Anbieters ein Identifikationsdatensatz erzeugt , der eine erste Schlüsselinformation enthält, und an den Computer (2) des Kunden übermittelt.


b) Unter Verwendung des Identifikationsdatensatzes wird vom Computer (2) des Kunden ein elektronischer Überweisungsdatensatz unter Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems (electronic banking) erzeugt, welcher zusammen mit der ersten Schlüsselinformation an den Computer (3) eines Kreditinstituts des Kunden übermittelt wird.

c) Der Computer (3) des Kreditinstituts übermittelt die erhaltene erste Schlüsselinformation an einen zentralen Server (4).

d) Der zentrale Server (4) vergleicht die vom Computer des Kreditinstituts erhaltene erste Schlüsselinformation mit einer entsprechend vom Computer (1) des Anbieters an den zentralen Server (4) übertragenen zweiten Schlüsselinformation.

e) Bei Übereinstimmung der enthaltenen Schlüsselinformationen übermittelt der zentrale Server (4) ein Bestätigungssignal an den Computer (1) des Anbieters zur Freigabe der Durchführung des Auftrags und ein Ausführungssignal an den Computer (3) des Kreditinstituts zur Ausführung der Zahlungstransaktion.
Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Anlage zum Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bundespatentgerichts vom 15. April 2003 verwiesen.
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen (abgedruckt in GRUR 2003, 1033), weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine technische Erfindung i.S.d. § 1 Abs. 1 PatG sei. Im Vordergrund des angemeldeten Verfahrens stehe keine technische Lehre, sondern ein geschäftliches Zahlungsmodell. Die Problemstellung, die in der Anmeldung objektiv zutreffend mit Sicherung des Zahlungsverkehrs gegen Mißbrauch angegeben sei, sei so allgemein gehalten, daß ihr ein konkretes technisches Problem nicht entnommen werden könne. Das allgemeine Problem könne auch ohne Einsatz technischer Mittel gelöst werden. So könnte die beabsichtigte Sicherung des Zahlungsverkehrs gleichwirkend auch durch eine neutrale Instanz in Form eines Treuhänders erreicht werden. Die Lösung werde dementsprechend im wesentlichen auch nicht durch technische Überlegungen erreicht , die auf den Einsatz oder die Verbesserung herkömmlicher technischer Mittel gerichtet seien. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen werde an der Sicherheit bzw. der Möglichkeit mißbräuchlicher Ausspähung der Übertragungswege im Internet nichts verändert. Auch sei eine besondere technische Leistung bei der Umsetzung der Schritte des geschäftlichen Zahlungsmodells in computerausführbare Anweisung nicht gegeben.
Gegen diese Zurückweisung ihrer Anmeldung hat die Anmelderin die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Die Anmelderin meint, das beanspruchte Verfahren stelle sich als ein maschinelles Bearbeitungsverfahren zur Ausführung und Abwicklung von - für sich allein nicht technischen - Geschäftsvorgängen dar. Damit werde eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln gelöst. Im Vordergrund stehe die Sicherung der Zahlungsdaten des Kunden bei gleichzeitiger Sicherung der Bezahlung für den
den Anbieter. Das technische Problem bestehe darin, die relevanten Zahlungsdaten des Kunden - Kreditkartendaten und Kontodaten - gegen Ausspähung im Internet und mißbräuchliche Verwendung durch unbefugte Dritte zu schützen. Die technischen Lösungsmittel seien im wesentlichen, in den Auftrags - und Abwicklungsverkehr zwischen den drei Beteiligten den Server als vierten Computer einzuschalten und für die verschiedenen Kommunikationen geeignete Übertragungswege, vor allem das üblicherweise durch Verschlüsselung besonders abgesicherte electronic banking, auszuwählen. Die abstrahierende Würdigung des Bundespatentgerichts, die lediglich auf die Einschaltung einer gegenüber Kunden und Anbietern neutralen Instanz abstelle, werde dem nicht gerecht.
II. Die kraft Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108 PatG).
1. Ausweislich der Patentanmeldung war es bekannt, daß ein Kunde unter Nutzung des Browsers seines Computers die von einem Anbieter im Internet präsentierten Seiten aufruft, eine dort angebotene Ware oder Dienstleistung auswählt und unter Angabe seiner persönlichen Daten als Bestellung deklariert. Hierdurch wird der Anbieter zur Auslieferung/Erbringung der Ware /Dienstleistung, der Kunde zur Bezahlung verpflichtet. Die Sicherung der Bezahlung soll nach der Darstellung in der Patentanmeldung allerdings problematisch sein. Ein gleichzeitiger Austausch der Leistungen setze voraus, daß der Kunde im Zeitpunkt der Lieferung anwesend sei. Eine Bezahlung unter Verwendung eines Kreditkartensystems erfordere hingegen neben der Kreditfähig-
keit des Kunden auch die Mitteilung der Kreditkartendaten des Kunden an den Anbieter. Bei dieser Vorgehensweise bestehe deshalb die Gefahr des Abfangens dieser Daten im Internet. Die Sicherung der Zahlung durch Abfrage von Codenummern über eine Mobilfunkverbindung schließlich setze die gleichzeitige Nutzung einer solchen Verbindung voraus. Bei Diebstahl des Mobiltelefons könne dieses außerdem für Zahlungszwecke mißbraucht werden.
Hieraus wird abgeleitet, ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr, insbesondere im Internet, anzugeben, das eine gegen Mißbrauch weitestgehend resistente Ausführung eines Zahlungsvorgangs bei Bestellung einer Ware oder Dienstleistung im elektronischen Zahlungsverkehr, insbesondere im Internet, ermögliche.
In der zuletzt beanspruchten Fassung schlägt Patentanspruch 1 hierzu folgendes Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet vor, wobei im folgenden sich aus der Beschreibung der Anmeldung ergebende Erläuterungen oder Ergänzungen in Klammern wiedergegeben sind:
A. Das Verfahren benötigt vier Computer, nämlich
1. den Computer des Anbieters, der über eine elektronische Datenverbindung mit dem Computer des Kunden verbunden ist,
2. den Computer des Kunden, an dem ein Angebot des Anbieters elektronisch abrufbar ist,
3. den Computer eines Kreditinstituts des Kunden und
4. einen zentralen Server.
B. Das Verfahren besteht in der automatisierten Abfolge folgender Schritte:
1. (Im Falle der Annahme eines Angebots des Anbieters durch den Kunden) erzeugt der Computer des Anbieters

a) einen Identifikationsdatensatz

b) einschließlich einer ersten Schlüsselinformation
sowie

c) eine zweite (mit der ersten übereinstimmende) Schlüsselinformation.
2. Der Computer des Anbieters übermittelt

a) den erzeugten Identifikationsdatensatz

b) nebst der erzeugten ersten Schlüsselinformation
an den Computer des Kunden
sowie

c) (gleichzeitig oder später) die erzeugte zweite Schlüsselinformation an den zentralen Server.
3. Der Computer des Kunden erzeugt einen elektronischen Überweisungsdatensatz

a) unter Verwendung des erhaltenen Identifikationsdatensatzes

b) unter Verwendung eines elektronischen Zahlungssystems – "electronic banking".
4. Der Computer des Kunden übermittelt

a) den erzeugten elektronischen Überweisungsdatensatz

b) nebst der erhaltenen ersten Schlüsselinformation
an den Computer des Kreditinstituts.
5. (Wenn Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft besteht), übermittelt der Computer des Kreditinstituts (nur) die erhaltene erste Schlüsselinformation an den zentralen Server.
6. Der zentrale Server vergleicht die erhaltene erste Schlüsselinformation mit der erhaltenen zweiten Schlüsselinformation und stellt fest, ob die erhaltenen Schlüsselinformationen übereinstimmen.
7. (Nur) bei Übereinstimmung übermittelt der zentrale Server

a) sowohl an den Computer des Anbieters ein Bestätigungssignal zur Freigabe der Durchführung des Auftrags

b) als auch an den Computer des Kreditinstituts ein Ausführungssignal für die Zahlungstransaktion.
C. (Erst) als Folge dieser Schritte gelangen der Auftrag (und die Zahlungstransaktion) zur Ausführung.
Dieser Vorschlag geht - wie der Anmeldung Seite 1 zu entnehmen ist - davon aus, daß beim "electronic banking" über Internetverbindungen zwischen dem Kunden und seinem Kreditinstitut zur Sicherung der Datenübertragung Verschlüsselungstechniken verwendet werden, die gegen unberechtigte Angriffe weitestgehend resistent sind. Zwischen dem Computer des Anbieters und
demjenigen des Kunden werden hingegen nur bestellrelevante Daten übermittelt , die für Dritte vergleichsweise wertlos sind. Die Schlüsselinformation ist nach den auch mit der Rechtsbeschwerde nicht angezweifelten Feststellungen des Bundespatentgerichts eine bloße Nummer.
2. Entgegen der Meinung des Bundespatentgerichts kann mit den von diesem getroffenen Feststellungen die Technizität der angemeldeten Lehre nicht verneint werden.

a) Das Bundespatentgericht hat sich bei seiner Entscheidung wesentlich von dem Beschluß des Senats vom 17. Oktober 2001 (X ZB 16/00, BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zeichenketten) leiten lassen, wie dem Hinweis auf diesen Senatsbeschluß und der Wiedergabe verschiedener in diesem enthaltener Aussagen in dem angefochtenen Beschluß entnommen werden kann. Das Bundespatentgericht hat dabei übersehen, daß der Senatsbeschluß "Suche fehlerhafter Zeichenketten" nicht von dem sich aus § 1 Abs. 1 PatG ergebenden Erfordernis der Technizität des Gegenstands handelt, für den um Patentschutz nachgesucht wird (vgl. hierzu BGHZ 143, 255 - Logikverifikation; BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung), sondern sich mit der Frage des in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG geregelten Patentierungsausschlusses befaßt. Ob die für einen Patentschutz erforderliche Technizität gegeben ist, erschließt sich bei hierauf ausgerichteter wertender Betrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands (BGHZ 143, 255, 263 - Logikverifikation

).

b) Bei seiner insoweit angestellten Würdigung, im Vordergrund des angemeldeten Verfahrens stehe ein geschäftliches Zahlungsmodell, hat das Bundespatentgericht einseitig auf die in der Anmeldung als Aufgabenstellung bezeichnete Sicherung des Zahlungsverkehrs gegen Mißbrauch und darauf abgestellt , daß diese vorschlagsgemäß durch die Einschaltung einer gegenüber dem Kunden und dem Anbieter neutralen Instanz erreicht werde. Denn dabei ist unberücksichtigt geblieben, daß nach den Merkmalen 3 und 4 ein mit der Anmeldung vorgeschlagenes Lösungsmittel darin besteht, bestimmte Daten unter Verwendung eines ausweislich der Beschreibung sicheren elektronischen Zahlungssystems zu übermitteln. Mithin ist bei der angemeldeten Lehre auch das Problem betroffen, bestimmte schützenswerte Daten, die ohne den Lösungsvorschlag beispielsweise über eine unsichere Leitung weitergegeben werden müßten, von einem Ort zu einem anderen zu schaffen. Jedenfalls deshalb kann im Streitfall die erforderliche Technizität des Gegenstands, um dessen Patentschutz nachgesucht wird, durchaus gegeben sein. Diese Möglichkeit kann insbesondere dann nicht verneint werden, wenn bedacht wird, daß - was angesichts entsprechender Hinweise in der Anmeldung nicht fern liegt - der Fachmann, dessen Sicht in diesem Zusammenhang maßgeblich ist (Senat aaO. - Logikverifikation), unter dem insoweit vorgeschlagenen "electronic banking" ein System verstehen kann, das u.a. mit Verschlüsselungstechniken arbeitet , denen offenbar auch das Bundespatentgericht technischen Charakter zugestehen will.
3. Auf der Grundlage der Feststellungen des Bundespatentgerichts rechtfertigt auch der in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG geregelte Patentierungsausschluß die ausgesprochene Zurückweisung der Anmeldung nicht.


a) Angesichts des Umstands, daß Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen nach diesen Vorschriften von Gesetzes wegen vom Patentschutz ausgenommen sind, wenn für sie als solche Schutz begeht wird, kann ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts dient, allerdings nicht bereits deshalb patentierbar sein, weil es bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert (vgl. Senat BGHZ 149, 68, 73 f. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Auch die Erweiterung des Vorschlags dahin , zur Abwicklung des Geschäfts mehrere Computer zu nutzen, kann deshalb für sich allein keinen Grund bilden, einem solchen Verfahren Patentfähigkeit zuzubilligen. Wegen der umfassenden Eignung und Nützlichkeit des Computers für die Verarbeitung von Daten kann hierfür aber auch noch nicht ausreichen , daß die angemeldete Lehre über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts einen oder mehrere Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen umfaßt, die für das Verfahren bestimmend sein sollen (vgl. Senat aaO. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Diese (weiteren) Anweisungen müssen vielmehr die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Denn wegen des Patentierungsausschlusses und der umfassenden Eignung von Computern vermögen regelmäßig erst sie die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, das Computer nutzt. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen , insbesondere wenn sie sich darauf beschränken, zu umschreiben, wozu der Computer eingesetzt werden soll, genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluß
nehmen. Den (weiteren) Anweisungen muß daher ein konkretes technisches Problem zugrunde liegen, das sie lösen sollen (vgl. wiederum Senat aaO. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Eine Aufgabe, die sich im Rahmen geschäftlicher Tätigkeit stellt, die abgewickelt werden soll, ist - auch wenn sie im Vorfeld technischer Maßnahmen gelöst werden muß - für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht zu fördern.

b) Mit diesen Fragen hat sich das Bundespatentgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht befaßt. Dem Senat ist insoweit auch eine bestätigende abschließende Entscheidung verwehrt, weil es noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf. Aufgrund der bisher getroffenen Feststellungen kann nach dem zu 2 b bereits Ausgeführten nicht abschließend beurteilt werden , ob denjenigen Anweisungen der angemeldeten Lehre, die über den Einsatz von Computern ihrer Bestimmung und Eignung gemäß hinausgehen, ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, das die sichere Übermittlung von Daten von einem Computer zu einem anderen betrifft.
(1) Dies kann im Streitfall nicht etwa deshalb vernachlässigt werden, weil das Lösungsmittel "electronic banking" in der Anmeldung nur allgemein und als an sich bekannt bezeichnet ist. Mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts liegt es nämlich nahe, daß der Fachmann der Angabe "electronic banking" die Beanspruchung eines Systems bestimmter Beschaffenheit und damit einen möglicherweise technischen Gegenstand entnimmt. Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, der nicht die Frage
eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 - Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluß nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist.
(2) Wegen der Bekanntheit des vorgeschlagenen "electronic banking" kann schließlich auch nicht angenommen werden, das betreffende Merkmal des angemeldeten Patentanspruchs gehöre nicht zu den prägenden Anweisungen dieser Lehre. Wenn das Bundespatentgericht dieses Merkmal mangels prägenden Charakters vernachlässigt haben sollte, beruhte dies auf einem unrichtigen Verständnis der Senatsentscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten". Mit der Forderung, auf die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre abzustellen, hat der Senat nicht eine Wertigkeit zum Maßstab erhoben, welche die im Patentanspruch zum Ausdruck kommende Leistung unabhängig von einem technischen Bezug kennzeichnet. Mit ihr soll sichergestellt werden, daß sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage vollzieht, derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstellt. Im Hinblick darauf, daß über den Patentschutz ausschließlich Problemlösungen auf einem Gebiet der Technik gefördert werden sollen, weil sie in Ansehung des Stands der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, geht es allein darum, diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit be-
deutsam sind, weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt. Diese Notwendigkeit mag kein Erfordernis sein, das ausschließlich Computer oder Datenverarbeitung nutzende Lehren betrifft, weil vor der Gewährung eines Patentschutzes immer die Frage steht, was den Schutz dieses Immaterialgüterrechts rechtfertigt, und weil deshalb grundsätzlich zu fragen ist, ob die angemeldete Lehre Anweisungen enthält und welche es sind, die sich mit den bisherigen Lösungen im Stand der Technik vergleichen lassen. Bei einer Patentanmeldung, die auf die Nutzung von Computer und Datenverarbeitung setzt, hat diese Frage jedoch besondere Bedeutung , weil hier zum einen die gedankliche Trennung zwischen der technischen Problemstellung und der ihr nur vorgelagerten Aufgabe, deren Bewältigung die Nutzung des Computers dienen soll, nicht in gleicher Weise ins Auge fällt und zum anderen der Gesetzgeber zwar Lehren zum technischen Handeln nicht wegen der Nutzung von Computer und Datenverarbeitung vom Patentschutz ausschließen wollte, durch § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG aber zum Ausdruck gebracht hat, daß ein Patentschutz erst in Betracht kommt, wenn der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, über ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches hinausgeht.
4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Überprüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muß.
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG).

Melullis Scharen Keukenschrijver
Mühlens Meier-Beck