Bundesgerichtshof Urteil, 28. Feb. 2002 - I ZR 177/99

bei uns veröffentlicht am28.02.2002

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 177/99 Verkündet am:
28. Februar 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Hotel Adlon
Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 2

a) Beruht der Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens wegen
der langfristigen Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten
unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung
Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit, den Betrieb (hier: ein Hotel) am
historischen Standort fortzuführen, so kann die ursprüngliche Priorität wieder
aufleben, sofern der Name des Unternehmens aufgrund seiner Geltung
oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem neu eröffneten
Unternehmen wieder zugeordnet wird.

b) Der Erwerb eines gegenüber dem Klagezeichen älteren Markenrechts während
des laufenden Rechtsstreits, um Ansprüche des Gegners nur abzuwehren
, ist grundsätzlich kein zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes
und regelmäßig nicht sittenwidrig.
BGH, Urt. v. 28. Februar 2002 - I ZR 177/99 - Kammergericht
LG Berlin
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 13. April 1999 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, eine am 16. Januar 1989 in das Handelsregister eingetragene GmbH, betrieb in Berlin-Charlottenburg, A. platz unter der Bezeichnung "Café Adlon" ein Café, das sie zwischenzeitlich verpachtet hat. Sie ist Inhaberin der für
"Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch, Wild, Geflügel, Teigwaren, Eiern, Milch, Obst und Gemüse, konservierte und frische Salate; Soßen, einschließlich Salatsoßen; Spei-
seeis, feine Backwaren und Konditorwaren; Verpflegung von Gästen , auch auûer Haus"
am 4. Juli 1990 angemeldeten und am 12. November 1990 eingetragenen Marke Nr. 1 167 660 "Adlon".
Die Beklagte zu 1, die J. Hotel-Adlon F. KG, ist Bauherrin eines auf dem Grundstück Unter den Linden 75/77 im früheren Ost-Berlin errichteten Hotelgebäudes. In diesem betreibt die Beklagte zu 3, die K. AG, ein Hotel unter der Bezeichnung "Adlon". Die Beklagte zu 1 und die Beklagte zu 3 leiten Rechte zur Benutzung der Bezeichnung "Adlon" von der Beklagten zu 2, der F. Hotelentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, ab.
Auf dem Grundstück Unter den Linden 75/77 in Berlin hatten seit 1907 Lorenz Adlon und nach seinem Tod sein Sohn Louis Adlon, ab 1941 in der Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft, das Hotel "Adlon" betrieben. Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" waren die Eheleute Louis und Hedwig Adlon und eine "Adlon GmbH". Louis und Hedwig Adlon waren zudem Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft "Lorenz Adlon Weingroûhandlung".
Das Hauptgebäude des Hotels wurde am 3. Mai 1945 durch einen Brand zerstört. Nach dem Tod von Louis Adlon am 7. Mai 1945 trug das Amtsgericht Charlottenburg am 9. November 1956 die Auflösung der offenen Handelsgesellschaft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" und als Alleininhaberin des Unternehmens Frau Hedwig Adlon in das Handelsregister ein.
In Verträgen vom 18. Februar und 1. März 1957 verpflichtete sich Hedwig Adlon, das Hotelgrundstück Unter den Linden in Berlin und das Handelsgeschäft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" auf Verlangen auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 3, die H. AG, zu übertragen. Der Vertrag vom 1. März 1957 enthielt eine entsprechende Verpflichtung von Hedwig Adlon und des weiteren Gesellschafters F. zur Übertragung der offenen Handelsgesellschaft Lorenz Adlon Weingroûhandlung.
Unter dem 16. April 1982 trug das Amtsgericht Charlottenburg auf Anregung der Industrie- und Handelskammer das Erlöschen der Handelsgesellschaften Adlon im Handelsregister ein. Nachdem die Löschungseintragungen am 30. November 1992 auf Veranlassung der verbliebenen Erben der inzwischen verstorbenen Hedwig Adlon wieder gelöscht wurden, übertrugen diese 1993 ihre Geschäftsanteile an den Gesellschaften verbunden mit dem Recht, den Namen "Adlon" und die Bezeichnung "Hotel Adlon" für ein Hotel in Berlin zu nutzen, auf die Beklagte zu 3. Mitte der 90er Jahre erwarb die Beklagte zu 2 von der Beklagten zu 3 und der M. K. & Co. GmbH sowie der K. Handelsgesellschaft mbH mit Verträgen vom 22. August 1994 und 14. Februar 1996 die Anteile an den unter "Hotel Adlon Lorenz Adlon GmbH & Co." und "Lorenz Adlon Weingroûhandlung GmbH & Co." firmierenden Gesellschaften.
Am 14. September 1994 räumte die Beklagte zu 2 der Beklagten zu 1 das Recht ein, den Namen "Adlon" und die Bezeichnung "Hotel Adlon" für das in Berlin an seinem historischen Ort wieder zu errichtende Hotel zu nutzen und durch den Betreiber eines Hotels führen zu lassen.
Die Beklagte zu 2 ist weiter Inhaberin der mit Priorität vom 24. April 1985 für
"heiûe und kalte Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch oder Fisch und Kartoffeln, Teigwaren, Reis; Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Bier, alkoholische Getränke, nämlich Weine, Spirituosen, Liköre, Sekt; Verpflegung von Gästen"
eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 084 520 "Restaurant ADLON". Diese Marke hat die Beklagte zu 2 während des Rechtsstreits von der R. erworben. Diese hatte am 23. Juni 1992 mit der Klägerin eine Vereinbarung über die Nutzung des Zeichens "Adlon" getroffen, nach der die Klägerin sich verpflichtete, aus der Eintragung und Benutzung des Warenzeichens Nr. 1 167 660 sowie etwaigen Namensrechten keine Rechte gegen die R. herzuleiten und dieser eine Lizenzgebühr zu zahlen.
Die Klägerin hat eine Verletzung ihres Markenrechts und ihrer Bezeichnung "Café Adlon" durch die Beklagten geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen , alle Adlon-Firmen seien vor dem Zeitpunkt erloschen, zu dem ihre Kennzeichenrechte entstanden seien. Sie sei Rechtsnachfolgerin der S. Verwaltungsgesellschaft mbH, die ab 1982 das Café Adlon am A. platz in Berlin betrieben habe.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der
Bundesrepublik Deutschland das Zeichen "Adlon" für einen Hotelneubau und für den Betrieb eines Hotels am Pariser Platz in Berlin zu benutzen, insbesondere wenn dies an, auf oder in diesem Hotel oder in Ankündigungen, Werbung, Prospekten oder sonstigen Geschäftspapieren geschieht.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben den Standpunkt vertreten, ihnen stehe das Recht zur Benutzung des mit dem historischen Grundstück wegen des legendären Rufs des Hotels untrennbar verbundenen Namens "Adlon" zu. Die Beklagte zu 2 verfüge zudem im Verhältnis zur Klägerin über prioritätsältere Rechte an der Bezeichnung "Adlon". Die Stillegung der Handelsgesellschaften Adlon sei nur vorübergehend erfolgt. Rechte an der Bezeichnung seien nicht erloschen. Die Geltendmachung der Zeichenrechte durch die Klägerin sei rechtsmiûbräuchlich.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung ist erfolglos geblieben (KG Rep. 1999, 337).
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch der Klägerin verneint (§ 14 Abs. 5, § 15 Abs. 4 MarkenG). Zur Begründung hat es ausgeführt :

Die Klägerin sei zwar als Inhaberin des Kennzeichenrechts aktivlegitimiert. Als im Register eingetragene Inhaberin streite zu ihren Gunsten die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG.
Zwischen der Marke der Klägerin und den Zeichen der Beklagten bestehe auch Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Beklagten könnten sich jedoch einredeweise auf ältere Rechte berufen , die der Beklagten zu 2 zuständen. Die geschäftliche Bezeichnung "Adlon", über die die Beklagte zu 2 verfüge, weise eine Priorität von 1907 auf. In der Zeit von 1945 bis 1997, in der das Hotel nicht betrieben worden sei, seien die Rechte an der geschäftlichen Bezeichnung nicht erloschen. Es habe sich um eine vorübergehende Unterbrechung gehandelt. Maûgeblich hierfür sei die Verkehrsauffassung in dem Zeitpunkt, in dem die Benutzung wieder aufgenommen worden sei. Einen festen Zeitrahmen, der für die Annahme einer nur vorübergehenden Stillegung des Betriebs nicht überschritten werden dürfe, gebe es nicht. Es komme auf die Umstände des Einzelfalls an. Die Bezeichnung "Hotel Adlon" habe in der Zeit von 1907 bis 1945 einen legendären Ruf und damit eine besonders hohe Kennzeichnungskraft erworben. Die Erinnerung an den Hotelbetrieb habe sich bis zum Wiederaufbau des Hotels, der nach der Wiedervereinigung nahegelegen habe, ohne weiteres erhalten. Die Idee, das Hotel am historischen Standort im Ostteil der Stadt wiederzuerrichten, sei zu keiner Zeit aufgegeben worden. Der Betriebsaufnahme durch die Beklagte zu 3 hätten die Gesellschafter der Hotel Adlon OHG ausdrücklich zugestimmt.
Die Beklagten könnten der Klagemarke auch die Rechte aus der prioritätsälteren , von der R. erworbenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 084 520 entgegen-
halten. Der Erwerb dieser Marke durch die Beklagte zu 2 sei nicht unwirksam, auch wenn er nur erfolgt sei, um die Rechte der Klägerin entgegenzuhalten.
Ein Unterlassungsanspruch folge auch nicht aus § 15 Abs. 4 MarkenG. Selbst wenn die Klägerin Rechtsnachfolgerin der S. Verwaltungsgesellschaft mbH sei und für die Bezeichnung "Café Adlon" eine Priorität von 1982 in Anspruch nehmen könne, sei die geschäftliche Bezeichnung "Adlon" der Beklagten von 1907 prioritätsälter. Schlieûlich könnten die Beklagten der Klägerin auch die Rechte aus der von der R. erworbenen Marke entgegenhalten. Die Beklagte zu 2 sei in die Rechte aus der Vereinbarung mit der Klägerin eingetreten , nach der diese sich verpflichtet habe, keine Rechte aus der Klagemarke gegen die Marke der R. abzuleiten.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, daû der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zusteht.

a) Es hat allerdings das Bestehen des Markenrechts der Klägerin und ihre Aktivlegitimation bejaht. Das ziehen die Beklagten zu Unrecht in Zweifel.
Für die Wirksamkeit des Markenrechts der Klägerin ist es unschädlich, daû diese nach der Gewerbeanmeldung den Betrieb des Cafés erst am 13. Januar 1992 aufgenommen, die Marke aber bereits am 4. Juli 1990 angemeldet hat. Zwar setzte unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Anmeldung und Eintragung einer Marke einen Geschäftsbetrieb voraus. Dabei
reichte es aber aus, daû der Zeicheninhaber innerhalb angemessener Frist den Betrieb eröffnete, wie dies vorliegend der Fall ist (vgl. BGH, Urt. v. 26.3.1971 - I ZR 84/69, GRUR 1971, 309, 310 f. - Zamek II; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht , 12. Aufl., § 1 Rdn. 17; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 14).
Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG gilt die Klägerin aufgrund ihrer Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils auch als alleinige materiell berechtigte Inhaberin (vgl. BGH, Urt. v. 19.4.2001 - I ZR 238/98, GRUR 2002, 190, 191 = WRP 2001, 1328 - DIE PROFIS, m.w.N.). Diese Vermutung haben die Beklagten nicht entkräftet. Die Beklagte zu 3 hat sich zwar auf § 27 Abs. 2 MarkenG berufen, wonach die zu einem Geschäftsbetrieb gehörende Marke im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs erfaût wird. Hierzu hat die Beklagte zu 3 geltend gemacht, seit 1997 werde das Café nicht mehr von der Klägerin, sondern der "G. Gesellschaft mbH" betrieben. Dies reicht aber nicht aus, um vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 MarkenG auszugehen. Nach dem unstreitigen Vortrag der Klägerin hat sie den Geschäftsbetrieb nur verpachtet. Die Verpachtung eines Unternehmens, die dem Pächter lediglich ein Nutzungsrecht einräumt (§ 581 Abs. 1 Satz 1, §§ 99, 100 BGB), stellt keine Übertragung des Geschäftsbetriebs i.S. des § 27 Abs. 2 MarkenG dar.

b) Rechtsfehlerfrei - und in der Revisionsinstanz unbeanstandet - hat das Berufungsgericht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Adlon" und den angegriffenen Bezeichnungen der Beklagten bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

c) Die Revision wendet sich im Ergebnis ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte zu 2 verfüge mit der geschäftlichen Bezeichnung "Adlon" und "Hotel Adlon" mit einer Priorität von 1907 über ein gegenüber der Marke der Klägerin älteres Recht i.S. des § 12 MarkenG, das die Beklagten einredeweise im Verletzungsprozeû geltend machen können.
aa) Das Berufungsgericht ist allerdings davon ausgegangen, der Schutz des Unternehmenskennzeichens "Adlon" oder "Hotel Adlon" sei nicht verlorengegangen , weil die Unterbrechung des Betriebs des Hotels Adlon in der Zeit von 1945 bis 1997 nur als vorübergehend anzusehen sei. Dem kann nicht beigetreten werden.
Schutzfähig im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG ist grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens, das sich auch am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dagegen entfällt der Schutz des Unternehmenskennzeichens im Regelfall, wenn der Berechtigte den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens gleichwohl nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so daû die Stillegung nach der dafür maûgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1961 - I ZR 2/60, GRUR 1961, 420, 422 = WRP 1961, 254 - Cuypers, insoweit in BGHZ 34, 345 nicht abgedruckt; Urt. v. 9.3.1962 - I ZR 149/60, GRUR 1962, 419, 420 - Leona; BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange). Im Fall einer Betriebsauf-
nahme ist die Auffassung des Verkehrs in dem Zeitpunkt maûgeblich, zu dem das Unternehmen wieder am geschäftlichen Verkehr teilnimmt (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1959 - I ZR 126/58, GRUR 1960, 137, 140 = WRP 1960, 23 - Astra; BGH GRUR 1961, 420, 422 - Cuypers; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 126). Zu diesem Zeitpunkt muû der Verkehr das heutige Unternehmen trotz der Dauer der Stillegung noch als Fortsetzung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs ansehen.
Im Streitfall kann nicht davon ausgegangen werden, daû diese Voraussetzungen für eine vorübergehende Unterbrechung vorliegen. Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung, worauf die Revision zutreffend hinweist, wesentliche Umstände auûer acht gelassen.
Das Hotelgrundstück lag im ehemaligen Ostsektor von Berlin. 1952 wurde der ausgebrannte Teil des Hotels abgebrochen. Mit dem Wiederaufbau des Hotels und dem Betrieb unter der Bezeichnung "Adlon" durch die DDR konnte nicht gerechnet werden. Konkrete Anhaltspunkte für seine gegenteilige Annahme hat das Berufungsgericht nicht aufgezeigt. Ein Aufbau zur Zeit der DDR ist auch nicht erfolgt. Das Berufungsgericht hat auch keine Feststellungen dazu getroffen, daû die Unternehmen "Lorenz Adlon Weingroûhandlung" und "Hotel Adlon Lorenz Adlon" in einem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten geblieben sind. Am 16. April 1982 wurde auf Anregung der Industrieund Handelskammer das Erlöschen beider Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Selbst wenn von der Absicht von Hedwig Adlon bis 1967 und später ihrer Erben sowie der Beklagten zu 3 auszugehen ist, den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen, fehlte es über mehr als 40 Jahre an der Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb auf dem ursprünglichen Hotelgrundstück auszuüben. Eine Fortsetzung des Hotelbetriebs an anderer Stelle als dem ursprünglichen
Hotelgrundstück in Westberlin ist dagegen jederzeit möglich gewesen und führt ebenfalls nicht zur Annahme einer nur vorübergehenden Stillegung des Geschäftsbetriebs. Selbst bei der wegen einer erzwungenen Unterbrechung der kennzeichenmäûigen Benutzung für ein Hotel am alten Standort gebotenen groûzügigen Betrachtungsweise (vgl. hierzu BGHZ 136, 11, 22 - L'Orange) ist die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts nicht gerechtfertigt. Es fehlen Handlungen oder besondere Umstände, die für den Verkehr auch noch in den achtziger Jahren nach erfolgter Firmenauflösung die Möglichkeit einer Fortsetzung des Unternehmens durch die Erben von Frau Hedwig Adlon oder die Beklagte zu 3 als naheliegend erscheinen lieûen. Danach ist der heutige Hotelbetrieb "Adlon" nicht mehr als Fortsetzung des 1945 eingestellten ursprünglichen Hotelbetriebs aufzufassen.
bb) Gleichwohl kann die Beklagte zu 2 für sich die Priorität des Unternehmenskennzeichens "Adlon" von 1907 in Anspruch nehmen. Der Senat hat bereits in der "L'Orange"-Entscheidung ausgeführt, daû der infolge staatlicher Zwangsmaûnahmen eingetretene Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens bei Wiederaufnahme der erloschenen Firma ausnahmsweise überbrückt werden kann, sofern der Name des Unternehmens aufgrund seiner Geltung oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem wiedereröffneten Unternehmen zugeordnet wird (BGHZ 136, 11, 26 f.; ebenso Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 80 a.E.; vgl. auch: v. Gamm, Wettbewerbsrecht , 5. Aufl., Kap. 56 Rdn. 44). Dem durch staatliche Zwangsmaûnahmen eingetretenen Verlust der Priorität ist der Fall vergleichbar, in dem die langfristige Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit beruht, das gegen Ende des Krieges zerstörte Hotel am historischen Standort fortzuführen.

Dem Markenrecht ist auch die Vorstellung nicht fremd, daû materiellrechtlich nicht mehr bestehende Rechte mit der ursprünglichen Priorität wieder aufleben können. So erlangt eine wegen Nichtbenutzung löschungsreife Marke erneut mit der ursprünglichen Priorität Schutz, wenn sie wieder benutzt wird (vgl. § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Lediglich gegenüber Zwischenrechten, die während der Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt mit der Rechtsfolge einer Koexistenz der Kollisionszeichen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252 - Malibu; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 255; zum Markengesetz: BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 f. = WRP 2001, 1211 - ISCO; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rdn. 21; Althammer/Klaka, Markengesetz , 6. Aufl., § 49 Rdn. 19).
Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang die Voraussetzungen einer derartigen Überbrückung des Prioritätsverlustes der ursprünglichen Bezeichnung "Adlon" rechtsfehlerfrei festgestellt. Es ist davon ausgegangen , daû die Bezeichnung eine besonders hohe Kennzeichnungskraft erworben und sich die Erinnerung an das Hotel in der Bevölkerung erhalten hat. Es hat weiter angenommen, das Kennzeichen werde dem wieder in Betrieb genommenen Hotel der Beklagten zugeordnet, weil es im Zusammenhang mit dem Hotelneubau verwendet wird, der auf dem Grundstück des früheren Hotels Adlon errichtet worden ist.
cc) Die Beklagten zu 1 und zu 3 können sich im vorliegenden Rechtsstreit auch einredeweise auf die Position der Beklagten zu 2 berufen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, daû der Inhaber eines prioritätsälteren Zeichens einem Dritten die Benutzung des Zeichens schuldrechtlich gestatten kann und
dieser in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB berechtigt ist, diese bessere Position gegenüber dem Anspruchsteller geltend zu machen (vgl. BGHZ 122, 71, 73 f. - Decker).
Mit dem Vertrag vom 14. September 1994 hat die Beklagte zu 2 der Beklagten zu 1 und der Beklagten zu 3 als Betreiberin des Hotels das Recht eingeräumt , die in Rede stehenden Bezeichnungen zu nutzen.
Ohne Erfolg macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, das Recht an dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten sei entfallen, weil die Beklagten zu 1 und zu 2 keine Weingroûhandlung und kein Hotel betrieben, was auch nach ihren Satzungen ausgeschlossen sei. Es ist grundsätzlich zulässig , einem Dritten die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens zu gestatten (vgl. BGH, Urt. v. 21.3.1985 - I ZR 190/82, GRUR 1985, 567, 568 = WRP 1985, 410 - Hydair; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 177; Ingerl/ Rohnke aaO Vor §§ 27-31 Rdn. 6). Für den Erhalt des Unternehmenskennzeichens ist es nicht erforderlich, daû die Beklagte zu 2 ein Hotel selbst betreibt.
Anhaltspunkte für eine Irreführung des Verkehrs durch die Kennzeichnung der Beklagten bestehen nicht. Die Bezeichnung blieb durch die Errichtung des Hotelneubaus seitens der Beklagten zu 1 und die Benutzung des Kennzeichens durch die Beklagte zu 3, die das neu errichtete Hotel Adlon betreibt, mit der tatsächlichen Betriebsstätte verbunden.

d) Im übrigen bleiben die Angriffe der Revision ebenfalls erfolglos, soweit sie sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts richten, die Beklagten könnten der Klagemarke auch aufgrund der von der R. erworbenen Marke ein prioritätsälteres Recht entgegenhalten.

aa) Die Revision meint, die Beklagten könnten sich auf diese Marke nicht berufen, weil die Beklagte zu 2 die Marke erst während des Rechtsstreits erworben habe, um die zeichenrechtliche Stellung der Klägerin zu schwächen. Die Beklagten könnten wegen dieser zu miûbilligenden Zielsetzung Zeichenrechte aus der Marke nicht gegen die Klägerin geltend machen. Dem kann nicht zugestimmt werden. Zwar kann der Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig nach § 1 UWG, § 826 BGB und dem Markeninhaber der Schutz aus der Marke zu versagen sein, wenn der Markenerwerb zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 3.11.1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117, 120 f. = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000). Das hat das Berufungsgericht jedoch ohne Rechtsfehler verneint. Die Beklagten benutzen die von der R. erworbene Marke nicht, um die Klägerin zu behindern, sondern nur um Ansprüche der Klägerin abzuwehren. Dies ist, auch wenn das ältere Zeichenrecht erst während eines laufenden Rechtsstreits erworben wird, grundsätzlich unbedenklich.
bb) Unzutreffend ist auch der von der Revision vertretene Standpunkt, die Klägerin habe aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung mit der R. vom 23. Juni 1992 ein ausschlieûliches Nutzungsrecht für Berlin an dieser Marke erlangt, in das die Beklagte zu 2 durch den Markenerwerb eingetreten sei. Aus der Vereinbarung der R. mit der Klägerin, insbesondere aus den Abschnitten II 1 und III 1, auf die die Revision für ihren gegenteiligen Standpunkt abstellt , ergibt sich kein Anhalt dafür, daû die R. als Lizenzgeberin ihre Marke für Berlin nicht mehr nutzen durfte. Der räumlichen Beschränkung des der Klägerin eingeräumten Nutzungsrechts und der Zahlung des Lizenzentgelts von 45.000 DM zuzüglich Umsatzsteuer läût sich dies nicht entnehmen.

cc) Schlieûlich rügt die Revision ohne Erfolg, die von der R. erworbene Marke berechtige die Beklagten nicht, die Bezeichnung "Adlon" firmenmäûig und als Bezeichnung eines Hotels zu benutzen. Der Zeicheninhaber ist - sofern nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen - grundsätzlich berechtigt, seine Marke auch firmenmäûig zu verwenden und zu versuchen, sich dadurch die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens zu verschaffen (vgl. BGHZ 19, 23, 29 - Magirus). Das kann die Klägerin aufgrund einer prioritätsjüngeren Marke nicht verhindern.
2. Das Berufungsgericht hat mit Recht auch einen Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 15 Abs. 4 MarkenG verneint.

a) Die Beklagten können sich insoweit ebenfalls aufgrund der geschäftlichen Bezeichnung "Adlon" mit einer Priorität von 1907 auf ein älteres Kennzeichenrecht berufen. Die Klägerin nimmt für die Bezeichnung "Café Adlon" eine Rechtsnachfolge nach der S. Verwaltungsgesellschaft mbH in Anspruch und leitet daraus eine Priorität von 1982 ab.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht der Klägerin den aus § 15 Abs. 4 MarkenG abgeleiteten Unterlassungsanspruch zudem aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung der Klägerin mit der R. vom 23. Juni 1992 versagt. In dieser Vereinbarung, in die die Beklagte zu 2 als Rechtsnachfolgerin der R. eingetreten ist, hat sich die Klägerin in Abschnitt II 2 verpflichtet, aus der Eintragung und Benutzung ihres Warenzeichens sowie etwaigen Namensrechten keinerlei Rechte gegen die R. herzuleiten. Zu den Namensrechten der Klägerin hat das Berufungsgericht, ohne dies ausdrücklich anzuführen, mit Recht auch die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin gezählt. Entgegen der Rüge der
Revision verstöût die Auslegung der Verzichtsklausel durch das Berufungsgericht nicht gegen die Lebenserfahrung. Denn die Klägerin verfügt nicht, wie die Revision geltend macht, über ein im Verhältnis zur R. als Lizenzgeberin ausschlieûliches Lizenzrecht (vgl. Abschnitt II 1 d bb).
III. Die Revision war daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
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(1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse der Sache und die sonstige Ausbeute, welche aus der Sache ihrer Bestimmung gemäß gewonnen wird. (2) Früchte eines Rechts sind die Erträge, welche das Recht seiner Bestimmung gemäß gewährt, insbesondere

Markengesetz - MarkenG | § 27 Rechtsübergang


(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

Markengesetz - MarkenG | § 12 Durch Benutzung erworbene Marken und geschäftliche Bezeichnungen mit älterem Zeitrang


Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat un

Markengesetz - MarkenG | § 28 Vermutung der Rechtsinhaberschaft, Zustellungen an den Inhaber


(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. (2) Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, s

Referenzen - Urteile

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Feb. 2002 - I ZR 177/99 zitiert oder wird zitiert von 11 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Feb. 2002 - I ZR 177/99 zitiert 3 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 18. Jan. 2001 - I ZR 187/98

bei uns veröffentlicht am 18.01.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 187/98 Verkündet am: 17. Mai 2001 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 19. Apr. 2001 - I ZR 238/98

bei uns veröffentlicht am 19.04.2001

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 238/98 Verkündet am: 19. April 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Aug. 2000 - I ZR 283/97

bei uns veröffentlicht am 10.08.2000

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 283/97 Verkündet am: 10. August 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR
8 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 28. Feb. 2002 - I ZR 177/99.

Bundesgerichtshof Urteil, 27. März 2013 - I ZR 93/12

bei uns veröffentlicht am 27.03.2013

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 93/12 Verkündet am: 27. März 2013 Bürk Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Juli 2011 - X ZR 56/09

bei uns veröffentlicht am 12.07.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 56/09 Verkündet am: 12. Juli 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Sept. 2011 - I ZR 188/09

bei uns veröffentlicht am 28.09.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 188/09 Verkündet am: 28. September 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nei

Bundesgerichtshof Urteil, 23. Juni 2016 - I ZR 241/14

bei uns veröffentlicht am 23.06.2016

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 241/14 Verkündet am: 23. Juni 2016 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BG

Referenzen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

(2) Gehört die Marke zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs, so wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfaßt. Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.

(3) Der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Deutschen Patent- und Markenamt nachgewiesen wird.

(4) Betrifft der Rechtsübergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so sind die Vorschriften über die Teilung der Eintragung mit Ausnahme von § 46 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach Satz 1 oder 2, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(3) Verfügungen und Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zugegangen, so sind die in Satz 1 genannten Verfügungen und Beschlüsse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach Satz 1 oder 2, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(3) Verfügungen und Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zugegangen, so sind die in Satz 1 genannten Verfügungen und Beschlüsse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Es wird vermutet, daß das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht.

(2) Ist das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so kann der Rechtsnachfolger in einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, einem Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof den Anspruch auf Schutz dieser Marke und das durch die Eintragung begründete Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht oder Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof, an denen der Inhaber einer Marke beteiligt ist. Übernimmt der Rechtsnachfolger ein Verfahren nach Satz 1 oder 2, so ist die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich.

(3) Verfügungen und Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, die der Zustellung an den Inhaber der Marke bedürfen, sind dem als Inhaber Eingetragenen zuzustellen. Ist dem Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zugegangen, so sind die in Satz 1 genannten Verfügungen und Beschlüsse auch dem Rechtsnachfolger zuzustellen.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 238/98 Verkündet am:
19. April 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
DIE PROFIS
Für die Beurteilung, ob ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig ist, kommt es
grundsätzlich auf den Zeitpunkt an, in dem sich die Partei im Prozeß zu erklären
hat. Dabei ist sie verpflichtet, die ihr zugänglichen Informationen in ihrem
Unternehmen und von denjenigen Personen einzuholen, die unter ihrer Anleitung
, Aufsicht oder Verantwortung tätig geworden sind.
BGH, Urt. v. 19. April 2001 - I ZR 238/98 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm,
Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 16. Juli 1998 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Parteien sind Unternehmen, die Spezialeinrichtungen für den gewerblichen Bedarf herstellen und vertreiben sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen.
Die Klägerin ist Inhaberin der für "Beleuchtungs- und Trockengeräte, sanitäre Anlagen; Möbel, Stühle, Spiegel und Rahmen" am 14. August 1989 unter Nr. 1 144 615 eingetragenen nachstehend wiedergegebenen Wort /Bildmarke:

Nach Darstellung der Beklagten hatte die Klägerin die Marke beim Deutschen Patentamt auf Veranlassung der Mitglieder einer Werbegemeinschaft angemeldet, zu der die Parteien zusammen mit weiteren Gesellschaften gehörten. Die beteiligten Gesellschaften, die die Kosten der Markeneintragung übernahmen, sahen es als zu schwierig an, die Eintragung für sämtliche Mitglieder vornehmen zu lassen.
Als im Jahre 1990 die Werbegemeinschaft um eine weitere Gesellschaft erweitert wurde, gründeten die Beteiligten die Gesellschaft bürgerlichen Rechts "DIE PROFIS" C. E.-D.. Zweck der Gesellschaft war es u.a., durch eine einheitliche Werbekonzeption und überregionale Werbemaßnahmen die Geschäfte ihrer Gesellschafter zu fördern, die auch die für die Klägerin eingetragene Marke benutzen durften.
Nachdem die Gesellschafter am 17. Februar 1995 die Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts beschlossen hatten, erteilte die Klägerin einem Teil der früheren Gesellschafter Lizenzen zur Nutzung der Marke. Die Beklagte , die keine Lizenz erhalten hatte, warb Mitte 1995 unter Verwendung der Marke für ihren Geschäftsbetrieb.
Die Klägerin hat eine Verletzung ihres Markenrechts geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen, sämtlichen Gesellschaftern sei anläßlich der Beschlußfassung über die Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts klar gewesen, daß ihnen keine Rechte mehr an der Marke zuständen.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen,
I. es zu unterlassen,
1. die nachstehend wiedergegebene Wort-/Bildmarke "DIE PROFIS"

auf Möbeln und Spezialeinrichtungsgegenständen, insbesondere auf Spezialmöbeln bzw. Einrichtungsgegenständen für den gewerblichen Bedarf, oder deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen;
2. unter der Marke gemäû Ziffer 1 Möbel und Einrichtungsgegenstände gemäû Ziffer 1 anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen;
3. unter der Marke gemäû Ziffer 1 Dienstleistungen jedweder Art auf dem Gebiet der Inneneinrichtung, insbesondere der Spezial -Inneneinrichtung für gewerbliche Zwecke anzubieten oder zu erbringen;
4. unter der Marke gemäû Ziffer 1 Waren einzuführen oder auszuführen ;
5. die Marke gemäû Ziffer 1 im Zusammenhang mit Handlungen gemäû vorstehenden Ziffern 1 bis 4 in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;
II. der Klägerin gegenüber eine im einzelnen bezeichnete Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 18. Februar 1995;
III.der Klägerin jedweden Schaden zu ersetzen, der ihr aus Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 18. Februar 1995 entstanden ist oder noch entstehen wird.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat in Abrede gestellt, daû zwischen den Gesellschaftern anläûlich der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts Einigkeit über eine ausschlieûliche Berechtigung der Klägerin zur Nutzung der Marke erzielt worden sei.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäû verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
Die Klägerin habe die Marke treuhänderisch für die Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts "DIE PROFIS" C. E.-D. gehalten, die deshalb zu einer Benutzung der Marke berechtigt gewesen seien. Die Klägerin habe keine anläûlich der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 17. Februar 1995 getroffene Vereinbarung bewiesen, nach der die weitere Nutzung der Marke ihr allein habe zustehen sollen. Der Auflösungsbeschluû enthalte
keine Regelung über die Weiterbenutzung der Marke. Aufgrund der Bekundungen der Zeugen hat das Berufungsgericht es nicht als erwiesen erachtet, daû eine entsprechende Vereinbarung zugunsten der Klägerin zustande gekommen ist.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
Der Klägerin stehen die begehrten Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG nur zu, wenn die Beklagte die Marke nach der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ohne Zustimmung der Klägerin benutzt hat.
1. Mit Recht beanstandet die Revision, daû das Berufungsgericht von einer Zustimmung der Klägerin zur Nutzung der Marke durch die Beklagte aufgrund eines Treuhandverhältnisses zwischen der Klägerin und u.a. der Beklagten ausgegangen ist.
Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG gilt die Klägerin aufgrund ihrer Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils als alleinige materiell berechtigte Inhaberin (vgl. BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 113/95, GRUR 1998, 699, 701 = WRP 1998, 600 - SAM; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 28 Rdn. 5; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 28 Rdn. 5). Die Beklagte hat diese Vermutung zu entkräften. Sie hat hierzu geltend gemacht, daû die Klägerin die Marke aufgrund einer Vereinbarung mit den Mitgliedern der Werbegemeinschaft bei der Markenanmeldung 1989 nur treuhänderisch für diese hielt und die Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts "DIE PROFIS" C. E.-D., zu denen die Beklagte ebenfalls gehörte, seit der Gründung dieser Gesellschaft 1990 berechtigt waren, die Marke zu benutzen.
Mit Erfolg wendet sich die Revision dagegen, daû das Berufungsgericht diesen Vortrag seiner Entscheidung als unstreitig zugrunde gelegt hat. Die Klägerin hat eine entsprechende Vereinbarung mit den Mitgliedern der vor der Gründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehenden Werbegemeinschaft 1989 und später mit den Gesellschaftern der Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Nichtwissen bestritten. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Bestreiten der Klägerin mit Nichtwissen sei unzulässig gewesen, weil es sich um Vorgänge gehandelt habe, an denen die Klägerin beteiligt gewesen sei.
Nach der Vorschrift des § 138 Abs. 4 ZPO ist eine Erklärung mit Nichtwissen nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung sind. Diesen entsprechen bei juristischen Personen Handlungen und Wahrnehmungen ihrer gesetzlichen Vertreter (vgl. BGH, Urt. v. 9.7.1987 - III ZR 229/85, ZIP 1987, 1102, 1104; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 138 Rdn. 34; Baumbach/Hartmann, ZPO, 59. Aufl., § 138 Rdn. 52). Für die Beurteilung, ob ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig ist, kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt an, in dem sich die Partei im Prozeû zu erklären hat. Vermag sie sich etwa an einen lange zurückliegenden (Alltags-)Vorgang - nach der Lebenserfahrung glaubhaft - nicht mehr zu erinnern, ist es zulässig, daû sie diesen gemäû § 138 Abs. 4 ZPO mit Nichtwissen bestreitet (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1994 - II ZR 95/93, NJW 1995, 130, 131; MünchKommZPO/Peters, 2. Aufl., § 138 Rdn. 27; Zöller /Greger, ZPO, 22. Aufl., § 138 Rdn. 14; Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 23. Aufl., § 138 Rdn. 20).

Das von der Beklagten mit Schriftsatz vom 4. September 1995 vorgetragene Treuhandverhältnis hat die Klägerin im Schriftsatz vom 13. Dezember 1995 mit Nichtwissen bestritten. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Klägerin weder auf eigene Handlungen noch Wahrnehmungen ihres gesetzlichen Vertreters W. zurückgreifen. W. war erst 1992 zum Geschäftsführer bestellt worden und kannte die von der Beklagten behaupteten Vorgänge der Jahre 1989/1990 nicht.
Allerdings trifft die Klägerin in diesem Zusammenhang eine Informationspflicht (vgl. BGH, Urt. v. 7.10.1998 - VIII ZR 100/97, NJW 1999, 53, 54 m.w.N.; Baumbach/Hartmann aaO § 138 Rdn. 54; Thomas/Putzo/Reichold aaO § 138 Rdn. 20; Musielak/Stadler, ZPO, 2. Aufl., § 138 Rdn. 17; Stein/Jonas/Leipold aaO § 138 Rdn. 34a; einschränkend: MünchKommZPO/Peters aaO § 138 Rdn. 29). Sie ist verpflichtet, die ihr zugänglichen Informationen in ihrem Unternehmen und von denjenigen Personen einzuholen, die unter ihrer Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung tätig geworden sind (vgl. BGH NJW 1999, 53, 54 m.w.N.; Stein/Jonas/Leipold aaO § 138 Rdn. 34a). Dazu, ob die Klägerin dieser Pflicht nachgekommen ist, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Zu Recht weist die Revisionserwiderung darauf hin, daû 1989/1990, als nach der Behauptung der Beklagten die Vereinbarungen über ein Treuhandverhältnis der Parteien getroffen worden sein sollen, und auch noch bei Eingang des Schriftsatzes der Beklagten Anfang September 1995, der sich über die Treuhandvereinbarungen zur Benutzung der Marke verhielt, Geschäftsführer der Klägerin auch der Zeuge Wa. war. Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Klägerin die ihr obliegende Erkundigungspflicht bei ihrem (früheren) Geschäftsführer Wa. dadurch verletzt hat, daû sie sich nicht zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Au-
gust 1995 und bei Eingang der Klageentgegnung Anfang September 1995 sowie nach dem Ausscheiden des Zeugen Wa. als Geschäftsführer bei der Klägerin am 27. September 1995 über eine Treuhandvereinbarung der Parteien erkundigte.
2. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung der geltend gemachten Ansprüche der Klägerin auf einen Rückgabeanspruch nach § 732 Satz 1 BGB i.V. mit § 730 Abs. 1, § 731 BGB. Die Revision meint, auch ohne besondere Beschluûfassung bei der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts seien die Gesellschafter zu einer Nutzung des Klagezeichens nicht mehr berechtigt.
Gemäû § 732 Satz 1 BGB sind nach Auflösung der Gesellschaft im Rahmen der Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern die von einem Gesellschafter der Gesellschaft zur Benutzung überlassenen Gegenstände zurückzugeben. Daraus folgt jedoch nicht, daû die Beklagte nach Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nicht mehr zur Nutzung der Marke berechtigt wäre. Denn diese Berechtigung ergibt sich nach dem Vortrag der Beklagten nicht aus einer Überlassung der Nutzung der Marke der Klägerin an die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, sondern aus dem Treuhandverhältnis, nach dem die Klägerin die Marke zunächst für die Mitglieder der Werbegemeinschaft, später für die Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts hielt und diese berechtigt waren, die Marke zu benutzen. Sollte das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug wiederum das Vorliegen eines Treuhandverhältnisses zwischen den Parteien feststellen, so blieb dieses, wovon das Berufungsgericht – ohne dies ausdrücklich anzuführen – zu Recht ausgegangen ist, durch die bloûe Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts unberührt.
3. Die Revision wendet sich jedoch mit Recht dagegen, daû das Berufungsgericht eine Vereinbarung über die alleinige Nutzung der Marke durch die Klägerin anläûlich der Beschluûfassung über die Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 17. Februar 1995 verneint hat. Das Berufungsgericht hat sich unter Verstoû gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (§ 355 ZPO) keinen persönlichen Eindruck von den Zeugen S., K. und B. verschafft.
Soweit es um die Glaubwürdigkeit von Zeugen geht, muû das erkennende Gericht in seiner Spruchbesetzung einen persönlichen Eindruck von den Zeugen gewonnen haben oder auf eine aktenkundige und der Stellungnahme durch die Parteien zugängliche Beurteilung zurückgreifen können (vgl. BGH, Urt. v. 22.10.1992 - I ZR 300/90, GRUR 1993, 472, 474 - Filmhersteller, m.w.N., insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 120, 67).
Das Berufungsgericht hat den Zeugen Wa., der eine Vereinbarung über die ausschlieûliche Nutzung der Marke durch die Klägerin anläûlich der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts verneint hat, als einzigen Zeugen vernommen und als glaubwürdig angesehen. Zutreffend macht die Revision geltend, daû dem die Aussagen der weiteren, im Wege der Rechtshilfe vernommenen Zeugen entgegenstehen. Der Zeuge S. hat eine entsprechende Vereinbarung der an der Versammlung über die Auflösung der Gesellschaft Beteiligten bestätigt, nachdem von dem Geschäftsführer der Beklagten die Frage aufgeworfen worden war, wem die Marke zustehen solle. Soweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, der Zeuge S. habe sich an Einzelheiten nicht erinnern können, hat es rechtsfehlerhaft die Aussage des Zeugen nicht vollständig gewürdigt. Dieser hat bekundet, der an der Auflösungsversammlung Beteiligte H. habe erklärt, die Marke solle der Klägerin zustehen. Es
sei auch über Aufbrauchsfristen gesprochen und hierüber ebenfalls unter Vereinbarung einer kurzen Frist von vier Wochen oder vier Monaten Einigkeit erzielt worden. Mit Ausnahme der Beklagten hätten die übrigen ehemaligen Mitgliedsfirmen mit der Klägerin Lizenzverträge geschlossen.
Diese Angaben des Zeugen S. haben die ebenfalls im Wege der Rechtshilfe vernommenen Zeugen K. und B. im Kern bestätigt. Sie stehen in einem auch vom Berufungsgericht nicht aufgelösten Widerspruch zu den Bekundungen des Zeugen Wa., wonach auf der Versammlung vom 17. Februar 1995 nicht besprochen worden ist, wem nach der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts die Marke zustehen sollte. Danach konnte das Berufungsgericht nicht von der Glaubwürdigkeit des Zeugen Wa. ausgehen, ohne sich einen unmittelbaren Eindruck auch von den Zeugen S., K. und B. zu verschaffen , woran es vorliegend fehlt.
4. Im erneuten Berufungsverfahren werden die Zeugen zu einer Vereinbarung über ein ausschlieûliches Recht der Klägerin zur Benutzung der Marke nach Auflösung der BGB-Gesellschaft unmittelbar vor dem Berufungsgericht zu vernehmen sein.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Büscher

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

(2) Gehört die Marke zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs, so wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfaßt. Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.

(3) Der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Deutschen Patent- und Markenamt nachgewiesen wird.

(4) Betrifft der Rechtsübergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so sind die Vorschriften über die Teilung der Eintragung mit Ausnahme von § 46 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(1) Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des verpachteten Gegenstands und den Genuss der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, während der Pachtzeit zu gewähren. Der Pächter ist verpflichtet, dem Verpächter die vereinbarte Pacht zu entrichten.

(2) Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus den §§ 582 bis 584b etwas anderes ergibt, die Vorschriften über den Mietvertrag entsprechend anzuwenden.

(1) Früchte einer Sache sind die Erzeugnisse der Sache und die sonstige Ausbeute, welche aus der Sache ihrer Bestimmung gemäß gewonnen wird.

(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge, welche das Recht seiner Bestimmung gemäß gewährt, insbesondere bei einem Recht auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die gewonnenen Bestandteile.

(3) Früchte sind auch die Erträge, welche eine Sache oder ein Recht vermöge eines Rechtsverhältnisses gewährt.

Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

(2) Gehört die Marke zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs, so wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfaßt. Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.

(3) Der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Deutschen Patent- und Markenamt nachgewiesen wird.

(4) Betrifft der Rechtsübergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so sind die Vorschriften über die Teilung der Eintragung mit Ausnahme von § 46 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 187/98 Verkündet am:
17. Mai 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
ISCO
§§ 152, 153, 161 Abs. 2

a) Auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes setzt die Entscheidung über
die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage
(§ 44 MarkenG) voraus, daß das Deutsche Patent- und Markenamt zuvor im
Widerspruchsverfahren (§ 42 MarkenG) die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 MarkenG bejaht hat. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Abschluß
des Widerspruchsverfahrens ist jedoch zulässig, wenn es auf das
Vorliegen der genannten Schutzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwischen
den Parteien außer Streit steht oder die Eintragungsbewilligungsklage
bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG
aufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenutzung
Erfolg haben kann.

b) Bei der Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) steht dem Kläger ein
Anspruch auf Eintragung gegen den Inhaber des Widerspruchszeichens zu,
wenn der Kläger die Löschung des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung
beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexistenz
neben der Widerspruchsmarke besteht.

c) Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den
Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der Veröffentlichung der
angemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der Zeitraum
der fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG
nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet.

d) Die Einschränkung eines im Warenverzeichnis eingetragenen Oberbegriffs
kann auch unter der Geltung des Markengesetzes vorzunehmen sein, wenn
die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten
Oberbegriff fallen (§ 49 Abs. 3 MarkenG).

e) Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines weiten
Oberbegriffs im Warenverzeichnis.
BGH, Urt. v. 17. Mai 2001 - I ZR 187/98 - OLG Celle
LG Göttingen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 18. Januar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 wird unter Zurückweisung der weitergehenden Revision der Klägerin zu 2 das Urteil des 13. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Celle vom 20. Mai 1998 hinsichtlich der Kostenentscheidung, soweit nicht die Erstattung der außergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1 und 2 durch die Klägerinnen zu 1 und 2 angeordnet ist, und insoweit aufgehoben, als die Klage im Umfang des im Berufungsverfahren gestellten Antrags zu II. 4. und die Widerklage abgewiesen worden sind und als die Klägerin zu 2 auf den Widerklageantrag zu a) zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 und auf den Widerklageantrag zu b) zur Unterlassung verurteilt worden ist.
Die Berufung der Klägerin zu 2 gegen das Urteil der 3. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Göttingen vom 16. Januar 1990 wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" richtet.
Im übrigen Umfang der Aufhebung (Klageantrag zu II. 4. und Widerklageantrag zu a), bezogen auf die Marke Nr. 453 811, sowie Widerklageantrag zu b)) wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin zu 1, die J. S. Optische Werke AG, war Inhaberin des für
"Chemische, geodätische, nautische, Wäge- und KontrollApparate , -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente. Photographische Erzeugnisse"
seit 1933 eingetragenen Warenzeichens Nr. 453 811 "Isco". Über ihr Vermögen wurde im August 1982 das Konkursverfahren eröffnet.
Die im November 1982 gegründete Klägerin zu 2, die u.a. elektrotechnische , elektronische und optische Geräte herstellt und vertreibt, erwarb vom Konkursverwalter wesentliche Teile des Betriebsvermögens einschließlich der Warenzeichen der Klägerin zu 1.
Die Klägerin zu 2 ist weiter Inhaberin der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" (eingetragen am 1. August 1983) und Nr. 1 055 530 "ISCO" (eingetragen am 2. November 1983). Die Marke Nr. 453 811 "Isco" ist am 16. Januar 1984 auf sie als Inhaberin umgeschrieben worden.
Am 14. März 1989 meldete sie die Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) beim Deutschen Patentamt für eine Vielzahl von Waren an, u.a. "Physikalische, opto -elektronische (optronische), optische, fotografische und kinematografische Apparate, Instrumente und Geräte sowie Teile sämtlicher vorgenannten Wa-
ren; Zubehör für optische, fotografische und kinematografische Apparate, Geräte und Instrumente".
Die Beklagte zu 1, die ISCO-Optische Werke GmbH, war eine Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1. Über das Vermögen der Beklagten zu 1 wurde im Oktober 1982 das Konkursverfahren eröffnet. Der Konkursverwalter übertrug im November 1982 der Beklagten zu 3 die für "Optische und fotografische Apparate und Geräte und deren Teile, insbesondere fotografische und kinematografische Objektive, Projektions- und Vergrößerungsobjektive" eingetragenen Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" (angemeldet am 20. Juni 1953 und eingetragen am 11. März 1954) und Nr. 722 114 "ISCO" (angemeldet am 25. Januar 1958 und eingetragen am 13. Februar 1959).
Am 29. September 1984 meldete die Beklagte zu 3 u.a. für "Optische, fotografische und kinematografische Apparate und Geräte soweit in Klasse 9 enthalten" die Marke J 19514/9 Wz "ISCO" an. Aufgrund dieser Markenanmeldung und ihrer Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen" und Nr. 722 114 "ISCO" erhob die Beklagte zu 3 Widerspruch gegen die Anmeldung der Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) durch die Klägerin zu 2.
Die Klägerinnen haben gegen die Beklagte zu 3 u.a. Ansprüche auf Unterlassung der Verwendung verschiedener Warenzeichen, Einwilligung in die Löschung der Firma ISCO-Optic GmbH, Rücknahme von Widersprüchen gegen Warenzeichenanmeldungen, Übertragung von Marken und Auskunftserteilung geltend gemacht und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zu 3 zum Schadensersatz beantragt.
Die Beklagte zu 3 hat gegen die Klägerin zu 2 Widerklage erhoben.

Das Berufungsgericht hat durch rechtskräftiges Teilurteil vom 18. Juli 1991 über einen Teil der wechselseitig geltend gemachten Ansprüche erkannt.
Die Klägerin zu 2 hat im Anschluß an das Teilurteil - soweit für die Revisionsentscheidung noch von Bedeutung - beantragt,
die Beklagte zu 3 zu verurteilen,
II. 4.
die aufgrund der Warenzeichen bzw. der Warenzeichenanmeldung

a) Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen"
b) Nr. 722 114 "ISCO"
c) Nr. J 19514/9 Wz "ISCO"
erhobenen Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung
Sch 35166/9 Wz "Isco"
der Klägerin zu 2 durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt zurückzunehmen.
Die Beklagte zu 3 ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie habe ihre Marken Nr. 654 780 "ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und J 19514/9 Wz "ISCO", die gegenüber dem von der Klägerin zu 2 angemeldeten Zeichen "Isco" (Sch 35166/9 Wz) prioritätsälter seien, rechtserhaltend benutzt.

Das Warenzeichen Nr. 453 811 "Isco" der Klägerin zu 2 sei dagegen löschungsreif , weil es länger als fünf Jahre nicht benutzt worden sei. Zentrierprüfgeräte und CCTV-Objektive, auf deren rechtserhaltende Benutzung sich die Klägerin zu 2 berufe, seien optische Geräte, die vom Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht umfaßt würden. Die von der Klägerin zu 2 angemeldeten Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" seien gegenüber den Marken "ISCO-Göttingen" und "ISCO" prioritätsjünger.
Die Beklagte zu 3 hat widerklagend beantragt,
die Klägerin zu 2 zu verurteilen,

a) in die Löschung der für sie beim Deutschen Patentamt eingetragenen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "Isco" sowie Nr. 1 055 530 "ISCO" sowie Nr. 453 811 "Isco" in vollem Umfang einzuwilligen,

b) es zu unterlassen, die Bezeichnung "Isco" und/oder damit als Bestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden.
Das Landgericht hat die Klägerin zu 2 auf die Widerklage zur Einwilligung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt, hiervon jedoch bei dem Warenzeichen Nr. 453 811 und bei der Verurteilung zur Unterlassung optische Zentrierprüfgeräte ausgenommen.
Auf die Berufung der Klägerin zu 2 und die Anschlußberufung der Beklagten zu 3 hat das Berufungsgericht den erstmals in der Berufungsinstanz
verfolgten Antrag der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" abgewiesen und der Widerklage stattgegeben, soweit nicht die folgenden Waren betroffen sind: Optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente.
Dagegen richten sich die Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3. Die Klägerin zu 2 erstrebt mit ihrem Rechtsmittel weiterhin die Verurteilung der Beklagten zu 3 zur Rücknahme der Widersprüche gegen die Markenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" und die vollständige Abweisung der Widerklage. Die Beklagte zu 3 verfolgt mit ihrer Revision die auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklageanträge in vollem Umfang weiter. Die Klägerin zu 2 und die Beklagte zu 3 beantragen, die Revision der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die angemeldete Marke Sch 35166/9 Wz "Isco" verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Das von der Klägerin zu 2 angemeldete Zeichen stimme mit den prioritätsälteren Widerspruchszeichen der Beklagten zu 3 überein, die 1953, 1958 und 1984 angemeldet worden seien. Daß diese Zeichen von der Beklagten zu 3 nicht benutzt worden und deshalb löschungsreif seien, habe die Klägerin zu 2 nicht bewiesen. Vielmehr stehe das Gegenteil fest.

Der auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklage hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben und hierzu ausgeführt :
Der Beklagten zu 3 stehe sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach dem Markengesetz ein Anspruch auf Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" zu. Die Beklagte zu 3 habe die Löschungsklage am 4. Oktober 1985 eingereicht. Entscheidend sei daher, ob die Klägerin zu 2 oder ihre Rechtsvorgängerin die Marke von Oktober 1980 bis zum Zugang der Löschungsandrohung am 1. November 1984 benutzt hätten. In diesem Zeitraum habe die Klägerin zu 2 die Marke für optische KontrollApparate , Kontroll-Instrumente, Kontroll-Geräte sowie Meßinstrumente benutzt, die unter die Waren fielen, für die die Marke eingetragen sei. Zu diesen Waren rechneten, wie das Berufungsgericht näher ausführt, CCTV-Objektive und Zentrierprüfgeräte, für die die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Inland im maßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt habe. Die Löschung der Eintragung sei für die Waren ausgeschlossen, die nach der Verkehrsauffassung zum gleichen Warenbereich gehörten wie die benutzten Waren. Dies seien optische Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte sowie optische Meßinstrumente.
Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" stehe der Beklagten zu 3 im zuerkannten Umfang nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zu. Die Beklagte zu 3 habe im November 1982 wirksam von der Beklagten zu 1 das Recht erworben , den in der Firma enthaltenen Namensteil "ISCO", den die Beklagte zu 1 seit 1953 geführt habe, zu benutzen. Das Recht der Beklagten zu 3 an der Firma und dem Namen, den diese seit 1982 führe, habe die Klägerin zu 2
durch die Anmeldung und Eintragung der Zeichen verletzt. Soweit die Klägerin zu 2 sich nicht auf das prioritätsältere Warenzeichen (Nr. 453 811 "Isco") für optische Kontroll-Apparate, -Instrumente, -Geräte und optische Meßinstrumente berufen könne, verletzten die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 schutzwürdige Interessen der Beklagten zu 3. Der Unterlassungsanspruch sei im zuerkannten Umfang ebenfalls begründet, weil die Klägerin zu 2 das Firmen - und Warenzeichenrecht der Beklagten zu 3 verletzt habe und eine Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt sei.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit die Klage der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" zurückgewiesen worden ist und soweit das Berufungsgericht unter Abweisung der weitergehenden Widerklage die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke Nr. 453 811 und zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Isco" verurteilt hat. Die Revision der Klägerin zu 2 gegen die Verurteilung zur Einwilligung in die teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" ist zurückzuweisen. Dagegen hat die Revision der Beklagten zu 3 gegen die teilweise Abweisung der Widerklage zur Einwilligung in die (vollständige) Löschung dieser Marken Erfolg.
A. Revision der Klägerin zu 2 gegen die Abweisung des Klageantrags zu II. 4.
Die Verneinung eines Anspruchs der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der Widersprüche aufgrund der Marken Nr. 654 780
"ISCO-Göttingen", Nr. 722 114 "ISCO" und J 19514/9 Wz "ISCO" gegen die Warenzeichenanmeldung Sch 35166/9 Wz "Isco" der Klägerin zu 2 ist nicht frei von Rechtsfehlern.
1. Die Klage auf Rücknahme der Widersprüche stellt eine vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens nach §§ 42, 43 MarkenG erhobene Eintragungsbewilligungsklage (§ 44 MarkenG) dar (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 44 Rdn. 16; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 44 Rdn. 19).
Auf diese finden im Streitfall die Bestimmungen des Markengesetzes Anwendung (§ 152 MarkenG), auch wenn die sich gegenüberstehenden Zeichen vor dem 1. Januar 1995 angemeldet worden sind, weil in den §§ 153 ff. MarkenG keine Ausnahme angeordnet ist. Dies gilt auch, soweit die Klägerin zu 2 die Eintragungsbewilligungsklage auf die Löschungsreife der Widerspruchszeichen stützt. Die Bestimmung des § 161 Abs. 2 MarkenG, wonach die Löschungsklage sowohl nach den vor dem 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes begründet sein muß, gilt insoweit nicht. Sie greift nur bei vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Löschungsklagen ein. Denn die Löschung wirkt auf den Zeitpunkt der Klageerhebung zurück (§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nur wenn die Einrede der Löschungsreife die Feststellung eines Löschungszeitpunkts vor dem 1. Januar 1995 voraussetzt, wovon im Streitfall nicht auszugehen ist, findet neben den Vorschriften des Markengesetzes auch die Bestimmung des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG Anwendung (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 52 Rdn. 8).
2. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe die sich gegenüberstehenden Zeichen zu Unrecht als übereinstimmend angesehen, greift nicht durch.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war anerkannt, daß die Entscheidung über die auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage grundsätzlich voraussetzt, daß das Deutsche Patentamt zuvor im Widerspruchsverfahren über die Zeichenübereinstimmung entschieden hat, weil dieser Entscheidung für das ordentliche Gericht Bindungswirkung zukomme. Eine Eintragungsbewilligungsklage vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens war jedoch zulässig, wenn es auf die Frage der Zeichenübereinstimmung und der Warengleichartigkeit nicht ankam, weil diese zwischen den Parteien außer Streit standen oder die Eintragungsbewilligungsklage bei unterstellter Zeichenübereinstimmung und Warengleichartigkeit aufgrund bestehender Löschungsreife wegen Nichtbenutzung Erfolg haben konnte (vgl. BGH, Urt. v. 4.7.1980 - I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 55 - Arthrexforte, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttreten des Markengesetzes für die Eintragungsbewilligungsklage entsprechend (vgl. Fezer aaO § 44 Rdn. 8; Althammer/Klaka aaO § 44 Rdn. 11; Ingerl /Rohnke aaO § 44 Rdn. 31). Denn die Vorschrift des § 44 MarkenG sollte, von der hier nicht interessierenden kürzeren Frist für die Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage abgesehen, keine sachliche Ä nderung gegenüber der Rechtslage unter Geltung des Warenzeichengesetzes herbeiführen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 93 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 87). Danach ist vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens für die Klage auf Rücknahme der Widersprüche im Streitfall die Warenähnlichkeit und die Zeichenübereinstimmung zu unterstellen.
3. Die Revision macht zutreffend geltend, das Berufungsgericht sei zu Unrecht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken ausgegangen.

Die Eintragungsbewilligungsklage nach § 44 MarkenG dient dazu, den Inhaber eines Widerspruchszeichens zur Bewilligung der Eintragung zu zwingen , wenn dem Kläger ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Eintragung gegen den Beklagten zusteht. Ein solches Recht hat die Klägerin zu 2, wenn sie die Löschung der Widerspruchszeichen wegen Nichtbenutzung beantragen könnte (vgl. zu § 6 Abs. 2 WZG: BGH, Urt. v. 9.6.1978 - I ZR 67/76, GRUR 1978, 642, 644 = WRP 1978, 814 - SILVA; Ingerl/Rohnke aaO § 44 Rdn. 9). Ein derartiges Recht steht der Klägerin zu 2 aber auch dann zu, wenn sie für ihr Zeichen neben den Widerspruchsmarken der Beklagten zu 3 ein Recht auf Koexistenz hat (vgl. hierzu Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11).

a) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß es bei den Widerspruchszeichen Nr. 654 780 und Nr. 722 114 auf einen Fünfjahreszeitraum für die Prüfung der Benutzung ankomme , der mit Klageerhebung am 24. Juni 1985 geendet habe. Zwar hat die Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 bei Klageerhebung mit dem Hilfsantrag zu III auch auf Löschung der Marken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 geklagt. Diese Löschungsklage, die durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 abgewiesen worden ist, hat die Klägerin zu 2 jedoch nicht auf eine Löschungsreife der Widerspruchsmarken wegen fehlender Benutzung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 WZG gestützt, sondern auf einen rechtsmißbräuchlichen Erwerb der Zeichenrechte.
Hat die Klägerin zu 2 aber keine auf Nichtbenutzung gestützte Klage gegen die Widerspruchsmarken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 erhoben, kommt es auf die Frage, ob die Zeichen am 24. Juni 1985 nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG
löschungsreif waren, nicht entscheidend an. Denn die Löschungsreife wegen Nichtbenutzung entfällt und die Zeichen erlangen erneut Schutz, wenn sie (wieder) benutzt werden. Nur gegenüber Zwischenrechten, die während bestehender Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 766 - Haller II; Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252 - Malibu; Großkomm./Teplitzky, UWG, § 16 Rdn. 255; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 59). Zu Recht hat das Berufungsgericht daher seiner Prüfung der Löschungsreife wegen Nichtbenutzung nicht den Fünfjahreszeitraum vor der Erhebung der Klage am 24. Juni 1985 zugrunde gelegt, sondern auf die Zeit bis zur Anmeldung der Marke "Isco" (Sch 35166/9 Wz) am 14. März 1989 abgestellt. Denn eine bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke aufgenommene rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchszeichen reichte aus, deren Schutz jedenfalls erneut zu begründen und die Entstehung eines Zwischenrechts mit Priorität vor den Widerspruchszeichen zu verhindern.
Das Berufungsgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken zwischen dem 20. September 1984 und der Zeichenanmeldung am 14. März 1989 ausgegangen. Es hat aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der Aussage des Zeugen Sch. den Verkauf einer Vielzahl von Objektiven unter Verwendung von Verpackungskartons mit der Aufschrift "ISCO" festgestellt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

b) Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nur auf den Zeitraum bis zur Anmeldung des angegriffenen Zeichens Sch 35166/9 Wz
am 14. März 1989 abgestellt und die Regelungen des Markengesetzes dabei unberücksichtigt gelassen hat.
Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG tritt Löschungsreife wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt wird. Das Berufungsgericht hätte daher auch prüfen müssen, ob seit dem 1. Januar 1995 Löschungsreife wegen Verfalls aufgrund mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarken innerhalb der letzten fünf Jahre nach § 49 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG eingetreten ist. Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der Löschungsreife des älteren Zeichens vor Veröffentlichung der angemeldeten Marke beschränkt werden. Denn es reicht aus, wenn der Zeitraum der fünfjährigen Nichtbenutzung nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 8). Auch im Widerspruchsverfahren ist die Bestimmung des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG neben § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG selbständig anwendbar (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN, m.w.N.) und eröffnet nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke eine neue Fünfjahresfrist. Für die rechtserhaltende Benutzung der älteren Widerspruchsmarken kann es nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG daher auch auf den Zeitraum nach Eintragung der angegriffenen Marke ankommen.
Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Widerspruchsmarken während eines zwischen dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 und dem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über die Eintragungsbewilligungsklage endenden Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden sind und das Zeichen Sch 35166/9 Wz zu einem Zwischen-
recht erstarkt ist, gegen das die Beklagte zu 3 aus ihren prioritätsälteren Widerspruchsmarken nicht mehr vorgehen kann. Dies könnte entsprechend den obigen Ausführungen unter II. 3. zum einen der Fall sein, wenn die Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung löschungsreif sind, und zum anderen dann gegeben sein, wenn das Zeichen Sch 35166/9 Wz ein Recht auf Koexistenz erlangt hat, weil die Benutzung der Widerspruchsmarken nach vorausgegangener Löschungsreife wieder aufgenommen worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 22 Rdn. 11 und § 49 Rdn. 21; Althammer/Klaka aaO § 49 Rdn. 19; zum WZG: BGH, Urt. v. 26.10.1973 - I ZR 67/72, GRUR 1974, 276, 278 = WRP 1974, 142 - King; Großkomm. /Teplitzky aaO § 16 Rdn. 255 ff.; Baumbach/Hefermehl aaO § 11 Rdn. 64 f.).
Im erneut eröffneten Berufungsrechtszug wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch der Frage nachzugehen haben, ob der Geltendmachung von Rechten aus den Widerspruchsmarken gegen das von der Klägerin zu 2 1989 angemeldete Zeichen Sch 35166/9 Wz prioritätsältere Rechte der Klägerin zu 2 aus der Marke Nr. 453 811 entgegenstehen.
B. Revision der Klägerin zu 2 und Revision der Beklagten zu 3 gegen die Entscheidung über die Widerklage
1. Widerklageantrag zu a)
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin zu 2 sei auf die Widerklage der Beklagten zu 3 verpflichtet, in die teilweise Löschung der Marken Nr. 453 811 "Isco", Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" einzuwilligen , hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revisionen der
Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben hinsichtlich der Marke Nr. 453 811 Erfolg und führen insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die Revision der Beklagten zu 3 erweist sich auch hinsichtlich der beiden anderen Marken als begründet und führt insoweit zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die Löschung der Marken aufgrund der vor dem 1. Januar 1995 erhobenen Klage nur verpflichtet ist, wenn der Klage sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes stattzugeben ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG).

a) Marke Nr. 453 811 "Isco"
aa) Nach der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG kann ein Dritter die Löschung eines Warenzeichens beantragen, wenn das Warenzeichen mindestens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen ist und der Zeicheninhaber das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Löschung nicht benutzt hat.
(1) In der Sache hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Klägerin zu 2 die Marke im maßgeblichen Zeitraum für CCTV-Objektive und für ein Zentrierprüfgerät verwendet hat. Hierzu hat es festgestellt, die Fachabkürzung "CCTV" stehe für "Closed circuit television". Darunter sei jeder Einsatz des Fernsehens zu verstehen, bei dem keine Sendungen für den öffentlichen Empfang ausgestrahlt würden, sondern Programme nur auf speziellen Empfängern gesehen werden könnten, die mit der Fernsehkamera durch Anschlüsse verbunden seien. Derartige Kameras würden insbesondere zu Kontrollzwecken beispielsweise in den Schalterräumen von Banken, als Eingangskontrollen von öffentlichen und privaten Gebäuden und zur Überwachung technischer Vorgänge eingesetzt. CCTV-Kameras würden nicht ausschließlich zu Kontrollzwecken eingesetzt; hier liege allerdings ihr wesentliches Anwendungsgebiet. Der Annahme, daß CCTV-Objektive optische Kontroll-Apparate, -Instrumente oder -Geräte seien, stehe nicht entgegen, daß sie diese Funktion nur in Verbindung mit einer Kamera wahrnehmen könnten. Die Objektive stellten einen so wesentlichen Bestandteil der Überwachungseinheit dar, daß sie nach der Verkehrsauffassung selbst als Überwachungsapparate, -instrumente oder -geräte anzusehen seien. Diese Objektive habe die Klägerin zu 2 bzw. ihre Rechtsvorgängerin in der Zeit von Oktober 1980 bis Oktober 1984 mit der Aufschrift "ISCO" vertrieben. Darüber hinaus sei bewiesen, daß die Klägerin
zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Mai und Juni 1984 für den Verkauf von drei zum Export bestimmten Zentrierprüfgeräten an die Firma O. und für ein weiteres an die Firma St. verkauftes Zentrierprüfgerät benutzt habe. Der Verkauf des Zentrierprüfgeräts an die Firma St. unter Verwendung der Marke stelle eine ernsthafte Benutzung im Inland dar.
Aufgrund dieser Feststellungen ist das Berufungsgericht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente ausgegangen und hat diese als von den im Warenverzeichnis aufgeführten Kontroll-Apparaten, Kontroll-Instrumenten und Kontroll-Geräten sowie Meßinstrumenten umfaßt angesehen.
(2) Das Berufungsgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Wörter "chemische, geodätische, nautische" im Warenverzeichnis der Marke Nr. 453 811 nicht auf Wäge- und Kontroll-Apparate beziehen, sondern wegen des vom Warenverzeichnis vor Wäge- und Kontroll-Apparate gesetzten Kommas, auf Apparate, Instrumente und Geräte. Dies entspricht dem Wortlaut des Warenverzeichnisses und der Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 zu den üblichen Formulierungen und dem Verständnis von Warenverzeichnissen.
(3) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist auch die Annahme des Berufungsgerichts , daß eine Einschränkung eines im Verzeichnis eingetragenen Oberbegriffs vorzunehmen sein kann, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff fallen.
Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren rechtserhaltend benutzt, so ist im Löschungsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigt es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Warenverzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten ) Oberbegriff fällt. In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 7.6.1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - TIGRESS; Urt. v. 13.7.1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 515 = WRP 1994, 621 - Simmenthal).
Mit Recht wenden sich - mit jeweils unterschiedlicher Zielrichtung - die Revision der Klägerin zu 2 und die Revision der Beklagten zu 3 jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der Marke Nr. 453 811 für CCTV-Objektive und ein Zentrierprüfgerät stelle eine rechtserhaltende Benutzung für optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte und optische Meßinstrumente dar.
Das Berufungsgericht konnte seine Feststellungen zur rechtserhaltenden Benutzung durch Verwendung der CCTV-Objektive nicht auf die Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 stützen. Zu der Frage, ob CCTV-Objektive den Waren des Verzeichnisses der Marke Nr. 453 811 zuzu-
ordnen sind, hat das Berufungsgericht die Auskünfte des Deutschen Patentamts vom 4. September und 4. Dezember 1991 eingeholt. Nach der Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. September 1991 fallen CCTV-Objektive nicht unter die Warenoberbegriffe "chemische, geodätische, nautische, Wägeund Kontroll-Apparate, -Instrumente und -Geräte, Meßinstrumente"; vielmehr soll es sich bei CCTV-Objektiven um optische Instrumente handeln. Nach der weiteren Auskunft des Deutschen Patentamts vom 4. Dezember 1991 ist zwar nicht generell ausgeschlossen, daß es Objektive gibt, die technisch die Aufgabe der Kontrolle oder Überwachung wahrnehmen und daher (optische) Kontroll -Apparate, -Geräte oder -Instrumente sein können. Das Deutsche Patentamt hat jedoch auch in der Auskunft vom 4. Dezember 1991 angegeben, daß die wesentliche Funktion von CCTV-Objektiven grundsätzlich nicht in Kontrollzwecken besteht.
Mit Recht rügt aber auch die Revision der Klägerin zu 2, das Berufungsgericht habe nicht aufgezeigt, inwiefern die Benutzung der Marke für CCTVObjektive nicht nur, wie vom Berufungsgericht angenommen, eine Verwendung für optische Geräte oder Meßinstrumente sei, und nicht auch für chemische, geodätische und nautische Apparate, Instrumente und Geräte.
Das Berufungsurteil kann auch insoweit keinen Bestand haben, als das Berufungsgericht von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke Nr. 453 811 für optische Meßinstrumente ausgegangen ist.
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist allerdings die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Juni 1984 rechtserhaltend für Zentrierprüfgeräte benutzt hat.
Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. von § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Betrachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungen auch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten, als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy).
Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die Klägerin zu 2 die Marke im Juni 1984 für den Verkauf eines Zentrierprüfgeräts im Inland benutzt hat. Dabei handelte es sich um ein im Preis (81.500,-- DM zuzüglich Umsatzsteuer) hochliegendes Spezialprodukt für - im wesentlichen - industrielle Hersteller, die meist nur ein Zentrierprüfgerät oder wenige Geräte benötigten. Außerdem hat die Klägerin zu 2 nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch drei für den Export bestimmte Zentrierprüfgeräte mit der Marke Nr. 453 811 versehen. Auch diese Benutzungshandlungen sind zu berücksichtigen; denn es genügt, wenn die Ware im Inland mit dem Zeichen versehen wird und hier die innerbetriebliche Sphäre verläßt, mag der Vertrieb wie bei einer nur für den Export bestimmten Ware auch ausschließlich im Ausland erfolgen (vgl. Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 5 Rdn. 53 m.w.N.; so jetzt auch ausdrücklich § 26 Abs. 4 MarkenG). Danach durfte das Berufungsgericht von einer ernsthaften Benutzung der Marke ausgehen.
Dem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden, daß damit eine rechtserhaltende Benutzung für optische Meßinstrumente gegeben ist. Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Prüfung wiederum zu
dem Ergebnis kommen, daß CCTV-Objektive unter die Oberbegriffe der Kontroll -Apparate, Kontroll-Instrumente oder Kontroll-Geräte fallen, wird es festzustellen haben, ob die Objektive nicht schwerpunktmäßig unter einen dieser Oberbegriffe fallen. Denn in einem solchen Fall besteht kein Anlaß für die Beibehaltung mehr als eines gegebenenfalls durch Bildung einer Untergruppe einzuschränkenden Oberbegriffs (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39, 40 - Taurus; GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal). Dies gilt für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtserhaltende Benutzung durch Verwendung der Marke für Zentrierprüfgeräte entsprechend. Das Berufungsgericht wird auch insoweit festzustellen haben, ob Zentrierprüfgeräte nicht unter einen (welchen?) der einheitlichen Warenoberbegriffe fallen.
bb) Das Berufungsgericht wird in Betracht zu ziehen haben, daß die vorstehenden Ausführungen im Streitfall jedenfalls grundsätzlich auch für eine Löschung der Marke Nr. 453 811 "Isco" nach dem Markengesetz, § 49 Abs. 1, Abs. 3, § 26 Abs. 1 MarkenG, zugrunde zu legen sind. Dies gilt auch - wie im Schrifttum vertreten - für die unter Geltung des Warenzeichengesetzes entwikkelten Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung für einen Teil der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 56; Althammer /Ströbele aaO § 26 Rdn. 109; differenzierend für Löschungs- und Kollisionsverfahren Ingerl/Rohnke aaO § 25 Rdn. 23 ff., § 49 Rdn. 22 ff.). Die Einführung des Benutzungszwangs sollte unter Entlastung des Deutschen Patentamts im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen und damit der gesamten Wirtschaft die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichen verbessern. Um zu verhindern, daß entgegen dem Zweck des Benutzungszwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzumelden , für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit diesem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für be-
stimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Waren gelten (vgl. BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; 1990, 39 - Taurus). Dieser Zweck des Benutzungszwangs liegt auch der Markenrichtlinie und dem Markengesetz zugrunde. Die unter Geltung des Warenzeichengesetzes zu ausgewogenen Ergebnissen führende Rechtsprechung ist nach der Begründung zum Regierungsentwurf im Ergebnis auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes zugrunde zu legen (vgl. hierzu Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 77). Dafür läßt sich auch die achte Begründungserwägung zur Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/ EWG) anführen, wonach verlangt werden muß, daß eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen, um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, und Art. 10 der Richtlinie über die Benutzung der Marke, der durch § 26 MarkenG umgesetzt worden ist.
Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten Berufungsrechtszug - gegebenenfalls sachverständig beraten - festzustellen haben, unter welche Waren des Warenverzeichnisses der Marke Nr. 453 811 CCTV-Objektive und Zentrierprüfgeräte einzuordnen sind.

b) Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO"
Die gegen eine teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" gerichtete Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg. Dagegen erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 als begründet, soweit
sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht die Klägerin zu 2 nicht zur Einwilligung in die vollständige Löschung der Marken verurteilt hat.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Beklagten zu 3 gegen die Klägerin zu 2 hinsichtlich der in Rede stehenden Marken ein Anspruch auf teilweise Löschung nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG zusteht, weil die Beklagte zu 3 von der Beklagten zu 1 das Recht zur Führung des Namensteils "ISCO" erworben hat.
aa) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts mit der Begründung, der Klägerin zu 2 stehe aufgrund der Marke Nr. 453 811 ein Recht mit älterer Priorität gegenüber dem Firmenschlagwort "ISCO" der Beklagten zu 3 mit der Priorität 1953 zu. Gegen einen Löschungsanspruch nach § 55 Abs. 1, § 51 Abs. 1, §§ 12, 5 MarkenG und § 16 UWG aufgrund eines gegenüber den Marken Nr. 1 051 762 "Isco" und Nr. 1 055 530 "ISCO" prioritätsälteren Firmenrechts der Beklagten zu 3 kann die Klägerin zu 2 aus ihrer Marke Nr. 453 811 keine Rechte ableiten. Denn aufgrund des Teilurteils des Berufungsgerichts vom 18. Juli 1991 steht rechtskräftig fest, daß der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 aufgrund ihrer gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 prioritätsälteren Marke kein Recht auf Unterlassung der Benutzung und auf Einwilligung in die Löschung der Firma der Beklagten zu 3 zusteht.
Die Revision der Klägerin zu 2 beruft sich weiter ohne Erfolg darauf, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Warenähnlichkeit getroffen.
Für das Vorliegen einer unter § 16 UWG, § 15 Abs. 2 MarkenG fallenden Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt es darauf an, ob der Ver-
kehr im Hinblick auf die Übereinstimmung oder Ä hnlichkeit der beiderseitigen Kennzeichen aus der Nähe bzw. der Verschiedenheit der beiderseitigen Waren und Branchen und aus dem Grad der Unterscheidungskraft der Kennzeichnungen irrigerweise auf wirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge zwischen den Parteien schließt (vgl. BGH, Urt. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042, 1044 = WRP 1991, 83 - Datacolor). Die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderliche Waren- und Branchennähe hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht. In Anbetracht der Identität bzw. der fast vollständigen Übereinstimmung des Firmenschlagworts der Beklagten zu 3 mit den Warenzeichen der Klägerin zu 2 und der vom Berufungsgericht festgestellten Branchenidentität sind an die Warennähe nur geringe Anforderungen zu stellen. Das Berufungsgericht konnte daher bei den Warenverzeichnissen der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 von einer ausreichenden Warennähe ausgehen.
bb) Demgegenüber erweist sich die Revision der Beklagten zu 3 gegen die vom Berufungsgericht nur eingeschränkt ausgesprochene Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 als begründet, weil die Klägerin zu 2 - angesichts der insoweit rechtskräftig vorentschiedenen Rechtslage - aufgrund ihrer prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 kein Recht gegenüber dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 ableiten kann. Das Firmenrecht der Beklagten zu 3 ist prioritätsälter als die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 der Klägerin zu 2. Die Marke Nr. 453 811 berechtigt die Klägerin zu 2 - unabhängig vom Schutzumfang dieser Marke - nicht zu weiteren mit dem Firmenrecht der Beklagten zu 3 kollidierenden Markenanmeldungen.
2. Widerklageantrag zu b)
Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Klägerin zu 2, es zu unterlassen , die Bezeichnung "ISCO" und/oder damit als Bestandteil gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden, soweit nicht folgende Waren betroffen sind: optische Kontroll-Apparate, optische Kontroll-Instrumente, optische Kontroll-Geräte sowie optische Meßinstrumente, auf eine Verletzung des Unternehmenskennzeichens "ISCO" und der Warenzeichen der Beklagten zu 3 gestützt.
Die gegen diese Entscheidung gerichteten Revisionen der Klägerin zu 2 und der Beklagten zu 3 haben Erfolg.
Ob ein Unterlassungsanspruch der Beklagten zu 3 aus § 14 Abs. 2, Abs. 5, § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 153 MarkenG, § 16 UWG, §§ 24, 31 WZG gegeben ist, hängt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, vom Bestand der prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 der Klägerin zu 2 ab. Da das Berufungsgericht hierzu weitere Feststellungen treffen muß, kann auch die Verurteilung der Klägerin zu 2 gemäß dem Antrag zu b) der Widerklage in dem vom Berufungsgericht ausgesprochenen Umfang keinen Bestand haben.
III. Danach war das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin zu 2 hinsichtlich des Klageantrags zu II. 4. aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Hinsichtlich des auf die Marke Nr. 453 811 bezogenen Widerklageantrags zu a) und des Widerklageantrags zu b) führten die Revisionen der Klägerin zu 2 und die der Beklagten zu 3 ebenfalls zur Aufhebung und Zurückverweisung. Hinsichtlich des auf die Marken Nr. 1 051 762
und Nr. 1 055 530 bezogenen Widerklageantrags zu a) war das Berufungsurteil auf die Revision der Beklagten zu 3 unter Zurückweisung der Revision der Klägerin zu 2 aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wieder herzustellen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

(1) Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder der mittelbare Besitzer, von dem er sein Recht zum Besitz ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz berechtigt ist. Ist der mittelbare Besitzer dem Eigentümer gegenüber zur Überlassung des Besitzes an den Besitzer nicht befugt, so kann der Eigentümer von dem Besitzer die Herausgabe der Sache an den mittelbaren Besitzer oder, wenn dieser den Besitz nicht wieder übernehmen kann oder will, an sich selbst verlangen.

(2) Der Besitzer einer Sache, die nach § 931 durch Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe veräußert worden ist, kann dem neuen Eigentümer die Einwendungen entgegensetzen, welche ihm gegen den abgetretenen Anspruch zustehen.

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.

(2) Vorschriften zur Regelung besonderer Aspekte unlauterer geschäftlicher Handlungen gehen bei der Beurteilung, ob eine unlautere geschäftliche Handlung vorliegt, den Regelungen dieses Gesetzes vor.

Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 283/97 Verkündet am:
10. August 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
EQUI 2000
§ 54 Abs. 1, § 55;

a) Zu den sonstigen Rechten i.S. des § 13 MarkenG gehört nicht der wettbewerbsrechtliche
Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG.

b) Der beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellende Antrag auf Löschung
einer Marke nach § 54 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG
schließt einen vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgenden Anspruch auf
Löschung der Marke nach § 1 UWG wegen bösgläubiger Markenanmeldung
nicht aus.
BGH, Urt. v. 10. August 2000 - I ZR 283/97 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 27. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher
und Raebel

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 23. Oktober 1997 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin produziert und vertreibt unter anderem Futtermittel und nichtmedizinisches Ergänzungsfutter. Zuvor vertrieb von 1985 bis November 1989 die S. GmbH die Produkte der Klägerin unter deren Marke "Equistro". Nach Beendigung der Tätigkeit für die Klägerin nahm die S. GmbH im November 1989 den Vertrieb eigener, von der Beklagten entwickelter Produkte unter der Bezeichnung "EQUI 2000" auf.
Die Klägerin meldete am 8. Januar 1990 die Marke "EQUI" unter anderem für Futtermittel und nichtmedizinisches Ergänzungsfutter an, die das Deutsche Patentamt am 8. Februar 1996 unter Nr. 2099587 eintrug.
Die Beklagte ist aufgrund Rechtsübergangs Inhaberin der für identische Waren aufgrund einer Anmeldung der S. GmbH vom 24. Februar 1990 eingetragenen Marke Nr. 1158993 "EQUI 2000".
Die Klägerin hat in der Verwendung des Zeichens "EQUI 2000" wegen der Gefahr der Verwechslung mit ihrem Kennzeichen "EQUI" eine Verletzung ihrer Markenrechte gesehen. Sie hat einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke der Beklagten geltend gemacht.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsgefahr der Marken in Abrede gestellt und den Einwand des Rechtsmißbrauchs erhoben. Sie hat vorgetragen, die Klägerin habe die Marke "EQUI" mit der Absicht angemeldet, die S. GmbH im Wettbewerb zu behindern.
Im Wege der Widerklage hat die Beklagte die Klägerin auf Einwilligung in die Löschung der Marke "EQUI" in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage verurteilt, in die Löschung ihrer Marke "EQUI" einzuwilligen.
Mit der Revision begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen bejaht, die Klage der Klägerin jedoch abgewiesen und der Beklagten einen Anspruch auf Löschung der Klagemarke "EQUI" nach § 1 UWG wegen unbilliger Behinderung zuerkannt. Dazu hat es ausgeführt:
Die prioritätsältere Marke der Klägerin sei kennzeichnungsschwach. Angesichts der Warenidentität sei bei den Marken der Parteien zumindest von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen. Die Zahl "2000" schließe die Annahme nicht aus, daß die Waren aus einem mit der Klägerin verbundenen Betrieb stammten.
Die Klägerin könne jedoch aus ihrer Marke "EQUI" keine Rechte gegen die Beklagte ableiten, sondern sei zur Einwilligung in die Löschung ihrer Marke verpflichtet, weil der S. GmbH ein Löschungsanspruch nach § 13 MarkenG, § 1 UWG zugestanden habe, der auf die Beklagte übergegangen sei. Die Eintragung der Marke "EQUI" der Klägerin sei in Behinderungsabsicht erfolgt. Nachdem ihr die Werbung der S. GmbH bekannt geworden sei, habe die Klägerin versucht, "EQUI 2000" als Marke eintragen zu lassen. Auf Rat ihres Patentanwalts habe sie sodann nur "EQUI" als Marke angemeldet. Die Klägerin nutze auch ihre ältere Marke "Equistro" weiter und erziele mit der Marke "EQUI" nur Umsätze von jährlich mindestens 50.000,-- DM. Zudem habe die Klägerin Ansprüche aus ihrer Marke erst mit der Klage vom 26. November 1996 geltend gemacht.
Zwar habe die Beklagte wegen der kurzen Benutzungszeit von sechs bis sieben Wochen im Zeitpunkt der Markenanmeldung der Klägerin noch nicht über einen wertvollen Besitzstand verfügt. Dieser sei wegen der Behinderungsabsicht der Klägerin aber auch nicht erforderlich.
Die Beendigung der Zusammenarbeit mit der S. GmbH und der Aufbau einer konkurrierenden Vertriebsorganisation seien kein ausreichender Grund für die Markenanmeldung der Klägerin. Diese habe sich nicht in einer Abwehrsituation befunden. Unterlassungsansprüche wegen unzulässiger Werbung habe die Klägerin gerichtlich durchgesetzt. Weitergehende Unterlassungsansprüche der Klägerin gegen eine Betätigung der S. GmbH auf demselben Marktsektor hätten nicht bestanden.
II. Die dagegen gerichtete Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat die auf Einwilligung in die Löschung der Marke "EQUI 2000" gerichtete Klage zu Recht abgewiesen.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 für die nach diesem Zeitpunkt erhobene Löschungsklage von den Vorschriften des Markengesetzes ausgegangen. Zwar hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, wann die am 24. Februar 1990 angemeldete Marke "EQUI 2000" der S. GmbH eingetragen worden ist. Darauf kommt es jedoch nicht an. Denn auch wenn die Marke vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden sein sollte, wäre die auf Löschung gerichtete Klage nur begründet, wenn der Löschungsanspruch sich auch aus den Vorschriften des Markengesetzes ergibt (§ 163 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit Satz 1 MarkenG).


b) Das Berufungsgericht hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu Recht angenommen, daß die Voraussetzungen eines markenrechtlichen Löschungsanspruchs der Klägerin gemäß § 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG an sich gegeben sind. Von einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist auch dann auszugehen, wenn der Verkehr zwar - wie vom Berufungsgericht offengelassen - nicht der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen (die angegriffene Kennzeichnung für die Klagemarke zu halten) erliegt, sondern im Sinne der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der einander gegenüberstehenden Kennzeichen die angegriffene Bezeichnung infolge teilweiser Übereinstimmung mit der Klagemarke in einem wesensgleichen Stamm dem Inhaber der Klagemarke zuordnet (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens: vgl. BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587, 589 = WRP 1999, 530 - Cefallone, m.w.N.; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1). Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen.

c) Im Ergebnis ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß der Löschungsanspruch der Klägerin nach § 51 Abs. 1, § 55, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gleichwohl nicht durchgreift.
aa) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts steht dem Löschungsanspruch der Klägerin allerdings kein Anspruch aus § 13 MarkenG in Verbindung mit § 1 UWG wegen unbilliger Behinderung der Rechtsvorgängerin der Beklagten entgegen. Die Vorschrift des § 13 MarkenG ist bei einem wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG nicht anwendbar
(vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 13 Rdn. 14; a.A. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 13 Rdn. 2). Sie setzt sonstige ältere Rechte voraus. Das sind aber grundsätzlich nur absolute Rechte, die mit einem bestimmten Zeitrang erworben werden (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 13 Rdn. 14; Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., § 13 Rdn. 2), wie die beispielhafte Aufführung der sonstigen Rechte in § 13 Abs. 2 MarkenG zeigt. Dazu gehören nicht wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche.
bb) Bei der Marke der Klägerin liegen aber die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG vor, die die Beklagte gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten (§ 55 MarkenG) der Klägerin entgegenhalten kann.
Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war. Mit der Regelung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG hat der Gesetzgeber von der Möglichkeit in Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Markenrechtsrichtlinie Gebrauch gemacht. Der aus der Markenrechtsrichtlinie stammende Begriff der Bösgläubigkeit i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG bedarf einer eigenständigen kennzeichenrechtlichen Auslegung (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 79, 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 73, 89; Fezer aaO § 50 Rdn. 22; Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 8).
Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders i.S. von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ist danach jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf , BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Damit
knüpft die Bestimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sind daher diese Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 8). Schon deshalb kommt es auf den Einwand der Revision nicht an, daß das Markengesetz zum Zeitpunkt der Zeichenanmeldung noch nicht in Kraft getreten war und es das in § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG geregelte Erfordernis der Bösgläubigkeit noch nicht gab.
Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlauter , weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 = WRP 1980, 74 - TORCH; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. - Makalu). Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der genannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der
Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu).
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die Klägerin habe den z eichenrechtlichen Schutz zweckfremd nur als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt. Sie meint, das Berufungsgericht habe bereits eine Absicht der Klägerin, die angemeldete Marke tatsächlich zu benutzen, als einen die Unlauterkeit ausschließenden Beweggrund genügen lassen müssen.
Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv war (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock III; GRUR 1998, 412, 414 - Analgin, m.w.N.).
Das hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß angenommen. Es hat dies vor allem - in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise - daraus gefolgert, daß die Klägerin sich zunächst die Marke "EQUI 2000" eintragen lassen wollte, die die Beklagte bereits zur Kennzeichnung ihrer Produkte benutzte , sich aber noch nicht hatte eintragen lassen, und daß die Umsätze der Klägerin mit der Marke "EQUI" gering geblieben sind. Zu Recht hat das Berufungsgericht auch darauf abgestellt, daß die Klägerin zum Zeitpunkt der Markenanmeldung über die eigene Marke "Equistro" verfügte und nach Beendigung der Zusammenarbeit mit der S. GmbH kein Grund ersichtlich war, eine neue,
mit dem Zeichen "EQUI 2000" der S. GmbH verwechslungsfähige Marke einzuführen.
Ohne Erfolg rügt die Revision weiterhin, das Berufungsgericht hätte eine unlautere Verwendung der Bezeichnung "EQUI 2000" durch die S. GmbH unter Abwehrgesichtspunkten als hinreichenden sachlichen Grund für eine Markenanmeldung der Klägerin genügen lassen müssen.
Das Berufungsgericht hat berücksichtigt, daß die S. GmbH - ebenso wie die Klägerin - nach der Beendigung der gemeinsamen Zusammenarbeit unzulässige Werbemaßnahmen durchgeführt hat. Es hat jedoch zutreffend angenommen, daß daraus nur Unterlassungsansprüche hinsichtlich der jeweiligen Werbemaßnahmen der Parteien folgten.
Den weiteren Vortrag der Klägerin zur Auflösung der Alleinvertriebsvereinbarung mit der S. GmbH und zu den Begleitumständen hat das Berufungsgericht zu Recht nicht in die Beurteilung einbezogen. Der Vortrag ist von der Beklagten bestritten und von der Klägerin nicht unter Beweis gestellt worden.
Danach besteht der Löschungsausschlußgrund des § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG wegen absoluter Schutzhindernisse der Klagemarke nach § 50 MarkenG, der im Löschungsverfahren (§ 55 MarkenG) zugunsten der jüngeren Marke auch von der Beklagten als Markeninhaberin geltend gemacht werden kann, ohne daß es in diesem Zusammenhang auf den vom Berufungsgericht angenommenen Übergang eines Löschungsanspruchs nach § 1 UWG von der S. GmbH auf die Beklagte ankommt.

2. Die Revision hat auch insoweit keinen Erfolg, als das Berufungsgericht der Widerklage stattgegeben hat.

a) Die Beklagte ist mit der auf Einwilligung in die Löschung der Marke "EQUI" der Klägerin gerichteten Widerklage nach § 1 UWG im Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten nicht ausgeschlossen.
Nach der Vorschrift des § 54 Abs. 1 MarkenG kann beim Deutschen Patent- und Markenamt ein Antrag auf Löschung der Marke gestellt werden, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war, § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG. Dies schließt jedoch einen vor den ordentlichen Gerichten und nicht im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu verfolgenden Anspruch aus § 1 UWG auf Einwilligung in die Löschung der Marke nicht aus (vgl. Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rdn. 43; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdn. 240; Helm, GRUR 1996, 593, 600; Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 274; v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 83). Das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG stellt keine abschließende Regelung dar, um rechtsmißbräuchliche oder sittenwidrige Markeneintragungen zur Löschung zu bringen. Der Gesetzgeber hat mit den Bestimmungen des Markengesetzes den unter Geltung des Warenzeichengesetzes bestehenden ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Schutz nicht einengen und die grundsätzliche Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Patentamt und den ordentlichen Gerichten erhalten wollen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 57, 64 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51, 58). Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes entsprach es ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, daß ein An-
spruch auf Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nach § 1 UWG, § 826 BGB gegeben sein konnte (vgl. BGH GRUR 1986, 74 - Shamrock III). Auch nach dem Markengesetz sind die Zivilgerichte ebenfalls mit der Prüfung bösgläubiger Markenanmeldungen befaßt (§ 55 Abs. 1, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG). Auch die Gemeinschaftsmarkenverordnung sieht in Art. 51 Abs. 1b eine Zuständigkeit des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt und der Gerichte im Falle einer bösgläubigen Markenanmeldung vor. Die auch nach neuem Recht bestehende Möglichkeit eines Klageverfahrens nach der Zivilprozeßordnung vor den ordentlichen Gerichten ist auch sinnvoll. Denn ein solches Verfahren ist besser als das Amtsermittlungsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt auf die Entscheidung der hier in Rede stehenden häufig streitigen und komplexen Sachverhalte zugeschnitten (vgl. v. Linstow, MarkenR 1999, 81, 83). Schließlich dient die zivilrechtliche Rechtsschutzmöglichkeit nach § 1 UWG gegen sittenwidrige Markenanmeldungen auch unter der Geltung des Markengesetzes der Verfahrensvereinfachung. Ein einheitlicher Sachverhalt wird - wie auch im Streitfall - nicht zur Entscheidung in unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Patentamt und Bundespatentgericht einerseits und ordentlichen Gerichten andererseits aufgespalten.

b) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der S. GmbH ein Löschungsanspruch nach § 1 UWG zustand, weil die Klägerin die Marke "EQUI" hat eintragen lassen, um die S. GmbH unbillig zu behindern. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch (vgl. oben unter II 1 c bb).
Die Revision macht geltend, der Löschungsanspruch sei nicht von der S. GmbH auf die Beklagte übergegangen. Dem kann nicht beigetreten
werden. Der Löschungsanspruch nach § 1 UWG richtet sich gegen die von der Klägerin mit der Absicht der unbilligen Behinderung angemeldete Marke "EQUI". Nach dem Übergang des Rechts an der Marke "EQUI 2000" setzt sich bei der Beklagten als jetzigen Inhaberin dieser Marke die unbillige Behinderung durch die Markenanmeldung "EQUI" fort.
III. Die Revision war daher zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Raebel

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)