Bundesgerichtshof Urteil, 12. Juli 2011 - X ZR 56/09

bei uns veröffentlicht am12.07.2011
vorgehend
Landgericht Hamburg, 315 O 339/07, 13.03.2008
Hanseatisches Oberlandesgericht, 3 U 75/08, 23.04.2009

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 56/09 Verkündet am:
12. Juli 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Besonderer Mechanismus
PatG § 139 Abs. 1; EU-BeitrittsVtrG 2003 Art. 1; EU-BeitrittsVtr 2003 Anhang IV Nr. 2 zu Art. 22
(BGBl. II S. 1408); ZPO § 256

a) Für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche aus
einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, ist eine Verwarnung aus dem Schutzrecht nicht
erforderlich. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines Anspruchs aus dem Schutzrecht
berühmt.

b) Eine Schutzrechtsverwarnung setzt das Verlangen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung
abzugeben, jedenfalls dann nicht voraus, wenn dem Verwarnten nicht vorgeworfen
wird, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Es reicht aus, dass der Schutzrechtsinhaber
bestimmte Handlungen als Schutzrechtsverletzung bezeichnet und ankündigt, im Fall ihrer
Begehung durch den Verwarnten gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.

c) Der Schutzrechtsinhaber verliert seine Ansprüche nach dem Besonderen Mechanismus des
EU-Beitrittsvertrags vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er sich auf eine Anfrage
desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren oder im Inland
vertreiben will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, aus welchem Schutzrecht
er diese herleitet.
BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 56/09 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 12. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter
Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das am 23. April 2009 verkündete Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg wird, soweit die negative Feststellungsklage abgewiesen worden ist, mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Klage als unbegründet abgewiesen wird, soweit die Klägerin die Feststellung begehrt , dass der Beklagten bis zum 24. August 2010 kein Unterlassungsanspruch wegen des Vertriebs des Arzneimittels Neurontin zugestanden hat. Auf die Revision der Klägerin wird das vorbezeichnete Urteil insoweit aufgehoben, als die Klageforderung auf Zahlung von 2.687,60 EUR nebst Zinsen abgewiesen ist. Auf die Berufung der Klägerin wird unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 13. März 2008 die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 2.687,60 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 2. November 2006 zu zahlen. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof. Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin nimmt die Beklagte, soweit das Verfahren in die Revisionsinstanz gelangt ist, auf Feststellung in Anspruch, dass der Beklagten keine Rechte aus einem Patent und/oder ergänzenden Schutzzertifikat zustehen, mit denen die Einfuhr und/oder das Inverkehrbringen von Arzneimitteln unter der Bezeichnung "Neurontin" in Deutschland unter dem Gesichtspunkt des Besonderen Mechanismus gemäß Art. 1 des EU-Beitrittsvertragsgesetzes vom 18. September 2003 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 2 zu Art. 22 des EUBeitrittsvertrags vom 16. April 2003 (BGBl. II S. 1408) verhindert werden konnte , weiter auf Ersatz vorgerichtlicher Auslagen. Die Regelung in Anhang IV zum EU-Beitrittsvertrag lautet: Im Falle der Tschechischen Republik, Estlands, Lettlands, Litauens , Ungarns, Polens, Sloweniens oder der Slowakei kann sich der Inhaber eines Patents oder eines Ergänzenden Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das in einem Mitgliedstaat zu einem Zeitpunkt eingetragen [berichtigt in: beantragt] wurde, als ein entsprechender Schutz für das Erzeugnis in einem der vorstehenden neuen Mitgliedstaaten nicht erlangt werden konnte, oder der vom Inhaber Begünstigte auf die durch das Patent oder das Ergänzende Schutzzertifikat eingeräumten Rechte berufen, um zu verhindern , dass das Erzeugnis in Mitgliedstaaten, in denen das betreffende Erzeugnis durch ein Patent oder Ergänzendes Schutzzertifikat geschützt ist, eingeführt und dort in den Verkehr gebracht wird; dies gilt auch dann, wenn das Erzeugnis in jenem neuen Mitgliedstaat erstmalig von ihm oder mit seiner Einwilligung in den Verkehr gebracht wurde. Jede Person, die ein Arzneimittel im Sinne des vorstehenden Absatzes in einen Mitgliedstaat einzuführen oder dort zu vermarkten beabsichtigt, in dem das Arzneimittel Patentschutz oder den Ergänzenden Schutz genießt, hat den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsinhaber oder der von ihm Begünstigte einen Monat zuvor darüber unterrichtet worden ist.
2
Die Beklagte vertreibt in Deutschland unter anderem das Präparat "Neurontin". Die Klägerin ist als Parallelimporteurin von Arzneimitteln tätig. Sie bringt in Deutschland umkonfektionierte Arzneimittel auf den Markt, die von der MPA Ph GmbH aus anderen Mitgliedstaaten der Union nach Deutschland importiert werden.
3
Die Klägerin zeigte der Beklagten im Jahr 2006 ihre Absicht an, die Arzneimittel "Neurontin", "Campto", "Lyrika" und "Zoloft" aus den im Besonderen Mechanismus genannten EU-Mitgliedstaaten einzuführen. Sie bat jeweils um Mitteilung, ob diese Arzneimittel unter den Besonderen Mechanismus nach Anhang IV, Nr. 2 zu Art. 22 des EU-Beitrittsvertrags fielen. Die Beklagte bejahte dies und bat ihrerseits, hinsichtlich des Arzneimittels "Neurontin" mit Schreiben vom 21. November 2006, um Bestätigung, dass die Klägerin die genannten Arzneimittel nicht aus den jeweils im Einzelnen genannten neuen EUMitgliedstaaten nach Deutschland importieren und keine entsprechende Zulassung beantragen werde. Ferner wies sie darauf hin, dass sie bekanntlich ihr in diesem Zusammenhang zustehende Positionen konsequent mit den zur Verfügung stehenden Mitteln verteidige. Die Klägerin forderte daraufhin hinsichtlich des Arzneimittels "Neurontin" von der Beklagten die Mitteilung, auf welches Patent diese sich berufe. Die Beklagte berief sich mit Schreiben vom 7. Februar 2007 ausdrücklich - wenn auch ohne Nennung der Patentnummer - auf ein ihr zustehendes Patent, das nach dem Besonderen Mechanismus der Einfuhr von "Neurontin" entgegenstehe. Sie lehnte nähere Auskünfte unter Hinweis darauf ab, dass die von der Klägerin benötigten Informationen öffentlich zugänglich seien. Auf den Hinweis der Klägerin, dass der Patentschutz für den Wirkstoff des Arzneimittels "Neurontin", nämlich Gabapentin, ausgelaufen sei, berief sich die Beklagte darauf, dass dies zwar für das Basispatent zutreffe, sie sich aber auf ein Patent für laktamfreies Gabapentin berufen könne, das noch bis 2010 in Kraft stehe. Nähere Informationen müsse sie der Klägerin nicht zur Verfügung stellen. Auf die Mitteilung der Klägerin über den beabsichtigten Vertrieb des Arzneimittels "Neurontin" wies die Beklagte erneut darauf hin, dass die Klägerin dieses nicht rechtmäßig einführen könne. Erst in ihrer Erwiderung auf die vorliegende Klage berief sich die Beklagte auf das am 24. August 1990 angemeldete, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 414 263 der mit ihr konzernverbundenen G AG, das ein Verfahren zur Stabilisierung einer festen pharmazeutischen Zubereitungsform von cyclischen Aminosäuren betrifft und nach Erlass des Berufungsurteils durch Zeitablauf erloschen ist. Patentanspruch 4 dieses Patents schützt eine nach einem der Patentansprüche 1 bis 3 hergestellte pharmazeutische Zubereitung.
4
Der Patentschutz für den Wirkstoff des Arzneimittels "Zoloft" war jedoch bereits im Jahr 2005 abgelaufen. Die Klägerin begehrt insoweit Erstattung der Kosten der Inanspruchnahme ihres Bevollmächtigten in Höhe von 2.687,60 EUR.
5
Die Klägerin hat zuletzt u.a. beantragt festzustellen, dass der Beklagten keine Rechte aus einem Patent und/oder Ergänzenden Schutzzertifikat zustehen , mit denen die Einführung und/oder das Inverkehrbringen von Arzneimitteln unter der Bezeichnung "Neurontin" in Deutschland unter dem Gesichtspunkt des Besonderen Mechanismus verhindert werden kann, und die Beklagte zur Zahlung von 2.687,60 EUR nebst Zinsen zu verurteilen.
6
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; seine Entscheidung ist in PharmR 2008, 533 veröffentlicht. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, PharmR 2009, 333). Mit ihrer vom Senat im Umfang der beiden vorgenannten Anträge zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die erwähnten zweitinstanzlichen Anträge mit der Maßgabe weiter, dass sie die Feststellung der Erledigung des Feststellungsantrags insoweit begehrt, als dieser das Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs zum Gegenstand hat. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


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I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:
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Der Klageantrag zu 1 sei unzulässig und überdies auch unbegründet. Es fehle an dem für die Erhebung der negativen Feststellungsklage gemäß § 256 ZPO erforderlichen besonderen Feststellungsinteresse der Klägerin. Die Beklagte habe die Klägerin weder förmlich abgemahnt, noch habe sie sich gegenüber der Klägerin eines konkreten Anspruchs berühmt. Notwendiger Inhalt einer Abmahnung sei regelmäßig die konkrete Angabe der Verletzungshandlung, die Grundlage ihrer rechtlichen Würdigung, die Aufforderung zur Abgabe einer bestimmten Unterlassungsverpflichtungserklärung sowie die Fristsetzung und Androhung gerichtlichen Vorgehens für den Fall der Ablehnung oder des fruchtlosen Fristablaufs. Die Antwortschreiben der Beklagten auf die Anfragen der Klägerin zu einem möglichen Eingreifen des Besonderen Mechanismus erfüllten keines dieser Kriterien. Ein Berühmen liege dann vor, wenn der Gegner geltend mache, dass sich aus einem bestehenden Rechtsverhältnis unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt nicht ungewiss sei, ein Anspruch ergeben könnte. Die Ankündigung, lediglich unter bestimmten Voraussetzungen in die rechtliche und tatsächliche Prüfung einzutreten, ob ein Anspruch bestehe, reiche hingegen nicht aus. Das erste Schreiben der Beklagten vom 21. November 2006 könne ein Feststellungsinteresse nicht begründen. Es habe über die Erklärung hinaus, dass ein rechtmäßiger Import von "Neurontin" nicht möglich sei, keine konkrete Inanspruchnahme der Klägerin auf Ansprüche aus dem Patentrecht zum Inhalt. Bei den weiteren Schreiben der Beklagten vom 7. Februar 2007 und vom 13. März 2007 handle es sich im Wesentlichen um die Ankündigung der Beklagten, für den Fall des Parallelimports des Medikaments "Neurontin" in die Prüfung etwaiger Ansprüche und deren Durchsetzbarkeit einzutreten.
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Der Klageantrag sei darüber hinaus auch unbegründet. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Besonderen Mechanismus lägen im Hinblick auf die Parallelimporte des Arzneimittels "Neurontin" aus den Beitrittsländern (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien und die Slowakei) vor. Die in der Berufungsinstanz zwischen den Parteien noch strittige Frage, ob es für die Beurteilung des Eingreifens des Besonderen Mechanismus auf die Anmeldung oder die "Eintragung" des Patents ankomme, sei dahingehend zu beantworten , dass der Zeitpunkt der Anmeldung entscheidend sei. Diese Auslegung ergebe sich auch aus einem Vergleich der gleichermaßen verbindlichen verschiedenen Sprachfassungen sowie daraus, dass die deutsche Sprachfassung nach Abschluss des EU-Beitrittsvertrags durch das Protokoll über die Berichtigung des Beitrittsvertrags entsprechend korrigiert worden sei. Die von der Beklagten geäußerte Rechtsansicht, dass das Arzneimittel "Neurontin" unter den Besonderen Mechanismus falle und ein rechtmäßiger Parallelimport aus den genannten Beitrittsländern nach Deutschland nicht möglich sei, sei somit zutreffend gewesen.
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Der Beklagten ständen mithin Ansprüche aus dem europäischen Patent zu, deren Geltendmachung nach dem Besonderen Mechanismus ihr auch nicht unter dem Gesichtspunkt des § 242 BGB oder der Verwirkung verwehrt sei. Der allgemeine Einwand der Verwirkung greife nicht durch, da die Beklagte auf die Anfragen der Klägerin zum Eingreifen des Besonderen Mechanismus stets ablehnend reagiert habe. Eine Verwirkung oder eine unzulässige Rechtsausübung könne auch nicht mit der Verletzung etwaiger Mitteilungspflichten der Beklagten begründet werden. Eine Pflicht der Beklagten, auf die Anfragen der Klägerin über die erteilten Antworten hinaus zu reagieren, insbesondere das Schutzrecht konkret zu benennen, bestehe nicht. Sie ergebe sich weder aus dem den Regelungen des Besonderen Mechanismus noch entsprechend der im Bereich des Markenrechts entwickelten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Verhältnis zwischen dem Markeninhaber und dem Parallelimporteur von Arzneimitteln aus dem zwischen dem Inhaber eines Patents oder ergänzenden Schutzzertifikats und dem Parallelimporteur bestehenden gesetzlichen Schuldverhält- nis. Daran ändere nichts, dass es sich bei dem Besonderen Mechanismus um eine Ausnahme zur Warenverkehrsfreiheit handle. Die erforderlichen Informationen über etwaige Patente oder ergänzende Schutzzertifikate seien öffentlich zugänglich und damit ohne Weiteres recherchierbar. Dass diese Recherchen kostenträchtig seien, führe nicht zu einer Offenbarungspflicht des Schutzrechtsinhabers. Es falle daher grundsätzlich in den Pflichtenkreis des Parallelimporteurs , sich vor Aufnahme des Parallelimports darüber zu informieren, ob sein beabsichtigtes Vorgehen rechtmäßig sei. Insbesondere zeige die Regelung des Besonderen Mechanismus, dass zunächst der Parallelimporteur zu klären habe , ob dieser Mechanismus eingreife. Denn nach dem Wortlaut der Regelung habe der Parallelimporteur nur in diesem Fall den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsinhaber einen Monat zuvor über den beabsichtigten Parallelimport unterrichtet worden sei.
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Schließlich habe die Klägerin auch keinen Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Korrespondenz zwischen den Parteien über die Anwendbarkeit des Besonderen Mechanismus auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen des Präparats "Zoloft" entstanden seien. Ein solcher Anspruch ergebe sich weder unter dem Gesichtspunkt einer notwendigen Gegenabmahnung noch aus einem Eingriff in den eingerichteten Gewerbebetrieb (§ 823 BGB) noch aus § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB. Eine Gegenabmahnung sei schon mangels Abmahnung seitens der Beklagten nicht erforderlich gewesen. Ansprüche aus § 823 BGB oder § 280 BGB schieden zudem auch deshalb aus, weil insoweit zu berücksichtigen sei, dass die Klägerin die Patentlage ohnehin hätte rechtlich klären lassen müssen, da nur dann, wenn der Besondere Mechanismus eingreife, eine Unterrichtung des Schutzrechtsinhabers durch den Parallelimporteur vorzunehmen und gegenüber den zuständigen Behörden nachzuweisen sei. Bei den geltend gemachten Anwaltskosten handle es sich mithin um "Sowieso-Kosten", deren Ersatz die Klägerin nicht verlangen könne.
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II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision hinsichtlich der negativen Feststellungsklage mit der Maßgabe stand, dass diese nicht als unzulässig , sondern als unbegründet abzuweisen ist, soweit die Klägerin auf die Feststellung des Nichtbestehens eines Unterlassungsanspruchs anträgt. Hinsichtlich der geltend gemachten Anwaltskosten erweist sich die Klage hingegen als begründet.
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1. Der Antrag zur Feststellungsklage bedarf zunächst der Auslegung. Er ist als Feststellungsbegehren dahin zu verstehen, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin keine Ansprüche wegen der Einführung oder des Inverkehrbringens aus den vom Besonderen Mechanismus erfassten neuen Mitgliedstaaten unter der Bezeichnung "Neurontin" importierter Arzneimittel zustehen. Da solche Ansprüche allenfalls auf das inzwischen durch Zeitablauf erloschene europäische Patent 414 263 gestützt werden konnten, kommt nicht in Betracht und wird auch von der Klägerin nicht geltend gemacht, dass sich die Beklagte eines über den 24. August 2010 hinausreichenden Unterlassungsanspruchs berühmt haben könnte. Die Klägerin hat insoweit ihr Feststellungsbegehren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Damit stellt sie aber noch zur Entscheidung , ob der Beklagten wegen von ihr bis zum 24. August 2010 begangener oder drohender Handlungen ein Unterlassungsanspruch zugestanden hat.
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2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist das Feststellungsinteresse für diesen Antrag zu bejahen.
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a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses zu bejahen, wenn dem Recht oder der Rechtsposition des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Ungewissheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 27. Oktober 1998 - X ZR 92/96, NJW 1999, 430, 432; vom 22. März 1995 - XII ZR 20/94, NJW 1995, 2032, 2033; vom 10. Oktober 1991 - IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, 437 jeweils mwN). Eine solche Gefahr ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn sich der Beklagte eines Anspruchs gegen den Klä- ger berühmt. Dafür ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass der Beklagte behauptet, bereits eine durchsetzbare Forderung gegenüber dem Kläger zu haben. Dessen Rechtsstellung ist schon dann schutzwürdig betroffen, wenn geltend gemacht wird, aus dem bestehenden Rechtsverhältnis könne sich unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt noch ungewiss ist, ein Anspruch gegen ihn ergeben (BGH, NJW 1992, 436, 437). Demgegenüber enthält die bloße Ankündigung, unter bestimmten Voraussetzungen in eine Prüfung einzutreten , ob ein Anspruch gegen den Kläger besteht, noch keinen ernsthaften hinreichend bestimmten Eingriff in dessen Rechtssphäre, der ein alsbaldiges Interesse an gerichtlicher Klärung eines Rechtsverhältnisses der Parteien zu begründen vermag (BGH, NJW 1992, 436, 437).
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b) Das Berufungsgericht hat zwar im Ansatz zutreffend angenommen, dass ein Feststellungsinteresse in der Regel dann zu bejahen ist, wenn sich der mit einer Feststellungsklage Beklagte eines Anspruchs gegen den Kläger berühmt. Jedoch verletzt die Auslegung des Berufungsgerichts, dass die Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 21. November 2006, 7. Februar 2007 und vom 13. März 2007 lediglich die Ankündigung der Beklagten zum Inhalt hätten, für den Fall des Parallelimports des Medikaments "Neurontin" in die Prüfung etwaiger Ansprüche und ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit einzutreten, die Auslegungsregel des § 133 BGB, nach der bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften ist. Sie befasst sich schon nicht ausreichend mit dem Wortlaut dieser Schreiben und lässt die Interessenlage der Parteien außer Acht.
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Mit ihrem an die P GmbH gerichteten Schreiben vom 8. November 2006 bat die Klägerin um "verbindliche Mitteilung", ob für den Import des Arzneimittels Neurontin der Besondere Mechanismus eingreife; sie frage bei der P GmbH als dem unter Umständen durch den Besonderen Mechanismus begünstigten Zulassungsinhaber an. In ihrem Antwortschreiben vom 21. November 2006 führte die Beklagte aus, dass Neurontin unter den "Spezifischen Mechanismus" falle und die Klägerin dieses Medikament folglich nicht rechtmäßig aus den neuen Mitgliedstaaten importieren könne. Sie bat um die Bestätigung, dass die Klägerin das Arzneimittel nicht aus den neuen Mitgliedstaaten einführen und keine entsprechende Zulassung beantragen werde. Schon diese Aufforderung geht nach Wortsinn und allgemeinem Sprachgebrauch über die Ankündigung einer bloßen Prüfung hinaus, ob ein Anspruch eventuell besteht. Denn die Aussage, Neurontin falle unter den Besonderen ("Spezifischen") Mechanismus, konnte im Zusammenhang des Schreibens nur die Bedeutung haben, dass der Beklagten bei einem Vertrieb des Arzneimittels im Inland Ansprüche aus einem Patent oder ergänzenden Schutzzertifikat zuständen , auf die sie sich nach dem Besonderen Mechanismus im Fall eines Imports aus den neuen Mitgliedstaaten berufen könne.
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Dass die Beklagte gegenüber der Klägerin ernstlich ein ihr nach ihrer Auffassung zustehendes Recht geltend machte, kommt insbesondere in dem Schreiben vom 7. Februar 2007 zum Ausdruck, in dem sich die Beklagte ausdrücklich - wenn auch ohne Nennung der Patentnummer - auf ein ihr zustehendes Patent berief, das nach dem Besonderen Mechanismus der Einfuhr von "Neurontin" entgegenstehe. Das Berufungsurteil zeigt keine Umstände auf, die seine außerhalb des eindeutigen Wortlauts dieser Erklärung liegende Deutung nachvollziehbar erscheinen lassen. Seine Auslegung ist daher rechtsfehlerhaft und für das Revisionsgericht nicht bindend. Das Revisionsgericht kann damit und da weitere Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, die Schreiben der Beklagten selbst auslegen (vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 1991 - IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, 437).
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Die Beklagte hat in ihren Schreiben zum Ausdruck gebracht, dass sie über eine Rechtsposition verfüge, mit der sie die Einfuhr von "Neurontin" durch die Klägerin verhindern könne. Mit der Einforderung einer Bestätigung, dass die Klägerin die Einfuhr und die Beantragung einer Zulassung unterlassen werde, hat sie es unternommen, diese Position auch durchzusetzen. Die Ernsthaftigkeit ihres Durchsetzungswillens unterstreicht der im Schreiben vom 21. November 2006 unmittelbar nachfolgende Hinweis der Beklagten, dass sie "bekanntlich" die ihr in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte "konsequent mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln" verteidige.
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Es mag zwar sein, dass sich hieraus, wie das Berufungsgericht gemeint hat, noch keine konkrete Ankündigung rechtlicher Schritte für den Fall ergab, dass die Beklagte die erbetene Bestätigung nicht abgab. Darauf kommt es jedoch nicht an. Denn für die Berühmung ist nicht entscheidend, welche rechtlichen Schritte die Beklagte der Klägerin angedroht hat, sondern welche materiellrechtlichen Ansprüche sie für sich in Anspruch genommen hat. Insoweit lassen die Äußerungen der Beklagten entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht den Schluss zu, dass die Beklagte für den Fall, dass die erbetene Bestätigung seitens der Klägerin nicht abgegeben werde, erst in die Prüfung etwaiger Ansprüche und ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit eintreten werde. Vielmehr werden solche Ansprüche unzweideutig behauptet. Auch wenn der Hinweis, Rechtspositionen "bekanntlich" mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln zu verteidigen, hinsichtlich Art und Zeitpunkt etwaiger rechtlicher Schritte nicht konkretisiert ist, hat er doch in Verbindung mit der Forderung einer Bestätigung, dass die Einfuhr unterlassen werde, nicht nur die Ankündigung einer Prüfung der Rechtslage zum Inhalt, sondern bringt zum Ausdruck, dass der Beklagten bei einem Import des Arzneimittels Neurontin aus den neuen Mitgliedstaaten Ansprüche zuständen und dass sie diese Ansprüche auch in geeigneter Form durchsetzen werde, wenn die Beklagte es unternehmen sollte, ihre Rechte zu verletzen.
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c) Da die Klägerin nicht dargelegt hat, vor dem 24. August 2010 Neurontin tatsächlich nach Deutschland importiert zu haben, fehlt es jedoch an den tatsächlichen Grundlagen für die Bejahung eines rechtlichen Interesses an der Feststellung des Nichtbestehens von Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen sowie weiteren Folgeansprüchen einer Verletzung des sich aus dem Patentrecht ergebenden Ausschlussrechts. Insoweit hat das Berufungsgericht die Feststellungsklage zutreffend als unzulässig behandelt. Eine Erledigungserklärung hat die Klägerin insoweit nicht abgegeben.
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3. Der Feststellungsantrag zum Unterlassungsanspruch ist nicht begründet.
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a) Die Revision nimmt die Beurteilung des Berufungsgerichts hin, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen des Besonderen Mechanismus mit Blick auf das 1990 angemeldete europäische Patent 414 263 erfüllt seien, und wendet sich auch nicht gegen die Würdigung des Berufungsgerichts, dass der Beklagten deswegen Rechte zustehen. Ein Rechtsfehler tritt nicht hervor; insbesondere wird die Annahme eines Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 PatG durch die Feststellung getragen, dass die Klägerin ihre Absicht angezeigt hat, Neurontin in der Bundesrepublik Deutschland vertreiben zu wollen. Dadurch ist die Gefahr entsprechender rechtsverletzender Handlungen begründet worden.
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b) Keinen Erfolg hat die Revision mit ihrer Rüge, die Weigerung der Beklagten , vor Klageerhebung das Schutzrecht (konkret) zu nennen, das sie bei einem Import geltend machen zu können meine, schließe aus Rechtsgründen eine Berufung auf den Besonderen Mechanismus aus.
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Dazu bedarf es keiner Erörterung der Frage, ob der Schutzrechtsinhaber, der nach Absatz 2 des Besonderen Mechanismus von demjenigen, der die Einfuhr eines Arzneimittels beabsichtigt, über diese Absicht unterrichtet worden ist, verpflichtet ist oder ob ihn jedenfalls die Obliegenheit trifft, das Schutzrecht konkret zu benennen, das nach seiner - des Schutzrechtsinhabers - Meinung durch die Einfuhr des Arzneimittels verletzt wird. Die Nichtbeachtung einer solchen , sich nach Ansicht der Klägerin aus dem durch die Unterrichtung begründeten gesetzlichen Schuldverhältnis ergebenden und hier zugunsten der Klägerin unterstellten Verpflichtung führt nämlich auch unter Berücksichtigung der zum Markenrecht entwickelten Grundsätze (s. dazu BGH, Urteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 147/04, BGHZ 173, 217 = GRUR 2008, 156 Rn. 24 - Aspirin II) im Streitfall nicht zum Verlust des nach § 139 Abs. 1 PatG aus dem Schutzrecht folgenden Unterlassungsanspruchs.
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Zum einen unterscheidet sich die Rechtslage nach dem Besonderen Mechanismus im Patentrecht in wesentlichen Punkten von der im Markenrecht. Der Markeninhaber kann sich, auch wenn das Markenrecht dadurch erschöpft ist, dass das Arzneimittel von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden ist, der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb des in das Inland (re-)importierten Arzneimittel in einer vom (Parallel-)Importeur neu gestalteten Verpackung aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG (Art. 7 Abs. 2 MarkenRL) widersetzen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren , und kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29 - Boehringer Ingelheim; Urteil vom 26. April 2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 - Boehringer/Swingward II). Der Markeninhaber kann sich allerdings dem weiteren Vertrieb der Ware nicht widersetzen, wenn die Ausübung seines Rechts eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 36 Satz 2 AEUV (früher: Art. 30 Satz 2 EG) darstellt (vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 18, 31 - Boehringer Ingelheim; GRUR 2007, 586 Rn. 16 - Boehringer/Swingward II). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt dann vor, wenn das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt und ein vom Mar- keninhaber durchgesetztes Verbot des Umpackens zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs kann der Markeninhaber demnach die Veränderung verbieten , die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich , um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt (vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 19 - Boehringer/Swingward II; BGH, Urteil vom 12. Dezember 2002 - I ZR 133/00, GRUR 2003, 336, 337 f. - Beloc; BGHZ 173, 217 Rn. 18 - Aspirin II). Zu den Voraussetzungen, die der Importeur erfüllen muss, damit die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt sind, gehört, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass der Ruf der Marke geschädigt wird, namentlich die Verpackung nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf, und dass der Importeur den Markeninhaber vorab von der Absicht unterrichtet, das umgepackte Arzneimittel zu vertreiben, und ihm auf Verlangen ein Muster liefert (EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C-427, 429, 436/93, Slg. 1996, I-3545 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; vgl. auch BGH, Urteil vom 19. Oktober 2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR). Damit sollen Markenrecht und der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Union in das Gleichgewicht gebracht werden. Demgegenüber hat nach dem Besonderen Mechanismus der Importeur nicht das Recht, aus den genannten neuen Mitgliedstaaten importierte Arzneimittel unter bestimmten Bedingungen im Inland zu vertreiben. Vielmehr kann sich der Patentinhaber beim Import von im Inland patentrechtlich geschützten Arzneimitteln aus den genannten neuen Mitgliedstaaten als Ausnahme vom Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit schlechthin auf seine Patentrechte berufen und den Import und den Vertrieb im Inland untersagen.
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Zum anderen böte auch der Rückgriff auf die Rechtslage im Markenrecht keine Rechtfertigung für die Annahme, dass der Schutzrechtsinhaber seine Rechte nach dem Besonderen Mechanismus schon dadurch verliert, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, auf welches Schutzrecht er sich stützt. Mit der in erster Linie dem Schutz der berechtigten Interessen des Markeninhabers dienenden Vorabunterrichtung wird, da der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen Frist auf die Unterrichtung durch den Importeur zu reagieren hat, auch dem Interesse des Importeurs an einer möglichst schnellen Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen (vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 62, 66 - Boehringer Ingelheim). Der Importeur soll in einem angemessenen Zeitraum Klarheit darüber erlangen, ob er zum Umpacken der mit der Marke versehenen Arzneimittel berechtigt ist und diese nach Erhalt der dafür erforderlichen Genehmigungen vertreiben darf. Der Gerichtshof hat hervorgehoben, dass das System der Unterrichtung nur dann angemessen funktionieren kann, wenn sich alle Beteiligten in redlicher Weise bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten (GRUR 2002, 879 Rn. 62 - Boehringer Ingelheim u.a.). Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkretisiert, wenn der Importeur diesen in dem dargestellten Sinn unterrichtet (BGHZ 173, 217 Rn. 26 - Aspirin II). Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juni 1986 - I ZR 65/84, GRUR 1987, 54, 55 - Aufklärungspflicht des Abgemahnten; Urteil vom 19. Oktober 1989 - I ZR 63/88, GRUR 1990, 381 - Antwortpflicht des Abgemahnten). Der Zweck der Vorabunterrichtung, zwischen den Beteiligten in kurzer Zeit Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Importeur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass der Importeur in besonderem Maß auf die Reaktion des Markeninhabers vertrauen darf. Beanstandet dieser das beab- sichtigte Umverpacken in der angezeigten Form nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann sich der Parallelimporteur darauf verlassen, der Markeninhaber werde gegen ihn auch in Zukunft Ansprüche aus der Marke nicht auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt stützen. Macht der Markeninhaber gleichwohl einen Anspruch unter Berufung auf einen Umstand geltend, den er in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht beanstandet hat, handelt er treuwidrig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu seinem Verhalten auf die Vorabunterrichtung in Widerspruch setzt (BGHZ 173, 217 Rn. 27 - Aspirin II). Von einem solchen Selbstwiderspruch kann im Streitfall keine Rede sein. Das Verhalten der Beklagten , die sich sogleich und unmissverständlich gegen die Einfuhr durch die Klägerin gewandt hat, kann im Sinn des § 242 BGB auch nicht als arglistig oder rechtsmissbräuchlich (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581 - The Colour of Elégance) angesehen werden; es stellt schließlich auch keine sittenwidrige Behinderung durch Ausnützen einer formalen Rechtsstellung dar (vgl. nur BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 - I ZR 177/99, BGHZ 150, 82 = GRUR 2002, 967 - Hotel Adlon).
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4. Die Beurteilung des Zahlungsantrags durch das Berufungsgericht kann keinen Bestand haben. Die unberechtigte Verwarnung aus einem Schutzrecht stellt einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar und kann, wenn der Eingriff rechtswidrig und schuldhaft ist, zum Schadensersatz verpflichten (BGH, Beschluss vom 15. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1, 2 = GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ). Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts können die tatbestandlichen Voraussetzungen eines solchen Schadensersatzanspruchs nicht verneint werden.
29
Das Berufungsgericht ist zwar im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass ein Schadensersatzanspruch wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren voraussetzt. Ein nur der Rechtswahrung dienender Meinungsaustausch über die Rechtslage begründet einen solchen Anspruch noch nicht (BGH, Urteil vom 10. Juli 1997 - I ZR 42/95, GRUR 1997, 896, 897 - Mecki-Igel III). Das Berufungsgericht hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass eine Schutzrechtsverwarnung nur dann vorliege, wenn der Rechtsinhaber von seinem Gegner die Abgabe einer förmlichen Unterlassungserklärung verlange, hierfür eine Frist setze und für den Fall der Zuwiderhandlung oder des fruchtlosen Fristablaufs konkrete rechtliche Schritte androhe.
30
Dies mag Voraussetzung einer zum Schadensersatz verpflichtenden Schutzrechtsverwarnung sein, wenn der Schutzrechtsinhaber dem Verwarnten zum Vorwurf macht, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Denn dann ist die Wiederholung der schutzrechtsverletzenden Handlungen zu besorgen, und diese Wiederholungsgefahr kann regelmäßig nur dadurch ausgeräumt werden, dass der Verletzer sich nicht nur verpflichtet, die rechtsverletzenden Handlungen nicht fortzusetzen, sondern auch für den Fall einer Verletzung dieser (vertraglich übernommenen) Unterlassungsverpflichtung die Zahlung einer Vertragsstrafe verspricht, deren Höhe so bemessen ist, dass sie ausreicht, den Verletzer nachdrücklich zur Beachtung der Rechte des Schutzrechtsinhabers anzuhalten. Verlangt der Schutzrechtsinhaber in dieser Situation nicht die Abgabe einer Unterlassungserklärung, kann dies Zweifel an seinem ernsthaften Willen wecken, sein Schutzrecht tatsächlich durchzusetzen und notfalls gerichtliche Schritte einzuleiten, wenn sich der (vermeintliche) Verletzer nicht unterwirft.
31
Sind schutzrechtsverletzende Handlungen jedoch noch nicht begangen worden, sondern hat sich der Verletzer lediglich eines Rechts zur Benutzung des immateriellen Schutzguts berühmt oder gar - wie zunächst im Streitfall - nur angefragt, ob der Schutzrechtsinhaber in einer beabsichtigten Benutzung eine Verletzung seiner Rechte sieht, ist es nicht sachgerecht, eine Schutzrechtsver- warnung nur dann anzunehmen, wenn der Schutzrechtsinhaber die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung fordert. Denn eine solche Erklärung kann er regelmäßig nicht verlangen, wenn es nicht gilt, eine durch frühere Verletzungshandlungen begründete Wiederholungsgefahr auszuräumen. Vielmehr ist der Schutzrechtsinhaber schon dann klaglos gestellt, wenn der an der Benutzung des immateriellen Schutzguts interessierte Wettbewerber erklärt, von der Benutzung Abstand nehmen zu wollen, und damit eine etwa begründete Erstbegehungsgefahr wieder ausräumt. Dann muss es aber im Interesse des vom Großen Senat für Zivilsachen für wesentlich erachteten wirksamen Ausgleichs zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls jedenfalls als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können (BGHZ 164, 1, 3) in Fällen, in denen keine Wiederholungsgefahr besteht, auch für eine Schutzrechtsverwarnung genügen, wenn der Schutzrechtsinhaber ernsthaft und endgültig geltend macht, dass die beabsichtigten Benutzungshandlungen sein Ausschlussrecht verletzten, und für den Fall der Verletzung die Durchsetzung seiner Rechte androht.
32
Unter Zugrundelegung dieses Maßstabs ist die im Wesentlichen den zum Arzneimittel Neurontin abgegebenen Erklärungen entsprechende Antwort der Beklagten auf die Anfrage der Klägerin, ob für den Import des Arzneimittels Zoloft der Besondere Mechanismus eingreife, als Schutzrechtsverwarnung zu werten. Denn die Beklagte hat - wie im Fall Neurontin - unmissverständlich erklärt, dass der Import eine Schutzrechtsverletzung darstelle, und auf ihre der Klägerin bekannte Entschlossenheit verwiesen, im Verletzungsfall die zur Durchsetzung ihrer Rechte erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dies konnte die Klägerin nicht anders als die Androhung gerichtlicher Schritte im Falle eines Imports des Arzneimittels verstehen. Diese Verwarnung war nach Auslaufen des Schutzes für das Arzneimittel Zoloft rechtswidrig.
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5. Da weitere Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, kann der Senat in der Sache selbst entscheiden und der Klägerin den geltend gemachten Schadensersatzanspruch zuerkennen.
34
Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung war schuldhaft, da die Beklagte keine Patentverletzung geltend machen durfte, ohne sich zu vergewissern , ob ihr tatsächlich ein Schutzrecht zustand, aufgrund dessen sie den Import des Arzneimittels Zoloft untersagen konnte. Wäre die Beklagte dieser Verpflichtung nachgekommen, hätte sie vom Auslaufen des Patentschutzes ohne Weiteres Kenntnis erlangt.
35
Durch die Schutzrechtsverwarnung ist der Klägerin ein Schaden in der geltend gemachten Höhe entstanden. Denn sie durfte es ohne Weiteres für erforderlich halten, sich zur Abwehr der Verwarnung anwaltlicher Hilfe zu bedienen , zumal die Beklagte ein bestimmtes Schutzrecht nicht genannt hatte und daher für die Klägerin nicht ohne Weiteres feststellbar war, dass Patentschutz tatsächlich nicht mehr bestand. Gegen den angesetzten Gegenstandswert und den Gebührensatz sind Bedenken weder von der Revisionsbeklagten geltend gemacht noch sonst ersichtlich.
36
Für ein Mitverschulden der Klägerin treten keine Anhaltspunkte hervor. Insbesondere besteht kein Anlass, der Klägerin den geltend gemachten Anspruch deshalb ganz oder auch nur teilweise zu versagen, weil es, wie das Berufungsgericht meint, allein Sache der Klägerin gewesen wäre, die Patentrechtslage im Hinblick auf den Besonderen Mechanismus zu klären. Auch in diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte verpflichtet war, der Klägerin auf Anfrage dasjenige Schutzrecht oder diejenigen Schutzrechte zu nennen, die einem Import des Arzneimittels entgegenstehen konnten. Denn wenn die Beklagte die Anfrage nicht konkret beantwortete, gleichwohl jedoch mitteilte, der Klägerin sei der Import des Arzneimittels und dessen Vertrieb im Inland untersagt, musste diese Angabe jedenfalls richtig sein. Statt dessen hat die Beklagte eine vermeidbare Unsicherheit dadurch geschaffen, dass sie die Klägerin zu der Ermittlung zwang, ob es Schutzrechte gab und welche dies gegebenenfalls waren, die die von der Klägerin ausgesprochene Verwarnung rechtfertigen konnten. Es ist nicht gerechtfertigt, die Beklagte ganz oder teilweise von der Haftung für die Kosten freizustellen, die der Klägerin hierdurch entstanden sind.
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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Meier-Beck Keukenschrijver Mühlens Richter am Bundesgerichtshof Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben. Meier-Beck Bacher
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 13.03.2008 - 315 O 339/07 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 23.04.2009 - 3 U 75/08 -

ra.de-Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 12. Juli 2011 - X ZR 56/09

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Bundesgerichtshof Urteil, 12. Juli 2011 - X ZR 56/09 zitiert 14 §§.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 823 Schadensersatzpflicht


(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. (2) Di

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung


(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. (2) Schadensersatz weg

Zivilprozessordnung - ZPO | § 256 Feststellungsklage


(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverh

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Patentgesetz - PatG | § 139


(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 133 Auslegung einer Willenserklärung


Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger

Markengesetz - MarkenG | § 24 Erschöpfung


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG | Art 14


(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der All

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Bundesgerichtshof Urteil, 20. Jan. 2005 - I ZR 29/02

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(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.

(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.

(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.

Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

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2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Klägerin jedoch gemäß § 242 BGB daran gehindert, den Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte geltend zu machen, weil sie die von der Beklagten verwendeten Umverpackungen zunächst nicht beanstandet hat. Allerdings kommt es insoweit nicht darauf an, ob die Voraussetzungen des allgemeinen Verwirkungsein- wands aus § 242 BGB gegeben sind. Vielmehr ergibt sich im Streitfall schon aus den oben (unter II 1 b aa) dargelegten Grundsätzen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit von Parallelimporten, dass von der Klägerin ein Anspruch auf Unterlassung nicht mehr geltend gemacht werden kann, weil sie keine Beanstandungen erhoben hat, als sie von der Beklagten über die beabsichtigte Verwendung der "Europackung" unterrichtet wurde.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 133/00 Verkündet am:
12. Dezember 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Beloc
Von einem Umpacken von Arzneimitteln durch einen Parallelimporteur, dem
sich ein Markeninhaber nur unter bestimmten von der Rechtsprechung aufgestellten
Voraussetzungen widersetzen darf, ist auch dann auszugehen, wenn in
eine importierte Originalpackung eine neue Gebrauchsinformation eingefügt
und die Beschriftung der Verpackung durch aufgeklebte Etiketten oder
Schwärzungen verändert wird.
BGH, Urt. v. 12. Dezember 2002 - I ZR 133/00 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 12. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof.
Dr. Bornkamm und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 11. Mai 2000 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, ein bedeutendes Pharmaunternehmen, nach dem Umsatz in Deutschland an zweiter Stelle, vertreibt in Deutschland die Arzneimittel (Beta -Rezeptorenblocker) "Beloc" und "Beloc mite". Sie ist ausschließliche Lizenznehmerin an der Wortmarke Nr. 967 973 "BELOC", eingetragen unter anderem für "pharmazeutische Präparate", deren Inhaberin, ihre Muttergesellschaft, sie ermächtigt hat, die Markenrechte gerichtlich geltend zu machen. In Österreich
werden von der mit der Klägerin konzernmäßig verbundenen A. GmbH, Linz (im folgenden: A. Linz), ebenfalls die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" vertrieben.
Die Beklagten sind Parallelimporteure von Arzneimitteln. Sie haben angekündigt , sie wollten die aus Österreich stammenden Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" nach Deutschland importieren (Beklagte zu 1) und hier vertreiben (Beklagte zu 1 und 2). Nach einem Schriftwechsel zwischen den Parteien haben sich die Beklagten geweigert, Muster der parallel importierten Arzneimittel "Beloc" (zu 50 Tabletten) und "Beloc mite" (zu je 30 und je 50 Tabletten) der Klägerin ohne Kostenübernahme durch diese zu übersenden; sie haben nur Fotokopien der Packungen übermittelt. Bei diesen Packungen haben die Beklagten die österreichischen Originalpackungen mit entsprechenden eigenen Aufklebern benutzt bzw. Schwärzungen vorgenommen.
Bei dem parallel importierten "Beloc mite" zu 30 Tabletten wurde eine österreichische Originalpackung "Beloc mite" zu 20 Tabletten verwendet, von der Inhaltsangabe "20 Stück" wurde die Zahl "20" geschwärzt, im übrigen wurden entsprechende Aufkleber der Beklagten benutzt. Der Inhalt (in Österreich zwei Blisterstreifen mit je 10 Tabletten) wurde auf drei Blister aufgestockt, die Blister erhielten entsprechende Aufkleber der Beklagten, beigefügt wurde noch eine neu gedruckte Gebrauchsinformation.
Bei den parallel importierten Präparaten "Beloc" und "Beloc mite" zu je 50 Tabletten wurden die österreichischen Originalpackungen mit Aufklebern der Beklagten verwendet, auch die Blister erhielten Aufkleber der Beklagten;
beigefügt war wiederum eine von den Beklagten neu erstellte Gebrauchsinformation.
Die Klägerin hat geltend gemacht, in der Verwendung der überklebten Blisterstreifen und Originalpackungen liege eine Markenverletzung, soweit die Beklagten nicht vorab Muster übersendeten; insoweit reichten zur Überprüfung der Packungen Fotokopien nicht aus. Die Beklagten dürften die Musterübersendung auch nicht von der Bezahlung des Apothekeneinkaufspreises abhängig machen.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,
in der Bundesrepublik Deutschland Arzneimittel, die aus einem Mitgliedstaat in der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum importiert worden sind,
in Deutschland mit veränderten äußeren Originalpackungen und/ oder Primärpackungen und/oder unter Verwendung einer neu erstellten Gebrauchsinformation unter Bezeichnungen anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, für die die Klägerin im Inland Markenschutz genießt,
wenn und soweit die Beklagten die Klägerin nicht vorab vom geplanten Feilhalten unterrichten und auf deren Verlangen vor dem Vertrieb ein Muster dieser Arzneimittel liefern, ohne dies von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig zu machen.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten und haben geltend gemacht, die Grundsätze der EuGH-Rechtsprechung zum Umpacken fänden keine Anwendung , soweit beim Parallelimport eine Arzneimittelpackung mit unverändertem Packungsinhalt verwendet werde, bei der nur Umetikettierungen vorgenommen würden; das gelte auch für Aufstockungsfälle (wie bei "Beloc mite" zu 30 Tabletten), bei denen einer Originalpackung ein vollständiger Blisterstreifen hinzugefügt werde. Eine Pflicht zur Vorabinformation und Musterübersendung bestehe insoweit nicht. Das Verlangen nach einer Musterübersendung wäre unverhältnismäßig. Jedenfalls aber müßten die Beklagten nicht die Kosten für die Muster tragen.
Die Beklagten haben im Wege der Widerklage die Feststellung begehrt, daß die Klägerin verpflichtet sei, im Falle der Mustervorlage hierfür den Apothekeneinkaufspreis der Beklagten zu bezahlen.
Das Landgericht hat der Klage überwiegend stattgegeben und die Widerklage abgewiesen.
Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage auch insoweit stattgegeben, als das Landgericht sie abgewiesen hatte, wobei sich der Verbotsausspruch nur
auf die Verwendung der Verpackung in veränderter Form und der neu erstellten Gebrauchsinformation in kumulativer Fassung erstreckt.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihr Klageabweisungsbegehren und die Widerklage weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung durch die Beklagten angenommen und dazu ausgeführt:
Der Gegenstand des vom Landgericht zugesprochenen Unterlassungsantrags sei verallgemeinert - nicht nur auf die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" bezogen - der Parallelimport von Arzneimitteln aus den genannten europäischen Mitglied- und Vertragsstaaten nach Deutschland einschließlich der sonstigen aufgeführten Handlungen, sofern die vorgenommenen Veränderungen an den Originalpackungen erfolgt seien und soweit die Beklagten auf Verlangen der Klägerin keine Importmuster der Arzneimittel lieferten, ohne dies von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig zu machen. Zum Gegenstand des Antrags gehörten als Veränderungen an den Originalpackungen der Vertrieb "mit veränderten äußeren Originalpackungen und/oder Primärpackungen".
Das angegriffene Verhalten der Beklagten stelle, unbeschadet einer gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts und der Schranken gemäß Art. 28, 30 EG, eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar.
Eine Erschöpfung des Markenrechts sei nicht eingetreten, weil sich die Klägerin der Benutzung der ihr lizenzierten Marke durch die Beklagten aus berechtigten Gründen widersetzen dürfe. Zu den notwendigen Voraussetzungen für den Eintritt der Erschöpfung gehöre nach der Rechtsprechung, daß alle
aufgestellten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müßten. Lägen nicht alle Voraussetzungen vor, so bleibe es bei dem Ausgangspunkt, nach der ein Parallelimporteur daran gehindert werden könne, das vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebrachte Arzneimittel in eine neue Verpackung umzupacken und die Marke darauf wiederanzubringen. Ein "Umpacken" sei aber auch dann gegeben, wenn der Importeur den Inhalt und das Aussehen von Originalpackungen verändert habe; hierbei sei nur darauf abzustellen, daß der Parallelimporteur den Inhalt und das Aussehen einer äußeren Originalpackung verändert habe und daß dabei die vom Hersteller angebrachte Marke stehenbleibe. Danach fehle es an einer gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG, wenn der Markeninhaber von dem Vorhaben nicht vorab unterrichtet werde oder der Importeur auf Verlangen vor dem Vertrieb kein Muster der neugestalteten Originalpackung liefere. Selbst bei einem nur unerheblichen Eingriff bestehe das Erfordernis der vorherigen Unterrichtung des Markeninhabers, zumal eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts in Fällen erheblicher Beeinträchtigung ohnehin nicht eintreten könne. Die Informationspflicht ermögliche es dem Markeninhaber, die Überprüfung vorzunehmen, ob nur ein unerheblicher Eingriff in die mit seiner Marke versehenen Arzneimittel vorliege, den er hinzunehmen habe, oder ob er wegen eines erheblichen Eingriffs kraft Markenrechts den Parallelimport mangels gemeinschaftsrechtlicher Erschöpfung unterbinden könne. Dabei sei auf Muster abzustellen und nicht auf bloße Ablichtungen. Der Markeninhaber könne nur anhand der Muster das äußere Erscheinungsbild der Umverpackung und der Blisterstreifen, den Inhalt der Packung insgesamt sowie die Qualität der Aufkleber überprüfen.
Dem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin stehe die gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts nicht entgegen, wenn einer der die Pflicht zur Mustervorlage nach sich ziehenden Parallelimportfälle gegeben sei, die Beklagten aber die (von der Klägerin verlangte) Lieferung des Musters von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig machten. Bei dem Erfordernis der Lieferung des Musters handele es sich um eine Obliegenheit des Parallelimporteurs, die Muster seien demgemäß ohne Kostenerstattung durch die Klägerin zu liefern.
Die Feststellungswiderklage in der in der Berufungsinstanz geltend gemachten Fassung einschließlich der Hilfsanträge sei unbegründet.
II. Die hiergegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg. Mit Recht ist das Berufungsgericht von einer Pflicht der Beklagten zur kostenlosen Lieferung von Mustern ausgegangen.
1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklichen die Beklagten dadurch, daß sie die importierten Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Aufstocken der Packung zu 20 auf 30 Tabletten durch Hinzufügen eines weiteren Blisters zu 10 Tabletten (30er Packung), dem Aufkleben von Etiketten und der Vornahme von Schwärzungen sowie der Beifügung einer neuen Gebrauchsinformation (30er und 50er Packung), vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG), weil das Arzneimittel mit seiner inneren Verpackung (Blister) und
der Umverpackung die markenrechtlich geschützte Einheit bildet (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 40, 50).
Der markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Voraussetzungen einer Erschöpfung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint.
2. Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen. In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in den Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 49, 53 ff. = GRUR Int. 1996, 1144; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = GRUR Int. 2000, 159 - Pharmacia & Upjohn). Danach ist der Eintritt der Erschöpfung des Rechts aus der Marke nur für solche bestimmten Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 = GRUR Int. 1999, 870 - Docksides/Sebago) anzunehmen, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen kumulativ fünf Bedingungen gegeben sind: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Blisterstreifen, wird von den Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lük-
kenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur muß den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Das soll den Markeninhaber in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic; Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 - Aspirin, je m.w.N.).
3. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht die zum Umpacken von Arzneimitteln entwickelten Grundsätze auf den vorliegenden Fall angewendet, in dem es darum geht, daß die Beklagten eine neue Gebrauchsinformation eingefügt und die Beschriftung der österreichischen Originalpackungen verändert haben. Es trifft zwar zu, daß die genannten Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nur den Fall der Umverpackung behandeln. Das hat aber allein darin seine Ursache, daß in den zugrundeliegenden Streitfällen jeweils eine Um- oder Neuverpackung der parallel- oder reimportierten Präparate in Rede gestanden hatte. Aus den Entscheidungsgründen wird deutlich, daß auch nach Ansicht des Gerichtshofs eine der typischen Gefahren , die das Umverpacken für den Hersteller mit sich bringen kann, darin liegt, daß im Zuge der Anpassung der Ware an die Bedürfnisse des Absatzmarktes unvollständige oder unrichtige Beipackzettel verwendet werden (EuGH GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 65 - Bristol-Myers Squibb). Entsprechendes gilt für Beschriftungen der Originalpackungen und der Blister. Da unvollständi-
ge oder unrichtige Angaben auf dem Beipackzettel oder den Blisterbeschriftun- gen die Wertschätzung des Verbrauchers für das fragliche Präparat und damit sein Vertrauen in die Marke beeinträchtigen können, ist die Garantiefunktion der Marke berührt (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 f. = WRP 2001, 549 - ZOCOR).
4. Die Klägerin kann deshalb auch im Streitfall nach den von der Rechtsprechung aufgestellten vorerwähnten Voraussetzungen verlangen, daß die Beklagten sie vorab vom geplanten Feilhalten der streitgegenständlichen veränderten österreichischen Originalpackungen unterrichten und ihr, wie sie verlangt hat, vor dem Vertrieb ein Muster der Arzneimittel vorlegen. Dabei dürfen die Beklagten die Lieferung der Muster nicht von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises durch die Klägerin abhängig machen.
Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß es sich bei der Verpflichtung zur Lieferung von Mustern um eine Obliegenheit der Beklagten handelt und deshalb eine Bezahlung der Muster mangels vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtung nicht in Betracht kommt. Vergeblich wendet sich die Revision mit dem Argument gegen diese Auffassung, im Streitfall liege überhaupt kein Umpacken vor, das eine Verpflichtung zur Musterlieferung nach sich ziehen könnte. Das Gegenteil ergibt sich aus den vorangehenden Ausführungen zu Ziffer 2.
5. Das Klagebegehren und die entsprechende Verurteilung beziehen sich nicht nur auf die konkrete Mitteilung der Beklagten, die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" in Deutschland anzubieten oder in den Verkehr zu brin-
gen, sondern allgemein auf Arzneimittel. Das beanstandet die Revision ohne Erfolg als zu weitgehend.
Das Berufungsgericht hat dazu rechtsfehlerfrei ausgeführt, der Antrag erfasse die konkrete Verletzungsform, weil das Charakteristische des Verhaltens der Beklagten nicht darin gesehen werden könne, daß sie gerade die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" in der beanstandeten Weise parallel nach Deutschland zu importieren beabsichtige. Das Berufungsgericht hätte sich darüber hinaus darauf stützen können, daß die Beklagten selbst durch ihre Widerklage zu erkennen gegeben haben, daß sie auch andere Arzneimittel nach Deutschland zu importieren beabsichtigen, so daß die im Antrag und der Verurteilung enthaltene Verallgemeinerung unbedenklich zulässig ist.
6. Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich zugleich, daß die Widerklage unbegründet ist.
III. Danach war die Revision auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 89/98 Verkündet am:
19. Oktober 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
ZOCOR
Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsrichtlinie
) Art. 7 Abs. 2
Wird im Zuge der (Wieder-)Einfuhr eines mit Zustimmung des Markeninhabers im
EU-Ausland in den Verkehr gebrachten Arzneimittels ein Beipackzettel in deutscher
Sprache beigefügt oder die Beschriftung der Blisterverpackung (hier: Angabe
des Verfallsdatums) im Hinblick auf die Anforderungen des deutschen Marktes
geändert, tritt eine Erschöpfung des Markenrechts nur ein, wenn der Importeur
den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des in dieser Weise veränderten Arzneimittels
unterrichtet und ihm auf Verlangen ein Muster liefert (Ergänzung zu
EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 – Bristol-Myers Squibb; Aufgabe
von BGHZ 82, 152, 157 f. – Öffnungshinweis).
BGH, Urteil vom 19. Oktober 2000 – I ZR 89/98 – OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 19. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten und die Anschlußrevision der Klägerin gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 12. Februar 1998 werden zurückgewiesen.
Von den Kosten des Revisionsverfahrens haben die Klägerin 5/12 und die Beklagten 7/12 zu tragen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen der M. & Co. Inc., R. , USA (im folgenden: M. & Co.). Diese ist Inhaberin der eingetragenen Marke “ZOCOR” und hat der Klägerin eine Lizenz eingeräumt und sie ermächtigt, im Falle von Markenverletzungen gegen Dritte vorzugehen.
Auf der Grundlage eigener arzneimittelrechtlicher Zulassungen vertreibt die Klägerin in Deutschland die lipidsenkenden Präparate “ZOCOR 5”, “ZOCOR 10” und “ZOCOR 20” mit einem Gehalt von 5, 10 bzw. 20 mg des Wirkstoffes Simvastatin , und zwar in den Packungsgrößen N 1 (30 Tabletten), N 2 (50 Tabletten) und N 3 (100 Tabletten). In Italien vertreibt ein anderes Tochterunternehmen von M. & Co. unter den Bezeichnungen “zocor 10” und “zocor 20” entsprechende Präparate, “zocor 10” jedoch nur in Packungen zu 20 Tabletten, “zocor 20” nur in Packungen zu 10 Tabletten.
Die Beklagten erwerben in Italien Bestände der Arzneimittel “zocor 10” und “zocor 20”, die sie in Deutschland mit einer Formalzulassung, die auf der der Klägerin erteilten Zulassung beruht, in Verkehr bringen. Um die Packungen den Bedürfnissen des deutschen Marktes anzupassen, nehmen die Beklagten verschiedene Ä nderungen vor, die teilweise die Neugestaltung der Packungen, teilweise aber auch nur das Auswechseln von Gebrauchsinformationen und das Anbringen von Beschriftungen auf den Blistern umfassen.
Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, das Inverkehrbringen der in dieser Weise veränderten Arzneimittel stelle einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes und damit einen Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG dar; außerdem verletzten die Beklagten die Markenrechte der M. & Co. Nachdem nur ein Teil des Rechtsstreits in die Revisionsinstanz gelangt und nur ein Teil der Revision angenommen worden ist, ist Gegenstand des Revisionsverfahrens noch der Antrag,
es den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen , das Fertigarzneimittel zocor 10 oder zocor 20 mit einer neu gestalteten Packung, Gebrauchsinformation oder Blisterbeschriftung oder unter
Verwendung eines sonstigen neuen oder neu gestalteten Packungsmittels in Verkehr zu bringen, ohne zuvor die M. & Co. oder die Klägerin von dieser Absicht zu unterrichten und ohne zuvor der M. & Co. bzw. der Klägerin auf Verlangen ein Muster der neu gestalteten Ware zu überlassen.
Die Beklagten sind diesem Begehren entgegengetreten. Soweit der Antrag Umverpackungen einschließlich Fensterpackungen betrifft, haben sie eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Sie haben die Ansicht vertreten, daß weitergehende Informationspflichten nicht bestünden; insbesondere seien sie nicht verpflichtet, den Markeninhaber zu informieren und ihm Muster zu überlassen , wenn lediglich die Gebrauchsinformationen ausgetauscht und Blisterbeschriftungen angebracht worden seien.
Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Verurteilung der Beklagten auf den Teil des Antrags beschränkt, der nicht von der Unterwerfungserklärung erfaßt war, und den Unterlassungstenor in der Weise geändert, daß die oben im Antrag kursiv wiedergegebenen Wörter entfallen.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung des noch in Streit stehenden Unterlassungsantrags weiterverfolgen. Die Klägerin tritt der Revision entgegen und begehrt mit der Anschlußrevision , deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, hinsichtlich dieses Unterlassungsantrags die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten der Beklagten eine Verletzung der Klagemarke gesehen, wobei allerdings im Umfang der Unterwerfungserklärung die Wiederholungsgefahr entfallen sei. Zur Begründung hat es ausgeführt :
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften trete zwar eine Erschöpfung des Markenrechts auch dann ein, wenn die aus dem EU-Ausland re- oder parallelimportierte Ware im Inland in einer veränderten Aufmachung unter Beibehaltung der ursprünglichen Marke in Verkehr gebracht werde. Dies setze aber voraus, daß bestimmte Bedingungen erfüllt sein müßten. Hierzu zähle, daß der Importeur den Markeninhaber in Kenntnis setze, bevor er umgepackte oder sonst veränderte Ware in Verkehr bringe, und daß er dem Markeninhaber auf Verlangen ein Muster der veränderten Ware zur Verfügung stelle. Hieran fehle es im Streitfall.
Im Umfang der abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung sei jedoch die Wiederholungsgefahr entfallen. Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Erklärung bestünden nicht. Weder die Wirksamkeit der Erklärung noch der Wegfall der Wiederholungsgefahr setzten voraus, daß die übernommene Unterlassungsverpflichtung den vollen Umfang des geltend gemachten Anspruchs abdecke.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
1. Zur Revision:
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklichen die Beklagten dadurch , daß sie die in Italien mit Zustimmung der Markeninhaberin in den Verkehr gebrachten Präparate “zocor 10” und “zocor 20” nach Deutschland importieren und hier nach Vornahme bestimmter Veränderungen wie dem Auswechseln des Beipackzettels oder der Ä nderung der Blisterbeschriftungen anbieten und vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 2 und 4 MarkenG). Der markenrechtliche Schutz entfällt zwar, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Markeninhaberin kann sich aber im Streitfall aus berechtigten Gründen der Benutzung ihrer Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware durch die Beklagten widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

a) Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen.
In der Entscheidung “Bristol-Myers Squibb” hat der Gerichtshof dem Reoder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen Befugnisse zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 – Rs. C-427/93, C-429/93 u. C436 /93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 – Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927 = GRUR Int. 2000, 159 = WRP 1999, 1264 – Pharmacia & Upjohn). Dabei wurden zur Auslegung von Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie die zu Art. 30, 36 EGV – jetzt Art. 28, 30 EG – entwickelten Grundsätze herangezogen (EuGH, Urt. v. 23.5.1978 – Rs. 102/77,
Slg. 1978, 1139 = GRUR Int. 1978, 291 – Hoffmann-La Roche; Urt. v. 10.10.1978 – Rs. 3/78, Slg. 1978, 1823 = GRUR Int. 1979, 99 – American Home Products; Urt. v. 3.12.1981 – Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913 = GRUR Int. 1982, 187 – Pfizer; vgl. auch EuGH, Urt. v. 11.7.1996 – Rs. C-71/94, C-72/94 u. C-73/94, Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867 – Eurim-Pharm; BGH, Urt. v. 10.4.1997 – I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 632 f. = WRP 1997, 742 – Sermion II). Danach ist die Erschöpfung der Marke in den Fällen des Re- oder Parallelimports von fünf Bedingungen abhängig: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient erwiesenermaßen nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, z.B. in der Blisterverpackung, wird von den Veränderungen , die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lückenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, daß der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur muß den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Diese zuletzt genannte Voraussetzung soll den Hersteller in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144, 1150 Tz. 78 – Bristol-Myers Squibb; Slg. 1978, 1139 = GRUR Int. 1978, 291, 298 Tz. 12 – Hoffmann-La Roche).

b) Mit Recht hat das Berufungsgericht die zum Umverpacken von Arzneimitteln entwickelten Grundsätze auf den Streitfall angewandt, in dem es (auch) darum geht, daß lediglich ein Beipackzettel in deutscher Sprache eingefügt oder die Beschriftung der Blisterverpackungen verändert wird. Der Umstand, daß in den genannten EuGH-Entscheidungen nur der Fall der Umverpackung behandelt
ist, hat allein darin seine Ursache, daß in den zugrundeliegenden Streitfällen jeweils eine Um- oder Neuverpackung der parallel- oder reimportierten Präparate in Rede gestanden hatte. Aus den Entscheidungsgründen wird aber deutlich, daß auch nach Ansicht des Gerichtshofs eine der typischen Gefahren, die das Umverpacken für den Hersteller mit sich bringen kann, darin liegt, daß im Zuge der Anpassung der Ware an die Bedürfnisse des Absatzmarktes unvollständige oder unrichtige Beipackzettel verwendet werden (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 65 – Bristol-Myers Squibb; Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867, 873 Tz. 56 – Eurim-Pharm). Entsprechendes gilt für die Blisterbeschriftungen , die etwa im Streitfall gesetzlich vorgeschriebene Angaben über das Verfallsdatum enthalten. Da unvollständige oder unrichtige Angaben auf dem Beipackzettel oder den Blisterbeschriftungen die Wertschätzung des Verbrauchers für das fragliche Präparat und damit sein Vertrauen in die Marke beeinträchtigen können, ist die Garantiefunktion der Marke berührt. Des von der Revision angeregten Vorabentscheidungsersuchens (Art. 234 EG) bedarf es insofern nicht (vgl. EuGH, Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867, 873 Tz. 57 – Eurim-Pharm).
Die Klägerin kann danach für ihr Begehren auf berechtigte Gründe im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG verweisen. Die Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg auf die Entscheidung “Öffnungshinweis” des Senats aus dem Jahre 1981 (BGHZ 82, 152). Der dort für die damalige Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz aufgestellte Grundsatz, das Hinzufügen eines rückübersetzten Beipackzettels tangiere die Garantiefunktion des Warenzeichens nicht (BGHZ 82, 152, 157 f.), kann für das neue Recht nicht aufrechterhalten werden (anders OLG Frankfurt am Main WRP 1998, 634, 635).
2. Zur Anschlußrevision:
Mit Recht hat das Berufungsgericht die Klage insoweit abgewiesen, als die Klägerin auch eine vorherige Information und Musterbelieferung in den Fällen begehrt hat, in denen die Beklagten eine veränderte Packung oder neue oder neu gestaltete Packungsmittel einsetzen. Denn durch die abgegebene Unterwerfungserklärung ist die Wiederholungsgefahr im Umfang des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 4 i.V. mit § 24 MarkenG entfallen.

a) Entgegen der Auffassung der Anschlußrevision bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte dafür, daß die abgegebene Unterwerfungserklärung nicht Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens ist. Die Anschlußrevision verweist zwar mit Recht darauf, daß bereits geringe Zweifel an der Ernstlichkeit ausreichen , um der Unterwerfungserklärung ihre die Wiederholungsgefahr ausräumende Wirkung zu nehmen (BGH, Beschl. v. 16.11.1995 – I ZR 229/93, GRUR 1997, 379, 380 = WRP 1996, 284 – Wegfall der Wiederholungsgefahr II; Urt. v. 10.7.1997 – I ZR 62/95, GRUR 1998, 483, 485 = WRP 1998, 296 – Der M.-Markt packt aus). Der Umstand, daß die Beklagten eine hinter dem Begehren der Klägerin zurückbleibende Erklärung abgegeben haben, läßt aber nicht auf einen Mangel an Ernstlichkeit schließen. Dies gilt im Streitfall schon deswegen, weil das weitergehende Begehren der Klägerin im Streitfall teilweise keine Grundlage in einem gesetzlichen Unterlassungsanspruch hatte (dazu unter II.2.b). Doch auch bei einer Teilunterwerfung, die ein Schuldner abgibt, weil er hinsichtlich dieses Teils des Streits eine gerichtliche Auseinandersetzung – aus welchen Gründen auch immer – vermeiden möchte, hinsichtlich des anderen Teils aber eine gerichtliche Klärung anstrebt, können nicht ohne weiteres Zweifel an der Ernstlichkeit angenommen werden.

b) Die abgegebene Unterwerfungserklärung ist auch nicht deswegen unzureichend , weil sie sich – wie die Anschlußrevision beanstandet – genau an dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nicht aber an dem Unterlassungsbegehren der Klägerin und dem – diesem stattgebenden – Tenor des landgerichtlichen Urteils orientiert.
Die Anschlußrevision wendet demgegenüber ein, die Klägerin könne nur dann ihre Kontrollrechte umfassend wahrnehmen, wenn die Beklagten verpflichtet seien, die Markeninhaberin vor Inverkehrbringen der veränderten Ware nicht nur zu informieren, sondern ihr auf Verlangen auch ein Muster zur Verfügung zu stellen. Nach der Unterlassungserklärung könnten die Beklagten dagegen mit der Unterrichtung bis unmittelbar vor dem ersten Akt des Inverkehrbringens warten. Damit würden die Möglichkeiten der Markeninhaberin verkürzt, rechtzeitig gegen die Beklagten vorzugehen.
Der Anschlußrevision ist einzuräumen, daß nach den in der Entscheidung “Bristol-Myers Squibb” aufgestellten Grundsätzen (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144) die Hände des Markeninhabers zunächst gebunden sind, wenn der Re- oder Parallelimporteur ihn “vorab” – und sei es auch erst unmittelbar vor der Einfuhr (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG) der veränderten Ware – “vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichtet” hat. Der Markeninhaber kann dann unter Umständen ein Muster erst überprüfen und gegebenenfalls gegen den Importeur vorgehen, nachdem bereits ein Teil der Ware eingeführt und in Verkehr gebracht worden ist. Wenn die Anschlußrevision meint, die darin liegende Gefahr für den Markeninhaber müsse verhindert werden, verkennt sie, daß der Rechtsinhaber auch sonst häufig erst gegen eine Verletzung seiner Schutzrechte vorgehen kann, wenn es bereits zu Verletzungshandlungen gekommen ist. Im übrigen sind die in der Rechtsprechung des EuGH aufgestellten Grundsätze das Er-
gebnis einer Abwägung, bei der nicht nur die Interessen der Schutzrechtsinhaber, sondern auch das übergeordnete Interesse an der Freiheit des Warenverkehrs zu berücksichtigen sind (Art. 28, 30 EG).
III. Revision und Anschlußrevision sind danach zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Schaffert

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 29/02 Verkündet am:
20. Januar 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
The Colour of Elégance
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke
(Gemeinschaftsmarkenverordnung - GMV) Art. 51 Abs. 1 lit. b;

a) Die Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung, die mit dem Einsatz der Marke
als Mittel des Wettbewerbskampfes begründet wird, setzt die objektive Eignung
des angemeldeten Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als
Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, und eine entsprechende
Absicht des Anmeldenden voraus. An der objektiven Eignung der
Marke, zu Sperrzwecken eingesetzt zu werden, fehlt es im Regelfall nicht
deshalb, weil die kollidierende Bezeichnung beschreibend und nicht markenmäßig
benutzt wird.

b) Von einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht ist bei einer Markenanmeldung
grundsätzlich nicht auszugehen, wenn mit ihr eine "Markenfamilie"
des Anmelders fortgeschrieben wird.
BGH, Urt. v. 20. Januar 2005 - I ZR 29/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 20. Januar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. Dezember 2001 hinsichtlich der Kostenentscheidung und im übrigen teilweise aufgehoben.
Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf vom 15. März 2001 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen hinsichtlich der Kostenentscheidung und insoweit geändert, als die Klägerin auf die Widerklage verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance" und Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" zurückzunehmen.
Die Widerklage wird insoweit abgewiesen.
Von den Kosten erster und zweiter Instanz tragen die Klägerin 3/4 und die Beklagte 1/4.
Die Kosten des Revisionsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin betreibt einen Versand- und Einzelhandel sowie ein Franchisesystem für Damenoberbekleidung. Sie firmiert seit 1971 unter "Elégance R. O. GmbH". Zur Kennzeichnung ihres Unternehmens und der von ihr angebotenen Waren und Dienstleistungen verwendet sie im Geschäftsverkehr auch die Bezeichnung "Elégance".
Die Klägerin ist Inhaberin der am 26. Juni 1992 u.a. für "Bekleidungsstücke , Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 20 16 095

Die Beklagte vertreibt unter ihrer Marke "E. " weltweit im LuxusSegment Damenmode. In einem Artikel in der Ausgabe der Fachzeitschrift "T. " vom 3. Februar 2000 kündigte die Beklagte einen werblichen Auftritt als "E. the great Colours of Elegance" mit den Kollektionen "Great Elegance", "Casual Elegance", "Young Elegance" und "New Elegance" mit einem Marketing-Etat von 84 Mio. DM an.
Die Klägerin, die von dem im Februar erschienenen Artikel Kenntnis erlangte , meldete im März 2000 u.a. für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" die Gemeinschaftsmarken "Elégance", "The Colour of Elégance" und die mit dem vorangestellten Firmenlogo " " versehenen Wort-/Bildmarken "The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New Elégance" an.
Den angekündigten Werbeauftritt begann die Beklagte für ihre Herbst-/ Winter-Kollektion 2000 mit der Angabe "THE COLOUR OF ELEGANCE".
Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte gesehen und die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.
Die Beklagte hat - soweit für das Revisionsverfahren von Bedeutung - widerklagend beantragt,
die Klägerin zu verurteilen, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance", Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" und Anmeldenummer 1 559 533 Wortmarke "The Colour of Elégance" zurückzunehmen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.
Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat der Senat nur insoweit zur Entscheidung angenommen, als die Klägerin zur Rücknahme der Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummern 1 552 918, 1 552 611 und 1 552 314 verurteilt worden ist. Während des Revisionsverfahrens sind diese Wort-/Bildzeichen im Register eingetragen worden. Im Umfang der Annahme verfolgt die Klägerin den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß die genannten Gemeinschaftsmarken für nichtig zu erklären sind.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldungen für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:
Für die von der Klägerin angemeldeten Marken sei im Fall ihrer Eintragung der absolute Nichtigkeitsgrund des Art. 51 Abs. 1 lit. b der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) gegeben. Die Klägerin sei bei der Anmeldung der Marken bösgläubig gewesen. Der Anmelder einer Marke handele u.a. dann unlauter, wenn er in Kenntnis der Vorbenutzung ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren eine gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit der Absicht eintragen lasse, den Gebrauch für den Vorbenutzer zu sperren oder die an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Nachdem sie von dem beabsichtigten Werbeauftritt der Beklagten erfahren habe, habe die Klägerin die Markenanmeldungen vorgenommen. Sie habe für die Marken nur die französische Schreibweise "Elégance" gewählt und bei denWort-/Bildmarken ihr Firmenlogo vorangestellt. Für die erforderliche Absicht, die markenrechtliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, genüge es, daß die Klägerin von der für eine Behinderung notwendigen Verwechslungsgefahr ausgegangen sei. Unerheblich sei, daß die Beklagte die Bezeichnung "Casual Elegance" und "New Elegance" bislang nicht verwende. Die Markenanmeldungen zeigten gerade, daß es sich um eine Reaktion der Klägerin auf die Ankündigung des Werbeauftritts der Beklagten gehandelt habe. Nicht maßgeblich sei weiter, daß die Bezeichnung "THE COLOUR OF ELEGANCE" als beschreibende Angabe schutzunfähig sei. Absicht der Klägerin sei es auch insoweit gewesen, die Beklagte in der Verwendung von "THE COLOUR OF ELEGANCE" zu behindern. Ein sachlicher Grund für die Anmeldung der Ge-
meinschaftsmarken sei nach dem Vortrag der Klägerin nicht erkennbar. Sie habe keinen ernsthaften Willen gehabt, die Marken zur Kennzeichnung von Waren zu benutzen, sondern habe lediglich versucht, um ihr Firmenschlagwort "Elégance" eine möglichst hohe Schutzzone aufzubauen. Derartige Defensivmarken seien nicht zur Benutzung als Marke bestimmt und stellten jedenfalls dann einen Behinderungswettbewerb dar, wenn sie sich, wie im Streitfall, gezielt gegen einen bestimmten Wettbewerber richteten.
Nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV könne im Verletzungsverfahren die Nichtigkeit einer eingetragenen Marke mit einer Widerklage geltend gemacht werden. Vor der Markeneintragung könne aufgrund eines Beseitigungsanspruchs die Rücknahme der Markenanmeldungen begehrt werden.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt unter Aufhebung des Berufungsurteils zur Abweisung der Widerklage , soweit die Klägerin verurteilt worden ist, die Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken Anmeldenummer 1 552 918 Wort-/Bildmarke "The Colour of Elégance", Anmeldenummer 1 552 611 Wort-/Bildmarke "Casual Elégance" und Anmeldenummer 1 552 314 Wort-/Bildmarke "New Elégance" zurückzunehmen.
1. Die auf Rücknahme der Anmeldung von Gemeinschaftsmarken gerichtete Widerklage ist zulässig.
Allerdings sieht die Gemeinschaftsmarkenverordnung eine auf Erklärung der Nichtigkeit der Marke gerichtete Widerklage gemäß Art. 51 Abs. 1 GMV nur im Verletzungsverfahren aus der angegriffenen Gemeinschaftsmarke nach Art. 92 lit. a GMV vor (vgl. Eisenführ in Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung , Art. 92 Rdn. 9), während die Klägerin aus ihrer nationalen
Marke gegen die Beklagte vorgegangen ist. Im Streitfall hat die Beklagte jedoch keine Widerklage auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung erhoben, sondern einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Rücknahme der Markenanmeldungen nach deutschem Wettbewerbsrecht verfolgt. Daß die Beklagte nach Eintragung der Gemeinschaftsmarken im Revisionsverfahren ihren Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarken gerichtet hat, ändert nichts daran, daß der Klage ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch zugrunde liegt. Entsprechend haben die Vorinstanzen die Rücknahme der Gemeinschaftsmarkenanmeldungen auf einen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch nach § 1 UWG a.F. gestützt.
2. Der Beklagten steht ein Anspruch auf Rücknahme der Anmeldung der Gemeinschaftsmarken "The Colour of Elégance", "Casual Elégance" und "New Elégance" nach §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG nicht zu.
Die Klägerin hat die Gemeinschaftsmarken nicht bösgläubig angemeldet. Es kann daher offenbleiben, ob aufgrund nationalen Wettbewerbsrechts gegen eine Gemeinschaftsmarke auf Erklärung der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke wegen bösgläubiger Markenanmeldung vorgegangen werden kann oder der Antrag beim Harmonisierungsamt sowie die Widerklage im Verletzungsverfahren nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV abschließende Regelungen darstellen.

a) Der Begriff der Bösgläubigkeit in Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV und in Art. 3 Abs. 2 lit. d MRRL, der nach der bis 31. Mai 2004 gültigen Rechtslage durch § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. umgesetzt wurde und nunmehr durch § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG umgesetzt wird, entsprechen sich inhaltlich (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 50 Rdn. 21; Eisenführ in Eisenführ/Schennen aaO Art. 51 Rdn. 4). Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmißbräuchlich oder sittenwidrig ist (vgl. BGH,
Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S 100; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 95 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 89). Der Anmelder eines Kennzeichens handelt allerdings nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Zeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes kann jedoch dann gelten, wenn auf seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorliegen , die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der genannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen , daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen. Das wettbewerblich Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, daß ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 = WRP 1998, 978 - Makalu; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Davon kann bei den in Rede stehenden Markenanmeldungen nicht ausgegangen werden.

b) Einen schutzwürdigen Besitzstand an den im Beitrag der Zeitschrift "T. " vom 3. Februar 2000 für den neuen werblichen Auftritt der Beklagten genannten Bezeichnungen hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Den Erwerb eines schutzwürdigen Besitzstandes innerhalb eines Zeitraums von
eineinhalb Monaten bis zu den Anmeldungen der Gemeinschaftsmarken durch die Klägerin hat die Beklagte auch nicht geltend gemacht.

c) Die Markenanmeldungen sind auch nicht deshalb unlauter, weil sie nicht zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt werden. Dieser Tatbestand erfordert neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden , eine entsprechende Absicht des Anmeldenden (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock

III).


aa) Entgegen der Ansicht der Revision fehlt es daran nicht bereits deshalb , weil die Beklagte nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die ausschließlich verwendete Wortfolge "THE COLOUR OF ELEGANCE" nur beschreibend und nicht markenmäßig benutzt. Zwar greift ein Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV nur ein, wenn die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung kennzeichenmäßig erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz). Aus den Gemeinschaftsmarken kann die Klägerin nach den Markeneintragungen gegen eine nur beschreibende Verwendung durch die Beklagte zwar nicht mit Erfolg vorgehen. Wegen der im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zwischen einer markenmäßigen und einer beschreibenden Verwendung einer Bezeichnung schließt dies für sich genommen die Eignung der von der Klägerin angemeldeten Marken jedoch nicht aus, zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes gegen die Beklagte eingesetzt zu werden.
bb) Es fehlt jedoch an einer wettbewerbswidrigen Behinderungsabsicht auf seiten der Klägerin (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 1032, 1034 - EQUI 2000; Fezer aaO § 50 Rdn. 29; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 169; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 50 Rdn. 22 ff.; Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 10.84; Fezer/Götting, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 95). Die Klägerin schreibt mit der Anmeldung der mit ihrem Firmenlogo gebildeten Gemeinschaftsmarken lediglich ihre "Markenfamilie" fort. Bei einer Pflege des eigenen Markenbestandes steht die Tendenz im Vordergrund, einen Einbruch fremder Bezeichnungen in den eigenen Markenbestand zu verhindern. Daran hat die Klägerin ein berechtigtes Interesse. Ihr Verhalten, bei dem nicht die Störung der Beklagten als Mitbewerberin, sondern die Förderung des eigenen Wettbewerbs im Vordergrund steht, reicht für die Feststellung einer auf die Behinderung der Beklagten gerichteten Absicht nicht aus (vgl. auch Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 10.7; Fezer/Götting aaO § 4 Nr. 10 Rdn. 96; Harte/Henning/Omsels, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 7).
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 177/99 Verkündet am:
28. Februar 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Hotel Adlon
Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 2

a) Beruht der Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens wegen
der langfristigen Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten
unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung
Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit, den Betrieb (hier: ein Hotel) am
historischen Standort fortzuführen, so kann die ursprüngliche Priorität wieder
aufleben, sofern der Name des Unternehmens aufgrund seiner Geltung
oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem neu eröffneten
Unternehmen wieder zugeordnet wird.

b) Der Erwerb eines gegenüber dem Klagezeichen älteren Markenrechts während
des laufenden Rechtsstreits, um Ansprüche des Gegners nur abzuwehren
, ist grundsätzlich kein zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes
und regelmäßig nicht sittenwidrig.
BGH, Urt. v. 28. Februar 2002 - I ZR 177/99 - Kammergericht
LG Berlin
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 13. April 1999 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, eine am 16. Januar 1989 in das Handelsregister eingetragene GmbH, betrieb in Berlin-Charlottenburg, A. platz unter der Bezeichnung "Café Adlon" ein Café, das sie zwischenzeitlich verpachtet hat. Sie ist Inhaberin der für
"Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch, Wild, Geflügel, Teigwaren, Eiern, Milch, Obst und Gemüse, konservierte und frische Salate; Soßen, einschließlich Salatsoßen; Spei-
seeis, feine Backwaren und Konditorwaren; Verpflegung von Gästen , auch auûer Haus"
am 4. Juli 1990 angemeldeten und am 12. November 1990 eingetragenen Marke Nr. 1 167 660 "Adlon".
Die Beklagte zu 1, die J. Hotel-Adlon F. KG, ist Bauherrin eines auf dem Grundstück Unter den Linden 75/77 im früheren Ost-Berlin errichteten Hotelgebäudes. In diesem betreibt die Beklagte zu 3, die K. AG, ein Hotel unter der Bezeichnung "Adlon". Die Beklagte zu 1 und die Beklagte zu 3 leiten Rechte zur Benutzung der Bezeichnung "Adlon" von der Beklagten zu 2, der F. Hotelentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, ab.
Auf dem Grundstück Unter den Linden 75/77 in Berlin hatten seit 1907 Lorenz Adlon und nach seinem Tod sein Sohn Louis Adlon, ab 1941 in der Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft, das Hotel "Adlon" betrieben. Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" waren die Eheleute Louis und Hedwig Adlon und eine "Adlon GmbH". Louis und Hedwig Adlon waren zudem Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft "Lorenz Adlon Weingroûhandlung".
Das Hauptgebäude des Hotels wurde am 3. Mai 1945 durch einen Brand zerstört. Nach dem Tod von Louis Adlon am 7. Mai 1945 trug das Amtsgericht Charlottenburg am 9. November 1956 die Auflösung der offenen Handelsgesellschaft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" und als Alleininhaberin des Unternehmens Frau Hedwig Adlon in das Handelsregister ein.
In Verträgen vom 18. Februar und 1. März 1957 verpflichtete sich Hedwig Adlon, das Hotelgrundstück Unter den Linden in Berlin und das Handelsgeschäft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" auf Verlangen auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 3, die H. AG, zu übertragen. Der Vertrag vom 1. März 1957 enthielt eine entsprechende Verpflichtung von Hedwig Adlon und des weiteren Gesellschafters F. zur Übertragung der offenen Handelsgesellschaft Lorenz Adlon Weingroûhandlung.
Unter dem 16. April 1982 trug das Amtsgericht Charlottenburg auf Anregung der Industrie- und Handelskammer das Erlöschen der Handelsgesellschaften Adlon im Handelsregister ein. Nachdem die Löschungseintragungen am 30. November 1992 auf Veranlassung der verbliebenen Erben der inzwischen verstorbenen Hedwig Adlon wieder gelöscht wurden, übertrugen diese 1993 ihre Geschäftsanteile an den Gesellschaften verbunden mit dem Recht, den Namen "Adlon" und die Bezeichnung "Hotel Adlon" für ein Hotel in Berlin zu nutzen, auf die Beklagte zu 3. Mitte der 90er Jahre erwarb die Beklagte zu 2 von der Beklagten zu 3 und der M. K. & Co. GmbH sowie der K. Handelsgesellschaft mbH mit Verträgen vom 22. August 1994 und 14. Februar 1996 die Anteile an den unter "Hotel Adlon Lorenz Adlon GmbH & Co." und "Lorenz Adlon Weingroûhandlung GmbH & Co." firmierenden Gesellschaften.
Am 14. September 1994 räumte die Beklagte zu 2 der Beklagten zu 1 das Recht ein, den Namen "Adlon" und die Bezeichnung "Hotel Adlon" für das in Berlin an seinem historischen Ort wieder zu errichtende Hotel zu nutzen und durch den Betreiber eines Hotels führen zu lassen.
Die Beklagte zu 2 ist weiter Inhaberin der mit Priorität vom 24. April 1985 für
"heiûe und kalte Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch oder Fisch und Kartoffeln, Teigwaren, Reis; Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Bier, alkoholische Getränke, nämlich Weine, Spirituosen, Liköre, Sekt; Verpflegung von Gästen"
eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 084 520 "Restaurant ADLON". Diese Marke hat die Beklagte zu 2 während des Rechtsstreits von der R. erworben. Diese hatte am 23. Juni 1992 mit der Klägerin eine Vereinbarung über die Nutzung des Zeichens "Adlon" getroffen, nach der die Klägerin sich verpflichtete, aus der Eintragung und Benutzung des Warenzeichens Nr. 1 167 660 sowie etwaigen Namensrechten keine Rechte gegen die R. herzuleiten und dieser eine Lizenzgebühr zu zahlen.
Die Klägerin hat eine Verletzung ihres Markenrechts und ihrer Bezeichnung "Café Adlon" durch die Beklagten geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen , alle Adlon-Firmen seien vor dem Zeitpunkt erloschen, zu dem ihre Kennzeichenrechte entstanden seien. Sie sei Rechtsnachfolgerin der S. Verwaltungsgesellschaft mbH, die ab 1982 das Café Adlon am A. platz in Berlin betrieben habe.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der
Bundesrepublik Deutschland das Zeichen "Adlon" für einen Hotelneubau und für den Betrieb eines Hotels am Pariser Platz in Berlin zu benutzen, insbesondere wenn dies an, auf oder in diesem Hotel oder in Ankündigungen, Werbung, Prospekten oder sonstigen Geschäftspapieren geschieht.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben den Standpunkt vertreten, ihnen stehe das Recht zur Benutzung des mit dem historischen Grundstück wegen des legendären Rufs des Hotels untrennbar verbundenen Namens "Adlon" zu. Die Beklagte zu 2 verfüge zudem im Verhältnis zur Klägerin über prioritätsältere Rechte an der Bezeichnung "Adlon". Die Stillegung der Handelsgesellschaften Adlon sei nur vorübergehend erfolgt. Rechte an der Bezeichnung seien nicht erloschen. Die Geltendmachung der Zeichenrechte durch die Klägerin sei rechtsmiûbräuchlich.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung ist erfolglos geblieben (KG Rep. 1999, 337).
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch der Klägerin verneint (§ 14 Abs. 5, § 15 Abs. 4 MarkenG). Zur Begründung hat es ausgeführt :

Die Klägerin sei zwar als Inhaberin des Kennzeichenrechts aktivlegitimiert. Als im Register eingetragene Inhaberin streite zu ihren Gunsten die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG.
Zwischen der Marke der Klägerin und den Zeichen der Beklagten bestehe auch Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Beklagten könnten sich jedoch einredeweise auf ältere Rechte berufen , die der Beklagten zu 2 zuständen. Die geschäftliche Bezeichnung "Adlon", über die die Beklagte zu 2 verfüge, weise eine Priorität von 1907 auf. In der Zeit von 1945 bis 1997, in der das Hotel nicht betrieben worden sei, seien die Rechte an der geschäftlichen Bezeichnung nicht erloschen. Es habe sich um eine vorübergehende Unterbrechung gehandelt. Maûgeblich hierfür sei die Verkehrsauffassung in dem Zeitpunkt, in dem die Benutzung wieder aufgenommen worden sei. Einen festen Zeitrahmen, der für die Annahme einer nur vorübergehenden Stillegung des Betriebs nicht überschritten werden dürfe, gebe es nicht. Es komme auf die Umstände des Einzelfalls an. Die Bezeichnung "Hotel Adlon" habe in der Zeit von 1907 bis 1945 einen legendären Ruf und damit eine besonders hohe Kennzeichnungskraft erworben. Die Erinnerung an den Hotelbetrieb habe sich bis zum Wiederaufbau des Hotels, der nach der Wiedervereinigung nahegelegen habe, ohne weiteres erhalten. Die Idee, das Hotel am historischen Standort im Ostteil der Stadt wiederzuerrichten, sei zu keiner Zeit aufgegeben worden. Der Betriebsaufnahme durch die Beklagte zu 3 hätten die Gesellschafter der Hotel Adlon OHG ausdrücklich zugestimmt.
Die Beklagten könnten der Klagemarke auch die Rechte aus der prioritätsälteren , von der R. erworbenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 084 520 entgegen-
halten. Der Erwerb dieser Marke durch die Beklagte zu 2 sei nicht unwirksam, auch wenn er nur erfolgt sei, um die Rechte der Klägerin entgegenzuhalten.
Ein Unterlassungsanspruch folge auch nicht aus § 15 Abs. 4 MarkenG. Selbst wenn die Klägerin Rechtsnachfolgerin der S. Verwaltungsgesellschaft mbH sei und für die Bezeichnung "Café Adlon" eine Priorität von 1982 in Anspruch nehmen könne, sei die geschäftliche Bezeichnung "Adlon" der Beklagten von 1907 prioritätsälter. Schlieûlich könnten die Beklagten der Klägerin auch die Rechte aus der von der R. erworbenen Marke entgegenhalten. Die Beklagte zu 2 sei in die Rechte aus der Vereinbarung mit der Klägerin eingetreten , nach der diese sich verpflichtet habe, keine Rechte aus der Klagemarke gegen die Marke der R. abzuleiten.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, daû der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zusteht.

a) Es hat allerdings das Bestehen des Markenrechts der Klägerin und ihre Aktivlegitimation bejaht. Das ziehen die Beklagten zu Unrecht in Zweifel.
Für die Wirksamkeit des Markenrechts der Klägerin ist es unschädlich, daû diese nach der Gewerbeanmeldung den Betrieb des Cafés erst am 13. Januar 1992 aufgenommen, die Marke aber bereits am 4. Juli 1990 angemeldet hat. Zwar setzte unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Anmeldung und Eintragung einer Marke einen Geschäftsbetrieb voraus. Dabei
reichte es aber aus, daû der Zeicheninhaber innerhalb angemessener Frist den Betrieb eröffnete, wie dies vorliegend der Fall ist (vgl. BGH, Urt. v. 26.3.1971 - I ZR 84/69, GRUR 1971, 309, 310 f. - Zamek II; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht , 12. Aufl., § 1 Rdn. 17; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 14).
Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG gilt die Klägerin aufgrund ihrer Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils auch als alleinige materiell berechtigte Inhaberin (vgl. BGH, Urt. v. 19.4.2001 - I ZR 238/98, GRUR 2002, 190, 191 = WRP 2001, 1328 - DIE PROFIS, m.w.N.). Diese Vermutung haben die Beklagten nicht entkräftet. Die Beklagte zu 3 hat sich zwar auf § 27 Abs. 2 MarkenG berufen, wonach die zu einem Geschäftsbetrieb gehörende Marke im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs erfaût wird. Hierzu hat die Beklagte zu 3 geltend gemacht, seit 1997 werde das Café nicht mehr von der Klägerin, sondern der "G. Gesellschaft mbH" betrieben. Dies reicht aber nicht aus, um vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 MarkenG auszugehen. Nach dem unstreitigen Vortrag der Klägerin hat sie den Geschäftsbetrieb nur verpachtet. Die Verpachtung eines Unternehmens, die dem Pächter lediglich ein Nutzungsrecht einräumt (§ 581 Abs. 1 Satz 1, §§ 99, 100 BGB), stellt keine Übertragung des Geschäftsbetriebs i.S. des § 27 Abs. 2 MarkenG dar.

b) Rechtsfehlerfrei - und in der Revisionsinstanz unbeanstandet - hat das Berufungsgericht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Adlon" und den angegriffenen Bezeichnungen der Beklagten bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

c) Die Revision wendet sich im Ergebnis ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte zu 2 verfüge mit der geschäftlichen Bezeichnung "Adlon" und "Hotel Adlon" mit einer Priorität von 1907 über ein gegenüber der Marke der Klägerin älteres Recht i.S. des § 12 MarkenG, das die Beklagten einredeweise im Verletzungsprozeû geltend machen können.
aa) Das Berufungsgericht ist allerdings davon ausgegangen, der Schutz des Unternehmenskennzeichens "Adlon" oder "Hotel Adlon" sei nicht verlorengegangen , weil die Unterbrechung des Betriebs des Hotels Adlon in der Zeit von 1945 bis 1997 nur als vorübergehend anzusehen sei. Dem kann nicht beigetreten werden.
Schutzfähig im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG ist grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens, das sich auch am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dagegen entfällt der Schutz des Unternehmenskennzeichens im Regelfall, wenn der Berechtigte den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens gleichwohl nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so daû die Stillegung nach der dafür maûgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1961 - I ZR 2/60, GRUR 1961, 420, 422 = WRP 1961, 254 - Cuypers, insoweit in BGHZ 34, 345 nicht abgedruckt; Urt. v. 9.3.1962 - I ZR 149/60, GRUR 1962, 419, 420 - Leona; BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange). Im Fall einer Betriebsauf-
nahme ist die Auffassung des Verkehrs in dem Zeitpunkt maûgeblich, zu dem das Unternehmen wieder am geschäftlichen Verkehr teilnimmt (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1959 - I ZR 126/58, GRUR 1960, 137, 140 = WRP 1960, 23 - Astra; BGH GRUR 1961, 420, 422 - Cuypers; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 126). Zu diesem Zeitpunkt muû der Verkehr das heutige Unternehmen trotz der Dauer der Stillegung noch als Fortsetzung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs ansehen.
Im Streitfall kann nicht davon ausgegangen werden, daû diese Voraussetzungen für eine vorübergehende Unterbrechung vorliegen. Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung, worauf die Revision zutreffend hinweist, wesentliche Umstände auûer acht gelassen.
Das Hotelgrundstück lag im ehemaligen Ostsektor von Berlin. 1952 wurde der ausgebrannte Teil des Hotels abgebrochen. Mit dem Wiederaufbau des Hotels und dem Betrieb unter der Bezeichnung "Adlon" durch die DDR konnte nicht gerechnet werden. Konkrete Anhaltspunkte für seine gegenteilige Annahme hat das Berufungsgericht nicht aufgezeigt. Ein Aufbau zur Zeit der DDR ist auch nicht erfolgt. Das Berufungsgericht hat auch keine Feststellungen dazu getroffen, daû die Unternehmen "Lorenz Adlon Weingroûhandlung" und "Hotel Adlon Lorenz Adlon" in einem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten geblieben sind. Am 16. April 1982 wurde auf Anregung der Industrieund Handelskammer das Erlöschen beider Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Selbst wenn von der Absicht von Hedwig Adlon bis 1967 und später ihrer Erben sowie der Beklagten zu 3 auszugehen ist, den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen, fehlte es über mehr als 40 Jahre an der Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb auf dem ursprünglichen Hotelgrundstück auszuüben. Eine Fortsetzung des Hotelbetriebs an anderer Stelle als dem ursprünglichen
Hotelgrundstück in Westberlin ist dagegen jederzeit möglich gewesen und führt ebenfalls nicht zur Annahme einer nur vorübergehenden Stillegung des Geschäftsbetriebs. Selbst bei der wegen einer erzwungenen Unterbrechung der kennzeichenmäûigen Benutzung für ein Hotel am alten Standort gebotenen groûzügigen Betrachtungsweise (vgl. hierzu BGHZ 136, 11, 22 - L'Orange) ist die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts nicht gerechtfertigt. Es fehlen Handlungen oder besondere Umstände, die für den Verkehr auch noch in den achtziger Jahren nach erfolgter Firmenauflösung die Möglichkeit einer Fortsetzung des Unternehmens durch die Erben von Frau Hedwig Adlon oder die Beklagte zu 3 als naheliegend erscheinen lieûen. Danach ist der heutige Hotelbetrieb "Adlon" nicht mehr als Fortsetzung des 1945 eingestellten ursprünglichen Hotelbetriebs aufzufassen.
bb) Gleichwohl kann die Beklagte zu 2 für sich die Priorität des Unternehmenskennzeichens "Adlon" von 1907 in Anspruch nehmen. Der Senat hat bereits in der "L'Orange"-Entscheidung ausgeführt, daû der infolge staatlicher Zwangsmaûnahmen eingetretene Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens bei Wiederaufnahme der erloschenen Firma ausnahmsweise überbrückt werden kann, sofern der Name des Unternehmens aufgrund seiner Geltung oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem wiedereröffneten Unternehmen zugeordnet wird (BGHZ 136, 11, 26 f.; ebenso Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 80 a.E.; vgl. auch: v. Gamm, Wettbewerbsrecht , 5. Aufl., Kap. 56 Rdn. 44). Dem durch staatliche Zwangsmaûnahmen eingetretenen Verlust der Priorität ist der Fall vergleichbar, in dem die langfristige Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit beruht, das gegen Ende des Krieges zerstörte Hotel am historischen Standort fortzuführen.

Dem Markenrecht ist auch die Vorstellung nicht fremd, daû materiellrechtlich nicht mehr bestehende Rechte mit der ursprünglichen Priorität wieder aufleben können. So erlangt eine wegen Nichtbenutzung löschungsreife Marke erneut mit der ursprünglichen Priorität Schutz, wenn sie wieder benutzt wird (vgl. § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Lediglich gegenüber Zwischenrechten, die während der Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt mit der Rechtsfolge einer Koexistenz der Kollisionszeichen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252 - Malibu; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 255; zum Markengesetz: BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 f. = WRP 2001, 1211 - ISCO; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rdn. 21; Althammer/Klaka, Markengesetz , 6. Aufl., § 49 Rdn. 19).
Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang die Voraussetzungen einer derartigen Überbrückung des Prioritätsverlustes der ursprünglichen Bezeichnung "Adlon" rechtsfehlerfrei festgestellt. Es ist davon ausgegangen , daû die Bezeichnung eine besonders hohe Kennzeichnungskraft erworben und sich die Erinnerung an das Hotel in der Bevölkerung erhalten hat. Es hat weiter angenommen, das Kennzeichen werde dem wieder in Betrieb genommenen Hotel der Beklagten zugeordnet, weil es im Zusammenhang mit dem Hotelneubau verwendet wird, der auf dem Grundstück des früheren Hotels Adlon errichtet worden ist.
cc) Die Beklagten zu 1 und zu 3 können sich im vorliegenden Rechtsstreit auch einredeweise auf die Position der Beklagten zu 2 berufen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, daû der Inhaber eines prioritätsälteren Zeichens einem Dritten die Benutzung des Zeichens schuldrechtlich gestatten kann und
dieser in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB berechtigt ist, diese bessere Position gegenüber dem Anspruchsteller geltend zu machen (vgl. BGHZ 122, 71, 73 f. - Decker).
Mit dem Vertrag vom 14. September 1994 hat die Beklagte zu 2 der Beklagten zu 1 und der Beklagten zu 3 als Betreiberin des Hotels das Recht eingeräumt , die in Rede stehenden Bezeichnungen zu nutzen.
Ohne Erfolg macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, das Recht an dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten sei entfallen, weil die Beklagten zu 1 und zu 2 keine Weingroûhandlung und kein Hotel betrieben, was auch nach ihren Satzungen ausgeschlossen sei. Es ist grundsätzlich zulässig , einem Dritten die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens zu gestatten (vgl. BGH, Urt. v. 21.3.1985 - I ZR 190/82, GRUR 1985, 567, 568 = WRP 1985, 410 - Hydair; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 177; Ingerl/ Rohnke aaO Vor §§ 27-31 Rdn. 6). Für den Erhalt des Unternehmenskennzeichens ist es nicht erforderlich, daû die Beklagte zu 2 ein Hotel selbst betreibt.
Anhaltspunkte für eine Irreführung des Verkehrs durch die Kennzeichnung der Beklagten bestehen nicht. Die Bezeichnung blieb durch die Errichtung des Hotelneubaus seitens der Beklagten zu 1 und die Benutzung des Kennzeichens durch die Beklagte zu 3, die das neu errichtete Hotel Adlon betreibt, mit der tatsächlichen Betriebsstätte verbunden.

d) Im übrigen bleiben die Angriffe der Revision ebenfalls erfolglos, soweit sie sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts richten, die Beklagten könnten der Klagemarke auch aufgrund der von der R. erworbenen Marke ein prioritätsälteres Recht entgegenhalten.

aa) Die Revision meint, die Beklagten könnten sich auf diese Marke nicht berufen, weil die Beklagte zu 2 die Marke erst während des Rechtsstreits erworben habe, um die zeichenrechtliche Stellung der Klägerin zu schwächen. Die Beklagten könnten wegen dieser zu miûbilligenden Zielsetzung Zeichenrechte aus der Marke nicht gegen die Klägerin geltend machen. Dem kann nicht zugestimmt werden. Zwar kann der Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig nach § 1 UWG, § 826 BGB und dem Markeninhaber der Schutz aus der Marke zu versagen sein, wenn der Markenerwerb zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 3.11.1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117, 120 f. = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000). Das hat das Berufungsgericht jedoch ohne Rechtsfehler verneint. Die Beklagten benutzen die von der R. erworbene Marke nicht, um die Klägerin zu behindern, sondern nur um Ansprüche der Klägerin abzuwehren. Dies ist, auch wenn das ältere Zeichenrecht erst während eines laufenden Rechtsstreits erworben wird, grundsätzlich unbedenklich.
bb) Unzutreffend ist auch der von der Revision vertretene Standpunkt, die Klägerin habe aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung mit der R. vom 23. Juni 1992 ein ausschlieûliches Nutzungsrecht für Berlin an dieser Marke erlangt, in das die Beklagte zu 2 durch den Markenerwerb eingetreten sei. Aus der Vereinbarung der R. mit der Klägerin, insbesondere aus den Abschnitten II 1 und III 1, auf die die Revision für ihren gegenteiligen Standpunkt abstellt , ergibt sich kein Anhalt dafür, daû die R. als Lizenzgeberin ihre Marke für Berlin nicht mehr nutzen durfte. Der räumlichen Beschränkung des der Klägerin eingeräumten Nutzungsrechts und der Zahlung des Lizenzentgelts von 45.000 DM zuzüglich Umsatzsteuer läût sich dies nicht entnehmen.

cc) Schlieûlich rügt die Revision ohne Erfolg, die von der R. erworbene Marke berechtige die Beklagten nicht, die Bezeichnung "Adlon" firmenmäûig und als Bezeichnung eines Hotels zu benutzen. Der Zeicheninhaber ist - sofern nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen - grundsätzlich berechtigt, seine Marke auch firmenmäûig zu verwenden und zu versuchen, sich dadurch die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens zu verschaffen (vgl. BGHZ 19, 23, 29 - Magirus). Das kann die Klägerin aufgrund einer prioritätsjüngeren Marke nicht verhindern.
2. Das Berufungsgericht hat mit Recht auch einen Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 15 Abs. 4 MarkenG verneint.

a) Die Beklagten können sich insoweit ebenfalls aufgrund der geschäftlichen Bezeichnung "Adlon" mit einer Priorität von 1907 auf ein älteres Kennzeichenrecht berufen. Die Klägerin nimmt für die Bezeichnung "Café Adlon" eine Rechtsnachfolge nach der S. Verwaltungsgesellschaft mbH in Anspruch und leitet daraus eine Priorität von 1982 ab.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht der Klägerin den aus § 15 Abs. 4 MarkenG abgeleiteten Unterlassungsanspruch zudem aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung der Klägerin mit der R. vom 23. Juni 1992 versagt. In dieser Vereinbarung, in die die Beklagte zu 2 als Rechtsnachfolgerin der R. eingetreten ist, hat sich die Klägerin in Abschnitt II 2 verpflichtet, aus der Eintragung und Benutzung ihres Warenzeichens sowie etwaigen Namensrechten keinerlei Rechte gegen die R. herzuleiten. Zu den Namensrechten der Klägerin hat das Berufungsgericht, ohne dies ausdrücklich anzuführen, mit Recht auch die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin gezählt. Entgegen der Rüge der
Revision verstöût die Auslegung der Verzichtsklausel durch das Berufungsgericht nicht gegen die Lebenserfahrung. Denn die Klägerin verfügt nicht, wie die Revision geltend macht, über ein im Verhältnis zur R. als Lizenzgeberin ausschlieûliches Lizenzrecht (vgl. Abschnitt II 1 d bb).
III. Die Revision war daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.