Bundesgerichtshof Urteil, 14. Apr. 2011 - I ZR 41/08

bei uns veröffentlicht am14.04.2011
vorgehend
Landgericht Düsseldorf, 2a O 72/06, 10.01.2007
Oberlandesgericht Düsseldorf, 20 U 24/07, 31.01.2008

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 41/08
Verkündet am:
14. April 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Peek & Cloppenburg II
§ 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1

a) Haben die Parteien ihre gleichlautenden Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang
unbeanstandet nebeneinander benutzt und besteht deshalb eine
kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, auf die die Grundsätze des
Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind, kann nur ausnahmsweise und
unter engen Voraussetzungen eine Partei die Unternehmensbezeichnung
auch als Marke eintragen lassen. Das allgemeine Interesse der Partei an einer
zweckmäßigen und wirtschaftlich sinnvollen markenmäßigen Verwendung
der Unternehmensbezeichnung reicht hierzu nicht aus.

b) Eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage wird im Regelfall auch dann
in unzulässiger Weise gestört, wenn eine Partei bereits über eine markenrechtliche
Position verfügt und diese durch weitere Markeneintragungen verfestigt.
Darauf, ob die zusätzlich eingetragenen Marken den kennzeichnenden
Charakter der bereits vorhandenen Marken im Sinne von § 26 Abs. 3
Satz 1 MarkenG nicht verändern, kommt es nicht an.

c) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens setzt nicht voraus, dass die
kollidierende Bezeichnung firmenmäßig benutzt wird; eine Verwendung als
Produktkennzeichnung kann für eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne
von § 15 Abs. 2 MarkenG genügen.
BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 16. Dezember 2010 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant,
Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 31. Januar 2008 aufgehoben.
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängigen Parteien führen beide die Unternehmensbezeichnung "Peek & Cloppenburg KG". Die Klägerin führt ihren Namen seit 1911, die Beklagte jedenfalls seit 1972. Die Parteien betreiben jeweils Bekleidungshäuser in mehreren Filialen, die Klägerin (mit Hauptsitz in Hamburg) im norddeutschen Raum, die Beklagte (mit Hauptsitz in Düsseldorf) vor allem im west- und süddeutschen Raum. Zuletzt 1990 verein- barten die Parteien, dass sie nicht in dem zuvor bezeichneten regionalen Gebiet der jeweils anderen Partei tätig sein werden.
2
Die Klägerin begehrt unter Berufung auf ihr prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen die Einwilligung in die Löschung der neun nachfolgend aufgeführten für die Beklagte eingetragenen Wortmarken: "Peek", Nr. 2008 930 (angegriffene Marke 1, Priorität 26. November 1991) und Nr. 398 51 479 (angegriffene Marke 2, Priorität 8. September 1998) jeweils eingetragen für Bekleidungsstücke ; "Peek & Cloppenburg", Nr. 1165 032 (angegriffene Marke 3, Priorität 14. August 1990), Nr. 2002 135 (angegriffene Marke 4, Priorität 17. November 1990) und Nr. 398 51 477 (angegriffene Marke 5, Priorität 8. September 1998) jeweils eingetragen für Bekleidungstücke; "peek und cloppenburg", Nr. 305 03 153 (angegriffene Marke 6, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 26. August 2005 für die Waren Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und Nr. 305 42 609 (angegriffene Marke 7, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 25. November 2005 für Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25; "peek and cloppenburg", Nr. 305 03 154 (angegriffene Marke 8, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 26. August 2005 für die Waren Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und Nr. 305 42 608 (angegriffene Marke 9, Priorität 20. Januar 2005), eingetragen am 24. November 2005 für Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25.
3
Die Beklagte ist Inhaberin weiterer, im Streitfall nicht angegriffener Marken. Für sie sind unter anderem eingetragen die Marken "PuC" (Nr. 648 528), "PuC" (Nr. 648 526) und "P&C" (Nr. 648 527) jeweils mit Priorität vom 14. März 1953 für "Strumpfwaren, gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke, Bekleidungsstücke , Leib-, Tisch- und Bettwäsche, Korsetts, Krawatten, Hosenträger, Handschuhe". Die Beklagte ist weiter Inhaberin der Wortmarke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" (Nr. 849 818), die mit Priorität vom 17. August 1967 für "Oberbekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter)" eingetragen ist und der Wortmarke "Vogue Peek & Cloppenburg" (Nr. 1061 829), die am 26. Mai 1982 angemeldet und für "Bekleidungsstücke, Damenbekleidungsstücke , gewebte, gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke" registriert ist.
4
Die Klägerin macht zur Begründung ihres Löschungsantrags geltend, es bestehe zwischen den angegriffenen Marken und ihrer prioritätsälteren Unternehmensbezeichnung "Peek & Cloppenburg" Verwechslungsgefahr. Zudem seien die angegriffenen Marken nicht rechtserhaltend benutzt worden.
5
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt und geltend gemacht, ihr stünden als Rechtsnachfolgerin der 1900 gegründeten Peek et Cloppenburg GmbH die älteren Firmenrechte zu. Die angegriffenen Marken habe sie durch Verwendung der nachstehend abgebildeten Bezeichnungen "VOGUE Peek & Cloppenburg", "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" und "Kaiser Design Sonderanfertigung für Peek & Cloppenburg" sowie "PuC®Peek®" (mit PuC im längsgeteilten Wappenschild mit "P" auf rotem und "C" auf blauem Grund) rechtserhaltend benutzt:
6
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Düsseldorf, Urteil vom 31. Januar 2008 - 20 U 24/07, juris).
7
Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


8
I. Das Berufungsgericht hat Löschungsansprüche aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 sowie § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt:
9
Eine Löschung wegen älterer Rechte der Klägerin komme nicht in Betracht. Aufgrund der seit Jahrzehnten auf dem deutschen Markt bestehenden Koexistenz der Parteien sei ihnen ein Besitzstand erwachsen, der einer Anwendung des Prioritätsprinzips auch im Hinblick auf die angegriffenen Marken entgegenstehe. Die zwischen den Parteien bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage sei dadurch geprägt, dass die Beklagte vom Beginn der Koexistenz an, also seit 1972, über die Marken "PuC", "P&C" und "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" verfüge, deren charakteristischer Bestandteil der Firmenname oder dessen Abkürzung sei. Durch die Eintragung der angegriffenen Marken werde die Gleichgewichtslage nicht nachteilig verändert. Der Beklagten könne eine maßvolle Fortentwicklung ihrer markenrechtlichen Position, durch welche die Gleichgewichtslage nicht oder nur in einem nach Abwägung der in Frage stehenden Interessen noch hinnehmbaren Umfang verändert werde , nicht generell versagt werden. Die Eintragung der angegriffenen Marken gehe in ihrem Umfang nicht über eine rechtserhaltende Benutzung der bereits zuvor eingetragenen Marken hinaus und führe nicht zu einer Steigerung der Verwechslungsgefahr. Die Marken "Peek & Cloppenburg" beschränkten sich auf den charakteristischen Teil der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg". Bei den Marken "peek und cloppenburg" werde das kaufmännische "&" durch das entsprechende Wort sowie bei den Marken "peek and cloppenburg" durch das englische Wort "and" ersetzt. Die Marken "Peek" seien auf einen Teil der Unternehmensbezeichnung beschränkt.
10
Ein Löschungsanspruch der Marken der Beklagten sei auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Verfalls wegen Nichtbenutzung gegeben. Die angegriffenen Marken 6 bis 9 befänden sich noch in der Benutzungsschonfrist. Die angegriffenen Marken 3 bis 5 seien in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung durch Verwendung der Bezeichnungen "VOGUE Peek & Cloppenburg", "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" sowie "Kaiser Design Sonderanfertigung für Peek & Cloppenburg" in Einnähetiketten rechtserhaltend benutzt worden. Die angegriffenen Marken 1 und 2 habe die Beklagte durch die von ihr verwendete Bezeichnung PuC®Peek® ebenfalls rechtserhaltend benutzt.
11
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Zwar kann die Löschungsklage nicht erfolgreich auf einen Verfall der angegriffenen Marken gestützt werden (dazu II 1). Jedoch kann ein Löschungsanspruch wegen des Bestehens älterer Zeichenrechte der Klägerin mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht verneint werden (dazu II 2).
12
1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Löschungsklage nicht erfolgreich auf den Verfall der angegriffenen Marken gemäß § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestützt werden kann.
13
Nach diesen Vorschriften wird die Eintragung einer Marke aufgrund einer Klage gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Diese Voraussetzungen eines Löschungsanspruchs sind im Streitfall nicht erfüllt.
14
a) Das Berufungsgericht hat mit Recht - und von der Revision nicht beanstandet - angenommen, dass zu dem für die Beurteilung der Klage maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht am 15. Januar 2008 die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG für die am 26. August und 24. sowie 25. November 2005 eingetragenen Marken 6 und 7 (peek und cloppenburg) sowie die Marken 8 und 9 (peek and cloppenburg) noch nicht abgelaufen war. Der zwischenzeitliche Ablauf dieser Frist findet in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung (BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 51 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE).
15
b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die angegriffenen Marken 3 bis 5 (Peek & Cloppenburg) seien in den letzten fünf Jahren vor der Klageerhebung am 13. April 2006 rechtserhaltend benutzt worden.
16
aa) Im Streitfall braucht nicht entschieden zu werden, ob die rechtserhaltende Benutzung der Marken 3 bis 5 schon aus der Verwendung der Bezeichnung "VOGUE Peek & Cloppenburg" folgt. Bedenken ergeben sich daraus, dass zugunsten der Beklagten die Marke "Vogue Peek & Cloppenburg" registriert ist. Zwar bestimmt die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, dass § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG auch dann anzuwenden ist, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat jedoch in der Entscheidung "BAINBRIDGE" zu der Bestimmung des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 und 2 Buchst. a GMV, die im We- sentlichen identisch mit Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL ist, ausgeführt, dass die rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke nicht dadurch erfolgen kann, dass eine andere ebenfalls eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 86 - Il Ponte Finanziaria/ HABM [BAINBRIDGE]). Mit diesen Erwägungen des Gerichtshofs steht die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG nicht ohne weiteres in Einklang. Welche Folgerungen sich hieraus für die Auslegung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ergeben, kann vorliegend offen bleiben. Entsprechendes gilt für die Frage, ob die Maßstäbe der "BAINBRIDGE"-Entscheidung auf die vorliegende Fallkonstellation überhaupt übertragbar sind, in der die benutzte Form aufgrund der Wiedergabe von "VOGUE" in Großbuchstaben von allen eingetragenen Marken abweicht.
17
bb) Die rechtserhaltende Benutzung der in Rede stehenden Marken "Peek & Cloppenburg" ergibt sich vorliegend jedenfalls aus der Verwendung der Bezeichnung "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg".
18
Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der zusätzlich zur eingetragenen Marke "Peek & Cloppenburg" verwendete Zusatz "EDUARD DRESSLER designed for" einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegensteht , weil der kennzeichnende Charakter des Zeichens "Peek & Cloppenburg" sich dadurch nicht verändert (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).
19
(1) Die Beurteilung, ob durch die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form ihr kennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten. Sie ist vom Revisionsgericht nur eingeschränkt unter anderem auf eine zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar (BGH, Urteil vom 26. April 2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dem Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung kein Rechtsfehler unterlaufen.
20
(2) Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt , liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 39 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste ; Urteil vom 19. November 2009 - I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 7 = WRP 2010, 1046 - MIXI). Wird die eingetragene Marke mit einem zusätzlichen Zeichenbestandteil benutzt, kommen zwei Möglichkeiten in Betracht. Die Verwendung von zwei Zeichen zur Kennzeichnung einer Ware legt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht. In solchen Fällen können sowohl die Haupt- als auch die Zweitmarke auf die betriebliche Herkunft hinweisen mit der Folge, dass beide für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn der Verkehr an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist, etwa bei Serienzeichen oder dann, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt (BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 13 ff. = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night, mwN).
21
(3) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei angewandt. Es hat zu Recht angenommen, dass die neben dem Zeichen "Peek & Cloppenburg" auf den Etiketten angebrachten Wörter "EDUARD DRESSLER designed for" den kennzeichnenden Charakter der Marken 3 bis 5 nicht verändern. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Verkehr die Wörter als zwei Marken in dem Sinne auffasst, dass "EDUARD DRESSLER" als Zweitmarke die Kollektion zur Hauptmarke "Peek & Cloppenburg" bezeichnet. Das Berufungsgericht hat dies daraus gefolgert, dass "Peek & Cloppenburg" ein bekanntes Unternehmenskennzeichen ist, die zwei Wortmarken übereinander angeordnet sind und ein unterschiedliches Schriftbild aufweisen. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
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cc) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht in der Benutzung des Zeichens "Peek & Cloppenburg" zusammen mit den Zeichenwörtern "EDUARD DRESSLER" und der beschreibenden Verbindung "designed for" eine markenmäßige Benutzung für Bekleidungsstücke gesehen hat.
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(1) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Hierzu ist es ausreichend , aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet. Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht. Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird. Unerheblich ist hierbei, ob die Marke, die Schutz für eine Ware beansprucht, für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (sogenannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung(en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (BGH, Urteil vom 21. Juli 2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO, mwN). Wird ein mit der Unternehmensbezeichnung übereinstimmendes Kennzeichen, das als Marke für einzelne Waren eingetragen ist, ohne konkreten Bezug zu einzelnen Produkten verwendet , liegt für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern , zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den Vertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH, GRUR 2005, 1047, 1049 - OTTO; Beschluss vom 15. September 2005 - I ZB 10/03, GRUR 2006, 150 Rn. 11 = WRP 2006, 241 - NORMA).
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(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat festgestellt, dass die Beklagte die Aufschrift "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" auf Einnähetiketten zur Kennzeichnung von Textilien verwendet hat. Es ist weiter davon ausgegangen, dass der Verkehr auf dem hier in Rede stehenden Modesektor aufgrund weitverbreiteter Übung daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis und die Warenindividualisierung, die durch die Markierung bewirkt werden, insbesondere auch in dem Unternehmenskennzeichen zu sehen (vgl. BGH, Beschluss vom 2. Juli 1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Dies gilt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch für Unternehmen, die - wie die Beklagte - vorwiegend mit Textilien anderer Hersteller handeln. Das Berufungsgericht hat dies daraus gefolgert, dass große Handelshäuser häufig neben dem Verkauf fremder Waren auch Ware unter eigenen Hausmarken anbieten, um besonders preisbewusste Kunden anzusprechen. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.
25
Die Revision wendet dagegen ohne Erfolg ein, allein die körperliche Verbindung der Marke mit der Ware genüge nicht, um eine markenmäßige Verbindung zu bejahen. Mit dem Zeichen "Peek & Cloppenburg" werde nur auf die Firmierung des Handelsunternehmens oder seiner Handelstätigkeit als Dienstleistung hingewiesen, was durch den Zusatz "designed for" verdeutlicht werde.
26
Anders als die Revision meint, hat das Berufungsgericht die markenmäßige Benutzung nicht ausschließlich aus der körperlichen Verbindung der Marke mit der Ware gefolgert, sondern darauf abgestellt, dass große Handelshäuser im Textilbereich Waren auch unter einer eigenen Marke anbieten und der Verkehr die mit der in Rede stehenden Kennzeichnung versehenen Waren als eine Sonderkollektion eines Modeschöpfers für die Beklagte auffasst. Diese Beurteilung erweist sich nicht als erfahrungswidrig. Abweichendes ergibt sich - entgegen der Ansicht der Revision - auch nicht aus der Verbindung der beiden Zeichen "EDUARD DRESSLER" und "Peek & Cloppenburg" durch die Wörter "designed for". Dass die Produkte, die Etiketten mit der Aufschrift "EDUARD DRESSLER designed for Peek & Cloppenburg" tragen, von einem bestimmten Modeschöpfer entworfen sind, spricht nicht gegen die Annahme des Berufungsgerichts , dass die Beklagte mit dem Zeichen "Peek & Cloppenburg" die Ursprungsidentität der derart gekennzeichneten Waren garantiert und der Verkehr sie als Unterscheidungszeichen für die Ware auffasst.
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c) Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner angenommen, die angegriffenen Marken 1 und 2 ("Peek") seien durch die von der Beklagten bewiesene Verwendung der in verschiedenen Textilien eingenähten Etiketten mit der graphisch gestaltenen Bezeichnung PuC®Peek® seit Februar 2005 rechtserhaltend benutzt worden.
28
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Verkehr erkenne in dieser Bezeichnung zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen. Der Bestandteil "PuC" werde aufgrund seiner grafischen Gestaltung in Form eines längsgeteilten Wappenschilds für sich wahrgenommen und sei zudem dem Verkehr als Kurzbezeichnung für die Beklagte bekannt. Der Verkehr werde deshalb "PuC" sowie "Peek" als zwei voneinander verschiedene Zeichen wahrnehmen und davon ausgehen, es handele sich um die Marke "Peek" von "PuC", die die Beklagte als neue Hausmarke zu etablieren suche. Die Vermarktung bestimmter Produktgruppen unter einem Teil (Peek) des Gesamtkennzeichens (Peek & Cloppenburg) sei in der Modebranche nichts Ungewöhnliches. Auch diese Einschätzung ist weder rechtsfehlerhaft noch erfahrungswidrig.
29
(1) Die Revision hält dem entgegen, die Beklagte habe selbst nicht vorgetragen , dass der Bestandteil "PuC" ein dem Verkehr geläufiges Unternehmenskennzeichen sei und dass die Beklagte versuche "Peek" als neue Hausmarke einzuführen. Der Verkehr habe keine Veranlassung, das Wort "Peek" als neue Hausbezeichnung aufzufassen. Das Zeichen "Peek" werde durch Hinzufügung des Bestandteils "PuC" verändert und vom Verkehr als einheitliches Zeichen wahrgenommen. Dem kann nicht zugestimmt werden.
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(2) Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsgerichts verwenden die Parteien "PuC" in der grafischen Gestaltung mit längs geteiltem Wappenschild auf rotem und blauem Grund als Kurzbezeichnung ihrer vollständigen Firmenbezeichnung. Der Tatbestand liefert Beweis für das mündliche Parteivorbringen (§ 314 ZPO). Eine Unrichtigkeit dieser Feststellungen kann grundsätzlich nur im Berichtigungsverfahren geltend gemacht werden (§ 320 ZPO). Eine Berichtigung des Tatbestands hat die Klägerin nicht beantragt. Ist danach davon auszugehen, dass beide Parteien, die insgesamt über annähernd 100 Bekleidungshäuser verfügen, "PuC" als Kurzbezeichnung ihrer Firmierung verwenden, ist die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts, dem Verkehr sei "PuC" mit Wappenschild in den Farben blau und rot geläufig, nicht zu beanstanden. Auch die Revision stellt nicht in Frage, dass das Zeichen dem Verkehr bekannt ist. Erkennt der Verkehr in der Aufschrift auf den Etiketten aber die auf die Beklagte hinweisende Kurzbezeichnung "PuC", konnte das Berufungsgericht zu Recht davon ausgehen, der Verkehr sehe die Bestandteile "PuC" und "Peek" in der fraglichen Aufschrift auf den Etiketten als selbständige Marken an. Auf den weiteren von der Revision bekämpften Gesichtspunkt, die Beklagte versuche "Peek" als neue Hausmarke einzuführen, kommt es danach nicht an.
31
bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision weiter gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Benutzung des Zeichens "Peek" sei auch ernsthaft im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG erfolgt.
32
(1) Eine Marke wird dann ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren , für die sie eingetragen ist, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Ausgeschlossen sind die Fälle, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirtschaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann, wie insbesondere des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's). Art, Umfang und Dauer der Benutzung müssen dem Zweck des Benutzungszwangs entsprechen, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen an diese Umstände bestimmen sich nach dem Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten (BGH, GRUR 2010, 729 Rn. 15 - MIXI, mwN).
33
(2) Davon ist ersichtlich auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat zu Recht angenommen, die Verwendung der Etiketten in 43.000 Bekleidungsstücken im Jahr 2005 sowie 51.000 Bekleidungsstücken in 2006, mit denen die Beklagte einen Umsatz von 732.000 € (2005) sowie 1.194.000 € (2006) erzielt habe, rechtfertige die Annahme der Ernsthaftigkeit der Benutzung. In diesem Zusammenhang konnte das Berufungsgericht auch berücksichtigen, dass es sich bei der Marke "Peek" um ein auf dem Markt neu eingeführtes Kennzeichen handelte. Anhaltspunkte für eine bloß symbolische Benutzung zum Zweck der Erhaltung lediglich formaler Markenrechte ergeben sich aus den Absatzzahlen und Umsätzen ebenso wenig wie aus dem Verhältnis zum Gesamtumsatz der Beklagten von gut einer Milliarde Euro. Zutreffend hat das Berufungsgericht insoweit berücksichtigt, dass die Beklagte in erster Linie mit Bekleidung fremder Hersteller handelt.
34
2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dem Löschungsanspruch aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG stehe die im Streitfall vorliegende zeichenrechtliche Gleichgewichtslage entgegen, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.
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a) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass der ältere Zeitrang einer geschäftlichen Bezeichnung als Voraussetzung einer auf Löschung einer Marke gerichteten Klage (§ 51 Abs. 1, § 12 MarkenG) dann nicht maßgebend ist, wenn der Streitfall nicht nach Prioritätsgrundsätzen, sondern nach den vom Bundesgerichtshof zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist, die im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG unverändert anwendbar bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2008 - I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 24 = WRP 2008, 1189 - Hansen-Bau).
36
b) Das Berufungsgericht hat weiter mit Recht angenommen, dass die Parteien ihre Unternehmenskennzeichen jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt haben und deshalb eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage besteht, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen entsprechend anzuwenden sind (vgl. auch BGH, Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 174/07, GRUR 2010, 738 Rn. 16, 20 = WRP 2010, 880 - Peek & Cloppenburg

I).


37
Danach kann der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts dem Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts die Nutzung des Zeichens nicht allein unter Berufung auf seinen zeitlichen Vorrang untersagen und damit in dessen redlich erworbenen Besitzstand eingreifen, sondern muss die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden. Der Inhaber eines Kennzeichenrechts muss es allerdings in aller Regel nur dann hinnehmen , dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (BGH, GRUR 2010, 738 Rn. 19 - Peek & Cloppenburg I, mwN). Auf die Frage, ob die Beklagte Rechtsnachfolgerin der 1900 gegründe- ten Peek et Cloppenburg GmbH ist und ihr damit gegenüber der 1911 gegründeten Klägerin ein prioritätsälteres Recht am Unternehmenskennzeichen zusteht , oder die Priorität des Unternehmenskennzeichens der Beklagten nur auf das Jahr 1972 zurückreicht, kommt es danach nicht an. Jedenfalls besteht im Hinblick auf die Unternehmenskennzeichen der Parteien eine Gleichgewichtslage , die dadurch entstanden ist, dass die Rechte der Parteien an verwechselbaren Unternehmensbezeichnungen über Jahrzehnte unbeanstandet nebeneinander existierten. Für die rechtliche Beurteilung kommt es vorliegend danach allein darauf an, ob die Beklagte durch die beanstandeten Markeneintragungen die zwischen den Parteien bestehende Gleichgewichtslage gestört hat.
38
c) Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Berufungsgericht weiter erkannt, dass die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen es regelmäßig nicht rechtfertigen können, dass der Name oder die Unternehmensbezeichnung zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 1966 - Ib ZB 8/65, BGHZ 45, 246, 249 - Merck; Urteil vom 12. Dezember 1985 - I ZR 1/84, GRUR 1986, 402, 403 = WRP 1986, 265 - Fürstenberg; Urteil vom 12. Juli 1995 - I ZR 140/93, BGHZ 130, 276, 288 - Torres; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, 2. Aufl., § 17 Rn. 52 ff.; Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 15 Rn. 154; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 387 ff.; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457).
39
d) Das Berufungsgericht hat allerdings angenommen, dass die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen hier die beanstandeten Markeneintragungen ausnahmsweise rechtfertigen, weil die Gleichgewichtslage der Parteien davon geprägt sei, dass der Beklagten an der Bezeichnung "Peek & Cloppenburg" von Beginn der Koexistenz im Jahre 1972 an auch Markenrechte zugestanden hätten. Diese Rechte seien durch die Eintragung der angegriffenen Marken maßvoll in einer Weise fortentwickelt worden, die den Maßstäben einer rechtserhal- tenden Benutzung einer Marke in abgewandelter Form entspreche. Durch die Eintragung der angegriffenen Marken sei die Gleichgewichtslage für die Klägerin nicht nachteilig verändert worden. Für die Beklagte bestehe wie für jedes Unternehmen, vor allem für solche aus dem Bekleidungssektor, ein legitimes Interesse an dem Schutz ihres Unternehmenskennzeichens als Marke. Die Eintragung solcher Marken sei zu tolerieren, die einem legitimen Interesse entspreche und durch die die Gleichgewichtslage entweder überhaupt nicht oder nur in einem Umfang verändert werde, der nach Abwägung der in Frage stehenden Interessen noch hinnehmbar erscheine. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen können im Streitfall die beanstandeten Markeneintragungen nicht rechtfertigen.
40
aa) Das Recht der Gleichnamigen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Partei ein erhebliches Interesse hat, ihren eigenen Namen als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse besteht für die Kennzeichnung von Waren mit einem Familiennamen nicht. Es ist daher in aller Regel ungeachtet der Prioritätslage nicht gerechtfertigt, die zwischen den Parteien eingetretene Gleichgewichtslage dadurch zu stören, dass einer der Beteiligten einseitig (weitere) Markenrechte begründet, bei denen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG mit der Unternehmensbezeichnung der Gegenseite besteht (vgl. BGHZ 45, 246, 250 - Merck; GRUR 2010, 738 Rn. 21 f. - Peek & Cloppenburg I; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz , Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 15 MarkenG Rn. 26; Fezer aaO § 15 Rn. 154; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 UWG Rn. 415).
41
Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die seit längerer Zeit bestehende kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage der Parteien nicht durch ei- nen markenmäßigen Gebrauch eines Zeichens oder die Eintragung von Marken gestört werden darf, kommt nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.
42
(1) Möglich ist eine solche Ausnahme danach nur, wenn besondere, gewichtige Gründen vorliegen, nach denen eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre, auf die Benutzung seines Namens als Marke zu verzichten. Dies kann in Betracht kommen, wenn ein Namensträger bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter seinem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr die Ware aufgrund dieser schöpferischen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert (BGH, Urteil vom 28. Februar 1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 478 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; Goldmann aaO § 17 Rn. 56; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 23 Rn. 27; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 23 Rn. 36; Fezer aaO § 15 Rn. 154; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rn. 2407, 2621; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rn. 389; Büscher, MarkenR 2007, 453, 457).
43
(2) Daran hat sich nichts dadurch geändert, dass die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen nunmehr im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG verankert sind. § 23 Nr. 1 MarkenG ist Ausdruck des allgemeinen Grundsatzes, dass niemand an der lauteren Führung seines Namens im geschäftlichen Verkehr gehindert werden soll; die Vorschrift bietet nach dem Willen des Gesetzgebers die Handhabe zur Fortführung der Rechtsprechung über die Befugnis zur Namensführung (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/6581, S. 80).
44
Abweichendes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach ein rein firmenmäßiger Gebrauch keine Benutzungshandlung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL ist (vgl. EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C-245/02, Slg. 2004, I-10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 60 und 64 - Anheuser Busch; Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 - Céline; BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 48 - Augsburger Puppenkiste ). Diese Rechtsprechung ist auf den umgekehrten Fall einer Kollision eines älteren Unternehmenskennzeichens mit einer jüngeren Marke nicht übertragbar (vgl. auch BGH, Urteil vom 9. Oktober 2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer). Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG setzt nur eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnungen voraus (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2004 - I ZR 177/02, GRUR 2005, 419, 422 = WRP 2005, 605 - Räucherkate; BGH, GRUR 2004, 512, 513 f. - Leysieffer). Deshalb kommen nach wie vor nur besondere, gewichtige Gründe in Betracht, die es bei der zwischen den Parteien bestehenden Gleichgewichtslage ausnahmsweise rechtfertigen können, entsprechende Markenrechte eintragen zu lassen. Dass die markenmäßige Verwendung des Namens oder Unternehmenskennzeichens zweckmäßig und wirtschaftlich sinnvoll erscheint, reicht ebenso wenig aus wie etwa das Interesse, den Namen für andere Waren und Dienstleistungen oder im Rahmen eines Merchandisingkonzepts durch Lizenzerteilung zu verwerten (BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger; Goldmann aaO § 17 Rn. 57; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 27).
45
bb) Das Berufungsgericht hat keine besonderen Umstände festgestellt, die die Eintragung der angegriffenen Marken ausnahmsweise rechtfertigen.
46
(1) Es ist nicht festgestellt oder sonst ersichtlich, dass die Beklagte bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter ihrem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Ver- kehr Waren oder Dienstleistungen, für die die angegriffenen Marken eingetragen sind, aufgrund dieser schöpferischen Leistung mit dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten identifiziert. Die Beklagte betreibt ein Bekleidungshaus mit Filialbetrieben. Soweit sie Bekleidungsstücke herstellt und unter ihrem Namen oder unter Eigenmarken verkauft, fehlt es ebenfalls an Feststellungen, dass der Verkehr die Ware aufgrund einer schöpferischen Leistung der Beklagten ohnehin mit ihrem Unternehmen verbindet.
47
(2) Das Berufungsgericht stützt seine Annahme, dass im Grunde jedes Unternehmen, vor allem eines des Bekleidungssektors, ein legitimes Interesse an dem Schutz der markenmäßigen Verwendung des Firmennamens hat, vielmehr auf den Umstand, dass viele Unternehmen dieselbe Bezeichnung nicht nur als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Marke verwenden und der Verkehr inzwischen in vielen Bereichen, namentlich im Mode- und Accessoirebereich , daran gewöhnt ist, dass Firmenschlagwörter und Firmenabkürzungen zur Produktkennzeichnung verwandt werden.
48
Damit ist kein besonderer, gewichtiger Grund angesprochen, der eine nur in besonderen Ausnahmefällen zulässige Eintragung als Marke rechtfertigen kann. Das Berufungsgericht beschreibt vielmehr nur ein allgemeines Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit von Markeneintragungen und einen besonders gewichtigen Grund für weitere Markenregistrierungen.
49
(3) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts ist die Eintragung der in Rede stehenden neun Marken nicht dadurch gerechtfertigt, dass der Beklagten an der Bezeichnung "Peek & Cloppenburg" sowie weiteren Bezeichnungen von Beginn der Koexistenz an auch Markenrechte zustanden.
50
Die Anmeldung einer mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechselbaren Marke stellt ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar (BGHZ 45, 246, 249 f. - Merck; BGH, Urteil vom 18. November 1966 - Ib ZR 16/65, GRUR 1967, 355 - Rabe; Urteil vom 21. November 1969 - I ZR 135/67, GRUR 1970, 315, 317 - Napoléon III; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 23 Rn. 37; Lange aaO Rn. 264; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 36; Büscher in Büscher/Dittmer/ Schiwy aaO § 15 MarkenG Rn. 21). So liegt es auch hier. Die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts, durch die Eintragung der angegriffenen Marken sei die Gleichgewichtslage für die Klägerin nicht nachteilig verändert worden, ist aus Rechtsgründen nicht haltbar.
51
(4) Bei den Marken "peek und cloppenburg" sowie "peek and cloppenburg" (Marken 6 bis 9) steht der Annahme einer hinnehmbaren, weil lediglich maßvollen Fortentwicklung der markenrechtlichen Position der Beklagten entgegen , dass diese Marken nicht nur Schutz für "Bekleidungsstücke" beanspruchen. Die Marken Nr. 305 03 153 und Nr. 305 03 154 sind über Bekleidungsstücke hinaus auch für "Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" eingetragen. Die Marken Nr. 305 42 609 und Nr. 305 42 608 schützen keinerlei Waren, sondern "Dienstleistungen des Einzelhandels betreffend Waren der Klassen 18 und 25". Die damit einhergehende Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzbereichs gegenüber den schon vorhandenen Marken der Beklagten ist eine Störung der Gleichgewichtslage, die nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen grundsätzlich unzulässig ist (BGH, Urteil vom 18. September 1959 - I ZR 118/57, GRUR 1960, 33, 36 - Zamek I; BGH, GRUR 2008, 801, 802 - Hansen-Bau). Das Berufungsgericht hat keine besonderen und gewichtigen Umstände festgestellt, die im Streitfall diese Störung rechtfertigen könnten. Andere Maßstäbe ergeben sich entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch nicht aus der Senatsentscheidung "Zamek II" (BGH, Urteil vom 26. März 1971 - I ZR 84/69, GRUR 1971, 309). Der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt zeichnete sich dadurch aus, dass die Beklagten jenes Verfahrens bereits über eine alt eingeführte und bekannte Marke verfügten, die für einen besonders nahen Warenbereich bereits geschützt war. Dagegen verfügt die Beklagte nicht über den Marken 6 bis 9 entsprechende, alt eingeführte und bekannte Marken. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ohne dass die Revisionserwiderung hiergegen etwas erinnert.
52
(5) Dem Berufungsgericht kann auch nicht darin gefolgt werden, dass eine die Koexistenzlage prägende markenrechtliche Position durch weitere Markeneintragungen verfestigt werden darf, sofern diese Eintragungen den Maßstäben einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG genügen.
53
Dieser rein schematische Ansatz steht nicht mit der Senatsrechtsprechung in Einklang, wonach nur besondere, gewichtige Gründe die Eintragung (weiterer) Marken rechtfertigen können (vgl. BGH, GRUR 1991, 475, 478 - Caren Pfleger). Im Regelfall stellt jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Gleichnamigen, auch wenn sie in ihrem kennzeichnenden Charakter einer bereits eingetragenen Marke im Sinne des § 26 Abs. 3 MarkenG entspricht , eine Vermehrung von - jeweils für sich genommen verkehrsfähigen (§§ 27, 30 MarkenG) - Zeichenrechten dar, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann (dazu auch Scholz, GRUR 1996, 679, 688). Dies gilt erst recht, wenn - wie hier im Hinblick auf die Marken "Peek & Cloppenburg", "peek und cloppenburg" und "peek and clop- penburg" - Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlungen als Marken eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils müssen in der Regel keiner der Gleichnamigen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 42 mwN).
54
(6) Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass durch die Eintragung der angegriffenen Marken für Bekleidungsstücke eine nachteilige Veränderung der Gleichgewichtslage nicht eingetreten ist. Es hat angenommen , dass durch die beanstandeten Marken "Peek", "Peek & Cloppenburg", "peek und cloppenburg" sowie "peek and cloppenburg" der kennzeichnende Charakter der älteren Wortmarke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nicht verändert worden ist. Dem kann nicht zugestimmt werden.
55
Die Abweichungen der Marken 1 bis 9 lassen den kennzeichenden Charakter der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nur dann unberührt, wenn der Verkehr die abweichend benutzten Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in den benutzten Formen noch dieselbe Marke sieht (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 39 - Augsburger Puppenkiste; GRUR 2010, 729 Rn. 17 - MIXI). Darauf, ob ein einzelner Zeichenbestandteil eines zusammengesetzten Zeichens für sich genommen über Unterscheidungskraft verfügt, kommt es für die Beurteilung des kennzeichnenden Charakters eines zusammengesetzten Zeichens ebenso wenig an, wie auf die Frage, durch welche Bestandteile ein zusammengesetztes Zeichen geprägt wird (BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 45 - Augsburger Puppenkiste, mwN). Auch Elemente ohne eigene Unterscheidungskraft können deshalb in Kombination mit der Marke deren kennzeichnenden Charakter verändern. Maßgeblich ist nicht die markenrechtli- che Schutzfähigkeit eines Bestandteils, sondern seine Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Verbindung, die er mit der Marke eingeht (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 100).
56
Nach diesen Grundsätzen kann der Bestandteil "Man kauft gut bei" entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht allein aufgrund seines beschreibenden Gehalts vernachlässigt werden. Durch die Verknüpfung der Angabe "Man kauft gut bei" mit dem namensmäßigen Bestandteil "Peek & Cloppenburg" entsteht vielmehr der Gesamteindruck einer einheitlichen Sachaussage nach Art eines Werbeslogan (vgl. dazu auch EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08 P, GRUR 2010, 228 Rn. 45, 56 - Audi [Vorsprung durch Technik ]). Der Verkehr hat deshalb keine Veranlassung, das Gesamtzeichen "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" zergliedernd zu betrachten und den kennzeichnenden Charakter des Gesamtzeichens allein in dem namensmäßigen Bestandteil zu sehen.
57
Ist danach schon der kennzeichnende Charakter der Marken "Peek & Cloppenburg" gegenüber der Marke "Man kauft gut bei Peek & Cloppenburg" nicht unverändert, so gilt dies erst recht im Hinblick auf die Marken "peek und cloppenburg", "peek and cloppenburg" und "Peek".
58
3. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, weil die Markenrechtsrichtlinie auf den Schutz von Unternehmenskennzeichen nicht anwendbar ist und sich auch sonst keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts stellen, die eine Vorlage erfordern.
59
4. Eine etwaige Löschung der angegriffenen Marken stellt entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung auch keinen Verstoß gegen das grundgesetz- lich geschützte Eigentumsrecht der Beklagten aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG dar. Zu dem durch die Eigentumsgarantie grundgesetzlich geschützten Bereich gehört zwar auch das Recht an der Marke (vgl. BVerfGE 51, 193, 216 f.; 78, 58, 70; 95, 173, 188). Das Markenrecht steht der Beklagten jedoch nicht schrankenlos zu. Sein Bestand wird erst durch die Bestimmungen des Markengesetzes konkretisiert. Dazu rechnen im Kollisionsfall auch die Bestimmungen zum Schutz von Kennzeichenrechten Dritter. Die daraus folgende Begrenzung des Bestands des Markenrechts ist, anders als die Revisionserwiderung meint, auch nicht unverhältnismäßig. Sie ist vielmehr - soweit auch die übrigen Voraussetzungen für eine Löschung der fraglichen Marken der Beklagten vorliegen - Rechtsfolge des Eingriffs in den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin, die damit keinen unzulässigen Eingriff in das Grundrecht der Beklagten aus Art. 14 GG darstellt.
60
III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Klägerin aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
61
Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung des Rechtsstreits verwehrt , weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen zur Frage der Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und den angegriffenen Marken, zum von der Beklagten erhobenen Einwand der Verwirkung sowie dem weiteren Einwand getroffen hat, die Klägerin könne aufgrund der Vereinbarung aus dem Jahre 1990 über die Festlegung von regionalen Tätigkeitsgebieten keine auf das gesamte Bundesgebiet bezogene Löschung verlangen. Im Hinblick auf den letztgenannten Gesichtspunkt werden allerdings die kartellrechtlichen Grenzen für die Wirksamkeit von Abgrenzungsvereinbarungen zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, Urteil vom 30. Januar 1985 - Rs. 35/83, GRUR Int. 1985, 399 Rn. 33 - Toltecs/Dorcet II; BGH, Urteil vom 22. Mai 1975 - KZR 9/74, BGHZ 65, 147, 151 f. - Thermalquelle; Beschluss vom 12. März 1991 - KVR 1/90, BGHZ 114, 40, 47 - Verbandszeichen).
Büscher Pokrant Kirchhoff
Koch Löffler
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 10.01.2007 - 2a O 72/06 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 31.01.2008 - I-20 U 24/07 -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 14. Apr. 2011 - I ZR 41/08

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 14. Apr. 2011 - I ZR 41/08

Referenzen - Gesetze

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - GG | Art 14


(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der All

Zivilprozessordnung - ZPO | § 314 Beweiskraft des Tatbestandes


Der Tatbestand des Urteils liefert Beweis für das mündliche Parteivorbringen. Der Beweis kann nur durch das Sitzungsprotokoll entkräftet werden.
Bundesgerichtshof Urteil, 14. Apr. 2011 - I ZR 41/08 zitiert 18 §§.

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Der Tatbestand des Urteils liefert Beweis für das mündliche Parteivorbringen. Der Beweis kann nur durch das Sitzungsprotokoll entkräftet werden.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 320 Berichtigung des Tatbestandes


(1) Enthält der Tatbestand des Urteils Unrichtigkeiten, die nicht unter die Vorschriften des vorstehenden Paragraphen fallen, Auslassungen, Dunkelheiten oder Widersprüche, so kann die Berichtigung binnen einer zweiwöchigen Frist durch Einreichung ein

Markengesetz - MarkenG | § 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise z

Markengesetz - MarkenG | § 5 Geschäftliche Bezeichnungen


(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt. (2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines

Markengesetz - MarkenG | § 26 Benutzung der Marke


(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eing

Markengesetz - MarkenG | § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen: 1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,2. ein mit der

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG 2004 | § 16 Strafbare Werbung


(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend wirbt, wird mit F

Markengesetz - MarkenG | § 49 Verfall


(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt wo

Markengesetz - MarkenG | § 55 Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten


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(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

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Bundesgerichtshof Urteil, 16. Dez. 2004 - I ZR 177/02

bei uns veröffentlicht am 16.12.2004

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 177/02 Verkündet am: 16. Dezember 2004 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 31. März 2010 - I ZR 174/07

bei uns veröffentlicht am 31.03.2010

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 174/07 Verkündet am: 31. März 2010 Führinger, Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Aug. 2003 - I ZR 293/00

bei uns veröffentlicht am 28.08.2003

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 293/00 Verkündet am: 28. August 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 09. Okt. 2003 - I ZR 65/00

bei uns veröffentlicht am 09.10.2003

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 65/00 Verkündet am: 9. Oktober 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:
20 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 14. Apr. 2011 - I ZR 41/08.

Bundesgerichtshof Urteil, 27. März 2013 - I ZR 93/12

bei uns veröffentlicht am 27.03.2013

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 93/12 Verkündet am: 27. März 2013 Bürk Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Juli 2011 - I ZR 207/08

bei uns veröffentlicht am 07.07.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 207/08 Verkündet am: 7. Juli 2011 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 22. Sept. 2011 - I ZR 69/04

bei uns veröffentlicht am 22.09.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 69/04 Verkündet am: 22. September 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein

Bundesgerichtshof Urteil, 27. Nov. 2014 - I ZR 91/13

bei uns veröffentlicht am 27.11.2014

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I Z R 9 1 / 1 3 Verkündet am: 27. November 2014 Bürk Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja STAYER MarkenG §

Referenzen

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1.
Verfall nach § 49 oder
2.
absolute Schutzhindernisse nach § 50.
Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1.
bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.
ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.
§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1.
bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.
ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.
§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1.
bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.
ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.
§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.

(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

51
3. Zu dem für die Beurteilung der Widerklage maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Januar 2005) war die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Klagemarken noch nicht abgelaufen. Der zwischenzeitliche Ablauf dieser Frist kann in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden. Dass die Klägerinnen keinen ernsthaften Benutzungswillen haben, hat die Beklagte nicht nachgewiesen (vgl. dazu BGH, Urt. v. 23.11.2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 245 = WRP 2001, 160 - Classe E). Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass die Klägerinnen Pläne, ihre Geschäftstätigkeit nach Europa auszudehnen, endgültig aufgegeben haben. Soweit die Revision dies in Frage stellt, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 212/98 Verkündet am:
26. April 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Bit/Bud
Der Gesamteindruck einer komplexen, aus graphischen Elementen und Wortbestandteilen
bestehenden Marke für Bier, die eine in Deutschland als solche
unbekannte, aber als Familiennamen erkennbare Unternehmensbezeichnung
enthält, wird angesichts der Bezeichnungsgewohnheiten für Bier, bei denen die
Angabe der jeweiligen Brauerei für den verständigen Durchschnittsverbraucher
im Vordergrund steht, regelmäßig durch die Unternehmensangabe mitgeprägt.
BGH, Urt. v. 26. April 2001 - I ZR 212/98 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 26. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni 1998 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als bezüglich des Klageantrags zu a zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Parteien betreiben Bierbrauereien und stehen miteinander im Wettbewerb.
Die Klägerin, die größte Bierbrauerei der Welt mit Sitz in den Vereinigten Staaten, vertreibt u.a. unter ihren Marken "Budweiser" und "Bud" amerikanische Biere in vielen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland. Zwischen ihr und der tschechischen Brauerei B. mit Sitz in Ceske Budejovice (bis 1918: Budweis) sind in zahlreichen Ländern Rechtsstreitigkeiten wegen der Marke "Budweiser" anhängig.
Die Klägerin beabsichtigt, ihr amerikanisches "Budweiser"-Bier unter der Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" oder "American Bud" in Deutschland zu vertreiben. Sie ist Inhaberin der farbigen, nachfolgend in den Klageanträgen wiedergegebenen Wort-/Bildmarken Nr. 395 44 603 "Anheuser Busch Bud" und Nr. 395 44 601 "American Bud", eingetragen jeweils am 11. Dezember 1995 für die Ware "Bier".
Die Beklagte, eine bekannte deutsche Brauerei, ist Inhaberin der älteren Marken Nr. 505 912 "Bit", Nr. 502 851 "Bitburger" und Nr. 704 211 "Bitte ein
Bit", eingetragen für die Ware "Bier". Sie vertreibt ein Bier Pilsener Brauart unter der Bezeichnung "Bitburger" mit verschiedenen Flaschenetiketten, wie sie aus der Anlage B 8 ersichtlich und nachfolgend teilweise abgebildet sind:

Die Beklagte, die gegen die Marken der Klägerin Widerspruch erhoben hat, sieht in der beabsichtigten Verwendung dieser Marken eine Verletzung ihrer Markenrechte.
Deswegen begehrt die Klägerin mit der Klage die (negative) Feststellung , daß ihre Wort-/Bildmarken nicht in die Rechte der Beklagten an deren "Bit"-Marke eingreifen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marke Nr. 505 912 der Beklagten sei mangels Benutzung löschungsreif. Im übrigen bestehe zwischen ihren Wort-/Bildmarken und den Marken der Beklagten keine Verwechslungsgefahr. Ihr gehe es nicht um die Einführung der Bezeichnung "Bud" in Deutschland, sie beabsichtige nur die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarken. Die Geltendmachung
etwaiger Unterlassungsansprüche durch die Beklagte wäre rechtsmißbräuchlich. Diese habe "Bit" als IR-Marke geschützt, sei aber in vielen europäischen Ländern hieraus nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung "Bud" vorgegangen ; auch in den Vereinigten Staaten bestünden "Bud" und "Bit" bzw. "Bitte ein Bit" als Marken nebeneinander. Der Beklagten gehe es nur darum, sie, die Klägerin, vom deutschen Markt fernzuhalten.
Die Klägerin hat beantragt,
festzustellen, daß

a) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 603,

und

b) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "American Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 601,

nicht in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingreifen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin bereite systematisch die Einführung ihres Bieres unter der Bezeichnung "Bud" in Deutschland vor. Die streitgegenständlichen Marken stimmten - abgesehen vom Wortbestandteil - mit einer Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch B" der Klägerin und mit den von der Klägerin im europäischen Ausland verwendeten "Bud"-Etiketten überein. Ihre Marke "Bit" habe als reines Phantasiewortzeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Bierbranche würden Abkürzungen sonst nicht und einsilbige Marken nur ausnahmsweise verwendet. Diese Kennzeichnungskraft werde infolge der durch ein Meinungsforschungsgutachten belegten auûergewöhnlichen Bekanntheit von "Bit" noch gesteigert. Auf den von ihr verwendeten Flaschenetiketten würden ihre Marken durch die Verwendung von "Bit" rechtserhaltend benutzt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Feststellungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die (negative) Feststellung für nicht begründet erachtet, weil der Beklagten Ansprüche aus ihrer Marke "Bit" gegen die Klägerin zustünden. Es hat dazu ausgeführt:
Die Beklagte habe ihre Marke "Bit" durch die Verwendung ihrer Flaschenetiketten rechtserhaltend benutzt. Auf diesen befinde sich die Angabe "Bitburger", wobei die ersten drei Buchstaben ("Bit") etwa doppelt so groû gedruckt seien wie der weitere Bestandteil. Damit sei "Bit" als Kurzbezeichnung von "Bitburger" herausgestellt und zeichenmäûig verwendet. Auch durch den zusätzlich auf den Etiketten aufgedruckten Slogan "Bitte ein Bit" werde die Kurzform "Bit" benutzt.
Zwischen der Marke "Bit" und den Marken der Klägerin bestehe auch Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Marke "Bit" habe als Phantasiewort und infolge seiner prägnanten Kürze von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei durch die Bekanntheit der Marke im Verkehr (bei 69,5 % der Gesamtbevölkerung und 83,3 % der Biertrinker bei ungestützter Frage) auf ein überdurchschnittliches Maû gesteigert.
Der Gesamteindruck der Marken der Klägerin werde durch deren jeweilige Wortbestandteile "Bud" geprägt, weil sich der Verkehr bei Wort /Bildzeichen in der Regel an den Wortbestandteilen orientiere, die die einfachste Form der Bezeichnung der Ware darstellten. Das gelte angesichts mündlicher Bestellungen vor allem auch bei Bieren. Innerhalb der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" und "American Bud" sei nicht auf die jeweilige Wortkombination , sondern entscheidend auf "Bud" abzustellen. Dieser Bestandteil erscheine durch seine Alleinstellung in einer Zeile und die ornamentale Verzierung graphisch hervorgehoben und wirke damit und auch im jeweiligen Sprachfluû als eigentlicher Orientierungspunkt innerhalb der Marken. Das werde durch die Griffigkeit des Bestandteils auch für Bestellungen im Zuruf noch unterstützt. Darüber hinaus sei der Bestandteil "Anheuser Busch" das Unternehmenskennzeichen der Klägerin, das - wenn auch in Deutschland als solches nicht bekannt - wie ein Name wirke und deshalb vom Verkehr nicht als eigentlich produktkennzeichnend verstanden werde. Bei der Marke "American Bud" erweise sich der Bestandteil "American" als beschreibend und deshalb nicht kennzeichnungskräftig, weil er nur auf die geographische Herkunft des Bieres hinweise.
Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung, bei der die gegebene Warenidentität , die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung "Bit" und die nicht geringe Ähnlichkeit von "Bit" und "Bud" zugrunde zu legen
seien, ergebe sich eine Verwechslungsgefahr in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht. Diese werde nicht dadurch ausgeräumt, daû die Kurzbezeichnungen "Bit" und "Bud" für die jeweiligen Langversionen "Bitburger" bzw. "Budweiser" stünden, die sich deutlicher unterschieden. Wer sich bezüglich der Kurzversion geirrt habe, habe damit automatisch auch die Langversion über den Bedeutungsgehalt der Abkürzung verwechselt.
Stehe demnach der Beklagten ein Unterlassungsanspruch bezüglich der Marken der Klägerin zu, sei die negative Feststellungsklage unbegründet.
II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen nicht in allen Punkten stand.
1. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts , Gegenstand der negativen Feststellungsklage sei entgegen dem Wortlaut der beiden Klageanträge nicht die isolierte Rechtsfrage, ob die beiden Marken der Klägerin in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingriffen, sondern die Feststellung, daû die Beklagte die Verwendung der Marken der Klägerin nicht verbieten könne, und zwar aufgrund der "Bit"-Marken der Beklagten , worunter alle Markenrechte der Beklagten zu verstehen seien. Gegen ein solches Antragsverständnis spricht, daû die Beklagte sich im Vorfeld des Rechtsstreits lediglich geweigert hatte, der Klägerin zu bestätigen, daû deren Wort-/Bildmarken die Marke "Bit" der Beklagten nicht verletzen. Ein Anhalt dafür , daû die Klägerin gleichwohl ihre Anträge in dem weiten vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Umfang stellen wollte, ist nicht ersichtlich und vom Berufungsgericht auch nicht angeführt worden. Deshalb kommt, soweit das Berufungsurteil aufzuheben ist, eine Prüfung der Verletzung weiterer Marken der Beklagten nicht in Betracht.

2. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Marke "Bit" der Beklagten sei wegen mangelnder Benutzung löschungsreif. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG angenommen, weil die Beklagte unstreitig die Flaschenetiketten gemäû Anlage B 8 verwendet. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht , soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, wobei diese Regelung auch auf Fälle anzuwenden ist, in denen die benutzte Form selbst als Marke eingetragen ist. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - wie im Streitfall - den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maûgebende kennzeichnende Wirkung beimiût (BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 = WRP 1998, 1083 - Karolus Magnus; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer). Diese Beurteilung ist im wesentlichen dem Tatrichter vorbehalten und in der Revisionsinstanz nur eingeschränkt u.a. auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar. Entgegen der Auffassung der Revision kann insoweit nicht mehr von den strengen Grundsätzen ausgegangen werden, die früher in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz angewendet worden sind (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I).
In seiner tatrichterlichen Würdigung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daû angesichts der besonders auffälligen drucktechnischen Hervorhebung von "Bit" aus der Gesamtbezeichnung diesem Bestandteil als erkennbarer Abkürzung von "Bitburger" die besondere Bedeutung zukomme und es sich bei dem weiteren Bestandteil um etwas Unwesentliches, das bei Abkürzung weggelassen werde, handele. Das kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Das Berufungsgericht hätte für seine Auffassung auch noch die besondere Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Bit" heranziehen können.
Auch der Hinweis der Revision auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daû dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-/Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer ). Mit ihrem Vorbringen, die Marke "Bit" sei in "Bitburger" zu einer einheitlichen Kennzeichnung verschmolzen, setzt die Revision lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Berufungsgerichts. Damit kann sie im Revisionsverfahren nicht gehört werden. Sie vernachlässigt bei ihrer Beurteilung insbesondere die graphische Hervorhebung des Bestandteils "Bit" und dessen besondere Kennzeichnungskraft.

Das Berufungsgericht hat des weiteren in der Verwendung des Slogans "Bitte ein Bit" durch die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke gesehen. Auch hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Allein die Tatsache, daû es sich bei "Bitte ein Bit" um einen Slogan handelt, schlieût die Annahme nicht aus, daû darin der kennzeichnende Bestandteil "Bit" eine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten hat (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).
3. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stünden wegen bestehender markenrechtlicher Verwechslungsgefahr mit der Marke "Bit" Ansprüche gegen die Verwendung beider Marken der Klägerin zu, ist bezüglich der Marke "American Bud" revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dagegen bezüglich der Marke "Anheuser Busch Bud" nicht frei von Rechtsfehlern.
Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 39 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 22.6.2000 - Rs. C-425/98, MarkenR 2000, 255 Tz. 44 - Adidas/Marca Mode). Das gilt uneingeschränkt auch für die Beurteilung nach der Regelung des die genannten Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie umsetzenden § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei besteht - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im Markt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

a) Bei den im Streitfall in Betracht zu ziehenden Waren handelt es sich auf beiden Seiten um Bier, mithin um identische Waren i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

b) Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ist das Berufungsgericht von einer von Hause aus durchschnittlichen, durch die Bekanntheit der Marke im Markt, wie sie aus dem Meinungsforschungsgutachten des Instituts G. entnommen werden könne, überdurchschnittlich gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revision nicht mit eigenen Rügen an; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.

c) Das Berufungsgericht hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daû bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (st. Rspr.; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.). Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.

aa) Es ist nicht zu beanstanden, daû das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Marken der Klägerin die Bildbestandteile vernachlässigt hat und davon ausgegangen ist, daû den hervorgehobenen Wortbestandteilen für die Frage einer Verwechslungsgefahr die maûgebliche Bedeutung zukommt. Das entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, weil bei derartigen kombinierten Marken in der Regel die Wortbestandteile für den Verkehr die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke bieten (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 139, 340, 349 - Lions; BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 884 = WRP 2000, 1152 - Pappagallo). Eine solche ist bei der im Streitfall in Frage stehenden Ware "Bier" insbesondere bei mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich. Das Berufungsgericht hätte zur Begründung auch noch die Tatsache heranziehen können, daû die Bildbestandteile der Marken der Klägerin vor allem dekorativen Charakter haben.
Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, Bier werde vor allem in Getränkemärkten "auf Sicht" gekauft, so daû es für den Käufer maûgeblich auf den optischen Eindruck der Marken ankomme. Darüber hinaus unterschieden sich die Etiketten (Marken) der Klägerin vor allem durch die dominierende Farbgebung in knallrot, weiû und mittelblau von anderen Bierflaschenetiketten so maûgeblich, daû damit besonders hohe Erinnerungswerte bei den Verbrauchern erzielt würden. Die Tatsache, daû Bier - wie manche andere Ware auch (vgl. BGHZ 139, 340, 349 - Lions) - bezüglich der Gesamtumsätze in beachtlichen Mengen auf Sicht, nämlich kistenweise in Lebensmittel- und Getränkemärkten erworben wird, schlieût die Annahme nicht aus, daû es erfahrungsge-
mäû in maûgeblichem Umfang auch auf mündliche Bestellungen in Gastwirtschaften ankommt. Der Erfahrungssatz, daû graphische Gestaltungen mehr dekorativer Art in kombinierten Wort-/Bildzeichen gegenüber Wortbestandteilen zurücktreten, wird auch nicht schon angesichts der konkreten farbigen Gestaltung der Marken (Etiketten) der Klägerin fraglich, zumal auch Bierflaschenetiketten anderer Hersteller durchaus farbig angelegt sind und die Revision nicht aufgezeigt hat, daû die von der Klägerin verwendeten Farben für sie eine herkunftshinweisende Wirkung haben.
bb) Das Berufungsgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck beider Marken der Klägerin durch den jeweiligen Bestandteil "Bud" geprägt werde. Dem kann bezüglich der vom Klageantrag zu a erfaûten Marke "Anheuser Busch Bud" nicht beigetreten werden.
(1) Das Berufungsgericht hat bezüglich dieser Marke ausgeführt, daû der Wortbestandteil "Bud" schon nach der graphischen Gestaltung nicht gleichberechtigt mit den anderen Wörtern, sondern durch seine Anordnung mittig in einer eigenen Zeile mit dekorativen pfeilartigen Elementen hervorgehoben sei. Dem Verkehr biete sich der Bestandteil auch als griffige Kurzbezeichnung an. Zwar seien die weiteren Wörter "Anheuser Busch" in Deutschland nicht als Unternehmenskennzeichen der Klägerin bekannt. Sie wirkten aber wie zwei deutschstämmige Familiennamen, wie der Verkehr unschwer erkennen werde, so daû er die eigentliche Produktkennzeichnung in "Bud" sehen werde. Diese Erwägungen sind nicht frei von Rechtsfehlern.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist zwar anerkannt, daû Wortzeichen , die aus mehreren Bestandteilen bestehen, in ihrem Gesamteindruck durch einzelne Bestandteile geprägt werden können. Voraussetzung hierfür ist
allerdings, daû hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde andere Wortbestandteile bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigen. Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, daû insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen die dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Markeninhabers gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 406 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - Ionofil; Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO). Es wäre aber, wie der Bundesgerichtshof auch ausgesprochen hat, verfehlt, etwa von einem Regelsatz auszugehen , wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke abzusprechen sei. Es ist vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN). Insoweit kommt es maûgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten und Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengebiet üblich sind.
Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Das nötigt jedoch insoweit nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache, weil das Revisionsgericht anhand der vorgelegten Benutzungsbeispiele selbst beurteilen kann, daû der Durchschnittsverbrau-
cher, auf dessen Vorstellung es maûgeblich ankommt (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND), auf dem hier maûgeblichem Warengebiet in weitem Umfang mit der Verwendung des Brauereinamens als Produktkennzeichnung konfrontiert wird, so daû er - ähnlich wie im Bereich der Modebranche bezüglich der Namen von Modeschöpfern und Designern (vgl. BGH, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN) - nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf die Zuordnung des konkreten Produkts zu der herstellenden Brauerei und damit auf die Herstellerangabe besonderes Gewicht legt. Deshalb ist erfahrungsgemäû davon auszugehen, daû derartige Bestandteile den Gesamteindruck der Bezeichnung jedenfalls mitprägen. Die Feststellung des Berufungsgerichts, daû die Firmenbezeichnung der Klägerin in Deutschland dem Verkehr zwar nicht bekannt sei, dieser aber die Bestandteile "Anheuser Busch" als Namen erkennen werde, läût demnach nicht den Schluû zu, daû diese Bestandteile für den angesprochenen Verkehr in den Hintergrund treten werden.
Von der Prägung des Gesamteindrucks (allein) durch den Bestandteil "Bud" kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht deshalb ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil in bestimmter Weise graphisch angeordnet und verziert ist. Insoweit macht die Revision allerdings ohne Erfolg geltend, daû die dahingehende Argumentation des Berufungsgerichts widersprüchlich sei; da die graphischen Elemente für den Verkehr in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurückträten, könnten sie zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks von einzelnen Wortbestandteilen nicht mehr beitragen. Dem kann zwar in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden, weil es sich bei der vom Berufungsgericht herangezogenen graphischen Gestaltung nicht um die allgemeinen dekorativen Elemente der Marke handelt. Bei der Beurteilung der
Bedeutung der Anordnung des Bestandteils "Bud" in einer eigenen Zeile mittig mit zwei pfeilartigen Verzierungen unterhalb der anderen Wortbestandteile "Anheuser Busch" für die Prägung des Gesamteindrucks durch eben diesen Bestandteil hat das Berufungsgericht aber wesentliche Gesichtspunkte auûer Betracht gelassen. Angesichts der schon erwähnten Bezeichnungsgewohnheiten und der Bedeutung, die der Verkehr der jeweiligen Brauerei beimiût, spricht erfahrungsgemäû wenig dafür, daû für ihn durch die vom Berufungsgericht angeführten äuûerlichen Gestaltungselemente die weiteren Wortbestandteile in den Hintergrund treten. Das gilt um so mehr, als es sich bei "Bud" nicht um ein Wort der deutschen Sprache handelt und deshalb auch die Aussprache des Wortes nicht ohne weiteres zweifelsfrei erscheint.
Da auch sonstige Gründe nicht ersichtlich sind, die die Annahme der Prägung des Gesamteindrucks der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" allein durch den Bestandteil "Bud" rechtfertigen könnten, ist für die Beurteilung der Markenähnlichkeit davon auszugehen, daû sich die Marke "Bit" der Beklagten und die die Marke der Klägerin insgesamt prägende Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" gegenüberstehen.
(2) Bezüglich der Marke "American Bud" ist das Berufungsgericht dagegen rechtsfehlerfrei von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Bud" ausgegangen.
Das kann zwar nicht allein mit der Erwägung, daû die graphische Hervorhebung von "Bud" gegenüber "American" den Verkehr zu einer solchen Vorstellung führen könne, begründet werden. Zutreffend hat das Berufungsgericht aber auch ausgeführt, daû der Bestandteil "American" als geographischer Begriff auf eine Eigenschaft des Bieres, nämlich aus Amerika (den USA) zu
stammen oder in der Art eines amerikanischen Bieres gebraut zu sein, beschreibend hinweise und daher nicht kennzeichnungskräftig und deshalb nicht zumindest mitprägend sei. Dem setzt die Revision ohne Erfolg entgegen, daû die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit geographischer Herkunftsangaben die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft widerlegten. Geographische Angaben, wie das Wort "American", erscheinen zwar - wie die Vorschriften der §§ 126 ff. MarkenG zeigen - tatsächlich schutzfähig und schutzbedürftig. Das beruht aber gerade auf ihrem beschreibenden Charakter, nämlich dem mit ihnen gegebenen geographischen Herkunftshinweis. Mit der Herkunftsfunktion einer Marke hat das - unbeschadet der besonderen Gegebenheiten bei Kollektivmarken (vgl. § 99 MarkenG) - nichts zu tun. Vielmehr unterliegen derartige Angaben einem Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Da sie nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter haben, werden sie vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 44 - REHAB; Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; Urt. v. 28.11.1991 - I ZR 297/89, GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit Genever). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann im Einzelfall allenfalls dann anzunehmen sein, wenn eine beschreibende Angabe zumindest von rechtlich beachtlichen Teilen der in Betracht kommenden Verkehrskreise als Warenkennzeichnung, nicht jedoch als bloûe warenbeschreibende Angabe aufgefaût wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.). Anhaltspunkte für ein derartiges Verkehrsverständnis des Wortes "American" sind nicht ersichtlich und von der Klägerin in den Instanzen auch nicht vorgebracht worden.

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Marke "Bit" der Beklagten und den Marken der Klägerin, kann danach nur bezüglich der Marke "American Bud" Bestand haben.
aa) Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der Marke "Anheuser Busch Bud" mit der Marke "Bit" ist zwar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft dieser Marke und Warenidentität auszugehen; es fehlt aber, weil sich insoweit die Kennzeichen "Bit" und "Anheuser Busch Bud" gegen - überstehen, angesichts des weiten Abstands der Bezeichnungen an der erforderlichen Markenähnlichkeit, so daû eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden kann.
bb) Bezüglich der Marke "American Bud" der Klägerin hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl im Schrift- wie im Klangbild angenommen. Es hat dazu ausgeführt, die einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" bestünden aus nur einer Silbe, begännen mit "B" und endeten klanglich übereinstimmend mit "t".
(1) Die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist von Rechtsfehlern beeinfluût. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daû der bildliche Gesamteindruck der Marke "American Bud" allein von den Wortbestandteilen "American Bud" geprägt werde. Hiervon kann auch keine Rede sein, da es sich - bildlich - um eine komplexe, eine Vielzahl von dekorativen und anderen bildlichen Elementen und verschiedene Wortbestandteile aufweisende Marke handelt, die - bildlich - dem Verkehr als solche und nicht in der (bildlichen) Kurzbezeichnung "Bud" entgegentritt.

(2) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist dagegen die Annahme des Berufungsgerichts, es liege eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht vor. Die Anfangslaute der einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" sind identisch, die Endlaute stimmen in üblicher deutscher Aussprache überein, wie das Berufungsgericht - insoweit unangegriffen - festgestellt hat. Der Mittellaut in den einsilbigen Wörtern ist bei "Bud", unabhängig ob als "bat" oder "but" ausgesprochen, zwar abweichend von "Bit". Dieser Unterschied, dem bei einsilbigen Wörtern, wie sie im Streitfall zu beurteilen sind, regelmäûig keine geringe Bedeutung zukommt, wird aber bei der erforderlichen Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls durch die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten, die einen erweiterten Schutzumfang rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung), und die Tatsache ausgeglichen, daû es um identische Waren geht. Das hat der Senat im Jahre 1977 im Ergebnis ebenso gesehen, wie der Nichtannahme der Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Juli 1976 entnommen werden kann, mit der die Verurteilung u.a. der tschechischen Brauerei in Ceske Budejovice (und mehrerer deutscher Biergroûhandlungen) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Bud" für Bier bestätigt worden ist.
4. Das Berufungsgericht hat bisher - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der Beklagten gegen die Marke "Anheuser Busch Bud" aus anderen Gründen als denen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke "Bit" Rechte zustehen.
Ob diese sich aufgrund der Marke "Bit" aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ergeben könnten, hängt, weil es sich im Streitfall um identische Waren handelt,
von der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über die ihm vom Bundesgerichtshof in seiner "Davidoff"-Entscheidung (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142) zur Vorabentscheidung vorgelegte dahingehende Frage und davon ab, inwieweit der Begriff der Markenähnlichkeit in den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG übereinstimmend auszulegen ist (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 430; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 487; Starck, MarkenR 2000, 73, 76). Das Berufungsgericht wird darüber hinaus gegebenenfalls den Vortrag der Beklagten darauf zu prüfen haben, ob sich aus ihm Hinweise auf ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerin i.S. des § 1 UWG ergeben, das als solches nicht Gegenstand der markengesetzlichen Regelungen ist (vgl. hierzu BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog). Die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften brauchte nur dann nicht abgewartet zu werden, wenn ein erweiterter Schutz der bekannten Marke "Bit" sowohl auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als auch der des § 1 UWG ausscheiden würde.
III. Danach war das angefochtene Urteil unter Zurückweisung der Revision im übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als über den Klageantrag zu a zum Nachteil der Klägerin entschieden worden ist, und die Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Schaffert

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

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aa) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL).
7
Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt der Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
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2. Werden zur Kennzeichnung einer Ware - wie im Streitfall - zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis , sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Da zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreicht (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura), muss diese Möglichkeit auch im Streitfall in die Betrachtung miteinbezogen werden (vgl. Hildebrandt , Marken und andere Kennzeichen, § 12 Rdn. 24 f.).

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 293/02 Verkündet am:
21. Juli 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
OTTO
Ein Versandhändler, der eine Vielzahl unterschiedlicher Waren vertreibt, die
zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern
stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg aufweisen,
benutzt seine für entsprechende Waren eingetragenen Marken mit deren Verwendung
auf und in seinen Katalogen und auf den Versandtaschen nicht
rechtserhaltend.
BGH, Urt. v. 21. Juli 2005 - I ZR 293/02 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 21. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 5. Zivilsenat, vom 30. Oktober 2002 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der Kläger, ein Patentanwalt, nimmt die beklagte Otto-Versand GmbH & Co., die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken in Anspruch. Bei den im Streit befindlichen Marken handelt es sich um außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "OTTO" für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeichnisse.
Nach der Auffassung des Klägers sind die Streitmarken löschungsreif, weil die Beklagte sie auf ihren Briefbögen und Rechnungen sowie insbesondere auch in ihren Katalogen nicht i.S. des § 26 MarkenG als produktidentifizierende Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich als Geschäftszeichen benutzt habe. Die von der Beklagten vorgetragene Zeichenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern, T-Shirts, Bonbons usw. habe allein Werbezwecken gedient und daher keine rechtserhaltende Benutzung für die Waren dargestellt, für die die Marken eingetragen seien.
Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung folgender Wort-/Bildmarken einzuwilligen:
DT 00887131 "OTTO" DT 00883855 "OTTO VERSAND" DD 647815 "OTTO VERSAND" DT 00735825 "OTTO Versand" DD 647791 "Otto … find' ich gut" DD 647810 "OTTO extra" DT 00945011 "OTTO extra" DD 647817 "OTTO >wohnen<" DT 00947443 "OTTO wohnen" DD 647913 "Schlag' nach bei OTTO" DD 648492 "YF OTTO VERSAND" DT 01017478 "YF OTTO VERSAND" DE 02007926 "Otto … find' ich gut!" DT 01097752 "Otto … find' ich gut." DE 02059479 "OTTO FOR YOU" DE 02908608 "OTTO NEWS" DT 00866753 "Wie Wir wohnen OTTO VERSAND"
DT 00869740 "panorama OTTO VERSAND" DT 00871260 "Schlag' nach bei OTTO" DT 00884706 "OTTO'S go in" DT 00892192 "inter tuch OTTO VERSAND" DT 00893657 "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF" DT 00897360 "TWEN CLUB OTTO VERSAND" DD 647914 "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST" DT 00902083 "OTTO POST SHOP" DT 00948956 "OTTO apart" DD 647813 "OTTO apart".
Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei rechtsmißbräuchlich; denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, daß die Beklagte die in W. ansässige I. GmbH wegen der von dieser auf Empfehlung des Klägers erwirkten Eintragung der Wortmarke "OTTOMOBIL" vor dem Landgericht Frankfurt am Main erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen habe. Außerdem sei Dritten eine Verwendung der Streitmarken ohnehin nicht gestattet und auch kein Interesse der Öffentlichkeit zu erkennen, Marken, mit denen Milliardenumsätze erzielt würden, zukünftig nur noch durch eine Geschäftsbezeichnung , nicht aber als eingetragene Marken zu schützen. Die Klage sei im übrigen zumindest unbegründet, weil die Streitmarken rechtserhaltend benutzt worden seien.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145).
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:
Die erhobene Löschungsklage sei unabhängig davon, ob die Marken auch nach ihrer Löschung wegen anderweitiger Rechte ihres Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnten, nicht rechtsmißbräuchlich. Der Umstand allein, daß Anlaß für die Klage ein Prozeß der Beklagten gegen einen Mandanten des Klägers gewesen sei, genüge nicht. Die Beklagte habe für ihre im zweiten Rechtszug erhobene Behauptung, der Geschäftsführer der I. GmbH habe ihr die Rücknahme der Löschungsklage im Falle einer gütlichen Beilegung des Verfahrens in Frankfurt angeboten, keinen Beweis angetreten und auch nicht behauptet, die I. GmbH und der Kläger wirkten kollusiv zusammen, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlenken in dem Verfahren in Frankfurt zu bewegen. Der Umstand, daß der Kläger gemäß dem zweitinstanzlichen Vortrag der Beklagten weitere 100 Löschungsanträge gegen außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Marken der Beklagten gestellt habe, sei ebenfalls nicht rechtsmißbräuchlich, sondern vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers nur konsequent. Es gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß der Kläger nur einen möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten wolle, zumal diese nach ihrem eigenen Vortrag aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jedenfalls die Benut-
zung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidierten, jederzeit verhindern könne.
Das Landgericht habe zu Recht auch die Löschungsreife der angegriffenen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.
Die von der Beklagten vorgelegten Belege wiesen überhaupt nur für die Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO extra", "OTTO … find' ich gut", "OTTO wohnen", "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" Benutzungshandlungen aus, die allerdings hinter den sehr viel umfangreicheren Warenverzeichnissen für diese Marken zurückblieben. Jedoch seien auch diese Marken nicht auf der Ware angebracht worden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und auf dem für alle Produkte des Katalogs enthaltenen Verpackungsmaterial zu finden. Sie seien damit aus der Sicht des Verkehrs nicht produktbezogen, sondern nur - was für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche - als Firmenkennzeichen verwandt worden. Ein solches Verkehrsverständnis liege schon deshalb nahe, weil die Beklagte nicht nur ganz bestimmte Waren, sondern eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren vertreibe, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammten. Die Beklagte vertreibe auch innerhalb der einzelnen Warengattungen Waren der unterschiedlichsten Hersteller, weshalb eine Aussage zum Beispiel über "OTTO-Schuhe" nicht diese selbst näher individualisiere, sondern nur deren Vertriebsweg charakterisiere. Die Beurteilung des Verkehrsverständnisses werde zudem durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produkte mit der eigenen Handelsmarke "H. " zu versehen; dafür bestünde kein Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Der Vortrag der Beklagten, der Verkehr verbinde mit den bei ihr gekauften Waren bestimmte Qualitätsvorstellungen, führe zu keinem anderen Ergebnis; denn der Verkehr beziehe die dafür angeführten Gesichtspunkte auf die Dienstleistungen
der Beklagten im Versandhandel und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst. Eine schlagwortartige "markenmäßige" Verwendung eines Zeichens wie "OTTO" auf den Katalogen und Versandpackungen sei auch bei Firmenkennzeichen gang und gäbe.
Die bisherige Praxis in Deutschland, den Einzelhandel nicht als Dienstleistung im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen und daher dafür keinen Markenschutz zu gewähren, möge unbefriedigend sein, dürfte aber angesichts der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke demnächst überprüft werden. Unabhängig davon stehe die Beklagte auch gegenwärtig keineswegs schutzlos da, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen verhindern könne und beispielsweise auch ihr bekannter Werbeslogan "OTTO … find' ich gut" über § 1 UWG (a.F.) geschützt sei. Der Umstand, daß der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gewisse Unterschiede aufwiesen, folge aus der Systematik des Markengesetzes und belaste die Beklagte nicht in unbilliger Weise.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist nicht begründet. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die Klage nicht rechtsmißbräuchlich erhoben ist, und hat auch die Löschungsreife der im Streit befindlichen Marken ohne Rechtsfehler bejaht.
1. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation des Klägers folgt aus § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ein besonderes Interesse des Klägers an der Löschung der Streitmarken ist danach nicht erforderlich. Die Klagebefugnis hängt auch nicht von der Beurteilung ab, ob im jeweiligen Einzelfall ein Allgemeininteresse an der Löschung der betroffenen Marke festzustellen ist (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 5 f.; Hacker
in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 55 Rdn. 26; Bous in: Ekey/Klippel, Markenrecht, § 55 MarkenG Rdn. 9; a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 5g).
Es spielt daher keine Rolle, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige Verwendung der Streitmarken durch andere Personen auch nach deren Löschung noch aus anderen Gründen vorgehen könnte. Eine Löschungsklage wegen Verfalls der Marke ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST). Die Klage ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie möglicherweise dem Kläger keinen Vorteil bringt und damit nur die Beklagte in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt. Anhaltspunkte dafür, daß die Klage allein die Schädigung der Beklagten bezweckt (§§ 826, 226 BGB), sind nicht ersichtlich. Gegen den klagenden Patentanwalt kann der Vorwurf sittenwidriger Schädigung oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehens nicht erhoben werden, auch wenn er sich zu der Löschungsklage erst nach einer erfolgreichen Klage der Beklagten gegen einen seiner Mandanten veranlaßt gesehen haben sollte.
2. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der Kläger die Löschung der Streitmarken beanspruchen kann, weil die Beklagte diese nicht rechtserhaltend benutzt hat (§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG).

a) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax). Hierzu
ist es ausreichend, aber auch erforderlich, daß die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w.N.). Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (als sogenannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung (en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108, 115 f.; Fezer aaO § 3 Rdn. 32 u. 154b; Ströbele in: Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 55).

b) Das Berufungsgericht ist von diesen Grundsätzen ausgegangen und hat sie ohne Rechtsfehler auf den Streitfall angewandt. Die von der Revision gegen seine Beurteilung erhobenen Rügen haben keinen Erfolg.
aa) Der dem Verkehr geläufige Umstand, daß Warenmarken in zahlreichen Fällen zugleich Unternehmenskennzeichen sind, sowie die Tatsache, daß
die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer), rechtfertigen es entgegen der Auffassung der Revision nicht, die Unterscheidung zwischen einem firmenmäßigen und einem markenmäßigen Gebrauch im Rahmen des § 26 MarkenG fallenzulassen oder mit einer firmenmäßigen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen. Dies stünde in Widerspruch zum Wortlaut des § 26 Abs. 1 MarkenG und des durch diese Bestimmung in das nationale Recht umgesetzten Art. 10 Abs. 1 MRRL, wonach die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, d.h. mit einem entsprechenden Produktbezug benutzt werden muß (vgl. auch EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 f. - Ansul/Ajax).
bb) Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw. Markenbestandteile "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf den Deckblättern ihrer Kataloge genügte nach den vom Berufungsgericht dazu getroffenen Feststellungen dafür nicht. Die Kataloge der Beklagten enthielten eine Vielzahl von Markenwaren. Der Verkehr hatte daher keinen Anlaß, die auf und auch in ihnen angebrachte Unternehmensbezeichnung "OTTO" als eine produktbezogene Bezeichnung zu verstehen. Auch der Umstand, daß diese Bezeichnung in den Katalogen und auf den Versandtaschen der Beklagten - wie die Revision meint - "graphisch in der Art einer Wort-Bild-Marke gestaltet" verwendet wurde, ändert an dieser Beurteilung nichts; denn dadurch wird kein konkreter Bezug zu den einzelnen darin enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt.
cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß bei einem Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum
Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg über die Beklagte aufweisen, für den angesprochenen Verkehr die Annahme naheliegt, das von dem anbietenden Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt zumal dann, wenn - worauf das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend abgestellt hat - sich die Werbung - wie bei der Beklagten - nicht auf einzelne Produkte oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment bezieht. Der Umstand, daß die Beklagte die vertriebenen Produkte in mit ihren Kennzeichen versehenen Versandtaschen ausliefert, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Für den Verkehr liegt die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Es fehlt auch insoweit der konkrete Bezug des Zeichens zum jeweiligen Produkt.
dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung stellt sich im übrigen auch nicht deshalb als rechtsfehlerhaft dar, weil - wie die Revision geltend macht - die von der Beklagten vertriebenen Produkte in vielen Fällen keine oder zumindest keine prominenten Produktnamen tragen. Dem Verkehr ist es nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Waren vertrieben werden. Ob eine andere Beurteilung veranlaßt sein könnte, wenn ein Unternehmen das Kennzeichen ausschließlich für den Handel mit Produkten ohne Marke (No-name-Produkten) verwendete, steht nicht zur Entscheidung. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Dahingehend hat die Beklagte auch nichts vorgetragen.
3. Nicht zu entscheiden war danach die Frage, ob es, wie das Berufungsgericht gemeint hat, für die vorstehend unter I. nicht aufgeführten Streit-
marken schon deshalb keine Benutzungsnachweise gibt, weil diese in ihrem kennzeichnenden Charakter nicht allein durch den Bestandteil "OTTO" oder "OTTO VERSAND" bestimmt werden.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Büscher
Schaffert Bergmann
11
a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Verwendung des mit dem Namen des Discountunternehmens der Widersprechenden identischen Zeichens "NORMA" für ihr gesamtes Warensortiment durch Anbringung an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten , Regalaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren herstellt, sondern der Verkehr darin lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen selbst sieht, das unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Produkte es in seinen Filialen aktuell zu günstigen Preisen anbietet. Diese Beurteilung lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Senat hat nach Verkündung der angefochtenen Entscheidung ausgesprochen, dass die Benutzung eines mit der Unternehmensbezeichnung übereinstimmenden Kennzeichens, das als Marke für einzelne Waren eingetragen ist, auf und in dem Katalog eines Versandhändlers sowie auf den von ihm verwendeten Versandtaschen nicht rechtserhaltend i.S. von § 26 MarkenG ist, weil dadurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen, in dem Katalog oder den Versandtaschen enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt wird (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 10 f.). Vielmehr liegt in einem solchen Fall für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unternehmenskennzeichen dar, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den Vertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen (BGH aaO - OTTO, Urteilsumdruck S. 11).

Der Tatbestand des Urteils liefert Beweis für das mündliche Parteivorbringen. Der Beweis kann nur durch das Sitzungsprotokoll entkräftet werden.

(1) Enthält der Tatbestand des Urteils Unrichtigkeiten, die nicht unter die Vorschriften des vorstehenden Paragraphen fallen, Auslassungen, Dunkelheiten oder Widersprüche, so kann die Berichtigung binnen einer zweiwöchigen Frist durch Einreichung eines Schriftsatzes beantragt werden.

(2) Die Frist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils. Der Antrag kann schon vor dem Beginn der Frist gestellt werden. Die Berichtigung des Tatbestandes ist ausgeschlossen, wenn sie nicht binnen drei Monaten seit der Verkündung des Urteils beantragt wird.

(3) Das Gericht entscheidet ohne Beweisaufnahme. Bei der Entscheidung wirken nur diejenigen Richter mit, die bei dem Urteil mitgewirkt haben. Ist ein Richter verhindert, so gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung die Stimme des ältesten Richters den Ausschlag. Eine Anfechtung des Beschlusses findet nicht statt. Der Beschluss, der eine Berichtigung ausspricht, wird auf dem Urteil und den Ausfertigungen vermerkt. Erfolgt der Berichtigungsbeschluss in der Form des § 130b, ist er in einem gesonderten elektronischen Dokument festzuhalten. Das Dokument ist mit dem Urteil untrennbar zu verbinden.

(4) Die Berichtigung des Tatbestandes hat eine Änderung des übrigen Teils des Urteils nicht zur Folge.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 293/00 Verkündet am:
28. August 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Kellogg's/Kelly's

a) Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie
nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht,
die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern. Die Anforderungen
an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab
des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen.

b) Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht,
wirkt nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur dann rechtserhaltend, wenn die Abweichungen
den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist
dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade
bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der
eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe
Marke sieht.
BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 293/00 - OLG Hamburg
LG Hamburg
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 5. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 23. November 2000 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen aufgehoben, soweit die Berufung der Beklagten gegen Ziffer I. 2. und II. des Urteils des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 15, vom 17. Juni 1998 in Bezug auf vor dem 4. Oktober 1995 im Beitrittsgebiet (Art. 3 des Einigungsvertrags) vorgenommene Handlungen zurückgewiesen worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird das genannte Urteil des Landgerichts Hamburg dahingehend abgeändert, daß die Klage auch insoweit abgewiesen wird.
Die Beklagte hat die Kosten der Revision zu tragen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin produziert und vertreibt in Deutschland Cerealien einschließlich Müsli-Riegel unter der Bezeichnung "Kellogg's". Unter den Anbietern von Cerealien in Deutschland ist sie Marktführerin.
Die Klägerin ist hinsichtlich der zugunsten ihrer amerikanischen Muttergesellschaft eingetragenen deutschen Marken Lizenznehmerin und zur Durchsetzung von Verletzungsansprüchen im eigenen Namen ermächtigt. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist u.a. Inhaberin der mit Zeitrang vom 28. November 1949 für "aus Getreide hergestellte Frühstücksspeisen" eingetragenen Marke Nr. 611 710:

Die Beklagte vertreibt in Deutschland unter der Marke "Kelly's" vorwiegend salzige Knabberartikel wie Kartoffelchips, Kartoffelsticks, MaisErdnuß -Snacks und gesalzene Erdnüsse. Sie ist Inhaberin folgender IR-Marken: - mit Zeitrang vom 9. März 1972 unter der Nummer IR (DD) R 386 011 für "Arachides préparées, pommes chips, amandes saupoudrées, pop corn, arachides (confiserie), produits amylacés pour l’alimentation, aussi enrobés de beurre d’arachides" eingetragene Marke (weiße Schrift vor rotem Hintergrund):

- mit Zeitrang vom 12. Mai 1989 unter der Nummer IR (DD) 539 023 u.a. für "produits faits avec des pommes de terre; …, noix et pépins préparés ; ...céréales et préparations faites de céréales pour la consommation ; ..., préparations alimentaires à base de flocons de céréales mélangées avec des fruits secs et d’autres produits alimentaires, dites ," eingetragene Marke:

- mit Zeitrang vom 12. Mai 1989 unter der Nummer IR (DD) 539 022 u.a. für dieselben Waren wie die Marke 539 023 eingetragene Wortmarke "KELLY©S".
Den genannten Marken liegen internationale Registrierungen mit einer Schutzerstreckung auf das Gebiet der früheren DDR zugrunde. Sie sind nach der deutschen Wiedervereinigung aufgrund des Erstreckungsgesetzes (v. 23.4.1992, BGBl. I S. 938 = GRUR 1992, 749 - ErstrG) zum 1. Mai 1992 auch in der übrigen Bundesrepublik wirksam geworden.
Die Klägerin nimmt die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit wegen Verletzung ihrer Marken "Kellogg's" und ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Kellogg" auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "Kelly's" für Kartoffelchips , Kartoffelsticks, Mais-Weizen-Kartoffel-Soja-Snacks, Mais-Erdnußsnacks und gesalzenen Erdnüssen sowie Popcorn und auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch. Des weiteren begehrt sie von der Beklagten deren Einwilligung in die Schutzentziehung der genannten drei IR-Marken.
Das Landgericht hat unter Abweisung der Klage im übrigen
I. die Beklagte
1. unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Kartoffelchips, Kartoffelsticks, Mais-Weizen-Kartoffel-Soja-Snacks, Mais-Erdnußsnacks und gesalzenen Erdnüssen sowie Popcorn das Zeichen "Kelly's" zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf solchen Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für solche bzw. mit solchen Waren zu benutzen;
2. verurteilt, der Klägerin Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von gemäß Ziffer 1. widerrechtlich gekennzeich-
neten Gegenständen zu erteilen, und zwar unter Angabe von Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen Abnehmers oder des Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten , erhaltenen oder bestellten Gegenstände;
3. verurteilt, in die Entziehung des Schutzes der internationalen Marken Nr. R 386 011, 539 022 und 539 023 für die Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen;
II. festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den aus den unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen entstandenen und künftig entstehenden Schaden zu ersetzen.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg LRE 40, 45).
Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf vollständige Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Klage in dem vom Landgericht angenommenen Umfang ebenfalls für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:
Bei der Verwendung des angegriffenen Zeichens "Kelly’s" für Kartoffel- chips, Kartoffelsticks, Mais-Weizen-Kartoffel-Soja-Snacks, Mais-Erdnußsnacks und gesalzene Erdnüsse sowie Popcorn bestehe Verwechslungsgefahr mit der für "aus Getreide hergestellte Frühstücksspeisen" eingetragenen Klagemarke. Dem Zeichen "Kellogg's" komme eine durch Benutzung erworbene, weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft für Cornflakes-Produkte als Frühstückscerealien zu. Die Zeichen "Kellogg's" und "Kelly's" wiesen in Struktur und Klang eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten auf. Die unterschiedlichen Endsilben würden nicht betont, so daß bei nicht aufmerksamem Hinhören Verwechslungen nicht auszuschließen seien. Auch bestehe Warenähnlichkeit zwischen den von der Beklagten mit der Bezeichnung "Kelly's" versehenen Waren und den mit der Klagemarke geschützten und von der Klägerin vertriebenen Frühstückscerealien. Im Hinblick auf den Prioritätsvorrang der Klagemarke sei die Beklagte verpflichtet , in die teilweise Entziehung des Schutzes ihrer drei IR-Marken für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen.
II. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hat zum weit überwiegenden Teil keinen Erfolg. Zu Recht hat das Berufungsgericht dem Antrag der Klägerin auf Einwilligung in die Entziehung des nationalen Schutzes der IR-Marken (DD) R 386 011, (DD) 539 023 und (DD) 539 022 für die Bundesrepublik Deutschland stattgegeben. Ebenfalls zutreffend ist seine Beurteilung, daß der Klägerin gegen die Beklagte die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und - bis auf eine örtliche und zeitliche Einschränkung - auf Auskunft sowie auf Schadensersatz zustehen.
1. Die Bejahung des Schutzrechtsentziehungsanspruchs durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

a) Der Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr nach §§ 55, 51 Abs. 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG setzt eine eingetragene Marke mit älterem Zeitrang voraus. Im Streitfall ist dieser Vorrang des Rechts nach dem Zeitrang gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG allerdings, wie das Berufungsgericht nicht berücksichtigt hat, durch § 30 ErstrG begrenzt (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 6 Rdn. 27).
Die IR-Marken (DD) R 386 011, (DD) 539 023 und (DD) 539 022 unterfallen dem Erstreckungsgesetz. Es handelt sich jeweils um internationale Marken mit einer ursprünglichen Schutzerstreckung auf das Gebiet der DDR. Diese Marken sind, nachdem sie vor dem 3. Oktober 1990 auf Grund internationaler Abkommen in den in Art. 3 des Einigungsvertrags genannten Ländern (Brandenburg , Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) als geschützte Rechte bestanden haben, nach § 4 Abs. 1 und 2 ErstrG unter Beibehaltung ihres Zeitrangs mit Wirkung zum 1. Mai 1992 auf das übrige Bundesgebiet erstreckt worden. Zugleich sind nach § 1 Abs. 1 ErstrG die Klagemarken unter Beibehaltung ihres jeweiligen Zeitrangs auf das Gebiet dieser Länder erstreckt worden. Trifft eine nach § 1 ErstrG erstreckte Marke mit einer nach § 4 ErstrG erstreckten übereinstimmenden Marke zusammen, so darf nach § 30 Abs. 1 ErstrG jedes der Zeichen in dem Gebiet, auf das es erstreckt worden ist, grundsätzlich nur mit Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens benutzt werden. Der Tatbestand der Übereinstimmung der beiden Zeichen erfaßt dabei auch den Fall der Verwechslungsgefahr (Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/1399 S. 249, 257, 277 = GRUR 1992, 749, 786). Das Recht der Benutzung im früheren Erteilungsgebiet bleibt danach erhalten , und zwar auch bei der prioritätsjüngeren der beiden Marken. Dementsprechend kann der Inhaber der älteren Marke in bezug auf die jüngere Marke auch keine Löschungs- oder Schutzentziehungsansprüche geltend machen.


b) Der Klägerin steht der in Rede stehende Schutzentziehungsanspruch unabhängig davon jedoch aus § 115 Abs. 2 i.V. mit §§ 55, 49 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG wegen Verfalls der drei angegriffenen IR-Marken zu. Auch wenn es sich bei diesen um ursprünglich in der DDR erteilte und erst später auf das Gebiet der alten Ländern erstreckte Marken handelt, sind auf sie nach § 5 Satz 2 ErstrG insoweit die mit dem Einigungsvertrag übergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts anzuwenden. Denn der nachträgliche Verfall wegen fehlender Benutzung stellt keine auch weiterhin nach den Vorschriften der DDR zu beurteilende Frage der Schutzfähigkeit i.S. des § 5 Satz 1 ErstrG dar, sondern betrifft allein die absoluten Voraussetzungen der Schutzfähigkeit sowie die aus älteren Rechten folgenden Schutzhindernisse (Begründung des Regierungsentwurfs , BT-Drucks. 12/1399, S. 34).
Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Im vorliegenden Fall unterlagen die Marken nach dem in der DDR geltenden Recht keinem Benutzungszwang. Die Benutzungsschonfrist des § 49 Abs. 1 MarkenG begann für sie daher gemäß Anlage I Kap. III Sachgebiet E Abschn. II Nr. 1 § 10 Satz 1 Einigungsvertrag erst am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts, also am 3. Oktober 1990 (vgl. BGHZ 139, 147, 149 - DRIBECK's LIGHT) und endete damit am 3. Oktober 1995. In diesem Zeitraum hat die Beklagte das mit ihren drei IR-Marken geschützte Zeichen "Kelly's" nicht ernsthaft benutzt.
aa) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte die Marken vor der deutschen Wiedervereinigung (3. Oktober 1990) nicht in Benutzung genommen.
bb) Soweit die Beklagte unter Hinweis auf Warenverkehrsbescheinigungen vorgetragen hat, sie habe die Marken zwischen 1990 und 1992 in den neu- en Bundesländern durch umfangreiche Lieferungen benutzt, war dies, da die Klägerin die fehlende Benutzung konkret behauptet hat und die Beklagte nach ihrem Vortrag auch über die Marke "Kelly" verfügt, unsubstantiiert, weshalb es auch nicht der Erhebung des von der Beklagten insoweit angebotenen Zeugenbeweises bedurfte. Bereits im Urteil des Landgerichts ist ausgeführt worden, daß die Beklagte in dieser Hinsicht keine Umsätze genannt habe.
cc) Soweit die Beklagte ab November 1995 mit "Kelly's" gekennzeichnete Artikel wie Erdnuß-Snips, Chips, Mini-Frittes, Knusper-Gitter, Erdnüsse und Popcorn an Abnehmer im Münchner Olympiastadion verkauft hat, stellte dies eine Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist dar. Sie wäre zwar, da sie nicht erst innerhalb der letzten drei Monate vor der Anbringung der vom 2. Dezember 1996 datierenden Schutzentziehungsanträge erfolgt ist, nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG grundsätzlich zu berücksichtigen. Sie stellte jedoch keine ernsthafte Benutzung dar. Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH, Urt. v. 13.5.1977 - I ZR 177/75, GRUR 1978, 46, 47 - Doppelkamp I; Beschl. v. 25.5.1979 - I ZB 13/76, GRUR 1979, 707, 708 - Haller; Beschl. v. 19.12.1979 - I ZB 4/78, GRUR 1980, 289, 290 - Trend). Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen
(BGHZ 70, 143, 149 f. - Orbicin; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BER- THA). Die Belieferung allein des Münchner Olympiastadions mit Knabberartikeln genügt diesen Anforderungen nicht. Auch die in der Anlage B 8 genannten Umsätze von wöchentlich durchschnittlich rund 1.100 ssen , daß es sich bei der Beklagten um ein mit ihrer Marke "Kelly's" in Österreich bekanntes Unternehmen handelt, eine solche Benutzungsform nicht als wirtschaftlich vernünftig und nachvollziehbar erscheinen. Zwar können auch geringe Umsätze als wirtschaftlich sinnvoll angesehen werden, etwa wenn Kunden bei einem nur vorübergehenden Aufenthalt im Schutzland bei einer bestimmten Marke gehalten werden sollen (BGH, Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy). Solche Gründe sind im Streitfall jedoch nicht ersichtlich. Die dortige Benutzung stellt daher mangels Ernsthaftigkeit keine zu berücksichtigende Benutzung der Marke dar.
dd) Der Vertrieb von Popcorn unter der Bezeichnung "Kelly" durch die Beklagte oder einen Lizenznehmer stellte ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung der IR-Marken "Kelly's" dar. Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, wirkt nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur dann rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear). Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfüllt. Der Verkehr erkennt bei einem Vergleich der beiden Zeichen deren Unterschied und hat keinen Anlaß, das ab-
gewandelte Zeichen als dieselbe Marke anzusehen. Die Beklagte hat daher ihre drei angegriffenen IR-Marken auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist zumindest nicht ernsthaft benutzt.
2. Das Berufungsgericht hat - abgesehen von einer in örtlicher und zeitli- cher Hinsicht vorzunehmenden Einschränkung - wie schon das Landgericht zutreffend entschieden, daß die Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche begründet sind, die die Klägerin wegen der Verletzung der Klagemarke mit Ermächtigung ihrer Inhaberin geltend gemacht hat. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kelly's" bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil sowohl die kollidierenden Marken als auch die unter diesen Zeichen geschützten Waren in erheblichem Umfang verwechselbar seien.

a) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, daß "Kellogg's" von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für aus Getreide hergestellte Frühstücksspeisen besitzt. Es ist des weiteren davon ausgegangen, daß der Klagemarke aufgrund ihrer erheblichen Bekanntheit für Cornflakes-Produkte eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Diese Beurteilung wird von den Parteien nicht beanstandet und läßt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Im Streitfall bedarf es keiner weiteren Ausführungen, zu welchem Zeitpunkt die kraft Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke vorgelegen hat. Schon bei der Annahme normaler Kennzeichnungskraft erweist sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht als rechtsfehlerfrei.

b) Das Berufungsgericht hat Warenähnlichkeit zwischen den von der Klägerin aus dem Warenverzeichnis der Klagemarke benutzten Waren "Cornflakes" und "Müsli-Riegel" und den von der Beklagten für das angegriffene Zeichen "Kelly's" in Anspruch genommenen Waren "salzige Knabberartikel" angenommen. Es hat zwar keinen Grad der Ähnlichkeit der Waren zueinander benannt , ist aber ausdrücklich von Warennähe ausgegangen. Seine Feststellungen , wonach insbesondere Tankstellen und Bahnhofskioske verpackte Trokkenprodukte wie Erdnüsse und Cornflakes im selben Verkaufsregal anbieten und süße Backwaren und salzige Knabberartikel teilweise vom selben Hersteller gefertigt werden, sind von der Revision nicht angegriffen worden und lassen keinen Rechtsfehler erkennen.

c) Ohne Erfolg tritt die Revision der Annahme des Berufungsgerichts entgegen, die Marken "Kellogg's" und "Kelly's" wiesen eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit auf. Sie stützt sich dabei maßgeblich darauf, daß der Verkehr dem in beiden Zeichen übereinstimmenden Genitiv-"S" keine Bedeutung beimesse, daher lediglich die Wortstämme "Kellogg" und "Kelly" vergleiche und bei einem Vergleich der Zeichen deren deutliche Unterschiede in der Aussprache, insbesondere der Vokalfolge wahrnehme. Darüber hinaus erkenne der Verkehr in dem Zeichen "Kelly" den bekannten irischen Familiennamen, so daß es schon aus diesem Grund nicht zu Verwechslungen komme.
aa) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (BGHZ 139, 340, 347 - Lions, m.w.N.). Es hat auch be-
rücksichtigt, daß bei der Prüfung der Markenähnlichkeit von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen ist, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).
bb) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung auch nicht den Erfahrungssatz unberücksichtigt gelassen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht , weshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587, 589 = WRP 1999, 530 - Cefallone ). Es hat ferner nicht übersehen, daß dementsprechend grundsätzlich nicht die gegebenen Unterschiede den Beurteilungsmaßstab bilden, sondern das Maß an Übereinstimmungen. In dieser Hinsicht ist im Streitfall festzustellen, daß bei der Klagemarke "Kellogg's" und dem angegriffenen Zeichen "Kelly's" die Silbenzahl übereinstimmt und sowohl der Wortanfang als auch das Abschluß -"S" identisch sind. Des weiteren beginnt bei beiden Zeichen die zweite Silbe mit dem Buchstaben "l". In der Fortführung dieser zweiten Silbe ("logg's" und "ly's"), die zugleich jeweils das Wortende bildet, weichen die Zeichen zwar nicht unerheblich voneinander ab. Insgesamt gesehen überwiegen aber die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Zeichen. Die in den Endsilben bestehenden klanglichen Abweichungen treten im undeutlichen Erinnerungseindruck eher in den Hintergrund, zumal wenn man berücksichtigt, daß der Verkehr Wortanfänge in der Regel stärker beachtet als nachfolgende Wortteile (BGHZ 131, 122, 125 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694
- EVIAN/REVIAN). Das Berufungsgericht stellt bei seinen Erwägungen zur Ver- wechslungsgefahr auf den auffallend übereinstimmenden zischenden "S"-Laut der beiden Bezeichnungen und deren Identität im Wortanfang ab. Soweit das Berufungsgericht hieraus das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ableitet, läßt dies keinen Rechtsfehler erkennen. Aus diesem Grund kann der Angriff der Revision, das Berufungsgericht hätte dem Wortbestandteil "logg's" bei der zeichenrechtlichen Beurteilung mehr Bedeutung beimessen müssen, keinen Erfolg haben. Das Berufungsgericht hat sich mit diesem Argument der Beklagten im übrigen mit der zutreffenden Erwägung auseinandergesetzt, daß damit eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des Wortzeichens erfolgte.
cc) Ohne Erfolg bezieht sich die Revision zur Begründung eines weiten Abstands der sich gegenüberstehenden Zeichen auf den Bedeutungsgehalt des angegriffenen Zeichens als irischer Familienname, indem sie geltend macht, eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil die klangliche Ähnlichkeit durch diesen Bedeutungsgehalt aufgehoben werde.
Eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang an sich zu bejahende Verwechslungsgefahr der zu vergleichenden Zeichen kann allerdings ausnahmsweise deshalb ausscheiden, weil dem einen oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt. Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden ohne weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 132 = WRP 1992, 96 - Bally/BALL; Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 697 - apetito/apitta; Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel). An einem solchen eindeutigen Begriffsinhalt aber fehlt es im Streitfall. Denn der Verbraucher hat keine Hilfe, die ihn zu einem Auseinanderhalten von klanglich ähnlichen Zeichen hinreichend zuverläs-
sig veranlassen würde, wenn der Begriffsinhalt in einem Personennamen besteht , der keinen sachlichen Bezug zu dem mit ihm bezeichneten Produkt besitzt (vgl. BGH, Beschl. v. 16.3.1966 - Ib ZB 11/64, GRUR 1966, 493, 494 - Lili).

d) Der Auskunftsanspruch sowie der Schadensersatzanspruch unterliegen allerdings einer vom Berufungsgericht nicht berücksichtigten örtlichen und zeitlichen Begrenzung. Denn die Klägerin kann aus ihrer auf das Beitrittsgebiet erstreckten Marke nach § 30 ErstrG bis zur Löschungsreife der drei IR-Marken mit Ablauf des 3. Oktober 1995 im Beitrittsgebiet keine Rechte geltend machen (vgl. vorstehend zu Ziffer II. 1. a)).
III. Danach war das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten insoweit aufzuheben und die Klage in diesem Umfang unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils abzuweisen, als sich die Verurteilung zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Schadensersatzleistung auch auf Handlungen im Beitrittsgebiet vor Ablauf des 3. Oktober 1995 beziehen. Im übrigen war die Revision der Beklagten zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 ZPO.
Ullmann Bornkamm Pokrant
Büscher Schaffert

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1.
Verfall nach § 49 oder
2.
absolute Schutzhindernisse nach § 50.
Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1.
bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.
ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.
§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für verfallen erklärt und gelöscht werden können. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(5) Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Klage gemäß § 55 oder Antrag gemäß § 53 für nichtig erklärt und gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch auf mehrere ältere Rechte desselben Inhabers gestützt werden.

(2) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Das gleiche gilt für den Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erworbenen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. Die Eintragung einer Marke kann ferner nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Inhaber eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit zugestimmt hat.

(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder des § 15 Abs. 3 bekannt war.

(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang nicht für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang aus folgenden Gründen hätte für verfallen oder nichtig erklärt und gelöscht werden können:

1.
Verfall nach § 49 oder
2.
absolute Schutzhindernisse nach § 50.
Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Absatz 1 Nummer 2 ist auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke abzustellen.

(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt und gelöscht.

Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5 erworben hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

24
Sofern die Klägerin in der erneuten Berufungsverhandlung Unterlassung und Beseitigung auch wegen anderer konkreter Geschäftsbezeichnungen der Beklagten mit dem Bestandteil "Hansen" begehren sollte, könnten die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zum Recht der Gleichnamigen zu beachten sein, die im Rahmen des § 23 Nr. 1 MarkenG unverändert anwendbar bleiben. Sie gelten auch zugunsten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung , die den Namen eines ihrer Gesellschafter in ihre Firma aufnimmt (BGH, Urt. v. 10.11.1965 - Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623 - Kupferberg).
16
Das Berufungsgericht hat weiter mit Recht angenommen, dass der Streitfall im Hinblick darauf, dass die Unternehmenskennzeichen der Parteien jahrzehntelang unbeanstandet nebeneinander benutzt worden sind, nicht nach Prioritätsgrundsätzen , sondern nach den zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist (dazu a). Nach diesen Grundsätzen können die von der Klägerin erhobenen Ansprüche jedoch nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneint werden (dazu b).

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günstigen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend wirbt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbraucher zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen oder Rechten durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder vom Veranstalter selbst oder von einem Dritten besondere Vorteile erlangen, wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäfte veranlassen, die ihrerseits nach der Art dieser Werbung derartige Vorteile für eine entsprechende Werbung weiterer Abnehmer erlangen sollen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 65/00 Verkündet am:
9. Oktober 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Leysieffer

a) Infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion gehen
firmen- und markenmäßiger Gebrauch ineinander über. Eine Unternehmensbezeichnung
kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem
Dritten als Marke verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch
verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen
anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet.

b) Zwischen der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ für ein Confiseriegeschäft
in einer norddeutschen Stadt und der Firma „Leysieffer & Co. Nachf.“
für eine Weinhandlung in einer Weinbaugemeinde am Rhein, die ihren Wein
über Handelsvertreter und über den Handel bundesweit absetzt, besteht keine
Verwechslungsgefahr.
BGH, Urt. v. 9. Oktober 2003 – I ZR 65/00 – OLG Koblenz
LG Koblenz
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 9. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die
Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Koblenz vom 24. Februar 2000 aufgehoben.
Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Koblenz vom 7. Mai 1997 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Im übrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung , auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin betreibt eine traditionsreiche Confiserie in Osnabrück mit Niederlassungen in einer Reihe deutscher Städte. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 11. November 1988 eingetragenen Marke

Das Osnabrücker Ladenlokal der Klägerin existiert seit 1909. Vor dem Zweiten Weltkrieg nahm der Sohn des Firmengründers, Karl Leysieffer, die Pralinenproduktion auf. Nach dem Kriege wurde aus der lokalen Konditorei ein bundesweit operierendes Unternehmen. Heute vertreibt die Klägerin unter der abgebildeten Marke nicht nur ihre verschiedenen Confiserie-Produkte, sondern seit etwa 1987/88 auch Wein, Sekt und Liköre. Das Warenverzeichnis der Marke umfaßt dementsprechend neben feinen Backwaren, Konditoreiwaren, Pralinen und Konfekt auch alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen und Liköre.
Der Beklagte betreibt unter der Firma Leysieffer & Co. Nachf. in Kaub am Rhein ein Weingut und eine Weinkellerei. Er hat das Unternehmen 1995 von seiner Mutter übernommen, die es 1980 – unter Umwandlung von einer Kommanditgesellschaft in ein einzelkaufmännisches Unternehmen – erworben hatte. Komplementär dieser Gesellschaft, die bis dahin die Firma Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co. geführt hatte, war Ulrich Leysieffer, ein Vetter von Karl Leysieffer. Im Zuge der Veräußerung des Unternehmens an die Mutter des Beklagten war die Fortführung des Unternehmens unter der Firma Leysieffer & Co. mit Nachfolgezusatz vereinbart worden. Ulrich Leysieffer war etwa 1950 in die Gesellschaft „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer“ eingetreten; seit seinem Eintritt hatte das Unternehmen als „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co. Weinbau und Weingroßhandel“ firmiert. In welchem Umfang die Gesellschaft ab Ende der fünfziger Jahre den Firmenbestandteil „Leysieffer“ bzw. „Leysieffer & Co.“ – wie vom Beklagten behauptet und durch umfangreiches Druck-
material belegt – in Alleinstellung benutzt hat und ob es sich dabei gegebenenfalls um eine markenmäßige Benutzung gehandelt hat, ist zwischen den Parteien streitig. Der Wein aus dem Unternehmen des Beklagten wird im Bundesgebiet vertrieben. Auch das Stammhaus der Klägerin bezog bis in die siebziger Jahre diesen Wein. Anlaß für den vorliegenden Rechtsstreit war ein Testkauf in der Nähe von Osnabrück.
In einem von der Klägerin angestrengten Rechtsstreit ist der Mutter des Beklagten durch Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom 23. November 1995 die Verwendung des in Künstlerschreibschrift gestalteten Schriftzugs

für Weine, weinhaltige Getränke und Sekt untersagt worden.
Der Beklagte vertreibt heute Wein und Sekt mit Etiketten, die – beispielsweise – wie folgt gestaltet sind:
Im vorliegenden Rechtsstreit geht die Klägerin aus ihrer Marke gegen die Verwendung des Zeichens „Leysieffer & Co. Nachf.“ durch den Beklagten vor. Sie hat zuletzt beantragt, dem Beklagten die Verwendung der nachstehend wiedergegebenen Schriftzüge in Künstlerschreibschrift oder Druckschrift für Wein, weinhaltige Getränke oder Sekt zu untersagen:

Außerdem hat sie Auskunft begehrt und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung des Beklagten beantragt.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat sich auf ein Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co.“ gestützt, die sein Unternehmen ab Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet habe. Außerdem habe Karl Leysieffer, damals persönlich haftender Gesellschafter der Klägerin, seinem Vetter Ulrich Leysieffer gegenüber sein Einverständnis erklärt, daß dessen Unternehmen die Bezeichnung „Leysieffer“ in Künstlerschreibschrift verwende.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Im Berufungsverfahren hat der Beklagte – gestützt auf das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ – Widerklage erhoben und beantragt, die Klägerin zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarke zu verurteilen, soweit sie die Warenklasse 33 (alkoholische Getränke ausgenommen Biere) betrifft. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen und – ohne dies ausdrücklich im Tenor hervorzuheben – die Widerklage abgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Revision des Beklagten, mit der er seinen Klage- abweisungs- und seinen Widerklageantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Zeichens „Leysieffer“ durch den Beklagten eine Verletzung der Klagemarke gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Identität der erfaßten Waren bestehe Verwechslungsgefahr. Der Beklagte habe das Zeichen „Leysieffer“ ohne Zustimmung der Klägerin verwendet. Es sei nicht ersichtlich , daß das behauptete Einverständnis des Karl Leysieffer sich auf die markenmäßige Benutzung der Bezeichnung „Leysieffer“ erstreckt habe. Der Beklagte könne der Klägerin nicht entgegenhalten, daß ihre Marke löschungsreif sei, denn es sei nicht ersichtlich, daß der Beklagte vor der Anmeldung der Klagemarke Rechte an einer Marke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG erworben habe. Die Rechtsvorgängerin des Beklagten habe zwar möglicherweise vor dem Prioritätszeitpunkt das Recht an dem Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ erworben. Dieses Recht gehe möglicherweise auf die Verwendung des Zusatzes „Leysieffer & Co.“ seit dem Jahre 1950 zurück. Demgegenüber sei jedoch das Recht der Klägerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer“ älter; denn wie sich aus der Aussage von Ursula Leysieffer in dem früheren Verfahren gegen die Mutter des Beklagten ergebe, existiere das Unternehmen der Klägerin schon seit den vierziger Jahren.
Die Ausübung des Markenrechts durch die Klägerin sei auch nicht rechtsmißbräuchlich. Ein Mißbrauch komme in Betracht, wenn aufgrund der Vorbenutzung des Zeichens durch einen Dritten ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden sei und die Anmeldung in Kenntnis dieser Umstände erfolge. Im Streitfall sei indessen nichts für einen solchen Besitzstand zu erkennen. Im übrigen werde dem Beklagten lediglich der markenmäßige Gebrauch des Zeichens „Leysieffer“ untersagt ; die firmenmäßige Verwendung stehe ihm nach wie vor frei. Schließlich sei der Anspruch der Klägerin auch nicht verwirkt.
Da dem Beklagten kein Recht mit älterem Zeitrang zustehe, sei auch die Widerklage , deren Erhebung sachdienlich gewesen sei, nicht begründet.
II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Mit Recht macht sie geltend, daß die Klägerin aus der Klagemarke keine Rechte herleiten kann, weil sich der Beklagte für den Handel mit Wein und Sekt auf ein prioritätsälteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützen kann.
1. Der Beklagte verfügt mit der Unternehmensbezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ über ein gegenüber der Marke der Klägerin prioritätsälteres Kennzeichenrecht i.S. des § 12 MarkenG, das er einredeweise im Verletzungsprozeß geltend machen kann (vgl. BGHZ 150, 82, 88 – Hotel Adlon). Sein Unternehmen führt seit 1980 – dem Zeitpunkt des Erwerbs des Weinhandelsunternehmens durch seine Mutter – diese Firma.

a) Der Beklagte kann Rechte aus diesem Unternehmenskennzeichen allerdings nur beanspruchen, wenn er sich dieses Kennzeichens befugtermaßen bedient (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1997 – I ZR 105/95, GRUR 1998, 391, 393 = WRP 1998, 394 – Dr. St. ... Nachf.). Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß
der Beklagte die Firma unbefugt benutzt. Er hat das Unternehmen von seiner Mutter erworben. Als sie ihrerseits das Unternehmen im Jahre 1980 erworben hatte, hatten die bisherigen Gesellschafter der Fortführung des Unternehmens mit dem geänderten Firmennamen, insbesondere der weiteren Verwendung des Namens Leysieffer, zugestimmt (§ 22 HGB a.F.).

b) Der Schutzumfang dieses der Klagemarke im Zeitrang vorgehenden Kennzeichenrechts erstreckt sich auch auf die im vorliegenden Rechtsstreit von der Klägerin beanstandeten Verwendungsformen. Dies gilt auch insoweit, als der Beklagte das Unternehmenskennzeichen „Leysieffer & Co. Nachf.“ zur Kennzeichnung der in seinen Geschäftsbereich fallenden Waren (hier: Weine) verwendet hat. Der Bundesgerichtshof ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16 UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmenund markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGH, Urt. v. 18.10.1974 – I ZR 118/73, GRUR 1975, 257 – Buddelei, m.w.N. aus der älteren Rspr.; Urt. v. 13.7.1977 – I ZR 136/75, GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 – TinaSpezialversand I; Urt. v. 28.4.1983 – I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 765 – Haller II; Urt. v. 24.11.1983 – I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 – Tina-Spezialversand II; BGHZ 145, 279, 282 – DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 – Hotel Adlon; Ingerl /Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 22 u. 110; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 52 Rdn. 8). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Produktbezeichnung, also als Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß eine Produktbezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die
Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren kennzeichnet (BGH GRUR 1984, 354, 356 – Tina-Spezialversand II).
Die in der Robelco-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Urt. v. 21.11.2002 – Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 34 = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66) zur Unterscheidung von firmen- und markenmäßigem Gebrauch angestellten Erwägungen betreffen allein die Reichweite der Markenrechtsrichtlinie und besagen nichts darüber, ob das nationale Markenrecht den Schutzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendungen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann (vgl. auch Ingerl/Rohnke aaO Rdn. 110). Schon gar nicht sagen diese Erwägungen etwas über den Schutzumfang von Unternehmenskennzeichen, die als ältere Rechte einer eingetragenen Marke nach Art. 4 Abs. 4 lit. b MarkenRL entgegengehalten werden können.
2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, der Klägerin stehe ihrerseits ein noch älteres Gegenrecht zu.

a) Das Berufungsgericht hat dies der Aussage der Zeugin Ursula Leysieffer, der Ehefrau von Karl Leysieffer, entnommen, die sie in dem früheren, gegen die Mutter des Beklagten gerichteten Verfahren gemacht hat. Ob die insoweit erhobenen Verfahrensrügen der Revision durchgreifen, kann offenbleiben. Auch wenn die Klägerin den Namen Leysieffer noch vor dem Unternehmen des Beklagten als allein prägenden Firmenbestandteil verwendet haben sollte, ließe sich daraus kein älteres Gegenrecht ableiten. Denn bevor die Klägerin 1987 oder 1988 begonnen hat, mit Wein, Sekt und Likör zu handeln, gab es zwischen ihrem Unternehmen – einer expandierenden Osnabrücker Confiserie – und dem Unternehmen des Beklagten – einem Weingut und einer Weinhandlung – keine sich überschneidenden Geschäftsbereiche. Das Unternehmen des Beklagten hat 1980 begonnen, die Be-
zeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für eine Weinhandlung zu verwenden, deren Wein – sei es mit Hilfe von Handelsvertretern, sei es über den Handel – im gesamten Bundesgebiet abgesetzt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war der Tätigkeitsbereich der Klägerin sachlich und räumlich noch fast vollständig auf das Confiseriegeschäft in Osnabrück beschränkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berührungspunkte zwischen den beiden Unternehmen derart gering, daß die Klägerin – selbst wenn eine geringe Branchennähe anzunehmen wäre – dem Unternehmen des Beklagten die auf den früheren Komplementär Ulrich Leysieffer hinweisende Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ nicht hätte untersagen können.

b) Der dem Unternehmen des Beklagten zukommende Zeitrang wird durch die spätere räumliche und sachliche Erweiterung des Geschäftsbereichs der Klägerin nicht beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere für die 1987/88 erfolgte Erweiterung des Sortiments der Klägerin auf Wein, Sekt und Likör. Auf die Frage, ob der Beklagte auch schon aus der seit 1950 verwendeten Firma „Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co.“ Gegenrechte gegen die Klagemarke geltend machen kann, kommt es unter diesen Umständen nicht an. Ebenso kann offenbleiben , ob der Name „Leysieffer“ für das Unternehmen des Beklagten – wie dieser durch umfangreiches Anschauungsmaterial aus den fünfziger und sechziger Jahren zu belegen versucht hat – schon seit Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet worden ist mit der Folge, daß sich der Beklagte auf einen noch viel früheren Zeitrang an der entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung stützen könnte.

c) Der Beklagte kann der Klägerin sein älteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ für den Bereich des Handels mit Wein und weinhaltigen Getränken unabhängig davon entgegenhalten, ob ein entsprechender Löschungsanspruch durchgesetzt werden kann oder nicht (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 24).
3. Das Berufungsgericht hat – aus seiner Sicht folgerichtig – noch keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob dem Beklagten der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Teillöschung der Klagemarke, d.h. auf Streichung der Waren „alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen und Liköre“ aus dem Warenverzeichnis, zusteht. Die Beantwortung dieser Frage setzt voraus, daß auch die gegen die Widerklage erhobenen Einwände der Klägerin geprüft werden. In Ermangelung entsprechender Feststellungen ist im Revisionsverfahren eine abschließende Entscheidung nicht angezeigt.
III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Die Klage ist abzuweisen, weil sich der Beklagte auf den gegenüber der Klagemarke älteren Zeitrang der geschäftlichen Bezeichnung „Leysieffer & Co. Nachf.“ stützen kann. Dagegen ist die Sache hinsichtlich der Widerklage zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Ullmann Bornkamm Pokrant
Büscher Schaffert

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 177/02 Verkündet am:
16. Dezember 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Räucherkate
UWG § 3, § 4 Nr. 9 Buchst. a

a) Gebäude werden regelmäßig vom Verkehr nur in ihrer technischen Funktion
und ästhetischen Gestaltung und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren
oder Dienstleistungen wahrgenommen. Für eine vom Regelfall abweichende
Verkehrsauffassung sind besondere Anhaltspunkte erforderlich.

b) Eine mit Benutzungsaufnahme geschützte besondere Bezeichnung eines
Geschäftsbetriebs oder Unternehmens i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG
muß über Namensfunktion verfügen.

c) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2
MarkenG setzt eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung
voraus.
BGH, Urt. v. 16. Dezember 2004 - I ZR 177/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 16. Dezember 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Pokrant, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 28. Mai 2002 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, eine GmbH, betreibt ein Franchisesystem für die Räucherei und den Verkauf von Fischen. Zu dem Franchisesystem gehört der Fischverkauf in sogenannten "Räucherkaten", die eine möglichst einheitliche Gestaltung nach den Vorgaben der Klägerin aufweisen.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 25. März 1987 angemeldeten, für "Fisch, Fischkonserven, Räucherfisch" eingetragenen, nachfolgend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke Nr. 111 47 72.

Die Marke greift die bauliche Gestaltung der früheren Verkaufsstätte der Klägerin in D. auf.
Der Beklagte, der dem Franchisesystem der Klägerin angehörte, errichtete auf der Grundlage des Franchisevertrages in W. eine Verkaufsstätte, die in den nachfolgenden Anträgen der Klageschrift zu I 1 a dd und ee wiedergegeben ist.
Seit Januar 1996 verwendet der Beklagte für sein Unternehmen das nachfolgende Logo, das sich an die Form seiner Verkaufsstätte anlehnt:

Nach wechselseitigen Kündigungen stellte das Oberlandesgericht in einer rechtskräftigen Entscheidung vom 29. Juni 1999 die Nichtigkeit des Franchisevertrages der Parteien fest.
Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagte verletze durch die weitere Benutzung der Verkaufsstätte in unveränderter Form und die Verwendung seines Logos ihre Kennzeichenrechte. Sie hat den Beklagten auf Unterlassung der Benutzung, Vernichtung und Entfernung widerrechtlich gekennzeichneter Gegenstände , Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch genommen.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
In der Berufungsinstanz hat die Klägerin beantragt,

I. den Beklagten zu verurteilen,
1. es zu unterlassen,

a) in einer sogenannten Räucherkate wie nachfolgend wiedergegeben

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a bb linkes Bild)

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a dd)

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a ee)
eine Fischräucherei zu betreiben, wobei auf der zweiten Abbildung der Altbau gemeint sei;

b) das Bildzeichen

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a bb - rechtes Bild)
für die Waren "Fisch, Fischkonserven, Räucherfisch" zu verwenden, insbesondere das Zeichen auf diesen Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen , unter dem Zeichen diese Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder das Zeichen auf Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
2. die widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände gemäß Nr. 1 b zu vernichten bzw. die auf den Lieferwagen aufgebrachten Kennzeichen zu beseitigen und die "unter Nr. 1 a aufgeführten Merkmale der Räucherkate" zu entfernen,
3. der Klägerin Auskunft zu erteilen über Handlungen gemäß vorstehender Nr. 1 und zwar unter Angabe

- der Mengen an hergestellten Fischwaren, - der Mengen an verkauften Fischwaren, - der Verkaufspreise, - des erzielten Umsatzes, - des erzielten Gewinns unter detaillierter Aufschlüsselung aller Gestehungskosten, - der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern , Auflagenzahl, Verbreitungsgebiet und Verbreitungszeit ; II. festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter Nr. I 1 bezeichneten Handlungen ab dem 11. Dezember 1997 entstanden sei und zukünftig entstehen werde.
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin weiterhin eine Verurteilung des Beklagten nach den in der Berufungsinstanz gestellten Anträgen. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Klageanträge als unbegründet angesehen und dazu ausgeführt:
Die Klageanträge seien zulässig. Den Unterlassungsantrag zu I 1 a habe die Klägerin in der Berufungsverhandlung auf die konkrete Form beschränkt, in der der Beklagte seine Betriebsstätte benutze. Der Beseitigungsantrag zu I 2 sei versehentlich unverändert geblieben. Die sachgerechte Auslegung dieses Antrags ergebe, daß die Klägerin mit den "unter Nr. 1 a angeführten Merkmalen der Räucherkate" die im Tatbestand des Berufungsurteils angeführten Merkmale gemeint habe.
Die geltend gemachten Ansprüche stünden der Klägerin allerdings weder nach dem Markengesetz noch nach dem UWG zu.
Der gegen die Benutzung der Betriebsstätte des Beklagten gerichtete Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2, Abs. 5 MarkenG (Klageantrag zu I 1 a) aufgrund der Marke Nr. 111 47 72 sei nicht gegeben, weil es im Hinblick auf das Geschäftsgebäude des Beklagten bereits an einer zeichenmäßigen Benutzung fehle.
Selbst wenn aber nicht unerhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise das Gebäude des Beklagten als Kennzeichen auffaßten, fehle es an der nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Verwechslungsgefahr. Im Streitfall sei von Warenidentität auszugehen. Die durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei als normal anzusehen. Eine dar-

über hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung sei nicht gegeben. Die stark beschreibenden Anklänge der Marke schwächten die Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Der Annahme einer Verwechslungsgefahr stehe bereits entgegen, daß sich die Wortbestandteile der Vergleichszeichen unterschieden. Die Klagemarke, die nur auf der Grundlage der möglicherweise unvollkommenen Abbildung Anl. K 2 beurteilt werden könne, werde durch den Wortbestandteil "RAUKFISK" oder "RÄUKEFISK" geprägt, der unterscheidungskräftig sei. Demgegenüber weise die angegriffene Gestaltung abweichende Wortbestandteile auf ("Räucherei und Verkauf" und "Räucherei Lachs-Forellen-Aale Direktverkauf"), die als reine Werbeaussagen den Gesamteindruck nicht prägten.
Eine Verwechslungsgefahr sei auch hinsichtlich der Bildbestandteile zu verneinen. Die Klagemarke verfüge wegen beschreibender Anklänge und eines Freihaltebedürfnisses über keinen weiten Schutzbereich. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr fehle es an ausreichenden Übereinstimmungen zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Baugestaltung.
Den Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung des Gebäudes des Beklagten könne die Klägerin auch nicht auf § 15 MarkenG stützen. Ihr stehe kein Recht an einem Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG zu. Die Baugestaltung sei keine besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs, an der ein Recht durch bloße Aufnahme der Benutzung entstehen könnte. Bildsymbolen fehle die für Unternehmenskennzeichen erforderliche Namensfunktion. Erst recht gelte das für die architektonische Gestaltung eines Gebäudes. Verkehrsgeltung hätten die Vertriebsstätten des Franchisesystems der Klägerin nicht erlangt.

Der gegen die Benutzung des Bildzeichens des Beklagten gerichtete Unterlassungsanspruch (Antrag zu I 1 b) sei mangels Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben. Zwar liege Warenidentität vor. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei jedoch eingeschränkt. Zur Verwechslungsgefahr könne auf die Ausführungen zu dem gegen die angegriffene Hausgestaltung gerichteten Unterlassungsanspruch verwiesen werden. Abweichende Gestaltungsmerkmale im Logo gegenüber der Hausgestaltung der Klagemarke führten zu keiner anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.
Die Unterlassungsansprüche folgten auch nicht aus § 1 UWG a.F. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz komme der Klägerin gegen das Gebäude und das Logo des Beklagten nicht zu.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der Klägerin ein Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der angegriffenen Hausgestaltung weder nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG noch gemäß § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG zusteht.

a) Eine Verletzung des Rechts der Klägerin an ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 111 47 72 ist nur gegeben, wenn die Räucherkate des Beklagten der Unterscheidung der Waren seines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. Die Ausübung des Markenrechts ist auf Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Waren gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten, beeinträchtigen kann. Ist dies nicht der Fall, kann

der Inhaber einer Marke die Benutzung einer identischen oder ähnlichen verwechslungsfähigen Bezeichnung nicht verbieten (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL: EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club plc; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus; BGHZ 156, 126, 136 - Farbmarkenverletzung I; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 39 a; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 61). Das Berufungsgericht hat eine markenmäßige Verwendung der Gestaltung der Räucherkate des Beklagten verneint. Es hat festgestellt, die angesprochenen Verkehrskreise würden die Räucherkate des Beklagten nicht als Zeichen zur Unterscheidung der von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen von solchen anderer Fischräuchereien auffassen. Zwar unterscheide sich das Gebäude des Beklagten von den in der Region üblichen Häusern. Daraus folge aber nicht, daß der Verkehr die Gestaltung als Kennzeichnungsmittel verstehe. Architektonische Besonderheiten von Gebäuden würden grundsätzlich der Bautechnik oder dem Formwillen von Bauherren oder Architekten zugeordnet und als Gestaltungsmittel eingesetzt. Für geschäftlich genutzte Gebäude gelte nichts anderes. Auch sie würden grundsätzlich nach ihrer technischen Funktion und ihrer ästhetischen Aussage wahrgenommen. Im Hinblick auf die geringe Zahl von 27 über das Inland verteilten Fischräuchereien, die dem Franchisesystem der Klägerin allenfalls angehörten, habe das System der Klägerin die Wahrnehmung des Verkehrs nicht entscheidend beeinflussen können, zumal die einzelnen Bauausführungen beträchtlich voneinander abwichen. Zudem seien die einzelnen Merkmale des Gebäudes des Beklagten, auf die die Klägerin abhebe, wenig geeignet, als Unterscheidungsmittel zu dienen. Diese Feststellungen halten einer revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

Die Beurteilung, ob die angegriffene Gestaltung der Räucherkate herkunftshinweisend ist und deshalb die Rechte der Klägerin als Markeninhaberin überhaupt verletzen kann, ist in erster Linie Aufgabe des Tatrichters (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlußstück). Die Frage einer markenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung bestimmt sich nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird, anders als die Revision meint, das Haus, in dem der Beklagte die Fischräucherei betreibt, nicht deshalb als Kennzeichen auffassen, weil der Beklagte es in stilisierter Form als Logo in seiner Werbung verwendet und weil der Verkehr das Haus wiedererkennt, wenn er es sieht. Dadurch wird das Haus selbst nicht zu einem Kennzeichnungsmittel für die in ihm produzierten und vertriebenen Waren. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem Umstand, daß es sich nicht um eine in der Region gebräuchliche Gestaltung eines Gebäudes handelt, sondern seine Form nach Darstellung der Klägerin von ihr speziell entwickelt worden ist. Das Berufungsgericht hat mit Recht festgestellt, daß das Gebäude selbst, auch wenn es geschäftlich genutzt wird, vom Verkehr regelmäßig nur in seiner technischen Funktion und ästhetischen Gestaltung und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird. Für eine davon abweichende Verkehrsauffassung aufgrund umfänglicher Benutzung der beanstandeten Hausgestaltung durch die Klägerin oder durch den Beklagten (vgl. hierzu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I) hat das Berufungsgericht nichts konkret festgestellt.

b) Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung des Geschäftsgebäudes des Beklagten auch nicht nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG zu.

aa) Die Klägerin hat an der Gestaltung der Räucherkate kein Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG erworben.
Unter der Geltung des § 16 UWG a.F. entsprach es herrschender Meinung , daß Zeichen als besondere Bezeichnungen eines Erwerbsgeschäfts oder gewerblichen Unternehmens Schutz nach § 16 Abs. 1 UWG a.F. mit Benutzungsaufnahme nur erlangen konnten, wenn sie auch über eine Namensfunktion verfügten, nämlich ebenso wie die Firma das gewerbliche Unternehmen zu benennen, oder als Geschäftsabzeichen nach § 16 Abs. 3 Satz 1 UWG a.F. Verkehrsgeltung erlangten (BGHZ 8, 387, 389 - Fernsprechnummer; 14, 155, 159 f. - Farina II; BGH, Urt. v. 25.1.1957 - I ZR 158/55, GRUR 1957, 281, 282 = WRP 1957, 180 - karo-as; Urt. v. 27.9.1963 - Ib ZR 27/62, GRUR 1964, 71, 73 = WRP 1964, 60 - Personifizierte Kaffeekanne; vgl. auch BGH, Urt. v. 28.1.1977 - I ZR 109/75, GRUR 1977, 614, 615 - Gebäudefassade; Fezer, GRUR 1976, 647, 648 Anm. zu BGH GRUR 1976, 644 - Kyffhäuser; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 143; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 51; v. Gamm, UWG, 3. Aufl., § 16 Rdn. 33). An dem Erfordernis der Namensfunktion für eine besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) ist auch unter der Geltung des Markengesetzes festzuhalten (vgl. Begr. z. Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 67; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 5 Rdn. 12; v. Schultz/Gruber, Markenrecht , § 5 Rdn. 11; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, § 3 Rdn. 68; a.A. Fezer aaO § 15 Rdn. 122 a. u. Rdn. 125; Schricker, GRUR 1998, 310, 312; wohl auch: Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 28). Das Erfordernis der namensmäßigen Unterscheidungsfunktion bei Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ist aufgrund des Entstehungstatbestandes des Rechts gerechtfertigt, für das, anders als für die Marke

kraft Benutzung nach § 4 Nr. 2 MarkenG, deren Entstehungstatbestand Verkehrsgeltung erfordert, die Benutzungsaufnahme im Inland genügen kann. Gegenteiliges ergibt sich, anders als die Revision meint, auch nicht aus dem Umstand , daß der Bundesgerichtshof unter der Geltung des Markengesetzes die originäre Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen anerkannt hat (vgl. BGHZ 145, 279 - DBImmobilienfonds ). Dies beruhte auf einem veränderten Verkehrsverständnis, das derartigen Buchstabenkombinationen namensmäßige Unterscheidungsfunktion zuordnet, da das Markengesetz, anders als das Warenzeichengesetz (§ 4 Abs. 2 WZG), einen Schutz nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Marke zuläßt (§ 3 Abs. 1 MarkenG) und derartige Zeichen in gesteigertem Umfang tatsächlich als Kennzeichen auch benutzt werden (vgl. BGHZ 145, 279, 282 - DB-Immobilienfonds). Aus dem gewandelten Verkehrsverständnis und der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte läßt sich aber nichts dafür entnehmen , daß Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nicht über namensmäßige Unterscheidungskraft verfügen müssen. Denn bei der Entstehung des Schutzes für Marken kraft Benutzung nach § 4 Nr. 2 MarkenG und für Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bestehen , wie vorstehend dargestellt, gerade Unterschiede, die ein Festhalten am Erfordernis namensmäßiger Unterscheidungskraft rechtfertigen.
Über originäre namensmäßige Unterscheidungskraft verfügt die in Rede stehende Gebäudegestaltung nicht. Gegenteiliges macht die Revision nicht geltend und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Voraussetzungen einer Verkehrsgeltung der Gebäudegestaltung der Klägerin i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG hat das Berufungsgericht verfahrensfehlerfrei verneint.

bb) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG scheidet unabhängig von den vorstehenden Erwägungen auch deshalb aus, weil der Beklagte die angegriffene Gebäudegestaltung nicht kennzeichenmäßig nutzt. Ebenso wie § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG setzt der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (vgl. BGHZ 130, 276, 283 - Torres; BGH, Urt. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 70 = WRP 1997, 446 - COTTON LINE; Fezer aaO § 15 Rdn. 117; Ingerl/Rohnke aaO § 15 Rdn. 29; Hacker in Ströbele/ Hacker aaO § 15 Rdn. 26 f.; v. Schultz/Gruber aaO § 15 Rdn. 11; zu § 16 UWG a.F. Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 285; weitergehend Goldmann aaO § 15 Rdn. 7 ff.). An einer zeichenmäßigen Benutzung der Gebäudegestaltung durch den Beklagten fehlt es vorliegend ebenfalls. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend (II 1 a).

c) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen den Betrieb der in Rede stehenden Fischräucherei des Beklagten wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung nach § 1 UWG a.F. verneint. Auch das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung stand.
aa) Die Anwendung der Bestimmungen des UWG ist insoweit durch die Vorschriften des Markengesetzes nicht ausgeschlossen. Zwar ist mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes an die Stelle verschiedener kennzeichenrechtlicher Regelungen eine umfassende und in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die im allgemeinen den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz verdrängt (vgl. BGHZ 149, 191, 195 - shell.de, m.w.N.). Dies gilt jedoch nur, soweit es sich um einen Sachverhalt handelt, der den Anwendungsbereich der markenrechtlichen Vorschriften überhaupt eröffnet (vgl.

BGHZ 153, 131, 146 - Abschlußstück). Davon ist im Streitfall nicht auszugehen, weil der Beklagte die Gestaltung der Räucherkate nicht kennzeichenmäßig verwendet (vgl. vorstehend II 1 a und b) und deshalb der Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG von vornherein ausgeschlossen ist.
bb) Wettbewerbsrechtliche Ansprüche sind jedoch nicht gegeben.
Auf § 8 Abs. 1 Satz 1, § 3 i.V. mit § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG kann die Klägerin den Unterlassungsantrag deshalb nicht mit Erfolg stützen, weil mit der Gestaltung des Gebäudes keine Vorstellung des Verkehrs über die Herkunft der dort vertriebenen Waren oder Dienstleistungen verbunden ist (vgl. Abschnitt II 1 a und II 1 b bb) und es deshalb an der für § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG erforderlichen Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft fehlt.
2. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis auch zutreffend einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aufgrund der Wort-/Bildmarke Nr. 111 47 72 der Klägerin gegen die Verwendung des Bildzeichens (Logo) des Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG verneint (Antrag I 1 b).

a) Das Berufungsgericht hat zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf die Abbildung der Klagemarke in der Anl. K 2 abgestellt. Seine Schwierigkeiten, die genaue Aufschrift auf der Giebelseite des in der Klagemarke abgebildeten Hauses zu erkennen und zudem festzustellen, ob es sich bei diesem um ein Fachwerkhaus handelte, hätte es dadurch beheben können, daß es den übereinstimmenden Vortrag der Parteien berücksichtigt hätte, wonach die auf Seite 11 der Klageschrift angeführte Abbildung die Klagemarke

zeigt. Diese Abbildung gibt sämtliche Merkmale der Klagemarke im einzelnen wieder.

b) Auch bei Zugrundelegung der Marke, wie sie auf Seite 11 der Klageschrift mit sämtlichen Details abgebildet ist, besteht keine Verwechslungsgefahr mit dem Logo des Beklagten.
aa) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für den Verkehr die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den im Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit d er mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichke it der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichke it der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 781 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).
bb) Zwischen den Waren, für die die Klagemarke eingetragen ist (Fisch, Fischkonserven, Räucherfisch), und den Waren, für die der Beklagte sein Bildzeichen verwendet, besteht Warenidentität.

cc) Für das Revisionsverfahren ist zugunsten der Klägerin von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Den Ausführungen des Berufungsgerichts ist nicht mit ausreichender Deutlichkeit zu entnehmen , daß es - wie die Revision meint - eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Soweit das Berufungsgericht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wegen beschreibender Anklänge des Wortelements "RÄUKEFISK" an Räucherfisch und der naturalistischen Gebäudedarstellung ausgegangen ist, betreffen diese Feststellungen die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Revisionsrechtlich sind diese Feststellungen nicht zu beanstanden. Aufgrund der Benutzung der Klagemarke hat das Berufungsgericht normale Kennzeichnungskraft unterstellt und lediglich eine darüber hinausgehende weitere Steigerung der Kennzeichnungskraft verneint. Von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke geht aber auch die Revision aus.
dd) Das Berufungsgericht hat die Zeichenähnlichkeit zwischen der Wort-/ Bildmarke der Klägerin und dem von dem Beklagten verwandten Bildzeichen (Logo) als zu gering angesehen, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Dagegen wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg mit der Begründung, das Berufungsgericht habe bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht in erster Linie auf die Wortbestandteile der Kollisionszeichen abstellen dürfen, sondern hätte in die Prüfung auch die Bildbestandteile einbeziehen müssen.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht ist davon auszugehen, daß die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung (Verzierung)

handelt (BGH, Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT). Das Berufungsgericht hat dementsprechend auch die Bildbestandteile in die Prüfung der Zeichenähnlichkeit einbezogen und ist zu Recht von einer nur geringen Zeichenähnlichkeit ausgegangen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Einzelheiten der Klagemarke, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung - verfahrensfehlerhaft - nicht sämtlich zugrunde gelegt hat, weil es sie in der Abbildung (Anl. K 2) nicht genau erkennen konnte.
Die Klagemarke zeigt ein Fachwerkhaus mit der Vorderfront auf der linken Seite mit einer Dachgaube ohne Fenster. Die Seitenansicht mit einem Krüppelwalmdach befindet sich auf der rechten Seite der Klagemarke. Im Dachgeschoß ist deutlich sichtbar die Aufschrift "RÄUKEFIS K" angebracht, wobei das "E" von einem stilisierten Fisch umrahmt wird. Auf dem geschlossenen Rundbogentor findet sich die Angabe "RÄUKEFISK OFENW ARM". Auf der linken Seite des Bildes ist ein Mast mit einer Fahne und einem Netz dargestellt. Dagegen ist das angegriffene Bildzeichen des Beklagten, das ebenfalls ein Fachwerkhaus mit Krüppelwalmdach und Dachgaube zeigt, seitenverkehrt zu dem auf dem Klagezeichen abgebildeten Haus. Die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Marke der Klägerin jedenfalls mitprägende unterscheidungskräftige Aufschrift "RÄUKEFISK" und der stilisie rte Fisch finden sich im Kollisionszeichen nicht, das dagegen zweimal die Aufschrift "RÄUCHEREI" sowie die Angabe "Lachs" zeigt. Das auf dem Bildzeichen des Beklagten wiedergegebene Haus verfügt über Markisen, das Rundbogentor steht offen, vor dem Haus ist eine Bank plaziert und der Mast trägt keine Fahnen, sondern einige Wimpel. Das Fischernetz und die Blenden des in der Marke der Klägerin abgebildeten Hauses fehlen bei dem Bildzeichen des Beklagten. Zudem sind die Kollisionszeichen auch perspektivisch deutlich unterschiedlich gestaltet.

Die Kollisionszeichen weisen danach eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale sowohl hinsichtlich der Wortbestandteile, bei denen sich überhaupt keine Übereinstimmungen finden, als auch hinsichtlich der Bildelemente auf. Die Zeichenähnlichkeit ist deshalb zu gering, um bei normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbst bei der gegebenen Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

c) Der Klägerin steht der Unterlassungsanspruch auch nicht nach § 3 UWG zu. Neben der markenrechtlichen Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist eine gegen die markenmäßige Benutzung des Bildzeichens des Beklagten gerichtete Anwendung des § 3 UWG aufgrund der Marke der Klägerin ausgeschlossen (vgl. BGHZ 149, 191, 195 - shell.de, m.w.N.).
3. Die von der Klägerin verfolgten Anträge auf Vernichtung, Beseitigung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind ebenfalls nicht begründet, weil Rechtsverletzungen des Beklagten nach den Vorschriften des Markengesetzes und unlautere Wettbewerbshandlungen nach § 3 UWG nicht vorliegen.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, auf andere übertragen werden oder übergehen.

(2) Gehört die Marke zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs, so wird das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit der Marke begründete Recht im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs oder des Teils des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, erfaßt. Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung eines Geschäftsbetriebs oder eines Teils eines Geschäftsbetriebs.

(3) Der Übergang des durch die Eintragung einer Marke begründeten Rechts wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Deutschen Patent- und Markenamt nachgewiesen wird.

(4) Betrifft der Rechtsübergang nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so sind die Vorschriften über die Teilung der Eintragung mit Ausnahme von § 46 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend anzuwenden.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1.
der Dauer der Lizenz,
2.
der von der Eintragung erfaßten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3.
der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4.
des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5.
der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen
gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.