Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2007 - I ZR 93/04

bei uns veröffentlicht am19.07.2007
vorgehend
Landgericht Braunschweig, 9 O 1179/03, 01.10.2003
Oberlandesgericht Braunschweig, 2 U 202/03, 03.06.2004

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 93/04 Verkündet am:
19. Juli 2007
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Windsor Estate

a) Der aus einer Kennzeichenverletzung folgende Schadensersatzanspruch
sowie der der Bezifferung dieses Anspruchs dienende Auskunftsanspruch
sind zeitlich nicht durch die vom Gläubiger nachgewiesene erste Verletzungshandlung
begrenzt (Aufgabe von BGH, Urt. v. 26.11.1987
- I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 - Gaby).

b) Ein Lizenznehmer, der gemäß § 30 Abs. 4 MarkenG der Verletzungsklage
des Lizenzgebers beitritt, erlangt die Stellung eines einfachen Streitgenossen.
Dem Lizenznehmer steht im Falle einer Markenverletzung kein eigener
Schadensersatzanspruch gegen den Verletzer zu.
BGH, Urt. v. 19. Juli 2007 - I ZR 93/04 - OLG Braunschweig
LG Braunschweig
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. Mai 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und
Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin zu 1 wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels sowie der Revision der Klägerin zu 2 und der Anschlussrevision der Beklagten das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig vom 3. Juni 2004 im Kostenpunkt und im Übrigen teilweise aufgehoben und insgesamt wie folgt neu gefasst: Auf die Berufung der Beklagten wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das Urteil der 9. Zivilkammer des Landgerichts Braunschweig vom 1. Oktober 2003 teilweise aufgehoben und insgesamt wie folgt neu gefasst: 1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin zu 1 5.001 € zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 1 den Schaden zu ersetzen, der dieser dadurch entstanden ist bzw. noch entstehen wird, dass die Beklagte im Zeitraum zwischen dem 1. März 2003 und dem 17. April 2003 Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" angeboten und vertrieben hat.

3. Es wird festgestellt, dass der Auskunftsanspruch der Klägerin zu 1 bezüglich der unter Ziffer 2 bezeichneten Handlungen und zwar die Auskunft über das Verbreitungsgebiet und die Kosten des Werbeblattes vom 31. März 2003 in der Hauptsache erledigt ist.
4. Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber der Klägerin zu 1 die Richtigkeit der erteilten Auskunft über die Art und den Umfang der im Zeitraum zwischen dem 31. März 2003 und dem 17. April 2003 angebotenen und vertriebenen Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" an Eides Statt zu versichern.
5. Die Beklagte wird gegenüber der Klägerin zu 1 verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland in Alleinstellung die Bezeichnung "Windsor Garden" zu benutzen, nämlich diese Bezeichnung in Alleinstellung auf Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder die Bezeichnung in Alleinstellung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen zu benutzen.
6. Der Beklagten wird für jeden Fall der Zuwiderhandlung der Verpflichtung zu Ziffer 5 ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, die Ordnungshaft zu vollstrecken an den jeweiligen Geschäftsführern, angedroht.
7. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 1 den Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer 5 bezeichneten, seit dem 17. April 2003 begangenen Handlungen der Beklagten entstanden ist bzw. noch entstehen wird.
8. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin zu 1 Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der unter Ziffer 5 bezeichneten Handlungen und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich ergeben:
a) Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreise,
b) die Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren,
c) Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet ,
d) Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und gewerblichen Adressaten von Angeboten.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Von den Gerichtskosten tragen die Klägerin zu 1 2/100, die Klägerin zu 2 20/100 und die Beklagte 78/100.
Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 trägt die Beklagte 98/100. Die Klägerin zu 2 trägt 20/100 der außergerichtlichen Kosten der Beklagten. Im Übrigen behalten die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten auf sich.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der mit Priorität vom 2. Oktober 2002 unter anderem für Kleineisenwaren und Waren aus Metall eingetragenen Wortmarke "Windsor Estate" (Klagemarke); die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 14. Februar 2003. Die Klägerin zu 2, der eine Lizenz an der Klagemarke zusteht , vertreibt unter diesem Zeichen Rankhilfen für Pflanzen.
2
Die Beklagte bot in einem am 31. März 2003 verbreiteten Werbeblatt Rankhilfen unter der Bezeichnung "Windsor Estate" an und vertrieb diese bundesweit in über 200 Filialen. Nach Darstellung der Klägerinnen benutzte die Beklagte beim Vertrieb ihrer Rankhilfen seit dem 17. April 2003 die Bezeichnung "Windsor Garden".
3
Die Klägerinnen haben behauptet, die Klägerin zu 2 habe erhebliche Einbußen beim Absatz der Rankhilfen dadurch erlitten, dass die Beklagte beim Absatz der gleichartigen Produkte die Bezeichnungen "Windsor Estate" und "Windsor Garden" benutzt habe.
4
Die Klägerinnen haben - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt, 1. … 2. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen dadurch entstanden ist bzw. noch entstehen wird, dass die Beklagte im Zeitraum zwischen dem 1. März 2003 und dem 17. April 2003 Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" angeboten oder vertrieben hat; 3. die Beklagte gegenüber der Klägerin zu 1 zu verurteilen, es zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr mit Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland in Alleinstellung die Bezeichnung "Windsor Garden" zu benutzen, nämlich diese Bezeichnung in Alleinstellung auf Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder die Bezeichnung in Alleinstellung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen zu benutzen; 4. festzustellen, das die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen durch die unter Ziffer 3 bezeichneten , seit dem 17. April 2003 begangenen Handlungen der Beklagten entstanden ist bzw. noch entstehen wird; 5. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft zu erteilen über Art und Umfang der unter Ziffer 3 bezeichneten Handlungen und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich ergeben:
a) die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und abnehmenden Filialen der Beklagten sowie Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreise;
b) die Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren;
c) der erzielte Gewinn;
d) Namen und Anschriften der gewerblichen Adressaten von Angeboten ;
e) Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger , Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet; 6. die Beklagte zu verurteilen, die Richtigkeit der erteilten Auskunft an Eides Statt zu versichern.
5
Hinsichtlich des in erster Instanz auf den Zeitraum vom 1. März bis 17. April 2003 bezogenen Auskunftsanspruchs bezüglich der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Estate" haben die Klägerinnen den Rechtsstreit für in der Hauptsache erledigt erklärt.
6
Die Beklagte hat geltend gemacht, Schadensersatzansprüche der Klägerinnen seien nicht gegeben. Sie habe vor dem 17. April 2003 nicht schuldhaft gehandelt. Die Klagemarke werde durch die Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" nicht verletzt.
7
Das Landgericht hat der Klage bis auf einen Teil der Auskunftsansprüche stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage der Klägerin zu 2 insgesamt und die Klage der Klägerin zu 1 teilweise abgewiesen. Den mit dem Feststellungsantrag zu 2 geltend gemachten Schadensersatzanspruch hat das Berufungsgericht auf den Zeitraum vom 31. März 2003 bis 17. April 2003 beschränkt. Den für erledigt erklärten Auskunftsantrag hat das Berufungsgericht für ursprünglich begründet erachtet, soweit die Klägerin zu 1 Auskunft über das Verbreitungsgebiet des Werbeblatts begehrt hatte. Bezogen auf die Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten teilweise bestätigt, die Richtigkeit der erteilten Auskunft an Eides Statt zu versichern. Dem auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageantrag zu 4 hat das Berufungsgericht für den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 stattgegeben. Den mit dem Klageantrag zu 5 geltend gemachten Auskunftsanspruch hat das Berufungsgericht teilweise zuerkannt. Im Übrigen hat es auch die Klage der Klägerin zu 1 abgewiesen.
8
Dagegen richten sich die (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revisionen der Klägerinnen und die Anschlussrevision der Beklagten. Die Klägerinnen erstreben mit ihren Rechtsmitteln, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte wendet sich mit ihrer Anschlussrevision gegen die teilweise Verurteilung nach den Klageanträgen zu Nr. 2, 4, 5 und 6. Die Klägerin zu 1 beantragt, die Anschlussrevision der Beklagten zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


9
I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin zu 1 geltend gemachten Ansprüche für teilweise begründet erachtet und die Klage der Klägerin zu 2 insgesamt abgewiesen. Hierzu hat es ausgeführt:
10
Der gegen die Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG bestehe nicht. Die Art der Waren, die unter den zu vergleichenden Kennzeichen vertrieben würden, sei zwar identisch. Die zu vergleichenden Kennzeichen stimmten aber nur im Bestandteil "Windsor" überein, der die Zeichen in ihrer Gesamtheit nicht präge. Das englische Wort "Estate" der Klagemarke sei dem inländischen Verkehr in seiner Bedeutung nicht allgemein bekannt. Der Sinngehalt dieses Worts könne daher zur Begründung einer Verwechslungsgefahr nicht mit herangezogen werden. Die zu vergleichenden Zeichen lägen derart weit auseinander, dass eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Zwar könnten vorausgegangene Zeichenverletzungen im Einzelfall dazu führen, dass der Verletzer einen größeren Abstand zu dem geschützten Zeichen einzuhalten habe. Davon sei aber zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz im Jahre 2004 nicht mehr auszugehen. Bei den Rankhilfen handele es sich um typische Saisonware, deren Verkauf zum Jahresschluss beendet sei. In der folgenden Gartensaison wirke die Erinnerung des Publikums an die Werbung des Vorjahres im Streitfall nicht mehr fort.
11
Ein Schadensersatzanspruch wegen Markenverletzung stehe allein der Klägerin zu 1 und nicht der Klägerin zu 2 zu. Die Beklagte habe die Klagemarke durch ihre identische Benutzung schuldhaft verletzt. Bei pflichtgemäßem Vorgehen habe der Beklagten bei der Schaltung der Werbung sechs Wochen nach Veröffentlichung der Eintragung die Klagemarke nicht verborgen bleiben können. Die Schadensersatzpflicht bestehe erst seit der erstmaligen Benutzung des mit der Klagemarke identischen Zeichens durch die Beklagte und damit seit dem 31. März 2003. Die Wahrscheinlichkeit eines Schadens ergebe sich schon unter dem Gesichtspunkt eines Marktverwirrungsschadens.
12
Ein Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Klagemarke durch Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" durch die Beklagte bestehe für den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis zum Jahresende 2003. Zwar liege an sich keine Verwechselbarkeit zwischen der Klagemarke und der Bezeichnung "Windsor Garden" i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor. Aufgrund der Werbung der Beklagten mit der Bezeichnung "Windsor Estate" für die Rankhilfen sei jedoch das Erinnerungsbild des Publikums überlagert worden und daher für den Zeitraum bis Ende 2003 von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.
13
Für den Zeitraum bis 31. März 2003 habe kein Auskunftsanspruch bestanden , weil keine Verletzungshandlung erfolgt sei. Auskunft über die Kosten des Werbeblatts hätten die Klägerinnen ebenfalls nicht verlangen können. In diesem Umfang sei deshalb keine Erledigung des Auskunftsanspruchs eingetreten.
14
Für den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 könne die Klägerin zu 1 zur Bezifferung ihres Schadensersatzanspruchs Auskunft verlangen. Der Auskunftsanspruch beziehe sich allerdings nicht auf den vorhergehenden und den nachfolgenden Zeitraum und nicht auf den erzielten Gewinn.
15
Die Klägerin zu 1 könne verlangen, dass die Beklagte die Richtigkeit der von ihr erteilten Auskunft an Eides Statt versichere. Die berichtigte Auskunft der Beklagten vom 16. Dezember 2003, die von den vorherigen Zahlen grundlegend abgewichen sei, erwecke den Eindruck mangelnder Sorgfalt bei der Auskunftserteilung und deute darauf hin, dass die Beklagte versucht habe, den Umfang des Vertriebs rechtsverletzender Waren zu verschleiern.
16
Der Klägerin zu 2 stünden die von ihr geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht zu. Sie sei nur Inhaberin einer einfachen Markenlizenz, die nur eine schuldrechtliche Nutzungsposition ohne selbständige Rechte gegen Dritte begründe. Da eine Verdinglichung der Nutzungsposition fehle, greife § 30 Abs. 4 MarkenG nicht ein. Bei einer einfachen Markenlizenz könne nur der Markeninhaber Schadensersatz beanspruchen, der einen Schaden des Lizenznehmers im Wege der Drittschadensliquidation geltend machen könne.
17
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 1 hat teilweise Erfolg, während die Revision der Klägerin zu 2 und die Anschlussrevision der Beklagten zurückzuweisen sind.
1. Feststellung der Schadensersatzverpflichtung nach dem Klageantrag zu 2
18
Die Revision der Klägerin zu 1 hat Erfolg, soweit sie sich gegen die teilweise Abweisung des Klageantrags zu 2 richtet, während der Revision der Klägerin zu 2 und der Anschlussrevision der Beklagten, mit der sie eine vollständige Abweisung des Feststellungsantrags zu 2 erstrebt, der Erfolg zu versagen sind.
19
a) Der Klägerin zu 1 steht für den Zeitraum vom 1. März 2003 bis 17. April 2003 der geltend gemachte Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 MarkenG zu.
20
aa) Die Beklagte hat mit der Bezeichnung "Windsor Estate" ein mit der Wortmarke der Klägerin zu 1 identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
21
Das Berufungsgericht ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass die Beklagte die Markenverletzung zumindest fahrlässig begangen hat. Die Veröffentlichung der Eintragung der Marke "Windsor Estate" war am 14. Februar 2003 erfolgt. Bei Anwendung gehöriger Sorgfalt konnte die Beklagte jedenfalls am 28. Februar 2003 Kenntnis von der Markeneintragung haben (vgl. BGH, Urt. v. 15.3.1957 - I ZR 72/55, GRUR 1957, 430, 433 - Havana).
22
Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin zu 1 sei mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Schaden entstanden. Der Eintritt eines Schadens durch die festgestellte Verletzung der Wortmarke der Klägerin zu 1 ergibt sich daraus, dass die Klägerin zu 1 den Eingriff in ihr Markenrecht als vermögenswertes Recht nicht hin- nehmen muss und jedenfalls Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie beanspruchen kann (BGHZ 166, 253, 266 - Markenparfümverkäufe

).


23
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Schadensersatzanspruch sei nicht seit dem 1. März 2003, sondern erst seit dem 31. März 2003 begründet. Die erste nachgewiesene Verletzungshandlung, auf die es für den Beginn des Zeitraums der Schadensersatzfeststellung entscheidend ankomme, liege in der Verbreitung des Werbeprospekts am 31. März 2003. Dem kann nicht beigetreten werden.
24
(1) In der Rechtsprechung des Senats war allerdings anerkannt, dass ein Schadensersatzanspruch, der aus - wie hier - einer Kennzeichenverletzung oder aus dem (schuldhaften) Vertrieb oder sonstigen Inverkehrbringen eines wettbewerbswidrig nachgeahmten Produkts hergeleitet wird, frühestens mit deren Begehung entstehen kann und der Gläubiger im Prozess daher vortragen und unter Beweis stellen muss, ob und wann eine Verletzungshandlung begangen worden ist. Entsprechend hat der Senat für den zeitlichen Umfang des Auskunftsanspruchs nach § 242 BGB, bei dem es sich um einen Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch handelt, als frühesten Zeitpunkt den Beginn der beanstandeten Verletzungshandlungen angesehen (BGH, Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307, 308 - Gaby; Urt. v. 21.3.1991 - I ZR 158/89, WRP 1991, 575, 578 - Betonsteinelemente; Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal/Indohexal; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 214/00, GRUR 2003, 892, 893 = WRP 2003, 1220 - Alt Luxemburg). Dem ist das marken - und wettbewerbsrechtliche Schrifttum weitgehend gefolgt (Ahrens/ Loewenheim, Der Wettbewerbsprozess, 5. Aufl., Kap. 72 Rdn. 5; Fezer/ Büscher, UWG, § 8 Rdn. 271; Großkomm.UWG/Köhler, Vor § 13 B Rdn. 416; ders. in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 25. Aufl., § 9 UWG Rdn. 4.11; Harte/Henning/Brüning, UWG, Vor § 12 Rdn. 154; Plaß in HKWettbR , 2. Aufl., Vor §§ 8 ff. Rdn. 17; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 3370; Lehmler, UWG, Vor § 9 Rdn. 7; MünchKomm.UWG/Fritzsche, § 9 Rdn. 156; Koch in Ullmann jurisPK-UWG, § 9 Rdn. 150; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 38 Rdn. 7; ders., Festschrift Tilmann, 2003, S. 913, 920; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 Rdn. 263). Dagegen hat der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs angenommen , dass im Patent- und Sortenschutzrecht die Feststellung der Schadensersatzpflicht und die Verurteilung zur Rechnungslegung von der Kennzeichnung als schuldhaft rechtswidrige Verletzungshandlung abgesehen einer zeitlichen Beziehung entbehren, weil allein auf die Verletzungshandlung abzustellen sei, ohne dass es auf den Zeitpunkt ankomme, zu dem die Verletzungshandlung vorgenommen worden sei, und deshalb der Beginn der Verletzungshandlung nicht nachgewiesen zu werden brauche (BGHZ 117, 264, 278 f. - Nicola, im Anschluss an RG Mitt. 1931, 72, 74; BGH, Urt. v. 16.3.1956 - I ZR 62/55, GRUR 1956, 265, 269 - Rheinmetall-Borsig I; vgl. ferner RGZ 107, 251, 255; ebenso: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 19 Rdn. 11 f.; Großkomm.UWG/Jacobs, Vor § 13 D Rdn. 229 u. 233; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., Vor §§ 14-19 Rdn. 140; Melullis, Handbuch des Wettbewerbsprozesses, 3. Aufl. Rdn. 1105; Krieger, GRUR 1989, 802, 803; Tilmann, GRUR 1990, 160 ff.; Jestaedt, GRUR 1993, 219, 222; Meier-Beck, GRUR 1998, 276, 279 f.; Grosch/Schilling, Festschrift Eisenführ, 2003, S. 131, 134 ff.; ferner zu den technischen Schutzrechten Rogge/Grabinski in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 139 Rdn. 88a; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 140b Rdn. 55; Mes, PatG, GebrMG, § 140b PatG Rdn. 10).
25
Der Senat schließt sich dieser vom X. Zivilsenat für das Patent- und Sortenschutzrecht vertretenen Auffassung nicht zuletzt im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs an. Für sie spricht neben den vom X. Zivilsenat angeführten Gründen auch, dass die durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie vom 7. März 1990 (BGBl. I S. 422) eingeführten Ansprüche auf Drittauskunft (nunmehr: § 19 MarkenG, § 46 GeschmMG, § 101a UrhG, § 140b PatG, § 9 Abs. 2 HalblSchG, § 37b SortSchG, § 24b GebrMG) keiner zeitlichen Beschränkung unterliegen (Fezer aaO § 19 Rdn. 12). Dadurch wird den Interessen des Gläubigers an einer effektiven Rechtsdurchsetzung nach vorausgegangener Rechtsverletzung Rechnung getragen, die die Belange des Schuldners überwiegen, keine dem Gläubiger unbekannten Verletzungshandlungen zu offenbaren.
26
(2) Im Streitfall hat die Beklagte Rankhilfen für Pflanzen mit der Kennzeichnung "Windsor Estate" jedenfalls ab dem 31. März 2003 angeboten und vertrieben und dadurch die gleichlautende Marke der Klägerin zu 1 verletzt. Dies rechtfertigt die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung für den mit dem Klageantrag zu 2 verfolgten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 6 MarkenG.
27
b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 dagegen, dass das Berufungsgericht dieser einen eigenen Schadensersatzanspruch nach dem Klageantrag zu 2 versagt hat. Die Klägerin zu 2 hat als Lizenznehmerin der Klagemarke der Klägerin zu 1 keinen eigenen Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG. Für den Fall der schuldhaften Verletzung einer Marke ist ein Schadensersatzanspruch nur in der Person des Markeninhabers begründet.
28
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin zu 2 sei der Verletzungsklage nach § 30 Abs. 4 MarkenG beigetreten, um den Ersatz ihres Schadens geltend zu machen. Eigene Schadensersatzansprüche stünden der Klägerin zu 2 jedoch nicht zu, weil sie nur Inhaberin einer einfachen und nicht einer ausschließlichen Markenlizenz sei. Inhaber einer einfachen Markenlizenz könnten sich nur auf eine schuldrechtlich wirkende Nutzungsposition gegenüber dem Schutzinhaber stützen, ohne dass sie selbständige Rechte gegen Dritte hätten. Sie könnten keinen Schadensersatz von einem Verletzer des Markenrechts beanspruchen, sondern müssten sich an ihren Lizenzgeber halten. Diese Ausführungen halten im Ergebnis der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
29
bb) Nach § 30 Abs. 1 MarkenG kann das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht für Waren, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder eines Teils dieses Gebiets sein. Unter Geltung des Warenzeichengesetzes war in der Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannt, dass an einem Warenzeichen nur eine schuldrechtliche Lizenz begründet werden konnte, deren Wirkungen sich auf die Lizenzvertragsparteien beschränkte (RGZ 99, 90, 92 - Gilette). Von einer schuldrechtlichen Wirkung der Lizenz an einer Marke ist unter Geltung des Warenzeichengesetzes auch der Bundesgerichtshof ausgegangen (BGHZ 1, 241, 246 - Piek Fein; 44, 372, 375 - Meßmer-Tee II; ebenso: Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht , 12. Aufl., WZG, Anh. § 8 Rdn. 2; Busse/Starck, Warenzeichengesetz , 6. Aufl., § 8 Rdn. 10; Fezer aaO § 30 Rdn. 10). Grund hierfür war die Bindung des Warenzeichens an den Geschäftsbetrieb. Nachdem mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes eine Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb nicht mehr besteht, ist kein Grund ersichtlich, die Möglichkeit auszuschließen, mit dinglicher Wirkung an einer Marke Lizenzen einzuräumen (Fezer aaO § 30 Rdn. 8; Lange aaO Rdn. 1404; a.A. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 30 Rdn. 21; Sosnitza, Festschrift Schricker, 2005, S. 183, 195). Überwiegend wird angenommen, dass die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz mit dinglicher Wirkung erfolgt (OLG München NJW-RR 1997, 1266, 1267; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 181, 182; Fezer aaO § 30 Rdn. 7; Starck, WRP 1994, 698, 702; a.A. Lange aaO Rdn. 1408).
30
Im Streitfall kann die Frage dahinstehen, ob der Klägerin zu 2 - wie die Revision annimmt - eine ausschließliche Lizenz eingeräumt worden ist und ob ihr eine Lizenz mit schuldrechtlicher oder dinglicher Wirkung erteilt ist.
31
Nach der Vorschrift des § 30 Abs. 4 MarkenG kann der Lizenznehmer einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen. Der Lizenznehmer erlangt dadurch nicht die Stellung eines Nebenintervenienten i.S. von § 66 Abs. 1 ZPO. Er wird vielmehr selbst Prozesspartei. Lizenzgeber und Lizenznehmer sind nach einem Beitritt des Lizenznehmers zur Verletzungsklage des Lizenzgebers einfache Streitgenossen (Ingerl/Rohnke aaO § 30 Rdn. 74; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 30 Rdn. 68; Pahlow in HK-MarkenR § 30 Rdn. 55; Plaß, GRUR 2002, 1029, 1036). Die Klägerin zu 2 konnte sich daher - wie geschehen - als Prozesspartei am Verletzungsprozess der Klägerin zu 1 beteiligen.
32
Die Bestimmung des § 30 Abs. 4 MarkenG stellt jedoch keine materielle, sondern ausschließlich eine verfahrensrechtliche Vorschrift dar (Hacker in Ströbele /Hacker aaO § 30 Rdn. 70; a.A. Plaß, GRUR 2002, 1029, 1030 f.). Sie regelt nicht die Frage, ob dem Lizenznehmer ein eigener Schadensersatzanspruch zusteht (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 86). Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch bei einer Markenverletzung ist danach § 14 Abs. 6 MarkenG. Diese Bestimmung sieht ausschließlich einen Schadensersatzanspruch für den Markeninhaber vor. Den Schaden, der dem Lizenznehmer entstanden ist, kann der Lizenzgeber als Markeninhaber im Wege der Drittschadensliquidation im eigenen Namen geltend machen (Fezer aaO § 30 Rdn. 32; Lange aaO Rdn. 1412; a.A. zum Pa- tentrecht: Ullmann in Benkard aaO § 15 PatG Rdn. 102). Die Wirkung des § 30 Abs. 4 MarkenG erschöpft sich darin, dass dem Lizenznehmer die Möglichkeit eröffnet wird, als Streitgenosse des Markeninhabers in dessen Verletzungsprozess aufzutreten und Leistung an den Markeninhaber zu verlangen. Mangels eigener Anspruchsgrundlage kann die Klägerin zu 2 als Lizenznehmerin der Marke der Klägerin zu 1 danach keine Leistung an sich beanspruchen.
33
Diese Auslegung des nationalen Markenrechts steht in Übereinstimmung mit der Regelung der Lizenz in Art. 22 GMV. Die Vorschrift der GMV sieht ebenfalls keine Unterscheidung zwischen der schuldrechtlichen und der dinglichen Lizenz vor und räumt in Art. 22 Abs. 4 GMV dem Lizenznehmer, falls der Inhaber der Gemeinschaftsmarke Verletzungsklage erhoben hat, nur die Möglichkeit ein, dem Verletzungsverfahren beizutreten.
2. Feststellung der Erledigung des Auskunftsantrags
34
Mit Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 1 dagegen, dass das Berufungsgericht den auf Feststellung der Erledigung des Auskunftsanspruchs gerichteten Klageantrag, soweit er die Klägerin zu 1 betrifft, teilweise abgewiesen hat. Dagegen hat die Revision der Klägerin zu 2 gegen die teilweise Abweisung des Feststellungsantrags keinen Erfolg.
35
a) Das Landgericht hatte festgestellt, dass der Rechtsstreit zur Auskunft über das Verbreitungsgebiet und die Kosten des Werbeblatts vom 31. März 2003 in der Hauptsache erledigt war. Das Berufungsgericht hat diese Feststellung auf die Auskunft der Klägerin zu 1 über das Verbreitungsgebiet beschränkt. Gegenstand der Beschwer der Klägerinnen durch das Berufungsgericht und Gegenstand des Revisionsangriffs ist daher nur der in der Berufungsinstanz abgewiesene Teil des für erledigt erklärten Auskunftsanspruchs.

36
b) Den Auskunftsanspruch der Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht zu Unrecht verneint und die Klage deshalb abgewiesen. Die Klägerin zu 1 konnte von der Beklagten auch eine Auskunft über die Kosten des Werbeblatts vom 31. März 2003 gemäß § 242 BGB verlangen. Der Auskunftsanspruch umfasste auch Art und Umfang der Werbung. Dazu zählen im Streitfall die Kosten des Werbeblatts, weil die Kenntnis dieser Kosten im Hinblick auf die bundesweit gestreute Werbung zur Beurteilung des Werbeumfangs notwendig war (vgl. BGH, Urt. v. 12.2.1987 - I ZR 70/85, GRUR 1987, 364, 365 - Vier-StreifenSchuh ). Bestätigt wird dies durch die von der Beklagten erteilte Auskunft, wonach die Kosten dieser Werbung 555.829,60 € ausmachten.
37
c) Den auf Feststellung der Erledigung des Auskunftsanspruchs gerichteten Klageantrag der Klägerin zu 2 hat das Berufungsgericht dagegen zu Recht abgewiesen. Der von der Klägerin zu 2 bis zur Erledigungserklärung verfolgte Auskunftsantrag war nicht begründet. Ein Auskunftsanspruch nach § 242 BGB, der der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs diente, stand der Klägerin zu 2 mangels eigenen Schadensersatzanspruchs nicht zu (II 1 b).
3. Antrag auf Versicherung der Richtigkeit der Auskunft an Eides Statt
38
Das Berufungsgericht hat - anders als das Landgericht - nur einen Anspruch der Klägerin zu 1 gegen die Beklagte für begründet erachtet, die Richtigkeit der erteilten Auskunft über Art und Umfang der unter der Kennzeichnung "Windsor Estate" angebotenen und vertriebenen Eisenobelisken als Rankhilfen für Pflanzen und nur bezogen auf den Zeitraum vom 31. März 2003 (statt vom 1. März 2003) bis 17. April 2003 eidesstattlich zu versichern. Die dagegen gerichteten Revisionen der Klägerinnen und die Anschlussrevision der Beklagten, mit der sie die vollständige Abweisung dieses Antrags begehrt, sind zurückzuweisen.
39
Die Revisionen der Klägerinnen sind insofern unzulässig. Sie sind, bezogen auf die teilweise Abweisung dieses selbständigen prozessualen Anspruchs, nicht nach § 551 Abs. 3 Nr. 2 lit. a ZPO begründet worden.
40
Die Anschlussrevision ist unbegründet, weil der Klägerin zu 1 ein Anspruch nach § 260 Abs. 2 BGB in dem vom Berufungsgericht zuerkannten Umfang darauf zusteht, dass die Beklagte die Richtigkeit der von ihr erteilten Auskunft an Eides Statt versichert. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt , dass die Beklagte die Auskunft nicht mit der erforderlichen Sorgfalt erteilt hat.
4. Antrag auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" (Klageantrag zu 3)
41
Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch der Klägerin zu 1 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" für Rankhilfen durch die Beklagte scheide wegen fehlender Verwechslungsgefahr aus, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Zwischen der Klagemarke "Windsor Estate" der Klägerin zu 1 und der von der Beklagten benutzten Bezeichnung "Windsor Garden" besteht Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
42
a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.
43
b) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, dass zwischen den Waren, für die die Klagemarke geschützt ist, und den von der Beklagten vertriebenen Rankhilfen Warenidentität besteht.
44
c) Zur Kennzeichnungskraft der Wortmarke der Klägerin zu 1 hat das Berufungsgericht keine gesonderten Feststellungen getroffen. Hiergegen erinnern die Revision und die Anschlussrevision nichts. Mangels gegenteiliger Feststellungen ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.
45
d) Den Grad der Ähnlichkeit der Wortmarke "Windsor Estate" mit dem Zeichen "Windsor Garden" der Beklagten hat das Berufungsgericht als so gering angesehen, dass es trotz Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr verneint hat. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
46
Das Berufungsgericht ist allerdings im Ansatz zutreffend von dem im Kennzeichenrecht maßgeblichen Grundsatz ausgegangen, dass es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS). Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind.
47
Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, dem Bestandteil "Windsor" in der Klagemarke komme keine das gesamte Zeichen prägende Bedeutung zu. Wegen des Bezugs zum englischen Königshaus und dessen Stammschloss handele es sich um eine Angabe mit beschreibendem Gehalt. Die Übersetzung des weiteren englischen Worts "Estate" der Klagemarke sei erheblichen Teilen des angesprochenen inländischen Verkehrs unbekannt, weil das Wort nicht zum Grundwortschatz gehöre. Es trete deshalb nicht im Gesamteindruck der Wortmarke der Klägerin zu 1 zurück. Das Berufungsgericht ist deshalb davon ausgegangen , dass die Kollisionszeichen keine Annäherungen durch begriffliche Übereinstimmungen im Hinblick auf die Wörter "Estate" (Landgut) und "Garden" (Garten) aufweisen, sondern Gemeinsamkeiten nur in Bezug auf "Windsor" vorliegen. Es hat deshalb weiter angenommen, dass die Zeichenähnlichkeit nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dem kann nicht beigetreten werden. Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit den beschreibenden Gehalt der Bestandteile "Estate" und "Garden" der Kollisionszeichen nicht ausreichend berücksichtigt und ist deshalb von einem zu geringen Grad der Zeichenähnlichkeit ausgegangen.

48
Bei der Klagemarke "Windsor Estate" wird ein Teil der angesprochenen inländischen Verkehrskreise das englische Wort "Estate" entweder zutreffend mit "Landgut" übersetzen oder doch zumindest dieses Wort als Gattungsbegriff einordnen. Im Übrigen werden die Verkehrskreise, wenn sie mit der Klagemarke konfrontiert werden, in der zusammengesetzten Marke "Windsor Estate" das Zeichenwort "Estate" jedenfalls nur als Beiwerk auffassen, weil sie sich in erster Linie an dem ihnen bekannten und an erster Stelle stehenden Begriff "Windsor" orientieren werden. Davon ist ebenfalls bei dem von der Beklagten benutzten Zeichen "Windsor Garden" auszugehen. Dem angesprochenen inländischen Publikum ist - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - das englische Wort "Garden" in seiner deutschen Übersetzung allgemein bekannt.
49
Sind die Zeichenbestandteile "Estate" und "Garden" danach an beschreibende Angaben angelehnt oder fasst sie das angesprochene Publikum nur als Beiwerk auf, treten sie weitgehend in den Hintergrund und bestimmen den Gesamteindruck der Kollisionszeichen nicht maßgeblich mit (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Wesentlich für den Gesamteindruck der Kollisionszeichen ist danach der übereinstimmend in beiden Zeichen enthaltene Wortbestandteil "Windsor". Bei den zusammengesetzten Zeichen "Windsor Estate" und "Windsor Garden" ist danach von jedenfalls mittlerer Zeichenähnlichkeit und nicht nur von einer geringen Zeichenähnlichkeit oder gar - wie die Revisionserwiderung den Ausführungen des Berufungsgerichts entnommen hat - von Zeichenunähnlichkeit auszugehen.
50
In Anbetracht von Warenidentität, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und einer jedenfalls nicht nur geringen Zeichenähnlichkeit liegt Verwechslungs- gefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Windsor Garden" der Beklagten i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.
5. Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung für den Zeitraum seit 17. April 2003 (Klageantrag zu 4)
51
Das Berufungsgericht hat den mit dem Klageantrag zu 4 geltend gemachten Schadensersatzanspruch wegen Verwendung der Bezeichnung "Windsor Garden" nur für die Klägerin zu 1 und beschränkt auf den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 zuerkannt. Die dagegen gerichtete Revision der Klägerin zu 1 hat Erfolg, während die Revision der Klägerin zu 2 und die Anschlussrevision der Beklagten unbegründet sind.
52
a) Der Klägerin zu 1 steht der geltend gemachte Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 6 MarkenG zu.
53
Die Beklagte hat die Marke der Klägerin zu 1 schuldhaft i.S. von § 14 Abs. 6 MarkenG verletzt. Bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt hätte die Beklagte erkennen können, dass sie mit der Bezeichnung "Windsor Garden" in den Schutzbereich der Klagemarke eingriff. Davon ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen, das den Schadensersatzanspruch - wenn auch von seinem Standpunkt folgerichtig nur zeitlich begrenzt - der Klägerin zu 1 zuerkannt hat.
54
Soweit sich die Anschlussrevision gegen eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wendet, hat sie aus den Gründen zu II 4 keinen Erfolg.
55
Ohne Erfolg wendet sich die Anschlussrevision auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin zu 1 sei mit einer gewissen Wahrschein- lichkeit ein Schaden entstanden. Insoweit gelten die Erwägungen unter II 1 a aa entsprechend.
56
Der Klägerin zu 1 steht der geltend gemachte Schadensersatzanspruch entgegen der Annahme des Berufungsgerichts auch seit dem 14. April 2003 und nicht erst seit dem 2. Juni 2003 zu. Der Schadensersatzanspruch wegen schuldhafter Markenverletzung nach § 14 Abs. 6 MarkenG ist nicht auf den Zeitraum seit der erstmals nachgewiesenen Verletzungshandlung beschränkt (vgl. oben II 1 a bb (1)).
57
b) Die Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg. Der Klägerin zu 2 steht neben der Klägerin zu 1 kein selbständiger Schadensersatzanspruch zu (dazu II 1 b).
6. Antrag auf Auskunft (Klageantrag zu 5)
58
Das Berufungsgericht hat den mit dem Klageantrag zu 5 geltend gemachten Auskunftsanspruch nur für die Klägerin zu 1 bezogen auf den Zeitraum vom 2. Juni 2003 bis 31. Dezember 2003 und ohne den unter Ziffer 5c angeführten Gewinn für begründet erachtet.
59
Die Revision der Klägerin zu 1 gegen die teilweise Abweisung des Auskunftsanspruchs hat zum Teil Erfolg; die Revision der Klägerin zu 2 und die Anschlussrevision der Beklagten sind unbegründet.
60
a) Der Klägerin zu 1 steht der geltend gemachte Auskunftsanspruch als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch nach § 242 BGB ohne zeitliche Beschränkung zu (vgl. II 1 b und II 5). Deshalb ist die Anschlussrevision unbe- gründet, mit der sich die Beklagte gegen den vom Berufungsgericht teilweise zuerkannten Auskunftsanspruch wendet.
61
Die Angabe des erzielten Gewinns kann die Klägerin zu 1 jedoch nicht beanspruchen. Dass die Angabe des Gewinns neben der Angabe der Lieferungen , Lieferzeiten, Lieferpreise, Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren zur Ermittlung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin zu 1 erforderlich ist, hat das Berufungsgericht zu Recht nicht angenommen.
62
b) Die Revision der Klägerin zu 2 hat auch in dieser Hinsicht keinen Erfolg. Ihr steht ein eigener Schadensersatzanspruch nicht zu (vgl. Abschnitt II 1 b und II 5 b). Deshalb hat sie auch keinen zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs dienenden Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung.
63
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Bornkamm v. Ungern-Sternberg Büscher
Schaffert Bergmann
Vorinstanzen:
LG Braunschweig, Entscheidung vom 01.10.2003 - 9 O 1179/03 -
OLG Braunschweig, Entscheidung vom 03.06.2004 - 2 U 202/03 -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2007 - I ZR 93/04

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Referenzen - Gesetze

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 92 Kosten bei teilweisem Obsiegen


(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last. (2) Das Ger
Bundesgerichtshof Urteil, 19. Juli 2007 - I ZR 93/04 zitiert 18 §§.

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Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Patentgesetz - PatG | § 140b


(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden. (2) In Fällen offensichtlicher R

Markengesetz - MarkenG | § 19 Auskunftsanspruch


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen

Zivilprozessordnung - ZPO | § 66 Nebenintervention


(1) Wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen Personen anhängigen Rechtsstreit die eine Partei obsiege, kann dieser Partei zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten. (2) Die Nebenintervention kann in jeder Lage des Re

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 260 Pflichten bei Herausgabe oder Auskunft über Inbegriff von Gegenständen


(1) Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu erteilen, hat dem Berechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorzulegen. (2) Besteht Grund zu der Annahme, dass das

Markengesetz - MarkenG | § 30 Lizenzen


(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht a

Patentgesetz - PatG | § 15


(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden. (2) Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise

Gebrauchsmustergesetz - GebrMG | § 24b


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Urheberrechtsgesetz - UrhG | § 101a Anspruch auf Vorlage und Besichtigung


(1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch genommen werden,

Halbleiterschutzgesetz - HalblSchG | § 9 Schutzverletzung


(1) Wer den Vorschriften des § 6 Abs. 1 zuwider den Schutz der Topographie verletzt, kann vom Verletzten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus ent

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(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1.
der Dauer der Lizenz,
2.
der von der Eintragung erfaßten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3.
der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4.
des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5.
der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen
gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1.
der Dauer der Lizenz,
2.
der von der Eintragung erfaßten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3.
der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4.
des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5.
der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen
gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 214/00 Verkündet am:
15. Mai 2003
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Alt Luxemburg
Die wettbewerbsrechtliche Haftung für den Vertrieb wettbewerbswidrig nachgeahmter
, für den Endabnehmer bestimmter Produkte beginnt bereits mit deren
Auslieferung an den Zwischenhändler.
BGH, Urteil vom 15. Mai 2003 - I ZR 214/00 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 15. Mai 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 11. August 2000 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin befaßt sich schwerpunktmäßig mit der Herstellung und dem Vertrieb von Porzellan- und Keramikerzeugnissen. Zu ihrer Produktpalette gehört auch ein Kaffee- und Tafelservice, das jetzt unter der Bezeichnung "Alt Luxemburg" angeboten wird. Das Dekor dieses Geschirrs, welches seit 1975 in unveränderter Aufmachung verwendet wird, beruht auf einem aus dem Jahre 1770 stammenden Entwurf.
Die T. Versand Aktiengesellschaft (im folgenden: T.-AG) bot in der im August 1998 erschienenen Ausgabe ihres "T. Bestellmagazins" unter der Bezeichnung "Alt Lüneburg" Kaffee- und Tafelgeschirre an, die auch in den Filialen der T. GmbH (im folgenden: T.-GmbH) erhältlich waren. Herstellerin des von den vorbezeichneten Unternehmen der T. -Gruppe im August 1998 angebotenen Geschirrs "Alt Lüneburg" war die Beklagte. Die Fertigung und Auslieferung der Produkte seitens der Beklagten erfolgte im Auftrag der T.-GmbH.
Die Klägerin sieht in der Produktion der Kaffee- und Tafelgeschirre "Alt Lüneburg" eine nach § 1 UWG unzulässige unlautere Nachahmung ihres Service "Alt Luxemburg". Sie hat die oben benannten Unternehmen der T. - Gruppe sowie die T. Holding Aktiengesellschaft erfolgreich auf Unterlassung des Angebots oder Inverkehrbringens des Geschirrs "Alt Lüneburg" und auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen. Ferner wurde die Verpflichtung der in jenem Verfahren Beklagten zum Schadensersatz festgestellt (LG Köln - 31 O 738/98 = OLG Köln - 6 U 42/99).
Im vorliegenden Rechtsstreit geht die Klägerin gegen die Beklagte als Herstellerin des von der T.-AG und der T.-GmbH angebotenen und vertriebenen Geschirrs "Alt Lüneburg" vor. Sie hat die Beklagte ursprünglich auf Unterlassung des Herstellens, Inverkehrbringens oder Vertriebs dieses Kaffee- und Tafelgeschirrs sowie auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung in Anspruch genommen. Ferner hat die Klägerin die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt.
Im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht hat sich die Beklagte strafbewehrt zur Unterlassung verpflichtet, unter der Bezeichnung "Alt
Lüneburg" ein Kaffeeservice und/oder Tafelservice in der Aufmachung des streitgegenständlichen Dekors in den Verkehr zu bringen oder zu vertreiben. Daraufhin haben die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Dem Klagebegehren auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten hat das Landgericht stattgegeben.
In der Berufungsinstanz hat die Klägerin sowohl den Auskunfts- und Rechnungslegungsantrag als auch ihr Begehren auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zeitlich auf den Zeitraum ab 1. August 1997 beschränkt.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen dahingehend abgeändert, daß die Beklagte Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen hat, in welchem Umfang sie seit dem 1. August 1998 unter der Bezeichnung "Alt Lüneburg" ein Kaffeeservice und/oder Tafelservice in den Verkehr gebracht oder vertrieben hat. Die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung hat das Berufungsgericht dementsprechend auf seit dem 1. August 1998 von der Beklagten begangene Verletzungshandlungen begrenzt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Begehren auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten weiter, soweit das Berufungsgericht dem nicht entsprochen hat.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die von der Beklagten hergestellten und in den Verkehr gebrachten Kaffee- und Tafelgeschirre des Dekors "Alt Lüneburg" stellten sich unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren betrieblichen Herkunftstäuschung i.S. von § 1 UWG als wettbewerbswidrige Nachahmungen des Porzellans "Alt Luxemburg" der Klägerin dar. Die Klägerin könne daher von der Beklagten dem Grunde nach Auskunft und Rechnungslegung sowie die Feststellung verlangen, daß die Beklagte zum Ersatz des Schadens verpflichtet sei, der ihr aus dem Inverkehrbringen oder dem Vertrieb des Geschirrs "Alt Lüneburg" entstanden sei oder noch entstehen werde.
Die der Klägerin zustehenden Ansprüche seien allerdings erst ab dem 1. August 1998 begründet, da für den Beginn der Haftung der Beklagten der Zeitpunkt der ersten bekannten Verletzungshandlung maßgeblich sei. Im Streitfall sei dieser Zeitpunkt auf die Aufnahme des Geschirrs "Alt Lüneburg" in das im August 1998 erschienene "T. Bestellmagazin" zu datieren, mit dem das Angebot und der Vertrieb des angegriffenen Porzellans bundesweit begonnen worden sei.
II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden die dem Grunde nach gerechtfertigten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung erst ab 1. August 1998 zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Das Berufungsgericht hat - für die revisionsrechtliche Beurteilung bindend - angenommen, daß der Klägerin aus § 1 UWG i.V. mit § 242 BGB dem
Grunde nach Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung gegen die Beklagte zustehen, da die Beklagte sich durch das Inverkehrbringen oder den Vertrieb des Geschirrs "Alt Lüneburg" in der streitgegenständlich angegriffenen Gestaltung gegenüber der Klägerin schadensersatzpflichtig gemacht hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307, 308 - Gaby). Der revisionsrechtlichen Beurteilung unterliegt das Berufungsurteil nur, soweit darin abweichend vom Antrag der Klägerin, die Schadensersatzfeststellung, Auskunftserteilung und Rechnungslegung ab dem 1. August 1997 begehrt hat, auf den Zeitpunkt des 1. August 1998 abgestellt und das weiterreichende Begehren abgewiesen worden ist.
Das Berufungsgericht ist dabei von dem von der Revision nicht in Frage gestellten Grundsatz der Rechtsprechung des Senats ausgegangen, wonach ein Schadensersatzanspruch, der - wie hier - aus dem (schuldhaften) Vertrieb oder sonstigem Inverkehrbringen eines wettbewerbswidrig nachgeahmten Produkts hergeleitet wird, grundsätzlich frühestens ab dem Zeitpunkt des Beginns der behaupteten Verletzungshandlungen begründet sein kann. Nach dieser Rechtsprechung bedürfen die der Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs dienenden Hilfsanträge auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung der zeitlichen Beschränkung auf den Zeitpunkt, für den eine Verletzungshandlung erstmalig schlüssig vorgetragen ist. Ob und wann eine solche begangen worden ist, hat - als anspruchsbegründende Tatsache - der Gläubiger im Prozeß schlüssig vorzutragen (vgl. BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby; BGH, Urt. v. 21.3.1991 - I ZR 158/89, GRUR 1992, 523, 525 = WRP 1991, 575 - Betonsteinelemente; Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 54 - Indorektal/Indohexal).
2. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Feststellung des Berufungsgerichts , wonach die erste Verletzungshandlung der Beklagten auf den
1. August 1998 zu datieren sei, weil die Aufnahme des Geschirrs "Alt Lüneburg" in das T. Bestellmagazin, mit der der bundesweite Vertrieb des angegriffenen Porzellans begonnen habe, im August 1998 erfolgt sei. Die von der Klägerin erstrebte Vorverlagerung der ersten bekannten Verletzungshandlung der Beklagten auf den 1. August 1997 hat das Berufungsgericht für unbegründet erachtet , da sich der Zeitpunkt, ab dem die Beklagte mit der Auslieferung des Geschirrs "Alt Lüneburg" an die T.-AG und die T.-GmbH begonnen habe, mangels konkreter Anhaltspunkte nicht mit der gebotenen Zuverlässigkeit bestimmen lasse. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg.

a) Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß es für den Beginn der Haftung der Beklagten darauf ankommt, wann diese das Geschirr "Alt Lüneburg" in den Verkehr gebracht bzw. mit dem Vertrieb begonnen hat. Nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten ist dies bereits vor dem 1. August 1998 in erheblichem Umfang geschehen. Das hätte das Berufungsgericht - wie die Revision mit Recht rügt - berücksichtigen müssen. Der Ansicht der Revisionserwiderung , eine wettbewerbsrechtliche Haftung wegen Vertriebs wettbewerblich eigenartiger Produkte komme erst in Betracht, wenn die Ware an die Endabnehmer abgesetzt werde, da erst diese einer Herkunftstäuschung erlägen, kann nicht beigetreten werden. Das wettbewerbswidrige Verhalten der Beklagten liegt darin, daß diese mit dem Vertrieb der beanstandeten Erzeugnisse von wettbewerblicher Eigenart die Gefahr der Täuschung über deren Herkunft begründet. Ob der Zwischenhändler dieser Täuschung erliegt, ist dabei ohne Belang.
Die Beklagte hat in ihrer Berufungsbegründung vom 8. März 2000 vorgetragen , sie mache sich den gesamten Sachvortrag der Beklagten (Unterneh-
men der T. -Gruppe) des unter dem Aktenzeichen 6 U 42/99 bei dem Ober- landesgericht Köln geführten Rechtsstreits zu eigen. Dies gelte insbesondere für deren Berufungsbegründung vom 7. Juni 1999, die sie ihrer Berufungsbegründung als Anlage beifüge. Aus der von der Beklagten in Bezug genommenen Berufungsbegründung ergibt sich, daß die Unternehmen der T. -Gruppe bereits vor dem 1. August 1998 mit dem Vertrieb des Geschirrs "Alt Lüneburg" begonnen hatten, nämlich während einer ab dem 29. Juli 1998 stattfindenden sogenannten Pilotphase. Ab diesem Zeitpunkt hat die T.-AG im Versandhandel 5.365 Kaffee-Service (20-teilig), 1.940 Kaffeeservice (21-teilig) sowie 5.170 Tafel-Service der streitbefangenen Art abgesetzt. Darüber hinaus sind schon vor dem 29. Juli 1998 in den T. -Pilot-Filialen 293 Kaffee-Service (20-teilig), 93 Kaffee-Service (21-teilig) und 239 Tafel-Service verkauft worden.
Da der Vertrieb des in Rede stehenden Geschirrs durch die T. - Unternehmen nach dem eigenen Vorbringen der Beklagten bereits vor dem 1. August 1998 begonnen hatte, mußte die Auslieferung seitens der Beklagten an T. ebenfalls vor diesem Zeitpunkt stattgefunden haben. Denn erfahrungsgemäß hat das eine Verkaufsaktion durchführende Unternehmen die Waren bei einem bundesweiten Angebot zu einem großen Teil bereits auf Lager, bevor der Verkauf beginnt.

b) Ferner hätte das Berufungsgericht beachten müssen, daß es der Klägerin mangels Einblicks in die Vertrags- und Lieferbeziehungen der Beklagten zu den Unternehmen der T. -Gruppe nicht möglich ist, den genauen Zeitpunkt zu benennen, zu dem die Beklagte mit der Auslieferung der beanstandeten Ware an T. begonnen hatte. Da aufgrund des eigenen Vorbringens der Beklagten und erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden muß, daß sie das in Rede stehende Geschirr bereits in einem erheblichen Zeitraum vor dem
1. August 1998 in großem Umfang an T. geliefert hatte, ist es naheliegend, der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche schon vor dem vom Berufungsgericht angenommenen Zeitpunkt zuzubilligen. Den genauen Zeitpunkt wird das Berufungsgericht nach erneuter Würdigung aller Umstände des Streitfalls festzustellen haben. Dabei weist der Senat darauf hin, daß der vorliegende Fall im Blick auf die konkret behauptete Zuwiderhandlung zu einem früheren Zeitpunkt als vom Berufungsgericht angenommen, dem Senat keinen Anlaß gibt, seine Rechtsprechung zur Reichweite des Auskunftsanspruchs auf einen dem festgestellten Verletzungszeitpunkt vorgelagerten Zeitraum (vgl. dazu BGH GRUR 1988, 307, 308 - Gaby; BGHZ 117, 264, 278 f. - Nicola; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 38 Rdn. 7, m.w.N.) neu zu überdenken.
III. Danach war auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil aufzuheben , soweit das Berufungsgericht zu deren Nachteil erkannt hat. Im Umfang der Aufhebung war die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von widerrechtlich gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Ware in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Waren oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Waren oder Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren sowie über die Preise, die für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch genommen werden, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(3) Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 101 Abs. 8 gelten entsprechend.

(5) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(1) Wer den Vorschriften des § 6 Abs. 1 zuwider den Schutz der Topographie verletzt, kann vom Verletzten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 24 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gebrauchsmustergesetzes gilt entsprechend.

(2) Die §§ 24a bis 24e, 25a und 25b des Gebrauchsmustergesetzes gelten entsprechend.

(3) Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Schutzrechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

(4) § 24g des Gebrauchsmustergesetzes gilt entsprechend.

(1) Wer entgegen den §§ 11 bis 14 ein Gebrauchsmuster benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden.

(2) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß

1.
rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2.
rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3.
für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder
4.
nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen beteiligt war,
es sei denn, die Person wäre nach den §§ 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhängigen Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs geführten Rechtsstreits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der für die Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen.

(3) Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über

1.
Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2.
die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleistungen bezahlt wurden.

(4) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

(5) Erteilt der zur Auskunft Verpflichtete die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch oder unvollständig, so ist er dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(6) Wer eine wahre Auskunft erteilt hat, ohne dazu nach Absatz 1 oder Absatz 2 verpflichtet gewesen zu sein, haftet Dritten gegenüber nur, wenn er wusste, dass er zur Auskunftserteilung nicht verpflichtet war.

(7) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden.

(8) Die Erkenntnisse dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden.

(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung von Verkehrsdaten (§ 3 Nummer 70 des Telekommunikationsgesetzes) erteilt werden, ist für ihre Erteilung eine vorherige richterliche Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung der Verkehrsdaten erforderlich, die von dem Verletzten zu beantragen ist. Für den Erlass dieser Anordnung ist das Landgericht, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig. Die Entscheidung trifft die Zivilkammer. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der Verletzte. Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die Beschwerde statthaft. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben im Übrigen unberührt.

(10) Durch Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 9 wird das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1.
der Dauer der Lizenz,
2.
der von der Eintragung erfaßten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3.
der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4.
des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5.
der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen
gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(1) Wer ein rechtliches Interesse daran hat, dass in einem zwischen anderen Personen anhängigen Rechtsstreit die eine Partei obsiege, kann dieser Partei zum Zwecke ihrer Unterstützung beitreten.

(2) Die Nebenintervention kann in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung, auch in Verbindung mit der Einlegung eines Rechtsmittels, erfolgen.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1.
der Dauer der Lizenz,
2.
der von der Eintragung erfaßten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3.
der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4.
des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5.
der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen
gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für den Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Teil desselben sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz nach Satz 1 verstößt, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden.

(3) Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

(1) Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht kann für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt, Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland insgesamt oder einen Teil dieses Gebiets sein.

(2) Der Inhaber einer Marke kann die Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich

1.
der Dauer der Lizenz,
2.
der von der Eintragung erfaßten Form, in der die Marke benutzt werden darf,
3.
der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde,
4.
des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf, oder
5.
der Qualität der von ihm hergestellten Waren oder der von ihm erbrachten Dienstleistungen
gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstößt.

(3) Der Lizenznehmer kann Klage wegen Verletzung einer Marke nur mit Zustimmung ihres Inhabers erheben. Abweichend von Satz 1 kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz Klage wegen Verletzung einer Marke erheben, wenn der Inhaber der Marke nach förmlicher Aufforderung nicht selbst innerhalb einer angemessenen Frist Klage wegen Verletzung einer Marke erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Marke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

(5) Ein Rechtsübergang nach § 27 oder die Erteilung einer Lizenz nach Absatz 1 berührt nicht die Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.

(6) Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers die Erteilung einer Lizenz in das Register ein, wenn ihm die Zustimmung des anderen Teils nachgewiesen wird. Für die Änderung einer eingetragenen Lizenz gilt Entsprechendes. Die Eintragung wird auf Antrag des Inhabers der Marke oder des Lizenznehmers gelöscht. Der Löschungsantrag des Inhabers der Marke bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu erteilen, hat dem Berechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorzulegen.

(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass das Verzeichnis nicht mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt worden ist, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.

(3) Die Vorschrift des § 259 Abs. 3 findet Anwendung.

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 40/03 Verkündet am:
22. September 2005
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
coccodrillo
Zwischen einer Wort-/Bildmarke, bei der der Anfangsbuchstabe des Wortes
"coccodrillo" zu einer ovalen, in einer echsenartigen Tierfigur endenden Umrahmung
des restlichen Wortbestandteils ausgebildet ist, und einer älteren, ein
Krokodil darstellenden Bildmarke kann trotz Warenidentität und gesteigerter
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zu
verneinen sein, wenn dem Bildbestandteil in der Gestaltung der angegriffenen
Marke nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt.
BGH, Beschl. v. 22. September 2005 - I ZB 40/03 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. September 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 21. November 2003 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 27. Senats (MarkenBeschwerdesenats ) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


1
I. Gegen die am 8. Mai 1999 angemeldete, für "Bekleidungsstücke, T-Shirts, Sweatshirts, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragene Wort-/ Bildmarke Nr. 399 26 788 hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer prioritätsälteren IRMarke R 437 001 .
2
Diese genießt in Deutschland u.a. Schutz für "Vêtements,non fabriqués en cuir de crocodile ou en imitations de cuir de crocodile".
3
Das deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.
4
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben.
5
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Markeninhaberin beantragt.
6
II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Löschungsgrundes der Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) verneint. Dazu hat es ausgeführt:
7
Die Waren der angegriffenen Marke seien mit den Waren der Widerspruchsmarke zwar teils identisch (Bekleidungsstücke, T-Shirts, Sweatshirts, Kopfbedeckungen) und teils ähnlich (Schuhwaren). Der Widerspruchsmarke sei auch für Bekleidung bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Auch wenn in Wechselbeziehung zu der teilweisen Warenidentität und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr schon bei einem nur geringen Ähnlichkeitsgrad der Marken best ehen könne, sei der Unterschied der Marken jedoch noch ausreichend, um bei den angesprochenen breiten Publikumskreisen sowohl die Gefahr unmittelbarer Verwechslungsgefahr nach Sinn-, Bild- oder Klangwirkung als auch die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklicher Verbindung der Marken auszuschließen. Das gelte erst recht für die "Schuhwaren" der angegriffenen Marke, die nur im Ähnlichkeitsbereich von Bekleidung lägen.
8
Die angegriffene Marke weiche in ihrem für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Gesamteindruck schon wegen des zusätzlichen Wortbestandteils, der von dem darunter angeordneten Bildbestandteil ovalartig umrahmt sei, so stark von der älteren Bildmarke ab, dass die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken in ihrer Gesamtheit nicht bestehe. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergebe sich auch nicht aufgrund des Bildbestandteils der angegriffenen Marke, weil er im Rahmen der Gesamtkombination nicht selbständig kennzeichnend hervortrete. Im vorliegenden Fall stehe der Gefahr, dass der Verkehr die ältere Bildmarke in der angegriffenen Marke wieder zu erkennen glaube, entgegen, dass die Tierfigur in der grafischen Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke sowohl größenmäßig als auch in ihrer Eigenschaft als schmückende Umrahmung des Wortbestandteils eine eher untergeordnete Stellung einnehme. Der Betrachter müsse seinen Blick daher schon genauer von dem Wortbestandteil auf die darunter angeordnete und nur umrisshaft wiedergegebene länglich-schmale Tierfigur lenken, um überhaupt zu erkennen, dass sie am Rücken schwach angedeutete Zacken und kleine Füße aufweise, also ein echsen- bzw. krokodilartiges Tier darstellen solle. Infolge des zu einer ovalen Umrahmung des Wortbestandteils ausgebildeten Schwanzes der Tierfigur seien Wort und Bild zudem so eng zu einer emblemartigen Einheit mit eigenständiger Kennzeichnungsfunktion verwoben, dass nicht anzunehmen sei, für den Betrachter stehe die Tierfigur im Vordergrund und er verwechsle die angegriffene Marke daher in bildlicher Hinsicht unmittelbar mit der Widerspruchsmarke.
9
Die angegriffene Marke biete auch keinen Anlass für unmittelbare begriffliche Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke. Der Wortbestandteil "coccodrillo" , der im Italienischen "Krokodil" bedeute, gebe zwar den Sinngehalt der älteren Bildmarke erschöpfend wieder. Dies erschließe sich aber nur einem im Verhältnis zu dem hier angesprochenen breiten Verbraucherpublikum kaum als relevant zu erachtenden kleinen Teil des deutschen Verkehrs mit guten Italienischkenntnissen. Die übrigen Verkehrskreise, denen im Wesentlichen nur gängige Basiswörter der italienischen Sprache geläufig seien, würden der angegriffenen Marke vielfach überhaupt nur das Wort "occodrillo" entnehmen, weil sie den breiten Teil der ovalen Umrahmung nicht als Symbol für den Buchstaben "c" wahrnähmen. Aber auch für den Teil der Verbraucher, der das Wort "coccodrillo" erkenne, liege die Annahme fern, es handele sich um das aus irgendeiner romanischen Fremdsprache stammende Wort für "Krokodil". Wegen des von dem deutschen Ausdruck "Krokodil" erheblich abweichenden fremdartigen Wortcharakters der Bezeichnung "coccodrillo" würden sie darin in der Regel eine Phantasiebezeichnung sehen. Daran ändere auch die unter dem Wort "coccodrillo" angeordnete Tierfigur nichts.
10
Auch in klanglicher Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen dem in der Regel der mündlichen Benennung der angegriffenen Marke dienenden Wortbestandteil und der älteren Bildmarke, die wörtlich als "Krokodil" zu bezeichnen sei. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr der Marken aufgrund gedanklicher Verbindung i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG. Der Ansicht der Widersprechenden, wegen der Be- kanntheit ihrer "Krokodil-"Marke verbinde der Verkehr jedes Kennzeichen, das ebenfalls die Darstellung eines Krokodils aufweise, automatisch mit ihrem Unternehmen , weil es im Bekleidungsbereich andere Kennzeichen mit diesem Motiv nicht gebe, sei in dieser Allgemeinheit nicht zu folgen. Gegen die Annahme , die jüngere Marke sei ein weiteres Kennzeichen der Widersprechenden, spreche sowohl die Art der Einbindung des Krokodilmotivs in die Gesamtkombination als auch die Art der bildlichen Abwandlung des Motivs - umrisshaft stilisiert einerseits, naturalistisch andererseits. Aufgrund der Gesamtgestaltung der jüngeren Marke liege für den Verkehr die Vorstellung fern, eine Modernisierung der älteren Marke oder ein Kennzeichen vor sich zu haben, das von der Widersprechenden in abgewandelter Form als Zweitmarke im Sinne eines Neben - oder Sublabels für eine andere Produktlinie oder -serie verwendet werde.
11
III. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ohne Rechtsfehler verneint.
12
1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstle istungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der pr ioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886 f. = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; Beschl. v.
24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde auch unangegriffen ausgegangen. Es hat auch beachtet, dass bei Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bereits ein nur geringer Ähnlichkeitsgra d der Marken ausreicht , um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung , m.w.N.).
13
2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass zwischen den Waren, für welche die Widerspruchsmarke Schutz genießt, und den von der angegriffenen Marke erfassten Waren "Bekleidungsstücke, T-Shirts, Sweatshirts, Kopfbedeckungen" Identität besteht sowie die "Schuhwaren" der angegriffenen Marke den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich sind. Auch dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht.
14
3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Dabei spielt der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht nur im Rahmen der Wechselwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Besteht die angegriffene Marke wie hier aus mehreren Bestandteilen, so ist bei Ähnlichkeit oder Identität eines oder mehrerer Best andteile der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deren kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft schon bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, zu berücksich- tigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze).
15
Das Bundespatentgericht hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Benutzung angenommen. Es hat den Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der nach Ansicht der Rechtsbeschwerde eine wegen außerordentlicher Bekanntheit herausragende bzw. deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, nicht zu niedrig bestimmt, indem es ihr, wie die Rechtsbeschwerde rügt, lediglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugemessen hat. Das Bundespatentgericht ist vielmehr von einer deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen, die es daraus hergeleitet hat, dass die für das Kennzeichen "LACOSTE" mit der darüber angeordneten Krokodildarstellung der Widerspruchsmarke ausgewiesene überragende Bekanntheit sich in diesem Umfange auch auf die Krokodildarstellung allein erstreckt. Es hat sich dabei auf Umfrageergebnisse bezogen, die einen Bekanntheitsgrad von 76 % für das Jahr 1997, von 77 % für das Jahr 2001 und von 88 % im Befragungszeitraum 1993/94 für Westdeutschland ergeben haben, und hat angenommen, dass der Firmenname und das "Krokodil"Logo hinsichtlich des Grades ihrer Verkehrsbekanntheit nicht wesentlich voneinander abweichen. Danach hat das Bundespatentgericht den Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zu niedrig bemessen, sondern hat in Übereinstimmung mit dem Vortrag der Widersprechenden seiner Beurteilung eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.
16
4. Den Grad der Ähnlichkeit der beiden Marken hat das Bundespatentgericht als so gering angesehen, dass trotz der Identität für einen Teil der Waren und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmit- telbare Verwechslungsgefahr, d.h. die Gefahr, dass das angegriffene Zeichen für die ältere Marke gehalten wird, auszuschließen sei. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.
17
a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehen der Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Das Bundespatentgericht ist dabei von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 597 - FerrariPferd ; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang, m.w.N.). Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).
18
b) Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke hat das Bundespatentgericht maßgeblich auf deren Wortbestandteil abgestellt. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke trete auch in Anbetracht der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Rahmen der Gesamtkombination nicht selbstständig kennzeichnend hervor. Vielmehr seien infolge des zu einer ovalen Umrahmung des Wortbestandteils ausgebildeten Schwanzes der Tierfigur Wort und Bild eng als emblemartige Einheit zu einem eigenständigen Kennzeichen verwoben. Die Tierfigur nehme in der grafischen Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke sowohl größenmäßig als auch in ihrer Eigenschaft als schmückende Umrahmung des Wortbestandteils eine eher untergeordnete Stellung ein. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
19
aa) Ein einzelner Zeichenbestandteil kann unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH, Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang, m.w.N.). Das kann auch darauf beruhen, dass ein Bestandteil den Verkehr an ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen erinnert, das er deshalb in der anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; vgl. auch Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Nicht ausreichend ist es dagegen, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck eines der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).
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bb) Das Bundespatentgericht ist bei seiner Beurteilung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck allein oder wesentlich (mit)bestimmende Kennzeichnungsfunktion nicht zukommt. Zutreffend hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, dass Bild- und Wortbestandteil der angegriffenen Marke zu einer emblemartigen Einheit miteinander verwoben sind, indem das zu einem Oval verlängerte "c" des Wortbestandteils in dem in der Tierfigur bestehenden Bildbestandteil endet und diese ovalartige Umrahmung den restlichen Teil des Wortbestandteils ("occodrillo") einschließt. Bei einer Aufmachung, bei der wie hier die einzelnen Bestandteile ineinander verwoben sind, liegt die Annahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion eines Bestandteils fern (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Der Annahme einer selbständigen oder zumindest den Gesamteindruck wesentlich mitbestimmenden Kennzeichnungsfunktion des Bildbestandteils der angegriffenen Marke steht ferner entgegen, dass er, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, als Teil der schmückenden Umrahmung des Wortbestandteils und wegen seiner unauffälligen, lediglich umrisshaften Gestaltung eine eher untergeordnete Stellung einnimmt (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Außerdem hat das Bundespatentgericht zu Recht berücksichtigt , dass, wie es tatrichterlich festgestellt hat, nur bei sehr genauer Betrachtung in dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke die Darstellung eines echsen - oder krokodilartigen Tieres zu erkennen ist. Die nur umrissartige, stilisierte Wiedergabe der Tierfigur weicht erheblich von der in allen Einzelheiten naturgetreuen Krokodildarstellung der Widerspruchsmarke ab. In dem Wortbestandteil kann, wie das Bundespatentgericht weiter rechtsfehlerfrei festgestellt hat, eine aussprechbare Phantasiebezeichnung gesehen werden. Unter diesen Umständen kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass im vorliegenden Fall der Bildbestandteil wegen der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Abweichung von dem Grundsatz, dass bei einer Wort /Bildmarke in der Regel der Wortbestandteil deren Gesamteindruck prägt (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT, m.w.N.), den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein oder jedenfalls maßgeblich bestimmt, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht.
21
c) Kommt dem Bildbestandteil innerhalb der angegriffenen Marke somit keine deren Gesamteindruck prägende, sondern vielmehr nur eine untergeord- nete Bedeutung zu, so ist die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Abweichung im bildlichen Gesamteindruck der beiden Marken sei wegen des bei der angegriffenen Marke zusätzlichen Wortbestandteils, der von dem darunter angeordneten Bildbestandteil ovalartig umrahmt sei, so stark, dass die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der Marken nicht bestehe, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
22
d) Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , dass eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken auch nicht wegen einer Übereinstimmung in ihrem Sinngehalt gegeben ist. Zwischen einer Wort /Bildmarke und einer Bildmarke kann zwar eine Verwechslungsgefahr wegen einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen bestehen. Wird der Gesamteindruck der Wort-/Bildmarke wie hier bei der angegriffenen Marke durch deren Wortbestandteil geprägt, so ist aber Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt der Zeichen, dass das Wort aus der Sicht der angesprochenen Durchschnittsverbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel; Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder). Diese Voraussetzung hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Zwar gebe der Wortbestandteil "coccodrillo", der in der italienischen Sprache "Krokodil" bedeute, den Sinngehalt der älteren Bildmarke erschöpfend wieder. Nach Ansicht des Bundespatentgerichts erschließt sich dieser Bedeutungsgehalt dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher jedoch nicht in naheliegender und ungezwungener Weise. Dem angesprochenen breiten Verbraucherpublikum, dem im wesentlichen nur gängige Basiswörter der italienischen Sprache geläufig seien, liege die Annahme fern, es handele sich bei dem Wort "coccodrillo" um das aus irgendeiner romanischen Fremdsprache stammende Wort für "Krokodil". Viel- mehr werde es darin eine Phantasiebezeichnung sehen, selbst wenn ein Bezug zu dem abgebildeten Tier hergestellt werde.
23
Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann nicht angenommen werden, zwischen den Wörtern "coccodrillo" und "Krokodil" bestehe eine solche Ähnlichkeit in der Klangwirkung, dass der angesprochene Durchschnittsverbraucher in dem Wort "coccodrillo" unschwer die südländische Form des Wortes "Krokodil" erkennt und deshalb von einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen auszugehen ist.
24
e) Von einem Klangunterschied zwischen den Wörtern "coccodrillo" und "Krokodil" ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Allerdings vermag der Umstand, dass die Darstellung der älteren Bildmarke wörtlich als "Krokodil" bezeichnet wird, nur unter dem Gesichtspunkt einer - hier zu verneinenden - begrifflichen Verwechslungsgefahr Bedeutung zu erlangen. Eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit kommt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts bei einem Bildzeichen nicht in Betracht.
25
5. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht bei der gegebenen Sachlage auch eine Verwechslungsgefahr im Sinne der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens dahingehend, dass die Zeichen zwar nicht miteinander verwechselt, aber demselben Inhaber zugeordnet werden, ebenso verneint wie eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei letzterer Art der Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar gleichfalls die Unterschiede zwischen den Marken, stellt aber einen organisatorischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Markeninhabern her (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling /Zweibrüder, m.w.N.).

26
a) Eine Verwechslungsgefahr durch die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn sich dem Verkehr aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder, m.w.N.). Dies setzt aber voraus, dass die Übereinstimmungen zwischen den Zeichen nicht lediglich eine allgemeine, nicht herkunftshinweisende rein assoziative gedankliche Verbindung bewirken, die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreicht (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 26 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder).
27
Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, dass für den Verkehr im vorliegenden Fall sowohl wegen der Art der Einbindung des Krokodilmotivs in die Gesamtkombination der angegriffenen Marke als auch wegen der bildlichen Abwandlung des Motivs die Vorstellung fernliegt, die jüngere Marke sei gleichfalls ein Zeichen der Widersprechenden. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt der Umstand, dass auf dem hier betroffenen Markt vielfach von Bekleidungsherstellern neben der Hauptmarke eine sog. "junge Linie" mit einem wenig verfremdeten oder leicht abgewandelten "Logo" der teureren Linie angeboten wird, wegen der deutlichen Unterschiede zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke nicht zu einer anderen Beurteilung.
28
b) Aus demselben Grunde kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn nicht angenommen werden. Die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen sind so groß, dass sich für den Verkehr nicht der Eindruck aufdrängen kann, sie seien zur Kennzeichnung einer bestehenden Unternehmensverbindung aufeinander bezogen.

29
6. Fehlt es somit an einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so ist nicht nur der Widerspruchsgrund des § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern auch der von der Rechtsbeschwerde angeführte Widerspruchsgrund des § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.
30
IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.11.2003 - 27 W(pat) 57/02 -

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 236/97 Verkündet am:
30. Oktober 2003
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Davidoff II
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden,
wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb
des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie
Schutz genießt, benutzt wird.
BGH, Urt. v. 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97 - OLG Bremen
LG Bremen
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr.
Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 14. August 1997 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am 28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - registrierten Marke Nr. 466 965:

Die Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 eingetragen.
Für die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IRMarke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Waren der Warenklasse 34 eingetragen worden.
Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel, Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst Zubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Lederwaren (vgl. den Katalog Anlage K 2).
Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die nachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel-
det, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenver- zeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Warenklassen 14 und 34.
Die Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken "Davidoff" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Prestigewert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter Zigarrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken "Davidoff" von 88 % ergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine überragende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten eigentümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende dieselbe Schrift und insbesondere die Buchstaben "D" und "ff" in der charakteristischen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die Beklagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, um dessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte auszunutzen. Der gute Ruf der Marken der Klägerinnen werde gefährdet, wenn die Beklagte als ein in Hongkong ansässiges Unternehmen die angegriffene Marke benutze, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum keine exklusiven Spitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von minderer Qualität.
Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem Aktenzeichen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt angemeldete Wort-/Bildmarke

für Edelmetalle und deren Legierungen sowie aus Edelmetallen oder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher , Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen , Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente zu benutzen; 2. in die Rücknahme der Markenanmeldung einzuwilligen oder für den Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in deren Löschung. Die Beklagte hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Marken der Klägerinnen und ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; ebensowenig sei die Möglichkeit einer Rufübertragung gegeben. Die bei den Marken der Klägerinnen verwendete englische Schrift werde häufig benutzt, gerade auch zur Kennzeichnung von Waren für Raucher, aber auch bei Uhren, Juwelierwaren und Accessoires.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist ohne Erfolg geblieben.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.
Durch Beschluß vom 27. April 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I):
1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist? 2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in diesen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen? Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch Urteil vom 9. Januar 2003 (Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 = WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid) wie folgt entschieden:
Die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, einen besonderen Schutz einer bekannten eingetragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oder das jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wer-
den soll oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistungen , die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identisch oder ihnen ähnlich sind.

Entscheidungsgründe:


Die Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und auf Einwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes noch denen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetzes begründet seien.
Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihrem Gesamteindruck ausreichend von den "Davidoff"-Marken der Klägerinnen. Nach dem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt werden. "Davidoff" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, "Durffee" ein zweisilbiges Phantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne ("dafi", "dörfi", "durfi" oder "durfe"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des Namens "Davidoff" fehle.
Auch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Verwechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei kei-
ne originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unter Hinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Recht geltend mache - der "englischen Schreibschrift" ("English 157") entnommen, deren Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Umstand , daß das "D" in "Davidoff" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang des Aufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Werde zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch auffällig gestaltete "DD" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Verwechslungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (etwa bei Zigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen werden. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der Verkehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheidbare, aber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeutende Zeichen.
Auf markenrechtliche Ansprüche, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt seien, könnten sich die Klägerinnen gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nicht berufen, weil die Marke der Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldet worden sei.
Die Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten neben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung oder Beeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung durch einen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Verhalten als unlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier aber nicht vor. Eine Bekanntheit der Klagemarken, wie sie für den wettbewerbsrechtlichen Schutz erforderlich sei, komme nach dem eigenen (bestrittenen) Vorbringen der Kläge-
rinnen nur für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel in Betracht. Eine Übertragung insoweit mit den Klagemarken verbundener Qualitäts- und Prestigevorstellungen sei nur hinsichtlich der sowohl von den Klägerinnen als auch von der Beklagten als Raucherbedarfsartikel vertriebenen Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis sowie Zigarren- und Zigarettenspitzen möglich, nicht jedoch bei den Warenarten Uhren, Juwelier- und Schmuckwaren, die jeweils zum Warenverzeichnis der einander gegenüberstehenden Marken gehörten. In diesen Bereichen scheide eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken aus, weil diese Waren zu verschieden von denjenigen Waren seien, für die - wie die Klägerinnen behaupteten - ihre Marken bekannt seien. Die Klägerinnen hätten nicht dargelegt, daß ihre Marken bereits im Zeitpunkt der Markenanmeldung der Beklagten für Herrenkosmetikartikel bekannt gewesen seien.
In dem verbleibenden Bereich der beiderseits vertriebenen Waren sei keine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken anzunehmen. Die übereinstimmenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken genügten dazu nicht. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke erwecke allenfalls Assoziationen an Waren der "feinen englischen Art" für gehobene Ansprüche. Es könne danach offenbleiben, ob die Beklagte mit der Wahl ihres Markennamens und seiner graphischen Gestaltung eine unlautere Annäherung an die Marke der Klägerinnen beabsichtigt habe, um deren guten Ruf auszubeuten.
Eine unlautere Behinderung der Klägerinnen durch Beeinträchtigung des guten Rufs ihrer Marken liege schon deshalb nicht vor, weil die Marke der Beklagten keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungen wecke.
B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
I. Der Entscheidung des Berufungsgerichts, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz unbegründet seien, kann auf der Grundlage des bisher festgestellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.
1. Die nunmehr auf § 14 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüche sind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann gegeben , wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bestanden haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festgestellt , daß das angegriffene Zeichen schon vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes benutzt worden ist, eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigende Kollisionslage zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen wurde aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung der angegriffenen Marke am 5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 876 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I, m.w.N.).
Zu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchsgrundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch gemäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB als Grundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349, 352 - MAC Dog, m.w.N.).
2. Das Berufungsgericht hat nicht rechtsfehlerfrei entschieden, daß den Klägerinnen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen
Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke zustehen.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly, jeweils m.w.N.).

b) Im Revisionsverfahren ist mit dem Berufungsgericht zu unterstellen, daß die Klagemarken für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel bekannt sind, deshalb bezogen auf Waren dieser Art eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitzen und dementsprechend auch einen erweiterten Schutzumfang genießen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Die Revision verweist zudem auf die Behauptungen der Klägerinnen in den Vorinstanzen, wonach die "Davidoff"-Marke in ihrer charakteristischen Ausgestaltung gegenwärtig - wie schon Ende der achtziger Jahre - "eine weithin bekannte und berühmte Prestige-Marke im gesamten Bereich der Luxus-Artikel" sei. Die Klägerinnen werden im erneuten Berufungsverfahren Gelegenheit haben, dieses Vorbringen näher zu substantiieren. Dies ist erforderlich, weil die Frage, ob eine Marke durch Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hat, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, für die die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urt. v.
18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 59 = GRUR 2002, 804, 808 = WRP 2002, 924 - Philips; vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 331 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dabei kommt es auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen an (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 Tz. 63 ff. - Philips). Abzustellen ist auf die Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV, m.w.N.).

c) Zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Marke fehlt es jedenfalls nicht völlig an einer Markenähnlichkeit, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht schon - ungeachtet der Kennzeichnungskraft der Klagemarken - wegen der Zeichenunterschiede ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 507).
aa) Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Dabei ist auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und deshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly, m.w.N.).
bb) Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert.
Die untereinander identischen Klagemarken werden als Namenszug in einer besonderen Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird im Schriftbild maßgeblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort "Durffee" geprägt, das wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift und wegen des Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namenszug gesehen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich ineinandergestellten Buchstaben "DD" hin, die vor dem Schriftzug stehen.
Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist danach bei der Frage der Markenähnlichkeit nicht nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" in derselben Gestaltung wie in "Davidoff" zu berücksichtigen. Bei dem maßgeblichen Vergleich des Gesamteindrucks der Marken als solcher (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly) ist vielmehr auch einzubeziehen , daß die Marke der Beklagten ebenfalls durch ein Markenwort geprägt wird, das nach dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, und zudem dieselbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Individualisierungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Doppelbuchstaben "ff" verwendet.
Das Berufungsurteil enthält jedoch keine für die Beurteilung des Grades der Markenähnlichkeit ausreichenden Feststellungen dazu, in welchem Umfang Übereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken gerade in individuellen Merkmalen vorliegen. Das Berufungsgericht hat (nach den Entscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß das Schriftbild der Klagemarken "einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwen-
deten Schriftart (der englischen Schreibschrift)" entnommen sei. An anderer Stelle heißt es im Berufungsurteil, das Schriftbild sei keine originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern "der 'englischen Schreibschrift' ('English 157')" entnommen. Danach bleibt unklar, ob die verwendete Schriftart besonders gebräuchlich ist oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schreibschrift im Verkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang - Verwendung findet. Es ist auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteile der Klagemarken mit den Buchstaben der Schreibschrift "English 157" übereinstimmen. Während das Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daß auch die Buchstaben "D" und "ff" in "Davidoff" Bestandteile der verwendeten englischen Schreibschrift seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das "D" werde von den Klägerinnen in einer leicht individualisierend abgewandelten Form benutzt. Diese Ausführungen zum Umfang der Entnahme aus der Schriftart "English 157" widersprechen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), auf den sich das Berufungsgericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß die Buchstaben "D" und "ff", die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstaben in den Klagemarken gerade besonders charakteristisch sind, deutlich individualisiert sind. Weitere - weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buchstaben "v" und "i" (bei denen der i-Punkt in das "v" integriert ist) festzustellen. Auch diejenigen, denen die als Grundlage verwendete englische Schreibschrift nicht bekannt ist, werden in den Klagemarken "überzogen" gestaltete Buchstaben wie das initialartig geformte "D" und das - wegen der sich verbreiternden Unterlänge - besonders auffällige "f" nicht als unveränderte Bestandteile einer Gebrauchsschrift auffassen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben, wie sie gerade bei Namenszügen zu finden sind.

d) Ob und gegebenenfalls inwieweit der Grad der Markenähnlichkeit ausreicht , um unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft eine Verwechs-
lungsgefahr hinsichtlich der einzelnen Waren zu bejahen, kann ohne weitere tatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden.
3. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommen, falls die Klagemarken im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly) für bestimmte Waren (insbesondere Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel ) bekannt waren (zu den Anforderungen vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA), auch Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG in Betracht.
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzuwenden sein, soweit es um die Benutzung der angegriffenen Marke für Waren geht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarken Schutz genießen.
Soweit die Beklagte die angegriffene Marke für Waren benutzt, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarken fallen oder den dort aufgeführten Waren ähnlich sind, kann § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach seinem Wortlaut nicht unmittelbar angewendet werden. Die Vorschrift ist jedoch nach ihrem Sinn und Zweck - in Einklang mit den Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 - Davidoff/Gofkid; EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 13 ff., 22 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading ) - entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Markeninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfaßten Fällen.
Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung) gewährte Schutz eingreift (vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 24 ff., 31 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading). Nach dem tatsächlichen Vorbringen der Klägerinnen kommen hier alle von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfaßten Arten unlauterer Benutzung einer bekannten Marke in Betracht (vgl. dazu auch Schlußanträge des Generalanwalts Jacobs in der vorstehend genannten Rechtssache C-408/01 Tz. 36 ff.). Es wird jedoch im weiteren Verfahren zu prüfen sein, inwieweit entsprechende Benutzungshandlungen von dem Unterlassungsantrag der Klägerinnen, der nach seinem Wortlaut nicht auf besondere Benutzungsmodalitäten (wie z.B. den Vertrieb von Produkten aus fernöstlichen Ländern unter der angegriffenen Marke) abstellt, erfaßt werden.
4. Auf die Vorschrift des § 1 UWG können die Unterlassungsanträge der Klägerinnen nach geltendem Recht nicht gestützt werden. Neben Ansprüchen aus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171 - Bit/Bud; Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 342 = WRP 2002, 330 - Fabergé; Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP 2003, 521 - Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 vorgesehen; vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, GRUR 2003, 143, 145 Tz. 30 ff. = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco). Auf solche Umstände stellen die Unterlassungsanträge jedoch nicht ab.
5. Die Frage, ob die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begründet waren,
wird im neu eröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls erneut zu prüfen sein (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 877 f. - Davidoff I). Die bisherige Verneinung von Ansprüchen nach altem Recht beruht ebenfalls auf den - wie dargelegt - unzureichenden tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.
II. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erwägungen kann auch die Abweisung der Anträge, die auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen Marke gerichtet sind, keinen Bestand haben. 1. Die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ihnen sowohl nach altem als auch nach neuem Recht (§ 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1 i.V. mit § 9 MarkenG) stattgegeben werden kann. Die Übergangsvorschrift des § 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die Löschungsklage der Klägerinnen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, aber erst danach eingetragene Marke der Beklagten entsprechend anzuwenden (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I, m.w.N.). Für das alte Recht ist dabei nicht nur auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtlichen Löschungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB (analog) hergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).
2. Ob ein Löschungsanspruch besteht, wird gegebenenfalls hinsichtlich der einzelnen Waren zu prüfen sein, die zum Warenverzeichnis der angegriffenen Marke gehören (§ 51 Abs. 5 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 51 Rdn. 11).
C. Auf die Revision der Klägerinnen war das Berufungsurteil danach aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 184/01 Verkündet am:
13. November 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
MIDAS/medAS
Der Verkehr hat keinen Anlaß, die u.a. für Waren und Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Datenverarbeitung eingetragene Marke "medAS" zergliedert wie
"med" "AS" auszusprechen und in einem sich hieraus ergebenden Sinn zu verstehen.
BGH, Urt. v. 13. November 2003 - I ZR 184/01 - OLG Koblenz
LG Koblenz
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann
und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Koblenz vom 31. Mai 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist Inhaberin der mit Zeitrang vom 22. Juli 1981 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen u.a. auf dem Gebiet der Datenverarbeitung eingetragenen Wortmarke "MIDAS".
Die Beklagte ist Inhaberin der am 19. Dezember 1994 angemeldeten Marke "medAS", die ebenfalls für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen u.a. auf dem Gebiet der Datenverarbeitung Schutz genießt.
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Marke "medAS" durch die Beklagte eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke "MIDAS". Sie hat diese daher auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sowie auf Einwilligung in die teilweise Löschung der Marke "medAS" in Anspruch genommen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, daß keine Verwechslungsgefahr bestehe. Außerdem hat sie eine ernsthafte Benutzung der Klagemarke in den letzten fünf Jahren vor der Geltendmachung der Klageansprüche in Abrede gestellt.
Das Berufungsgericht hat die in erster Instanz erfolgreiche Klage abgewiesen (OLG Koblenz OLG-Rep 2001, 451).
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageansprüche weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Klage als unbegründet angesehen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und dem Zeichen der Beklagten fehle. Hierzu hat es ausgeführt:
In klanglicher Hinsicht unterschieden sich die beiden Marken zwar noch nicht maßgeblich im Hinblick auf ihre abweichenden Vokale, da diese nahezu gleich ausgesprochen würden, wohl aber in Betonung, Aussprache und Klangrhythmus. "MIDAS" werde auf der ersten Silbe betont und in zwei Silben in gleichmäßig fließender Sprache gesprochen, "medAS" dagegen abgehackt und zergliedernd wie zwei getrennte Wörter, wobei nach der ersten Silbe "med" eine gewisse Pause gemacht und die zweite Silbe "AS" sodann mit gleich starker Betonung ausgesprochen werde. Diese abgehackte Sprechweise werde nicht nur durch die nach der klein geschriebenen ersten Silbe "med" folgende Großschreibung der Silbe "AS" herausgefordert, sondern ergebe sich vor allem daraus , daß die angesprochenen Verkehrskreise mit der ersten Silbe den Sinngehalt "medizinisch" und mit der zweiten Silbe den Sinngehalt "Spitzenleistung" verbänden. Außerdem schließe dieser keinen vorausgehenden komplizierten Denkvorgang erfordernde, sondern auch beim flüchtigen Hören und Sehen sofort erfaßte Sinngehalt der Marke der Beklagten die Verwechselbarkeit mit der Klagemarke aus. Die Marke "MIDAS" werde nämlich entweder als Kunstwort ohne eigenen Sinngehalt oder, soweit in ihr der Name eines Königs erkannt werde, in einem deutlich anderen Sinn als "medAS" verstanden.
Eine Verwechslungsgefahr sei auch angesichts der Produktnähe bzw. Produktidentität sowie der von beiden Marken angesprochenen Verkehrskreise
zu verneinen. Abnehmer der Waren und Dienstleistungen seien Gewerbetrei- bende und Freiberufler, die es regelmäßig gewohnt seien, sorgfältiger zu prüfen , und die daher zumeist auch verhältnismäßig kleine Unterschiede bei der Produktmarkierung beachteten. Dies gelte insbesondere dann, wenn es sich, wie im Streitfall, um hochwertige Produkte und Leistungen handele, die in der Regel nach längerfristiger Überlegung und zumeist nach einer fachkundigen Beratung erworben würden.
Eine starke Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei nicht ersichtlich und von der Klägerin auch nicht dargetan, weshalb von allenfalls normaler Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Damit bedürfe es zur Verneinung der Verwechslungsgefahr keiner deutlichen Abweichung.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht ist zu Unrecht davon ausgegangen, daß eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist.
1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt hat, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGHZ 153, 131, 141 - Abschlußstück, m.w.N.).
2. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ist von teilweiser Identität und ansonsten von großer Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen auszugehen. Folglich ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der von der Beklagten benutzten und zur Eintragung gebrachten Marke ein strenger Maßstab anzulegen.
3. Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz auch zutreffend davon ausgegangen, daß es für die Beurteilung der Markenähnlichkeit darauf ankommt , ob die sich gegenüberstehenden Marken nach ihrem Gesamteindruck von den beteiligten Verkehrskreisen als ähnlich angesehen werden, wobei eine Markenähnlichkeit in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen kann. Rechtsfehlerhaft ist jedoch seine Beurteilung, insoweit fehle im Streitfall eine hinreichende Markenähnlichkeit. Die Verwechslungsgefahr der beiden Zeichen in klanglicher Hinsicht kann nicht verneint werden.

a) Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Frage, inwieweit in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr besteht, erfahrungswidrig angenommen , daß das Zeichen der Beklagten im Unterschied zur Klagemarke abgehackt und zergliedert in "med" und "AS" ausgesprochen werde. Für ein solches Verständnis fehlen hinreichende Anhaltspunkte. Die Waren und Dienstleistungen , für welche die Marke der Beklagten Schutz genießt, liegen im wesentlichen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung, ohne einen Bezug zum medizinischen Bereich aufzuweisen. Der Verkehr hat deshalb keinen Anlaß, die beispielsweise auf einer Diskette angebrachte Marke "medAS" mit Medizin in Verbindung zu bringen. Zwar enthält die angegriffene Marke in ihrem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis die Angabe "alle vorgenannten Waren auch in Verbindung mit ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten und Apparaten". Hierin
liegt jedoch keine Beschränkung auf den medizinischen Bereich. Bei diesem weit gefaßten Waren- und Dienstleistungsbereich liegt die Annahme fern, der Verkehr werde in maßgeblichem Umfang die angegriffene Bezeichnung in der vom Berufungsgericht dargestellten Weise aussprechen. Dies gilt um so mehr deshalb, weil die besondere Schreibweise, die das Berufungsgericht als Grund für diese Ausspracheart heranzieht, dem Verkehr nicht stets vor Augen steht. Außerdem nimmt der Verkehr Marken erfahrungsgemäß so auf, wie sie ihm insgesamt entgegentreten, und neigt daher nicht zu einer Analyse möglicher Bestandteile und Begriffsbedeutungen (vgl. BGH, Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 606 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN; vgl. auch EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 25 = WRP 1999, 806 - Lloyd).
Die Beurteilung des Berufungsgerichts wird auch nicht von seinen Erwägungen getragen, für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen interessierten sich im wesentlichen Gewerbetreibende und Freiberufler, welche - so die Revisionserwiderung - auch verhältnismäßig kleine Unterschiede in der Markierung beachten und zudem Waren oder Dienstleistungen in der Regel erst nach längerfristiger Überlegung und fachmännischer Beratung erwerben würden. Die Prüfung der Verwechslungsgefahr hat aus der Sicht des durchschnittlich aufmerksamen, informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu erfolgen (EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 25 - Lloyd; BGHZ 153, 131, 139 - Abschlußstück, m.w.N.). Anhaltspunkte dafür, daß sich die von den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verbraucher mit einer davon abweichenden
Grundhaltung im Geschäftsverkehr bewegen, hat das Berufungsgericht bei seinen eher theoretischen Erwägungen nicht angeführt.
Das Berufungsgericht hätte daher jedenfalls in maßgeblichem Umfang auch von der flüssigen Aussprache der Lautfolge der angegriffenen Bezeichnung ausgehen und dementsprechend eine Markenähnlichkeit hohen Grades zugrunde legen müssen. Zutreffend hatte nämlich schon das Landgericht das hohe Maß an Übereinstimmungen im klanglichen Bereich zwischen den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen festgestellt. Danach kann eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden.

b) Entgegen der vom Berufungsgericht vorgenommenen Beurteilung ist die Verneinung der Markenähnlichkeit im Streitfall auch nicht deshalb gerechtfertigt , weil diese etwa durch den Sinngehalt der angegriffenen Bezeichnung ausgeschlossen werde. Eine nach dem Bild und/oder dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 132 = WRP 1992, 96 - Bally/BALL; Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 697 - apetito/apitta; BGH GRUR 2000, 605, 607 - comtes/ComTel; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, WRP 2003, 1436, 1438 - Kelly). Die insoweit erforderlichen tatsächlichen Voraussetzungen sind im Streitfall nicht gegeben. Die angegriffene Bezeichnung weist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keinen für jedermann verständlichen Sinngehalt auf. Das folgt schon daraus , daß sich der vom Berufungsgericht ermittelte Sinngehalt erst nach analytischer Betrachtung ergibt, wobei nach der allgemeinen Lebenserfahrung insbesondere das Erkennen der Buchstabenfolge "AS" - im übertragenen Sinn - als Spitzenleistung nicht einfach vorausgesetzt werden kann.

Ebensowenig trägt die vom Berufungsgericht ferner angestellte Erwägung , der Verkehr werde in der Klagemarke den Namen des minoischen Königs Midas erkennen, so daß dieser Sinngehalt den Grad der Markenähnlichkeit mindere oder sogar aufhebe. Die Annahme einer derartigen Bekanntheit des Namens "Midas" widerspricht der allgemeinen Lebenserfahrung.
4. Wenn, wie im Streitfall, Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. hochgradige Ähnlichkeit und darüber hinaus ein hoher Grad an Markenähnlichkeit gegeben ist, reicht eine auch nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft, die der Klagemarke als einer Fantasiebezeichnung jedenfalls zugesprochen werden muß, zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr aus.
III. Danach konnte das angefochtene Urteil keinen Bestand haben und war deshalb aufzuheben. Die Sache war zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Dieses wird der von ihm bislang - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - noch nicht geprüften Frage nachzugehen haben, ob die Klägerin, wie die Beklagte auch in der Berufungsinstanz in Abrede gestellt hat, die Klagemarke innerhalb der letzten fünf Jahre rechtserhaltend benutzt hat.
Ullmann Starck Pokrant
Büscher Schaffert

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 130/01 Verkündet am:
25. März 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
EURO 2000
Einem dem Verkehr zur Benennung eines Sportereignisses geläufigen Begriff
kommt als Bestandteil einer Wort-/Bildmarke, die für Sportgeräte und für die
Durchführung von Sportveranstaltungen eingetragen ist, kein bestimmender
Einfluß für den Schutzumfang der Marke zu.
BGH, Urt. v. 25. März 2004 - I ZR 130/01 - OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 25. März 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 1. März 2001 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin und Widerbeklagte stellt her und vertreibt Bälle, insbesondere Fußbälle.
Die Beklagte und Widerklägerin ist der Europäische Fußballverband (UEFA). Sie richtet u.a. Fußball-Europameisterschaften aus, so auch die im Jahre 2000. Die Beklagte ist Inhaberin der u.a. für "ballons de sport" und für "Organisation d'événements et d'activités sportifs" mit chutzwirkung S für Deutschland eingetragenen IR-Marke Nr. 703 249 gemäß der nachfolgenden Abbildung:
Sie ist außerdem Inhaberin der für "Spielzeug, insbesondere Bälle" am 7. Januar 1999 angemeldeten und am 29. April 1999 eingetragenen deutschen Marke Nr. 399 00 434.3:

Die Klägerin hat Bälle mit dem Aufdruck "EURO 2000" angeboten. Die Beklagte hat sie deswegen abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin im Wege der negativen Feststellungsklage die Feststellung begehrt, daß sie mit dem von der Beklagten beanstandeten Verhalten deren IR-Marke nicht verletzt.
Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,
die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, auf Bällen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung das Kennzeichen "EURO 2000" anzubringen, unter dieser Kennzeichnung Bälle anzubieten , in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen , einzuführen oder auszuführen und/oder die Kennzeichnung in der Werbung zu benutzen, insbesondere auf die nachstehend wiedergegebene Art und Weise:

Die Beklagte hat ferner Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin und Vernichtung aller in deren Besitz oder Gewahrsam befindlichen und widerrechtlich gekennzeichneten Bälle begehrt.
Der Widerklage ist die Klägerin entgegengetreten; die Klage haben die Parteien in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klägerin hat geltend gemacht, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit. Der maßgebliche Gesamteindruck der IR-Marke der Beklagten werde wegen Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils allein durch den Bildbestandteil ge-
prägt. Auch die deutsche Marke sei nur durch die besondere graphische Gestaltung des Schriftzuges eintragungsfähig geworden.
Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Revision, die sich nicht gegen die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO richtet, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Beide Marken der Beklagten seien im Gesamteindruck durch das Wort-/ Zahlzeichen "Euro 2000" geprägt. Denn die Aussprechbarkeit des Wort-/ZahlBestandteils gebe wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag. Der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/Zahl-Bestandteil übernehmen könne.
Die Kennzeichnungskraft beider Marken sei normal. Zwar könnten die Bestandteile "EURO" und "2000" jeweils allgemeine Bedeutung haben als Währungseinheit bzw. als Zahl, insbesondere als Jahreszahl; jedoch sei die Kombination beider für eine Bezeichnung auf dem Sportartikelbereich nicht gewöhnlich. Auch eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Infolge der
klanglichen Identität und der schriftbildlichen Fast-Identität bestehe unter Berücksichtigung der Identität der Waren eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und dem Zeichen der Klägerin.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und den von der Klägerin verwendeten Zeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042 f. = WRP 2003, 1431 - Kinder , m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht hat eine Identität der mit den Marken der Beklagten und den Zeichen der Klägerin gekennzeichneten Waren bejaht. Das ist, soweit die Marken der Beklagten für "Bälle", insbesondere "Sportbälle" eingetragen sind, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Ausführungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Verwechslungsgefahr zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten gemacht hat. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht sich bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Marken der Beklagten nicht hinreichend mit dem Verständnis des Verkehrs von dem Wort-/ZahlBestandteil "EURO 2000" befaßt hat. Selbst die Beklagte hat vorgetragen, die Bezeichnung "EURO 2000" werde vom Verkehr als "selbstverständliche Kennzeichnung der konkret momentan stattfindenden Fußball-Europameisterschaften" und damit als beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden.
aa) Einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an eine solche angelehnten Angabe kann deshalb ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 810 - P3-plastoclin; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link). Gerade bei Wort-/Bildmarken ist ausgesprochen worden, daß ein Wortbestandteil, dem wegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG jeglicher Markenschutz zu versagen ist, ohne Verkehrsdurchsetzung den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Beschreibenden oder freizuhaltenden Bestandteilen kann jedenfalls für den Schutzumfang einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in den
schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND ; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 210; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 341).
bb) Verletzung der IR-Marke Nr. 703 249
(1) Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der IRMarke der Beklagten durch die beiden Wort-/Zahl-Bestandteile "EURO 2000" geprägt. Dabei ist das Berufungsgericht von dem Grundsatz ausgegangen, daß die Aussprechbarkeit der Wort-/Zahl-Bestandteile wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag gebe; der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/ZahlBestandteil übernehmen könnte.
Es trifft zwar zu, daß bei Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil seiner Natur nach unterscheidungskräftig ist. Dies ist hinsichtlich der Angabe "EURO 2000" nicht ohne weiteres anzunehmen. Vielmehr liegt es nicht fern, daß der Verkehr die Bezeichnung "EURO" in Verbindung mit der als Jahresangabe aufgefaßten Zahl "2000" als beschreibenden Hinweis auf das Sportereignis der FußballEuropameisterschaft des Jahres 2000 versteht. Damit hat sich das Berufungsgericht nicht in dem gebotenen Maß auseinandergesetzt.
(2) Zum Gesamteindruck der Zeichen auf den Bällen der Klägerin fehlen jegliche Feststellungen des Berufungsgerichts. Ersichtlich ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß auch bei den Zeichen der Klägerin der Begriff "EURO 2000" deren Gesamteindruck prägt. Dies ist - abgesehen davon, daß es auch insoweit den Vortrag zum beschreibenden Inhalt dieser Angabe nicht berücksichtigt hat - schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Bezeichnungen der Klägerin gegenüber den Marken der Beklagten Unterschiede aufweisen, die für den Gesamteindruck von maßgeblichem Einfluß sein können. So ist bei dem Zeichen auf der oberen Abbildung auf Seite 5 des Berufungsurteils die Zahl "2000" deutlich gegenüber dem Wort "EURO" graphisch hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Wortbestandteil "EURO" im Verhältnis zur Zahl "2000" bei der Bezeichnung auf der unteren Abbildung. Der Bestandteil "EURO" ist dort nicht nur durch seine graphische Gestaltung, sondern ferner dadurch hervorgehoben, daß er zusammen mit einem "Sternenkranz" einen das gesamte Zeichen umfassenden Kreis bildet. Angesichts dieser Gestaltungen durfte das Berufungsgericht nicht ohne nähere Prüfung davon ausgehen, daß bei den Zeichen der Klägerin die beiden Bestandteile "EURO" und "2000" allein als Wort und Zahl den Gesamteindruck prägen.
(3) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten ist das Berufungsgericht allerdings auf einen beschreibenden Inhalt der Angabe "EURO 2000" eingegangen. Es hat dazu ausgeführt, eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Diesen Ausführungen läßt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, aus welchen Gründen das Berufungsgericht gleichwohl eine hinreichende Unterscheidungskraft des Wortbe-
standteils "EURO 2000" für die hier in Rede stehenden Waren (Fußbälle) bejaht hat.
Möglicherweise hat das Berufungsgericht hier zum Ausdruck bringen wollen, daß die Beklagte mit der Verwendung des Bestandteils "EURO 2000" zur Kennzeichnung von Sportgeräten, insbesondere von Fußbällen, bei den angesprochenen Verkehrskreisen zwar eine Assoziation zu der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 hervorrufen wolle, diese Verknüpfung in der Vorstellung des Verkehrs aber tatsächlich nicht stattfinde. Dies ließe sich aber nicht mit dem von der Revision angeführten Vortrag der Beklagten vereinbaren, daß in der Berichterstattung über die Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000, wie die Beklagte durch eine Vielzahl von Berichten in Zeitungen und sonstigen Medien belegt hat, die Kurzbezeichnung "EURO 2000" regelmäßig verwendet wurde und zudem schon seit dem Jahre 1984 die Fußball-Europameisterschaften in der Weise bezeichnet worden sind, daß dem Wort "EURO" die jeweilige Jahreszahl hinzugefügt wurde. Denn nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen , daß sich infolge einer intensiven und andauernden Presseberichterstattung eine entsprechende Übung zur Benennung der Sportereignisse bei den angesprochenen Verkehrskreisen gebildet hat.
Sollte das Berufungsgericht dagegen gemeint haben, eine "beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft des Jahres 2000" sei selbst dann nicht gegeben, wenn der Verkehr den Begriff "EURO 2000" mit diesem Sportereignis assoziiere, so wäre diese Annahme gleichfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Für die Dienstleistung der Durchführung von Sportveranstaltungen wäre die Angabe "EURO 2000" rein beschreibend, wenn der angesprochene Verkehr sie als Kurzbezeichnung der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 verstünde. Eine rein beschreibende Angabe käme aber auch für Sportgeräte, ins-
besondere Fußbälle, in Betracht. Nach dem vom Berufungsgericht nicht beachteten Vortrag der Beklagten versteht der Verkehr den Hinweis "EURO 2000" auf Fußbällen dahin, diese Bälle hätten etwas mit der Fußball-Europameisterschaft 2000 zu tun, und zwar in der Weise, daß sie im Wettkampf oder zumindest im Training zum Einsatz kämen. Versteht der Verkehr die Bezeichnung "EURO 2000" auf Fußbällen als eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne eines Spieloder Trainingsballs für das mit "EURO 2000" bezeichnete Sportereignis, ohne daß er damit einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbindet, so fehlt diesem Bestandteil jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
(4) Daß der Bestandteil "EURO 2000" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(5) Ist somit für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daß der Bestandteil "EURO 2000" einen beschreibenden Inhalt hat, so kann wegen der dann allenfalls geringen Kennzeichnungskraft der IRMarke der Beklagten unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen entgegen der Auffassung des Beru fungsgerichts nicht von einer Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Bezeichnungen der Klägerin ausgegangen werden. Der Schutzumfang einer Kombinationsmarke beschränkt sich, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt, auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1), also hier auf die (besondere ) graphische Gestaltung der Angabe "EURO 2000" sowie auf den Bildbestandteil der IR-Marke der Beklagten. Wegen der Unterschiede der angegriffenen Zeichen der Klägerin gegenüber der auf einen solchen Schutzumfang be-
schränkten IR-Marke der Beklagten ist dann aber eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
cc) Verletzung der deutschen Marke Nr. 399 00 434.3
(1) Nach der Feststellung des Berufungsgerichts ist der Gesamteindruck der deutschen Marke der Beklagten durch die beiden, wenn auch schriftbildlich unterschiedlich gestalteten Wort-/Zahl-Bestandteile "Euro 2000" zusammen geprägt. Das Berufungsgericht hat sich aber auch hier nicht mit der Frage befaßt , ob wegen des naheliegenden beschreibenden Inhalts der Angabe "Euro 2000" die zur Darstellung dieser Angabe erforderlichen Merkmale der Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden dürfen und demgemäß nur auf die besondere graphische Gestaltung des Wort- sowie des Zahl-Bestandteils abgestellt werden darf.
(2) Wie bei der IR-Marke bereits ausgeführt worden ist, fehlt der Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe schriftbildlich eine Fast-Identität zwischen den Marken der Beklagten und den beanstandeten Bezeichnungen der Klägerin auch deshalb eine hinreichende Grundlage, weil das Berufungsgericht den Gesamteindruck der Zeichen der Klägerin nicht ermittelt hat.
(3) Zur Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 00 434.3 der Beklagten gilt das zur IR-Marke Ausgeführte entsprechend. Ist von einem die Bestimmung der so gekennzeichneten Ware beschreibenden Gehalt der Angabe "Euro 2000" auszugehen, so kommt der Marke allenfalls eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Ihr Schutzumfang beschränkt sich dann auf die besondere graphische Gestaltung von "Euro 2000". Angesichts der Unterschiede in der graphischen Gestaltung dieser Angaben bei den Bezeichnungen der Klägerin ist
auch gegenüber der deutschen Marke der Beklagten eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
2. Kommt der Angabe "EURO 2000" ein beschreibender Charakter zu oder sieht der Verkehr darin, was nach der Art der Verwendung gleichfalls in Betracht kommt, nur einen schmückenden Werbezusatz ohne Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts ferner nicht die Annahme, die Klägerin habe mit den beanstandeten Bezeichnungen auf den von ihr angebotenen Fußbällen diese markenmäßig benutzt. Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Bei der Verwendung einer Angabe, die vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.), kann es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen. Daß aufgrund der konkreten Verwendung beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung, so wie sie ihnen entgegentritt, als Herkunftshinweis auffassen, hat das Berufungsgericht für die von der Klägerin verwendeten Bezeichnungen nicht festgestellt.
3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage des von ihm bislang nicht hinreichend berücksichtigten Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur markenmäßigen Verwendung und zur Un-
terscheidungskraft des Wort-/Zahl-Bestandteils "EURO 2000" sowie zum Gesamteindruck und zum Schutzumfang der sich gegenüberstehenden Zeichen nachzuholen haben. Sollten danach markenrechtliche Ansprüche zu verneinen sein, sind die von der Beklagten weiter geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, insbesondere gemäß § 3 UWG, zu erörtern. Sollte nach den vom Berufungsgericht zu treffenden Feststellungen der Verkehr die Vorstellung haben, die Angabe "EURO 2000" bezeichne den "offiziellen" Ball für die Fußball -Europameisterschaft im Jahre 2000, so bleibt zu prüfen, ob er durch die Verwendung dieser Angabe durch die Klägerin einer relevanten Fehlvorstellung erliegt.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
I ZB 4/02
vom
13. Oktober 2004
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 395 22 732
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
il Padrone/Il Portone

a) In die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken "il
Padrone" und "Il Portone" ist auch der jeweilige Wortbestandteil "il" einzubeziehen
, bei dem es sich um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache
in maskuliner Form handelt.

b) Liegen die Voraussetzungen der Gefahr der Verwechslung der Marken hinsichtlich
eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor,
für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, ist die Marke nicht beschränkt
auf diesen Teil der Waren, sondern hinsichtlich der durch den weiten
Oberbegriff bezeichneten Waren zu löschen.
BGH, Beschl. v. 13. Oktober 2004 - I ZB 4/02 - Bundespatentgericht
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Oktober 2004 durch
den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. UngernSternberg
, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 26. Senats (Marken -Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. September 2001 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:


I. Gegen die am 31. Mai 1995 angemeldete und am 3. Mai 1996 für "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" eingetragene Wortmarke Nr. 395 22 732
"Il Portone"
hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 15. Juli 1980 für "Weine aus Italien" eingetragenen Wortmarke
"il Padrone".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke beschlossen.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatGE 44, 216).
Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Zwischen den Marken bestehe die Gefahr klanglicher Verwechslungen. Die Ware "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", für die die angegriffene Marke Schutz beanspruche, umfasse auch die Ware "Weine aus Italien", für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei. Es sei deshalb von der Möglichkeit einer Benutzung der Marken für identische Waren auszugehen. Im Hinblick darauf und auf die von Hause aus normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müßten die Marken einen deutlichen Abstand einhalten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Davon könne wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Marken nicht ausgegangen werden. De r Gesamteindruck der kollidierenden Marken werde nicht nur durch die Wörter "Padrone" bzw. "Portone", sondern in gleicher Weise auch durch die weiteren Wortbestandteile "il" in Groß- und Kleinschreibung geprägt. Dabei handele es sich in der italienischen Sprache um den bestimmten Artikel in männlicher Form. Diesem fremdsprachigen Artikel, der den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei,

komme in den kombinierten Wortmarken die Funktion zu, die sprachliche Herkunft der Marke und regelmäßig auch die geographische Herkunft des angebotenen Produkts einzuordnen. Auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet sei die geographische Herkunft der Ware für den inländischen Verkehr von besonderer Bedeutung für den Kaufentschluß. Dagegen seien die weiteren Markenwörter "Padrone" und "Portone" den deutschen Verkehrskreisen nicht in gleicher Weise bekannt. Die Gesamtbezeichnungen "il Padrone" und "Il Portone" wiesen im Klangbild eine große Ähnlichkeit auf. Gegenü ber den Übereinstimmungen träten die bestehenden Unterschiede zurück. Die Marken verfügten auch über keinen unterschiedlichen Begriffsinhalt, der die klangliche Verwechslungsgefahr entscheidend reduziere. Die Wörter "Padrone" und "Portone" seien nicht Bestandteil der deutschen Sprache.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Zutreffend hat das Bundespatentgericht entschieden, daß die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende Gefahr der Verwechslung zwischen der prioritätsälteren Widerspruchsmarke "il Padrone" und der angegriffenen Marke "Il Portone" besteht und diese Marke daher gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu Recht gelöscht worden ist.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit de r Waren/Dienst-

leistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).
1. Das Bundespatentgericht hat eine Identität der Waren angenommen, für die die Kollisionsmarken geschützt sind. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" wird Schutz auch für Weine aus Italien und damit für diejenigen Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. hierzu: BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol).
2. Die Widerspruchsmarke "il Padrone" verfügt für die Waren, für die der Markenschutz besteht, von Hause aus über normale Kennzeichnungskraft. Davon ist das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler ausgegangen. Die Rechtsbeschwerde erinnert hiergegen auch nichts.
3. Das Bundespatentgericht hat eine hohe Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht zwischen den Kollisionsmarken festgestellt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres Klan gs, ihres Schriftbilds und ihres Sinngehalts zu ermitteln, wobei regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg 1999, I - 3819 Tz. 27 f. = GRUR Int 1999, 734 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGHZ 28, 320, 324 - Quick/Glück; 139, 340, 347 - Lions). Entge-

gen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht im Streitfall auch nicht deshalb eine geringere Bedeutung zu, weil die in Rede stehenden Waren im Lebensmittelsektor auf Sicht gekauft werden. Der Ähnlichkeit der Zeichen im Klang kommt wegen der Bestellung von Weinen in gastronomischen Betrieben durchaus Gewicht zu.

b) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abgestellt (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000).
Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der Gesamteindruck der Kollisionsmarken auch von dem Bestandteil "il" in Groß- und Kleinschreibung mitgeprägt wird. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, diesem Zeichenbestandteil fehle jede Unterscheidungskraft , weshalb er schutzunfähig sei.
Der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl bei der älteren Widerspruchsmarke als auch bei der angegriffenen Marke die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1070 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 9 Rdn. 4; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 369). Allerdings kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den

Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling). Davon kann bei dem Bestandteil "il" (in Groß- und Kleinschreibung) der Kollisionszeichen nicht ausgegangen werden. Es besteht kein Anlaß anzunehmen , dieser Wortbestandteil werde vom Verkehr bei der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlässigt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Verkehr erkennt, daß es sich bei "il" um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache in maskuliner Form handelt. Das Bundespatentgericht hat daher zu Recht der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auch diesen Wortbestandteil der Marke zugrunde gelegt.

c) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist danach von den Marken "il Padrone" und "Il Portone" in vollständiger Form auszugehen. Diese weisen , wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, im Klang eine große Ähnlichkeit auf. Zum klanglich ähnlichen Gesamte indruck der Marken trägt der gleiche Wortbestandteil "il" bei. Der Anfangsbuchstabe "P" und das Wortende "one" der weiteren Wortbestandteile sind identisch. Dies gilt auch für die Silbenzahl. Die Vokalfolge der Wörter "Padrone" und "Portone" weist mit a - o - e und o - o - e eine nicht unerhebliche Ähnlichkei t auf. Die jeweils ersten Vokale "a" bzw. "o" weisen keine so deutlichen Unterschiede auf, daß sie zu einer wesentlichen Unterscheidung des Gesamteindrucks der Marken führen. Entsprechendes gilt für den mittleren Teil der Wörter "dr" und "rt" der Markenwörter "Padrone" und "Portone".
Anders als die Rechtsbeschwerde meint, wird die klangliche Ähnlichkeit auch nicht durch einen ohne weiteres erkennbaren abweichenden Bedeutungsinhalt der Markenwörter aufgehoben oder reduziert (vgl. hierzu BGH, Urt. v.

28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg`s/Kelly´s; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die Bedeutung der Markenwörter "Padrone" (Eigentümer, Besitzer, Arbeitgeber, Herrscher) und "Portone" (Tor, Eingang, Toreinfahrt) den inländischen Verkehrskreisen weitgehend nicht geläufig sind und auch keine so große Nähe zu deutschen Begriffen aufweisen , daß rechtserhebliche Teile des Verkehrs ihnen ohne weiteres einen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen.
Da wegen der bestehenden Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus ohnehin strenge Anforderungen an den Abstand der Kollisionsmarken zu stellen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014 f. = WRP 1998, 988 - ECCO II; BGHZ 139, 340, 344 - Lions), reicht die bestehende Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

d) Die Vorinstanzen haben zu Recht die Löschung der Marke auch nicht auf den Teil der Waren beschränkt, bei dem Warenidentität gegeben ist (Weine aus Italien). Denn liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke vollständig zu löschen, weil die entscheidenden Instanzen nicht berechtigt sind, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren vorzunehmen, die unter den Oberbegriff fallen (vgl. BPatG GRUR 1998, 725, 727; Mitt. 1998, 75, 76; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl. § 43 Rdn. 49; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn. 108; zur Prüfung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG bei einem weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff: BGH, Beschl.

v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 42/00, Mitt. 2004, 225; a.A. Fezer aaO, § 42 Rdn. 62). Das Bundespatentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschließlich von Warenidentität ausgehen und brauchte die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht auch insoweit festzustellen, als für einen Teil der unter den weiten Oberbegriff ("alkoholische Getränke, ausgenommen Biere") fallenden Waren im Verhältnis zu den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, nur Warenähnlichkeit vorliegt.
IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)