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Bundesgerichtshof Urteil, 17. Dez. 2019 - X ZR 148/17

bei uns veröffentlicht am

17.12.2019

Bundesgerichtshof Urteil, 17. Dez. 2019 - X ZR 148/17

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 17. Dez. 2019 - X ZR 148/17

Referenzen - Urteile

vorgehend

Landgericht Düsseldorf, 4c O 37/15, 03.11.2016

Oberlandesgericht Düsseldorf, 2 U 77/16, 30.11.2017

Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 148/17 Verkündet am:

17. Dezember 2019

Zöller

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Fesoterodinhydrogenfumarat

ArbNErfG § 5 Abs. 1 und Abs. 2 in der bis 30. September 2009 geltenden Fassung

a) Dem Schriftformerfordernis nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF ist Genüge

getan, wenn dem Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer unterschriebene Meldung

im Original zugeht. Darüber hinausgehende Vorgaben in Bezug auf die Adressierung

oder die Übermittlung der Meldung an den Arbeitgeber ergeben sich

aus dieser Vorschrift nicht.

b) Der Annahme einer gesonderten Meldung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF

steht es nicht entgegen, wenn der Arbeitnehmer verschiedene Formulierungskonzepte

, Verfahren und Darreichungsformen in einem Schreiben zusammenfasst

, solange diese dasselbe technische Problem betreffen und auf einem gemeinsamen

Lösungsansatz beruhen und die Erfindungsmeldung in der Fülle

des innerbetrieblichen Schriftverkehrs als solche erkennbar ist (im Anschluss an

BGH, Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 - Initialidee).

ECLI:DE:BGH:2019:171219UXZR148.17.0

c) Bei Beteiligung mehrerer Mitarbeiter an einer Erfindung genügt die Meldung eines Mitarbeiters den Anforderungen nach § 5 Abs. 2 Satz 3 ArbNErfG aF, wenn der Arbeitgeber ihr entnehmen kann, dass Miterfinder beteiligt waren und wie er diese und deren Anteile ermitteln kann. Welchen Detaillierungsgrad die Meldung insoweit aufweisen muss, hängt insbesondere davon ab, welche Kenntnisse der Arbeitnehmer hat oder sich unschwer verschaffen kann. Danach ist der Arbeitnehmer in der Regel gehalten, die Miterfinder aus seinem eigenen Verantwortungsbereich konkret zu benennen. Hinsichtlich der Beteiligung von Mitarbeitern aus anderen Bereichen des Unternehmens genügt grundsätzlich die Angabe der betreffenden Organisationseinheit (Fortführung von BGH, Urteil vom 18. März 2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 703 - Gehäusekonstruktion

).

BGB § 117 Abs. 1
a) Eine Vereinbarung, in der ein Arbeitnehmer Rechte an einer Erfindung auf den Arbeitgeber überträgt mit dem Zweck, diesem die Anmeldung von Schutzrechten zu ermöglichen, stellt kein Scheingeschäft dar.
b) Überträgt der Arbeitnehmer auf der Grundlage einer solchen Vereinbarung Rechte an einer Erfindung, weil er von einer wirksamen Inanspruchnahme als Diensterfindung ausgeht, kann er gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB die Rückübertragung der abgetretenen Rechte und die Übertragung der Rechtspositionen verlangen, die der Arbeitgeber durch die aufgrund der Übertragung getätigten Anmeldungen erlangt hat, wenn sich später herausstellt, dass die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen wurde. BGH, Urteil vom 17. Dezember 2019 - X ZR 148/17 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2019 durch den Richter Dr. Bacher, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm, Dr. Marx und Dr. Rombach und den Richter Dr. Rensen

für Recht erkannt:

Auf die Revision wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 30. November 2017 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht zum Nachteil der Beklagten entschieden hat. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1: Der Kläger ist Apotheker und war von 1998 bis April 2005 bei der Rechtsvorgängerin der Beklagten (nachfolgend: Beklagte) beschäftigt und dort als Miterfinder an einer Diensterfindung mit der internen Bezeichnung "SPM 907 Fesoterodinhydrogenfumarat Retardtablette" beteiligt. Aus dieser Erfindung sind das am 22. Januar 2010 angemeldete und am 6. August 2013 erteilte US-Patent 8 501 723 und die daraus am 2. Juli 2013 durch Teilung abgeleitete US-Patentanmeldung 13/933 788 hervorgegangen, die Arzneimittelzusammensetzungen mit Fesoterodin betreffen. Der Kläger nimmt die Beklagte auf Einräumung einer Mitberechtigung an diesen Schutzrechten und auf Feststellung eines Erfinderanteils in Anspruch.

2: Der Kläger übermittelte dem damaligen Leiter der Patentabteilung der Beklagten per Hauspost ein von ihm unterschriebenes Schreiben vom 26. Januar 2005 mit der Überschrift "SPM 907 (Fesoterodinhydrogenfumarat) Retardtablette Galenische Entwicklung/Schutzrechte", dem drei Anlagen beigefügt waren. Das Schreiben ging am 28. Januar 2005 bei der Patentabteilung der Beklagten ein.

3: Das Schreiben enthält nähere Angaben über den Hintergrund, das Zustandekommen und den Gegenstand der Entwicklung. Unter der Überschrift "Patentaspekte" wird ausgeführt, die Frage, in welchem Umfang sich aus der Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ableiten ließen, bedürfe sorgfältiger Prüfung. An der Entwicklung seien die Arbeitsgruppen "Formulierung" und "Analytik" beteiligt. Für die Gruppe "Formulierung", der er selbst angehörte, schlug der Kläger einen Anteil von 30 % vor. Ergänzend regte er an, die Aufteilung innerhalb der Gruppe "Analytik" einem von ihm namentlich benannten Mitglied dieser Gruppe zu überlassen.

4: Am 7. Februar 2005 leitete der Kläger einen Gegenvorschlag seines Kollegen von der Gruppe "Analytik" vom 28. Januar 2005 per E-Mail an den Leiter der Patentabteilung der Beklagten weiter. Darin wird eine Verteilung auf beide Gruppen zu gleichen Teilen vorgeschlagen. Der Kläger teilte mit, dass er damit einverstanden sei.

5: Am 8. April 2005 forderte die Beklagte den Kläger auf, eine Erfindungsmeldung unter Verwendung des bei ihr gebräuchlichen Formblatts zu machen. Dieser Aufforderung kam der Kläger am 15. April 2005 nach. Dem ausgefüllten Formblatt war ein Schreiben nebst Anlagen 1 bis 3 beigefügt, das wie das Formblatt das Datum vom 15. April 2005 trägt, und inhaltlich mit dem Schreiben des Klägers vom 26. Januar 2005 übereinstimmt. Lediglich die Ausführungen über Patentaspekte wurden wie folgt geändert: "In welchem Umfang sich aus der geleisteten Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ableiten lassen, bedarf selbstverständlich einer sorgfältigen Prüfung. Natürlich sollten hierbei auch die übrigen an der Entwicklung maßgeblich beteiligten Personen mitwirken. Nach Auffassung des Unterzeichners ist die erreichte Stabilisierung eines Phenolesters durch Interaktion mit Xylitol neuartig , insbesondere, da sie auch in Gegenwart von Wasser die Hydrolyse deutlich unterdrückt."

6: Ferner wurden anstelle des ursprünglichen Vorschlags eine hälftige Aufteilung auf die beiden Gruppen vorgeschlagen und die auf die einzelnen Mitarbeiter entfallenen Anteile mit Prozentangaben beziffert.

7: Mit Schreiben vom 3. Juni 2005 erklärte die Beklagte unter Bezugnahme auf die Erfindungsmeldung vom 15. April 2005, sie nehme die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch.

8: Seit 2007 verhandeln die Parteien (ergebnislos) über eine Vergütungsvereinbarung. Der Kläger macht geltend, er habe die Diensterfindung bereits mit dem Schreiben vom 26. Januar 2005 gemeldet.

9: Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte verurteilt, dem Kläger eine Mitberechtigung an dem erteilten Patent und der noch anhängigen Anmeldung einzuräumen, und zwar Zug um Zug gegen die anteilige Erstattung der von der Beklagten aufgewendeten Schutzrechtskosten , und gegenüber dem US-amerikanischen Patentamt in die Umschreibung des Patents und der Patentanmeldung auf den Kläger als Mitinhaber einzuwilligen. Ferner hat es festgestellt, dass der Kläger hinsichtlich seines Anteils der am 26. Januar 2005 gemeldeten Diensterfindung weiterhin materiell Berechtigter sei. Soweit der Kläger abgetretene Ansprüche einer der beteiligten Mitarbeiterinnen geltend gemacht hat, hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen.

10: Mit der vom Senat zugelassenen Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

11: Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils im beantragten Umfang und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

12: I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung - soweit für das Revisionsverfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet:

13: Dem Kläger stehe ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an den auf die Erfindung angemeldeten und erteilten Schutzrechten zu. Die Beklagte habe die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen. Die hierfür in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG in der für den Streitfall maßgeblichen, bis 30. September 2009 geltenden Fassung normierte Frist sei am 3. Juni 2005 bereits abgelaufen gewesen.

14: Das Schreiben des Klägers vom 26. Januar 2005 werde den Anforderungen an eine gesonderte schriftliche Erfindungsmeldung nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG aF ganz offensichtlich gerecht. Es bestehe kein vernünftiger Zweifel daran, dass es sich um eine gesonderte Erklärung handle. Die gegenteilige Annahme des Landgerichts verkenne, dass das Schreiben und die ihm beigefügten Anlagen ein inhaltlich zusammengehörendes Dokument darstellten, das sich einem einheitlichen Thema widme. Genauso wenig überzeugend sei die Annahme des Landgerichts, es handle sich lediglich um einen Tätigkeitsbericht. Wortlaut und Inhalt des Schreibens ließen für eine dahingehende Interpretation schlechterdings keinen Raum. Dies folge bereits aus dem Zeitpunkt des Schreibens, das nach Abschluss der Untersuchungen erstellt worden sei. Dementsprechend werde nicht über Zwischenergebnisse berichtet, sondern über endgültige Erkenntnisse. Exakt in diesem Sinne sei auch der Inhalt des Schreibens abgefasst. Eventuell verbleibende Zweifel seien jedenfalls durch die Ausführungen zur Anteilsverteilung ausgeräumt worden. Gestützt werde dieses Ergebnis durch den Umstand, dass die Beklagte gegen die Meldung des Klägers vom 15. April 2005 nichts erinnert habe. Eine Verschiebung des Beginns der Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung ergebe sich weder daraus, dass der Kläger auf Bitten der Beklagten die Erfindung unter Verwendung eines Formblatts erneut gemeldet habe, noch aus dem Umstand, dass der Kläger den Anteil der von ihm geleiteten Gruppe "Formulierung" an der Erfindung zunächst auf 30 % veranschlagt und später auf 50 % heraufgesetzt habe. Für eine wirksame Erfindungsmeldung sei nur eine Benennung der beteiligten Mitarbeiter und ihrer sachlichen Beiträge zu der Erfindung erforderlich, nicht hingegen eine Quantifizierung der daraus resultierenden Anteile an der Erfindung. Angaben hierzu seien lediglich als Anregungen an den Arbeitgeber anzusehen.

15: Dass der Kläger am 20. November 2007 eine von der Rechtsvorgängerin der Beklagten vorformulierte Vereinbarung zur Übertragung der Rechte an den streitgegenständlichen Erfindungen (Assignment) unterzeichnet habe, habe nicht zu einem Übergang des Erfindungsanteils des Klägers auf die Beklagte geführt. Vor dem Hintergrund, dass der Kläger darin den Erhalt einer Vergütung bescheinigt, eine solche unstreitig bisher aber nicht erhalten habe, sprächen die Gesamtumstände dafür, dass es sich bei dieser Vereinbarung um ein Scheingeschäft handle, bei dem weder der Kläger noch die Rechtsvorgängerin der Beklagten einen auf die Übertragung des klägerischen Erfindungsanteils gerichteten Rechtsbindungswillen gehabt hätten, und dass der einzige Zweck dieser Vertragsurkunde darin bestanden habe, für das US-Patentamt den äußeren Schein einer Übertragung der Erfindung auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten hervorzurufen.

16: Der dem Kläger zustehende Anspruch sei auch nicht verwirkt. Es sei davon auszugehen, dass der Kläger frühestens 2013, seit er anwaltlich beraten sei, von dem zu seinen Gunsten bestehenden Vindikationsanspruch Kenntnis erhalten habe. Der danach verstrichene Zeitraum von zweieinhalb Jahren bis zur Klageerhebung reiche nicht aus, um die Durchsetzung des Anspruchs als missbräuchlich und treuwidrig anzusehen.

17: II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht in allen Punkten stand.

18: Die vom Berufungsgericht angestellten Erwägungen vermögen seine Schlussfolgerung, die in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG aF normierte Frist für die Inanspruchnahme der Diensterfindung habe bereits am 28. Januar 2005 begonnen , nicht zu tragen.

19: 1. Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Schreiben des Klägers vom 26. Januar 2005 könne schon deshalb nicht als Erfindungsmeldung angesehen werden, weil es keinen Adressaten angebe, insbesondere nicht an die Patentabteilung der Beklagten gerichtet sei, sondern lediglich einen Verteiler für Kopien enthalte.

20: Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG in der für den Streitfall maßgeblichen, bis 30. September 2009 geltenden Fassung hat ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden. Hierzu muss dem Arbeitgeber eine vom Arbeitnehmer unterschriebene Meldung im Original zugehen.

21: Über dieses Erfordernis hinaus ergeben sich aus § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF keine Vorgaben in Bezug auf die Adressierung oder die Übermittlung der Meldung an den Arbeitgeber. Darüber hinausgehende Anforderungen können gemäß § 22 Satz 1 ArbNErfG auch nicht vertraglich festgelegt werden.

22: Im Streitfall hat der damalige Leiter der Patentabteilung der Beklagten die vom Kläger unterschriebene Mitteilung vom 26. Januar 2005 zwei Tage später im Original erhalten. Damit ist dem Schriftformerfordernis des § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF Genüge getan.

23: 2. Ebenfalls ohne Erfolg macht die Revision geltend, es fehle an einer gesonderten Meldung.

24: a) Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht insoweit davon ausgegangen , dass das Schreiben vom 26. Januar 2005 und die ihm beigefügten Anlagen als Einheit zu betrachten sind. Deshalb ist es unschädlich, wenn einzelne für die Beurteilung erhebliche Informationen nicht in dem Schreiben selbst enthalten sind, sondern in einer Anlage.

25: b) Entgegen der Auffassung der Revision fehlt es an einer gesonderten Meldung nicht deshalb, weil der Kläger verschiedene Formulierungskonzepte , Verfahren und Darreichungsformen aufgezeigt hat.

26: Das Erfordernis einer gesonderten Meldung dient dem Zweck, der Gefahr vorzubeugen, dass der Arbeitgeber eine Erfindungsmeldung in der Fülle des innerbetrieblichen Schriftverkehrs nicht rechtzeitig als solche erkennt. Deshalb darf die Meldung nicht in andere Berichte eingefügt werden (BGH, Urteil vom 12. April 2011 - X ZR 72/10, GRUR 2011, 733 Rn. 12 - Initialidee).

27: Ob der Arbeitnehmer in bestimmten Konstellationen darüber hinaus gehalten ist, für mehrere Erfindungen jeweils eine eigene Meldung abzugeben, bedarf keiner Entscheidung. Im Streitfall war der Kläger jedenfalls deshalb nicht gehindert, alle Ergebnisse in einem Schreiben zusammenzufassen, weil sie dasselbe technische Problem betrafen und die einzelnen Lösungsvorschläge auf einem gemeinsamen Lösungsansatz beruhten, der, wie auch die Beklagte nicht verkennt, im weiteren Verlauf sogar im Mittelpunkt stand.

28: 3. Ebenfalls zu Recht hat das Berufungsgericht entschieden, dass die Mitteilung vom 26. Januar 2005 nicht deshalb unzureichend ist, weil darin nicht alle Miterfinder und deren Anteile angegeben sind oder weil der Kläger die Angaben zu den auf die beteiligten Arbeitsgruppen entfallenden Anteilen später korrigiert hat.

29: a) Nach § 5 Abs. 2 Satz 3 ArbNErfG aF soll die Meldung allerdings unter anderem die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht. Diese Angaben stehen nicht im Ermessen des Arbeitnehmers. Die Meldung muss auch insoweit so gestaltet sein, dass der Arbeitgeber eine sachgerechte Entscheidung treffen kann. Hierzu benötigt der Arbeitgeber Angaben über die Beteiligung Dritter, weil er bei einer Mehrzahl von beteiligten Miterfindern für jeden gesondert eine Vergütung schuldet (BGH, Urteil vom 18. März 2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 703 - Gehäusekonstruktion).

30: Diesen Anforderungen genügt eine Meldung grundsätzlich aber schon dann, wenn der Arbeitgeber ihr entnehmen kann, dass Miterfinder beteiligt waren und wie er diese und deren Anteile ermitteln kann. Welchen Detaillierungsgrad die Meldung danach aufweisen muss, hängt insbesondere davon ab, welche Kenntnisse der Arbeitnehmer hat oder sich unschwer verschaffen kann. So ist er in der Regel gehalten, die Miterfinder, die in seinem eigenen Verantwortungsbereich tätig waren, konkret zu benennen. Zu darüber hinausgehenden Ermittlungen ist er hingegen grundsätzlich nicht verpflichtet. Wenn ihm bekannt ist, dass Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Unternehmens beteiligt sind, genügt deshalb grundsätzlich die Angabe der betreffenden Organisationseinheit.

31: Ausgehend von diesem Maßstab ist die Mitteilung vom 26. Januar 2005 im Streitfall nicht deshalb unzureichend, weil der Kläger die Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe "Analytik" nicht namentlich benannt hat. Der Kläger gehörte dieser Gruppe nicht an und war deshalb nicht gehalten, Ermittlungen zu Art und Umfang der Beteiligung von Mitgliedern dieser Gruppe anzustellen. Vielmehr genügte die Mitteilung, dass Mitglieder dieser Gruppe an der Erfindung beteiligt sind.

32: b) Angaben zu den Anteilen von Miterfindern kommt nach der Rechtsprechung des Senats nur informatorischer Charakter zu, weil jeder Miterfinder zu einer eigenen Erfindungsmeldung verpflichtet ist. Selbst wenn ein einzelner Arbeitnehmer seinen eigenen Anteil zu hoch bewertet, kann er sowohl im Falle einer Inanspruchnahme als auch im Falle eines Freiwerdens der Erfindung Rechte daran nur in dem Umfang erwerben, wie sie ihm im Verhältnis zu den anderen Miterfindern zustehen (BGH, Urteil vom 14. Februar 2017 - X ZR 64/17, GRUR 2017, 504 Rn. 47 - Lichtschutzfolie).

33: Hieraus hat das Berufungsgericht zutreffend die Schlussfolgerung gezogen , dass die Mitteilung vom 26. Januar 2005 nicht deshalb unzureichend ist, weil der Kläger den darin enthaltenen Vorschlag zur Verteilung der Anteile auf die beiden Arbeitsgruppen später korrigiert hat.

34: Wenn ein Arbeitnehmer überobligationsmäßig Vorschläge zur Verteilung der Miterfinderanteile macht, darf dies grundsätzlich nicht dazu führen, dass er schlechter steht, als wenn er von solchen Vorschlägen abgesehen hätte. Ob ausnahmsweise etwas anderes gelten kann, wenn die Vorschläge in der Weise irreführend sind, dass der Arbeitgeber an einer sachgerechten Entscheidung gehindert ist, bedarf keiner Entscheidung. Diesbezügliche Anhaltspunkte sind im Streitfall weder festgestellt noch sonst ersichtlich.

35: 4. Ebenfalls rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Ansprüche des Klägers nicht verwirkt sind.

36: Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen für eine Verwirkung vorliegen, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten (BGH, Urteil vom 19. Dezember 2000 - X ZR 150/98, BGHZ 146, 217, 223 - Temperaturwächter).

37: Im Streitfall lässt die vom Berufungsgericht vorgenommene Würdigung keinen revisionsrechtlich erheblichen Rechtsfehler erkennen.

38: Die vom Berufungsgericht angestellte Erwägung, es sei davon auszugehen , dass der Kläger frühestens seit 2013 Kenntnis von dem bestehenden Vindikationsanspruch gehabt habe, vermag den Einwand der Verwirkung allerdings nicht auszuschließen. Ein Anspruch kann auch dann verwirkt sein, wenn er dem Berechtigten unbekannt war (BGH, Urteil vom 27. Juni 1957 - II ZR 15/56, BGHZ 25, 47; Beschluss vom 23. Januar 2018 - XI ZR 298/17, NJW 2018, 1390 Rn. 17).

39: Die Beurteilung des Berufungsgerichts wird aber durch die von ihm getroffene Feststellung getragen, dass auch aus Sicht der Beklagten keine Anhaltspunkte für einen möglichen Vindikationsanspruch bestanden. Mangels solcher Anhaltspunkte konnte auf Seiten der Beklagten in Bezug auf eventuelle Ansprüche des Klägers kein Vertrauenstatbestand entstanden sein, zumal die seit 2007 geführten Verhandlungen über eine Vergütung des Klägers nie zu einem Abschluss gelangt sind.

40: 5. Zu Recht hat das Berufungsgericht ferner entschieden, dass eine mit dem Schreiben vom 26. Januar 2005 wirksam in Lauf gesetzte Frist durch die Erfindungsmeldung vom 15. April 2005 nicht nachträglich von neuem begonnen hat.

41: Wie der Senat bereits entschieden hat, bedarf die Annahme, ein Arbeitnehmer wolle die ihm aus einer wirksamen Erfindungsmeldung erwachsene Rechtsposition aufgeben, besonderer Anhaltspunkte. Dies gilt auch dann, wenn die wirksam in Lauf gesetzte Frist zur Inanspruchnahme der Erfindung noch nicht abgelaufen ist (BGH, GRUR 2017, 504 Rn. 28 - Lichtschutzfolie).

42: Die Einschätzung des Berufungsgerichts, dass solche Anhaltspunkte im Streitfall nicht gegeben sind, hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.

43: 6. Im Ergebnis ebenfalls zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden , dass die Übertragungsvereinbarung vom 20. November 2007 den Klageansprüchen nicht entgegensteht.

44: a) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann diese Vereinbarung allerdings nicht als Scheingeschäft angesehen werden, wenn sie den Zweck hatte, der Beklagten die Anmeldung von Schutzrechten in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen.

45: Diesen Zweck konnten die Parteien nur durch eine wirksame Erklärung erreichen. Deshalb kann jedenfalls auf der Grundlage des deutschen Rechts nicht davon ausgegangen werden, dass die Parteien die vereinbarte Rechtsfolge nicht eintreten lassen wollten.

46: b) Selbst wenn eine Rechtsübertragung danach wirksam war, steht dies Ansprüchen des Arbeitnehmers auf (Rück-)Übertragung nicht entgegen, wenn beide Seiten davon ausgegangen sind, dass die Rechte an der Erfindung nach deutschem Recht schon kraft Inanspruchnahme gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen auf den Arbeitgeber übergegangen sind.

47: aa) Entgegen einer verbreiteten Auffassung (OLG Düsseldorf, Urteil vom 18. September 2003 - 2 U 70/99, GRUR-RR 2004, 163; LG Düsseldorf, Urteil vom 1. März 2011 - 4b O 124/08, juris Rn. 61; OLG Frankfurt, Urteil vom 8. März 2007 - 6 U 92/06, OLGR Frankfurt 2008, 854, 855) fehlt es zwar auch in solchen Fällen jedenfalls nach deutschem Recht nicht an dem für eine Rechtsübertragung erforderlichen Erklärungsbewusstsein.

48: Beide Seiten wissen und wollen in solchen Fällen, dass die zur Anmeldung eines US-Patents erforderliche Rechtsstellung auf den Arbeitgeber übergeht.

49: bb) Der zum Zwecke der Anmeldung erforderliche dingliche Übertragungsakt ist aber zu unterscheiden von dem schuldrechtlichen Grundverhältnis, auf dem er beruht.

50: Wenn ein Arbeitnehmer seine Rechte an einer Erfindung auf den Arbeitgeber überträgt, weil er von einer wirksamen Inanspruchnahme als Diensterfindung ausgeht, dient der Übertragungsakt der Erfüllung einer Pflicht, die dem Arbeitnehmer nach seiner Vorstellung aufgrund der schuldrechtlichen Beziehung zwischen ihm als Diensterfinder und dem Arbeitgeber obliegt. Stellt sich später heraus, dass die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen wurde, kann der Arbeitnehmer deshalb gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB die Rückübertragung der abgetretenen Rechte und die Übertragung der Rechtspositionen verlangen, die der Arbeitgeber durch die aufgrund der Übertragung getätigten Anmeldungen erlangt hat.

51: c) Dies gilt unabhängig davon, nach welcher Rechtsordnung die Wirksamkeit des Übertragungsakts zu beurteilen ist.

52: Auch insoweit ist zwischen dem Übertragungsakt und dem ihm zugrunde liegenden Rechtsverhältnis zu unterscheiden. Letzteres unterliegt nach deutschem Kollisionsrecht dem für das Arbeitsverhältnis geltenden Recht, weil dieses auch für die Rechte und Pflichten maßgeblich ist, die sich aus einer Dienstvereinbarung ergeben (BGH, Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17, GRUR 2019, 271 Rn. 65 - Drahtloses Kommunikationsnetz). Diese Rechtordnung ist gemäß der für den Streitfall maßgeblichen Kollisionsregel in Art. 38 Abs. 1 EGBGB auch für die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung maßgeblich.

53: d) Im Ergebnis kann deshalb dahingestellt bleiben, ob sich die Wirksamkeit der Übertragung nach deutschem oder nach amerikanischem Recht richtet und ob sie auch nach letzterem wirksam ist. Selbst wenn dies zu bejahen ist, sind die Klageansprüche nach dem für das Arbeitsverhältnis maßgeblichen deutschen Recht jedenfalls gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB begründet.

54: 7. Als nicht frei von Rechtsfehlern erweist sich hingegen die Würdigung des Berufungsgerichts, das Schreiben vom 26. Januar 2005 erfülle die Funktion einer Erfindungsmeldung.

55: a) Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF muss der Arbeitnehmer kenntlich machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt.

56: Die Meldung dient nicht nur dem Zweck, dem Arbeitgeber die technische Lehre der Erfindung als solche zu übermitteln. Sie soll ihm vielmehr auch deutlich machen, dass es sich um eine neue und (jedenfalls möglicherweise) auf erfinderischer Tätigkeit beruhende technische Lehre handelt, die er (nur) innerhalb gesetzlicher Frist in Anspruch nehmen und zum Patent anmelden kann (BGH, GRUR 2011, 733 Rn. 19 - Initialidee).

57: Ein Tätigkeitsbericht oder die bloße Bekanntgabe von Versuchsergebnissen und dergleichen reichen hierfür nicht aus. Hinzukommen muss zumindest der Hinweis, dass der Arbeitnehmer die Versuche für bedeutsam erachtet und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips oder einer Erfindung ansieht (BGH, Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 - Gummielastische Masse I).

58: b) Im Streitfall kann das Vorliegen dieser Voraussetzungen mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht bejaht werden.

59: Die Revision rügt zu Recht, dass das Berufungsgericht in seine Würdigung nicht alle für den Streitfall relevanten Umstände eingestellt hat. Die auf dieser Grundlage vorgenommene Beurteilung, für eine abweichende Interpretation sei schlechterdings keinen Raum, hält deshalb der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

60: Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, dass das Schreiben einschließlich der ihm beigefügten Anlagen in seiner Gesamtheit zu würdigen ist. Bei seiner Würdigung, dass danach zweifelsfrei eine Erfindungsmeldung vorliege, hat es sich jedoch nur mit Passagen befasst, die für sich gesehen für dieses Ergebnis sprechen. Mit anderen Passagen, die das Landgericht zu einer abweichenden Würdigung geführt haben, hat sich das Berufungsgericht hingegen nicht befasst.

61: aa) Zu Recht macht die Revision geltend, dass sich das Berufungsgericht mit den einleitenden Passagen des Schreibens hätte auseinandersetzen müssen, wonach die mitgeteilten Informationen "zur Vorbereitung einer vertiefenden Bewertung" dienten.

62: Diese Ausführungen stehen in Einklang mit der am Ende des Schreibens geäußerten Einschätzung, es bedürfe einer sorgfältigen Prüfung, in welchem Umfang sich aus der geleisteten Entwicklungsarbeit patentierbare Sachverhalte ergäben. Sie stehen dem vom Berufungsgericht gefundenen Ergebnis zwar nicht zwingend entgegen. Im Rahmen der ihm obliegenden tatrichterlichen Würdigung (§ 286 ZPO) hätte sich das Berufungsgericht aber mit ihnen befassen und begründen müssen, weshalb es die von ihm herangezogenen Passagen des Schreibens als ausschlaggebend erachtet. Die wiederholt geäußerte Einschätzung, das Ergebnis sei ganz offensichtlich bzw. es bestehe kein vernünftiger Zweifel, vermag die gebotene umfassende Würdigung nicht zu ersetzen.

63: bb) Ebenfalls zu Recht rügt die Revision, dass das Berufungsgericht nicht erkennen lässt, auf welcher Grundlage es zu der Einschätzung gelangt ist, die Meldung sei nach Abschluss der Untersuchungen erfolgt.

64: Auch insoweit genügt es nicht, dass der Arbeitnehmer bereits zu einem endgültigen Ergebnis gelangt ist. Aus seiner Mitteilung muss dieser Umstand vielmehr für den Arbeitgeber erkennbar zu entnehmen sein.

65: Vor diesem Hintergrund hätte das Berufungsgericht zumindest kurz darlegen müssen, auf welche Passagen der Mitteilung es seine Beurteilung stützt. Diesen Anforderungen wird das angefochtene Urteil nicht gerecht.

66: III. Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 563 Abs. 1 ZPO).

67: Die Frage, ob das Schreiben vom 26. Januar 2005 die Anforderungen an eine Erfindungsmeldung erfüllt, bedarf der erneuten tatrichterlichen Würdigung. Diese wird das Berufungsgericht im wieder eröffneten Berufungsverfahren vorzunehmen haben.

68: Für eine Zurückverweisung an einen anderen Senat, wie dies die Beklagte angeregt hat, besteht kein Anlass. Der Umstand, dass das Berufungsgericht nicht alle für die Beurteilung wesentlichen Umstände gewürdigt hat, begründet keine Anhaltspunkte dafür, dass es den Sachverhalt nach der Zurückverweisung erneut unvollständig würdigen wird.

Bacher Kober-Dehm Marx
Rombach Rensen

Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 03.11.2016 - 4c O 37/15 -
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bei uns veröffentlicht am 12.04.2011

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Berichtigt durch Beschluss vom 30. Mai 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 72/10 Verkündet am: 12. April 2011 Wermes Justizamtsinspekto

bei uns veröffentlicht am 04.09.2018

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 14/17 Verkündet am: 4. September 2018 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ:

bei uns veröffentlicht am 18.03.2003

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 19/01 Verkündet am: 18. März 2003 Mayer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein ArbEG §§ 5 Abs. 2,

bei uns veröffentlicht am 23.01.2018

Bundesgerichtshof

Tenor Die Kläger werden darauf hingewiesen, dass der Senat beabsichtigt, die Revision gemäß § 552a ZPO durch Beschluss zurückzuweisen. Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monat

RechtsgebieteAnlegerrecht Handels- und Gesellschaftsrecht Immobilienrecht andere Wirtschaftsrecht

1 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 17. Dez. 2019 - X ZR 148/17.

bei uns veröffentlicht am 17.12.2019

Bundesgerichtshof

Referenzen

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - ArbnErfG | § 5 Meldepflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, daß und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. Er hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu unterstützen.

Bundesgerichtshof Urteil, 18. März 2003 - X ZR 19/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 19/01 Verkündet am:

18. März 2003

Mayer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

ArbEG §§ 5 Abs. 2, 12; BGB § 123

Gehäusekonstruktion

a) Die Anfechtung einer Vergütungsvereinbarung wegen arglistiger Täuschung

kommt in Betracht, wenn ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat,

seinem Arbeitgeber bei der Meldung der Erfindung eine nicht unerhebliche Mitwirkung

von Mitarbeitern am Zustandekommen der Erfindung vorsätzlich verschweigt

und als alleiniger Erfinder sich eine Vergütung versprechen läßt.

b) Bei der Meldung der Erfindung hat ein Arbeitnehmererfinder den Arbeitgeber

auch darüber zu informieren, ob und in welchem Umfang Mitarbeiter am Zustandekommen

der Erfindung beteiligt waren. Die Information über diese Angaben

steht nicht im Ermessen des Arbeitnehmers.

BGH, Urt. vom 18. März 2003 - X ZR 19/01 - OLG München

LG München I

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 18. März 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und

die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 30. November 2000 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben. Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung , auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger nimmt die Beklagte aus einer Vereinbarung auf Zahlung der fälligen Arbeitnehmererfindervergütung und Feststellung der künftigen Zahlungspflicht in Anspruch.

Der Kläger war von Oktober 1991 bis zum 31. Dezember 1998 bei der Beklagten, einer mit der Herstellung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten befaßten Maschinenfabrik, beschäftigt. Im Juli 1995 wurde er in die Forschungs - und Entwicklungsabteilung der Beklagten versetzt und war von da ab an der Entwicklung und Konstruktion neuer raumlufttechnischer Geräte beteiligt.
Im Rahmen des Projekts "Neuer ..." zeigte der Kläger der Beklagten eine neue Gehäusekonstruktion insbesondere für Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte und/oder -kanäle an. Die Beklagte nahm die Erfindung in Anspruch und meldete sie am 10. Juli 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent an. Dabei benannte sie den Kläger als Alleinerfinder. Die Erteilung des Schutzrechts DE 197 ... wurde am 3. Dezember 1998 veröffentlicht.
Mit Schreiben vom 8. September 1997 bot die Beklagte dem Kläger den Abschluß folgender Vereinbarung an:
"Für die von Herrn H. gemachte Erfindung über die Detailmerkmale am neuen ... errechnet sich auf Grundlage des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen ... und den Richtlinien ... sowie unter Anwendung eines Risikozuschlags bis zur Erteilung des endgültigen Patents für die Dauer der Nutzung der Erfindung durch das Unternehmen eine jährliche Erfinderprämie von DM 10.000,-- bis zum Zeitpunkt der endgültigen Erteilung des Patents und DM 20.000,-- ab dem Zeitpunkt der endgültigen Erteilung des Patents (gerechnet auf die volle Nutzung über 12 Monate). Die Auszahlung der Prämie erfolgt einmalig am Ende jeden Jahres ..." Der Kläger erklärte auf derselben Urkunde:

"Hiermit erkenne ich die oben ausgeführte Prämienfestlegung der Erfindung nach dem ArbEG 450 und der Richtlinie 455 unwiderruflich an." Die Beklagte zahlte die Erfindervergütung für das Jahr 1997 vereinbarungsgemäß. Mit Schreiben vom 29. Dezember 1998 äußerte sie Zweifel an der Alleinerfinderschaft des Klägers und focht schließlich mit Schreiben ihres anwaltlichen Vertreters vom 25. Januar 1999 die Vereinbarung vom 8. September 1997 wegen arglistiger Täuschung an, weil der Kläger sie unter Verschweigen der Anteile seiner Miterfinder falsch informiert habe. Am 25. März 1999 verlangte sie unter Berufung auf § 12 Abs. 6 ArbEG Zustimmung zu einer Neuregelung für die Zeit ab 1998, wobei sie eine jährliche Prämie von 400,-- DM, berechnet auf der Grundlage von sieben weiteren Miterfindern, und einem Lizenzsatz von 1 % anbot. Mit Schreiben ihres Patentanwalts vom 14. Mai 1999 setzte sie schließlich die Erfindervergütung unter Berücksichtigung eines (unveränderten ) Anteilsfaktors von 10 %, eines Lizenzsatzes von 1 % sowie eines wegen drei Miterfinder geminderten Beteiligungsfaktors von 25 % auf 800,-- DM jährlich fest.
Mit der Behauptung, er sei im Rahmen des Projekts "Neuer ..." allein für die gesamte Entwicklung und Konstruktion zuständig gewesen, einen Miterfinder gebe es nicht, ein Anfechtungsgrund sei deshalb nicht gegeben, hat der Kläger beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an ihn für das Jahr 1998 eine Erfindervergütung in Höhe von 10.833,-- DM brutto zuzüglich 4 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen, 2. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, ihm über die Dauer der Benutzung des deutschen Patents 197 ... eine jährliche Erfindervergütung von 20.000,-- DM zu zahlen, und zwar jeweils zahlbar im Dezember, beginnend mit Dezember 1999. Die Beklagte hat die Ansprüche des Klägers jeweils in Höhe von 800,-- DM anerkannt und im übrigen beantragt, die Klage abzuweisen.
Das Landgericht hat die Beklagte ihrem Anerkenntnis entsprechend zur Zahlung von jeweils 800,-- DM für die Jahre 1998 und 1999 sowie zur Zahlung von 10.033,-- DM für 1998 und 19.200,-- DM für 1999 verurteilt. Ferner hat es festgestellt, daß die Beklagte für die Dauer der Nutzung des Patents ab Dezember 2000 zu einer jährlichen Vergütung von 800,-- DM und 19.200,-- DM verpflichtet ist. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
In einem Verfahren vor dem Landgericht München I (21 O 14283/99) haben drei Kläger Miterfinderrechte an der streitigen Erfindung beansprucht. Das Landgericht München I hat durch Urteil vom 21. März 2001 den Kläger (dortigen Beklagten) rechtskräftig verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patentund Markenamt seine Zustimmung zu erklären, daß neben ihm der (dortige) Kläger K. R. als Miterfinder in der Patentrolle eingetragen wird, weil R. einen wesentlichen Beitrag zu der streitigen Erfindung geleistet habe.

Mit der Revision erstrebt die Beklagte Aufhebung des angefochtenen Urteils und Klageabweisung, soweit der Anspruch des Klägers auf Zahlung einer Erfindervergütung über ihr Anerkenntnis hinausgeht. Der Kläger bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg; sie führt zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat dem Kläger über das Anerkenntnis der Beklagten hinaus einen Anspruch auf Erfindervergütung aus dem Vertrag vom 8. September 1997 zugesprochen. Ein Anfechtungsrecht der Beklagten wegen arglistiger Täuschung hat es hingegen verneint. Dazu hat es unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Landgerichts ausgeführt, die Beklagte habe Anfechtungsgründe in ausreichend substantiierter Weise nicht rechtzeitig vorgetragen ; eine andere Möglichkeit, die getroffene Vereinbarung zu beseitigen oder abzuändern, bestehe nicht. Die Beklagte habe nicht bewiesen, daß der Kläger objektiv falsche Angaben gemacht habe, so daß es auf die subjektive Seite der arglistigen Täuschung nicht ankomme. Da die Beklagte eine zeitlich vorausgehende Erfindung gegenüber der vom Kläger dem Arbeitgeber mitgeteilten eigenen Erfindung behaupte, auf die der Kläger nach seiner Versetzung ins Werk W. gestoßen sei, habe die Beklagte darlegen müssen, wann welcher ihrer Mitarbeiter welchen tatsächlichen Teil des Patentanspruchs 1 als lösungswesentlich erkannt und offenbart habe. Es komme nicht darauf an, ob die einzelnen Beiträge erfinderisch seien, sondern darauf, welche Merkmale des Patentanspruchs die Zeugen R., K. und B. (oder andere) wann gefunden und als wesentlich erkannt und beibehalten hätten. Der Umstand, daß der Kläger von der Entwicklungsabteilung der Beklagten ins Werk W. gesandt worden sei, um eine Lösung zu entwickeln, das Pflichtenheft und die weitere zeitliche Ab-

folge sprächen dagegen, daß der Kläger in W. mit einer bereits vorhandenen Lösung konfrontiert worden sei. Das Landgericht habe die Beklagte auf ihren mangelhaften Vortrag hingewiesen. Gleichwohl habe sie in ihrer Berufungsbegründung den als unzureichend zurückgewiesenen Vortrag wiederholt. Einzelheiten habe die Beklagte im Berufungsverfahren erst verspätet mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2000 vorgetragen, was sie nicht hinreichend entschuldigt habe. Eine Zulassung dieses Vortrags hätte die Erledigung des Rechtsstreits verzögert.
2. Diese Beurteilung hält einer revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

a) Gemäß § 123 BGB kann seine Willenserklärung anfechten, wer zu ihrer Abgabe durch arglistige Täuschung bestimmt worden ist. Die Täuschung kann durch Vorspiegelung oder Entstellung von Tatsachen oder durch ihr Verschweigen begangen werden. Verschweigen von Tatsachen stellt nur dann eine Täuschungshandlung dar, wenn hinsichtlich der verschwiegenen Tatsachen eine Aufklärungspflicht besteht. Eine solche Pflicht gegenüber dem Arbeitgeber erwächst dem Arbeitnehmer aus dem arbeitsrechtlichen Treueverhältnis. Ein Arbeitnehmer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses eine technische Neuerung gefunden hat, muß allein auf Grund dieses Umstandes davon ausgehen, daß die Neuerung für den Arbeitgeber von erheblicher technischer und wirtschaftlicher Bedeutung sein kann und daß die Wahrung der Interessen des Arbeitgebers ihn verpflichten, dem Arbeitgeber die Erfindung unverzüglich mitzuteilen. Aus der Bedeutung für den Arbeitgeber wird er weiter schließen müssen, daß die bloße Mitteilung der Erfindung nicht ausreicht, son-

dern daß er die Erfindung und die Umstände ihres Zustandekommens näher beschreiben muß, insbesondere welche technische Aufgabe im Betrieb gestellt war, welche Erfahrungen benutzt wurden sowie wer in welchem Umfang an der Erfindung mitgearbeitet hat, um den Arbeitgeber in den Stand zu setzen, die Erfindung sachgerecht zu bewerten, vor allem auch die Vergütung richtig festzusetzen. Veranlaßt der Arbeitnehmer durch falsche Angaben eine Fehlbewertung der Erfindung oder verschweigt er bewußt erkennbar erhebliche Umstände , welche die Erfindung und deren Zustandekommen betreffen, so kann der Arbeitgeber eine Vergütungsvereinbarung mit dem Arbeitnehmer wegen arglistiger Täuschung anfechten (vgl. Sen.Urt. v. 17.4.1973 - X ZR 59/69, GRUR 1973, 649, 650 - Absperrventil; Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindergesetz, 4. Aufl. § 12 Rdn. 94, 105).

b) Diese Verpflichtung des Arbeitnehmers zur umfassenden Information findet in den Regelungen des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbEG) Bestätigung. Nach § 5 Abs. 1 ArbEG hat der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich seinem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Abs. 2 der Vorschrift bestimmt den Inhalt der Meldung. Nach Satz 1 hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Nach Satz 3 soll die Meldung dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil an der Erfindung ansieht.

Die Information über diese Angaben steht nicht im Ermessen des Arbeitnehmers (Bartenbach/Volz, aaO, § 5 Rdn. 73). Zwar hat der Gesetzgeber die in Satz 3 genannten Kriterien nicht als zwingende (Muß-)Vorschrift entsprechend § 5 Abs. 2 Satz 1 ArbEG geregelt. Da der Arbeitgeber nach Meldung der Diensterfindung gemäß § 6 ArbEG über die Inanspruchnahme entscheiden muß, müssen die Angaben des Arbeitnehmers aber so gestaltet sein, daß der Arbeitgeber eine sachgerechte Entscheidung treffen kann. Die Entschließung des Arbeitgebers hängt zum einen davon ab, ob überhaupt eine Diensterfindung vorliegt. Sie wird aber auch von der Überlegung beeinflußt, in welchem Umfang der Arbeitgeber später Erfindervergütung zahlen muß. Die Höhe der Vergütung hängt wiederum unter anderem von der Frage ab, ob und wie viele Miterfinder beteiligt waren. Schon das begründet auch aus der Sicht des Arbeitnehmers ein erkennbares schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers an der Information über die Beteiligung von Mitarbeitern an der Erfindung und die Art und den Umfang ihrer Tätigkeit. Dieses folgt zudem auch daraus, daß jeder Arbeitnehmererfinder einen eigenständigen Vergütungsanspruch gegen den Arbeitgeber besitzt. Bei einer Mehrzahl beteiligter Miterfinder ist deshalb die Vergütung für jeden gesondert zu vereinbaren ("festzustellen") oder festzusetzen (§ 12 ArbEG). Jeder Miterfinder hat gegen den Arbeitgeber einen eigenen, selbständigen Vergütungsanspruch, den er unabhängig von den übrigen Miterfindern geltend machen kann (BGH, Urt. v. 2.12.1960 - I ZR 23/59, GRUR 1961, 338, 341 - Chlormethylierung; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl. § 12 ArbEG Rdn. 11). Kommt eine einverständliche Feststellung der Vergütung nur mit einzelnen Miterfindern zustande, ist gegenüber den übrigen die Vergütung festzusetzen (Bartenbach/Volz, aaO, § 12 Rdn. 39; Busse, aaO, § 12 ArbEG Rdn. 11). Wäre

bei dieser Sachlage der anmeldende Arbeitnehmer nicht verpflichtet, die Betei- ligung Dritter zu offenbaren, sähe sich der Arbeitgeber, wenn ein Miterfinder Rechte aus der Erfindung geltend macht, einem weiteren Vergütungsanspruch ausgesetzt, ohne diesem gegenüber auf die Zahlung an den Ersten verweisen zu können. Zwar richtet sich die Rechtsstellung von Miterfindern (§ 6 PatG) untereinander nach Vertrag, ergänzend nach §§ 705 ff. BGB und bei Fehlen einer Vereinbarung nach §§ 741 ff. BGB (Sen.Urt. v. 17.10.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226, 227 - Rollenantriebseinheit m.w.N.). Daraus erwachsen aber dem Arbeitgeber, der an einen Miterfinder gezahlt hat, keine Ansprüche; ebensowenig ergibt sich daraus die Möglichkeit von Korrekturen festgesetzter Vergütungsansprüche zu Lasten der jeweils betroffenen Mitarbeiter.

c) Die Informationspflicht des Arbeitnehmers nach § 5 Abs. 2 Satz 3 ArbEG bezieht sich nicht nur auf die Mitteilung von Miterfindern und deren Anteil an der Erfindung, wovon das Berufungsgericht ausgegangen ist, sondern auf jede Beteiligung weiterer Mitarbeiter an der Erfindung und Art und Umfang ihrer Mitarbeit. Wie der umfassende und wertneutrale Begriff "Mitarbeiter" verdeutlicht , sind darunter sowohl die Miterfinder im Sinne des § 6 Satz 2 PatG als auch sonstige am Zustandekommen der Erfindung beteiligte Personen (Erfindungsgehilfen ) zu verstehen (Bartenbach/Volz, aaO, § 5 Rdn. 80; Heine/ Rebitzki, Arbeitnehmererfindungen, 3. Aufl., § 5 Anm. 6; Reimer/Schade/ Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung, 6. Aufl., § 5 Rdn. 32; a.A. Volmer, Arbeitnehmererfindergesetz, 1958, § 5 Rdn. 43). Der Gesetzgeber hat den weiten Begriff gewählt, um die häufig schwierige Abgrenzung zwischen Miterfindern und Erfindungsgehilfen nicht dem anmeldenden Arbeitnehmer, sondern dem Arbeitgeber zu überlassen (Bartenbach/Volz, aaO, § 5 Rdn. 80),

der hierzu durch die tatsächlichen Angaben des Arbeitnehmers in den Stand versetzt werden muß. Die Angaben über Art und Umfang der Mitarbeit Dritter und die Bewertung des Anteils der Mitarbeiter und des eigenen Erfinderanteils sollen dem Arbeitgeber eine abschließende Bewertung der Mitwirkung der Beteiligten ermöglichen.

d) Dieser Auslegung des Gesetzes steht § 5 Abs. 3 Satz 1 ArbEG nicht entgegen. Diese Vorschrift sieht zur Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten der Arbeitsvertragsparteien über die Erfüllung der Inhaltserfordernisse der Anmeldung vor (Begründung BT-Drucks. II/1648 S. 22 = BlPMZ 1957, 230), daß eine nicht ordnungsgemäße Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß gilt, wenn der Arbeitgeber sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang substantiiert beanstandet. Die Fiktionsregelung geht von einer - nicht ordnungsgemäßen - Meldung aus, die zwar den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 ArbEG , nicht aber denen des Abs. 2 entspricht (BGH, Urt. v. 25.2.1958 - I ZR 181/56, GRUR 1958, 334, 337 - Mitteilungs- und Meldepflicht). Die Fiktionswirkung greift selbst dann ein, wenn der Arbeitnehmer keine Angaben über die Erfindung im Sinne des § 5 Abs. 2 ArbEG gemacht hat (Bartenbach/Volz, aaO, § 5 Rdn. 84; Busse, aaO, § 5 ArbEG Rdn. 11). Dem Arbeitgeber ist es überlassen, die Anmeldung auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls ergänzende Angaben zu verlangen, zu denen der Arbeitnehmer nach § 15 Abs. 2 ArbEG verpflichtet ist. Aus der Regelung in § 5 Abs. 3 ArbEG folgt hingegen ein Ausschluß des Rechts nicht, die Vergütungsvereinbarung wegen arglistiger Täuschung anzufechten.

e) Rechtsfehlerhaft haben das Landgericht und ihm folgend das Beru- fungsgericht bei der Frage, ob die Beklagte den Anfechtungsgrund schlüssig dargetan hat, darauf abgestellt, ob der Kläger der Wahrheit zuwider nicht Alleinerfinder der patentierten Gehäusekonstruktion ist. Beide Vorinstanzen haben zur Substantiierung des Anfechtungsgrundes Angaben der Beklagten dazu verlangt, "welche - über die Zugehörigkeit zu einem mit der nunmehr geschützten Erfindung befaßtes Arbeitsteam hinausgehenden - konkreten Beiträge die angeblichen Miterfinder geleistet haben" und "wer in welcher Weise das Merkmal der zweilagigen Ausbildung des Randflansches entwickelt hat" und "welcher ihrer Mitarbeiter welchen tatsächlichen Teil des Patentanspruchs als lösungswesentlich erkannt und offenbart haben soll". Das Berufungsgericht hat dabei zu Unrecht darauf abgestellt, daß Anfechtungsgrund eine Täuschung über die Alleinerfinderschaft des Klägers ist beziehungsweise das Verschweigen der Beteiligung mehrerer Miterfinder. Die von der Beklagten behauptete Täuschungshandlung besteht vielmehr darin, daß der Kläger unter Verletzung seiner Mitteilungspflicht nach § 5 Abs. 2 Satz 3 ArbEG die Mitarbeit Dritter und deren Art und Umfang der Beteiligung verschwiegen und dadurch die Beklagten zu einer Vergütungsvereinbarung zu seinen Gunsten veranlaßt haben soll.

f) Die Beklagte hat auch ihrer Substantiierungspflicht genügt. Ein Sachvortrag zur Begründung eines Anspruchs ist nämlich schon dann schlüssig, wenn Tatsachen vorgetragen werden, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht entstanden erscheinen zu lassen. Die Angabe näherer Einzelheiten ist nur dann erforderlich, wenn diese für die Rechtsfolgen von Bedeutung sind. Das Gericht muß in der Lage sein, aufgrund des tatsächlichen Vortrags zu entscheiden, ob die gesetz-

lichen Voraussetzungen für das Bestehen des geltend gemachten Rechts vorliegen (st. Rspr. d. Sen. u.a., Urt. v. 23.4.1991 - X ZR 77/89, NJW 1991, 2707, 2709; Urt. v. 25.2.1992 - X ZR 88/90, NJW 1992, 1967; Urt. v. 8.12.1992 - X ZR 85/91, VersR 1993, 891).
Zur Stützung ihres Anfechtungsrechts nach § 123 BGB hat die Beklagte behauptet, der Kläger habe bei der gemeldeten Erfindung Beiträge anderer Mitarbeiter des Unternehmens verwertet, die im Rahmen eines Arbeitsteams entwickelt worden seien. Die Beklagte hat unter Beweisantritt vorgetragen, der Kläger sei Ende 1995 in dem in W. gebildeten Arbeitsteam mit den Herren Hi., Rö, R., B., K., P. und Z. tätig gewesen, das mit der Entwicklung eines neuen Gehäusedeckels befaßt gewesen sei. Die Grundideen der Erfindung seien von diesem Arbeitsteam im Rahmen von Beratungen und Versuchen entwickelt worden. Die Beklagte hat weiter unter Beweisantritt vorgetragen, welche Gedanken von den Mitgliedern des Arbeitsteams und welche vom Kläger beigebracht wurden und daß der Kläger über die Vorarbeiten des W. Teams informiert war. Der Kläger habe die Meldung der Erfindung betrieben, ohne die weiteren Mitarbeiter zu informieren. Er habe sich gegenüber dem Entwicklungsleiter der Beklagten als alleiniger Erfinder ausgegeben und die Beteiligung der Mitarbeiter verschwiegen, obwohl er diese gekannt habe. Das Verschweigen der Mitarbeiter und deren Beteiligung an der Erfindung sei für die Vergütungsvereinbarung ursächlich gewesen.
3. Das Berufungsgericht hat zu diesem streitigen Vortrag keine Feststellungen getroffen. Deshalb ist das angefochtene Urteil aufzuheben und der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Sollte sich, gegebenenfalls nach weiterem Vortrag der Parteien, erwei- sen, daß der Kläger in der Erfindungsmeldung an die Beklagte die Mitarbeiter und deren Beteiligung nicht beschrieben und sich als alleiniger Erfinder ausgegeben oder geriert hat, so könnte bereits darin eine objektive Täuschungshandlung liegen, durch welche die Beklagte zum Abschluß der Vereinbarung vom 8. September 1997 veranlaßt worden ist. Sollte das Berufungsgericht des weiteren auf Grund der Umstände zu dem Schluß kommen, daß der Kläger den Beitrag der Mitarbeiter an der Erfindung gekannt hat und daß er diesen Beitrag nicht als unerheblich eingestuft hat oder bei objektiver Betrachtung hätte einstufen müssen, diesen aber gleichwohl der Beklagten vorenthalten hat, könnte dies für einen Täuschungswillen des Klägers und damit für ein arglistiges Handeln sprechen (dazu BGH, Urt. v. 25.3.1998 - VIII ZR 185/96, NJW 1998, 2360).
Melullis Jestaedt Scharen
Keukenschrijver Asendorf

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 117 Scheingeschäft

(1) Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig.

(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Anwendung.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 812 Herausgabeanspruch

(2) Als Leistung gilt auch die durch Vertrag erfolgte Anerkennung des Bestehens oder des Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses.

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - ArbnErfG | § 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt.

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - ArbnErfG | § 5 Meldepflicht

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - ArbnErfG | § 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - ArbnErfG | § 5 Meldepflicht

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - ArbnErfG | § 22 Unabdingbarkeit

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen - ArbnErfG | § 5 Meldepflicht

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Apr. 2011 - X ZR 72/10

a) Nach der bis zum 30. September 2009 geltenden - und insoweit bis auf die nunmehr ausreichende Textform der gegenwärtigen entsprechenden - Rechtslage hat der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, diese unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer (gegebenenfalls patent- oder gebrauchsmusterfähigen, § 2 ArbNErfG) Erfindung handelt (§ 5 Abs. 1 Satz 1 ArbNErfG aF). Die Meldepflicht hat nicht nur die allgemeine Unterrichtung des Arbeitgebers von durchgeführten Arbeiten zum Zweck, sondern soll den Arbeitgeber gerade auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hinweisen, um ihm die Frage einer Inanspruchnahme oder der Freigabe nahezubringen (vgl. BGH, Urteil vom 25. Februar 1958 - I ZR 181/56, GRUR 1958, 324 - Mitteilungsund Meldepflicht). Die bloße Bekanntgabe von Versuchsergebnissen und dergleichen ist nicht geeignet, den Arbeitgeber auf eine Erfindung aufmerksam zu machen. Hinzukommen muss zumindest der Hinweis, dass der Arbeitnehmer die Versuche für bedeutsam und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips oder einer Erfindung ansieht (Senat, Urteil vom 17. Januar 1995 - X ZR 130/93, Mitt.