Bundesgerichtshof Urteil, 05. Juni 2002 - XII ZR 194/00

Tatbestand:

Mit notariellem Vertrag vom 1. September 1997 erwarben die Kläger von der Beklagten ein Grundstück "wie besichtigt, ohne Gewähr für Größe, Güte und Beschaffenheit ...", das mit einem 1973 im vorderen Teil errichteten Mehrfamilienhaus und einem älteren Hintergebäude bebaut ist. Die Baugenehmigung für das Vordergebäude war der Beklagten und ihrem Großvater mit der - rechtskräftigen - Auflage erteilt worden, das Hintergebäude spätestens acht Monate nach der Schlußabnahme zu beseitigen. Nach einer vom Landgericht
eingeholten amtlichen Auskunft ist das Hintergebäude formell und materiell illegal, die Wahrscheinlichkeit einer Vollstreckung der Abrißverfügung aber sehr gering.
Die Kläger haben auf den Kaufpreis von 750.000 DM lediglich 574.900 DM bezahlt. Den Restbetrag von 175.100 DM behalten sie mit der Behauptung ein, die Beklagte habe ihnen die Abrißverfügung arglistig verschwiegen. Nachdem die Beklagte wegen des Restkaufpreises die Zwangsvollstreckung aus der Kaufvertragsurkunde eingeleitet hatte, haben die Kläger Klage erhoben und (neben einem Hilfsantrag) beantragt,
1. die Zwangsvollstreckung für unzulässig zu erklären, 2. festzustellen, daß sie zur Kaufpreisminderung um 175.100 DM berechtigt seien, 3. die Beklagte zu verurteilen, den beurkundenden Notar zur Stellung des Eigentumsumschreibungsantrags anzuweisen und 4. festzustellen, daß die Beklagte zur Zahlung der Abrißkosten verpflichtet sei, wenn die Kläger aufgrund behördlicher Anweisung das Hintergebäude abreißen lassen müßten.
Das Landgericht hat mit seiner als "Grundurteil" bezeichneten Entscheidung dem Klageantrag zu 2 dem Grunde nach und zu 4 uneingeschränkt stattgegeben ; im übrigen hat es eine Beweisaufnahme über die Minderung des Kaufpreises durch die Beseitigungsauflage angeordnet. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klageanträge zu 2 und 4 abgewiesen.
Dagegen richtet sich die Revision der Kläger, mit der sie in erster Linie die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils, hilfsweise die Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Oberlandesgericht begehren.

Entscheidungsgründe:

I.

Das Berufungsgericht sieht die landgerichtliche Entscheidung als TeilGrundurteil (Klageantrag zu 2) und Teil-Endurteil (Klageantrag zu 4) an. Es hält sie für zulässig, weil die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen nicht bestehe; denn die Klageanträge zu 1 und 3 stützten sich materiellrechtlich auf den mit dem Teil-Grundurteil zuerkannten Anspruch, das Landgericht sei nach § 318 ZPO an dieses Urteil und an die insoweit ergehende rechtskräftige Entscheidung des Rechtsmittelgerichts gebunden.
In der Sache verneint das Berufungsgericht ein arglistiges Handeln der Beklagten.

II.

Dies hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Die Beklagte war trotz ordnungsgemäßer Ladung im Verhandlungstermin nicht vertreten. Deshalb ist über die Revision durch Versäumnisurteil zu entscheiden, obwohl das Urteil inhaltlich nicht auf der Säumnisfolge beruht
(vgl. BGHZ 37, 79, 81 ff; Senatsurt. v. 6. Juni 1986, V ZR 96/85, NJW 1996, 3086).
2. Zu Unrecht hält das Berufungsgericht die vom Landgericht gewählte Verfahrensweise der teilweisen Entscheidung des Rechtsstreits für zulässig. Die Voraussetzungen für den Erlaß eines Teilurteils (§ 301 ZPO) lagen nämlich nicht vor.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes darf ein Teilurteil nur dann ergehen, wenn es von der Entscheidung über den Rest des geltend gemachten prozessualen Anspruchs unabhängig ist, so daß die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen - auch infolge einer abweichenden Beurteilung durch das Rechtsmittelgericht - ausgeschlossen ist (s. nur BGHZ 107, 236, 242; 120, 376, 380; BGH, Urt. v. 26. September 1996, X ZR 48/95, NJW 1997, 453, 455; Urt. v. 12. Januar 1999, VI ZR 77/98, NJW 1999, 1035; Urt. v. 24. Februar 1999, XII ZR 155/97, NJW 1999, 1718, 1719 - jeweils m.w.N. -). Das gilt nach § 301 Abs. 1, 1. Alt. ZPO auch für den - hier gegebenen - Fall, daß von mehreren in einer Klage geltend gemachten Ansprüchen nur ein Teil entscheidungsreif ist (BGH, Urt. v. 12. Januar 1999, aaO).
Hier liegt die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen wegen der abweichenden Beurteilung der Frage der Arglist durch das Rechtsmittelgericht geradezu auf der Hand. Denn alle Klageanträge stützen sich auf denselben Klagegrund, nämlich die von den Klägern behauptete arglistige Täuschung durch die Beklagte (§ 463 Satz 2 BGB). Auch die Begründetheit der noch nicht beschiedenen Klageanträge setzt voraus, daß die Kläger von der Beklagen arglistig getäuscht wurden; nur dann wäre der restliche Kaufpreisanspruch der
Beklagten durch Aufrechnung mit dem Schadensersatzanspruch der Kläger erloschen.
3. Die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen kann auch nicht mit dem vom Berufungsgericht herangezogenen Grundsatz der Eigenbindung der Gerichte nach § 318 ZPO beseitigt werden. Denn die Bindung erstreckt sich nur auf den Urteilsausspruch, nicht dagegen auf die in den Entscheidungsgründen dafür angegebene rechtliche Begründung und die vom Tatrichter festgestellten Tatsachen (BGH, Beschl. v. 21. Februar 1994, II ZB 13/93, NJW 1994, 1222 f; Musielak, ZPO, § 318 Rdn. 2). Deswegen könnte das Landgericht bei seiner Entscheidung über die Klageanträge zu 1 und 3 die Frage der Arglist durchaus anders beurteilen als bisher. Dies übersieht das Berufungsgericht und erkennt deswegen nicht, daß seine Auffassung auf das Ergebnis hinausläuft, daß jedes Teilurteil gerechtfertigt wäre.

III.

Die Unzulässigkeit des Teilurteils führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils (§ 564 Abs. 1 ZPO). Eine abschließende Entscheidung (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO) ist dem Senat nicht möglich. Er kann den noch nicht beschiedenen Teil des Rechtsstreits nicht an sich ziehen und anstelle des Berufungsgerichts gemäß § 540 ZPO darüber entscheiden (vgl. MünchKomm-ZPO/ Wenzel, 2. Aufl., § 565 Rdn. 28), weil die Nachprüfung des Berufungsurteils durch die Revisionsanträge begrenzt wird (§ 559 Abs. 1 ZPO). Da aber das Berufungsgericht so verfahren kann (vgl. BGH, Urt. v. 19. November 1959, VII ZR 93/59, NJW 1960, 339, 340; v. 12. Januar 1999, VI ZR 77/98, NJW 1999, 1035, 1036 m.w.N.), ist die Sache nicht an das Landgericht, sondern an
das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Dessen Entscheidung ist sachdienlich , weil der Sachverhalt geklärt ist, das Berufungsgericht die erforderlichen Feststellungen getroffen hat, weitere Feststellungen durch das Landgericht nicht mehr zu erwarten sind und ein arglistiges Handeln der Beklagten danach nicht vorliegt.
1. Zutreffend nimmt das Berufungsgericht an, daß das den Klägern verkaufte Grundstück mit einem Fehler behaftet ist, weil das Hintergebäude baurechtlich formell und materiell illegal ist. Ob die zuständige Behörde den baurechtswidrigen Zustand weiter - wie bisher - duldet, ist unerheblich. Mangelfrei wäre das Grundstück nur dann gewesen, wenn bei Gefahrübergang eine rechtsverbindliche behördliche Erklärung vorgelegen hätte, die den Klägern auf Dauer die gesicherte Befugnis gegeben hätte, das Hintergebäude stehen zu lassen (vgl. Senatsurt. v. 20. März 1987, V ZR 27/86, NJW 1987, 2511, 2512). Das war nicht der Fall, denn nach der vom Landgericht eingeholten amtlichen Auskunft ist lediglich die Wahrscheinlichkeit einer Vollstreckung der Beseitigungsauflage sehr gering.
2. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die Parteien hätten in dem Kaufvertrag einen umfassenden Gewährleistungsausschluß vereinbart.
Der Umfang der Haftungsfreizeichnung ist durch Auslegung zu ermitteln. Da das Berufungsgericht dies unterlassen hat und weitere Feststellungen nicht in Betracht kommen, kann der Senat die Auslegung selbst vornehmen (BGHZ 65, 107, 112; 121, 284, 289). Dafür ist in erster Linie vom Wortlaut der Vereinbarung auszugehen. Soll die Haftung für jeden Mangel ausgeschlossen sein,
muß dies eindeutig und für den Käufer verständlich formuliert werden (Senatsurt. v. 27. Mai 1964, V ZR 146/62, WM 1964, 853, 854). Das ist hier geschehen. Zwar ist der Revision zuzugeben, daß die Anknüpfung an eine vorausgegangene Besichtigung des Grundstücks durch die Kläger auf eine Beschränkung des Haftungsausschlusses auf erkennbare Mängel hindeutet, zu denen der baurechtswidrige Zustand des Grundstücks nicht gehört. Aber die Formulierung "verkauft wie besichtigt" wird durch den Nachsatz "ohne Gewähr für Größe, Güte und Beschaffenheit ergänzt. Dies ist eindeutig in dem Sinn, daß die Haftung für alle Mängel, also auch für verborgene, ausgeschlossen sein soll (vgl. Senatsurt. v. 27. Mai 1964, aaO). Daß sich der baurechtswidrige Zustand auf die Beschaffenheit des Grundstücks auswirkt, ist - entgegen der Auffassung der Revision - nicht zweifelhaft.
3. Zu Recht verneint das Berufungsgericht ein arglistiges Handeln der Beklagten.
Die Darlegungs- und Beweislast für die Arglist der Beklagten liegt bei den Klägern. Sie müssen beweisen, daß die Beklagte seinerzeit von der auch an sie gerichteten Baugenehmigung, in der die Beseitigungsauflage enthalten war, Kenntnis genommen hat. Das bloße Bestreiten des anderslautenden Vortrags der Beklagten reicht nicht aus. Die Beweislast läßt sich insoweit nicht auf die Beklagte verlagern. Eine Beweislastumkehr muß auf die Fälle beschränkt bleiben, in denen nach anerkannten methodischen Grundlagen eine Abweichung von der Grundregel, daß der Anspruchsteller die Beweislast für die rechtsbegründenden Tatbestandsmerkmale trägt, erforderlich erscheint. Das ist hier nicht der Fall. Auch eine Beweiserleichterung nach den Grundsätzen über den Anscheinsbeweis kommt nicht in Betracht. Es gibt nämlich grundsätzlich
keinen Beweis des ersten Anscheins für individuelle Verhaltensweisen von Menschen in bestimmten Lebenslagen (BGHZ 123, 311, 316 m. umfangr. Nachw.). Der vorliegende Sachverhalt rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.
Auf die Hilfserwägung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die Beseitigungsauflage vergessen, kommt es nach alledem nicht an.
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 91, 100 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat ihre Grundlage in § 708 Nr. 2 ZPO.
Wenzel Tropf Schneider Klein Lemke

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin der beim Deutschen Patentamt am 15. Februar 1982 angemeldeten und am 31. Oktober 1983 eingetragenen Marke Nr. 1 053 725 "SUBWAY" für "Textilbekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, insbesondere Oberbekleidungsstücke, gestrickte und gewirkte Bekleidungsstücke , T-Shirts und Polohemden, textile Kopfbedeckungen, Handschuhe , Schals und Krawatten".
Die Klägerin stellt Bekleidungsstücke her und vertreibt sie. Sie ist Inhaberin der am 2. Dezember 1993 angemeldeten und am 16. Juni 1994 beim Deutschen Patentamt für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragenen Marke "Subwear". Gegen die Eintragung der Marke "Subwear" hat die Beklagte Widerspruch erhoben.
Die Beklagte mahnte Abnehmer der Klägerin, unter anderem mit Schreiben vom 18. Dezember 1995 die Sport-S. GmbH, wegen Verletzung der Marke "SUBWAY" durch den Vertrieb von Bekleidungsstücken der Klägerin mit deren Zeichen "Subwear" ab und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Auskunft, Rechnungslegung, die Herausgabe der mit "Subwear" gekennzeichneten Produkte zur Vernichtung und das Anerkenntnis von Schadensersatz.
Die Klägerin hat vorgetragen, sie habe mit der französischen Firma L. D. F. am 10./11. Januar 1996 eine Vereinbarung über die Benutzung des Zeichens "Subwear" getroffen. Die Firma L. D. F. ist Inhaberin der gegenüber der Marke der Beklagten prioritätsälteren für Bekleidungsstücke eingetragenen IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY".
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr sei von der Firma L. D. F. eine Lizenz zur Benutzung der Marke "Subwear" eingeräumt worden. Die von der Beklagten ausgesprochenen Abmahnungen ihrer Abnehmer seien unberechtigt gewesen.
Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, von Abnehmern der Klägerin die Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung zu fordern, die den, auch sinngemäßen, Inhalt hat,
"(1) es bei Meidung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.001,-- DM für jedes Bekleidungsstück für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, Bekleidungsstücke mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway" herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen;
(2) Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg des unter Ziff. 1 beschriebenen Warenzeichens zu erteilen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie unter Angabe der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen
oder bestellten, unter Ziff. 1 beschriebenen Textilien mit dem Warenzeichen "Subwear/Subway";
(3) über den Umfang der unter Ziff. 1 beschriebenen Handlung Rechnung zu legen, und zwar unter Vorlage eines Verzeichnisses mit der Angabe der einzelnen Lieferungen, der unterschiedlichen Motive, der einzelnen Verkaufsstellen unter Nennung

a) der Liefermengen, Artikelbezeichnungen, Lieferzeiten , Lieferpreise und Namen und Anschriften der Abnehmer;

b) des erzielten Gewinns und unter Angabe der einzelnen Angebote und der Werbung unter Nennung

c) der Angebotsmengen, Artikelbezeichnungen, Angebotszeiten , Angebotspreise und Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

d) der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Gebiet;
(4) sämtliche aus dem Verkehr gezogenen und auf Lager befindlichen Bekleidungsstücke mit dem unter Ziff. 1 genannten Warenzeichen "Subwear/Subway" an die
Beklagte zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben;
(5) der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser Firma durch die unter Ziff. 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird",
2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, von welchen Abnehmern der Klägerin die Beklagte die Abgabe einer Unterlassungserklärung gemäß Ziff. I.1. verlangt hat;
II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu erstatten, der ihr aus den vorstehend unter Ziff. I.1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftighin entstehen wird;
III. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 10.959,50 DM nebst 5 % Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, die Marke "Subwear" der Klägerin sei mit ihrer prioritätsälteren Marke "SUBWAY" verwechslungsfähig. Bei dem zwischen der Klägerin und der Firma L. D. F. abgeschlossenen Vertrag handele es sich nicht um eine Lizenzvergabe, sondern um eine Abgrenzungsvereinbarung.
Das Landgericht hat durch Teilurteil entschieden und die Beklagte nach dem Unterlassungsantrag (Antrag zu I.1. (1)-(5)) verurteilt. Auf die Berufung
der Beklagten hat das Berufungsgericht das Teilurteil des Landgerichts aufgehoben und die Klage hinsichtlich des Unterlassungsantrags abgewiesen.
Mit der Revision beantragt die Klägerin das Berufungsurteil aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung an das Gericht erster Instanz.
I. Das Berufungsgericht ist von der Zulässigkeit des Teilurteils erster Instanz ausgegangen. Den Unterlassungsanspruch der Klägerin hat es verneint. Hierzu hat es ausgeführt, die von der Beklagten ausgesprochene Abmahnung von Abnehmern der Klägerin sei berechtigt gewesen. Die Beklagte verfüge im Verhältnis zur Klägerin über die prioritätsältere Marke "SUBWAY". Zwischen den Zeichen der Parteien bestehe Verwechslungsgefahr. Die Firma L. D. F. habe als Inhaberin der Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz an der Marke "Subwear" einräumen können, weil es sich um eine von der Marke "SUBWAY" abweichende Marke handele. Anderenfalls käme es zu einer ungerechtfertigten Ausdehnung des Schutzbereichs der Marke "SUBWAY". Durch den Vertrag vom 10./11. Januar 1996 habe die Klägerin daher nur das Recht erworben, daß die Firma L. D. F. nicht aus der IR-Marke "SUBWAY" gegen ihr Zeichen "Subwear" vorgehe.
Dem Begehren der Klägerin stehe zudem § 30 Abs. 3 MarkenG entgegen , wonach der Lizenznehmer nur mit Zustimmung des Markeninhabers Klage wegen Verletzung der Marke erheben könne. Eine Zustimmung habe die Firma L. D. F. jedoch nicht erteilt.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Zu Recht rügt die Revision, das Landgericht habe unter Verstoß gegen § 301 ZPO ein Teilurteil nicht erlassen dürfen und das Berufungsgericht habe daher entweder über den in erster Instanz noch anhängigen Teil des Rechtsstreits ebenfalls entscheiden oder die Sache an das Landgericht zurückverweisen müssen.
1. Ein Teilurteil darf nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur erlassen werden, wenn es von der Entscheidung über den Rest des Anspruchs unabhängig ist, wenn also die Gefahr widersprechender Entscheidungen , auch infolge abweichender Beurteilung durch das Rechtsmittelgericht , ausgeschlossen ist (vgl. BGHZ 107, 236, 242; 120, 376, 380; BGH, Urt. v. 5.2.1997 - VIII ZR 14/96, NJW 1997, 2184; Urt. v. 12.1.1999 - VI ZR 77/98, NJW 1999, 1035; Urt. v. 1.3.1999 - II ZR 305/97, NJW 1999, 1638). Im Rahmen des § 301 ZPO soll eine unterschiedliche Beurteilung von bloßen Urteilselementen , die nicht in Rechtskraft erwachsen, ausgeschlossen werden. Ein Teilurteil ist daher unzulässig, wenn es eine Frage entscheidet, die sich im weiteren Verfahren über die anderen Ansprüche noch einmal stellt (vgl. BGH, Urt. v. 27.5.1992 - IV ZR 42/91, NJW-RR 1992, 1053).
2. Dies ist vorliegend der Fall.

a) Eine Verwarnung wegen einer Schutzrechtsverletzung kann als ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht gemäß §§ 1, 3 UWG oder - je nach Sachlage - als ein Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten oder dessen Zulieferers gemäß § 823 Abs. 1 BGB zu beanstanden sein, wenn sie sich mangels eines besonderen Rechts als unbe-
gründet oder wenn sie sich ungeachtet der Frage, ob ein Eingriff in ein bestandskräftiges Schutzrecht gegeben oder zu befürchten ist, ihrem sonstigen Inhalt oder ihrer Form nach als unzulässig erweist (vgl. BGHZ 62, 29, 32 f. - Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 - Brombeerleuchte; Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 425 = WRP 1995, 489 - Abnehmerverwarnung; vgl. auch BGH, Urt. v. 10.7.1997 - I ZR 42/95, GRUR 1997, 896, 897 - Mecki-Igel III).

b) Damit kommt es sowohl für den aus § 1 UWG, § 823 Abs. 1 BGB abgeleiteten Unterlassungsanspruch, der Gegenstand des Teilurteils des Landgerichts ist, als auch für den Auskunfts- und Schadensersatzanspruch der Klägerin , über den das Gericht erster Instanz und das Berufungsgericht noch nicht entschieden haben, jedenfalls auch darauf an, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Abmahnung der Beklagten am 18. Dezember 1995 oder in der Folgezeit berechtigt war, Bekleidungsstücke mit dem Zeichen "Subwear" herzustellen oder herstellen zu lassen, anzubieten, zu bewerben oder sonstwie in den Verkehr zu bringen und sich die an Abnehmer der Klägerin gerichteten Verlangen der Beklagten auf Abgabe der geforderten Verpflichtungserklärung als unberechtigt erweisen. Hierfür ist wiederum von Bedeutung, ob zwischen dem Zeichen "Subwear" der Klägerin und der Marke "SUBWAY" der Beklagten Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht und welche der Parteien ein prioritätsälteres Recht geltend machen kann.
3. Der Erlaß eines unzulässigen Teilurteils stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel i.S. des § 539 ZPO dar. Hat das Berufungsgericht eine an sich gebotene Zurückverweisung an die erste Instanz unterlassen, so ist diese Entscheidung grundsätzlich in der Revisionsinstanz nachzuholen, ohne daß es
vorliegend darauf ankommt, ob dies einer ausdrücklichen Rüge bedarf (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 22.3.1991 - V ZR 16/90, NJW 1991, 2082, 2083; offengelassen BGH, Urt. v. 12.1.1994 - XII ZR 167/92, NJW-RR 1994, 379, 381).
Der Senat hat davon abgesehen, den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Zwar können Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit im Einzelfall dafür sprechen, daß der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen wird und dieses ausnahmsweise den noch im ersten Rechtszug anhängigen Teil an sich zieht. Solche Gründe der Prozeßwirtschaftlichkeit sind vorliegend aber nicht ersichtlich und ein Einverständnis der Parteien mit einer Entscheidung des gesamten Streitgegenstandes durch das Berufungsgericht liegt ebenfalls nicht vor.
III. Bei dem weiteren Verfahren wird das Landgericht zu berücksichtigen haben, daß, wie bereits das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zusteht, weil die Zeichen "Subwear" der Klägerin und "SUBWAY" der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in klanglicher Hinsicht verwechslungsfähig sind und die Beklagte über das prioritätsältere Recht im Verhältnis zur Klägerin verfügt. Denn die Klägerin hat aufgrund der Vereinbarung vom 10./11. Januar 1996 keine Lizenz an den Marken "SUBWAY" oder "Subwear" erworben. Die Marke "SUBWAY" ist nicht Gegenstand der Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Firma L. D. F. , die Inhaberin der IR-Marke Nr. 468 204 "SUBWAY" ist. An dem Zeichen "Subwear" konnte die Klägerin keine Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG erwerben, weil die Firma L. D. F. nicht Inhaberin der Marke "Subwear" war und aufgrund ihrer Marke "SUBWAY" der Klägerin keine Lizenz für das Zeichen "Subwear" erteilen konnte.

Gegenstand einer Lizenz nach § 30 Abs. 1 MarkenG ist das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit einer Marke begründete Recht. Die Erteilung einer Markenlizenz ist im Falle der Eintragung einer Marke nach § 4 Nr. 1 MarkenG auf die eingetragene Marke beschränkt. Diese umfaßt nicht das Recht, Lizenzen an verwechselbaren Zeichen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu erteilen.
Die von der Revision vertretene gegenteilige Ansicht ist bereits mit dem Wortlaut des § 30 Abs. 1 MarkenG nicht zu vereinbaren. Nach dieser Bestimmung bezieht sich die Lizenzerteilung auf das durch die Eintragung begründete Recht. Für diese Auslegung spricht auch Art. 8 der Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken 89/104/EG, der durch § 30 MarkenG umgesetzt worden ist. Danach ist die Marke Gegenstand von Lizenzen, nicht aber ein der Marke ähnliches Zeichen.
Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung.
Die Vorschrift des § 27 Abs. 1 MarkenG, die die Übertragung der Marke regelt, stimmt von dem Regelungsgegenstand - Rechtsübertragung oder Lizenzerteilung - abgesehen, wörtlich mit § 30 Abs. 1 MarkenG überein. Es kann aber nicht zweifelhaft sein, daß der Inhaber einer eingetragenen Marke nur diese, nicht aber andere mit der Marke verwechselbare Zeichen auf den Rechtsnachfolger übertragen kann. Die Befugnis zur Lizenzerteilung nach § 30 Abs. 1 MarkenG kann in Anbetracht des übereinstimmenden Gesetzeswortlauts
danach nicht weiterreichen als die Regelung zur Rechtsübertragung nach § 27 Abs. 1 MarkenG.
Entsprechendes folgt aus Sinn und Zweck des § 30 MarkenG, der das materielle Markenlizenzrecht regelt. Durch den Lizenzvertrag überläßt der Markeninhaber einem Dritten das Recht zur Benutzung der Marke. Das dem Inhaber einer Marke nach § 14 Abs. 1 MarkenG zustehende ausschließliche Recht folgt aber aus dem Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG und damit im Falle des § 4 Nr. 1 MarkenG aus der Marke in der eingetragenen Form.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 26 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 MarkenG. Danach gilt als rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke durch einen Dritten in einer Form, die von der Eintragung abweicht, ohne den kennzeichnenden Charakter der Marke zu verändern. Diese für die rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG maßgeblichen Regelungen sagen nichts darüber aus, was Gegenstand einer aus der eingetragenen Marke abgeleiteten Lizenz sein kann. Entgegen der Ansicht der Revision läßt sich dem Inhalt der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 1995 - 24 W(pat) 5/93 - (BPatGE 35, 40 = GRUR 1995, 588 - Jeannette/Annete) nichts Abweichendes entnehmen.
Im übrigen kann auch von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke "SUBWAY" in abgewandelter Form i.S. des § 26 Abs. 3 MarkenG durch die Klägerin nicht ausgegangen werden. Die Benutzung des Zeichens "Subwear" genügte dazu nicht, weil die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke "SUBWAY" verändert haben (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078, 1079 - JOHN LOBB;
Urt. v. 5.11.1998 - I ZR 176/96, GRUR 1999, 498, 499 = WRP 1999, 432 - Achterdiek). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke erkennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, Umdr. S. 8 - Kornkammer). Die Zeichen "Subwear" und "SUBWAY" weichen in der Schreibweise deutlich voneinander ab. Dies gilt auch für ihren Bedeutungsinhalt, soweit der Verkehr ihn überhaupt erkennt. Die englischsprachige Wortmarke "SUBWAY" hat die Bedeutung von "Unterführung /Tunnel" oder "Untergrundbahn", während es sich bei "Subwear" um ein aus "sub" (unter) und "wear" (tragen, anhaben) zusammengesetztes (Phantasie -)Wort aus der englischen Sprache handelt.
Schließlich kann die Klägerin aus der von ihr geltend gemachten Löschungsreife des Zeichens der Beklagten auch keine Rechte ableiten. Zur Erhebung der Klage wegen Bestehens eines älteren Rechts aufgrund der Marke "SUBWAY" der Fir ma L. D. F. ist die Klägerin nach § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht befugt. Eine solche Löschungsreife kann sie daher auch nicht einredeweise geltend machen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg RiBGH Starck ist infolge Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert. Erdmann
Pokrant Büscher