Oberlandesgericht Nürnberg Endurteil, 31. Aug. 2018 - 3 U 935/17

bei uns veröffentlicht am31.08.2018

Tenor

1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21.04.2017, Az. 4 HK O 4124/14, teilweise abgeändert und in Ziffern III. bis V. wie folgt neu gefasst:

III. Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 Euro oder von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu insgesamt 2 Jahren, Ordnungshaft auch für den Fall der Nichtbeitreibbarkeit des Ordnungsgeldes, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen

"G.“,

dies insbesondere in der Form:

in Alleinstellung in Deutschland für Dienstleistungen von Ingenieuren zu benutzen.

IV. Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der in Ziffer III. beschriebenen Handlung bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

V. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten Auskunft über Art und Umfang der in Ziffer III. beschriebenen Handlungen zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die mit den Dienstleistungen nach Ziffer III. 1 erzielten Umsätze und Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, sowie Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, ergeben.

2. Die weitergehende Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21.04.2017, Az. 4 HK O 4124/14, wird zurückgewiesen.

3. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21.04.2017, Az. 4 HK O 4124/14, wird zurückgewiesen.

4. Die in der Berufungsinstanz erfolgte Widerklageerweiterung der Beklagten wird abgewiesen.

5. Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz tragen die Klägerin 1/3 und die Beklagte 2/3. Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin 20% und die Beklagte 80%.

6. Das in Ziffer 1. genannte Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth, soweit es aufrechterhalten bleibt, und das Berufungsurteil sind vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin ist berechtigt, die Vollstreckung der Beklagten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 250.000,00 € hinsichtlich 1.III. und 25.000,00 € hinsichtlich I.V. des Berufungsurteils abzuwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 250.000,00 € hinsichtlich 1.III. und 25.000,00 € hinsichtlich I.V. des Berufungsurteils leistet.

Hinsichtlich Ziffern VI. und VII. des erstinstanzlichen Urteil sowie der Kosten dürfen die Parteien die Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils und des Berufungsurteils durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die jeweils vollstreckende Partei zuvor Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Beschluss

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 1.500,000,00 € festgesetzt.

Gründe

A.

Die Parteien streiten im Wege der Klage und Widerklage um unternehmenskennzeichen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche.

I.

Mit Rechtsanwaltsschreiben vom 07.04.2014 mahnte die Beklagte die Klägerin ab und forderte sie auf, es zu unterlassen, unter Verwendung der Bezeichnung „G.“ oder anderer hiermit verwechslungsfähiger Bezeichnungen unabhängige Ingenieurdienstleistungen im Bereich von Infrastrukturmaßnahmen anzubieten, zu bewerben und/oder solche Dienstleistungen in den genannten Ländern auszuführen.

Aufgrund dessen erhob die Klagepartei in erster Instanz zunächst eine negative Feststellungsklage. In der mündlichen Verhandlung erklärte die Klägerin diese für erledigt, die Beklagte schloss sich der Erledigterklärung nicht an. Die Klägerin beantragte daraufhin festzustellen, dass sich diese Klageanträge mit der heutigen Erledigungserklärung erledigt haben.

Im Endurteil vom 21.04.2017 tenorierte das Landgericht Nürnberg-Fürth in Bezug auf die Klage wie folgt:

I. Der Rechtsstreit ist hinsichtlich des Feststellungsantrags der Klage - mit Ausnahme von Klageantrag 2. - für alle im Klageantrag genannten Länder mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland in der Hauptsache erledigt.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

In der Berufung akzeptiert die Klagepartei diese Teilklageabweisung.

Die Beklagte beantragt in Bezug auf die Klage in der Berufungsinstanz:

Die Klage wird im Erledigungsfeststellungsantrag abgewiesen.

II.

Die Beklagte erhob in erster Instanz eine Widerklage mit Unterlassungs- und Annexansprüchen.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth tenorierte im Endurteil vom 21.04.2017 in Bezug auf diese Widerklage wie folgt:

„III. Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 Euro oder von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfalle bis zu insgesamt 2 Jahren, Ordnungshaft auch für den Fall der Nichtbeitreibbarkeit des Ordnungsgeldes, zu unterlassen,

1. im geschäftlichen Verkehr das Zeichen

„G.“,

dies insbesondere in der Form:

in Alleinstellung in Deutschland für eine der nachstehend genannten Dienstleistungen zu benutzen:

Aufstellung von Kosten-Preisanalysen, Controlling, betriebswirtschaftliche Beratung, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben, Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Facility management), Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten, organisatorische Beratung, Sammeln und Zusammenstellung von Daten, sämtliche vorgenannte Dienstleistungen in Treuhand, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben, Immobilienwesen, Investitionsplanung und -beratung, Bauwesen, Bau und Reparatur von Abwasseraufbereitungssystemen, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben, Leitung von Bauarbeiten [Oberaufsicht], sämtliche beginnend mit „Dienstleistungen eines Bauträgers“ vorgenannte Dienstleistungen in Treuhand, insbesondere treuhänderische Übernahme der Bauherrenfunktion, Abfall- und Abwasserentsorgung, Durchleitung, Transport und Verteilung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser, Durchleitung, Transport und Verteilung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser, Abfall- und Abwasserentsorgung, Abfallverarbeitung [Umwandlung], Abwasserreinigung, Erzeugung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser, Recycling von Müll und Abfall, Wasseraufbereitung, Aus- und Fortbildung, Publikation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form), ausgenommen für Werbezwecke, Schulung, Aufbau und Installation von Signalsystemen, Betriebsleitzentralen, Steuerungsanlagen und Stellwerken sowie sonstiger elektrischer und elektronischer Produkte, Dienstleistungen eines Architekten, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben, Dienstleistungen von Ingenieuren, Dienstleistungen eines technischen Mess- und Prüflabors, Dienstleistungen eines Geologen, insbesondere Durchführung von Boden- und Gesteinsuntersuchungen, Dienstleistungen eines Hydrologen, insbesondere Durchführung von Wasseruntersuchungen, Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in technischer Hinsicht (Facility Management), Erstellung wissenschaftlicher Gutachten, Konstruktionsplanung, Land- und Regionalentwicklung, Machbarkeitsstudien, Raumordnung, nämlich planmäßige Ordnung, Entwicklung und Sicherung von größeren Flächen, Renaturierung und Rekultivierung, Technische Beratung, technische Projektplanungen, Vermessung, beginnend mit „Dienstleistungen eines Architekten“ vorgenannte Dienstleistungen in Treuhand.“

2. in Deutschland im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung „G. Deutschland“ und/oder „G. Engineering Deutschland“ damit zu werben, seit Jahrzehnten Qualitäten und Kompetenzen im klassischen Consulting und im Bereich von Ingenieurdienstleistungen zu besitzen.

IV. Es wird festgestellt, dass die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus der in Ziffer III.1. beschriebenen Handlung bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

V. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten Auskunft über Art und Umfang der in Ziffer III. 1 beschriebenen Handlungen zu erteilen, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem sich die mit den Dienstleistungen nach Ziffer III. 1 erzielten Umsätze und Gestehungskosten einschließlich aller Kostenfaktoren, jeweils aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, sowie Art und Umfang der betriebenen Werbung, gegliedert nach Werbeträger, Auflagenzahl, Erscheinungszeit und Verbreitungsgebiet, ergeben.

VI. Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte 898,67 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 26.08.2014 zu bezahlen.

VII. Die Klägerin wird verurteilt, an die Beklagte weitere 1.162,70 Euro zuzüglich Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 21.03.2015 zu bezahlen.

VIII. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

Die Klägerin übergab im Termin vom 07.08.2018 eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung (Bl. 775 ff. d.A.). Die Parteien erklärten daraufhin den Rechtsstreit hinsichtlich Ziffer III. 2. des angefochtenen Endurteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21.04.2017 übereinstimmend für erledigt.

In der Berufung beantragt die Klägerin, unter teilweiser Aufhebung des Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21.04.2017 und Aufrechterhaltung im Übrigen, die Widerklage der Beklagten mit der Maßgabe der Erledigterklärung vom 07.08.2018 abzuweisen.

Die Beklagte beantragt in Bezug auf die Widerklage, das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21.04.2017, teilweise abzuändern:

Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft am gesetzlichen Vertreter der Klägerin zu vollziehen ist, zu unterlassen, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung „G. Power International“ und/oder die Bezeichnung „G. Power“ für Ingenieurdienstleistungen und/oder Engineering Procurement Project Management (EPPM) auf dem Gebiet der konventionellen Energieproduktion und/oder der Speicherung und/oder der Übertragung und/oder Verteilung von erneuerbaren Energien zu benutzen.

III.

In der Berufung erweiterte die Beklagte die Widerklage.

Sie hat zunächst beantragt (Schriftsatz vom 14.07.2017):

Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft am gesetzlichen Vertreter der Klägerin zu vollziehen ist, ab sofort zu unterlassen, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr unter Verwendung des Unternehmenskennzeichens „G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder der Bezeichnung „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www...net mit Qualitäten und/oder Kompetenzen im klassischen Consulting und oder im Bereich von Ingenieurdienstleistungen markenmäßig zu werben.

Mit Schriftsatz vom 26.07.2018 formulierte sie zur Klarstellung den Antrag vom 14.07.2017 wie folgt um:

Die Klägerin wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten, wobei die Ordnungshaft am gesetzlichen Vertreter der Klägerin zu vollziehen ist, zu unterlassen, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr die Zeichen „G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www...net zur Bezeichnung eines oder mehrerer mit klassischem Consulting und/oder klassischen Ingenieurdienstleistungen befassten Unternehmen und/oder zur Werbung für solche Dienstleistungen zu benutzen.

Die Klägerin beantragt, die Widerklage hinsichtlich des erweiterten Widerklageantrags der Beklagten vom 26.07.2018 abzuweisen.

IV.

Hinsichtlich der Darstellung des Sach- und Streitstandes wird auf den Tatbestand im angefochtenen Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21.04.2017 Bezug genommen.

Wegen des Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Eine Beweisaufnahme hat im Berufungsverfahren nicht stattgefunden.

B.

Die Klägerin wendet sich in ihrer Berufung gegen die vom Erstgericht zugesprochenen Widerklageansprüche.

Soweit die Parteien den Rechtstreit hinsichtlich Ziffer III.2. des angefochtenen Endurteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth übereinstimmend für erledigt erklärt haben, ist die Rechtshängigkeit des Rechtsstreits in der Hauptsache beendet und die Entscheidung des Landgerichts wirkungslos geworden (BGH, Beschluss vom 07. Mai 2015 - I ZR 176/12, Rn. 4). Rechtshängig ist lediglich der Antrag auf Bezahlung von Abmahnkosten geblieben (Ziffer VII. des erstinstanzlichen Urteils). Insoweit ist die Berufung der Klägerin unbegründet (siehe unter I.).

Im Übrigen hat die zulässige Berufung der Klägerin in der Sache teilweise Erfolg. Der Beklagten stehen die mit der Widerklage geltend gemachten und vom Erstgericht zugesprochenen markenrechtlichen Unterlassungs- und Folgeansprüche (Ziffern III. bis V. des erstinstanzlichen Urteils) lediglich in Bezug auf „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen zu (siehe unter II.).

I.

Die Berufung der Klägerin ist hinsichtlich des wettbewerbsrechtlichen Teils unbegründet, weil der Beklagten die vom Landgericht in Ziffer VII. des erstinstanzlichen Urteils ausgeurteilten Abmahnkosten zustehen.

Das Erstgericht hat zu Recht das Bestehen von Unterlassungsansprüchen im Zusammenhang mit den Bezeichnungen „G. Deutschland“ und/oder „G. Engineering Deutschland“ und der Werbung, seit Jahrzehnten Qualitäten und Kompetenzen im klassischen Consulting und im Bereich von Ingenieurdienstleistungen zu besitzen bejaht. Denn die Bezeichnungen „G. Deutschland“ sowie „G. Engineering Deutschland“ sind irreführend nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG, da ein Unternehmen G. (Engineering) Deutschland nicht existiert. Auf die zutreffenden Ausführungen des Landgerichts Nürnberg-Fürth wird Bezug genommen. Gegen diese Einschätzung wendet sich die Klägerin nicht, sondern gab im Termin vom 07.08.2018 eine entsprechende Unterlassungserklärung ab.

Da die Beklagte die Klägerin u.a. wegen dieses Sachverhalts mit Anwaltsschreiben vom 30.09.2014 abmahnte, hat sie gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 UWG Anspruch auf Zahlung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. Das Erstgericht hat den Gegenstandswert für diese Abmahnung auf insgesamt 150.000,00 € festgesetzt. Dies ist nicht zu beanstanden. Eine 1,3-fache Gebühr aus diesem Gegenstandswert ergibt einen Betrag in Höhe von 2.285,40 €.

Die Abmahnung war jedoch lediglich hinsichtlich des Streitgegenstands der Bezeichnungen „G. Deutschland“ und/oder „G. Engineering Deutschland“ und nicht der Bezeichnungen „G. Power International“ und/oder „G. Power“ berechtigt (dazu näher unter C.II.2.). Die Beklagte kann daher lediglich die Hälfte des Gesamtbetrags ersetzt verlangen (BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009 - I ZR 149/07, Rn. 50 - Sondernewsletter). Dies ergibt zuzüglich einer Pauschale von 20,00 € den in Ziffer VII. des erstinstanzlichen Urteils tenorierten Betrag von 1.162,70 €.

II.

Die Berufung der Klägerin ist hinsichtlich der Ziffern III.1, IV. bis V. des erstinstanzlichen Urteils teilweise begründet. Denn der Beklagten stehen die vom Erstgericht im Rahmen der Widerklage zugesprochenen markenrechtlichen Unterlassungs- und Annexansprüche im Zusammenhang mit dem Zeichen „G.“ in Alleinstellung lediglich in Bezug auf Dienstleistungen von Ingenieuren - also „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen - zu.

1. Folgende sich aus dem unstreitigen Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils ergebenden - und damit für das Berufungsgericht bindenden (vgl. Ball, in Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl. 2018, § 529 Rn. 6) - Feststellungen sind für die Entscheidung insoweit maßgeblich:

Die Beklagte wurde 1966 gegründet und firmiert seit dem Jahr 1977 unter der (auch so eingetragenen) Firma H.P. G. Die Klägerin wurde im Jahr 1988 unter der Firma G. I. gegründet und firmierte im Jahr 1995 um in Firma G. E.

Das Erstgericht unterscheidet zwischen „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen - also Dienstleistungen von Ingenieuren - und sogenannten ...-Tätigkeiten. Unter ...-Dienstleistungen versteht das Landgericht laut unstreitigem Tatbestand Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten. Dabei werden Gesamtlösungen beworben bzw. angeboten, ähnlich wie bei einem Generalübernehmer. Prägend hierbei ist die Organisation der Finanzierungsleistungen, eventuelle Planungs- und Ausführungsleistungen können von Subunternehmern durchgeführt werden.

Die Klägerin bietet jedenfalls ...-Dienstleistungen bereits in der Vergangenheit an. Zumindest seit 2007 erbringt die Klägerin auch „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen und verwendet jedenfalls seit Ende 2010 zur Kennzeichnung dieser Dienstleistungen die Bezeichnung „G.“ in Alleinstellung.

Die Beklagte bietet „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen an.

2. Der Verbotstenor des Unterlassungstitels in Ziffer III.1. geht entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin nicht zu weit. Denn dieses Verbot bezieht sich lediglich auf eine Verwendung von „G.“ in Alleinstellung; es besagt dagegen nicht, dass die Klagepartei schlechthin verpflichtet wäre, die Benutzung der Bezeichnung „G.“ - etwa auch in Verbindung mit anderen kennzeichnungskräftigen Bestandteilen - zu unterlassen (vgl. BGH, Urteil vom 28. Mai 1998 - I ZR 275/95, Rn. 25 - Ha-Ra/HARIVA).

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den Entscheidungsgründen des angegriffenen Urteils. Das Landgericht führt darin aus, dass ein Unterlassungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerin wegen der Verwendung der Bezeichnung „G.“ in Alleinstellung bestünde, soweit dem nicht das Recht der Gleichnamigen entgegenstehe. Unter Alleinstellung sei jede Verwendung der Bezeichnung „G.“ außerhalb der vollständigen Firma bzw. außerhalb der Bezeichnung „G. Engineering“ zu verstehen. Diese Ausführungen sind um die Selbstverständlichkeit zu ergänzen, dass auch bei der Verwendung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes kein Unterlassungsanspruch besteht.

3. Zu Recht ist das Erstgericht auch davon ausgegangen, dass die Unternehmenskennzeichen der Parteien gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG verwechslungsfähig sind. Auf die zutreffenden Ausführungen des Erstgerichts wird Bezug genommen. Auch der Senat hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den streitgegenständlichen Unternehmenskennzeichen bereits im Urteil vom 17. März 2015 - 3 U 603/14 - bejaht; die dagegen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hat der BGH mit Beschluss vom 12. November 2015 - I ZR 69/15 - zurückgewiesen. Auch auf die Ausführungen in diesem Urteil wird Bezug genommen.

a) Der Beklagten steht an dem Firmenschlagwort „G.“ ein nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG geschütztes Unternehmenskennzeichenrecht zu.

Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs. Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt, im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung. Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat. Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (BGH, Urteil vom 05. November 2015 - I ZR 50/14, Rn. 19 - ConText).

Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs ist es nicht zu beanstanden, dass das Erstgericht dem Familiennamen „G.“ Schutz als Firmenschlagwort zusprach. Dem stehen insbesondere nicht die Abkürzung „JBG“ im Unternehmenskennzeichen der Beklagten sowie die Kennzeichenpraxis der Beklagten im Zusammenhang mit der Buchstabenkombination „JBG“ entgegen. Auf die Ausführungen des Landgerichts und des Senats im Urteil vom 17. März 2015 wird Bezug genommen. Das Schlagwort „G.“ verfügt als Teil der Unternehmensbezeichnung der Beklagten - ungeachtet dessen, ob es auch in Alleinstellung benutzt worden ist - über den Zeitrang des Gesamtzeichens (vgl. BGH, Urteil vom 02. Oktober 2012 - I ZR 82/11, Rn. 24 - Völkl).

b) Zwischen den Kollisionszeichen besteht Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG.

aa) Die Beurteilung der Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Nähe der Unternehmensbereiche, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klagepartei und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen (BGH, Urteil vom 05. November 2015 - I ZR 50/14, Rn. 23 - ConText).

bb) Im vorliegenden Fall ist angesichts der Tätigkeit beider Parteien von hochgradiger Branchennähe auszugehen.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein. Da der Begriff der Branchennähe im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG auszulegen ist, kann von einer Unähnlichkeit der Branchen der Parteien nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Kennzeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Tätigkeitsfelder von vornherein ausgeschlossen ist (BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, Rn. 23 - BCC).

Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Maßstabs ist eine hochgradige Branchennähe zwischen den Tätigkeitsfeldern der Parteien zu bejahen. Denn beide Parteien bieten nunmehr auch „klassische“ Ingenieursdienstleistungen an und sind damit im Kernbereich (vgl. Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 15 Rn. 59) im selben Geschäftsfeld tätig.

cc) Es besteht Zeichenähnlichkeit zwischen dem Firmenschlagwort „G” der Beklagten und dem Firmenbestandteil „G. Ingenieure“ der Klägerin. Dies hat der Senat auch bereits im vorausgehenden Verfahren 3 U 603/14, Endurteil vom 17.03.2015, angenommen.

Bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz als Firmenschlagwort, kann dieser gesondert geschützte Teil dem Zeichenvergleich zugrunde gelegt werden. Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichenrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungskräftigen Bestandteil zu verkürzen (BGH, Urteil vom 05. November 2015 - I ZR 50/14, Rn. 28 - ConText).

Im vorliegenden Fall weist die A. GmbH & Co. KG weist lediglich auf die Rechtsform des Unternehmens der Klägerin hin und ist damit rein beschreibender Natur. Auch die Bestandteile Ingenieure und Consulting sind für die Tätigkeiten der Klägerin beschreibend und führen daher aus der Zeichenähnlichkeit nicht heraus.

dd) Unter Berücksichtigung der Wechselwirkungslehre ist daher im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zu bejahen, ohne dass es darauf ankommt, ob dem Klagezeichen „G.“ eine durchschnittliche oder eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.

Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen. Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft kommt es bei einem Unternehmenskennzeichen deshalb - anders als bei der Marke - darauf an, ob der Verkehr das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gerade dem Unternehmen zuordnet, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht (BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10, Rn. 18 - METRO/ROLLER's Metro).

Die Bezeichnung „G.“ verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, weil sie keine beschreibenden Anklänge für die von der Beklagten angebotenen Dienstleistungen aufweist. Ob die Kennzeichnungskraft durch die jahrelange Nutzung des Unternehmenskennzeichens durch die Klägerin geschwächt ist, ist - wie ausgeführt - nicht entscheidungserheblich.

4. Aufgrund einer Gesamtschau aller Umstände ist eine Störung der Gleichgewichtslage durch eine Ausweitung des Tätigkeitsfelds der Klägerin in Verbindung mit einer Änderung der Kennzeichnungsart zu bejahen. Die Beklagte kann daher verlangen, dass es die Klägerin unterlässt, das Zeichen „G.“ in Alleinstellung für „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen zu verwenden.

a) Allerdings findet entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten das Recht der Gleichnamigen im vorliegenden Fall Anwendung.

Das Recht der Gleichnamigen setzt eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage voraus, die dadurch entsteht, dass die Parteien ihre Unternehmenskennzeichen über einen längeren Zeitraum unbeanstandet nebeneinander benutzen (BGH, Urteil vom 24. September 2013 - I ZR 64/11, Rn. 16 - Peek & Cloppenburg IV).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Dabei ist - wie die Vielzahl der Gerichtsentscheidungen „...“ zeigen - das Merkmal der unbeanstandeten Benutzung nicht dahingehend zu verstehen, dass zwischen den Parteien keine Auseinandersetzungen über den Umfang des Rechts der Kennzeichennutzung bestehen. Voraussetzung ist lediglich, dass grundsätzlich - wie bei den Parteien - die Rechte an verwechslungsfähigen Unternehmensbezeichnungen jahrelang unbeanstandet nebeneinander bestanden haben (vgl. BGH, Urteil vom 02. Oktober 2012 - I ZR 82/11, Rn. 40 - Völkl).

Bereits im vorausgehenden Verfahren 3 U 603/14, Endurteil vom 17.03.2015, hat der Senat angenommen, dass grundsätzlich zwischen den Parteien eine Gleichgewichtslage besteht. Auch das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hat in dem dortigen Verfahren Az.: 6 U 32/16, Endurteil vom 30.03.2017, zutreffend ausführt, dass der Streitfall zwischen den Parteien nicht nach Prioritätsgrundsätzen, sondern den Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist. In beiden Verfahren hat der Bundesgerichtshof die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen.

b) Nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen kann der Inhaber des prioritätsälteren dem Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts die Nutzung des Zeichens nicht allein unter Berufung auf seinen zeitlichen Vorrang untersagen und damit in dessen redlich erworbenen Besitzstand eingreifen; vielmehr muss er die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden. Der Inhaber des Kennzeichenrechts muss es allerdings in aller Regel nur dann hinnehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (BGH, GRUR 2013, 397, Rn. 18 - Peek & Cloppenburg III).

Die hinsichtlich der Berechtigung zur Nutzung eines verwechslungsfähigen Unternehmenskennzeichens bestehende Gleichgewichtslage wird durch eine Erhöhung der Verwechslungsgefahr gestört. Dabei kann sich eine Erhöhung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG insbesondere aus einer Verringerung des Abstands des wirtschaftlichen Tätigkeitsbereichs der Parteien, also aus einer Ausdehnung des sachlichen oder räumlichen Tätigkeitsgebiets der einen Partei zu Lasten der anderen Partei, ergeben (BGH, GRUR 2010, 738, Rn. 22 - Peek & Cloppenburg). Maßgeblich für die Bestimmung des Bestehens von Verwechslungsgefahr und insbesondere des Vorliegens von Branchennähe - und damit auch der Ausweitung der Tätigkeitsbereiche der Parteien - ist die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. BGH, GRUR 2011, 831, Rn. 23 - BCC).

Auch die Änderung der Kennzeichnungsart kann zu einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr führen. So muss Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils in der Regel keiner der Namensgleichen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (BGH, Urteil vom 07. Juli 2011 - I ZR 207/08, Rn. 30 - Gartencenter Pötschke).

Es ist aufgrund einer umfassenden Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu bestimmen, was im Einzelfall erforderlich und zumutbar ist (BGH, Urteil vom 11. April 2002 - I ZR 317/99, Rn. 33 - vossius.de).

c) Vor diesem Hintergrund ist aufgrund einer Gesamtschau aller Umstände eine Störung der Gleichgewichtslage durch eine Ausweitung des Tätigkeitsfelds der Klägerin in Verbindung mit einer Änderung der Kennzeichnungsart zu bejahen. Aus diesem Grund besteht ein Unterlassungsanspruch der Beklagten hinsichtlich der Verwendung der Bezeichnung „G.“ in Alleinstellung für „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen.

aa) Im Rahmen der vorzunehmenden Interessenabwägung ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Klägerin ihre Geschäftstätigkeit auf „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen in Deutschland ausgedehnt hat.

(1) Aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise handelt es sich bei „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen und ...-Dienstleistungen um zwar ähnliche, aber unterschiedliche sachliche Tätigkeitsgebiete.

(a) Das Erstgericht hat ausgeführt, dass zwischen „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen und sogenannten ...-Tätigkeiten zu unterscheiden sei. Unter ...-Dienstleistungen versteht das Landgericht laut unstreitigem Tatbestand Detail-Planung und Kontrolle, Beschaffungswesen, Ausführung der Bau- und Montagearbeiten. Dabei werden Gesamtlösungen beworben bzw. angeboten, ähnlich wie bei einem Generalübernehmer. Prägend hierbei ist die Organisation der Finanzierungsleistungen, eventuelle Planungs- und Ausführungsleistungen können von Subunternehmern durchgeführt werden.

Der Senat folgt dieser Unterscheidung.

Es ist unstreitig, dass unter „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen die Erbringung von klassischen Dienstleistungen eines Ingenieurbüros fällt.

Die Abkürzung ... steht laut der Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ hingegen für Engineering, Procurement and Construction Management und stellt eine erweiterte Form der Projektabwicklung dar: Der Auftragnehmer tritt als Generalunternehmer oder Generalübernehmer auf. Er verpflichtet sich, dem Auftraggeber eine Anlage oder ein Bauwerk schlüsselfertig zu liefern. Andere Unternehmen/Subunternehmen werden vom Auftraggeber direkt beauftragt, bestimmte Leistungen zu erbringen. Diese Definition entspricht dem Verständnis des Erstgerichts aus dem unstreitigen Tatbestand.

(b) Zwischen diesen Dienstleistungen bestehen nach der Verkehrsauffassung trotz erheblicher Gemeinsamkeiten sachliche Unterschiede.

Zwar sind aus der Sicht des Auftraggebers in beiden Fällen auch Ingenieurdienstleistungen Vertragsgegenstand. ...-Dienstleistungen stellen ein Bündel von Dienstleistungen dar, welches als einen wesentlichen Bestandteil Ingenieursdienstleistungen enthält. Ob die „unabhängigen“ Ingenieurleistungen von einem Subunternehmer oder dem Vertragspartner selbst erbracht werden, spielt für den Vertragspartner nicht immer eine maßgebliche Rolle. Darüber hinaus gehören - wie sich einer Stellungnahme des Verbandes beratender Ingenieure vom 28.03.2018 (Anlage BB 17) entnehmen lässt - zu den klassischen Ingenieurdienstleistungen auch solche Leistungen, die identisch bei einem ...-Vertrag ebenfalls zu erbringen sind. Auch der Webseite der Bundesingenieurkammer zum Tätigkeitsbereich eines beratenden Ingenieurs (Anlage BB 19) ist zu entnehmen, dass die Leistungen des beratenden Ingenieurs in vielen Punkten deckungsgleich mit dem Leistungsspektrum der im Rahmen eines ...-Vertrages geschuldeten Dienstleistungen sind.

Dies ist jedoch für die markenrechtliche Frage der Ausdehnung der Geschäftstätigkeit nicht entscheidend. Maßgeblich ist vielmehr, dass sich bei „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen und ...-Dienstleistungen die Pflichten des Auftragnehmers aus dem Vertragsverhältnis unterscheiden. Bei „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen ist die Ausführung bestimmter technischer Entwicklungsdienstleistungen geschuldet. Der Generalübernehmer verpflichtet sich dagegen, dem Auftraggeber eine Anlage oder ein Bauwerk schlüsselfertig zu liefern. Der Vorteil für den Auftragnehmer besteht darin, dass der der Generalübernehmer die Organisation der Gesamtleistung - und somit auch die Detail-Planung und Kontrolle, das Beschaffungswesen, die Organisation der Finanzierungsleistungen und die Ausführung der Bau- und Montagearbeiten - übernimmt. Die „unabhängigen“ Ingenieurleistungen erbringt dann ein Subunternehmer. Diese Unterscheidung macht auch die Klägerin in ihren Verträgen (z.B. § 6 lit. a und b in einem Vertrag zwischen der Klägerin und der L. I1. GmbH, Anlage B 60).

Auch der Verband beratender Ingenieure unterscheidet in § 3 seiner Satzung (Anlage B 59) zwischen Unternehmen beratender Ingenieure und freiberuflich geführten Unternehmen, die unabhängig auf den Gebieten des Ingenieurwesens oder auf anderen technisch, technisch-wirtschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Gebieten beratend, planend, überwachend, koordinierend, begutachtend oder prüfend tätig sind.

(c) Diese Unterscheidung kann der Senat selbst feststellen; der Einholung eines Sachverständigengutachtens bedarf es insoweit nicht. Denn vom BGH wird die Ermittlung des Verkehrsverständnisses als Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens angesehen, welches das Gericht auch dann haben kann, wenn die Mitglieder des Spruchkörpers selbst nicht zu den jeweils angesprochenen Verkehrskreisen gehören (BGH, GRUR 2007, 1079, Rn. 36 - Bundesdruckerei). Besonderer Fachkenntnisse bedarf es für die Beurteilung dieser Frage nicht. Denn es kann bei der Frage, ob unterschiedliche Geschäftsbereiche vorliegen, der Sachverhalt mit anderen, aus der Entscheidungspraxis bekannten Sachverhaltskonstellationen (Vertrieb und Herstellung von Produkten oder Einzel- und Großhandel) verglichen werden. Auf die zutreffenden Ausführungen des Erstgerichts wird Bezug genommen.

(2) Das Erstgericht hat zutreffend darauf abgestellt, dass die Klägerin zumindest in der Zeit ab dem Jahr 2000 in Deutschland keine „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen mehr erbrachte. Der Vortrag der Klägerin, „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen seien auch danach Bestandteil ihres Geschäftsbereichs in Deutschland gewesen, ist unsubstantiiert. Darauf hat das Erstgericht bereits hingewiesen, ohne dass eine hinreichende Substantiierung oder die entsprechende Vorlage von aussagekräftigen Unterlagen erfolgte. Vielmehr beziehen sich weitere von der Klägerin vorgelegte Anlagen (Anlagen K 118, K 120 bis 122) nicht auf Deutschland.

Aus dem unstreitigen Tatbestand ergibt sich bindend für das Berufungsverfahren, dass die Klagepartei zumindest seit 2007 auch „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen erbringt. Dies stellt eine Ausdehnung des Tätigkeitsgebiets dar.

bb) Im Rahmen der Gesamtwürdigung ist auch zu berücksichtigen, dass die Klägerin ihre Kennzeichnungspraxis dahin änderte, dass sie begann, für die „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen das Zeichen „G“ in Alleinstellung zu verwenden.

(1) Das Erstgericht führte insoweit aus, dass der Vortrag der Parteien sich darin unterscheide, dass die Klägerin die Verwendung von „G.“ in Alleinstellung für „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen seit Juni 2006 behaupte, die Beklagte dagegen vortrage, die Klägerin habe bis November 2010 stets den Zusatz „Engineering“, „GE“ oder „GEB“ verwendet und trete frühestens ab dem Jahr 2010 unter der isolierten Bezeichnung „G“ auf.

Auch insoweit besteht eine Bindungswirkung des Berufungsgerichts (Ball, in Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl. 2018, § 529 Rn. 6).

Damit steht bereits nach dem Vortrag der (darlegungsbelasteten) Klägerin fest, dass im Juni 2006 eine Änderung der Kennzeichnungsart - und damit eine Störung der Gleichgewichtslage - durch sie erfolgte.

(2) Etwas anderes ergibt sich auch nicht - wie das Erstgericht zutreffend feststellte - aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen. Die Anlage K 18 bezieht sich auf den internen Schriftverkehr zwischen den „G.“ - Firmen ab 09.06.2006, die Anlage K 9 auf die Nutzung im Internet ab dem Jahr 2008 und die Anlage K 84 auf einen Flyer aus dem Jahr 2008. Die weiter von der Klägerin vorgelegten Verwendungsbeispiele betreffen entweder nicht Deutschland (Anlagen K 102, K 104, K 115 bis K 119) oder beziehen sich auf den internen Geschäftsverkehr zwischen den „G.“ - Firmen von 2007 und 2008 (Anlagen K 103, K 106, K 107) bzw. den Geschäftsführervertrag vom Mai 2007 (Anlage K 105).

cc) Im Rahmen der Abwägung aller Interessen des vorliegenden Falls kann auch nicht außer Acht bleiben, dass die Klägerin bereits in der Vergangenheit auf dem Gebiet der „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen tätig war. Dies führt zwar nicht dazu, dass die Störung der Gleichgewichtslage lediglich eine Wiederbelebung eines nur vorübergehend stillgelegten Teilarbeitsgebietes der Klägerin darstellt. Er führt aber zu einer Beschränkung des Unterlassungsanspruchs der Beklagten (und die Annexansprüche) auf die Verwendung des Zeichens „G“ in Alleinstellung für „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen.

(1) Eine Störung der Gleichgewichtslage ist zu verneinen, wenn die erhöhte Verwechslungsgefahr durch die Wiederbelebung eines nur vorübergehend stillgelegten Teilarbeitsgebietes der älteren Firma hervorgerufen wird (BGH, GRUR 1953, 252 (254) - Hoch-Tiefbau; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. 2012, Rn. 4445). Eine derartige bloße Wiederbelebung ist zu verneinen, wenn die Firma im Rahmen ihres jahrzehntelang ausschließlich auf eine bestimmte Tätigkeit ausgerichteten Unternehmens wirtschaftlich etwas völlig Neues schafft, wenn sie nunmehr dazu übergeht, wieder die stillgelegte Tätigkeit auszuführen (BGH, a.a.O. - Hoch-Tiefbau).

Ob eine Wiederbelebung eines nur vorübergehend stillgelegten Teilarbeitsgebietes angenommen werden kann, bestimmt sich danach, ob - wie bei der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine lediglich vorübergehende Unterbrechung des Geschäftsbetriebs den Bestand des Kennzeichenrechts gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG mit seiner ursprünglichen Priorität unberührt lässt - die Stilllegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGH, Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12, Rn. 29 - Baumann I). Maßgeblich sind die Umstände des jeweiligen Einzelfalls. Hierfür sind der Zeitraum, der Umfang und die Umstände der vorherigen Verwendung der Kennzeichnung sowie die Dauer und der Grund der Unterbrechung von Bedeutung (vgl. BGH, Urteil vom 07. April 2016 - I ZR 237/14, Rn. 22 - mt-perfect).

Ähnlich wie bei der Frage, ob durch die Unterbrechung des Geschäftsbetriebs der Schutz des Unternehmenskennzeichens entfallen ist, setzt die Annahme einer Gleichgewichtslage voraus, dass sich der Fortsetzungswille in entsprechenden Handlungen manifestiert hat oder aufgrund besonderer Umstände für den Verkehr nahelag (vgl. BGH, a.a.O., Rn. 22 - mt-perfect). An einer hinreichenden Manifestation des Fortführungswillens fehlt es, wenn tatsächlich keine Fortführungsmöglichkeit bestand (vgl. BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 - I ZR 177/99, Rn. 35 - Hotel Adlon).

(2) Vor diesem Hintergrund ist im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung aller Umstände nach der Verkehrsauffassung eine Wiederbelebung eines nur vorübergehend stillgelegten Teilarbeitsgebietes der Klägerin zu verneinen. Denn die Zeitspanne zwischen 2000 und 2007, in denen nach den Feststellungen des Erstgerichts die im Jahr 1988 gegründete Klägerin keine „unabhängigen“ Ingenieurdienstleistungen erbracht hat, ist als zu lang anzusehen, dass eine Wiederbelebung eines nur vorübergehend stillgelegten Teilarbeitsgebietes angenommen werden kann.

In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass nur wenige der von der Klägerin vorgelegten Anlagen bestätigt haben (Anlagen K 23, K 26, K 27, K 28 und K 29), dass sie bis zum Jahr 2000 Ingenieurdienstleistungen erbrachte, somit der Umfang der vorherigen Verwendung als relativ gering anzusehen ist. Eine Verwendung des Zeichens „G“ in Alleinstellung für diese Dienstleistungen vor 2006 trägt die Klägerin überhaupt nicht vor.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Erstgericht zutreffend ausführt, dass auch nach 2007 die Klägerin „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen in Deutschland nur in einem sehr geringen Umfang erbrachte. So waren laut der Veröffentlichung im Bundesanzeiger zum Jahr 2011 die Aktivitäten der Klägerin weiterhin ausschließlich auf das Ausland ausgerichtet (Anlage B 60). Das vorgelegte Konvolut an Referenzblättern bezieht sich nicht auf Deutschland (Anlage K 18). Auch in den Jahresabschlüssen der Klägerin für die Jahre 2006 bis 2012 ist Deutschland nicht genannt (Anlage K 33).

Schließlich trägt die Klägerin nichts zu einem Fortsetzungswillen oder dazu vor, wie sich dieser in entsprechenden Handlungen manifestiert hat.

(3) Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nach § 2 des Gesellschaftsvertrags vom 15.12.2000 (Anlage K 10) Ingenieurdienstleistungen im In- und Ausland vom Gegenstand des Unternehmens der Klägerin umfasst sind. Auch in Veröffentlichungen der Beklagten wird die Klägerin in Zusammenhang mit Ingenieursdienstleistungen aufgeführt. So wird die Klägerin in einer Broschüre der Beklagten aus den Jahren 1996/1997 (Anlage K 7) u.a. mit dem Tätigkeitsbereich „konstruktiver Ingenieurbau“ beworben. In einer weiteren Broschüre der Beklagten aus dem Jahr 2005 wird in Bezug auf die Klägerin u.a. ausgeführt, dass diese 1988 als unabhängiges Engineering-Unternehmen gegründet worden sei und ihren Kunden effizientes technisch-wirtschaftliches Engineering anbiete (Anlage K 8). Einen gleichen Inhalt wies die Internetseite der Beklagten aus den Jahren 2003, 2008 - 2012 auf.

Es erscheint daher sachgerecht, im Rahmen der Interessenabwägung den Unterlassungsanspruch und die Annexansprüche der Beklagten auf die Verwendung des Zeichens „G“ in Alleinstellung für „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen zu beschränken.

dd) Schließlich ist in die Interessenabwägung einzubeziehen, dass die Klägerin ein schutzwürdiges Interesse an der Verwendung der Bezeichnung „G.“ für ...-Dienstleistungen hat und eine Verwechslungsgefahr mit den von der Beklagten erbrachten Ingenieurdienstleistungen eher gering ist.

Im Einzelfall kann ein schutzwürdiges Interesse an der Störung der Gleichgewichtslage bestehen. Dabei muss der Störer jedoch alles Erforderliche und Zumutbare unternehmen, um einer Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (BGH, Urteil vom 24. September 2013 - I ZR 64/11, Rn. 18).

Es ist unstreitig, dass die Klägerin im Jahr 1988 unter der Firma G. Ingenieure GmbH & Co. Consulting KG gegründet wurde und im Jahr 1995 in G. GmbH & Co Engineering KG umfirmierte. Seit ihrer Gründung bietet sie ...-Dienstleistungen an. Dagegen hat sich die Beklagte auf Ingenieurdienstleistungen spezialisiert. Im Bereich des klassischen Tätigkeitsprofils der Klägerin ist daher die Verwechslungsgefahr als eher gering einzustufen.

Auch das Oberlandesgericht Frankfurt führte in seinem Urteil vom 30.03.2017, Az. 6 U 32/16, aus, dass sich beide Parteien auch noch nach Beendigung ihrer Zusammenarbeit in den Jahren 2007 bis 2012 des alleinkennzeichnungskräftigen Firmenschlagworts „G.“ bedient hätten, und zwar auch in Alleinstellung. Auf im kennzeichenrechtlichen Sinne unterscheidungskräftige Zusätze habe keine Seite Wert gelegt.

5. Der Anspruch der Beklagten ist nicht verwirkt. Weder hat die Beklagte das Verhalten der Klägerin länger als 5 Jahre geduldet (§ 21 Abs. 1 Markengesetz), noch lag auf Seiten der Klägerin eine länger andauernde unbeanstandete Benutzung vor. Auf die zutreffenden Ausführungen des Erstgerichts wird Bezug genommen. Auch im vorausgehenden Verfahren 3 U 603/14, Urteil vom 17.03.2015, hat der Senat eine Verwirkung verneint.

a) Gemäß § 21 Abs. 2 MarkenG hat der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, die Benutzung eines Kennzeichens mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, der Inhaber dieses Rechts war im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig.

Nach § 21 Abs. 4 MarkenG bleiben die allgemeinen Grundsätze der Verwirkung gemäß § 242 BGB unberührt. Diese allgemeinen Verwirkungsgrundsätze sind neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung in § 21 Abs. 2 MarkenG anwendbar (BGH, Urteil vom 5. November 2015 - I ZR 50/14, Rn. 47 - ConText).

Für die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Anspruchs nach allgemeinen Grundsätzen kommt es darauf an, ob durch eine längerdauernde redliche und ungestörte Benutzung eines Kennzeichens ein Zustand geschaffen worden ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, der ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat. Eine feste zeitliche Grenze der Benutzungsdauer besteht nicht. Maßgeblich sind vielmehr die Umstände des Einzelfalls, da die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungseinwands in enger Wechselwirkung zueinanderstehen (BGH, a.a.O., Rn. 50 - ConText).

Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen eines Händlers begründen, der Markeninhaber dulde auch künftig sein Verhalten und werde weiterhin nicht gegen solche - jeweils neuen - Rechtsverletzungen vorgehen. Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nämlich nicht dazu führen, dass dem Benutzer eine zusätzliche Rechtsposition eingeräumt wird und die Rechte des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in engen Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus erweitert werden. Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag (BGH, Urteil vom 18. Januar 2012 − I ZR 17/11, Rn. 23 - Honda-Grauimport).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind im Rahmen der Interessenabwägung die Beziehungen zwischen Verletzer und Verletzten bei der Annahme eines Duldungsanscheins zu berücksichtigen. So hat der Verletzer keinen Grund zur Annahme einer Duldung, wenn er bei einem gemeinsamen Vertrieb mit dem Verletzten für sein Unternehmen den beiderseitigen Firmenkern schlagwortartig verwendet. Er muss annehmen, dass der Verletzte keine Veranlassung hat, hiergegen einzuschreiten, solange die Verwendung des gemeinsamen Firmenkerns aufgrund des gemeinsamen Vertriebs beiden Unternehmen zugute kommt (BGH, Urteil vom 22. November 1984 - I ZR 101/82, Rn. 22 ff. - Familienname). Wenn die Beteiligten gemeinsam unter einem ähnlichen Zeichen am Markt auftreten und die Erträge dieser Tätigkeit beiden zu Gute kommen, kommt eine Verwirkung so lange nicht in Betracht, wie die Zusammenarbeit währt (Thiering, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 21 Rn. 53).

b) Vor diesem rechtlichen Hintergrund und folgendem vom Erstgericht festgestellten Sachverhalt ist eine Verwirkung im vorliegenden Fall zu verneinen.

Die der Klage und Widerklage zugrunde liegende Abmahnung erfolgte im April 2014 (Anlage K 1). Die Klage ging am 05.06.2014 bei Gericht ein, die Widerklage am 15.08.2014. Die Parteien führten von November 2008 bis März 2009 und erneut Anfang 2010 Gespräche über den Markeneintragungen der Klägerin (u. a. Wortmarke „G.“ - in Alleinstellung). Die Löschungsaufforderung an die Klägerin erging am 06.12.2012, die Klage auf Markenlöschung wurde am 21.01.2013 anhängig. Weitere Bemühungen der Parteien um eine Lösung der Streitfragen sind das Schreiben der damaligen Rechtsanwälte der Klägerin vom 08.09.2011 (Anlage B 128) und der Entwurf einer Vereinbarung vom 30.04.2013 (Anlagen B 129 und B 130). Auch die Klägerin trägt vor, mit der Begründung einer Notwendigkeit einer Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche der Parteien seien die Einigungsvorschläge der Klägerin stets abgelehnt worden.

Unstreitig ist weiter, dass die Parteien bis zum Jahr 2010 kooperiert haben und dass die Werbung der Parteien bis ins Jahr 2010 koordiniert wurde. Außerdem verfügten die Parteien bis ins Jahr 2012 über einen gemeinsamen Geschäftssitz und verfügt die Klägerin erst seit Dezember 2010 über einen eigenen Internetauftritt. Noch im Jahr 2010 gab es Überlegungen zu einem gemeinsamen Logo.

6. Der in der Widerklage geltend gemachte Unterlassungsanspruch ergibt sich aus § 15 Abs. 2 MarkenG. Der Feststellungsanspruch ergibt sich aus § 15 Abs. 5 MarkenG sowie der Antrag auf Auskunft aus § 242 BGB. Der Abmahnkostenanspruch beruht auf berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag und ist in Höhe der erstinstanzlich tenorierten 698,67 € begründet. Da der in der Abmahnung vom 07.04.2014 (Anlage K 1) geltend gemachte Unterlassungsanspruch auf Ingenieurdienstleistungen im Bereich von Infrastrukturmaßnahmen beschränkt war, ist keine weitere Reduzierung der Abmahnkosten veranlasst.

C.

Die zulässige Berufung der Beklagten ist sowohl in Bezug auf die Klage als auch in Bezug auf die Widerklage unbegründet. Das Erstgericht hat zu Recht festgestellt, dass die Klage im Wesentlichen erledigt ist (unter I.). Es hat auch zu Recht die Widerklage teilweise (in Ziffer 5.2.) abgewiesen (unter II.).

I.

Das Erstgericht hat zu Recht festgestellt, dass der Rechtsstreit hinsichtlich des Feststellungsantrags der Klage - mit Ausnahme von Klageantrag 2. - für alle im Klageantrag genannten Länder mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland in der Hauptsache erledigt ist.

1. Der im erstinstanzlichen Termin gestellte Feststellungsantrag der Klägerin war - soweit in der Berufung noch rechtshängig - zulässig.

a) Das rechtliche Interesse für die Erhebung einer negativen Feststellungsklage ist gegeben, wenn sie zur Abwehr einer Abmahnung oder sonstigen Rechtsberühmung, die die wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen des Abgemahnten berührt, erhoben ist und an der Ernsthaftigkeit des Verlangens des Abmahnenden keine Zweifel bestehen können (BGH, GRUR-RR 2013, 228 Rn. 18 - Trägermaterial für Kartenformulare). Daher kann der zu Unrecht Abgemahnte auf Feststellung klagen, dass der Unterlassungsanspruch, dessen Bestehen der Abmahnende behauptet, nicht besteht; das rechtliche Interesse an der Feststellung des Nichtbestehens des Unterlassungsanspruchs folgt aus der Berühmung des Abmahnenden, einen solchen Anspruch gegen den Abgemahnten zu haben (Bornkamm, in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 36. Aufl. 2018, § 12 Rn. 1.90).

b) Unter Berücksichtigung dieses Maßstabs war im vorliegenden Fall die Feststellungsklage zulässig.

aa) Mit Rechtsanwaltsschreiben vom 07.04.2014 (Anlage K 1) ließ die Beklagte die Klägerin abmahnen. Dieser Abmahnung war eine vorgefertigte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung beigefügt. Darin sollte sich die Klägerin gegenüber der Beklagten strafbewehrt dazu verpflichten, es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr … unter Verwendung der Bezeichnung „G.“ oder anderen, mit dieser gegebenenfalls zu verwechselnden Bezeichnungen unabhängige Ingenieursdienstleistungen im Bereich von Infrastrukturmaßnahmen anzubieten, solche Dienstleistungen in diesen Ländern auszuführen und/oder zu bewerben. Außerdem sollte sich die Klägerin dazu verpflichten, Abmahnkosten in Höhe einer 1,5fachen Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert in Höhe von 200.000,00 € zu bezahlen.

Die Klägerin stellte daraufhin folgenden - nach richterlichem Hinweis leicht umformulierten - Feststellungsantrag:

Es wird festgestellt, dass die Beklagte von der Klägerin nicht verlangen kann, wie sie sich ihr gegenüber in ihrer Abmahnung vom 07.04.2014 berühmt hat,

  • 1.es ab sofort zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in den Ländern … unter Verwendung der Bezeichnung „G.“ oder anderen, mit dieser gegebenenfalls zu verwechselnden Bezeichnungen unabhängige Ingenieursdienstleistungen im Bereich von Infrastrukturmaßnahmen anzubieten, solche Dienstleistungen in diesen Ländern auszuführen und/oder zu bewerben, es sei denn die Bewerbung erfolgt im Rahmen der Website unter der Domain ...net;

  • 2.für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungserklärung unter Ziffer 1 an die H.P. G. Ingenieure GmbH & Co.KG - JBG unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs eine von dieser nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfall der Höhe nach von dem zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu bezahlen;

  • 3.an die H.P. G. Ingenieure GmbH & Co. KG - ... im Zusammenhang mit der hier gegenständlichen Abmahnung Rechtsanwaltskosten zu zahlen, die nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz RVG und dort unter Berücksichtigung einer 1,5-fachen Geschäftsgebühr mit einem Gegenstandswert in Höhe von 200.000,00 € zu berechnen sind.

bb) Das Erstgericht hat dieses Feststellungsbegehren zu Recht dahingehend ausgelegt, dass Gegenstand des Antrags die Feststellung war, dass die von der Beklagten im Rahmen ihrer Abmahnung geltend gemachten Ansprüche nicht bestehen.

Denn maßgeblich für Inhalt und Reichweite des materiellen Klagebegehrens sind nicht allein der Wortlaut des Antrags, sondern auch die bei der Auslegung mit zu berücksichtigende Klagebegründung. Die Auslegung hat den wirklichen Willen der Partei zu erforschen. Dabei ist der Grundsatz zu beachten, dass im Zweifel dasjenige gewollt ist, was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und der wohlverstandenen Interessenlage entspricht (BGH, NJW 2016, 863 Rn. 9).

In der BGH-Entscheidung „FUNNY PAPER“ (GRUR 1995, 697) beantragte die Klagepartei festzustellen, dass sie gegenüber dem Beklagten nicht verpflichtet sei, eine Unterlassungserklärung/Verpflichtungserklärung mit einem bestimmten Inhalt abzugeben. Dennoch führte der Bundesgerichtshof aus, dass der Klageantrag ersichtlich darauf gerichtet sei, feststellen zu lassen, dass die im Abmahnungsschreiben vom Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung nicht bestehen. Dies gilt erst recht, wenn die Klagepartei - wie im vorliegenden Fall - die Feststellung begehrt, dass die Beklagte von der Klägerin bestimmte Verhaltensweisen nicht verlangen kann, wie sie sich ihr gegenüber in ihrer Abmahnung vom 07.04.2014 berühmt hat.

2. Soweit die Abmahnung die Länder außerhalb Deutschlands umfasste, war die Feststellungsklage mangels Vortrags der Beklagten bis zur Verzichtserklärung vom 14.02.2017 auch begründet.

II.

Das Landgericht hat die Widerklage zu Recht in Ziffer 5.2. der Widerklage abgewiesen. Die Unterlassungsanträge hinsichtlich der Bezeichnungen „G. Power International“ und/oder „G. Power“ stehen der Beklagten nicht zu.

1. Zur Begründung ihres Anspruchs stützt sich die Beklagte insbesondere auf folgenden (unstreitigen) Werbetext auf der Homepage der Klägerin (vgl. Anlage B 122):

„In der „G. P. International GmbH & Co. KG“ bündelt die G. Gruppe die Kompetenzen und das Personal für die Bereiche der konventionellen Energieproduktion und der Erneuerbaren Energien sowie deren Speicherung, Übertragung und Verteilung in einer spezialisierten eigenständigen Gesellschaft. Die Erfahrungen aus erfolgreich fertig gestellten Wasserkraftanlagen wie „Grand Poubara“ in Gabun sowie der weltweit steigende Bedarf an umweltfreundlich erzeugten Energien, gaben den Ansporn zur Gründung der G. Power. Die Kunden können sich dabei auf die Kompetenz der G. Power und das bewährte G. Engineering EPPM Modell (Engineering, Procurement, Project Management) verlassen, das weit über den Rahmen klassischer Ingenieursleistungen hinausgeht.“

Die Beklagte wendet sich dabei ausdrücklich nicht gegen die Benutzung der Firmenbezeichnung „G. Power International“, sondern nur dagegen, dass die Klägerin unter Verwendung der Zeichen „G. Power International“ und/oder „G. Power“ Ingenieurdienstleistungen bewerbe und damit den Namen „G.“ in unzulässiger Weise markenmäßig gebrauche.

2. Für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch fehlt es mangels Darlegung einer markenmäßigen Verwendung der Bezeichnungen „G Power International“ und/oder „G. Power“ an der erforderlichen Wiederholungsgefahr.

a) Die Verwendung eines Zeichens allein für die Bezeichnung eines Unternehmens ist für eine markenmäßige Verwendung nicht ausreichend. Erforderlich ist, dass die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion - die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern - beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Das ist der Fall, wenn das Zeichen von dem Dritten für seine Waren oder Dienstleistungen in der Weise benutzt wird, dass die Verbraucher es als Bezeichnung des Ursprungs der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassen (EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Rn. 27 - Céline).

Ein firmenmäßiger Gebrauch stellt zugleich eine markenmäßige Benutzung dar, wenn der angesprochene Verkehr durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts - zu der Annahme veranlasst wird, es bestehe eine Verbindung zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den von dem Unternehmen vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen; ob aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs eine solche Verbindung besteht, ist eine Frage des Einzelfalls (BGH, Urteil vom 05. März 2015 - I ZR 161/13, Rn. 53 - IPS/ISP).

Geht es um die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen für Dienstleistungen markenmäßig benutzt worden ist, ist zu beachten, dass bei Dienstleistungen anders als bei Waren eine körperliche Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Produkt nicht möglich ist. Als markenmäßige Benutzungshandlungen kommen bei Dienstleistungen daher grundsätzlich nur die Anbringung des Zeichens am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Benutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (BGH, Urteil vom 02. März 2017 - I ZR 30/16, Rn. 46 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke).

b) Eine in diesem Sinn markenmäßige Benutzung der angegriffenen Unternehmensbezeichnung liegt nicht in dem beanstandeten Internetauftritt der Klägerin. Denn dort wird kein konkreter Zusammenhang zwischen den angegriffenen Kennzeichen und den Dienstleistungen der Klägerin hergestellt. Vielmehr werden nur die Kompetenzen des Drittunternehmens „G. P. International GmbH & Co. KG“ beworben. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung darüber hinaus einen Hinweis auf von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen sehen sollte.

D.

Die in der Berufungsinstanz erfolgte Widerklageerweiterung ist teilweise unzulässig (unter I.). Im Übrigen ist sie unbegründet (unter II.).

I.

Die Widerklageerweiterung ist, soweit sich der begehrte Unterlassungsanspruch auf die Bezeichnung eines oder mehrerer mit klassischem Consulting befassten Unternehmen(s) und/oder zur Werbung für solche Dienstleistungen bezieht, unzulässig. Denn der Vortrag der Beklagten, wonach ihr ein (älteres) Unternehmenskennzeichenrecht in Bezug auf klassische Consulting-Dienstleistungen zustehe, unterfällt § 533 Nr. 2 ZPO.

1. Die Vorschrift des § 533 ZPO gilt auch für die die Erweiterung einer erstinstanzlichen Widerklage im Berufungsrechtszug, denn es ist kein Grund ersichtlich, Klage und Widerklage insoweit unterschiedlich zu behandeln (Ball, in Musielak/Voit, ZPO, 15. Aufl. 2018, § 533 Rn. 3 und 17; Rimmelspacher, in MüKoZPO, 5. Aufl. 2016, § 533 ZPO Rn. 7).

2. Der Senat hält die Widerklageerweiterung für sachdienlich gemäß § 533 Nr. 1 ZPO. Maßgeblich für die nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Sachdienlichkeit ist der Gedanke der Prozesswirtschaftlichkeit, für den es entscheidend darauf ankommt, ob und inwieweit die Zulassung der Widerklage zu einer sachgemäßen und endgültigen Erledigung des Streitstoffs im Rahmen des anhängigen Verfahrens führt und einem andernfalls zu erwartenden weiteren Rechtsstreit vorbeugt (BGH, Urteil vom 19. März 1992 - IX ZR 14/91, Rn. 39). Dies ist im vorliegenden Fall zu bejahen.

3. Allerdings unterfällt der Vortrag der Beklagten, wonach ihr ein (älteres) Unternehmenskennzeichenrecht in Bezug auf klassische Consulting-Dienstleistungen zustehe, § 531 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 ZPO.

a) Nach § 533 Nr. 2 ZPO vor kann eine erst in zweiter Instanz erfolgte Widerklageerweiterung nur auf Tatsachen gestützt werden, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat.

Diese Voraussetzung ist dann erfüllt, wenn die Widerklageerweiterung entweder auf Vorbringen gestützt wird, das bereits in erster Instanz erfolgt und deshalb nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO beachtlich ist, oder wenn die Widerklageerweiterung auf neues unstreitiges Vorbringen gestützt wird (BGH, Urteil vom 13. Januar 2012 - V ZR 183/10, Rn. 12). Im Übrigen sind neue Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die sich die Widerklageerweiterung stützt, nur zu berücksichtigen, soweit sie für die Entscheidung über die Berufung erheblich und nach § 531 Abs. 2 ZPO zuzulassen sind (Ball, a.a.O. § 533 Rn. 22).

b) Im vorliegenden Fall hat die Beklagte in erster Instanz nicht hinreichend dargetan, dass sie im Bereich des klassischen Consultings tätig ist und sich daher ihr Unternehmenskennzeichen auf diese Branche erstreckt.

aa) Das Unternehmenskennzeichenrecht entsteht im Falle einer originär kennzeichnungskräftigen Bezeichnung durch ihre tatsächliche namensmäßige Benutzung, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt (BGH, Urteil vom 7. April 2016 - I ZR 237/14, Rn. 23 - mt-perfect).

Nach § 6 Abs. 3 MarkenG bestimmt der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme den Zeitrang des Unternehmenskennzeichens. Dabei entsteht der Zeitrang aber nur für den Tätigkeitsbereich, für den das Zeichen in Gebrauch genommen wird. Wird ein Unternehmen unter derselben Bezeichnung zeitlich gestaffelt in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, so entstehen an demselben Zeichen rechtlich voneinander zu trennende Kennzeichenrechte mit jeweils eigenem Zeitrang (Hacker, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 5 Rn. 55).

bb) Vor diesem Hintergrund ist der erstinstanzliche Vortrag der darlegungsbelasteten Beklagten nicht ausreichend, um die Entstehung eines Unternehmenskennzeichenrechts der Beklagten im Bereich des klassischen Consultings begründen zu können.

Substantiierter schriftsätzlicher Vortrag der Beklagten dazu fehlt völlig. Er wird auch nicht durch Vortrag der nicht darlegungsbelasteten Klägerin ersetzt, weil sich dieser auf die beratenden Tätigkeiten eines Ingenieurs beschränkt.

Die Vorlage von Anlagen ohne schriftsätzliche Inbezugnahme ersetzt Parteivortrag nicht. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, sich aus einer Vielzahl von Anlagen maßgeblichen Vortrag herauszusuchen. Darüber hinaus ergibt sich aus der von der Beklagten vorgelegten Richtlinie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (Anlage B 5) nicht, dass die Beklagte im klassischen Consulting tätig ist.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Ziffer III.2. des erstinstanzlichen Urteils, in welcher der Klägerin u.a. untersagt wurde, mit jahrzehntelangen Qualitäten und Kompetenzen im klassischen Consulting zu werben. Denn diese Verurteilung erfolgte aufgrund wettbewerbsrechtlicher und nicht markenrechtlicher Vorschriften.

c) Es liegen auch die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO nicht vor. Insbesondere hat die Widerklageerweiterung neuen Tatsachenvortrag zum Gegenstand, der bereits im ersten Rechtszug hätte geltend gemacht werden können, was jedoch in vorwerfbarer Weise nicht geschehen ist (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO). Denn die in der Berufungsinstanz erfolgte Widerklageerweiterung stellt sich nicht als bloße Ergänzung oder Berichtigung des erstinstanzlichen Streitstoffes dar, sondern sie hat völlig neuen, aufklärungsbedürftigen Streitstoff zum Gegenstand (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 30. Juli 2009 - 3 U 218/07).

II.

In Bezug auf klassische Ingenieurdienstleistungen ist die Widerklageerweiterung zwar zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1. Die Beklagte wendet sich in der Widerklageerweiterung sowohl gegen die markenmäßige als auch die firmenmäßige Nutzung der Bezeichnungen „G. Gruppe“, „G. Engineering“, www.g.net und den Firmenkennzeichen G. GmbH & Co. Engineering KG. Zur Begründung bezieht sie sich jeweils auf das Internetangebot der Klägerin in den Anlagen B 115 - 116.

a) Nach § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Gericht nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Das zusprechende Urteil muss sich innerhalb des mit der Klage anhängig gemachten Streitgegenstands halten. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGH, Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, Rn. 26 - Kinderstube). Dabei umfasst der Klagegrund alle Tatsachen, die bei einer natürlichen Betrachtungsweise zu dem durch den Klageantrag zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören (BGH, Urteil vom 24. Januar 2013 - I ZR 60/11, Rn. 13 - Peek & Cloppenburg III).

b) Im vorliegenden Fall bezog sich das Unterlassungsbegehren der Beklagten laut ursprünglichem Klageantrag gemäß Schriftsatz vom 14.07.2017 auf das markenmäßige Bewerben von Qualitäten und/oder Kompetenzen im klassischen Consulting und oder im Bereich von Ingenieurdienstleistungen unter Verwendung bestimmter Unternehmenskennzeichen. Als Klagegrund führte die Beklagte mit Schriftsatz vom 14.07.2017 aus, dass die Klägerin unter Verwendung ihres Unternehmenskennzeichens G. GmbH & Co. Engineering KG auf ihrer Internetseite www.g.net sowie unter Verwendung der Bezeichnungen „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ die behaupteten Kompetenzen und Dienstleistungen in unzulässiger Weise bewerbe (Bl. 492 d.A., Anlagen B 115 - 116.). Die markenmäßige Benutzung der Bezeichnungen „G. Gruppe“, „G. Engineering“, www.g.net und den Firmenkennzeichen G. GmbH & Co. Engineering KG seien geeignet, Verwechslungen mit dem geschützten Firmenschlagwort „G.“ der Beklagten herbeizuführen, § 15 Abs. 2 MarkenG (Bl. 502 f. d.A.).

Mit Schriftsatz vom 12.04.2018 führte die Beklagte weiter aus, dass ihr ein Anspruch auf Unterlassung der markenmäßigen Verwendung der oben genannten Bezeichnungen für die hier streitgegenständlichen Dienstleistungen nach § 15 Abs. 2 MarkenG zustünde (Bl. 657 f. d.A.). Es sei zumindest eine Begehungsgefahr gegeben, weil die Klägerin die angegriffenen Bezeichnungen markenmäßig verwende (Bl. 672 d.A.). Der Verkehr erkenne bei Bewerbung der Klägerin eindeutig den Bezug auf die von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen; es gebe keine Anhaltspunkte, die zwingend vermuten lassen, dass die Klägerin die Zeichen nur als Unternehmenskennzeichen verwendet (Bl. 673 d.A.).

Mit Schriftsatz vom 26.07.2018 formulierte die Beklagte „zur Klarstellung“ den Antrag vom 14.07.2017 dahingehend um, dass die Klägerin es unterlassen solle, die obengenannten Zeichen zur Bezeichnung eines Unternehmens und/oder zur Werbung für die Dienstleistungen zu benutzen. Zur Begründung bezog sie sich ausschließlich auf die Ausführungen im Schriftsatz vom 12.04.2018 (Bl. 764 d.A.).

2. Soweit die Beklagte in der erweiterten Widerklage einen Unterlassungsanspruch wegen einer markenmäßigen Verwendung der Zeichen G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www...net geltend macht, ist die Widerklage unbegründet, da es für einen derartigen Anspruch - mangels Darlegung einer markenmäßige Verwendung der Begriffe „G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www.g.net - an der für den Unterlassungsanspruch notwendigen Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr fehlt.

a) Mangels Darlegung einer markenmäßige Verwendung der Begriffe „G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www...net fehlt es an der für den Unterlassungsanspruch notwendigen Wiederholungsgefahr.

Wie bereits ausgeführt (siehe oben unter C.II.2.a), ist die Verwendung eines Zeichens allein für die Bezeichnung eines Unternehmens für eine markenmäßige Verwendung nicht ausreichend.

Den streitgegenständlichen Internettexten in Anlagen B 115 und 116 lässt sich eine markenmäßige Verwendung der Begriffe „G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder „G Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www...net nicht entnehmen. Es fehlt an einem konkreten Dienstleistungsbezug, da der Verkehr aus der Benutzungshandlung nicht ersehen kann, auf welche konkreten Dienstleistungen sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Vielmehr wird darin lediglich das Unternehmen der Klägerin vorgestellt, indem der Text allgemeine Bezüge der Klägerin zur Tätigkeit im Bereich von Ingenieurdienstleistungen herstellt, ohne konkrete Einzeldienstleistungen zu benennen (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, Rn. 73 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot).

Soweit die Beklagte vorträgt, dass die Klägerin an einer anderen Stelle ihres Internetauftritts ihre Unternehmensbroschüre, in der konkrete Projekte der Klägerin vorgestellt werden, zum Download anbiete, führt dies nicht zu einer anderen Beurteilung. Denn der konkrete Dienstleistungsbezug muss im unmittelbaren Zusammenhang mit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung und nicht losgelöst davon erfolgen.

Aus diesem Grund verklagte die Beklagte mit Klage vom 29.12.2014 auch die Klägerin auf Löschung der Marke „G.“ wegen Nichtbenutzung (Anlage BB 8). Das Landgericht Nürnberg-Fürth führte mit Beschluss vom 22.04.2016 (Az. 4 HK O 9689/14) aus, dass - auch unter Berücksichtigung der hiesigen Internettexte - eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „G.“ nicht hinreichend dargetan sei. Der Senat schließt sich dieser Rechtsauffassung an.

b) Es ist von der Beklagten auch keine Erstbegehungsgefahr gemäß § 15 Abs. 4 S. 2 MarkenG dargetan.

Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten. Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (BGH, Urteil vom 13. März 2008 - I ZR 151/05, Rn. 17 - Metrosex).

Dazu hat die darlegungsbelastete Beklagte nichts vorgetragen.

3. Soweit die Beklagte in der erweiterten Widerklage Unterlassung der Benutzung der Zeichen „G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www.g.net zur Bezeichnung eines mit klassischen Ingenieurdienstleistungen befassten Unternehmens begehrt, ist die Widerklage ebenfalls unbegründet.

a) Die Beklagte begründet ihren im Rahmen der Widerklageerweiterung geltend gemachten Unterlassungsanspruch auch im Hinblick auf eine firmenmäßige Nutzung ausschließlich mit dem Internetauftritt der Klägerin in Anlagen B 115 und 116. In Bezug auf diese Anlagen ist die Wiederholungsgefahr teilweise entfallen, da dieser Internetauftritt mit den Anlagen B 115 und 116 bereits Gegenstand der - von der Beklagten angenommenen - Unterlassungserklärung der Klägerin vom 07.08.2018 ist. Darin verpflichtete sich die Beklagte, es zu unterlassen, unter der Bezeichnung „G. Deutschland und/oder „G. Engineering Deutschland“ damit zu werben, seit Jahrzehnten Qualitäten und Kompetenzen im Bereich von Ingenieurdienstleistungen zu besitzen, wenn dies geschieht wie in Anlagen B 115 und 116.

b) Maßgeblich ist jedoch, dass für die Benutzung dieser Zeichen - anders als bei der Verwendung von „G.“ in Alleinstellung - die Voraussetzungen der Verwirkung vorliegen.

aa) In Bezug auf den rechtlichen Rahmen wird auf die obigen Ausführungen unter B.II.5.a) Bezug genommen.

bb) Vor diesem Hintergrund durfte die Klägerin berechtigt darauf vertrauen, dass die Beklagte sich nicht gegen die Nutzung der in der Widerklageerweiterung streitgegenständlichen Kennzeichen - auch für Ingenieurdienstleistungen - wendet.

Die Klägerin trug unwidersprochen vor, dass sie das Kennzeichen „G. GmbH & Co. Engineering KG“ seit 18 Jahren, „G. Gruppe“ seit 29 Jahren, „G. Engineering“ seit 18 Jahren und „www.g.net“ seit 7 Jahren nutze. Laut unstreitigem Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils erbringt die Klägerin zumindest seit 2007 auch „unabhängige“ Ingenieurdienstleistungen.

Die Beklagte hat sich gegen die Verwendung dieser Zeichen - anders als „G.“ in Alleinstellung - nicht gewendet. Sowohl die Abmahnung vom April 2014 als auch die Widerklage vom 15.08.2014 beziehen sich auf „G.“ in Alleinstellung. In einem früheren Verfahren vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth begehrte die Beklagte ebenfalls lediglich Unterlassung der Bewerbung von Ingenieurdienstleistungen unter dem Zeichen „G.“ in Alleinstellung. Auch die zwischen den Parteien geführten Gespräche über den Markeneintragungen der Klägerin bezogen sich lediglich auf die Wortmarke „G.“ in Alleinstellung.

Erstmals mit der Widerklageerweiterung in der Fassung des Schriftsatzes vom 27.07.2018 wendet sich die Beklagte gegen die Benutzung der Zeichen „G. GmbH & Co. Engineering KG“ und/oder „G. Gruppe“ und/oder „G. Engineering“ und/oder www.g.net zur Bezeichnung eines mit klassischen Ingenieurdienstleistungen befassten Unternehmens. Dieser Zeitraum ist jedoch derart lang, dass Verwirkung eingetreten ist, zumal sich eine partielle Rechtsverfolgung gegen den Rechtsverletzer, bei der die in Rede stehenden Ansprüche außen vor gelassen worden sind, vertrauensfördernd auswirken kann (vgl. Thiering, in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 21 Rn. 63).

E.

Zur Begründung der Nebenentscheidungen sind folgende Ausführungen veranlasst:

I.

1. Soweit die Widerklage teilweise übereinstimmend für erledigt erklärt wurde (Ziffer III.2. des erstinstanzlichen Urteil), beruht die Kostenentscheidung auf § 91a Abs. 1 ZPO.

Aufgrund der - auch in zweiter Instanz möglichen (Schulz, in MüKoZPO, 5. Aufl. 2016, § 91a ZPO Rn. 94) - übereinstimmenden Erledigungserklärung hat der Senat unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen darüber zu entscheiden, wie die Kosten des Rechtsstreits zu verteilen sind. Ausschlaggebend ist hierbei insbesondere der ohne die Erledigterklärung zu erwartende Verfahrensausgang, wobei lediglich eine summarische Prüfung der jeweiligen Erfolgsaussichten erfolgen kann. In diesem Zusammenhang sind folgende Gesichtspunkte maßgeblich:

a) Das Erstgericht hat zu Recht das Bestehen von Unterlassungsansprüchen im Zusammenhang mit den Bezeichnungen „G. Deutschland“ und/oder „G. Engineering Deutschland“ und der Werbung, seit Jahrzehnten Qualitäten und Kompetenzen im klassischen Consulting und im Bereich von Ingenieurdienstleistungen zu besitzen, bejaht (siehe die obigen Ausführungen unter C.I.).

b) Der erstinstanzliche Unterlassungstenor ging jedoch in Ziffer III.2 zu weit. Denn die Unterlassungserklärung der Klägerin vom 21.02.2017 (Anlage K 125) führt teilweise - in Bezug auf Werbung im Rahmen der Website unter g.net - zum Wegfall der Wiederholungsgefahr.

aa) Der Zugang einer vom Gläubiger mit der Abmahnung verlangten Unterlassungsverpflichtungserklärung lässt nur dann die Wiederholungsgefahr entfallen, wenn sie den gesetzlichen Unterlassungsanspruch nach Inhalt und Umfang vollständig abdeckt (BGH, GRUR 2016, 395 Rn. 34 - Smartphone-Werbung).

Da die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht allein für die identische Verletzungsform eingreift, sondern auch alle im Kern gleichartigen Verletzungshandlungen umfasst, in denen das Charakteristische der konkreten Verletzungsform zum Ausdruck kommt (BGH, a.a.O. Rn. 38 - Smartphone-Werbung), ist eine Unterlassungsverpflichtungserklärung regelmäßig dahin auslegen, dass diese auch gleichartige Verletzungsformen erfassen soll. Eine solche Auslegung entspricht dem Zweck des Unterlassungsvertrags, der regelmäßig darin liegt, nach einer Verletzungshandlung die Vermutung der Wiederholungsgefahr (vollumfänglich) auszuräumen und die Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens entbehrlich zu machen (BGH, GRUR 2003, 899 - Olympiasiegerin). Eine die konkrete Verletzungsform wiedergebende Unterwerfungserklärung erstreckt sich sonach im Allgemeinen nicht nur auf identische, sondern auf alle Handlungen, die gleichfalls das Charakteristische der verletzenden Handlung aufweisen (BGH, GRUR 2010, 749, Rn. 45 - Erinnerungswerbung im Internet).

Die Auslegung der Unterwerfungserklärung des Schuldners kann jedoch auch ergeben, dass sie bewusst eng auf die bezeichnete konkrete Verletzungsform beschränkt sein soll. Dies ist anzunehmen, wenn der Unterlassungsgläubiger eine auch kerngleiche Formen einschließende Unterlassungserklärung fordert, dann aber der Unterlassungsschuldner nur eine auf die konkrete Verletzungsform eingegrenzte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgibt, da insoweit die Annahme nahe liegt, er habe nur die konkrete Verletzungsform erfassen wollen (OLG Frankfurt, WRP 2016, 630 - Internet-Broschüre; BGH, a.a.O., Rn 45 - Erinnerungswerbung im Internet)). In diesem Fall ist dann nur von einem partiellen Wegfall der Wiederholungsgefahr - hinsichtlich der konkreten Verletzungsform - auszugehen (KG Berlin, Urteil vom 02. September 2016 - 5 U 16/16).

Sogar vollumfänglich bleibt - wegen fehlender Ernsthaftigkeit - eine Wiederholungsgefahr bestehen, wenn der Schuldner das ihm abverlangte Unterlassungsversprechen in einer Weise einschränkt, die zu unklaren Grenzen und damit zu einer Grauzone führt, in der zweifelhaft ist, ob der vertragliche oder der gesetzliche Anspruch besteht (OLG Stuttgart, Beschluss vom 21. Dezember 2015 - 2 W 46/15).

bb) Im vorliegenden Fall begehrte die Beklagte mit der Widerklageerweiterung vom 11.03.2015 von der Klagepartei es zu unterlassen, in Deutschland im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung „G. Deutschland“ und/oder „G. Engineering Deutschland“ damit zu werben, seit Jahrzehnten Qualitäten und Kompetenzen im klassischen Consulting und im Bereich von Ingenieurdienstleistungen zu besitzen. Dies entspricht der Unterlassungsaufforderung aus dem Abmahnschreiben der Beklagten vom 30.09.2014 (Anlage B 120). Die Klagepartei gab mit Anwaltsschriftsatz vom 21.02.2017 eine Unterlassungserklärung - beschränkt auf Werbung im Rahmen der Website unter g.net - ab (Anlage K 125).

Unter Berücksichtigung des oben dargestellten Maßstabes ist die Unterlassungserklärung der Klägerin vom 21.02.2017 geeignet, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Denn sie ist hinreichend klar formuliert, um festzustellen, wie weit der vertragliche Unterlassungsanspruch reicht. Entgegen der Rechtsauffassung des Erstgerichts besteht somit der Unterlassungsanspruch in Bezug auf Werbung im Rahmen der Website unter g.net nicht mehr.

Für Werbung auf anderen Webseiten war jedoch bis zur Unterlassungserklärung 07.08.2018 die Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt worden, weshalb insoweit der Unterlassungsanspruch fortbesteht.

2. Im Übrigen beruht die Kostenentscheidung auf § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO.

Dabei legt der Senat in Bezug auf die Kosten erster Instanz zugrunde, dass hinsichtlich der Klage die Klägerin in Höhe von 30% und die Beklagte in Höhe von 70% sowie hinsichtlich der Widerklage die Klägerin in Höhe von ca. 38% und die Beklagte in Höhe von ca. 62% unterliegen.

In Bezug auf die Kosten zweiter Instanz legt der Senat zugrunde, dass die Beklagte hinsichtlich der noch in der Berufungsinstanz rechtshängigen Klage und der in der Berufungsinstanz erfolgten Widerklageerweiterung vollständig unterliegt, sowie hinsichtlich der Widerklage die Klägerin in Höhe von ca. 45% und die Beklagte in Höhe von ca. 55% unterliegen.

II.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 709, 711 ZPO.

III.

Der Senat sieht keinen Anlass für eine Zulassung der Revision nach Maßgabe des § 543 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 2 ZPO. Die Rechtssache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch gebietet die Fortbildung des Rechts eine Zulassung der Revision. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung. Die der tatrichterlichen Würdigung des Senats zugrunde liegenden Rechtsfragen sind höchstrichterlich geklärt.

IV.

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 3 ZPO, 45 Abs. 1, 51 Abs. 1 GKG.

Der Senat folgt der von den Parteien nicht angegriffenen Streitwertfestsetzung des Landgerichts, wonach der Streitwert für die ursprüngliche Klage auf 1.000.000,00 € und für die Widerklage in der letzten Fassung auf 550.000,00 € festzusetzen ist. Da die Klägerin die erstinstanzlich erfolgte Teilklageabweisung in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland in der Berufung nicht angreift, beträgt der Streitwert hinsichtlich der Klage in der Berufung lediglich 700.000,00 €.

Der Streitwert der in der Berufungsinstanz erfolgten Widerklageerweiterung wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Urteilsbesprechung zu Oberlandesgericht Nürnberg Endurteil, 31. Aug. 2018 - 3 U 935/17

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Zivilprozessordnung - ZPO | § 708 Vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung


Für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären:1.Urteile, die auf Grund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen;2.Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gegen die säumige Partei gemäß § 331a;3.Urteile, dur

Zivilprozessordnung - ZPO | § 543 Zulassungsrevision


(1) Die Revision findet nur statt, wenn sie1.das Berufungsgericht in dem Urteil oder2.das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassungzugelassen hat. (2) Die Revision ist zuzulassen, wenn1.die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat
Oberlandesgericht Nürnberg Endurteil, 31. Aug. 2018 - 3 U 935/17 zitiert 22 §§.

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BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 64/11 Verkündet am: 24. September 2013 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs

Bundesgerichtshof Beschluss, 07. Mai 2015 - I ZR 176/12

bei uns veröffentlicht am 07.05.2015

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 176/12 vom 7. Mai 2015 in dem Rechtsstreit Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. Mai 2015 durch die Richter Prof. Dr. Koch, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter

Bundesgerichtshof Urteil, 22. März 2012 - I ZR 55/10

bei uns veröffentlicht am 22.03.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 55/10 Verkündet am: 22. März 2012 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Oberlandesgericht Nürnberg Endurteil, 17. März 2015 - 3 U 603/14

bei uns veröffentlicht am 17.03.2015

Tenor I. Die Berufung der Beklagten gegen das Endurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 28.02.2014, Az.: 4 HK O 596/13 wird zurückgewiesen. II. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. III. Das angefochtene

Bundesgerichtshof Urteil, 02. März 2017 - I ZR 30/16

bei uns veröffentlicht am 02.03.2017

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 30/16 Verkündet am: 2. März 2017 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Apr. 2016 - I ZR 254/14

bei uns veröffentlicht am 28.04.2016

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 254/14 Verkündet am: 28. April 2016 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Kinderstube Marken

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2016 - I ZR 237/14

bei uns veröffentlicht am 07.04.2016

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 237/14 Verkündet am: 7. April 2016 Bürk Amtsinspektorin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja mt-perfect MarkenG § 5 Ab

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Nov. 2015 - I ZR 50/14

bei uns veröffentlicht am 05.11.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 50/14 Verkündet am: 5. November 2015 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ne

Bundesgerichtshof Urteil, 23. Sept. 2015 - I ZR 78/14

bei uns veröffentlicht am 23.09.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I Z R 7 8 / 1 4 Verkündet am: 23. September 2015 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Bundesgerichtshof Urteil, 05. März 2015 - I ZR 161/13

bei uns veröffentlicht am 05.03.2015

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I Z R 1 61/ 1 3 Verkündet am: 5. März 2015 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ:

Referenzen

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Uneingeschränkte übereinstimmende Erledigungserklärungen beenden zwingend die Rechtshängigkeit des Rechtsstreits in der Hauptsache (BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2003 - I ZB 45/02, GRUR 2004, 264, 266 = WRP 2004, 235 - EuroEinführungsrabatt ). Bereits ergangene, noch nicht rechtskräftige Entscheidungen werden in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos, ohne dass es einer ausdrücklichen Aufhebung bedarf (BayVerfGH, NJW 1990, 1783, 1784). Dies kann jedoch auf Antrag in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 4 ZPO ausgesprochen werden (BGH, Beschluss vom 3. Mai 2007 - I ZR 137/05, JurBüro 2008, 267, 268; vgl. auch BGH, Beschluss vom 17. Juli 2006 - II ZR 163/03, AG 2006, 666; MünchKomm.ZPO/Lindacher, 4. Aufl., § 91a Rn. 40; Zöller/Vollkommer , ZPO, 30. Aufl., § 91a Rn. 12; Lackmann in Musielak/Voit, ZPO, 12. Aufl., § 91a Rn. 18; Jaspersen/Wache in Vorwerk/Wolf, Beck'scher Online-Kommentar ZPO, Stand: 1. März 2015, § 91a Rn. 27). Für einen solchen Ausspruch besteht ein Rechtsschutzbedürfnis, weil die Zwangsvollstreckung aus den vorinstanzlichen Entscheidungen ebenso wie im Fall der Klagerücknahme in entsprechender Anwendung von § 775 Nr. 1 ZPO nur dann eingestellt werden kann, wenn durch Vorlage eines Beschlusses nach § 269 Abs. 4 ZPO (analog) die Wirkungslosigkeit der bereits ergangenen Urteile nachgewiesen wird (vgl. Zöller/Stöber aaO § 775 Rn. 4a).

(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.

(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:

1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen;
2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird;
3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs;
4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen;
5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur;
6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder
7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.

(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn

1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder
2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.

(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.

(1) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung können einstweilige Verfügungen auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen erlassen werden.

(2) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlassung erhoben worden, so kann das Gericht der obsiegenden Partei die Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse dartut. Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt. Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft Gebrauch gemacht worden ist. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorläufig vollstreckbar.

(3) Macht eine Partei in Rechtsstreitigkeiten, in denen durch Klage ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend gemacht wird, glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil des Streitwerts bemisst. Die Anordnung hat zur Folge, dass

1.
die begünstigte Partei die Gebühren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat,
2.
die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten hat und
3.
der Rechtsanwalt der begünstigten Partei, soweit die außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden, seine Gebühren von dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert beitreiben kann.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er ist vor der Verhandlung zur Hauptsache anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der angenommene oder festgesetzte Streitwert später durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung über den Antrag ist der Gegner zu hören.

50
Nach § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG kann der Ersatz der für eine Abmahnung erforderlichen Aufwendungen verlangt werden, soweit die Abmahnung berechtigt ist. Die Abmahnung der Klägerin war - wie unter II 2 und 3 ausgeführt - nur wegen zwei der drei von ihr beanstandeten Werbeaussagen des „Sondernewsletter“ begründet. Die Klägerin kann den Ersatz ihrer Aufwendungen daher nur http://www.juris.de/jportal/portal/t/1zo1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE577279900&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1zo1/ - 24 - beanspruchen, soweit diese den beiden berechtigten Unterlassungsansprüchen zuzurechnen sind.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

19
aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt , im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 - ahd.de). Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTELL). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 33 - Castell/VIN CASTELL).
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a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Klägerin an der Bezeichnung "Völkl" ein gegenüber dem angegriffenen Zeichen priori- tätsälteres Kennzeichenrecht zusteht. Bei dem Bestandteil "Völkl" handelt es sich um das Firmenschlagwort der Gesamtbezeichnung der Klägerin, das für sich genommen hinreichend unterscheidungskräftig und geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung der Klägerin zu dienen (vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 75 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 36/08, GRUR 2010, 1020 Rn. 13 = WRP 2010, 1397 - Verbraucherzentrale). Das Schlagwort "Völkl" verfügt als Teil der Unternehmensbezeichnung der Klägerin - ungeachtet dessen, ob es auch in Alleinstellung benutzt worden ist - über den Zeitrang des Gesamtzeichens (vgl. BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Rn. 43 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 16 = WRP 2011, 1174 - BCC). Hinsichtlich der Priorität hat das Berufungsgericht angenommen, dass diese bis zum Jahr 1923 zurückreicht. Dagegen erinnert die Revision der Beklagten nichts.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

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aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt , im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 - ahd.de). Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTELL). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 33 - Castell/VIN CASTELL).

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Tenor

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Endurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 28.02.2014, Az.: 4 HK O 596/13 wird zurückgewiesen.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

III. Das angefochtene Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Das Berufungsurteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden falls die Klägerin nicht vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Beschluss

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

A.

Die Parteien streiten um Markenlöschung.

Der Geschäftsführer der Beklagten, Helmut P. Gauff, ist der Vater des weiteren Geschäftsführers der Beklagten, Uwe Gauff, und des Geschäftsführers der persönlich haftenden Gesellschafterin der Klägerin, Gerhard H. Gauff. Er gründete 1958 die Firma Ingenieurbüro Gauff. Die Klägerin wurde 1966 gegründet, die Beklagte 1988.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 02.08.2007 angemeldeten und am 08.10.2008 eingetragenen Wortmarke „Gauff (Nr. 30750881), der am 10.09.2007 angemeldeten und am 21.05.2008 eingetragenen Wort-Bildmarke „GAUFF“ (Nr. 30759119), der am 16.06.2010 angemeldeten und am 29.07.201.0 eingetragenen Wortmarke „Gauff Gruppe“ (Nr. 302010036158) sowie der am 30.01.2012 angemeldeten und am 23.05.2012 eingetragenen Wortmarke „GAUFF BLUE“ (Nr. 302012011697). Die Klägerin begehrt die Löschung dieser Marken.

Sie macht geilend, sie habe die Bezeichnung „Gauff von Beginn an als prägenden Teil ihres Unternehmenskennzeichens verwendet. Bei dem Kürzel „JBG“ handele es sich nur um einen Hinweis auf einzelne Unternehmen in der „Gauff Gruppe“. Sie stützt ihren Löschungsanspruch auf ihre geschäftliche Bezeichnung nach §§ 5, 12 MarkenG sowie nachrangig auf eine von ihr behauptete Benutzungsmarke.

Die Beklagte ist der Klage entgegen getreten. Sie hat die Existenz einer Benutzungsmarke der Klägerin bestritten. Die Klägerin habe unterschiedliche Zeichen, aber nur die Buchstabenkombination „JGB“ dauerhaft benutzt, weiche als Herkunftsbezeichnung geeignet sei. Dagegen verwende die Beklagte die Bezeichnung „Gauff selbst markenmäßig. Sie beruft sich auf eine langjährige Co-Existenzlage durch beiderseitige Verwendung des Namens „Gauff“ im Firmenkennzeichen, so dass eine angebliche Priorität im Verhältnis zwischen den Parteien nicht maßgeblich sei und die Klägerin diese den streitgegenständlichen Marken nicht entgegenhalten könne. Im Übrigen hat sie die Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt. Außerdem beruft sie sich auf §§ 51, 21 MarkenG.

Wegen der weiteren Einzelheiten der tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen beider Parteien sowie der in erster Instanz gestellten Anträge wird auf den Tatbestand des Ersturteils Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, in die Löschung der streitgegenständlichen Marken einzuwilligen. Es hat die Löschungsansprüche aus §§ 12, 51 Abs. 1, 55 MarkenG bejaht. Die Klägerin sei Inhaberin eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichenrechts nach § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Firma der Klägerin werde in erster Linie durch den namensmäßigen Bestandteil „Gauff geprägt. Die Bestandteile „Ingenieure“ und „GmbH & Co. KG“ seien nicht kennzeichnungskräftig. „H.P.“ werde als Abkürzung des Vornamens erkannt. Das Kürzel „JBG“, das aus sich heraus nicht verständlich sei, habe allenfalls schwache Kennzeichnungskraft. Die Klägerin genieße Schutz ihrer vollständigen Unternehmensbezeichnung sowie des Unternehmensschlagworts „Gauff. Der Namensbestandteil „Gauff sei ebenfalls bei der Beklagten prägend und als Unternehmensschlagwort schutzfähig. Die Löschungsklage habe nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen Erfolg. Aufgrund mehrjähriger Duldung der Firma der Beklagten durch die Klägerin bestehe zwischen den Parteien eine Gleichgewichtslage, welche die Verwendung des Namens „Gauff als Unternehmenskennzeichen durch die Beklagte rechtfertige. Die bestehende Gleichgewichtslage sei jedoch durch die Markenanmeldungen gestört worden. Ein markenmäßiger Gebrauch eines Namens sei nach der Rechtsprechung des BGH nämlich allenfalls unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt, wenn besonders gewichtige Gründe dafür vorliegen. Solche seien nicht gegeben. Ein Bedürfnis für die Eintragung der streitgegenständlichen Marken habe die Beklagte nicht dargetan, da sie gegen die Verwendung der Bezeichnung durch Dritte aus ihrem Unternehmenskennzeichen nach § 15 MarkenG vorgehen könne. Bei bestehender Dienstleistungsähnlichkeit, mindestens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des prägenden Bestandteils „Gauff in beiden sich gegenüberstehenden Zeichen liege Verwechslungsgefahr vor. Das Unternehmensschlagwort der Klägerin „Gauff und die streitgegenständlichen Marken seien verwechslungsfähig. Auch die Wort-Bildmarke „GAUFF“ sowie die beiden Wortmarken „Gauff Gruppe“ und „GAUFF BLUE“ würden durch den Bestandteil „Gauff geprägt, da „Gruppe“ beschreibend sei und „BLUE“ keine herkunftsweisende Funktion erkennen lasse. Soweit die Marken auch für Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen worden seien, die bisher nicht zum Geschäftsgegenstand der Beklagten gehört hätten, habe ebenfalls Löschung zu erfolgen, da insoweit eine unzulässige Ausweitung der Waren bzw. Dienstleistungen vorläge, für die die Bezeichnung „Gauff als Unternehmenskennzeichen verwendet werden dürfe. Die Voraussetzungen der von der Beklagten eingewandten Verwirkung gemäß § 21 MarkenG lägen nicht vor. Die 5-Jah-res-Frist in § 21 Abs. 1 MarkenG sei ab Markeneintragung zu berechnen und hier bis zur Löschungsaufforderung vom 06.12.2012 bzw. bis zur Zustellung der Klage am 26.03.2013 nicht verstrichen.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie rügt das Landgericht habe die Bedeutung des Bestandteils „JBG“ bei der Kennzeichnung der Klägerin verkannt und sei daher zu einer fehlerhaften Bewertung der Gleichgewichtslage unter dem Gesichtspunkt des Rechts der Gleichnamigen gelangt. Es habe dabei die Kennzeichnungspraxis und Kennzeichnungsstrategie der Klägerin außer Acht gelassen. Seit ihrer Gründung sei diese unter der Verwendung der Bezeichnung „JBG“ aufgetreten und habe selbst nicht „Gauff, sondern gerade „JBG“ als den prägenden, da kennzeichnungskräftigen Bestandteil ihrer Firma angesehen. Sie stelle in ihrer Kommunikation das Kürzel auch graphisch in den Vordergrund. Es habe sich daher auf beiden Seiten nicht der prägende Bestandteil der Bezeichnung „Gauff gegenübergestanden, sondern die Bezeichnung „Gauff“ und „JBG“. Außerdem habe das Landgericht die Rechtsprechung zum Gleichnamigen-recht fehlerhaft angewandt. Dies ergebe sich schon aus der falschen Bestimmung der sich gegenüberstehenden Kennzeichen. Eine Erhöhung der Verwechslungsgefahr sei durch die Eintragung der streitgegenständlichen Marken nicht eingetreten. Bei der Wort-Bildmarke „Gauff und der Wortmarke „GAUFF BLUE“ werde durch die Verwendung des graphischen Elements und des weiteren Wortbestandteils die Abgrenzung zwischen den streitgegenständlichen Kennzeichen gerade gefestigt. Durch die Wortmarken „Gauff“ und „Gauff Gruppe“ werde lediglich die bisherige Kennzeichnungspraxis der Beklagten fortgesetzt. Da die Beklagte aufgrund ihres langjährigen Auftritts unter Verwendung der Bezeichnung „Gauff bereits Kennzeichenrechte in Form einer Benutzungsmarke erworben habe, führe die Markeneintragung nicht zu einer Ausweitung des bestehenden Kennzeichenschutzes. Die Beklagte habe auch ein berechtigtes Interesse an der Markenanmeldung, da das Unternehmenskennzeichen nur beschränkte Rechte gewährleiste. Fehlerhaft habe das Landgericht auch die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen beurteilt. Die Wortmarke „Gauff und die Wort-Bildmarke „GAUFF“ weise im Bezug auf die Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 39 bis 41,44 keine Ähnlichkeit zum Geschäftsbereich der Klägerin auf. Dies gelte für die Wortmarken „Gauff Gruppe“ und „GAUFF BLUE1' hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 ebenfalls. Außerdem habe das Landgericht nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Beklagte nicht nur von einer Duldung der Anmeldung der streitgegenständlichen Marken, sondern auch von deren Billigung ausgehen habe können.

Die Beklagte beantragt daher unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth {Az.: 4 HK O 596/13) die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Berufung.

Sie verteidigt das Ersturteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Eine Beweisaufnahme hat nicht stattgefunden.

Gründe

B.

I. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht einen Löschungsanspruch der Klägerin aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Die zutreffende Begründung macht sich der Senat zu eigen und verweist zur Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auch auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils. Lediglich ergänzend zum Berufungsvorbringen ist Folgendes auszuführen.

1. Das Landgericht ist zu Recht von einer kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage zwischen den Parteien ausgegangen, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen entsprechend anzuwenden sind.

a) Dabei hat es zutreffend angenommen, dass der in § 51 Abs. 1, § 12 MarkenG geregelte ältere Zeitrang einer geschäftlichen Bezeichnung als Voraussetzung einer auf Löschung einer Marke gerichteten Klage dann nicht maßgebend ist, wenn der Streitfall nach den zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist. Diese Grundsätze sind im Hinblick auf die gemäß § 15 Abs. 4 und 5 MarkenG gegen die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung gerichteten Ansprüche im Rahmen des §-23 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigen. Sie können aber auch einem auf Einwilligung in die Löschung der Marke gerichteten Anspruch gemäß § 12 MarkenG entgegengehalten werden. Denn § 12 MarkenG setzt voraus, dass dem Inhaber des älteren Zeichenrechts die Befugnis zusteht, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies bestimmt sich sowohl nach den Voraussetzungen als auch den Schranken der Verletzungstatbestände im Sinne der §§ 14,15 MarkenG und damit auch der Schrankenbestimmung des § 23 MarkenG (BGH WRP 2011, 1171 ff-Gartencenter Pötschke - m.w.N.).

b) Zwischen den Parteien besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, da ihre Unternehmenskennzeichen verwechslungsfähig sind und sie diese jahrelang unbeanstandet nebeneinander benutzt haben.

aa) Erfolglos beanstandet die Berufung die Annahme einer Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Unternehmenskennzeichen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 15 Abs. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, wobei von einer Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, der Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien auszugehen ist und ein größerer Abstand der Tätigkeitsgebiete durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung, etwa BGH GRUR 2008,1102 ff - Haus & Grund I).

(1) Die Einwände gegen die Bejahung der Zeichenähnlichkeit sind unbegründet.

(a) Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck zu vergleichen. Hierbei gelten allerdings für Unternehmenskennzeichen besondere Regeln. Denn gerade Unternehmenskennzeichen - insbesondere Firmennamen - bestehen häufig aus mehreren Bestandteilen, teils frei gewählten, teils aber auch handelsbzw. gesellschaftsrechtlich vorgeschriebenen Sachangaben und Rechtsformzusätzen und der Verkehr neigt daher grundsätzlich dazu, längere Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen und Bestandteile an Stelle der vollständigen Bezeichnung zu verwenden (Ingerl-Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 15 Rn 56 m.w.N.). Danach ist häufig nicht auf das Unternehmenskennzeichen in seiner Gesamtheit abzustellen, sondern es können z.B. Fir-menschlagworte und Firmenabkürzungen isoliert Gegenstand der Verwechslungsprüfung sein. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtiichen Schutz als Firmenschlagwort, ist dieser gesondert geschützte Teil maßgeblich. Die Maßgebiichkeit des Gesamteindrucks schließt es nicht aus, einem einzelnen Zeichenbestandteil unter bestimmten Voraussetzungen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen daher im Falle der Übereinstimmung der Zeichen in ihren jeweils prägenden Bestandteilen zu bejahen (BGH -Haus und Grund I a.a.O.).

(b) Der Senat teilt die Auffassung des Landgerichts, dass die Unternehmenskennzeichen beider Parteien durch den Familiennamen „Gauff“ geprägt werden, der geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Eigennamen, deren Infunktion die Individualisierung bzw. Identifizierung von Personen ist, dienen seit jeher der Unterscheidung und verkörpern geradezu den Grundfall eines unterscheidungskräftigen Kennzeichens (GRUR 2014, 389 ff, BPatG - Manuel Luciano/Luciano). Zwar gibt es keinen Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert. Liegen besondere Umstände vor, kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Nachnamen in der Gesamtbezeichnung aber eine prägende Wirkung zugewiesen werden (BGH, GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May). Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der klägerischen Bezeichnung der Vorname lediglich in abgekürzter Form H.P. verwendet wird und daher zurücktritt. Auch der BGH sieht bei der Verwendung von Familiennamen als Teil einer Geschäftsbezeichnung, selbst bei Fehlen einer besonderen Eigenart des Namens (Allerweltsna-men) ein klassisches Kennzeichnungs- und Unterscheidungsmittel, da der Verkehr daran gewöhnt ist, dass Personen durch ihren Nachnamen bezeichnet werden und sich selbst mit diesem bezeichnen (BGH - Haus und Grund I a.a.O.). Vorliegend handelt es sich bei dem Namen „Gauff, wie das Landgericht zutreffend feststellt, um einen kurzen einprägsamen Namen, der sich als Firmenschlagwort anbietet.

Demgegenüber haben die den Unternehmensgegenstand und die Gesellschaftsform bezeichnenden Bestandteile, bei der Klägerin Ingenieure und GmbH & Co.KG bzw. auf Beklagtenseite GmbH & Co. Engineering KG, nur eine beschreibende und keine prägende Funktion.

Entgegen der Auffassung der Berufung sieht der Senat in der nachgestellten Abkürzung „JBG“ nicht den entscheidenden prägenden Bestandteil des Unternehmenskennzeichens der Klägerin, der auch vom Verkehr als Firmenschlagwort erkannt und verstanden wird. Insofern weist das Landgericht zutreffend darauf hin, dass aus der aus sich heraus nicht verständlichen Abkürzung, anders als bei dem verwendeten Familiennamen, nicht ohne weiteres ein Bezug zur Klägerin hergestellt werden kann und dass diejenigen, denen „JBG“ als Abkürzung für Ingenieurbüro Gauff geläufig ist, sich auch wieder an diesem Familiennamen orientieren und ihn verwenden werden. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass sich der Name am Anfang der Unternehmensbezeichnung befindet und das Element „JBG“ nachgestellt wird, der Verkehr aber den am Beginn einer Bezeichnung befindlichen Bestandteilen mehr Aufmerksamkeit beimisst.

Die prägende Kraft des Familiennamens wird auch nicht durch die von der Berufung dargestellte Kennzeichenpraxis der Klägerin sowie den Umstand, dass die Buchstabenkombination „JBG“ in graphisch hervorgehobener Weise in der unteren Hälfte eines schwarzen oder dunkelblauen Quadrats dargestellt wird, aufgehoben, insofern verweist das Landgericht zutreffend darauf, dass die Abkürzung „JBG“ regelmäßig nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit „Gauff Ingenieure“ bzw. „GAUFF Ingenieure“, wie aus den Anlagen K 2, K 10 -13, K 15, K 25, K 35 - 37, K 42, K 44 -45 und K 49 ersichtlich, verwendet wird. Dabei bleibt, trotz graphischer Herausstellung der Bezeichnung „JBG“ die Verbindung zum Familiennamen „Gauff als wesentliches Element. Gleiches ergibt sich auch aus den als Anlagen BB 6 bis BB 14 vorgelegten Rechnungen und weiteren Unterlagen BB 15 - BB 28 der Klägerin sowie den beklagtenseits übergebenen Anlagen B 7, B 16, BK 6 - BK 9, BK 20. Soweit die Abkürzung „JBG“ zur internen Unterscheidung im Rahmen der Gauff-Gruppe verwendet wird, ist dies für die Außenwirkung ohne Bedeutung.

(2) Neben der Zeichenähnlichkeit der Unternehmenskennzeichen aufgrund der Identität der beiden prägenden Firmenschlagworte hat das Landgericht auch bei Annahme deren mindestens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, die Branchenähnlichkeit zutreffend bejaht. Dabei hat es darauf abgestellt, dass die Tätigkeitsbereiche der Parteien zum Teil identisch sind bzw. in benachbarten sich ergänzenden Geschäftsfeldern liegen.

bb) Die Parteien haben ihre Unternehmenskennzeichen jahrelang unbeanstandet nebeneinander benutzt.

2. Das Landgericht hat die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum Gleichnami-genrecht auch fehlerfrei angewandt und zu Recht in der Anmeldung der streitgegenständlichen Marken, die mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechslungsfähig sind, eine nicht gerechtfertigte Störung der Gleichgewichtslage gesehen.

a) Nach den Grundsätzen des Gleichnamigenrechts kann der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts dem Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts die Nutzung des Zeichens nicht allein unter Berufung auf seinen zeitlichen Vorrang untersagen und damit in dessen redlich erworbenen Besitzstand eingreifen, sondern muss die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden. Der Inhaber eines Kennzeichenrechts muss es allerdings in aller Regel nur dann hinnehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um der Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (BGH - Gartencenter Pö.tschke a.a.O.).

b) Zutreffend hat das Landgericht angenommen, dass die zwischen den Parteien bestehende Gleichgewichtslage durch die streitgegenständlichen, mit den Kennzeichen rechten der Klägerin verwechslungsfähigen Marken gestört wird.

aa) Denn auch die angegriffen Marken sind, entgegen der Auffassung der Berufung, mit dem Unternehmenkennzeichen der Klägerin verwechslungsfähig.

(1) Der in Alleinstellung von der Beklagten als Marke eingetragene Familienname „Gauff“ ist, wie oben ausgeführt, auch der prägende Bestandteil des Klagezeichens. Entgegen der Auffassung der Berufung wird weder bei der Wort-/Bildmarke „Gauff“ durch die graphische Gestaltung noch bei den Wortmarken „GAUFF BLUE“ und „Gauff Gruppe“ durch die jeweils hinzugefügten Begriffe das Erforderliche und Geeignete getan, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Bildliche Zusätze genügen dabei als ausreichendes Unterscheidungskriterium nicht, da sie zur verbalen namensmäßigen Benennung nicht geeignet sind (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 23 Rn 41). Dem Zusatz „BLUE“ kommt ebenfalls keine unterscheidungskräftige Bedeutung zu. Durch den Begriff „Gruppe“ wird die Verwechslungsgefahr sogar verstärkt, da beide Unternehmen in der selben Branche tätig sind und eine Zusammengehörigkeit der Firmen suggeriert wird.

(2) Anders als die Beklagte meint, konnte das Landgericht auch von hinreichender Warenbzw. Dienstleistungsähnlichkeit bezüglich der von den eingetragenen Marken geschützten Tätigkeitsbereichen in den Klassen 9, 16, 35, 36, 39, 40, 41, 44 ausgehen. Die betroffenen Waren und Dienstleistungen beziehen sich jedenfalls auf nahestehende Branchen des Ingenieurswesen, der Ver- und Entsorgung, Planung und Bauindustrie. Soweit CDs, Computerprogramme und Druckerzeugnisse betroffen sind, kommen ebenfalls thematische Überschneidungen in Betracht.

Zutreffend ist es im Übrigen davon ausgegangen, dass, soweit die streitgegenständlichen Marken auch für Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen wurden, die bisher nicht zum Geschäftsgegenstand der Beklagten gehörten, insofern eine unzulässige Ausweitung des Schutzbereichs erfolgt ist.

bb) Die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen können es regelmäßig nicht rechtfertigen, dass der Name oder die namensmäßige Unternehmensbezeichnung zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Das Recht der Gleichnamigen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Partei ein erhebliches Interesse hat, ihren eigenen Namen als Untemehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse besteht für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen durch einen Familiennamen nicht. Es ist daher in aller Regel nicht gerechtfertigt, dass der Inhaber älterer Kennzeichenrechte nicht nur den persönlichkeitsrechtlich privilegierten Gebrauch des Namens als Unternehmenskennzeichen, sondern auch den markenmäßigen Gebrauch oder die Einträge als Marke dulden muss. Die Anmeldung eines Namens als Marke durch den Prioritätsjüngeren stellt daher ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar, die der Inhaber des älteren Namensrechts nicht hinnehmen muss (BGH - Gartencenter Pötschke a.a.O.).

cc) Nach diesen Grundsätzen scheidet auch vorliegend eine Rechtfertigung der Markeneintragung aus.

(1) Nach der Rechtsprechung des BGH und der herrschenden Meinung in der Literatur kann ein markenmäßiger Gebrauch des Namens nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen allenfalls unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt werden. Möglich ist dies nur, wenn besondere gewichtige Gründe vorliegen, nach denen eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre auf die Benutzung seines Namens als Marke zu verzichten. Dies kann in Betracht kommen, wenn ein Namensträger bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter seinem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr die Ware aufgrund dieser schöpferischen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert (BGH - Gartencenter Pötschke a.a.O. m.w.N.). Derartiges ist vorliegend nicht festgestellt.

(2) Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte in diesem Zusammenhang auch darauf, dass sie aufgrund ihres langjährigen Auftritts unter der Verwendung der Bezeichnung „Gauff“ bereits Kennzeichnungsrechte in Form einer Benutzungsmarke an der vorgenannten Bezeichnung erworben habe.

(1) Unstreitig hat die Beklagte das Unternehmenskennzeichen Gauff zunächst ausschließlich in Verbindung mit den Zeichen „GEB“ bzw. „GE“ verwendet. Soweit sie vorträgt, seit 2006/2007 auf die Verwendung in Alleinsteilung übergegangen zu sein, ist ihr hierdurch keine schützenswerte Benutzermarke erwachsen, welche die Eintragung der streitgegenständlichen Marken gerechtfertigt hätte. Denn die Anmeldung einer mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechselbaren Marke stellt ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar (BGH - Peek & Cloppenburg II a.a.O.). Im Regelfall führt nämlich jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Gleichnamigen, sogar wenn sie in ihrem kennzeichnenden Charakter einer bereits eingetragenen Marke i.S.d. § 26 Abs. 3 MarkenG entspricht, zu einer Vermehrung von Zeichenrechten, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann. Dies gilt insbesondere, wenn wie vorliegend mit dem Namen „Gauff* Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlung als Marke eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils muss in der Regel keiner der Gleichnamigen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (BGH -Peek & Cloppenburg II a.a.O.). Aus der Entscheidung des BGH, Peek & Cloppenburg II, kann die Berufung auch keine für sie günstigere Rechtsfolge herleiten. Die Wortmarke „Vogue Peek & Cloppenburg“, auf die sich die Beklagte bezieht, war in jenem Verfahren auch 20 Jahre nach ihrer Eintragung nicht von der dortigen Klägerin beanstandet worden. Dennoch hat der Bundesgerichtshof eine weitere Markenausdehnung durch zusätzliche Eintragungen verwechselbarer Marken angenommen und darin eine unzulässige Ausweitung des markenrechtlichen Schutzbereichs gesehen. Außerdem ist die Klägerin vorliegend, anders als die Klägerin im dortigen Verfahren, der Markeneintragung entgegen getreten.

(3) Grundlos macht die Beklagte auch ein berechtigtes Interesse zur Markenanmeldung geltend. Soweit sie in diesem Zusammenhang auf eine Beschränkung ihrer Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen hinweist und meint es müsse ihr möglich sein „diese Schutzlücke“ durch Markenrechte zu füllen, kann sie daraus keinen Anspruch herleiten. Denn darin liegt nur ein allgemeines Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit von Markeneintragungen, jedoch kein besonders gewichtiger Grund für Markenregistrierungen. Gerade die von der Beklagten insoweit erstrebte bessere Rechtsposition führt zu einer Störung der Gleichgewichtslage.

3. Zugunsten der Beklagten greift auch das Löschungshindernis der Verwirkung nicht ein.

Hinsichtlich der Wortmarken „Gauff-Gruppe“ und „GAUFF BLUE“ ist weder eine konkrete Benutzungsaufnahme dargetan noch reichen die von der Markenanmeldung im Jahr 2010 bzw. 2012 bis zur Löschungsaufforerung 2012 bzw. Klageerhebung 2013 vergangenen Zeiten für einen Verwirkungseintritt aus. Aber auch hinsichtlich der Wortmarke „Gauff bzw. der Wort-/Bildmarke „GAUFF“ in Alleinstellung sind die Löschungsansprüche der Klägerin nicht verwirkt.

a) Auf § 51 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann sich die Beklagte nicht berufen.

Eine Verwirkung aufgrund fünfjähriger Duldung der eingetragen Marken ist nicht gegeben, weil die streitgegenständlichen Marken erst am 21.05.2008 (Wort-Bildmarke „GAUFF“ - Nr. 30759119), am 08.10.2008 (Wortmarke „Gauff“ - Nr. 30750881), am 29.07.2010 (Wortmarke „Gauff Gruppe“ -Nr. 302010036158) und am 23.05,2012 (Wortmarke „GAUFF BLUE“ - Nr. 302012011697) eingetragen worden sind. Da es auf den Zeitpunkt der Eintragung ankommt, war die Fünf-Jahres-Frist bis zur Löschungsaufforderung vom 06.12.2012 (Anlage K 53) sowie bis zur Zustellung der Klage am 26.03.2013 nicht verstrichen.

Auch ist die Duldung einer fünfjährigen dauerhaften Benutzung der streitgegenständlichen Zeichen nicht dargetan. Die Verwirkung könnte danach nur eintreten, wenn diese für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, benutzt worden sind. Eine solche durchgängige Benutzung für alle eingetragenen Waren und Dienstleitungen ergibt sich auch aus den mit Schriftsatz vom 10.02.2015 von der Beklagten vorgelegten Anlagen BK 24-26 nicht. Vielmehr ist aus diesen ersichtlich, dass sie das Zeichen „Gauff bis 2010 im Zusammenhang mit dem Zusatz „Engineering“ verwendet hat. Auch aus den als Anlage BK 16 vorgelegten Jahresabschlüssen/Jahresumsätzen der Beklagten seit 2006 ergibt sich keine Benutzung der Bezeichnung „Gauff in Alleinstellung. Die Jahresabschlüsse sind für die Firma „Gauff GmbH & Co. Engineering KG“ erstellt. Aus den als Anlage BK 18 vorgelegten Außen- und Innenansichten des Gebäudes, das die Parteien bis September 2012 geteilt haben, ist weder eine Benutzung vor dem Jahr 2010 noch eine markenmäßige Benutzung (für welche Leistungen konkret?) ersichtlich. Auch die als BK 20 vorgelegten Rechnungen der Klägerin an die Beklagte wurden an diese unter der Bezeichnung „Gauff GmbH & Co. Engineering KG“ gerichtet.

Außerdem kann nicht von einer fünfjährigen Duldung durch die Klägerin ausgegangen werden. Wie das Landgericht zu Recht ausführt, wurde über die Markeneintragungen in den Jahren 2008 und 2010 zwischen den Parteien verhandelt (vergl. nachfolgend b) bb) (2)), so dass die Beklagte nicht von einem seitens der Klägerin gesetzten Duldungsanschein ausgehen konnte. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien bestehende Koexistenz, konnte die Beklagte auch nicht davon ausgehen, dass die Klägerin eine Verschiebung dieser Gleichgewichtslage zu ihren Lasten akzeptieren würde.

b) Die Löschungsansprüche der Klägerin sind auch nicht nach §§ 51 Abs. 2 i.V.m. § 242 BGB verwirkt.

aa) Dabei ist schon zweifelhaft, ob die allgemeinen zivilrechtlichen Verwirkungsgrundsätze nach 242 BGB entsprechend § 21 Abs. 4 MarkenG hier neben den speziellen Verwirkungvorschriften überhaupt anwendbar sind. Dagegen spricht, dass § 51 MarkenG gerade keine dem § 21 Abs. 4 MarkenG entsprechende Regelung aufweist, wonach die Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung unberührt bleibt (so v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., Kap. 3 MarkenR, § 51 Rn. 4,). Andererseits wird angenommen, dass die allgemeinen Verwirkungsregelungen durch § 51 Abs. 2 MarkenG trotz des Fehlens einer dem § 21 Abs. 4 MarkenG entsprechenden Klarstellung nicht verdrängt werden und neben den starren gesetzlichen Verwirkungstatbestand treten können (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 51 Rn 7; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., MarkenG § 51 Rn. 10 auch zum Meinungstand).

bb) Der Senat kann diese Frage offenlassen, denn die Voraussetzungen für das Eingreifen eines solchen Verwirkungstatbestands sind jedenfalls nicht erfüllt.

(1) Er erfordert, dass durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (BGH GRUR 2006, 56 ff - Boss-Club zur Verwirkung des Unterlassungsanspruchs nach § 21 Abs. 4 MarkenG) Voraussetzung für eine Verwirkung nach Treu und Glauben sind damit eine länger anhaltende redliche Nutzung durch die Beklagte, eine Duldung durch die berechtigte Klägerin, ein darauf beruhendes berechtigtes Vertrauen der Beklagten sowie die Erschaffung eines wertvollen Besitzstandes. Die Elemente des Verwirkungstatbestandes stehen dabei in Wechselwirkung (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 21 Rn. 26). Als Ausprägung von § 242 BGB sind bei der Beurteilung des Verwirkungseinwandes immer die beiderseitigen Interessen abzuwägen.

(2) Nach diesen Grundsätzen ist Verwirkung zu verneinen.

(a) Abzustellen bei der Beurteilung ist zunächst auf die streitgegenständlichen Verletzungshandlungen, d.h. die markenmäßige Benutzung der Bezeichnungen „Gauff'/„GAUFF“ in Alleinstellung. Eine solche dauerhafte markenmäßige Benutzung ist, wie oben ausgeführt, nicht dargetan. Auf die Antragstellung bezüglich der Markenanmeldung am 02.08. bzw. 10.09.2007 kommt es insoweit nicht an. Denn entscheidend ist die länger anhaltende Nutzung. Zwar lässt sich eine feste Grenze für die erforderliche Dauer einer Benutzung in diesem Zusammenhang nicht angeben, als Anhaltspunkt kann aber zum einen dienen, dass der nach allgemeinen Grundsätzen erforderliche Zeitraum für eine Verwirkung eher oberhalb der fünf Jahre des § 21 Abs. 1 bis 3 MarkenG liegen wird. Zum anderen ist, trotz der unterschiedlichen Rechtsnatur von Verwirkung und Verjährung in der dreijährigen Verjährungsfrist des § 195 BGB ebenfalls ein gewisser Anhaltspunkt zu sehen, so dass nur in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen in kürzerer Frist eine Verwirkung angenommen werden kann (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 21 Rn 28). Im Einzelfall kommt es darauf an, ob die Dauer der ungestörten Benutzung ausreicht, um im Zusammenwirken mit den übrigen Umständen einen Vertrauenstatbestand dahingehend zu schaffen, dass der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichens keine Rechte gegen die konkrete Zeichenbenutzung mehr geltend machen wird (Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy a.a.O.§ 21 Rn. 12)

(b) Unter Heranziehung dieser Maßstäbe reicht die hier vorliegende Zeitdauer der Markennutzung jedenfalls nicht aus, um den Verwirkungseinwand zu rechtfertigen, Wie oben ausgeführt hat die Beklagte eine Nutzung der Marken Gauff in Alleinstellung erst ab 2010 dargetan, wobei sich diese nicht auf alle eingetragenen Leistungen bezog. Damit verbleibt eine etwa dreijährige Nutzungsdauer bis zur Löschungsaufforderung, die keinesfalls für einen Verwirkungseintritt ausreicht. Selbst bei Annahme eines Nutzungsbeginns 2007 und Kenntnis der Klägerin hiervon seit November 2007 würde die dann verstrichene Zeit nicht zur Verwirkung führen. Denn im Hinblick auf die zwischen den Parteien bestandene Verbundenheit und fortdauernde Geschäftsbeziehung bis zum Jahr 2012 musste der Beklagten bewusst sein, dass sie mit den Markeneintragungen auch Rechte der Klägerin verletzen kann und dadurch die Koexistenzlage stört. Hinzu kommt, dass die Klägerin, wie das Landgericht zu Recht ausführt, die Markeneintragungen nicht stillschweigend geduldet, sondern mit der Beklagten über diese Eintragungen verhandelt hat, wie aus den E-Mails der Jahre 2008, 2010 (Anlagen K 59, 60, BB 51), sowie dem Versuch eine Abgrenzungsvereinbarung bereits im Jahr 2010 zu erreichen (Anlagen BB 49, BB 50), ersichtlich ist. Jedenfalls spätestens zur Löschungsaufforderung vom 06.12.2012 musste die Beklagte davon ausgehen, dass die Klägerin eine Markeneintragung nicht dulden wird. Nach der Löschungsaufforderung hat die Klägerin zügig Klage erhoben.

Hinzu kommt, dass der Beklagten gerade aufgrund der Verbundenheit der Unternehmen bei der beantragten Eintragung bewusst war, dass sie damit Rechte der Klägerin verletzen kann,

II. Nebenentscheidungen

1. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

2. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

3. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor, § 543 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 2 ZPO. Die Sache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch gebietet die Fortbildung des Rechts eine Zulassung der Revision. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung.

19
aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt , im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 - ahd.de). Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTELL). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 33 - Castell/VIN CASTELL).
18
aa) Die Kennzeichnungskraft einer Firmenbezeichnung wird durch den Grad der Eignung des Zeichens bestimmt, sich auf Grund seiner Eigenart und seines durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades dem Verkehr als Name des Unternehmensträgers einzuprägen (BGH, Urteil vom 21. Februar 2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 890 = WRP 2002, 1066 - defacto). Für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft kommt es bei einem Unternehmenskennzeichen deshalb - anders als bei der Marke - darauf an, ob der Verkehr das fragliche Kennzeichen nicht nur einem bestimmten, sondern gerade dem Unternehmen zuordnet, das für diese Bezeichnung Schutz beansprucht (BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).
16
a) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass zwischen den Parteien wegen der seit Jahrzehnten unbeanstandet nebeneinander benutzten Unternehmenskennzeichen "Peek & Cloppenburg KG" eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage besteht, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind (vgl. BGH, Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 174/07, GRUR 2010, 738 Rn. 16 und 20 = WRP 2010, 880 - Peek & Cloppenburg I; BGH, GRUR 2013, 397 Rn. 17 - Peek & Cloppenburg III).
24
a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Klägerin an der Bezeichnung "Völkl" ein gegenüber dem angegriffenen Zeichen priori- tätsälteres Kennzeichenrecht zusteht. Bei dem Bestandteil "Völkl" handelt es sich um das Firmenschlagwort der Gesamtbezeichnung der Klägerin, das für sich genommen hinreichend unterscheidungskräftig und geeignet ist, dem Verkehr als Kurzbezeichnung der Klägerin zu dienen (vgl. BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 75 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste; Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 36/08, GRUR 2010, 1020 Rn. 13 = WRP 2010, 1397 - Verbraucherzentrale). Das Schlagwort "Völkl" verfügt als Teil der Unternehmensbezeichnung der Klägerin - ungeachtet dessen, ob es auch in Alleinstellung benutzt worden ist - über den Zeitrang des Gesamtzeichens (vgl. BGH, Urteil vom 31. Juli 2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Rn. 43 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 16 = WRP 2011, 1174 - BCC). Hinsichtlich der Priorität hat das Berufungsgericht angenommen, dass diese bis zum Jahr 1923 zurückreicht. Dagegen erinnert die Revision der Beklagten nichts.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

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worden. Im Übrigen stellt jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Namensgleichen eine Vermehrung von - jeweils für sich genommen verkehrsfähigen (§§ 27, 30 MarkenG) - Zeichenrechten dar, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann (vgl. auch BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 - Peek & Cloppenburg II; Scholz, GRUR 1996, 679, 688). Dies gilt erst zumal dann, wenn - wie im Streitfall im Hinblick auf das Weglassen des Vornamens „Gerhard“ geschehen - Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlungen als Marken eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils muss in der Regel keiner der Namensgleichen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (BGH, WRP 2011, 886 Rn. 53 - Peek & Cloppenburg II; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rn. 42 mwN).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 317/99 Verkündet am:
11. April 2002
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

a) Ist ein Namensträger nach dem Recht der Gleichnamigen verpflichtet,
seinen Namen im geschäftlichen Verkehr nur mit einem unterscheidenden Zusatz
zu verwenden, folgt daraus nicht zwingend das Verbot, den Namen als
Internet-Adresse zu verwenden. Vielmehr kann eine mögliche Verwechslungsgefahr
auch auf andere Weise ausgeräumt werden. So kann der Internetnutzer
auf der ersten sich öffnenden Seite darüber aufgeklärt werden, daß es sich
nicht um die Homepage des anderen Namensträgers handelt, zweckmäßigerweise
verbunden mit einem Querverweis auf diese Homepage.

b) Kann der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens einem Dritten die Verwendung
dieses Zeichens als Domain-Name im geschäftlichen Verkehr verbieten
, kommt ein auf Löschung der Registrierung gerichteter Beseitigungsanspruch
nur in Betracht, wenn der Dritte kein berechtigtes Interesse vorweisen
kann, diesen Domain-Namen außerhalb des sachlichen oder räumlichen Wirkungsfelds
des kennzeichenrechtlichen Anspruchs - etwa für private Zwecke
oder für ein Unternehmen in einer anderen Branche - zu verwenden.

c) Ein Rechtsanwalt, der durch die Bezeichnung seiner Kanzlei die Rechte eines
Wettbewerbers verletzt hat, ist im Hinblick auf die ihn treffende Verschwiegenheitspflicht
grundsätzlich nicht verpflichtet, im Rahmen einer zur Schadensberechnung
dienenden Auskunft die Namen seiner Mandanten zu offenbaren.
BGH, Urt. v. 11. April 2002 – I ZR 317/99 – OLG München
LG München I
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 16. September 1999 unter Zurückweisung der weitergehenden Revision im Kostenpunkt und in dem Umfang aufgehoben, der sich aus der nachstehenden Abänderung ergibt : Auf die Berufung der Beklagten und auf die in der Klageänderung liegende Anschluûberufung der Kläger wird das Urteil des Landgerichts München I, 1. Kammer für Handelssachen, vom 19. August 1998 unter Zurückweisung der Rechtsmittel im übrigen abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefaût: 1. Die Beklagten werden unter Androhung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 ?, er- satzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Internet-Adresse die Domain-Namen “vossius.de” oder “vossius.com” zu benutzen, falls nicht dem Benutzer auf der ersten sich öffnenden Internet-Seite der Beklagten deutlich gemacht wird, daû es sich nicht um die Homepage der Kläger handelt. 2. Die Beklagten werden verurteilt, Auskunft darüber zu erteilen, seit wann und in welchem Umfang sie den Domain-Namen “vossius.de” benutzen. 3. Es wird festgestellt, daû die Beklagten den Schaden zu ersetzen haben , der den Klägern daraus entstanden ist oder noch entstehen wird, daû die Beklagten den Domain-Namen “vossius.de” benutzt haben. 4. Im übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Parteien streiten um die Berechtigung an den Domain-Namen ªvossius.deº und ªvossius.comº. Der 1927 geborene Beklagte zu 1 ist ein bekannter Patentanwalt. Aus der von ihm betriebenen Patentanwaltskanzlei ist die heute von den Klägern geführte Kanzlei entstanden, der er bis 1992 angehörte. Diese Kanzlei, die nicht zuletzt aufgrund der Reputation des Beklagten zu 1 auch international einen guten Ruf genoû, führte zunächst in der Kanzleibezeichnung die Namen sämtlicher Sozien beginnend mit ªVossiusº, dem Nachnamen des Beklagten zu 1. 1986 verständigten sich die Sozien darauf, künftig nur noch die Bezeichnung ªVossius & Partnerº zu führen. Am 1. März 1989 schlossen der Beklagte zu 1 und die Kläger zu 1 bis 6 einen Sozietätsvertrag, der auch eine Regelung über die Kanzleibezeichnung enthält. Dabei lag auf beiden Seiten die Vorstellung zugrunde, der Beklagte zu 1 werde nach seinem Ausscheiden aus der Kanzlei nicht mehr als Patentanwalt tätig sein. In § 1 Abs. 2 des Vertrages heiût es: Die Sozietät führt folgenden Briefkopf: Vossius & Partner Patentanwälte. European Patent Attorneys. Die Sozien werden in der Reihenfolge dieses Vertragsrubrums ... untereinander aufgeführt. Neu aufgenommene Sozien setzen die Reihe fort. Der Sozius zu 1 [Beklagter zu 1] gibt sein Einverständnis zur Weiterführung seines Namens im Briefkopf auch nach seinem Ausscheiden.
Ende 1989 kündigte der Beklagte zu 1 den Sozietätsvertrag zum 30. Juni 1990. Durch Vertrag vom 29. Juni 1990 einigten sich die Sozien jedoch auf ein Ausscheiden des Beklagten zu 1 zum 30. Juni 1992. Seit dessen Ausscheiden verwenden die Kläger für ihre inzwischen von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts in eine Partnerschaftsgesellschaft umgewandelte Sozietät weiterhin die Kanzleibezeichnung
VOSSIUS & PARTNER PATENTANWÄLTE · EUROPEAN PATENT ATTORNEYS.
Entgegen seiner ursprünglichen Absicht trat der Beklagte zu 1 am 1. Juli 1992 als Sozius in die im April 1992 von seiner Schwiegertochter und seinem Sohn, den Beklagten zu 2 und zu 3, gegründete Rechtsanwaltskanzlei ein. Diese Sozietät führt seit Ende 1992 die Bezeichnung DR. VOLKER VOSSIUS PATENTANWALTSKANZLEI · RECHTSANWALTSKANZLEI.
Der Beklagte zu 1, der der Ansicht ist, die von ihm gegenüber den Klägern zu 1 bis 6 ausgesprochene Gestattung, seinen Namen als Kanzleibezeichnung weiterzuführen, sei ohnehin unwirksam, widerrief im April 1998 gegenüber den Klägern ªjede etwa noch bestehende Gestattung zur Führung meines Namensº. Im Februar 1999 kündigte er ªjegliche etwa (noch) bestehende Gestattungsvereinbarung zur Führung des Namens ‚Vossius’, insbesondere in der Bezeichnung ‚Vossius & Partner’º. Im März 1997 lieû der Beklagte zu 3 für die Sozietät der Beklagten den Domain -Namen ªvossius.deº registrieren. Unter dieser Internet-Adresse waren in der Folge Informationen über die Kanzlei der Beklagten zu finden. Eine Kontaktaufnahme war unter der E-Mail-Adresse ª[email protected]º möglich. Im Frühjahr 1998 lieû der Beklagte zu 3 unter seiner Privatanschrift den Domain-Namen ªvossius.comº registrieren und richtete eine Homepage ein, von der ein Querverweis auf die Internetseiten der Kanzlei der Beklagten führte.
Die Kläger verwenden seit Februar 1998 die Domain-Namen ªvossiuspartner.deº und ªvossiusundpartner.deº sowie ªvossiuspartner.comº und ªvossiusandpartner.comº.
Die Kläger sind der Ansicht, die Beklagten verletzten durch die Verwendung der Domain-Namen ªvossius.deº und ªvossius.comº sowie durch die E-MailAdresse ª[email protected]º die ihnen an der Bezeichnung ªVossius & Partnerº zustehenden Namensrechte. Sie haben zuletzt beantragt,
1. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr als Internet-Adresse die Domain-Namen ªvossius.deº und/oder ªvossius.comº sowie als E-mail-Adresse ª[email protected]º zu benutzen; 2. die Beklagten zu verurteilen, gegenüber der DENIC ... auf die Inhaberschaft an dem Domain-Namen ªvossius.deº und gegenüber der Network Solutions, Inc. ... auf die Inhaberschaft an dem Domain-Namen ªvossius.comº zu verzichten und der Löschung dieser Domain-Namen zuzustimmen; 3. die Beklagten zu verurteilen, Auskunft darüber zu erteilen, seit wann und in welchem Umfang sie den Domain-Namen ªvossius.deº benutzen, in welchem Umfang hierüber Kontakt zu späteren Mandanten entstanden ist und welche Honorareinnahmen sie hierdurch erzielt haben unter Angabe des Datums der jeweiligen Kontaktaufnahme und der Höhe der durch die entsprechenden Mandate erzielten Honorareinnahmen; 4. festzustellen, daû die Beklagten den Klägern den Schaden zu ersetzen haben, der diesen aus der Benutzung des Domain-Namens ªvossius.deº und der E-mailAdresse ª[email protected]º entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben in erster Linie eine Berechtigung der Kläger in Abrede gestellt, die Kanzleibezeichnung ªVossius & Partnerº zu verwenden. Im übrigen verfüge der Beklagte zu 1 über die älteren Namensrechte. Den Beklagten könne ferner nicht verwehrt werden, den eigenen Familiennamen im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und die Verurteilung den in zweiter Instanz geringfügig geänderten Klageanträgen angepaût (OLG München ZUM-RD 1999, 474 = K&R 1999, 570).
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen. Die Kläger beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daû die Kläger berechtigt seien , den Namen ªVossiusº in ihrer Kanzleibezeichnung zu führen. Dieses Recht sei weder durch die Umwandlung der Sozietät von einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts in eine Partnerschaftsgesellschaft noch durch den Widerruf und die Kündigung erloschen, die der Beklagte zu 1 im April 1998 und im Februar 1999 erklärt habe. Im Hinblick auf die Berechtigung der Kläger, die Kanzleibezeichnung ªVossius & Partnerº zu führen, müsse sich die Kanzlei der Beklagten wie eine ªprioritätsjüngereº Namensträgerin behandeln lassen. Ohnehin seien Verwechslungen im Hinblick darauf nicht zu vermeiden, daû beide Kanzleien den Namen ªVossiusº verwendeten und die Kanzleibezeichnungen daher groûe Ähnlichkeit aufwiesen. Mit den Domain-Namen ªvossius.deº und ªvossius.comº hätten sich die Beklagten noch weiter an die Kanzleibezeichnung der Kläger angenähert. Die Beklagten seien gehalten, die bestehende Verwechslungsgefahr ± soweit möglich ± durch Aufnahme unterscheidungskräftiger Zusätze abzumildern.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben teilweise Erfolg. Ein auf Verzicht und Löschung der fraglichen Domain-Namen gerichteter Anspruch steht den Klägern nicht zu. Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz können sie nur in eingeschränktem Umfang beanspruchen.
1. Zum Unterlassungsantrag:
Den Klägern steht aufgrund ihres Kennzeichenrechts an der Kanzleibezeichnung ªVossius & Partnerº gegenüber den Beklagten ein Unterlassungsanspruch nach §§ 5, 15 Abs. 2 MarkenG zu. Den Beklagten ist es danach untersagt, die Domain-Namen ªvossius.deº und ªvossius.comº im geschäftlichen Verkehr in einer Weise zu verwenden, die geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen. Ein weitergehender Unterlassungsanspruch steht den Klägern dagegen nicht zu.

a) Die Kläger haben an der Kanzleibezeichnung ªVossius & Partnerº als Name der Sozietät bzw. Partnerschaft durch Aufnahme der Benutzung im Jahre 1986 ein Kennzeichenrecht nach § 5 Abs. 2 MarkenG erworben. Dies gilt ungeachtet der Rechtsform, in der die Sozietät betrieben wird; insbesondere kann auch der Name, unter dem eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Geschäftsverkehr auftritt, nach § 5 MarkenG geschützt sein (vgl. Teplitzky in Groûkomm. UWG, § 16 Rdn. 12; anders offenbar BayObLG NJW 1998, 1158, 1159). Dieser kennzeichenrechtliche Schutz geht in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich einem parallel dazu bestehenden möglichen Namensschutz aus § 12 BGB vor (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001 ± I ZR 138/99, Umdr. S. 8 f. ± shell.de, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen).
Als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal setzt der Schutz aus § 5 MarkenG einen befugten Gebrauch voraus (vgl. Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens , § 7 Rdn. 4 ff.; zum Merkmal ªbefugterweiseº im früheren § 16 UWG Teplitzky in Groûkomm. UWG, § 16 Rdn. 238 ff.; vgl. ferner Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 MarkenG Rdn. 116; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 15 Rdn. 12). Im Streitfall können sich die Kläger auch im Verhältnis zu den Beklagten als Träger des Familiennamens Vossius auf ihr Kennzeichenrecht berufen. Denn
entgegen der Auffassung der Revision sind die Kläger berechtigt, die Kanzleibezeichnung ªVossius & Partnerº zu führen. Dies hat der Senat im Rechtsstreit I ZR 195/99 durch Urteil vom 28. Februar 2002 (ªVOSSIUS & PARTNERº) entschieden. Danach hat es der Beklagte zu 1 den Klägern durch die Vereinbarung vom 1. März 1989 wirksam gestattet, seinen Namen in ihrer Kanzleibezeichnung auch nach seinem Ausscheiden aus der Sozietät zu führen. Diese auf unbegrenzte Zeit ausgesprochene Gestattung ist weder durch Widerruf oder Kündigung seitens des Beklagten zu 1 noch durch die inzwischen erfolgte Umwandlung der Sozietät in eine Partnerschaftsgesellschaft beendigt worden.

b) Den Beklagten ist es nach §§ 5, 15 MarkenG untersagt, die DomainNamen ªvossius.deº und ªvossius.comº im geschäftlichen Verkehr in einer Weise zu verwenden, daû es zu Verwechslungen mit den Klägern kommen kann.
aa) Die Kanzleibezeichnung ªVossius & Partnerº, aus der die Kläger Schutz beanspruchen, wird durch den Eigennamen Vossius geprägt. Dieser Bestandteil der Kanzleibezeichnung stimmt mit dem prägenden Teil der beanstandeten Domain -Namen überein, die ebenfalls für das Angebot einer Patent- und Rechtsanwaltskanzlei verwendet werden.
bb) Der Streitfall zeichnet sich allerdings durch die Besonderheit aus, daû der übereinstimmende, jeweils prägende Bestandteil der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Familienname der Beklagten ist. Das Berufungsgericht hat zutreffend darauf abgestellt, daû die Beklagten nach dem Recht der Gleichnamigen verpflichtet sind, in ihrem Auftreten, insbesondere mit ihrer Kanzleibezeichnung , einen hinreichenden Abstand zur Kanzleibezeichnung der Kläger zu halten. Zwar kann den Beklagten nicht verwehrt werden, sich als Patent- oder Rechtsanwälte unter ihrem bürgerlichen Namen zu betätigen (vgl. zum Recht der
Gleichnamigen BGH, Urt. v. 22.11.2001 ± I ZR 138/99, Umdr. S. 13 ± shell.de, m.w.N.). Sie trifft aber eine Pflicht zur Rücksichtnahme, weil sie erst seit 1992 den Namen ªVossiusº in Alleinstellung benutzen, während die Kanzlei der Kläger bereits seit 1986 als ªVossius & Partnerº firmiert (vgl. OLG München WRP 1993, 708).
cc) Dieser Pflicht zur Rücksichtnahme kann dadurch genügt werden, daû die Beklagten ihrem Namen in der Internet-Adresse einen unterscheidenden Zusatz beifügen (z.B. ªvolkervossius.deº). Der Gefahr einer Verwechslung, die bei Verwendung der Domain-Namen besteht, kann aber auch auf andere Weise begegnet werden.
(1) Mit den beanstandeten Domain-Namen haben die Beklagten nicht hinreichend Abstand von der Kanzleibezeichnung der Kläger gehalten. Zwar ist es üblich, daû als Domain-Namen Kurzformen der sonst verwendeten vollständigen Namen oder Geschäftsbezeichnungen registriert werden. Interessenten, die die Internetseiten der Beklagten suchen, werden sie in erster Linie unter den eingerichteten Adressen ªvossius.deº oder ªvossius.comº vermuten. Gleichwohl können die Kläger grundsätzlich auf die Einhaltung des vorhandenen Abstands bestehen. Denn auch bei ihrer Kanzleibezeichnung liegt als Internet-Adresse ªvossius.deº oder ªvossius.comº nahe.
(2) Das Rücksichtnahmegebot führt indessen nicht dazu, daû die Beklagten die Domain-Namen ªvossius.deº und ªvossius.comº als Adresse für ihren Internetauftritt zwingend aufgeben müssen. Die in Fällen der Gleichnamigkeit vorzunehmende Abwägung der Interessen der Beteiligten (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001 ± I ZR 138/99, Umdr. S. 13 ff. ± shell.de, m.w.N.) gebietet es vielmehr, auch mildere Mittel als ein Verbot in Erwägung zu ziehen. So können die Beklagten das
Gebot der Rücksichtnahme auch auf andere Weise unter Beibehaltung des Domain -Namens ªvossius.deº oder ªvossius.comº erfüllen, indem sie auf der ersten Internetseite, die sich für den Besucher öffnet, deutlich machen, daû es sich nicht um das Angebot der Kanzlei ªVossius & Partnerº handelt, und zweckmäûigerweise ± wenn die Kläger an einem solchen Hinweis interessiert sind ± zusätzlich angeben , wo dieses Angebot im Internet zu finden ist (vgl. zur Vermeidung einer Irreführung BGHZ 148, 1, 7 u. 13 ± Mitwohnzentrale.de).
(3) Die Einschränkung des Unterlassungsgebots ist im Urteil auszusprechen (ª... falls nicht dem Benutzer auf der ersten sich öffnenden Internet-Seite der Beklagten deutlich gemacht wird, daû es sich nicht um die Homepage der Kläger handeltº). Zwar ist es grundsätzlich nicht Sache des Gerichts, dem Verletzer Wege aufzuzeigen, die aus dem Verbot herausführen (vgl. BGH, Urt. v. 29.5.1991 ± I ZR 284/89, GRUR 1991, 860, 862 = WRP 1993, 469 ± Katovit, m.w.N.; Teplitzky , Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 51 Rdn. 25). Dies gilt aber nur, wenn das Verbot die konkrete Verletzungsform beschreibt. Ist es ± wie im Streitfall ± abstrakt gefaût, müssen derartige Einschränkungen in den Tenor aufgenommen werden, um zu vermeiden, daû auch erlaubte Verhaltensweisen vom Verbot erfaût werden.
dd) Die Unterlassungsverpflichtung trifft nicht nur den Beklagten zu 3, der die beiden beanstandeten Domain-Namen angemeldet hat, sondern auch die Beklagten zu 1 und zu 2 als seine Partner. Dies gilt ohne weiteres für den DomainNamen ªvossius.deº, den der Beklagte zu 3 für die Sozietät angemeldet hat und der von der Sozietät verwendet worden ist. Was den Domain-Namen ªvossius.comº angeht, haften die Beklagten zu 1 und zu 2 zumindest als Störer. Nachdem sie Kenntnis von den Internetauftritten erhalten haben, steht es innerhalb der
Sozietät in ihrer Macht, dem Beklagten zu 3 das entsprechende Verhalten zu untersagen.

c) Die Kläger können dagegen nicht beanspruchen, daû die Beklagten die Verwendung der E-Mail-Adresse ª[email protected]º unterlassen.
Wäre den Beklagten die Verwendung des Domain-Namens ªvossius.deº im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, wäre davon die Benutzung einer abgeleiteten E-Mail-Adresse ebenfalls erfaût. Im Streitfall kommt dagegen eine Untersagung nur in Betracht, wenn sich bei Verwendung der beanstandeten E-MailAdresse eine selbständige Verwechslungsgefahr ergäbe. Dies ist indessen nicht der Fall. Der Inhaber einer E-Mail-Adresse weist auf sie im allgemeinen nicht isoliert , sondern ± wie auf dem Briefkopf oder auf einer Visitenkarte ± im Zusammenhang mit weiteren Namens- und Adressenangaben hin. Für eine theoretisch denkbare isolierte Verwendung ± beispielsweise in einer Werbeanzeige, in der der Werbende selbst nicht genannt, sondern allein seine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme angegeben ist ± bestehen im Streitfall keinerlei Anhaltspunkte. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist es auch auszuschlieûen, daû sich (potentielle) Mandanten, die sich auf elektronischem Wege an die Kläger wenden wollen, ohne ihre E-Mail-Adresse zu kennen, versehentlich der beanstandeten EMail -Adresse bedienen mit der Folge, daû die entsprechende Korrespondenz statt bei den Klägern bei den Beklagten eingeht. Eine möglicherweise verbleibende Gefahr von Irrläufern ist jedenfalls nicht gröûer als bei der auf herkömmlichem Wege versandten Korrespondenz. Sie ist Folge der von den Klägern hinzunehmenden Ähnlichkeit der beiden Kanzleibezeichnungen.
2. Zum Schadensersatzantrag:
In dem Umfang, in dem die Beklagten hinsichtlich der Verwendung des Domain -Namens ªvossius.deº zur Unterlassung verpflichtet sind, besteht dem Grunde nach auch die Verpflichtung, den Klägern den aus diesem Verhalten entstandenen Schaden zu ersetzen. Entgegen der Auffassung der Revision ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, daû das Berufungsgericht von einem Verschulden der Beklagten ausgegangen ist. Im gewerblichen Rechtsschutz werden an die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt. Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Rechtsirrtum nur dann entschuldigt, wenn der Irrende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen brauchte. Fahrlässig handelt daher, wer sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt , in dem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muû (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001 ± I ZR 138/99, Umdr. S. 19 f. ± shell.de, m.w.N.).
Der das Unterlassungsgebot einschränkende Zusatz kann hier entfallen, weil ein aufklärender Hinweis in der Vergangenheit nicht vorhanden war.
3. Zum Auskunftsantrag:
Zur Berechnung ihres Schadens können die Kläger Auskunft darüber verlangen , seit wann und in welchem Umfang die Beklagten den Domain-Namen ªvossius.deº benutzt haben. Der weitergehende Antrag, mit dem die Kläger erfahren wollen, in welchem Umfang über die Internet-Seite der Beklagten Kontakt zu späteren Mandanten entstanden ist und welche Honorareinnahmen hierdurch erzielt wurden, ist nicht begründet. Den Beklagten ist es nicht zuzumuten, die Klä-
ger über Umstände zu informieren, die unter die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht (§ 43a Abs. 2 BRAGO, § 2 BORA, § 39a Abs. 2 PatAnwO) fallen. Insbesondere kann von den Beklagten nicht verlangt werden, den Namen von Mandanten zu offenbaren, die möglicherweise früher die Dienste der Kläger in Anspruch genommen haben, dann aber ± aus welchen Gründen auch immer ± zu den Beklagten übergewechselt sind. Den Bedenken, die sich aus dem Verschwiegenheitsgebot gegen eine weitergehende Auskunftsverpflichtung ergeben, könnte auch mit einem Wirtschaftsprüfervorbehalt nicht begegnet werden, weil die Kläger auch auf diese Weise in Erfahrung bringen könnten, welche (konkret bezeichneten ) früheren Mandanten zu den Beklagten gewechselt sind. Honorareinnahmen wären nur dann aussagekräftig, wenn sie bestimmten Mandaten zuzuordnen wären und die Kläger darlegen könnten, daû sie, die Kläger, in diesen Fällen mandatiert worden wären.
4. Zum Löschungsanspruch:

a) Den Klägern steht ein auf Löschung gerichteter Beseitigungsanspruch hinsichtlich der Domain-Namen ªvossius.deº und ªvossius.comº schon deswegen nicht zu, weil ± wie oben unter II.1.b)cc)(2) dargelegt ± die Verwendung dieser Domain-Namen auch im geschäftlichen Verkehr nicht unter allen Umständen untersagt werden kann.

b) Im Streitfall kommt hinzu, daû die Beklagten als Träger des bürgerlichen Namens Vossius ein berechtigtes Interesse an der Verwendung des entsprechenden Domain-Namens für private Zwecke haben können und daû eine solche Verwendung zumindest hinsichtlich von ªvossius.comº auch in Rede steht. Die kennzeichenrechtlichen Ansprüche aus §§ 5, 15 MarkenG beziehen sich jedoch immer nur auf eine Verwendung der Domain-Namen im geschäftlichen Verkehr.
Selbst wenn die Kläger beanspruchen könnten, daû die Beklagten die beanstandeten Domain-Namen im geschäftlichen Verkehr nicht mehr verwenden, käme ein Beseitigungsanspruch daher nur in Betracht, wenn den Beklagten auch die Verwendung der beiden Domain-Namen im privaten Verkehr untersagt werden könnte. Das ist indessen nicht der Fall.
Ein solcher Anspruch könnte sich lediglich aus § 12 BGB ergeben. Zwar haben die Kläger durch Benutzung auch ein Namensrecht an der Kanzleibezeichnung ªVossius & Partnerº erworben. Ein Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung käme indessen nur in Betracht, wenn den Klägern an den in Rede stehenden Domain-Namen wesentlich bessere Rechte zustünden als den Beklagten. So hat der Senat im Falle ªshell.deº der dort klagenden Deutschen Shell GmbH aus der berühmten Marke und dem berühmten Firmenschlagwort ªShellº ausnahmsweise einen auch auf den privaten Verkehr bezogenen Unterlassungsanspruch sowie einen Anspruch auf Löschung (Verzicht auf die Registrierung) gegenüber einem Beklagten zugebilligt, dessen bürgerlicher Name ebenfalls Shell lautete. Die berechtigten Interessen der Shell GmbH an diesem Domain-Namen überwogen dort deutlich das Interesse des Trägers des bürgerlichen Namens (BGH, Urt. v. 22.11.2001 ± I ZR 138/99, Umdr. S. 11 ff. ± shell.de). In der Regel sind jedoch Gleichnamige, die als berechtigte Namensträger für einen Domain-Namen in Betracht kommen, hinsichtlich der Registrierung ihres Kennzeichens als DomainName dem Gerechtigkeitsprinzip der Priorität unterworfen (vgl. BGHZ 148, 1, 10 ± Mitwohnzentrale.de; BGH, Urt. v. 22.11.2001 ± I ZR 138/99, Umdr. S. 11 ff. ± shell.de). Dem muû sich grundsätzlich sogar derjenige unterwerfen, der über ein relativ stärkeres Recht verfügt als der Inhaber des Domain-Namens. Denn im Hinblick auf die Fülle von Konfliktfällen muû es im allgemeinen mit einer einfach zu handhabenden Grundregel, der Priorität der Registrierung, sein Bewenden haben.
Im Streitfall können die Kläger keine Rechte an einer Verwendung des Namens Vossius in Alleinstellung beanspruchen; ihre namensrechtlichen Ansprüche beziehen sich auf die vollständige Kanzleibezeichnung. Dagegen handelt es sich bei der als Internet-Adresse angemeldeten Bezeichnung um den bürgerlichen Namen der Beklagten zu 1, zu 2 und zu 3. Da die Kläger den Beklagten die Verwendung dieses Domain-Namens für private Zwecke nicht untersagen könnten, können sie auch den Verzicht auf die Registrierung nicht beanspruchen.
III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit die Beklagten zur Löschung und über die eingeschränkten Verpflichtungen zur Unterlassung und Auskunftserteilung hinaus verurteilt worden sind und ihre weitergehende Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz ausgesprochen worden ist. In Abänderung des landgerichtlichen Urteils ist die weitergehende Klage auf die Berufung der Beklagten abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

29
Nach § 5 Abs. 2 MarkenG entsteht der Schutz eines Kennzeichenrechts durch die tatsächliche Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs. Daraus folgt, dass grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens schutzfähig ist, unter der es sich am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur dann ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dieser Schutz entfällt mithin regelmäßig, wenn der Berechtigte entweder den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt oder das Unternehmenskennzeichen in seiner charakteristischen Eigenart ändert. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so dass die Stilllegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - I ZR 38/95, BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange; BGHZ 150, 82, 89 - Hotel Adlon; BGH, GRUR 2002, 972, 974 - FROMMIA; GRUR 2005, 871, 872 - Seicom ).
22
aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entfällt regelmäßig mit Aufgabe des hierdurch bezeichneten Betriebs. Einer Betriebsaufgabe steht eine wesentliche Änderung des Betriebs gleich, die dazu führt, dass der Verkehr den neuen Betrieb nicht mehr als Fortsetzung des alten ansieht (vgl. BGH, Urteil vom 14. Mai 1957 - I ZR 50/56, GRUR 1957, 550, 552 f. - Tabu II). Ausnahms- weise geht der Schutz nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und die Absicht sowie die Möglichkeit bestehen, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, dass die Stilllegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 - Seicom; Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 Rn. 29 = WRP 2013, 1473 - Baumann I). Die Frage, ob eine nur vorübergehende Nutzungsunterbrechung vorliegt, ist nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. Hierfür sind der Zeitraum , der Umfang und die Umstände der vorherigen Verwendung der Kennzeichnung sowie die Dauer und der Grund der Unterbrechung von Bedeutung (BGH, Urteil vom 2. Mai 2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 974 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA) sowie der Umstand, ob sich der Fortsetzungswille in entsprechenden Handlungen manifestiert hat oder aufgrund besonderer Umstände für den Verkehr nahelag (BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - I ZR 38/95, BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 177/99 Verkündet am:
28. Februar 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
Hotel Adlon
Abs. 1, § 49 Abs. 1 Satz 2

a) Beruht der Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens wegen
der langfristigen Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten
unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung
Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit, den Betrieb (hier: ein Hotel) am
historischen Standort fortzuführen, so kann die ursprüngliche Priorität wieder
aufleben, sofern der Name des Unternehmens aufgrund seiner Geltung
oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem neu eröffneten
Unternehmen wieder zugeordnet wird.

b) Der Erwerb eines gegenüber dem Klagezeichen älteren Markenrechts während
des laufenden Rechtsstreits, um Ansprüche des Gegners nur abzuwehren
, ist grundsätzlich kein zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes
und regelmäßig nicht sittenwidrig.
BGH, Urt. v. 28. Februar 2002 - I ZR 177/99 - Kammergericht
LG Berlin
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 28. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und
Dr. Schaffert

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 13. April 1999 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin, eine am 16. Januar 1989 in das Handelsregister eingetragene GmbH, betrieb in Berlin-Charlottenburg, A. platz unter der Bezeichnung "Café Adlon" ein Café, das sie zwischenzeitlich verpachtet hat. Sie ist Inhaberin der für
"Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch, Wild, Geflügel, Teigwaren, Eiern, Milch, Obst und Gemüse, konservierte und frische Salate; Soßen, einschließlich Salatsoßen; Spei-
seeis, feine Backwaren und Konditorwaren; Verpflegung von Gästen , auch auûer Haus"
am 4. Juli 1990 angemeldeten und am 12. November 1990 eingetragenen Marke Nr. 1 167 660 "Adlon".
Die Beklagte zu 1, die J. Hotel-Adlon F. KG, ist Bauherrin eines auf dem Grundstück Unter den Linden 75/77 im früheren Ost-Berlin errichteten Hotelgebäudes. In diesem betreibt die Beklagte zu 3, die K. AG, ein Hotel unter der Bezeichnung "Adlon". Die Beklagte zu 1 und die Beklagte zu 3 leiten Rechte zur Benutzung der Bezeichnung "Adlon" von der Beklagten zu 2, der F. Hotelentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, ab.
Auf dem Grundstück Unter den Linden 75/77 in Berlin hatten seit 1907 Lorenz Adlon und nach seinem Tod sein Sohn Louis Adlon, ab 1941 in der Rechtsform einer offenen Handelsgesellschaft, das Hotel "Adlon" betrieben. Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" waren die Eheleute Louis und Hedwig Adlon und eine "Adlon GmbH". Louis und Hedwig Adlon waren zudem Gesellschafter der offenen Handelsgesellschaft "Lorenz Adlon Weingroûhandlung".
Das Hauptgebäude des Hotels wurde am 3. Mai 1945 durch einen Brand zerstört. Nach dem Tod von Louis Adlon am 7. Mai 1945 trug das Amtsgericht Charlottenburg am 9. November 1956 die Auflösung der offenen Handelsgesellschaft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" und als Alleininhaberin des Unternehmens Frau Hedwig Adlon in das Handelsregister ein.
In Verträgen vom 18. Februar und 1. März 1957 verpflichtete sich Hedwig Adlon, das Hotelgrundstück Unter den Linden in Berlin und das Handelsgeschäft "Hotel Adlon Lorenz Adlon" auf Verlangen auf die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 3, die H. AG, zu übertragen. Der Vertrag vom 1. März 1957 enthielt eine entsprechende Verpflichtung von Hedwig Adlon und des weiteren Gesellschafters F. zur Übertragung der offenen Handelsgesellschaft Lorenz Adlon Weingroûhandlung.
Unter dem 16. April 1982 trug das Amtsgericht Charlottenburg auf Anregung der Industrie- und Handelskammer das Erlöschen der Handelsgesellschaften Adlon im Handelsregister ein. Nachdem die Löschungseintragungen am 30. November 1992 auf Veranlassung der verbliebenen Erben der inzwischen verstorbenen Hedwig Adlon wieder gelöscht wurden, übertrugen diese 1993 ihre Geschäftsanteile an den Gesellschaften verbunden mit dem Recht, den Namen "Adlon" und die Bezeichnung "Hotel Adlon" für ein Hotel in Berlin zu nutzen, auf die Beklagte zu 3. Mitte der 90er Jahre erwarb die Beklagte zu 2 von der Beklagten zu 3 und der M. K. & Co. GmbH sowie der K. Handelsgesellschaft mbH mit Verträgen vom 22. August 1994 und 14. Februar 1996 die Anteile an den unter "Hotel Adlon Lorenz Adlon GmbH & Co." und "Lorenz Adlon Weingroûhandlung GmbH & Co." firmierenden Gesellschaften.
Am 14. September 1994 räumte die Beklagte zu 2 der Beklagten zu 1 das Recht ein, den Namen "Adlon" und die Bezeichnung "Hotel Adlon" für das in Berlin an seinem historischen Ort wieder zu errichtende Hotel zu nutzen und durch den Betreiber eines Hotels führen zu lassen.
Die Beklagte zu 2 ist weiter Inhaberin der mit Priorität vom 24. April 1985 für
"heiûe und kalte Fertiggerichte, im wesentlichen bestehend aus Fleisch oder Fisch und Kartoffeln, Teigwaren, Reis; Mineralwasser und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Bier, alkoholische Getränke, nämlich Weine, Spirituosen, Liköre, Sekt; Verpflegung von Gästen"
eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 084 520 "Restaurant ADLON". Diese Marke hat die Beklagte zu 2 während des Rechtsstreits von der R. erworben. Diese hatte am 23. Juni 1992 mit der Klägerin eine Vereinbarung über die Nutzung des Zeichens "Adlon" getroffen, nach der die Klägerin sich verpflichtete, aus der Eintragung und Benutzung des Warenzeichens Nr. 1 167 660 sowie etwaigen Namensrechten keine Rechte gegen die R. herzuleiten und dieser eine Lizenzgebühr zu zahlen.
Die Klägerin hat eine Verletzung ihres Markenrechts und ihrer Bezeichnung "Café Adlon" durch die Beklagten geltend gemacht. Hierzu hat sie vorgetragen , alle Adlon-Firmen seien vor dem Zeitpunkt erloschen, zu dem ihre Kennzeichenrechte entstanden seien. Sie sei Rechtsnachfolgerin der S. Verwaltungsgesellschaft mbH, die ab 1982 das Café Adlon am A. platz in Berlin betrieben habe.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der
Bundesrepublik Deutschland das Zeichen "Adlon" für einen Hotelneubau und für den Betrieb eines Hotels am Pariser Platz in Berlin zu benutzen, insbesondere wenn dies an, auf oder in diesem Hotel oder in Ankündigungen, Werbung, Prospekten oder sonstigen Geschäftspapieren geschieht.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben den Standpunkt vertreten, ihnen stehe das Recht zur Benutzung des mit dem historischen Grundstück wegen des legendären Rufs des Hotels untrennbar verbundenen Namens "Adlon" zu. Die Beklagte zu 2 verfüge zudem im Verhältnis zur Klägerin über prioritätsältere Rechte an der Bezeichnung "Adlon". Die Stillegung der Handelsgesellschaften Adlon sei nur vorübergehend erfolgt. Rechte an der Bezeichnung seien nicht erloschen. Die Geltendmachung der Zeichenrechte durch die Klägerin sei rechtsmiûbräuchlich.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung ist erfolglos geblieben (KG Rep. 1999, 337).
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch der Klägerin verneint (§ 14 Abs. 5, § 15 Abs. 4 MarkenG). Zur Begründung hat es ausgeführt :

Die Klägerin sei zwar als Inhaberin des Kennzeichenrechts aktivlegitimiert. Als im Register eingetragene Inhaberin streite zu ihren Gunsten die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG.
Zwischen der Marke der Klägerin und den Zeichen der Beklagten bestehe auch Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Beklagten könnten sich jedoch einredeweise auf ältere Rechte berufen , die der Beklagten zu 2 zuständen. Die geschäftliche Bezeichnung "Adlon", über die die Beklagte zu 2 verfüge, weise eine Priorität von 1907 auf. In der Zeit von 1945 bis 1997, in der das Hotel nicht betrieben worden sei, seien die Rechte an der geschäftlichen Bezeichnung nicht erloschen. Es habe sich um eine vorübergehende Unterbrechung gehandelt. Maûgeblich hierfür sei die Verkehrsauffassung in dem Zeitpunkt, in dem die Benutzung wieder aufgenommen worden sei. Einen festen Zeitrahmen, der für die Annahme einer nur vorübergehenden Stillegung des Betriebs nicht überschritten werden dürfe, gebe es nicht. Es komme auf die Umstände des Einzelfalls an. Die Bezeichnung "Hotel Adlon" habe in der Zeit von 1907 bis 1945 einen legendären Ruf und damit eine besonders hohe Kennzeichnungskraft erworben. Die Erinnerung an den Hotelbetrieb habe sich bis zum Wiederaufbau des Hotels, der nach der Wiedervereinigung nahegelegen habe, ohne weiteres erhalten. Die Idee, das Hotel am historischen Standort im Ostteil der Stadt wiederzuerrichten, sei zu keiner Zeit aufgegeben worden. Der Betriebsaufnahme durch die Beklagte zu 3 hätten die Gesellschafter der Hotel Adlon OHG ausdrücklich zugestimmt.
Die Beklagten könnten der Klagemarke auch die Rechte aus der prioritätsälteren , von der R. erworbenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 084 520 entgegen-
halten. Der Erwerb dieser Marke durch die Beklagte zu 2 sei nicht unwirksam, auch wenn er nur erfolgt sei, um die Rechte der Klägerin entgegenzuhalten.
Ein Unterlassungsanspruch folge auch nicht aus § 15 Abs. 4 MarkenG. Selbst wenn die Klägerin Rechtsnachfolgerin der S. Verwaltungsgesellschaft mbH sei und für die Bezeichnung "Café Adlon" eine Priorität von 1982 in Anspruch nehmen könne, sei die geschäftliche Bezeichnung "Adlon" der Beklagten von 1907 prioritätsälter. Schlieûlich könnten die Beklagten der Klägerin auch die Rechte aus der von der R. erworbenen Marke entgegenhalten. Die Beklagte zu 2 sei in die Rechte aus der Vereinbarung mit der Klägerin eingetreten , nach der diese sich verpflichtet habe, keine Rechte aus der Klagemarke gegen die Marke der R. abzuleiten.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, daû der Klägerin kein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zusteht.

a) Es hat allerdings das Bestehen des Markenrechts der Klägerin und ihre Aktivlegitimation bejaht. Das ziehen die Beklagten zu Unrecht in Zweifel.
Für die Wirksamkeit des Markenrechts der Klägerin ist es unschädlich, daû diese nach der Gewerbeanmeldung den Betrieb des Cafés erst am 13. Januar 1992 aufgenommen, die Marke aber bereits am 4. Juli 1990 angemeldet hat. Zwar setzte unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Anmeldung und Eintragung einer Marke einen Geschäftsbetrieb voraus. Dabei
reichte es aber aus, daû der Zeicheninhaber innerhalb angemessener Frist den Betrieb eröffnete, wie dies vorliegend der Fall ist (vgl. BGH, Urt. v. 26.3.1971 - I ZR 84/69, GRUR 1971, 309, 310 f. - Zamek II; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht , 12. Aufl., § 1 Rdn. 17; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 14).
Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG gilt die Klägerin aufgrund ihrer Eintragung als Markeninhaberin im Register bis zum Nachweis des Gegenteils auch als alleinige materiell berechtigte Inhaberin (vgl. BGH, Urt. v. 19.4.2001 - I ZR 238/98, GRUR 2002, 190, 191 = WRP 2001, 1328 - DIE PROFIS, m.w.N.). Diese Vermutung haben die Beklagten nicht entkräftet. Die Beklagte zu 3 hat sich zwar auf § 27 Abs. 2 MarkenG berufen, wonach die zu einem Geschäftsbetrieb gehörende Marke im Zweifel von der Übertragung oder dem Übergang des Geschäftsbetriebs erfaût wird. Hierzu hat die Beklagte zu 3 geltend gemacht, seit 1997 werde das Café nicht mehr von der Klägerin, sondern der "G. Gesellschaft mbH" betrieben. Dies reicht aber nicht aus, um vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 27 Abs. 2 MarkenG auszugehen. Nach dem unstreitigen Vortrag der Klägerin hat sie den Geschäftsbetrieb nur verpachtet. Die Verpachtung eines Unternehmens, die dem Pächter lediglich ein Nutzungsrecht einräumt (§ 581 Abs. 1 Satz 1, §§ 99, 100 BGB), stellt keine Übertragung des Geschäftsbetriebs i.S. des § 27 Abs. 2 MarkenG dar.

b) Rechtsfehlerfrei - und in der Revisionsinstanz unbeanstandet - hat das Berufungsgericht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "Adlon" und den angegriffenen Bezeichnungen der Beklagten bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

c) Die Revision wendet sich im Ergebnis ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte zu 2 verfüge mit der geschäftlichen Bezeichnung "Adlon" und "Hotel Adlon" mit einer Priorität von 1907 über ein gegenüber der Marke der Klägerin älteres Recht i.S. des § 12 MarkenG, das die Beklagten einredeweise im Verletzungsprozeû geltend machen können.
aa) Das Berufungsgericht ist allerdings davon ausgegangen, der Schutz des Unternehmenskennzeichens "Adlon" oder "Hotel Adlon" sei nicht verlorengegangen , weil die Unterbrechung des Betriebs des Hotels Adlon in der Zeit von 1945 bis 1997 nur als vorübergehend anzusehen sei. Dem kann nicht beigetreten werden.
Schutzfähig im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG ist grundsätzlich nur die Bezeichnung eines Unternehmens, das sich auch am geschäftlichen Verkehr beteiligt. Denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens greift nur ein, wenn der Gebrauch einer Bezeichnung durch einen anderen geeignet ist, Verwechslungen mit dem Zeichen des Berechtigten hervorzurufen. Dagegen entfällt der Schutz des Unternehmenskennzeichens im Regelfall, wenn der Berechtigte den Betrieb des von ihm geführten Unternehmens aufgibt. Ausnahmsweise geht der Schutz des Unternehmenskennzeichens gleichwohl nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und wenn die Absicht und die Möglichkeit gegeben sind, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, so daû die Stillegung nach der dafür maûgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1961 - I ZR 2/60, GRUR 1961, 420, 422 = WRP 1961, 254 - Cuypers, insoweit in BGHZ 34, 345 nicht abgedruckt; Urt. v. 9.3.1962 - I ZR 149/60, GRUR 1962, 419, 420 - Leona; BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange). Im Fall einer Betriebsauf-
nahme ist die Auffassung des Verkehrs in dem Zeitpunkt maûgeblich, zu dem das Unternehmen wieder am geschäftlichen Verkehr teilnimmt (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1959 - I ZR 126/58, GRUR 1960, 137, 140 = WRP 1960, 23 - Astra; BGH GRUR 1961, 420, 422 - Cuypers; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 126). Zu diesem Zeitpunkt muû der Verkehr das heutige Unternehmen trotz der Dauer der Stillegung noch als Fortsetzung des ursprünglichen Geschäftsbetriebs ansehen.
Im Streitfall kann nicht davon ausgegangen werden, daû diese Voraussetzungen für eine vorübergehende Unterbrechung vorliegen. Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung, worauf die Revision zutreffend hinweist, wesentliche Umstände auûer acht gelassen.
Das Hotelgrundstück lag im ehemaligen Ostsektor von Berlin. 1952 wurde der ausgebrannte Teil des Hotels abgebrochen. Mit dem Wiederaufbau des Hotels und dem Betrieb unter der Bezeichnung "Adlon" durch die DDR konnte nicht gerechnet werden. Konkrete Anhaltspunkte für seine gegenteilige Annahme hat das Berufungsgericht nicht aufgezeigt. Ein Aufbau zur Zeit der DDR ist auch nicht erfolgt. Das Berufungsgericht hat auch keine Feststellungen dazu getroffen, daû die Unternehmen "Lorenz Adlon Weingroûhandlung" und "Hotel Adlon Lorenz Adlon" in einem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten geblieben sind. Am 16. April 1982 wurde auf Anregung der Industrieund Handelskammer das Erlöschen beider Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Selbst wenn von der Absicht von Hedwig Adlon bis 1967 und später ihrer Erben sowie der Beklagten zu 3 auszugehen ist, den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen, fehlte es über mehr als 40 Jahre an der Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb auf dem ursprünglichen Hotelgrundstück auszuüben. Eine Fortsetzung des Hotelbetriebs an anderer Stelle als dem ursprünglichen
Hotelgrundstück in Westberlin ist dagegen jederzeit möglich gewesen und führt ebenfalls nicht zur Annahme einer nur vorübergehenden Stillegung des Geschäftsbetriebs. Selbst bei der wegen einer erzwungenen Unterbrechung der kennzeichenmäûigen Benutzung für ein Hotel am alten Standort gebotenen groûzügigen Betrachtungsweise (vgl. hierzu BGHZ 136, 11, 22 - L'Orange) ist die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts nicht gerechtfertigt. Es fehlen Handlungen oder besondere Umstände, die für den Verkehr auch noch in den achtziger Jahren nach erfolgter Firmenauflösung die Möglichkeit einer Fortsetzung des Unternehmens durch die Erben von Frau Hedwig Adlon oder die Beklagte zu 3 als naheliegend erscheinen lieûen. Danach ist der heutige Hotelbetrieb "Adlon" nicht mehr als Fortsetzung des 1945 eingestellten ursprünglichen Hotelbetriebs aufzufassen.
bb) Gleichwohl kann die Beklagte zu 2 für sich die Priorität des Unternehmenskennzeichens "Adlon" von 1907 in Anspruch nehmen. Der Senat hat bereits in der "L'Orange"-Entscheidung ausgeführt, daû der infolge staatlicher Zwangsmaûnahmen eingetretene Verlust der Priorität eines Unternehmenskennzeichens bei Wiederaufnahme der erloschenen Firma ausnahmsweise überbrückt werden kann, sofern der Name des Unternehmens aufgrund seiner Geltung oder Berühmtheit dem Verkehr in Erinnerung geblieben ist und dem wiedereröffneten Unternehmen zugeordnet wird (BGHZ 136, 11, 26 f.; ebenso Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 80 a.E.; vgl. auch: v. Gamm, Wettbewerbsrecht , 5. Aufl., Kap. 56 Rdn. 44). Dem durch staatliche Zwangsmaûnahmen eingetretenen Verlust der Priorität ist der Fall vergleichbar, in dem die langfristige Einstellung des Betriebs nicht auf einer selbstbestimmten unternehmerischen Entscheidung, sondern auf der durch die Teilung Deutschlands eingetretenen Unmöglichkeit beruht, das gegen Ende des Krieges zerstörte Hotel am historischen Standort fortzuführen.

Dem Markenrecht ist auch die Vorstellung nicht fremd, daû materiellrechtlich nicht mehr bestehende Rechte mit der ursprünglichen Priorität wieder aufleben können. So erlangt eine wegen Nichtbenutzung löschungsreife Marke erneut mit der ursprünglichen Priorität Schutz, wenn sie wieder benutzt wird (vgl. § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Lediglich gegenüber Zwischenrechten, die während der Löschungsreife entstanden sind, ist der Schutz eingeschränkt mit der Rechtsfolge einer Koexistenz der Kollisionszeichen (vgl. zum WZG: BGH, Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 291 = WRP 1994, 252 - Malibu; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 255; zum Markengesetz: BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 61 f. = WRP 2001, 1211 - ISCO; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rdn. 21; Althammer/Klaka, Markengesetz , 6. Aufl., § 49 Rdn. 19).
Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang die Voraussetzungen einer derartigen Überbrückung des Prioritätsverlustes der ursprünglichen Bezeichnung "Adlon" rechtsfehlerfrei festgestellt. Es ist davon ausgegangen , daû die Bezeichnung eine besonders hohe Kennzeichnungskraft erworben und sich die Erinnerung an das Hotel in der Bevölkerung erhalten hat. Es hat weiter angenommen, das Kennzeichen werde dem wieder in Betrieb genommenen Hotel der Beklagten zugeordnet, weil es im Zusammenhang mit dem Hotelneubau verwendet wird, der auf dem Grundstück des früheren Hotels Adlon errichtet worden ist.
cc) Die Beklagten zu 1 und zu 3 können sich im vorliegenden Rechtsstreit auch einredeweise auf die Position der Beklagten zu 2 berufen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, daû der Inhaber eines prioritätsälteren Zeichens einem Dritten die Benutzung des Zeichens schuldrechtlich gestatten kann und
dieser in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB berechtigt ist, diese bessere Position gegenüber dem Anspruchsteller geltend zu machen (vgl. BGHZ 122, 71, 73 f. - Decker).
Mit dem Vertrag vom 14. September 1994 hat die Beklagte zu 2 der Beklagten zu 1 und der Beklagten zu 3 als Betreiberin des Hotels das Recht eingeräumt , die in Rede stehenden Bezeichnungen zu nutzen.
Ohne Erfolg macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, das Recht an dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten sei entfallen, weil die Beklagten zu 1 und zu 2 keine Weingroûhandlung und kein Hotel betrieben, was auch nach ihren Satzungen ausgeschlossen sei. Es ist grundsätzlich zulässig , einem Dritten die Benutzung eines Unternehmenskennzeichens zu gestatten (vgl. BGH, Urt. v. 21.3.1985 - I ZR 190/82, GRUR 1985, 567, 568 = WRP 1985, 410 - Hydair; Groûkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 177; Ingerl/ Rohnke aaO Vor §§ 27-31 Rdn. 6). Für den Erhalt des Unternehmenskennzeichens ist es nicht erforderlich, daû die Beklagte zu 2 ein Hotel selbst betreibt.
Anhaltspunkte für eine Irreführung des Verkehrs durch die Kennzeichnung der Beklagten bestehen nicht. Die Bezeichnung blieb durch die Errichtung des Hotelneubaus seitens der Beklagten zu 1 und die Benutzung des Kennzeichens durch die Beklagte zu 3, die das neu errichtete Hotel Adlon betreibt, mit der tatsächlichen Betriebsstätte verbunden.

d) Im übrigen bleiben die Angriffe der Revision ebenfalls erfolglos, soweit sie sich gegen die Annahme des Berufungsgerichts richten, die Beklagten könnten der Klagemarke auch aufgrund der von der R. erworbenen Marke ein prioritätsälteres Recht entgegenhalten.

aa) Die Revision meint, die Beklagten könnten sich auf diese Marke nicht berufen, weil die Beklagte zu 2 die Marke erst während des Rechtsstreits erworben habe, um die zeichenrechtliche Stellung der Klägerin zu schwächen. Die Beklagten könnten wegen dieser zu miûbilligenden Zielsetzung Zeichenrechte aus der Marke nicht gegen die Klägerin geltend machen. Dem kann nicht zugestimmt werden. Zwar kann der Erwerb eines Markenrechts sittenwidrig nach § 1 UWG, § 826 BGB und dem Markeninhaber der Schutz aus der Marke zu versagen sein, wenn der Markenerwerb zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 3.11.1994 - I ZR 71/92, GRUR 1995, 117, 120 f. = WRP 1995, 96 - NEUTREX; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000). Das hat das Berufungsgericht jedoch ohne Rechtsfehler verneint. Die Beklagten benutzen die von der R. erworbene Marke nicht, um die Klägerin zu behindern, sondern nur um Ansprüche der Klägerin abzuwehren. Dies ist, auch wenn das ältere Zeichenrecht erst während eines laufenden Rechtsstreits erworben wird, grundsätzlich unbedenklich.
bb) Unzutreffend ist auch der von der Revision vertretene Standpunkt, die Klägerin habe aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung mit der R. vom 23. Juni 1992 ein ausschlieûliches Nutzungsrecht für Berlin an dieser Marke erlangt, in das die Beklagte zu 2 durch den Markenerwerb eingetreten sei. Aus der Vereinbarung der R. mit der Klägerin, insbesondere aus den Abschnitten II 1 und III 1, auf die die Revision für ihren gegenteiligen Standpunkt abstellt , ergibt sich kein Anhalt dafür, daû die R. als Lizenzgeberin ihre Marke für Berlin nicht mehr nutzen durfte. Der räumlichen Beschränkung des der Klägerin eingeräumten Nutzungsrechts und der Zahlung des Lizenzentgelts von 45.000 DM zuzüglich Umsatzsteuer läût sich dies nicht entnehmen.

cc) Schlieûlich rügt die Revision ohne Erfolg, die von der R. erworbene Marke berechtige die Beklagten nicht, die Bezeichnung "Adlon" firmenmäûig und als Bezeichnung eines Hotels zu benutzen. Der Zeicheninhaber ist - sofern nicht ältere Rechte Dritter entgegenstehen - grundsätzlich berechtigt, seine Marke auch firmenmäûig zu verwenden und zu versuchen, sich dadurch die Kennzeichnungskraft eines Unternehmenskennzeichens zu verschaffen (vgl. BGHZ 19, 23, 29 - Magirus). Das kann die Klägerin aufgrund einer prioritätsjüngeren Marke nicht verhindern.
2. Das Berufungsgericht hat mit Recht auch einen Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 15 Abs. 4 MarkenG verneint.

a) Die Beklagten können sich insoweit ebenfalls aufgrund der geschäftlichen Bezeichnung "Adlon" mit einer Priorität von 1907 auf ein älteres Kennzeichenrecht berufen. Die Klägerin nimmt für die Bezeichnung "Café Adlon" eine Rechtsnachfolge nach der S. Verwaltungsgesellschaft mbH in Anspruch und leitet daraus eine Priorität von 1982 ab.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht der Klägerin den aus § 15 Abs. 4 MarkenG abgeleiteten Unterlassungsanspruch zudem aufgrund der Abgrenzungsvereinbarung der Klägerin mit der R. vom 23. Juni 1992 versagt. In dieser Vereinbarung, in die die Beklagte zu 2 als Rechtsnachfolgerin der R. eingetreten ist, hat sich die Klägerin in Abschnitt II 2 verpflichtet, aus der Eintragung und Benutzung ihres Warenzeichens sowie etwaigen Namensrechten keinerlei Rechte gegen die R. herzuleiten. Zu den Namensrechten der Klägerin hat das Berufungsgericht, ohne dies ausdrücklich anzuführen, mit Recht auch die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin gezählt. Entgegen der Rüge der
Revision verstöût die Auslegung der Verzichtsklausel durch das Berufungsgericht nicht gegen die Lebenserfahrung. Denn die Klägerin verfügt nicht, wie die Revision geltend macht, über ein im Verhältnis zur R. als Lizenzgeberin ausschlieûliches Lizenzrecht (vgl. Abschnitt II 1 d bb).
III. Die Revision war daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert
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a) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass zwischen den Parteien wegen der seit Jahrzehnten unbeanstandet nebeneinander benutzten Unternehmenskennzeichen "Peek & Cloppenburg KG" eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage besteht, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen anzuwenden sind (vgl. BGH, Urteil vom 31. März 2010 - I ZR 174/07, GRUR 2010, 738 Rn. 16 und 20 = WRP 2010, 880 - Peek & Cloppenburg I; BGH, GRUR 2013, 397 Rn. 17 - Peek & Cloppenburg III).

Tenor

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Endurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 28.02.2014, Az.: 4 HK O 596/13 wird zurückgewiesen.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Berufungsverfahrens.

III. Das angefochtene Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Das Berufungsurteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Beklagte kann die Vollstreckung durch die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden falls die Klägerin nicht vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Beschluss

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

A.

Die Parteien streiten um Markenlöschung.

Der Geschäftsführer der Beklagten, Helmut P. Gauff, ist der Vater des weiteren Geschäftsführers der Beklagten, Uwe Gauff, und des Geschäftsführers der persönlich haftenden Gesellschafterin der Klägerin, Gerhard H. Gauff. Er gründete 1958 die Firma Ingenieurbüro Gauff. Die Klägerin wurde 1966 gegründet, die Beklagte 1988.

Die Beklagte ist Inhaberin der am 02.08.2007 angemeldeten und am 08.10.2008 eingetragenen Wortmarke „Gauff (Nr. 30750881), der am 10.09.2007 angemeldeten und am 21.05.2008 eingetragenen Wort-Bildmarke „GAUFF“ (Nr. 30759119), der am 16.06.2010 angemeldeten und am 29.07.201.0 eingetragenen Wortmarke „Gauff Gruppe“ (Nr. 302010036158) sowie der am 30.01.2012 angemeldeten und am 23.05.2012 eingetragenen Wortmarke „GAUFF BLUE“ (Nr. 302012011697). Die Klägerin begehrt die Löschung dieser Marken.

Sie macht geilend, sie habe die Bezeichnung „Gauff von Beginn an als prägenden Teil ihres Unternehmenskennzeichens verwendet. Bei dem Kürzel „JBG“ handele es sich nur um einen Hinweis auf einzelne Unternehmen in der „Gauff Gruppe“. Sie stützt ihren Löschungsanspruch auf ihre geschäftliche Bezeichnung nach §§ 5, 12 MarkenG sowie nachrangig auf eine von ihr behauptete Benutzungsmarke.

Die Beklagte ist der Klage entgegen getreten. Sie hat die Existenz einer Benutzungsmarke der Klägerin bestritten. Die Klägerin habe unterschiedliche Zeichen, aber nur die Buchstabenkombination „JGB“ dauerhaft benutzt, weiche als Herkunftsbezeichnung geeignet sei. Dagegen verwende die Beklagte die Bezeichnung „Gauff selbst markenmäßig. Sie beruft sich auf eine langjährige Co-Existenzlage durch beiderseitige Verwendung des Namens „Gauff“ im Firmenkennzeichen, so dass eine angebliche Priorität im Verhältnis zwischen den Parteien nicht maßgeblich sei und die Klägerin diese den streitgegenständlichen Marken nicht entgegenhalten könne. Im Übrigen hat sie die Verwechslungsgefahr in Abrede gestellt. Außerdem beruft sie sich auf §§ 51, 21 MarkenG.

Wegen der weiteren Einzelheiten der tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen beider Parteien sowie der in erster Instanz gestellten Anträge wird auf den Tatbestand des Ersturteils Bezug genommen, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, in die Löschung der streitgegenständlichen Marken einzuwilligen. Es hat die Löschungsansprüche aus §§ 12, 51 Abs. 1, 55 MarkenG bejaht. Die Klägerin sei Inhaberin eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichenrechts nach § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Firma der Klägerin werde in erster Linie durch den namensmäßigen Bestandteil „Gauff geprägt. Die Bestandteile „Ingenieure“ und „GmbH & Co. KG“ seien nicht kennzeichnungskräftig. „H.P.“ werde als Abkürzung des Vornamens erkannt. Das Kürzel „JBG“, das aus sich heraus nicht verständlich sei, habe allenfalls schwache Kennzeichnungskraft. Die Klägerin genieße Schutz ihrer vollständigen Unternehmensbezeichnung sowie des Unternehmensschlagworts „Gauff. Der Namensbestandteil „Gauff sei ebenfalls bei der Beklagten prägend und als Unternehmensschlagwort schutzfähig. Die Löschungsklage habe nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen Erfolg. Aufgrund mehrjähriger Duldung der Firma der Beklagten durch die Klägerin bestehe zwischen den Parteien eine Gleichgewichtslage, welche die Verwendung des Namens „Gauff als Unternehmenskennzeichen durch die Beklagte rechtfertige. Die bestehende Gleichgewichtslage sei jedoch durch die Markenanmeldungen gestört worden. Ein markenmäßiger Gebrauch eines Namens sei nach der Rechtsprechung des BGH nämlich allenfalls unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt, wenn besonders gewichtige Gründe dafür vorliegen. Solche seien nicht gegeben. Ein Bedürfnis für die Eintragung der streitgegenständlichen Marken habe die Beklagte nicht dargetan, da sie gegen die Verwendung der Bezeichnung durch Dritte aus ihrem Unternehmenskennzeichen nach § 15 MarkenG vorgehen könne. Bei bestehender Dienstleistungsähnlichkeit, mindestens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des prägenden Bestandteils „Gauff in beiden sich gegenüberstehenden Zeichen liege Verwechslungsgefahr vor. Das Unternehmensschlagwort der Klägerin „Gauff und die streitgegenständlichen Marken seien verwechslungsfähig. Auch die Wort-Bildmarke „GAUFF“ sowie die beiden Wortmarken „Gauff Gruppe“ und „GAUFF BLUE“ würden durch den Bestandteil „Gauff geprägt, da „Gruppe“ beschreibend sei und „BLUE“ keine herkunftsweisende Funktion erkennen lasse. Soweit die Marken auch für Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen worden seien, die bisher nicht zum Geschäftsgegenstand der Beklagten gehört hätten, habe ebenfalls Löschung zu erfolgen, da insoweit eine unzulässige Ausweitung der Waren bzw. Dienstleistungen vorläge, für die die Bezeichnung „Gauff als Unternehmenskennzeichen verwendet werden dürfe. Die Voraussetzungen der von der Beklagten eingewandten Verwirkung gemäß § 21 MarkenG lägen nicht vor. Die 5-Jah-res-Frist in § 21 Abs. 1 MarkenG sei ab Markeneintragung zu berechnen und hier bis zur Löschungsaufforderung vom 06.12.2012 bzw. bis zur Zustellung der Klage am 26.03.2013 nicht verstrichen.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung. Sie rügt das Landgericht habe die Bedeutung des Bestandteils „JBG“ bei der Kennzeichnung der Klägerin verkannt und sei daher zu einer fehlerhaften Bewertung der Gleichgewichtslage unter dem Gesichtspunkt des Rechts der Gleichnamigen gelangt. Es habe dabei die Kennzeichnungspraxis und Kennzeichnungsstrategie der Klägerin außer Acht gelassen. Seit ihrer Gründung sei diese unter der Verwendung der Bezeichnung „JBG“ aufgetreten und habe selbst nicht „Gauff, sondern gerade „JBG“ als den prägenden, da kennzeichnungskräftigen Bestandteil ihrer Firma angesehen. Sie stelle in ihrer Kommunikation das Kürzel auch graphisch in den Vordergrund. Es habe sich daher auf beiden Seiten nicht der prägende Bestandteil der Bezeichnung „Gauff gegenübergestanden, sondern die Bezeichnung „Gauff“ und „JBG“. Außerdem habe das Landgericht die Rechtsprechung zum Gleichnamigen-recht fehlerhaft angewandt. Dies ergebe sich schon aus der falschen Bestimmung der sich gegenüberstehenden Kennzeichen. Eine Erhöhung der Verwechslungsgefahr sei durch die Eintragung der streitgegenständlichen Marken nicht eingetreten. Bei der Wort-Bildmarke „Gauff und der Wortmarke „GAUFF BLUE“ werde durch die Verwendung des graphischen Elements und des weiteren Wortbestandteils die Abgrenzung zwischen den streitgegenständlichen Kennzeichen gerade gefestigt. Durch die Wortmarken „Gauff“ und „Gauff Gruppe“ werde lediglich die bisherige Kennzeichnungspraxis der Beklagten fortgesetzt. Da die Beklagte aufgrund ihres langjährigen Auftritts unter Verwendung der Bezeichnung „Gauff bereits Kennzeichenrechte in Form einer Benutzungsmarke erworben habe, führe die Markeneintragung nicht zu einer Ausweitung des bestehenden Kennzeichenschutzes. Die Beklagte habe auch ein berechtigtes Interesse an der Markenanmeldung, da das Unternehmenskennzeichen nur beschränkte Rechte gewährleiste. Fehlerhaft habe das Landgericht auch die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen beurteilt. Die Wortmarke „Gauff und die Wort-Bildmarke „GAUFF“ weise im Bezug auf die Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 39 bis 41,44 keine Ähnlichkeit zum Geschäftsbereich der Klägerin auf. Dies gelte für die Wortmarken „Gauff Gruppe“ und „GAUFF BLUE1' hinsichtlich der Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 ebenfalls. Außerdem habe das Landgericht nicht ausreichend berücksichtigt, dass die Beklagte nicht nur von einer Duldung der Anmeldung der streitgegenständlichen Marken, sondern auch von deren Billigung ausgehen habe können.

Die Beklagte beantragt daher unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth {Az.: 4 HK O 596/13) die Klage abzuweisen.

Die Klägerin beantragt Zurückweisung der Berufung.

Sie verteidigt das Ersturteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

Eine Beweisaufnahme hat nicht stattgefunden.

Gründe

B.

I. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht hat das Landgericht einen Löschungsanspruch der Klägerin aus §§ 12, 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Die zutreffende Begründung macht sich der Senat zu eigen und verweist zur Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auch auf die Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils. Lediglich ergänzend zum Berufungsvorbringen ist Folgendes auszuführen.

1. Das Landgericht ist zu Recht von einer kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage zwischen den Parteien ausgegangen, auf die die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen entsprechend anzuwenden sind.

a) Dabei hat es zutreffend angenommen, dass der in § 51 Abs. 1, § 12 MarkenG geregelte ältere Zeitrang einer geschäftlichen Bezeichnung als Voraussetzung einer auf Löschung einer Marke gerichteten Klage dann nicht maßgebend ist, wenn der Streitfall nach den zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen ist. Diese Grundsätze sind im Hinblick auf die gemäß § 15 Abs. 4 und 5 MarkenG gegen die Benutzung einer geschäftlichen Bezeichnung gerichteten Ansprüche im Rahmen des §-23 Nr. 1 MarkenG zu berücksichtigen. Sie können aber auch einem auf Einwilligung in die Löschung der Marke gerichteten Anspruch gemäß § 12 MarkenG entgegengehalten werden. Denn § 12 MarkenG setzt voraus, dass dem Inhaber des älteren Zeichenrechts die Befugnis zusteht, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies bestimmt sich sowohl nach den Voraussetzungen als auch den Schranken der Verletzungstatbestände im Sinne der §§ 14,15 MarkenG und damit auch der Schrankenbestimmung des § 23 MarkenG (BGH WRP 2011, 1171 ff-Gartencenter Pötschke - m.w.N.).

b) Zwischen den Parteien besteht eine kennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage, da ihre Unternehmenskennzeichen verwechslungsfähig sind und sie diese jahrelang unbeanstandet nebeneinander benutzt haben.

aa) Erfolglos beanstandet die Berufung die Annahme einer Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den Unternehmenskennzeichen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. § 15 Abs. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, wobei von einer Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen, der Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien auszugehen ist und ein größerer Abstand der Tätigkeitsgebiete durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung, etwa BGH GRUR 2008,1102 ff - Haus & Grund I).

(1) Die Einwände gegen die Bejahung der Zeichenähnlichkeit sind unbegründet.

(a) Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck zu vergleichen. Hierbei gelten allerdings für Unternehmenskennzeichen besondere Regeln. Denn gerade Unternehmenskennzeichen - insbesondere Firmennamen - bestehen häufig aus mehreren Bestandteilen, teils frei gewählten, teils aber auch handelsbzw. gesellschaftsrechtlich vorgeschriebenen Sachangaben und Rechtsformzusätzen und der Verkehr neigt daher grundsätzlich dazu, längere Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen und Bestandteile an Stelle der vollständigen Bezeichnung zu verwenden (Ingerl-Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 15 Rn 56 m.w.N.). Danach ist häufig nicht auf das Unternehmenskennzeichen in seiner Gesamtheit abzustellen, sondern es können z.B. Fir-menschlagworte und Firmenabkürzungen isoliert Gegenstand der Verwechslungsprüfung sein. Genießt ein Teil einer geschäftlichen Bezeichnung gesonderten kennzeichenrechtiichen Schutz als Firmenschlagwort, ist dieser gesondert geschützte Teil maßgeblich. Die Maßgebiichkeit des Gesamteindrucks schließt es nicht aus, einem einzelnen Zeichenbestandteil unter bestimmten Voraussetzungen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen daher im Falle der Übereinstimmung der Zeichen in ihren jeweils prägenden Bestandteilen zu bejahen (BGH -Haus und Grund I a.a.O.).

(b) Der Senat teilt die Auffassung des Landgerichts, dass die Unternehmenskennzeichen beider Parteien durch den Familiennamen „Gauff“ geprägt werden, der geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Eigennamen, deren Infunktion die Individualisierung bzw. Identifizierung von Personen ist, dienen seit jeher der Unterscheidung und verkörpern geradezu den Grundfall eines unterscheidungskräftigen Kennzeichens (GRUR 2014, 389 ff, BPatG - Manuel Luciano/Luciano). Zwar gibt es keinen Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken allein oder vorrangig am Nachnamen orientiert. Liegen besondere Umstände vor, kann bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Nachnamen in der Gesamtbezeichnung aber eine prägende Wirkung zugewiesen werden (BGH, GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May). Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der klägerischen Bezeichnung der Vorname lediglich in abgekürzter Form H.P. verwendet wird und daher zurücktritt. Auch der BGH sieht bei der Verwendung von Familiennamen als Teil einer Geschäftsbezeichnung, selbst bei Fehlen einer besonderen Eigenart des Namens (Allerweltsna-men) ein klassisches Kennzeichnungs- und Unterscheidungsmittel, da der Verkehr daran gewöhnt ist, dass Personen durch ihren Nachnamen bezeichnet werden und sich selbst mit diesem bezeichnen (BGH - Haus und Grund I a.a.O.). Vorliegend handelt es sich bei dem Namen „Gauff, wie das Landgericht zutreffend feststellt, um einen kurzen einprägsamen Namen, der sich als Firmenschlagwort anbietet.

Demgegenüber haben die den Unternehmensgegenstand und die Gesellschaftsform bezeichnenden Bestandteile, bei der Klägerin Ingenieure und GmbH & Co.KG bzw. auf Beklagtenseite GmbH & Co. Engineering KG, nur eine beschreibende und keine prägende Funktion.

Entgegen der Auffassung der Berufung sieht der Senat in der nachgestellten Abkürzung „JBG“ nicht den entscheidenden prägenden Bestandteil des Unternehmenskennzeichens der Klägerin, der auch vom Verkehr als Firmenschlagwort erkannt und verstanden wird. Insofern weist das Landgericht zutreffend darauf hin, dass aus der aus sich heraus nicht verständlichen Abkürzung, anders als bei dem verwendeten Familiennamen, nicht ohne weiteres ein Bezug zur Klägerin hergestellt werden kann und dass diejenigen, denen „JBG“ als Abkürzung für Ingenieurbüro Gauff geläufig ist, sich auch wieder an diesem Familiennamen orientieren und ihn verwenden werden. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass sich der Name am Anfang der Unternehmensbezeichnung befindet und das Element „JBG“ nachgestellt wird, der Verkehr aber den am Beginn einer Bezeichnung befindlichen Bestandteilen mehr Aufmerksamkeit beimisst.

Die prägende Kraft des Familiennamens wird auch nicht durch die von der Berufung dargestellte Kennzeichenpraxis der Klägerin sowie den Umstand, dass die Buchstabenkombination „JBG“ in graphisch hervorgehobener Weise in der unteren Hälfte eines schwarzen oder dunkelblauen Quadrats dargestellt wird, aufgehoben, insofern verweist das Landgericht zutreffend darauf, dass die Abkürzung „JBG“ regelmäßig nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit „Gauff Ingenieure“ bzw. „GAUFF Ingenieure“, wie aus den Anlagen K 2, K 10 -13, K 15, K 25, K 35 - 37, K 42, K 44 -45 und K 49 ersichtlich, verwendet wird. Dabei bleibt, trotz graphischer Herausstellung der Bezeichnung „JBG“ die Verbindung zum Familiennamen „Gauff als wesentliches Element. Gleiches ergibt sich auch aus den als Anlagen BB 6 bis BB 14 vorgelegten Rechnungen und weiteren Unterlagen BB 15 - BB 28 der Klägerin sowie den beklagtenseits übergebenen Anlagen B 7, B 16, BK 6 - BK 9, BK 20. Soweit die Abkürzung „JBG“ zur internen Unterscheidung im Rahmen der Gauff-Gruppe verwendet wird, ist dies für die Außenwirkung ohne Bedeutung.

(2) Neben der Zeichenähnlichkeit der Unternehmenskennzeichen aufgrund der Identität der beiden prägenden Firmenschlagworte hat das Landgericht auch bei Annahme deren mindestens durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, die Branchenähnlichkeit zutreffend bejaht. Dabei hat es darauf abgestellt, dass die Tätigkeitsbereiche der Parteien zum Teil identisch sind bzw. in benachbarten sich ergänzenden Geschäftsfeldern liegen.

bb) Die Parteien haben ihre Unternehmenskennzeichen jahrelang unbeanstandet nebeneinander benutzt.

2. Das Landgericht hat die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zum Gleichnami-genrecht auch fehlerfrei angewandt und zu Recht in der Anmeldung der streitgegenständlichen Marken, die mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechslungsfähig sind, eine nicht gerechtfertigte Störung der Gleichgewichtslage gesehen.

a) Nach den Grundsätzen des Gleichnamigenrechts kann der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichenrechts dem Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts die Nutzung des Zeichens nicht allein unter Berufung auf seinen zeitlichen Vorrang untersagen und damit in dessen redlich erworbenen Besitzstand eingreifen, sondern muss die Nutzung des Zeichens durch den Inhaber des prioritätsjüngeren Kennzeichenrechts trotz bestehender Verwechslungsgefahr grundsätzlich dulden. Der Inhaber eines Kennzeichenrechts muss es allerdings in aller Regel nur dann hinnehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um der Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (BGH - Gartencenter Pö.tschke a.a.O.).

b) Zutreffend hat das Landgericht angenommen, dass die zwischen den Parteien bestehende Gleichgewichtslage durch die streitgegenständlichen, mit den Kennzeichen rechten der Klägerin verwechslungsfähigen Marken gestört wird.

aa) Denn auch die angegriffen Marken sind, entgegen der Auffassung der Berufung, mit dem Unternehmenkennzeichen der Klägerin verwechslungsfähig.

(1) Der in Alleinstellung von der Beklagten als Marke eingetragene Familienname „Gauff“ ist, wie oben ausgeführt, auch der prägende Bestandteil des Klagezeichens. Entgegen der Auffassung der Berufung wird weder bei der Wort-/Bildmarke „Gauff“ durch die graphische Gestaltung noch bei den Wortmarken „GAUFF BLUE“ und „Gauff Gruppe“ durch die jeweils hinzugefügten Begriffe das Erforderliche und Geeignete getan, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Bildliche Zusätze genügen dabei als ausreichendes Unterscheidungskriterium nicht, da sie zur verbalen namensmäßigen Benennung nicht geeignet sind (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 23 Rn 41). Dem Zusatz „BLUE“ kommt ebenfalls keine unterscheidungskräftige Bedeutung zu. Durch den Begriff „Gruppe“ wird die Verwechslungsgefahr sogar verstärkt, da beide Unternehmen in der selben Branche tätig sind und eine Zusammengehörigkeit der Firmen suggeriert wird.

(2) Anders als die Beklagte meint, konnte das Landgericht auch von hinreichender Warenbzw. Dienstleistungsähnlichkeit bezüglich der von den eingetragenen Marken geschützten Tätigkeitsbereichen in den Klassen 9, 16, 35, 36, 39, 40, 41, 44 ausgehen. Die betroffenen Waren und Dienstleistungen beziehen sich jedenfalls auf nahestehende Branchen des Ingenieurswesen, der Ver- und Entsorgung, Planung und Bauindustrie. Soweit CDs, Computerprogramme und Druckerzeugnisse betroffen sind, kommen ebenfalls thematische Überschneidungen in Betracht.

Zutreffend ist es im Übrigen davon ausgegangen, dass, soweit die streitgegenständlichen Marken auch für Waren bzw. Dienstleistungen eingetragen wurden, die bisher nicht zum Geschäftsgegenstand der Beklagten gehörten, insofern eine unzulässige Ausweitung des Schutzbereichs erfolgt ist.

bb) Die Grundsätze des Rechts der Gleichnamigen können es regelmäßig nicht rechtfertigen, dass der Name oder die namensmäßige Unternehmensbezeichnung zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Das Recht der Gleichnamigen trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Partei ein erhebliches Interesse hat, ihren eigenen Namen als Untemehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu führen. Ein vergleichbares rechtlich schützenswertes Interesse besteht für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen durch einen Familiennamen nicht. Es ist daher in aller Regel nicht gerechtfertigt, dass der Inhaber älterer Kennzeichenrechte nicht nur den persönlichkeitsrechtlich privilegierten Gebrauch des Namens als Unternehmenskennzeichen, sondern auch den markenmäßigen Gebrauch oder die Einträge als Marke dulden muss. Die Anmeldung eines Namens als Marke durch den Prioritätsjüngeren stellt daher ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar, die der Inhaber des älteren Namensrechts nicht hinnehmen muss (BGH - Gartencenter Pötschke a.a.O.).

cc) Nach diesen Grundsätzen scheidet auch vorliegend eine Rechtfertigung der Markeneintragung aus.

(1) Nach der Rechtsprechung des BGH und der herrschenden Meinung in der Literatur kann ein markenmäßiger Gebrauch des Namens nach den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen allenfalls unter engen Voraussetzungen gerechtfertigt werden. Möglich ist dies nur, wenn besondere gewichtige Gründe vorliegen, nach denen eine so enge Beziehung zwischen Ware und Namen besteht, dass es für den Namensträger unzumutbar wäre auf die Benutzung seines Namens als Marke zu verzichten. Dies kann in Betracht kommen, wenn ein Namensträger bei der Schaffung oder Gestaltung einer bestimmten Ware oder Warenart unter seinem Namen besondere schöpferische Leistungen erbracht hat und der Verkehr die Ware aufgrund dieser schöpferischen Leistung ohnehin mit dem Namensträger identifiziert (BGH - Gartencenter Pötschke a.a.O. m.w.N.). Derartiges ist vorliegend nicht festgestellt.

(2) Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte in diesem Zusammenhang auch darauf, dass sie aufgrund ihres langjährigen Auftritts unter der Verwendung der Bezeichnung „Gauff“ bereits Kennzeichnungsrechte in Form einer Benutzungsmarke an der vorgenannten Bezeichnung erworben habe.

(1) Unstreitig hat die Beklagte das Unternehmenskennzeichen Gauff zunächst ausschließlich in Verbindung mit den Zeichen „GEB“ bzw. „GE“ verwendet. Soweit sie vorträgt, seit 2006/2007 auf die Verwendung in Alleinsteilung übergegangen zu sein, ist ihr hierdurch keine schützenswerte Benutzermarke erwachsen, welche die Eintragung der streitgegenständlichen Marken gerechtfertigt hätte. Denn die Anmeldung einer mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin verwechselbaren Marke stellt ebenso wie der Übergang von einer firmenmäßigen zu einer markenmäßigen Benutzung grundsätzlich eine unzulässige nachteilige Veränderung einer bestehenden Gleichgewichtslage dar (BGH - Peek & Cloppenburg II a.a.O.). Im Regelfall führt nämlich jede weitere Anmeldung einer Marke durch einen Gleichnamigen, sogar wenn sie in ihrem kennzeichnenden Charakter einer bereits eingetragenen Marke i.S.d. § 26 Abs. 3 MarkenG entspricht, zu einer Vermehrung von Zeichenrechten, die die Gleichgewichtslage stören oder eine bereits eingetretene Störung intensivieren kann. Dies gilt insbesondere, wenn wie vorliegend mit dem Namen „Gauff* Firmenschlagworte in Alleinstellung oder in Abwandlung als Marke eingetragen werden. Änderungen in Richtung auf eine zunehmende Benutzung als Schlagwort sowie die Hervorhebung des übereinstimmenden Firmenbestandteils muss in der Regel keiner der Gleichnamigen dulden, da sie den Eindruck einer Allein- oder Vorrangstellung gegenüber dem anderen erzeugen (BGH -Peek & Cloppenburg II a.a.O.). Aus der Entscheidung des BGH, Peek & Cloppenburg II, kann die Berufung auch keine für sie günstigere Rechtsfolge herleiten. Die Wortmarke „Vogue Peek & Cloppenburg“, auf die sich die Beklagte bezieht, war in jenem Verfahren auch 20 Jahre nach ihrer Eintragung nicht von der dortigen Klägerin beanstandet worden. Dennoch hat der Bundesgerichtshof eine weitere Markenausdehnung durch zusätzliche Eintragungen verwechselbarer Marken angenommen und darin eine unzulässige Ausweitung des markenrechtlichen Schutzbereichs gesehen. Außerdem ist die Klägerin vorliegend, anders als die Klägerin im dortigen Verfahren, der Markeneintragung entgegen getreten.

(3) Grundlos macht die Beklagte auch ein berechtigtes Interesse zur Markenanmeldung geltend. Soweit sie in diesem Zusammenhang auf eine Beschränkung ihrer Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen hinweist und meint es müsse ihr möglich sein „diese Schutzlücke“ durch Markenrechte zu füllen, kann sie daraus keinen Anspruch herleiten. Denn darin liegt nur ein allgemeines Interesse der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit von Markeneintragungen, jedoch kein besonders gewichtiger Grund für Markenregistrierungen. Gerade die von der Beklagten insoweit erstrebte bessere Rechtsposition führt zu einer Störung der Gleichgewichtslage.

3. Zugunsten der Beklagten greift auch das Löschungshindernis der Verwirkung nicht ein.

Hinsichtlich der Wortmarken „Gauff-Gruppe“ und „GAUFF BLUE“ ist weder eine konkrete Benutzungsaufnahme dargetan noch reichen die von der Markenanmeldung im Jahr 2010 bzw. 2012 bis zur Löschungsaufforerung 2012 bzw. Klageerhebung 2013 vergangenen Zeiten für einen Verwirkungseintritt aus. Aber auch hinsichtlich der Wortmarke „Gauff bzw. der Wort-/Bildmarke „GAUFF“ in Alleinstellung sind die Löschungsansprüche der Klägerin nicht verwirkt.

a) Auf § 51 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann sich die Beklagte nicht berufen.

Eine Verwirkung aufgrund fünfjähriger Duldung der eingetragen Marken ist nicht gegeben, weil die streitgegenständlichen Marken erst am 21.05.2008 (Wort-Bildmarke „GAUFF“ - Nr. 30759119), am 08.10.2008 (Wortmarke „Gauff“ - Nr. 30750881), am 29.07.2010 (Wortmarke „Gauff Gruppe“ -Nr. 302010036158) und am 23.05,2012 (Wortmarke „GAUFF BLUE“ - Nr. 302012011697) eingetragen worden sind. Da es auf den Zeitpunkt der Eintragung ankommt, war die Fünf-Jahres-Frist bis zur Löschungsaufforderung vom 06.12.2012 (Anlage K 53) sowie bis zur Zustellung der Klage am 26.03.2013 nicht verstrichen.

Auch ist die Duldung einer fünfjährigen dauerhaften Benutzung der streitgegenständlichen Zeichen nicht dargetan. Die Verwirkung könnte danach nur eintreten, wenn diese für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, benutzt worden sind. Eine solche durchgängige Benutzung für alle eingetragenen Waren und Dienstleitungen ergibt sich auch aus den mit Schriftsatz vom 10.02.2015 von der Beklagten vorgelegten Anlagen BK 24-26 nicht. Vielmehr ist aus diesen ersichtlich, dass sie das Zeichen „Gauff bis 2010 im Zusammenhang mit dem Zusatz „Engineering“ verwendet hat. Auch aus den als Anlage BK 16 vorgelegten Jahresabschlüssen/Jahresumsätzen der Beklagten seit 2006 ergibt sich keine Benutzung der Bezeichnung „Gauff in Alleinstellung. Die Jahresabschlüsse sind für die Firma „Gauff GmbH & Co. Engineering KG“ erstellt. Aus den als Anlage BK 18 vorgelegten Außen- und Innenansichten des Gebäudes, das die Parteien bis September 2012 geteilt haben, ist weder eine Benutzung vor dem Jahr 2010 noch eine markenmäßige Benutzung (für welche Leistungen konkret?) ersichtlich. Auch die als BK 20 vorgelegten Rechnungen der Klägerin an die Beklagte wurden an diese unter der Bezeichnung „Gauff GmbH & Co. Engineering KG“ gerichtet.

Außerdem kann nicht von einer fünfjährigen Duldung durch die Klägerin ausgegangen werden. Wie das Landgericht zu Recht ausführt, wurde über die Markeneintragungen in den Jahren 2008 und 2010 zwischen den Parteien verhandelt (vergl. nachfolgend b) bb) (2)), so dass die Beklagte nicht von einem seitens der Klägerin gesetzten Duldungsanschein ausgehen konnte. Im Hinblick auf die zwischen den Parteien bestehende Koexistenz, konnte die Beklagte auch nicht davon ausgehen, dass die Klägerin eine Verschiebung dieser Gleichgewichtslage zu ihren Lasten akzeptieren würde.

b) Die Löschungsansprüche der Klägerin sind auch nicht nach §§ 51 Abs. 2 i.V.m. § 242 BGB verwirkt.

aa) Dabei ist schon zweifelhaft, ob die allgemeinen zivilrechtlichen Verwirkungsgrundsätze nach 242 BGB entsprechend § 21 Abs. 4 MarkenG hier neben den speziellen Verwirkungvorschriften überhaupt anwendbar sind. Dagegen spricht, dass § 51 MarkenG gerade keine dem § 21 Abs. 4 MarkenG entsprechende Regelung aufweist, wonach die Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung unberührt bleibt (so v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., Kap. 3 MarkenR, § 51 Rn. 4,). Andererseits wird angenommen, dass die allgemeinen Verwirkungsregelungen durch § 51 Abs. 2 MarkenG trotz des Fehlens einer dem § 21 Abs. 4 MarkenG entsprechenden Klarstellung nicht verdrängt werden und neben den starren gesetzlichen Verwirkungstatbestand treten können (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 51 Rn 7; Fezer, MarkenR, 4. Aufl., MarkenG § 51 Rn. 10 auch zum Meinungstand).

bb) Der Senat kann diese Frage offenlassen, denn die Voraussetzungen für das Eingreifen eines solchen Verwirkungstatbestands sind jedenfalls nicht erfüllt.

(1) Er erfordert, dass durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (BGH GRUR 2006, 56 ff - Boss-Club zur Verwirkung des Unterlassungsanspruchs nach § 21 Abs. 4 MarkenG) Voraussetzung für eine Verwirkung nach Treu und Glauben sind damit eine länger anhaltende redliche Nutzung durch die Beklagte, eine Duldung durch die berechtigte Klägerin, ein darauf beruhendes berechtigtes Vertrauen der Beklagten sowie die Erschaffung eines wertvollen Besitzstandes. Die Elemente des Verwirkungstatbestandes stehen dabei in Wechselwirkung (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 21 Rn. 26). Als Ausprägung von § 242 BGB sind bei der Beurteilung des Verwirkungseinwandes immer die beiderseitigen Interessen abzuwägen.

(2) Nach diesen Grundsätzen ist Verwirkung zu verneinen.

(a) Abzustellen bei der Beurteilung ist zunächst auf die streitgegenständlichen Verletzungshandlungen, d.h. die markenmäßige Benutzung der Bezeichnungen „Gauff'/„GAUFF“ in Alleinstellung. Eine solche dauerhafte markenmäßige Benutzung ist, wie oben ausgeführt, nicht dargetan. Auf die Antragstellung bezüglich der Markenanmeldung am 02.08. bzw. 10.09.2007 kommt es insoweit nicht an. Denn entscheidend ist die länger anhaltende Nutzung. Zwar lässt sich eine feste Grenze für die erforderliche Dauer einer Benutzung in diesem Zusammenhang nicht angeben, als Anhaltspunkt kann aber zum einen dienen, dass der nach allgemeinen Grundsätzen erforderliche Zeitraum für eine Verwirkung eher oberhalb der fünf Jahre des § 21 Abs. 1 bis 3 MarkenG liegen wird. Zum anderen ist, trotz der unterschiedlichen Rechtsnatur von Verwirkung und Verjährung in der dreijährigen Verjährungsfrist des § 195 BGB ebenfalls ein gewisser Anhaltspunkt zu sehen, so dass nur in ganz besonders gelagerten Ausnahmefällen in kürzerer Frist eine Verwirkung angenommen werden kann (Ingerl/Rohnke a.a.O. § 21 Rn 28). Im Einzelfall kommt es darauf an, ob die Dauer der ungestörten Benutzung ausreicht, um im Zusammenwirken mit den übrigen Umständen einen Vertrauenstatbestand dahingehend zu schaffen, dass der Inhaber des prioritätsälteren Kennzeichens keine Rechte gegen die konkrete Zeichenbenutzung mehr geltend machen wird (Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy a.a.O.§ 21 Rn. 12)

(b) Unter Heranziehung dieser Maßstäbe reicht die hier vorliegende Zeitdauer der Markennutzung jedenfalls nicht aus, um den Verwirkungseinwand zu rechtfertigen, Wie oben ausgeführt hat die Beklagte eine Nutzung der Marken Gauff in Alleinstellung erst ab 2010 dargetan, wobei sich diese nicht auf alle eingetragenen Leistungen bezog. Damit verbleibt eine etwa dreijährige Nutzungsdauer bis zur Löschungsaufforderung, die keinesfalls für einen Verwirkungseintritt ausreicht. Selbst bei Annahme eines Nutzungsbeginns 2007 und Kenntnis der Klägerin hiervon seit November 2007 würde die dann verstrichene Zeit nicht zur Verwirkung führen. Denn im Hinblick auf die zwischen den Parteien bestandene Verbundenheit und fortdauernde Geschäftsbeziehung bis zum Jahr 2012 musste der Beklagten bewusst sein, dass sie mit den Markeneintragungen auch Rechte der Klägerin verletzen kann und dadurch die Koexistenzlage stört. Hinzu kommt, dass die Klägerin, wie das Landgericht zu Recht ausführt, die Markeneintragungen nicht stillschweigend geduldet, sondern mit der Beklagten über diese Eintragungen verhandelt hat, wie aus den E-Mails der Jahre 2008, 2010 (Anlagen K 59, 60, BB 51), sowie dem Versuch eine Abgrenzungsvereinbarung bereits im Jahr 2010 zu erreichen (Anlagen BB 49, BB 50), ersichtlich ist. Jedenfalls spätestens zur Löschungsaufforderung vom 06.12.2012 musste die Beklagte davon ausgehen, dass die Klägerin eine Markeneintragung nicht dulden wird. Nach der Löschungsaufforderung hat die Klägerin zügig Klage erhoben.

Hinzu kommt, dass der Beklagten gerade aufgrund der Verbundenheit der Unternehmen bei der beantragten Eintragung bewusst war, dass sie damit Rechte der Klägerin verletzen kann,

II. Nebenentscheidungen

1. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

2. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

3. Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor, § 543 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 2 ZPO. Die Sache hat weder grundsätzliche Bedeutung noch gebietet die Fortbildung des Rechts eine Zulassung der Revision. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer eingetragenen Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, die Benutzung einer Marke im Sinne des § 4 Nr. 2 oder 3, einer geschäftlichen Bezeichnung oder eines sonstigen Rechts im Sinne des § 13 mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, soweit er die Benutzung dieses Rechts während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, daß der Inhaber dieses Rechts im Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber des Rechts mit jüngerem Zeitrang die Benutzung des Rechts mit älterem Zeitrang nicht untersagen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 lassen die Anwendung allgemeiner Grundsätze über die Verwirkung von Ansprüchen unberührt.

19
aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Rn. 17 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Bei schlagwortfähigen Firmenbestandteilen ist der Kennzeichenschutz, der lediglich die Eignung voraussetzt , im Verkehr als Herkunftshinweis zu dienen, aus der Gesamtfirma abgeleitet und entsteht daher bereits mit dem Schutz der vollständigen Bezeichnung (vgl. BGH, GRUR 2009, 685 Rn. 17 - ahd.de). Dabei kann für einen Teil einer Firmenbezeichnung der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (BGH, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 28 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTELL). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort in Alleinstellung verwendet wird und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 28 - Castell/VIN CASTELL). Der Schutz eines in einer Firmenbezeichnung enthaltenen Bestandteils als Unternehmensschlagwort gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG setzt neben der Unterscheidungskraft voraus, dass er nach der Verkehrsauffassung seiner Natur nach geeignet ist, wie ein Name des Unternehmens zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 27. September 1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - Cotton Line; BGH, GRUR 2013, 68 Rn. 33 - Castell/VIN CASTELL).

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

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Auch längere Untätigkeit des Markeninhabers gegenüber bestimmten gleichartigen Verletzungshandlungen kann kein berechtigtes Vertrauen eines Händlers begründen, der Markeninhaber dulde auch künftig sein Verhalten und werde weiterhin nicht gegen solche - jeweils neuen - Rechtsverletzungen vorgehen. Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nämlich nicht dazu führen, dass dem Benutzer eine zusätzliche Rechtsposition eingeräumt wird und die Rechte des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in engen Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über die- se Grenzen hinaus erweitert werden (vgl. BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 29 = WRP 2008, 1192, 1195 - HEITEC). Rechtsfolge der allgemeinen Verwirkung auf der Grundlage des § 242 BGB ist im Markenrecht allein, dass ein Markeninhaber seine Rechte im Hinblick auf bestimmte konkrete, bereits begangene oder noch andauernde Rechtsverletzungen nicht mehr durchzusetzen vermag (vgl. Staudinger/Looschelders/Olzen, BGB [2009], § 242 Rn. 304; MünchKomm.BGB/Roth/Schubert, 6. Aufl., § 242 Rn. 331). Ein Freibrief für künftige Schutzrechtsverletzungen ist damit nicht verbunden.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I Z R 1 61/ 1 3 Verkündet am:
5. März 2015
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
IPS/ISP
Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeord-
neten Buchstaben oder Silben gebildet sind (hier „IPS“ und „ISP“), erwecken
regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck, wenn sie bei einer Aus-
sprache der Buchstaben oder Silben (hier „i-pe-ess“ und „i-ess-pe“) dieselbe
Vokalfolge (hier „i-e-e“) aufweisen.
BGH, Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13 - OLG Hamm
LG Bochum
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 5. März 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die
Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin
Dr. Schwonke

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird der Beschluss des 22. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Juli 2013 aufgehoben.
Die Sache wird zur Verhandlung und neuen Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1
Die Klägerin ist Inhaberin der am 4. April 2008 angemeldeten und am 18. Juli 2008 eingetragenen deutschen Wortmarke „IPS“, die unter anderem für folgende Dienstleistungen registriert ist: Klasse 37 Wartung und Instandsetzung […] von automatischenSteuerungseinrichtungen; von Datenverarbeitungsgeräten und von Computern Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software, insbesondere Softwareerstellung für Industriesteuerungen, insbesondere für speicherprogrammierbare Steuerungen und rechnergesteuerte Schaltanlagen; […] Wartung und Instandsetzung nämlich Aktualisierung, von Computersoftware
2
Die unter der Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ firmierende Beklagte ist ein in Polen ansässiges Unternehmen, das sich mit IT-Lösungen für die Industrieautomatisierung befasst und zu diesem Zweck insbesondere Software entwickelt. Sie präsentiert ihre Leistungen unter der Internetadresse „www.itsp.pl“ in deutscher Sprache. Auf ihren Internetseiten verwendet sie neben der Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ ein farbiges Logo, das aus drei grünen, sich teilweise überlagernden Kreisen besteht, in denen in weißer Schrift die Buchstaben „I“, „S“ und „P“ angeordnet sind. Die Klägerin sieht in der Verwendung dieser Bezeichnungen eine Verlet3 zung ihrer Markenrechte. Sie hat beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für ein im Bereich der IT- und Automatisierungstechnik tätiges Unternehmen die Firmierung „ISP Polska sp. z. o.o.“ und/oder die Kennzeichnung „ISP“ zu benutzen. Ferner hat sie die Beklagte auf Auskunftserteilung und Erstattung von
4
Abmahnkosten nebst Zinsen in Anspruch genommen und die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Be5 rufung der Klägerin hat das Berufungsgericht durch Beschluss gemäß § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision , deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

6
A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin erhobenen markenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
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Die Beklagte habe ihre Kennzeichen markenmäßig verwendet. Die angegriffenen Zeichen seien mit der Marke der Klägerin nicht verwechslungsfähig. Es sei von Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Zwischen den Zeichen bestehe aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise keine Zeichenähnlichkeit. Dabei sei von einer sorgfältigen Prüfung der Bezeichnungen durch die mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeiter auszugehen. Klanglich stimmten die Bezeichnungen „IPS“ und „ISP“ in den verwendeten Buchstaben, der Silbenzahl und der Vokalfolge überein. Ferner befinde sich der Buchstabe „I“ bei beiden Bezeichnungen am Wortanfang. Durch die Vertauschung der Konsonanten „S“ und „P“ entstehe jedoch ein völlig anderes Klangbild. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit bestehe zwischen den Be- zeichnungen „IPS“ und „ISP Polska sp. z o.o.“ nicht. Ein erkennbarer Sinngehalt komme keiner der Bezeichnungen zu. Bei einer Gesamtbetrachtung liege ein hinreichend großer Abstand zwischen den Bezeichnungen vor. B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Sie führt
8
zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts können die von der Klägerin wegen Verletzung ihrer Markenrechte erhobenen Ansprüche nicht verneint werden. I. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter
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Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (vgl. BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 24/03, BGHZ 167, 91 Rn. 20 - Arzneimittelwerbung im Internet; Urteil vom 12. Dezember 2013 - I ZR 131/12, GRUR 2014, 601 Rn. 14 = WRP 2014, 548 - englischsprachige Pressemitteilung ), folgt aus Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO (jetzt Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO).
10
1. Nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO kann eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in einem anderen Mitgliedstaat vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. 2. Die beklagte Gesellschaft hat ihren Wohnsitz im Sinne der Verordnung
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im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates. Gesellschaften haben gemäß Art. 60 Abs. 1 Buchst. a Brüssel-I-VO für die Anwendung der Verordnung ihren Wohnsitz am Ort ihres satzungsmäßigen Sitzes. Der satzungsmäßige Sitz der Beklagten ist in Polen. 3. Zu den unerlaubten Handlungen im Sinne von Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I12 VO zählen auch Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums wie Markenrechtsverletzungen (vgl. EuGH, Urteil vom 19. April 2012 - C-523/10, GRUR 2012, 654 Rn. 24 - Wintersteiger/Products 4U; BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 18 = WRP 2012, 716 - OSCAR). 4. Die Wendung „Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist
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oder einzutreten droht“ meint sowohl den Ort der Verwirklichung des Scha- denserfolgs als auch den Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens, so dass der Beklagte nach Wahl des Klägers vor dem Gericht eines dieser beiden Orte verklagt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 19 - Wintersteiger /Products 4U). Dabei kommt es nur darauf an, ob der Kläger schlüssig vorgetragen hat, im Inland sei ein schädigendes Ereignis eingetreten. Die Frage , ob tatsächlich ein schädigendes Ereignis eingetreten ist, betrifft die Begründetheit der Klage, die vom zuständigen Gericht anhand des anwendbaren nati- onalen Rechts zu prüfen ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 26 - Wintersteiger /Products 4U).
a) Bei der behaupteten Verletzung einer nationalen Marke liegt der Ort
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der Verwirklichung des Schadenserfolgs der unerlaubten Handlung in dem Mitgliedsstaat , in dem die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, GRUR 2012, 654 Rn. 27 - Wintersteiger/Products 4U). Die nach dem schlüssigen Vorbringen der Klägerin verletzte Marke ist in Deutschland geschützt.
b) Der in deutscher Sprache gehaltene und in Deutschland abrufbare In15 ternetauftritt der Beklagten richtet sich bestimmungsgemäß auch an Verkehrskreise im Inland. Es braucht deshalb nicht entschieden zu werden, ob für die Begründung des Gerichtsstands der unerlaubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO wegen behaupteter Markenverletzungen im Internet überhaupt erforderlich ist, dass sich der Internetauftritt bestimmungsgemäß auch auf das Inland richtet (offengelassen BGH, GRUR 2012, 621 Rn. 21 - OSCAR, mwN; ablehnend für Verletzungen des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte EuGH, Urteil vom 3. Oktober 2013 - C-170/12, GRUR 2014, 100 Rn. 42 = WRP 2013, 1456 - Pinckney/Mediatech; Urteil vom 22. Januar 2015 - C-441/13, GRUR 2015, 296 Rn. 32 = WRP 2015, 332 - Hejduk/EnergieAgentur). II. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann eine Ver16 wechslungsgefahr (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zwischen der Marke „IPS“ der Klägerin einerseits und den Kennzeichnungen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ der Beklagten andererseits nicht verneint werden. 1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu17 stimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen er- fassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. 2. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2
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Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 31/09, GRUR 2011, 824 Rn. 19 = WRP 2011, 1157 - Kappa; Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria ; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. 3. Die Beklagte bietet IT-Lösungen und insbesondere die Entwicklung
19
von Software für die Industrieautomatisierung an. Die Marke der Klägerin ist für die Dienstleistung der Entwicklung von Software für Industrieautomaten eingetragen. Es liegt daher Identität der Dienstleistungen vor. 4. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke „IPS“ verfüge
20
über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese Annahme wird von der Revision hingenommen und ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Eine Buchstabenfolge verfügt in der Regel von Hause aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2011, 705 - IMS; Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 - BCC). 5. Die Revision macht jedoch zutreffend geltend, dass mit der vom Beru21 fungsgericht gegebenen Begründung eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht verneint werden kann.
a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist
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nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu beurteilen , weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 = WRP 2009, 1533 - airdsl; BGH, GRUR 2011, 824 Rn. 25 f. - Kappa; GRUR 2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips). Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Ge23 samteindruck abzustellen, den die einander gegenüberstehenden Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorrufen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 54 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher). Dabei ist der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck häufig stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urteil vom 13. Oktober 2004 - I ZR 181/02, GRUR 2005, 264, 265 = WRP 2005, 213 - Das Telefon-Sparbuch ).
b) Von diesen Grundsätzen ist im Ansatz auch das Berufungsgericht
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ausgegangen. Es hat angenommen, aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise wahrten die angegriffenen Zeichen nach ihrem Gesamteindruck einen hinreichenden Abstand von der Marke der Klägerin. Dazu hat es ausgeführt : Es sei von einer sorgfältigen Prüfung der Bezeichnungen durch die an25 gesprochenen Verkehrskreise auszugehen. Von einer sorgfältigen Prüfung könne bereits ausgegangen werden, wenn die betroffenen Verkehrskreise beruflich mit dem Erwerb der Waren oder der Inanspruchnahme der Dienstleistungen zu tun hätten. Diese Voraussetzung sei bei Unternehmensmitarbeitern, die beruflich mit der Beschaffung und Wartung von Maschinen und Automaten befasst seien, erfüllt. Klanglich stimmten die Bezeichnungen in den verwendeten Buchstaben,
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der Silbenzahl und der Vokalfolge überein. Ferner befinde sich der Buchstabe „I“ bei beiden Bezeichnungen am grundsätzlich besonders bedeutsamen Wort- anfang. Die Bedeutung dieser Übereinstimmung werde aber erheblich dadurch abgeschwächt, dass es überdurchschnittlich viele Unternehmen in der IT- Branche gebe, deren Firmierung mit dem Buchstaben „I“ beginne. Durch die Vertauschung der - einzeln ausgesprochenen - Konsonanten „S“ und „P“ entstehe ein völlig anderes Klangbild. Dieses werde jeweils durch das scharf und mit großer Intensität gesprochene „ess“ geprägt, das bei der Marke der Klägerin am Wortende stehe, während es sich bei der Bezeichnung der Beklagten in der Wortmitte befinde. Zudem werde das „pe“ bei der Bezeichnung der Beklagten deutlich länger gesprochen als bei der Marke der Klägerin, weil es sich dabei um die Schlusssilbe handele. Die Konsonanten „P“ und „S“ seien in keiner Weise klangverwandt und beeinflussten den Wortklang je nach ihrer Stellung im Wort völlig gegensätzlich. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass klangliche Abweichungen bei kurzen Bezeichnungen besser bemerkt würden. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit bestehe zwischen den Bezeichnungen „IPS“ und „ISP Polska sp. z o.o.“ nicht. Ein erkennbarer Sinngehalt komme keiner der Bezeichnungen zu.
c) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht in allen Punk27 ten stand. Die Beurteilung des Gesamteindrucks einander gegenüberstehender Zeichen liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren ist sie nur darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter einen unzutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 23 = WRP 2012,712 - METRO/ROLLER's Metro; Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 21 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Solche Rechtsfehler sind dem Berufungsgericht jedoch unterlaufen.
d) Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Beru28 fungsgerichts, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise sei davon auszugehen, dass die mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeiter die von den Parteien zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen verwendeten Bezeichnungen sorgfältig prüften. aa) Allerdings kann der Gesamteindruck, den die angesprochenen Ver29 kehrskreise von Zeichen haben, anders ausfallen, wenn es sich bei diesen Verkehrskreisen um Fachkreise und nicht um Endverbraucher handelt. Dies kann etwa darauf beruhen, dass die Fachkreise eine größere Aufmerksamkeit bei der Erfassung der Zeichen aufwenden und kleinere Unterschiede zwischen den kollidierenden Zeichen besser in Erinnerung behalten als die Endverbraucher (vgl. BGH, Urteil vom 29. Oktober 1957 - I ZR 108/56, GRUR 1958, 604, 606 - Wella-Perla; Urteil vom 25. April 1961 - I ZR 31/60, GRUR 1961, 535, 537- arko; Urteil vom 30. Januar 1963 - Ib ZR 118/61, GRUR 1963, 478, 480 - Bleiarbeiter; Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 238; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 437). bb) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festgestellt, dass es sich bei
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den mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeitern um die vom Dienstleistungsangebot der Parteien angesprochenen Verkehrskreise und Fachleute handelt. Es kann nicht ohne Weiteres angenommen werden, dass die mit der Beschaffung oder Wartung von Maschinen und Automaten befassten Unternehmensmitarbeiter zugleich mit der Beschaffung und Wartung der zum Betrieb dieser Maschinen und Automaten erforderlichen Software befasst sind und insoweit über besondere Fachkunde verfügen. Die Annahme des Berufungsgerichts, die von den Parteien zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen verwendeten Bezeichnungen würden von den angesprochenen Verkehrskreisen sorgfältig geprüft, entbehrt daher einer tragfähigen Grundlage. cc) Das Berufungsgericht hat ferner nicht berücksichtigt, dass auch
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Fachkreise, die sorgfältig zu prüfen und zu unterscheiden gewohnt sind, einer Klangtäuschung leichter und häufiger unterliegen als einer Täuschung durch ein visuell wahrnehmbares Kennzeichen oder durch den ähnlichen Sinngehalt zweier Kennzeichnungen, weil die Klangwirkung besonders flüchtig ist und vom Hörer meist nicht beliebig oft aufgenommen und vertieft werden kann (vgl.
BGH, Urteil vom 11. März 1982 - I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 422 - BBC/DDC; Urteil vom 12. März 1992 - I ZR 110/90, GRUR 1992, 550, 551 = WRP 1992, 478 - ac-pharma).
e) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit des klanglichen Gesamteindrucks
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der Kollisionszeichen sind dem Berufungsgericht ebenfalls Rechtsfehler unterlaufen. aa) Die für die Klägerin eingetragene Marke „IPS“ steht den beiden von
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der Beklagten verwendeten Bezeichnungen „ISP“ und „ISP Polska sp. z o.o.“ gegenüber. Hinsichtlich der Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ ist das Beru- fungsgericht ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass ihr klanglicher Gesamteindruck wegen der Neigung des Verkehrs zu vereinfachenden Abkürzun- gen im mündlichen Geschäftsverkehr auf das Schlagwort „ISP“ verkürzt werde (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Beschluss vom 7. Februar 2002 - I ZR 258/98, GRUR 2002, 613, 614 = WRP 2002, 547 - GERRI/KERRY Spring). Daher ist lediglich die klangliche Ähnlichkeit zwischen den Bezeichnungen „IPS“ einerseits und „ISP“ andererseits zu beurteilen. bb) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die
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Zeichen „IPS“ und „ISP“ klanglich in den verwendeten Buchstaben (dem An- fangsvokal „I“ und den nachfolgenden Konsonanten „PS“ bzw. „SP“), der Silbenzahl (den jeweils drei Silben der einzeln ausgesprochenen Buchstaben „i- pe-ess“ und „i-ess-pe“) und der Vokalfolge („i-e-e“) übereinstimmen. cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Bedeutung der Überein35 stimmung des Anfangsbuchstabens „I“ werde dadurch erheblich abgeschwächt, dass Bezeichnungen von Unternehmen aus der IT-Branche sehr häufig mit dem Buchstaben „I“ begännen. Diese Erwägung hält einer Nachprüfung nicht stand.
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(1) Für den Gesamteindruck eines Wortzeichens kann dem Wortanfang, wie auch das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, ein größeres Gewicht zukommen als den nachfolgenden Wortbestandteilen, weil der Verkehr dem Beginn eines Wortzeichens im Allgemeinen größere Aufmerksamkeit schenkt (vgl. BGH, Urteil vom 14. November 1991 - I ZR 24/90, GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; Urteil vom 1. Juli 1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 975 - Sana/Schosana; EuG, Urteil vom 20. November 2007 - T-149/06, Slg. 2007, II-4755, GRUR Int. 2008, 231 Rn. 54 - CASTELLANI/CASTELLUCA). Das gilt auch für Drei-Buchstaben-Kürzel (vgl. BGH, GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV). (2) Dieser Erfahrungssatz gilt allerdings nicht, wenn der Zeichenanfang
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beschreibend oder sonst kennzeichnungsschwach ist (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEUROVIBOLEX /NEURO-FIBRAFLEX; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 33 - airdsl; EuG, Urteil vom 28. Oktober 2009 - T-80/08, Slg. 2009, II-4025, juris Rn. 49 - RNAiFect/RNActive). Das kann auch der Fall sein, wenn der Anfangsbuchstabe einer Buchstabenfolge für den Verkehr ersichtlich als Abkürzung für eine beschreibende Sachangabe verwendet wird (vgl. allgemein zu Buchstaben innerhalb von Buchstabenfolgen BGH, GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV). Das Berufungsgericht hat angenommen, der Buchstabe „I“ komme bei
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Unternehmen der IT-Branche sehr häufig als Anfangsbuchstabe der Unternehmensbezeichnung vor und werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als Abkürzung für eine beschreibende Sachangabe und insbesondere als Hinweis auf die Tätigkeit des Unternehmens auf dem Gebiet der Informationstechnik verstanden. Die vom Berufungsgericht herangezogenen Unterlagen rechtfertigen diese Annahme nicht. Der von der Klägerin vorgelegte „IT-Firmenindex“ für Dortmund weist unter dem Buchstaben „I“ eine erhebliche Anzahl von Ge- schäftsbezeichnungen auf, bei denen der Buchstabe „I“ entweder schon nicht als Abkürzung („infoteam“, „Ingenieurbüro“, „Institut“) oder jedenfalls nicht als Hinweis auf eine Tätigkeit in der IT-Branche („IHK“) verwendet wird. Ferner enthält der Index ganz überwiegend Bezeichnungen von Unternehmen, deren Bezeichnung nicht mit dem Buchstaben “I“, sondern mit einem anderen Buchstaben beginnt. (3) Der Erfahrungssatz, dass der Verkehr dem Anfang eines Zeichens
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besondere akustische Beachtung schenkt, gilt ferner nur eingeschränkt, wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt (BGH, GRUR 1993, 972, 975 - Sana/Schosana; OLG Hamburg, NJOZ 2003, 2133, 2141 - ICHTHYOL/ Ethyol II). Auch davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Klangbild der einander ge40 genüberstehenden Bezeichnungen werde jeweils durch das scharf und mit gro- ßer Intensität gesprochene „ess“ geprägt, das bei der Marke der Klägerin am Wortende stehe, während es sich bei der Bezeichnung der Beklagten in der Wortmitte befinde. Zudem werde das „pe“ bei der Bezeichnung der Beklagten deutlich länger gesprochen als bei der Marke der Klägerin, weil es sich dabei um die Schlusssilbe handele. Es kann offenbleiben, ob diese Annahmen der Lebenserfahrung entsprechen. Es kann jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr deshalb die zweite oder die dritte Silbe der Bezeichnungen bei der Aussprache stärker als die erste Silbe betont. dd) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, durch die Vertau41 schung der dem Anfangsvokal „I“ nachfolgenden Konsonanten entstehe ein völlig unterschiedliches Klangbild der Zeichen „IPS“ und „ISP“. Die Buchstaben „P“ und „S“ seien nicht klangverwandt und beeinflussten den Wortklang je nach ihrer Stellung im Wort gegensätzlich. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass klangliche Abweichungen bei kurzen Bezeichnungen besser bemerkt würden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. (1) Bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks von Buchsta42 benfolgen ist zu berücksichtigen, dass Konsonanten phonetisch regelmäßig um Vokale ergänzt werden, um sie leichter aussprechen zu können (vgl. BGH, GRUR 1982, 420, 422 - BBC/DDC). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat ohne Rechtsfehler angenommen, die drei Buchstaben der Zeichen „IPS“ und „ISP“ würden einzeln als „i-pe-ess“ und „i-ess-pe“ ausge- sprochen. (2) Das Berufungsgericht hat allerdings nicht beachtet, dass die Buchsta43 ben „P“ und „S“, wenn sie einzeln als „pe“ und „ess“ ausgesprochen werden, denselben Vokal „e“ enthalten und daher durchaus klangverwandt sind. Vor allem aber hat es nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Vokalfolge für die Frage der Übereinstimmung des klanglichen Gesamteindrucks von Kollisionszeichen regelmäßig besondere Bedeutung zukommt (BGH, Urteil vom 15. Juni 1962 - I ZR 15/61, GRUR 1962, 522, 523 - Ribana; Urteil vom 15. Februar 2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1163 = WRP 2001, 1207 - ComNet/ CompuNet). Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten Buchstaben oder Silben gebildet sind, erwecken regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck, wenn sie bei einer Aussprache der Buchstaben oder Silben dieselbe Vokalfolge aufweisen (vgl. EuG, Urteil vom 9. Dezember 2009 - T-484/08, juris Rn. 32 f. - Kids Vits/VITS4KIDS; BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2003 - 33 W (pat) 269/02, juris Rn. 29 - KTS/TKS; Beschluss vom 2. November 2004 - 33 W (pat) 62/03, juris Rn. 28 - KLASMANN KTS/TKS; Beschluss vom 1. Dezember 2004 - 32 W (pat) 321/03, juris Rn. 22 - Cerola/ACEROL; BPatG, GRUR 2008, 77, 79 - QUELLGOLD/Goldquell; BPatG, Beschluss vom 3. Dezember 2009 - 30 W (pat) 67/09, juris Rn. 30 - panvital/VITAPAN). Danach kann im vorliegenden Fall eine klangliche Ähnlichkeit der Zei44 chen nicht verneint werden. Der Umstand, dass bei der Aussprache der Einzel- buchstaben der Zeichen als „i-pe-es“ und „i-es-pe“ die Abfolge der Vokale „i-ee“ identisch ist, führt dazu, dass die Zeichen trotz der Vertauschung der dem Anfangsvokal „I“ nachfolgenden Konsonanten einen klanglich ähnlichen Ge- samteindruck hervorrufen. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann auch nicht davon
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ausgegangen werden, die aus der Vertauschung der Konsonanten folgende klangliche Abweichung falle wegen der Kürze der sich gegenüberstehenden Zeichen „IPS“ und „ISP“ besonders ins Gewicht. Zwar kommt klanglichen Unterschieden bei einsilbigen Wörtern regelmäßig keine geringe Bedeutung zu (vgl. BGH, Urteil vom 26. April 2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 171 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dieser Erfahrungssatz ist im Streitfall jedoch nicht anwendbar, weil es sich bei den hier in Rede stehenden Zeichen nicht um einsilbige Wörter handelt. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass die Zeichen „IPS“ und „ISP“ klanglich insofern jeweils drei Silben haben, als ihre drei Buchstaben jeweils einzeln und um Vokale ergänzt ausgesprochen werden.
f) Zur (schrift-)bildlichen Ähnlichkeit der Wortmarke „IPS“ und des Wort46 Bild-Zeichens „ISP“ hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Zwischen der für die Klägerin eingetragenen Marke „IPS“ und der von der Be- klagten verwendeten Bezeichnung „ISP Polska sp. z o.o.“ hat es eine schriftbildliche Ähnlichkeit mit der Begründung verneint, der Verkehr werde sich bei der von der Beklagten verwendeten Bezeichnung nicht allein an dem Bestand- teil „ISP“ orientieren. Dabei hat das Berufungsgericht allerdings nicht in Betracht gezogen, dass die angesprochenen deutschen Verkehrskreise möglicherweise in dem Begriff „Polska“ ein Synonym für „Polen“ und in der Buchstabenfolge „Sp. z o.o.“ einen Rechtsformzusatz erkennen. In diesem Fall sind die betreffenden Zeichenbestandteile normalerweise nicht geeignet, den Gesamteindruck der Kennzeichnung „ISP Polska Sp. z o.o“ mitzuprägen. Einer Ortsbezeichnung kommt als Bestandteil eines Kombinationszeichens regelmäßig keine prägende Bedeutung zu, weil sie üblicherweise nur als beschreibende Angabe aufgefasst wird (BGH, GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud; BGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772 Rn. 59 = WRP 2009, 971 - Augsburger Puppenkiste). Entsprechendes gilt für die Angabe der Rechtsform eines Unternehmens (vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 628 - IMS).
g) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, der Ver47 kehr messe den Kollisionszeichen keinen erkennbaren Sinngehalt bei. Soweit die Revisionserwiderung einwendet, die angesprochenen Verkehrskreise ordneten dem Zeichen „ISP“ einen eindeutigen Begriffsinhalt zu, weil es sich dabei um die in der IT-Branche übliche und bekannte Abkürzung für „IT Solution Part- ner“ handle, versucht sie lediglich, die tatrichterliche Beurteilung durch ihre ei- gene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.
h) Das Berufungsurteil ist aber auch deshalb rechtsfehlerhaft, weil das
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Berufungsgericht den Grad der Zeichenähnlichkeit nicht bestimmt hat. aa) Um die Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss festgestellt
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werden, ob und inwieweit Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht. Das Ergebnis dieser Prüfung kann von Zeichenunähnlichkeit über Zeichenähnlichkeit bis zu Zeichenidentität reichen; liegt Zeichenähnlichkeit vor, ist deren Grad genauer zu bestimmen. Dabei kann zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden (vgl. BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 55 - Culinaria/Villa Culinaria). Die Ausführungen zur Zeichenähnlichkeit müssen klar erkennen lassen, zu welchem Ergebnis der Tatrichter bei der Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen gekommen ist (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Markenrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 299). bb) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, zwischen den Zeichen bestehe
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aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise keine Zeichenähnlichkeit. Diese Formulierung könnte darauf hindeuten, dass das Berufungsgericht von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist. Allerdings hat es eine Abwägung mit der Dienstleistungsidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke vorgenommen, die bei absoluter Zeichenunähnlichkeit nicht erforderlich wäre (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Januar 2014 - C-558/12, MarkenR 2014, 68 Rn. 42 - WESTERN GOLD; BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Dabei hat das Berufungsgericht den Gemeinsamkeiten im Anfangsvokal, den verwendeten Konsonanten und der Silbenzahl erhebliche Unterschiede infolge der Vertauschung des zweiten und dritten Buchstabens gegenübergestellt. Dies spricht dafür, dass es von einer eher geringen Zeichenähnlichkeit ausgegangen ist. Auch danach bleibt allerdings offen, ob es eine geringe oder eine sehr geringe Zeichenähnlichkeit angenommen hat.
i) Das Berufungsgericht hat im Rahmen seiner abschließenden Gesamt51 betrachtung angenommen, bei bestehender Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Marke der Klägerin liege ein hinreichend großer Abstand zwischen den Bezeichnungen vor. Diese Beurteilung wird von den Feststellungen des Berufungsgerichts schon deshalb nicht getragen, weil das Berufungsgericht den Grad der Zeichenähnlichkeit nicht festgestellt hat. Bei Identität der Dienstleistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind strenge Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen, der zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr zu wahren ist (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2010 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326, 327 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen nicht erkennen , ob diese Anforderungen im Streitfall erfüllt sind. III. Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich nicht aus anderen
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Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung kann beim derzeitigen Verfahrensstand nicht davon ausgegangen werden , dass die Klageanträge unbegründet sind, weil sie sich ausschließlich gegen eine firmenmäßige Verwendung der Kennzeichen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ richten. 1. Die Verwendung eines Zeichens allein für die Bezeichnung eines Un53 ternehmens ist zwar keine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG. Ein firmenmäßiger Gebrauch stellt jedoch zugleich eine markenmäßige Benutzung dar, wenn der angesprochene Verkehr durch die Verwendung des Unternehmenskennzeichens - etwa durch die Anbringung auf den Waren oder durch die Verwendung in der Werbung für die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise in Katalogen oder im Rahmen eines Internetauftritts - zu der Annahme veranlasst wird, es bestehe eine Verbindung zwischen dem Unternehmenskennzeichen und den von dem Unternehmen vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL EuGH, Urteil vom 11. September 2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Rn. 21 und 23 - Céline; BGH, Urteil vom 13. September 2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Rn. 22 f. = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE; Urteil vom 12. Mai 2011 - I ZR 20/10, GRUR 2011, 1140 Rn. 17 = WRP 2011, 1606 - Schaumstoff Lübke; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 29 = WRP 2012, 1392 - Pelikan, mwN). Ob aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs eine solche Verbindung besteht, ist eine Frage des Einzelfalls (vgl. BGH, GRUR 2009, 772 Rn. 48 - Augsburger Puppenkiste

).

2. Nach dem Wortlaut der Klageanträge wendet sich die Klägerin gegen
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einen firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Zeichen. Sie begehrt, der Beklagten die Benutzung der Firmierung „ISP Polska sp. z o.o.“ und/oder der Kennzeichnung „ISP“ allgemein „für ein im Bereich der IT- und Automatisierungstechnik tätiges Unternehmen“ zu untersagen. In dieser Form gehen der Unterlassungsantrag und die darauf bezogenen Folgeanträge zu weit, weil sie sich gegen jede Verwendungsform der angegriffenen Kennzeichen richten (vgl. BGH, GRUR 2012, 1145 Rn. 32 - Pelikan). 3. Aus dem Klagevorbringen geht allerdings hervor, dass sich die Kläge55 rin auch gegen eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen wendet, die sie in dem Internetauftritt der Beklagten in deutscher Sprache und den vorgelegten deutschsprachigen Werbematerialien sieht. Die zu weite Fassung der Klageanträge kann deshalb beim derzeitigen
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Verfahrensstand nicht zur Abweisung der Klageanträge führen. Bei erstmals in der Revisionsinstanz festgestellten Mängeln des Klageantrags gebieten der Grundsatz des Vertrauensschutzes und des Anspruchs der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren, dem Kläger Gelegenheit zu geben, im wiedereröffneten Berufungsverfahren den insoweit bestehenden Bedenken durch eine angepasste Antragsfassung Rechnung zu tragen (vgl. BGH, GRUR 2008, 254 Rn. 23 f. - THE HOME STORE; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 164/12, GRUR 2014, 393 Rn. 49 = WRP 2014, 424 - wetteronline.de). Dies gilt auch, soweit die Klägerin Auskunft über die für Kunden in
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Deutschland oder aus Deutschland angebotenen, erbrachten und bestellten Waren verlangt. Das Berufungsgericht hat bislang nicht festgestellt, dass die Beklagte unter den Kennzeichnungen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ Waren vertreibt und insoweit die Gefahr von Verwechslungen mit der Klagemarke besteht. C. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist zur Ver58 handlung und neuen Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts kann nicht abschließend beurteilt werden , ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist zwar eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann. Voraussetzung dafür ist aber die Beurteilung des Gesamteindrucks der Zeichen aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegt (vgl. BGH, GRUR 2012, 635 Rn. 35 - METRO/ROLLER's Metro; GRUR 2013, 833 Rn. 67 - Culinaria/Villa Culinaria). Eine fehlerfreie Gesamtbeurteilung auf der Grundlage von Dienstleistungsidentität , einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und eines noch zu bestimmenden Grads der Zeichenähnlichkeit aus der Sicht der mit den Dienstleistungen der Parteien befassten Verkehrskreise ist durch das Berufungsgericht bisher nicht erfolgt. D. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der Senat auf Fol59 gendes hin:
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Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird die Klägerin in ihren neu zu formulierenden Klageanträgen zu konkretisieren haben, in welchen Verwendungsformen der Kennzeichen „ISP Polska sp. z o.o.“ und „ISP“ sie eine markenmäßige Benutzung für bestimmte Dienstleistungen oder Waren sieht. Bei der Antragsfassung wird zu berücksichtigen sein, dass die Beklagte die Buchstabenfolge „ISP“ in Form eines Wort-Bild-Zeichens benutzt hat. Das Berufungsgericht wird alsdann zu beurteilen haben, ob die angegriffenen Kennzeichen in den von der Klägerin beanstandeten Verletzungsformen markenmäßig benutzt worden sind. In diesem Fall wird es die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen unter Berücksichtigung der aufgezeigten Grundsätze erneut zu beurteilen haben.
Büscher Schaffert Koch Löffler Richterin am BGH Dr. Schwonke ist in Urlaub und daher gehindert zu unterschreiben. Büscher
Vorinstanzen:
LG Bochum, Entscheidung vom 19.12.2012 - I-13 O 186/12 -
OLG Hamm, Entscheidung vom 15.07.2013 - I-22 U 21/13 -
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Geht es - wie im Streitfall - um die Beurteilung der Frage, ob ein Zeichen für Dienstleistungen markenmäßig benutzt worden ist, ist zu beachten, dass bei Dienstleistungen anders als bei Waren eine körperliche Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Produkt nicht möglich ist. Als markenmäßige Benutzungshandlungen kommen bei Dienstleistungen daher grundsätzlich nur die Anbringung des Zeichens am Geschäftslokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen , wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen. Voraussetzung ist dabei, dass der Verkehr die konkrete Benutzung des Zeichens zumindest auch als Herkunftshinweis versteht; er muss erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Dies setzt voraus, dass der Verkehr ersehen kann, auf welche konkrete Dienstleistung sich der Kennzeichengebrauch bezieht. Zudem stimmt bei Dienstleistungsmarken die Marke in vielen Fällen mit der Firma überein; daher gehen die firmenmäßige Benutzung und die markenmäßige Be- nutzung bei ihnen häufiger ineinander über als bei Warenmarken (zur rechtserhaltenden Benutzung vgl. BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Rn. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA, mwN).

Klageänderung, Aufrechnungserklärung und Widerklage sind nur zulässig, wenn

1.
der Gegner einwilligt oder das Gericht dies für sachdienlich hält und
2.
diese auf Tatsachen gestützt werden können, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 zugrunde zu legen hat.

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

Klageänderung, Aufrechnungserklärung und Widerklage sind nur zulässig, wenn

1.
der Gegner einwilligt oder das Gericht dies für sachdienlich hält und
2.
diese auf Tatsachen gestützt werden können, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 zugrunde zu legen hat.

(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:

1.
die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten;
2.
neue Tatsachen, soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.

(2) Auf einen Mangel des Verfahrens, der nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wird das angefochtene Urteil nur geprüft, wenn dieser nach § 520 Abs. 3 geltend gemacht worden ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

12
(2) Diese Erwägungen gelten in gleicher Weise für die in zweiter Instanz erhobene Widerklage. Wird sie - wie hier - auf Vorbringen gestützt, das bereits in erster Instanz erfolgt und deshalb nach § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO beachtlich ist, sind die Voraussetzungen von § 533 Nr. 2 ZPO erfüllt (Musielak/Ball, ZPO, 8. Aufl., § 533 Rn. 21 f.; Zöller/Heßler, ZPO, 29. Aufl., § 533 Rn. 34 f.). Dies gilt ebenso, wenn die Widerklage auf neues unstreitiges Vorbringen gestützt wird (§ 529 Abs. 1 Nr. 2, § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO; vgl. BGH, Urteil vom 6. Dezember 2004 - II ZR 394/02, NJW-RR 2005, 437).

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

22
aa) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens entfällt regelmäßig mit Aufgabe des hierdurch bezeichneten Betriebs. Einer Betriebsaufgabe steht eine wesentliche Änderung des Betriebs gleich, die dazu führt, dass der Verkehr den neuen Betrieb nicht mehr als Fortsetzung des alten ansieht (vgl. BGH, Urteil vom 14. Mai 1957 - I ZR 50/56, GRUR 1957, 550, 552 f. - Tabu II). Ausnahms- weise geht der Schutz nicht verloren, wenn der Geschäftsbetrieb nur zeitweise stillgelegt wird, jedoch in seinem für die Wiedereröffnung wesentlichen Bestand erhalten bleibt und die Absicht sowie die Möglichkeit bestehen, ihn innerhalb eines solchen Zeitraums fortzusetzen, dass die Stilllegung nach der dafür maßgeblichen Verkehrsauffassung noch als vorübergehende Unterbrechung erscheint (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2005 - I ZR 161/02, GRUR 2005, 871, 872 = WRP 2005, 1164 - Seicom; Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 Rn. 29 = WRP 2013, 1473 - Baumann I). Die Frage, ob eine nur vorübergehende Nutzungsunterbrechung vorliegt, ist nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. Hierfür sind der Zeitraum , der Umfang und die Umstände der vorherigen Verwendung der Kennzeichnung sowie die Dauer und der Grund der Unterbrechung von Bedeutung (BGH, Urteil vom 2. Mai 2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 974 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA) sowie der Umstand, ob sich der Fortsetzungswille in entsprechenden Handlungen manifestiert hat oder aufgrund besonderer Umstände für den Verkehr nahelag (BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - I ZR 38/95, BGHZ 136, 11, 21 f. - L'Orange).

(1) Ist im Falle des Zusammentreffens von Rechten im Sinne der §§ 4, 5 und 13 nach diesem Gesetz für die Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang maßgeblich, wird der Zeitrang nach den Absätzen 2 und 3 bestimmt.

(2) Für die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken ist der Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) oder, falls eine Priorität nach § 34 oder nach § 35 in Anspruch genommen wird, der Prioritätstag maßgeblich.

(3) Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten im Sinne des § 4 Nr. 2 und 3 und der §§ 5 und 13 ist der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde.

(4) Kommt Rechten nach den Absätzen 2 und 3 derselbe Tag als ihr Zeitrang zu, so sind die Rechte gleichrangig und begründen gegeneinander keine Ansprüche.

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

(1) Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen.

(2) Über die Verpflichtung, die Prozesskosten zu tragen, hat das Gericht auch ohne Antrag zu erkennen.

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a) Nach § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Gericht nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Das zusprechende Urteil muss sich innerhalb des mit der Klage anhängig gemachten Streitgegenstands halten (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. - Reinigungsarbeiten ; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 63 - Goldbären). Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 13. September 2012 - I ZR 230/11, BGHZ 194, 314 Rn. 19 - Biomineralwasser; Urteil vom 30. Juli 2015 - I ZR 18/14, GRUR 2016, 292 Rn. 11 = WRP 2016, 321 - Treuhandgesellschaft). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 56 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 26 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 82/14, GRUR 2016, 810 Rn. 15 - profitbricks.es).
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a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 195/06, BGHZ 180, 77 Rn. 18 - UHU; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 17 = WRP 2012, 1392 - Pelikan). Der Klagegrund umfasst alle Tatsachen, die bei einer natürlichen Betrachtungsweise zu dem durch den Klageantrag zur Entscheidung gestellten Tatsachenkomplex gehören (vgl. BGH, Urteil vom 19. November 2003 - VIII ZR 60/03, BGHZ 157, 47, 51; Urteil vom 26. April 2012 - VII ZR 25/11, NJW-RR 2012, 849 Rn. 15). Bei einem einheitlichen Klagebegehren liegen allerdings verschiedene Streitgegenstände vor, wenn die materiell -rechtliche Regelung die zusammentreffenden Ansprüche durch eine Verselbständigung der einzelnen Lebensvorgänge erkennbar unterschiedlich ausgestaltet (vgl. BGH, Urteil vom 27. Mai 1993 - III ZR 59/92, NJW 1993, 2173; Beschluss vom 16. September 2008 - IX ZR 172/07, NJW 2008, 3570 Rn. 9; Zöller/Vollkommer, ZPO, 29. Aufl., Einleitung Rn. 70). Das ist etwa der Fall, wenn der Kläger sein Klagebegehren auf ein Schutzrecht und auf ein wettbewerbswidriges Verhalten des Beklagten stützt oder seinen Anspruch aus mehreren Schutzrechten herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 Rn. 31 = WRP 2012, 716 - OSCAR; Urteil vom 15. März 2012 - I ZR 137/10, GRUR 2012, 630 Rn. 14 = WRP 2012, 824 - CONVERSE II). Dann liegen auch bei einem einheitlichen Klagebegehren mehrere Streitgegenstände vor. Diese Maßstäbe gelten ebenfalls, wenn der Kläger Ansprüche aus unerlaubter Handlung - etwa wegen Verletzung eines Schutzrechts oder wegen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens - und aus Vertrag verfolgt. Auch dann ist maßgeblich, ob aufgrund der materiell-rechtlichen Regelung die zusammentreffenden Ansprüche erkennbar unterschiedlich ausgestaltet sind und deshalb mehrere Streitgegenstände vorliegen oder ob bei natürlicher Betrachtungsweise von einem Lebenssachverhalt auszugehen ist, auf den nur unterschiedliche Anspruchsnormen Anwendung finden. Von einem Lebenssachverhalt - und folglich einem Klagegrund - ist im Regelfall auszugehen, wenn der Kläger das beantragte Verbot sowohl auf einen gesetzlichen Unterlassungsanspruch als auch auf einen Anspruch aufgrund einer Unterlassungsvereinbarung stützt, die die Parteien nach einer vorausgegangenen Verletzungshandlung getroffen haben (zu einer derartigen Fallkonstellation BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 222/00, GRUR 2003, 889 = WRP 2003, 1222 - Internet-Reservierungssystem ).

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

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(3) Nicht jede vom Verkehr gedanklich hergestellte Verbindung zwischen dem rotfarbigen Unternehmenskennzeichen der Bankengruppe der Beklagten zu 2 und den von ihr erbrachten Finanzdienstleistungen reicht für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung des roten Farbtons aus. Wie die in § 14 Abs. 3 MarkenG beispielhaft aufgeführten Verletzungshandlungen zeigen, erfordert eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen regelmäßig eine Verwendung des Zeichens in der Weise, dass eine nach außen erkennbare kennzeichnende Verbindung zwischen dem angegriffenen Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL EuGH, GRUR 2007, 971 Rn. 23 - Céline; BGH, GRUR 2008, 912 Rn. 27 - Metrosex). Der Verkehr muss im Allgemeinen aus der Benutzungshandlung als solcher ersehen können, auf welche konkreten Dienstleistungen sich der Kennzeichengebrauch bezieht (vgl. zu Domainnamen BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 59 = WRP 2009, 1533 - airdsl; Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 Rn. 19 = WRP 2012, 940 - ZAPPA; zu § 26 MarkenG BGH, Urteil vom 18. Oktober 2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Rn. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA; Beschluss vom 29. Juli 2009 - I ZB 83/08, GRUR 2010, 270 Rn. 17 = WRP 2010, 269 - ATOZ III). Daher muss durch die angegriffene Handlung selbst ein Bezug zwischen dem Zeichen und konkreten Waren oder Dienstleistungen hergestellt werden. Für einen solchen Bezug kann eine reine Imagewerbung eines Unternehmens nicht ausreichend sein (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 121; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rn. 76). So liegt es im Streitfall.

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder Absatz 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. § 14 Abs. 6 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

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aa) Ein auf Erstbegehungsgefahr gestützter vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, soweit ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, der Anspruchsgegner werde sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten (vgl. BGH, Urt. v. 16.1.1992 - I ZR 84/90, GRUR 1992, 318, 319 = WRP 1992, 314 - Jubiläumsverkauf; Urt. v. 14.7.1993 - I ZR 189/91, GRUR 1994, 57, 58 = WRP 1993, 749 - Geld-zurück-Garantie; Urt. v. 15.4.1999 - I ZR 83/97, GRUR 1999, 1097, 1099 = WRP 1999, 1133 - Preissturz ohne Ende; Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1175 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe, m.w.N.). Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (vgl. BGH, Urt. v. 30.1.1970 - I ZR 48/68, GRUR 1970, 305, 306 - Löscafé; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/ Bornkamm, UWG, 26. Aufl., § 8 Rdn. 1.25; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 10 Rdn. 6 m.w.N.).

(1) Haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung oder durch Einreichung eines Schriftsatzes oder zu Protokoll der Geschäftsstelle den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Beschluss. Dasselbe gilt, wenn der Beklagte der Erledigungserklärung des Klägers nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des Schriftsatzes widerspricht, wenn der Beklagte zuvor auf diese Folge hingewiesen worden ist.

(2) Gegen die Entscheidung findet die sofortige Beschwerde statt. Dies gilt nicht, wenn der Streitwert der Hauptsache den in § 511 genannten Betrag nicht übersteigt. Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist der Gegner zu hören.

(1) Wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Sind die Kosten gegeneinander aufgehoben, so fallen die Gerichtskosten jeder Partei zur Hälfte zur Last.

(2) Das Gericht kann der einen Partei die gesamten Prozesskosten auferlegen, wenn

1.
die Zuvielforderung der anderen Partei verhältnismäßig geringfügig war und keine oder nur geringfügig höhere Kosten veranlasst hat oder
2.
der Betrag der Forderung der anderen Partei von der Festsetzung durch richterliches Ermessen, von der Ermittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen Berechnung abhängig war.

Für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären:

1.
Urteile, die auf Grund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen;
2.
Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gegen die säumige Partei gemäß § 331a;
3.
Urteile, durch die gemäß § 341 der Einspruch als unzulässig verworfen wird;
4.
Urteile, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen werden;
5.
Urteile, die ein Vorbehaltsurteil, das im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen wurde, für vorbehaltlos erklären;
6.
Urteile, durch die Arreste oder einstweilige Verfügungen abgelehnt oder aufgehoben werden;
7.
Urteile in Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder Untermieter von Wohnräumen oder anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und dem Untermieter solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder Räumung, wegen Fortsetzung des Mietverhältnisses über Wohnraum auf Grund der §§ 574 bis 574b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie wegen Zurückhaltung der von dem Mieter oder dem Untermieter in die Mieträume eingebrachten Sachen;
8.
Urteile, die die Verpflichtung aussprechen, Unterhalt, Renten wegen Entziehung einer Unterhaltsforderung oder Renten wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichten, soweit sich die Verpflichtung auf die Zeit nach der Klageerhebung und auf das ihr vorausgehende letzte Vierteljahr bezieht;
9.
Urteile nach §§ 861, 862 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Wiedereinräumung des Besitzes oder auf Beseitigung oder Unterlassung einer Besitzstörung;
10.
Berufungsurteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten. Wird die Berufung durch Urteil oder Beschluss gemäß § 522 Absatz 2 zurückgewiesen, ist auszusprechen, dass das angefochtene Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist;
11.
andere Urteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Gegenstand der Verurteilung in der Hauptsache 1.250 Euro nicht übersteigt oder wenn nur die Entscheidung über die Kosten vollstreckbar ist und eine Vollstreckung im Wert von nicht mehr als 1.500 Euro ermöglicht.

(1) Die Revision findet nur statt, wenn sie

1.
das Berufungsgericht in dem Urteil oder
2.
das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung
zugelassen hat.

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn

1.
die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.
Das Revisionsgericht ist an die Zulassung durch das Berufungsgericht gebunden.

Der Wert wird von dem Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt; es kann eine beantragte Beweisaufnahme sowie von Amts wegen die Einnahme des Augenscheins und die Begutachtung durch Sachverständige anordnen.