Bundesgerichtshof Beschluss, 29. Mai 2008 - I ZB 55/05

Tatbestand:

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Die Klägerin produziert Schokoladenprodukte, die sie unter Verwendung von Marken vertreibt, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen.

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Sie ist Inhaber der mit Priorität vom 16. Dezember 1996 für "Schokolade, Schokoladenwaren, Fein- und Dauerbackwaren, Zuckerwaren" eingetragenen (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 396 54 542):

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Sie ist weiter Inhaberin der zweifarbigen (schwarz/roten) Wort-/Bildmarke Nr. 301 14 181 "Kinder" und der nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen ) Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063:

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Die Beklagte stellt Molkereiprodukte her. Sie beabsichtigte, Ende des Jahres 2002 ein Milchdessert der Produktlinie "Monte" unter Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung auf den Markt zu bringen und zu bewerben.

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Die Klägerin hat geltend gemacht, die beabsichtigte Verwendung der Bezeichnung "Kinderzeit" erfolge durch die Beklagte nicht nur produktbeschreibend , sondern markenmäßig und verletze ihre Markenrechte. Erhebliche Teile des Verkehrs erwarteten, dass die mit der Bezeichnung "Kinderzeit" versehenen Produkte von ihr stammten.

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Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, 1. Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in einer Verpackungsausstattung , wie nachstehend abgebildet, anzubieten, feilzuhalten , zu bewerben, zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen : 2. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in Anzeigen zu werben, wie nachstehend abgebildet: 3. für Milchdesserts unter der Bezeichnung "Kinderzeit" in TV-Spots entsprechend dem nachstehend abgebildeten Storyboard zu werben: (Es folgt das im landgerichtlichen Urteil aufgeführte Storyboard).

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Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass sich der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken ohne graphische Gestaltung im Verkehr als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt habe.

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Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

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Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 76 = MarkenR 2004, 413).

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Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

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I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG für nicht gegeben erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

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Das Landgericht sei allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" nicht beschreibend, sondern unmittelbar produktkennzeichnend in den angegriffenen Verwendungsformen nutze. Der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gleichwohl nicht zu, weil keine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen gegeben sei. Der Klägerin stünden nur Wort-/Bildmarken zur Verfügung. Diese seien nicht gegen jede Art wortgleicher Verwendung ohne Rücksicht auf die Schreibweise geschützt.

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Der reine Wortbestandteil "Kinder" sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Seine ursprünglich fehlende Unterscheidungskraft habe er durch eine nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung überwunden. Er verfüge aber nicht über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Von den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten der Jahre 1988 bis 2004 seien nur die aus der jüngsten Vergangenheit relevant, weil wegen eines fehlenden Kennzeichenschutzes der Beklagten kein rückwirkender Kollisionszeitpunkt zu berücksichtigen sei.

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Die demoskopischen Erhebungen zum nicht gestalteten Schriftzug "Kinder" ergäben einen Kennzeichnungsgrad von 61 % bis 69,9 %, der für eine Verkehrsdurchsetzung ausreiche. Das Ergebnis werde durch die umfangreichen Werbemaßnahmen und hohen Umsätze mit Produkten, die mit den Marken der Klägerin gekennzeichnet seien, bestätigt. Über eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge der Wortbestandteil allerdings nicht. Wegen des mit einer gesteigerten Kennzeichnungskraft verbundenen weiten Schutzumfangs sei bei verkehrsdurchgesetzten Zeichen erforderlich, dass die Befragten auch in der Lage seien, die Marke dem richtigen Unternehmen zuzuordnen. Dies sei nach der aktuellen Untersuchung von Januar 2004 aber nur bei weniger als 50 % der Befragten der Fall gewesen. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft folge auch nicht aus der Marktpräsenz, den Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen. Diese bezögen sich nur auf die graphisch gestalteten Marken.

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Die Ähnlichkeit der Waren, für die die Zeichen verwendet würden, sei knapp durchschnittlich.

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Zwischen den Zeichen bestehe keine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei in Anbetracht der deutlichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht gegeben. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens reiche die nur normale Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils "Kinder" der Marken der Klägerin nicht aus. Ansonsten bestünde die Gefahr einer Monopolisierung eines freihaltebedürftigen Begriffs.

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Ein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG komme nicht in Betracht, weil die Klägerin für den nicht gestalteten Wortteil "Kinder" den Schutz als bekannte Marke nicht in Anspruch nehmen könne. Es fehle auch insoweit an einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des reinen Wortbestandteils.

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II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.

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1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 "Kinder" ist nicht gegeben.

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a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken "Kinder" der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" , die die Beklagte verwenden will, keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

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aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage , ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

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bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass zwischen den Waren "Schokolade, Schokoladenwaren", für die die Klagemarken Schutz beanspruchen, und einem Milchdessert, für das die Beklagte die Bezeichnung "Kinderzeit" verwenden will, Warenähnlichkeit besteht, die im Bereich durchschnittlicher Warenähnlichkeit anzusiedeln ist.

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(1) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU). Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY; Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

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(2) Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts stehen Schokoladenprodukte in einem Konkurrenzverhältnis zu einem Milchdessert. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, dass die danach bestehende Warenähnlichkeit durch den Umstand nicht weiter vergrößert wird, dass die Produkte der Parteien über süße Inhaltsstoffe verfügen und deshalb einer einheitlichen Geschmacksrichtung zuzurechnen seien und sich an die Zielgruppe der Kinder richteten.

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Zu Unrecht macht die Revision dagegen geltend, zwischen den Waren, für die die Klagemarke Schutz beanspruche und einem Milchdessert bestehe an Identität heranreichende Warenähnlichkeit, weil das Dessertprodukt der Beklagten wie die Waren der Klägerin aus Schokolade, Milch und Haselnüssen bestünde und die Beklagte typische Ausstattungsmerkmale der Verpackungen der Klägerin übernehme.

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Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen. Etwaige Übereinstimmungen im Erscheinungsbild der von den Parteien verwandten Verpackungen lassen die Warenähnlichkeit unberührt. Dass das Berufungsgericht aufgrund der Zusammensetzung des Milchdesserts der Beklagten, das neben anderen Bestandteilen auch Schokolade enthalten soll, keine hochgradige oder an Identität heranreichende Warenähnlichkeit zu Schokolade und Schokoladenwaren angenommen hat, ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

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cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, Grundlage der Verwechslungsprüfung könne nur eine reine Wortmarke "Kinder" bzw. der farblich und graphisch nicht gestaltete Wortbestandteil "Kinder" sein, weil das Schriftbild der Klagemarken sich in der angegriffenen Bezeichnung nicht wiederfinde. Dieser Wortbestandteil sei ursprünglich schutzunfähig, habe sich im Verkehr aber als Hinweis auf die Klägerin durchgesetzt (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Die Voraussetzungen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft lägen allerdings nicht vor.

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Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarken komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement der Klagemarken verfüge unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarken aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr über gesteigerte Kennzeichnungskraft.

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Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts lässt sich vielmehr auch für den Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz (12. Mai 2004), der für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken maßgeblich ist, eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortelements nicht feststellen.

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(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht daher den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinenform

).

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(2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Waren "Schokolade, Schokoladenwaren" wegen der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken beschreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.

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(3) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat. Den von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten lässt sich zum maßgeblichen Zeitpunkt (12. Mai 2004) eine Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils "Kinder" ohne eine graphische Gestaltung jedoch nicht entnehmen.

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Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften , die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

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Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171, 173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weitergehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarken ist aufgrund ihrer Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestandteil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt beschreibt , ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöhter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

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Diesen deutlich höheren Durchsetzungsgrad hat die Klägerin für das Jahr 2004 nicht belegt. Nach der vom Berufungsgericht herangezogenen demoskopischen Untersuchung von Januar 2004 (Anlage BB 36) zu der maschinenschriftlichen Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung haben 66,7 % der Gesamtbevölkerung und 68,8 % derjenigen, die Schokoladenwaren kaufen oder essen, die Bezeichnung "Kinder" im Zusammenhang mit Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zugeordnet. Für die Feststellung des Durchsetzungsgrades ist auf die Gesamtbevölkerung abzustellen, weil diese bei den Waren des Massenkonsums, zu denen Schokoladenprodukte gehören , zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 22 - LOTTO). Ob hiervon diejenigen Teile der Befragten auszunehmen sind, die keinerlei Bezug zu Schokoladenwaren haben, kann offenbleiben. Dieser Teil ist jedenfalls mit der Frage Nr. 1 des Gutachtens "Kaufen oder essen Sie Schokoladenwaren ?" nicht zuverlässig ausgegrenzt (vgl. BPatG, Beschl. v. 17.5.2006 - 32 W(pat) 39/03, GRUR 2007, 324, 328 = MarkenR 2007, 167) und wird auch durch andere Fragen im Gutachten nicht näher festgelegt.

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Von den 66,7 % der Befragten, die die Bezeichnung "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei Schokoladenwaren einem bestimmten Unternehmen zuordnen, sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 4 nach dem Namen dieses Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind 4,7 % aller Befragten. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber einem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimmten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und Rdn. 354; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen ). Danach verbleiben 62 % der Befragten, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters nicht aus (vgl. auch BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

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Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.

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Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeichnungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatzund Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarken zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.

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dd) Das Berufungsgericht hat bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" abgestellt , weil das Schriftbild und die Farbkombination der Klagemarken in der angegriffenen Bezeichnung nicht übernommen sind. Das Berufungsgericht ist danach ersichtlich von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen den farbigen Wort-/ Bildmarken der Klägerin und der Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten ausgegangen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

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(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - MarlboroDach ; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

41

(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade, Schokoladenwaren" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).

42

(3) In der Bezeichnung "Kinderzeit" hat der Wortbestandteil "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Wortbestandteil "Kinder" den Begriff "Kinderzeit" dominiert.

43

Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Klagemarken und die Bezeichnung "Kinderzeit" gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, rechtsfehlerfrei.

44

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den farbigen Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542 und 301 14 181 und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

45

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehre- rer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

46

bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger , WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.

47

Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

48

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarken der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen den farbigen Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.

49

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarken Nr. 396 54 542 und Nr. 301 14 181 verneint hat.

50

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

51

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 "Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.

52

a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" der Beklagten hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.

53

aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc) dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.

54

Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die Be- zeichnung "Kinderzeit" gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit , weil die Wort-Bildmarke der Klägerin nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbigen Wort-/Bildmarken der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinderzeit" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarken, aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich in der angegriffenen Bezeichnung der Beklagten nicht. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzunfähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).

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Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinderzeit" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.

56

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinderzeit" ebenfalls nicht gegeben.

57

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der Bezeichnung der Beklagten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlichkeit begründen.

58

b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als bekannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.

59

3. Anders als die Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geltend gemacht hat, kann die Klägerin den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.

60

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe, m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte).

61

b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Hieran ändert auch der Umstand nichts, dass das Berufungsgericht die Möglichkeit des Vorliegens einer durch Verkehrsgeltung entstandenen Marke erwogen hat. Die Revision hat daher in der Revisionsbegründung auch nur die Wort-/Bildmarken Nr. 396 54 542, 301 14 181 und 397 21 063 als diejenigen Marken angeführt, auf die die Kläge- rin ihren Unterlassungsanspruch gestützt hat. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.

62

4. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.

63

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).

64

Welche Umstände für diese Beurteilung als relevant anzusehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und in der Entscheidung "Kinder I" des Senats angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte umfassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststellung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36 - Kessler Hochgewächs).

65

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm v.Ungern-Ster nberg Pokrant
Kirchhoff Büscher
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 15.08.2003 - 416 O 85/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.06.2004 - 5 U 123/03 -

Gründe:

I. Gegen die am 31. Mai 1995 angemeldete und am 3. Mai 1996 für "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" eingetragene Wortmarke Nr. 395 22 732
"Il Portone"
hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 15. Juli 1980 für "Weine aus Italien" eingetragenen Wortmarke
"il Padrone".

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke beschlossen.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatGE 44, 216).
Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Zwischen den Marken bestehe die Gefahr klanglicher Verwechslungen. Die Ware "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", für die die angegriffene Marke Schutz beanspruche, umfasse auch die Ware "Weine aus Italien", für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei. Es sei deshalb von der Möglichkeit einer Benutzung der Marken für identische Waren auszugehen. Im Hinblick darauf und auf die von Hause aus normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müßten die Marken einen deutlichen Abstand einhalten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Davon könne wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Marken nicht ausgegangen werden. De r Gesamteindruck der kollidierenden Marken werde nicht nur durch die Wörter "Padrone" bzw. "Portone", sondern in gleicher Weise auch durch die weiteren Wortbestandteile "il" in Groß- und Kleinschreibung geprägt. Dabei handele es sich in der italienischen Sprache um den bestimmten Artikel in männlicher Form. Diesem fremdsprachigen Artikel, der den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei,

komme in den kombinierten Wortmarken die Funktion zu, die sprachliche Herkunft der Marke und regelmäßig auch die geographische Herkunft des angebotenen Produkts einzuordnen. Auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet sei die geographische Herkunft der Ware für den inländischen Verkehr von besonderer Bedeutung für den Kaufentschluß. Dagegen seien die weiteren Markenwörter "Padrone" und "Portone" den deutschen Verkehrskreisen nicht in gleicher Weise bekannt. Die Gesamtbezeichnungen "il Padrone" und "Il Portone" wiesen im Klangbild eine große Ähnlichkeit auf. Gegenü ber den Übereinstimmungen träten die bestehenden Unterschiede zurück. Die Marken verfügten auch über keinen unterschiedlichen Begriffsinhalt, der die klangliche Verwechslungsgefahr entscheidend reduziere. Die Wörter "Padrone" und "Portone" seien nicht Bestandteil der deutschen Sprache.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Zutreffend hat das Bundespatentgericht entschieden, daß die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende Gefahr der Verwechslung zwischen der prioritätsälteren Widerspruchsmarke "il Padrone" und der angegriffenen Marke "Il Portone" besteht und diese Marke daher gem. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu Recht gelöscht worden ist.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit de r Waren/Dienst-

leistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).
1. Das Bundespatentgericht hat eine Identität der Waren angenommen, für die die Kollisionsmarken geschützt sind. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" wird Schutz auch für Weine aus Italien und damit für diejenigen Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist (vgl. hierzu: BGH, Beschl. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, GRUR 1998, 924, 925 = WRP 1998, 875 - salvent/Salventerol).
2. Die Widerspruchsmarke "il Padrone" verfügt für die Waren, für die der Markenschutz besteht, von Hause aus über normale Kennzeichnungskraft. Davon ist das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler ausgegangen. Die Rechtsbeschwerde erinnert hiergegen auch nichts.
3. Das Bundespatentgericht hat eine hohe Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht zwischen den Kollisionsmarken festgestellt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres Klan gs, ihres Schriftbilds und ihres Sinngehalts zu ermitteln, wobei regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreicht (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg 1999, I - 3819 Tz. 27 f. = GRUR Int 1999, 734 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGHZ 28, 320, 324 - Quick/Glück; 139, 340, 347 - Lions). Entge-

gen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kommt der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht im Streitfall auch nicht deshalb eine geringere Bedeutung zu, weil die in Rede stehenden Waren im Lebensmittelsektor auf Sicht gekauft werden. Der Ähnlichkeit der Zeichen im Klang kommt wegen der Bestellung von Weinen in gastronomischen Betrieben durchaus Gewicht zu.

b) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abgestellt (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 776 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000).
Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der Gesamteindruck der Kollisionsmarken auch von dem Bestandteil "il" in Groß- und Kleinschreibung mitgeprägt wird. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, diesem Zeichenbestandteil fehle jede Unterscheidungskraft , weshalb er schutzunfähig sei.
Der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl bei der älteren Widerspruchsmarke als auch bei der angegriffenen Marke die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1070 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 9 Rdn. 4; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 369). Allerdings kann der Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Voraussetzung hierfür ist, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den

Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling). Davon kann bei dem Bestandteil "il" (in Groß- und Kleinschreibung) der Kollisionszeichen nicht ausgegangen werden. Es besteht kein Anlaß anzunehmen , dieser Wortbestandteil werde vom Verkehr bei der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlässigt. Dies gilt unabhängig davon, ob der Verkehr erkennt, daß es sich bei "il" um den bestimmten Artikel der italienischen Sprache in maskuliner Form handelt. Das Bundespatentgericht hat daher zu Recht der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auch diesen Wortbestandteil der Marke zugrunde gelegt.

c) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist danach von den Marken "il Padrone" und "Il Portone" in vollständiger Form auszugehen. Diese weisen , wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, im Klang eine große Ähnlichkeit auf. Zum klanglich ähnlichen Gesamte indruck der Marken trägt der gleiche Wortbestandteil "il" bei. Der Anfangsbuchstabe "P" und das Wortende "one" der weiteren Wortbestandteile sind identisch. Dies gilt auch für die Silbenzahl. Die Vokalfolge der Wörter "Padrone" und "Portone" weist mit a - o - e und o - o - e eine nicht unerhebliche Ähnlichkei t auf. Die jeweils ersten Vokale "a" bzw. "o" weisen keine so deutlichen Unterschiede auf, daß sie zu einer wesentlichen Unterscheidung des Gesamteindrucks der Marken führen. Entsprechendes gilt für den mittleren Teil der Wörter "dr" und "rt" der Markenwörter "Padrone" und "Portone".
Anders als die Rechtsbeschwerde meint, wird die klangliche Ähnlichkeit auch nicht durch einen ohne weiteres erkennbaren abweichenden Bedeutungsinhalt der Markenwörter aufgehoben oder reduziert (vgl. hierzu BGH, Urt. v.

28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg`s/Kelly´s; BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling). Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die Bedeutung der Markenwörter "Padrone" (Eigentümer, Besitzer, Arbeitgeber, Herrscher) und "Portone" (Tor, Eingang, Toreinfahrt) den inländischen Verkehrskreisen weitgehend nicht geläufig sind und auch keine so große Nähe zu deutschen Begriffen aufweisen , daß rechtserhebliche Teile des Verkehrs ihnen ohne weiteres einen bestimmten Begriffsinhalt zuordnen.
Da wegen der bestehenden Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus ohnehin strenge Anforderungen an den Abstand der Kollisionsmarken zu stellen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014 f. = WRP 1998, 988 - ECCO II; BGHZ 139, 340, 344 - Lions), reicht die bestehende Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

d) Die Vorinstanzen haben zu Recht die Löschung der Marke auch nicht auf den Teil der Waren beschränkt, bei dem Warenidentität gegeben ist (Weine aus Italien). Denn liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke vollständig zu löschen, weil die entscheidenden Instanzen nicht berechtigt sind, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren vorzunehmen, die unter den Oberbegriff fallen (vgl. BPatG GRUR 1998, 725, 727; Mitt. 1998, 75, 76; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl. § 43 Rdn. 49; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn. 108; zur Prüfung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG bei einem weiten Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff: BGH, Beschl.

v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; Beschl. v. 17.7.2003 - I ZB 42/00, Mitt. 2004, 225; a.A. Fezer aaO, § 42 Rdn. 62). Das Bundespatentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschließlich von Warenidentität ausgehen und brauchte die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht auch insoweit festzustellen, als für einen Teil der unter den weiten Oberbegriff ("alkoholische Getränke, ausgenommen Biere") fallenden Waren im Verhältnis zu den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, nur Warenähnlichkeit vorliegt.
IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 14. Mai 1996 die Marke Nr. 396 03 798
OMEPRAZOK für die Waren
"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial"
in das Markenregister eingetragen.
Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung der Marke gestellt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke hätte wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG nicht eingetragen werden dürfen. Sie sei praktisch identisch mit dem INN (International Nonproprietary Name) "Omeprazol".
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.
Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen.
Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatGE 41, 50 = GRUR 1999, 746).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke nicht zu löschen sei. Im Hinblick auf die Abweichung im Endkonsonanten gegenüber "Omeprazol" fehle der Marke OMEPRAZOK weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch bestehe ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG liege ebenfalls nicht vor. Die Antragstellerin könne sich nicht auf die Richtlinie 92/27/EWG des Rates über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März 1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992 S. 8) berufen, die ein Verbot von Arzneimittelbezeichnungen vorsehe, die mit gebräuchlichen Bezeichnungen verwechselbar seien. Die entsprechende Bestimmung der Richtlinie sei nicht in deutsches Recht umgesetzt worden; eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie scheide ebenfalls aus. Die Richtlinie beziehe sich auch nur auf bestimmte Humanarzneimittel, während die Marke auch für andere Waren eingetragen sei, für die sie ordnungsgemäß benutzt werden könne.
Die Marke sei auch nicht täuschend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, wenn sie für Waren verwendet werde, die nicht den Wirkstoff Omeprazol enthielten. Das allgemeine Publikum erkenne in der Marke nicht die Wirkstoffbezeichnung. Die Fachkreise wüßten, daß Omeprazol ein Arzneimittelwirkstoff sei. Bei anderen Erzeugnissen als Arzneimitteln sähen sie deshalb in der Marke keinen Hinweis auf Omeprazol als Inhaltsstoff.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn die Eintragung hätte versagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden hat, und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht.

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint.
1. Das Bundespatentgericht ist für das Zeichen "OMEPRAZOK" mit Recht nicht von einem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen.
Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaûten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaût zu werden (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch ; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1044 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; Urt. v. 4.10.2001 - Rs. C-517/99, GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22 = WRP 2001, 1272 - Bravo; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, GRUR 2002, 64 = WRP 2001, 1445 - INDIVIDUELLE). Dabei ist grundsätzlich von einem groûzügigen Maûstab auszugehen, das heiût jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.
Im Streitfall geht es um die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks. Das Zeichen "OMEPRAZOK" ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts angelehnt an den International Nonproprietary Name (INN) "Omeprazol". Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes fehlt der Abwandlung eines derartigen Fachbegriffs die Unterscheidungskraft, soweit die abgewandelte Bezeichnung keine individualisierende Eigenheit aufweist. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weiteres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, daû auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das Fachwort kennengelernt haben (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 5.5.1994 - I ZB 6/92, GRUR 1994, 803, 804 - TRILOPIROX; Beschl. v. 23.6.1994 - I ZB 7/92, GRUR 1994, 805, 806 - Alphaferon; Beschl. v. 19.10.1994 - I ZB 10/92, GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen und hat zutreffend das Vorliegen der Unterscheidungskraft des Markenwortes bejaht. Das Deutsche Patent - und Markenamt, auf dessen Entscheidung das Bundespatentgericht ergänzend Bezug genommen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische Laienpublikum fasse die Bezeichnung "OMEPRAZOK" als phantasievolles Kunstwort auf. Von Fachleuten, denen der Wirkstoff Omeprazol bekannt sei, werde der Marke "OMEPRAZOK" herkunftshinweisende Eigenart beigemessen. Die Endsilbe "ZOK" der Marke unterscheide sich von der Endung des INN in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht deutlich. "ZOK" trete in empfohlenen Wirkstoffbezeichnungen als Endung nicht auf, während "ol" ein geläufiger Wortabschluû von Wirkstoffen sei (vgl. hierzu auch BGH GRUR 1995, 48, 49
- Metoproloc). Diese nicht angegriffenen Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
2. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an der Marke "OMEPRAZOK" hat das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend verneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden INN "Omeprazol" ausreichend deutlich ab. Verwechslungen mit dem INN sind wegen des deutlichen Unterschieds zwischen dem Markenwort und dem Fachbegriff nicht zu erwarten (vgl. hierzu auch Abschnitt III.1.). Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des freihaltebedürftigen Fachbegriffs Omeprazol sind ebenfalls nicht zu befürchten, weil der Schutzumfang von Zeichen, die an freihaltebedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 805, 807 - Alphaferon; BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc; zum begrenzten Schutzumfang vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1156 = WRP 2001, 1198, 1201 - Farbmarke violettfarben).
3. Das Bundespatentgericht hat mit Recht auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verneint. Die Bedeutung der Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein gebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschlieûen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1150 Tz. 40 f. - Bravo; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO). Dazu zählt das sich von dem Fachbegriff Omeprazol hinreichend deutlich abhebende Markenwort "OMEPRAZOK" nicht.
4. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sei gegeben.
Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum über die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu täuschen.
Bei der Beurteilung, ob ein solches Schutzhindernis besteht, geht es um die Irreführung durch den Zeicheninhalt und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeicheninhalt im wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG: BGH, Beschl. v. 30.9.1993 - I ZB 16/91, GRUR 1994, 120, 121 - EUROCONSULT; BPatG GRUR 1991, 145, 146 - Mascasano; vgl. weiter zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 299, 306; Althammer / Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 225).
Ist für die entsprechenden Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für diese nicht vor (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG: BPatG GRUR 1989, 593, 594 - Molino; BPatG GRUR 1991, 145 f. - Mascasano; BPatG GRUR 1992, 516, 517 - EGGER NATURBRÄU ; zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer aaO § 8 Rdn. 306; Althammer/ Ströbele aaO § 8 Rdn. 230; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 99).
Danach ist für Arzneimittel eine Täuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insgesamt zu verneinen, weil die Marke jedenfalls für Arzneimittel, die Omeprazol enthalten, ohne die Gefahr einer Irreführung benutzt werden kann.
Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht aber auch für die übrigen Waren, für die die Marke eingetragen ist, eine Täuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG rechtsfehlerfrei verneint. Es hat hierzu festgestellt, das Fachpublikum wisse, daû Omeprazol ein Wirkstoff sei, der nur in Arzneimitteln verwendet werde. Omeprazol werde als Ulkusmittel und Protonenpumpenhemmer benutzt. Bei anderen Erzeugnissen werde der Fachmann einen Bezug zu diesem Inhaltsstoff nicht herstellen. Mit ihrer gegenteiligen Wertung, für veterinärmedizinische und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke sei die Annahme, sie enthielten den Wirkstoff Omeprazol, naheliegend und für die übrigen Waren sei diese Annahme nicht ausgeschlossen, begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung. Sie verweist insoweit auch nur auf die Möglichkeit einer irreführenden Verwendung der Marke. Damit kann sie jedoch im Löschungsverfahren bei der Beurteilung des absoluten Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht gehört werden.
5. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter unter Hinweis auf Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG des Rates über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März 1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992, S. 8) geltend, das Zeichen "OMEPRAZOK" habe nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nicht eingetragen werden
dürfen, weil eine Verwechslungsgefahr mit dem International Nonproprietary Name (INN) "Omeprazol" bestehe.
Aufgrund der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigen Vorschriften", das heiût nach Vorschriften auûerhalb des Markenrechts, im ö ffentlichen Interesse untersagt werden kann.
Jedenfalls im Ergebnis zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen , daû Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG für die Marke "OMEPRAZOK" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begründet. Nach dieser Vorschrift darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasiebezeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit einer gebräuchlichen Bezeichnung führt. Es kann offenbleiben, ob die Richtlinienvorschrift , die nicht als solche umgesetzt worden ist, die Eintragungsbehörde bei der Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bindet, weil auch daraus im vorliegenden Verfahren kein Schutzhindernis abzuleiten wäre.
Die Benutzung der Marke ist für die Waren, für die Schutz besteht, möglich , ohne gegen Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG zu verstoûen. Von den Waren, für die die Marke eingetragen ist, werden veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial durch die Richtlinie 92/27/EWG nicht erfaût. Der Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse, auf den sich die Markeneintragung ebenfalls bezieht, ist weiter als der Anwendungsbereich der Richtlinie 92/27/EWG. Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Etikettierung und die Packungs-
beilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. EG Nr. 22 v. 9.2.1965, S. 369) anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 4 und Nr. 5, Art. 2 der Richtlinie 65/65/EWG im wesentlichen Arzneispezialitäten zur Anwendung beim Menschen (zum Begriff der Arzneispezialitäten vgl. Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie 65/65/EWG). Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch die Richtlinie 92/27/ EWG alle pharmazeutischen Grundstoffe und Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur hergestellt werden, nicht erfaût. Dies reicht aus, um auch die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" von der Eintragung nicht auszuschlieûen (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 403). Denn es ist nicht erforderlich, daû die Benutzung sämtlicher unter einen Warenbegriff fallender Produkte rechtlich zulässig ist.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
v. Ungern-Sternberg Starck Pokrant
Büscher Schaffert

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 8. Juni 1999 die Marke Nr. 399 15 979
Roximycin
für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" eingetragen.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, die Marke hätte wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG nicht eingetragen werden dürfen. Sie lehne sich an den INN (International Nonproprietary Name) "Roxithromycin" an. Die Bezeichnung eines Arzneimittels dürfe aber nicht zu Verwechslungen mit dem INN führen.
Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.
Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Marke sei nicht zu löschen , da sie nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Der Marke "Roximycin" fehle weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch bestehe ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Durch das Weglassen der Mittelsilbe "thro" weiche sie sowohl klanglich als auch schriftbildlich ausreichend von "Roxithromycin" ab. Sie sei daher als ausreichend individualisierende Herkunftsbezeichnung und nicht als ohne
weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung von "Roxithromycin" anzusehen.
Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bestehe ebenfalls nicht. Es könne dahinstehen, ob die Richtlinie 92/27/EWG des Rates über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März 1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992 S. 8), nach der eine Arzneimittelbezeichnung nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen dürfe , in deutsches Recht umgesetzt worden und ob sie unmittelbar anwendbar sei. Denn selbst bei unmittelbarer Heranziehung der Richtlinie könne die Benutzung der Marke nicht ersichtlich untersagt werden. Die Richtlinie beziehe sich nämlich nur auf bestimmte Humanarzneimittel, während die Marke auch für andere Waren eingetragen sei, für die sie ordnungsgemäß benutzt werden könne. Der in der deutschen Fassung der Richtlinie gebrauchte Begriff "Verwechslungen" könne auch nicht mit der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gleichgesetzt werden, da sich deren Bedeutungsgehalt und Beurteilungsmaßstab nicht auf die Prüfung absoluter Schutzhindernisse übertragen ließen. Zudem stünde die Anlegung zu hoher Maßstäbe an den zur Vermeidung von Verwechslungen im Sinne der Richtlinie einzuhaltenden Abstand im Widerspruch zu der ständigen, durch die Richtlinie erkennbar nicht geänderten Praxis, wesentlich deutlicher angenäherte Wirkstoffbezeichnungen als die in Rede stehende zu verwenden.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
Die Eintragung einer Marke ist nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn sie hätte versagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 MarkenG bestanden hat und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht.
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint.
1. Die Rechtsbeschwerde rügt zunächst ohne Erfolg, der angefochtene Beschluß genüge nicht dem Begründungszwang, soweit das Bundespatentgericht angenommen hat, der Eintragung der Marke "Roximycin" hätten die absoluten Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sowie eines Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht entgegengestanden.

a) Der angefochtene Beschluß unterliegt gemäß § 79 Abs. 2 MarkenG dem Begründungszwang. Die Begründung muß eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen enthalten, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 313 Abs. 3 ZPO). Dem Erfordernis einer Begründung ist genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636, 637 = WRP 1997, 761 - Makol; Beschl. v. 1.7.1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53 - SLICK 50; Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS). Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Beschluß. Die Gründe lassen erken-
nen, daß das Bundespatentgericht das Zeichen "Roximycin" für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig erachtet hat, weil es durch das Weglassen der Mittelsilbe "thro" klanglich und schriftbildlich ausreichend deutlich von dem INN "Roxithromycin" abweiche und die Abwandlung daher eine individualisierende Eigenart aufweise. Der gerügte Verfahrensfehler einer fehlenden Begründung kann entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht daraus hergeleitet werden, daß der Streitfall mit den Sachverhalten, die den vom Bundespatentgericht angeführten Entscheidungen des Senats zugrundegelegen haben, nicht vergleichbar sei und der angefochtene Beschluß keine Ausführungen zum Vorliegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG hinsichtlich einer bestimmten, unter den eingetragenen Warenoberbegriff fallenden Ware enthalte. Die Rechtsbeschwerde macht insoweit nicht ein Übergehen selbständiger Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend, sondern sie greift lediglich die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung an.
2. Das Bundespatentgericht hat für das Zeichen "Roximycin" mit Recht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) verneint.

a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel - zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt).

Im Streitfall geht es um die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks. Das Zeichen "Roximycin" ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts an den INN "Roxithromycin" angelehnt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine solche Abwandlung nur dann nicht hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Eigenart fehlt. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weiteres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, daß auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das Fachwort kennengelernt haben (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 5.5.1994 - I ZB 6/92, GRUR 1994, 803, 804 - TRILOPIROX; Beschl. v. 23.6.1994 - I ZB 7/92, GRUR 1994, 805, 806 - Alphaferon; Beschl. v. 19.10.1994 - I ZB 10/92, GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc; Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK ).

b) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat zutreffend das Vorliegen der Unterscheidungskraft bejaht.
Das Deutsche Patent- und Markenamt, auf dessen Entscheidung das Bundespatentgericht ergänzend Bezug genommen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische Laienpublikum fasse die Bezeichnung "Roximycin" als phantasievolles Kunstwort auf, wie es ihm bei Arzneimittelnamen häufig begegne. Von Fachleuten, denen der Fachausdruck "Roxithromycin" bekannt sei, werde dem Zeichen "Roximycin" herkunftskennzeichnende Eigenart beigemessen, da
es sich durch die fehlende Zwischensilbe "thro" sowohl klanglich als auch schriftbildlich hinreichend deutlich von dem Fachbegriff abhebe.
Diese - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen auch nicht angegriffenen - Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
3. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an dem Zeichen "Roximycin" hat das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend verneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden Begriff "Roxithromycin" ausreichend deutlich ab. Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des freihaltungsbedürftigen Fachbegriffs "Roxithromycin" sind nicht zu befürchten , weil der Schutzumfang von Zeichen, die an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 805, 807 - Alphaferon ; GRUR 1995, 48, 49 - Metoproloc; GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOK ).
4. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde schließlich gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, ein Schutzhindernis für das Zeichen "Roximycin" habe auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit der Richtlinie 92/27/EWG des Rates vom 31. März 1992 über die Etikettierung und die Pakkungsbeilage von Humanarzneimitteln (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992, S. 8) bestanden.
§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bestimmt, daß Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigen Vorschriften" , das heißt nach Vorschriften außerhalb des Markenrechts, im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Dieses Schutzhindernis, das auf der Ermäch-
tigung des Art. 3 Abs. 2 lit. a MarkenRL beruht, steht der Eintragung nur entgegen , wenn die Benutzung des Zeichens in jedem Fall untersagt werden kann (BGH GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOK). Lassen die sonstigen im öffentlichen Interesse erstellten Vorschriften die Benutzung des Zeichens für einen Teil der angemeldeten Waren zu, fehlt es am Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Das aus der konkreten Benutzung abgeleitete absolute Schutzhindernis kann nur greifen, wenn eine gesetzwidrige Benutzung in jedem denkbaren Fall gegeben ist. Wie das Bundespatentgericht zu Recht festgestellt hat, greift der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG hier nicht ein, weil es keine Vorschrift gibt, die der Benutzung des angemeldeten Zeichens in jedem Fall entgegensteht. Nach Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG, die inzwischen durch die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. EG Nr. L 311 v. 28.11.2001, S. 67) abgelöst worden ist, darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasiebezeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung, in erster Linie also der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen international gebräuchlichen Bezeichnung (Art. 1 Abs. 2, 2. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG), führt (vgl. nunmehr Art. 1 Nr. 20 und 21 der Richtlinie 2001/83/EG). Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, daß Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG für die Marke "Roximycin" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begründet. Dabei kann offen bleiben, ob die Richtlinienvorschrift , die nicht als solche umgesetzt worden ist, die Eintragungsbehörde bei der Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bindet, weil auch daraus im vorliegenden Verfahren kein Schutzhindernis abzuleiten wäre (vgl. BGH GRUR 2002, 540, 542 - OMEPRAZOK).


a) Von den Waren, für die die Marke "Roximycin" eingetragen ist, werden - wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat - veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege von vornherein nicht durch die Richtlinie 92/27/EWG erfaßt, die sich - wie die Richtlinie 2001/83/EG - allein auf Humanarzneimittel bezieht.

b) Aber auch hinsichtlich des Warenbereichs der pharmazeutischen Erzeugnisse , auf den sich die Markeneintragung ebenfalls erstreckt, lag zum Eintragungszeitpunkt kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG vor.
Die Benutzung der Marke "Roximycin" ist für den eingetragenen Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse ohne Verstoß gegen Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG möglich. Denn der Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse ist weiter als der Anwendungsbereich der Richtlinie 92/27/EWG. Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel (ABl. EG Nr. 22 v. 9.2.1965, S. 369), die inzwischen ebenfalls durch die Richtlinie 2001/83/EG abgelöst worden ist, anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 1, 4 und 5, Art. 2 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 65/65/EWG in der durch Art. 1 der Richtlinie 89/341/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Ände rung der Richtlinien 65/65/EWG, 75/318/EWG und 75/319/EWG zur Angleichung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. EG Nr. L 142 v. 25.5.1989, S. 11) geänderten Fassung im wesentlichen Arzneimittel zur An-
wendung beim Menschen, die im voraus hergestellt und unter einer besonderen Bezeichnung und in einer besonderen Aufmachung in den Verkehr gebracht werden (Arzneispezialitäten). Dagegen gelten Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG nicht für Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur zubereitet werden oder für Versuche in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, sowie für Zwischenprodukte, die für eine weitere industrielle Verarbeitung durch einen autorisierten Hersteller bestimmt sind (vgl. nunmehr Art. 2, Art. 3 Nr. 1 - 4 der Richtlinie 2001/83/EG). Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch die Richtlinie 92/27/EWG jedenfalls Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur zubereitet werden oder für Versuche in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, und alle pharmazeutischen Grundstoffe nicht erfaßt.
Dies reicht aus, um das Schutzhindernis der verbotenen Benutzung nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG für den gesamten Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse zu verneinen.

c) War demnach die Eintragung der Marke "Roximycin" für die beanspruchten Warenbereiche nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG ausgeschlossen , so kam entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde auch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses durch das Bundespatentgericht nicht in Betracht. Auf die von der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren erklärte hilfsweise Beschränkung des Warenverzeichnisses kam es, nachdem das Bundespatentgericht ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG hinsichtlich des von der Markeninhaberin in erster Linie im gesamten Umfang der Eintragung verteidigten Warenverzeichnisses mit Recht verneint hat, nicht mehr an.

d) Ob - wie das Bundespatentgericht weiter angenommen hat - auch hinsichtlich der von der Richtlinie 92/27/EWG erfaßten pharmazeutischen Erzeugnisse ein Verstoß gegen deren Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich zu verneinen wäre , weil die Marke "Roximycin" nicht zu Verwechslungen mit dem INN "Roxithromycin" führt, kann dahinstehen.
IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin ist aufgrund einer während des Revisionsverfahrens vorgenommenen Verschmelzung Rechtsnachfolgerin der 1959 gegründeten "IMS Institut für medizinische Statistik GmbH". Diese befaßte sich mit der Marktforschung , der Sammlung und dem Vertrieb marktstatistischen Materials sowie der Entwicklung und Bereitstellung von Systemen zur Steuerung und Erfolgskontrolle des Außendienstes für die pharmazeutische Industrie.
Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer Marken mit dem Wortbestandteil "IMS", unter anderem der Wortmarke Nr. 396 07 658 "IMS GMBH", die am 12. August 1996 eingetragen worden ist, u.a. für "Sammeln und Liefern von Daten und Nachrichten; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten, Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermieten, Verpachten und Lizensieren von Datenverarbeitungsanlagen, von Programmen für die Datenverarbeitung und von Programmträgern für diese; technische Beratung bei der Anschaffung und dem Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen; alle Dienstleistungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens; mit Programmen versehene Datenträger; alle Waren auf dem Gebiet der Pharmazie, Medizin und des Gesundheitswesens".
Die Beklagte, eine am 18. April 1997 gegründete und am 12. Juni 1997 in das Handelsregister eingetragene GmbH firmierte mit "IMS Image Management Solutions GmbH". Ihr Unternehmensgegenstand umfaût unter anderem die elektronische Dokumentenverwaltung im Kundenauftrag, Entwicklung von Software und Programmen sowie alle weiteren Geschäfte, die in unmittelbarem und mittelbarem Zusammenhang mit der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern stehen.
Die Klägerin sieht in der früheren Firmenbezeichnung der Beklagten eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens "IMS" und ihres Markenrechts. Sie hat geltend gemacht, zwischen ihren Kennzeichenrechten und der Bezeichnung der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Beide Parteien befaûten sich überwiegend mit der Erstellung von Software für Datenverarbeitungsanlagen und der Datendokumentation auf elektronischen Datenträgern.

Die Klägerin hat beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen, es unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs das Kennzeichen
IMS
mit oder ohne Zusätze als geschäftliche Bezeichnung und/oder zur Bezeichnung von Waren und/oder Dienstleistungen beim Vertrieb und Angebot von Software für elektronische Datenund Dokumentenverwaltung in Geschäftsdrucksachen und/oder in der Werbung schriftlich und/oder in elektronischen Medien und/oder mündlich zu benutzen,
II. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Amtsgericht F. , HRB , in die Löschung des Firmenbestandteils IMS einzuwilligen,
III. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den ihr aus Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 entstandenen und noch entstehenden Schaden zu ersetzen,
IV. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft über den Umfang von Handlungen gemäû Ziffer I seit dem 16. Mai 1997 zu erteilen durch Vorlage eines chronologischen geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben müssen:


a) Angebote nach Angebotsumfang und Angebotsempfänger,
b) Lieferungen nach Lieferumfang, Lieferempfänger, Lieferzeit und Lieferpreis,
c) Werbemaûnahmen, aufgegliedert nach einzelnen Werbemitteln , gegebenenfalls deren Auflagenhöhe und die dafür aufgewandten Kosten.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der Parteien in Abrede gestellt und vorgetragen, ihr Geschäftsgegenstand und ihr Unternehmenskennzeichen unterschieden sich ausreichend von denjenigen der Klägerin.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäû verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten unter Neufassung des Unterlassungsgebots zurückgewiesen.
Nachdem die Beklagte während des Revisionsverfahrens ihre Firmenbezeichnung in "IMASOL GmbH" geändert hat, haben die Parteien den Löschungsantrag zu II übereinstimmend für erledigt erklärt.
Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Anträge zu I, III und IV. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt:
Zwischen der prioritätsälteren Marke "IMS GMBH" der Klägerin und dem Kennzeichen der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke, von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenidentität auszugehen. In der Marke der Klägerin und der Firmenbezeichnung der Beklagten seien allein die Bestandteile "IMS" kennzeichnend.
Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt und sei deshalb zum Schadensersatz verpflichtet.
Die Klageansprüche folgten zudem aus § 15 MarkenG, weil zwischen den Bestandteilen "IMS" in den Firmenbezeichnungen der Parteien ebenfalls Verwechslungsgefahr bestehe.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-
men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Davon ist im rechtlichen Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit erweisen sich aber insofern als unvollständig, als nicht erkennbar wird, welchen Ähnlichkeitsgrad das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt hat.
aa) Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Klägerin Schutz genieût, und dem Geschäftsgegenstand des Unternehmens der Beklagten ausgegangen.
Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 - Canon; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,
GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
Es hat berücksichtigt, daû die Marke der Klägerin unter anderem für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten sowie das Vermieten und Verpachten von Datenverarbeitungsanlagen auf pharmazeutischem und medizinischem Gebiet und im Bereich des Gesundheitswesens eingetragen ist. Die Revision macht insoweit ohne Erfolg geltend, die Tätigkeit der Klägerin sei dadurch gekennzeichnet, daû sie ihren Kunden medizinische Statistiken für deren Marktanalysen liefere. Denn für die Marke "IMS GMBH" ist auf die im Verzeichnis angeführten Waren und Dienstleistungen und nicht (nur) auf diejenigen abzustellen, für die die Klägerin die Benutzung bereits aufgenommen hat, weil sich die Marke zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz am 11. Februar 1999 noch innerhalb der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren befand (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 243).
Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, daû die Beklagte über Scannvorgänge Daten ihrer Kunden auf elektronische Medien transportiert, zu diesem Zweck Hard- und Software einsetzt und diese auch an ihre Kunden veräuûert.
Für die der Prüfung danach zugrundezulegenden Waren und Dienstleistungen hat das Berufungsgericht angenommen, sie befänden sich im Ähnlichkeitsbereich. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die
Beurteilung, ob Waren und Dienstleistungen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaût und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich das Angebot der Beklagten , die kundeneigene Daten erfaût, und das Angebot der Klägerin, deren Marke für das Verarbeiten und Speichern von Daten und Nachrichten im pharmazeutischen und medizinischen Bereich und auf dem Gebiet des Gesundheitswesens Schutz genieût und die ihren Kunden von ihr erarbeitete Daten zur Verfügung stellt, bei den sich überschneidenden Kundenkreisen zu einem Gesamtangebot ergänzen können. Das läût einen Rechtsfehler nicht erkennen.
bb) Zum Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen der Parteien hat das Berufungsgericht jedoch - rechtsfehlerhaft - keine Feststellungen getroffen. Seinen Ausführungen ist nicht mit ausreichender Sicherheit zu entnehmen, von welchem Ähnlichkeitsgrad es ausgegangen ist. Es hat einerseits angenommen, eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne nicht verneint werden, weil die Waren und Dienstleistungen, für die die Kollisionszeichen Schutz beanspruchen , sich ergänzen. Dies deutet darauf hin, daû das Berufungsgericht von einer eher geringen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ausgegangen ist. Dagegen hat es an anderer Stelle angenommen, die Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen wiesen eine so hohe Ähnlichkeit auf, daû die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Diese Ausführungen, die das Berufungsgericht
bei der Gesamtabwägung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr getroffen hat, könnten eher dafür sprechen, daû das Berufungsgericht eine nicht unerhebliche Ähnlichkeit zugrunde legen wollte.

c) Mit Recht hat das Berufungsgericht ausschlieûlich auf den Bestandteil "IMS" in den Kollisionszeichen abgestellt und eine Zeichenidentität bejaht.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Buchstabenfolge "IMS" sei schutzunfähig, weil ihr die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und sie freihaltebedürftig gemäû § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei.
Im Markenverletzungsverfahren ist, was auch die Revision im Ansatz nicht verkennt, von der Schutzfähigkeit der Marke auszugehen, wenn sie in Kraft steht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Fezer aaO § 8 Rdn. 21; Althammer / Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 41 Rdn. 4; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 197; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. = GRUR 2001, 696, 701 ff.). Angesichts der Aufgabenteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten ist nur den ersteren die Zuständigkeit zur Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen (vgl. hierzu auch Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Dieser Grundsatz gilt auch, wenn - wie im Streitfall (vgl. nachstehend) - ein Bestandteil das Wesen der Klagemarke in ihrer Gesamtheit derart ausmacht, daû über die Eintragungsfähigkeit des Zeichens als Ganzes nur entschieden werden kann, wenn die Schutzfähigkeit des Bestandteils ge-
prüft ist (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST).
Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , daû in der Klagemarke "IMS GMBH" allein der Bestandteil "IMS" kennzeichnend ist, weil der Zusatz "GMBH" nur beschreibend wirkt. Denn der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, daû bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233 f. = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH), schlieût nicht aus, daû einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb die Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen begründet (vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH).
Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht der Kollisionsprüfung auch nicht die vollständige Firmenbezeichnung der Beklagten, sondern nur den Bestandteil "IMS" zugrunde gelegt. Ob davon, wie das Berufungsgericht angenommen hat, auszugehen ist, weil "Image Management Solutions" nur beschreibend wirkte, kann offenbleiben. Feststellungen, daû der inländische Verkehr den beschreibenden Charakter des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" erkennt, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es hat jedoch aufgrund des Vortrags der Beklagten angenommen, daû "IMS" die aus-
sprechbare Abkürzung des Firmenbestandteils "Image Management Solutions" darstellt, weil der Verkehr Schwierigkeiten hat, sich diesen Firmenbestandteil einzuprägen. Damit ist das Berufungsgericht von dem im Streitfall maûgeblichen Erfahrungssatz ausgegangen, wonach der Verkehr dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 28.2.1991 - I ZR 110/89, GRUR 1991, 475, 477 = WRP 1991, 477 - Caren Pfleger; BGHZ 139, 340, 351 - Lions).

d) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke weiter durchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen. Die bisherigen Feststellungen vermögen dies jedoch nicht zu rechtfertigen.
aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, daû der Marke der Klägerin als aussprechbare Buchstabenkombination jedenfalls von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung einer fehlenden oder zumindest reduzierten Kennzeichnungskraft auf die Entscheidungen des Senats vom 9. November 1995 - I ZB 29/93 (GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ) und vom 26. Juni 1997 - I ZR 14/95 (GRUR 1998, 165, 166 = WRP 1998, 51 - RBB). Die erste der angeführten Entscheidungen ist zum Warenzeichengesetz ergangen. Unter dessen Geltung wurden Buchstaben nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 2. Altern. WZG als grundsätzlich schutzunfähig angesehen. Die zweite von der Revision in Bezug genommene Entscheidung betrifft die Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenfolgen als Firmennamen nach § 16 UWG und ist bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der (aussprechbaren) Klagemarke nach dem Markengesetz daher ebenfalls nicht einschlägig (vgl. zur Schutzfä-
higkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen nunmehr auch: BGHZ 145, 279, 281 - DB Immobilienfonds).
bb) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist weiterhin nicht durch eine von der Beklagten behauptete vielfache Verwendung der Bezeichnung "IMS" als Drittkennzeichen reduziert. Eine solche Schwächung stellt einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, daû die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, GRUR 2001, 1161, 1162 = WRP 2001, 1207 - CompuNet/ ComNet). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte nicht dargelegt. Die Revision zeigt das Gegenteil auch nicht auf. Das Berufungsgericht ist daher zu Recht auf den entsprechenden pauschalen Vortrag der Beklagten nicht eingegangen.
cc) Mit Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht sei dem Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen, auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung sei die Buchstabenkombination "IMS" in Groû- und Kleinschreibung seit über 20 Jahren eine weltweit verbreitete Abkürzung für "Image Management Systems" und "Image Management Solutions". Dient "IMS", wie die Beklagte geltend macht, als schlagwortartige Abkürzung für eine bestimmte Technologie der Datenspeicherung und Datenverwaltung und ist dies für die maûgeblichen Verkehrskreise leicht erkennbar, kommt der Buchstabenfolge wegen der Anlehnung an beschreibende Begriffe jedenfalls keine normale, sondern nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom;
BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet). Das Berufungsgericht durfte daher nicht von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgehen , ohne Feststellungen dazu zu treffen, ob der entsprechende Vortrag der Beklagten zutraf.
In diesem Zusammenhang wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch zu prüfen haben, ob die Klagemarke, worauf die Klägerin verwiesen und wozu das Berufungsgericht bislang ebenfalls keine Feststellungen getroffen hat, über eine infolge umfänglicher Benutzung groûe Verkehrsbekanntheit und daraus folgend gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ).
Ist danach für das Revisionsverfahren von nur geringer Kennzeichnungskraft der Klagemarke und unzureichenden Feststellungen zum Grad der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, kann die Annahme der Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen Bestand haben.
2. Der Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünde auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 5 Abs. 2 MarkenG zu, kann ebenfalls nicht beigetreten werden.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maûgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsbereiche der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehen-
den Bezeichnungen (BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ ComNet). Die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG erforderlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen.
Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Firmenbestandteils "IMS" der Klägerin gelten die vorstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke entsprechend (vgl. Abschn. II 1 d cc).
Zudem fehlen Feststellungen des Berufungsgerichts zur Branchennähe der Parteien.
3. Die Verurteilung der Beklagten nach den auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gerichteten Anträgen zu III und IV gemäû § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG, § 242 BGB kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil kennzeichenrechtliche Verletzungshandlungen der Beklagten nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG bisher nicht feststehen.
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision einschlieûlich des wegen der Umfirmierung der Beklagten übereinstimmend für erledigt erklärten Antrags zu II, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist auf dem Gebiet der Datenkommunikation und Informationstechnik tätig. Sie firmiert seit dem 7. August 1989 als "InterConnect Gesellschaft für Datenkommunikation mbH" und ist Inhaberin der am 6. Mai 1991 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 75 842 für Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Organisationsberatung, Installation und Montage von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Reparatur und Instandhaltung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten, Erstellen von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Dienstleistungen eines Ingenieurs.

2

Die Beklagte ist das größte inländische Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Inhaberin der am 29. Januar 1997 angemeldeten und in den Farben Grau/Magenta eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 397 03 680 sowie der am 23. Januar 1997 angemeldeten Wortmarke Nr. 397 02 720 "T-InterConnect", deren Schutz sich u.a. erstreckt auf das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen, Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern, Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Die Beklagte verwendet im geschäftlichen Verkehr und in ihrer Werbung für Netzdienstleistungen für Geschäfte im Internet auch das Kennzeichen "T-InterConnect".

3

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte.

4

Die Beklagte ist bereits durch Anerkenntnisurteil des Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) verpflichtet, es zu unterlassen, zur Kennzeichnung von Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte das Kennzeichen "T-InterConnect" zu verwenden, unter diesem Kennzeichen Netzdienstleistungen für auf Internet basierende Geschäfte anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, und Auskunft über Verletzungshandlungen zu erteilen.

5

Im vorliegenden Rechtsstreit nimmt die Klägerin die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Kennzeichenrechte auf Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz und hilfsweise nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr in Anspruch. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Verjährung erhoben.

6

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat dem Feststellungsantrag hinsichtlich der Verpflichtung zum Schadensersatz für die Zeit ab 1. Januar 2000 stattgegeben und für die Zeit davor die Verpflichtung der Beklagten festgestellt, der Klägerin nach den Grundsätzen des Bereicherungsrechts eine angemessene Lizenzgebühr zu bezahlen.

7

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihr Ziel der Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt :

9

Die Feststellungsklage sei zulässig. Das erforderliche Feststellungsinteresse liege aufgrund der Besonderheiten im gewerblichen Rechtsschutz vor, obwohl auch im Wege der Stufenklage auf - noch unbezifferte - Leistung hätte geklagt werden können. Das erforderliche Rechtsschutzinteresse sei gegeben, weil zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Klage noch keine vollständige Auskunft erteilt gewesen sei. Die spätere Auskunftserteilung berühre den Fortbestand des Rechtsschutzinteresses nicht.

10

Die Feststellungsklage sei auch begründet. Der Schadensersatzanspruch der Klägerin folge für die Zeit ab dem 26. Juli 2000 aus der Bindungswirkung der rechtskräftigen Vorverurteilung zur Unterlassung der streitgegenständlichen Zeichennutzung. Einer Verurteilung aus einer vertraglichen Unterlassungspflicht komme Rechtskraftwirkung für den Schadensersatzanspruch zu. Entsprechendes müsse für die Verurteilung aus einer gesetzlichen Unterlassungspflicht gelten. Die Bindungswirkung, die auch die Rechtswidrigkeit der Handlungen erfasse, könne aber erst ab dem 26. Juli 2000, der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Vorverfahren, eintreten.

11

Für den Zeitraum davor folge der Schadensersatzanspruch grundsätzlich aus Markenrecht. Die Klagemarke sei (gering) kennzeichnungskräftig. Trotz weitgehender klanglicher und bildlicher Identität des Begriffs "InterConnect" mit dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" scheide allerdings eine unmittel- bare Verwechslungsgefahr aus. Der Zeichenbestandteil "T-", der sich im Verkehr als Hinweis auf die Beklagte durchgesetzt habe, präge das angegriffene Zeichen derart, dass die "sprechende" Angabe "InterConnect" vollständig dahinter zurücktrete.

12

Zwischen der Klagemarke sowie dem Unternehmenskennzeichen "InterConnect" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" für identische Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Der Verkehr könne die Zeichen zwar auseinanderhalten, gehe aber vom Vorliegen organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge aus. Ihm sei bekannt, dass die Beklagte den Stammbestandteil "T-" ihren Zeichen voranstelle. Der Verkehr könne deshalb verführt sein zu glauben, die Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt und das bisherige Recht der Klägerin erworben.

13

Soweit die markenrechtlichen Schadensersatzansprüche für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 verjährt seien, folge der Anspruch aus Bereicherungsrecht.

14

II. Die Revision der Beklagten hat keinen Erfolg. Die zulässige Feststellungsklage ist in dem vom Berufungsgericht zugesprochenen Umfang begründet. Die Beurteilung des Schadensersatz- und Bereicherungsanspruchs der Klägerin durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedenfalls im Ergebnis stand.

15

1. Die Feststellungsklage ist zulässig.

16

a) Das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ist gegeben. Es entfällt im gewerblichen Rechtsschutz in der Regel nicht schon dann, wenn der Kläger im Wege der Stufenklage auf Leistung klagen könnte (BGH, Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 189/99, GRUR 2001, 1177 f. = WRP 2001, 1164 - Feststellungsinteresse II, m.w.N.; Urt. v. 15.5.2003 - I ZR 277/00, GRUR 2003, 900, 901 = WRP 2003, 1238 - Feststellungsinteresse III). Dafür sprechen prozessökonomische Erwägungen, weil die Schadensberechnung auch nach erteilter Auskunft häufig Schwierigkeiten bereitet und eine eingehende Prüfung der Berechnungsmethode des Schadens erfordert. Zudem schützt die Feststellungsklage den Verletzten in stärkerem Maße vor Verjährung. Die Erhebung der Stufenklage hat nur eine Hemmung der Verjährung zur Folge, die gemäß § 204 Abs. 2 Satz 1 und 2 BGB sechs Monate nach einem Stillstand des Verfahrens endet. Soll die Verjährungsfrist nicht weiterlaufen, muss der Verletzte nach Erteilung der Auskunft innerhalb dieser sechs Monate den Prozess fortsetzen. Dies ist besonders problematisch bei Streit über die Vollständigkeit der Auskunft. Es entspricht zudem prozessualer Erfahrung, dass die Parteien nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung in vielen Fällen aufgrund des Feststellungsurteils auch ohne Inanspruchnahme der Gerichte zu einer Schadensregulierung finden. Deshalb besteht kein Anlass, aus prozessualen Gründen dem Verletzten zu gebieten, das Gericht nach Rechnungslegung mit einem Streit über die Höhe des Schadensbetrags zu befassen (BGH GRUR 2003, 900, 901 - Feststellungsinteresse III).

17

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn der Verletzte auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung klagt, nachdem der Verletzer rechtskräftig zu Unterlassung und Auskunft verurteilt worden ist. Der Verletzte ist nicht verpflichtet , die Erteilung der Auskunft abzuwarten oder im Wege der Vollstreckung durchzusetzen, um erst dann auf Leistung zu klagen. Eine derartige Verpflichtung würde dazu führen, dass der Verletzer den Eintritt der Verjährung durch verzögerte Auskunftserteilung herbeiführen könnte. Der Verletzte, der bei seiner ersten Klage keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat, ist deshalb nicht gehindert, im Anschluss an den ersten Prozess eine Schadensersatzklage zu erheben. Diese kann vor erteilter Auskunft zweckmäßig nur auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichtet sein. Nachdem die Beklagte die geschuldete Auskunft vor Erhebung der Klage unstreitig nicht erteilt hat, ist die Feststellungsklage auch nicht mißbräuchlich.

18

b) Die Klägerin war nicht verpflichtet, ihre zulässig erhobene Feststellungsklage nach erteilter Auskunft auf eine Leistungsklage umzustellen. Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung des Verletzten, von der Feststellungsklage auf die Leistungsklage überzugehen, wenn letztere während des Prozesses möglich wird (BGH, Urt. v. 18.12.1986 - I ZR 67/85, GRUR 1987, 524, 525 - Chanel No. 5 II). Eine Ausnahme hat der Bundesgerichtshof lediglich dann angenommen, wenn der Kläger lange vor Beendigung des ersten Rechtszugs zur Leistungsklage hätte übergehen können, ohne dass dadurch die Sachentscheidung verzögert worden wäre (BGH, Urt. v. 31.1.1952 - III ZR 131/51, LM § 256 ZPO Nr. 5 = NJW 1952, 546 [LS]). Für einen derartigen Ausnahmefall fehlen hier Anhaltspunkte. Die Beklagte hat Auskunft nicht nur am 29. August 2003, sondern nochmals am 9. Januar 2004 erteilt und damit erst nach der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2003 und nur wenige Tage vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils am 13. Januar 2004. Damit war der Klägerin eine Bezifferung des Schadensersatzanspruchs oder des - bei Verjährung des markenrechtlichen Anspruchs eingreifenden - bereicherungsrechtlichen Anspruchs erst zu einem Zeitpunkt möglich, zu dem der Übergang zur Leistungsklage eine Verzögerung der Sachentscheidung zur Folge gehabt hätte.

19

2. Der Klägerin steht der beantragte Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zu. Das Berufungsgericht hat die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung allerdings rechtsfehlerhaft für die Zeit ab dem 26. Juli 2000, dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Hauptsacheverfahren 6 U 222/99 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe, auf eine Bindungswirkung des Anerkenntnisurteils des erkennenden Senats vom 3. April 2003 (I ZR 209/00) gestützt. Eine solche Bindungswirkung dieses Unterlassungsurteils für den vorliegenden Schadensersatzprozess besteht nicht (vgl. BGHZ 150, 377, 383 - Faxkarte ). Der noch unverjährte Schadensersatzanspruch ab dem 1. Januar 2000 steht der Klägerin aber aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG zu. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen "T-InterConnect" und der Klagemarke bejaht.

20

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; BGHZ 167, 322 Tz. 16 - Malteserkreuz).

21

b) Das Berufungsgericht ist zutreffend und von den Parteien unbeanstandet im Umfang des von der Klägerin verfolgten Anspruchs von Dienstleistungsidentität ausgegangen.

22

c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke lassen ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen.

23

Allein kennzeichnender Bestandteil der Klagemarke ist der Wortbestandteil "INTERCONNECT". Denn der Verkehr orientiert sich bei einer komplexen Wort-/Bildmarke erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz, m.w.N.; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Der rein beschreibende Wortbestandteil "Ges. für Datenkommunikation mbH" hat gleichfalls keine Kennzeichnungskraft.

24

Der allein kennzeichnende Bestandteil "INTERCONNECT" besitzt als in der deutschen Sprache nicht vorhandenes Fantasie- und Kunstwort einen eigenschöpferischen Gehalt. Er hat damit trotz beschreibender Anlehnung an die von der Klagemarke erfassten Netzdienstleistungen ("Inter" für "zwischen" oder als abkürzende Anspielung auf "international" sowie "Connect" für "Verbindung /verbinden") jedenfalls geringe originäre Kennzeichnungskraft. Es liegt keine rein beschreibende Angabe ohne Kennzeichnungskraft vor, sondern nur ein beschreibender Anklang. Auch bei Kenntnis von der Bedeutung der Begriffe "inter" und "connect" kann der Verkehr keine klare, umfassende und erschöpfende Zuordnung zu den konkreten Dienstleistungen der Klägerin vornehmen (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 469 = WRP 1997, 1093 - NetCom; Urt. v. 26.6.1997 - I ZR 56/95, GRUR 1997, 845, 846 = WRP 1997, 1091 - Immo-Data; Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner).

25

d) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend angenommen, dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke "INTERCONNECT" mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung nicht genügt. Denn der Bestandteil "InterConnect" prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Bestandteil "T-" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund tritt.

26

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05 P, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz, jeweils m.w.N.).

27

Der Zeichenbestandteil "T-" tritt im angegriffenen Zeichen nicht weitgehend in den Hintergrund, obwohl er Unternehmens- und Serienkennzeichen der Beklagten ist. Zwar ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusammengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unternehmens- und/oder Serienkennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt. Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden Er- gebnis führen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN, je m.w.N.). Dies ist vorliegend der Fall.

28

Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts besteht keine Neigung des Verkehrs zur Verkürzung des mehrgliedrigen angegriffenen Zeichens "T-InterConnect". Danach wird der durch das bekannte "Telekom -T" herausgestellte Bezug zur Beklagten auch bei mündlicher Aussprache regelmäßig zum Ausdruck gebracht, zumal der Bestandteil "InterConnect" nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Vernachlässigt der Verkehr den vorangestellten Bestandteil "T-" nicht, kommt diesem jedenfalls eine das angegriffene Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung zu.

29

Zu Recht wendet sich die Klägerin aber gegen die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "InterConnect" trete vollständig in den Hintergrund. Das Berufungsgericht hat dabei den Erfahrungssatz vernachlässigt, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil im Allgemeinen die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (für das Unternehmenskennzeichen: BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL; BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO; BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ; Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 882 = WRP 2003, 1228 - City Plus; für den Stammbestandteil einer Zeichenserie: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977, 977 f. = WRP 1997, 571 - DRANO/P3- drano; BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Ein Bestandteil mit produktkennzeichnender Funktion, der - wie hier - über Unterscheidungskraft verfügt, tritt im Regelfall in der Wahrnehmung des Verkehrs nicht vollständig zurück. Besondere Umstände, die ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis führen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind von der Beklagten auch nicht vorgetragen worden.

30

Trotz der Bekanntheit des Unternehmens- und Serienkennzeichens "T-" und der produktkennzeichnenden Funktion des weiteren Bestandteils "InterConnect" ist allerdings nicht davon auszugehen, dass der Verkehr diese Bestandteile statt als einheitlichen Herkunftshinweis als zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen auffasst mit der Folge, dass die Übereinstimmung der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führen könnte (vgl. zur Möglichkeit der Wahrnehmung eines Zeichenbestandteils als Zweitkennzeichen im Rahmen der Markenverletzung BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13, 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night). Der Verkehr wird mehrere Zeichenbestandteile regelmäßig nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahrnehmen, wenn sie voneinander abgesetzt sind. Das ist bei dem angegriffenen Zeichen nicht der Fall. Die Bestandteile "T-" und "InterConnect" sind vielmehr in der Wortmarke durch einen Bindestrich und in der Wort-/Bildmarke durch eine Reihe hinter den Buchstaben durchlaufender "Digits" in einer Weise miteinander verbunden, die eine Zusammengehörigkeit als Gesamtzeichen dokumentiert (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ ESTRA-PUREN; BPatG GRUR 2003, 64, 66 - T-Flexitel/Flexitel).

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e) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens verneint. Diese Art der Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens erkennt, und dass er deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem Inhaber des Serienzeichens zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG, m.w.N.; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Vorliegend besteht aber gerade keine Übereinstimmung in einem Stammbestandteil ; vielmehr stimmt die Klagemarke umgekehrt mit dem weiteren, produktidentifizierenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens überein.

32

f) Die Übereinstimmung des allein kennzeichnenden Bestandteils der Klagemarke mit dem Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung der Dienstleistungsidentität und trotz der geringen Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

33

aa) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Dasselbe gilt, wenn der Inhaber einer Markenserie ein zusammengesetztes Zeichen benutzt , das den bekannten Bestandteil der Markenserie mit einem Bestandteil kombiniert, der mit einem anderen nicht oder weniger bekannten Kennzeichen übereinstimmt. Sowohl beim Unternehmens- als auch beim Serienkennzeichen ist nämlich der bereits erörterte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr in einem neben dem erkennbaren Unternehmens- und Serienkennzeichen vorhandenen Bestandteil grundsätzlich die eigentliche Produktkennzeichnung erblickt (s.o. unter d unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 977 - DRANO/ P3-drano; GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dem Bestandteil kommt damit eine eigenständige, produktbezogene Kennzeichnungsfunktion zu, die ihm eine selbständig kennzeichnende Stellung verleiht. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil mit einer anderen Marke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmens- oder Serienkennzeichens zuordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. So liegt der Fall hier.

34

bb) Die Klagemarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil "InterConnect" der angegriffenen Bezeichnung "T-InterConnect" überein. Es besteht deshalb die Gefahr, dass der Verkehr die Klagemarke gedanklich mit der Beklagten als Inhaberin des bekannten Serien- und Unternehmenskennzeichens "T-" in Verbindung bringt.

35

Das Berufungsgericht hat dazu unangegriffen festgestellt, dass dem Verkehr sowohl die Zeichenstrategie der Beklagten als auch der Umstand bekannt ist, dass die Beklagte den mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen übereinstimmenden Bestandteil "T-" als Stammbestandteil einer Zeichenserie mit weiteren, auf die jeweiligen Dienstleistungsbereiche bezogenen Bestandteilen kombiniert. Aus der produktbezogenen Kennzeichnungsfunktion des Bestandteils "InterConnect" folgt seine selbständig kennzeichnende Stellung in der zusammengesetzten Marke der Beklagten, für die angesichts der Bekanntheit des mit diesem Bestandteil kombinierten Unternehmens- und Serienkennzeichens auch die geringe Kennzeichnungskraft ausreicht. Denn je bekannter das Unternehmens- und Serienkennzeichen ist, desto deutlicher tritt die eigenständige , produktbezogene Kennzeichnungsfunktion des weiteren Bestandteils in den Vordergrund, die die selbständig kennzeichnende Stellung begründet. Entgegen dem Vorbringen der Revision ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht, dass eine selbständig kennzeichnende Stellung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft voraussetzt. Soweit der Gerichtshof in der Entscheidung "THOMSON LIFE" die normale Kennzeichnungskraft des Bestandteils erwähnt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 37), ist dies auf die vom nationalen Gericht gestellte Vorlagefrage zurückzuführen. Aus dem Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt sich, dass grundsätzlich jeder unterscheidungskräftige Bestandteil über selbständige Kennzeichnungskraft verfügen kann.

36

Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt, der Verkehr könne bei Wahrnehmung von "T-InterConnect" glauben, die im Markt bedeutende, auf Expansion ausgerichtete Beklagte habe sich die Klägerin einverleibt oder deren bisheriges Recht erworben. Diese Beurteilung ist entgegen dem Vorbringen der Revision nicht erfahrungswidrig. Sie stimmt vielmehr mit den zuvor genannten Erfahrungssätzen überein und folgt daraus, dass der mit der Klagemarke übereinstimmende Bestandteil "InterConnect" in der angegriffenen Bezeichnung über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt.

37

g) Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen hat das Berufungsgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet bejaht. Das für den Schadensersatzanspruch erforderliche Verschulden liegt vor. Die Beklagte hat zumindest fahrlässig gehandelt.

38

3. Unter den gegebenen Umständen bedarf es keiner Entscheidung, ob sich die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auch aus einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens "InterConnect" der Klägerin ergeben.

39

4. Soweit für die Zeit vor dem 1. Januar 2000 gegenüber dem zeichenrechtlichen Schadensersatzanspruch die Verjährungseinrede gemäß § 20 MarkenG durchgreift, steht der Klägerin - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - ein bereicherungsrechtlicher Anspruch zu, der sich aus der in § 20 Satz 2 MarkenG enthaltenen Rechtsfolgenverweisung auf § 852 BGB ergibt (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 20 Rdn. 34).

40

5. Die Revision der Beklagten ist daher mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

41

Eine Änderung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts von Amts wegen ist entgegen dem Vorbringen der Revisionserwiderung nicht veranlasst. Das Berufungsgericht hat die Klägerin mit einem Viertel der Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens belastet, weil es die auf Verletzungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2000 beruhenden Ansprüche nur nach dem Hilfsantrag und nicht nach dem Hauptantrag zugesprochen hat. Es hat die Kostenquote vertretbar damit begründet, dass der aufgrund des Hilfsantrags zugesprochene Bereicherungsanspruch gegenüber dem mit dem Hauptantrag geltend gemachten Schadensersatzanspruch weniger weit reicht, weil nur die Abrechnungsmethode der Lizenzanalogie zur Verfügung steht, während bei dem Schadensersatzanspruch die drei anerkannten Arten der Schadensberechnung eröffnet gewesen wären. Insbesondere richtet sich der Bereicherungsanspruch nicht auf Herausgabe des Verletzergewinns, der nur im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden kann (BGHZ 99, 244, 248 f. - Chanel No. 5 I).

Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Stuttgart, Entscheidung vom 13.01.2004 - 41 O 123/03 KfH -
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 29.07.2004 - 2 U 36/04 -

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1 ist die deutsche Tochtergesellschaft der Klägerin zu 2, einer schwedischen Aktiengesellschaft. Die Klägerinnen sowie die Beklagte produzieren und vertreiben Arzneimittel.
Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der Wortmarke "ASTRA" Nr. 2 042 965 (Klagemarke), eingetragen am 20. August 1993 unter anderem für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege".

Die Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke "ESTRA-PUREN" Nr. 2 908 182, angemeldet am 13. Oktober 1994 und eingetragen am 22. Juni 1995 für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege". Mit Wirkung vom 25. August 1998 - nach Erlaû des erstinstanzlichen Urteils - ist das Warenverzeichnis der Marke der Beklagten im Wege der Teillöschung auf "Estradiolhaltige pharmazeutische Erzeugnisse" beschränkt worden.
Die Klägerin zu 1 firmierte seit 1995 als "Astra GmbH", zuvor seit 1973 als "Astra Chemicals GmbH". Im Laufe des Revisionsverfahrens hat sie ihre Firma in "AstraZeneca GmbH" geändert. Unternehmensgegenstand war bisher die "Herstellung und der Vertrieb von chemischen, pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen aller Art sowie deren Ein- und Ausfuhr" und ist jetzt "Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemisch-pharmazeutischen Produkten , insbesondere unter den International registrierten Warenzeichen 'Astra', 'Zeneca' und 'AstraZeneca'". Die Klägerin zu 2, die bisher als "Astra AB" firmierte, hat im Laufe des Revisionsverfahrens ihre Firma in "AstraZeneca AB" geändert.
Die Beklagte, die seit 1996 unter der Firma "ISIS PUREN Arzneimittel GmbH" im Handelsregister eingetragen war, hat ihre Firma während des Revisionsverfahrens in "Alpharma-Isis GmbH & Co. KG" geändert. Unternehmensgegenstand ist unter anderem die "Herstellung und der Vertrieb pharmazeutischer Präparate und artverwandter Erzeugnisse, insbesondere der PURENMarkenpräparate -Reihe". Die Beklagte vertreibt eine Arzneimittelserie mit dem
Stammbestandteil "PUREN"; die Serie umfaût mehr als 200 Marken, von denen mehr als 50 benutzt werden.
Die Klägerinnen beanstanden die Verwendung der Bezeichnung "ESTRA-PUREN" als Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte. Sie haben die Beklagte auf Unterlassung, Einwilligung in die Löschung der Marke, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Auskunftserteilung in Anspruch genommen.
Sie haben vorgetragen, die Klägerin zu 2 sei das gröûte pharmazeutische Unternehmen Skandinaviens mit weltweiter Bekanntheit und Bedeutung. Das Firmenschlagwort und die Klagemarke "ASTRA" hätten einen auûerordentlich hohen Bekanntheitsgrad, insbesondere bei den angesprochenen Fachkreisen. Dieser Bekanntheitsgrad habe schon vor dem 13. Oktober 1994 bestanden. "ASTRA" sei phantasievoll und im Arzneimittelbereich ohne beschreibende Anklänge, die Bezeichnung habe auch durch ihre weite Bekanntheit eine hohe Kennzeichnungskraft. Bei der angegriffenen Bezeichnung "ESTRA-PUREN" wirke "PUREN" wegen der Beschaffenheitsangabe "pur" (rein) beschreibend, maûgeblich für den Gesamteindruck sei mithin der Bestandteil "ESTRA" am Anfang der Bezeichnung. Zudem sei "PUREN" der vielfach benutzte Stammbestandteil und das Firmenschlagwort der Beklagten, auch deswegen werde der Gesamteindruck von "ESTRA" geprägt. Es bestehe Verwechslungsgefahr, zumindest eine solche im weiteren Sinne.
Die Klägerinnen haben beantragt,
1. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen,
pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege mit der Bezeichnung "ESTRA-PUREN" zu versehen oder derart gekennzeichnete Waren in den Verkehr zu bringen oder feilzuhalten;
2. die Beklagte zu verurteilen, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patentamt eingetragenen Marke "ESTRA-PUREN" (Nr. 2 908 182) einzuwilligen;
3. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen sämtlichen Schaden zu ersetzen, der diesen durch Handlungen der im Antrag zu 1 gekennzeichneten Art entstanden ist und/ oder noch entstehen wird;
4. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft über den Umfang der im Antrag zu 1 bezeichneten Handlungen zu erteilen , und zwar unter Angabe der Vertriebszeiten und der Umsätze sowie unter Angabe der Werbung, einschlieûlich Werbeträger , deren Auflagenhöhe, Verbreitungsgebiet und Verbreitungszeit.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, bei der Kennzeichnung "ASTRA" könne allenfalls von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgegangen werden, diese werde durch identische oder ähnliche
Drittmarken geschwächt. Der Bestandteil "PUREN" in der angegriffenen Kennzeichnung sei nicht beschreibend, sondern für sich unterscheidungskräftig und eine umfangreich benutzte Stammarke. Auch deswegen sei eine Verkürzung auf "ESTRA" ausgeschlossen. Viele "PUREN"-Marken hätten einen beschreibenden Wortanfang, das gelte auch für "ESTRA-PUREN", die Marke weise auf den Wirkstoff "Estradiol" hin.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Im Berufungsverfahren haben die Parteien den Rechtsstreit bezüglich der Klageanträge zu 3 und 4 jeweils ganz und bezüglich der Klageanträge zu 1 und 2 jeweils teilweise - im Umfang der Teillöschung des Warenverzeichnisses der Marke "ESTRA-PUREN" - in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Klägerinnen haben nur noch die Klageanträge zu 1 und 2, ersteren bezogen auf "Estradiolhaltige pharmazeutische Erzeugnisse" weiterverfolgt.
Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit ihrer Revision verfolgen die Klägerinnen - mit Ausnahme des Kostenantrags zu den in der Hauptsache erledigten Klageanträgen - ihr im Berufungsverfahren aufrechterhaltenes Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage für nicht begründet erachtet und dazu ausgeführt:
Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "ASTRA" und der angegriffenen Bezeichnung "ESTRA-PUREN" sei unter Würdigung des Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Kennzeichen und bei Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der gegebenen Warenidentität, zu verneinen.
Für die eingetragenen Waren sei die Klagemarke ein reines Phantasiewort und deshalb unterscheidungskräftig; es weise von Hause aus zumindest normale Unterscheidungskraft auf. Diese sei infolge intensiver Benutzung noch gesteigert, so daû von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Auch wenn bei Arzneimitteln die Marken der jeweiligen Präparate eher im Vordergrund stünden, nehme die Klagemarke über die Benutzung des gleichlautenden Firmenschlagwortes als Kennzeichnung an dem Markterfolg und der Bedeutung der jeweiligen Arzneimittel teil. Deshalb sei auch für die Klagemarke in Deutschland von einer erhöhten Verkehrsgeltung jedenfalls in Fachkreisen und insoweit auch von einer starken Kennzeichnungskraft auszugehen. Diese Umstände gäben auch gewichtige Anhaltspunkte dafür, daû "ASTRA" eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei, wie die Klägerinnen unter Beweisantritt behauptet hätten. Das werde bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr als gegeben unterstellt. Eine Verwechslungsgefahr sei jedoch auch bei Zugrundelegung starker Kennzeichnungskraft von "ASTRA" nicht gegeben.
Der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung werde dadurch geprägt , daû es sich um ein aus zwei Bestandteilen zusammengesetztes Wort von insgesamt vier Silben handele; der Bindestrich habe dabei eine Klammerwirkung. Keiner der Einzelbestandteile wirke innerhalb der Gesamtbezeichnung beschreibend, auch "PUREN" sei nicht offenkundig beschreibend, weil es für den unbefangenen Verkehr ein zweisilbiges Wort sei. Dem breiten Publikum , auf das abzustellen sei, sage auch "ESTRA" nichts. Deshalb sei von der Gleichwertigkeit beider Wortbestandteile in ihrer prägenden Wirkung auszugehen.
Zwischen beiden Bezeichnungen bestehe weder klanglich noch schriftbildlich eine Verwechslungsgefahr. Der Erfahrungssatz, daû der Verkehr den Wortanfängen erfahrungsgemäû stärkere Beachtung schenke als nachfolgenden Wortteilen, spiele nur bei sonst allenfalls geringfügigen Abweichungen der kollidierenden Zeichen eine ausschlaggebende Rolle. Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, daû die angegriffene Bezeichnung auf "ESTRA" verkürzt werde. Etwas anderes ergebe sich auch nicht für diejenigen Verkehrskreise , die "PUREN" als Bestandteil der Arzneimittel-Serie der Beklagten erkennten. Es liege fern, daû für diese der Bestandteil "PUREN" innerhalb der angegriffenen Bezeichnung an seinem prägenden Gewicht verlieren könne und der Bestandteil "ESTRA" den Gesamteindruck präge. Zudem sei auch der Teil der Verkehrskreise mit zu berücksichtigen, der "ESTRA" als sprechende Anlehnung an "Estradiol" verstehe. Hierzu gehörten insbesondere die Fachkreise (Arzt und Apotheker).
Der Unterlassungsanspruch sei auch nicht aus dem Firmenschlagwort "ASTRA" der Klägerinnen begründet. Auch insoweit fehle es an einer Verwechslungsgefahr.
Es bestünden des weiteren keine Anhaltspunkte, daû mit der angegriffenen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Klagemarke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Klägerinnen ausgenutzt oder beeinträchtigt werde.
Der Löschungsanspruch sei aus den gleichen Gründen nicht gegeben.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
1. Klageantrag zu 1 (Unterlassungsantrag):

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, es fehle an einer Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "ASTRA" und der angegriffenen Bezeichnung "ESTRA-PUREN" im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr in diesem Sinne ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht - wovon auch das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist - eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringer
Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387, 389 f. Tz. 22 f. - Sabèl/PUMA; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH, Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 606 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/ REVIAN).
Für das Revisionsverfahren ist von einer überdurchschnittlichen (starken ) Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen, weil das Berufungsgericht den Vortrag der Klägerinnen als richtig unterstellt hat, daû die Klagemarke eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.
Zutreffend - von der Revisionserwiderung auch durch Gegenrügen nicht in Frage gestellt - ist das Berufungsgericht ausdrücklich von Warenidentität im Streitfall ausgegangen.
Bei Zugrundelegung einer starken Kennzeichnungskraft der Klagemarke und Warenidentität würde daher nach den vorgenannten Grundsätzen bereits ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Marken ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Daran fehlt es im Streitfall jedoch.
Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist das Berufungsgericht zutreffend von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen , daû auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.). Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt dabei im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie lediglich darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den Rechtsbegriff zutreffend erfaût und bei seiner Würdigung nicht gegen Denkgesetze oder anerkannte Erfahrungssätze verstoûen hat. Diesen Anforderungen entspricht das Berufungsurteil.
Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daû der Gesamteindruck des jüngeren Zeichens unabhängig von der konkreten Kollisionslage allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu beurteilen ist (BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten).
Der Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke ist der Eindruck, den die Marke bei dem Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren hervorruft (BGHZ 139, 340, 344, 350 - Lions; BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM). Dabei entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, daû eine Marke in der Regel vom Verkehr in ihrer Gesamtheit in der Gestalt wahrgenommen wird, in der sie ihm entgegentritt, ohne daû eine analysierende Betrachtungsweise Platz greift (BGH GRUR 2000, 233, 235 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Des weiteren ist, weil es sich bei den vorliegend zu-
grundezulegenden Waren nicht ausschlieûlich um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt, in diesem Zusammenhang - auch hiervon ist das Berufungsgericht zutreffend und unbeanstandet ausgegangen - nicht allein auf das Verkehrsverständnis der verschreibenden Ärzte und Apotheker, sondern auch auf die Auffassung der Patienten abzustellen.
Das Berufungsgericht hat angenommen, der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "ESTRA-PUREN" werde dadurch geprägt, daû es sich um ein aus zwei Bestandteilen zusammengesetztes Wort von insgesamt vier Silben handele. Die Bezeichnung enthalte für das breite Publikum keinen Bestandteil mit beschreibendem Charakter, so daû von der Gleichwertigkeit beider Wortbestandteile in ihrer prägenden Wirkung auszugehen sei. Deshalb bestehe für den Verkehr kein Anlaû, die Gesamtbezeichnung in irgendeiner Weise aufzuspalten. Auch diese Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Das Berufungsgericht hat dem Bestandteil "PUREN" keinen beschreibenden Inhalt zugeschrieben, weil es sich bei diesem Wort für den Verkehr bei unbefangener Betrachtung um ein zweisilbiges Wort ohne Sinngehalt handele, bei dem eine mögliche Erinnerung an "pur" im Sinne von "rein" keine Rolle spiele. Hiergegen wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.
Die Revision beanstandet aber, daû das Berufungsgericht eine den Gesamteindruck prägende Wirkung des Bestandteils "ESTRA" nicht daraus abgeleitet hat, daû es sich bei dem Bestandteil "PUREN" um das Firmenschlagwort der Beklagten handele und dieses deshalb als eigentliche Produktbe-
zeichnung gegenüber dem anderen Bestandteil zurücktrete. Die Rüge greift nicht durch, und zwar unabhängig von der Tatsache, daû die Beklagte im Verlauf des Revisionsverfahrens umfirmiert hat und den Bestandteil "PUREN", was für den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsantrag von Bedeutung ist, seither nicht mehr in ihrem Namen führt.
Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes anerkannt, daû bei zusammengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes oder für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen ist, im allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen in dem oder den anderen Bestandteilen zeichenmäûiger Kennzeichnung erblickt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 15/96, GRUR 1998, 942 = WRP 1998, 990 - ALKA-SELTZER; BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten, m.w.N.). Der Bundesgerichtshof hat einen entsprechenden Erfahrungssatz ebenso für einen Stammbestandteil einer Zeichenserie ausgesprochen, um den es sich nach dem unstreitigen Sachverhalt bei dem Bestandteil "PUREN" ebenfalls handelt (BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-drano; Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA). Diese Erfahrungssätze besagen allerdings nicht, daû nicht aufgrund der erforderlichen Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls die tatrichterliche Würdigung zu einem von diesem Erfahrungssatz abweichenden Ergebnis führen kann (BGH, Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN). So liegt es im Streitfall, in dem es das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise als fernliegend angesehen hat, daû der Bestandteil "PUREN" für den Teil des Verkehrs,
der diesen als Unternehmensbezeichnung oder als Stammbestandteil einer Zeichenserie kennt, an prägendem Gewicht für den Gesamteindruck der Bezeichnung "ESTRA-PUREN" verlieren könnte.
Das Berufungsgericht hat seine Auffassung daraus hergeleitet, daû der Bestandteil "PUREN" durch einen Bindestrich mit dem weiteren Bestandteil "ESTRA" verbunden sei und an zweiter Stelle in der Gesamtbezeichnung stehe. Damit wird für das allgemeine Publikum eine Klammerwirkung erzeugt, zumal diese Verkehrskreise die beiden Bestandteile nicht beschreibend verstehen. Es hat darüber hinaus berücksichtigt, daû es für die Fachkreise (Ärzte und Apotheker) naheliege, bei einem estradiolhaltigen Präparat den Bestandteil "ESTRA" als sprechende Anlehnung an die Wirkstoffangabe "Estradiol" zu verstehen und deshalb den Bestandteil "PUREN" als (mitprägenden) Stammbestandteil einer Zeichenserie um so mehr zu erkennen. Das kann nicht als erfahrungswidrig angesehen werden, weil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gerade die Verwendung beschreibender Wörter neben einem Stammbestandteil den Verkehr veranlaût, sich bezüglich der Produktherkunft gerade in erster Linie an dem Stammbestandteil zu orientieren (BGH GRUR 1998, 927, 929 - COMPO-SANA). Aus diesen Gründen kommt auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, auf die die Revision sich ergänzend beruft , nicht in Betracht. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ohnehin aus, weil es vorliegend nicht um Übereinstimmungen im Stammbestandteil "PUREN" geht.
Soweit sich die Revision besonders auf den Charakter des Bestandteils "PUREN" als Firmenschlagwort der Beklagten stützt und daraus herleiten will, daû der Verkehr diesen gegenüber dem weiteren Bestandteil "ESTRA" für den
Gesamteindruck vernachlässigen werde, übersieht sie, daû das Berufungsgericht von den entsprechenden Erwägungen ausgegangen ist. Bei der gegebenen Sachlage ist die Annahme, der Verkehr werde sich selbst bei einer aus einem beschreibenden Bestandteil und einer Unternehmenskennzeichnung gebildeten Bezeichnung der vorliegenden Art jedenfalls auch an letzterer orientieren , aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision schlieûlich auch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, daû eine Verkürzung der Bezeichnung der Beklagten auf den Bestandteil "ESTRA" nicht zugrunde gelegt werden könne, weil es sich im Streitfall um das Warengebiet der pharmazeutischen Erzeugnisse handele, auf dem angesichts der Bedeutung der Arzneimittel für die Gesundheit des Patienten eine Verkehrsübung zur Markenverkürzung unüblich sei. Mit ihrer Meinung, eine Verkürzung liege auûerordentlich nahe, weil die Bezeichnung aus Produkt- und Firmenkennzeichen gebildet sei, kann die Revision nicht gehört werden; sie setzt insoweit lediglich ihre eigene Beurteilung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.
Ist das Berufungsgericht danach rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "ESTRA-PUREN" durch ihre beiden Bestandteile gleichermaûen geprägt werde, kann die Verneinung einer Verwechslungsgefahr wegen fehlender Markenähnlichkeit nicht beanstandet werden. Die von der Revision weiter erhobenen Rügen, das Berufungsgericht habe den anerkannten Erfahrungssätzen, wonach der Anfang eines Wortzeichens von gröûerer Bedeutung als die nachfolgenden Bestandteile sei und es sei grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen als auf die Unterschiede einander gegenüber stehender Marken abzustellen, keine
Bedeutung beigemessen, gehen demgegenüber ins Leere, denn die angegriffene Bezeichnung besteht aus zwei Bestandteilen, die gemeinsam den Gesamteindruck bestimmen, so daû die gegebenen Übereinstimmungen in nur einem Bestandteil für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreichen.

b) Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch auch aus den Unternehmenskennzeichen "Astra" der Klägerinnen nach § 15 Abs. 2 MarkenG wegen des Fehlens einer Verwechslungsgefahr für nicht begründet erachtet. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand. Hierzu kann auf die vorangehenden Ausführungen verwiesen werden. Auch insoweit fehlt es aus den dort angeführten Gründen schon an einer hinreichenden Ähnlichkeit der Klagekennzeichen und der angegriffenen Bezeichnung "ESTRA-PUREN". Deshalb bedarf es keiner Erörterung der Frage, welchen Einfluû die Umfirmierungen der Klägerinnen in "AstraZeneca GmbH" bzw. "AstraZeneca AB" und damit die Änderung der geltend gemachten Schutzrechte nach § 15 MarkenG im Verlauf des Revisionsverfahrens auf den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch hat (vgl. zur Teillöschung einer Marke im Laufe des Rechtsbeschwerdeverfahrens : BGH, Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II).
2. Klageantrag zu 2 (Löschungsantrag):
Aus den vorstehend zum Unterlassungsantrag angeführten Gründen kann auch der geltend gemachte Löschungsanspruch nicht durchgreifen. Die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 55 Abs. 1,
§ 51 Abs. 1 MarkenG entsprechen denjenigen für den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann Starck Pokrant
Büscher Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der am 19. Januar 2000 unter anderem für "Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse, feine Backwaren und Konditorwaren" unter der Nr. 399 56 035 eingetragenen dreidimensionalen Marke in der Farbe Braun gemäß den nachfolgenden Abbildungen:

Sie vertreibt in dieser Form in Deutschland ein aus Rußland und Lettland importiertes Süßwarenprodukt unter der Bezeichnung "Zeffir". Bei dem Produkt handelt es sich um ein traditionell aus Eiweißschaum und einem Fruchtmus bestehendes Schaumgebäck, das in der ehemaligen Sowjetunion nach einem

staatlichen Standard hergestellt wurde und dort unter der Bezeichnung "????" bekannt war.
Die Beklagte vertreibt gleichfalls unter der Bezeichnung "Zeffir" ein derartiges Schaumgebäck, das sie aus der Ukraine importiert. Sie hat die Löschung der Klagemarke beantragt. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Klagemarke mit Beschluß vom 16. Juli 2003 teilweise, nämlich für die Waren "feine Backwaren und Konditorwaren" gelöscht. Über die von der Klägerin gegen diesen Beschluß eingelegte Beschwerde ist noch nicht entschieden.
Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Marke und in der Berufungsinstanz zusätzlich unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes in Anspruch genommen.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu untersagen, nachfolgend abgebildetes Süßwarenprodukt dreidimensional oder zweidimensional in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zu bewerben:

Ferner hat sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten sowie deren Verurteilung zur Auskunftserteilung begehrt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte sowohl wegen Verletzung der Klagemarke als auch unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Zwar sei wegen der Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung von der Schutzfähigkeit der Klagemarke auszugehen. Eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG scheide jedoch aus, weil es an der Verwendung der angegriffenen Ware als Marke fehle. Bei dem angegriffenen Erzeugnis handele es sich um eine Konditorware einfacher Form. Das beanstandete Schaumgebäck sei entsprechend dem Vorbringen der Klägerin nur dadurch gekennzeichnet, daß seine Grundfläche kreisrund sei, seine Oberfläche leichte Wellen aufweise sowie über einen Vorsprung (Zipfel) verfüge, der nicht in der Mitte des Produkts, sondern zur Seite gerichtet angeordnet sei. Diese Gestaltung sei weder eigenartig noch originell. Sie unterscheide sich nicht merkbar von den dem Verbraucher vertrauten Formen im Bereich der Back- und Konditorwaren. Ein Törtchen oder Gebäck mit kreisrunder Grundfläche, dessen Oberfläche leichte Wellen aufweise, sei für den Verbraucher nichts Ungewöhnliches. Nichts anderes gelte für das weitere Merkmal, wonach die Oberfläche einen Zipfel aufweise. Unter diesen Umständen liege die Annahme absolut fern, daß der Verkehr aus der betreffenden Produktform auf die Herkunft der Ware aus einem Unternehmen schließe. Stelle der Vertrieb der beanstandeten Ware selbst keinen markenmäßigen Gebrauch dar, so gelte das auch für die Abbildung dieser Ware auf der Verpackung, da erkennbar aus ihr hervorgehe, daß nichts weiter dargestellt sei als die angebotene Ware als solche.

Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch bestehe auch deshalb nicht, weil der Geltendmachung des Markenrechts der von der Beklagten erhobene Einwand der mißbräuchlichen Rechtsausübung entgegenstehe. Die Klägerin habe die mit der Eintragung der Marke entstehende Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt. Sie habe vorliegend eine Produktform als dreidimensionale Marke schützen lassen, die sie nicht selbst kreiert habe. Bei der von ihr als Marke angemeldeten Warenform handele es sich um eine traditionelle russische Süßwarenspezialität, die in exakt der Form, die sich die Klägerin als Marke habe schützen lassen, seit langem in Rußland und den übrigen Staaten der ehemaligen UdSSR hergestellt und dort vertrieben werde. Außerdem sei das in Rede stehende Süßwarenprodukt bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden. Für die Eintragung der einem traditionellen ausländischen, sogar bereits im Inland vertriebenen Lebensmittelprodukt entsprechenden gattungsgemäßen Warenform sei kein anderer Grund ersichtlich als der, das betreffende Produkt für sich in Deutschland zu monopolisieren und andere Unternehmen vom weiteren Vertrieb der Ware im Inland auszuschließen. Es gehe der Klägerin ersichtlich allein darum, eine Ware, die in ihrem Herkunftsland vorherrschend sei, hier für sich im Inland zu monopolisieren. Hierfür fehle es an einem berechtigten Grund.
Ein Unterlassungsanspruch aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 1 UWG a.F.) bestehe ebenfalls nicht. Es fehle, wie sich aus den Ausführungen zur fehlenden markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Erzeugnisses ergebe, die hier entsprechend gälten, bereits an der erforderlichen wettbewerblichen Eigenart des von der Klägerin vertriebenen Süßwarenprodukts. Das von der Klägerin vertriebene Schaumgebäck zeichne sich durch

keine besonderen herkunftshinweisenden Merkmale gegenüber bekannten Produktformen auf dem Gebiet der Back- und Konditorwaren aus. Außerdem könne allein darin, daß die Beklagte im Inland eine traditionelle russische Süßwarenspezialität vertreibe, die schon vor der Klägerin in der beanstandeten Form von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden sei, kein unlauteres Verhalten gesehen werden.
II. Die Revision hat im Ergebnis keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat mit Recht markenrechtliche Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und auf Auskunftserteilung gemäß § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, § 242 BGB verneint.

a) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Klägerin ein Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG nicht zusteht, weil es an einer Verwendung der angegriffenen Ware als Marke fehlt.
aa) Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 47 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club;

BGHZ 153, 131, 138 - Abschlußstück; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, Urt.Umdr. S. 8/9 - Lila-Schokolade).
bb) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlußstück). Das Berufungsgericht hat seine Feststellung, im Streitfall könne sowohl im bloßen Vertrieb des angegriffenen Süßwarenprodukts als auch in dessen Abbildung auf der Produktverpackung keine markenmäßige Benutzung i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG gesehen werden, entgegen der Ansicht der Revision rechtsfehlerfrei begründet.
(1) Das Berufungsgericht hat darauf abgestellt, daß der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher in dem angegriffenen Süßwarenprodukt der Beklagten nur die Ware selbst sehen wird, nicht aber auch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen. Es handele sich um ein Konsumgut aus dem Bereich der Back- und Konditorwaren. Der Verbraucher sei bei diesen Waren an die Verwendung vielfältiger Formen gewöhnt, die er deshalb häufig lediglich als solche und nicht auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen verstehe. Eine markenmäßige Benutzung der Warengestaltung komme bei derartigen Waren grundsätzlich nur in Betracht, wenn besondere Merkmale gegeben seien. Diese lägen im Streitfall nicht vor. Die Gestaltung des beanstandeten Schaumgebäcks der Beklagten unterscheide sich nicht merkbar von den dem Verbraucher vertrauten Formen im Bereich der Back- und Konditorwaren. Ein Törtchen oder Gebäck mit kreisrunder Grundfläche, dessen Oberfläche leichte Wellen aufweise, sei für den Verbraucher nichts Ungewöhnliches. Es sei auch weder dargetan noch ersichtlich, daß es sich bei der Klagemarke um eine auf-

grund langjähriger Benutzung dem Verkehr besonders bekannte, auf die Klägerin hinweisende Warenform handele.
(2) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Es entspricht der Lebenserfahrung, daß der Verkehr die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffaßt (BGHZ 153, 131, 140 - Abschlußstück, m.w.N.). Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter darauf abgestellt, daß sich im vorliegenden Fall eine Kennzeichnungsfunktion der angegriffenen Produktform weder aus den Gestaltungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet noch daraus ergibt, daß die Gestaltung der Klagemarke als Herkunftshinweis auf die Klägerin bekannt geworden ist (vgl. dazu BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-StreifenKennzeichnung ). Mit Recht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, daß der Verkehr unter diesen Umständen auch in der Abbildung der Ware auf der Verpackung nur eine bildliche Beschreibung des in der Verpackung befindlichen Süßwarenprodukts als solches sieht und keinen Hinweis auf die Herkunft der abgebildeten Ware. Abbildungen, die sich in der Darstellung der typischen Merkmale der Ware erschöpfen, faßt der Verkehr nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auf (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 504 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel , m.w.N.).
cc) Soweit die Revision beanstandet, diese Feststellungen des Berufungsgerichts widersprächen dem Grundsatz, daß der Verletzungsrichter an die Eintragung der Klagemarke gebunden sei, ihr also eine zumindest schwache

Kennzeichnungskraft zubilligen müsse, vermag sie einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts nicht aufzuzeigen.
(1) Die Revision sieht einen Widerspruch darin, daß aus den Feststellungen des Berufungsgerichts zum Fehlen der Herkunftshinweisfunktion der - ihrer Ansicht nach mit der geschützten Form identischen - angegriffenen Gestaltung folge, daß auch die Klagemarke nicht geeignet sei, den Verkehr auf die Herkunft des nach der Klagemarke gestalteten Produkts hinzuweisen. Dies ist nicht der Fall. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht nicht gegen den Grundsatz verstoßen, daß das Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. dazu BGHZ 156, 112, 117 f. - Kinder; BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, Urt.Umdr. S. 7 - Lila-Schokolade).
(2) Ein Verstoß gegen die Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Klagemarke ist nicht gegeben, weil sich diese Bindung nur auf die Tatsache der Eintragung und die zugrundeliegenden Feststellungen zu den Eintragungsvoraussetzungen und -hindernissen bezieht, die bei der Eintragung eines Zeichens als Marke Prüfungsgegenstand sind (BGH GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE). Der Verletzungsrichter hat deshalb davon auszugehen, daß bei eingetragenen Marken ein Eintragungshindernis nicht besteht. Es ist ihm folglich verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form beispielsweise jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Dieses Verbot hat das Berufungsgericht beachtet. Es hat nicht darauf abgestellt, daß der eingetragenen dreidimensionalen Marke für feine Backwaren und Konditoreiwaren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

(3) Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, daß das Berufungsgericht eine Herkunftshinweisfunktion der (identischen) angegriffenen Verletzungsform verneint hat. Einem Zeichen ist zwar gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG die Eintragung zu versagen, wenn ihm die (konkrete) Eignung fehlt, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von ihm erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 683, 684 - Farbige Arzneimittelkapsel, m.w.N.). Diese Eignung kommt einem Zeichen aber nicht erst dann zu, wenn es bei jeder Art von Verwendung im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird. Es reicht vielmehr aus, daß für ein Zeichen, das bei einer Vielzahl von Verwendungen vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, noch weitere praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten bestehen, bei denen jedenfalls ein maßgeblicher Teil des angesprochenen Verkehrs einen Herkunftshinweis annehmen wird (BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 - SWISS-ARMY). Eine dahingehende der Eintragung der Klagemarke zugrundeliegende Erwägung hat das Berufungsgericht nicht in Zweifel gezogen.
(4) Im Regelfall besteht somit zwischen der Feststellung des Verletzungsrichters , die Benutzung einer mit der geschützten Marke identischen Bezeichnung oder Gestaltung werde in der beanstandeten konkreten Verwendungsform vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden, und der der Eintragung vorausgehenden Beurteilung, daß das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht bestehe, kein Widerspruch. Dies gilt auch, wenn - wie im Streitfall - eine dreidimensionale Form als Marke eingetragen ist und diese Form von dem wegen Verletzung der Marke in Anspruch Genommenen als Gestaltung für eine im Warenverzeichnis angesprochene Ware - hier Konditorware - verwendet wird. Denn einerseits kann der Eintragung der Klagemarke nicht

entnommen werden, daß die Benutzung der Marke auf eine Verwendung der eingetragenen Form als Produktform für eine konkrete Ware beschränkt ist, also allein eine Verwendung nur als Produktform gerade für das hier in Rede stehende Schaumgebäck möglich sei. Andererseits besagt die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verwendung der Warenform bei dem von der Beklagten vertriebenen Schaumgebäck erfolge nicht markenmäßig, nichts darüber, ob es auf dem Gebiet der Back- und Konditoreiwaren nicht andere praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeiten der geschützten Form gibt, bei denen der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sieht. Dies gilt auch für die Verwendung als Produktform. Denn die Erwägungen des Berufungsgerichts beziehen sich allein auf die konkrete Verwendung als Form eines (Schaum-)Gebäcks und schließen daher nicht aus, daß bei anderen Back- und Konditorwaren, bei denen derartige Formen mit Verzierungen nicht in gleicher Weise als üblich festgestellt werden, der Verkehr in der Form einen Herkunftshinweis sieht. Da die Klageform außerdem noch für andere Waren wie u.a. für Gelees, Konfitüren und Fruchtmuse eingetragen ist, bei denen eine Verwendung als Produktform nicht ohne weiteres naheliegt, sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die angegriffene konkrete Verwendung im vorliegenden Fall die einzige praktisch bedeutsame Einsatzmöglichkeit der eingetragenen Form darstellt.

b) Im übrigen ist die Revision auch deshalb unbegründet, weil die die angefochtene Entscheidung selbständig tragende Annahme des Berufungsgerichts , der Geltendmachung des Markenrechts stehe der von der Beklagten erhobene Einwand mißbräuchlicher Rechtsausübung entgegen, gleichfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist.
aa) Den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen kann, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nach der Rechtsprechung des Senats

einredeweise entgegengehalten werden, daß auf seiten des Markeninhabers Umstände vorliegen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes hinsichtlich der angegriffenen Warenform als sittenwidrig i.S. des § 826 BGB oder als unlauter i.S. des § 3 UWG erscheinen lassen. Solche Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 f. = WRP 1998, 978 - Makalu; Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000, m.w.N.). Wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, ist das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers im Sinne einer gewissen Bekanntheit nicht der einzige Umstand, der die Unlauterkeit oder Sittenwidrigkeit der Geltendmachung des Rechts aus einer Marke begründen kann. Das wettbewerbsrechtlich Unlautere (vgl. §§ 3, 4 Nr. 10 UWG) kann auch darin liegen , daß ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 - TORCH; Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin).
bb) Das Berufungsgericht hat die besonderen, die Wettbewerbswidrigkeit des Vorgehens aus der Marke begründenden Umstände darin gesehen, daß es sich bei der Warenform um eine traditionelle russische Süßwarenspezialität handelt, die exakt in dieser Form seit langem in Rußland sowie in den übrigen Staaten der ehemaligen UdSSR hergestellt, dort vertrieben und außerdem be-

reits vor dem Anmeldetag der Klagemarke von Dritten nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden ist. Für einen dahingehenden markenrechtlichen Schutz sei kein anderer Grund ersichtlich als der, das betreffende Produkt für die Klägerin in Deutschland zu monopolisieren und andere Unternehmen wie die Beklagte vom weiteren Vertrieb der Ware im Inland auszuschließen.
cc) Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die gegen die Würdigung des Berufungsgerichts gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.
Zu Recht hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, daß ein markenrechtlicher Schutz einer traditionellen, in Rußland und den anderen Staaten der ehemaligen UdSSR nicht nur üblichen und gängigen, sondern dort sogar vorherrschenden Produktform für die Annahme spricht, die Klägerin wolle diese Form für sich monopolisieren und zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen. Das in Rede stehende Süßwarenprodukt, das in der ehemaligen Sowjetunion nach einem bestimmten staatlichen Standard hergestellt wurde, ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bereits vor der Markenanmeldung der Klägerin von mehreren Unternehmen, die es von unterschiedlichen Herstellern in verschiedenen Staaten der früheren UdSSR bezogen haben, nach Deutschland importiert und hier vertrieben worden. Es handelt sich um ein in den Staaten der früheren UdSSR verbreitetes Produkt, das in dieser Form nicht nur von einem einzigen Unternehmen hergestellt wird und an dem der Klägerin kein ausschließliches Import- oder Vertriebsrecht zusteht. Vielmehr gab es schon zum Zeitpunkt der Anmeldung der Klagemarke eine Vielzahl mit der Klägerin konkurrierender Importeure. Der Umstand, daß die Klägerin das in Rede stehende Süßwarenprodukt nach ihrem Vortrag in Deutschland einem größeren Publikum erst nahegebracht bzw. es für ein brei-

tes Publikum erschlossen haben will, kann es entgegen der Auffassung der Revision nicht rechtfertigen, die übrigen Importeure durch die Eintragung der traditionellen Produktform als Marke und das abgeleitete Recht zur alleinigen Benutzung vom Wettbewerb auszuschließen.
2. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden Leistungsschutzes stehen - unabhängig von der Frage des Vorrangs markenrechtlicher Anspruchsgrundlagen (vgl. dazu BGHZ 149, 191, 195 f. - shell.de, m.w.N.) - der Klägerin schon deshalb nicht zu, weil sie weder Herstellerin noch Alleinvertriebsberechtigte des von ihr importierten Süßwarenprodukts ist (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1990 - I ZR 283/88, GRUR 1991, 223, 224 - Finnischer Schmuck; Urt. v. 24.3.1994 - I ZR 42/93, GRUR 1994, 630, 634 = WRP 1994, 519 - Cartier-Armreif; Ullmann, Festschrift für v. Gamm, 1990, S. 315, 322).

III. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, bietet in Deutschland Telekommunikationsdienstleistungen an. Sie benutzt seit ihrer Gründung im Jahr 1989 bei ihrer gesamten Außendarstellung die Bezeichnung "Telekom" in Alleinstellung , wobei diese Bezeichnung Verkehrsgeltung genießt. Die Klägerin ist auch Inhaberin einer entsprechenden Benutzungsmarke.

2

Die Beklagte ist seit dem 14. Juni 1998 mit der Firma "Euro Telekom Deutschland GmbH" in das Handelsregister des Amtsgerichts H. eingetragen und bietet ebenfalls Telekommunikationsdienstleistungen auf dem deutschen Markt an. Sie ist Inhaberin der Domain-Namen "euro-telekom.de", "eurotelekom.net" , "euro-telekom.info", "euro-telekom.org" und "eurotelekom.info" und verwendet diese sowie die Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und "Euro Telekom Website" zu Werbezwecken.

3

Die Klägerin macht geltend, die Bezeichnungen der Beklagten verletzten ihr Unternehmenskennzeichen und ihre Benutzungsmarke. Sie hat nach teilweiser Rücknahme ihrer Klage zuletzt beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen , im geschäftlichen Verkehr
a) die Bezeichnung "Euro Telekom Deutschland GmbH" zur Kennzeichnung eines Unternehmens zu benutzen, das Telekommunikations - und/oder Internetdienstleistungen anbietet, insbesondere wenn dies geschieht, wie es auf Seiten 3 bis 6 der landgerichtlichen Entscheidung wiedergegeben ist; und/oder
b) die Bezeichnung "Euro-Telekom" und/oder "EURO-Telekom" zur Kennzeichnung eines Unternehmens zu benutzen, insbesondere wenn dies in Form der Domain-Namen "eurotelekom.de" , "euro-telekom.net", "euro-telekom.info", "eurotelekom.org" und/oder "eurotelekom.info" und/oder in Form der Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und/oder "Euro Telekom Website" geschieht, soweit sich dieses Unternehmen mit Telekommunikations- und/oder Internetdienstleistungen beschäftigt;
c) die Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und/oder "Euro Telekom Website" zur Kennzeichnung von Telekommunikations - und/oder Internetdienstleistungen zu benutzen; 2. der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen begangen hat, wobei die Umsätze sowie der Umfang und die Art der getätigten Werbung mitzuteilen sind; 3. in die Löschung der Firma "Euro Telekom Deutschland GmbH" aus dem Handelsregister des Amtsgerichts H. (HRB ) einzuwilligen; 4. in die Löschung der Domain-Namen "euro-telekom.de", "eurotelekom.net" , "euro-telekom.info“, "euro-telekom.org" und "eurotelekom.info" einzuwilligen; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30. Dezember 2002 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

4

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, der geringe Schutzumfang der Klagezeichen führe zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr schon bei geringen Abweichungen. Dies sei hier der Fall, da die Beklagte die Bezeichnung "Telekom" nur beschreibend und auch nur im Zusammenhang mit weiteren Bestandteilen benutze. Außerdem hat sie geltend gemacht, dass die Klageansprüche verwirkt seien.

5

Das Landgericht hat die Klage mit dem Löschungsantrag hinsichtlich der Domain-Namen abgewiesen und ihr im Übrigen stattgegeben.

6

Das Berufungsgericht hat die gegen die teilweise Klageabweisung gerichtete Berufung der Klägerin zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die Klage insgesamt abgewiesen (OLG Köln MarkenR 2005, 153).

7

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihr im zweiten Rechtszug erfolgloses Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat die Klage für unbegründet erachtet und hierzu ausgeführt:

9

Die geltend gemachten Ansprüche ergäben sich nicht aus § 15 MarkenG. Das Unternehmenskennzeichen der Klägerin genieße allerdings Kennzeichenschutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Bezeichnung "Telekom" sei als Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation" für den Bereich der Telekommunikation zwar rein beschreibend und ohne originäre Kennzeichnungskraft. Sie habe aber aufgrund von Verkehrsgeltung kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt und verfüge danach über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die von den Parteien angebotenen Dienstleistungen seien in Teilbereichen identisch und im Übrigen sehr ähnlich. Das Klagekennzeichen "Telekom" sei den angegriffenen Bezeichnungen der Beklagten aber zu unähnlich, um die erforderliche Verwechslungsgefahr zu begründen.

10

Das Wort "Telekom" verfüge nur zugunsten der Klägerin über Verkehrsgeltung. In den angegriffenen Bezeichnungen sei es für Telekommunikationsdienstleistungen rein beschreibend verwendet worden. Einem rein beschreibenden Zeichenelement komme keine Hinweisfunktion zu. Es könne die anderen (gleichfalls beschreibenden) Bestandteile in der Wahrnehmung durch den Verkehr nicht so weit zurückdrängen, dass nur der Bestandteil "Telekom" die angegriffenen Zeichen präge. Die isolierte Verwendung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr könne allerdings grundsätzlich nicht nur zu einer Steigerung seiner Kennzeichnungskraft, sondern auch zu einer herkunftshinweisenden Funktion des Zeichens führen, wenn dieses dem Verkehr als Bestandteil eines anderen Zeichens begegne. Dieser Grundsatz gelte aber nur für Zeichen, die über eine zumindest geringe originäre Kennzeichnungskraft verfügten, nicht dagegen für rein beschreibende Angaben. Danach stehe dem Klagekennzeichen "Telekom" die Bezeichnung "Euro Telekom Deutschland GmbH" gegenüber und liege wegen der zusätzlichen Bestandteile des angegriffenen Zeichens keine für eine Verwechslungsgefahr ausreichende Zeichenähnlichkeit vor. Entsprechendes gelte auch für die des Weiteren angegriffenen Zeichen der Beklagten.

11

Aus den genannten Gründen sei die Klage auch nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet.

12

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe sind unbegründet, soweit sich die Revision dagegen wendet, dass das Berufungsgericht - wie auch schon das Landgericht - dem Antrag auf Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung der von dieser verwendeten Domain-Namen (Klageantrag I. 4.) nicht stattgegeben hat. Im Übrigen führen sie zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Nach den bislang getroffenen Feststellungen können die auf Verwechs- lungsgefahr gestützten Klageansprüche nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, 4 und 5, § 4 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG nicht verneint werden.

13

1. Die angefochtene Entscheidung stellt sich insoweit als im Ergebnis zutreffend dar, als das Berufungsgericht die Abweisung der Klage durch das Landgericht hinsichtlich der von der Klägerin begehrten Einwilligung in die Löschung der von der Beklagten verwendeten Domain-Namen bestätigt hat. Der von der Klägerin insoweit geltend gemachte Anspruch ist - worauf das Landgericht mit Recht hingewiesen hat - nur dann begründet, wenn schon das Halten der Domain-Namen durch die Beklagte für sich gesehen eine Rechtsverletzung darstellt. Diese Voraussetzung ist nicht schon deshalb erfüllt, weil die Beklagte als juristische Person (des Handelsrechts) stets im geschäftlichen Verkehr handelt (so aber Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 15 Rdn. 106). Der zuletzt genannte Umstand ändert nichts daran, dass eine Verwendung der Domain-Namen nur dann unzulässig ist, wenn die Beklagte dabei notwendig auch die weiteren Voraussetzungen des § 15 MarkenG erfüllt (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de). Davon kann nur ausgegangen werden, wenn jede Verwendung auch dann, wenn sie im Bereich anderer Branchen als der der Telekommunikation und des Internets erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 3 MarkenG unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung des Kennzeichens "Telekom" der Klägerin darstellt. Dies aber kann nach der Lebenserfahrung nicht angenommen werden.

14

2. Die für die Unterlassungsansprüche gemäß den Klageanträgen I. 1. a) und b) erforderliche Verwechslungsgefahr zwischen dem als Firmenschlagwort selbständig geschützten Bestandteil "Telekom" des Unternehmenskennzeichens der Klägerin einerseits und den Bezeichnungen "Euro Telekom Deutschland GmbH", "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" für das Unternehmen der Beklagten andererseits kann nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung verneint werden.

15

a) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des älteren Kennzeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der beiderseitigen Tätigkeitsgebiete (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 66/02, GRUR 2005, 61 = WRP 2005, 97 - CompuNet/ComNet II).

16

b) Das Berufungsgericht ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des nach § 5 Abs. 2 MarkenG geschützten Firmenbestandteils "Telekom" der Klägerin ausgegangen. Hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

17

aa) Für den Bestandteil "Telekom" ihrer Firmenbezeichnung kann die Klägerin den vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleiteten kennzeichenrechtlichen Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG als Firmenschlagwort in Anspruch nehmen (BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom).

18

bb) Die Bezeichnung "Telekom" stellt eine Abkürzung der Bezeichnung "Telekommunikation" dar und verfügt daher, wie das Berufungsgericht unter Hinweis auf die Senatsentscheidung "Telekom" zutreffend angenommen hat, im Bereich der Telekommunikation über keine originäre Kennzeichnungskraft. Die Revision legt nicht dar, dass das Berufungsgericht Veranlassung zu einer erneuten Überprüfung des Bedeutungsgehalts der Bezeichnung "Telekom" gehabt hätte. Den von ihr angeführten Abfragen über Internet-Suchmaschinen kommt kein Erkenntniswert für die Bestimmung des Verkehrsverständnisses zu. Ein Eintrag im Duden, der für die Bezeichnung "Telekom" auf das Unternehmen der Klägerin verweist, mag ein Ausdruck der Verkehrsgeltung der Klägerin sein. Er besagt aber nichts über die ursprüngliche Unterscheidungskraft dieser Bezeichnung.

19

cc) Die Bezeichnung "Telekom" hat aufgrund von Verkehrsgeltung durchschnittliche Kennzeichnungskraft erlangt. Das Berufungsgericht hat sich insoweit auf ein von der Klägerin vorgelegtes demoskopisches Gutachten von Infratest B. aus dem Jahr 1997 gestützt, wonach seinerzeit jedenfalls 60 % der Befragten die Bezeichnung "Telekom" zutreffend der Klägerin zugeordnet und als Hinweis auf diese angesehen haben.

20

c) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die von den Parteien angebotenen Telekommunikationsdienstleistungen in Teilbereichen identisch und im Übrigen sehr ähnlich sind. Diese Beurteilung lässt ebenfalls keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision hingenommen.

21

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin und den angegriffenen Bezeichnungen "Euro Telekom Deutschland GmbH", "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" bestehe nur eine geringe Zeichenähnlichkeit, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

22

aa) Bei der Beurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, von dem das gesamte Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 26.10.2006 - I ZR 37/04, GRUR 2007, 235 Tz 21 = WRP 2007, 186 - Goldhase, m.w.N. - zur Veröffentlichung in BGHZ 169, 295 bestimmt). Das schließt es allerdings nicht aus, einem einzelnen Zeichenbestandteil unter bestimmten Voraussetzungen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen daher im Falle der Übereinstimmung der Zeichen in ihren sie jeweils prägenden Bestandteilen zu bejahen. Ausnahmsweise kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder in eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, ohne das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder der komplexen Kennzeichnung zu dominieren oder zu prägen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 Tz 30 = GRUR 2005, 1042 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz 18 - Malteserkreuz).

23

bb) Das Berufungsgericht hat, wie die Revision mit Recht rügt, die Zeichenähnlichkeit rechtsfehlerhaft als gering beurteilt, weil es "Telekom" zu Unrecht keine herkunftshinweisende, sondern nur eine beschreibende Funktion beigemessen hat.

24

(1) Bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil des angegriffenen Zeichens dieses prägt, ist eine durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht (BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Der Umstand, dass ein Zeichen durch seine (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten hat, wirkt sich nicht nur auf seine Kennzeichnungskraft aus, sondern hat zugleich zur Folge, dass der Verkehr dem Zeichen auch dann einen stärkeren Herkunftshinweis entnimmt, wenn er diesem nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; vgl. auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 4.9.2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154, 156 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II; Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May).

25

Die Anwendung dieses Erfahrungssatzes kommt grundsätzlich auch in solchen Fällen in Betracht, in denen der mit dem Klagekennzeichen übereinstimmende Bestandteil von Haus aus ein beschreibender Begriff ist, der seine Kennzeichnungskraft erst aufgrund der Verkehrsgeltung dieses Zeichens erlangt hat. Es spricht nichts dafür, in einem solchen Fall den Wandel in der herkunftshinweisenden Funktion auf das Klagekennzeichen zu beschränken. Wenn der Verkehr bei einer von Haus aus beschreibenden Bezeichnung aufgrund der durch Benutzung erworbenen Verkehrsgeltung daran gewöhnt ist, dass diese als Unternehmenskennzeichen oder als Marke benutzt wird, wird er auch dann von einer gewissen Herkunftsfunktion ausgehen, wenn er dem Zeichen in Kombination mit anderen Bestandteilen begegnet. Die herkunftshinweisende Funktion als Bestandteil eines anderen Zeichens hängt allerdings von der Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens ab: Je geringer die Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und damit sein Schutzumfang ist, desto geringer ist auch der Herkunftshinweis, den der Verkehr dem Zeichen als Bestandteil eines anderen Zeichens entnimmt.

26

(2) Die Revision macht mit Recht geltend, dass die angegriffenen Zeichen der Beklagten durch ihren Bestandteil "Telekom" aufgrund der diesem innewohnenden herkunftshinweisenden Funktion derart geprägt werden, dass ihre weiteren Bestandteile in der Wahrnehmung des Verkehrs zurücktreten.

27

Verfügt das Klagezeichen jedenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft , führt die dadurch vermittelte Herkunftshinweisfunktion des mit ihm übereinstimmenden Bestandteils im angegriffenen Zeichen dazu, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens prägt, wenn die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind und deshalb in der Wahrnehmung durch den Verkehr in den Hintergrund treten. Denn der Verkehr versteht solche rein beschreibenden Angaben lediglich als Sachhinweise, wobei diese in der Wahrnehmung regelmäßig gegenüber kennzeichnenden weiteren Bestandteilen zurücktreten (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 867 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Außerdem neigt der Verkehr erfahrungsgemäß dazu, mehrteilige Bezeichnungen in einer ihre Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS, m.w.N.). Entsprechend verhält es sich im Streitfall:

28

Das Berufungsgericht hat für das angegriffene Zeichen "Euro Telekom Deutschland GmbH" zutreffend festgestellt, dass dessen Bestandteile "Euro", "Deutschland" und "GmbH" rein beschreibender Natur sind. Die Abkürzung "GmbH" weist lediglich auf die Rechtsform des Unternehmens, die ihr vorangestellte Angabe "Deutschland" darauf hin, dass es sich bei der Beklagten um ein in Deutschland ansässiges Unternehmen handelt. Die Angabe "Euro" lässt erkennen , dass das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe, der es angehört , auch in anderen Ländern Europas tätig ist. Ebenso weist der in den ferner angegriffenen geschäftlichen Bezeichnungen der Beklagten "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" enthaltene Bestandteil "Euro" einen rein beschreibenden Begriffsinhalt auf. Wie die Vorinstanzen mit Recht angenommen haben, haben in gleicher Weise auch die weiteren Bestandteile in den angegriffenen Bezeichnungen "Euro Telekom Conference" und "Euro Telekom Website" zur Kennzeichnung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und im Bereich des Internets beschreibenden Charakter.

29

cc) Danach stimmt der einzige herkunftshinweisende Bestandteil der angegriffenen Zeichen mit dem Klagekennzeichen überein. Es ist daher von einer nicht nur geringen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen.

30

e) Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens und gegebener Branchenidentität kann angesichts einer solchen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin und den Zeichen der Beklagten "Euro Telekom Deutschland GmbH", "Euro-Telekom" und "EURO-Telekom" nicht verneint werden.

31

3. Das zu vorstehend 2. Ausgeführte gilt entsprechend, soweit die Klägerin ihre Unterlassungsansprüche hinsichtlich der von der Beklagten verwendeten Unternehmenskennzeichen "Euro Telekom Deutschland GmbH", "EuroTelekom" und "EURO-Telekom" auch auf § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG gestützt und die Beklagte gemäß den Klageanträgen zu I. 2. und 3. sowie II. des Weiteren auf Auskunftserteilung, Einwilligung in die Löschung ihrer Firma und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen hat. Auch die Verneinung markenrechtlicher Ansprüche stellt sich im Hinblick auf die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Zeichenähnlichkeit als rechtsfehlerhaft dar.

32

4. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung der Sache verwehrt, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang noch keine Feststellungen zu der Frage getroffen hat, ob die Klageansprüche - wie die Beklagte geltend gemacht hat - verwirkt sind. Die insoweit gebotenen Feststellungen werden in der wiedereröffneten Berufungsinstanz nachzuholen sein.

33

5. Das Berufungsgericht wird des Weiteren auch noch zu prüfen haben, ob zwischen dem Klagezeichen und den unter I. 1. b) des Klageantrags aufgeführten Domain-Namen, deren Inhaberin die Beklagte ist, sowie den unter I. 1. c) des Klageantrags aufgeführten Bezeichnungen, die die Beklagte zur Kennzeichnung der von ihr angebotenen Dienstleistungen benutzt, ebenfalls Verwechslungsgefahr besteht. Soweit die Vorinstanzen angenommen haben, dass auch die in diesen Bezeichnungen enthaltenen weiteren Bestandteile zur Kennzeichnung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation und im Bereich des Internets beschreibenden Charakter haben, lässt dies keinen Rechtsfehler erkennen.

Bornkamm Richter am BGH Dr. v. Ungern-Sternberg Büscher istwegenUrlaubsabwesenheitgehindert zuunterschreiben. Bornkamm Schaffert Bergmann
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 11.09.2003 - 31 O 297/03 -
OLG Köln, Entscheidung vom 06.08.2004 - 6 U 131/03 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt diese unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen. Sie ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 11. August 1980 für "gefüllte Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1 006 192) "Kinderschokolade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen nachfolgenden (farbigen) Wort-/Bildmarke (Nr. 1180071):

2

Sie ist weiter Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen mit Priorität vom 9. Mai 1997 für "Schokolade, Schokoladenwaren" eingetragenen nachstehend wiedergegebenen (schwarz/weißen) Wort-/Bildmarke (Nr. 397 21 063):

3

Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 6. Oktober 1998 für "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren, nicht-medizinische Kaugummis" eingetragenen Wortmarke Nr. 398 57 206 "Kinder Kram".

4

Die Klägerin sieht eine Verletzung ihrer Markenrechte in der Benutzung der Marke "Kinder Kram" durch die Beklagte. Sie hat geltend gemacht, die Marken der Parteien seien verwechselbar. Sie habe im Jahre 1996 einen Marktanteil bei den in Rede stehenden Waren von 75,5 % erreicht, im Geschäftsjahr 1997/1998 mit den Produkten der Marke "Kinder" einen Umsatz von 490 Mio. € erzielt und im Zeitraum von 1966 bis Februar 2003 mehr als 12,7 Mrd. Produkte mit der Marke "Kinder" verkauft. In den Jahren 1995 bis 1998 habe sie Werbeaufwendungen von 238 Mio. € getätigt. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit dem Zeichen "Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer Marken erwarte der Verkehr, dass mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeichnete Waren von ihr stammten.

5

Die Klägerin hat beantragt, der Beklagten zu untersagen, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht-medizinische Kaugummis unter der Marke "Kinder Kram", wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051 unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffentlicht worden ist, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.

6

Die Beklagte hat bestritten, dass sich die Marken "Kinder" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt hätten und hat die Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marken sei auf die konkrete Gestaltung beschränkt. An der Bezeichnung "Kinder" bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.

7

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat im ersten Berufungsrechtszug die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).

8

Auf die Revision der Beklagten hat der Senat die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Beurteilung der Kenn- zeichnungskraft der Klagemarken und der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen zurückverwiesen (BGHZ 156, 112 - Kinder I).

9

Im zweiten Berufungsverfahren hat die Klägerin den Unterlassungsanspruch auch auf die zwischenzeitlich eingetragene schwarz/weiße Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 gestützt.

10

Das Berufungsgericht hat im erneuten Berufungsverfahren die Klage abgewiesen.

11

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückverweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

12

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG verneint und hierzu ausgeführt:

13

Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen bestehe nicht. Aufgrund des für das Berufungsgericht bindenden Revisionsurteils stehe fest, dass der Wortbestandteil "Kinder" gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG absolut schutzunfähig sei, ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke Nr. 1180071 bewirken und ihm auch nicht Schutz als Stammbestandteil eines Serienzeichens zukommen könne. Dies gelte auch für die erst nach Verkündung des Revisionsurteils in das Verfahren eingeführte Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063. Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken habe sich zum Zeitpunkt der ersten Kollision der gegenüberstehenden Zeichen am 6. Oktober 1998 im Verkehr nicht durchgesetzt. Für eine Verkehrsdurchsetzung reiche die bloße Bekanntheit des Produkts oder der Marke nicht aus. Entscheidend sei vielmehr der Zuordnungsgrad zu einem bestimmten Hersteller. Für das Wort "Kinder" in Maschinenschrift und nicht in der typischen graphischen Gestaltung ergebe sich aus den von der Klägerin vorgelegten Gutachten ein Bekanntheitsgrad von 58,3 % des an Schokoladenwaren interessierten Teils der Bevölkerung. Dieser Prozentsatz könne jedoch nicht übernommen werden. Ohne Bezeichnung des Herstellers genügten nur Angaben zu mehreren Bestandteilen einer Produktfamilie, um das produzierende Unternehmen hinreichend zu identifizieren. In welchem Umfang es zu derartigen Mehrfachnennungen gekommen sei, sei dem Gutachten nicht zu entnehmen.

14

Sei danach der Wortbestandteil "Kinder" in den Klagemarken mangels Verkehrsdurchsetzung rein beschreibender Natur und deshalb schutzunfähig, fehle die notwendige Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen. Die Klagemarken würden nicht durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern nur durch ihre graphischen Elemente geprägt.

15

Eine Verwechslungsgefahr sei aber auch dann zu verneinen, wenn der Wortbestandteil "Kinder" in gewissem Umfang die Klagezeichen mitpräge. Die Klagemarken verfügten im Kollisionszeitpunkt nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft , was in Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzunehmen.

16

Die Klage sei auch nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG erfolgreich. Die erforderliche Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke sei nicht gegeben. Dem beschreibenden Wortbestandteil "Kinder" komme kein Schutz als bekannte Marke zu und die verbleibenden Besonderheiten der Schreibweise der Klagemarken fänden in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung.

17

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte nicht zu.

18

1. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG aufgrund der farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 "Kinder" ist nicht gegeben.

19

a) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der farbigen Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin und der Wortmarke Nr. 398 57 206 "Kinder Kram" der Beklagten keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht.

20

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage , ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).

21

bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren , nicht-medizinische Kaugummis" besteht Warenähnlichkeit. Davon sind das Berufungsgericht im ersten Berufungsurteil und der Senat in der ersten Revisionsentscheidung ausgegangen. Mangels anderweitiger Feststellungen liegt eine durchschnittliche Warenähnlichkeit vor.

22

cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die farbige Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 nicht über gesteigerte, sondern über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt, weil es sich wegen fehlender originärer Unterscheidungskraft um ein von Hause aus schutzunfähiges Zeichen handelt, das nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen ist.

23

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, dem Wortelement "Kinder" der Klagemarke komme jedenfalls eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu. Das Wortelement sei unabhängig von der graphischen Gestaltung der farbigen Wort-/Bildmarke aufgrund umfänglicher Benutzung im Verkehr durchgesetzt; die Klagemarke verfüge bezogen auf den Kollisionszeitpunkt 6. Oktober 1998 über gesteigerte Kennzeichnungskraft.

24

(1) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen hat nicht zur Folge, dass der Marke im Verletzungsverfahren ein bestimmtes Maß an Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Im Verletzungsverfahren hat das Gericht da- her den Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbständig zu bestimmen. Dies gilt auch für Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind (BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 25.1.2007 - I ZR 22/04 Tz. 35 - Pralinenform ). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine Annahme, die farbige Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verfüge nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

25

(2) Dem Wortbestandteil "Kinder" fehlt für die Ware "Schokolade" wegen der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte beschreibenden Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). Der Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarken beschreibt allgemein den möglichen Abnehmerkreis der Produkte, so dass es nicht darauf ankommt, welche Waren die Klägerin herstellt und vertreibt und ob diese auch von Erwachsenen verzehrt werden.

26

(3) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die farbige Wort-/ Bildmarke "Kinder" aufgrund der Benutzungslage zum Kollisionszeitpunkt am 6. Oktober 1998 nur über durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt und eine darüber hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke der Klägerin nicht eingetreten ist. Es hat angenommen, dass sich der isolierte Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke nicht i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt habe. Hierzu reiche die bloße Bekanntheit des Produkts und der Marke nicht aus. Die von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten, bei denen die Befragten das Wort "Kinder" in der typischen graphischen Gestaltung mit verlängertem Vertikalstrich vorgelegt erhielten, ließen nur in geringem Umfang einen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des Wortelements zu. Bei dem von der Klägerin vorgelegten demoskopischen Gutachten, bei dem das Wort "Kinder" in Maschinenschrift gehalten sei, könnten neben denjenigen Verkehrskreisen, die die Klägerin als Herstellerin benannt hätten (24,9 %), nur diejenigen Befragten berücksichtigt werden, die das Wort "Kinder" mehreren Produkten der Produktfamilie der Klägerin zugeordnet hätten. Hierzu enthalte das von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten aber keine Angaben. Dagegen wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg.

27

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften , die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

28

Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2002, 171, 173 f. - Marlboro-Dach; zum WZG: BGHZ 113, 115, 118 - SL; BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta). Eine weitergehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist aufgrund ihrer Benutzung bis zum Kollisionszeitpunkt nicht eingetreten. Da der Wortbestandteil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede stehenden Süßwaren glatt beschreibt , ist für die Durchsetzung des Wortelements "Kinder" ein deutlich erhöhter Durchsetzungsgrad erforderlich (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; vgl. auch BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

29

(a) Entgegen der Ansicht der Revision ergibt sich aus den demoskopischen Gutachten der Anlagen BB 25, BB 27, BB 29, BB 30 und BB 31 keine Verkehrsdurchsetzung des isolierten Wortbestandteils "Kinder" und auch keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Die Gutachten BB 29 und BB 30 betreffen das Zeichen "Kinder" - wenn auch in schwarz/weißer Aufmachung - mit der typischen graphischen Gestaltung des Anfangsbuchstabens und lassen deshalb keinen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung des reinen Wortbestandteils zu.

30

Nach dem Gutachten BB 31 der GfK-Marktforschung von Oktober 2000 weist das Wort "Kinder" ohne graphische Gestaltung bei 60,4 % aller Befragten und 65,8 % der Befragten, die sich öfters oder gelegentlich als Käufer oder Interessent mit Schokolade und Schokoladenwaren befassen, auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin. Von diesem Ergebnis sind allerdings diejenigen Befragten abzusetzen, die auf die Frage Nr. 3 nach dem Namen des Unternehmens das Wortelement "Kinder" einem anderen Unternehmen als der Klägerin zurechneten. Dies sind insgesamt 4,3 % aller Befragten und 4,5 % des engeren Verkehrskreises. Die Befragten müssen das Unternehmen, das das Zeichen verwendet, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, zwar nicht namentlich benennen können. Diejenigen Befragten, die das Zeichen aber einem anderen, ausdrücklich genannten Unternehmen zurechnen, haben bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens zugunsten eines bestimmten Unternehmens außer Betracht zu bleiben (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips; BGH, Beschl. v. 8.7.1964 - Ib ZB 7/63, GRUR 1965, 146, 149 - Rippenstreckmetall II; BGHZ 169, 245 Tz. 25 - Goldhase; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 423; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 315 und 354; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 328; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 141; a.A. Niedermann, GRUR 2006, 367, 371: Außerachtlassung nur bei massiven Fehlzuordnungen). Davon ist der Senat auch in der ersten Revisionsentscheidung ausgegangen (BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Soweit der auf der Grundlage des GfK-Gutachtens von April 1997 angeführte Bekanntheitsgrad der Bezeichnung "Kinder" dort mit 48,5 % ermittelt worden ist, wird an dieser Berechnung nicht festgehalten, weil dabei diejenigen Verkehrskreise unberücksichtigt geblieben sind, die das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich bestimmten Unternehmen zuordnen (zu der Berechnung aufgrund der GfKUntersuchung von April 1997 nachstehend unter (b)). Danach verbleiben auf der Grundlage des Gutachtens BB 31 von Oktober 2000 56,1 % aller Befragten und 61,3 % des engeren Verkehrskreises, die den Wortbestandteil "Kinder" einem bestimmten Unternehmen zuordnen, ohne dass es zu Fehlzuordnungen kommt. Das reicht für eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" ohne graphische Gestaltung nicht aus. Auf die Gutachten BB 25 aus dem Jahre 1988 und BB 27 aus dem Jahre 1990 kann die Klägerin eine Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht mit Erfolg stützen. Diese liegen in zeitlicher Hinsicht vom Kollisionszeitpunkt weiter entfernt als die Umfrage von September 2002 und lassen nicht erkennen, in welchem Umfang es zu Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen gekommen ist.

31

Den Umsatz- und Absatzzahlen, dem Marktanteil und der Marktpräsenz der Produkte der Klägerin sowie ihren Werbeaufwendungen kommt im Streitfall ein entscheidendes Gewicht für die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung des Wortbestandteils "Kinder" nicht zu. Diese beziehen sich sämtlich auf die farbigen Wort-/Bildmarken. Ihnen lässt sich daher - entgegen der Ansicht der Revision - nicht entnehmen, dass der isolierte Wortbestandteil "Kinder" sich im Verkehr als Hinweis auf die Herkunft von Schokoladenprodukten aus dem Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat.

32

(b) Nach der GfK-Untersuchung von April 1997 wies das graphisch gestaltete Wort "Kinder" in Schwarz-Weiß-Aufmachung nach Angaben von 63,6 % der Befragten auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin, das 48,5 % unmittelbar oder mittelbar über andere Marken der Klägerin zuordneten. Nimmt man von den 63,6 % der Befragten, für die das graphisch gestaltete Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, diejenigen 5 % der Befragten aus, die das Zeichen einem dritten Unternehmen zurechneten, verbleiben 58,6 % aller Befragten , für die das Zeichen auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist, ohne dass die Befragten es als Hinweis auf ein Konkurrenzunternehmen ansehen.

33

(c) Da von einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50 % auszugehen ist (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO) und aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken regelmäßig nur über normale Kennzeichnungskraft verfügen, reicht in Anbetracht des glatt beschreibenden Charakters des Wortbestandteils "Kinder" ein Anteil, der 60 % aller Befragten nicht deutlich übersteigt, auch unter Berücksichtigung der von der Klägerin durch Umsatzund Absatzzahlen, Marktpräsenz und Marktanteil, Werbeaufwendungen und Verbraucherkontakte dargelegten Benutzung der farbigen Wort-/Bildmarke zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht aus.

34

dd) Das Berufungsgericht hat zutreffend bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisionszeichen nicht ausschließlich auf den Wortbestandteil "Kinder" der Klagemarke abgestellt und eine Zeichenähnlichkeit rechtsfehlerfrei verneint.

35

(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002, 171, 174 - MarlboroDach ; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

36

(2) Der Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin wird nicht durch den Wortbestandteil "Kinder" geprägt. Dieser Wortbestandteil verfügt für die Produkte "Schokolade" über keine Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und hat diese auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erworben (s. oben II 1 a cc (3)). Ohne Kennzeichnungskraft kann das Wortelement der farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin keine Prägung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I; Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT).

37

(3) In der zusammengesetzten jüngeren Marke "Kinder Kram" hat das Wort "Kinder" keine selbständig kennzeichnende Stellung. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt und wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Im Hinblick auf den die Abnehmerkreise ebenfalls beschreibenden Charakter des Wortbestandteils "Kinder" für die in Rede stehenden Waren ist auch bei der jüngeren Marke nicht davon auszugehen, dass dieser Wortbestandteil die Marke dominiert.

38

Stehen sich bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehende graphisch gestaltete farbige Klagemarke und die aus den Wortelementen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere Wortmarke gegenüber, ist die Annahme des Berufungsgerichts, das von absoluter Zeichenunähnlichkeit ausgegangen ist, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

39

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 1180071 und der angegriffenen Marke "Kinder Kram" auch nicht unter dem Aspekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

40

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 544 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24).

41

bb) Bei der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337; Eichelberger , WRP 2006, 316, 321). Daran fehlt es vorliegend.

42

Der Wortbestandteil "Kinder" ist nicht verkehrsdurchgesetzt und kann die Klagemarke daher nicht prägen. Demnach kann bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeich- nung die Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 965 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus).

43

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin weicht in der farbigen Aufmachung aufgrund ihrer bildlichen Gesamtwirkung deutlich von dem Wort "Kinder" in Maschinenschrift ab. Zwischen der farbigen Klagemarke Nr. 1180071 und dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen jüngeren Marke, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, besteht danach ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit.

44

c) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht auch einen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund der Klagemarke Nr. 1180071 verneint hat.

45

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzulegen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - FerrariPferd ). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt auch ein auf den Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

46

2. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht aufgrund der schwarz-weiß gestalteten Wort-/Bildmarke Nr. 397 21 063 "Kinder" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG zu.

47

a) Zwischen der graphisch gestalteten schwarz-weißen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der zusammengesetzten Wortmarke der Beklagten hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls wegen Zeichenunähnlichkeit verneint. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

48

aa) Das Wortelement "Kinder" verfügt aus den oben unter II 1 a cc (2) dargelegten Gründen von Hause aus über keine Kennzeichnungskraft für Schokolade und Schokoladenwaren und genießt auch keinen Schutz kraft Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.

49

Danach stehen sich die Klagemarke, die Schutz nur durch die Kombination des Wortelements mit der graphischen Gestaltung erlangt hat, und die aus den Wortbestandteilen "Kinder" und "Kram" zusammengesetzte jüngere Marke gegenüber. Zwischen diesen Zeichen besteht keine Zeichenähnlichkeit, weil die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch den Wortbestandteil "Kinder", sondern ebenso wie die farbige Wort-/Bildmarke der Klägerin durch die graphische Gestaltung bestimmt wird, während die Bezeichnung "Kinder Kram" durch beide Wortbestandteile geprägt wird. Die graphische Gestaltung der Klagemarke , aus der sich ihre Schutzfähigkeit ableitet, findet sich nicht in der angegriffenen Marke der Beklagten. Allein die teilweise Übereinstimmung des schutzunfähigen Wortbestandteils "Kinder" mit der angegriffenen Bezeichnung vermag eine Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 130/01, GRUR 2004, 775, 777 = WRP 2004, 1037 - EURO 2000; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 150).

50

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der schwarz-weißen graphisch gestalteten Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kinder Kram" besteht wegen Zeichenunähnlichkeit nicht.

51

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zwischen der Klagemarke Nr. 397 21 063 und der Bezeichnung "Kinder Kram" ebenfalls nicht gegeben.

52

Die typische graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Klägerin, aus der sich die Schutzfähigkeit ergibt, ist in der reinen Wortmarke der Beklagten nicht aufgenommen. Der reine Wortbestandteil der Klagemarke genießt mangels Verkehrsdurchsetzung keinen Schutz. Seine Übereinstimmung mit dem Wortbestandteil "Kinder" der angegriffenen Bezeichnung, der als Stamm einer Zeichenserie der Klägerin in Betracht kommt, kann keine Zeichenähnlichkeit begründen.

53

b) Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG aufgrund des Schutzes der Klagemarke Nr. 397 21 063 "Kinder" als bekannte Marke kommt ebenfalls nicht in Betracht. Zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen besteht Zeichenunähnlichkeit.

54

3. Auf die weiteren Wortmarken Nr. 1 006 192 und 1095019 "Kinderschokolade" und "Kinder Überraschung", auf die die Klägerin ihre Ansprüche in erster Instanz gestützt hatte, ist sie nach dem ersten Revisionsurteil des Senats nicht mehr zurückgekommen. Das Berufungsgericht hat sie seiner Beurteilung im angefochtenen Urteil auch nicht mehr zugrunde gelegt, ohne dass die Revision hiergegen etwas erinnert.

55

4. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG schließlich nicht auf eine Marke kraft Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG an dem Wort "Kinder" stützen. Eine entsprechende Wortmarke ist nicht Gegenstand des Rechtsstreits geworden.

56

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGHZ 166, 253, 259 - Markenparfümverkäufe, m.w.N.). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urt. v. 7.12.2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte).

57

b) Die Klägerin hat die Verletzung einer aus dem Wort "Kinder" bestehenden Marke kraft Verkehrsgeltung in den Tatsacheninstanzen nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits gemacht. Die Revision hat in der Begründung des Rechtsmittels auch nicht gerügt, dass das Berufungsgericht eine entsprechende Marke unberücksichtigt gelassen hätte. In der Revisionsinstanz kann die Klägerin ein neues Schutzrecht nicht mehr in den Rechtsstreit einführen.

58

5. Die von der Revision angeregte Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG ist nicht geboten.

59

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erlangt eine sehr bekannte beschreibende Bezeichnung - in jenem Fall eine geographische Angabe - Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MRRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer offenkundig besonders langfristigen und intensiven Benutzung der Marke (EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 50 = MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).

60

Welche Umstände bei dieser Beurteilung als relevant heranzuziehen sind, ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Chiemsee; GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 - Chevy) und bereits in der ersten Revisionsentscheidung angeführt (BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I). Diese relevanten Umstände haben die mit der Entscheidung befassten Gerichte umfassend zu würdigen (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 49 - Chiemsee). Die Feststellung und Bewertung dieser Umstände im Einzelfall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (EuGH, Urt. v. 28.1.1999 - C-303/97, GRUR Int. 1999, 345 Tz. 36 - Kessler Hochgewächs).

61

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm v.Ungern-Sternber g Pokrant
Büscher Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 01.03.2000 - 84 O 77/99 -
OLG Köln, Entscheidung vom 22.12.2004 - 6 U 51/00 -

Tatbestand:

Die Beklagte ist die Deutsche Telekom AG. Sie ist Inhaberin der mit Zeitrang vom 6. April 1996 u.a. für Dienstleistungen der Telekommunikation eingetragenen Wortmarke „City Plus“. Sie bietet unter dieser Bezeichnung ihren Festnetzkunden einen verbilligten Einkauf von Tarifeinheiten für Telefongespräche im Ortsbereich an.
Die Klägerin betreibt das digitale Mobilfunknetz „D2“. Seit Ende September 1998 wirbt sie für zwei neue Tarife, den Tarif „D2-BestCity“ und den Tarif „D2-
BestCityPlus“. Mit dem Tarif „D2-BestCity“ kann zu günstigeren Bedingungen von einem beliebigen inländischen Standort in ein vorher bestimmtes Ortsnetz telefoniert werden, während der Tarif „D2-BestCityPlus“ günstigere Bedingungen für Anrufe in das jeweilige Ortsnetz vorsieht, in dem sich der Kunde gerade aufhält.
Die Beklagte sieht in der Verwendung der Bezeichnung „D2-BestCityPlus“ eine Verletzung ihrer Rechte an der Marke „City Plus“. Sie hat zunächst gegen die Klägerin eine einstweilige Verfügung erwirkt, die vom Oberlandesgericht aufgehoben worden ist (OLG Düsseldorf MarkenR 1999, 105). Mit der vorliegenden Klage begehrt die Klägerin die Feststellung, daß der Beklagten keine Ansprüche wegen der Benutzung des Zeichens „D2-BestCityPlus“ für einen Mobilfunktarif zustehen.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, ihre Marke „City Plus“ weise eine durch Verkehrsbekanntheit gesteigerte Kennzeichnungskraft auf. Zwischen ihrer Marke und dem von der Klägerin verwendeten Zeichen „D2-BestCityPlus“ bestehe Verwechslungsgefahr.
Das Landgericht hat der negativen Feststellungsklage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.
Hiergegen wendet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung der Feststellungsklage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke „City Plus“ verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Zwischen dem Zeichen „D2-BestCityPlus“ und der Marke „City Plus“ bestehe keine Verwechslungsgefahr. Dabei komme es auf eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen , für die die Marke und das angegriffene Zeichen verwendet würden, nicht an, weil es an einer Zeichenähnlichkeit völlig fehle. Werde aus einer (älteren) Marke gegen ein (jüngeres) Zeichen vorgegangen, das aus der Marke und zusätzlichen Bestandteilen bestehe, könne zwar dem mit der Marke übereinstimmenden Bestandteil eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen mit der Folge, daß die Gesamtbezeichnung und die Marke verwechselt werden könnten. Der mit der Marke übereinstimmende Teil bestimme aber nicht notwendig den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens. Im Streitfall genüge es nicht, daß „City Plus“ für den Gesamteindruck von „D2-BestCityPlus“ mitprägend erscheine; erforderlich sei, daß die weiteren Bestandteile des angegriffenen Zeichens in einer Weise zurückträten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten. Davon könne im Streitfall keine Rede sein. Das angegriffene Zeichen „D2-BestCityPlus“ werde überwiegend durch „D2“ geprägt. Der Bestandteil „CityPlus“ habe allenfalls mitprägenden Charakter. Der Kombination der beiden beschreibenden Bezeichnungen „City“ und „Plus“ könne von Haus aus nur eine schwache Unterscheidungskraft beigemessen werden. Die Beklagte habe auch nicht dargetan, daß ihrer Marke im Kollisionszeitpunkt durch Werbung und Berichterstattung eine normale, geschweige denn eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Es reiche nicht aus, lediglich vorzutragen, welche Anstrengungen unternommen worden seien, um bekannt zu werden. Denn es komme nicht auf die Mühen, sondern auf den Erfolg an. Die Beklagte hätte vielmehr das Ergebnis ei-
gener Marktforschungserhebungen vortragen müssen. Der angetretene Beweis einer Verkehrsbefragung sei ungeeignet, weil es heute nicht mehr möglich sei festzustellen, wie bekannt „City Plus“ im September 1998 gewesen sei. Aber selbst bei normaler Kennzeichnungskraft könne der Bestandteil „City Plus“ die angegriffene Bezeichnung „D2-BestCityPlus“ nicht prägen, weil der weitere Bestandteil „D2“ normale Kennzeichnungskraft habe, jedenfalls nicht derart zurücktrete , daß er für den Gesamteindruck zu vernachlässigen sei. Dabei komme es nicht darauf an, ob es sich bei „D2“ um eine erkennbare Herstellerangabe handele.
Das Ergebnis lasse sich auch mit § 23 Nr. 2 MarkenG begründen. Denn eine Marke, die eine beschreibende Angabe abwandele, dürfe nicht dazu verwendet werden, die beschreibende Angabe zu unterbinden. Die Marke „City Plus“ lehne sich an die glatt beschreibende Bezeichnung „City-Tarif Plus“ an. Daher könne die Beklagte nicht gegen die als beschreibend anzusehende Verwendung der Angabe „BestCityPlus“ durch die Klägerin vorgehen.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Beklagten aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG scheide schon deswegen aus, weil es an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen – „City Plus“ auf der einen und „D2-BestCityPlus“ auf der anderen Seite – vollständig fehle, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, daß in Fällen, in denen einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen
übereinstimmen, jeweils von dem Gesamteindruck der Zeichen auszugehen ist, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das jeweilige Zeichen derart prägt, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 – I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777 = WRP 1996, 903 – Sali Toft; Urt. v. 18.6.1998 – I ZR 15/96, GRUR 1998, 942, 943 – ALKA -SELTZER; Beschl. v. 6.5.1999 – I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 – HONKA; Beschl. v. 8.7.1999 – I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder – wie im Streitfall – das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 – I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 – Springende Raubkatze; Beschl. v. 14.3.1996 – I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 – JUWEL; GRUR 2000, 233 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH; kritisch hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 421).

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht ferner für die Frage des prägenden Charakters des Bestandteils „CityPlus“ im angegriffenen Zeichen der Klägerin geprüft , ob dieser Bestandteil in Folge des Gebrauchs durch die Beklagte eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Zwar ist die Feststellung, ob ein Bestandteil prägende Bedeutung hat, grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze; Beschl. v. 27.1.2000 – I ZB 47/97, GRUR 2000, 895, 896 = WRP 2000, 1301 – EWING). Hat jedoch eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten – was die Beklagte hinsichtlich der Marke „City Plus“ für sich in Anspruch nimmt –, wirkt sich dieser Wandel nicht nur auf die Kenn-
zeichnungskraft des Zeichens selbst aus, sondern bewirkt gleichzeitig, daß dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts , wonach das angegriffene Zeichen der Klägerin überwiegend durch „D2“ geprägt werde, während der Bestandteil „CityPlus“ allenfalls mitprägenden Charakter habe.
aa) Von Haus aus kommt der Bezeichnung „CityPlus“ oder „City Plus“ für einen Telefontarif an sich nur eine geringe Unterscheidungskraft zu. Mit Recht betont das Berufungsgericht, daß „City Plus“ wegen der Nähe zu „City-Tarif Plus“ – einem Tarif, der eine Mehrleistung im Ortsbereich verspricht – beschreibende Anklänge aufweist. Im Streitfall weist die bestehende Nähe zur beschreibenden Angabe jedoch nicht notwendig auf eine nur geringe Unterscheidungskraft hin. Den Feststellungen des Berufungsgerichts läßt sich entnehmen, daß die Bezeichnungen der Telefontarife weitgehend beschreibender Natur sind, weil sie nicht nur einen Hinweis auf den Anbieter enthalten, sondern auch eine Orientierung im „Tarifdschungel“ ermöglichen sollen. Für die Unterscheidungskraft ist stets auf die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Bei einer derartigen Übung registriert der Verkehr im allgemeinen den in der Abweichung von der beschreibenden Angabe liegenden Herkunftshinweis besonders deutlich.
bb) Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, die Beklagte habe eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung der Marke „City Plus“ nicht dargetan. Damit hat das Berufungsgericht das Vorbringen der Beklagten nicht hinreichend gewürdigt. Wie die Revision mit Erfolg rügt, hat die Beklagte gerade auch für den Kollisionszeitraum im September 1998 eine intensive Benutzung der Mar-
ke vorgetragen. Es geht nicht an, daß das Berufungsgericht einerseits diesen Vortrag als unerheblich abtut, weil es nicht auf die Mühen, sondern allein auf deren Erfolg ankomme, andererseits aber die beantragte Beweisaufnahme über den Erfolg der Werbemaßnahmen – nämlich eine Verkehrsbefragung – mit der Begründung ablehnt, der Bekanntheitsgrad der Bezeichnung im Kollisionszeitpunkt könne nachträglich nicht durch eine Verkehrsbefragung ermittelt werden. Dies gilt um so mehr, als die letzte mündliche Verhandlung in der ersten Instanz nur etwa ein halbes Jahr, die letzte mündliche Verhandlung im Berufungsverfahren nur etwa anderthalb Jahre nach dem Kollisionszeitpunkt stattgefunden hat. Hätte die Verkehrsbefragung die von der Beklagten behauptete Verkehrsgeltung der Bezeichnung „City Plus“ ergeben, hätten sich daraus mit Blick auf die zeitliche Verteilung der Werbemaßnahmen zumindest Rückschlüsse auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ziehen lassen.
Von der Durchführung einer Verkehrsbefragung durfte das Berufungsgericht nur absehen, wenn seiner Beurteilung beigetreten werden könnte, eine für einen früheren Zeitpunkt ermittelte Verkehrsbekanntheit der Marke der Beklagten lasse sich nicht auf den späteren maßgeblichen Zeitpunkt der Kollision beider Zeichen übertragen. Dies hätte es jedoch erforderlich gemacht, das Vorbringen der Beklagten zu den getätigten Werbemaßnahmen sorgfältig zu prüfen, um festzustellen , ob sich daraus nicht eindeutige Hinweise auf eine fortdauernde gesteigerte Kennzeichnungskraft ergeben (vgl. BGH, Urt. v. 17.10.1996 – I ZR 153/94, GRUR 1997, 308, 311 = WRP 1997, 306 – Wärme fürs Leben). Dies ist – wie die Revision mit Erfolg rügt – bislang unterblieben. Das Berufungsgericht hat unter Berufung auf das landgerichtliche Urteil angenommen, auch nach der Darstellung der Beklagten sei die besonders öffentlichkeitswirksame Fernsehwerbung „auf längstens den Zeitraum Winter 1996/97 beschränkt gewesen“. Den Vortrag der Beklagten zu anderen Werbemaßnahmen hat das Berufungsgericht nicht für ausreichend ge-
halten; insbesondere sei die Katalogwerbung ebenso wie andere Werbemaßnahmen der Beklagten nicht geeignet gewesen, die Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten zu stärken. Wie die Revision demgegenüber zutreffend darlegt, hat die Beklagte substantiiert vorgetragen, daß die Fernsehwerbung mit dem bekannten Schauspieler Manfred Krug auch noch zu Beginn des Jahres 1998 ausgestrahlt worden sei. Darüber hinaus hat die Beklagte – was die Revision als übergangen rügt – vorgetragen und durch Vorlage von Kopien der entsprechenden Katalogseiten belegt, daß der „City Plus“-Tarif in ihren Katalogen 1998/99, 1999 und 1999/2000 intensiv beworben worden ist. Es ist nicht ersichtlich, weswegen diese Werbung nicht zur Stärkung der Kennzeichnungskraft von „City Plus“ beigetragen haben soll. Hätte das Berufungsgericht ergänzenden Vortrag zur Höhe der Auflage der verteilten Kataloge erwartet, wäre – was die Revision ebenfalls rügt – ein Hinweis geboten gewesen. Die Revision hat dargelegt, daß die Beklagte die Höhe der Auflage unter Beweisantritt mit 1,6 Millionen angegeben hätte.
cc) Das Berufungsgericht hat schließlich den Standpunkt vertreten, selbst bei (unterstellt) normaler Kennzeichnungskraft sei „CityPlus“ nicht prägend, vielmehr werde das angegriffene Zeichen der Klägerin – „D2-BestCityPlus“ – überwiegend durch den Bestandteil „D2“ geprägt. Auch diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt dem Bestandteil eines Zeichens, der – für den Verkehr erkennbar – nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, im allgemeinen keine prägende Bedeutung zu (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 – I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 – Blendax Pep; GRUR 1996, 406, 407 – JUWEL; Beschl. v. 10.7.1997 – I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 – IONOFIL; Beschl. v. 4.2.1999 – I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 – LORA DI RECOARO; Urt. v. 21.9.2000 – I ZR 143/98, GRUR 2001, 164,
166 = WRP 2001, 165 – Wintergarten). Für den Bestandteil „D2“ im angegriffenen Zeichen gilt dies allerdings nicht uneingeschränkt; denn er erfüllt eine doppelte Funktion: Zum einen erkennt der Verkehr in „D2“ das Unternehmen, das den Tarif anbietet. Zum anderen steht „D2“ auch für das Mobilfunknetz, in dem zu dem beworbenen Tarif telefoniert werden kann; insofern bezeichnet dieser Bestandteil – auch wenn er für einen bekannten Anbieter steht – das konkrete Dienstleistungsangebot der Klägerin, für das das Zeichen benutzt wird.
Die Frage der Prägung des Zeichens durch einzelne Bestandteile kann indessen nicht abstrakt, sondern nur bezogen auf die in Rede stehende Kollisionslage beantwortet werden. Stünden sich beispielsweise „D1-City Plus“ und „D2BestCityPlus“ gegenüber, so käme dem Bestandteil „D2“ eine stärkere Unterscheidungsfunktion zu, weil dem Verkehr das Zeichen „City Plus“ immer in Kombination auf das andere Mobilfunknetz begegnen würde. Dem Klagezeichen „City Plus“ fehlt jedoch ein solcher Hinweis auf das Netz. Dies führt dazu, daß der Verkehr, der den Tarif „CityPlus“ aus der Werbung der Beklagten kennt, dieses Produkt nicht notwendig fest mit der Beklagten verbindet. Trifft der Verkehr auf den Tarif „D2-BestCityPlus“, wird er den „CityPlus“-Tarif, mit dem er aufgrund der Werbung möglicherweise positive Assoziationen verbindet, nunmehr der Klägerin zuordnen.

d) Das Berufungsgericht ist – ohne dies im einzelnen auszuführen – mit Recht davon ausgegangen, daß dem Bestandteil „Best“ im angegriffenen Zeichen keine prägende Wirkung zukommt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Zusatz „Best“ – der Superlativ von gut – deutet darauf hin, daß es sich um einen besonders attraktiven „CityPlus“-Tarif handelt. Diese beschreibende Angabe tritt gegenüber den anderen Bestandteilen eindeutig in den Hintergrund.
2. Ist die Zeichenähnlichkeit nicht zu verneinen, besteht vielmehr zwischen der Marke der Beklagten und dem prägenden Bestandteil des angegriffenen Zeichens Übereinstimmung, so kann die Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bei der zu unterstellenden gesteigerten Kennzeichnungskraft von „City Plus“ und der großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet werden – hier Festnetztarif, dort Mobiltelefontarif –, nicht verneint werden.
3. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts scheitert der Unterlassungsanspruch der Beklagten schließlich nicht an der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG. Denn bei dem Bestandteil „CityPlus“ handelt es sich auch nach der Ansicht des Berufungsgerichts nicht um eine lediglich beschreibende Angabe. Auch wenn es der Beklagten – wie das Berufungsgericht annimmt – verwehrt wäre , aus ihrer Marke „City Plus“ gegen eine Verwendung der Bezeichnung „CityTarif Plus“ vorzugehen, hilft dies der Klägerin nicht weiter, weil sie als Bestandteil ihres Zeichens nicht diese Bezeichnung, sondern die abgewandelte, gerade nicht glatt beschreibende Form „CityPlus“ verwendet.
III. Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen ist. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht Gelegenheit haben, das Vorbringen der Beklagten zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft ihrer Marke erneut zu prüfen. Gelangt es dabei zu der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft, wird es eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen angesichts der großen Ähnlichkeit der Dienstleistungen, für die die Zeichen verwendet werden sowie angesichts der in diesem Fall bestehenden Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten nicht verneinen können.
Ullmann RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg Bornkamm ist in Urlaub. Er ist verhindert zu unterschreiben. Ullmann Pokrant Schaffert

Gründe:

I. Gegen die am 18. April 1997 angemeldete und am 14. Juli 1997 für die Waren "Bekleidungsstücke für Damen, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragene Wort-/Bildmarke Nr. 397 17 463

hat die Widersprechende aus ihrer am 29. Mai 1987 für "Gestrickte und gewirkte Leibwäsche" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 106 784

Widerspruch eingelegt.
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken fehle.
Auf die hiergegen erhobene Beschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke für "Bekleidungsstücke für Damen" angeordnet.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, wendet sich die Markeninhaberin gegen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke.
II. Das Bundespatentgericht hat für den Bereich der Warenidentität die Gefahr einer Verwechslung zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bejaht, weil diese gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Hierzu hat es ausgeführt:
Die angegriffene Marke beanspruche hinsichtlich der "gestrickten und gewirkten Leibwäsche" Schutz für Waren, die von den Waren "Bekleidungsstücke für Damen" identisch umfaßt seien.

Die der Widerspruchsmarke möglicherweise aufgrund ihrer gewissen Farblosigkeit von Hause aus anhaftende geringfügige Kennzeichnungsschwäche sei zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke durch langjährige und starke Benutzung - zugleich als wesentlicher Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden - überwunden gewesen. Insoweit sei, da der für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Kreis der angesprochenen Verbraucher in Westdeutschland wesentlich größer sei als in Ostdeutschland, im Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke von einem etwa an die 40 % reichenden Bekanntheitsgrad und damit von einer zwar nicht starken, aber doch deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft und einem entsprechend erweiterten Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.
Die Markenstelle habe zwar zutreffend angenommen, daß der die angegriffene Marke allein kennzeichnende Name "Ella May" nicht von dem Bestandteil "May" geprägt werde. Damit könne zwar nicht ohne weiteres eine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken (im engeren Sinne) angenommen, wegen der durch umfangreiche Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht jedoch ausgeschlossen werden, daß ein noch beachtlicher Teil des Verkehrs die angegriffene Marke aufgrund ihres Bestandteils "May" mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringe. Bei einer solchen gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die zugleich das Firmenkennzeichen des Inhabers der älteren Marke bilde, sei nicht auszuschließen , daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs bei der Begegnung mit der jüngeren Kombinationsmarke annehme, der Träger des bekannten alleinstehenden Familiennamens oder ein Mitglied seiner Familie habe gerade den in der Kombinationsmarke enthaltenen Vornamen.

Diese Voraussetzungen seien vorliegend jedenfalls im mündlichen Geschäftsverkehr erfüllt. Der Verkehr könne, wenn er der angegriffenen Marke beispielsweise bei Verkaufsgesprächen oder bei mündlichen Empfehlungen, Nachfragen oder Auskünften begegne, irrtümlich annehmen, er habe die um den Vornamen "Ella" ergänzte bekannte ältere Marke vor sich. Eine solche falsche Zuordnung liege gerade im Bekleidungs- und Modebereich nahe. Denn dort werde zur Warenkennzeichnung eine beachtliche Zahl von Designernamen sowohl in Form der vollständigen Kombination von Vor- und Nachname als auch nur als Familienname und zudem teilweise allein der Vorname verwendet; des weiteren begegne der Verkehr dort Vornamen auch als Kennzeichen einer besonderen Produktlinie des Trägers des Nachnamens. Angesichts dieser verschiedenen Formen von Namenskennzeichnungen im Bekleidungsbereich könne auch vorliegend die wie "Ella Mey" klingende jüngere Marke bei noch beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise die Vorstellung hervorrufen , es handele sich - etwa zur Bezeichnung einer besonderen Wäscheserie für Damen - um ein um den Vornamen "Ella" ergänztes Kennzeichen des Wäscheherstellers "MEY".
III. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr jedenfalls in klanglicher Hinsicht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ohne Rechtsfehler bejaht.
1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstlei-

stungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstl eistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennze ichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. zu § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886 f. = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem, m.w.N.; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde auch unangegriffen ausgegangen.
2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der mit der jüngeren Marke beanspruchte Schutz für "Bekleidungsstücke für Damen" die Waren "gestrickte und gewirkte Leibwäsche" umfaßt, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke rechtsfehlerfrei für die Waren „Bekleidungsstücke für Damen“ angeordnet und nicht auf „gestrickte und gewirkte Leibwäsche für Damen“ beschränkt. Liegen die Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr hinsichtlich eines Teils der unter einen weiten Oberbegriff fallenden Waren vor, ist die angegriffene Marke hinsichtlich der übergreifend formulierten Ware zu löschen. Die mit der Entscheidung über den Widerspruch befaßten Instanzen sind nicht berechtigt, von sich aus eine Beschränkung des Warenverzeichnisses auf einen Teil der Waren aus dem Oberbegriff vorzunehmen (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, WRP 2005, 341, 343 - il Patrone/Il Portone, m.w.N.). Es ist allein Sache des Markeninhabers, das Warenverzeichnis dadurch umzuformulieren, daß er den Oberbegriff durch eine

- gegebenenfalls hilfsweise - Teilverzichtserklärung einschränkt. Das Bundespatentgericht konnte daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Warenidentität ausgehen.
3. Das Bundespatentgericht hat von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet und ohne Rechtsfehler einen Erfahrungssatz verneint, wonach der Verkehr bei erkennbar aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken sich allein oder vorrangig an dem Nachnamen orientiere (vgl. BGHZ 139, 340, 351 – Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; vgl. auch Tyra, GRUR 2004, 981). Folgerichtig hat das Bundespatentgericht deshalb angenommen, daß innerhalb der erkennbar aus Vorname und Nachname gebildeten Marke "Ella May" dem Nachnamen nur bei Vorliegen besonderer Umstände eine die Gesamtbezeichnung prägende Bedeutung zugemessen werden kann. Solche Umstände hat es im Streitfall indessen entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde zutreffend in der durch die festgestellte hohe Verkehrsbekanntheit gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MEY“ gesehen.
4. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens ein wesentlicher Faktor, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung gewonnene Stärke (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - FerrariPferd ). Besteht das Widerspruchszeichen nur aus dem (hier klanglich) übereinstimmenden Teil, ist dessen kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft auch bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob dieser

Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus).
Das Bundespatentgericht hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Benutzung angenommen und hierzu darauf abgestellt, daß diese im Kollisionszeitpunkt im Bundesdurchschnitt bei 34 % und in den alten Bundesländern sogar bei 40 % der angesprochenen Verbraucher bekannt gewesen sei. Entgegen der Rechtsbeschwerde erweist sich dies als rechtsfehlerfrei. Das Bundespatentgericht hat nicht aus einer nur regional beschränkten Verkehrsbekanntheit eine für das gesamte Bundesgebiet wirkende erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke zugesprochen, sondern aus den vorliegenden Marktzahlen, die einen Durchschnittswert für das gesamte Bundesgebiet widerspiegeln , auf eine entsprechende Stärkung der Marke geschlossen. Es ist dabei verfahrensrechtlich nicht zu beanstanden, wenn als Beleg für die besondere Bekanntheit der im gesamten Wirtschaftsraum vertriebenen Markenware auch Zahlen herangezogen werden, die nur für einen Teil der Bundesrepublik gelten.
5. Die Rechtsbeschwerde zeigt in ihren weiteren Erwägungen, mit denen sie die vom Bundespatentgericht festgestellte klangliche Verwechslungsgefahr der so geprägten angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke in Zweifel zieht, keinen die Rechtsbeschwerde begründenden Fehler der Entscheidung des Bundespatentgerichts auf.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Markeninhaberin (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann