Bundesgerichtshof Urteil, 20. Sept. 2007 - I ZR 94/04

Tatbestand:

Die Klägerin produziert und vertreibt weltweit Dekormaterialien und Folien. Zu ihrem Produktionsprogramm gehört die Designfolie "d-c-fix", die sich zum Inbegriff für selbstklebende Kunststoff-Folien entwickelt hat. Nach einem Gutachten des Deutschen Industrie- und Handelstags von 1977 war "d-c-fix" bei Herstellern und im Handel zu 78,32 % und bei Endverbrauchern zu 69,18 %
bekannt. Im Jahre 1999 erzielte die Klägerin bei einem Werbebudget von 2 Mio. DM mit "d-c-fix"-Produkten einen Gesamtumsatz von 59 Mio. DM.
Die Klägerin ist Inhaberin der als durchgesetztes Zeichen am 5. Mai 1978 für "selbstklebende Kunststoff-Folie zum Verkleiden von organischen, keramischen , mineralischen Flächen, insbesondere von Möbeln, Wohnungsausstattungs - und Gebrauchsgegenständen und geglätteten Wänden; vorgenannte Waren vorwiegend für den privaten Bedarf bestimmt" eingetragenen Wortmarke (Nr. 970826) "d-c-fix".
Die Beklagte zu 1 ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 398 11 046 "CD-FIX". Diese war mit Priorität vom 27. Februar 1998 seit dem 22. Juli 1998 unter anderem für "Verpackungsmaterial und Verpackungen aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Folien, Taschen, Beutel, Bögen und kreisrunde Scheiben aus Weichgummi (Moosgummi) oder weichem Kunststoff, die mindestens auf einer Seite eine Klebeschicht aufweisen, die mit Schutzfolie bedeckt ist", eingetragen. Während des Rechtsstreits hat die Beklagte zu 1 in die teilweise Löschung ihrer Marke eingewilligt.
Die Beklagte zu 1 stellt unter der Bezeichnung "CD-FIX" sogenannte "CD-Haltepunkte" her, die aus Weich- oder Moosgummi bestehen. Es handelt sich um in einer CD-Hülle verpackte runde Scheiben oder rechteckige Scheiben , aus denen kreisrunde Ausstanzungen herausgedrückt werden können. Nach Abziehen der auf der Klebeschicht angebrachten Schutzfolie können die Ausstanzungen auf eine glatte Fläche aufgeklebt und als Haltepunkt für aufgesteckte CDs dienen. Die Beklagte zu 2 vertreibt die CD-Haltepunkte.
Die Klägerin hat beantragt,
den Beklagten zu untersagen, die Bezeichnung "CD-FIX" im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland für selbstklebende Folien aus Weichgummi, insbesondere für CD-Haltepunkte , zu benutzen.
Darüber hinaus hat die Klägerin - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung ihrer Schadensersatzverpflichtung begehrt.
Die Beklagten sind der Klage insoweit entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge abgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin. Die Beklagten beantragen , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marke der Klägerin verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Zwischen den Zeichen "d-c-fix" und "CD-FIX" bestehe keine Verwechs- lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwar sei von einer hohen Zeichenähnlichkeit und wegen des Bekanntheitsgrades der Klagemarke von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Es liege jedoch Warenunähnlichkeit vor. Die Warenähnlichkeit bestimme sich danach, ob zwischen den betreffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestünden, daß sich den Abnehmern , wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen sähen, der Schluß aufdränge , die Waren stammten von demselben Unternehmen. Bei der Beurteilung seien verschiedene Kriterien untereinander abzuwägen, nämlich die Herstellungsstätte und die Herstellungsverantwortung selbst, die Gemeinsamkeit der stofflichen Beschaffenheit, der Verwendungszweck und die Vertriebsstätte.
Die Marke der Klägerin sei nicht schlechthin zur Bezeichnung selbstklebender Kunststoff-Folien registriert, sondern nur solcher Folien, die dem Verkleiden bestimmter Flächen dienten. Gerade zur Bezeichnung von Dekorfolie habe die Klagemarke auch ihre Bekanntheit erlangt. Während die von der Klägerin mit "d-c-fix" gekennzeichneten Waren zum Verkleiden eine gewisse Ausdehnung benötigten und als schützende oder dekorierende Abdeckung verwandt würden, diene das Produkt der Beklagten mit seinen kleinen Abmessungen als Hilfsmittel zur Aufbewahrung und Bereithaltung von Computer-CDROMs und Musik-CDs. Der Verkehr sehe darin keine miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Waren. Unterschiedlich seien auch die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege. Zum Erwerb der Ware der Klägerin werde sich der Verbraucher an den Farben- und Baustoffhandel sowie an Bau- und Heimwerkermärkte wenden. Möglichkeiten zum Bezug der Ware der Beklagten erwarte der Verbraucher beim EDV- und Bürobedarfshandel.
Die Klägerin könne auch nicht ein Verbot der Verwendung der Bezeichnung der Beklagten für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" verlangen. Weichgummiplatten ohne Ausstanzungen hätten die Beklagten nicht vertrieben.
Die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien nicht erfüllt. Ob die Klagemarke bekannt im Sinne dieser Vorschrift sei, könne dahinstehen. Die Beklagten nutzten oder beeinträchtigten die Klagemarke nicht in unlauterer Weise. Das Zeichen der Beklagten verfüge über keinen Bezug zur Klagemarke, sei aber sinntragend für die Waren der Beklagten. Diese Art der Bezeichnung als Produktbestimmung sei freizuhalten; ihre Verwendung sei nicht unlauter.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke "d-c-fix" und der angegriffenen Bezeichnung "CD-FIX", hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl.
BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

b) Das Berufungsgericht hat eine Warenähnlichkeit verneint. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern. Zwar liegt die Prüfung, ob Waren einander ähnlich i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind, im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Das Berufungsgericht hat aber den Vortrag der Klägerin zur Warenähnlichkeit nicht vollständig gewürdigt und seine Feststellungen nicht widerspruchsfrei getroffen.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN). Das hat das Berufungsgericht nicht verkannt.
aa) Das Berufungsgericht hat auch zutreffend festgestellt, daß der Verwendungszweck der in Rede stehenden Waren völlig verschieden ist, weil die Folie, für die die Klagemarke Schutz beansprucht, Verkleidungs- und Verschönerungszwecken dient, während die CD-Haltepunkte zum Fixieren von CDs verwandt werden. Entgegen der Ansicht der Revision ist in diesem Zusammenhang in die Beurteilung nicht mit einzubeziehen, daß die "d-c-fix"-Folien neben dem vom Berufungsgericht herangezogenen Verwendungszweck des Verkleidens von Flächen nach dem Vortrag der Klägerin auch zum Verspiegeln von Flächen, zum Abdunkeln durchsichtiger Flächen und als herauslösbare selbstklebende Buchstaben und Figuren zur Beschriftung und zur Dekoration benutzt werden können. Denn die Marke genießt Schutz nur für selbstklebende Kunststoff -Folien, die zum Verkleiden von Flächen dienen. Dazu zählen die von der Revision angeführten Kunststoff-Folien mit anderen Funktionen nicht.
bb) Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Warenunähnlichkeit sind jedoch nicht widerspruchsfrei. Das Berufungsgericht hat einerseits angenommen , die unterschiedlichen Verwendungszwecke und Vertriebswege verhinderten , daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität beider Waren annehme. Andererseits ist es davon ausgegangen, nach der Verkehrsvorstellung könnten die Waren aufgrund der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit aus demselben Unternehmen stammen. Ist aber aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ausgeschlossen, daß der Verkehr wegen der ähnlichen stofflichen Beschaffenheit bei (unterstellter) einheitlicher Bezeichnung annimmt, die Waren stammten aus demselben Unternehmen , ist auch von Warenähnlichkeit auszugehen.
Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, daß die vom Verkehr erwarteten Vertriebswege voneinander abweichen. Damit hat es das Vorbringen der Klägerin jedoch nicht hinreichend gewürdigt. Diese hatte, was die Revision mit Erfolg rügt, geltend gemacht, die Produkte der Parteien seien in den gleichen Verkaufsstätten "Seite an Seite oder Regal an Regal" zu finden. Von einem gemeinsamen Vertriebsweg über Bau- und Heimwerkermärkte war auch das Landgericht ausgegangen. Mit dem Vortrag der Klägerin hat sich das Berufungsgericht nicht auseinandergesetzt.
Die erforderlichen Feststellungen zu den Vertriebswegen der Waren und zu einer Vorstellung des Verkehrs über eine einheitliche Produktverantwortung wird das Berufungsgericht nachzuholen haben.

c) Das Berufungsgericht ist von hoher Zeichenähnlichkeit und gesteigerter Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revisionserwiderung mit Gegenrügen an. Nähere Feststellungen hat das Berufungsgericht - im Hinblick auf die von ihm angenommene Warenunähnlichkeit folgerichtig - hierzu nicht getroffen. Diese wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug gegebenenfalls nachzuholen und dabei folgendes zu berücksichtigen haben:
aa) Anders als die Revisionserwiderung geltend macht, wird die Ähnlichkeit der Zeichen nicht durch deren Bedeutungsgehalt herabgesetzt oder aufgehoben. Zwar kann eine an sich zu bejahende Verwechslungsgefahr verringert werden oder ganz ausscheiden, wenn einem oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.). Davon kann im Streitfall jedoch nicht ausgegangen werden. Weder
"d-c-fix" noch "CD-FIX" weisen als Gesamtzeichen einen Sinngehalt auf, der vom Verkehr ohne weiteres erfaßt wird. Selbst wenn der Zusatz "fix/FIX" in beiden Zeichen übereinstimmend als Hinweis auf Schnelligkeit und auf Festigkeit verstanden werden sollte, führte dies wegen des insoweit übereinstimmenden Sinngehalts nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich der Zeichen heraus (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 697 - apetito/apitta).
bb) Die Klagemarke weist von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes, das ein Eintragungshindernis für Einzelbuchstaben und Buchstabenkombinationen nicht kennt, weisen Marken aus Buchstabenzusammenstellungen im Regelfall normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Davon ist unter Geltung des Markengesetzes auch für die Klagemarke "d-c-fix" ungeachtet ihrer Eintragung nach dem Warenzeichengesetz als durchgesetztes Zeichen (§ 4 Abs. 3 WZG) auszugehen.
Das Berufungsgericht wird daher zu untersuchen haben, ob - wie die Klägerin geltend gemacht hat und die Beklagten bestritten haben - die Klagemarke über die normale Kennzeichnungskraft von Hause aus hinaus aufgrund ihrer Bekanntheit über eine (weit) überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

d) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe auch kein Anspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu, den Beklagten die Ver-
wendung des Zeichens "CD-FIX" für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zu verbieten, weil die Beklagten Weichgummi-Platten ohne Ausstanzungen nicht vertrieben hätten. Dem kann hinsichtlich der Beklagten zu 1 nicht zugestimmt werden. Die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr der Zeichenbenutzung auch für "selbstklebende Folien aus Weichgummi" ergibt sich daraus, daß die Beklagte zu 1 ihre Marke für entsprechende Waren hat registrieren lassen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 431 - BIG BERTHA). Darauf, ob die Beklagte zu 1 einer Teillöschung ihrer Marke für die Waren "selbstklebende Folien aus Weichgummi" zwischenzeitlich zugestimmt hat und eine entsprechende Registereintragung erfolgt ist, kommt es nicht an; dies läßt eine Wiederholungsgefahr nicht entfallen. Dagegen fehlt die Gefahr der Benutzung des Zeichens "CD-FIX" für selbstklebende Folien aus Weichgummi durch die Beklagte zu 2. Diese hat mit dem Vertrieb der CD-Haltepunkte nicht auch eine entsprechende Begehungsgefahr für die Zeichennutzung für selbstklebende Folien aus Weichgummi begründet.

e) Ein Anspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist auch nicht gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über die Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
aa) Die Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG, der Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umsetzt, ist allerdings nicht schon im Hinblick auf eine markenmäßige Benutzung der Bezeichnung "CD-FIX" ausgeschlossen. Der Geltungsbereich
des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL kann eröffnet sein, wenn das Kollisionszeichen nicht nur beschreibend, sondern auch markenmäßig verwendet wird (vgl. EuGH, Urt. v. 7.1.2004 - Rs. C-100/02, MarkenR 2004, 57, 59, Tz. 15, 19 - Gerolsteiner Brunnen; BGH, Beschl. v. 7.2.2002 - I ZR 258/98, GRUR 2002, 613, 615 = WRP 2002, 547 - GERRI/KERRY Spring).
bb) Das Berufungsgericht, das die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint hat, brauchte keine Feststellungen dazu zu treffen, ob die Bezeichnung "CD-FIX" von den Beklagten überhaupt i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG als Angabe über Merkmale von Waren, also beschreibend, benutzt worden ist. Es hat jedoch in anderem Zusammenhang angenommen, die von den Beklagten verwendete Bezeichnung sei sinntragend für die mit ihr gekennzeichneten Waren (Fixieren von CDs). Ob dies als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG ausreicht, kann im Streitfall offenbleiben. Denn die Benutzung des Kollisionszeichens verstößt, falls das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen bejahen sollte, gegen die guten Sitten.
Das Tatbestandsmerkmal des Verstoßes gegen die guten Sitten nach § 23 Nr. 2 MarkenG ist richtlinienkonform auszulegen. Danach ist von einer Unlauterkeit der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung auszugehen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel nicht entspricht (Art. 6 Abs. 1 MarkenRL). Vorliegend weist die Bezeichnung "CD-FIX" nur Anklänge an eine beschreibende Benutzung des Zeichens auf. Für ein Freihaltebedürfnis des Begriffs für den allgemeinen Gebrauch ist nichts ersichtlich. Von den Beklagten ist auch nicht dargelegt, daß sie auf eine Benut-
zung des Zeichens zur Beschreibung ihrer Waren angewiesen sind und keine andere (abgewandelte) Bezeichnung wählen können, die aus dem Schutzbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG herausführt. In einem solchen Fall ist die markenmäßige Verwendung des Kollisionszeichens im Verwechslungsbereich mit der Klagemarke regelmäßig unlauter.
2. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verfolgten, vom Vorliegen einer zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängigen Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG verneint. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
Die Beklagten verwenden die Bezeichnung nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Das Berufungsgericht hat hierzu festgestellt, "CD-FIX" sei sinntragend für die Ware der Beklagten , ohne insoweit einen Bezug zur Klagemarke herzustellen. Es gebe an, das derart bezeichnete Produkt diene zum Fixieren von CDs. Das Berufungsgericht hat danach die Unlauterkeit der Verwendung der Bezeichnung durch die Beklagten im Hinblick auf die beschreibende Benutzung von "CD-FIX" für die CD-Haltepunkte verneint. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden (vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 995 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; BGHZ 147, 56, 70 - Tagesschau). Bei einer von der Klägerin für das Jahr 1998 geltend gemachten Bekanntheit der Klagemarke von
47 % bei allen Verkehrskreisen kann im Hinblick auf die Anlehnung von "CDFIX" an eine beschreibende Angabe eine unlautere Ausnutzung oder unlautere Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der Klagemarke im Streitfall nicht festgestellt werden.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin firmiert seit 1965 unter "Mustang Bekleidungswerke GmbH & Co.". Sie gehört zu den größten Jeansherstellern in Deutschland. Spätestens seit 1996 vertreibt sie auch Schuhe.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 2. März 1959 für "Bekleidungsstücke, ausgenommen gewirkte und gestrickte" eingetragenen Wortmarke Nr. 722 702 "MUSTANG", der mit Priorität vom 25. April 1981 für "Schuhe" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 058 413 "MUSTANG" und der u.a. für "Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Bekleidungsstücke aus Leder, Gürtel für Bekleidung, Schuhwaren , Sportschuhe" am 4. September 1995 angemeldeten und am 9. Januar 1996 eingetragenen nachfolgenden Wort-/Bildmarke Nr. 395 36 135

Die am 18. September 1995 gegründete, in Spanien ansässige Beklagte stellt Schuhwaren her und firmiert unter "Mustang Inter S.L.". Sie ist Inhaberin der für "Schuhe und Schuhwaren" am 7. April 1998 angemeldeten und am 13. Mai 1998 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751, wie sie im Klageantrag zu I 1 c) wiedergegeben ist.
Während der vom 6. bis 8. Februar 1998 dauernden Fachmesse "Interjeans" in Köln stellte die Beklagte mit dem Zeichen "MUSTANG" versehene Schuhe aus. Auf der Fachmesse "G.D.S.", die in der Zeit vom 17. bis 20. September 1998 in Düsseldorf stattfand, verwandte sie auf ihrem Messestand einen ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 entsprechenden Aufsteller.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Firmen- und Markenrechte durch die Beklagte. Sie hat behauptet, ihre Firma und ihre Marken verfügten über eine außerordentlich hohe Bekanntheit.
Mit einem nicht in die Revisionsinstanz gelangten Teil der Klage hat die Klägerin von der Beklagten verlangt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung ihres auf den Vertrieb von Schuhen und Stiefeln gerichteten Geschäftsbetriebs die Bezeichnung "MUSTANG BOOTS & SHOES" und/oder "MUSTANG INTER S.L." zu benutzen sowie Schuhe und Stiefel unter dem Zeichen "MUSTANG" anzubieten (Klageanträge zu I 1 a und b).
Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt,
I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , 1. c) es zu unterlassen, die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" entsprechend der nachstehend wiedergegebenen Abbildung

zu gebrauchen;
I. 2. in die Löschung der vorstehend wiedergegebenen Wort-/ Bildmarke Nr. 398 19 751 "Sixtyseven by Mustang Inter" einzuwilligen ; I. 3. der Klägerin über den Umfang der vorstehend zu I 1 c) bezeichneten Handlungen Auskunft zu erteilen und zwar unter Angabe
a) der Mengen der ausgelieferten Schuhe und Stiefel,
b) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gesamtumsatzes,
c) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer vorstehend bezeichneter Schuhe und Stiefel,
d) des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,
e) des mit den Schuhen und Stiefeln erzielten Gewinns unter Angabe sämtlicher Kostenfaktoren, soweit hierbei die Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 ge braucht wurde. II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den vorstehend unter Ziffer I 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird. Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat den Klageanträgen zu I 1 a) und b) und den darauf gerichteten Anträgen auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung stattgegeben und die Klageanträge zu I 1 c) und I 2 und die darauf bezogenen Anträge zu I 3 (Auskunftsantrag) und II (Schadensersatzfeststellungsantrag) abgewiesen (LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456). Die dagegen gerichteten Berufungen der Parteien hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.
Dagegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin eine Verurteilung der Beklagten nach den Klageanträgen zu I 1 c) und I 2 sowie nach dem darauf bezogenen Auskunfts- und dem Feststellungsantrag erstrebt.

Entscheidungsgründe:

I. Über den Revisionsantrag ist, da die Revisionsbeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung im Revisionsverhandlungstermin nicht vertreten war, auf Antrag der Revisionsklägerin durch Versäumnisurteil zu entscheiden.
II. Das Berufungsgericht hat die gegen den Gebrauch und auf die Löschung der Marke der Beklagten gerichteten Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 5 und Abs. 6, § 15 Abs. 2 und Abs. 3 i.V. mit Abs. 4 MarkenG und den darauf bezogenen Auskunfts- und den Schadensersatzanspruch verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Wort-/Bildmarke der Beklagten sei mit den Zeichen der Klägerin nicht verwechselbar. Es fehle an der erforderlichen Zeichenähnlichkeit. Die Marke der Beklagten werde in ihrem Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "MUSTANG" in einer Weise geprägt, daß ihre weiteren Bestandteile für den Verkehr zurückträten und vernachlässigt werden könnten. Dies gelte selbst dann, wenn zugunsten der Klägerin von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der angeblich bekannten "MUSTANG"-Zeichen auszugehen sei. Die Schrift "by Mustang Inter Sl Spain" sei das unauffälligste und kleinste Element der Marke der Beklagten, die nach ihrer grafischen Gestaltung durch das fünffach wiederholte Element "Sixtyseven" und die Zahl "67" beherrscht werde. Selbst eine Gleichgewichtigkeit des Bestandteils "by Mustang Inter Sl
Spain" mit dem Element "Sixtyseven" sei nicht ausreichend, um von der Prägung des Gesamteindrucks des Kollisionszeichens durch den Wortbestandteil "Mustang" auszugehen. Endgültig entfalle die Eignung des Bestandteils "by Mustang Inter Sl Spain", weil es sich eindeutig um eine Herstellerangabe handele. Für den Produktbereich "Schuhe" habe die Klägerin aber nicht vorgetragen , daß der Verkehr die Ware nach dem Namen des Herstellers unterscheide, wie dies bei Bekleidung der Fall sei. Dagegen spreche auch die fehlende Warenähnlichkeit zwischen Schuhen und Bekleidungsstücken.
III. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Verurteilung nach den von der Klägerin in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträgen.
1. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten aufgrund ihrer prioritätsälteren Marken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstlei-
stungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, WRP 2004, 763, 764 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, WRP 2004, 909, 912 - FerrariPferd

).

b) Zwischen den Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 eingetragen sind (Schuhe und Schuhwaren), und den Waren, für die die Kollisionsmarke Schutz beansprucht, besteht Warenidentität.

c) Das Berufungsgericht hat zugunsten der Klägerin eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marken unterstellt. Die Beklagte ist dem Vortrag der Klägerin zur Bekanntheit ihrer Kennzeichenrechte entgegengetreten. Im Revisionsverfahren ist daher der Entscheidung nur eine normale Kennzeichnungskraft der Klagemarken von Hause aus zugrunde zu legen.

d) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , zwischen den Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke Nr. 398 19 751 der Beklagten bestehe keine Zeichenähnlichkeit.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/ medAS). Das schließt es aber nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kenn-
zeichnungskraft beizumessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Dies setzt voraus, daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
bb) Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). In entsprechender Weise kann der Verkehr in besonders gelagerten Fällen bei einem zusammengesetzten Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Wäre davon im Streitfall für den Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" auszugehen, könnte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem angegriffenen Zeichen auch durch eine Äh nlichkeit mit diesem Zeichenbestandteil begründet sein.
Ob dem Bestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" in der Kollisionsmarke der Beklagten eine solche selbständige kennzeichnende Funktion zukommt, ist eine Tatfrage. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht
getroffen, obwohl ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs gerade wegen des auf einen Hersteller hinweisenden Zusatzes "by" in der Kollisionsmarke naheliegend ist. Dies nötigt jedoch nicht zu einer Zurückverweisung der Sache in die Berufungsinstanz zur Nachholung der entsprechenden Feststellungen.
cc) Im Streitfall ist, auch wenn auf den Eindruck der Kollisionsmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit abgestellt wird, nicht von (vollständiger) Zeichenunähnlichkeit auszugehen.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts kann der Wortbestandteil "by Mustang Inter Sl Spain" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten nicht deshalb vernachlässigt werden, weil es sich erkennbar um den Herstellerhinweis handelt. Allerdings kommt dem Bestandteil eines Zeichens , der für den Verkehr erkennbar nicht das Produkt, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet, regelmäßig keine prägende Bedeutung zu. Denn der Verkehr wird bei zusammengesetzten Zeichen, insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung gehört, die eigentliche Produktkennzeichnung nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in den anderen Bestandteilen erblicken (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten ). In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist jedoch anerkannt, daß einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen ist. Vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997,
567 - JUWEL; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Insoweit sind die besonderen Gegebenheiten der Zeichengestaltung und der üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Warensektor von Bedeutung.
Für den Modebereich hat der Senat aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten wiederholt angenommen, daß der Verkehr daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (BGH GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; BGH, Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN; Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998, 1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II). Anders als das Berufungsgericht meint, sind die für den Modesektor maßgeblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch bei Schuhen und Schuhwaren üblich, die ebenfalls zum Modesektor zählen (vgl. auch den der Entscheidung BGH GRUR 1998, 1014 f. - ECCO II - zugrundeliegenden Sachverhalt, in dem die Zeichen Schutz ebenfalls für Schuhwaren beanspruchten). Es entspricht der Lebenserfahrung, daß eine Vielzahl von Unternehmen ihre Schuhe mit der Herstellerangabe kennzeichnet.
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Kollisionsmarke der Beklagten kann danach die Herstellerangabe nicht außer Betracht bleiben.
dd) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die Herstellerbezeichnung "Mustang" in der Marke der Beklagten deren Gesamteindruck mitprägt.
Das Landgericht, auf dessen Entscheidung das Berufungsgericht Bezug genommen hat, hat angenommen, bei der von der Beklagten benutzten Bezeichnung "MUSTANG INTER S.L." sei allein die Bezeichnung "MUSTANG"
prägend, während die Bestandteile "INTER" als Abkürzung für "International" und "S.L." als Angabe der Rechtsform (Sociedad Limitada) nur beschreibend seien. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch die weitere Angabe "Spain" hat als geographische Angabe beschreibenden Charakter und wird vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Teil der Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 170 - Bit/Bud, m.w.N.). Von den Wortbestandteilen "Mustang Inter Sl Spain" der Kollisionsmarke hat danach allein "Mustang" eine herkunftshinweisende Funktion.
Der Gesamteindruck der Marke der Beklagten wird auch durch diese in ihr enthaltene Herstellerangabe mitbestimmt. Der Verkehr wird in ihr entsprechend der Funktion der Marke den Hinweis auf die Ursprungsidentität der Ware sehen, die ihm die Gewähr bietet, daß alle Waren, die derart gekennzeichnet sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für die Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 48 = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal). An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, daß die Marke der Beklagten neben den Wortbestandteilen weitere Bildbestandteile enthält. Zu Recht macht die Revision in diesem Zusammenhang geltend, daß diese Bildbestandteile eine Mitprägung des Gesamteindrucks der Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe nicht ausschließen.
Wird die Marke der Beklagten durch die Herstellerangabe aber mitgeprägt , kann von einer vollständigen Zeichenunähnlichkeit zwischen den Klagemarken und der Kollisionsmarke der Beklagten nicht ausgegangen werden.

e) Die Zeichenähnlichkeit zwischen den "Mustang"-Marken der Klägerin und der Wort-/Bildmarke der Beklagten in ihrer Gesamtheit ist trotz Warenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft allerdings zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

f) Im Streitfall ist jedoch von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auszugehen.
Ist eine Marke zugleich Unternehmenskennzeichen, so kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sein, wenn der Verkehr die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgeht (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, Slg. 1993, I-6260 Tz. 36 und 37 = GRUR 1994, 286 = WRP 1994, 294 - quattro/Quadra; BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, WRP 2004, 907, 909 - Kleiner Feigling, m.w.N.). So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Die Klägerin benutzt "Mustang" auch als Unternehmenskennzeichen. Die angesprochenen Verkehrskreise erkennen in der Kollisionsmarke den mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Wortbestandteil infolge der Herausstellung durch das vorangestellte "by" ohne weiteres als Herstellerangabe. Unter Berücksichtigung der Identität der Waren, für die die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 und die Marke der Beklagten Schutz beanspruchen , wird der Verkehr bei der mit dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin identischen Herstellerangabe in der Kollisionsmarke von wirtschaftlichen Zusammenhängen zwischen den Markeninhabern ausgehen.
2. Der auf Einwilligung in die Löschung der Wort-/Bildmarke der Beklagten gerichtete Klageantrag zu I 2 ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51, § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet. Die Klagemarken Nr. 1 058 413 und Nr. 395 36 135 sind ältere Rechte, bei denen die Gefahr von Verwechslungen mit der Marke der Beklagten i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht (vgl. vorstehend Abschn. II 1).
3. Der Schadensersatzanspruch (Klageantrag zu II) folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte hat die Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt. Ein etwaiger Rechtsirrtum vermag die Beklagte nicht zu entlasten. Denn sie mußte eine von ihrer eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de). Die Verurteilung zur Auskunftserteilung (Klageantrag zu I 3) beruht auf § 19 MarkenG, § 242 BGB.
4. Die in der Revisionsinstanz weiterverfolgten Klageanträge zu I 1 c), 2 und 3 sowie II sind weiterhin wegen Verletzung der Firma der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 19 MarkenG, § 242 BGB begründet.

a) Der Firmenbestandteil "Mustang" ist originär schutzfähig. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist, und ob sie sich im Verkehr
durchgesetzt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).

b) Zu Recht macht die Revision geltend, daß zwischen dem Unternehmenskennzeichen "Mustang" der Klägerin und der Kollisionsmarke der Beklagten Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichn ungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (BGH GRUR 2002, 898 - defacto; BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, WRP 2004, 758, 759 = MarkenR 2004, 189 - Telekom).
Zwischen den Tätigkeitsbereichen der Parteien, die beide Schuhe vertreiben , besteht Branchenidentität. Der Firmenbestandteil "Mustang" verfügt von Hause aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese ist im Revisionsverfahren der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, weil das Berufungsgericht eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht festgestellt hat. Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin und der Marke der Beklagten besteht Zeichenähnlichkeit (vgl. Abschn. II 1 d). Diese begründet im Streitfall zwar keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern aus den unter II 1 f angegebenen Gründen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (zur Anwendung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bei § 15 Abs. 2 MarkenG : BGHZ 130, 134, 138 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 494 = WRP 1999, 523 - Altberliner; GRUR 2002, 898, 900 - defacto).

c) Der Klageantrag auf Einwilligung in die Markenlöschung ist nach § 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, § 51 i.V. mit § 12 MarkenG begründet. Der Schadensersatz - und der Auskunftsanspruch folgen aus § 15 Abs. 5, § 19 MarkenG und § 242 BGB.
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 708 Nr. 2 ZPO.
v. Ungern-Sternberg Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt Sport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats "Ferrari" her. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für "Automobiles et pièces
de rechange pour automobiles" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) eingetragenen IR-Marken
Nr. 338 988
Nr. 338 989
und Nr. 338 990

Die Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den Zusatz "Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair" (beanspruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb).
Die Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr hergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie die Verwendung der Marken für sogenannte "Merchandising-Artikel" (u.a. Bekleidungsstücke , Uhren und Schreibgeräte) gestattet.
Die Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung "T. " mit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-
des und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klageantrag wiedergegeben sind.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung der Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Abbildungen mit "Ferrari-Pferd") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildungen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten die Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die Abmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden.
Die Klägerin hat beantragt,
1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Pedale für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Verkehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt und/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein Pferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen

jedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages;

hilfsweise,
festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr durch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben ;
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar hinsichtlich:

a) Name und Adresse des Herstellers;
b) Name und Adresse des Lieferanten;
c) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer;
d) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer;
e) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten Plagiate;
f) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;
g) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten;
h) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise;
i) erzielter Umsatz;
j) erzielter Gewinn;
k) Name und Anschriften von Angebotsempfängern;
l) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben;
m) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren , Bundesländern und Werbeträgern;
und zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lieferanten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer;
3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zinsen seit dem 4. August 1999 zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit den vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen.
Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte beantragt , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbewerbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:
Es fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zeichen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten (Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertriebenen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen Sinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergäben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer
Klagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte "Merchandising" erschöpfe sich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähnlichkeitsbereich auszuweiten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegangen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern und Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den beanstandeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das auf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise keines der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten. Während das "Ferrari-Pferd" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrahle , erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturalistischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbereich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten Ausgestaltung des "Ferrari-Pferdes" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich aufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete Bildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwandten Bezeichnung "T. " benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu erkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele.
Die Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IRMarke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung. Das Wappen und die zusätzlichen Buchstaben "S" und "F" der IR-Marke
Nr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt.
Neben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein Anspruch nach § 1 UWG aus.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken Nr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähnlichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042
= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur Steuerung von Computerspielen verneint.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer V erwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN).
Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Automobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Gemeinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr erwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für
die Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs übernehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine "Merchandising-Artikel".
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es handele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computersimulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Waren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Automobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklagten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für die die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen.
Soweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Computersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die Ausbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der Lenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb nicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neuen Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.).
Hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Waren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Behauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. . Computerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulation von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn, Markenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfrontierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht davon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin oder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie behauptet - in den von ihr abgeschlossenen "Merchandising-Verträgen" eine dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke beworbenen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne Belang.
2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann nicht zugestimmt werden.

a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.


b) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988, 388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Abbildungen der Beklagten verneint hat.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in diesem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere Anforderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65 - McDonald's; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten Sinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche).
Die Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) erfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungsgefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollis ionszeichen. Diese Ähnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL u nd bei Art. 5 Abs. 2 MarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v.
23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP 1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichenähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der anhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichenähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Bestimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in diesem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zeichenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit , bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist daher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen.
Das hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die Revision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedlicher Maßstäbe geprüft hat.
bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl.
BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 - Goldbarren).
Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.
cc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Begründung verneint, das Motiv "springendes Pferd" sei von Hause aus nicht unterscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klägerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines dieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen nicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von Haus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des Klagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft kann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden.
Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen
üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung dieser Merkmale erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang ). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren "Automobile und deren Ersatzteile", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und stellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische Gestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf einige wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale beschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit auszugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es sind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.
Zwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsgericht angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden Halses des "Ferrari-Pferdes" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-
chen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines sich aufbäumenden Pferdes.
Zur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem von der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen, daß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeichnung "T. " wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hinreichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).
Das Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der Klagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten Berufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben.
Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und Nr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem B ildzeichen der Beklagten wird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unterlegt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt.
(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat.
Eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zw ei Bildzeichen ergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke von Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-
nungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997, 6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Für das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungskraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen Ausgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken über eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 % in den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derartigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu legen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Danach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen.
Das Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Klägerin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen haben.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Inhaberin der u.a. für Parfümerien mit einem Zeitrang vom 9. Februar 1907 eingetragenen Wortmarke TOSCA sowie einer Reihe anderer identischer Wortmarken mit ähnlichen Warenverzeichnissen. Sie vertreibt unter dieser Marke seit 1921 ein Parfum und daraus entwickelte Parfümeriewaren, die in Serien mit überwiegend blauer Verpackung angeboten werden. Die Beklagte hat ihren Sitz in Bergamo/Italien. Sie vertreibt seit ei- nigen Jahren in Italien und anderen europäischen Ländern hochwertige Ledergürtel und -taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung TOSCA BLU.

Sie hat für sich das Wort-/Bildzeichen

u.a. für Deutschland mit Zeitrang vom 30. Januar 2001 als IR-Marke der Klassen 18 (Lederwaren etc.) Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; porte-feuilles; porte-monnaies; serviettes; porte-documents en peau et en succédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles produits en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de promenade; ornements et autres articles de sellerie und 25 (Bekleidungsstücke etc.) Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; soutiens -gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anorak; pantalons de ski; ceintures ; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales registrieren lassen.

2

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, es handele sich bei „TOSCA“ um eine bekannte Marke, die durch das Zeichen der Beklagten verwässert werde. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der oben wiedergegebenen IRMarke „TOSCA BLU“ sowie auf Einwilligung in die Schutzentziehung dieser Marke für Deutschland in Anspruch genommen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

3

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2003, 243).

4

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer – vom Senat zugelassenen – Revision. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

5

I. Das Berufungsgericht hat es – anders als das Landgericht – offen gelassen , ob im Streitfall die Voraussetzungen für den Schutz einer bekannten Marke vorliegen; denn der Klageanspruch ergebe sich bereits aus einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zur Begründung hat es ausgeführt:

6

Der Vertrieb der Waren der Beklagten stelle eine Verletzung der Klagemarken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Zunächst fehle es im Streitfall nicht an der Warenähnlichkeit. Vom Fehlen der Warenähnlichkeit könne nur ausgegangen werden, wenn angesichts des Abstands der Waren voneinander trotz großer Ähnlichkeit der Marken und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen sei. Damit lasse sich die Warenähnlichkeit im Streitfall nicht verneinen. Zwar stammten Lederwaren, Gürtel, modische Schuhe auf der einen und Parfums und Parfümeriewaren auf der anderen Seite im Allgemeinen von verschiedenen Herstellern , was dem durchschnittlichen Verbraucher auch bekannt sei. An der Warenähnlichkeit ändere dies aber nichts, weil es in der Modebranche einer ständi- gen Übung entspreche, die Produkte anderer Unternehmen und insbesondere Parfums markenrechtlich zu lizenzieren. Dem Verkehr sei bekannt, dass Unternehmen aus der Modebranche („JOOP“, „Hugo Boss“ und „Calvin Klein“) nicht zuletzt für Parfums Lizenzen erteilten. Der Durchschnittsverbraucher realisiere allerdings nicht, dass derartige Lizenzerteilungen stets die Verwendung von Marken aus dem Modebereich für Parfums beträfen und nicht umgekehrt.

7

Sei Warenähnlichkeit gegeben, müsse auch die Verwechslungsgefahr bejaht werden. Der Klagemarke „TOSCA“ komme von Haus aus zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es könne dahinstehen, ob es sich bei „TOSCA“ – wie vom Bundesgerichtshof vor mehr als vierzig Jahren angenommen – um eine berühmte Marke handele. Denn jedenfalls sei es nicht zweifelhaft, dass die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft von „TOSCA“ im Hinblick auf die über 80jährige Marktpräsenz, auf die Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und Marktanteile eine deutliche Steigerung erfahren habe. Schließlich seien sich die beiden Marken „TOSCA“ und „TOSCA BLU“ hochgradig ähnlich. Der Verkehr assoziiere mit „BLU“ die Farbe Blau und erkenne darin eine beschreibende Farbangabe. Außerdem bleibe der Zeichenbestandteil „BLU“ in der Darstellung so stark hinter „TOSCA“ zurück, dass er bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit letztlich außer Betracht bleibe.

8

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

9

1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte sei gegeben. http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=100&G=EuGVUe&A=5 - 6 -

10

Die Revision kann auch nach dem Inkrafttreten des Zivilprozessreformgesetzes darauf gestützt werden, dass in dem angefochtenen Urteil die internationale Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint worden sei (BGHZ 153, 82, 84 f.; BGH, Urt. v. 20.11.2003 – I ZR 102/02, TranspR 2004, 74, 75; Urt. v. 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME). Das Berufungsgericht hat jedoch mit Recht die internationale Zuständigkeit bejaht.

11

Dies steht insoweit außer Frage, als die Klägerin mit ihrem Klageantrag die Einwilligung der Schutzentziehung der IR-Marke für Deutschland beansprucht (§ 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Hier handelt es sich um eine Klage, die „die Eintragung oder die Gültigkeit von … Warenzeichen … zum Gegenstand“ hat (Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ; vgl. auch Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO); eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Schutzrecht registriert worden ist. Die internationale Zuständigkeit ist aber auch insoweit gegeben, als die Klägerin Unterlassung wegen einer drohenden Rechtsverletzung begehrt. Zwar enthielt das Brüsseler Übereinkommen (EuGVÜ), das als Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ) den Ort des Schadenseintritts (und nicht den Ort des drohenden Schadenseintritts) bezeichnete, noch keine ausdrückliche Regelung für die vorbeugende Unterlassungsklage. Die an seine Stelle getretene Verordnung (EG) 44/2001 (Brüssel-I-VO), die den Ort des drohenden Schadenseintritts in Art. 5 Nr. 3 nunmehr ausdrücklich anführt, gilt erst für Klagen, die nach Inkrafttreten der Verordnung am 1. März 2002 erhoben worden sind (Art. 66 Abs. 1, Art. 76 Brüssel-I-VO). Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat jedoch entschieden , dass eine vorbeugende Unterlassungsklage i.S. von Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ eine unerlaubte Handlung oder doch zumindest eine Handlung zum Gegenstand hat, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist (EuGH, Urt. v. 1.10.2002 – C-167/00, Slg. 2002, I-8111 Tz 46 u. 50 = NJW 2002, 3617 – Verein für Konsumenteninformation /Karl Heinz Henkel).

12

2. Das Berufungsgericht hat die Warenähnlichkeit zwischen Parfum und hochwertigen Lederwaren mit der Lizenzierungspraxis, insbesondere damit begründet , dass es in der Modebranche einer ständigen Übung entspreche, für andere Produkte, vor allem für Parfums, Markenlizenzen zu vergeben. Mit einer solchen Praxis kann indessen eine an sich bestehende (absolute) Warenunähnlichkeit nicht überwunden werden.

13

a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 – I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 – Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 – BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 – I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 – EVIAN/REVIAN; Urt. v. 19.2.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 – C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz 15 = GRUR 1998, 922 – Canon) ist in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 – I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 – BANK 24, zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen), die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann.

14

b) Aus den zutreffenden Erwägungen des Berufungsgerichts ergibt sich, dass die hier in Rede stehenden Waren an sich keine Ähnlichkeit in dem beschriebenen Sinne aufweisen. Parfums und Lederwaren stammen im Allgemeinen nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden auch nicht unter der Qualitätskontrolle eines Unternehmens erzeugt. Auch im Vertrieb kommen sich diese Waren nicht so nahe, dass der Verkehr auf dieselbe Herkunft oder doch zumindest auf eine die Qualität des Produkts berücksichtigende Kontrolle schließen würde. Allein die vom Berufungsgericht ins Feld geführte Lizenzierungspraxis führt nicht zur Ähnlichkeit der Waren. Eine solche Praxis beruht auf der Erfahrung, dass sich die positiven Assoziationen, die bekannte, als exklusiv geltende Marken erwecken, auch für völlig andere Produkte nutzbar machen lassen. Diese Verwertungsmöglichkeit steht durchaus unter dem Schutz des Markenrechts, das die Wertschätzung und die Unterscheidungskraft bekannter Marken auch außerhalb der Warenoder Dienstleistungsähnlichkeit vor einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung schützt (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Sie bestimmt aber nicht die Grenzen der Warenähnlichkeit. Durch die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd, m.w.N.). Dies schließt es nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für die Warenähnlichkeit bzw. bei gegebener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsgefahr sprechen kann.

15

c) Danach scheidet im Streitfall eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Ob sich das Berufungsurteil aus anderen Gründen als richtig erweist, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht entschieden werden. In Betracht kommt der – vom Landgericht bejahte – Schutz der bekannten Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Das Berufungsgericht hat zur Bekanntheit der Klagemarke jedoch keine abschließenden Feststellungen getroffen. Des Weiteren bedarf es Feststellungen dazu, dass die Beklagte die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Klagemarke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. BGH, Urt. v. 2.4.1987 – I ZR 27/85, GRUR 1987, 711, 713 f. = WRP 1987, 667 – Camel Tours; Urt. v. 29.4.2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder; Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 – Lila-Postkarte). Diese können auch dem landgerichtlichen Urteil nicht entnommen werden.

16

III. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen , dass es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke handelt, die durch die drohende Verwendung des angegriffenen Zeichens in ihrer Unterscheidungskraft und Wertschätzung auf unlautere Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, bliebe zu prüfen, ob ein solcher Sachverhalt die beantragte umfassende Verurteilung für sämtliche Waren des Warenverzeichnisses zu rechtfertigen vermag.

Ullmann Bornkamm RiBGH Dr. Büscher ist in Urlaub und daher an der Unterschriftsleistung gehindert. Ullmann Schaffert Bergmann
Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 16.05.2002 - 31 O 710/01 -
OLG Köln, Entscheidung vom 28.03.2003 - 6 U 113/02 -

Gründe:

I. Der Anmelder begehrt mit der am 3. November 1993 eingegangenen Anmeldung die Eintragung der Wortmarke
"BeiChem"
für die Waren
"Schläuche aus Kunststoff, Gummi und/oder textilem Material; Schläuche aus Metall oder metallischem Gewebe bzw. Netz".

Der gemäß § 5 Abs. 1 WZG bekanntgemachten Anmeldung hat die Inhaberin des prioritätsälteren Wortzeichens Nr. 662 251
"Bayer"
widersprochen. Das Widerspruchszeichen ist u.a. eingetragen für
"chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Gummi, Gummiersatzstoffe und Waren daraus für technische Zwecke, Schläuche".
Die Markenstelle des Deutschen Patentamts hat eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden, die den Widerspruch im Beschwerdeverfahren auf die Waren "Schläuche aus Kunststoff , Gummi" beschränkt hat, hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG BlPMZ 1998, 318).
Dagegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Widersprechenden , mit der sie ihren Widerspruch weiterverfolgt. Der Anmelder beantragt , die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint. Es hat dazu ausgeführt:
Auszugehen sei zwar von Warenähnlichkeit. Die zu berücksichtigenden Waren hielten aber einen erheblichen Abstand voneinander ein. Die angemeldete Marke solle für Fertigprodukte eingetragen werden, die für Endabnehmer bestimmt seien. Diesen stünden von den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren nur Gummi-Ersatzstoffe (Chloroprenkautschuk , thermoplastische Urethan-Elastomere, Polyurethan-Elastomere, Silikonkautschuk ) gegenüber. Für diese habe der Anmelder die Benutzung zugestanden. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schläuche habe der Anmelder bestritten. Er habe zwar in dem Verfahren vor dem Deutschen Patentamt die Einrede der Nichtbenutzung für die Waren "Schläuche" nicht aufrechterhalten. Dies habe aber keine bindende Wirkung. Das Vorliegen einer Benutzung i.S. des § 26 MarkenG sei eine Rechtsfrage, die einem Geständnis nicht zugänglich sei. Die Einrede der mangelnden Benutzung habe im Beschwerdeverfahren erneut erhoben werden können.
Gummiersatzstoffe, auf die daher abzustellen sei, würden aber nur als Ausgangsstoffe zur Herstellung von Schläuchen eingesetzt. Als Abnehmer dieser Rohstoffe kämen ausschließlich weiterverarbeitende Betriebe in Frage, die zum Teil auch nur Halbfabrikate erstellten. Die Widersprechende stelle selbst keine Schläuche her. Wegen der Berührungspunkte zwischen den Fertigprodukten der angemeldeten Marke und den Rohstoffen sowie Halbfabrikaten der Widerspruchsmarke sei es vertretbar, von Warenähnlichkeit auszugehen. Dieses Ergebnis werde durch den Vortrag der Widersprechenden gestützt, wonach die von ihr gelieferten Rohstoffe maßgeblich die Eigenschaften und die Wertschätzung der Halb- und Fertigprodukte bestimmten; auch die Marken der Vorprodukte in Verbindung mit der Widerspruchsmarke würden den Abnehmern der Fertigprodukte bekanntgemacht, sei es durch eine sogenannte begleitende Marke, sei es durch sonstige Werbemaßnahmen. Dies führe aber
nicht zu einer Anerkennung der Benutzung der Widerspruchsmarke für das Fertigprodukt "Schläuche".
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe zwischen den Marken nicht. Der vorhandene Warenabstand, die besondere Aufmerksamkeit des fachlich gebildeten Publikums und die deutlichen Markenunterschiede wirkten einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichend entgegen. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheide ebenfalls aus. Es gebe zwar eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "BAY" (Bayblend, Baypren, Bayflex). Auch stehe der Umstand, daß der Widerspruch nicht aus einer Marke der Markenserie, sondern aus der Marke "Bayer" eingelegt worden sei, einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht entgegen. Denn dem Fachverkehr sei wegen der großen Bekanntheit der Stammarke und der umfänglich benutzten Zeichenserie bekannt, daß die Zeichenserie aus der ersten Silbe der Stammarke abgeleitet sei. Eine Verwechslungsgefahr sei aber wegen der deutlich abweichenden Schreibweise der Silbe "Bei" und der nicht spezifisch produktbezogenen Endsilbe "Chem" nicht gegeben. Das Erkennen von Zeichenserien setze in der Regel detaillierte Überlegungen und eine beachtliche Branchenkenntnis voraus , die eine eher sorgfältige Prüfung beider Marken mit sich bringe. Einem aufmerksamen Betrachter werde die deutlich abweichende Schreibweise nicht verborgen bleiben. Mündliche Benennungen der Marke blieben die Ausnahme. Der weite Oberbegriff "Chemie" der Abkürzung "Chem" spreche eher gegen die Annahme eines neuen Zeichens aus einer Zeichenserie der Widersprechenden. Diese sei geprägt durch einen spezielleren warenbeschreibenden Anklang an den Stammbestandteil. Daran ändere auch die große Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der aus ihr resultierenden Zeichenserie nichts.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.
Das Bundespatentgericht hat zu Recht entschieden, daß der Eintragung der angegriffenen Marke "BeiChem" nicht die gemäß § 158 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende Gefahr der Verwechslung mit der älteren Widerspruchsmarke "Bayer" entgegensteht.
1. Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM; Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535, 538 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ä hnlichkeit der Marken und der Ä hnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ä hnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ä hnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 19 - Lloyd). Hinsichtlich der Ä hnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese bei dem Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren hervorrufen (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND).

2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Widerspruchsmarke "Bayer" mit dem angegriffenen Zeichen "BeiChem" verneint. Die Rechtsbeschwerde greift diese Feststellungen des Bundespatentgerichts auch nicht an.
3. Zutreffend ist auch die Annahme des Bundespatentgerichts, daß eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ausscheidet.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens kann nur dann angenommen werden, wenn die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und der ihn deshalb veranlaßt, nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont ; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587, 589 = WRP 1999, 530 - Cefallone; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1). Diese Rechtsprechung beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für bestimmte Waren zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen bereits mit mehreren Zeichen, die denselben Wortstamm aufweisen, im Verkehr aufgetreten ist (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone). Auch die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens ergibt sich, wie die unmittelbare Verwechslungsgefahr,
aus der Wechselwirkung des Grades der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft des Stammbestandteils.

a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen der angegriffenen Marke keine Warenidentität, sondern nur Warenähnlichkeit besteht. Es hat aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht die dort angeführten Waren "Schläuche", sondern nur "Gummiersatzstoffe" berücksichtigt.
Die Rechtsbeschwerde macht insoweit ohne Erfolg geltend, der Anmelder habe die zunächst erhobene Einrede fehlender Benutzung fallen lassen und deshalb zugestanden, daß die Widerspruchsmarke auch für "Schläuche" benutzt werde. Der Anmelder hatte in dem Verfahren vor dem Deutschen Patentamt nach Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung nach § 158 Abs. 3 Satz 1, § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG den "Nichtbenutzungseinwand nicht weiter aufrechterhalten", nachdem die Widersprechende zu der Einrede Stellung genommen und Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt hatte.
Zu Recht hat das Bundespatentgericht hierin kein Geständnis i.S. des § 288 ZPO gesehen. Ob die Vorschrift des § 288 ZPO im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt überhaupt entsprechend angewandt werden kann, ist zweifelhaft, kann vorliegend allerdings offenbleiben. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 MarkenG ist eine Rechtsfrage, die einem Geständnis i.S. des § 288 ZPO nicht zugänglich ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872 - Wurstmühle; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 43 Rdn. 8a; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 43 Rdn. 18). Auf die der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung zugrundeliegenden Feststellungen könnte § 288 ZPO vorliegend ebenfalls nicht zur Anwendung kom-
men. Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und im Beschwerdeverfahren nicht vorgetragen, die Widerspruchsmarke für Schläuche zu benutzen; sie hat vielmehr nur Unterlagen vorgelegt, die sich auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für Materialien bezogen, die der Herstellung von Schläuchen dienen. Ohne entsprechenden Sachvortrag der Widersprechenden konnte der Anmelder die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schläuche nicht zugestehen.
Ohne Rechtsfehler hat das Bundespatentgericht auch einen Verzicht auf die Einrede mangelnder Benutzung verneint. Für einen Verzicht genügte nicht die Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechtzuerhalten. Eine derart weitreichende Bedeutung hat diese Erklärung nur, wenn sie wegen des Vorliegens besonderer Umstände als einseitiger Verzicht auf die Einrede mangelnder Benutzung aufzufassen ist. Davon ist, da an die konkludente Annahme eines Verzichts strenge Anforderungen zu stellen sind, grundsätzlich nicht auszugehen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 43 Rdn. 18; a.A. Ingerl /Rohnke, Markengesetz, § 43 Rdn. 17).
Danach ist bei der Widerspruchsmarke für die Bestimmung der Warenähnlichkeit ausschließlich auf Gummiersatzstoffe und damit auf einen Ausgangsstoff für das Fertigprodukt "Schläuche" abzustellen, während bei dem angemeldeten Zeichen von dem Endprodukt "Schläuche aus Kunststoff und Gummi" auszugehen ist, auf die die Widersprechende den Widerspruch zulässigerweise beschränkt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938 = WRP 1998, 993 - DRAGON).
Für die der Beurteilung danach zugrundezulegenden Waren ist das Bundespatentgericht von einem geringen Ä hnlichkeitsgrad ausgegangen. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY). Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaßt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - TIFFANY).
Auch zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigfabrikaten andererseits kann (ausnahmsweise) Warenähnlichkeit bestehen (vgl. - noch zum Warenzeichengesetz - BGHZ 52, 337, 344 f. - Dolan; vgl. weiter Fezer aaO § 14 Rdn. 367; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 291). Dies hat das Bundespatentgericht im Streitfall damit begründet, daß die von der Widersprechenden gelieferten Rohstoffe maßgeblich die Eigenschaften und die Wertschätzung der Halb- und Fertigprodukte bestimmen und die Marken der Vorprodukte in Verbindung mit der Widerspruchsmarke den Abnehmern der Fertigprodukte durch eine begleitende Marke oder durch sonstige Werbemaß-
nahmen bekanntgemacht werden. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Beteiligten auch nicht gerügt.

b) Zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß der Prüfung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht entgegensteht, daß der Widerspruch nur aus der Marke "Bayer" eingelegt worden ist. Diese gehört zwar nicht zu den vom Bundespatentgericht aufgeführten Marken "Bayblend", "Baypren", "Bayflex", "Baysikal" und "Baychrom" mit dem isoliert hervortretenden Wortstamm "Bay". Dies ist aber auch nicht erforderlich , weil das Bundespatentgericht - von den Beteiligten unbeanstandet - festgestellt hat, daß der maßgebliche Verkehr - Fachleute oder fachlich gebildete Laien - wegen der großen Bekanntheit der Marke "Bayer" und der umfangreichen Benutzung der Markenserie mit dem Bestandteil "Bay" den aus der Widerspruchsmarke "Bayer" abgeleiteten Stamm der Zeichenserie erkennt. Ist der Verkehr aber bereits an den Wortstamm gewöhnt und ordnet er diesen - wie vorliegend wegen der besonderen Bekanntheit - der Widerspruchsmarke zu, so braucht der Wortstamm in der Widerspruchsmarke für sich genommen nicht isoliert hervorzutreten.
aa) Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "Bayer" und dem angegriffenen Zeichen "BeiChem" unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens hat das Bundespatentgericht verneint, weil die abweichende Schreibweise der Silbe "Bay" der Widerspruchsmarke gegenüber der angemeldeten Marke deutlich hervortritt. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen.
bb) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht geltend.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens beruht auf der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Kollisionszeichen. Eine solche Gefahr besteht nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts aber auch bei einem Vergleich der Kollisionszeichen in klanglicher Hinsicht nicht. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß das Erkennen der Zeichenserie beim Verkehr detaillierte Überlegungen und eine sorgfältige Prüfung der Kollisionszeichen voraussetzt. Es hat weiter festgestellt, daß dem Verkehr nicht verborgen bleibt, daß die bei der Markenserie der Widersprechenden an den Wortstamm angehängten Silben in der Regel einen spezielleren warenbeschreibenden Inhalt haben als der breite Oberbegriff "Chemie", für den die Silbe "Chem" in dem angemeldeten Zeichen steht, weshalb der Bestandteil "Chem" eher von der Annahme fortführt, es mit einem neuen Zeichen aus der Serie der Widersprechenden zu tun zu haben. Die Rechtsbeschwerde rügt diese Beurteilung als denk- und erfahrungswidrig und meint, durch den Bestandteil "Chem" in dem angemeldeten Zeichen werde die Verwechslungsgefahr noch erhöht. Mit diesen Ausführungen begibt sich die Rechtsbeschwerde jedoch auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung. Setzt das Erkennen des Wortstamms in der Widerspruchsmarke genaue Kenntnisse der Markenserie der Widersprechenden voraus, weil dieser Wortstamm in der Widerspruchsmarke sonst isoliert gar nicht erkennbar ist, so ist es nicht erfahrungswidrig, daß das Bundespatentgericht angenommen hat, die beteiligten Verkehrskreise würden in der angemeldeten Marke kein neues Zeichen aus der Zeichenserie der Widersprechenden sehen, weil der auf diesem Warengebiet sehr häufig anzutreffende Bestandteil "Chem" lediglich als Abkürzung des zweiten Oberbegriffs "Chemie" aufgefaßt werde.
Der Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens wirkt zudem der erhebliche Warenabstand entgegen (vgl. III 3 a). Weiterhin ist trotz der großen Bekanntheit der Marke "Bayer" bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen. Für die Kennzeichnungskraft kommt es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens allein auf den in Frage stehenden Stammbestandteil "Bay" der Zeichenserie der Widersprechenden und nicht auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "Bayer" an (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone). Für den Stammbestandteil "Bay" ist aber vom Bundespatentgericht keine gesteigerte Kennzeichnungskraft festgestellt. Aus diesem Grund besteht trotz der klanglichen Übereinstimmung des Stammbestandteils "Bay" in der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil "Bei" der angemeldeten Marke und des Umstands, daß die Abkürzung "Chem" auf das Tätigkeitsfeld "Chemie" , auf dem die Widersprechende weltbekannt ist, hindeutet, keine Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.
v. Ungern-Sternberg Starck Pokrant
Büscher Raebel

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb von Zigaretten. Die in den USA ansässige Klägerin zu 1 hat der Klägerin zu 2 ausschlieûliche Lizenzrechte zur Herstellung und zum Vertrieb von Zigaretten der Marke Marlboro erteilt und sie ermächtigt, sämtliche sich aus Markenverletzungen ergebenden Rechte im eigenen Namen geltend zu machen.
Die Zigarettenpackungen der Marlboro-Markenfamilie sind so gestaltet, daû der gröûere untere Teil der Schauseite weiû gehalten und der kleinere obere Teil farblich abgesetzt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig voneinander abgegrenzt sind, so daû eine Art "Dach", das sogenannte "Marlboro -Dach", entsteht. Bei der Marlboro-Kingsize-Zigarette, der mit Abstand umsatzstärksten Zigarette in der Bundesrepublik Deutschland, ist der obere Teil der Verpackung rot. Der Schriftzug "Marlboro" befindet sich jeweils im weiûen Feld.
Am 6. Dezember 1989 erwirkte die Klägerin zu 1 aufgrund nachgewiesener Verkehrsgeltung die Eintragung des - nachstehend verkleinert wiedergegebenen - farbigen (rot/weiû) Bildzeichens Nr. 1 150 900:

Darüber hinaus ist sie Inhaberin dreier verschiedener Wort-/Bildzeichen aus den Jahren 1956 (Nr. 618 241), 1977 (Nr. 641 686) und 1993 (Nr. 652 151).
Die Beklagte ist die Muttergesellschaft des R.-Konzerns. Sie ist Rechtsnachfolgerin des VEB Tabak N., der zum VEB Kombinat Tabak D. gehörte. Die Beklagte produziert und vertreibt - wie schon ihre Rechtsvorgänger - Zigaretten unter der Marke "CABINET" im Beitrittsgebiet.
Die seit 1972 vertriebenen Zigarettenpackungen hatten ursprünglich eine Schauseite, deren oberer gröûerer Teil hell-cremefarben und deren unterer winkelförmig abgegrenzter kleinerer Teil braun und mit einem Hahnentrittmuster versehen war. Auf dem oberen hellen Teil befand sich der Schriftzug "CABINET" und im Scheitelpunkt des Winkels war ein Wappen angebracht.
Ab 1990 änderte die Beklagte die Packungsgestaltung mehrfach. Für den oberen Teil wurde die Farbe weiû und für den unteren, winkelförmig abgegrenzten Teil ein dunkler Braunton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET würzig") bzw. ein Rotton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET mild") gewählt. Ab Mitte 1993 entfiel das Hahnentrittmuster.
Die Klägerinnen haben behauptet, die aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildmarke ("Marlboro-Dach") sei überragend bekannt. Sie haben geltend gemacht, die Beklagte habe sich bei der Gestaltung der Verpackung der "CABINET mild" immer mehr an die der "Marlboro-Kingsize" angenähert und verletze durch die seit Mitte 1993 benutzte Verpackung Marken- und Ausstattungsrechte der Klägerinnen. Darüber hinaus sei dieses Verhalten unlauter i.S. von § 1 UWG.
Die Klägerinnen haben beantragt,
I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, 1. Zigaretten in Kleinverkaufspackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daû der gröûere obere Teil der Vorder- und Rückseite in weiûer Farbe und der kleinere untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind, insbesondere wenn die Kleinverkaufspackungen gemäû nachfolgender Abbildung

gestaltet sind; 2. Zigaretten in Gebindeverpackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daû der gröûere obere Teil der Vorder- und Rückseite sowie der beiden Schmalseiten in weiûer Farbe und der untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind,
insbesondere wenn die Gebindeverpackungen gemäû nachfolgender (verkleinerten) Abbildung

gestaltet sind; 3. auf Gebindeverpackungen und/oder in der Werbung ein Logo zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, das dadurch gekennzeichnet ist, daû unterhalb des in schwarzer Farbe auf weiûem Feld dargestellten Markennamens "CABINET" bzw. "CABINET mild" ein flaches Fünfeck in roter Farbe dargestellt ist, dessen obere Begrenzungslinie winkelförmig gegenüber dem weiûen Feld abgegrenzt ist, insbesondere wenn dieses Logo gemäû nachfolgender Abbildung

gestaltet ist; II. festzustellen, daû die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen aus Handlungen gemäû Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird; III. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäû Ziffer I vorgenommen hat, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses , aus dem die Umsätze sowie Art und Umfang der Werbemaûnahmen hervorgehen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, für die Beurteilung sei allein die Situation in den neuen Bundesländern maûgebend. Auf dieses Gebiet sei das vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 ("Marlboro-Dach") nicht erstreckt worden. Durch Benutzung entstandene Rechte würden von den Wirkungen des Erstreckungsgesetzes nicht erfaût, weil sich dieses nach seinem Wortlaut nur auf eingetragene Rechte beziehe; durch Benutzung entstandene Rechte könnten dort nicht bestehen, wo eine Benutzung nicht stattgefunden habe. Darüber hinaus fehle es auch an einer Verwechslungsgefahr.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR 1999, 172).
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
Die Klageansprüche seien nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt. Zwar könne die Klägerin zu 1 für ihr aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen seit Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes am 1. Mai 1992 auch im Beitrittsgebiet Schutz beanspruchen. Es fehle aber an einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr.
Eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne scheide aus, weil bei aus Wort- und Bildelementen zusammengesetzten Zeichen erfahrungsgemäû dem Wortbestandteil (bei der angegriffenen Packungsgestaltung: "CABINET") eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dies führe im Ergebnis dazu, daû trotz Warenidentität und Zugrundelegung einer - unterstellt - hohen Kennzeichnungskraft des Klagebildzeichens nicht von einer Verwechslungsgefahr (im engeren Sinne) ausgegangen werden könne.
Ebensowenig sei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen. Darunter fielen nicht nur eine unrichtige Vorstellung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Parteien, sondern auch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen, d.h. auch sonstige Fehlvorstellungen , z.B. die unzutreffende Zurechnung von Produkteigenschaften und bestimmten Gütevorstellungen. Unter Berücksichtigung der groûen Bekanntheit der Marke "CABINET" auf dem Gebiet der ehemaligen DDR einerseits und der gegenüber der überragenden Bekanntheit der (Wort-)Marke "Marlboro" deutlich reduzierten Bekanntheit der Bildmarke ("Marlboro-Dach") andererseits erscheine es zwingend, daû der Verkehr die angegriffene Gestaltung ungeachtet der leichten, vor allem farblichen Veränderungen der Verpackung ohne weiteres der CABINET-Markenfamilie zuordne und keinen Zusammenhang mit der - weiter entfernt liegenden - Marke "Marlboro" herstelle. Die Verwendung der Farben rot/weiû sei nicht in besonderem Maûe kennzeichnend; kennzeichnen-
de Wirkung komme vielmehr im wesentlichen der graphischen Verteilung der Farben zu, was nicht zuletzt dadurch verdeutlicht werde, daû die Kombination rot/weiû von vielen Zigarettenherstellern verwendet werde. Die beteiligten Verkehrskreise seien damit vertraut, daû die unterschiedliche Stärke von Zigaretten im Rahmen einer Markenfamilie durch eine abweichende Farbgebung bei gleichbleibender Verpackungsgestaltung ausgedrückt werde. Daû der Verkehr eine bekannte, ihm vertraute Marke aufgrund einer farblichen Veränderung einem anderen Unternehmen zurechne bzw. fehlerhaft Gütevorstellungen oder Produkteigenschaften der Marlboro auf die ihm bekannte und vertraute Marke "CABINET" übertrage, sei nicht anzunehmen. Eine mögliche Assoziation zu "Marlboro" oder "Philip Morris" müsse ferner nicht auf der Packungsgestaltung beruhen, sondern könne auch damit zusammenhängen, daû alle Zigaretten vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten den Aufdruck "VEB Kombinat Tabak D." getragen hätten.
Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheiterten bereits daran, daû diese Bestimmung im Streitfall wegen der gegebenen Warenidentität nicht anwendbar sei.
Die geltend gemachten Ansprüche könnten auch nicht mit Erfolg auf § 1 UWG gestützt werden. Eine - unterstellte - Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke beruhe darauf, daû die Beklagte zur Kenntlichmachung verschiedener Geschmacksrichtungen - bei ansonsten gleichbleibender Verpackungsgestaltung - auch auf die Farbe Rot zurückgreife. Darin könne aber nichts Unlauteres erblickt werden. Für die behauptete Rufausbeutung fehle es an der insoweit erforderlichen Rufübertragung, weil "CABINET" hinreichend bekannt sei und selbst über ein positives Markenimage verfüge. Eine planmäûige Annäherung an die "Marlboro"-Bildmarke sei nicht zu erkennen, da die
markante Gestaltung der beiden Farbflächen schon immer Grundlage der Pakkungsgestaltung der "CABINET" gewesen sei.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die geltend gemachten Ansprüche sind, da sich das am 6. Dezember 1989 eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 ("Marlboro-Dach") und die angegriffene Gestaltung der "CABINET mild" bereits seit Mitte 1993 im Verkehr begegnen, zum Teil ausschlieûlich nach der vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 geltenden Rechtslage (§§ 15, 24, 25, 31 WZG) zu beurteilen, soweit sie auf zeichenrechtliche Vorschriften gestützt sind. Dies gilt für die Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftserteilungsansprüche, soweit Benutzungshandlungen bis zum 31. Dezember 1994 in Rede stehen (vgl. BGHZ 131, 308, 315 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture). Im übrigen - soweit es sich um Benutzungshandlungen seit dem 1. Januar 1995 handelt sowie hinsichtlich der Unterlassungsansprüche - hängt ein Erfolg der auf die eingetragenen und durch Benutzung entstandenen Marken gestützten Klage davon ab, daû die Ansprüche sowohl nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach den Bestimmungen des Markengesetzes gerechtfertigt sind (§§ 152, 153 Abs. 1 MarkenG).
2. Erfolgreich wendet sich die Revision dagegen, daû das Berufungsgericht den Klägerinnen markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr versagt hat.

a) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daû dem eingetragenen (reinen) Bildzeichen ("MarlboroDach" ) der Klägerin zu 1, auf das die Klage in erster Linie gestützt ist, ein selbständiger zeichenrechtlicher Schutz zukommt, der im gesamten Bundesgebiet in Kraft steht.
Das genannte Bildzeichen ist seit dem 6. Dezember 1989 aufgrund nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung gemäû § 4 Abs. 3 WZG eingetragen. Den sich daraus ergebenden räumlichen Schutzumfang des Zeichens hat das Berufungsgericht zutreffend und von der Revision unbeanstandet als mit Wirkung vom 1. Mai 1992 auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt angesehen. Nach den rechtsfehlerfreien Ausführungen des Berufungsgerichts knüpft § 1 Abs. 1 ErstrG, der den Schutzbereich der zum 1. Mai 1992 in den sogenannten Altbundesländern bestehenden gewerblichen Schutzrechte, u.a. der Warenzeichen, auf das Beitrittsgebiet erweitert, nicht an deren Entstehungsgrund , sondern lediglich an deren Bestehen an. Danach kommt es für die Erstreckung der Klagemarke allein darauf an, ob diese im genannten Zeitpunkt bestanden hat, nicht darauf, ob sie sich auch im Beitrittsgebiet im Verkehr durchgesetzt hat. Gegen diese Beurteilung hat auch die Revisionserwiderung nichts erinnert.
Auf die weitere, vom Berufungsgericht gegenteilig beantwortete Frage, ob bei infolge Benutzung entstandenen Rechten (Ausstattungsrecht) ein gesonderter Nachweis der Verkehrsgeltung auch im Beitrittsgebiet erforderlich ist (vgl. hierzu Knaak, GRUR Int. 1993, 18, 22, 24; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., Einl. Rdn. 45a), kommt es nicht an, weil beim gegenwärtigen Sach- und Streitstand nichts dafür ersichtlich ist, daû Ansprüche aus einem derartigen Recht weiterführen könnten.


b) In rechtlich nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht - wenn auch nur stillschweigend - von einer markenmäûigen Benutzung des angegriffenen Bildelements auf der beanstandeten Verpackung der "CABINET mild" ausgegangen. Hierfür ist ausreichend, daû das an der Basis der Zigarettenschachtel in roter Farbe ausgeführte, symmetrische Winkelelement vom Verkehr nicht lediglich als schmückendes Beiwerk oder als Zierat, sondern herkunftskennzeichnend verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/ TISSERAND; EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 31 ff. = WRP 1999, 407 - BMW). Dies ist hier der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise (Raucher) sind nach der allgemeinen Lebenserfahrung daran gewöhnt, daû bildliche Gestaltungselemente einschlieûlich geometrischer Formen und Farben auf Zigarettenpackungen im wesentlichen gleichbleibend, d.h. nicht willkürlich und beliebig variierend, sondern bewuût zur Unterscheidung von Zigaretten anderer Herkunft eingesetzt werden. Soweit das Berufungsgericht in einem anderen Zusammenhang davon ausgegangen ist, daû die farbliche Gestaltung der Winkelform für den Verkehr - gleichsam beschreibend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten von Zigaretten bedeute, fehlt es an konkreten Feststellungen dazu, daû es auf dem einschlägigen Warengebiet der Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung unabhängig vom Hersteller und einer etwaigen Marke mit einer bestimmten Farbe (rot) und/oder einer roten Winkelform kenntlich zu machen. Damit kommt (auch) der bildlichen Gestaltung der "CABINET mild"-Packung eine warenidentifizierende Wirkung zu.

c) Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem eingetragenen Bildzeichen der Klägerin zu 1 und der angegriffenen Bildgestaltung der
"CABINET mild" fehle es an einer Verwechslungsgefahr, ist jedoch auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen nicht frei von Rechtsfehlern.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes ist die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Dazu gehören insbesondere - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - die zueinander in einer Wechselbeziehung stehenden drei Beurteilungselemente der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der prioritätsälteren Kennzeichnung ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - Drei-StreifenKennzeichnung ; Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, jeweils m.w.N.).
aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoû Identität zwischen den unter dem Klagezeichen und den unter der angegriffenen Bezeichnung vertriebenen Waren angenommen; in beiden Fällen handelt es sich um Fertigzigaretten.
bb) Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des zugunsten der Klägerin zu 1 eingetragenen Bildzeichens hat das Berufungsgericht keine näheren Feststellungen getroffen. Im Hinblick darauf, daû es sich um ein gemäû § 4 Abs. 3 WZG aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen handelt, ist - von Hause aus - von normaler Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGHZ 113, 115, 118 - SL, m.w.N.). Für die Frage der (aktuellen) Kennzeichnungskraft ist im Streitfall allerdings in Betracht zu ziehen, daû diese - worauf sich die Klägerinnen bezogen haben - aufgrund einer erhöhten Bekanntheit des Bildzeichens möglicherweise erheblich gesteigert ist. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft sind nicht frei von Widersprüchen. So hat das Berufungsgericht für die Klagemarke eine hohe Bekanntheit , und zwar auch im Beitrittsgebiet, unterstellt und ist dementsprechend von einer hohen Kennzeichnungskraft ausgegangen. Zum Teil unterscheidet es allerdings zwischen einer (unterstellt überragenden) Bekanntheit der "geschützten Marke" bzw. der "Wortmarke Marlboro" und der demgegenüber deutlich reduzierten Bekanntheit der "hier allein maûgeblichen Bildmarke". Diese Ausführungen lassen nicht eindeutig erkennen, ob das Berufungsgericht die von den Klägerinnen behauptete und unter Beweis gestellte auûerordentliche Bekanntheit der Klage-Bildmarke unterstellt hat und dementsprechend von einer deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Der für die Bestimmung des Maûes der Kennzeichnungskraft bedeutsamen Frage, ob die Klage-Bildmarke auûerordentlich bekannt oder sogar berühmt ist, kann aber unter Umständen streitentscheidende Bedeutung zukommen, weil das hierzu in Beziehung zu setzende Ergebnis der Beurteilung der Markenähnlichkeit (vgl. unten cc) entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von vornherein gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr spricht, zumal auch die in Frage stehenden Waren - was ebenfalls in die Beurteilung einzubeziehen ist - identisch sind.

cc) Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts besteht zwischen der angegriffenen Benutzungsform und der Bildmarke der Klägerin zu 1 nur eine geringe Ähnlichkeit, weil bei kombinierten Wort-/Bildmarken erfahrungsgemäû dem Wortbestandteil eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dieser Erfahrungssatz , wonach in derartigen Fällen eine Orientierung in erster Linie anhand des Wortbestandteils erfolge, werde im Streitfall durch die besondere Markentreue der für die Beurteilung maûgebenden Verkehrskreise (Raucher) noch untermauert, die eine sehr genaue Kenntnis von "ihrer" Marke hätten.
Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Sie vernachlässigt die Besonderheiten der Fallgestaltung, indem sie einseitig auf einen - an sich zutreffenden, aber nicht uneingeschränkt verallgemeinerungsfähigen (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol) - Erfahrungssatz abstellt.
Ohne Rechtsverstoû ist das Berufungsgericht allerdings für die Beurteilung der Markenähnlichkeit vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen ausgegangen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 158, 159 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Es hat diesen für die angegriffenen Ausführungsformen aber nicht rechtsfehlerfrei bestimmt, weil es einzelne Gegebenheiten des Streitfalls nicht hinreichend berücksichtigt hat.
Das in den Klageanträgen abstrakt formulierte Begehren, der Beklagten die Verwendung von im einzelnen beschriebenen, rot/weiû gehaltenen winkelförmigen bildlichen Bezeichnungen zu verbieten, entbindet den Tatrichter nicht davon zu prüfen, in welchem markenmäûig bedeutsamen Gesamtzusammenhang die als verwechselbar beanstandete Kennzeichnung benutzt wird (BGH
GRUR 1989, 425, 426 - Herzsymbol). Dieser Gesamtzusammenhang ergibt sich vorliegend aus den in den "insbesondere-Zusätzen" wiedergegebenen konkreten Verletzungsformen, die jeweils aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen. Demnach stehen einander im Streitfall die farbig eingetragene Bildmarke der Klägerin zu 1 und die konkreten, aus Wort- und (farbigen) Bildbestandteilen bestehenden Gestaltungen der Einzelpackungen und Gebindeverpackungen sowie des sogenannten Logos der "CABINET mild" der Beklagten gegenüber. Dies hat das Berufungsgericht nicht verkannt.
Ist auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Kennzeichnung abzustellen, so wird dies in vielen Fällen dazu führen, daû der Ähnlichkeitsgrad geringer zu bemessen sein wird als in einer Situation, in der sich lediglich die übereinstimmenden bzw. ähnlichen Einzelbestandteile gegenüberstehen. Wäre im Streitfall der Ähnlichkeitsgrad lediglich anhand der Bildbestandteile der angegriffenen Ausstattungen zu bestimmen, würde dies zur Annahme eines verhältnismäûig hohen Ähnlichkeitsgrades führen, weil - wie das Berufungsgericht beanstandungsfrei festgestellt hat - die Bildmarke der Klägerin zu 1 und der Bildbestandteil der angegriffenen Ausstattungen übereinstimmend einen gröûeren weiûen Teil aufweisen, der winkelförmig von einem kleineren roten Teil abgegrenzt ist, wobei das Winkelmaû ähnlich und der Rotton im helleren Bereich der fast unmerklich ineinander übergehenden Farbabstufungen mit der Klage-Bildmarke fast identisch ist. Diese ausgeprägte Ähnlichkeit wird in dem in Rede stehenden Kennzeichnungselement, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht allein deshalb maûgeblich gemindert, weil sich der rote Teil bei den Ausstattungen der Beklagten am unteren Ende, gleichsam als "Rinne", bei der Klagemarke dagegen oben, sozusagen als "Dach", findet. Diesem Gesichtspunkt kann keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden, weil die angegriffenen Ausführungsformen
nach der Lebenserfahrung im geschäftlichen Verkehr den angesprochenen Verkehrskreisen nicht immer in ein und derselben Ausrichtung gegenübertreten.
Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen konkreten Ausstattungen ist nicht auszuschlieûen, daû die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, daû ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaût wird. Diese Überlegung hat auch im Zusammenhang mit der Erweiterung des Markenschutzes auf weitere Zeichenformen, etwa die Form- oder die konturlose Farbmarke, an Bedeutung gewonnen und ist infolgedessen im neueren Schrifttum Gegenstand von Erörterungen geworden (vgl. Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98; v. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Ullmann, GRUR 1996, 712, 714; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).
In derartigen Fällen kommt es maûgeblich darauf an, ob die angegriffene Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob - möglicherweise aufgrund bestimmter Werbemaûnahmen oder aufgrund bestimmter Kennzeichnungsgewohnheiten , z.B. der häufigen Verwendung von Zweitmarken (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana) allgemein oder insbesondere auf dem in Frage stehenden Warengebiet - der Verkehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung wie den angegriffenen Verpakkungen einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungs-
funktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen. Für eine derartige Verkehrsanschauung könnte im Streitfall etwa eine Übung der Verwendung von Zweitmarken bei Fertigzigaretten, insbesondere aber auch die von den Klägerinnen behauptete besondere Bekanntheit der Klagemarke sprechen. Diese wird im wesentlichen zusammen mit der "Marlboro" -Wortmarke verwendet, vom Verkehr nach deren Behauptung aber in erheblichem Umfang als auf die Klägerinnen hinweisend und nicht gegenüber der Wortmarke zurücktretend verstanden, so daû auch sonst, insbesondere bei den angegriffenen Verpackungen, ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs naheliegen könnte.
Wäre im Streitfall der Beurteilung ein derartiges Verständnis des Verkehrs zugrunde zu legen, könnte nicht davon ausgegangen werden, daû die angegriffene Gesamtausstattung vom Verkehr als Ganzes wahrgenommen und deren Gesamteindruck nach den zuvor schon erwähnten Erfahrungssätzen wie bei einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke möglicherweise durch (nur) einen prägenden Bestandteil, nämlich ihren Wortbestandteil, bestimmt wird. Diese Beurteilung liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet , so daû sie das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Feststellung der tatsächlichen Gegebenheiten auf dem hier in Frage stehenden Warengebiet - im neueröffneten Berufungsverfahren vorzunehmen hat.
Es wird dabei auch zu berücksichtigen haben, daû Bildzeichen, aber auch konturlose Farben und konkrete Farbzusammenstellungen grundsätzlich geeignet sind, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem Publikum die Herkunft der Ware anzeigen (§ 3 Abs. 1 MarkenG; BGHZ 140, 193, 195 - Farbmarke gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, Umdr. S. 6 - Farbmarke violettfarben, m.w.N.; vgl. auch Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98;
v. Schultz, GRUR 1997, 714, 719; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).
Es gehört darüber hinaus zum allgemeinen Erfahrungswissen, daû Farben , wie z.B. jedem Autofahrer aufgrund der bekannten Hausfarben der Mineralölgesellschaften bekannt ist, jedenfalls in bestimmten Fällen deutlich schneller wahrgenommen werden als Text und Bild, sich dabei auch nicht als minder einprägsam erweisen als letztere und vor allem in besonderer Weise geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen (vgl. v. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Beier, GRUR 1980, 600, 604; Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129).
Soweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, die farbliche Gestaltung der Winkelform bedeute für den Verkehr - gleichsam beschreibend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten der Zigaretten, fehlt es, wie schon zuvor ausgeführt (oben zu Ziff. 2. b), an konkreten Feststellungen dazu, daû es auf dem einschlägigen Gebiet des Vertriebs von Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung hersteller- und markenübergreifend mit einer bestimmten Farbe oder konkret einer roten Winkelform kenntlich zu machen.
Ebenso kann, was das Berufungsgericht bisher unberücksichtigt gelassen hat, für die Frage, ob der angesprochene Verkehr einem Bestandteil innerhalb einer Gesamtaufmachung eine selbständig kennzeichnende Funktion beimiût, auch die Art und Weise eine Rolle spielen, in der die Bestandteile verwendet werden, insbesondere ihre räumliche Anordnung. So liegt die Annahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion bei einem von mehreren Bestandteilen einer Aufmachung näher, wenn sie nicht ineinander verwoben
oder eng miteinander verbunden, sondern - wie hier - deutlich voneinander abgesetzt sind (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 370 - alpi/Alba Moda; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703).
dd) Das Berufungsgericht wird bei seiner erneuten Beurteilung demnach das Maû der Kennzeichnungskraft der Klagemarke festzulegen und einen Grad der Ähnlichkeit der Marken festzustellen haben. Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr wird es schlieûlich zu beachten haben, daû diese grundsätzlich um so gröûer ist, je stärker sich die Kennzeichnungskraft der geschützten Kennzeichnung darstellt. Mag auch die Gefahr tatsächlicher Verwechslungen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad des Zeichens sinken, weil das Zeichen dem Verkehr so häufig begegnet, daû er Fehlvorstellungen über sein tatsächliches Aussehen weniger unterliegen wird, werden doch erfahrungsgemäû dem Verkehr besonders kennzeichnungskräftige, insbesondere bekannte oder sogar berühmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben. Solche ihm bekannte Kennzeichnungen wird der angesprochene Verkehr deshalb auch eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glauben. Demgemäû genieûen derart besonders kennzeichnungskräftige oder sogar bekannte Marken grundsätzlich einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (BGH GRUR 2001, 158, 159 - DreiStreifen -Kennzeichnung, m.w.N.).

d) Sollte das Berufungsgericht erneut zu der Beurteilung gelangen, daû eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, daû die eine Marke für die andere gehalten wird, nicht gegeben ist, wird es bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens oder unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) anzunehmen ist, zu beachten
haben, daû für das Vorliegen eines Serienzeichens (Stammbestandteil "Marlboro -Dach") auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Klägerinnen nichts spricht.
Die angegriffene Gestaltung der Frontseite der "CABINET mild" rechtfertigt auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (Annahme organisatorischer oder wirtschaftlicher Verbindungen) auf der Grundlage der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht. Es fehlt an Feststellungen dafür, daû sich die Klagemarke - was Voraussetzung für diese Art der Verwechslungsgefahr ist (BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155, 156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, m.w.N, insoweit in BGHZ 139, 147 nicht abgedruckt) - allgemein zu einem Hinweis auf die Unternehmen der Klägerinnen entwickelt hat. Auch bei weitem Verständnis des Begriffs der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993 - Rs. C-317/91, GRUR 1994, 286, 287 f. - Quattro/Quadra; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon) kann diese nicht bejaht werden, so daû sich insoweit auch die - von der Revision angeregte - Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung erübrigt.
3. Schlieûlich wird das Berufungsgericht, sofern es zur Annahme einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt, im oben (Ziff. II. 1.) genannten Umfang eine Prüfung der geltend gemachten Ansprüche nach dem Warenzeichengesetz nachzuholen haben.
Nur wenn das Berufungsgericht Ansprüche wegen Markenrechtsverletzung aufgrund gegebener Verwechslungsgefahr nach dem Markengesetz oder dem Warenzeichengesetz verneinen sollte, hätte es der Frage nachzugehen,
ob die geltend gemachten Ansprüche den Klägerinnen aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder des Rufes der Klagemarke zustehen. Soweit Ansprüche aus der markenrechtlichen und solche aus der wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlage nicht zum selben Ergebnis führen würden, müûte das Vorabentscheidungsersuchen des Senats an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff) berücksichtigt und gegebenenfalls die Vorabentscheidung zur Frage der Anwendung von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) auûerhalb des Warenunähnlichkeitsbereichs , d.h. im - hier gegebenen - Falle von identischen oder ähnlichen Waren, abgewartet werden.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision , an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

Tatbestand:

1

Die Klägerin vertreibt eine Praline in Kugelform, die mit einer Schicht von Nusssplittern, überzogen von brauner Schokolade, umhüllt ist. Diese "R. "Praline wird für den Verkauf in Goldfolie verpackt und in eine gold-braune Napfmanschette eingesetzt. Seit 1983 hat die Klägerin etwa zehn Milliarden solcher Pralinen verkauft und seit 1996/97 damit in Deutschland jeweils über 100 Mio. DM Jahresumsatz erzielt.

2

Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 397 35 468 in den Farben hellbraun und dunkelbraun für die Ware Pralinen:

3

Die Marke wurde am 26. Juli 1997 angemeldet und am 7. August 2001 als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen.

4

Die Beklagte bewarb die von ihr hergestellte Praline "Ş. Diamond" in verpackter Form auf der Internationalen Süßwarenmesse 2002 in Köln und in der Fachzeitschrift "SG Süsswarenhandel" (Ausgabe ). Die - im Klageantrag unverpackt abgebildete - Praline ist im oberen Teil gerundet und hat eine glatte Standfläche. Die außen aufgebrachten Nusssplitter sind von einer Schokoladenschicht überzogen. Die Praline wird zum Verkauf nur in einer Plexiglasverpackung mit mehreren Stück angeboten. Jede Praline ist nochmals in Goldfolie verpackt. Im Rahmen ihres (in türkischer und englischer Sprache gehaltenen) Internetauftritts zeigte die Beklagte eine Abbildung der unverpackten Praline.

5

Die Klägerin macht - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - geltend, die Beklagte verletze durch den Vertrieb von Pralinen in der Form der "Ş. Diamond"-Praline ihr Markenrecht und handele zudem wettbewerbswidrig. Die Klägerin hat insoweit beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in Deutschland Haselnusspralinen mit der Bezeichnung "Ş. Diamond", wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:

6

Die Beklagte hält die Klagemarke für nicht eintragungsfähig. Die eingetragene Form sei durch die Art der Ware selbst bedingt und zur Erreichung einer technischen Wirkung, der beabsichtigten Art der Geschmacksentfaltung, erforderlich. Zudem sei keine Verwechslungsgefahr gegeben, da die "Ş. Diamond" -Praline nicht kugelförmig sei.

7

Das Landgericht hat den allein in die Revisionsinstanz gelangten Unterlassungsantrag abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht diesem Antrag stattgegeben.

8

Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte insoweit ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Hilfsweise beantragt sie, den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, und weiter hilfsweise, den Rechtsstreit auszusetzen , um ihr Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Löschung der Klagemarke zu stellen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9

A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10

Im Verletzungsverfahren sei nicht zu prüfen, ob Eintragungshindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorlägen. Dies folge aus der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO scheide aus, da die Beklagte nur angekündigt habe, "in nächster Zeit" ein Löschungsverfahren gegen die Klagemarke einleiten zu wollen.

11

Die Beklagte verwende die angegriffene Pralinenform im geschäftlichen Verkehr, obwohl sie ihre Praline nur in einer undurchsichtigen Verpackung anbiete und vertreibe. Jedenfalls im Rahmen ihres Internetauftritts habe die Beklagte die Praline auch unverpackt dargestellt. Die beanstandete Pralinenform werde auch deshalb im geschäftlichen Verkehr verwendet, weil sie einem Teil der Verbraucher beim Erwerb der Pralinen bereits bekannt sei.

12

Die Beklagte benutze die äußere Form der Praline markenmäßig. Die äußere Form stelle sich für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher als mehr oder weniger kugelförmig dar. Die bei den einzelnen Pralinen unterschiedlich ausgeprägte Ausbeulung erwecke lediglich den Eindruck, als sei der Versuch , eine runde Form zu erreichen, nicht gleichmäßig gut gelungen. Der angesprochene Verkehr werde die Kombination der in etwa kugelförmigen Ausgestaltung der Praline mit der schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche als Herkunftshinweis auffassen. Die Klägerin vertreibe ebenfalls eine kugelförmige Praline mit einem Schokoladenüberzug, deren Oberfläche raspelig gestaltet sei. Die äußere Form dieser Praline sei wegen ihrer erheblichen Verkehrsbekannt- heit als durchgesetzte Marke eingetragen worden. Nach einem Gutachten der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1997 hätten 74,4 % der Befragten nach Vorlage der unverpackten Praline der Klägerin erklärt, derartige Pralinen stammten immer nur von einem bestimmten Hersteller; 58,1 % hätten zutreffend die Klägerin oder den Produktnamen benennen können. Anhaltspunkte dafür, dass die Bekanntheit des Produkts seither abgenommen habe, lege die Beklagte nicht dar. Schon wegen der Bindung an diese Eintragungsentscheidung sei davon auszugehen, dass der Verkehr mit der äußeren Form der unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Der Schutz einer eingetragenen Warenformmarke laufe leer, wenn bei einer ähnlichen Warenform die markenmäßige Benutzung verneint würde.

13

Die Klagemarke habe, da sie aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es könne offenbleiben, ob die Kennzeichnungskraft durch Umsatz und Werbung der Klägerin für ihre "R. "-Praline gesteigert worden sei. Zwischen der Klagemarke und der äußeren Gestaltung der unverpackten Praline der Beklagten bestehe angesichts der Warenidentität und der in hohem Maß gegebenen Zeichenähnlichkeit auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke Verwechslungsgefahr. Die Marke der Klägerin werde geprägt durch die Kombination einer Kugelform mit einer schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche, die die spezielle Größe der verwendeten Nussstückchen deutlich zeige. Die Praline der Beklagten unterscheide sich davon in ihrer äußeren Form nur geringfügig dadurch, dass sie an einer kleinen Stelle abgeflacht sei und ihre Oberflächenstruktur - sehr geringfügig - glatter ausfalle, weil für die äußere Struktur kleinere Nussstückchen verwendet worden seien. Diese Unterschiede seien jedoch nicht geeignet, in der Erinnerung des Verbrauchers zu haften, zumal dieser bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt sei.

14

B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

15

I. Entgegen der Ansicht der Revision ist das Verfahren nicht nach § 148 ZPO auszusetzen.

16

1. Die erst im Berufungsurteil selbst ausgesprochene Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht auszusetzen, unterliegt nicht der Überprüfung durch den Senat. Gegen eine selbständige Entscheidung über die Aussetzung des Rechtsstreits hätte als Rechtsmittel die Rechtsbeschwerde zugelassen werden können (§§ 148, 252, § 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2 ZPO). Der Umstand, dass das Berufungsgericht die Revision gegen sein Urteil zugelassen hat, eröffnet dagegen die revisionsgerichtliche Überprüfung der darin enthaltenen Aussetzungsentscheidung schon deshalb nicht, weil die Revisionszulassung nach ihrer Begründung auf die Revision gegen die Sachentscheidung beschränkt ist. Im Übrigen hätte auch eine unbeschränkte Revisionszulassung die Ablehnung, das Verfahren im Hinblick auf ein mögliches Löschungsverfahren auszusetzen, nicht nachprüfbar gemacht. Denn selbst eine rechtsfehlerhafte Aussetzungsentscheidung hätte nicht zur Folge, dass das Sachurteil als solches verfahrensfehlerhaft wäre. Eine im Revisionsverfahren erhobene Rüge gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht wegen eines Löschungsverfahrens auszusetzen, muss daher in jedem Fall erfolglos bleiben.

17

2. Ein Markenverletzungsverfahren kann aber auch in der Revisionsinstanz von Amts wegen im Hinblick auf ein Löschungsverfahren auszusetzen sein (vgl. BGHZ 156, 112, 119 - Kinder). Eine Aussetzung kommt hier jedoch nicht in Betracht. Die Beklagte selbst hat nach wie vor keinen Löschungsantrag gestellt. Der Löschungsantrag eines anderen Unternehmens ist zurückgewiesen worden. Die Aussetzung des Verfahrens würde bei dieser Sachlage zu einer unzumutbaren Verzögerung des Verletzungsverfahrens führen.

18

II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet ist, beruht teilweise auf Rechtsfehlern.

19

1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. BGHZ 164, 139, 142 f. - Dentale Abformmasse, m.w.N.).

20

2. Das Berufungsgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die Beklagte die angegriffene Gestaltungsform der unverpackten Praline im geschäftlichen Verkehr benutzt. Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt , wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz 40 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; EuG, Urt. v. 10.4.2003 - T-195/00, GRUR Int. 2004, 54 Tz 93 = MarkenR 2004, 475 - Travelex [Eurosymbol]; BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, GRUR 2004, 241, 242 = WRP 2004, 357 - GeDIOS). Dies ist hier anzunehmen, weil die Beklagte ihre Praline auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln und in einer deutschen Fachzeitschrift beworben und damit im Inland im geschäftlichen Verkehr unter Benutzung der Pralinenform gehandelt hat. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es in diesem Zusammenhang nicht auf die Sicht der Verbraucher an, insbesondere darauf, ob die Verbraucher die Pralinenform schon beim Erwerb der Pralinen in verpacktem Zustand erkennen können oder ob ihnen diese bereits bekannt ist.

21

3. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Begründung, mit der das Berufungsgericht angenommen hat, dass die Beklagte die Form der Praline "Ş. Diamond" durch deren Bewerbung im Inland markenmäßig verwendet habe.

22

a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 50 f. - Arsenal Football Club; BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück).

23

b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck). Dem Berufungsgericht sind jedoch bei seiner Beurteilung Rechtsfehler unterlaufen.

24

aa) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, dass die angegriffene Gestaltungsform markenmäßig benutzt werde, mit darauf abgestellt, dass die Klagemarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist. Schon wegen der Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Marke sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr mit einer der Marke entsprechenden äußeren Form einer unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Dies entspricht nicht der neueren Senatsrechtsprechung. Der Verletzungsrichter ist allerdings an die Eintragung der Klagemarke gebunden und hat davon auszugehen, dass bei dieser kein Eintragungshindernis besteht. Es ist ihm deshalb verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Der Verletzungsrichter ist aber selbst dann, wenn eine mit der geschützten Marke identische Bezeichnung oder Gestaltung benutzt wird, nicht aus Rechtsgründen gehindert anzunehmen, die beanstandete konkrete Verwendungsform werde vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (vgl. BGHZ 164, 139, 147 - Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Die Eintragung eines Zeichens als Marke hat nicht zur Voraussetzung, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform Herkunftshinweisfunktion hat. Es ist daher im Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist. Dies gilt auch für eine dreidimensionale Marke, deren Gestaltung einer Warenform entspricht (vgl. dazu näher BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck).

25

bb) Das Berufungsgericht ist - wenn auch ohne Begründung - zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Pralinenform herkunftshinweisend und damit markenmäßig benutzt sein kann, obwohl sie für den Verkehr nicht bereits im Zeitpunkt der Kaufentscheidung wahrnehmbar ist. Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke herkunftshinweisend wirken (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int. 2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Internet -Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763 Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender). Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = MarkenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse ; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender).

26

cc) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück ; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.). Es hat jedoch nicht berücksichtigt, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht , auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 - Abschlussstück ; BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329, 330 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794).

27

Das Berufungsgericht hat nichts dazu festgestellt, dass im Warenbereich der Pralinen etwas anderes gelte, insbesondere dass sich in diesem Bereich eine dem Verkehr bekannte Gewohnheit entwickelt habe, die Form der Waren herkunftshinweisend zu gestalten (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 166, 65 Tz 17 f. - Porsche Boxter; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 235, 245; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794). Die in anderem Zusammenhang getroffene Feststellung des Berufungsgerichts , der Verbraucher sei bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt , spricht gegen eine solche Kennzeichnungsgewohnheit.

28

Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass die Form der von der Beklagten vertriebenen Pralinen in irgendeiner Weise erheblich vom Branchenüblichen abweiche und ihr aus diesem Grund eine herkunftshinweisende Funktion beigemessen werden könne (vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 25 f. - Storck; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, S. 244 f.; Bergmann , GRUR 2006, 793, 794). Das Berufungsgericht hat zwar (in anderem Zusammenhang ) festgestellt, dass die Pralinen von Wettbewerbern deutlich andere Gestaltungen aufweisen (durch Variationen einer Kugelform, durch andere Farben der Oberfläche infolge der Verwendung von weißer Schokolade oder der Kombination von weißer mit brauner Schokolade oder durch andere Oberflächenstrukturen infolge der Verwendung verschieden großer Nussstückchen sowie dickerer, auch gemusterter Schokoladenüberzüge). Daraus ergibt sich aber nicht, dass die beanstandete Pralinenform mehr ist als eine Variante der üblichen Formen dieser Warengattung und dadurch dem Durchschnittsverbrau- cher erlaubt, bereits in der Warenform - ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein - einen Herkunftshinweis zu sehen (vgl. - zur Frage der Unterscheidungskraft - EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz 31 f. = MarkenR 2004, 461 - Mag Instruments; Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, GRUR Int. 2006, 226 Tz 31 - Deutsche SiSi-Werke).

29

dd) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, sind zudem die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher diese Pralinenform wahrnehmen. Die Beklagte bietet ihre Praline nur in verpackter Form unter eigenem Kennzeichen zum Verkauf an. Der Verbraucher hat deshalb in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit, die Pralinenform als solche wahrzunehmen. Unter solchen Umständen liegt es im Allgemeinen nicht nahe anzunehmen, dass der Verbraucher allein der Erscheinungsform der Ware - unabhängig von deren Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung - einen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. dazu auch BGHZ 164, 139, 148 - Dentale Abformmasse ; vgl. ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 63).

30

ee) Bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, hat das Berufungsgericht aber zutreffend auch geprüft , welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Ungeachtet der Bedenken, die gegen die Fragestellung der von der Klägerin vorgelegten GfK-Umfrage beste- hen könnten - vgl. dazu nachstehend unter 4. b) - kann deren Ergebnis ein wesentlicher Hinweis auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu entnehmen sein. Dies gilt umso mehr, als sich die Umfrage gerade auf die Benutzung der als Marke geschützten Form als Warenform bezogen hat.

31

ff) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht hinreichend berücksichtigt, dass sich die vorgelegte GfK-Umfrage nur auf die Frage bezogen hat, ob der Verkehr einer Pralinenform, die der Klagemarke genau entspricht, einen Herkunftshinweis entnimmt. Die beanstandete Pralinenform weicht nicht unerheblich von dieser Form ab (vgl. dazu nachstehend unter 4. c) und d)). Es ist deshalb rechtsfehlerhaft, die der Umfrage entnehmbaren Ergebnisse, inwieweit die als Marke geschützte Form herkunftshinweisend ist, uneingeschränkt auch der Beurteilung zugrunde zu legen, ob die beanstandete Pralinenform unter den Umständen, unter denen sie wahrgenommen wird, als herkunftshinweisend aufgefasst wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Pralinen an eine Vielzahl von Gestaltungen, gerade auch in Kugelform, gewöhnt ist und schon deshalb Abweichungen von der als Marke geschützten Form, die unübersehbar sind, leicht aus dem Schutzbereich der Marke herausführen.

32

4. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.

33

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten auch bei einer dreidimensionalen Klagemarke (vgl. BGHZ 153, 131, 141 - Abschlussstück).

34

b) Bei der Bestimmung des Schutzumfangs der Klagemarke ist das Berufungsgericht zutreffend von der Marke ausgegangen, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wird jedoch erneut zu prüfen sein.

35

aa) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dementsprechend hat der Verletzungsrichter den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen (vgl. - noch zum Warenzeichengesetz - BGH, Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 383 f. - WKS Möbel I; vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 340; Rohnke, GRUR 2001, 696, 701). Dies gilt auch für Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind. Allerdings wird bei diesen regelmäßig von einer - mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können (vgl. auch - noch zum Warenzeichengesetz - BGHZ 113, 115, 118 - SL).

36

bb) Zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke, die eine mögliche Warenform wiedergibt, genügt nicht allein die Bestimmung eines prozentualen Bekanntheitsgrades der Gestaltung als solcher. Erforderlich ist vielmehr eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität , geographischen Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwands (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder, m.w.N.; ferner BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz 24 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bekanntheit eines Produkts in der Form der Marke nicht notwendig auch bedeutet, dass die Form in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Wird mit einer Ware, deren Form von Haus aus nicht unterscheidungskräftig ist, ein erheblicher Umsatz erzielt, besagt das zunächst nur etwas über die weite Verbreitung der Ware auf dem Markt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann in einem solchen Fall durch Umsatzerfolge nur erreicht werden, wenn die durch eine Marke geschützte Warengestaltung auch "als Marke" benutzt worden ist, d.h. in einer Art und Weise, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz 51, 57 ff., 64 - Philips; EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 61 f. - Storck; vgl. weiter BGHZ 153, 131, 142 f. - Abschlussstück; Ströbele in Ströbele /Hacker aaO § 8 Rdn. 306, 319; Hacker ebd. § 9 Rdn. 190).

37

Die Fragestellung einer demoskopischen Umfrage, durch die ermittelt werden soll, inwieweit eine Warenform herkunftshinweisend ist, hat dementsprechend zu berücksichtigen, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden ist. Die Fragestellung darf daher insbesondere nicht von vornherein davon ausgehen , dass eine Gestaltung herkunftshinweisend ist (vgl. dazu Niedermann, GRUR 2006, 367 ff.; vgl. weiter Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 352; Hasselblatt/Eichmann, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz , 2. Aufl., § 9 Rdn. 36). Bei der von der Klägerin vorgelegten GfK-Um- frage lautete nach einer ersten Frage, die sich auf die Zugehörigkeit des Befragten zu den maßgeblichen Verkehrskreisen bezieht, die nächste Frage wie folgt: "Ich habe hier in Originalgröße die Abbildung einer Praline, von der die Verpackung entfernt wurde. Kennen Sie die hier abgebildete Praline?" Das Berufungsurteil äußert sich nicht zu der - gegebenenfalls mit sachkundiger Hilfe zu beurteilenden Frage - ob diese Fragestellung fachgerecht ist (vgl. dazu auch Niedermann, GRUR 2006, 367, 371).

38

c) Falls sich im weiteren Verfahren ergibt, dass die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt hat, wird bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nur von dieser Pralinenform als solcher auszugehen sein. Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht darauf abzustellen, ob eine Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann. Der Markenschutz richtet sich gegen die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen als solcher. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kann es daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich nicht ankommen (vgl. BGHZ 158, 236, 250 - InternetVersteigerung I; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 519; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 81, 136). Maßgebend ist zudem nur die Pralinenform, die sich aus dem Klageantrag ergibt, in den die Abbildung einer ganz bestimmten Praline , wie sie die Beklagte vertrieben hat, aufgenommen worden ist. Im Hinblick auf diese Antragsfassung kommt es - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - nicht darauf an, welche äußere Form andere zu den Akten gereichte Originalprodukte der Beklagten aufweisen.

39

d) Das Berufungsgericht hat weiter gemeint, die beanstandete Pralinenform werde von den Durchschnittsverbrauchern als insoweit kugelförmig angesehen , als die unregelmäßige Oberfläche eine Kugelform zulasse. Es wäre jedoch erfahrungswidrig, diese Feststellung auch auf die im Klageantrag abgebil- dete Praline zu übertragen. Diese weicht vielmehr unübersehbar auch dadurch von der reinen Kugelform ab, dass sie einen schmalen Sockel mit glatter Bodenfläche aufweist.

40

e) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit durch Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen wird gegebenenfalls weiter zu berücksichtigen sein, dass im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maßgeblich sein können, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (vgl. BGHZ 153, 131, 143 - Abschlussstück).

41

C. Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bornkamm v.Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 05.06.2003 - 84 O 85/02 -
OLG Köln, Entscheidung vom 19.12.2003 - 6 U 86/03 -

Gründe:

I. Am 21. August 1998 meldete die Anmelderin die Wortmarke
Cityservice
für eine Vielzahl von Dienstleistungen der Klassen 35 bis 42 der Klasseneinteilung in der Anlage zu § 15 Abs. 1 MarkenV, z.B. "Buchführung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen", "Versicherungswesen; Finanzwesen" , "Telekommunikation", "Beförderung von Personen und Gütern mit Kraft-
fahrzeugen, Schienenbahnen, Schiffen und Flugzeugen", "Materialbearbeitung; Abbeizen; Abfallverarbeitung (Umwandlung)", "Ausbildung, Erziehung, Unterricht" , "Dolmetschen; Hausmeisterdienste; Butlerdienste; Erstellen von Pro- grammen für die Datenverarbeitung", zur Eintragung in das Markenregister an. Wegen der Dienstleistungen im einzelnen wird auf Blatt 2 bis 6 des angefochtenen Beschlusses verwiesen. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Marke für die angemeldeten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle.
Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist ohne Erfolg geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihre Anmeldung weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, bei der Bezeichnung "Cityservice" handele es sich im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen um eine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe. Die ursprünglich der englischen Sprache entnommenen Bestandteile "City" (Stadt) und "Service" (Dienstleistung) seien in die deutsche Umgangssprache eingegangen. Es gebe zahlreiche zusammengesetzte Sachhinweise mit dem Bestandteil "City" (z.B. City-Kurier, City-Tarif, City-Info), wie auch eine Vielzahl von Wortverbindungen mit "Service" (z.B. Presse-Service, Bürger-Service oder KundenService ) bekannt seien. Das angemeldete Wortzeichen sei sprachüblich gebildet. Es werde sogar in dieser Form umfangreich verwendet. Der sich leicht erschließende Begriffsinhalt der Bezeichnung "City-Service" weise lediglich darauf hin, daß der Dienst bzw. die Dienstleistungen von einem Unternehmen in
der jeweils betroffenen Stadt angeboten und erbracht würden. Darin liege eine wichtige Information für die angesprochenen Verkehrskreise, deren Entscheidung aus verschiedenen Gründen davon abhängig sein könne, ob sich der Anbieter am Ort befinde oder seinen Geschäftsbetrieb außerhalb der Stadt betreibe. Der Ort der Erbringung von Dienstleistungen sei in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausdrücklich als Merkmal genannt, dessen Angabe von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sei. Bei "City" handele es sich um eine Ortsangabe allgemeiner Art, die nicht eine bestimmte Stadt oder Region benenne, sondern eine Abgrenzung zu flächendeckend angebotenen Dienstleistungen darstelle. So würden z.B. potentielle Kunden durch eine in München erfolgende Verwendung des Hinweises "Cityservice" darüber informiert, daß die angebotenen Dienstleistungen in der Stadt München, nicht aber in außerhalb liegenden ländlichen Gegenden erbracht würden. Darin liege ein wesentliches Merkmal der Erbringung von Dienstleistungen, das gleichermaßen für alle beanspruchten Dienstleistungen gelte. Bei einer Verwendung der Angabe im Zusammenhang mit den einzelnen Dienstleistungen oder einem umfassenden Dienstleistungsangebot sei der Begriffsinhalt der Sachangabe jeweils ohne weiteres verständlich. Eine gleichwohl bestehende begriffliche Unbestimmtheit führe nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit der Bezeichnung.
Die Bedeutung des Wortes "Service" sei nicht auf eine eng verstandene kundenbezogene Bedeutung in dem Sinne beschränkt, daß Dienstleistungen nur für Personen erbracht würden, die bereits Kunden eines Unternehmens seien; demgemäß lägen die angeführten Ausschlußgründe auch für solche Dienstleistungen vor, die nicht auf eine kundenbezogene Betreuung beschränkt seien. Maßgeblich sei, daß die für die angemeldeten Dienstleistungen gewählte Bezeichnung "Cityservice" einen sprachüblich gebildeten und ohne
weiteres verständlichen Hinweis darauf gebe, daß es sich um ein Dienstleistungsangebot in einer Stadt handele.
Auch die erforderliche Unterscheidungskraft weise die angemeldete Bezeichnung nicht auf. Zwar sei bei der Beurteilung dieser Eintragungsvoraussetzung von einem großzügigen Maßstab auszugehen, die angemeldete Bezeichnung werde angesichts ihres leicht erkennbaren Begriffsinhalts jedoch nicht als Unterscheidungsmittel verstanden. Auch Wortzusammenstellungen, die lexikalisch nicht nachweisbar seien, erfüllten nicht immer die Anforderungen an die Unterscheidungskraft, wenn es sich um eine sprachübliche Begriffsbildung mit unmittelbar beworbenem Waren- oder Dienstleistungsbezug handele.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.
Mit Recht hat das Bundespatentgericht die angemeldete Marke für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen für nicht unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten.
1. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st. Rspr.; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153, 1154 = WRP 2001, 1201 - anti KALK). Kann demnach einer Wortmarke ein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Be-
griffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, daß ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
2. Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei zu seiner Annahme gelangt , daß der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen des Verzeichnisses jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Das Bundespatentgericht hat unangegriffen festgestellt, daß die ursprünglich der englischen Sprache entnommenen Bestandteile "City" und "Service" der angemeldeten Marke in die deutsche Umgangssprache eingegangen sind. Dementsprechend gibt es zahlreiche zusammengesetzte Sachhinweise mit dem Wort "City". Ebenso finden sich Wortverbindungen mit dem Bestandteil "Service" in vielfachen Erscheinungsformen. Das Markenwort "Cityservice" begegnet auch bei Internet-Recherchen. Es ist sprachüblich gebildet und wird auch tatsächlich umfangreich im Zusammenhang mit verschiedenen Dienstleistungen verwendet; insbesondere in Verbindung mit Informationen über die in einer Stadt angebotenen Dienstleistungen und ihre Anbieter.
Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde erfolglos mit ihrem Vortrag, der Bezeichnung "Cityservice" komme kein feststehender Begriffsinhalt oder Aussagegehalt zu, der sich so mit einer der angemeldeten Dienstleistungen verbinde, daß die Gewährleistung einer Ursprungsidentität ausscheide.
Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatent- gericht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht überspannt. Jegliche Unterscheidungskraft fehlt einer Bezeichnung nicht nur dann, wenn es um eine Beschreibung konkreter Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, sondern auch dann, wenn es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder ein geläufiges Wort aus einer fremden Sprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH, Beschl. v. 13.6.2002 - I ZB 1/00, GRUR 2002, 1070, 1071 = WRP 2002, 1281 - Bar jeder Vernunft, m.w.N.). Hiervon ist das Bundespatentgericht angesichts der von ihm in nicht zu beanstandender Weise getroffenen Feststellungen ausgegangen. Soweit die Rechtsbeschwerde ihre gegenteilige Meinung darauf stützt, daß eine Vielzahl eingetragener Marken mit den Bestandteilen einerseits "City" und andererseits "Service" bestünden, kann dem nicht beigetreten werden. Die von der Anmelderin vorgelegte Liste von derartigen Marken besagt für die angemeldete Marke nichts, weil die Marken der Liste ihre Unterscheidungskraft gerade aus der Kombination der Bestandteile "City" oder "Service" mit einem weiteren Begriff gewinnen. Die von dem Bundespatentgericht herangezogene allgemeine Lebenserfahrung, daß Begriffe wie die angemeldete Marke vom angesprochenen Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel verstanden würden, kann damit nicht mit Erfolg in Frage gestellt werden.
Soweit die Rechtsbeschwerde beanstandet, daß das Bundespatentgericht den Begriff eines "betrieblichen Unterscheidungsmittels" verwendet hat, kann auch hieraus nichts Wesentliches hergeleitet werden. Aus den Gründen im Zusammenhang ergibt sich ohne weiteres, daß das Bundespatentgericht
einen rechtlich zutreffenden Begriff der Unterscheidungskraft zugrunde gelegt hat.
3. Fehlt es demnach an der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens, kommt es auf die vom Bundespatentgericht bejahte Frage des Vorliegens eines Freihaltungsbedürfnisses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht mehr an.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde gemäß § 89 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen.
Ullmann Starck Bornkamm
Pokrant Büscher

Gründe:

I. Gegen die am 20. Juni 1996 angemeldete und am 24. September 1996 für die Dienstleistungen "Versicherungswesen" eingetragene Wortmarke Nr. 396 27 103
"OKV-Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G."

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 30. Juni 1995 für die Dienstleistungen
"Versicherungswesen, einschließlich Vermittlung von Versicherungen ; Finanzwesen, einschließlich Vermittlung von sowie Beratung zu Bausparverträgen, Finanzierungen, Fondsanteilen, anderen Kapitalanlagen und Leasinggeschäften; Ausgabe von Karten für die vorstehenden Dienstleistungen, einschließlich Ausgabe von KreditKarten (auch von codierten)"
eingetragenen Wortmarke Nr. 2 908 844 "DKV".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken fehle.
Im Verfahren der hiergegen gerichteten Beschwerde hat die Markeninhaberin das Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke auf "Versicherungswesen , ausgenommen Krankenversicherung" beschränkt.
Die Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG BlPMZ 2000, 349 Ls.).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für im Sinne von § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil eine Verwechslungsgefahr der Marken gemäû § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sei. Dazu hat es ausgeführt:
Trotz der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke lägen die in Anspruch genommenen Dienstleistungen noch im Identitätsbereich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, weil für diese der Oberbegriff "Versicherungswesen" allgemein eingetragen sei.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Im Bereich der Versicherungsdienstleistungen komme der Buchstabenkombination "DKV" erkennbar der Charakter einer Firmenabkürzung zu, weil es im Versicherungsbereich einer bekannten und verbreiteten Übung der Unternehmen entspreche, derartige Buchstabenfolgen als Bestandteil des Firmennamens oder auch allein als Firmenschlagwort zu verwenden und damit auch zugleich die Dienstleistungen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungskraft sei nicht schon deshalb als gering zu erachten, weil im Versicherungsbereich ganz allgemein Buchstabenkombinationen als Firmenabkürzungen häufig vorkämen. Eine derartige Annahme erscheine vielmehr nur bei einer gröûeren Zahl tatsächlich ähnlicher Firmenabkürzungen geboten. Diese Voraussetzung liege bei der Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres vor, denn Firmenabkürzungen aus einer der Bezeichnung "DKV" klanglich oder schriftbildlich ähnlichen Buchstabenfolgen kämen im Versicherungsbereich eher nur vereinzelt vor. Angesichts der unbestritten geltend gemachten Verkehrsbekanntheit von 42 % für Krankenversicherungen sei deshalb von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "DKV" auszugehen. Eine erst
nach der Anmeldung der angegriffenen Marke festgestellte starke oder sogar überragende Bekanntheit könne nicht zugunsten der Widersprechenden berücksichtigt werden.
Eine Verwechslungsgefahr sei aber nicht gegeben, weil es an einer hinreichenden Markenähnlichkeit fehle. Die angegriffene Mehrwort-Marke unterscheide sich in ihrem Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke "DKV". Der Annahme der Widersprechenden, die angegriffene Marke werde von der Buchstabenfolge "OKV" in der Weise geprägt, daû sich der Verkehr allein hieran kennzeichnend orientiere, könne in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Zwar käme Angaben erkennbar beschreibenden Inhalts, die in einer Kombinationsmarke neben phantasievollen Wort- oder Bildelementen enthalten seien, im allgemeinen keine für den Gesamteindruck beachtliche Bedeutung zu. Anders liege es jedoch, wenn - wie im Fall der angegriffenen Marke - die beschreibenden Angaben mit einer ohne weiteres erkennbar aus deren Anfangsbuchstaben gebildeten Buchstabenfolge kombiniert seien. Der Verkehr präge sich eine solche Marke jedenfalls dann, wenn sie ersichtlich die Geschäftsbezeichnung eines Unternehmens bilde, im allgemeinen vollständig ein, weil ihm erst die Zusätze Auskunft über Art und Gegenstand der Geschäftstätigkeit gäben. Dabei hätten die erläuternden Sachangaben gerade im Versicherungsbereich wegen der dort häufig vorkommenden Firmenabkürzungen in Form von Buchstabenfolgen für den Verkehr eine maûgebliche unterscheidende Funktion.
Zwar könne bei der Wiedergabe der angegriffenen Marke im mündlichen Geschäftsleben kaum mit einer vollständigen Benennung gerechnet werden, denn der Verkehr neige hier erfahrungsgemäû zu einer vereinfachenden Ver-
kürzung auf das Firmenschlagwort "OKV". Die Buchstabenfolge "OKV" biete jedoch für sich allein keinen Anlaû zu klanglichen Verwechslungen mit der W iderspruchsmarke "DKV", weil in der relativ kurzen Buchstabenfolge der am betonten Anfang liegende Unterschied der Laute "D" und "O" akustisch deutlich hervortrete.
Der bildliche Eindruck, der sich dem Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der angegriffenen Marke im schriftlichen Geschäftsverkehr einpräge, umfasse neben den Buchstaben "OKV" auch die sich unmittelbar daran anschlieûenden erläuternden Bestandteile. Inwieweit dies auch im Falle einer gegenüber den weiteren Bestandteilen durch Gröûe, Schriftart oder räumliche Anordnung optisch dominierend herausgestellten Wiedergabe der Buchstaben "OKV" anzunehmen wäre, möge zweifelhaft sein. Zu weitgehend sei jedenfalls die Auffassung der Widersprechenden, der Verkehr werde sich allein deshalb, weil andere Versicherungsunternehmen ihre Firmenabkürzungen teilweise in hervorgehobener Form verwendeten, auch bei der angegriffenen Marke nur an dem Bestandteil "OKV" kennzeichnend orientieren. Da die angegriffene Marke einzeilig und in einheitlicher Schrift gestaltet sei, bestehe für den Verkehr kein erkennbarer Anlaû, beim Lesen seine Aufmerksamkeit nur auf die Buchstaben "OKV" zu richten. Präge er sich die angegriffene Marke aber vollständig ein, verbinde er mit der Buchstabenfolge "OKV" zwangsläufig die begriffliche Vorstellung von "Ostdeutsche Kommunalversicherung". Deshalb könne wie die Gefahr unmittelbarer schriftbildlicher Verwechslungen der Marken auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung in dem Sinne, daû der Verkehr irrtümlich annehme, bei der angegriffenen Marke handele es sich um die Widerspruchsmarke "DKV", lediglich mit beschreibendem Zusatz, ausgeschlossen werden. Denn einer Gleichstellung von "OKV" und "DKV" aufgrund einer ge-
wissen Ähnlichkeit im Schriftbild stehe der mit der Bezeichnung "OKV" verknüpfte Sinngehalt entgegen.
Schlieûlich seien selbst dann, wenn die angegriffene Marke im schriftlichen Geschäftsverkehr vereinzelt auf "OKV" verkürzt werden sollte, etwa in der Korrespondenz von Versicherungsunternehmen untereinander oder in schriftlichen Auskünften oder Mitteilungen von Versicherungsmaklern oder -vermittlern gegenüber Kunden, Verwechslungen in nennenswertem Umfang nicht zu erwarten. Dabei sei zu berücksichtigen, daû jedenfalls die Fachkreise mit dem Kennzeichen und ihrer Bedeutung vertraut seien und im übrigen der schriftbildliche Unterschied zwischen "OKV" und "DKV" keineswegs so unbeachtlich sei, daû er vom unkundigen Endverbraucher regelmäûig nicht bemerkt würde.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.
Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint, so daû der Widerspruch erfolglos bleiben muû (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren /Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken
oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde insoweit auch unangegriffen ausgegangen.
1. Das Bundespatentgericht hat in nicht zu beanstandender Weise eine Identität der Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken Schutz genieûen, angenommen. Es handelt sich jeweils um den Oberbegriff "Versicherungswesen". Hiergegen erinnert auch die Rechtsbeschwerdeerwiderung nichts.
2. Das Bundespatentgericht ist des weiteren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Diese hat es daraus hergeleitet, daû der Buchstabenkombination der Widerspruchsmarke ursprünglich normale Kennzeichnungskraft zugekommen sei, die durch intensive Benutzung auf dem Gebiet der Krankenversicherungen zu einem Bekanntheitsgrad von 42 % geführt habe.
Gegen diese Annahmen wenden sich Rechtsbeschwerde und Rechtsbeschwerdeerwiderung vergeblich.
Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht geltend, aus der Übung der Unternehmen auf dem Gebiet der Versicherungen, Buchstabenfolgen als Abkürzungen ihrer Unternehmensbezeichnungen zu verwenden, ergebe sich eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche (geringe Unterscheidungskraft) von in dieser Weise gebildeten Marken. Dem kann - wie das Bundespatentgericht
zutreffend ausgeführt hat - in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Nicht als Wort aussprechbare Buchstabenzusammenstellungen leiden nicht schon deshalb an einer ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche, weil sie weit verbreitet verwendet werden und der Verkehr an sie gewöhnt ist. Zwar hat das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt, daû Firmenabkürzungen nach bisherigen Grundsätzen von Haus aus allenfalls als schwach kennzeichnend angesehen worden sind. Ihm ist aber darin beizutreten, daû daran nicht mehr festgehalten werden kann, weil nach der Rechtslage unter der Geltung des Markengesetzes von der früher zugrunde gelegten unwiderleglichen gesetzlichen Vermutung eines Freihaltungsbedürfnisses (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG) nicht mehr ausgegangen werden kann (vgl. Krings, WRP 1999, 50, 53; Goldmann /Rau, GRUR 1999, 216; s. auch Albrecht, GRUR 1996, 246). Etwas anderes kann auch nicht der "DB Immobilienfonds"-Entscheidung entnommen werden (BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273). Dort hat der Bundesgerichtshof das Maû der der Buchstabenfolge "DB" zukommenden Kennzeichnungskraft nicht geprüft, sondern ist bei seiner Beurteilung aus revisionsrechtlichen Gründen von der vom damaligen Berufungsgericht unterstellten geringen Kennzeichnungskraft der Buchstabenkombination ausgegangen. Auch auf die sonstige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Buchstabenmarken (vgl. BGH, Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33 - Buchstabe "K"; Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261 = WRP 2002, 91 - AC; Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, WRP 2002, 705, 707 f. - IMS) kann die Rechtsbeschwerdeerwiderung ihre Meinung nicht mit Erfolg stützen.
Anhaltspunkte für die Annahme, gerade der Buchstabenfolge der Widerspruchsmarke "DKV" komme von Hause aus nur eine schwache Kennzeich-
nungskraft zu, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Weder die Buchstabenfolge als Ganzes noch Teile von ihr sind auf dem in Frage stehenden Dienstleistungsgebiet durch häufige anderweitige Verwendung farblos oder nichtssagend geworden.
Aber auch die Rechtsbeschwerde wendet sich mit ihrer Rüge erfolglos gegen die Auffassung des Bundespatentgerichts, ein noch höherer Bekanntheitsgrad als 42 % und damit eine sich hieraus ergebende starke Kennzeichnungskraft könne der Widerspruchsmarke nicht zugeordnet werden, weil die nach der Auffassung der Widersprechenden einen Bekanntheitsgrad von wenigstens 60 % ergebenden Unterlagen sich auf einen Zeitpunkt nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke bezögen, mithin für den Kollisionszeitpunkt nicht aussagekräftig seien.
Die in ihrer Rüge zum Ausdruck kommende Auffassung der Rechtsbeschwerde , einem mittels Umfragen ermittelten bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrad einer Marke im Verkehr sei eine bestimmte höhere oder geringere Kennzeichnungskraft zuzuordnen, vernachlässigt schon, daû der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bei der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL, der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umgesetzt worden ist, die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein durch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als erfüllt ansieht, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände für erforderlich hält, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwands (EuGH Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 =
WRP 1999, 806 Tz. 23 - Lloyd/Loints; vgl. auch zur Beurteilung der Bekanntheit einer Marke i.S. von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 Tz. 23 ff. - Chevy; BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, WRP 2002, 330, 332 = MarkenR 2002, 23 - Fabergé).
Die Widersprechende hat zu diesen Umständen nicht vorgetragen, so daû eine entsprechende weitergehende Feststellung nicht möglich ist. Im übrigen hat das Bundespatentgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise auf den Anmeldetag der angegriffenen Marke als den maûgeblichen Kollisionszeitpunkt abgestellt. Der Vortrag der Widersprechenden zu einem höheren Bekanntheitsgrad bezieht sich dagegen auf nach diesem Zeitpunkt vorgenommene Erhebungen.
3. Die Frage der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Heranziehung des jeweiligen Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Marken beurteilt (BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud, m.w.N.). Es hat dabei rechtsfehlerfrei die angegriffene Marke in der eingetragenen Form zugrunde gelegt und die aus dem Briefkopf der Markeninhaberin ersichtliche hervorgehobene Verwendung des Bestandteils "OKV" unberücksichtigt gelassen. Das Bundespatentgericht ist weiter davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck der angegriffenen Marke im mündlichen Geschäftsverkehr, also im Zusammenhang mit der klanglichen Erscheinung der angegriffenen Marke, aufgrund der Neigung des Verkehrs zu vereinfachenden Abkürzungen auf den Bestandteil "OKV" verkürzt werde. Auch das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden und wird auch von der Rechtsbeschwerdeerwiderung nicht in Frage gestellt.

Dagegen hat das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit der schriftbildlichen Erscheinung der angegriffenen Marke eine Verkürzung auf den Bestandteil "OKV" verneint, weil der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung auch die erläuternden weiteren Bestandteile inhaltlich erfassen und in Erinnerung behalten werde. Dies wird von der Rechtsbeschwerde ohne Erfolg angegriffen.
In nicht zu beanstandender Weise ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daû sich der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der angegriffenen Marke an allen ihren Bestandteilen gleichermaûen orientieren werde. Es ist kein Erfahrungssatz ersichtlich, nach dem sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer aus mehreren graphisch gleichgewichtigen Bestandteilen bestehenden Wortmarke an nur einem Bestandteil orientieren wird (vgl. für Wort-/Bildmarken: BGH, Beschl. v. 1.10.1998 - I ZB 28/96, GRUR 1999, 241, 244 = WRP 1999, 192 - Lions; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud).
Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde kann insoweit auch indiziell nichts aus der Übung der Markeninhaberin entnommen werden, auf ihren Geschäftsbögen den Bestandteil "OKV" herausgehoben und von den weiteren Bestandteilen abgesetzt zu verwenden. Ob in einer derartigen Verwendungsweise eine Verletzung der Widerspruchsmarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegen kann, ist, was die Rechtsbeschwerde vernachlässigt, eine dem Widerspruchsverfahren entzogene im Verletzungsprozeû zu beantwortende Frage.
Es gibt aber auch sonst keinen Anhalt dafür, daû der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke visuell allein mit ihrem Bestandteil "OKV" zur Kenntnis nimmt und verwendet. Hiergegen spricht bereits, daû es sich um eine Wortmarke handelt, bei der die einzelnen Bestandteile gleichartig angeordnet und kein Bestandteil in irgendeiner Weise bildlich hervorgehoben ist. Mit Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, daû der Verkehr, wenn er erkennt, daû es sich um eine Firmenbezeichnung handelt, sich diese schriftbildlich insgesamt, nämlich die Buchstabenfolge und die mit ihr eine Einheit bildende Gesamtbezeichnung, einprägt, weil nur so das Verständnis und die begriffliche Erfassung der Buchstabenfolge ermöglicht wird. Dem steht nicht entgegen, daû die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind.
4. Das Bundespatentgericht hat unter Heranziehung der vorstehenden Beurteilungsfaktoren eine Verwechslungsgefahr verneint. Die dagegen gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

a) Es hat eine klangliche Verwechslungsgefahr verneint, weil im Rahmen der relativ kurzen Buchstabenfolgen die am betonten Anfang liegenden Unterschiede in den Lauten "D" und "O" akustisch deutlich hervorträten. Es hat darüber hinaus herangezogen, daû in dem in den einander gegenüberstehenden Marken identisch übereinstimmenden Laut "V" nicht das kennzeichnende Schwergewicht der Widerspruchsmarke liege, weil dieser Laut im Versicherungswesen in zahlreichen Firmennamen und in Firmenabkürzungen oder Firmenschlagworten verwendet werde. Diese im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung kann im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in zutreffender Weise zugrunde gelegt worden ist und die Beurteilung nicht
gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstöût. Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.
Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde wird eine Buchstabenfolge in der deutschen Sprache grundsätzlich nicht auf dem letzten Laut betont. Das Bundespatentgericht ist in seiner Beurteilung vielmehr zutreffend von dem Erfahrungssatz ausgegangen, daû der Verkehr in der Regel dem Wortanfang, in dem sich im Streitfall die einander gegenüberstehenden Marken nach der unangegriffenen Feststellung akustisch deutlich hervortretend unterscheiden, eine gesteigerte Aufmerksamkeit entgegenbringt. Auch die Feststellung, daû der Buchstabe "V" für Versicherung steht und deshalb im Bereich der Versicherungen aus Sachfirmen gebildeten Firmenabkürzungen und -schlagworten häufig verwendet wird, kann nicht deshalb als erfahrungswidrig angesehen werden, weil das bei 11 Beispielen, die die Widersprechende genannt hat, nicht der Fall ist.

b) Das Bundespatentgericht hat auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr verneint, weil angesichts der Unterschiede der einander gegenüberstehenden Marken "DKV" und "OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G." deren Ähnlichkeit im jeweiligen Gesamteindruck so gering sei, daû auch bei Dienstleistungsidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Abstand hinreichend groû sei.
Aber auch soweit das Bundespatentgericht unterstellt hat, daû die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr vereinzelt auf "OKV" verkürzt werden könnte, hat es eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu Recht verneint. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daû der Unterschied zwischen
den Buchstaben "D" und "O" nicht so unbeachtlich sei, daû Fachkreise, die mit den Kennzeichen und ihrer Bedeutung vertraut seien, aber auch die Endverbraucher den Unterschied nicht bemerkten. Soweit die Rechtsbeschwerde insoweit zu einer anderen Auffassung gelangt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unbeachtlich - lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. Im übrigen würde eine nur vereinzelte Verkürzung auf "OKV" noch keine Verwechslungsgefahr begründen. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde auch mit dem Hinweis auf einen Stempelabdruck der Firma der Markeninhaberin gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts. Zwar zeigt der kleine Stempelabdruck in seinem "O" in der Buchstabenfolge "OKV" tatsächlich keine gestochen scharfe und deshalb einem "D" nicht unerheblich nahekommende Ausführung. Ein derartiger Einzelfall ist aber nicht geeignet , die mit der allgemeinen Lebenserfahrung in Einklang stehende Beurteilung des Bundespatentgerichts in Frage zu stellen. Das Bundespatentgericht hätte noch heranziehen können, daû es auch in diesem Zusammenhang auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND).
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.
Erdmann RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist Starck infolge Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert. Erdmann Pokrant Schaffert

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 31.03.2004 - 32 W(pat) 309/02 -

Tatbestand:

Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, ist das größte deutsche Unternehmen im Telekommunikationsbereich. Sie ist seit Anfang 1995 im Handelsregister eingetragen und bietet seitdem Telekommunikationsdienstleistungen und -waren an.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 15. September 1990 angemeldeten unter anderem für "Sprachkommunikation zwischen den im Telefondienst betriebenen Endstellen untereinander und von und zu öffentlichen Telefonstellen (Telefondienst)" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 90 171

der unter anderem für "Telekommunikation" mit Priorität vom 20. Februar 1996 eingetragenen Marke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" sowie der am 29. März 1996 angemeldeten, eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 396 15 506

Die Beklagte bietet unter ihrer Firma "01051 Telecom GmbH" seit 1998 Telekommunikationsdienstleistungen an. Zur Nutzung des Angebots muß der Kunde die Netzvorwahl "01051" der Beklagten vor jedem Telefongespräch wählen (sogenanntes Call-by-Call-Verfahren).
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen, ihre eingetragenen Marken und eine nach ihrer Behauptung infolge Benutzung für Telekommunikationsdienstleistungen kraft Verkehrsgeltung entstandene Marke "Telekom" würden durch die Firmenbezeichnung der Beklagten verletzt.
Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr beim Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen unter der Firma "01051 Telecom" aufzutreten, und auf Löschung des Firmenbestandteils "Telecom" in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat zeichen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche verneint und hierzu ausgeführt:
Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den konkurrierenden Unternehmenskennzeichen bestehe nicht. Der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin besitze als Firmenschlagwort Kennzeichnungskraft. Von Haus aus sei "Telekom" als Unternehmensbezeichnung allerdings nicht unterscheidungskräftig, weil es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation" handele. Nach dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. habe das Firmenschlagwort "Telekom" im April 1997 Verkehrsgeltung erlangt. 60 % der be-
fragten Personen hätten "Telekom" als Unternehmensbezeichnung der Klägerin zugeordnet. Dies reiche zur Erlangung normaler Kennzeichnungskraft aus. Dagegen könne dem Firmenschlagwort unter Berücksichtigung des bestehenden Freihaltebedürfnisses keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden.
In der Firmierung "01051 Telecom" der Beklagten seien weder der Wortbestandteil noch die Zahlenfolge allein prägend. Dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin sei bei der Verwechslungsprüfung mithin die Gesamtbezeichnung "01051 Telecom" der Beklagten gegenüberzustellen. Danach sei von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. In der angegriffenen Bezeichnung werde das Firmenschlagwort der Klägerin in nahezu identischer Schreibweise übernommen. Trotz bestehender Branchenidentität sei bei normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr wegen der in der Firmierung der Beklagten enthaltenen, normal kennzeichnungskräftigen Zahlenfolge zu verneinen. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheide aus. Eine Reihe von Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche in Deutschland führten den Bestandteil "Telecom". Es sei deshalb nicht ernstlich zu besorgen, daß der Verkehr allein wegen des Wortbestandteils in der Firmierung der Beklagten wirtschaftliche Verbindungen mit der Klägerin vermute.
Aus ihren Marken könne die Klägerin ebenfalls keine Unterlassungsansprüche nach § 4 Nr. 1 und Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegen die Beklagte ableiten. Die Zahlenfolge "01051" führe die Unternehmensbezeichnung der Beklagten aus dem Schutzbereich der Marken heraus. Dies gelte auch für
die nach Behauptung der Klägerin kraft Benutzung bestehende Marke "Telekom".
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
1. Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG verneint.

a) Das Berufungsgericht hat die Bezeichnung "Telekom" in der Firma der Klägerin nicht als originär schutzfähig angesehen, sondern ist davon ausgegangen , daß dieser Bestandteil der Firma die erforderliche Unterscheidungskraft erst durch Verkehrsgeltung erlangt hat. Die dagegen gerichtete Revision bleibt ohne Erfolg.
aa) Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie Verkehrsgeltung erlangt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, bei der Bezeichnung "Tele- kom" handele es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation", die die Fernübermittlung und den Austausch von Informationen mit Hilfe der Nachrichtentechnik und die Kommunikation mit Hilfe elektronischer Medien bezeichne. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Bei der Bezeichnung "Telekom" handelt es sich um eine naheliegende und dem Verkehr geläufige Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation". Die Abkürzung ist für den Telekommunikationsbereich, auf dem die Klägerin tätig ist, rein beschreibend und daher von Hause aus ohne jede namensmäßige Unterscheidungskraft (vgl. auch für "Telecom": OLG München K & R 1998, 169, 170; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 47; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rdn. 57). Mit ihrer gegenteiligen Beurteilung begibt sich die Revision auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.
Das Berufungsgericht hatte auch keine Veranlassung, auf den Vortrag der Klägerin nach Schluß der mündlichen Verhandlung, das Deutsche Patentund Markenamt habe die am 9. Juni 2000 angemeldete Wortmarke Nr. 300 43 798 "Telekom" ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Telekommunikation" eingetragen, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Die Frage, ob "Telekom" originär kennzeichnungskräftig ist, war zwischen den Parteien in beiden Tatsacheninstanzen umstritten. Schon das Landgericht hatte die Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils nur über eine Verkehrsgeltung auf der Grundlage der von der Klägerin im April 1997 durchgeführten Verkehrsbefragung bejaht. Da die Markeneintragung vom 1. September 2000 bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem Beru-
fungsgericht erfolgt war, hätte die Klägerin auch ohne ausdrücklichen Hinweis des Berufungsgerichts zu der Eintragung der Marke vor Schluß der mündlichen Verhandlung am 19. Dezember 2000 in der Berufungsinstanz vortragen müssen.
Zu Gunsten der Klägerin ist im Revisionsverfahren allerdings davon auszugehen , daß "Telekom" aufgrund Verkehrsgeltung den erforderlichen kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt hat. Auf die Gegenrüge der Revisionserwiderung , mit der sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht seiner Beurteilung zur Verkehrsgeltung von "Telekom" die Ausführungen in dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. zugrunde gelegt hat, kommt es mangels Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. nachstehend Abschn. II 1b).

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen verneint, weil trotz Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft die nur geringe Zeichenähnlichkeit aus dem Schutzbereich des Klagezeichens "Telekom" herausführt.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (vgl. BGH GRUR 2002, 898 - defacto, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

aa) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, daß die Tätigkeitsbereiche der Parteien bezogen auf die Vermittlung von Sprachdiensten übereinstimmen und deshalb von Branchenidentität auszugehen ist.
bb) Die Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" hat das Berufungsgericht als durchschnittlich angesehen. Das ist mit Blick auf die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils "Telekom" der Klägerin, der erst durch intensiven Gebrauch Verkehrsgeltung und damit Unterscheidungskraft erlangt haben kann, frei von Rechtsfehlern.
Zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft macht die Revision ohne Erfolg geltend, aus dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. ergebe sich eine Verkehrsbekanntheit der Kennzeichnung "Telekom" von 75 %. Die Zuordnung der Bezeichnung "Telekom" zur Klägerin nehmen nach dem Gutachten allerdings nur 60 % der befragten Verkehrskreise vor (Frage Nr. 5). Entgegen dem von der Revision eingenommenen Standpunkt kommt es nicht auf die 75 % der Bevölkerung an, die "Telekom" einem bestimmten Unternehmen auf dem Gebiet der Telekommunikation zuordnen. Denn damit sind auch die Kreise des Verkehrs erfaßt, die "Telekom" nicht als Hinweis auf die Klägerin, sondern auf andere Unternehmen auffassen.
Das Berufungsgericht war auch nicht gehalten, das von der Klägerin angebotene Sachverständigengutachten zur Verkehrsbekanntheit von "Telekom" einzuholen. Das Berufungsgericht bezog sich auf die Bekanntheit dieser Bezeichnung , wie sich aus dem Privatgutachten des Meinungsforschungsinstituts
B. ergab. Der Bekanntheitsgrad bei den allgemeinen Verkehrskreisen lag danach bei 60 %. Einen höheren Bekanntheitsgrad hat die Klägerin nicht konkret dargelegt.
Verfügt der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin über den vom Berufungsgericht angenommenen Bekanntheitsgrad von 60 %, ist nicht von einer gesteigerten, sondern von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. zu Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind: BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, m.w.N.). Die Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft wäre nur bei originärer Unterscheidungskraft des Klagezeichens gerechtfertigt, die das Berufungsgericht zutreffend verneint hat (vgl. Abschnitt II 1a).
cc) Die Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen hat das Berufungsgericht als gering angesehen. Es ist davon ausgegangen, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung durch die Bestandteile "01051" und "Telecom" gleichermaßen geprägt wird.
Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt hat, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).
Die Tatsache, daß der Firmenbestandteil "01051" der Netzkennzahl der Beklagten entspricht, steht aus Rechtsgründen der Annahme nicht entgegen, die Zahlenfolge sei neben der beschreibenden Angabe "Telecom" gleichgewichtiger Bestandteil des angegriffenen Unternehmenskennzeichens. Soweit die Revision meint, der Verkehr erkenne die Zahlenfolge als Netzkennzahl der Beklagten und sehe darin keinen namensmäßigen Hinweis auf die Beklagte, berücksichtigt sie nicht ausreichend, daß gerade bei Kenntnis der Netzkennzahlen der Verkehr die Beklagte auch über die Zahlenfolge identifiziert.
Bei normaler Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" der Klägerin ist die Annahme einer nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, von der das Berufungsgericht ersichtlich ausgegangen ist, nicht zu beanstanden.
Auf dieser Grundlage erweist es sich als rechtsfehlerfrei, daß das Berufungsgericht trotz bestehender Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft des Klagezeichens eine Verwechslungsgefahr verneint hat.
2. Den auf die Marken der Klägerin gestützten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG hat das Berufungsgericht für unbegründet erachtet. Dies erweist sich ebenfalls als zutreffend.

a) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, WRP 2004, 355, 356 - MIDAS/medAS; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, WRP 2004, 353, 354 - DONLINE).

b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "01051" im Unternehmenskennzeichen der Beklagten führe aus dem Schutzbereich der Wort-/Bildmarken Nr. 11 90 171 "Telekom Deutsche Bundespost" und Nr. 396 15 506 "Telekom mit digits", der Wortmarke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" und der von der Klägerin geltend gemachten Benutzungsmarke "Telekom" heraus. Auch bei Dienstleistungsidentität und - unterstellter - überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marken ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den Wort-/Bildmarken sowie der Wortmarke "Deutsche Telekom", die durch beide Wörter gleichermaßen geprägt wird, und dem Zeichen der Beklagten "01051 Telecom" zu gering, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen.
Eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen einer Benutzungsmarke "Telekom" der Klägerin nach § 4 Nr. 2 MarkenG (vgl. Abschnitt II 1a bb) und dem Kollisionszeichen der Beklagten hat das Berufungsgericht ebenfalls zu Recht verneint. Der Benutzungsmarke "Telekom" fehlt für "Telekommunikationsdienstleistungen" jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Da die Marke die ihr von Hause aus fehlende
Unterscheidungskraft nur durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden haben kann, kommt ihr im Streitfall nach den insoweit entsprechend geltenden Ausführungen zum Firmenbestandteil "Telekom" der Klägerin ebenfalls nur normale Kennzeichnungskraft zu (vgl. Abschnitt II 1b bb). Bei normaler Kennzeichnungskraft scheidet eine Verwechslungsgefahr wegen der nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen "Telekom" einerseits und "01051 Telecom" andererseits aus.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Herr Prof. Starck befindet sich im Ruhestand. Ullmann Pokrant Büscher

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 16. Mai 1995 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge
"REICH UND SCHOEN"
für die Dienstleistungen
"Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videofilmproduktion; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.
Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.
II. Das Bundespatentgericht hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:
Der Eintragung der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" stehe ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Nachweisbar sei ihre Verwendung in verschiedenen Zusammenhängen auch für die Zeit vor dem Start der gleichnamigen Fernsehserie. Ein gegenwärtiger beschreibender Gebrauch durch Wettbewerber der Anmelderin für die in Rede stehenden Dienstleistungen oder für andere Produktionen sei jedoch nicht festzustellen. Es sei aber ein "zukünftiges Freihaltebedürfnis" anzuerkennen. Denn die Wortfolge biete sich als beschreibende Angabe für die einschlägigen Dienstleistungen unmittelbar und in naheliegender Weise an. Sie stelle verkürzt und schlagwortartig eine Sachaussage inhaltlicher Art dar. Die Wortfolge beschreibe unmittelbar , erschöpfend und ohne Notwendigkeit weiterer Schlußfolgerungen den Inhalt von Werken und auf solche Werke bezogene Dienstleistungen dahin, daß sie sich mit den Reichen und Schönen beschäftigten. Zugleich preise die Wortfolge die Werke und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen werblich als besonders interessant an.
Der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" fehle für Waren und Dienstleistungen , die ein Werk zum Gegenstand hätten, das Reichtum und Schönheit behandele, jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Wenn an einer beschreibenden Angabe ein Freihaltebedürfnis bestehe, sei an die Prüfung der Unterscheidungskraft ein strenger Maßstab anzulegen, dem die angemeldete Marke nicht gerecht werde. Eine verständliche inhaltsbeschreibende Wortfolge ohne phantasievolle Originalität könne sich als Werktitel eignen, werde vom Verkehr aber nicht als Kennzeichnung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aufgefaßt.
Die für die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" bestehenden Eintragungshindernisse seien nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3
MarkenG überwunden. Die hierzu erforderlichen Bekanntheitswerte erreiche die gleichnamige Fernsehserie auch nicht annähernd.
III. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg.
Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit das Bundespatentgericht für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios ; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" vom Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ausgegangen ist. Die weitergehende Rechtsbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg.
1. Das Bundespatentgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen , daß die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h., daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist. Denn Werktitel können unter der Geltung des Markengesetzes nicht generell vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt enthält, ist eine Frage des Einzelfalls, die bei der Prüfung zu beantworten ist, ob die angemeldete Marke (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist (vgl. im einzelnen BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.).
2. Der Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" fehle für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios ; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, kann nicht zugestimmt werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).
An das Vorliegen der Unterscheidungskraft darf nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses ein strenger Prüfungsmaßstab angelegt werden. Ist ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben, besteht kein Grund, erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen. Liegen dagegen die Voraussetzungen des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, läßt es schon der Eintragungsanspruch nach § 33 Abs. 2 MarkenG nicht zu, von erhöhten Anforderungen an die Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, WRP 2001, 692, 693 = MarkenR 2001, 209 - Test it., m.w.N.).

b) Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die Wortfolge "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern".
Die angemeldete Marke ist kurz und prägnant. Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts weist sie keine beschreibende Aussage über die vorstehend angeführten Dienstleistungen auf. Nach der Lebenserfahrung werden die inländischen Verkehrskreise in der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die eingangs genannten Dienstleistungen sehen. Denn der Verkehr wird, wie die Rechtsbeschwerde zutreffend geltend macht, nicht annehmen, derartig gekennzeichnete Dienstleistungen bezögen sich ausschließlich auf Werke, die sich mit Reichen und Schönen beschäftigten. Für eine solche thematische Beschränkung der hier in Frage stehenden Dienstleistungen (Film- oder Videoverleih , Betrieb eines Tonstudios, Veröffentlichung oder Vermietung von Büchern ) hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen und ist auch sonst nichts ersichtlich.
Dagegen fehlt der Wortfolge "REICH UND SCHOEN", wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, jegliche Unterscheidungskraft für
die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunkund Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion". Auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Wortfolge für diese Dienstleistungen auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränkt, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind. Den titelartig zusammengefaßten Aussageinhalt wird der Verkehr wegen der Nähe der Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen , Fernseh-, Film- und Videofilmproduktion" zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen, für die die Eintragung erfolgen soll.
3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei gegeben, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand, soweit die Anmeldung der Marke "REICH UND SCHOEN" für die Dienstleistungen "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern" erfolgt ist.

a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen , die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die wörtlich aus Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL übernommene Regelung gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung der Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 =
WRP 1999, 629 - Chiemsee; BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt, m.w.N.; BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.).

b) Das Bundespatentgericht hat hierzu festgestellt, die Wortfolge beschreibe die mit ihr gekennzeichneten Werke, die sich mit Reichen und Schönen beschäftigten, und die mit ihrer Herstellung und Verwertung verbundenen Dienstleistungen unmittelbar und erschöpfend. Dem kann für die angeführten Dienstleistungen (Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih; Veröffentlichung und Vermietung von Büchern) nicht zugestimmt werden. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung wird der Verkehr in der Wortfolge "REICH UND SCHOEN" keine im Vordergrund stehende Sachaussage über den Inhalt der Werke sehen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, sondern von einer vom Werkinhalt losgelösten Kennzeichnung ausgehen (vgl. hierzu Abschn. III 2 b), die sich nicht in einer werblichen Anpreisung erschöpft (vgl. BGH WRP 2001, 692, 694 - Test it.). Weitergehende Feststellungen, die ein zukünftiges Freihaltebedürfnis begründen könnten, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen und sind auch sonst nicht ersichtlich.
4. Das Bundespatentgericht hat eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke infolge einer Benutzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht festgestellt. Es ist davon ausgegangen, daß, gemessen an der Zahl aller potentiellen Fernsehteilnehmer, Video- und Buchkonsumenten, die Bekanntheit der Marke den von der Anmelderin angegebenen Marktanteil von 22 % für die Fernsehsendereihe deutlich unterschreiten wird.
Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist für die Feststellung des Durchsetzungsgrades nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Jedoch
kann, sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen , die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 30.11.1989 - I ZB 20/88, GRUR 1990, 360, 361 - Apropos Film II; vgl. auch Fezer, Markenrecht , 2. Aufl., § 8 Rdn. 431; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 197 ff.). Daß dieser Durchsetzungsgrad in den hier maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreisen erreicht wird, wird von der Rechtsbeschwerde nicht aufgezeigt. Auch die Anzahl der von der Rechtsbeschwerde mit 2.000 angegebenen Serienbeiträge läßt nicht den Schluß zu, mehr als 50 % der beteiligten Verkehrskreise sei die Wortfolge bekannt. Hinzu kommt, daß die Verkehrsdurchsetzung gerade für die Dienstleistungen nachgewiesen werden muß, auf die sich die Eintragung bezieht (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 424; Althammer /Ströbele aaO § 8 Rdn. 185; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 137).
IV. Danach war der angefochtene Beschluß unter Zurückweisung der weitergehenden Rechtsbeschwerde teilweise aufzuheben und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

Gründe:

1

I. Gegen die am 8. Mai 1999 angemeldete, für "Bekleidungsstücke, T-Shirts, Sweatshirts, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragene Wort-/ Bildmarke Nr. 399 26 788 hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer prioritätsälteren IRMarke R 437 001 .

2

Diese genießt in Deutschland u.a. Schutz für "Vêtements,non fabriqués en cuir de crocodile ou en imitations de cuir de crocodile".

3

Das deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

4

Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben.

5

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Markeninhaberin beantragt.

6

II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Löschungsgrundes der Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) verneint. Dazu hat es ausgeführt:

7

Die Waren der angegriffenen Marke seien mit den Waren der Widerspruchsmarke zwar teils identisch (Bekleidungsstücke, T-Shirts, Sweatshirts, Kopfbedeckungen) und teils ähnlich (Schuhwaren). Der Widerspruchsmarke sei auch für Bekleidung bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine deutlich gesteigerte Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Auch wenn in Wechselbeziehung zu der teilweisen Warenidentität und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr schon bei einem nur geringen Ähnlichkeitsgrad der Marken best ehen könne, sei der Unterschied der Marken jedoch noch ausreichend, um bei den angesprochenen breiten Publikumskreisen sowohl die Gefahr unmittelbarer Verwechslungsgefahr nach Sinn-, Bild- oder Klangwirkung als auch die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklicher Verbindung der Marken auszuschließen. Das gelte erst recht für die "Schuhwaren" der angegriffenen Marke, die nur im Ähnlichkeitsbereich von Bekleidung lägen.

8

Die angegriffene Marke weiche in ihrem für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Gesamteindruck schon wegen des zusätzlichen Wortbestandteils, der von dem darunter angeordneten Bildbestandteil ovalartig umrahmt sei, so stark von der älteren Bildmarke ab, dass die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken in ihrer Gesamtheit nicht bestehe. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergebe sich auch nicht aufgrund des Bildbestandteils der angegriffenen Marke, weil er im Rahmen der Gesamtkombination nicht selbständig kennzeichnend hervortrete. Im vorliegenden Fall stehe der Gefahr, dass der Verkehr die ältere Bildmarke in der angegriffenen Marke wieder zu erkennen glaube, entgegen, dass die Tierfigur in der grafischen Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke sowohl größenmäßig als auch in ihrer Eigenschaft als schmückende Umrahmung des Wortbestandteils eine eher untergeordnete Stellung einnehme. Der Betrachter müsse seinen Blick daher schon genauer von dem Wortbestandteil auf die darunter angeordnete und nur umrisshaft wiedergegebene länglich-schmale Tierfigur lenken, um überhaupt zu erkennen, dass sie am Rücken schwach angedeutete Zacken und kleine Füße aufweise, also ein echsen- bzw. krokodilartiges Tier darstellen solle. Infolge des zu einer ovalen Umrahmung des Wortbestandteils ausgebildeten Schwanzes der Tierfigur seien Wort und Bild zudem so eng zu einer emblemartigen Einheit mit eigenständiger Kennzeichnungsfunktion verwoben, dass nicht anzunehmen sei, für den Betrachter stehe die Tierfigur im Vordergrund und er verwechsle die angegriffene Marke daher in bildlicher Hinsicht unmittelbar mit der Widerspruchsmarke.

9

Die angegriffene Marke biete auch keinen Anlass für unmittelbare begriffliche Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke. Der Wortbestandteil "coccodrillo" , der im Italienischen "Krokodil" bedeute, gebe zwar den Sinngehalt der älteren Bildmarke erschöpfend wieder. Dies erschließe sich aber nur einem im Verhältnis zu dem hier angesprochenen breiten Verbraucherpublikum kaum als relevant zu erachtenden kleinen Teil des deutschen Verkehrs mit guten Italienischkenntnissen. Die übrigen Verkehrskreise, denen im Wesentlichen nur gängige Basiswörter der italienischen Sprache geläufig seien, würden der angegriffenen Marke vielfach überhaupt nur das Wort "occodrillo" entnehmen, weil sie den breiten Teil der ovalen Umrahmung nicht als Symbol für den Buchstaben "c" wahrnähmen. Aber auch für den Teil der Verbraucher, der das Wort "coccodrillo" erkenne, liege die Annahme fern, es handele sich um das aus irgendeiner romanischen Fremdsprache stammende Wort für "Krokodil". Wegen des von dem deutschen Ausdruck "Krokodil" erheblich abweichenden fremdartigen Wortcharakters der Bezeichnung "coccodrillo" würden sie darin in der Regel eine Phantasiebezeichnung sehen. Daran ändere auch die unter dem Wort "coccodrillo" angeordnete Tierfigur nichts.

10

Auch in klanglicher Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen dem in der Regel der mündlichen Benennung der angegriffenen Marke dienenden Wortbestandteil und der älteren Bildmarke, die wörtlich als "Krokodil" zu bezeichnen sei. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr der Marken aufgrund gedanklicher Verbindung i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG. Der Ansicht der Widersprechenden, wegen der Be- kanntheit ihrer "Krokodil-"Marke verbinde der Verkehr jedes Kennzeichen, das ebenfalls die Darstellung eines Krokodils aufweise, automatisch mit ihrem Unternehmen , weil es im Bekleidungsbereich andere Kennzeichen mit diesem Motiv nicht gebe, sei in dieser Allgemeinheit nicht zu folgen. Gegen die Annahme , die jüngere Marke sei ein weiteres Kennzeichen der Widersprechenden, spreche sowohl die Art der Einbindung des Krokodilmotivs in die Gesamtkombination als auch die Art der bildlichen Abwandlung des Motivs - umrisshaft stilisiert einerseits, naturalistisch andererseits. Aufgrund der Gesamtgestaltung der jüngeren Marke liege für den Verkehr die Vorstellung fern, eine Modernisierung der älteren Marke oder ein Kennzeichen vor sich zu haben, das von der Widersprechenden in abgewandelter Form als Zweitmarke im Sinne eines Neben - oder Sublabels für eine andere Produktlinie oder -serie verwendet werde.

11

III. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) ohne Rechtsfehler verneint.

12

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstle istungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der pr ioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886 f. = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem; Beschl. v.

24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde auch unangegriffen ausgegangen. Es hat auch beachtet, dass bei Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bereits ein nur geringer Ähnlichkeitsgra d der Marken ausreicht , um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (vgl. BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung , m.w.N.).

13

2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass zwischen den Waren, für welche die Widerspruchsmarke Schutz genießt, und den von der angegriffenen Marke erfassten Waren "Bekleidungsstücke, T-Shirts, Sweatshirts, Kopfbedeckungen" Identität besteht sowie die "Schuhwaren" der angegriffenen Marke den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich sind. Auch dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht.

14

3. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens von wesentlicher Bedeutung, sei es als Kennzeichnungskraft von Haus aus, sei es als eine kraft Benutzung erworbene (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Dabei spielt der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht nur im Rahmen der Wechselwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Besteht die angegriffene Marke wie hier aus mehreren Bestandteilen, so ist bei Ähnlichkeit oder Identität eines oder mehrerer Best andteile der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deren kraft Benutzung im Kollisionszeitpunkt gesteigerte Kennzeichnungskraft schon bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, zu berücksich- tigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze).

15

Das Bundespatentgericht hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kraft Benutzung angenommen. Es hat den Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der nach Ansicht der Rechtsbeschwerde eine wegen außerordentlicher Bekanntheit herausragende bzw. deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, nicht zu niedrig bestimmt, indem es ihr, wie die Rechtsbeschwerde rügt, lediglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugemessen hat. Das Bundespatentgericht ist vielmehr von einer deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen, die es daraus hergeleitet hat, dass die für das Kennzeichen "LACOSTE" mit der darüber angeordneten Krokodildarstellung der Widerspruchsmarke ausgewiesene überragende Bekanntheit sich in diesem Umfange auch auf die Krokodildarstellung allein erstreckt. Es hat sich dabei auf Umfrageergebnisse bezogen, die einen Bekanntheitsgrad von 76 % für das Jahr 1997, von 77 % für das Jahr 2001 und von 88 % im Befragungszeitraum 1993/94 für Westdeutschland ergeben haben, und hat angenommen, dass der Firmenname und das "Krokodil"Logo hinsichtlich des Grades ihrer Verkehrsbekanntheit nicht wesentlich voneinander abweichen. Danach hat das Bundespatentgericht den Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht zu niedrig bemessen, sondern hat in Übereinstimmung mit dem Vortrag der Widersprechenden seiner Beurteilung eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

16

4. Den Grad der Ähnlichkeit der beiden Marken hat das Bundespatentgericht als so gering angesehen, dass trotz der Identität für einen Teil der Waren und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmit- telbare Verwechslungsgefahr, d.h. die Gefahr, dass das angegriffene Zeichen für die ältere Marke gehalten wird, auszuschließen sei. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

17

a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehen der Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Das Bundespatentgericht ist dabei von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 597 - FerrariPferd ; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang, m.w.N.). Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).

18

b) Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke hat das Bundespatentgericht maßgeblich auf deren Wortbestandteil abgestellt. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke trete auch in Anbetracht der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Rahmen der Gesamtkombination nicht selbstständig kennzeichnend hervor. Vielmehr seien infolge des zu einer ovalen Umrahmung des Wortbestandteils ausgebildeten Schwanzes der Tierfigur Wort und Bild eng als emblemartige Einheit zu einem eigenständigen Kennzeichen verwoben. Die Tierfigur nehme in der grafischen Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke sowohl größenmäßig als auch in ihrer Eigenschaft als schmückende Umrahmung des Wortbestandteils eine eher untergeordnete Stellung ein. Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

19

aa) Ein einzelner Zeichenbestandteil kann unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH, Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang, m.w.N.). Das kann auch darauf beruhen, dass ein Bestandteil den Verkehr an ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen erinnert, das er deshalb in der anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; vgl. auch Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Nicht ausreichend ist es dagegen, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck eines der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).

20

bb) Das Bundespatentgericht ist bei seiner Beurteilung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck allein oder wesentlich (mit)bestimmende Kennzeichnungsfunktion nicht zukommt. Zutreffend hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, dass Bild- und Wortbestandteil der angegriffenen Marke zu einer emblemartigen Einheit miteinander verwoben sind, indem das zu einem Oval verlängerte "c" des Wortbestandteils in dem in der Tierfigur bestehenden Bildbestandteil endet und diese ovalartige Umrahmung den restlichen Teil des Wortbestandteils ("occodrillo") einschließt. Bei einer Aufmachung, bei der wie hier die einzelnen Bestandteile ineinander verwoben sind, liegt die Annahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion eines Bestandteils fern (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Der Annahme einer selbständigen oder zumindest den Gesamteindruck wesentlich mitbestimmenden Kennzeichnungsfunktion des Bildbestandteils der angegriffenen Marke steht ferner entgegen, dass er, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, als Teil der schmückenden Umrahmung des Wortbestandteils und wegen seiner unauffälligen, lediglich umrisshaften Gestaltung eine eher untergeordnete Stellung einnimmt (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT). Außerdem hat das Bundespatentgericht zu Recht berücksichtigt , dass, wie es tatrichterlich festgestellt hat, nur bei sehr genauer Betrachtung in dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke die Darstellung eines echsen - oder krokodilartigen Tieres zu erkennen ist. Die nur umrissartige, stilisierte Wiedergabe der Tierfigur weicht erheblich von der in allen Einzelheiten naturgetreuen Krokodildarstellung der Widerspruchsmarke ab. In dem Wortbestandteil kann, wie das Bundespatentgericht weiter rechtsfehlerfrei festgestellt hat, eine aussprechbare Phantasiebezeichnung gesehen werden. Unter diesen Umständen kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass im vorliegenden Fall der Bildbestandteil wegen der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Abweichung von dem Grundsatz, dass bei einer Wort /Bildmarke in der Regel der Wortbestandteil deren Gesamteindruck prägt (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT, m.w.N.), den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein oder jedenfalls maßgeblich bestimmt, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht.

21

c) Kommt dem Bildbestandteil innerhalb der angegriffenen Marke somit keine deren Gesamteindruck prägende, sondern vielmehr nur eine untergeord- nete Bedeutung zu, so ist die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Abweichung im bildlichen Gesamteindruck der beiden Marken sei wegen des bei der angegriffenen Marke zusätzlichen Wortbestandteils, der von dem darunter angeordneten Bildbestandteil ovalartig umrahmt sei, so stark, dass die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der Marken nicht bestehe, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

22

d) Das Bundespatentgericht ist weiter rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , dass eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken auch nicht wegen einer Übereinstimmung in ihrem Sinngehalt gegeben ist. Zwischen einer Wort /Bildmarke und einer Bildmarke kann zwar eine Verwechslungsgefahr wegen einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen bestehen. Wird der Gesamteindruck der Wort-/Bildmarke wie hier bei der angegriffenen Marke durch deren Wortbestandteil geprägt, so ist aber Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt der Zeichen, dass das Wort aus der Sicht der angesprochenen Durchschnittsverbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel; Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder). Diese Voraussetzung hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Zwar gebe der Wortbestandteil "coccodrillo", der in der italienischen Sprache "Krokodil" bedeute, den Sinngehalt der älteren Bildmarke erschöpfend wieder. Nach Ansicht des Bundespatentgerichts erschließt sich dieser Bedeutungsgehalt dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher jedoch nicht in naheliegender und ungezwungener Weise. Dem angesprochenen breiten Verbraucherpublikum, dem im wesentlichen nur gängige Basiswörter der italienischen Sprache geläufig seien, liege die Annahme fern, es handele sich bei dem Wort "coccodrillo" um das aus irgendeiner romanischen Fremdsprache stammende Wort für "Krokodil". Viel- mehr werde es darin eine Phantasiebezeichnung sehen, selbst wenn ein Bezug zu dem abgebildeten Tier hergestellt werde.

23

Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kann nicht angenommen werden, zwischen den Wörtern "coccodrillo" und "Krokodil" bestehe eine solche Ähnlichkeit in der Klangwirkung, dass der angesprochene Durchschnittsverbraucher in dem Wort "coccodrillo" unschwer die südländische Form des Wortes "Krokodil" erkennt und deshalb von einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen auszugehen ist.

24

e) Von einem Klangunterschied zwischen den Wörtern "coccodrillo" und "Krokodil" ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Allerdings vermag der Umstand, dass die Darstellung der älteren Bildmarke wörtlich als "Krokodil" bezeichnet wird, nur unter dem Gesichtspunkt einer - hier zu verneinenden - begrifflichen Verwechslungsgefahr Bedeutung zu erlangen. Eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit kommt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts bei einem Bildzeichen nicht in Betracht.

25

5. Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht bei der gegebenen Sachlage auch eine Verwechslungsgefahr im Sinne der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens dahingehend, dass die Zeichen zwar nicht miteinander verwechselt, aber demselben Inhaber zugeordnet werden, ebenso verneint wie eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei letzterer Art der Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar gleichfalls die Unterschiede zwischen den Marken, stellt aber einen organisatorischen oder wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Markeninhabern her (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling /Zweibrüder, m.w.N.).

26

a) Eine Verwechslungsgefahr durch die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn sich dem Verkehr aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder, m.w.N.). Dies setzt aber voraus, dass die Übereinstimmungen zwischen den Zeichen nicht lediglich eine allgemeine, nicht herkunftshinweisende rein assoziative gedankliche Verbindung bewirken, die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreicht (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 26 - Sabèl/Puma; BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder).

27

Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht angenommen, dass für den Verkehr im vorliegenden Fall sowohl wegen der Art der Einbindung des Krokodilmotivs in die Gesamtkombination der angegriffenen Marke als auch wegen der bildlichen Abwandlung des Motivs die Vorstellung fernliegt, die jüngere Marke sei gleichfalls ein Zeichen der Widersprechenden. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt der Umstand, dass auf dem hier betroffenen Markt vielfach von Bekleidungsherstellern neben der Hauptmarke eine sog. "junge Linie" mit einem wenig verfremdeten oder leicht abgewandelten "Logo" der teureren Linie angeboten wird, wegen der deutlichen Unterschiede zwischen der angegriffenen und der Widerspruchsmarke nicht zu einer anderen Beurteilung.

28

b) Aus demselben Grunde kann eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn nicht angenommen werden. Die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen sind so groß, dass sich für den Verkehr nicht der Eindruck aufdrängen kann, sie seien zur Kennzeichnung einer bestehenden Unternehmensverbindung aufeinander bezogen.

29

6. Fehlt es somit an einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so ist nicht nur der Widerspruchsgrund des § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sondern auch der von der Rechtsbeschwerde angeführte Widerspruchsgrund des § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

30

IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.11.2003 - 27 W(pat) 57/02 -

Tatbestand:

Der Kläger, ein eingetragener Verein, betreibt seit dem 1. Januar 1995 im Auftrag der Stadt München die überregionale Jugendkultureinrichtung "Festspielhaus" in München. Seit dieser Zeit tritt der Kläger mit Werbeanzeigen für seine Veranstaltungen in Münchener Zeitungen hervor. Er ist Inhaber der Marke Nr. 2 052 697 "FESTSPIELHAUS MÜNCHEN - KOBOLD e.V.", eingetragen am 22. Dezember 1993 für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veran-
staltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film /Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen". Er ist des weiteren Inhaber der nachfolgend abgebildeten Wort-/Bildmarke Nr. 397 30 568, eingetragen am 19. August 1997 für die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen ... " (es folgen ähnliche Angaben wie bei der Marke Nr. 2 052 697)

Der Beklagte wurde von der "Reactorhalle und C. -Gesellschaft" gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat München für Veranstaltungen jeweils freitags und samstags, und zwar für die Samstage erstmals ab 10. Mai 1997, für die Freitage ab 25. Juni 1997, in der Reactorhalle als Veranstalter benannt.
In Anzeigen in der Programmzeitschrift "I. München", auf Handzetteln und auf großen Plakaten wurde von Mai bis August 1997 für insgesamt 14 Veranstaltungen im Reactor, D. straße 33, unter der Bezeichnung "Festspielhaus" oder "Festspielhaus D. straße 33", später, bis ins Jahr 1998 hinein, auch unter der Bezeichnung "Schwabinger Festspielhaus" geworben.

Der Kläger hat darin eine Verletzung seiner Markenrechte und eines Rechts an der Bezeichnung "Festspielhaus", die er seit geraumer Zeit als Unternehmenskennzeichen benutzt habe, gesehen und geltend gemacht, der Beklagte sei für die Werbemaßnahmen verantwortlich, da er gegenüber dem Kreisverwaltungsreferat als Veranstalter gemeldet worden sei. Er hat Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Festspielhaus" in Alleinstellung und in Kombination mit anderen Wort- und Bildbestandteilen, insbesondere in der Form "Schwabinger Festspielhaus", sowie Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Bei der Bezeichnung "Festspielhaus" handele es sich um einen nicht schutzfähigen und freihaltungsbedürftigen Begriff, der auch als Unternehmenskennzeichen nicht unterscheidungskräftig sei.
Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemäß verurteilt.
Die Berufung ist im wesentlichen erfolglos geblieben, jedoch ist im Umfang einer teilweisen Klagerücknahme die Unterlassungsverurteilung hinsichtlich der Wörter "/oder in Kombination mit anderen Wort- und/oder Bildbestandteilen" entfallen und die Verurteilung zur Auskunftserteilung sowie die Schadensersatzfeststellung auf die Zeit ab dem 10. Mai 1997 beschränkt worden.
Auf die dagegen gerichtete Revision des Beklagten hat der Senat durch Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 das Urteil des Berufungsgerichts im
Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil des Beklagten erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung hat er auf die Berufung des Beklagten das Urteil des Landgerichts weiter abgeändert und die Klage auch insoweit abgewiesen (BGH GRUR 2002, 814 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus).
Mit seinem Einspruch beantragt der Kläger, unter Aufhebung des Versäumnisurteils die Revision des Beklagten zurückzuweisen. Der Beklagte beantragt , das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgründe:

Das Versäumnisurteil wird aufrechterhalten.
I. In dem Versäumnisurteil ist der Senat davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung durch den Beklagten nicht gegeben sei. Es fehle schon an der Grundvoraussetzung für deren Annahme, nämlich einer Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke zur Unterscheidung der in Frage stehenden Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen. Es sei aber auch eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Des weiteren stehe die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG der Annahme einer Markenverletzung entgegen.
II. 1. Die Rügen der Revisionserwiderung gegen die Verneinung der Ansprüche aus den eingetragenen Marken können schon deshalb keinen Erfolg haben, weil eine Markenverletzung jedenfalls wegen Fehlens einer Verwechs-
lungsgefahr zu verneinen ist. Der Senat ist davon ausgegangen, daß beide Klagemarken in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "Festspielhaus" geprägt seien. Die komplexe Wortmarke enthalte mehrere kennzeichnende Bestandteile, die vom Verkehr nach der allgemeinen Lebenserfahrung so aufgenommen würden, wie sie ihm entgegenträten, so daß sie gleichermaßen den Gesamteindruck der Marke bestimmten, ohne daß der Bestandteil "Festspielhaus", der dem Verkehr weniger kennzeichnend als vielmehr den Ort der Erbringung der fraglichen Dienstleistungen beschreibend erscheinen werde , prägend hervortrete.
Hiergegen wendet sich der Kläger in der Revisionserwiderung mit der Begründung, die angesprochenen Verkehrskreise hätten von einem "Festspielhaus" konkrete Vorstellungen etwa im Sinne eines Theaters, in dem Festspiele stattfänden. Diesen Vorstellungen entsprächen die Örtlichkeiten nicht, an denen der Kläger seine Veranstaltungen durchführe. Für die von ihm angebotenen und eingetragenen Dienstleistungen könne nicht von einer freihaltungsbedürftigen Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgegangen werden. Dem kann nicht beigetreten werden.
Der Kläger hat seine Klage auf die für ihn eingetragenen Marken gestützt , die u.a. für die Dienstleistungen "Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik, Spiel, Ausstellungen, Film-/Video-Produktion und -vorführung sowie Bewirtung von Gästen zu planen, organisieren und durchzuführen" eingetragen sind. Anhaltspunkte dafür, daß hierunter nur Veranstaltungen verstanden werden müßten, die keinesfalls in Theatern oder sonstigen Örtlichkeiten stattfinden, die dem vom Kläger herangezogenen Begriffsinhalt
entsprechen, sind nicht ersichtlich. Der Schutz der Marken erstreckt sich vielmehr auf die genannten Veranstaltungen jeder Art. Deshalb ist davon auszu- gehen, daß der Begriff "Festspielhaus" als beschreibende Angabe freihaltungsbedürftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, so daß aus Rechtsgründen von einer Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarken durch ihren jeweiligen Bestandteil "Festspielhaus" nicht ausgegangen werden kann.
Da demnach zwischen den Klagemarken und den angegriffenen Bezeichnungen nur eine geringe Markenähnlichkeit besteht und die Klagemarken allenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügen, scheidet eine Verwechslungsgefahr auch dann aus, wenn von einer Identität der Dienstleistungen, für die die Bezeichnungen verwendet werden, auszugehen ist.
2. In dem Versäumnisurteil hat der Senat ausgeführt, daß sich die geltend gemachten Ansprüche auch nicht aus §§ 5, 15 MarkenG wegen der Verletzung eines für den Kläger geschützten Unternehmenskennzeichens "Festspielhaus" oder einer Kombination dieser Bezeichnung mit anderen Angaben ergäben. Die Einwände, die der Kläger hiergegen mit der Revisionserwiderung erhebt, greifen nicht durch.

a) Soweit der Kläger ein Recht aus einer besonderen Geschäftsbezeichnung "Festspielhaus" geltend macht, fehlt es an deren originärer Schutzfähigkeit. Der Begriff "Festspielhaus" ist für Dienstleistungen im Zusammenhang mit kulturellen Darbietungen, wie sie zum Gegenstand der Tätigkeit des Klägers gehören, beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig. Der Kläger beschäftigt sich im wesentlichen mit kulturellen Darbietungen im weite-
sten Sinne, wie sie auch im Dienstleistungsverzeichnis der Klagemarken ent- halten sind. Die Revisionserwiderung macht zwar geltend, daß gerade die Art der vom Kläger angebotenen Dienstleistungen den Verkehr von der naheliegenden Annahme wegführten, die Bezeichnung "Festspielhaus" werde vom Kläger im sprachüblichen Sinn einer Angabe des Veranstaltungsorts benutzt. Hiervon kann indessen nicht ausgegangen werden.
Die Revisionserwiderung verweist in diesem Zusammenhang mit einer Gegenrüge auf das Vorbringen des Klägers, wonach er keine Opern- oder sonstigen Festspiele, sondern Veranstaltungen ganz anderer Art anbiete. Nach dem Klagevortrag handelt es sich dabei um Schauspielveranstaltungen mit Elementen aus Kabarett, Satire, Commedia dell'arte, Improvisationstheater, Variéte sowie Inszenierungen mit Beteiligung des Publikums. Doch auch für solche Veranstaltungen ist die Bezeichnung "Festspielhaus" als Angabe des Ortes der Darbietung beschreibend. Zwar erbringt der Kläger darüber hinaus auch weitere Dienstleistungen, die auf anderen kulturellen Gebieten liegen und für die die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht unbedingt das Verständnis einer Ortsangabe nahelegt. Dem Klägervortrag ist jedoch nicht zu entnehmen, daß die dem Theaterbereich zuzurechnenden Tätigkeiten dabei derart in den Hintergrund treten, daß der Verkehr die Bezeichnung "Festspielhaus" nicht mehr als Ortsangabe für die Theaterveranstaltungen, sondern als eine eigenständige Bezeichnung der anderen Angebote versteht.

b) Der Kläger kann für seine Bezeichnung auch nicht den Schutz einer Etablissementbezeichnung beanspruchen, also einer besonderen Geschäftsbezeichnung mit begrenztem örtlichen Schutzbereich. Denn auch insoweit müßte es sich entweder um eine unterscheidungskräftige Bezeichnung han-
deln, die ihrer Natur nach geeignet ist, für den Verkehr wie ein Name zu wirken (BGHZ 11, 214, 216 - KfA; BGH, Urt. v. 7.7.1976 - I ZR 113/75, GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel), oder um eine Bezeichnung, die Verkehrsgeltung genießt (§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
Dem Begriff "Festspielhaus" kommt auch als Etablissementbezeichnung nicht die notwendige Unterscheidungskraft zu. In der Rechtsprechung ist zwar anerkannt, daß auch landläufigen Wörtern Unterscheidungs- und Namensfunktion zugebilligt werden kann, wenn sie zu einem in der Umgangssprache unüblichen Gesamtbegriff kombiniert werden (BGH GRUR 1977, 165, 166 - Parkhotel). Von einer solchen Konstellation kann aber im Streitfall nicht ausgegangen werden; denn "Festspielhaus" ist bereits ein landläufiger Begriff, der dem Verkehr als Ort der Darbietung künstlerischer Leistungen geläufig ist und dem daher - auch als Etablissementbezeichnung - keine namensmäßige Unterscheidungskraft zukommt.
Die Revisionserwiderung macht zwar mit einer weiteren Gegenrüge geltend, die Bezeichnung "Festspielhaus" sei den angesprochenen Verkehrskreisen nach dem unstreitig gebliebenen Vortrag des Klägers "auch bekannt". Diesem Vorbringen lassen sich jedoch mangels hinreichend konkreter Angaben zur Bekanntheit und zu den maßgeblichen Verkehrskreisen die Voraussetzungen der Verkehrsgeltung nicht entnehmen, bei deren Vorliegen sich auch originär nicht schutzfähige Bezeichnungen für den Kennzeichenschutz nach §§ 5, 15 MarkenG qualifizieren können.
3. Schließlich bezieht sich die Revisionserwiderung auch erfolglos darauf , daß der Kläger seine Ansprüche in der Klageschrift auch auf §§ 1, 3 UWG
gestützt habe. Diesem Vorbringen ist nicht zu entnehmen, auf welchen konkreten Sachverhalt diese Ansprüche gestützt werden. Den Ausführungen des Klägers in der Klageschrift kann hierfür kein maßgeblicher Vortrag entnommen werden.
III. Danach war das Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten und waren dem Kläger die weiteren Verfahrenskosten aufzuerlegen (§ 91 Abs. 1 ZPO).
v. Ungern-Sternberg Starck Bornkamm
Pokrant Büscher

Tatbestand:

Der Kläger ist Verwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen der früheren Klägerin, eines Touristikunternehmens (im folgenden: Klägerin). Die Klägerin ist Inhaberin der am 20. Juni 1998 angemeldeten, für "Organisation, Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen; Planung, Organisation, Durchführung und Erfolgskontrollen touristischer Marketingunternehmen ; Vermittlung touristischer Zubehörartikel" am 13. Juli 1998 eingetragenen , farbigen (gelb, blau, orange) Wort-/Bildmarke Nr. 398 37 300

Die Beklagte verfügt in Nordrhein-Westfalen über ungefähr 4.000 Lottoannahmestellen , über die sie zum Teil auch Reisen vermittelt. Seit Oktober 1999 verwendet die Beklagte die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" in der Werbung.
Die Klägerin hat darin eine Verletzung ihrer Markenrechte gesehen. Sie hat die Ansicht vertreten, in ihrer Marke sei der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" prägend, den die Beklagte gleichlautend zur Kennzeichnung des Ange-
bots von Urlaubsreisen einsetze. Weiter hat sie vorgetragen, sie habe die Bezeichnung "URLAUB DIREKT" seit März 1998 umfangreich benutzt.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" Reisen und/oder Reiseprodukte anzubieten und/oder zu bewerben und/oder zu vertreiben und/oder unter dieser Bezeichnung als Reisevermittler aufzutreten, insbesondere auf ihrer Homepage im Internet und/oder in der Information für Annahmestellenleiter vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in der Information "Große URLAUB DIREKT Startkampagne" vom 26. Oktober 1999 (nur soweit im Fließtext enthalten) und/oder in Radiospots und/oder in der Antwortkarte zum Flyer "Besser braungebrannt als abgebrannt" und/oder in "G. " Nr. 43 vom 3. November 1999 Seite 10 (nur soweit im Fließtext enthalten) geschehen.
Weiter hat die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie verwende "URLAUB DIREKT" rein beschreibend zur Bezeichnung einer direkten Buchungsmöglichkeit.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung der Kläger beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für begründet erachtet und dazu ausgeführt :
Dem Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" komme eine das Gesamtzeichen der Klägerin prägende Kennzeichnungskraft zu. Die Bedeutung der Wörter "URLAUB" und "DIREKT" sei in der Kombination für die von der Klägerin angebotenen Dienstleistungen nicht beschreibender Natur. Der Sinngehalt von "URLAUB DIREKT" sei nicht eindeutig zu ermitteln. Mit dem Begriff könne gemeint sein, der Interessent brauche nur seinen Urlaubswunsch zu äußern, um ein komplettes Urlaubspaket zu erhalten oder es bestehe eine Buchungsmöglichkeit direkt an Ort und Stelle ohne eine Vermittlungstätigkeit. Weiter könne die Aussage dahin verstanden werden, es sei eine sofortige Buchung möglich. Mit dem von ihr geltend gemachten Freihaltebedürfnis könne die Beklagte im Markenverletzungsstreit nicht gehört werden. Der Schutzumfang der Klagemarke erfahre auch keine Einschränkung, weil er sich nicht an eine beschreibende Angabe anlehne. Vielmehr verfüge der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke über normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung durch Drittkennzeichen sei nicht erfolgt.
Der Wortbestandteil sei die einfachste Möglichkeit zur Benennung der Klagemarke und präge deren Gesamteindruck, während der Bildbestandteil nur als graphisches Beiwerk ohne mitprägende Bedeutung wahrgenommen werde. Da die Bezeichnung der Beklagten mit dem prägenden Bestandteil der Klage-
marke übereinstimme und beide Parteien identische Dienstleistungen anböten, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung des die Klage abweisenden erstinstanzlichen Urteils.
1. Das Berufungsgericht ist, ohne dies auszuführen, ersichtlich von einer markenmäßigen Verwendung des Begriffs "URLAUB DIREKT" in der Werbung der Beklagten ausgegangen. Dieser Tatbestand ist auch der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen.
2. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen farbigen Wort-/Bildmarke der Klägerin und der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnli chkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähn lichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichke it der Zeichen und umgekehrt oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS).


b) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist (u.a. Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen ), und dem von der Beklagten mit "URLAUB DIREKT" bezeichneten Angebot von Reisen hat das Berufungsgericht Dienstleistungsidentität angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Koll isionszeichen ausschließlich auf den Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke abgestellt hat.
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Dieser kann bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus). Davon, daß die Bildbestandteile die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht mitprägen, kann entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht ausgegangen werden.
aa) Zu Recht macht die Revision geltend, daß die graphischen und farblichen Elemente den bildlichen Gesamteindruck der Klagemarke mitbestimmen. Die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens prägen dessen Gesamteindruck bei der visuellen Wahrnehmung im Regelfall mit, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende graphische Gestaltung (Verzierung) handelt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Von einer
nicht ins Gewicht fallenden, nichtssagenden farblichen und graphischen Gestaltung ist bei der Klagemarke nicht auszugehen. Der gegenteiligen Beurteilung des Berufungsgerichts kann nicht beigetreten werden. Denn die Klagemarke ist auffällig bildlich gestaltet. Die Wortbestandteile weisen eine unterschiedliche Schrift und Farbe auf. Der Hintergrund ist farblich zweigeteilt und kontrastiert mit der Farbe der Wortbestandteile. Im rechten Bereich der Klagemarke findet sich eine rechteckige Umrahmung, in deren Inneren in unterschiedlichen Farben Wellen angedeutet sind. Schließlich ist die Klagemarke in auffälligen Farben (gelb, blau, orange) ausgestaltet.
bb) Bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-/Bildmarken ist regelmäßig von dem Erfahrungssatz auszugehen, daß der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGHZ 139, 340, 348 - Lions; BGH, Beschl. v. 11.2.1999 - I ZB 33/96, GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH GRUR 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß dem Wortbestandteil für sich genommen nicht wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen wäre (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, zum Abdruck in BGHZ 156, 112 vorgesehen ).
Die Annahme des Berufungsgerichts, der Wortbestandteil "URLAUB DIREKT" der Klagemarke sei für die Dienstleistungen, die das Berufungsgericht der Verwechslungsprüfung zugrunde gelegt hat (Durchführung und Vermittlung von touristischen Leistungen und Teilleistungen), unterscheidungskräftig und nicht freizuhalten, hält auch unter Anlegung des gebotenen großzügigen Maß-
stabs bei der Beurteilung der Unterscheidungseignung eines Zeichens der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Zu Recht macht die Revision geltend, daß der Bezeichnung "URLAUB DIREKT" jegliche Unterscheidungskraft fehlt, weil sie die konkreten Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen beschreibt (vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch ; Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 f. = WRP 2003, 1429 - Cityservice). "URLAUB DIREKT" besagt in nicht unüblicher schlagwortartiger Begriffsbildung, daß die angesprochenen Verkehrskreise die angebotene Reiseleistung unmittelbar buchen oder beziehen können. An dem ausschließlich beschreibenden Bezug der Wortkombination "URLAUB DIREKT" ändern die vom Berufungsgericht ermittelten verschiedenen Bedeutungsinhalte nichts. Diese beziehen sich lediglich auf die verschiedenen Möglichkeiten, wie die derart bezeichnete Dienstleistung erbracht werden kann (unmittelbarer Erhalt eines kompletten Urlaubspakets, Buchungsmöglichkeit an Ort und Stelle ohne Vermittlungstätigkeit , sofortige Buchungsmöglichkeit, Möglichkeit zum sofortigen Urlaubsantritt), ohne den beschreibenden Charakter aufzuheben.
cc) Die Wortkombination "URLAUB DIREKT" als solche hat keine Kennzeichnungskraft ; sie kann keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH GRUR 2002, 814, 815 - Festspielhaus I; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder ). Für einen selbständigen Schutz als Marke kraft Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) ist im Streitfall nichts geltend gemacht worden. Auch die Revisionserwiderung erinnert hierzu nichts.
dd) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit stehen sich die aus Wortund Bildbestandteilen bestehende Klagemarke und die von der Beklagten ver-
wandte Bezeichnung "URLAUB DIREKT" gegenüber. Anders als das Berufungsgericht angenommen hat, das von einer Übereinstimmung des prägenden Bestandteils der Klagemarke mit der angegriffenen Bezeichnung ausgegangen ist, ist der Prüfung der Verwechslungsgefahr danach nur eine Zeichenähnlichkeit zugrunde zu legen. Diese ist im Hinblick darauf, daß die Wort-/Bildmarke der Klägerin nicht nur durch die Wortbestandteile, sondern auch durch die graphische und farbliche Gestaltung bestimmt wird, im Verhältnis zu der angegriffenen Bezeichnung "URLAUB DIREKT" als gering einzustufen.
3. Im Hinblick auf den Mangel der prägenden Wirkung des Wortbestandteils "URLAUB DIREKT" in der Klagemarke ist trotz der vorliegenden Dienstleistungsidentität eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Bornkamm Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Der Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E. A. B. handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- und Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "BIG", die am 20. März 1973 als durchgesetztes Zeichen für "Plastikspielwaren" eingetragen wurde.
Die Klägerin beschäftigt sich mit dem Vertrieb von durch Funk ferngesteuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertrieb sie über das Handelsunternehmen A. ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unter der Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klägerin war die Firma L. in Hamburg. Der Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Verletzung seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunternehmen A. erwirkte er eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Nürnberg -Fürth. Gegen den Transporteur L. scheiterte er mit einem entsprechenden Antrag vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf.
Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin zunächst Feststellung begehrt , daß der Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren Abnehmern Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, und daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus entsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren Schaden beziffert und beantragt,
den Beklagten zu verurteilen,
1. in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen;
2. an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der Bezeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.
Widerklagend hat er beantragt,
die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen , es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnungen
"Big Bluster"
und/oder
"Big Buffalo"
(jeweils gleichgültig in welcher Schreibweise) zu benutzen.
Er hat des weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung bezüglich der entsprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klägerin geltend gemacht.
Während des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 für den Beklagten zwei weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Büffel" eingetragen worden. Darauf hat die Klägerin den Widerklageantrag auf Unterlassung insgesamt und die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.
Im übrigen ist die Klägerin der Widerklage entgegengetreten.
Das Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den mit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und die Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage hat es im Umfang des erklärten Anerkenntnisses, bezüglich der Auskunftserteilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997, entsprochen und die Widerklage im übrigen abgewiesen.
Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und sein Widerklagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage für dem Grunde nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schadensersatz über den anerkannten Teil hinaus für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:
Aus der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach allen Umständen des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von normaler Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch der entsprechenden
Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine darüber hinausgehende gesteigerte Kennzeichnungskraft habe der Beklagte nicht schlüssig vorgetragen. Bezüglich der Markenähnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unternehmenskürzel "BIG" könne den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "big bluster" prägen, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts im Sinne von "groû, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Unterscheidungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsbedürfnis bestehe.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens komme nicht in Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters die erforderliche Originalität fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten Tatsachengrundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem Unternehmenskürzel des Beklagten einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen Bezeichnungen andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint.

a) Es ist bei der Prüfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daû die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-
tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.).
Allerdings sind die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, daû diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während es an anderer Stelle seiner Begründung den Standpunkt eingenommen hat, eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft geführt habe , sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanz zugunsten des Beklagten von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu treffen, Warenidentität unterstellt. Hiervon ist auch für das Revisionsverfahren auszugehen.
Im Rahmen der Prüfung der Markenähnlichkeit ist das Berufungsgericht in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil
"Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch "Big Bluster" bzw. "Big Buffalo" geprägt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prägung des Gesamteindrucks komme es bei einem jüngeren Zeichen, in dem die ältere Kennzeichnung identisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem jüngeren Zeichen nicht derart auf- oder untergegangen sei, daû er beim Verkehr die Erinnerung an die ältere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im Gegensatz zur ständigen Rechtsprechung des Senats (BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139, 340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je m.w.N.), von der das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist. Die Revision berücksichtigt bei ihrer Auffassung nicht ausreichend, daû es für die Frage der Ähnlichkeit zweier Marken nicht auf eine bloûe durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte Assoziation zur älteren Marke ankommt, sondern daû eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren und der jüngeren Marke gegeben sein muû. Nichts anderes besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbindungbringens , die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keinen eigenen Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des Begriffs der Verwechslungsgefahr näher bestimmen soll (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gestützt, daû der Be-
standteil "Big", der die Bedeutung von "groû", "dick", "stark" oder "wichtig" habe , deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeichnend verstanden werde. Der Bestandteil präge die Bezeichnungen weder ausschlieûlich noch überwiegend.
Das beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, für die Prägung des Gesamteindrucks genüge es, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine gewisse eigenständige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe und nicht derart untergegangen sei, daû er in dem Gesamtzeichen aufgehört habe, für den Verkehr die Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen. Auch mit dieser Auffassung vernachlässigt die Revision das Erfordernis einer durch den Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen Markenähnlichkeit. Nach der Rechtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmen des Gesamteindrucks in der Regel noch nicht für die Annahme aus, die anderen Markenbestandteile könnten für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, daû sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA). Viel weniger kann eine gewisse eigenständige Stellung des fraglichen Bestandteils ausreichen, um den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens in der von der vorangehend angeführten Rechtsprechung geforderten Weise zu bestimmen.
Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es gemäû der Unterstellung durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch in der Revisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke zu unterstellen ist. Denn die Markenähnlichkeit zwischen "BIG" und der in sei-
ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering, um eine Gefahr, daû der Verkehr die eine Marke fälschlich für die andere hält, bejahen zu können.

b) Auch soweit das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten gemäû § 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen Unternehmenskürzel "BIG" verneint hat, kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsachengrundlage nicht für rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammenhang kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennähe der Parteien, der Ähnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmensbezeichnung des Beklagten bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001, 307 - CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daû das Berufungsgericht bei unterstellter Branchenidentität und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "BIG" die geringe Ähnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung "Big Bluster" für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen lassen, läût Rechtsfehler nicht erkennen.
2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeichnungskraft von "BIG" ergebe, daû dieses Zeichen nicht geeignet sei, als Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg.
Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im Revisionsverfahren von Warenidentität und von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer solchen Schluûfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist,
insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort benutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter Hinweis auf diese Tatsachen und auf seine hohen Umsätze unter Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäû fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die angegriffene Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenständiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberstehenden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie.
Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt steht nicht entgegen, daû der Beklagte nicht aus einer oder mehreren Marken aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. Voraussetzung für die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an dem Stammbestandteil, sei es, daû dieses in einem oder mehreren Zeichen der Serie besteht, sei es, daû der Stammbestandteil für sich kennzeichenrechtlichen Schutz genieût und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall, oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestandteil werde vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie angesehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 - STEPHANSKRONE I).
Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts eines beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groû", "dick", "stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen könne, die Eignung aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden.
Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft, der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unterscheidungskraft , weil das Wort in der Bedeutung von "groû", "dick", "stark", "wichtig" auch dem deutschen Verkehr geläufig sei (vgl. zu einem Eigenschaftswort als Marke: BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001, 1445, 1446 = MarkenR 2001, 408 - INDIVIDUELLE).
Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daû der Beklagte unter Bezugnahme auf vorgelegte Unterlagen ausführlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil "BIG" bereits als Stammbestandteil für eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen kombiniert sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "BIG" sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der Beklagte den Verkehr tatsächlich an "BIG" als Stammbestandteil einer Serie gewöhnt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bundesgerichtshofes "STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaût sich, weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der abstrakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als Stammbe-
standteil für eine Zeichenserie und stellt allein für diesen Fall Anforderungen im Sinne einer gewissen Originalität des Bestandteils.
3. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht, sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und dabei das entsprechende Vorbringen des Beklagten einschlieûlich des Vortrags zur Bekanntheit des Zeichens "BIG" zu berücksichtigen haben, dessen Übergehen die Revision rügt.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin, die als "Bank 24 AG" firmiert, ist eine sogenannte Direktbank , die ihre per Telefon, Telefax oder PC/Btx erreichbare Geschäftstätigkeit im September 1995 aufgenommen hat. Sie ist Inhaberin der für "Finanzwesen" am 31. März 1995 angemeldeten und am 4. August 1995 eingetragenen Wort-/ Bildmarke Nr. 395 13 986 gemäß der nachfolgenden Darstellung

und der entsprechenden am 31. März 1995 angemeldeten und am 18. Juli 1995 für "Finanzwesen" farbig eingetragenen Bildmarke Nr. 395 13 987.
Darüber hinaus verfügt die Klägerin über eine Reihe anderer mit der Zahl "24" zusammengesetzter oder diese Zahl in Alleinstellung darstellender eingetragener Zeichen, die teils früher, teils später angemeldet worden sind.
Die Beklagten betrieben unter der Bezeichnung "immobilien 24" seit Oktober 1995 im Internet eine bei Kauf oder Miete von Anbietern und Nachfragern von Immobilien nutzbare Immobiliendatenbank. Der Beklagte zu 1 war zugleich Inhaber der am 29. März 1996 angemeldeten und am 3. Dezember 1996 eingetragenen Wortmarke "IMMOBILIEN 24". Die Eintragung ist für eine größere Anzahl von Waren der Klasse 16 sowie von Dienstleistungen der
Klassen 35 und 38 erfolgt, darunter "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung ('elektronische Zeitung'), insbesondere Übertragung und Verbreitung von Werbeinseraten Dritter auf dem Gebiet des Immobilienwesens in elektronischen Kommunikationsnetzen ; Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens". Ihre Beteiligung an dem Datenbankunternehmen nebst dem Recht an der Marke haben die Beklagten nach Zustellung der Klage an ein drittes Unternehmen veräuûert.
Die Klägerin sieht in dem Betrieb der Datenbank eine Verletzung ihrer Marken und ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat vorgetragen, sie habe das Zeichen "BANK 24" durch einen auûerordentlich hohen Werbeaufwand bereits im Jahre 1995, erst recht aber in den folgenden Jahren, zu einem hohen Bekanntheitsgrad geführt. Die Beklagten hätten einen hierdurch begründeten Ruf und die Wertschätzung ihres, der Klägerin, Unternehmens für ihre gewerbliche Betätigung ausgenutzt. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr, zumal die angesprochenen Verkehrskreise die auf Immobilien bezogene Tätigkeit der Beklagten mit ihrer, der Klägerin, Geschäftstätigkeit in Verbindung brächten, denn als Bankunternehmen finanziere sie auch Immobiliengeschäfte. Im Verhalten der Beklagten liege auch ein Verstoû gegen § 1 UWG.
Die Klägerin hat beantragt,
1. die Beklagten unter Androhung von Ordnungsgeld zu verurteilen , es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die von ihnen im Internet betriebene Immobiliendatenbank mit der Kennzeichnung "IMMOBILIEN 24" zu bewerben, insbesondere wenn dies geschehe wie in den als Anlage K 4 vorgelegten InternetComputerausdrucken ;
2. den Beklagten zu 1 darüber hinaus zu verurteilen, in die Löschung der Marke "IMMOBILIEN 24", Register-Nr. 396 15 734, einzuwilligen.
Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben eine Verwechslungsgefahr , vor allem eine Zeichen- und Dienstleistungsähnlichkeit sowie auch die behauptete Kennzeichnungskraft und Verkehrsbekanntheit der Kennzeichen der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche mangels einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Zeichen für unbegründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:
Ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch i.S. von § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei mangels einer Verwechslungsgefahr zu verneinen. Es fehle bereits an einer Ähnlichkeit der durch die einander gegenüberstehenden Zeichen erfaûten Dienstleistungen. Die Beklagten betrieben unter der eingetragenen Marke "IMMOBILIEN 24" eine in das Internet eingestellte Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten könnten. Damit bewegten sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld, das von der durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigung auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Selbst wenn es so anzusehen wäre, als ob die Beklagten auch Immobiliengeschäfte vermittelten, entstünde keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche im markenrechtlichen Sinne lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden.
Auch eine Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit der Klagemarke sei zu verneinen. Da nur die Gesamtbezeichnung "BANK 24" für den im Verkehr entstehenden Eindruck prägend sei, nicht jedoch einzelne Bestandteile, weiche das Gesamtzeichen "IMMOBILIEN 24" hiervon ersichtlich ab.
Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens sei ebenfalls zu verneinen. Die Klägerin habe nicht vorgetragen, daû sich im Zeitpunkt , in dem die Beklagten die Benutzung des Zeichens im Oktober 1995 aufgenommen hatten, durch Gewöhnung im Verkehr bereits die Vorstellung einer von ihr, der Klägerin, verwendeten Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Sie habe erst Mitte des Monats September 1995 damit begonnen, unter ihrem Zeichen "BANK 24" im Fernsehen zu werben; in überregionalen und regionalen Zeitungen habe sie erst seit November 1995 Leistungen unter den Zeichen "Kombi 24", "Anlage 24" und "Cash Spar 24" beworben. In so kurzer Zeit könne sich bei den durch das sogenannte Direktbanking angesprochenen Verkehrskreisen noch nicht die Vorstellung von einer serienmäûigen Verwendung des Zeichenbestandteils "24" verfestigt haben.
Wegen der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit komme auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne in Betracht.
Einen Schutz der Klagemarke unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer Ausnutzung des Rufs oder der Wertschätzung einer bekannten Marke gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG könne die Klägerin nicht beanspruchen. Insoweit fehle es schon an der erforderlichen Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke und dem beanstandeten Zeichen. Des weiteren könne nicht festgestellt werden, daû sich die Klagemarke bei Beginn der Kollisionslage im Oktober 1995 bereits zu einer im Inland bekannten Marke entwickelt gehabt habe.
Auch aus ihrer Unternehmenskennzeichnung stehe der Klägerin der Unterlassungsanspruch nicht zu. Es fehle insoweit ebenfalls sowohl an einer Zeichenähnlichkeit als auch an der erforderlichen Branchennähe. Für das Un-
ternehmenskennzeichen sei des weiteren keine Bekanntheit feststellbar, die den Anforderungen des § 15 Abs. 3 MarkenG, bezogen auf den Beginn der Kollisionslage, entspreche. Schlieûlich sei der Unterlassungsanspruch auch nicht nach § 1 UWG gerechtfertigt.
Mangels Dienstleistungsähnlichkeit und mangels Zeichenähnlichkeit bestehe auch kein Löschungsanspruch gegenüber dem Beklagten zu 1.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.
1. Das Berufungsgericht hat den aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG geltend gemachten Unterlassungsanspruch versagt. Das erweist sich als nicht frei von Rechtsfehlern.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Danach kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und umgekehrt sowie durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgeglichen werden (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, WRP 2001, 1447, 1448 f. - Ichthyol, m.w.N.).

a) Das Berufungsgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen den von der Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und den von den Beklagten erbrachten Dienstleistungen mittels ihrer in das Internet eingestellten Datenbank, in der private und gewerbliche Nutzer Immobilien zum Kauf oder zur Miete anbieten und an solchen Angeboten Interessierte sich unterrichten können, verneint. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Bei der Auslegung des Begriffs der Dienstleistungsähnlichkeit i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - es handelt sich bei dieser Bestimmung um die unmittelbare Übernahme der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL - ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften auch der Inhalt des 10. Erwägungsgrundes zur Markenrechtsrichtlinie heranzuziehen (EuGH Slg. 1998, I-5507 Tz. 15 = GRUR 1998, 922 - Canon). Dort heiût es, daû es der Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten, wobei der Schutz im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Dienstleistungen absolut ist, sich aber ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marken und der jeweiligen Dienstleistungen erstreckt. Dabei ist es erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit auch bezüglich der Dienstleistungen im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 15 - Canon; BGH, Beschl. v. 21.1.1999 - I ZB 15/94, GRUR 1999, 731, 733 = WRP 1999, 928 - Canon II). Bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen , die das Verhältnis zwischen den Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistung, das heiût der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung, und die Vorstellung des Verkehrs , daû die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht
werden (BGH, Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).
Das Berufungsgericht hat angenommen, daû sich die Beklagten auf einem Tätigkeitsfeld bewegten, das von den durch die Klägerin ausgeübten gewerblichen Betätigungen auf dem Gebiet des Finanzwesens grundverschieden sei. Die Beklagten stellten dem interessierten Verkehr ein elektronisch abrufbares Informationsmedium auf dem Immobiliensektor zur Verfügung, betätigten sich jedoch selbst nicht einmal als Immobilien- oder Wohnungsvermittler, ebensowenig wie sie aus dem Nachweis und/oder der Vermittlung von Kaufoder Mietverträgen bei Immobilien gewerbliche Einkünfte erzielten. Selbst wenn die Beklagten Immobiliengeschäfte vermittelten, würde das keine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen einer derartigen Betätigung und den durch die Klagemarke erfaûten Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens herbeiführen. Eine Berührung der Dienstleistungsbereiche lasse sich vor allem nicht unter dem von der Klägerin hierfür ausschlieûlich herangezogenen Gesichtspunkt begründen, sie finanziere unter anderem Immobiliengeschäfte von Kunden. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand; sie verstöût gegen die allgemeine Lebenserfahrung.
Allerdings hat das Berufungsgericht zutreffend die Kennzeichnungskraft der Klagemarke, insbesondere ihre Bekanntheit, bei der Beurteilung der Dienstleistungsähnlichkeit unberücksichtigt gelassen. Das entspricht - entgegen der Auffassung der Revision - der verbindlichen Auslegung der Vorschrift des Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 24 - Canon).
Das Berufungsgericht hat aber rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen , daû gerade Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens und solche auf dem Gebiet des Immobilienwesens eine enge Beziehung zueinander haben. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, daû Banken nicht nur traditionsgemäû bei der Finanzierung von Immobiliengeschäften maûgeblich beteiligt sind, sondern sich insbesondere auch selbst auf dem Gebiet des Immobilienwesens geschäftlich betätigen. Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung des weiteren vernachlässigt, daû zwar im heutigen Geschäftsleben in vielen gewerblichen Branchen eine bankenmäûige Finanzierung stattfindet, daû jedoch angesichts der regelmäûig erheblichen Preise allein auf dem G ebiet der Immobiliengeschäfte eine bankenmäûige Finanzierung vor allem auch im Bereich des privaten Immobilienerwerbs den Regelfall darstellt. Bei dieser Sachlage und unter Berücksichtigung der erwähnten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nach der die Frage der Dienstleistungsähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, hätte das Berufungsgericht eine - möglicherweise nur geringe - Dienstleistungsähnlichkeit nicht verneinen dürfen.
Deshalb kann die Verneinung einer Verwechslungsgefahr allein wegen fehlender Dienstleistungsähnlichkeit (vgl. BGH, Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 165 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB) keinen Bestand haben.

b) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr auch verneint, weil es an einer Markenähnlichkeit fehle. Das kann zwar im Ausgangspunkt nicht beanstandet werden, weil auch das Tatbestandsmerkmal einer Markenähnlichkeit i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unabdingbare Vorausset-
zung der Annahme einer Verwechslungsgefahr ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 247 = WRP 1999, 196 - LIBERO). Die Annahme einer absoluten Markenunähnlichkeit zwischen der Klagemarke "BANK 24" und der angegriffenen Bezeichnung "IMMOBILIEN 24" verstöût aber - auch unter Berücksichtigung der vom Berufungsgericht unbeanstandet getroffenen Feststellung, die Klagemarke werde in ihrem Gesamteindruck nicht von dem Bestandteil "24" geprägt - gegen die allgemeine Lebenserfahrung. Das Berufungsgericht hätte bei seiner Beurteilung die Übereinstimmung der Bezeichnungen in ihrem jeweiligen Bestandteil "24" nicht unberücksichtigt lassen und eine hierdurch bewirkte - wenn auch geringe - Markenähnlichkeit nicht verneinen dürfen.

c) Mit der Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat sich das Berufungsgericht - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt folgerichtig - nicht beschäftigt und unmittelbar hierzu Feststellungen nicht getroffen. Es hat sich allerdings im Zusammenhang mit der Prüfung einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens und des erweiterten Schutzes der bekannten Marke mit der Bekanntheit der Klagemarke befaût und diese verneint. Es hat dabei als maûgeblichen Zeitpunkt für die Kollisionsprüfung Oktober 1995 zugrunde gelegt, weil die Beklagten damals erstmals im Internet mit der angegriffenen Bezeichnung aufgetreten seien. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.
Da sich dem Unterlassungsantrag nicht ohne weiteres entnehmen läût, daû die Klägerin nur eine bestimmte Verwendungsweise der angegriffenen Bezeichnung durch die Beklagten verboten wissen will, ist in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daû die Klägerin jede Verwendungsweise, nämlich nicht nur die Verwendung als Marke, sondern auch die Verwendung als geschäftli-
che Bezeichnung, sei es als Unternehmenskennzeichen, sei es als Werktitel, angreift. Deshalb ist, um die Kennzeichnungskraft der Klagemarke für den maûgeblichen Kollisionszeitpunkt zutreffend bestimmen zu können, für jede der vorerwähnten Verwendungsweisen auch dieser Zeitpunkt zu bestimmen.
(1) Für die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als Marke kommt es, entgegen der Annahme des Berufungsgerichts, nicht auf den Zeitpunkt des ersten Aufeinandertreffens der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen auf dem Markt, also auf Oktober 1995, an. Da es im Markenrecht kein Vorbenutzungsrecht gibt, ist in einem Verletzungsfall regelmäûig zu prüfen , ob im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr gegeben sind. Im Streitfall ist allerdings , weil der Beklagte zu 1 selbst Inhaber der Marke "IMMOBILIEN 24" ist, von dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser jüngeren Marke auszugehen. Schon mit dem Zeitpunkt der Anmeldung dieser Marke und der dadurch bewirkten Zuerkennung eines Anmeldetages i.S. des § 33 Abs. 1 MarkenG war der angemeldeten Marke ein Zeitrang i.S. von § 6 Abs. 2 MarkenG zugeordnet worden, der für die Frage der Kollision maûgeblich ist.
Bezogen auf den danach maûgebenden Kollisionszeitpunkt 29. März 1996 ist auf der Grundlage des - bestrittenen - Klagevorbringens von einer nicht unerheblichen Bekanntheit der Klagebezeichnung auszugehen. Nach der von der Klägerin vorgelegten Infratest-Umfrage hätte ihre Bezeichnung bereits im November/Dezember 1995 einen Bekanntheitsgrad von insgesamt 49 % erreicht. Eine indizielle Bedeutung könnte auch dem unter Beweis gestellten Vorbringen der Klägerin zukommen, daû sie allein im letzten Quartal des Jah-
res 1995 ca. 15,63 Mio. DM für TV-Werbung und 6,2 Mio. DM für Anzeigenwerbung ausgegeben habe.
(2) Bezüglich der Verwendung der angegriffenen Bezeichnung als geschäftliche Bezeichnung i.S. von § 5 Abs. 1 MarkenG wird das Berufungsgericht zu prüfen haben, ob in dem erstmaligen Auftritt der Beklagten im Internet eine Benutzung der angegriffenen Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG gelegen hat. Nur wenn dies festzustellen ist und in der Internet-Präsentation nicht nur die angebotene Dienstleistung individualisiert worden ist, wofür der als Unternehmensangabe zu verstehende Hinweis auf die Beklagten auf deren Homepage sprechen könnte, müûte insoweit Oktober 1995 als der maûgebliche Kollisionszeitpunkt zugrunde gelegt werden.
Hiervon wäre ebenfalls auszugehen, sofern - was das Berufungsgericht bisher nicht festgestellt hat - in dem Internet-Auftritt der Beklagten die Inbenutzungnahme der angegriffenen Bezeichnung als Werktitel i.S. von § 5 Abs. 3 MarkenG gelegen haben sollte.

d) Das Berufungsgericht hat - auf der in der Revisionsinstanz zu unterstellenden Tatsachengrundlage - zutreffend eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne verneint. Angesichts des beschreibenden Inhalts des Wortbestandteils "BANK" und der beschreibenden Anklänge und Deutungen im Sinne einer Verfügbarkeit der Dienstleistungen während 24 Stunden, die von der Klägerin selbst für den Bestandteil "24" angegeben worden sind, hat es eine Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarke allein durch diese Zahl verneint und hieraus abgeleitet, daû die zwischen den Bezeichnungen "BANK 24" und "IMMOBILIEN 24" bestehenden geringen Übereinstimmungen eine Verwechs-
lungsgefahr im engeren Sinne nicht zu begründen vermögen. Hiergegen wendet sich die Revision im einzelnen nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.
Ohne Erfolg macht die Revision geltend, es bestehe die Gefahr einer mittelbaren gedanklichen Verwechslung der sich gegenüberstehenden Zeichen , weil die beschreibenden Zeichenbestandteile "BANK" einerseits und "IMMOBILIEN" andererseits begrifflich ähnlich seien. Mit ihrer Auffassung verläût die Revision den Bereich einer tatsächlich gegebenen Verwechslungsgefahr und macht im Ergebnis eine bloûe allgemeine Assoziation zum Anhaltspunkt für eine von ihr gesehene Verwechslungsgefahr. Das steht im Gegensatz zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes, nach der insbesondere der Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der Grad der Ähnlichkeit der Marken unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zur Beantwortung der Frage einer Verwechslungsgefahr heranzuziehen ist. Diese muû auch tatsächlich festgestellt werden; sie darf weder nur vermutet werden (EuGH Slg. 2000, I4861 Tz. 34 = GRUR Int. 2000, 899 - Marca Mode/Adidas) noch reicht eine allgemeine Assoziation (BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 - STEPHANSKRONE I), wie sie von der Revision geltend gemacht wird.
Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint. Es ist dabei davon ausgegangen, daû sich bei Aufnahme der Benutzung des angegriffenen Zeichens im Oktober 1995 noch keine Serie mit dem Stammbestandteil "24" herausgebildet habe. Das greift die Revision mit Erfolg an.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 - Sàbel/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone; Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 10). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen , die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 22.11.2001 - I ZR 111/99 - BIG, Umdr. S. 11 m.w.N.). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren oder Dienstleistungen zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Waren- oder Dienstleistungsarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer solchen Schluûfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier die Klägerin nach ihrer vom Berufungsgericht bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "24" - mit demselben Zeichenbestandteil innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist. Ob die Klägerin im Tatsächlichen diese Voraussetzungen zu dem hier maûgebenden Kollisionszeitpunkt erfüllt hat - das haben die Beklagten in Abrede gestellt -,
wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren zu prüfen haben.
Dabei kommt es in diesem Zusammenhang - wie oben zu II. 1. c) (1) ausgeführt - nicht auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung der angegriffenen Kennzeichnung durch die Beklagten an, sondern auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke des Beklagten zu 1, den 29. März 1996.
Das macht die Revision zutreffend zum Ausgangspunkt ihrer Rüge. Zur tatsächlichen Lage und zur Bekanntheit eines Stammbestandteils "24" in diesem Zeitpunkt hat das Berufungsgericht Feststellungen bisher nicht getroffen. Insoweit ist für die Revisionsinstanz der Vortrag der Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 15. September 1997 als richtig zu unterstellen, daû die Klägerin Inhaberin von neun Marken mit dem Zeitrang vom 15. Mai 1995 ist, die in der Weise gebildet sind, daû einem beschreibenden Wortbestandteil die Zahl "24" zugefügt ist (z.B. Depot 24, Dispo 24, Konto 24) und diese im Geschäftsverkehr benutzt hat (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone).
2. Bei dem gegebenen Sach- und Streitstand lieûe sich auch noch nicht abschlieûend entscheiden, ob der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch unter dem Gesichtspunkt der Ausnutzung des Rufs und der Wertschätzung der - nach ihrem Vortrag - bekannten Marke "BANK 24" nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zusteht. Sofern es darauf ankommen sollte, würde das Berufungsgericht auch insoweit weitere Feststellungen, insbesondere zur Bekanntheit, zu treffen haben.
3. Soweit die Klägerin den Unterlassungsanspruch auch auf ihr Unternehmenskennzeichen "BANK 24" stützt (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG), kann auf die Ausführungen bezüglich der Klagemarke verwiesen werden. Für diese Klagegrundlage ergibt sich nichts maûgeblich anderes als für den Anspruch aus der Klagemarke. Insoweit ist die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, also einer in Anbetracht der übereinstimmenden Bestandteile der einander gegenüberstehenden Kennzeichen bestehenden Verkehrsvorstellung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den Parteien , nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, sofern - was bisher allerdings noch nicht festgestellt worden ist - von einer Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin auszugehen ist.
4. Das Berufungsgericht hat den von der Klägerin geltend gemachten Löschungsanspruch verneint, weil es sowohl an einer Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) als auch an einer unzulässigen Rufausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke der Klägerin (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) fehle. Auch diese Beurteilung kann keinen Bestand haben , weil im derzeitigen Verfahrensstadium eine Verwechslungsgefahr und damit ein Löschungsanspruch nach §§ 55, 51 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ebensowenig ausgeschlossen werden kann wie ein solcher nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
Insoweit wird das Berufungsgericht, soweit es darauf ankommen sollte, bei seiner erneuten Entscheidung zu beachten haben, daû - anders als bei der mit dem Unterlassungsanspruch angegriffenen konkreten Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Internet - die Frage der Waren-/Dienstleistungs-
ähnlichkeit nach den Eintragungen im Markenregister zu prüfen ist. Das Berufungsgericht wird demgemäû insbesondere zu beurteilen haben, ob die Ware "Druckereierzeugnisse" sowie die Dienstleistungen "Werbung", "Herausgabe von Werbetexten als Druckereierzeugnisse und/oder durch elektronische Datenübermittlung (©elektronische Zeitung©)" sowie "Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere auf dem Gebiet des Immobilienwesens", für die die angegriffene Marke Schutz genieût, mit den Dienstleistungen auf dem Gebiet des Finanzwesens, für die die Klagemarke eingetragen ist, als ähnlich zu erachten ist.
III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke Nr. 1 181 218 wie nachstehend dargestellt:

Die Marke genießt Schutz für "Datenverarbeitungsprogramme".
Die Beklagte vertreibt ein Datenverarbeitungsprogramm, das der Aufdeckung von Computerviren dient, unter der Bezeichnung "AntiVirus" in der nachfolgend (verkleinert) abgebildeten Aufmachung:

Die Klägerin hat hierin eine Verletzung ihrer Marke gesehen und die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.
Sie hat geltend gemacht, die Beklagte benutze die angegriffene Bezeichnung markenmäßig. Diese liege klanglich und schriftbildlich im engsten Ähnlichkeitsbereich ihrer Marke. Sie hat tatsächliche Verwechslungen in der Form behauptet, daß Telefonanrufe von Benutzern der Ware der Beklagten bei der Hotline der Klägerin angekommen seien.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und dazu ausgeführt:
Die Beklagte verwende die Bezeichnung "AntiVirus" in produktidentifizierender Weise zur Kennzeichnung ihrer Waren. Das ergebe sich daraus, daß im Eindruck des Verkehrs die Bezeichnung auf der Verpackung und ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung seien die Kennzeichnungskraft und der durch deren Grad vorgegebene Schutzumfang des Klagezeichens sowie der Ähnlichkeitsgrad der kollidierenden Bezeichnungen und der erfaßten Warenbereiche sowie eine Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren dergestalt zu berücksichtigen, daß ein geringer Schutzumfang durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Bezeichnungen oder des Warenbereichs kompensiert werde. Hieraus ergebe sich eine klangliche Verwechslungsgefahr, weil erfahrungsgemäß Endsilben eines Begriffs in der Aussprache untergehen könnten; auch werde ihnen in der Regel weniger Aufmerksamkeit zuteil als dem Wortanfang oder Wortstamm. Der Schutzumfang der Klagemarke reiche zwar nicht weit, weil sie an eine beschreibende Angabe angelehnt sei; auch dürfe nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe (Antivirus ) abgestellt werden. Maßgeblich bleibe aber der Gesamteindruck der in sieben Buchstaben und der Schreibweise übereinstimmenden Bezeichnungen. Die Beklagte schreibe ihre Bezeichnung ebenfalls mit großem Anfangsbuchstaben und großem Mittelbuchstaben und halte ebenso wie bei der Klagemarke
keinen Abstand zwischen zwei Wortteilen ein. Durch diese Übereinstimmungen dringe die Beklagte in den Schutzbereich der Klagemarke ein.
Auf die durch § 23 Nr. 2 MarkenG bezeichnete Schutzschranke könne sich die Beklagte nicht berufen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand. Die von der Klägerin aus ihrem Markenrecht geltend gemachten Ansprüche sind nicht begründet.
1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich nur dann angenommen werden kann, wenn die beanstandeten Handlungen das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer markenmäßigen Verwendung erfüllen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hängt die Beantwortung der Frage, ob die - durch § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzte - Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL Anwendung findet , davon ab, ob die in Rede stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt (EuGH Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 39 - BMW/Deenik). Die Annahme einer Markenbenutzung i.S. einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt demnach voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Urt.
v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).
Das Berufungsgericht hat die markenmäßige Verwendung der angegriffenen Bezeichnung daraus entnommen, daß die Anbringung der Bezeichnung auf der Verpackung sowie ihre Verwendungsweise im Benutzerhandbuch und auf der CD im Eindruck des Verkehrs einen Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware aus einem bestimmten Betrieb gebe. Das erschließe sich insbesondere daraus, daß sich an den bezeichneten Stellen keine Hinweise auf einen Hersteller finden ließen und außerdem die Beklagte die Bezeichnung auf der Verpackung in einer das Produkt selbst erfassenden Weise verwende. So würden z.B. auf der Verpackungsvorderseite insgesamt vier Eigenschaften aufgezählt, die ersichtlich jeweils auf die oberhalb abgedruckte Bezeichnung "AntiVirus" bezogen seien und inhaltlich nur das Produkt selbst betreffen könnten, so daß auch dadurch die Bezeichnung als Produktbezeichnung erscheine. Dies setze sich auf der Rückseite der Verpackung fort, indem dort die sonstigen Eigenschaften und der Lieferumfang der Verpackung angegeben werde. In den dort verwendeten Formulierungen "Zur Zeit kennt AntiVirus über 28.000 verschiedene Viren", "AntiVirus schützt auch vor noch unbekannten Viren ...", "AntiVirus bietet Ihnen ...", "Zum Schutz Ihrer Daten liegt AntiVirus eine DateiVerschlüsselung bei ..." stehe, ebenso wie im Benutzerhandbuch, die Bezeichnung gleichsam für das Produkt selbst, d.h. für ein Software-Programm mit den beschriebenen Eigenschaften.
Diese im wesentlichen tatrichterliche Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß sich die Frage der markenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers bestimmt (BGH GRUR 2002, 812, 813 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird, wie es in nicht zu beanstandender Weise zugrunde gelegt hat, wegen der konkreten Art der Verwendung der Bezeichnung, die die Annahme eines Produktnamens nahelegt, in ihr einen Herkunftshinweis sehen.
Dem steht nicht der anerkannte Erfahrungssatz entgegen, daß eine nach Art einer Marke verwendete Bezeichnung, die eine reine Gattungsbezeichnung darstellt oder jedenfalls nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter hat, vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. auch BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 994 = WRP 1999, 931 - BIG PACK). Nach den Feststellungen des Landgerichts handelt es sich bei der angegriffenen Bezeichnung "AntiVirus" um eine, wenn auch graphisch leicht verfremdete , glatt beschreibende und in diesem Sinne vielfach benutzte Angabe. Auch das Berufungsgericht hat festgestellt, daß in der einschlägigen Branche die Bezeichnung "Antivirus" vielfach beschreibend benutzt werde, wenn auch eine Verwendung jeweils entweder als Bestandteil einer Gesamtbezeichnung oder neben einer Herstellerangabe zu beobachten sei. Gleichwohl ist angesichts der konkreten Aufmachung der Verpackung und des Handbuchs davon
auszugehen, daß rechtlich beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung - mangels einer anderen für den Durchschnittsverbraucher hinreichend erkennbaren Kennzeichnung - so wie sie ihm hervorgehoben entgegentritt , als Herkunftshinweis auffaßt (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.).
Insofern ist die Sachlage im Streitfall mit dem Sachverhalt vergleichbar, der - noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - der Entscheidung "Luxor-Luxus" (BGH, Urt. v. 10.5.1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484) zugrunde gelegen hat. Dort ging es um die Bezeichnung "LUXUS-SEIFE". Sie war auf einer Seifenverpackung blickfangartig auf beiden Seiten diagonal und farblich auffällig sowie in einer besonderen verzierten Schreibweise angebracht und ist deswegen als markenmäßige Kennzeichnung erachtet worden. Gleichermaßen besteht die Auffälligkeit im Streitfall darin, daß die angegriffene Bezeichnung nicht nur wie üblicherweise ein Substantiv einen großen Anfangsbuchstaben aufweist, sondern auch in der Wortmitte mit einem großen Buchstaben geschrieben ist und sie - vor allem größenmäßig - hervorgehoben mehrfach in der Warenausstattung verwendet wird.
2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Bezeichnung mit der Klagemarke i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist, wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend zugrunde gelegt hat, nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller
Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Klagemarke in dem Sinne auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke aufgewogen wird und umgekehrt (BGH, Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 334 = WRP 2003, 521 - Abschlußstück, m.w.N.).

b) Im Streitfall ist Warenidentität gegeben.

c) Die tatrichterlichen Feststellungen zur hohen Markenähnlichkeit (Übereinstimmung in den ersten sieben Lauten/Buchstaben) durch annähernd gleiche Aussprache bei identischer Betonung sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

d) Aufgrund der danach gegebenen Übereinstimmungen hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr bejaht. Das hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
Das Berufungsgericht ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß der Schutzumfang der Klagemarke deshalb nicht weit reiche, weil sie an eine beschreibende Angabe, nämlich Antivirus, angelehnt sei. Es hat aber die sich hieraus ergebende rechtliche Konsequenz für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht gezogen.
Im Fall von Marken oder Markenbestandteilen, die, wie die Klagemarke, an eine beschreibende Angabe angelehnt sind und nur wegen der (geringfügigen ) Veränderung gegenüber der Originalangabe selbst als Marke eingetragen werden konnten, ist der Schutzumfang der eingetragenen Marke, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend erkannt hat, eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde.
Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts sind diese Grundsätze, die in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz entwickelt worden sind und für die Rechtslage nach dem Markengesetz gleichermaßen Geltung haben , nicht auf solche Fälle beschränkt, in denen der an sich freizuhaltende Bestandteil in Kombination mit einer schutzfähigen Bezeichnung verwendet wird. Das war zwar in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Markenrechtsbeschwerden der Fall, auf diese Besonderheit der damaligen Sachverhalte ist aber in den Entscheidungen nicht abgehoben worden, wenn es heißt, "aber auch soweit ... der Zeichenbestandteil "R 1" zu würdigen ist". Ein Grund für eine derartige Differenzierung wird auch vom Berufungsgericht nicht angeführt. Ein solcher ist auch nicht ersichtlich (vgl. BGH GRUR 1999, 238, 240 - Tour de culture).

Bei Zeichen, die sich wie "AntiVir" als Abwandlungen freihaltungsbe- dürftiger Angaben darstellen, kann demnach bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muß vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Klagemarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein.
Hiervon ausgehend reicht die gegebene Markenähnlichkeit auch bei identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke aus Rechtsgründen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können. Insbesondere beruht die Eigenprägung und Unterscheidungskraft der Klagemarke, anders als es das Berufungsgericht angenommen hat, nicht allein auf der Zusammenschreibung und dem großen Mittelbuchstaben "V". Diese Elemente liegen im Rahmen eines üblichen Schriftbildes. Die Klagemarke wird geprägt durch die charakteristische Verkürzung der Sachangabe "Antivirus" auf "AntiVir". Gerade insoweit fehlt es aber an einer Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen.
III. Danach war auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wiederherzustellen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Starck Bornkamm Büscher Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin und Widerbeklagte stellt her und vertreibt Bälle, insbesondere Fußbälle.
Die Beklagte und Widerklägerin ist der Europäische Fußballverband (UEFA). Sie richtet u.a. Fußball-Europameisterschaften aus, so auch die im Jahre 2000. Die Beklagte ist Inhaberin der u.a. für "ballons de sport" und für "Organisation d'événements et d'activités sportifs" mit chutzwirkung S für Deutschland eingetragenen IR-Marke Nr. 703 249 gemäß der nachfolgenden Abbildung:
Sie ist außerdem Inhaberin der für "Spielzeug, insbesondere Bälle" am 7. Januar 1999 angemeldeten und am 29. April 1999 eingetragenen deutschen Marke Nr. 399 00 434.3:

Die Klägerin hat Bälle mit dem Aufdruck "EURO 2000" angeboten. Die Beklagte hat sie deswegen abgemahnt. Daraufhin hat die Klägerin im Wege der negativen Feststellungsklage die Feststellung begehrt, daß sie mit dem von der Beklagten beanstandeten Verhalten deren IR-Marke nicht verletzt.
Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt,
die Klägerin und Widerbeklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, auf Bällen oder ihrer Aufmachung oder Verpackung das Kennzeichen "EURO 2000" anzubringen, unter dieser Kennzeichnung Bälle anzubieten , in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen , einzuführen oder auszuführen und/oder die Kennzeichnung in der Werbung zu benutzen, insbesondere auf die nachstehend wiedergegebene Art und Weise:

Die Beklagte hat ferner Auskunftserteilung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin und Vernichtung aller in deren Besitz oder Gewahrsam befindlichen und widerrechtlich gekennzeichneten Bälle begehrt.
Der Widerklage ist die Klägerin entgegengetreten; die Klage haben die Parteien in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.
Die Klägerin hat geltend gemacht, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit. Der maßgebliche Gesamteindruck der IR-Marke der Beklagten werde wegen Schutzunfähigkeit des Wortbestandteils allein durch den Bildbestandteil ge-
prägt. Auch die deutsche Marke sei nur durch die besondere graphische Gestaltung des Schriftzuges eintragungsfähig geworden.
Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klägerin antragsgemäß verurteilt. Mit ihrer Revision, die sich nicht gegen die Kostenentscheidung nach § 91a ZPO richtet, begehrt die Klägerin die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Marken der Beklagten gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Dazu hat es ausgeführt:
Beide Marken der Beklagten seien im Gesamteindruck durch das Wort-/ Zahlzeichen "Euro 2000" geprägt. Denn die Aussprechbarkeit des Wort-/ZahlBestandteils gebe wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag. Der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/Zahl-Bestandteil übernehmen könne.
Die Kennzeichnungskraft beider Marken sei normal. Zwar könnten die Bestandteile "EURO" und "2000" jeweils allgemeine Bedeutung haben als Währungseinheit bzw. als Zahl, insbesondere als Jahreszahl; jedoch sei die Kombination beider für eine Bezeichnung auf dem Sportartikelbereich nicht gewöhnlich. Auch eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Infolge der
klanglichen Identität und der schriftbildlichen Fast-Identität bestehe unter Berücksichtigung der Identität der Waren eine hohe Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und dem Zeichen der Klägerin.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken der Beklagten und den von der Klägerin verwendeten Zeichen (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042 f. = WRP 2003, 1431 - Kinder , m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht hat eine Identität der mit den Marken der Beklagten und den Zeichen der Klägerin gekennzeichneten Waren bejaht. Das ist, soweit die Marken der Beklagten für "Bälle", insbesondere "Sportbälle" eingetragen sind, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Ausführungen, die das Berufungsgericht im Rahmen der Verwechslungsgefahr zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und zur Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten gemacht hat. Die Revision rügt mit Recht, daß das Berufungsgericht sich bei der Ermittlung des Schutzumfangs der Marken der Beklagten nicht hinreichend mit dem Verständnis des Verkehrs von dem Wort-/ZahlBestandteil "EURO 2000" befaßt hat. Selbst die Beklagte hat vorgetragen, die Bezeichnung "EURO 2000" werde vom Verkehr als "selbstverständliche Kennzeichnung der konkret momentan stattfindenden Fußball-Europameisterschaften" und damit als beschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstanden.
aa) Einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an eine solche angelehnten Angabe kann deshalb ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke fehlen, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht (vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 810 - P3-plastoclin; Beschl. v. 8.6.2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link). Gerade bei Wort-/Bildmarken ist ausgesprochen worden, daß ein Wortbestandteil, dem wegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG jeglicher Markenschutz zu versagen ist, ohne Verkehrsdurchsetzung den Gesamteindruck einer kombinierten Wort-/Bildmarke nicht prägen kann (BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Beschreibenden oder freizuhaltenden Bestandteilen kann jedenfalls für den Schutzumfang einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in den
schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr begründen kann (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND ; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 210; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 341).
bb) Verletzung der IR-Marke Nr. 703 249
(1) Nach Ansicht des Berufungsgerichts wird der Gesamteindruck der IRMarke der Beklagten durch die beiden Wort-/Zahl-Bestandteile "EURO 2000" geprägt. Dabei ist das Berufungsgericht von dem Grundsatz ausgegangen, daß die Aussprechbarkeit der Wort-/Zahl-Bestandteile wegen der Notwendigkeit der Nennung den Ausschlag gebe; der Bildbestandteil sei nicht derart originell und einprägsam, daß er die kennzeichnende Wirkung gegenüber dem Wort-/ZahlBestandteil übernehmen könnte.
Es trifft zwar zu, daß bei Wort-/Bildzeichen regelmäßig der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt, weil sich der Verkehr an ihm als der einfachsten Kennzeichnungsart orientiert (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I). Dieser Grundsatz gilt allerdings nur dann uneingeschränkt, wenn der Wortbestandteil seiner Natur nach unterscheidungskräftig ist. Dies ist hinsichtlich der Angabe "EURO 2000" nicht ohne weiteres anzunehmen. Vielmehr liegt es nicht fern, daß der Verkehr die Bezeichnung "EURO" in Verbindung mit der als Jahresangabe aufgefaßten Zahl "2000" als beschreibenden Hinweis auf das Sportereignis der FußballEuropameisterschaft des Jahres 2000 versteht. Damit hat sich das Berufungsgericht nicht in dem gebotenen Maß auseinandergesetzt.
(2) Zum Gesamteindruck der Zeichen auf den Bällen der Klägerin fehlen jegliche Feststellungen des Berufungsgerichts. Ersichtlich ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß auch bei den Zeichen der Klägerin der Begriff "EURO 2000" deren Gesamteindruck prägt. Dies ist - abgesehen davon, daß es auch insoweit den Vortrag zum beschreibenden Inhalt dieser Angabe nicht berücksichtigt hat - schon deshalb rechtsfehlerhaft, weil die Bezeichnungen der Klägerin gegenüber den Marken der Beklagten Unterschiede aufweisen, die für den Gesamteindruck von maßgeblichem Einfluß sein können. So ist bei dem Zeichen auf der oberen Abbildung auf Seite 5 des Berufungsurteils die Zahl "2000" deutlich gegenüber dem Wort "EURO" graphisch hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Wortbestandteil "EURO" im Verhältnis zur Zahl "2000" bei der Bezeichnung auf der unteren Abbildung. Der Bestandteil "EURO" ist dort nicht nur durch seine graphische Gestaltung, sondern ferner dadurch hervorgehoben, daß er zusammen mit einem "Sternenkranz" einen das gesamte Zeichen umfassenden Kreis bildet. Angesichts dieser Gestaltungen durfte das Berufungsgericht nicht ohne nähere Prüfung davon ausgehen, daß bei den Zeichen der Klägerin die beiden Bestandteile "EURO" und "2000" allein als Wort und Zahl den Gesamteindruck prägen.
(3) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Marken der Beklagten ist das Berufungsgericht allerdings auf einen beschreibenden Inhalt der Angabe "EURO 2000" eingegangen. Es hat dazu ausgeführt, eine beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft im Fußball des Jahres 2000 sei nicht gegeben, möge auch die Beklagte auf diese Assoziation abzielen, um die Merkfähigkeit ihrer Marken zu steigern. Diesen Ausführungen läßt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit entnehmen, aus welchen Gründen das Berufungsgericht gleichwohl eine hinreichende Unterscheidungskraft des Wortbe-
standteils "EURO 2000" für die hier in Rede stehenden Waren (Fußbälle) bejaht hat.
Möglicherweise hat das Berufungsgericht hier zum Ausdruck bringen wollen, daß die Beklagte mit der Verwendung des Bestandteils "EURO 2000" zur Kennzeichnung von Sportgeräten, insbesondere von Fußbällen, bei den angesprochenen Verkehrskreisen zwar eine Assoziation zu der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 hervorrufen wolle, diese Verknüpfung in der Vorstellung des Verkehrs aber tatsächlich nicht stattfinde. Dies ließe sich aber nicht mit dem von der Revision angeführten Vortrag der Beklagten vereinbaren, daß in der Berichterstattung über die Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000, wie die Beklagte durch eine Vielzahl von Berichten in Zeitungen und sonstigen Medien belegt hat, die Kurzbezeichnung "EURO 2000" regelmäßig verwendet wurde und zudem schon seit dem Jahre 1984 die Fußball-Europameisterschaften in der Weise bezeichnet worden sind, daß dem Wort "EURO" die jeweilige Jahreszahl hinzugefügt wurde. Denn nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen , daß sich infolge einer intensiven und andauernden Presseberichterstattung eine entsprechende Übung zur Benennung der Sportereignisse bei den angesprochenen Verkehrskreisen gebildet hat.
Sollte das Berufungsgericht dagegen gemeint haben, eine "beschreibende Bezeichnung für die Europameisterschaft des Jahres 2000" sei selbst dann nicht gegeben, wenn der Verkehr den Begriff "EURO 2000" mit diesem Sportereignis assoziiere, so wäre diese Annahme gleichfalls nicht frei von Rechtsfehlern. Für die Dienstleistung der Durchführung von Sportveranstaltungen wäre die Angabe "EURO 2000" rein beschreibend, wenn der angesprochene Verkehr sie als Kurzbezeichnung der Fußball-Europameisterschaft im Jahre 2000 verstünde. Eine rein beschreibende Angabe käme aber auch für Sportgeräte, ins-
besondere Fußbälle, in Betracht. Nach dem vom Berufungsgericht nicht beachteten Vortrag der Beklagten versteht der Verkehr den Hinweis "EURO 2000" auf Fußbällen dahin, diese Bälle hätten etwas mit der Fußball-Europameisterschaft 2000 zu tun, und zwar in der Weise, daß sie im Wettkampf oder zumindest im Training zum Einsatz kämen. Versteht der Verkehr die Bezeichnung "EURO 2000" auf Fußbällen als eine bloße Bestimmungsangabe im Sinne eines Spieloder Trainingsballs für das mit "EURO 2000" bezeichnete Sportereignis, ohne daß er damit einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verbindet, so fehlt diesem Bestandteil jede Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
(4) Daß der Bestandteil "EURO 2000" für sich die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.
(5) Ist somit für die rechtliche Beurteilung in der Revisionsinstanz davon auszugehen, daß der Bestandteil "EURO 2000" einen beschreibenden Inhalt hat, so kann wegen der dann allenfalls geringen Kennzeichnungskraft der IRMarke der Beklagten unter Berücksichtigung der Identität der Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen entgegen der Auffassung des Beru fungsgerichts nicht von einer Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Bezeichnungen der Klägerin ausgegangen werden. Der Schutzumfang einer Kombinationsmarke beschränkt sich, wenn einem Teil ein beschreibender Gehalt zukommt, auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1), also hier auf die (besondere ) graphische Gestaltung der Angabe "EURO 2000" sowie auf den Bildbestandteil der IR-Marke der Beklagten. Wegen der Unterschiede der angegriffenen Zeichen der Klägerin gegenüber der auf einen solchen Schutzumfang be-
schränkten IR-Marke der Beklagten ist dann aber eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
cc) Verletzung der deutschen Marke Nr. 399 00 434.3
(1) Nach der Feststellung des Berufungsgerichts ist der Gesamteindruck der deutschen Marke der Beklagten durch die beiden, wenn auch schriftbildlich unterschiedlich gestalteten Wort-/Zahl-Bestandteile "Euro 2000" zusammen geprägt. Das Berufungsgericht hat sich aber auch hier nicht mit der Frage befaßt , ob wegen des naheliegenden beschreibenden Inhalts der Angabe "Euro 2000" die zur Darstellung dieser Angabe erforderlichen Merkmale der Beurteilung nicht zugrunde gelegt werden dürfen und demgemäß nur auf die besondere graphische Gestaltung des Wort- sowie des Zahl-Bestandteils abgestellt werden darf.
(2) Wie bei der IR-Marke bereits ausgeführt worden ist, fehlt der Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe schriftbildlich eine Fast-Identität zwischen den Marken der Beklagten und den beanstandeten Bezeichnungen der Klägerin auch deshalb eine hinreichende Grundlage, weil das Berufungsgericht den Gesamteindruck der Zeichen der Klägerin nicht ermittelt hat.
(3) Zur Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 399 00 434.3 der Beklagten gilt das zur IR-Marke Ausgeführte entsprechend. Ist von einem die Bestimmung der so gekennzeichneten Ware beschreibenden Gehalt der Angabe "Euro 2000" auszugehen, so kommt der Marke allenfalls eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Ihr Schutzumfang beschränkt sich dann auf die besondere graphische Gestaltung von "Euro 2000". Angesichts der Unterschiede in der graphischen Gestaltung dieser Angaben bei den Bezeichnungen der Klägerin ist
auch gegenüber der deutschen Marke der Beklagten eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
2. Kommt der Angabe "EURO 2000" ein beschreibender Charakter zu oder sieht der Verkehr darin, was nach der Art der Verwendung gleichfalls in Betracht kommt, nur einen schmückenden Werbezusatz ohne Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, so rechtfertigen die Feststellungen des Berufungsgerichts ferner nicht die Annahme, die Klägerin habe mit den beanstandeten Bezeichnungen auf den von ihr angebotenen Fußbällen diese markenmäßig benutzt. Die Feststellung einer Markenbenutzung im Sinne einer Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, daß die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung markenmäßig erfolgt, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus, m.w.N.). Bei der Verwendung einer Angabe, die vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden wird (vgl. BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.), kann es an einer markenmäßigen Benutzung fehlen. Daß aufgrund der konkreten Verwendung beachtliche Teile des angesprochenen Verkehrs die Bezeichnung, so wie sie ihnen entgegentritt, als Herkunftshinweis auffassen, hat das Berufungsgericht für die von der Klägerin verwendeten Bezeichnungen nicht festgestellt.
3. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage des von ihm bislang nicht hinreichend berücksichtigten Vortrags der Parteien die erforderlichen Feststellungen zur markenmäßigen Verwendung und zur Un-
terscheidungskraft des Wort-/Zahl-Bestandteils "EURO 2000" sowie zum Gesamteindruck und zum Schutzumfang der sich gegenüberstehenden Zeichen nachzuholen haben. Sollten danach markenrechtliche Ansprüche zu verneinen sein, sind die von der Beklagten weiter geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Ansprüche, insbesondere gemäß § 3 UWG, zu erörtern. Sollte nach den vom Berufungsgericht zu treffenden Feststellungen der Verkehr die Vorstellung haben, die Angabe "EURO 2000" bezeichne den "offiziellen" Ball für die Fußball -Europameisterschaft im Jahre 2000, so bleibt zu prüfen, ob er durch die Verwendung dieser Angabe durch die Klägerin einer relevanten Fehlvorstellung erliegt.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin ist die Deutsche Telekom AG. Sie bietet in ihrem Auftrag entworfene und hergestellte Telefonkarten zum Verkauf an, so in der Vergangenheit auch die Karte “P 02 B”, deren – nachstehend wiedergegebene – Rückseite als Hintergrundbild eine stilisierte Weltkarte mit blauem Quadrantennetz aufweist. Neben anderen Angaben trägt sie den Werbespruch: “Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren.

Ruf doch mal an!”

Die Beklagte zu 3 (im folgenden: die Beklagte) ist eine Werbeagentur, die ebenfalls Telefonkarten herstellen und über die Deutsche Postreklame GmbH (heute: DeTeMedien GmbH), eine Tochtergesellschaft der Klägerin, vertreiben ließ. Sie brachte 1991 eine zum Verkauf am Schalter vorgesehene, von ihrem Geschäftsführer, dem Beklagten zu 1, entworfene Telefonkarte “S-42” auf den Markt. Der Aufdruck “Dr. Sch. & Partner” auf der Vorderseite der Karte weist auf ihr Unternehmen hin. Auf der – nachstehend wiedergegebenen – Rückseite befindet sich eine verkleinerte Abbildung der Karte “P 02 B” der Klägerin mit dem dazugesetzten Spruch: “Zwar nicht Weltweit, aber grenzenlos günstig”

Entsprechend den Auftragsbedingungen war der Entwurf der Telefonkarte zunächst der Deutschen Postreklame vorgelegt und von dieser für den Vertrieb freigegeben worden. Die Telefonkarte ist in der Folge auf dem vorgesehenen Weg vertrieben worden.
Die Klägerin hat in der Wiedergabe ihres Kartenmotivs auf der Telefonkarte der Beklagten eine Urheberrechtsverletzung gesehen, die von ihr als Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte verfolgt werden könne. Sie hat beantragt, die Beklagten zu verurteilen, darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die fragliche Telefonkarte vertrieben haben. Ferner hat die Klägerin die Feststellung begehrt, daß die Beklagte – gesamtschuldnerisch mit den Beklagten zu 1 und zu 2 – verpflichtet sei, ihr den aus den entsprechenden Handlungen entstandenen und künftig noch entstehenden Schaden zu ersetzen. Hilfsweise hat sie beantragt, die entsprechende Feststellung nicht auf Schadensersatz, sondern auf den Ausgleich der ungerechtfertigten Bereicherung zu stützen.
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben einen urheberrechtlichen Schutz hinsichtlich des übernommenen Kartenmotivs in Abrede gestellt und sich im übrigen darauf berufen, daß ihre Telefonkarte von der Deutschen Postreklame als einem Tochterunternehmen der Klägerin freigegeben wor-
den sei, was aus ihrer Sicht so zu verstehen gewesen sei, daß auch die Klägerin der Verwertung des Motivs zugestimmt habe. Schließlich seien die geltend gemachten Ansprüche verjährt.
Das Landgericht hat eine Urheberrechtsverletzung nach §§ 2, 97 Abs. 1 UrhG bejaht und der Klage mit dem Rechnungslegungsantrag und mit dem hilfsweise gestellten Feststellungsantrag (Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung ) stattgegeben. Eine förmliche Abweisung des in erster Linie verfolgten Feststellungsantrags (Ersatz des entstandenen und künftig entstehenden Schadens ) enthält das landgerichtliche Urteil nicht.
Mit ihrer Berufung haben die Beklagten weiterhin die Abweisung der Klage verfolgt. Die Klägerin hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Dem ist das Berufungsgericht gefolgt, jedoch mit der Maßgabe, daß die getroffene Feststellung der Verpflichtung der Beklagten sich auf Schadensersatz (nicht lediglich auf ungerechtfertigte Bereicherung) bezieht.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Ansicht vertreten, das Landgericht habe den von der Klägerin verfolgten Anspruch auf Rechnungslegung und Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung im Ergebnis zu Recht als begründet angesehen. Die Klägerin sei aufgrund der Verträge mit der Werbeagentur, die die Karte
der Klägerin entworfen habe, berechtigt, diese Ansprüche im eigenen Namen geltend zu machen. Ob der Klägerin urheberrechtliche Ansprüche zustünden, sei jedoch zweifelhaft, weil es sich bei der Computergraphik – Darstellung der Erde mit blauer Hintergrundfarbe und Quadrantennetz – möglicherweise um ein dem Urheberrechtsschutz nicht zugängliches Allerweltserzeugnis handele. Dies bedürfe jedoch ebensowenig einer Entscheidung wie die Frage, ob Bereicherungsansprüche bestünden. Denn die Klägerin könne in jedem Fall von den Beklagten Schadensersatz aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes beanspruchen.
Indem sich die Beklagten unberechtigt eines fremden Arbeitsergebnisses bemächtigt hätten, um es bei der Gestaltung der eigenen Telefonkarte zu verwenden , hätten sie zu Zwecken des Wettbewerbs gehandelt. Sie hätten damit den guten Ruf ihres Wettbewerbers ausgebeutet und dadurch in unzulässiger Weise eine Irreführung und eine vermeidbare Herkunftstäuschung herbeigeführt. Der unmittelbar übernommenen Gestaltung der Telefonkarte der Klägerin komme auch wettbewerbliche Eigenart zu.
Schließlich könnten die Beklagten sich nicht darauf berufen, daß die Deutsche Postreklame ihre Telefonkarte freigegeben habe. Denn aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Postreklame ergebe sich, daß nicht die Klägerin, sondern allein die Deutsche Postreklame mit der Vermittlung von Werbung auf Telefonkarten befaßt sei. Außerdem sei klargestellt, daß es ausschließlich Sache des Auftraggebers (hier: der Beklagten) gewesen sei, vor Erteilung des Auftrags wettbewerbs-, zeichen- oder urheberrechtliche Fragen zu klären.
Eine Haftung des Beklagten zu 1 als Störer ergebe sich daraus, daß er das Layout der beanstandeten Karte entworfen habe. Dies sei im Auftrag des Be-
klagten zu 2 geschehen, weswegen dieser ebenfalls als Störer in Anspruch genommen werden könne.
Die Ansprüche der Klägerin, die diese bereits im Rahmen eines Parallelverfahrens als Widerklage geltend gemacht habe, seien nicht verjährt, weil nicht davon ausgegangen werden könne, daß sie bereits mehr als sechs Monate vor Erhebung dieser Widerklage ausreichende Kenntnis erlangt habe. Innerhalb von sechs Monaten nach rechtskräftiger Abweisung dieser Widerklage als unzulässig bzw. nach Rücknahme sei die vorliegende Klage erhoben worden (§ 212 Abs. 2 BGB).
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Abweisung der Klage.
1. Die Revision rügt mit Erfolg, daß das Berufungsgericht – indem es die Verurteilung der Beklagten auf § 1 UWG gestützt hat – der Klägerin etwas zugesprochen hat, was nicht Gegenstand der Klage war (§ 308 Abs. 1 ZPO).

a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand durch den Antrag sowie durch den dazu vorgetragenen Lebenssachverhalt bestimmt (BGH, Urt. v. 11.6.1992 – I ZR 226/90, GRUR 1992, 625, 627 = WRP 1992, 697 – Therapeutische Ä quivalenz; Urt. v. 2.4.1992 – I ZR 146/90, GRUR 1992, 552, 554 = WRP 1992, 557 – Stundung ohne Aufpreis; Urt. v. 2.7.1998 – I ZR 77/96, GRUR 1999, 272, 274 = WRP 1999, 183 – Die Luxusklasse zum Nulltarif; Urt. v. 8.6.2000 – I ZR 269/97, GRUR 2001, 181, 182 = WRP 2001, 28 – dentalästhetika). Geht der Kläger aus einem eingetragenen Schutzrecht vor, bestimmt sich der Gegenstand dieser Klage durch den Antrag
und durch das im einzelnen bezeichnete Schutzrecht (vgl. auch die Bestimmung über die Klagenkonzentration in § 145 PatG). Nicht anders verhält es sich aber auch bei einem auf andere Weise entstandenen Schutzrecht wie dem Urheberrecht , der Benutzungsmarke oder dem Unternehmenskennzeichen. Auch hier bestimmt der Kläger durch seinen Vortrag über die Entstehung des Schutzrechtes als Teil des relevanten Lebenssachverhalts den Streitgegenstand. Stehen ihm mehrere Schutzrechte zu, kann das Gericht die Verurteilung zum Schadensersatz nur auf das Schutzrecht stützen, auf das sich der Kläger zur Begründung seiner Klage berufen hat.
Kommen nebeneinander Ansprüche aus einem Schutzrecht (hier dem Urheberrecht oder einem Leistungsschutzrecht) sowie aus § 1 oder § 3 UWG in Betracht , muß ebenfalls danach unterschieden werden, ob der Kläger sich zur Begründung seiner Klage allein auf den das Schutzrecht betreffenden Lebenssachverhalt gestützt hat oder ob er – kumulativ oder alternativ – einen Lebenssachverhalt vorgetragen hat, der geeignet ist, etwa den Tatbestand einer wettbewerbswidrigen Nachahmung nach § 1 UWG oder einer Irreführung nach § 3 UWG zu begründen. Dementsprechend hängt auch die Wirkung der Rechtskraft eines klageabweisenden Urteils davon ab, auf welchen Lebenssachverhalt die Klage gestützt war. Ist der Kläger (nur) mit dem auf Urheberrecht gestützten Anspruch abgewiesen worden, steht die Rechtskraft dieses Urteils einer auf § 1 oder § 3 UWG gestützten Klage wegen wettbewerbswidriger Nachahmung oder Irreführung nicht entgegen (vgl. zu verschiedenen Sachverhalten im Rahmen einer wettbewerbsrechtlichen Klage: BGH, Urt. v. 6.10.1999 – I ZR 242/97, NJWE-WettbR 2000, 232, 233; GRUR 2001, 181, 182 – dentalästhetika).

b) Indem das Berufungsgericht die begehrte Rechtsfolge mit einem Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG begründet hat, ist es über die allein auf die urhe-
berrechtliche Anspruchsgrundlage gestützten Klageanträge hinausgegangen (§ 308 Abs. 1 ZPO). Zu den Voraussetzungen eines wettbewerbsrechtlichen Anspruchs (wettbewerbliche Eigenart, besonderes Unlauterkeitsmerkmal) hatte die Klägerin nicht vorgetragen.
Die Revisionserwiderung hält dem entgegen, es sei grundsätzlich Sache des Gerichts, auf der Grundlage des vorgetragenen Lebenssachverhalts die anzuwendenden rechtlichen Bestimmungen zu finden; auch wenn das Klagevorbringen nicht darauf abgezielt habe, habe es sich als ausreichend erwiesen, auch einen Wettbewerbsverstoß zu bejahen. Dem kann nicht beigetreten werden. Die Klägerin hat mit dem vorgetragenen Lebenssachverhalt erkennbar allein auf die Verletzung des Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts abstellen wollen. Ihr Vorbringen war eindeutig nicht darauf gerichtet, eine wettbewerbswidrige Nachahmung darzutun. Eine solche in dem Klagevorbringen sichtbar werdende Beschränkung ist vom Gericht hinzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 8.10.1998 – I ZR 147/97, WRP 1999, 517, 519).
2. Auch soweit das Berufungsgericht eine Schadensersatzverpflichtung der Beklagten festgestellt hat, hat es der Klägerin etwas zuerkannt, was diese nicht (mehr) beantragt hatte (§ 308 Abs. 1 ZPO); damit hat es gleichzeitig das erstinstanzliche Urteil über die beantragte Abänderung hinaus abgeändert (§ 536 ZPO).
Allerdings hatte die Klägerin zunächst in erster Linie die Feststellung einer bestehenden Schadensersatzverpflichtung der Beklagten begehrt. Lediglich hilfsweise hatte sie beantragt festzustellen, daß die Beklagten zur Herausgabe der ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet seien. Das Landgericht hat diesem Hilfsantrag entsprochen, ohne jedoch über den Hauptantrag befunden zu haben.
Dies war verfahrensfehlerhaft, weil der Hilfsantrag nur für den Fall der Abweisung des Hauptantrags gestellt worden war.
Dennoch war es dem Berufungsgericht verwehrt, über den Hauptantrag zu entscheiden. Denn da der Hauptantrag vom Landgericht übergangen worden ist, hätte es eines Antrags auf Urteilsergänzung nach § 321 ZPO bedurft, um zu einer Entscheidung über diesen Antrag zu gelangen. Da der übergangene prozessuale Anspruch mit Ablauf der Frist des § 321 Abs. 2 ZPO nicht mehr rechtshängig war, hätte über ihn im Berufungsrechtszug nur entschieden werden können, wenn ihn die Klägerin – im Rahmen eines selbständigen Rechtsmittels oder einer Anschlußberufung – durch Klageerweiterung erneut in den Prozeß eingeführt hätte (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1990 – I ZR 45/89, NJW 1991, 1683, 1684 m.w.N.). Dies ist nicht geschehen. Doch selbst wenn – wie von den Parteien in der Revisionsinstanz erwogen – in dem Zusprechen des Hilfsantrages eine konkludente Abweisung der Klage mit dem Hauptantrag liegen sollte, hätte das Berufungsgericht über diesen Antrag nicht befinden können. Mit Recht weist die Revision darauf hin, daß es auch in diesem Fall einer Anfechtung des landgerichtlichen Urteils durch die Klägerin bedurft hätte. Auch wenn sich die Klägerin – worauf sie mit der Revisionserwiderung hinweist – im Berufungsverfahren erneut auf den Schadensersatzanspruch gestützt hat, hat sie doch lediglich den Antrag auf Zurückweisung der Berufung der Beklagten gestellt. Unter diesen Umständen konnte das Berufungsgericht ohne Verletzung von §§ 308, 536 ZPO nicht zu einer weitergehenden Verurteilung der Beklagten gelangen.
Etwas anderes könnte sich nur dann ergeben, wenn in dem landgerichtlichen Urteil ein prozeßrechtlich unzulässiges (verdecktes) Teilurteil gesehen werden könnte. In der Rechtsprechung ist anerkannt, daß in derartigen Fällen das Berufungsgericht den in erster Instanz verbliebenen Teil an sich ziehen kann
(BGH, Urt. v. 12.1.1994 – XII ZR 167/92, NJW-RR 1994, 379, 381 m.w.N.). Das Urteil des Landgerichts läßt jedoch nicht erkennen, daß bewußt nur über einen Teil des Streitstoffs entschieden und eine Entscheidung über den Hauptantrag – was ohne jeden Sinn gewesen wäre – zurückgestellt werden sollte.
3. Im Hinblick auf diese Verfahrensmängel kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht; auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen und des unstreitigen Parteivorbringens ist der Senat in der Lage, abschließend in der Sache zu entscheiden.

a) Urheber- oder leistungsschutzrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu.
Ob es sich bei der von den Beklagten übernommenen Graphik um ein urheberrechtlich geschütztes Werk nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 UrhG handelt, hat das Berufungsgericht mit Recht in Zweifel gezogen. Die zu den Akten gereichten Schwarzweiß-Kopien mögen die Telefonkarte, für die urheberrechtlicher Schutz begehrt wird, nur unzureichend wiedergeben, wie auch von der angegriffenen Karte nur eine unzureichende Ablichtung vorliegt. Diese Kopien lassen jedenfalls eine persönliche geistige Schöpfung im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG nicht erkennen. Die Weltkarte mit dem Quadrantennetz ist eine gängige zweidimensionale Darstellung der Erde, ohne daß eine individuelle geistige Leistung des Zeichners erkennbar wird. Auch dem Werbespruch (“Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren. Ruf doch mal an!”) sowie der weiteren Gestaltung der Karte kommen keine Urheberrechtsschutz begründenden Merkmale zu.
Soweit die Klägerin den Lichtbildschutz des § 72 UrhG für sich in Anspruch genommen hat, fehlt es an Klagevorbringen dazu, ob und inwieweit die Telefonkarte der Klägerin ein Lichtbild oder ein auf ähnliche Weise hergestelltes Erzeugnis wiedergibt. Unabhängig davon müßte das Bild, für das die Klägerin den Schutz des § 72 UrhG in Anspruch nimmt, mehr sein als eine bloße technische Reproduktion einer bestehenden Graphik. Denn der technische Reproduktionsvorgang allein begründet noch keinen Lichtbildschutz (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 – I ZR 14/88, GRUR 1990, 669, 673 – Bibelreproduktion, m.w.N.; Schricker/Vogel, Urheberrecht, 2. Aufl., § 72 UrhG Rdn. 22). Vielmehr ist ein Mindestmaß an persönlicher geistiger Leistung erforderlich, die dann zu verneinen ist, wenn ein Lichtbild oder ein ähnlich hergestelltes Erzeugnis nicht mehr als die bloße technische Reproduktion einer vorhandenen Darstellung ist. Daß diese Voraussetzungen im Streitfall erfüllt sind, läßt sich dem Vorbringen der Klägerin nicht entnehmen.

b) Eine Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht mit dem Ziel, der Klägerin Gelegenheit zu geben, ihre Klage nunmehr auf § 1 UWG zu stützen, ist weder unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes noch unter dem eines fairen Verfahrens geboten (vgl. BGH, Urt. 5.6.1997 – I ZR 69/95, GRUR 1998, 489, 492 = WRP 1998, 42 – Unbestimmter Unterlassungsantrag III). Denn Zweifel an dem urheberrechtlichen Anspruch sind nicht erst in der Revisionsinstanz geäußert worden.
Im übrigen ist auch nicht ersichtlich, daß die Klage Erfolg hätte, wenn sie wettbewerbsrechtlich begründet würde. Daß die von der Beklagten übernommene Rückseite der Telefonkarte der Klägerin über wettbewerbliche Eigenart verfügt, könnte mit dem Berufungsgericht ohne weiteres bejaht werden. Zweifel bestehen jedoch hinsichtlich des Unlauterkeitsmerkmals. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
es sich nicht um eine identische Übernahme handelt, bei der nur geringe Anforderungen an das besondere, die Unlauterkeit begründende Merkmal zu stellen sind. Denn die Beklagte hat die Telefonkarte der Klägerin nicht mehr oder weniger unverändert übernommen; sie hat lediglich eine Seite der Karte verkleinert wiedergegeben und in den Zusammenhang der eigenen graphischen Darstellung mit einem eigenen Werbespruch gestellt. Es ist nicht ersichtlich, weshalb mit der verkleinerten Wiedergabe der Karte der Klägerin eine vermeidbare Herkunftstäuschung verbunden ist. Auf der Vorderseite ist die Karte der Beklagten eindeutig gekennzeichnet, so daß es von vornherein eher fernliegen wird, daß der Verkehr die beanstandete Karte für eine solche der Klägerin hält. Aber auch die Art und Weise der Wiedergabe auf der Rückseite läßt eine Distanzierung erkennen, die durch den abgeänderten Werbespruch unterstrichen wird (“Zwar nicht Weltweit, aber grenzenlos günstig” statt “Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren”), so daß der Verkehr trotz der auf die Klägerin hinweisenden Merkmale, die sich auf der zitierten Telefonkarte befinden, kaum von einer Karte der Klägerin ausgehen wird. Auch was das Unlauterkeitsmerkmal der Rufausbeutung angeht, ist nicht zu erkennen, inwieweit durch die beanstandete Darstellung ein positives Image der Klägerin auf die Beklagte übergeleitet werden soll. Bei dem wiedergegebenen Werbespruch der Klägerin (“Grenzenlos + günstig: Weltweit telefonieren. Ruf doch mal an!”) geht es um Fernsprechleistungen, während der Werbespruch auf der Telefonkarte der Beklagten andere Leistungen – offenbar die von der Beklagten als Werbeagentur angebotenen Leistungen – anpreist. Es ist nicht ersichtlich , inwieweit damit eine Beeinträchtigung des guten Rufs der Klägerin verbunden sein soll. Unter diesen Umständen braucht nicht der Frage nachgegangen zu werden, ob wettbewerbsrechtliche Ansprüche an der Verjährungseinrede scheitern würden.
III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten aufzuheben. Die Klage ist abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert