Bundesgerichtshof Beschluss, 09. Nov. 2017 - I ZB 17/17
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I ZB 17/17
vom
9. November 2017
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Marke Nr. 30 2008 026 128
ECLI:DE:BGH:2017:091117BIZB17.17.0 Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 1. Februar 2017 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 25. Senats (MarkenBeschwerdesenats ) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.
Gründe:
- 1
- I. Für die Markeninhaberin ist am 2. Oktober 2008 die Wortmarke Nr. 30 2008 026 128 H 15 für folgende Waren eingetragen worden: Klasse 3: Weihrauch; kosmetische Mittel, Parfümeriewaren, Präparate für die Gesundheitspflege als Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Klasse 5: Insektenabwehrmittel mit Weihrauch; Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke.
- 2
- Die Antragstellerin hat am 27. Januar 2014 die Löschung der Marke beantragt.
- 3
- Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Marke mit Beschluss vom 22. Oktober 2014 für die Waren der Klasse 3 "Weihrauch" und Klasse 5 "Arzneimittel ; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergän- zungsmittel für medizinische Zwecke" gelöscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent - und Markenamts aufgehoben und den Löschungsantrag zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 - 25 W [pat] 1/15, juris).
- 4
- Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.
- 5
- II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, es sei nicht festzustellen, dass die Bezeichnung "H 15" im Zeitpunkt der Markenanmeldung oder der Beschwerdeentscheidung als beschreibender Begriff im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verwendet worden sei. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht mit hinreichender Sicherheit, dass "H 15" als Wirkstoffbezeichnung verstanden worden sei oder werde. Vielmehr komme auch ein kennzeichnendes Verkehrsverständnis in Betracht. Der eingereichten medizinischen Fachliteratur sei keine eindeutige Aussage zu entnehmen. Einträge in medizinische Lexika oder Heilpflanzenkataloge seien nicht nachgewiesen. Verbleibende Zweifel am Vorliegen eines Schutzhindernisses gingen zu Lasten der Antragstellerin. Auch die Eintragungshindernisse fehlender Unterscheidungskraft, der üblichen beschreibenden Bezeichnung und der böswilligen Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 10 MarkenG) lägen nicht vor.
- 6
- III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.
- 7
- 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§§ 83, 85 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Diese Rüge hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobene Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 6 = WRP 2015, 53 - S-Bahn, mwN).
- 8
- 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Eine Versagung rechtlichen Gehörs im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG liegt nicht vor.
- 9
- a) Das Gebot rechtlichen Gehörs verpflichtet ein Gericht, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 GG ist allerdings erst verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben. Sie sind dabei nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG kommt deshalb erst in Betracht, wenn im Einzelfall besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass tatsächliches Vorbringen eines Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn das Gericht in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage nicht eingeht, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist (BVerfG, NJW 2009, 1584 f. mwN; FamRZ 2013, 1953 Rn. 14). Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist hingegen nicht verletzt , wenn das Gericht den Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, jedoch andere rechtliche Schlüsse daraus gezogen hat als die vortragende Partei. Das Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde dient nicht der Überprüfung, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist (BGH, Beschluss vom 3. Dezember 1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 - DILZEM; Beschluss vom 1. Juli 1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53, 54 - SLICK 50; Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 17, 23 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung; Beschluss vom 7. Juli 2011 - I ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 14 - Medicus.log).
- 10
- b) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Antragstellerin zur fehlenden Unterscheidungskraft der Bezeichnung "H 15" nicht in der gebotenen Weise zur Kenntnis genommen. Die Antragstellerin habe darauf hingewiesen, dass diese Bezeichnung von unterschiedlichen Firmen für unterschiedliche Produktgattungen verwendet werde ("H 15 Gufic" für Arzneimittel; "H 15 Ayurmedica" für Lebensmittel), so dass die Bezeichnung die Hauptfunktion einer Marke, die Produkte eines Unternehmens von Produkten eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, nicht mehr erfüllen könne. Das Bundespatentgericht habe insoweit lediglich ausgeführt, dieser Umstand rechtfertige keine abweichende Beurteilung, weil im Bereich der medizinischen und pharmazeutischen Produkte nicht nur die Verwendung von Wirkstoffangaben zusammen mit einer Herstellerkennzeichnung, sondern auch die Kennzeichnung eines Produkts mit mehreren Kennzeichen nicht unüblich sei. Das Bundespatentgericht habe nur geprüft, ob der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung "H 15" neben einer Herstellerangabe eine Wirkstoffangabe oder eine Produktkennzeichnung sehe, und daher außer Acht gelassen, dass einer Bezeichnung Unterscheidungskraft nur zukomme, wenn sie geeignet sei, Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.
- 11
- Das Berufungsgericht hat den Vortrag der Antragstellerin, dem zufolge die Bezeichnung "H 15" von unterschiedlichen Unternehmen zur Produktkennzeichnung verwendet worden ist, im Tatbestand referiert und auch in seine Erwägungen einbezogen. Es hat als naheliegend angesehen, dass der Verkehr im pharmazeutischen Bereich die Bezeichnung "H 15" bei der Verwendung in Kombination mit einer Unternehmensbezeichnung als eigenständiges Kennzei- chen wahrnimmt. Das Bundespatentgericht hat weiter ausgeführt, diese Beurteilung falle nicht anders aus, wenn eine entsprechende Zeichenverwendung durch verschiedene Unternehmen erfolge. Zur Begründung hat es auf die Verwendung der Bezeichnung "H 15" mit dem Symbol ® verwiesen und angenommen , eine Verwendung ohne dieses Symbol gebe keinen ausreichend sicheren Anhalt dafür, dem Bestandteil "H 15" den Charakter einer eigenständigen Kennzeichnung abzusprechen. Das Bundespatentgericht hat danach den Vortrag der Antragstellerin gewürdigt, ihn im Ergebnis aber nicht als durchgreifend angesehen. Dem Gebot der Wahrung rechtlichen Gehörs ist damit Genüge getan.
- 12
- c) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, das Bundespatentgericht habe außer Acht gelassen, dass zwischen den Parteien unstreitig sei, dass die Bezeichnung "H 15" eine Inhaltsstoffangabe darstelle. Die Antragstellerin habe auf Vortrag der Markeninhaberin in einem Verfahren vor dem Landgericht München I verwiesen, dem zufolge "H 15" eine spezielle Zubereitung des Extraktes von Boswellia serrata (Weihrauchharz) darstelle. Sie habe weiter vorgetragen, dass sowohl die Markeninhaberin als auch deren Prozessbevollmächtigter davon ausgingen, dass es sich um eine Inhaltsstoffangabe handele. Gleiches gelte für eine Schwesterfirma der Markeninhaberin und deren Vertriebspartner. Auch damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.
- 13
- Entgegen der Darlegung der Rechtsbeschwerde ist es zwischen den Parteien keineswegs unstreitig, dass die Bezeichnung "H 15" eine Inhaltsstoffangabe darstellt. Die Markeninhaberin hat im vorliegenden Verfahren stets das Gegenteil geltend gemacht. Den als übergangen gerügten Vortrag zum Prozessverhalten der Markeninhaberin in anderen Verfahren hat das Bundespatentgericht zwar nicht im Einzelnen referiert, aber in seine Erwägungen im Rahmen der Frage der Böswilligkeit einbezogen.
- 14
- d) Das Bundespatentgericht hat nach Ansicht der Rechtsbeschwerde weiter Vortrag der Antragstellerin außer Acht gelassen, wonach die Bezeichnung "H 15" bei den angesprochenen Verkehrskreisen als eine rein beschreibende Bezeichnung verstanden werde. Die Antragstellerin habe auf das vom Bundesgerichtshof mit der Entscheidung "H 15" (Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10, GRUR 2014, 385 = WRP 2014, 443) bestätigte Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart verwiesen, dem zufolge durch verschiedene Veröffentlichungen hinreichend belegt sei, dass in der medizinischen und pharmazeutischen Fachwelt "H 15" als Synonym für Weihrauchextrakt angesehen werde. Damit hat die Rechtsbeschwerde ebenfalls keinen Erfolg.
- 15
- Das Bundespatentgericht hat den Vortrag der Antragstellerin zu dem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart nicht übergangen. Dieser Vortrag wird im angefochtenen Beschluss referiert. Die Prüfung der Frage, ob es sich um einen rein beschreibenden Begriff handelt, oblag aber dem Bundespatentgericht. Diese Prüfung hat es unter ausführlicher Darlegung der vorgebrachten Aspekte vorgenommen. Der Bundesgerichtshof hat im Übrigen die Beurteilung der Vorinstanz , bei "H 15" handele es sich um einen beschreibenden Begriff, in dem Urteil "H 15" nicht bestätigt. Die Zurückweisung der Revision in jenem Verfahren beruhte darauf, dass auf die einseitige Erledigungserklärung der Klägerin die Erledigung nicht festzustellen war, weil die Klagemarken während des Revisionsverfahrens mit Wirkung ex tunc gelöscht worden waren (vgl. BGH, GRUR 2014, 385 Rn. 18 - H 15).
- 16
- e) Eine weitere Gehörverletzung liegt nach Ansicht der Rechtsbeschwerde darin, dass das Bundespatentgericht von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union abgewichen sei, ohne diesem zuvor die Frage der Auslegung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie Nr. 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken oder des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemein- schaftsmarke zur Vorabentscheidung vorzulegen. Auch diese Rüge verhilft der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg.
- 17
- aa) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Antragstellerin habe mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2015 beantragt, dem Gerichtshof der Europäischen Union verschiedene Fragen zur Auslegung der Art. 3 und 6 der Richtlinie 2008/95/EG zur Vorabentscheidung vorzulegen. Eine Vorlage habe die Frage erfordert, ob eine Marke für ungültig im Sinne des Art. 3 dieser Richtlinie zu erklären sei, wenn die Bezeichnung als beschreibend benutzt werden könne. Das Bundespatentgericht sei diesem Antrag nicht nachgekommen und sei von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union abgewichen. Sowohl nach dem Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG als auch nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union reiche es für die Annahme einer beschreibenden Angabe aus, dass die Bezeichnung vom Verkehr für die Beschreibung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnte. Ausschlusskriterium sei demnach allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung. Sei diese Eignung festgestellt, bedürfe es keines weiteren Nachweises zum Umfang der Bekanntheit oder Verwendung der beschreibenden Bezeichnung. Das Bundespatentgericht habe festgestellt, dass sich im Kreis der Fachleute ein Verständnis von "H 15" als Wirkstoffangabe für Weihrauchextrakt gebildet habe und sich aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ergebe, dass die Bezeichnung dort zumindest teilweise als Synonym für die weiteren Begriffe Boswellia serrata (Extrakt) oder Weihrauchextrakt verwendet werde. Daraus ergebe sich die Eignung zur beschreibenden Verwendung.
- 18
- Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, die Antragstellerin schulde den Nachweis, dass der Verkehr die Bezeichnung "H 15" ausschließlich als Wirkstoffangabe auffasse, stehe in Widerspruch zur Rechtsprechung des Ge- richtshofs der Europäischen Union. Der Annahme liege der Rechtssatz zugrunde , dass auch bei Feststellung eines beschreibenden Verständnisses in Teilen des Verkehrs der Antragsteller den Nachweis führen müsse, dass alle in Betracht kommenden Verkehrskreise die Bezeichnung ausschließlich als beschreibende Angabe verstünden. Auch insoweit habe es einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union bedurft.
- 19
- Sofern der erkennende Senat die angegriffene Entscheidung für mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union vereinbar halte, werde angeregt, dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorzulegen , ob das vom Bundespatentgericht gesehene Nachweiserfordernis mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG und Art. 4 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) Nr. 2015/2436 vereinbar sei. Dieser Vortrag verhilft der Rechtsbeschwerde gleichfalls nicht zum Erfolg.
- 20
- bb) Eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV stellt eine Versagung des rechtlichen Gehörs im Sinne des § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG dar, wenn das Bundespatentgericht entscheidungserhebliches Vorbringen übergangen hat, mit dem der Beschwerdeführer geltend gemacht hat, der Streitfall werfe eine Zweifelsfrage zur Auslegung des Unionsrechts auf, so dass entweder die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen oder die Sache gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Gerichtshof der Europäischen Union vorzulegen sei (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZB 6/12, GRUR 2014, 1132 Rn. 19 = WRP 2014, 1320 - Schwarzwälder Schinken).
- 21
- Diese Voraussetzungen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs sind im Streitfall nicht erfüllt. Das Bundespatentgericht hat zu Recht festgestellt, dass die von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts kein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV erfordern, weil sie durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro- päischen Union geklärt sind. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob schon die Eignung einer Bezeichnung für die Beschreibung von Merkmalen der betroffenen Waren oder Dienstleistungen der Eintragung der Marke nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG sowie Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 entgegensteht (vgl. EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 - Chiemsee; Urteil vom 10. März 2011 - C-51/10 Slg. 2011, I-1541 = GRUR 2011, 1035 Rn.38 - Agencja Wydawnicza/HABM, mwN). Die angegriffene Entscheidung steht hiermit im Einklang. Daher bedurfte es auch keiner Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die vom Bundespatentgericht bejahte Frage, ob den Löschungsantragsteller eine Nachweispflicht treffe, sei im Wege der Vorlage zu klären, ist festzustellen , dass diese Frage erstmalig im Rechtsbeschwerdeverfahren aufgeworfen worden ist.
- 22
- Entgegen den Darlegungen der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht ungeachtet der Eignung der Bezeichnung "H 15" zum beschreibenden Gebrauch verneint. Insbesondere hat es nicht festgestellt, im Kreis der Fachleute habe sich ein Verständnis von "H 15" als Wirkstoffangabe für Weihrauchextrakt gebildet oder aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ergebe sich eine Verwendung der Bezeichnung als Synonym für die weiteren Begriffe Boswellia serrata (Extrakt) oder Weihrauchextrakt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr ausgeführt, dass die Bezeichnung "H 15" angesichts einer nicht unerheblichen Anzahl von Veröffentlichungen jedenfalls seit den späten 1990er Jahren mit dem Wirkstoff Weihrauch in Zusammenhang gebracht werden dürfte , letztlich aber offen bleibe, ob im Zeitpunkt der Markenanmeldung die Bezeichnung tatsächlich als Wirkstoffangabe verwendet und vom Verkehr als solche verstanden worden sei; es komme vielmehr auch eine kennzeichnende Verwendung in Betracht. Es hat weiter festgestellt, dass in einigen Fällen die Bezeichnung "H 15" der Bezeichnung "indischer Boswellia serrata" (Weihrauch) gleichgestellt zu sein scheine, dass der Grund hierfür aber auch in einer jedenfalls zu Beginn des Produktvertriebs bestehenden gewissen Monopolstellung der Markeninhaberin liegen könne, so dass die Einordnung als beschreibende Sachangabe deutlichen Zweifeln unterliege. Das Bundespatentgericht hat damit im Rahmen der Prüfung, ob die Bezeichnung "H 15" als beschreibende Angabe verwendet werden kann, die von den Parteien vorgelegten Unterlagen und das aus ihnen hervorgehende Verkehrsverständnis gewürdigt, im Ergebnis eine solche Eignung aber verneint.
- 23
- IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.02.2017 - 25 W(pat) 1/15 -
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(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
(1) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen.
(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 142 über die Streitwertbegünstigung entsprechend.
(3) Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag vom Vorsitzenden verlängert werden.
(4) Die Begründung der Rechtsbeschwerde muß enthalten
- 1.
die Erklärung, inwieweit der Beschluß angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, - 2.
die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm und - 3.
wenn die Rechtsbeschwerde auf die Verletzung von Verfahrensvorschriften gestützt wird, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben.
(5) Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Auf Antrag eines Beteiligten ist seinem Patentanwalt das Wort zu gestatten. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
6
1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf einen Verfahrensmangel nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG , eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) sowie fehlende Beschlussgründe (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 27. Oktober 2011 - I ZB 23/11, GRUR 2012, 429 Rn. 5 = WRP 2012, 555 - Simca).
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
17
Erforderlich ist danach, dass eine gleiche oder zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung als Marke angemeldet wird. Das hat das Bundespatentgericht im vorliegenden Fall verneint. Es hat angenommen, dass die angegriffene Bildmarke, die einen weißen Sportschuh darstellt, Schutz nur für die konkrete Abbildung genießt und sich der von der Antragstellerin vertriebene schwarze Schuh mit weißem "H" hiervon deutlich unterscheidet. Ist der Sportschuh der Antragstellerin aber wegen deutlicher Unterschiede nicht dem auf der in Rede stehenden Marke abgebildeten Schuh zum Verwechseln ähnlich, scheidet eine bösgläubige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers aus. Darauf, ob die vom Bundespatentgericht vorgenommene Würdigung zutrifft, kommt es für die Frage der Verletzung des rechtlichen Gehörs nicht an.
14
Das Bundespatentgericht hat auch diesen Vortrag zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen. Es hat nur jegliche Ähnlichkeit zwischen "Schuhwaren", für die die Widersprechende allein eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat, und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke verneint. Dies bedurfte im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 39, für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, keiner näheren Begründung in dem angefochtenen Beschluss.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 107/10 Verkündet am:
30. Januar 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
H 15
a) Auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1,
§§ 3, 4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläubigen
Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG
entsprechende Anwendung.
b) Auch ohne ausdrückliche Anordnung in der Urteilsformel kann sich eine
Rückwirkung der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung einer Marke
aus einer Auslegung der Entscheidungsgründe ergeben.
BGH, Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10 - OLG Stuttgart
LG Stuttgart
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. November 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Dr. h.c. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert,
Dr. Koch und Dr. Löffler
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 10. Juni 2010 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin vertreibt in Deutschland unter der Bezeichnung "H 15" ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff "Weihrauch Boswellia serrata". Sie war Inhaberin folgender, während des Revisionsverfahrens gelöschter Marken : - der deutschen Wortmarke Nr. 39539263 "H 15" (Klagemarke 1), mit Priorität vom 26. September 1995 eingetragen für pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse/Lebensmittel für medizinische Zwecke, diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination ; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aro- ma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff entweder einzeln oder in Kombination , soweit in Klasse 29 enthalten; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen , Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination , Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff, soweit in Klasse 30 enthalten. - der deutschen Wortmarken Nr. 30030362 "Hecht H 15" und Nr. 30030250 "Weihrauch H 15 (Klagemarken 2 und 3), jeweils mit Priorität vom 18. April 2000 eingetragen für Arzneimittel aller Art, Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß oder Kohlenhydraten oder Vitaminen , Mineralstoffen, Spurenelementen und Enzymen.
- 2
- Die Klägerin hat die Klagemarke 1 am 22. Oktober 2003 von der Hexal AG erworben. Die Klagemarken zu 2 und 3 sind von ihr angemeldet worden.
- 3
- Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt in Deutschland unter der Bezeichnung "H 15 Gufic" ein Präparat des indischen Herstellers Gufic Limited, das ebenfalls den Inhaltsstoff Weihrauch enthält. Dieses Präparat ist in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen, allerdings gemäß § 73 Abs. 3 AMG vom grundsätzlichen Verbot des Inverkehrbringens ausgenommen.
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- Die Klägerin hat geltend gemacht, die Bezeichnung "H 15 Gufic" verletze ihre Rechte an den Klagemarken. Sie hat beantragt, die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen Lebensmitteln oder Arzneimitteln die Bezeichnung "H 15 Gufic" zu benutzen, insbesondere diese Bezeichnung auf ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder auszuführen, oder diese Bezeichnung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung zu benutzen.
- 5
- Weiterhin hat die Klägerin die Beklagten auf Auskunftserteilung sowie Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 3.452 € in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt.
- 6
- Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision hat die Klägerin ihre Klageanträge weiterverfolgt.
- 7
- Während des Revisionsverfahrens wurde die Klägerin in einem Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Hamburg zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarken verurteilt (OLG Hamburg, Urteil vom 7. Juni 2012 - 3 U 186/10). Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die Klagemarken wurden zwischenzeitlich im Register gelöscht.
- 8
- Die Klägerin beantragt nunmehr, festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat.
- 9
- Die Beklagten beantragen, die Feststellungsklage abzuweisen.
Entscheidungsgründe:
- 10
- I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche verneint und zur Begründung ausgeführt:
- 11
- Die Klagemarken seien zwar rechtserhaltend benutzt worden. Es fehle aber an einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Bezeichnung, weil die Anga- be "H 15" nach der Anschauung der Fachkreise und des allgemeinen Publikums eine Gattungsbezeichnung für "Weihrauchextrakt" sei.
- 12
- II. Die Revision hat keinen Erfolg. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat, ist zwar zulässig, aber unbegründet.
- 13
- 1. Die einseitige Erledigungserklärung der Klägerin ist zulässig. Die Erledigung der Hauptsache kann vom Kläger auch im Revisionsverfahren jedenfalls dann einseitig erklärt werden, wenn das Ereignis, das die Hauptsache erledigt haben soll, als solches - wie vorliegend - außer Streit steht. Zu prüfen ist dann, ob die Klage bis zum geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und - wenn das der Fall ist - ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen oder - wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war - das Rechtsmittel zurückzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 29. Oktober 2009 - I ZR 168/06, GRUR 2010, 57 Rn. 15 = WRP 2010, 123 - Scannertarif; Urteil vom 27. Oktober 2011 - I ZR 131/10, GRUR 2012, 651 Rn. 17 = WRP 2012, 1118 - regierung-oberfranken.de).
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- 2. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat, ist unbegründet.
- 15
- Die von der Klägerin gestellten Anträge auf Unterlassung, Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten sind als bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbegründet anzusehen, weil die Klagemarken während des Revisionsverfahrens wegen bösgläubigen Erwerbs und Einsatzes rechtskräftig gelöscht worden sind und die Löschung der Klage- marke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke von der Hexal AG und die Löschung der Klagemarken 2 und 3 auf deren Eintragungszeitpunkt zurückwirkt.
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- a) Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschluss vom 13. März 1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II; Urteil vom 24. Februar 2000 - I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 = WRP 2000, 1148 - Ballermann; Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Rn. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I; Urteil vom 5. Juni 2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Rn. 16 - City Post).
- 17
- Die Veränderung der Schutzrechtslage ergibt sich im Streitfall aus der Löschung der Klagemarken aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung der Klägerin durch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg vom 7. Juni 2012 - 3 U 186/10, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren gewesen ist.
- 18
- b) Wegen der Löschung der fraglichen Marken sind die Klageanträge als von Anfang an unbegründet anzusehen.
- 19
- aa) Die rechtskräftige Löschung einer Marke führt in einem Verletzungsprozess , der auf die Marke gestützt ist, hinsichtlich des Verbotsantrags zur Erledigung der Hauptsache (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 52 Rn. 18; Ingerl/ Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 52 Rn. 19; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 52 Rn. 27; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 6; zum Löschungsverfahren vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 41 = WRP 2008, 1544 - LOTTOCARD). Reicht die Rückwirkung nach § 52 Abs. 1 oder Abs. 2 MarkenG auf den Tag der Erhebung der Klage zurück, ist die auf Unterlassung gerichtete Klage von Anfang an unbegründet (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 52 Rn. 27). Bei einer Klage, die auf Schadensersatz gerichtet ist, kommt es auf den Zeitraum an, für den Ersatz verlangt wird (Ingerl/Rohnke aaO § 52 Rn. 19). Entsprechendes gilt für den Auskunftsanspruch. Reicht die Löschung einer Marke auf den Zeitpunkt einer Abmahnung zurück, die auf diese Marke gestützt ist, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 12 = WRP 2009, 441 - pcb).
- 20
- bb) Im Streitfall wirkt die Löschung der Klagemarken 2 und 3 auf den Eintragungszeitpunkt im Jahr 2000 und die Löschung der Klagemarke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke im Jahr 2003 zurück. Das folgt aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg vom 7. Juni 2012 - 3 U 186/10. Dessen Urteilsformel enthält zwar keine Angabe, auf welchen Zeitpunkt die Anordnung der Löschung bezogen ist. Das ist vorliegend jedoch unschädlich, weil zur Auslegung der Urteilsformel Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils herangezogen werden können (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2012 - X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 Rn. 11 - Rohrreinigungsdüse II; Urteil vom 16. Mai 2013 - I ZR 216/11, GRUR 2013, 1229 Rn. 25 = WRP 2013, 1613 - Kinderhochstühle im Internet II) und sich hieraus ergibt, dass die Löschungsanordnungen auf die vorstehend angegebenen Zeitpunkte zurückwirken.
- 21
- (1) Das Oberlandesgericht Hamburg hat in seinem Urteil angenommen, dass die Klagemarken gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG zu löschen sind. Ihre Eintragung und ihr Einsatz hätten eine wettbewerbswidrige Behinderung zur Folge. Die Klägerin habe die Klagemarken 2 und 3 im Jahr 2000 in Kenntnis dessen angemeldet, dass die Gufic Limited bereits zuvor seit (jedenfalls ) 1999 ihr Produkt als "H 15 Ayurmedica" in Deutschland vertrieben ha- be. Die Anmeldungen der Klagemarken 2 und 3 und der Erwerb der Klagemarke 1 im Jahr 2003 hätten dazu gedient, durch eine breit angelegte Belegung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen für Nahrungsergänzungsmittel Vorbereitungen dafür zu treffen, mit den Mitteln des Markenrechts in wettbewerbswidriger Weise den Vertrieb des Arzneimittels der Gufic Limited in Deutschland zu vereiteln. Das Verhalten der Klägerin sei als bösgläubig zu beurteilen.
- 22
- (2) Die Rückwirkung der Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der Klagemarken 2 und 3 im Jahr 2000 und auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Klagemarke 1 im Jahr 2003 ergibt sich aus einer analogen Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG auf den im Markengesetz nicht geregelten außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG. Nach der Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG gelten die Wirkungen der Eintragung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Dem Anwendungsbereich der Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG unterfallen die vor dem Deutschen Patentund Markenamt geltend zu machende Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) und die vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgende Nichtigkeit einer Marke wegen bestehender älterer Rechte (§§ 51, 55 MarkenG). Der Klage auf Einwilligung in die Löschung kann danach Rückwirkung auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinaus zukommen. Ein besonderer Antrag ist hierzu - anders als bei der Löschungsklage wegen Verfalls nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG - nicht erforderlich.
- 23
- Bei dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG besteht eine vergleichbare Interessenlage wie beim Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG, auf den § 52 Abs. 2 MarkenG unmit- telbar anzuwenden ist. Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände entsprechen sich (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 16 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung). Mit ihnen sollen rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig angemeldete Marken zur Löschung gebracht werden (vgl. BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal; BGH, GRUR 2009, 992 Rn. 16 - Schuhverzierung ; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes , BT-Drucks. 12/6581, S. 95). Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 Buchst. c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bösgläubige Anmeldung einer Marke seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Dadurch soll das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden (BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK; Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes , BT-Drucks. 15/1075, S. 67). Daraus ergibt sich, dass der bösgläubig handelnde Markenanmelder es grundsätzlich hinnehmen muss, aus seiner Marke von Anfang an keine positiven Rechtswirkungen herleiten zu können. Für das patentamtliche Nichtigkeitsverfahren ergibt sich diese Rechtsfolge aus § 52 Abs. 2 MarkenG. Eine vergleichbare Bestimmung fehlt für den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch trotz gleicher Interessenlage. Diese Regelungslücke ist durch eine analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG zu schließen. Dadurch wird der aus einer bösgläubig angemeldeten Marke in einem Verletzungsprozess in Anspruch Genommene in die Lage versetzt, nicht ein gesondertes Nichtigkeitsverfahren anstrengen zu müssen, sondern in demselben Verfahren im Wege der Widerklage den Löschungsanspruch wegen bösgläubiger Markenanmeldung geltend machen zu können. Eine entspre- chende Wahlmöglichkeit besteht ebenfalls nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV für die Gemeinschaftsmarke.
- 24
- (3) Die Rückwirkung der Löschung führt in Bezug auf alle Klagemarken dazu, dass die Klage als von Anfang an unbegründet anzusehen ist.
- 25
- Im Hinblick auf die Klagemarken 2 und 3 ergibt sich dies daraus, dass die Klägerin nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts Hamburg in dem Urteil vom 7. Juni 2012 bereits bei deren Anmeldung im Jahr 2000 bösgläubig handelte. Wegen der Rückwirkung der Löschung dieser Klagemarken auf das Jahr 2000 konnten sie die geltend gemachten Ansprüche nicht begründen.
- 26
- Nichts anderes gilt im Ergebnis in Bezug auf die Klagemarke 1, die von der Hexal AG 1995 angemeldet und von der Klägerin im Jahr 2003 erworben wurde. Zwar hat das Oberlandesgericht Hamburg in seiner Entscheidung offengelassen , ob - wie die Löschungswiderklägerin jenes Verfahrens geltend gemacht hatte - bereits die Hexal AG die Klagemarke 1 bösgläubig angemeldet hatte. Es hat den Löschungsgrund jedoch in einem bösgläubigen Verhalten der Klägerin beim Erwerb der Klagemarke 1 als Bestandteil eines insgesamt planvollen Handelns gesehen. Damit lag auch der Grund für die Löschung der Klagemarke 1 zum Zeitpunkt der Erhebung der vorliegenden Klage vor.
- 27
- III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Vorinstanzen:
LG Stuttgart, Entscheidung vom 17.11.2009 - 17 O 154/09 -
OLG Stuttgart, Entscheidung vom 10.06.2010 - 2 U 87/09 -
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
19
cc) Eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV kann jedoch gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen. Dies setzt voraus, dass die Rechtsbeschwerde erfolgreich rügt, das Bundespatentgericht habe unter Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör entscheidungserhebliches Vorbringen des Beschwerdeführers übergangen , mit dem dieser geltend gemacht habe, der Streitfall werfe eine Zweifelsfrage zur Auslegung des Unionsrechts auf, so dass entweder die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen oder die Sache gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Gerichtshof der Europäischen Union vorzulegen sei. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt ferner vor, wenn das Bundespatentgericht die Zulassung der Rechtsbeschwerde und die Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union ohne einen vorherigen Hinweis an die Verfahrensbeteiligten unterlässt, sofern ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretener Rechtsauffassungen - damit nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte (vgl. BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 - LIMES LOGISTIK, mwN).
(1) Gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts, durch die über eine Beschwerde nach § 66 entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt, wenn der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde in dem Beschluß zugelassen hat. Die Rechtsbeschwerde hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
- 1.
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder - 2.
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
(3) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde bedarf es nicht, wenn gerügt wird,
- 1.
daß das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 2.
daß bei dem Beschluß ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, - 3.
daß einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 4.
daß ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, - 5.
daß der Beschluß aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder - 6.
daß der Beschluß nicht mit Gründen versehen ist.
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Sind an dem Verfahren mehrere Personen beteiligt, so kann der Bundesgerichtshof bestimmen, daß die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Bestimmung kann auch getroffen werden, wenn der Beteiligte die Rechtsbeschwerde, die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder teilweise im Register gelöscht wird. Soweit eine Bestimmung über die Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.
(2) Wird die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen oder als unzulässig verworfen, so sind die durch die Rechtsbeschwerde veranlaßten Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Hat ein Beteiligter durch grobes Verschulden Kosten veranlaßt, so sind ihm diese aufzuerlegen.
(3) Dem Präsidenten oder der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts können Kosten nur auferlegt werden, wenn er oder sie die Rechtsbeschwerde eingelegt oder in dem Verfahren Anträge gestellt hat.
(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) entsprechend.