Bundesgerichtshof Urteil, 05. Dez. 2012 - I ZR 135/11

Tatbestand:

Der Kläger, ein Patentanwalt, nimmt die beklagte Otto-Versand GmbH & Co., die Inhaberin des weltgrößten Versandhandelsunternehmens ist und in ihren Katalogen ein umfangreiches Warensortiment mit rund 30.000 Artikeln anbietet, auf Einwilligung in die Löschung von 27 im Markenregister des deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marken in Anspruch. Bei den im Streit befindlichen Marken handelt es sich um außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Wortmarken und Wort-/Bildmarken mit dem Wortbestandteil "OTTO" für unterschiedliche und teilweise sehr umfangreiche Warenverzeichnisse.
Nach der Auffassung des Klägers sind die Streitmarken löschungsreif, weil die Beklagte sie auf ihren Briefbögen und Rechnungen sowie insbesondere auch in ihren Katalogen nicht i.S. des § 26 MarkenG als produktidentifizierende Unterscheidungszeichen für die von ihr angebotenen Waren, sondern lediglich als Geschäftszeichen benutzt habe. Die von der Beklagten vorgetragene Zeichenverwendung auf Mützen, Kugelschreibern, T-Shirts, Bonbons usw. habe allein Werbezwecken gedient und daher keine rechtserhaltende Benutzung für die Waren dargestellt, für die die Marken eingetragen seien.
Der Kläger hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung folgender Wort-/Bildmarken einzuwilligen:
DT 00887131 "OTTO" DT 00883855 "OTTO VERSAND" DD 647815 "OTTO VERSAND" DT 00735825 "OTTO Versand" DD 647791 "Otto … find' ich gut" DD 647810 "OTTO extra" DT 00945011 "OTTO extra" DD 647817 "OTTO >wohnen<" DT 00947443 "OTTO wohnen" DD 647913 "Schlag' nach bei OTTO" DD 648492 "YF OTTO VERSAND" DT 01017478 "YF OTTO VERSAND" DE 02007926 "Otto … find' ich gut!" DT 01097752 "Otto … find' ich gut." DE 02059479 "OTTO FOR YOU" DE 02908608 "OTTO NEWS" DT 00866753 "Wie Wir wohnen OTTO VERSAND"
DT 00869740 "panorama OTTO VERSAND" DT 00871260 "Schlag' nach bei OTTO" DT 00884706 "OTTO'S go in" DT 00892192 "inter tuch OTTO VERSAND" DT 00893657 "OTTO SICHERGEHN BEIM EINKAUF" DT 00897360 "TWEN CLUB OTTO VERSAND" DD 647914 "POST SHOP OTTO SHOPPING PER POST" DT 00902083 "OTTO POST SHOP" DT 00948956 "OTTO apart" DD 647813 "OTTO apart".
Die Beklagte hat geltend gemacht, die Klage sei rechtsmißbräuchlich; denn sie sei im Hinblick darauf erhoben worden, daß die Beklagte die in W. ansässige I. GmbH wegen der von dieser auf Empfehlung des Klägers erwirkten Eintragung der Wortmarke "OTTOMOBIL" vor dem Landgericht Frankfurt am Main erfolgreich auf Unterlassung in Anspruch genommen habe. Außerdem sei Dritten eine Verwendung der Streitmarken ohnehin nicht gestattet und auch kein Interesse der Öffentlichkeit zu erkennen, Marken, mit denen Milliardenumsätze erzielt würden, zukünftig nur noch durch eine Geschäftsbezeichnung , nicht aber als eingetragene Marken zu schützen. Die Klage sei im übrigen zumindest unbegründet, weil die Streitmarken rechtserhaltend benutzt worden seien.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145).
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Der Kläger beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:
Die erhobene Löschungsklage sei unabhängig davon, ob die Marken auch nach ihrer Löschung wegen anderweitiger Rechte ihres Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnten, nicht rechtsmißbräuchlich. Der Umstand allein, daß Anlaß für die Klage ein Prozeß der Beklagten gegen einen Mandanten des Klägers gewesen sei, genüge nicht. Die Beklagte habe für ihre im zweiten Rechtszug erhobene Behauptung, der Geschäftsführer der I. GmbH habe ihr die Rücknahme der Löschungsklage im Falle einer gütlichen Beilegung des Verfahrens in Frankfurt angeboten, keinen Beweis angetreten und auch nicht behauptet, die I. GmbH und der Kläger wirkten kollusiv zusammen, um die Beklagte über das vorliegende Verfahren zu einem Einlenken in dem Verfahren in Frankfurt zu bewegen. Der Umstand, daß der Kläger gemäß dem zweitinstanzlichen Vortrag der Beklagten weitere 100 Löschungsanträge gegen außerhalb der Benutzungsschonfrist befindliche Marken der Beklagten gestellt habe, sei ebenfalls nicht rechtsmißbräuchlich, sondern vor dem Hintergrund der Rechtsauffassung des Klägers nur konsequent. Es gebe auch keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, daß der Kläger nur einen möglichst großen Schaden bei der Beklagten anrichten wolle, zumal diese nach ihrem eigenen Vortrag aufgrund ihrer Firmenbezeichnung jedenfalls die Benut-
zung fremder Marken, die mit ihrem Zeichen "OTTO" kollidierten, jederzeit verhindern könne.
Das Landgericht habe zu Recht auch die Löschungsreife der angegriffenen Marken wegen Nichtbenutzung bejaht.
Die von der Beklagten vorgelegten Belege wiesen überhaupt nur für die Marken "OTTO", "OTTO VERSAND", "OTTO extra", "OTTO … find' ich gut", "OTTO wohnen", "OTTO POST SHOP" und "OTTO apart" Benutzungshandlungen aus, die allerdings hinter den sehr viel umfangreicheren Warenverzeichnissen für diese Marken zurückblieben. Jedoch seien auch diese Marken nicht auf der Ware angebracht worden, sondern nur in Katalogen, in der Werbung und auf dem für alle Produkte des Katalogs enthaltenen Verpackungsmaterial zu finden. Sie seien damit aus der Sicht des Verkehrs nicht produktbezogen, sondern nur - was für eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreiche - als Firmenkennzeichen verwandt worden. Ein solches Verkehrsverständnis liege schon deshalb nahe, weil die Beklagte nicht nur ganz bestimmte Waren, sondern eine große Vielzahl ganz unterschiedlicher Waren vertreibe, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum Teil von unbekannten Herstellern stammten. Die Beklagte vertreibe auch innerhalb der einzelnen Warengattungen Waren der unterschiedlichsten Hersteller, weshalb eine Aussage zum Beispiel über "OTTO-Schuhe" nicht diese selbst näher individualisiere, sondern nur deren Vertriebsweg charakterisiere. Die Beurteilung des Verkehrsverständnisses werde zudem durch die Praxis der Beklagten bestätigt, technische Produkte mit der eigenen Handelsmarke "H. " zu versehen; dafür bestünde kein Bedürfnis, wenn "OTTO" bereits als Warenmarke verstanden würde. Der Vortrag der Beklagten, der Verkehr verbinde mit den bei ihr gekauften Waren bestimmte Qualitätsvorstellungen, führe zu keinem anderen Ergebnis; denn der Verkehr beziehe die dafür angeführten Gesichtspunkte auf die Dienstleistungen
der Beklagten im Versandhandel und allenfalls mittelbar auf die Ware selbst. Eine schlagwortartige "markenmäßige" Verwendung eines Zeichens wie "OTTO" auf den Katalogen und Versandpackungen sei auch bei Firmenkennzeichen gang und gäbe.
Die bisherige Praxis in Deutschland, den Einzelhandel nicht als Dienstleistung im markenrechtlichen Sinne anzuerkennen und daher dafür keinen Markenschutz zu gewähren, möge unbefriedigend sein, dürfte aber angesichts der nunmehr erfolgten Eintragung als Gemeinschaftsmarke demnächst überprüft werden. Unabhängig davon stehe die Beklagte auch gegenwärtig keineswegs schutzlos da, weil sie Kennzeichenverletzungen mit ihrem bekannten Unternehmenskennzeichen verhindern könne und beispielsweise auch ihr bekannter Werbeslogan "OTTO … find' ich gut" über § 1 UWG (a.F.) geschützt sei. Der Umstand, daß der Markenschutz und der Schutz der geschäftlichen Bezeichnung gewisse Unterschiede aufwiesen, folge aus der Systematik des Markengesetzes und belaste die Beklagte nicht in unbilliger Weise.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist nicht begründet. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die Klage nicht rechtsmißbräuchlich erhoben ist, und hat auch die Löschungsreife der im Streit befindlichen Marken ohne Rechtsfehler bejaht.
1. Die Klagebefugnis und Aktivlegitimation des Klägers folgt aus § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Ein besonderes Interesse des Klägers an der Löschung der Streitmarken ist danach nicht erforderlich. Die Klagebefugnis hängt auch nicht von der Beurteilung ab, ob im jeweiligen Einzelfall ein Allgemeininteresse an der Löschung der betroffenen Marke festzustellen ist (vgl. - zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG - BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 55 Rdn. 5 f.; Hacker
in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 55 Rdn. 26; Bous in: Ekey/Klippel, Markenrecht, § 55 MarkenG Rdn. 9; a.A. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 55 Rdn. 5g).
Es spielt daher keine Rolle, ob die Beklagte gegen die zeichenmäßige Verwendung der Streitmarken durch andere Personen auch nach deren Löschung noch aus anderen Gründen vorgehen könnte. Eine Löschungsklage wegen Verfalls der Marke ist nicht ausgeschlossen, wenn das Zeichen trotz Löschung als Marke wegen anderweitiger Kennzeichenrechte seines Inhabers von keinem Dritten verwendet werden könnte (BGH GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST). Die Klage ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil sie möglicherweise dem Kläger keinen Vorteil bringt und damit nur die Beklagte in ihrer Rechtsstellung beeinträchtigt. Anhaltspunkte dafür, daß die Klage allein die Schädigung der Beklagten bezweckt (§§ 826, 226 BGB), sind nicht ersichtlich. Gegen den klagenden Patentanwalt kann der Vorwurf sittenwidriger Schädigung oder rechtsmißbräuchlichen Vorgehens nicht erhoben werden, auch wenn er sich zu der Löschungsklage erst nach einer erfolgreichen Klage der Beklagten gegen einen seiner Mandanten veranlaßt gesehen haben sollte.
2. Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, daß der Kläger die Löschung der Streitmarken beanspruchen kann, weil die Beklagte diese nicht rechtserhaltend benutzt hat (§ 55 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 MarkenG).

a) Die Benutzung der für Waren eingetragenen Marke wirkt nur dann rechtserhaltend, wenn sie deren Hauptfunktion entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH, Urt. v. 11.3.2003 - Rs. C-40/01, Slg. 2003, I-2439 Tz. 36 = GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax). Hierzu
ist es ausreichend, aber auch erforderlich, daß die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, GRUR 2002, 59, 63 = WRP 2001, 1211 - ISCO; Urt. v. 13.6.2002 - I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh). Eine rechtserhaltende Benutzung i.S. von § 26 MarkenG liegt dann nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen Verwendung findet (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA; BPatGE 46, 108, 113, jeweils m.w.N.). Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr die Benutzung des Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Ware ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA; Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN). Das ist dann der Fall, wenn das Zeichen als Herkunftshinweis für das beworbene Produkt verstanden wird (vgl. Fezer aaO § 26 Rdn. 21; Ingerl/Rohnke aaO § 26 Rdn. 34). Unerheblich ist hierbei, ob die Marke für ein Herstellerunternehmen oder für ein Handelsunternehmen (als sogenannte Handelsmarke) eingetragen ist. Auch der für eine rechtserhaltende Benutzung maßgebliche Gegenstand einer sogenannten Handelsmarke wird durch die Ware(n) oder Dienstleistung (en) bestimmt, für die sie eingetragen ist (vgl. BPatGE 46, 108, 115 f.; Fezer aaO § 3 Rdn. 32 u. 154b; Ströbele in: Ströbele/Hacker aaO § 26 Rdn. 55).

b) Das Berufungsgericht ist von diesen Grundsätzen ausgegangen und hat sie ohne Rechtsfehler auf den Streitfall angewandt. Die von der Revision gegen seine Beurteilung erhobenen Rügen haben keinen Erfolg.
aa) Der dem Verkehr geläufige Umstand, daß Warenmarken in zahlreichen Fällen zugleich Unternehmenskennzeichen sind, sowie die Tatsache, daß
die Grenze zwischen firmen- und markenmäßigem Gebrauch nicht immer eindeutig gezogen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds; Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 f. = WRP 2004, 610 - Leysieffer), rechtfertigen es entgegen der Auffassung der Revision nicht, die Unterscheidung zwischen einem firmenmäßigen und einem markenmäßigen Gebrauch im Rahmen des § 26 MarkenG fallenzulassen oder mit einer firmenmäßigen Benutzung zugleich auch eine markenmäßige Benutzung als gegeben anzusehen. Dies stünde in Widerspruch zum Wortlaut des § 26 Abs. 1 MarkenG und des durch diese Bestimmung in das nationale Recht umgesetzten Art. 10 Abs. 1 MRRL, wonach die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, d.h. mit einem entsprechenden Produktbezug benutzt werden muß (vgl. auch EuGH GRUR 2003, 425 Tz. 36 f. - Ansul/Ajax).
bb) Die von der Beklagten vorgenommene Verwendung der Marken bzw. Markenbestandteile "OTTO" und "OTTO VERSAND" auf den Deckblättern ihrer Kataloge genügte nach den vom Berufungsgericht dazu getroffenen Feststellungen dafür nicht. Die Kataloge der Beklagten enthielten eine Vielzahl von Markenwaren. Der Verkehr hatte daher keinen Anlaß, die auf und auch in ihnen angebrachte Unternehmensbezeichnung "OTTO" als eine produktbezogene Bezeichnung zu verstehen. Auch der Umstand, daß diese Bezeichnung in den Katalogen und auf den Versandtaschen der Beklagten - wie die Revision meint - "graphisch in der Art einer Wort-Bild-Marke gestaltet" verwendet wurde, ändert an dieser Beurteilung nichts; denn dadurch wird kein konkreter Bezug zu den einzelnen darin enthaltenen unterschiedlichen Produkten hergestellt.
cc) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß bei einem Unternehmen wie dem der Beklagten, bei dem eine Vielzahl gänzlich unterschiedlicher Waren, die zum Teil von bekannten Markenherstellern und zum
Teil von unbekannten Herstellern stammen und als Gemeinsamkeit lediglich den Vertriebsweg über die Beklagte aufweisen, für den angesprochenen Verkehr die Annahme naheliegt, das von dem anbietenden Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein dessen Unternehmenskennzeichen dar. Dies gilt zumal dann, wenn - worauf das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend abgestellt hat - sich die Werbung - wie bei der Beklagten - nicht auf einzelne Produkte oder immerhin Produktgattungen, sondern auf das gesamte Sortiment bezieht. Der Umstand, daß die Beklagte die vertriebenen Produkte in mit ihren Kennzeichen versehenen Versandtaschen ausliefert, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Für den Verkehr liegt die Annahme fern, mit dem Aufdruck eines Zeichens auf einer Versandtasche werde jede darin enthaltene und als solche nicht erkennbare Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft bezeichnet. Es fehlt auch insoweit der konkrete Bezug des Zeichens zum jeweiligen Produkt.
dd) Die vom Berufungsgericht vorgenommene Beurteilung stellt sich im übrigen auch nicht deshalb als rechtsfehlerhaft dar, weil - wie die Revision geltend macht - die von der Beklagten vertriebenen Produkte in vielen Fällen keine oder zumindest keine prominenten Produktnamen tragen. Dem Verkehr ist es nicht fremd, daß im stationären Handel wie auch im Versandhandel weder vom Hersteller noch vom Handel mit einer Marke versehene Waren vertrieben werden. Ob eine andere Beurteilung veranlaßt sein könnte, wenn ein Unternehmen das Kennzeichen ausschließlich für den Handel mit Produkten ohne Marke (No-name-Produkten) verwendete, steht nicht zur Entscheidung. Entsprechende Feststellungen hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Dahingehend hat die Beklagte auch nichts vorgetragen.
3. Nicht zu entscheiden war danach die Frage, ob es, wie das Berufungsgericht gemeint hat, für die vorstehend unter I. nicht aufgeführten Streit-
marken schon deshalb keine Benutzungsnachweise gibt, weil diese in ihrem kennzeichnenden Charakter nicht allein durch den Bestandteil "OTTO" oder "OTTO VERSAND" bestimmt werden.
III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Büscher
Schaffert Bergmann

Tatbestand:

Die Parteien betreiben Bierbrauereien und stehen miteinander im Wettbewerb.
Die Klägerin, die größte Bierbrauerei der Welt mit Sitz in den Vereinigten Staaten, vertreibt u.a. unter ihren Marken "Budweiser" und "Bud" amerikanische Biere in vielen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland. Zwischen ihr und der tschechischen Brauerei B. mit Sitz in Ceske Budejovice (bis 1918: Budweis) sind in zahlreichen Ländern Rechtsstreitigkeiten wegen der Marke "Budweiser" anhängig.
Die Klägerin beabsichtigt, ihr amerikanisches "Budweiser"-Bier unter der Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" oder "American Bud" in Deutschland zu vertreiben. Sie ist Inhaberin der farbigen, nachfolgend in den Klageanträgen wiedergegebenen Wort-/Bildmarken Nr. 395 44 603 "Anheuser Busch Bud" und Nr. 395 44 601 "American Bud", eingetragen jeweils am 11. Dezember 1995 für die Ware "Bier".
Die Beklagte, eine bekannte deutsche Brauerei, ist Inhaberin der älteren Marken Nr. 505 912 "Bit", Nr. 502 851 "Bitburger" und Nr. 704 211 "Bitte ein
Bit", eingetragen für die Ware "Bier". Sie vertreibt ein Bier Pilsener Brauart unter der Bezeichnung "Bitburger" mit verschiedenen Flaschenetiketten, wie sie aus der Anlage B 8 ersichtlich und nachfolgend teilweise abgebildet sind:

Die Beklagte, die gegen die Marken der Klägerin Widerspruch erhoben hat, sieht in der beabsichtigten Verwendung dieser Marken eine Verletzung ihrer Markenrechte.
Deswegen begehrt die Klägerin mit der Klage die (negative) Feststellung , daß ihre Wort-/Bildmarken nicht in die Rechte der Beklagten an deren "Bit"-Marke eingreifen.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Marke Nr. 505 912 der Beklagten sei mangels Benutzung löschungsreif. Im übrigen bestehe zwischen ihren Wort-/Bildmarken und den Marken der Beklagten keine Verwechslungsgefahr. Ihr gehe es nicht um die Einführung der Bezeichnung "Bud" in Deutschland, sie beabsichtige nur die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarken. Die Geltendmachung
etwaiger Unterlassungsansprüche durch die Beklagte wäre rechtsmißbräuchlich. Diese habe "Bit" als IR-Marke geschützt, sei aber in vielen europäischen Ländern hieraus nicht gegen die Verwendung der Bezeichnung "Bud" vorgegangen ; auch in den Vereinigten Staaten bestünden "Bud" und "Bit" bzw. "Bitte ein Bit" als Marken nebeneinander. Der Beklagten gehe es nur darum, sie, die Klägerin, vom deutschen Markt fernzuhalten.
Die Klägerin hat beantragt,
festzustellen, daß

a) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 603,

und

b) die nachfolgend abgebildete deutsche Wort-/Bildmarke "American Bud", eingetragen beim Deutschen Patentamt unter der Nr. 395 44 601,

nicht in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingreifen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin bereite systematisch die Einführung ihres Bieres unter der Bezeichnung "Bud" in Deutschland vor. Die streitgegenständlichen Marken stimmten - abgesehen vom Wortbestandteil - mit einer Wort-/Bildmarke "Anheuser Busch B" der Klägerin und mit den von der Klägerin im europäischen Ausland verwendeten "Bud"-Etiketten überein. Ihre Marke "Bit" habe als reines Phantasiewortzeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. In der Bierbranche würden Abkürzungen sonst nicht und einsilbige Marken nur ausnahmsweise verwendet. Diese Kennzeichnungskraft werde infolge der durch ein Meinungsforschungsgutachten belegten auûergewöhnlichen Bekanntheit von "Bit" noch gesteigert. Auf den von ihr verwendeten Flaschenetiketten würden ihre Marken durch die Verwendung von "Bit" rechtserhaltend benutzt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Feststellungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die (negative) Feststellung für nicht begründet erachtet, weil der Beklagten Ansprüche aus ihrer Marke "Bit" gegen die Klägerin zustünden. Es hat dazu ausgeführt:
Die Beklagte habe ihre Marke "Bit" durch die Verwendung ihrer Flaschenetiketten rechtserhaltend benutzt. Auf diesen befinde sich die Angabe "Bitburger", wobei die ersten drei Buchstaben ("Bit") etwa doppelt so groû gedruckt seien wie der weitere Bestandteil. Damit sei "Bit" als Kurzbezeichnung von "Bitburger" herausgestellt und zeichenmäûig verwendet. Auch durch den zusätzlich auf den Etiketten aufgedruckten Slogan "Bitte ein Bit" werde die Kurzform "Bit" benutzt.
Zwischen der Marke "Bit" und den Marken der Klägerin bestehe auch Verwechslungsgefahr i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Marke "Bit" habe als Phantasiewort und infolge seiner prägnanten Kürze von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Diese sei durch die Bekanntheit der Marke im Verkehr (bei 69,5 % der Gesamtbevölkerung und 83,3 % der Biertrinker bei ungestützter Frage) auf ein überdurchschnittliches Maû gesteigert.
Der Gesamteindruck der Marken der Klägerin werde durch deren jeweilige Wortbestandteile "Bud" geprägt, weil sich der Verkehr bei Wort /Bildzeichen in der Regel an den Wortbestandteilen orientiere, die die einfachste Form der Bezeichnung der Ware darstellten. Das gelte angesichts mündlicher Bestellungen vor allem auch bei Bieren. Innerhalb der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" und "American Bud" sei nicht auf die jeweilige Wortkombination , sondern entscheidend auf "Bud" abzustellen. Dieser Bestandteil erscheine durch seine Alleinstellung in einer Zeile und die ornamentale Verzierung graphisch hervorgehoben und wirke damit und auch im jeweiligen Sprachfluû als eigentlicher Orientierungspunkt innerhalb der Marken. Das werde durch die Griffigkeit des Bestandteils auch für Bestellungen im Zuruf noch unterstützt. Darüber hinaus sei der Bestandteil "Anheuser Busch" das Unternehmenskennzeichen der Klägerin, das - wenn auch in Deutschland als solches nicht bekannt - wie ein Name wirke und deshalb vom Verkehr nicht als eigentlich produktkennzeichnend verstanden werde. Bei der Marke "American Bud" erweise sich der Bestandteil "American" als beschreibend und deshalb nicht kennzeichnungskräftig, weil er nur auf die geographische Herkunft des Bieres hinweise.
Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung, bei der die gegebene Warenidentität , die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung "Bit" und die nicht geringe Ähnlichkeit von "Bit" und "Bud" zugrunde zu legen
seien, ergebe sich eine Verwechslungsgefahr in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht. Diese werde nicht dadurch ausgeräumt, daû die Kurzbezeichnungen "Bit" und "Bud" für die jeweiligen Langversionen "Bitburger" bzw. "Budweiser" stünden, die sich deutlicher unterschieden. Wer sich bezüglich der Kurzversion geirrt habe, habe damit automatisch auch die Langversion über den Bedeutungsgehalt der Abkürzung verwechselt.
Stehe demnach der Beklagten ein Unterlassungsanspruch bezüglich der Marken der Klägerin zu, sei die negative Feststellungsklage unbegründet.
II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen nicht in allen Punkten stand.
1. Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts , Gegenstand der negativen Feststellungsklage sei entgegen dem Wortlaut der beiden Klageanträge nicht die isolierte Rechtsfrage, ob die beiden Marken der Klägerin in die Rechte der Marke "Bit" der Beklagten eingriffen, sondern die Feststellung, daû die Beklagte die Verwendung der Marken der Klägerin nicht verbieten könne, und zwar aufgrund der "Bit"-Marken der Beklagten , worunter alle Markenrechte der Beklagten zu verstehen seien. Gegen ein solches Antragsverständnis spricht, daû die Beklagte sich im Vorfeld des Rechtsstreits lediglich geweigert hatte, der Klägerin zu bestätigen, daû deren Wort-/Bildmarken die Marke "Bit" der Beklagten nicht verletzen. Ein Anhalt dafür , daû die Klägerin gleichwohl ihre Anträge in dem weiten vom Berufungsgericht zugrunde gelegten Umfang stellen wollte, ist nicht ersichtlich und vom Berufungsgericht auch nicht angeführt worden. Deshalb kommt, soweit das Berufungsurteil aufzuheben ist, eine Prüfung der Verletzung weiterer Marken der Beklagten nicht in Betracht.

2. Ohne Erfolg macht die Revision geltend, die Marke "Bit" der Beklagten sei wegen mangelnder Benutzung löschungsreif. Das Berufungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG angenommen, weil die Beklagte unstreitig die Flaschenetiketten gemäû Anlage B 8 verwendet. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.
Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht , soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern, wobei diese Regelung auch auf Fälle anzuwenden ist, in denen die benutzte Form selbst als Marke eingetragen ist. Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - wie im Streitfall - den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maûgebende kennzeichnende Wirkung beimiût (BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 = WRP 1998, 1083 - Karolus Magnus; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer). Diese Beurteilung ist im wesentlichen dem Tatrichter vorbehalten und in der Revisionsinstanz nur eingeschränkt u.a. auf zutreffende Rechtsanwendung und die Beachtung der allgemeinen Lebenserfahrung überprüfbar. Entgegen der Auffassung der Revision kann insoweit nicht mehr von den strengen Grundsätzen ausgegangen werden, die früher in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz angewendet worden sind (BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO I).
In seiner tatrichterlichen Würdigung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daû angesichts der besonders auffälligen drucktechnischen Hervorhebung von "Bit" aus der Gesamtbezeichnung diesem Bestandteil als erkennbarer Abkürzung von "Bitburger" die besondere Bedeutung zukomme und es sich bei dem weiteren Bestandteil um etwas Unwesentliches, das bei Abkürzung weggelassen werde, handele. Das kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Das Berufungsgericht hätte für seine Auffassung auch noch die besondere Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Bit" heranziehen können.
Auch der Hinweis der Revision auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daû dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-/Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden (BGH GRUR 2000, 1038, 1039 - Kornkammer ). Mit ihrem Vorbringen, die Marke "Bit" sei in "Bitburger" zu einer einheitlichen Kennzeichnung verschmolzen, setzt die Revision lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Berufungsgerichts. Damit kann sie im Revisionsverfahren nicht gehört werden. Sie vernachlässigt bei ihrer Beurteilung insbesondere die graphische Hervorhebung des Bestandteils "Bit" und dessen besondere Kennzeichnungskraft.

Das Berufungsgericht hat des weiteren in der Verwendung des Slogans "Bitte ein Bit" durch die Beklagte eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke gesehen. Auch hiergegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Allein die Tatsache, daû es sich bei "Bitte ein Bit" um einen Slogan handelt, schlieût die Annahme nicht aus, daû darin der kennzeichnende Bestandteil "Bit" eine selbständige Stellung als Produktkennzeichnung behalten hat (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).
3. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagten stünden wegen bestehender markenrechtlicher Verwechslungsgefahr mit der Marke "Bit" Ansprüche gegen die Verwendung beider Marken der Klägerin zu, ist bezüglich der Marke "American Bud" revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dagegen bezüglich der Marke "Anheuser Busch Bud" nicht frei von Rechtsfehlern.
Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 39 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 22.6.2000 - Rs. C-425/98, MarkenR 2000, 255 Tz. 44 - Adidas/Marca Mode). Das gilt uneingeschränkt auch für die Beurteilung nach der Regelung des die genannten Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie umsetzenden § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dabei besteht - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im Markt ausgeglichen werden (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

a) Bei den im Streitfall in Betracht zu ziehenden Waren handelt es sich auf beiden Seiten um Bier, mithin um identische Waren i. S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

b) Bezüglich der Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten ist das Berufungsgericht von einer von Hause aus durchschnittlichen, durch die Bekanntheit der Marke im Markt, wie sie aus dem Meinungsforschungsgutachten des Instituts G. entnommen werden könne, überdurchschnittlich gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen. Das greift die Revision nicht mit eigenen Rügen an; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht erkennbar.

c) Das Berufungsgericht hat des weiteren zutreffend zugrunde gelegt, daû bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (st. Rspr.; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - DreiStreifen -Kennzeichnung, jeweils m.w.N.). Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.

aa) Es ist nicht zu beanstanden, daû das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der Marken der Klägerin die Bildbestandteile vernachlässigt hat und davon ausgegangen ist, daû den hervorgehobenen Wortbestandteilen für die Frage einer Verwechslungsgefahr die maûgebliche Bedeutung zukommt. Das entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, weil bei derartigen kombinierten Marken in der Regel die Wortbestandteile für den Verkehr die einfachste Möglichkeit der Benennung der Marke bieten (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGHZ 139, 340, 349 - Lions; BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 32/97, GRUR 2000, 883, 884 = WRP 2000, 1152 - Pappagallo). Eine solche ist bei der im Streitfall in Frage stehenden Ware "Bier" insbesondere bei mündlichen Bestellungen in Gastwirtschaften erforderlich. Das Berufungsgericht hätte zur Begründung auch noch die Tatsache heranziehen können, daû die Bildbestandteile der Marken der Klägerin vor allem dekorativen Charakter haben.
Die Revision macht dagegen ohne Erfolg geltend, Bier werde vor allem in Getränkemärkten "auf Sicht" gekauft, so daû es für den Käufer maûgeblich auf den optischen Eindruck der Marken ankomme. Darüber hinaus unterschieden sich die Etiketten (Marken) der Klägerin vor allem durch die dominierende Farbgebung in knallrot, weiû und mittelblau von anderen Bierflaschenetiketten so maûgeblich, daû damit besonders hohe Erinnerungswerte bei den Verbrauchern erzielt würden. Die Tatsache, daû Bier - wie manche andere Ware auch (vgl. BGHZ 139, 340, 349 - Lions) - bezüglich der Gesamtumsätze in beachtlichen Mengen auf Sicht, nämlich kistenweise in Lebensmittel- und Getränkemärkten erworben wird, schlieût die Annahme nicht aus, daû es erfahrungsge-
mäû in maûgeblichem Umfang auch auf mündliche Bestellungen in Gastwirtschaften ankommt. Der Erfahrungssatz, daû graphische Gestaltungen mehr dekorativer Art in kombinierten Wort-/Bildzeichen gegenüber Wortbestandteilen zurücktreten, wird auch nicht schon angesichts der konkreten farbigen Gestaltung der Marken (Etiketten) der Klägerin fraglich, zumal auch Bierflaschenetiketten anderer Hersteller durchaus farbig angelegt sind und die Revision nicht aufgezeigt hat, daû die von der Klägerin verwendeten Farben für sie eine herkunftshinweisende Wirkung haben.
bb) Das Berufungsgericht ist des weiteren davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck beider Marken der Klägerin durch den jeweiligen Bestandteil "Bud" geprägt werde. Dem kann bezüglich der vom Klageantrag zu a erfaûten Marke "Anheuser Busch Bud" nicht beigetreten werden.
(1) Das Berufungsgericht hat bezüglich dieser Marke ausgeführt, daû der Wortbestandteil "Bud" schon nach der graphischen Gestaltung nicht gleichberechtigt mit den anderen Wörtern, sondern durch seine Anordnung mittig in einer eigenen Zeile mit dekorativen pfeilartigen Elementen hervorgehoben sei. Dem Verkehr biete sich der Bestandteil auch als griffige Kurzbezeichnung an. Zwar seien die weiteren Wörter "Anheuser Busch" in Deutschland nicht als Unternehmenskennzeichen der Klägerin bekannt. Sie wirkten aber wie zwei deutschstämmige Familiennamen, wie der Verkehr unschwer erkennen werde, so daû er die eigentliche Produktkennzeichnung in "Bud" sehen werde. Diese Erwägungen sind nicht frei von Rechtsfehlern.
Nach der Rechtsprechung des Senats ist zwar anerkannt, daû Wortzeichen , die aus mehreren Bestandteilen bestehen, in ihrem Gesamteindruck durch einzelne Bestandteile geprägt werden können. Voraussetzung hierfür ist
allerdings, daû hinreichende Anhaltspunkte aus der allgemeinen Lebenserfahrung vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde andere Wortbestandteile bei der Wahrnehmung einer Marke vernachlässigen. Insoweit ist in der Rechtsprechung anerkannt, daû insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen die dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Markeninhabers gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 406 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - Ionofil; Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO). Es wäre aber, wie der Bundesgerichtshof auch ausgesprochen hat, verfehlt, etwa von einem Regelsatz auszugehen , wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine (mit-)prägende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke abzusprechen sei. Es ist vielmehr der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund tritt oder nicht (BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; Beschl. v. 18.4.1996 - I ZB 3/94, GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN). Insoweit kommt es maûgeblich darauf an, welche besonderen Gegebenheiten und Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengebiet üblich sind.
Hierzu hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Das nötigt jedoch insoweit nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache, weil das Revisionsgericht anhand der vorgelegten Benutzungsbeispiele selbst beurteilen kann, daû der Durchschnittsverbrau-
cher, auf dessen Vorstellung es maûgeblich ankommt (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND), auf dem hier maûgeblichem Warengebiet in weitem Umfang mit der Verwendung des Brauereinamens als Produktkennzeichnung konfrontiert wird, so daû er - ähnlich wie im Bereich der Modebranche bezüglich der Namen von Modeschöpfern und Designern (vgl. BGH, GRUR 1996, 406, 407 - JUWEL; GRUR 1996, 774, 775 - falke-run/LE RUN) - nach der allgemeinen Lebenserfahrung auf die Zuordnung des konkreten Produkts zu der herstellenden Brauerei und damit auf die Herstellerangabe besonderes Gewicht legt. Deshalb ist erfahrungsgemäû davon auszugehen, daû derartige Bestandteile den Gesamteindruck der Bezeichnung jedenfalls mitprägen. Die Feststellung des Berufungsgerichts, daû die Firmenbezeichnung der Klägerin in Deutschland dem Verkehr zwar nicht bekannt sei, dieser aber die Bestandteile "Anheuser Busch" als Namen erkennen werde, läût demnach nicht den Schluû zu, daû diese Bestandteile für den angesprochenen Verkehr in den Hintergrund treten werden.
Von der Prägung des Gesamteindrucks (allein) durch den Bestandteil "Bud" kann entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch nicht deshalb ausgegangen werden, weil dieser Bestandteil in bestimmter Weise graphisch angeordnet und verziert ist. Insoweit macht die Revision allerdings ohne Erfolg geltend, daû die dahingehende Argumentation des Berufungsgerichts widersprüchlich sei; da die graphischen Elemente für den Verkehr in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurückträten, könnten sie zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks von einzelnen Wortbestandteilen nicht mehr beitragen. Dem kann zwar in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden, weil es sich bei der vom Berufungsgericht herangezogenen graphischen Gestaltung nicht um die allgemeinen dekorativen Elemente der Marke handelt. Bei der Beurteilung der
Bedeutung der Anordnung des Bestandteils "Bud" in einer eigenen Zeile mittig mit zwei pfeilartigen Verzierungen unterhalb der anderen Wortbestandteile "Anheuser Busch" für die Prägung des Gesamteindrucks durch eben diesen Bestandteil hat das Berufungsgericht aber wesentliche Gesichtspunkte auûer Betracht gelassen. Angesichts der schon erwähnten Bezeichnungsgewohnheiten und der Bedeutung, die der Verkehr der jeweiligen Brauerei beimiût, spricht erfahrungsgemäû wenig dafür, daû für ihn durch die vom Berufungsgericht angeführten äuûerlichen Gestaltungselemente die weiteren Wortbestandteile in den Hintergrund treten. Das gilt um so mehr, als es sich bei "Bud" nicht um ein Wort der deutschen Sprache handelt und deshalb auch die Aussprache des Wortes nicht ohne weiteres zweifelsfrei erscheint.
Da auch sonstige Gründe nicht ersichtlich sind, die die Annahme der Prägung des Gesamteindrucks der Wortbestandteile "Anheuser Busch Bud" allein durch den Bestandteil "Bud" rechtfertigen könnten, ist für die Beurteilung der Markenähnlichkeit davon auszugehen, daû sich die Marke "Bit" der Beklagten und die die Marke der Klägerin insgesamt prägende Bezeichnung "Anheuser Busch Bud" gegenüberstehen.
(2) Bezüglich der Marke "American Bud" ist das Berufungsgericht dagegen rechtsfehlerfrei von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil "Bud" ausgegangen.
Das kann zwar nicht allein mit der Erwägung, daû die graphische Hervorhebung von "Bud" gegenüber "American" den Verkehr zu einer solchen Vorstellung führen könne, begründet werden. Zutreffend hat das Berufungsgericht aber auch ausgeführt, daû der Bestandteil "American" als geographischer Begriff auf eine Eigenschaft des Bieres, nämlich aus Amerika (den USA) zu
stammen oder in der Art eines amerikanischen Bieres gebraut zu sein, beschreibend hinweise und daher nicht kennzeichnungskräftig und deshalb nicht zumindest mitprägend sei. Dem setzt die Revision ohne Erfolg entgegen, daû die Schutzwürdigkeit und die Schutzbedürftigkeit geographischer Herkunftsangaben die Annahme fehlender Kennzeichnungskraft widerlegten. Geographische Angaben, wie das Wort "American", erscheinen zwar - wie die Vorschriften der §§ 126 ff. MarkenG zeigen - tatsächlich schutzfähig und schutzbedürftig. Das beruht aber gerade auf ihrem beschreibenden Charakter, nämlich dem mit ihnen gegebenen geographischen Herkunftshinweis. Mit der Herkunftsfunktion einer Marke hat das - unbeschadet der besonderen Gegebenheiten bei Kollektivmarken (vgl. § 99 MarkenG) - nichts zu tun. Vielmehr unterliegen derartige Angaben einem Freihaltungsbedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Da sie nach allgemeinem Sprachverständnis beschreibenden Charakter haben, werden sie vom Verkehr in der Regel nur als Sachhinweis zur Unterrichtung des Publikums und nicht als Herstellerangabe verstanden (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 44 - REHAB; Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 683 - Schwarzer Krauser; Urt. v. 28.11.1991 - I ZR 297/89, GRUR 1992, 203, 205 - Roter mit Genever). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann im Einzelfall allenfalls dann anzunehmen sein, wenn eine beschreibende Angabe zumindest von rechtlich beachtlichen Teilen der in Betracht kommenden Verkehrskreise als Warenkennzeichnung, nicht jedoch als bloûe warenbeschreibende Angabe aufgefaût wird (BGHZ 139, 59, 65 - Fläminger, m.w.N.). Anhaltspunkte für ein derartiges Verkehrsverständnis des Wortes "American" sind nicht ersichtlich und von der Klägerin in den Instanzen auch nicht vorgebracht worden.

d) Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Marke "Bit" der Beklagten und den Marken der Klägerin, kann danach nur bezüglich der Marke "American Bud" Bestand haben.
aa) Für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr der Marke "Anheuser Busch Bud" mit der Marke "Bit" ist zwar von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft dieser Marke und Warenidentität auszugehen; es fehlt aber, weil sich insoweit die Kennzeichen "Bit" und "Anheuser Busch Bud" gegen - überstehen, angesichts des weiten Abstands der Bezeichnungen an der erforderlichen Markenähnlichkeit, so daû eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden kann.
bb) Bezüglich der Marke "American Bud" der Klägerin hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl im Schrift- wie im Klangbild angenommen. Es hat dazu ausgeführt, die einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" bestünden aus nur einer Silbe, begännen mit "B" und endeten klanglich übereinstimmend mit "t".
(1) Die Annahme einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr ist von Rechtsfehlern beeinfluût. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daû der bildliche Gesamteindruck der Marke "American Bud" allein von den Wortbestandteilen "American Bud" geprägt werde. Hiervon kann auch keine Rede sein, da es sich - bildlich - um eine komplexe, eine Vielzahl von dekorativen und anderen bildlichen Elementen und verschiedene Wortbestandteile aufweisende Marke handelt, die - bildlich - dem Verkehr als solche und nicht in der (bildlichen) Kurzbezeichnung "Bud" entgegentritt.

(2) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist dagegen die Annahme des Berufungsgerichts, es liege eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht vor. Die Anfangslaute der einander gegenüberstehenden Wörter "Bit" und "Bud" sind identisch, die Endlaute stimmen in üblicher deutscher Aussprache überein, wie das Berufungsgericht - insoweit unangegriffen - festgestellt hat. Der Mittellaut in den einsilbigen Wörtern ist bei "Bud", unabhängig ob als "bat" oder "but" ausgesprochen, zwar abweichend von "Bit". Dieser Unterschied, dem bei einsilbigen Wörtern, wie sie im Streitfall zu beurteilen sind, regelmäûig keine geringe Bedeutung zukommt, wird aber bei der erforderlichen Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls durch die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke der Beklagten, die einen erweiterten Schutzumfang rechtfertigt (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung), und die Tatsache ausgeglichen, daû es um identische Waren geht. Das hat der Senat im Jahre 1977 im Ergebnis ebenso gesehen, wie der Nichtannahme der Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Juli 1976 entnommen werden kann, mit der die Verurteilung u.a. der tschechischen Brauerei in Ceske Budejovice (und mehrerer deutscher Biergroûhandlungen) zur Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Bud" für Bier bestätigt worden ist.
4. Das Berufungsgericht hat bisher - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der Beklagten gegen die Marke "Anheuser Busch Bud" aus anderen Gründen als denen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke "Bit" Rechte zustehen.
Ob diese sich aufgrund der Marke "Bit" aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ergeben könnten, hängt, weil es sich im Streitfall um identische Waren handelt,
von der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften über die ihm vom Bundesgerichtshof in seiner "Davidoff"-Entscheidung (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142) zur Vorabentscheidung vorgelegte dahingehende Frage und davon ab, inwieweit der Begriff der Markenähnlichkeit in den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG übereinstimmend auszulegen ist (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 430; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 487; Starck, MarkenR 2000, 73, 76). Das Berufungsgericht wird darüber hinaus gegebenenfalls den Vortrag der Beklagten darauf zu prüfen haben, ob sich aus ihm Hinweise auf ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerin i.S. des § 1 UWG ergeben, das als solches nicht Gegenstand der markengesetzlichen Regelungen ist (vgl. hierzu BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog). Die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften brauchte nur dann nicht abgewartet zu werden, wenn ein erweiterter Schutz der bekannten Marke "Bit" sowohl auf der Grundlage des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als auch der des § 1 UWG ausscheiden würde.
III. Danach war das angefochtene Urteil unter Zurückweisung der Revision im übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als über den Klageantrag zu a zum Nachteil der Klägerin entschieden worden ist, und die Sache in diesem Umfang an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Schaffert

Gründe:

I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen ist die Marke Nr. 2 074 954 "Korn Kammer" für die Waren "Vollwert-Dauerbackwaren, insbesondere Kekse, Gebäcke, Riegel, Zwieback und Flachbrote, sämtliche Waren aus Vollkorngetreide aus kontrolliertem biologischen Landbau ohne Verwendung denaturisierter Rohstoffe".
Hiergegen hat die Inhaberin der am 13. Mai 1980 für die Waren "Backund Konditorwaren" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 001 919 "Kornkammer" Widerspruch erhoben.

Die Widersprechende hat, nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, u.a. das nachfolgend dargestellte Verpackungsetikett:

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.
Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß der Markenstelle aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (BPatG BlPMZ 1998, 318).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, verteidigt die Markeninhaberin ihre Marke weiter.
II. Das Bundespatentgericht ist - unter Anwendung des neuen Markenrechts - von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke aus-
gegangen und hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es hat ausgeführt:
Durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen Form auf Preislisten habe die Widersprechende zwar dem Benutzungszwang nicht Genüge getan, weil bei abgepackten Backwaren die Verwendung der Marke auf der Ware bzw. deren Verpackung nicht nur üblich und wirtschaftlich zumutbar, sondern zur rechtserhaltenden Benutzung auch erforderlich gewesen sei. Jedoch habe die Widersprechende durch die Verwendung der abgewandelten Form ihrer Marke auf den Verpackungsetiketten dem Benutzungszwang ausreichend Rechnung getragen, weil die darin enthaltenen Abwandlungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert hätten. Nach den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sei die Widerspruchsmarke in dieser Form in erheblichem Umfang benutzt worden. Im Jahre 1992 seien Umsätze von über 25,5 Mio. DM erzielt worden; hieraus ergebe sich nach der Lebenserfahrung, daß die Umsätze auch im Jahre 1993 noch beträchtlich gewesen und nicht auf ein zu vernachlässigendes Maß abgesunken seien. In Anbetracht dieser glaubhaft gemachten erheblichen Umsätze sei - trotz des warenbeschreibenden Anklangs des Markenwortes "Kornkammer" - von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Dementsprechend sei deren Schutzumfang nicht als so eng begrenzt anzusehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Durch die unterschiedliche Schreibweise des Markenwortes in der eingetragenen Form (ein Wort) und in der benutzten Form (zwei Wörter untereinander) seien weder der Begriffsgehalt noch der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert worden. Auch durch die Hinzufügung des Bildelements in Form eines stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem
Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, werde der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert. Die zeichnerische Gestaltung des Kornspeichers sei von eher geringer Prägnanz. Sofern der Verkehr die in dem Bildelement enthaltene Aussage überhaupt wahrnehme , werde er in ihm lediglich die Illustration des Wortbestandteils erkennen. Dieser Eindruck werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bildbestandteil in einem Kreis noch verstärkt. Im Gesamtzeichen behalte der Wortbestandteil gegenüber den Bildelementen seine prägende Wirkung nicht zuletzt auch deshalb, weil er sich als naheliegende einfache Bezeichnung der Marke anbiete.
Auch Verwechslungsgefahr sei gegeben. Weil die Waren, für die das Widerspruchszeichen benutzt worden sei, den Oberbegriff für die eingetragenen Waren der angegriffenen Marke bildeten und daher von Warenidentität auszugehen sei, müsse die jüngere Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einhalten. Das sei nicht der Fall. Es sei vielmehr neben der klanglichen Identität auch eine weitgehende schriftbildliche Ä hnlichkeit festzustellen. Die sprachregelwidrige Schreibweise der angegriffenen Marke falle demgegenüber kaum ins Gewicht.
III. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Das Bundespatentgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen und hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr bejaht. Die gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde erweisen sich als nicht durchgreifend.
1. Das Bundespatentgericht hat die Einrede der Nichtbenutzung zutreffend auf der Grundlage des Markengesetzes geprüft (§ 158 Abs. 3 Satz 1 und
2 i.V. mit § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG) und sie zu Recht für unbegründet erachtet.

a) Das Bundespatentgericht hat für die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG in nicht zu beanstandender Weise - insoweit von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen - Benutzungshandlungen in den Jahren 1992 und 1993 als im relevanten Zeitraum von September 1989 bis September 1994 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) erfolgt zugrunde gelegt. Da die für die Rechtserhaltung erforderliche Markenbenutzung nicht ständig während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein muß, sondern in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke, also einer ernsthaften Benutzung rechtfertigen muß (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.), reichen die vom Bundespatentgericht für den von ihm behandelten Zeitraum getroffenen Feststellungen zu Dauer und Umfang der Verwendung der Widerspruchsmarke aus, um von einer ernsthaften Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG auszugehen.

b) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht die Verwendung des emblemartigen Zeichens auf den Verkaufspackungen als Benutzung der eingetragenen Marke i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG angesehen hat.
aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Abweichungen von der eingetragenen Markenform dann unschädlich seien, wenn der angesprochene Verkehr, sofern er die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form kenne, in der benutzten Form noch
dieselbe Marke sehe. Es hat in diesem Zusammenhang - ausgehend von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - deren Schutzumfang nicht als so eng begrenzt angesehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Bezüglich des von ihm hergestellten Zusammenhangs zwischen dem Schutzumfang einer Marke und der Frage einer Ä nderung des kennzeichnenden Charakters hat es sich auf andere Entscheidungen des Bundespatentgerichts bezogen (BPatGE 35, 40, 43 = BPatG GRUR 1995, 588, 589 - Jeannette/Annete; BPatGE 37, 53, 56 f. = BPatG GRUR 1997, 301, 302 - LORDS/LORD).
Diese Anknüpfung an einen (abstrakten) Schutzumfang der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung, ob deren kennzeichnender Charakter in einer abweichende Benutzungsform verändert ist, ist allerdings von Rechtsirrtum beeinflußt. Der Schutzumfang einer Marke kann, was das Bundespatentgericht vernachlässigt hat, nicht abstrakt bestimmt werden. Er ergibt sich vielmehr im konkreten Fall aus der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, für die nach der Rechtsprechung eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel, m.w.N.). Hiermit hat die Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG durch eine andere als die eingetragene Markenform nichts zu tun. Die Vorschriften enthalten auch keine dahingehenden gleichen Begriffe. Sogar die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG hat mit der rechtsverletzenden Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG keine begriffliche Verbindung, wie schon daraus erhellt, daß auch das bloße Besitzen von markierter Ware schon eine Benutzung i.S. von § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist. In einer solchen rechtsverletzenden Benutzungshandlung kann jedoch keine rechtserhaltende Benutzungs-
handlung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG gesehen werden, für die es darauf ankommt , daß die Benutzung vom Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen wird (BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA).
Ebenso wie danach ein (irgendwie abstrakt bestimmter) Schutzumfang für die Beantwortung der Frage nach einer Ä nderung des kennzeichnenden Charakters nicht maßgeblich sein kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 80), darf die Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters , wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, auch nicht mit Überlegungen zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks der benutzten Marke verbunden werden, die ebenfalls allein bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ihren Platz haben (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA). Diese rechtsfehlerhafte Betrachtung wirkt sich allerdings auf das vom Bundespatentgericht gefundene Ergebnis nicht aus.
bb) Denn das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß es maßgeblich darauf ankommt , ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Es ist deshalb zu fragen, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 17.4.1986 - I ZR 18/84, GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho) und - im Streitfall - den zugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüfbar. Entgegen der Ansicht der
Rechtsbeschwerde ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts weder erfahrungswidrig noch in sich widersprüchlich.
Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuchstaben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Ä nderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus). Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen.
Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde.
Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erkennen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeutungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine
eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 - KarolusMagnus ; GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA).
Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, dieser Eindruck der bildlichen Illustration des Wortbestandteils werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bildbestandteilen in einem Kreis verstärkt, kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Soweit die Rechtsbeschwerde hierzu eine andere Auffassung vertritt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig - lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.
Die Beurteilung des Bundespatentgerichts steht auch nicht im Widerspruch zu seiner Annahme, daß in der benutzten Form eine emblemartige Marke gegeben sei. Diese Charakterisierung sagt über die kennzeichnende Wirkung der einzelnen Markenbestandteile nichts aus.
Auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daß dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden.
2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es ist dabei - von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - unter Beachtung der Wechselwirkung der maßgeblichen Beurteilungsfaktoren von Warenidentität und klanglicher Identität der Marken ausgegangen.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Pokrant Raebel

Tatbestand:

1

Die Klägerin nimmt die Beklagte - soweit im Revisionsverfahren noch von Interesse - aus ihrer IR-Marke Nr. 666 005 auf Einwilligung in die Löschung der Eintragung der deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097 hinsichtlich eines Teils der Warenklasse 18 in Anspruch.

2

Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. November 1996 international registrierten Wort-/Bildmarke Nr. 666 005:

3

Die IR-Marke genießt in Deutschland Schutz unter anderem für folgende Waren der Klasse 18: Reise- und Handkoffer, Sporttaschen (nicht angepasst an die aufzunehmenden Gegenstände), Handtaschen, Rucksäcke und Seesäcke, Geldbörsen, Regenschirme, Sonnenschirme.

4

Die Beklagte ist Inhaberin der am 13. Januar 2001 angemeldeten und am 12. Februar 2001 eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097:

5

Sie genießt Schutz unter anderem für folgende Waren der Klasse 18: Leder- und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in der Klasse 18 enthalten , Reise- und Handkoffer, Motorradkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Sattlerwaren.

6

Die Beklagte ist ferner Inhaberin der am 29. Juni 1992 international registrierten Wort-/Bildmarke Nr. 591 261:

7

Diese Marke genießt in Deutschland Schutz für Gepäckträger für Fahrzeuge , Handkoffer, Taschen und Koffer für Motorräder.

8

Die Klägerin hält sich als Inhaberin der Marke Nr. 666 005 für berechtigt, von der Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Marke Nr. 301 02097 grundsätzlich bezüglich sämtlicher Waren der Klasse 18 zu verlangen. Sie hat von ihrem Löschungsantrag allerdings die für die weitere Marke der Beklagten Nr. 591 261 geschützten Waren ausgenommen, weil nach ihrer Darstellung insoweit eine Koexistenzvereinbarung der Parteien besteht.

9

Die Klägerin hat zuletzt beantragt, die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt im Wege der Teillöschung das Warenverzeichnis der Marke Nr. 301 02 097 hinsichtlich der Warenklasse 18 auf die nachfolgenden Waren zu beschränken: Gepäckträger für Fahrzeuge, Handkoffer , Taschen und Koffer für Motorräder.

10

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Einrede der Nichtbenutzung und - gestützt auf ihre Marke Nr. 591 261 - die Einrede der Löschungsreife der Klagemarke erhoben.

11

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihren zuletzt gestellten Klageantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

12

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe der auf ihre IR-Marke Nr. 666 005 gestützte Anspruch auf Einwilligung in die teilweise Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097 nicht nach § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu. Hierzu hat es ausgeführt:

13

Die einander gegenüberstehenden Zeichen seien nicht verwechslungsfähig. Es sei zwar Identität oder Ähnlichkeit der Waren in Klasse 18 gegeben. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei zumindest durchschnittlich. Es bestehe jedoch keine Zeichenähnlichkeit.

14

Zeichen dürften nicht allein auf ihre klangliche Übereinstimmung geprüft werden. Vielmehr sei zu beachten, dass auch dem Bildbestandteil unter Umständen eine prägende Bedeutung zukomme. Bei der Klagemarke sei das „Gemini-Logo“ - die Seitenansicht zweier Rücken an Rücken sitzender unbekleideter Menschen (Mann und Frau) - für die Marke prägend; wer das „GeminiLogo“ sehe, denke sofort an Kappa. Daher verbiete es sich, allein auf die phonetische Übereinstimmung der Wortbestandteile abzustellen. Maßgeblich sei vielmehr der Gesamteindruck der Marken.

15

Bei einer Gegenüberstellung der Zeichen seien Gemeinsamkeiten allenfalls in der phonetischen Übereinstimmung der Wortbestandteile zu finden. Bereits die bildliche Darstellung der Wortbestandteile weiche erheblich voneinan- http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR308210994BJNE001801140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint - 6 - der ab; der Wortbestandteil „Kappa“ der Klagemarke enthalte keine Großschreibung und wesentlich unterschiedliche drucktechnisch verstärkte Buchstaben. Entscheidend sei jedoch, dass sich das die Klagemarke jedenfalls mitprägende „Gemini-Logo“ nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stilisierten „K“ unterscheide. Es sei daher keine Zeichenähnlichkeit gegeben.

16

Unter diesen Umständen könne offenbleiben, ob die Einreden der Nichtbenutzung und der Löschungsreife der Klagemarke durchgriffen.

17

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin auf ihre Wort-/Bildmarke Nr. 666 005 gestützte Anspruch auf teilweise Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke Nr. 301 02 097 aus § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden.

18

1. Die Eintragung einer Marke wird gemäß § 51 Abs. 1 MarkenG auf Klage wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht. Diese Voraussetzung ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erfüllt, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit der eingetragenen Marke mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

19

2. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wech- http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 7 - selwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen , dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 10 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO; Beschluss vom 25. Februar 2010 - I ZB 19/08, GRUR 2010, 833 Rn. 12 = WRP 2010, 1159 - Malteserkreuz II).

20

3. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die für die prioritätsältere Marke der Klägerin und die angegriffene Marke der Beklagten geschützten Waren der Warenklasse 18, auf die sich der Teillöschungsantrag der Klägerin bezieht, identisch oder ähnlich sind.

21

4. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei mindestens durchschnittlich, wird von der Revision nicht angegriffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

22

5. Das Berufungsgericht hat angenommen, Zeichen dürften nicht allein auf ihre klangliche Übereinstimmung geprüft werden. Vielmehr sei zu beachten, dass auch dem Bildbestandteil unter Umständen eine prägende Bedeutung zukomme. Maßgeblich sei dann der Gesamteindruck der Marke. Da sich das die Klagemarke jedenfalls mitprägende „Gemini-Logo“ nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stilisierten Buchstaben „K“ unterscheide, sei danach trotz der phonetischen Übereinstimmung des Wortbestandteils „Kappa“ keine Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr gegeben. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. http://www.juris.de/jportal/portal/t/18tl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62004J0120&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/18tl/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/18tl/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7kk4/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62005J0334&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7kk4/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7xpk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313842004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7xpk/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE313842004&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 8 -

23

a) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Das schließt zwar nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 14. Mai 2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Rn. 23 = WRP 2009, 1533 - airdsl, mwN). Allein auf den dominierenden Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kommt es aber nur dann an, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 41 f. - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO ]; vgl. BGH, Beschluss vom 22. September 2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Rn. 19 = WRP 2006, 92 - coccodrillo, mwN).

24

Nach diesen Maßstäben ist im Streitfall für die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Wort-/Bildmarken nicht nur auf deren Bildbestandteil, sondern auch auf deren Wortbestandteil abzustellen. Der Bildbestandteil der Klagemarke (das „Gemini-Logo“) mag zwar für den Gesamteindruck der Klagemarke - wie das Berufungsgericht angenommen hat - prägend oder jedenfalls mitprägend sein. Das Berufungsgericht hat jedoch nicht festge- stellt, dass der Wortbestandteil der Klagemarke („Kappa“) gegenüber diesem Bildbestandteil zu vernachlässigen ist. Auch hinsichtlich der Beklagtenmarke hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, dass der Wortbestandteil („Kappa“) gegenüber dem Bildbestandteil (dem stilisierten Buchstaben „K“) weitgehend in den Hintergrund tritt.

25

b) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu be- http://www.juris.de/jportal/portal/t/nwl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE311729800&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/m2p/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=74&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE317532010&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/nwl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=6&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE311729800&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 9 - urteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher , klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (BGH, Beschluss vom 1. Oktober 1998 - I ZB 28/96, BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 17 - SIERRA ANTIGUO; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl).

26

aa) Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche; es genügt daher , wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 - NEUROVIBOLEX /NEURO-FIBRAFLEX; BGH, GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo; BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 162/05, GRUR 2008, 803 Rn. 21 = WRP 2008, 1192 - HEITEC; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; vgl. auch BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 37 = WRP 2008, 1092 - idw; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 35 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

27

Danach ist im Streitfall die Zeichenähnlichkeit grundsätzlich zu bejahen, weil die einander gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher Hinsicht im Wort- bestandteil „Kappa“ bzw. „KAPPA“ miteinander übereinstimmen. Auch bei der Klagemarke ist in klanglicher Hinsicht allein auf den Wortbestandteil „Kappa“ abzustellen, selbst wenn der Bildbestandteil gemeinhin als „Gemini-Logo“ bezeichnet wird. Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht kommt hinsichtlich des Bildbestandteils eines Wort-/Bildzeichens nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2006, 60 Rn. 24 - coccodrillo).

28

bb) Eine nach dem Bild und/oder dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein ohne weiteres erkennbarer konkreter Begriffsinhalt zukommt (BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly; Urteil vom 13. November 2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS/medAS; vgl. auch BGH, GRUR 2008, 715 Rn. 38 - idw; GRUR 2008, 719 Rn. 38 - idw Informationsdienst Wissenschaft; BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Rn. 19 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU).

29

Im vorliegenden Fall ist die nach dem Klang zu bejahende Zeichenähnlichkeit nicht durch Unterschiede im Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen ausgeschlossen. In begrifflicher Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht festgestellt , dass der Verkehr der Klagemarke oder der Beklagtenmarke einen konkreten Sinngehalt beilegt. Ein solcher Sinngehalt ist auch nicht ersichtlich.

30

cc) Das Berufungsgericht hat angenommen, trotz der phonetischen Übereinstimmung des Wortbestandteils „Kappa“ sei keine Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr gegeben, weil sich das die Klagemarke jedenfalls mitprägende „Gemini-Logo“ nahezu vollständig von dem in der Beklagtenmarke stilisierten Buchstaben „K“ unterscheide. Dieser Beurteilung kann nicht zugestimmt werden.

31

Es kann offenbleiben, ob eine nach dem Klang zu bejahende Identität oder Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen auch durch Abweichungen im Bild in einem Maße neutralisiert werden kann, dass eine Zeichenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr ausscheidet (so Ingerl/Rohnke , MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 851; aA Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 186; vgl. auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 377). Eine solche Neutralisierung kommt allenfalls dann in Betracht, wenn http://www.juris.de/jportal/portal/t/7m66/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=66&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-61997J0342&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7m66/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7m66/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7kk4/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=21&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62006J0234&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7qho/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=5&fromdoctodoc=yes&doc.id=MPRE114470964&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7r5u/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=jzs-GRUR-RR-2009-10-Rs-0025&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 11 - die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren regelmäßig nur auf Sicht gekauft werden. Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden.

32

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b GMV und zur gleichlautenden Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL, deren Umsetzung ins deutsche Recht § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dient, impliziert die umfassende Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und Klang, dass die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können (vgl. EuGH, Urteil vom 22. Juni 1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Rn. 25-28 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urteil vom 12. Januar 2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Rn. 19 f. - Ruiz-Picasso u.a./HABM [PICASSO/PICARO]; Urteil vom 23. März 2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413 Rn. 21 f. und 34 f. - Muehlhens GmbH & Co. KG/HABM [ZIRH/SIR]; EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 34 f. und 41 f. - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; EuGH, Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 3235 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 98 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]).

33

Es kann dahinstehen, ob der Gerichtshof der Europäischen Union mit dieser Rechtsprechung die Ansicht des Gerichts erster Instanz der Europäischen Union gebilligt hat, dass eine klangliche Ähnlichkeit durch visuelle Unterschiede neutralisiert werden kann, wenn die mit den Zeichen gekennzeichneten Waren so vermarktet werden, dass die maßgebenden Verkehrskreise die Zeichen beim Erwerb der Waren gewöhnlich auch optisch wahrnehmen (vgl. http://www.juris.de/jportal/portal/t/7jcz/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/7isa/ - 12 - EuGH, GRUR 2006, 413 Rn. 51 und 34 ff. - Muehlhens GmbH & Co. KG/HABM [ZIRH/SIR]; GRUR 2008, 343 Rn. 36 f. - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE ]). Im Streitfall ist weder vom Berufungsgericht festgestellt noch von den Parteien vorgetragen, dass die mit dem in Rede stehenden Zeichen der Klägerin versehenen Waren der Klasse 18 in der Regel nur auf Sicht gekauft werden. In den Fällen, in denen die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht auf Sicht, sondern auf Nachfrage gekauft werden, kommt eine Neutralisierung der klanglichen Übereinstimmung durch visuelle Unterschiede nicht in Betracht, weil die maßgebenden Verkehrskreise die Zeichen beim Erwerb der Waren nicht optisch wahrnehmen.

34

III. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der auf die IR-Marke Nr. 666 005 gestützten Ansprüche zum Nachteil der Klägerin erkannt hat. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens und der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

35

Das Berufungsgericht wird die Frage der Verwechslungsgefahr erneut zu beurteilen haben. Gegebenenfalls wird es sich auch mit den Einreden der Nichtbenutzung und der Löschungsreife der Klagemarke befassen müssen, zu denen es bislang - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - noch keine Feststellungen getroffen hat.

Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 21.08.2007 - 33 O 4478/06 -
OLG München, Entscheidung vom 27.11.2008 - 6 U 4556/07 -

Gründe:

I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen ist die Marke Nr. 2 074 954 "Korn Kammer" für die Waren "Vollwert-Dauerbackwaren, insbesondere Kekse, Gebäcke, Riegel, Zwieback und Flachbrote, sämtliche Waren aus Vollkorngetreide aus kontrolliertem biologischen Landbau ohne Verwendung denaturisierter Rohstoffe".
Hiergegen hat die Inhaberin der am 13. Mai 1980 für die Waren "Backund Konditorwaren" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 001 919 "Kornkammer" Widerspruch erhoben.

Die Widersprechende hat, nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, u.a. das nachfolgend dargestellte Verpackungsetikett:

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.
Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß der Markenstelle aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (BPatG BlPMZ 1998, 318).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, verteidigt die Markeninhaberin ihre Marke weiter.
II. Das Bundespatentgericht ist - unter Anwendung des neuen Markenrechts - von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke aus-
gegangen und hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es hat ausgeführt:
Durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen Form auf Preislisten habe die Widersprechende zwar dem Benutzungszwang nicht Genüge getan, weil bei abgepackten Backwaren die Verwendung der Marke auf der Ware bzw. deren Verpackung nicht nur üblich und wirtschaftlich zumutbar, sondern zur rechtserhaltenden Benutzung auch erforderlich gewesen sei. Jedoch habe die Widersprechende durch die Verwendung der abgewandelten Form ihrer Marke auf den Verpackungsetiketten dem Benutzungszwang ausreichend Rechnung getragen, weil die darin enthaltenen Abwandlungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert hätten. Nach den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sei die Widerspruchsmarke in dieser Form in erheblichem Umfang benutzt worden. Im Jahre 1992 seien Umsätze von über 25,5 Mio. DM erzielt worden; hieraus ergebe sich nach der Lebenserfahrung, daß die Umsätze auch im Jahre 1993 noch beträchtlich gewesen und nicht auf ein zu vernachlässigendes Maß abgesunken seien. In Anbetracht dieser glaubhaft gemachten erheblichen Umsätze sei - trotz des warenbeschreibenden Anklangs des Markenwortes "Kornkammer" - von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Dementsprechend sei deren Schutzumfang nicht als so eng begrenzt anzusehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Durch die unterschiedliche Schreibweise des Markenwortes in der eingetragenen Form (ein Wort) und in der benutzten Form (zwei Wörter untereinander) seien weder der Begriffsgehalt noch der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert worden. Auch durch die Hinzufügung des Bildelements in Form eines stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem
Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, werde der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert. Die zeichnerische Gestaltung des Kornspeichers sei von eher geringer Prägnanz. Sofern der Verkehr die in dem Bildelement enthaltene Aussage überhaupt wahrnehme , werde er in ihm lediglich die Illustration des Wortbestandteils erkennen. Dieser Eindruck werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bildbestandteil in einem Kreis noch verstärkt. Im Gesamtzeichen behalte der Wortbestandteil gegenüber den Bildelementen seine prägende Wirkung nicht zuletzt auch deshalb, weil er sich als naheliegende einfache Bezeichnung der Marke anbiete.
Auch Verwechslungsgefahr sei gegeben. Weil die Waren, für die das Widerspruchszeichen benutzt worden sei, den Oberbegriff für die eingetragenen Waren der angegriffenen Marke bildeten und daher von Warenidentität auszugehen sei, müsse die jüngere Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einhalten. Das sei nicht der Fall. Es sei vielmehr neben der klanglichen Identität auch eine weitgehende schriftbildliche Ä hnlichkeit festzustellen. Die sprachregelwidrige Schreibweise der angegriffenen Marke falle demgegenüber kaum ins Gewicht.
III. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Das Bundespatentgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen und hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr bejaht. Die gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde erweisen sich als nicht durchgreifend.
1. Das Bundespatentgericht hat die Einrede der Nichtbenutzung zutreffend auf der Grundlage des Markengesetzes geprüft (§ 158 Abs. 3 Satz 1 und
2 i.V. mit § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG) und sie zu Recht für unbegründet erachtet.

a) Das Bundespatentgericht hat für die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG in nicht zu beanstandender Weise - insoweit von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen - Benutzungshandlungen in den Jahren 1992 und 1993 als im relevanten Zeitraum von September 1989 bis September 1994 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) erfolgt zugrunde gelegt. Da die für die Rechtserhaltung erforderliche Markenbenutzung nicht ständig während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein muß, sondern in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke, also einer ernsthaften Benutzung rechtfertigen muß (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.), reichen die vom Bundespatentgericht für den von ihm behandelten Zeitraum getroffenen Feststellungen zu Dauer und Umfang der Verwendung der Widerspruchsmarke aus, um von einer ernsthaften Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG auszugehen.

b) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht die Verwendung des emblemartigen Zeichens auf den Verkaufspackungen als Benutzung der eingetragenen Marke i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG angesehen hat.
aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Abweichungen von der eingetragenen Markenform dann unschädlich seien, wenn der angesprochene Verkehr, sofern er die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form kenne, in der benutzten Form noch
dieselbe Marke sehe. Es hat in diesem Zusammenhang - ausgehend von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - deren Schutzumfang nicht als so eng begrenzt angesehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Bezüglich des von ihm hergestellten Zusammenhangs zwischen dem Schutzumfang einer Marke und der Frage einer Ä nderung des kennzeichnenden Charakters hat es sich auf andere Entscheidungen des Bundespatentgerichts bezogen (BPatGE 35, 40, 43 = BPatG GRUR 1995, 588, 589 - Jeannette/Annete; BPatGE 37, 53, 56 f. = BPatG GRUR 1997, 301, 302 - LORDS/LORD).
Diese Anknüpfung an einen (abstrakten) Schutzumfang der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung, ob deren kennzeichnender Charakter in einer abweichende Benutzungsform verändert ist, ist allerdings von Rechtsirrtum beeinflußt. Der Schutzumfang einer Marke kann, was das Bundespatentgericht vernachlässigt hat, nicht abstrakt bestimmt werden. Er ergibt sich vielmehr im konkreten Fall aus der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, für die nach der Rechtsprechung eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel, m.w.N.). Hiermit hat die Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG durch eine andere als die eingetragene Markenform nichts zu tun. Die Vorschriften enthalten auch keine dahingehenden gleichen Begriffe. Sogar die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG hat mit der rechtsverletzenden Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG keine begriffliche Verbindung, wie schon daraus erhellt, daß auch das bloße Besitzen von markierter Ware schon eine Benutzung i.S. von § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist. In einer solchen rechtsverletzenden Benutzungshandlung kann jedoch keine rechtserhaltende Benutzungs-
handlung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG gesehen werden, für die es darauf ankommt , daß die Benutzung vom Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen wird (BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA).
Ebenso wie danach ein (irgendwie abstrakt bestimmter) Schutzumfang für die Beantwortung der Frage nach einer Ä nderung des kennzeichnenden Charakters nicht maßgeblich sein kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 80), darf die Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters , wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, auch nicht mit Überlegungen zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks der benutzten Marke verbunden werden, die ebenfalls allein bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ihren Platz haben (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA). Diese rechtsfehlerhafte Betrachtung wirkt sich allerdings auf das vom Bundespatentgericht gefundene Ergebnis nicht aus.
bb) Denn das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß es maßgeblich darauf ankommt , ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Es ist deshalb zu fragen, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 17.4.1986 - I ZR 18/84, GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho) und - im Streitfall - den zugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüfbar. Entgegen der Ansicht der
Rechtsbeschwerde ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts weder erfahrungswidrig noch in sich widersprüchlich.
Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuchstaben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Ä nderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus). Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen.
Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde.
Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erkennen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeutungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine
eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 - KarolusMagnus ; GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA).
Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, dieser Eindruck der bildlichen Illustration des Wortbestandteils werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bildbestandteilen in einem Kreis verstärkt, kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Soweit die Rechtsbeschwerde hierzu eine andere Auffassung vertritt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig - lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.
Die Beurteilung des Bundespatentgerichts steht auch nicht im Widerspruch zu seiner Annahme, daß in der benutzten Form eine emblemartige Marke gegeben sei. Diese Charakterisierung sagt über die kennzeichnende Wirkung der einzelnen Markenbestandteile nichts aus.
Auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daß dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausspruch eines Erfahrungssatzes angesehen werden.
2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es ist dabei - von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - unter Beachtung der Wechselwirkung der maßgeblichen Beurteilungsfaktoren von Warenidentität und klanglicher Identität der Marken ausgegangen.
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.
Erdmann Starck Bornkamm
Pokrant Raebel

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1, eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht, ist eine von insgesamt zwei Holding-Gesellschaften des weltweit tätigen U. - Konzerns. Die Klägerin zu 2 ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1; sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von kosmetischen Produkten des U. -Konzerns in Deutschland.
Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 4. Juli 1989 angemeldeten Wort-/ Bildmarke Nr. 1 189 993 (Klagemarke 2) gemäß der nachfolgenden Darstellung

eingetragen für eine Fülle von Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, darunter Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, sowie der am 13. Januar 1990 angemeldeten Wortmarke Nr. 1 164 222 "FABERGÉ" (Klagemarke 3), eingetragen für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18, 24 bis 27, unter anderem für Seifen, Parfümerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren.
Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 2 018 855 "Fabergé", angemeldet am 22. April 1992, eingetragen am 13. August 1992 für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke Nr. 395 21 321 "Fabergé", angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen am 5. Oktober 1995 für verschiedene Getränkearten, u.a. für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke 395 25 334 "Fabergé", angemeldet am 21. Juni 1995, eingetragen am 24. November 1995 u.a. für verschiedene alkoholfreie Getränkearten und Biere, sowie der Gemeinschaftsmarke Nr. 7252 "Fabergé", angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 6. Oktober 1997 u.a. für alkoholfreie und alkoholische Getränke.
Die Beklagte beabsichtigt, unter ihren Marken "Fabergé" verschiedene hochpreisige alkoholische Getränke, u.a. Sekt, zu vertreiben.
Mit ihrer Klage haben die Klägerinnen unter Berufung auf marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Löschung der drei deutschen Marken "Fabergé" in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Klägerinnen haben die Klage im übrigen auch auf die Löschung der Gemeinschaftsmarke erweitert. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:
An einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehle es schon deshalb, weil eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, für welche die Klagemarken Schutz genössen, und den Produkten der Beklagten nicht gegeben sei.

Der weitergehende Schutz für bekannte Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG greife nicht ein, weil es an der erforderlichen Bekanntheit der Klagemarken fehle. Den beiden von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten könne lediglich entnommen werden, daß etwa 16 % bzw. 17,5 % der Befragten die Bezeichnung "Fabergé" überhaupt als Warenkennzeichnung bekannt sei. Hiervon müßten noch Abschläge gemacht werden, so daß nur von einem Bekanntheitsgrad von 8,1 % bzw. 12,64 % ausgegangen werden könne. Es sei nicht gerechtfertigt, der rechtlichen Beurteilung nur die durchweg höheren Prozentsätze zugrunde zu legen, die sich in der Gruppe der Befragten mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen ergeben hätten. Es sei nicht ersichtlich, daß als aktuelle oder potentielle Abnehmer der unter den Klagemarken vertriebenen Waren ausschließlich oder zumindest überwiegend Käufer aus dieser Gruppe angesprochen würden. Dem Vorbringen der Klägerinnen, Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter seien die Klagemarken zu weit über 70 % bekannt, brauche nicht weiter nachgegangen zu werden, weil allein eine hohe Bekanntheit der Marken beim (Groß- oder Einzel-) Handel für die Feststellung, es handele sich um eine im Inland bekannte Marke im Sinne der vorgenannten Bestimmung, nicht ausreiche.
Auch aus § 1 UWG ergäben sich die Klageansprüche nicht. Es fehle an einem wettbewerbswidrigen Verhalten der Beklagten. Von einer wettbewerbswidrigen Rufausbeutung könne nicht ausgegangen werden, weil nicht festgestellt werden könne, daß der Verkehr mit den Klagemarken den Ruf von Hochpreisigkeit und Exklusivität in dem erforderlichen hohen Umfang verbinde.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Soweit die angegriffenen Kennzeichnungen (hier die Wortmarke Nr. 2 018 855) bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen worden sind, stehen den Klägerinnen die aus Markenrecht geltend gemachten Ansprüche nach § 153 Abs. 1 MarkenG nur zu, wenn sie sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes gegeben sind.
Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts davon auszugehen, daû die Klägerin zu 1 Inhaberin der Klagemarken ist und daû der Klägerin zu 2 daran ein ausschlieûliches Benutzungsrecht zusteht.
2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht markenrechtliche Ansprüche der Klägerinnen wegen einer Verwechslungsgefahr verneint.
In nicht zu beanstandender Weise hat es eine Verletzung der Klagemarken gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG infolge Verwechslungsgefahr schon wegen fehlender Ähnlichkeit der von den Klagemarken erfaûten Waren und der von der Beklagten für einen Vertrieb vorgesehenen alkoholischen Getränke für nicht gegeben erachtet. Hiergegen wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.
Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar übernommenen Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ergibt sich, daû eine Verwechs-
lungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Bestimmung, nämlich die Marken- oder die Warenähnlichkeit , gänzlich fehlt. Denn in derartigen Fällen ist es nicht (mehr) möglich, davon auszugehen, daû ”wegen ihrer ... Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfaûten Waren ... für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht” (vgl. für die Warenähnlichkeit z. B. EuGH Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 - Canon; BGH, Beschl. v. 13.11.1997 - I ZB 22/95, GRUR 1999, 158, 159 = WRP 1998, 747 - GARIBALDI; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).
3. Das Berufungsgericht hat den Klagemarken auch den weitergehenden Schutz für bekannte Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG versagt. Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

a) Nach dieser Vorschrift liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genieût, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Das Berufungsgericht hat für die Klagemarken die Voraussetzung, daû es sich um bekannte Marken handelt, verneint, weil schon der aus den vorgelegten Meinungsforschungsgutachten entnehmbare Bekanntheitsgrad der
Klagemarken nicht ausreiche, deren Einstufung als bekannte Marken zu rechtfertigen. Das erweist sich im Ergebnis als nicht frei von Rechtsfehlern.

b) Schon der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts erscheint, soweit dieses für die Annahme einer Bekanntheit der Marke im Inland im Sinne der vorgenannten Bestimmung eine bestimmte prozentuale Bekanntheit im Verkehr voraussetzen will, nicht zutreffend. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat - nach Erlaû des Berufungsurteils - im Rahmen der ihm nach Art. 234 EG zustehenden, die nationalen Gerichte bindenden Auslegungskompetenz die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin ausgelegt, daû die erste in der Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim Publikum erfordere, ohne daû ein bestimmter Prozentsatz zu fordern sei. Denn nur wenn die Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad habe, könne das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert werde, bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen, eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, so daû die ältere Marke beeinträchtigt werden kann (EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 = MarkenR 1999, 388 Tz. 23 ff. - Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad sei danach als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfaûten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu. Bei der danach anzustellenden Prüfung der Bekanntheit könne weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, daû die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publi-
kums bekannt sei. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung habe das (nationale) Gericht bei der Anwendung der auf Art. 5 Abs. 2 MarkenRL beruhenden nationalen Rechtsvorschriften alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen , also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt habe.

c) Das Berufungsgericht hat sich dagegen bei seinen Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarken im wesentlichen mit den aus den Meinungsforschungsgutachten ersichtlichen Prozentsätzen zur Kenntnis von den Klagemarken im Verkehr beschäftigt und seine Schluûfolgerungen allein darauf gestützt. Das kann nach den vorerwähnten Rechtsprechungsgrundsätzen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für die Verneinung der Bekanntheit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht mehr als rechtsfehlerfrei erachtet werden. Auf die gegen die vom Berufungsgericht festgestellten Prozentsätze gerichteten Angriffe der Revision kommt es daher nicht entscheidend an.
Nach den vorerwähnten, für die Auslegung von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verbindlichen Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sind für die Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, von Bedeutung. Hierzu haben die Parteien - mit Ausnahme des Vortrags der Klägerinnen zu den erteilten Lizenzen - im Rechtsstreit bisher, weil die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erst nach Abschluû der Be-
rufungsinstanz bekannt geworden ist, nicht vorgetragen. Deshalb war das Berufungsverfahren erneut zu eröffnen, um ihnen Gelegenheit zu weiterem Vorbringen zu geben.
Allerdings hat das Berufungsgericht bei dem für die Beurteilung der Bekanntheit zu bestimmenden Kreis der von den in Frage stehenden Waren angesprochenen Personen zutreffend den allgemeinen Verkehr und die Einkäufer der entsprechenden Güter zugrunde gelegt. Bei den in Betracht zu ziehenden Waren, insbesondere auch den Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, handelt es sich nach deren Eigenschaften, auf die es maûgeblich ankommt, um Produkte des persönlichen täglichen Bedarfs, die sich an alle Verkehrskreise wenden. Die Revision vertritt die Auffassung, darüber hinaus gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, der nach dem Vortrag der Klägerinnen den Kern ihres Markenverwertungssystems ausmache, und sich in den Lizenzvergaben an die Firma V. M. (Fabergé-Schmuckwaren ), die Firma A. & D. (Fabergé-Damast-Seiden) und die Firma L. d M. S.A. (Fabergé-Brillengestelle) widerspiegelten. Mit diesen Gütern wendeten sich die Klägerin zu 2 und die Lizenznehmer der Klägerin zu 1 an Verbraucher mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen ; mithin seien es die Angehörigen dieser Personengruppe, die als Nachfrager in Betracht kämen. Damit vernachlässigt die Revision, daû die Produkte bei der markenrechtlichen Beurteilung, wie auch im Rahmen der Prüfung der Warenähnlichkeit, einander nach Warengattungen gegenüberstehen. Diese sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen, nicht nach Werbekonzeptionen, die jederzeit geändert werden können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 284). Darüber hinaus hat das Berufungsgericht festgestellt, daû unter den Klagemarken auch Waren des persönlichen
täglichen Gebrauchs vertrieben werden, die selbst für Bezieher niedriger Einkommen erschwinglich sind. So würden von der Klägerin zu 2 die Herrenserien "Hero" und "Axe" unter den Klagemarken zu Verkaufspreisen um 10 DM vertrieben. Des weiteren biete die Firma V. M. eine Vielzahl von Schmuckstücken an, die mit Verkaufspreisen unter 1000 DM auch für Durchschnittsverdiener bezahlbar seien. Die Revision macht dagegen geltend, jedenfalls gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, die den Kern des von der Klägerin zu 1 entwickelten Markenverwertungssystems ausmache. Hierauf kann es jedoch nicht maûgeblich ankommen, weil dieser Bereich, wie die Revisionserwiderung zu Recht hervorhebt, in den von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten keinen ausreichenden Niederschlag findet. So haben von den Bevölkerungsgruppen mit höherem Bildungsstand und/oder höherem Einkommen, obwohl Mehrfachnennungen möglich waren und erfolgt sind, lediglich zwischen 5 und 12 % die Bezeichnung "Fabergé" mit "Luxusgütern (auch teure Produkte, exklusiv)" in Verbindung gebracht. Schon daraus ergibt sich, daû eine gemischte Werbe- und Vertriebskonzeption, wie sie von den Klägerinnen praktiziert wird, nicht geeignet ist, die Art der maûgeblichen Warengattung auf hochpreisige Luxusgüter zu beschränken.
Aber auch auf die von der Revision hervorgehobene Tatsache, daû die Klagemarken, wie das Berufungsgericht als zutreffend unterstellt hat, den Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter zu weit über 70 % bekannt seien, kann nicht maûgeblich abgestellt werden. Nach der angeführten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kommt es jedenfalls auch auf die Bekanntheit in den von den Waren betroffenen Kreisen des Publikums an. Damit sind jedoch nicht lediglich die als Einkäufer in ihrer beruflichen Tätigkeit betroffenen Personen gemeint, sondern auch die von den
Waren als Verbraucher angesprochenen Personen, mithin bei den in Betracht zu ziehenden Waren der allgemeine Verkehr.
Die weiteren für die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarken erforderlichen Feststellungen und gegebenenfalls auch die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird das Berufungsgericht noch zu treffen haben.
4. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche auch aus § 1 UWG verneint. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Nach der Rechtsprechung des Senats stellt sich der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit welcher der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/ 6581, S. 72 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läût in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog). Dieser Grundsatz gilt auch im Streitfall. Die Klägerinnen haben in ihrem Vortrag keine zusätzlichen wettbewerbswidrigen Umstände geltend gemacht , die nicht schon der Prüfung im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zugrunde gelegen haben. Auf § 1 UWG ist die Revision selbst auch nicht mehr zurückgekommen.
III. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Schaffert

Gründe:

1

I. Der Kläger ist Inhaber der Wortmarken Nr. 397 02 429 "PROTI" (eingetragen am 3. März 1997) und Nr. 395 49 559.8 "PROTIPLUS" (eingetragen am 20. Mai 1996) sowie der nachfolgend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke Nr. 396 08 644.6 (eingetragen am 5. März 1997):

2

Die Marken sind unter anderem für Eiweiß eingetragen. Die Marke Nr. 397 02 429 "PROTI" ist auch für Eiweiß mit dem Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen sowie Kohlenhydraten und für Lebensmittelzubereitungen mit hohen Eiweißanteilen zur Anreicherung für Lebensmittel registriert.

3

Der Kläger vertrieb zunächst über die P. R. & M. Gesellschaft bürgerlichen Rechts und anschließend über die P. GmbH Nahrungsergänzungsprodukte unter den Bezeichnungen "Proti Power", "PROTIPLUS", "PROTIPLEX" und "PROTI 4-K" in verschiedenen Aufmachungen und mit weiteren Zusätzen ("Plus 80", "XXL", "Power 75, 80 oder 90").

4

Der Beklagte bietet unter der am 11. Februar 2003 für näher beschriebene Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätetische Lebensmittel eingetragenen und am 14. März 2003 veröffentlichten Wortmarke Nr. 302 47 818 "Protifit" ein Milchproteingemisch an.

5

Nachdem der Beklagte die Einrede mangelnder Benutzung der Marke "PROTI" erhoben hatte, hat der Kläger geltend gemacht, diese Marke durch die Bezeichnungen "Proti Power" und "PROTIPLUS" in Preislisten und grafisch gestalteten , nachfolgend wiedergegebenen Aufmachungen verwandt zu haben:

6

Der Kläger begehrt unter Berufung auf seine prioritätsälteren Marken vom Beklagten die Einwilligung in die Löschung der Marke "Protifit" sowie das Verbot, dieses Zeichen zu verwenden. Der Kläger verfolgt weiter einen Auskunftsanspruch und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten.

7

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen (vgl. OLG Köln, GRUR 2009, 958 = WRP 2009, 1286).

8

Mit der (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Der Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

9

II. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. Nr. L 40 vom 11. Februar 1989, S. 1) ab. Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen.

10

1. Das Berufungsgericht hat die auf die Wortmarke "PROTI" gestützten Ansprüche nach § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG verneint. Es hat angenommen, der Kläger habe eine rechtserhaltende Benutzung seiner Marke in den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke im Sinne von § 26 MarkenG nicht dargelegt. Die Benutzung der Bezeichnungen "PROTIPLUS" und "Proti Power" sei keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "PROTI", weil diese Zeichen für den Kläger als Marken eingetragen seien und der Markeninhaber nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten, ebenfalls als Marke registrierten Zeichens rechtserhaltend benutzen könne.

11

Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "PROTI" durch die Bezeichnungen "PROTI Power 90", "Proti XXL" oder "Proti 85" sei nicht gegeben. Mit diesen Zeichen habe der Kläger vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke des Beklagten keine Umsätze erzielt. Die Verwendung der Zeichen "PROTI 4-K" und "Protiplex" sei keine rechtserhaltende Benutzung der Marke "PROTI", weil deren kennzeichnender Charakter durch die Zusätze "4-K" und "PLEX" verändert werde.

12

Ansprüche aus den Marken "PROTIPLUS" und "Proti Power" gegen die angegriffene Marke "Protifit" des Beklagten hat das Berufungsgericht mangels Verwechslungsgefahr verneint.

13

2. Der Kläger hat sein Klagebegehren in erster Linie auf Ansprüche aus der Marke Nr. 397 02 429 "PROTI" und nur hilfsweise auf die weiteren Marken Nr. 395 49 559.8 "PROTIPLUS" und Nr. 396 08 644.6 "Proti Power" gestützt. Es ist deshalb zunächst abschließend über die Ansprüche aus der Klagemarke "PROTI" zu entscheiden; nur wenn dem Kläger die gegen den Beklagten geltend gemachten Ansprüche aufgrund dieser Marke nicht zustehen, ist auch über die Ansprüche aus den weiteren Marken "PROTIPLUS" und "Proti Power" zu befinden.

14

Das Berufungsgericht hat - aus seiner Sicht folgerichtig - keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Bezeichnungen "PROTIPLUS" und "Proti Power" trotz ihrer Abweichungen von der Marke "PROTI" den kennzeichnenden Charakter dieser Marke nicht verändern (Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG = § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Die Ausführungen des Berufungsgerichts im Zusammenhang mit den Zeichen "Proti®4-K" und "PROTIPLEX" können auch nicht dahin ausgelegt werden, dass die Marken "PROTIPLUS" und "Proti Power" die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht erfüllen. Das Berufungsgericht hat in die Begründung zu der Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke "PROTI" durch die Zeichen "Proti®4-K" und "PROTIPLEX" zwar auch Ausführungen zur rechtserhaltenden Benutzung durch die Marken "PROTIPLUS" und "Proti Power" eingestreut. Anders als die Revisionserwiderung meint, können diese Darlegungen dem Revi- sionsverfahren aber nicht zugrunde gelegt werden. Es handelt sich um keine das Berufungsurteil tragenden Ausführungen, weil das Berufungsgericht sie in Klammern gesetzt, zum Teil im Konjunktiv gehalten und nicht weiter begründet hat. Mangels abweichender Feststellungen des Berufungsgerichts ist daher im Revisionsverfahren zugunsten des Klägers davon auszugehen, dass die Bezeichnungen "PROTIPLUS" und "Proti Power" trotz ihrer Abweichungen von der Marke "PROTI" den kennzeichnenden Charakter dieser Marke nicht verändern und der Kläger die Marken "PROTIPLUS" und "Proti Power" vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke "Protifit" ernsthaft benutzt hat (Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG, § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1 MarkenG). Der Senat geht ferner im Hinblick darauf, dass das Berufungsgericht zur Frage der Verwechslungsgefahr nicht Stellung genommen hat, zugunsten des Klägers davon aus, dass zwischen den kollidierenden Marken "PROTI" und "Protifit" Verwechslungsgefahr (Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104/EWG = § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) besteht. In diesem Fall wäre die Marke "PROTI" nicht verfallen; der Kläger könnte sein Klagebegehren mit Erfolg auf die Marke "PROTI" stützen (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Art. 11 Abs. 1 und 3, Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 und 6, § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 49 Abs. 1 Satz 1, § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG).

15

Für die Beurteilung des Streitfalls kommt es daher auf die Frage an, ob eine eingetragene Marke nicht in einer Form rechtserhaltend benutzt werden kann, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist (Vorlagefrage 1). Ist diese Frage zu verneinen, muss das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden, weil die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO). Dasselbe gilt, wenn die Vorlagefrage 2 bejaht, die Vorlagefrage 3 a verneint oder die Vorlagefrage 3 b bejaht wird. Andernfalls hat das Berufungsgericht die Ansprüche aus der Marke "PROTI" zu Recht für unbegründet erachtet. Die gegen sein Urteil gerichtete Revision hätte in diesem Fall keinen Erfolg, weil die Marke "PROTI" des Klägers zu dem nach § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke "Protifit" wegen Verfalls löschungsreif gewesen wäre.

16

3. Nach Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG unterliegt eine Marke den in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen, wenn der Inhaber der Marke diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens nicht ernsthaft in dem betreffenden Mitgliedstaat benutzt oder eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt hat, es sei denn, es liegen berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vor. Als Benutzung im vorbezeichneten Sinn gilt nach Art. 10 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104/EWG auch eine Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Die Vorschriften entsprechen Art. 10 Abs. 1 Unterabs. 1 und Unterabs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (ABl. Nr. L 299, S. 25), die an die Stelle der Richtlinie 89/104/EWG getreten ist. Im vorliegenden Rechtsstreit findet jedoch im Hinblick auf den für die Beurteilung des Sachverhalts maßgeblichen Zeitraum, der vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 2008/95/EG am 28. November 2008 liegt, die Richtlinie 89/104/EWG - nachfolgend MarkenRL - Anwendung (vgl. EuGH, Beschluss vom 28. Oktober 2010 - C-449/09, GRUR Int. 2011, 135 Rn. 7 - Canon/IPN Bulgaria).

17

Die Vorschrift des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL wird im deutschen Markengesetz durch § 26 Abs. 3 MarkenG umgesetzt. Dieser hat folgenden Wortlaut: Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist. Da es sich um vollständig harmonisiertes Recht handelt, ist die Bestimmung des § 26 Abs. 3 MarkenG richtlinienkonform auszulegen.

18

a) Nicht als geklärt angesehen werden kann, ob die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit Art. 10 MarkenRL in Einklang steht. Während die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL umsetzt, hat § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG keine unmittelbare Grundlage in der Markenrechtsrichtlinie. Mit dieser Bestimmung bezweckte der deutsche Gesetzgeber eine Klarstellung des Geltungsbereichs des in § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verankerten Grundsatzes (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 83).

19

b) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in der Entscheidung "Il Ponte Finanziaria/HABM (Bainbridge)" angenommen, die Vorschriften über die rechtserhaltende Benutzung erlaubten es nicht, den einer Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere eingetragene Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten , die letztgenannte Marke stelle nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke dar (Urteil vom 13. September 2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008, 343 Rn. 82 bis 86). Die Entscheidung ist zwar zu Art. 15 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ergangen. Diese Vorschriften der Gemein- schaftsmarkenverordnung (nachfolgend GMV) entsprechen aber inhaltlich - wie der Gerichtshof der Europäischen Union in der Entscheidung hervorhebt - Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL. In der deutschen Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, welche Auswirkungen die Entscheidung für die Anwendung und Auslegung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG hat.

20

aa) Teilweise wird angenommen, § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG stehe in Widerspruch zur Auslegung des Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL durch den Gerichtshof der Europäischen Union. Eine richtlinienkonforme Auslegung von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG sei nicht möglich, die Bestimmung sei deshalb nicht mehr anwendbar (vgl. OLG Köln, GRUR 2009, 958; Lange, WRP 2008, 693, 696 ff.). Ob § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG generell und allgemein mit Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL nicht in Einklang steht, ist Gegenstand der Vorlagefrage 1.

21

bb) Nach der Gegenansicht sollen Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG im Grundsatz nicht entgegenstehen (vgl. OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2011, 134, 135 f. - Superillu; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 179 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz , 9. Aufl., § 26 Rn. 138; Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen , 2. Aufl., § 8 Rn. 30; Bergmann, MarkenR 2009, 1, 6; Eichelberger, WRP 2009, 1490, 1494). Zum Teil wird angenommen, die rechtserhaltende Benutzung einer eingetragenen Marke durch ein abweichendes ebenfalls registriertes Zeichen sei nur dann in den Grenzen des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) ausgeschlossen, wenn das nicht identische benutzte Zeichen ein sogenanntes Defensivzeichen sei. Teilweise wird die Ansicht vertreten, die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union habe in der Markenrechtsrichtlinie keine Grundlage (v. Mühlendahl, WRP 2009, 1, 9).

22

cc) Nach Ansicht des Senats ist § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG grundsätzlich mit der Markenrechtsrichtlinie und insbesondere mit Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL vereinbar. Ein Ausschluss der Anwendung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ist vielmehr nur in Betracht zu ziehen, wenn nur eine Marke benutzt wird und die Eintragung weiterer, nicht benutzter Marken dazu bestimmt und geeignet ist, den Schutzbereich der allein verwendeten Marke durch die unbenutzten Zeichen auszuweiten.

23

Der Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG liegt der Gedanke zugrunde , dass durch die Benutzung eines Zeichens als Marke mehr als eine eingetragene Marke rechtserhaltend benutzt werden kann. Dieser Grundsatz steht sowohl mit dem Wortlaut als auch mit Sinn und Zweck der Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie über den Benutzungszwang in Einklang.

24

(1) Nach dem 12. Erwägungsgrund der Markenrechtsrichtlinie müssen sich ihre Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) befinden. Nach Art. 5 C Abs. 2 PVÜ soll der Gebrauch einer Fabrik- oder Handelsmarke durch den Inhaber in einer Form, die von der Eintragung in einem der Verbandsländer nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, die Ungültigkeit der Eintragung nicht nach sich ziehen und den der Marke gewährten Schutz nicht schmälern. Auf die Frage, ob das benutzte Zeichen ebenfalls eingetragen ist, stellt die Vorschrift nicht ab. In der Rechtsprechung des Senats ist deshalb die rechtserhaltende Benutzung eines Zeichens in abgewandelter Form unter der Geltung des Warenzeichengesetzes nicht deshalb verneint worden, weil für den Markeninhaber weitere, der benutzten Form entsprechende oder ihr ähnliche Marken eingetragen worden waren (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 1984 - I ZR 2/82, GRUR 1985, 46 - IDEE-Kaffee). Eine Ausnahme hiervon hat der Senat in Fällen gemacht, in denen der Warenzeicheninhaber ein neues Zeichen eintragen ließ und dieses den Charakter eines Defensivzeichens hatte (vgl. BGH, Urteil vom 24. Oktober 1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315 - COMBURTEST).

25

Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL stellt ebenso wie Art. 5 C Abs. 2 PVÜ für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der registrierten Marke durch eine abweichende Verwendungsform nicht darauf ab, ob das benutzte Zeichen registriert ist. Der Wortlaut dieser Vorschriften spricht daher nicht dafür, die Annahme einer Benutzung im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL von der Erfüllung weiterer Voraussetzungen abhängig zu machen.

26

(2) Für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der eingetragenen Marke durch eine abgewandelte ebenfalls als Marke eingetragene Form, wie sie § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG vorsieht, sprechen ebenfalls Sinn und Zweck des Benutzungszwangs. Dieser dient dazu, die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern (Erwägungsgrund 8 Satz 1 MarkenRL). Mit diesem Ziel des Benutzungszwangs steht der Ausschluss sogenannter Defensivmarken in Einklang. Eine gesetzliche Regelung von Defensivmarken enthält das deutsche Markengesetz nicht. Mit Defensivmarken werden von Rechtsprechung und Literatur in Deutschland Marken bezeichnet, die der Markeninhaber eintragen lässt, um den Schutzbereich einer eingetragenen und benutzten Marke abzusichern oder auszuweiten (vgl. BGH, Beschluss vom 20. September 1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383, 384 - BMW-Niere; OLG München, Urteil vom 17. Juni 2010 - 29 U 3867/09, juris Rn. 39; Fezer aaO § 3 Rn. 37). Die Aufrechterhaltung derartiger Defensivzeichen entspricht nicht Sinn und Zweck des Benutzungszwangs.

27

Davon zu unterscheiden sind die Fälle, in denen der eingetragenen, in abgewandelter Form benutzten Marke dieser Defensivcharakter fehlt. Dies ist etwa in einer Konstellation der Fall, in der der Markeninhaber über eine eingetragene und in der Vergangenheit benutzte Marke verfügt, die er innerhalb der Grenzen des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ) fortentwickeln möchte (zur Anpassung jahrzehntelang benutzter Marken an den jeweiligen Zeitgeschmack Beispiele bei Esch, Strategie und Technik der Markenführung, 6. Aufl., S. 235 zur Veränderung der Shell-Muschel im Zeitraum von 1900 bis 1999; Pelikan, Ein Unternehmen schreibt Geschichte, S. 13 zur Änderung des Zeichens "Pelikan" im vergangenen Jahrhundert; Bugdahl, MarkenR 2003, 259, 266 und 269 f. zur Änderung des Bildzeichens des ErdalFroschs und des Dosendesigns dieser Marke im Laufe des 20. Jahrhunderts; Internetauftritt des Solinger Schneidwarenunternehmens J. Henckels, Geschichte der Marke Zwilling von 1731 bis 1969). Kann der Markeninhaber allein durch die Benutzung der modernisierten registrierten Form nicht beide eingetragenen Marken rechtserhaltend benutzen, verliert er die Priorität der - häufig wertvollen - älteren Marke. Verzichtet der Markeninhaber deshalb auf die Eintragung der neuen Marke, trägt er in zweifacher Hinsicht das Risiko, dass das neu gestaltete Zeichen sich nicht innerhalb der durch Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) bestimmten Grenzen hält. Wo diese Grenze verläuft, ist der Beurteilung im Einzelfall vorbehalten. Ergibt diese Prüfung durch die Gerichte, dass die abweichenden Bestandteile des neuen Zeichens den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) bzw. die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflussen, verliert der Markeninhaber mangels rechtserhaltender Benutzung seiner eingetragenen älteren Marke nach Ablauf von fünf Jahren deren Schutz, ohne für das neue Zeichen Markenschutz durch Registrierung erworben zu haben. Der Benutzungszwang dient aber nicht dazu, die in älteren Marken verkörperten wirtschaftlichen Werte ohne zwingenden Grund zu zerstören und den Markeninhaber in der Fortentwicklung und Modernisierung seiner bereits vorhandenen - wertvollen - Marke zu behindern.

28

Eine Beschränkung der rechtserhaltenden Benutzung der Form eines Zeichens auf jeweils nur eine der eingetragenen Marken hat zudem zur Folge, dass der Markeninhaber den als Marke eingetragenen Stammbestandteil einer Markenfamilie rechtserhaltend nicht durch die Verwendung der einzelnen registrierten Zeichen der Markenfamilie benutzen kann. Für die Absicherung des Stammbestandteils der Serienzeichen durch den Schutz einer ebenfalls eingetragenen Marke besteht jedoch ein praktisches Bedürfnis. Dieses ist etwa für den Zeitraum des Aufbaus der Markenserie gegeben. Während dieses Zeitraums , in dem die einzelnen Marken noch nicht in einem solchen Ausmaß auf dem Markt präsent sind, dass sie die an eine Markenserie zu stellenden Anforderungen erfüllen (vgl. hierzu EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 62 bis 65 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]), hat der Markeninhaber regelmäßig ein beachtenswertes Interesse daran, den Stammbestandteil durch die Eintragung als Marke zu schützen, auch wenn er den Stammbestandteil nicht isoliert benutzt.

29

In der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist anerkannt , dass sich der Erwerb von Unterscheidungskraft einer Marke auch aus ihrer Benutzung als Teil einer anderen eingetragenen Marke ergeben kann (vgl. EuGH, Urteil vom 17. Juli 2008 - C-488/06, Slg. 2008, I-5725 = GRUR Int. 2008, 830 Rn. 49 - Aire Limpio/ARBRE MAGIQUE). Durch die Benutzung einer bestimmten Form eines Zeichens könnte dieses danach zwar die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL (= § 8 Abs. 3 MarkenG) und Art. 7 Abs. 3 GMV erwerben. Bei Anwendung der Grundsätze der Entscheidung "Il Ponte Finanziaria" würde aber dieselbe Ver- wendung nach Eintragung dieses Zeichens keine rechtserhaltende Benutzung mehr darstellen, was den Verfall dieser Marke zur Folge hätte.

30

Wenn die Vorlagefrage 1 verneint wird - Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL also nicht in jedem Fall einer nationalen Regelung wie § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG entgegensteht -, stellt sich die Frage, ob eine entsprechende nationale Bestimmung mit der Markenrechtsrichtlinie vereinbar ist (Vorlagefrage 2), wenn sie nicht auf Defensivmarken angewandt wird.

31

(3) Gegen die Beschränkung der rechtserhaltenden Benutzung der Zeichenform auf jeweils nur eine eingetragene Marke sprechen nach Ansicht des Senats zudem folgende Erwägungen:

32

Benutzt der Markeninhaber eine von allen eingetragenen Marken abweichende , deren Unterscheidungskraft aber nicht beeinflussende Form, erscheint fraglich, welche eingetragene Marke dadurch im Sinne des Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL (= § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) rechtserhaltend benutzt wird. Das kommt im vorliegenden Fall in folgender Konstellation in Betracht:

33

Das Zeichen "PROTIPLUS" ist in den grafischen Gestaltungen nicht eingetragen. Durch die vom Kläger behauptete Verwendung der grafisch gestalteten Form von "PROTIPLUS" könnte daher sowohl die Wortmarke "PROTIPLUS" als auch die Klagemarke "PROTI" im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL benutzt worden sein. Gleiches gilt für die ebenfalls nicht eingetragene, nach Darstellung des Klägers aber als reines Wortzeichen benutzte Form "Proti Power".

34

Fraglich erscheint das Vorliegen einer Benutzung im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL auch, wenn der Markeninhaber zwei Formen von Zeichen benutzt, von denen eine Zeichenform mit einer der eingetragenen Mar- ken identisch übereinstimmt (erste Zeichenform) und die weitere Form (zweite Zeichenform) von den zwei eingetragenen Marken abweicht, ohne deren Unterscheidungskraft zu beeinflussen, und wenn die weitere benutzte Form (zweite Zeichenform) die größere Ähnlichkeit mit derjenigen Marke aufweist, die bereits durch die identisch übereinstimmende Form (erste Zeichenform) rechtserhaltend benutzt wird. Vom Vorliegen dieser Sachverhaltsvariante ist im Streitfall ebenfalls auszugehen. Der Kläger benutzt nach seiner Darstellung das Zeichen "PROTIPLUS" nicht nur als Wortmarke, sondern auch in grafisch gestalteter Form. Er verwendet außerdem nach seiner Behauptung die Wort-/Bildmarke "Proti Power" in dieser Form und als reines Wortzeichen. Wird die Vorlagefrage 1 bejaht oder die Vorlagefrage 2 verneint, kommt es auf die Vorlagefrage 3a an. Durch die Verwendung der grafisch gestalteten Form von "PROTIPLUS" oder der Form von "Proti Power" als reines Wortzeichen, die beide nicht eingetragen sind, könnte die Klagemarke "PROTI" rechtserhaltend benutzt worden sein.

35

dd) Sollte die Vorlagefrage 1 bejaht oder die Vorlagefrage 2 verneint werden, kommt im Streitfall in Betracht, dass die Vorschrift des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG auf Fallkonstellationen wie die vorliegende nicht angewandt werden kann, weil der Gerichtshof der Europäischen Union die Vorlagefrage 3 a bejaht oder das Berufungsgericht die entsprechenden tatsächlichen Feststellungen hierzu nicht treffen kann. Dem Senat stellt sich dann die Frage, ab welchem Zeitpunkt die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG auf eingetragene Marken, die allein bislang durch die Markenrechtsrichtlinie harmonisiert sind (Erwägungsgrund 4 der Richtlinie 89/104/EWG und Erwägungsgrund 5 der Richtlinie 2008/95/EG), nicht mehr angewandt werden kann (Vorlagefrage 3 b).

36

(1) In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass Gründe des Vertrauensschutzes die Anwendung einer geänderten Rechtsprechung erst auf künftige, dem Urteilserlass nachfolgende Fälle gebieten können. Danach können die durch eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung veranlassten neuen Maßstäbe bei der Auslegung einer Norm auf Sachverhalte von der Anwendung ausgeschlossen sein, in denen die Beteiligten die maßgeblichen Vorkehrungen und Entscheidungen im Vertrauen auf eine seit langem bestehende gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung noch vor deren Änderung getroffen haben. In diesen Fällen können Grundsätze des Vertrauensschutzes der Anwendung eines geänderten Verständnisses einer Norm zwingend entgegenstehen (vgl. BGH, Urteil vom 7. April 2003 - II ZR 56/02, BGHZ 154, 370, 377). Der Senat ist der Ansicht, dass mit dieser höchstrichterlich anerkannten Fallgruppe die vorliegend zu beurteilende Sachverhaltsgestaltung zumindest vergleichbar ist.

37

(2) Nachdem unter Geltung des deutschen Warenzeichengesetzes durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (BGBl. I 953) mit Wirkung ab 1. Januar 1968 der Benutzungszwang für Marken eingeführt worden war (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG), hat der Senat wiederholt ausgesprochen, dass eine rechtserhaltende Benutzung keine identische Verwendung des Warenzeichens erfordert , sondern zeichenmäßig bedeutungslose Abwandlungen oder Zusätze unbeanstandet zu bleiben haben (vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 1978 - I ZR 67/76, GRUR 1978, 642, 643 f. - SILVA; GRUR 1985, 46, 47 - IDEE-Kaffee). Der Senat hat insoweit jedoch nur geringfügige Abweichungen der Benutzungsform von dem eingetragenen Zeichen als unschädlich angesehen, weil eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung im Warenzeichengesetz zur rechtserhaltenden Benutzung durch von der Eintragung abweichende Zeichenformen fehlte (vgl. BGH, Urteil vom 31. Mai 1974 - I ZR 28/73, GRUR 1975, 135, 137 - KIM- Mohr; Beschluss vom 13. Juli 1979 - I ZB 25/77, GRUR 1979, 856, 858 - Flexiole ). Nachdem in Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL die rechtserhaltende Benutzung durch die Verwendung abgewandelter Benutzungsformen Eingang in die Markenrechtsrichtlinie gefunden hatte, ist der deutsche Gesetzgeber davon ausgegangen, dass zu einer Fortgeltung der als streng empfundenen deutschen Rechtsprechung kein Anlass bestand (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 83). In diese Zielsetzung der Neuregelung des Benutzungszwangs im Markengesetz fügt sich auch die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ein. Deren Vereinbarkeit mit der Markenrechtsrichtlinie ist vor der "BAINBRIDGE"Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, GRUR 2008, 343) deshalb in der deutschen Rechtsprechung und Literatur - soweit ersichtlich - niemals in Zweifel gezogen worden. Die Markeninhaber konnten angesichts der gesetzlichen Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG daher darauf vertrauen, dass die Benutzung einer Marke in einer Form, die von der Eintragung abwich, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wurde (Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL), auch dann als Benutzung galt, wenn die benutzte Form ebenfalls als Marke eingetragen war. Das Vertrauen auf die Gültigkeit des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG für eingetragene Marken hält der Senat gegenüber einer richtlinienkonformen Auslegung gem. Art. 10 Abs. 2 Buchst. a MarkenRL, falls die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG mit der Richtlinie nicht in Einklang steht, für so gewichtig, dass er die Bestimmung ihrem Wortlaut gemäß jedenfalls auf vor der Veröffentlichung der "BAINBRIDGE"-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union liegende Sachverhalte weiter anwenden möchte.

38

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hat ein nationales Gericht, bei dem ein Rechtsstreit anhängig ist, die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu garantieren, indem es jede möglicher- weise entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts unangewendet lässt (vgl. EuGH, Urteil vom 5. März 1998 - C-347/96, Slg. 1998, I-937 Rn. 30 - Solred; Urteil vom 22. November 2005 - C-144/04, Slg., 2005, I-9981 = NJW 2005, 3695 Rn. 77 - Mangold/Helm). Andererseits ist in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union anerkannt, dass die Grundsätze der Rechtssicherheit, des Vertrauensschutzes und des Rückwirkungsverbots der Anwendung einer Gemeinschaftsregelung im Einzelfall entgegenstehen können (vgl. EuGH, Urteil vom 16. Juli 1992 - C-163/90, Slg. 1992, I-4625 Rn. 30 bis 34 - Legros; Urteil vom 20. Mai 2003 - C-469/00, Slg. 2003, I-5053 = GRUR 2003, 609 Rn. 99 bis 101 - Grana Padano; Urteil vom 20. Mai 2003 - C-108/01, Slg. 2003, I-5121 = GRUR 2003, 616 Rn. 95 bis 97 - Prosciutto di Parma; Urteil vom 16. Juni 2005 - C-105/03, Slg. 2005, I- 5285 = EuZW 2005, 433 Rn. 44 und 47 - Pupino; Urteil vom 4. Juli 2006 - C-212/04, Slg. 2006, I-6057 = EuZW 2006, 730 Rn. 110 - Adeneler).

39

Maßgebliche Bedeutung kommt insoweit aus Sicht des Senats dem Umstand zu, dass das Recht an der Marke in den Schutzbereich des Art. 17 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und des Art. 14 des Grundgesetzes fällt (vgl. zu Art. 17 Abs. 2 EU-Grundrechtscharta Meyer/Bernsdorff , Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 3. Aufl., Art. 17 Rn. 13; zu Art. 14 GG BVerfGE 51, 193, 216 f.; 78, 58, 70; 95, 173, 188; BGH, Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 209/06, GRUR 2009, 678 Rn. 32 = WRP 2009, 839 - POST/RegioPost). Das Markenrecht steht dem Markeninhaber zwar nicht schrankenlos zu, sondern wird erst durch die auf die Markenrechtsrichtlinie zurückgehenden Bestimmungen des Markengesetzes konkretisiert (vgl. BGH, GRUR 2009, 678 Rn. 32 - POST/RegioPost). Im Streitfall besteht jedoch die Besonderheit, dass die vorliegende Fallkonstellation durch die deutsche Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ausdrücklich gesetzlich geregelt war und das Vertrauen eines Markeninhabers in die Gültigkeit dieser Bestimmung wegen des durch Art. 17 Abs. 2 EU-Grundrechtscharta und Art. 14 GG geschützten Eigentumsrechts an der Marke das Interesse an einer der Bestimmung entgegenstehenden anderslautenden Auslegung anhand der Markenrechtsrichtlinie deutlich überwiegt (vgl. auch Lange, WRP 2008, 693, 699).

Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 16.09.2008 - 33 O 484/06 -
OLG Köln, Entscheidung vom 20.05.2009 - 6 U 195/08 -