Landgericht Düsseldorf Urteil, 05. Feb. 2014 - 2a O 145/13

Tatbestand:

Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt Sport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats "Ferrari" her. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für "Automobiles et pièces
de rechange pour automobiles" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) eingetragenen IR-Marken
Nr. 338 988
Nr. 338 989
und Nr. 338 990

Die Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den Zusatz "Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair" (beanspruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb).
Die Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr hergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie die Verwendung der Marken für sogenannte "Merchandising-Artikel" (u.a. Bekleidungsstücke , Uhren und Schreibgeräte) gestattet.
Die Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung "T. " mit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-
des und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klageantrag wiedergegeben sind.
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung der Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.
Die Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Abbildungen mit "Ferrari-Pferd") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildungen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten die Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die Abmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden.
Die Klägerin hat beantragt,
1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Pedale für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Verkehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt und/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein Pferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen

jedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages;

hilfsweise,
festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr durch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben ;
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar hinsichtlich:

a) Name und Adresse des Herstellers;
b) Name und Adresse des Lieferanten;
c) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer;
d) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer;
e) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten Plagiate;
f) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;
g) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten;
h) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise;
i) erzielter Umsatz;
j) erzielter Gewinn;
k) Name und Anschriften von Angebotsempfängern;
l) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben;
m) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren , Bundesländern und Werbeträgern;
und zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lieferanten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer;
3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zinsen seit dem 4. August 1999 zu zahlen.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit den vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen.
Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte beantragt , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbewerbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:
Es fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zeichen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten (Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertriebenen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen Sinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergäben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer
Klagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte "Merchandising" erschöpfe sich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähnlichkeitsbereich auszuweiten.
Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegangen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern und Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den beanstandeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das auf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise keines der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten. Während das "Ferrari-Pferd" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrahle , erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturalistischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbereich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten Ausgestaltung des "Ferrari-Pferdes" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich aufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete Bildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwandten Bezeichnung "T. " benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu erkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele.
Die Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IRMarke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung. Das Wappen und die zusätzlichen Buchstaben "S" und "F" der IR-Marke
Nr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt.
Neben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein Anspruch nach § 1 UWG aus.
II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken Nr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähnlichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der W aren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Z eichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042
= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur Steuerung von Computerspielen verneint.
Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer V erwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN).
Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Automobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Gemeinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr erwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für
die Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs übernehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine "Merchandising-Artikel".
Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es handele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computersimulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Waren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Automobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklagten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für die die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen.
Soweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Computersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die Ausbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der Lenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb nicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neuen Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.).
Hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Waren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Behauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. . Computerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulation von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Markenrecht , 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14
Rdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn, Markenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfrontierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht davon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin oder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie behauptet - in den von ihr abgeschlossenen "Merchandising-Verträgen" eine dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke beworbenen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne Belang.
2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann nicht zugestimmt werden.

a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.


b) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988, 388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Abbildungen der Beklagten verneint hat.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in diesem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere Anforderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65 - McDonald's; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten Sinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche).
Die Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) erfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungsgefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollis ionszeichen. Diese Ähnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL u nd bei Art. 5 Abs. 2 MarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v.
23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP 1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichenähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der anhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichenähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Bestimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in diesem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zeichenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit , bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist daher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen.
Das hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die Revision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedlicher Maßstäbe geprüft hat.
bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl.
BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 - Goldbarren).
Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.
cc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Begründung verneint, das Motiv "springendes Pferd" sei von Hause aus nicht unterscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klägerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines dieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.
(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen nicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von Haus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des Klagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft kann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden.
Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen
üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung dieser Merkmale erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang ). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren "Automobile und deren Ersatzteile", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und stellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische Gestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf einige wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale beschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit auszugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es sind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.
Zwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsgericht angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden Halses des "Ferrari-Pferdes" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-
chen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines sich aufbäumenden Pferdes.
Zur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem von der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen, daß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeichnung "T. " wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hinreichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).
Das Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der Klagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten Berufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben.
Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und Nr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem B ildzeichen der Beklagten wird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unterlegt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt.
(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat.
Eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zw ei Bildzeichen ergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke von Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-
nungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997, 6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).
Für das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungskraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen Ausgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken über eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 % in den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derartigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu legen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Danach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen.
Das Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Klägerin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen haben.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Büscher Bergmann

Tatbestand:

Die Klägerin produziert und vertreibt Schokolade. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland unter anderem für "pâtisserie et confiserie" (feine Back- und Süßwaren) eingetragenen IR-Marke Nr. 674 032 "Milka" und

der für "Schokoladenwaren" eingetragenen deutschen Farbmarke Nr. 2 906 959 "Lila". Die Klägerin verwendet diesen Farbton unter anderem bei den Verpakkungen ihrer Schokoladenprodukte.
Die Beklagte vertreibt Karten. Zu ihrem Angebot gehört die mit "Muh!" bezeichnete nachfolgend abgebildete Karte, die eine violette Grundfarbe aufweist :

Die Klägerin sieht in der Herstellung und dem Vertrieb der Karte einen Eingriff in ihre Markenrechte und macht geltend, die Beklagte nutze den guten Ruf der Marken unberechtigt für eigene kommerzielle Zwecke aus. Ohne die Verwendung der sehr bekannten Marken sei die Karte nicht abzusetzen. Wegen der großen Bekanntheit der Marken sei damit zu rechnen, daß die ange-

sprochenen Verkehrskreise die Karte für eine eigene Werbung der Klägerin hielten. Sie ist ferner der Meinung, die Benutzung ihrer Marken durch die Beklagte sei ein Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb.
Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen; sie hat ferner die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten , eine satirische Auseinandersetzung mit der allgegenwärtigen Präsenz der Werbung der Klägerin, wie sie durch die Gestaltung der Karte zum Ausdruck komme, müsse aufgrund der grundgesetzlich geschützten Meinungs- und Kunstfreiheit hingenommen werden.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamm AfP 2002, 442).
Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, Abs. 6 MarkenG, § 242 BGB bejaht und hierzu ausgeführt:

Für eine Verletzungshandlung i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG sei ein kennzeichenmäßiger Gebrauch erforderlich. Mit der Herstellung und der Verbreitung der Karte habe die Beklagte die Farbe "Lila" und die Bezeichnung "Milka" kennzeichenmäßig benutzt. Wegen der Verwendung der Zeichen der Klägerin für die Postkarte spreche schon eine Vermutung für einen kennzeichenmäßigen Gebrauch. Aber auch ohne eine solche Vermutung erscheine es ohne weiteres möglich, daß ein Teil des Verkehrs annehme, es handele sich um eine von der Klägerin stammende Werbemaßnahme. Die Karte sei durchaus humorvoll und witzig und beziehe sich auf die drei Säulen der Werbung der Klägerin, nämlich die lila Farbe, die Kuh und die Bezeichnung "Milka". Alle drei Säulen würden zwar verfremdet. Die lila Farbe werde als Untergrund genutzt, die Kuh werde nicht, wie in der Werbung der Klägerin üblich, zeichnerisch dargestellt, sondern begrifflich bezeichnet und "Milka" werde zum fiktiven Familiennamen des Dichters, der eigentlich Rilke heißen müßte. Diese Verfremdung sei aber nicht so vorgenommen worden, daß sie zu einer Verunglimpfung der Marken führe. Angesichts der heutigen Gebräuche in der Werbung könnte sie als Aufmerksamkeitswerbung ohne weiteres aus dem Unternehmen der Klägerin stammen. Daneben liege es auch nicht fern, daß die Klägerin einem Lizenznehmer gestattet haben könnte, die Karte herzustellen und zu vertreiben. Der Lizenznehmer könnte dann genau das tun, was die Beklagte nach ihrem Vortrag mit der Karte bezwecke, nämlich eine Parodie der alltäglichen Werbepräsenz der Klägerin auf den Markt zu bringen und sich damit kritisch mit den Marken als Symbol für eine aufwendige Werbung zu befassen und sie zum Gegenstand einer freien Bearbeitung zu machen. Wenn schon in Fällen von Markenverunglimpfungen ein kennzeichenrechtlicher Gebrauch angenommen werde, sei im Streitfall, in dem es an entsprechenden Verunglimpfungen fehle, erst recht von einem kennzeichnenden Gebrauch auszugehen. Zwischen den kollidierenden Zeichen bestehe Zeichenidentität und -ähnlichkeit. Daran ändere die

Verwendung der Wortmarke der Klägerin als Künstlername und der farbliche Unterschied zwischen der Farbmarke der Klägerin und der Grundfarbe der Postkarte der Beklagten nichts. Das Wort "Milka" werde identisch benutzt. Der Unterschied der verwendeten lila Farben sei gering.
Die Wertschätzung der bekannten Marken habe die Beklagte in unlauterer Weise ausgenutzt. Sie habe die aufgrund der großen Bekanntheit der Marken der Klägerin mit ihrer Verwendung verbundene Aufmerksamkeit zur wirtschaftlichen Verwertung der Postkarten mit parodistischem Inhalt benutzt. Die Unlauterkeit ergebe sich daraus, daß eine Beziehung zwischen der eigenen und der fremden Ware hergestellt werde, um von dem fremden guten Ruf zu profitieren. Der Beklagten gehe es vorrangig nicht um eine Meinungsäußerung über die Werbemethoden der Klägerin, sondern um eine rein kommerzielle Benutzung fremder angesehener Marken.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Klageabweisung.
1. Der Klägerin steht kein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Postkarte der Beklagten aufgrund einer Verletzung ihrer bekannten Marken (IR-Marke Nr. 674 032 "Milka" und Farbmarke Nr. 2 906 959 "Lila") gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist es Dritten unter anderem untersagt , ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer im Inland bekannten Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn die Benutzung des Zeichens die

Wertschätzung oder die Unterscheidungskraft der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.

b) aa) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG grundsätzlich einen markenmäßigen Gebrauch des Kollisionszeichens voraussetzt. Das Erfordernis eines markenmäßigen Gebrauchs ist in der Rechtsprechung zu § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, durch die Art. 5 Abs. 1 MRRL umgesetzt worden ist, anerkannt (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MRRL: EuGH, Urt. v. 14.5.2002 - Rs. C-2/00, Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 = GRUR Int. 2002, 841 - Hölterhoff; Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff. = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; zu Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a GMV: BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz; zu § 14 Abs. 2: BGH, Urt. v. 24.6.2004 - I ZR 44/02, GRUR 2005, 162 = WRP 2005, 222 - SodaStream, m.w.N.). Es gilt aufgrund des identischen Benutzungsbegriffs in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL und in § 14 Abs. 2 MarkenG in gleicher Weise für eine unmittelbare Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 MRRL: EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: KG GRUR 1997, 295, 296; Ingerl /Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 833; Piper, GRUR 1996, 429, 434; Karl, MarkenR 2004, 321, 323; Sack, WRP 2004, 1405, 1407; a.A. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 62; Sosnitza, WRP 2003, 1186, 1189; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, § 15 Rdn. 27 ff.; zu einer einheitlichen Auslegung des Benutzungsbegriffs vgl. auch: Fezer, GRUR 1996, 566, 570; ders., Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 39).

Von einem markenmäßigen Gebrauch ist auszugehen, wenn das Zeichen in der Weise verwendet wird, daß es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 1999, 438 Tz. 38 - BMW/Deenik; GRUR 2003, 55, 57 Tz. 47 ff. - Arsenal Football Club; BGH GRUR 2005, 162 - SodaStream). Für den Anwendungsbereich des Art. 5 Abs. 2 MRRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) reicht es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften aber auch aus, daß die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffassen, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich m it der bekannten Marke verknüpfen (vgl. EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 39 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld).
bb) Die Frage, ob eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliegt, ist eine Rechtsfrage, deren Beurteilung aber weitgehend von tatsächlichen Feststellungen über das Verständnis des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers abhängt, die von dem Tatrichter zu treffen sind (vgl. BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I, m.w.N.).
Im Streitfall kann offenbleiben, ob die angesprochenen Verkehrskreise - wie vom Berufungsgericht angenommen und von der Revision als erfahrungswidrig gerügt wird - annehmen, die in Rede stehende Postkarte stamme aus dem Unternehmen der Klägerin. Selbst wenn der Verkehr die Bezeichnung "Milka" und die violette Farbe der Postkarte als reine Produktausstattung auffaßt , wird er aufgrund der identischen Wortmarke der Klägerin und der mit ihrer Farbmarke sehr ähnlichen Grundfarbe der Postkarte der Beklagten diese Gestaltungen mit den Marken der Klägerin gedanklich verknüpfen. Zu Recht hat das Berufungsgericht festgestellt, die von der Beklagten eingesetzten Stilmittel

deuteten unmißverständlich auf die Marken der Klägerin hin. Die Verbindung zwischen der Gestaltung der Postkarte und den Marken der Klägerin macht gerade den Scherz der Postkarte aus. Im Streitfall ist somit von einer markenmäßigen Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auszugehen. Es kann daher offenbleiben, ob bei nicht markenmäßiger Benutzung der Schutz bekannter Marken entsprechend § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (zur Zulässigkeit des nationalen Schutzes bekannter Marken nach Art. 5 Abs. 5 MRRL: EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 30 = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco) oder, wie vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes , aufgrund des Wettbewerbsrechts zu gewähren ist (vgl. hierzu BGHZ 86, 90, 95 - Rolls-Royce).

c) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Marken der Klägerin seien im Inland bekannte Marken i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; auf der Postkarte seien das Zeichen "Milka" und die Farbe "Lila" als ähnliche Zeichen verwendet worden. Diese Feststellungen sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und werden von der Revision auch nicht angegriffen.

d) Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Wertschätzung der bekannten Marken der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Davon ist auszugehen, wenn ein Wettbewerber sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke angenähert hat, um Gütevorstellungen , die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet , für sich auszunutzen (BGHZ 86, 90, 95 - Rolls-Royce; BGH, Urt. v. 29.11.1984 - I ZR 158/82, GRUR 1985, 550, 553 = WRP 1985, 399 - DIMPLE, insoweit nicht abgedruckt in BGHZ 93, 96; Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 877 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I).

Ob die Beklagte für ihre Postkarte irgendwelche Gütevorstellungen der bekannten Marken der Klägerin für sich ausnutzt, erscheint zumindest zweifelhaft. Jedenfalls liegen aber die Voraussetzungen einer Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Marken der Klägerin vor. Die Beklagte nutzt - wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist - das besondere Maß an Aufmerksamkeit aus, das mit der Verwendung der bekannten Marken der Klägerin als Name des fiktiven Dichters und als lilafarbenem Hintergrund der Postkarte verbunden ist. Der scherzhafte Charakter, den die Beklagte mit der Gestaltung der Postkarte erzielen will, ist nur dadurch zu erreichen, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Anspielung auf die Marken der Klägerin erkennen , was deren Bekanntheit erfordert. Dadurch nutzt die Beklagte die besondere Aufmerksamkeit aus, die die Assoziation einer Bezeichnung mit einer bekannten Marke wecken kann (vgl. hierzu: BGH GRUR 2000, 875, 877 - Davidoff I; BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; OLG München MarkenR 2000, 65, 67; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 114; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 861; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, § 14 Rdn. 182; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 436).

e) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verwende die Zeichen der Klägerin ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise.
aa) Allerdings ist bei der identischen oder ähnlichen Benutzung einer bekannten Marke zu dem Zweck, die mit ihrer Verwendung verbundene Aufmerksamkeit auszubeuten, regelmäßig von einem die Unlauterkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründenden Verhalten auszugehen.

bb) Im Streitfall scheidet eine Markenverletzung durch die in Rede stehende Postkarte der Beklagten jedoch aufgrund einer Abwägung mit dem durch Art. 5 Abs. 3 GG geschützten Recht der Beklagten auf Freiheit der Kunst aus. Dem Schutz der Kunstfreiheit unterfallen nicht nur - wie das Berufungsgericht ersichtlich angenommen hat - Werke, die über eine gewisse Gestaltungshöhe verfügen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die freie schöpferische Gestaltung, in der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formsprache zu unmittelbarer Anschauung gebracht werden, das Wesentliche der künstlerischen Betätigung (vgl. BVerfGE 30, 173, 188 f.; 31, 229, 238). Da die Kunstfreiheit grundsätzlich jede künstlerische Aussage schützt, unterfällt ihrem Schutzbereich auch die vorliegende Postkarte, in der die Eindrücke des Künstlers von den Marken der Klägerin und deren Werbung mit der Herausstellung der Abbildung von Kühen humorvoll-satirisch aufgegriffen werden.
Durch die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG geschützt sind auch diejenigen Personen, die - etwa als Verleger - eine Vermittlungsfunktion zwischen dem Künstler und dem Publikum übernehmen (vgl. BVerfGE 30, 173, 191). Es bedarf daher keiner weiteren Feststellungen dazu, ob die Beklagte die Postkarte selbst geschaffen hat und deshalb als Künstlerin unmittelbar für sich die Kunstfreiheit in Anspruch nehmen kann oder ob sie die von einem Dritten entworfenen Postkarten nur verbreitet.
Die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG besteht jedoch nicht schrankenlos. Vielmehr findet sie ihre Begrenzung in anderen kollidierenden Grundrechten (vgl. BVerfGE 30, 173, 193), zu denen auch die durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Eigentumsgarantie rechnet (vgl. Scholz in Maunz/ Dürig, Grundgesetz, Art. 5 Rdn. 45). Zu dem hierdurch ebenfalls grundgesetz-

lich geschützten Bereich gehören die Markenrechte der Klägerin (vgl. zum Markenrecht : BVerfGE 51, 193, 216 f.).
Diese Kollision grundrechtlich geschützter Werte ist auf der Grundlage der verfassungsrechtlichen Wertordnung aufzulösen.
Im Streitfall schließt die notwendige Abwägung zwischen dem Eigentumsrecht der Klägerin an ihren Marken und dem Recht auf Kunstfreiheit auf seiten der Beklagten das von der Klägerin begehrte Verbot gegen die Verwendung der Postkarte aus.
Das Berufungsgericht hat eine Herabsetzung oder Verunglimpfung der Marken der Klägerin nicht festgestellt, sondern hat die Gestaltung der Postkarte als witzig und humorvoll angesehen. Das ist aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Im Streitfall läßt sich auch nicht feststellen, daß die Beklagte die Marken der Klägerin ausschließlich zu dem Zweck benutzt hat, ein sonst nicht verkäufliches eigenes Produkt auf den Markt zu bringen, und daß der Postkarte - nach Auffassung des Verkehrs - eine satirische Auseinandersetzung mit den Marken der Klägerin oder ihren Werbemethoden fehlt. Ob im Rahmen der Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG eine Einschränkung des Grundrechts vorzunehmen ist, wenn den angesprochenen Verkehrskreisen eine satirische Auseinandersetzung verborgen bleibt, kann offenbleiben. Denn davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Den Verbrauchern wird die in der scherzhaften Gestaltung der Postkarten ebenfalls liegende kritische Auseinandersetzung mit den Marken und Werbeauftritten der Klägerin nicht verborgen bleiben, mag die Beklagte auch - wie das Berufungsgericht angenommen hat - vorrangig kommerzielle Ziele mit der Verbreitung der Postkarte verfolgen (a.A. Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 174).

Erweist sich die in Rede stehende Gestaltung der Postkarte aber nicht als eine Verunglimpfung der Marken der Klägerin und läßt sich auch nicht annehmen , daß die Beklagte ausschließlich kommerzielle Zwecke mit dem Vertrieb der Postkarte verfolgt, hat der Schutz der Kunstfreiheit im Streitfall Vorrang vor dem Schutz der Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.

f) Ansprüche der Klägerin auf Schadensersatz nach § 14 Abs. 6 MarkenG und auf Auskunft nach § 242 BGB scheiden mangels Markenrechtsverletzung aus.
2. Das Berufungsurteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als zutreffend.

a) Wettbewerbsrechtliche Ansprüche sind, soweit der Schutz bekannter Marken in Rede steht, im Streitfall schon wegen des Vorrangs des Anwendungsbereichs des Markengesetzes nicht gegeben.
Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle der kennzeichenrechtlichen Regelungen, die bis dahin im Warenzeichengesetz und im UWG enthalten waren oder auch den Bestimmungen der §§ 1, 3 UWG a.F., § 823 BGB entnommen wurden, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz im allgemeinen verdrängt. Wie der Senat entschieden hat, ist im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes für eine gleichzeitige Anwendung der §§ 1, 3 UWG a.F., § 823 BGB grundsätzlich kein Raum (vgl. BGH, Urt. v. 15.7.2004 - I ZR 37/01, WRP 2005, 219, 221 - Aluminiumräder , m.w.N.).

Dies gilt entsprechend für eine herabsetzende oder verunglimpfende Verwendung von Marken i.S. von § 4 Nr. 7 UWG (vgl. Baumbach/Hefermehl/ Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 7.9; im Ergebnis ebenso Harte/Henning/Omsels, UWG, § 4 Nr. 7 Rdn. 31); der Vorschrift kommt im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG keine eigenständige Bedeutung zu.

b) Im übrigen wären wettbewerbsrechtliche Ansprüche nach § 3 UWG auch deshalb zu verneinen, weil die Beklagte nicht unlauter im Sinne dieser Vorschrift gehandelt hat. Die Voraussetzungen einer herabsetzenden oder verunglimpfenden Verwendung der Marken der Klägerin i.S. von § 4 Nr. 7 UWG liegen nicht vor. Eine Unlauterkeit nach § 3 UWG scheidet schon deshalb aus, weil die Beklagte die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG für sich in Anspruch nehmen kann.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher Schaffert Bergmann

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Adam Opel GmbH, ist ein bekanntes Unternehmen der Automobilindustrie. Sie ist Inhaberin der unter anderem für Landfahrzeuge und Spielzeug eingetragenen deutschen Bildmarke Nr. 1157264 (im Folgenden: Opel-Blitz-Zeichen):

2

Die Klägerin vertreibt sowohl selbst als auch durch Drittunternehmen Spielzeugmodelle ihrer Kraftfahrzeuge.

3

Die Beklagte vertreibt unter anderem Spielzeugmodellfahrzeuge unter der Bezeichnung "cartronic®". Im Januar 2004 wurde ein funkgesteuertes Spielzeugmodellauto, das ein verkleinertes Abbild eines Opel Astra V8 Coupé darstellte und am Kühlergrill das Opel-Blitz-Zeichen trug, in einer durchsichtigen Verpackung angeboten. In der Verpackung befand sich eine sichtbare Gebrauchsbeschreibung, auf deren Vorderseite das Zeichen "cartronic®" angebracht war; auf der - ebenfalls sichtbaren - Rückseite waren die Firmenbezeichnung "Autec" und der Sitz der Beklagten angegeben. Das Funksteuerungsteil des Modellfahrzeugs war gleichfalls mit der Kennzeichnung "cartronic®" und der Unternehmensbezeichnung der Beklagten versehen.

4

Die Klägerin sieht in der Verwendung des Opel-Blitz-Zeichens auf dem Kühlergrill des von der Beklagten vertriebenen Spielzeugmodellautos eine Verletzung ihrer Marke. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Vernichtung der im Besitz der Beklagten befindlichen Verletzungsgegenstände in Anspruch genommen.

5

Die Beklagte, auf deren Seite der Deutsche Verband der SpielwarenIndustrie e.V. dem Rechtsstreit als Streithelfer beigetreten ist, hat demgegenüber geltend gemacht, die angesprochenen Verkehrskreise verstünden das auf ihrem Spielzeugauto angebrachte Opel-Blitz-Zeichen nicht als Herkunftshinweis , sondern sähen darin nur ein Detail einer vorbildgetreuen Nachbildung.

6

Das Landgericht hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 234 EG (jetzt Art. 267 AEUV) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Stellt die Benutzung einer auch für "Spielzeug" geschützten Marke eine Benutzung als Marke i.S. von Art. 5 Abs. 1 lit. a der Markenrechtsrichtlinie dar, wenn der Hersteller eines Spielmodellautos ein real existierendes Vorbildfahrzeug in verkleinertem Maßstab einschließlich der auf dem Vorbild angebrachten Marke des Markeninhabers nachbildet und in Verkehr bringt? 2. Falls die Frage in Nummer 1 bejaht wird: Ist die in Frage 1 beschriebene Art der Benutzung der Marke eine Angabe über die Art oder Beschaffenheit des Modellfahrzeugs i.S. von Art. 6 Abs. 1 lit. a der Markenrechtsrichtlinie? 3. Falls die Frage in Nummer 2 bejaht wird: Welche Kriterien sind in Fällen dieser Art maßgebend, um beurteilen zu können , wann die Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe entspricht? Ist dies insbesondere der Fall, wenn der Hersteller des Modellfahrzeugs auf der Verpackung und auf einem zur Benutzung des Modells erforderlichen Zubehörteil ein für den Verkehr als Eigenmarke erkennbares Zeichen sowie seine Unternehmensbezeichnung unter Nennung seines Firmensitzes anbringt ?

7

Der Gerichtshof hat die Vorlagefragen mit Urteil vom 25. Januar 2007 (C48 /05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR 2007, 318 = WRP 2007, 299 - Adam Opel) wie folgt beantwortet: 1. Ist eine Marke sowohl für Kraftfahrzeuge - für die sie bekannt ist - als auch für Spielzeug eingetragen, stellen die Anbringung eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen der genannten Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Inhabers der Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden, und die Vermarktung der genannten Modelle - eine Benutzung i.S. des Art. 5 Abs. 1 lit. a der Markenrechtsrichtlinie dar, die der Inhaber der Marke verbieten darf, wenn diese Benutzung die Funktionen der Marke als für Spielzeug eingetragene Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte; - eine Benutzung i.S. des Art. 5 Abs. 2 dieser Richtlinie dar, die der Inhaber der Marke verbieten darf - sofern der in dieser Bestimmung beschriebene Schutz im nationalen Recht vorgesehen wurde -, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke als für Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

2. Ist eine Marke unter anderem für Kraftfahrzeuge eingetragen, stellen die Anbringung eines mit dieser Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen der genannten Marke durch einen Dritten ohne die Erlaubnis des Inhabers der Marke, um diese Fahrzeuge originalgetreu nachzubilden , und die Vermarktung der genannten Modelle keine Benutzung einer Angabe über ein Merkmal dieser Modelle i.S. des Art. 6 Abs. 1 lit. b der Markenrechtsrichtlinie dar.

8

Das Landgericht hat die Klage daraufhin abgewiesen (LG Nürnberg-Fürth WRP 2007, 840). Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben (OLG Nürnberg GRUR-RR 2008, 393 = WRP 2008, 1257).

9

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte und ihr Streithelfer beantragen, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

10

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne die auf ihre Bildmarke gestützten Klageansprüche nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG herleiten. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11

Die Beklagte benutze zwar die für Spielzeug eingetragene Marke der Klägerin i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn sie das Opel-Blitz-Zeichen auf einem Modellfahrzeug anbringe. Dadurch werde jedoch die Herkunftsfunktion der Marke nicht verletzt. Wenn ein Spielzeugauto in Form des maßstabgetreuen Abbildes eines real existierenden Vorbildfahrzeugs einschließlich der auf dem Fahrzeug an vorbildgetreuer Stelle angebrachten Marke hergestellt werde, sei damit nicht die Funktion dieser Marke als Herstellerhinweis verletzt. Denn zur Abbildung der Wirklichkeit gehöre bei einem Modellauto auch die Marke, die das Auto an der entsprechenden Stelle trage. Wenn die Beklagte das OpelBlitz -Zeichen auf dem Kühlergrill anbringe, dann werde der Verbraucher dies als detailgetreue Nachbildung des großen Fahrzeugs verstehen und - wenn überhaupt - mit einer Marke für Kraftfahrzeuge, aber nicht für Spielzeugautos in Verbindung bringen.

12

Ein nicht unerheblicher Teil von Spielzeug bestehe in der möglichst detailgetreuen Nachbildung der Erwachsenenwelt, insbesondere in der Nachbildung von Fortbewegungsmitteln wie Autos, Schiffen und Eisenbahnen. Wenn aber diese Erwachsenenwelt entsprechend den Erwartungen an Spielzeug abgebildet werden solle, dann müsse die Ware "Modellauto" zur Vervollständigung der Abbildung auch mit dem Markenzeichen des jeweiligen großen Vorbildes an der originalgetreuen Stelle versehen werden. Ein Modellauto ohne das Zeichen des jeweiligen Produzenten würde den Charakter eines Modellautos verlieren; es wäre irgendein Spielzeugauto und gerade kein Modellauto. Dass der angesprochene Verbraucher im Opel-Blitz-Zeichen keinen Hinweis auf die Herkunft sehe, werde durch die von der Klägerin selbst durchgeführte Verkehrsbefragung bestätigt. Aus ihr folge, dass nur 13% aller Befragten und 11% derjenigen Befragten, die zumindest hin und wieder Spielzeug- oder Modellautos kaufen oder verwenden, in dem Opel-Blitz-Zeichen einen Anknüpfungspunkt für die Identifizierung des Herstellers gesehen hätten.

13

Für eine Verletzung der Marke, soweit sie für Kraftfahrzeuge eingetragen sei, nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG fehle es sowohl an einer Rufbeeinträchtigung als auch an einer unlauteren Rufausnutzung im Sinne dieser Vorschrift.

14

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

15

1. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei eine Verletzung der Marke der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Beklagte verneint.

16

a) Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind die Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL erfüllt, wenn die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Markeninhabers für Waren und Dienstleistungen erfolgt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, und wenn das Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2009 - C -487/07, GRUR 2009, 756 Tz. 58 = WRP 2009, 930 - L'Oréal/Bellure, m.w.N.; vgl. ferner EuGH, Beschl. v. 19.2.2009 - C -62/08, GRUR 2009, 1156 Tz. 42 - UDV North America /Brandtraders). Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion , der Gewährleistung der Herkunft, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 58 - L'Oréal/Bellure). Der nach Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL gewährte Schutz ist somit weiter als der Schutz nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Hauptfunktion der Marke voraussetzt (EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 59 - L'Oréal/Bellure). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL nicht widersprechen (EuGH GRUR 2009, 756 Tz. 60 - L'Oréal/Bellure).

17

b) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Benutzung des Opel-Blitz-Zeichens auf den Modellautos der Beklagten die Herkunftsfunktion der Marke der Klägerin nicht beeinträchtigt.

18

aa) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seiner Entscheidung vom 25. Januar 2007 in dieser Sache ausgeführt, dass die in Rede stehende Benutzung des Zeichens durch die Beklagte die Hauptfunktion des Opel-Logos als für Spielzeug eingetragene Marke nicht beeinträchtigt, sofern die maßgeblichen Verkehrskreise das identische Zeichen auf den von der Beklagten vertriebenen verkleinerten Modellen nicht als Angabe darüber verstünden, dass diese Waren von der Klägerin oder einem mit dieser wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammten (EuGH GRUR 2007, 318 Tz. 24 - Adam Opel). Die entsprechende Feststellung durch Bezugnahme auf den Durchschnittsverbraucher sei Sache des vorlegenden Gerichts (aaO Tz. 25).

19

bb) Das Berufungsgericht hat - wie bereits das Landgericht - festgestellt, dass die angesprochenen Verbraucher das auf den Modellautos der Beklagten angebrachte Opel-Blitz-Zeichen nur als Abbildungsdetail der Wirklichkeit - nämlich als Abbildung der Marke, die das detailgetreu nachgebildete Auto an der entsprechenden Stelle trägt - verstehen und darin keinen Hinweis auf die Herkunft des mit dem Zeichen versehenen Modellautos erblicken.

20

cc) Die gegen diese Feststellung gerichteten Rügen der Revision bleiben erfolglos.

21

(1) Entgegen der Auffassung der Revision reicht es für die Annahme einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nicht aus, dass die angesprochenen Verbraucher das auf den Modellautos der Beklagten originalgetreu angebrachte Opel-Blitz-Zeichen als dieses und damit als die Marke erkennen, mit denen die Klägerin ihre entsprechenden Kraftfahrzeuge kennzeichnet. Der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL) ist - soweit eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion in Rede steht - nur erfüllt, wenn die Herkunftsfunktion in Bezug auf die identischen Waren oder Dienstleistungen beeinträchtigt ist oder sein kann. Warenidentität besteht im Streitfall nur insofern, als die Beklagte Modellautos mit dem Opel-Blitz-Zeichen vertreibt und die Marke der Klägerin auch für Spielzeug eingetragen ist. Soweit die Klagemarke ferner für Kraftfahrzeuge eingetragen ist, liegt schon keine Benutzung für identische Waren i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL) vor (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 Tz. 30 - Adam Opel). Es ist daher im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unbeachtlich, ob die angesprochenen Verbraucher in dem auf dem Modellauto angebrachten Zeichen die für Kraftfahrzeuge eingetragene und verwendete Marke der Klägerin sehen. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Verbraucher in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der Modellautos selbst sehen. Das hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint.

22

(2) Die Ergebnisse der von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragung stehen - wie das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler angenommen hat - der Feststellung nicht entgegen, dass die angesprochenen Verbraucher in dem auf dem Spielzeugmodell der Beklagten angebrachten Opel-Blitz-Zeichen keinen Hinweis auf die Herkunft dieses Produkts aus einem bestimmten Unternehmen sehen. Auf die Frage, wen sie als Hersteller des ihnen gezeigten Spielzeugautos der Beklagten ansehen, haben nur 13% aller befragten Verkehrsteilnehmer sowie 11% derjenigen Befragten, die zumindest hin und wieder Spielzeug- oder Modellautos kaufen oder verwenden, das Unternehmen der Klägerin benannt; 38% aller Befragten sowie 48% des engeren Verkehrskreises haben dagegen "Autec/Cartronic" angegeben. Die Auffassung des Berufungsgerichts, auch dies bestätige, dass das Opel-Blitz-Zeichen im konkreten Fall von einer für das Verbraucherverständnis relevanten Anzahl nicht als Hinweis auf die Herkunft des Modellautos verstanden werde, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

23

Entgegen der Rüge der Revision ist diese Würdigung des Umfrageergebnisses durch das Berufungsgericht nicht deshalb von Rechtsirrtum beeinflusst , weil der bloße Umstand, dass ein Teil der Verbraucher aufgrund der Produktaufmachung "Autec" oder "Cartronic" als Hersteller identifiziere, es nicht ausschließe, dass die Befragten annähmen, es handele sich um ein mit der Klägerin wirtschaftlich verbundenes Unternehmen. Das Berufungsgericht hat sich durchaus mit der Frage befasst, ob bei den angesprochenen Verbrauchern aufgrund des auf dem Modellauto der Beklagten angebrachten Opel-BlitzZeichens die Vorstellung entsteht, diese Ware stamme von einem mit der Klägerin wirtschaftlich verbundenen Unternehmen; es hat diese Frage letztlich verneint. Dabei hat es die von ihm als bekannte und inzwischen sogar als üblich festgestellte Gewohnheit berücksichtigt, entweder auf den Spielzeugautos selbst oder auf der Verpackung einen Vermerk anzubringen, der darauf hinweist , dass die Marke des Herstellers des Originalautos, zum Beispiel "Opel", "unter Lizenz" benutzt werde. Solche Lizenzvermerke seien geeignet, beim Verbraucher die Vorstellung hervorzurufen, der Hersteller des Modellautos benötige eine Erlaubnis des jeweiligen Fahrzeugherstellers. Diese Vorstellung, so das Berufungsgericht weiter, knüpfe jedoch nicht an die Ware "Spielzeugauto", sondern an die Ware "Kraftfahrzeug" an. Anknüpfungspunkt der Vorstellung des Verbrauchers, der Hersteller des Modellautos benötige eine Erlaubnis, sei das reale Kraftfahrzeug in seiner Gesamtheit einschließlich der es als bestimmten Typ identifizierenden Marke.

24

Die Feststellung des Berufungsgerichts, der angesprochene Verbraucher schließe allenfalls wegen des "Nachmachens" des Kraftfahrzeugs in seiner Ge- samtheit, nicht jedoch wegen Verwendung der ihm bekannten Marke der Klägerin auf Lizenzbeziehungen zwischen den Parteien, ist als solche aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Entgegen der Rüge der Revision ist sie insbesondere nicht erfahrungswidrig. Die vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Vorstellung des Verkehrs stimmt beispielsweise mit der rechtlichen Beurteilung beim Bestehen eines Geschmacksmusterschutzes für die Gesamtgestaltung des Kraftfahrzeugs überein, der sich auch auf Nachbildungen als Spielzeug beziehen kann (vgl. BGH, Urt. v. 12.10.1995 - I ZR 191/93, GRUR 1996, 57, 59 = WRP 1996, 13 - Spielzeugautos; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl., § 38 Rdn. 30). Das Berufungsgericht ist ferner mit Recht davon ausgegangen, dass es für die Annahme, die Herkunftsfunktion der für Spielzeug eingetragenen Klagemarke sei i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beeinträchtigt, nicht genügt, wenn die Vorstellung des angesprochenen Verkehrs, das Spielzeugauto stamme von einem mit der Klägerin durch Lizenzbeziehungen verbundenen Unternehmen maßgeblich auf anderen Umständen beruht als auf einer Verwendung des Opel-Blitz-Zeichens als Marke (gerade) für Spielzeug. Selbst wenn sich die Annahme des Verbrauchers, der Hersteller des Spielzeugautos benötige eine Lizenz, darauf gründen sollte, dass das Kraftfahrzeug in seiner Gesamtheit nachgebildet wird und damit zwangsläufig in die Nachbildung die auf dem Originalfahrzeug angebrachten Marken einbezogen sind, kann daraus - entgegen der Auffassung der Revision - keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der für Spielzeug eingetragenen Klagemarke hergeleitet werden. Die auf etwaige Lizenzbeziehungen bezogenen Herkunftsvorstellungen des Verkehrs knüpfen auch dann an die Verwendung der betreffenden Marken gerade für Kraftfahrzeuge und eben nicht für Spielzeug an. Eine darin möglicherweise liegende Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion (dieser Marken) wird jedoch vom Schutzbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL) nicht erfasst.

25

c) Für eine Verletzung anderer Funktionen als der Herkunftsfunktion der für Spielzeug eingetragenen Marke der Klägerin ist im Streitfall nichts ersichtlich. Die von der Klägerin angesprochene Garantiefunktion - die Marke bietet Gewähr dafür, dass alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann - ist hinsichtlich der für Spielzeug eingetragenen Klagemarke nicht berührt, da die angesprochenen Verbraucher die Verwendung des Opel-Blitz-Zeichens auf dem Modellauto der Beklagten nicht auf die Ware "Spielzeug" beziehen. Dies gilt auch für sonstige Funktionen der für Spielzeug eingetragenen Klagemarke. Deren Qualitäts-, Werbe-, Kommunikations - oder Investitionsfunktion wird durch die Verwendung des Opel-BlitzZeichens auf dem Modellauto der Beklagten nicht beeinträchtigt, weil das OpelBlitz -Zeichen vom Verkehr schon nicht mit von der Klägerin hergestellten Spielzeugautos in Verbindung gebracht wird. Auf die Frage, ob möglicherweise die Qualitäts-, Werbe-, Kommunikations- oder Investitionsfunktion der für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke der Klägerin beeinträchtigt ist, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an, da der Schutzumfang des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen benutzt wird, auf den Identitätsbereich, hier also auf Spielzeug, beschränkt ist.

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2. Die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens kann über den Bereich der mit Herkunftsvorstellungen für identische Waren und Dienstleistungen verbundenen Verwendung hinaus allerdings nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL) dann untersagt werden, wenn die durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht identisch, aber jedenfalls ähnlich sind und die Gefahr von Verwechslungen besteht. Im Streitfall sind Kraftfahrzeuge und Spielzeug- oder Modellautos jedoch keine ähnlichen Waren (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 Tz. 34 - Adam Opel). Der Umstand, dass Hersteller von Kraftfahrzeugen Lizenzen für die Pro- duktion von Modellautos vergeben, die ihre Fahrzeuge in verkleinerten Form nachbilden, genügt für die Annahme einer Warenähnlichkeit nicht (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd).

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3. Ansprüche wegen Verletzung der für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Art. 5 Abs. 2 MarkenRL) hat das Berufungsgericht gleichfalls rechtsfehlerfrei verneint.

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a) Das Berufungsgericht hat angenommen, eine Beeinträchtigung des Rufs der für Kraftfahrzeuge - nach ihrem Vorbringen - bekannten Marke der Klägerin scheide aus, weil sich selbst eine - möglicherweise - schlechte Qualität eines Modellautos auf den Ruf des Originalkraftfahrzeugs nicht auswirke; dieser werde maßgeblich durch regelmäßige Tests und Erfahrungsberichte sowie eigene praktische Erfahrungen des Verbrauchers mit der Qualität des Fahrzeugs geprägt. Die Ansicht der Revision, es sei außerordentlich naheliegend, dass eine gute oder weniger gute Qualität der Spielzeugautos auch das Bild beeinflusse , das die Verbraucher von der Fahrzeugmarke selbst hätten, zeigt nicht auf, dass die gegenteilige tatrichterliche Würdigung auf einem Rechtsfehler beruht. Eine unlautere Beeinträchtigung (oder Ausnutzung) des Rufs der für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke der Klägerin kann sich entgegen der Auffassung der Revision somit auch nicht daraus ergeben, dass die Spielzeugautos der Beklagten nach dem Vortrag der Klägerin qualitativ und im Design nicht deren Anforderungen genügten.

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b) Eine Ausnutzung des Rufs der für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke der Klägerin ist nach der Feststellung des Berufungsgerichts zwar insoweit gegeben, als mit der Nachbildung von Kraftfahrzeugen, die es in der Wirklichkeit gibt, zwangsläufig durch die entsprechende Gestaltung des Spielzeugmo- dells eine Anlehnung (auch) an den Ruf des Herstellers des Kraftfahrzeugs oder dessen Marke verbunden ist. Von einer Rufausnutzung "in unlauterer Weise" i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG könne jedoch nur dann gesprochen werden , wenn über die bloße wirklichkeitsgetreue Abbildung hinaus in anderer Weise versucht werde, den Ruf, den das Kraftfahrzeug der Klägerin genieße, werblich zu nutzen. Da dies bei dem Vertrieb der Spielzeugautos der Beklagten unterbleibe, diese vielmehr ihre eigenen Marken verwende und sich jeglicher Zusammenhang allein aus der spielzeughaft verkleinerten Nachbildung des Originals zwangsläufig wie beiläufig ergebe, fehle es an dem Merkmal der unlauteren Ausnutzung.

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Auch die dagegen gerichteten Angriffe der Revision verhelfen ihr nicht zum Erfolg. Soweit sie auf den Vortrag der Klägerin verweist, dass die Verbraucher auf das Vorhandensein der Fahrzeugmarke auf dem Spielzeugauto größten Wert legten und deshalb der Verkaufserfolg des Modellautos nicht zuletzt darauf beruhe, dass es sich um ein Fahrzeug der Klägerin mit dem Opel-BlitzLogo handele, betrifft dieser Gesichtspunkt nur die mit der wirklichkeitsgetreuen Nachbildung zwangsläufig verbundene Rufausnutzung als solche, von der auch das Berufungsgericht ausgegangen ist. Entgegen der Auffassung der Revision lässt sich die Unlauterkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch nicht damit begründen, dass nach dem Vortrag der Klägerin inzwischen ca. 85% aller auf dem Markt angebotenen Modell- oder Spielzeugautos von lizenzierten Unternehmen stammten, dies dem Verbraucher bekannt sei und die Beklagte daher den unrichtigen Eindruck erwecke, die von ihr angebotenen Spielzeugautos würden mit Erlaubnis oder unter Kontrolle der Klägerin vertrieben. Das Berufungsgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die wirklichkeitsgetreue Nachbildung als solche noch nicht unlauter i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist, weil insoweit wegen der Erwartungen, welche die angesprochenen Verbraucher an derartiges Spielzeug stellen, und der darauf beruhenden jahrzehntelan- gen Üblichkeit detailgetreuer Nachbildungen ein berechtigtes Interesse der Beklagten besteht (vgl. dazu auch BGHZ 126, 208, 214 - McLaren). Ebenso wie bei einer beschreibenden Verwendung i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG hat die Klägerin das mit der wirklichkeitsgetreuen Nachbildung notwendigerweise verbundene Maß an Verwechslungsgefahr hinzunehmen. Nach den rechtlich unbedenklichen Feststellungen des Berufungsgerichts beschränkt sich der Zusammenhang , den die Beklagte mit ihrem Produkt zu der Marke der Klägerin herstellt , auf die Bezüge, die sich aus der Nachbildung des Originals zwangsläufig ergeben.

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III. Danach ist die Revision der Klägerin gegen das Berufungsurteil zurückzuweisen. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV ist nicht geboten, da nach dem Urteil des Gerichtshofs vom 25. Januar 2007 im vorliegenden Verfahren auch unter Berücksichtigung der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs zu den sonstigen Markenfunktionen keine Zweifel an der Auslegung der für die Entscheidung des Streitfalls maßgeblichen Vorschriften des Gemeinschaftsrechts mehr bestehen.

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Die Kostenentscheidung, die sich auch auf die Kosten des Streithelfers erstreckt, beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1, § 101 Abs. 1 Halbs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 11.05.2007 - 4 HKO 4480/04 -
OLG Nürnberg, Entscheidung vom 29.04.2008 - 3 U 1240/07 -

Tatbestand:

Die Klägerin erwarb von der Beklagten, die einen Versandbuch1 handel betreibt, zusammen mit einem dort bestellten Buch eine Einkaufstasche mit Kühlfach. Später bot sie diese Tasche über das Internetauktionshaus eBay zum Verkauf an. Daraufhin wurde sie anwaltlich im Auftrag eines dritten Unternehmens, dem Rechte an einem Gebrauchsmuster und einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster an der Tasche zustehen, abgemahnt und aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben, Auskunft zu erteilen, Rechnung zu legen, schutzrechtsverletzende Gegenstände in ihrem Besitz zu vernichten, ihre Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz anzuerkennen und die Kosten der Abmahnung zu erstatten. Diese waren im Abmahnschreiben auf der Grundlage einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr nach einem Gegenstandswert von 100.000 € berechnet
(2.115,26 €). Die Kosten der Abmahnung übernahm die Beklagte, wobei sie sich mit der Schutzrechtsinhaberin der Höhe nach vergleichsweise auf Zahlung von 500 € einigte. Die Klägerin ließ die Berechtigung der Abmahnung ihrerseits von

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ihren jetzigen erst- und zweitinstanzlichen Prozessbevollmächtigten (im Folgenden nur: Prozessbevollmächtigten) prüfen, die dafür eine ebenfalls nach einem Gegenstandswert von 100.000 € berechnete 1,5-fache Geschäftsgebühr in Rechnung stellten. Mit ihrer Klage hat die Klägerin von der Beklagten Erstattung dieser

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1,5-fachen, zuletzt nach einem Gegenstandswert von 95.000 € berechneten Geschäftsgebühr verlangt. Das Amtsgericht hat ihr eine 1,3-fache Gebühr nach einem Gegenstandswert von 50.000 € zugesprochen; das Landgericht hat demgegenüber nur den Ansatz eines Gegenstandswertes von 10.000 € für angemessen erachtet, die Beklagte zur Zahlung von rund 776 € verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zu4 rückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Erstattungsbegehren in voller Höhe weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung

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im Wesentlichen ausgeführt:

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Der Klägerin stehe dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch aus § 280 BGB zu. Die Höhe des Anspruchs richte sich nach den tat- sächlich gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz entstandenen Kosten, wobei sich der anzusetzende Gegenstandswert nach dem Wert der vom Schutzrechtsinhaber geforderten Unterlassungs- und Verpflich- tungserklärung richte. Dafür sei ein Betrag von 10.000 € angemessen. Das Abmahnschreiben sei seinem vorgefertigten Text nach zu urteilen auf ganz andere Empfängerkreise und Verstöße ganz anderen Ausmaßes zugeschnitten als im Streitfall, wo die Klägerin einmalig eine einzige Tasche bei eBay zum Verkauf angeboten und zudem unvorsätzlich gehandelt habe. Der der Abmahnung zugrunde gelegte Gegenstandswert von 100.000 € sei demnach übersetzt und der Bedeutung der Sache unangemessen gewesen. Dies zeige sich auch daran, dass der Schutzrechtsinhaber schließlich eine Pauschalzahlung von 500 € akzeptiert habe. Das Amtsgericht habe zutreffend nur eine 1,3-fache Gebühr nach RVG VV Nr. 2300 in Ansatz gebracht; die Tätigkeit der von der Klägerin beauftragten Rechtsanwälte sei weder besonders schwierig noch umfangreich gewesen.

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II. Gegen diese Beurteilung wendet die Revision sich ohne Erfolg.

1. Gegenstand der revisionsrechtlichen Nachprüfung ist nach der

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Begründung für die Zulassung der Revision im Berufungsurteil eindeutig nur die Höhe des Klageanspruchs. Auf sie kann die Zulassung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beschränkt werden und dies kann auch in den Gründen geschehen (BGH, Urteil vom 27. September 2011 - II ZR 221/09, ZIP 2011, 2491; Beschluss vom 12. April 2011 - II ZB 14/10, ZIP 2011, 1587 für die auf die Festsetzung einer Verfahrensgebühr beschränkte Zulassung der Rechtsbeschwerde). 2. Ohne Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe den

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vom Amtsgericht zuerkannten Betrag nicht herabsetzen dürfen, weil es an einem zulässigen Angriff der Beklagten gegen die erstinstanzliche Gegenstandsbewertung in ihrer Anschlussberufung gefehlt habe. Nach §§ 524 Abs. 3 Satz 2, 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO ist

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erforderlich, dass die Berufungsbegründung die Umstände bezeichnet, aus denen sich nach Ansicht des Berufungsführers die Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung ergeben. Danach müssen die rechtlichen Aspekte dargelegt werden, die der Berufungsführer als unzutreffend beurteilt ansieht, und die tatsächlichen oder rechtlichen Gründe angegeben werden, aus denen er die Fehlerhaftigkeit der rechtlichen Beurteilung und die Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung ableiten will (BGH, Beschluss vom 21. Mai 2003 - VIII ZB 133/02, NJW-RR 2003, 1580; Beschluss vom 23. Oktober 2012 - XI ZB 25/11, NJW 2013, 174 Rn. 10). Diesen Anforderungen wird die Anschlussberufung der Beklagten gerecht, da sie erkennen lässt, dass und aus welchen Gründen sie den vom Amtsgericht angesetzten Gegen- standswert von 50.000 € für übersetzt hält. 3. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Prozessbevollmäch11 tigten der Klägerin hätten ihrer Gebührenrechnung nicht einen Gegenstandswert von 95.000 €, sondern nur von 10.000 € zugrunde legen dürfen, ist rechtlich nicht zu beanstanden.
a) Hat der Schuldner, wie hier, gemäß § 280 Abs. 1 BGB für die

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Kosten anwaltlicher Beratung einzustehen, die der Gläubiger im Zusammenhang mit dem schädigenden Ereignis in Anspruch nehmen durfte, ist der Höhe nach die Vergütung zu erstatten, die der Rechtsanwalt nach den einschlägigen Bestimmungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes von seinem Auftraggeber verlangen kann.
b) Der Gegenstandswert ist in einem solchen Fall gemäß § 23

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Abs. 3 Satz 2 RVG nach billigem Ermessen zu bestimmen. Das hiernach maßgebliche Interesse des Schutzrechtsverletzers bemisst sich nach dem Wert der ihm infolge der Inanspruchnahme aus den Schutzrechten drohenden Nachteile. aa) Zu diesen Nachteilen gehören zum einen die dem Schutz14 rechtsinhaber für die Abmahnung zu erstattenden Kosten. Dafür ist im Streitfall auf das Risiko der Klägerin abzustellen, eine 1,3-fache Geschäftsgebühr nach einem Gegenstandswert von 100.000 € (2.094,64 €) erstatten zu müssen. Ob insbesondere der Ansatz dieses Gegenstandswerts durchsetzbar gewesen wäre, ist in diesem Zusammenhang ebenso wenig erheblich, wie der Umstand, dass die Schutzrechtsinhaberin sich letztlich mit Zahlung von 500 € begnügt hat. Entscheidend ist vielmehr, dass die Prozessbevollmächtigten der Klägerin gerade auch zu prüfen hatten, ob dieser Gegenstandswert und die Gebühr angemessen waren. bb) Die bei Bewertung des Interesse des Schutzrechtsverletzers zu

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berücksichtigenden Nachteile entsprechen zum anderen regelmäßig dem korrespondierenden Interesse des Schutzrechtsinhabers an der Geltendmachung seiner Ansprüche. Denn die wirtschaftliche Bedeutung der gegenüber dem Schuldner erhobenen Ansprüche spiegelt den wirtschaftlichen Wert derjenigen des Gläubigers wider (vgl. BGH, Urteil vom 24. Januar 2013 - I ZR 174/11, GRUR 2013, 1067 Rn. 12 - Beschwer des Unterlassungsschuldners). Der Wert des dazu in erster Linie gehörenden Unterlassungsan16 spruchs kann regelmäßig nur pauschalierend auf der Grundlage der im Einzelfall bekannten Indiztatsachen prognostiziert werden. Die Prognose gilt zum einen dem Wert des Schutzrechts unter Berücksichtigung der Bedeutung seines Gegenstands und der noch verbleibenden Laufzeit, zum anderen der Einschätzung, inwieweit die Realisierung dieses Werts durch den Verletzer in Zukunft gefährdet werden könnte. Dafür bietet der Umfang der bereits begangenen Verletzungen regelmäßig den greif- barsten Anhaltspunkt. Daneben können allgemein Art und Umfang der bisherigen wirtschaftlichen Tätigkeit, vorhandene betriebliche Einrichtungen und Handelsbeziehungen, personelle Ausstattung sowie Finanzkraft sowohl des Schutzrechtsinhabers als auch des Verletzers Anhaltspunkte dafür bieten, welche Benutzungshandlungen künftig zu erwarten sind. Auch subjektive Umstände auf Seiten des Verletzers, wie etwa der Verschuldensgrad, können schließlich Rückschlüsse auf die vom Verletzer ausgehende Gefährdung der Rechte des Schutzrechtsinhabers zulassen (vgl. BGH, GRUR 2013, 1067 Rn. 12 - Beschwer des Unterlassungsschuldners ; Beschluss vom 24. Februar 2011 - I ZR 220/10, AfP 2011, 261 Rn. 2). cc) Hiernach hat das Berufungsgericht die Bemessung des

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Gegenstandswerts durch die Vertreter der Klägerin auf zuletzt 95.000 € zu Recht für unbillig erachtet, wohingegen die rechtliche Nachprüfung seiner Festsetzung des Wertes auf 10.000 €, die als Ausübung tatrichterlichen Ermessens revisionsrechtlich nur darauf hin zu überprüfen ist, ob das Ermessen überhaupt und in den ihm gesetzten Grenzen ausgeübt worden ist und alle für seine Ausübung wesentlichen Umstände beachtet worden sind (BGH, Urteil vom 26. März 2009 - I ZR 44/06, GRUR 2009, 660 Rn. 22 - Resellervertrag; Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rn. 51 - BTK; Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 54/11, GRUR 2013, 301 Rn. 56 - Solarinitiative), keinen durchgreifenden Rechtsfehler zum Nachteil der Klägerin aufdeckt. (1) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei dem Umstand

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entscheidende Bedeutung beigemessen, dass es sich nach den von der Revision nicht beanstandeten Feststellungen um einen einmaligen Vorfall gehandelt hat, bei dem die Klägerin eine einzige, von der Beklagten erworbene schutzrechtsverletzende Tasche zum Verkauf angeboten hat. Es hat zu Recht angenommen, dass dieser vereinzelte Verletzungsfall nicht nur für sich genommen von sehr geringer wirtschaftlicher Bedeutung für die Verwertung der Ausschließlichkeitsrechte des Schutzrechtsinhabers war, sondern auch keine Anhaltspunkte für die Annahme vorlagen, diesen Rechten drohe künftig nennenswerte weitere Beeinträchtigung vonseiten der Klägerin. Schließlich hat das Berufungsgericht - von der Revision unbeanstandet - keine Feststellungen getroffen, die aus anderen Gründen, insbesondere nach der bisherigen Betätigung der Klägerin und ihren wirtschaftlichen Verhältnissen, auf die Gefahr nennenswerter zukünftiger Beeinträchtigungen der Rechte des Schutzrechtsinhabers hindeuteten. Das Berufungsgericht hat, indem es auf die Einmaligkeit der

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Rechtsverletzung abgestellt hat, entgegen den Rügen der Revision nicht verkannt, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch in die Zukunft gerichtet ist und auch nicht den Vortrag der Klägerin übergangen, bei einem erfolglosen Angebot über eine Internetauktionsplattform sei die erneute Einstellung des angebotenen Produkts nicht unüblich. Das Berufungsgericht hat den Umstand, dass das Angebot über die Internetauktionsplattform eBay erfolgte, die dem Nutzer die einfache Möglichkeit bietet, einen Artikel erneut anzubieten, berücksichtigt, hieraus jedoch rechtsfehlerfrei nicht abgeleitet, dass dem Unterlassungsbegehren des Schutzrechtsinhabers nach den Umständen des Streitfalls ein erheblicher wirtschaftlicher Wert zukam. (2) Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision

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auch nicht den vom Schutzrechtsinhaber mit der Abmahnung geltend gemachten Auskunfts-, Rechnungslegungs- und Vernichtungsansprüchen jede Bedeutung für die Wertbemessung abgesprochen. Die Formulierung im Berufungsurteil, diese Ansprüche beträfen die Klägerin "nicht einmal im Ansatz", ist zwar missverständlich, weil die Beklagte bereits aufgrund des einzigen, den Anlass der Abmahnung bildenden Verletzungsfalls sowohl zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz als auch zur Auskunft und zur Vernichtung des schutzrechtsverletzenden Erzeugnisses verpflichtet war, sofern sich dieses noch in ihrem Besitz befand. Das Berufungsgericht hat damit ersichtlich aber lediglich zum Ausdruck bringen wollen, dass angesichts der Einmaligkeit und Geringfügigkeit des Verletzungsfalles nicht nur der Unterlassungsanspruch, sondern auch und erst recht die weiteren geltend gemachten Ansprüche von geringer wirtschaftlicher Bedeutung seien. Soweit das Berufungsgericht die Verpflichtung der Klägerin zur

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Leistung von Schadensersatz in diesem Zusammenhang als "wirtschaftlich gesehen minimal" bezeichnet hat, deutet dies auch nicht unter Berücksichtigung des Umstands auf eine ermessensfehlerhafte Wertbemessung hin, dass dabei von der Beklagten zunächst verlangte Abmahnkosten von mehr als 2.000 € (oben II 3 b aa) zu berücksichtigen waren. Ersichtlich hatte das Berufungsgericht bei dieser Einschätzung weniger die absolute Höhe des der Klägerin möglicherweise zur Last fallenden Schadensbetrages im Auge, als vielmehr den daraus zu schätzenden Gegenstandswert für die Tätigkeit ihrer Prozessbevollmächtigten, auf den es im Prozess ankam und der mit insgesamt 10.000 € auch unter Berücksichtigung jener 2.094,64 € immer noch ausreichend bemessen erscheint. 4. Das Berufungsgericht hat in rechtlich nicht zu beanstandender

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Weise entschieden, dass die Gebühr nicht auf den 1,5-fachen Satz bemessen werden kann, sondern nur der 1,3-fache Satz angemessen ist.
a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine

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Erhöhung der Geschäftsgebühr über den 1,3-fachen Regelsatz hinaus nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit des Rechtsanwalts umfangreich oder schwierig und damit überduchschnittlich war, wohingegen die Schwellengebühr von 1,3 die Regelgebühr für durchschnittliche Fälle ist (BGH, Urteil vom 31. Oktober 2006 - VI ZR 261/05, NJW-RR 2007, 420 Rn. 8; Urteil vom 13. Januar 2011 - IX ZR 110/10, NJW 2011, 1603 Rn. 16; Urteil vom 11. Juli 2012 - VIII ZR 323/11, NJW 2012, 2813 Rn. 8).
b) Die Forderung einer 1,5-fachen Gebühr war nicht nach der

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Toleranzrechtsprechung von vornherein der Nachprüfung entzogen. Danach ist die vom Rechtsanwalt im Einzelfall bestimmte Gebühr innerhalb einer Toleranzgrenze von 20% zwar nicht unbillig im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG. Diese Toleranzrechtsprechung ist aber nicht in dem Sinne anwendbar, dass für eine weder umfangreiche noch schwierige, mithin nur durchschnittliche Sache eine den 1,3-fachen Gebührensatz übersteigende Vergütung verlangt werden kann, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen dafür nach RVG VV Nr. 2300 vorlägen (BGH, NJW 2012, 2813 Rn. 8 ff.). Der IX. Zivilsenat hält an seiner anderslautenden Rechtsprechung nicht fest (BGH, NJW 2012, 2813 Rn. 12). Entsprechendes gilt für den VI. Zivilsenat (Urteil vom 5. Februar 2013 - VI ZR 195/12, NJW-RR 2013, 1020 Rn. 8).
c) Gebrauchsmuster- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster25 schutzsachen können nicht allein wegen ihres Gegenstands pauschal als überdurchschnittlich umfangreich oder schwierig bewertet werden. Dies gilt insbesondere, wenn, wie hier, weder die Schutzfähigkeit in Ansehung des Standes der Technik bzw. vorbekannter Gestaltungen zu beurteilen ist noch im Zusammenhang mit der geltend gemachten Verletzung aufwendige oder komplexe Prüfungen erforderlich sind (vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2011 - X ZR 143/10, BGHZ 190, 89 Rn. 22 - Rettungsdienstleistungen

II).

Die Nachprüfung der auch insoweit dem Tatrichter obliegenden und

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vom Revisionsgericht nur eingeschränkt überprüfbaren Ermessensentscheidung (oben II 3 b bb) deckt keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Klägerin auf. Das Berufungsgericht hat die Ansetzung eines 1,5-fachen Gebührensatzes rechtsfehlerfrei als unbillig erachtet, nachdem sich die Sache als Angelegenheit von nur durchschnittlichem Umfang und Schwierigkeitsgrad erwiesen hat.
d) Die in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geäußerte

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Ansicht der Klägerin, auf den Streitfall sei § 14 Abs. 1 Satz 4 RVG anzuwenden und danach trage, was das Berufungsgericht verkannt habe, die Beklagte als Dritte i. S. der Vorschrift die Darlegungs- und Beweislast für die Unbilligkeit, geht fehl. Als Beweislastregel hat der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs diese Norm auf einen prozessualen, auf eine gerichtliche Kostengrundentscheidung gestützten Erstattungsanspruch angewendet (BGH, Beschluss vom 20. Januar 2011 - V ZB 216/10 Rn. 10). Im Streitfall gelten dagegen die allgemeinen Darlegungs- und Beweislastregeln, denen zufolge die Klägerin dartun muss, dass die geltend gemachte Forderung nach den Bestimmungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes in voller Höhe gerechtfertigt ist. Dieses Verständnis der Norm liegt auch dem Urteil des VIII. Zivilsenats vom 11. Juli 2012 (BGH, NJW 2012, 2813) zugrunde.

28

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Meier-Beck Gröning Schuster Deichfuß Kober-Dehm

Vorinstanzen:
AG Augsburg, Entscheidung vom 08.09.2011 - 17 C 2055/11 -
LG Augsburg, Entscheidung vom 06.06.2012 - 72 S 4026/11 -

Gründe:

1

I. Die Antragstellerin, ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, hat gegen die Antragsgegner vor dem Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung wegen einer Urheberrechtsverletzung erwirkt. Im Kostenfestsetzungsverfahren streiten die Parteien noch um die Frage, ob die Antragstellerin neben den Kosten ihrer inländischen Prozessbevollmächtigten auch diejenigen der von ihr zusätzlich beauftragten schweizerischen Rechtsanwälte erstattet verlangen kann.

Das Landgericht hat dies verneint. Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin hat das Beschwerdegericht die Kosten der Schweizer Rechtsanwälte als erstattungsfähige Kosten eines Verkehrsanwalts (Nr. 3400 RVG VV) angesehen und der Antragstellerin eine 1,0-Gebühr zuerkannt.

2

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde begehren die Antragsgegner die Wiederherstellung des Kostenfestsetzungsbeschlusses des Landgerichts.

3

II. Die gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet.

4

1. Das Beschwerdegericht hat angenommen, dass die Kosten des ausländischen Verkehrsanwalts einer ausländischen Partei stets bis zur Höhe einer 1,0-Gebühr nach Nr. 3400 RVG VV erstattungsfähig sind.

5

2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

6

a) Der Bundesgerichtshof hat sich bisher noch nicht abschließend zu der Frage geäußert, welche Maßstäbe für die Erstattungsfähigkeit der Kosten des ausländischen Verkehrsanwalts einer ausländischen Partei gelten. Er konnte sich bislang auf die Aussage beschränken, dass die Kosten des ausländischen Verkehrsanwalts jedenfalls dann notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO sind, wenn die Hinzuziehung des ausländischen Rechtsanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung geboten war (Beschluss vom 8. März 2005 - VIII ZB 55/04, NJW 2005, 1373). In der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte werden unterschiedliche Auffassungen vertreten. Nach einer Ansicht soll es bei einer ausländischen Partei ohne inländische Vertriebsorganisation im Wege einer generalisierenden Betrachtungsweise regelmäßig als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO anzuerkennen sein, dass sie sich in jederInstanz vor einem deutschen Gericht der Unterstützung eines Verkehrsanwalts bedient, wobei sie die Wahl zwischen einem Anwalt im Ausland oder einem deutschen Anwalt hat (OLG Stuttgart, GRUR-RR 2005, 69, 70 = NJW-RR 2004, 1581; KG, GRUR-RR 2008, 373, 374; Keller in Riedel/Sußbauer, RVG, 9. Aufl., VV T 3 A 4 Rn. 61; differenzierend jetzt KG, MDR 2009, 1312, 1313). Nach anderer Ansicht kann die Erstattungsfähigkeit von Verkehrsanwaltskosten nicht allein damit begründet werden, dass es sich um eine ausländische Partei handelt; vielmehr sollen insoweit dieselben Kriterien wie für eine inländische Partei gelten (OLG München, NJW-RR 1998, 1692, 1693; OLG Düsseldorf, InstGE 11, 177; Hartmann, Kostengesetze, 41. Aufl., 3400 VV Rn. 59; Müller-Rabe in Gerold/ Schmidt, RVG, 19. Aufl., VV 3400 Rn. 93; Musielak/Wolst, ZPO, 8. Aufl., § 91 Rn. 28; ähnlich OLG Nürnberg, JurBüro 1998, 597).

7

b) Der letztgenannten Ansicht ist zuzustimmen.

8

Nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Ebenso wie es danach für eine nicht am Gerichtsort ansässige inländische Partei notwendig sein kann, einen auswärtigen Rechtsanwalt in Deutschland als Verkehrsanwalt zu beauftragen, kann für die ausländische Partei eine entsprechende Notwendigkeit hinsichtlich der Einschaltung eines ausländischen Rechtsanwalts ihres Vertrauens bestehen.

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Auch bei ausländischen Parteien bedarf es dabei aber einer Notwendigkeitsprüfung im Einzelfall, schon um die zur Kostentragung verpflichtete Partei nicht unangemessen zu belasten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine aus- ländische Partei typischerweise etwa wegen sprachlicher Barrieren, kultureller Unterschiede oder mangelnder Vertrautheit mit dem deutschen Rechtssystem eher auf einen Verkehrsanwalt an ihrem Wohn- oder Geschäftssitz angewiesen sein wird als eine inländische Partei.

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Auch die ausländische Partei bedarf aber nicht stets eines Verkehrsanwalts. So ist der ausländische Verkehrsanwalt jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn der deutsche Verfahrensbevollmächtigte bereits über alle nötigen Informationen verfügt. Das kann etwa der Fall sein, wenn nach einer Abmahnung durch den inländischen Bevollmächtigten eine Unterlassungserklärung gegenüber der ausländischen Partei abgegeben wurde und im anschließenden Rechtsstreit nur noch über die durch die Abmahnung entstandenen Kosten gestritten wird (vgl. KG, MDR 2009, 1312, 1313).

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Außerdem ist die Mitwirkung eines ausländischen Verkehrsanwalts nicht erforderlich, wenn es für die ausländische Partei möglich, zumutbar und kostengünstiger ist, den inländischen Prozessbevollmächtigten unmittelbar zu informieren (vgl. Müller-Rabe aaO; Hartmann aaO). Das kommt vor allem in Betracht , wenn die ausländische Partei aufgrund langjähriger Geschäftstätigkeit in Deutschland, etwa mit einer eigenen Vertriebsorganisation, und Kenntnissen der deutschen Sprache zweifelsfrei in der Lage ist, direkt mit ihrem deutschen Prozessbevollmächtigten zu verkehren und für den Rechtsstreit Kenntnisse des Heimatrechts der ausländischen Partei unerheblich sind. Die Kosten des Verkehrsanwalts sind also nicht automatisch immer schon dann erstattungsfähig, wenn eine Information des inländischen Prozessbevollmächtigten über den Sachverhalt erforderlich ist, wohl aber insbesondere dann, wenn dadurch höhere anderweitige Informationskosten erspart werden (vgl. Schons in Göttlich/ Mümmler, RVG, 3. Aufl., "Verkehrsanwalt" Rn. 5.3).

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c) Auch unter dem Gesichtspunkt, dass inländischen Parteien die Reisekosten des an ihrem Wohnort oder Geschäftssitz ansässigen auswärtigen Rechtsanwalts ersetzt werden, ergibt sich nicht, dass ausländischen Parteien regelmäßig die Kosten eines Verkehrsanwalts in der Nähe ihres Wohn- oder Geschäftssitzes zu erstatten sind (aA OLG München, MDR 2011, 634, 635). Der Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit der Terminsreisekosten eines auswärtigen Prozessbevollmächtigten liegt der Gedanke zugrunde, dass ein persönliches Informations- und Beratungsgespräch zwischen Partei und Anwalt mindestens zu Beginn eines Mandats in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle erforderlich und sinnvoll ist (vgl. BGH, Beschluss vom 16. Oktober 2002 - VIII ZB 30/02, NJW 2003, 898, 890 f.). Dabei geht es aber um das persönliche Gespräch mit dem tatsächlichen Prozessbevollmächtigten vor dem inländischen Gericht. Diese Funktion kann ein Informations- und Beratungsgespräch der ausländischen Partei mit dem ausländischen Verkehrsanwalt an ihrem Wohnoder Geschäftssitz von vornherein nicht erfüllen. Eine Gleichstellung von ausländischen und inländischen Parteien hinsichtlich der Möglichkeit zur Beauftragung auswärtiger Prozessbevollmächtigter kann aus der Natur der Sache heraus nur insoweit erreicht werden, als es der ausländischen Partei freisteht, einen inländischen Anwalt ihres Vertrauens, der seine Kanzlei nicht am Gerichtsort haben muss, mit der Prozessvertretung zu beauftragen (vgl. OLG Düsseldorf , InstGE 11, 177). Ist ein Informations- und Beratungsgespräch zwischen Partei und Anwalt geboten, so richtet sich die Erstattungsfähigkeit eines unter diesem Aspekt eingeschalteten ausländischen Verkehrsanwalts danach, ob die ausländische Partei den inländischen Prozessbevollmächtigten ohne Weiteres direkt informieren und instruieren konnte oder ob es dafür zweckmäßig war, sich des ausländischen Verkehrsanwalts zu bedienen.

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III. Das Beschwerdegericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen zur Notwendigkeit der Beauftragung des ausländischen Verkehrsanwalts getroffen. Es wird dies nunmehr unter Berücksichtigung des Vortrags der Parteien nachzuholen haben. Sollte es auf dieser Grundlage die Erstattungsfähigkeit der Verkehrsanwaltskosten bejahen, so sind sie nach den für inländische Verkehrsanwälte geltenden Grundsätzen zu bestimmen (BGH, NJW 2005, 1373).

Bornkamm Büscher Schaffert
Kirchhoff Löffler
Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 28.07.2006 - 16 O 680/05 -
KG Berlin, Entscheidung vom 27.10.2009 - 1 W 398/06 -