Landgericht Hamburg Urteil, 12. Mai 2017 - 315 O 97/16

Tatbestand:

Die Klägerin, eine GmbH, betreibt ein Franchisesystem für die Räucherei und den Verkauf von Fischen. Zu dem Franchisesystem gehört der Fischverkauf in sogenannten "Räucherkaten", die eine möglichst einheitliche Gestaltung nach den Vorgaben der Klägerin aufweisen.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 25. März 1987 angemeldeten, für "Fisch, Fischkonserven, Räucherfisch" eingetragenen, nachfolgend wiedergegebenen Wort-/Bildmarke Nr. 111 47 72.

Die Marke greift die bauliche Gestaltung der früheren Verkaufsstätte der Klägerin in D. auf.
Der Beklagte, der dem Franchisesystem der Klägerin angehörte, errichtete auf der Grundlage des Franchisevertrages in W. eine Verkaufsstätte, die in den nachfolgenden Anträgen der Klageschrift zu I 1 a dd und ee wiedergegeben ist.
Seit Januar 1996 verwendet der Beklagte für sein Unternehmen das nachfolgende Logo, das sich an die Form seiner Verkaufsstätte anlehnt:

Nach wechselseitigen Kündigungen stellte das Oberlandesgericht in einer rechtskräftigen Entscheidung vom 29. Juni 1999 die Nichtigkeit des Franchisevertrages der Parteien fest.
Die Klägerin ist der Ansicht, der Beklagte verletze durch die weitere Benutzung der Verkaufsstätte in unveränderter Form und die Verwendung seines Logos ihre Kennzeichenrechte. Sie hat den Beklagten auf Unterlassung der Benutzung, Vernichtung und Entfernung widerrechtlich gekennzeichneter Gegenstände , Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch genommen.
Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
In der Berufungsinstanz hat die Klägerin beantragt,

I. den Beklagten zu verurteilen,
1. es zu unterlassen,

a) in einer sogenannten Räucherkate wie nachfolgend wiedergegeben

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a bb linkes Bild)

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a dd)

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a ee)
eine Fischräucherei zu betreiben, wobei auf der zweiten Abbildung der Altbau gemeint sei;

b) das Bildzeichen

(Antrag aus der Klageschrift zu I 1 a bb - rechtes Bild)
für die Waren "Fisch, Fischkonserven, Räucherfisch" zu verwenden, insbesondere das Zeichen auf diesen Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen , unter dem Zeichen diese Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder das Zeichen auf Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
2. die widerrechtlich gekennzeichneten Gegenstände gemäß Nr. 1 b zu vernichten bzw. die auf den Lieferwagen aufgebrachten Kennzeichen zu beseitigen und die "unter Nr. 1 a aufgeführten Merkmale der Räucherkate" zu entfernen,
3. der Klägerin Auskunft zu erteilen über Handlungen gemäß vorstehender Nr. 1 und zwar unter Angabe

- der Mengen an hergestellten Fischwaren, - der Mengen an verkauften Fischwaren, - der Verkaufspreise, - des erzielten Umsatzes, - des erzielten Gewinns unter detaillierter Aufschlüsselung aller Gestehungskosten, - der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern , Auflagenzahl, Verbreitungsgebiet und Verbreitungszeit ; II. festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet sei, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den unter Nr. I 1 bezeichneten Handlungen ab dem 11. Dezember 1997 entstanden sei und zukünftig entstehen werde.
Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin weiterhin eine Verurteilung des Beklagten nach den in der Berufungsinstanz gestellten Anträgen. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageanträge als unbegründet angesehen und dazu ausgeführt:
Die Klageanträge seien zulässig. Den Unterlassungsantrag zu I 1 a habe die Klägerin in der Berufungsverhandlung auf die konkrete Form beschränkt, in der der Beklagte seine Betriebsstätte benutze. Der Beseitigungsantrag zu I 2 sei versehentlich unverändert geblieben. Die sachgerechte Auslegung dieses Antrags ergebe, daß die Klägerin mit den "unter Nr. 1 a angeführten Merkmalen der Räucherkate" die im Tatbestand des Berufungsurteils angeführten Merkmale gemeint habe.
Die geltend gemachten Ansprüche stünden der Klägerin allerdings weder nach dem Markengesetz noch nach dem UWG zu.
Der gegen die Benutzung der Betriebsstätte des Beklagten gerichtete Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2, Abs. 5 MarkenG (Klageantrag zu I 1 a) aufgrund der Marke Nr. 111 47 72 sei nicht gegeben, weil es im Hinblick auf das Geschäftsgebäude des Beklagten bereits an einer zeichenmäßigen Benutzung fehle.
Selbst wenn aber nicht unerhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise das Gebäude des Beklagten als Kennzeichen auffaßten, fehle es an der nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Verwechslungsgefahr. Im Streitfall sei von Warenidentität auszugehen. Die durch Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei als normal anzusehen. Eine dar-

über hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung sei nicht gegeben. Die stark beschreibenden Anklänge der Marke schwächten die Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Der Annahme einer Verwechslungsgefahr stehe bereits entgegen, daß sich die Wortbestandteile der Vergleichszeichen unterschieden. Die Klagemarke, die nur auf der Grundlage der möglicherweise unvollkommenen Abbildung Anl. K 2 beurteilt werden könne, werde durch den Wortbestandteil "RAUKFISK" oder "RÄUKEFISK" geprägt, der unterscheidungskräftig sei. Demgegenüber weise die angegriffene Gestaltung abweichende Wortbestandteile auf ("Räucherei und Verkauf" und "Räucherei Lachs-Forellen-Aale Direktverkauf"), die als reine Werbeaussagen den Gesamteindruck nicht prägten.
Eine Verwechslungsgefahr sei auch hinsichtlich der Bildbestandteile zu verneinen. Die Klagemarke verfüge wegen beschreibender Anklänge und eines Freihaltebedürfnisses über keinen weiten Schutzbereich. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr fehle es an ausreichenden Übereinstimmungen zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Baugestaltung.
Den Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung des Gebäudes des Beklagten könne die Klägerin auch nicht auf § 15 MarkenG stützen. Ihr stehe kein Recht an einem Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG zu. Die Baugestaltung sei keine besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs, an der ein Recht durch bloße Aufnahme der Benutzung entstehen könnte. Bildsymbolen fehle die für Unternehmenskennzeichen erforderliche Namensfunktion. Erst recht gelte das für die architektonische Gestaltung eines Gebäudes. Verkehrsgeltung hätten die Vertriebsstätten des Franchisesystems der Klägerin nicht erlangt.

Der gegen die Benutzung des Bildzeichens des Beklagten gerichtete Unterlassungsanspruch (Antrag zu I 1 b) sei mangels Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben. Zwar liege Warenidentität vor. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei jedoch eingeschränkt. Zur Verwechslungsgefahr könne auf die Ausführungen zu dem gegen die angegriffene Hausgestaltung gerichteten Unterlassungsanspruch verwiesen werden. Abweichende Gestaltungsmerkmale im Logo gegenüber der Hausgestaltung der Klagemarke führten zu keiner anderen Beurteilung der Verwechslungsgefahr.
Die Unterlassungsansprüche folgten auch nicht aus § 1 UWG a.F. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz komme der Klägerin gegen das Gebäude und das Logo des Beklagten nicht zu.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der Klägerin ein Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der angegriffenen Hausgestaltung weder nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG noch gemäß § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG zusteht.

a) Eine Verletzung des Rechts der Klägerin an ihrer Wort-/Bildmarke Nr. 111 47 72 ist nur gegeben, wenn die Räucherkate des Beklagten der Unterscheidung der Waren seines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. Die Ausübung des Markenrechts ist auf Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Waren gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten, beeinträchtigen kann. Ist dies nicht der Fall, kann

der Inhaber einer Marke die Benutzung einer identischen oder ähnlichen verwechslungsfähigen Bezeichnung nicht verbieten (vgl. zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL: EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 ff = GRUR 2003, 55 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club plc; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urt. v. 20.3.2003 - I ZR 60/01, GRUR 2003, 963, 964 = WRP 2003, 1353 - AntiVir/AntiVirus; BGHZ 156, 126, 136 - Farbmarkenverletzung I; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 39 a; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 61). Das Berufungsgericht hat eine markenmäßige Verwendung der Gestaltung der Räucherkate des Beklagten verneint. Es hat festgestellt, die angesprochenen Verkehrskreise würden die Räucherkate des Beklagten nicht als Zeichen zur Unterscheidung der von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen von solchen anderer Fischräuchereien auffassen. Zwar unterscheide sich das Gebäude des Beklagten von den in der Region üblichen Häusern. Daraus folge aber nicht, daß der Verkehr die Gestaltung als Kennzeichnungsmittel verstehe. Architektonische Besonderheiten von Gebäuden würden grundsätzlich der Bautechnik oder dem Formwillen von Bauherren oder Architekten zugeordnet und als Gestaltungsmittel eingesetzt. Für geschäftlich genutzte Gebäude gelte nichts anderes. Auch sie würden grundsätzlich nach ihrer technischen Funktion und ihrer ästhetischen Aussage wahrgenommen. Im Hinblick auf die geringe Zahl von 27 über das Inland verteilten Fischräuchereien, die dem Franchisesystem der Klägerin allenfalls angehörten, habe das System der Klägerin die Wahrnehmung des Verkehrs nicht entscheidend beeinflussen können, zumal die einzelnen Bauausführungen beträchtlich voneinander abwichen. Zudem seien die einzelnen Merkmale des Gebäudes des Beklagten, auf die die Klägerin abhebe, wenig geeignet, als Unterscheidungsmittel zu dienen. Diese Feststellungen halten einer revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

Die Beurteilung, ob die angegriffene Gestaltung der Räucherkate herkunftshinweisend ist und deshalb die Rechte der Klägerin als Markeninhaberin überhaupt verletzen kann, ist in erster Linie Aufgabe des Tatrichters (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlußstück). Die Frage einer markenmäßigen Benutzung einer Bezeichnung bestimmt sich nach der Auffassung des Verkehrs und zwar eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II). Dieser wird, anders als die Revision meint, das Haus, in dem der Beklagte die Fischräucherei betreibt, nicht deshalb als Kennzeichen auffassen, weil der Beklagte es in stilisierter Form als Logo in seiner Werbung verwendet und weil der Verkehr das Haus wiedererkennt, wenn er es sieht. Dadurch wird das Haus selbst nicht zu einem Kennzeichnungsmittel für die in ihm produzierten und vertriebenen Waren. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem Umstand, daß es sich nicht um eine in der Region gebräuchliche Gestaltung eines Gebäudes handelt, sondern seine Form nach Darstellung der Klägerin von ihr speziell entwickelt worden ist. Das Berufungsgericht hat mit Recht festgestellt, daß das Gebäude selbst, auch wenn es geschäftlich genutzt wird, vom Verkehr regelmäßig nur in seiner technischen Funktion und ästhetischen Gestaltung und nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird. Für eine davon abweichende Verkehrsauffassung aufgrund umfänglicher Benutzung der beanstandeten Hausgestaltung durch die Klägerin oder durch den Beklagten (vgl. hierzu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I) hat das Berufungsgericht nichts konkret festgestellt.

b) Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung des Geschäftsgebäudes des Beklagten auch nicht nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG zu.

aa) Die Klägerin hat an der Gestaltung der Räucherkate kein Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG erworben.
Unter der Geltung des § 16 UWG a.F. entsprach es herrschender Meinung , daß Zeichen als besondere Bezeichnungen eines Erwerbsgeschäfts oder gewerblichen Unternehmens Schutz nach § 16 Abs. 1 UWG a.F. mit Benutzungsaufnahme nur erlangen konnten, wenn sie auch über eine Namensfunktion verfügten, nämlich ebenso wie die Firma das gewerbliche Unternehmen zu benennen, oder als Geschäftsabzeichen nach § 16 Abs. 3 Satz 1 UWG a.F. Verkehrsgeltung erlangten (BGHZ 8, 387, 389 - Fernsprechnummer; 14, 155, 159 f. - Farina II; BGH, Urt. v. 25.1.1957 - I ZR 158/55, GRUR 1957, 281, 282 = WRP 1957, 180 - karo-as; Urt. v. 27.9.1963 - Ib ZR 27/62, GRUR 1964, 71, 73 = WRP 1964, 60 - Personifizierte Kaffeekanne; vgl. auch BGH, Urt. v. 28.1.1977 - I ZR 109/75, GRUR 1977, 614, 615 - Gebäudefassade; Fezer, GRUR 1976, 647, 648 Anm. zu BGH GRUR 1976, 644 - Kyffhäuser; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 15 Rdn. 143; Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 51; v. Gamm, UWG, 3. Aufl., § 16 Rdn. 33). An dem Erfordernis der Namensfunktion für eine besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) ist auch unter der Geltung des Markengesetzes festzuhalten (vgl. Begr. z. Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 67; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 5 Rdn. 12; v. Schultz/Gruber, Markenrecht , § 5 Rdn. 11; Goldmann, Der Schutz des Unternehmenskennzeichens, § 3 Rdn. 68; a.A. Fezer aaO § 15 Rdn. 122 a. u. Rdn. 125; Schricker, GRUR 1998, 310, 312; wohl auch: Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 28). Das Erfordernis der namensmäßigen Unterscheidungsfunktion bei Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ist aufgrund des Entstehungstatbestandes des Rechts gerechtfertigt, für das, anders als für die Marke

kraft Benutzung nach § 4 Nr. 2 MarkenG, deren Entstehungstatbestand Verkehrsgeltung erfordert, die Benutzungsaufnahme im Inland genügen kann. Gegenteiliges ergibt sich, anders als die Revision meint, auch nicht aus dem Umstand , daß der Bundesgerichtshof unter der Geltung des Markengesetzes die originäre Schutzfähigkeit nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Unternehmenskennzeichen anerkannt hat (vgl. BGHZ 145, 279 - DBImmobilienfonds ). Dies beruhte auf einem veränderten Verkehrsverständnis, das derartigen Buchstabenkombinationen namensmäßige Unterscheidungsfunktion zuordnet, da das Markengesetz, anders als das Warenzeichengesetz (§ 4 Abs. 2 WZG), einen Schutz nicht aussprechbarer Buchstabenkombinationen als Marke zuläßt (§ 3 Abs. 1 MarkenG) und derartige Zeichen in gesteigertem Umfang tatsächlich als Kennzeichen auch benutzt werden (vgl. BGHZ 145, 279, 282 - DB-Immobilienfonds). Aus dem gewandelten Verkehrsverständnis und der Einheitlichkeit der Kennzeichenrechte läßt sich aber nichts dafür entnehmen , daß Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nicht über namensmäßige Unterscheidungskraft verfügen müssen. Denn bei der Entstehung des Schutzes für Marken kraft Benutzung nach § 4 Nr. 2 MarkenG und für Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bestehen , wie vorstehend dargestellt, gerade Unterschiede, die ein Festhalten am Erfordernis namensmäßiger Unterscheidungskraft rechtfertigen.
Über originäre namensmäßige Unterscheidungskraft verfügt die in Rede stehende Gebäudegestaltung nicht. Gegenteiliges macht die Revision nicht geltend und ist auch sonst nicht ersichtlich. Die Voraussetzungen einer Verkehrsgeltung der Gebäudegestaltung der Klägerin i.S. von § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG hat das Berufungsgericht verfahrensfehlerfrei verneint.

bb) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG scheidet unabhängig von den vorstehenden Erwägungen auch deshalb aus, weil der Beklagte die angegriffene Gebäudegestaltung nicht kennzeichenmäßig nutzt. Ebenso wie § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG setzt der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraus (vgl. BGHZ 130, 276, 283 - Torres; BGH, Urt. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 70 = WRP 1997, 446 - COTTON LINE; Fezer aaO § 15 Rdn. 117; Ingerl/Rohnke aaO § 15 Rdn. 29; Hacker in Ströbele/ Hacker aaO § 15 Rdn. 26 f.; v. Schultz/Gruber aaO § 15 Rdn. 11; zu § 16 UWG a.F. Großkomm.UWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 285; weitergehend Goldmann aaO § 15 Rdn. 7 ff.). An einer zeichenmäßigen Benutzung der Gebäudegestaltung durch den Beklagten fehlt es vorliegend ebenfalls. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend (II 1 a).

c) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen den Betrieb der in Rede stehenden Fischräucherei des Beklagten wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung nach § 1 UWG a.F. verneint. Auch das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung stand.
aa) Die Anwendung der Bestimmungen des UWG ist insoweit durch die Vorschriften des Markengesetzes nicht ausgeschlossen. Zwar ist mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes an die Stelle verschiedener kennzeichenrechtlicher Regelungen eine umfassende und in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die im allgemeinen den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz verdrängt (vgl. BGHZ 149, 191, 195 - shell.de, m.w.N.). Dies gilt jedoch nur, soweit es sich um einen Sachverhalt handelt, der den Anwendungsbereich der markenrechtlichen Vorschriften überhaupt eröffnet (vgl.

BGHZ 153, 131, 146 - Abschlußstück). Davon ist im Streitfall nicht auszugehen, weil der Beklagte die Gestaltung der Räucherkate nicht kennzeichenmäßig verwendet (vgl. vorstehend II 1 a und b) und deshalb der Anwendungsbereich von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG von vornherein ausgeschlossen ist.
bb) Wettbewerbsrechtliche Ansprüche sind jedoch nicht gegeben.
Auf § 8 Abs. 1 Satz 1, § 3 i.V. mit § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG kann die Klägerin den Unterlassungsantrag deshalb nicht mit Erfolg stützen, weil mit der Gestaltung des Gebäudes keine Vorstellung des Verkehrs über die Herkunft der dort vertriebenen Waren oder Dienstleistungen verbunden ist (vgl. Abschnitt II 1 a und II 1 b bb) und es deshalb an der für § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG erforderlichen Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft fehlt.
2. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis auch zutreffend einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aufgrund der Wort-/Bildmarke Nr. 111 47 72 der Klägerin gegen die Verwendung des Bildzeichens (Logo) des Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG verneint (Antrag I 1 b).

a) Das Berufungsgericht hat zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf die Abbildung der Klagemarke in der Anl. K 2 abgestellt. Seine Schwierigkeiten, die genaue Aufschrift auf der Giebelseite des in der Klagemarke abgebildeten Hauses zu erkennen und zudem festzustellen, ob es sich bei diesem um ein Fachwerkhaus handelte, hätte es dadurch beheben können, daß es den übereinstimmenden Vortrag der Parteien berücksichtigt hätte, wonach die auf Seite 11 der Klageschrift angeführte Abbildung die Klagemarke

zeigt. Diese Abbildung gibt sämtliche Merkmale der Klagemarke im einzelnen wieder.

b) Auch bei Zugrundelegung der Marke, wie sie auf Seite 11 der Klageschrift mit sämtlichen Details abgebildet ist, besteht keine Verwechslungsgefahr mit dem Logo des Beklagten.
aa) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen , wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für den Verkehr die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den im Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit d er mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichke it der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichke it der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 781 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang).
bb) Zwischen den Waren, für die die Klagemarke eingetragen ist (Fisch, Fischkonserven, Räucherfisch), und den Waren, für die der Beklagte sein Bildzeichen verwendet, besteht Warenidentität.

cc) Für das Revisionsverfahren ist zugunsten der Klägerin von einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen. Den Ausführungen des Berufungsgerichts ist nicht mit ausreichender Deutlichkeit zu entnehmen , daß es - wie die Revision meint - eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Soweit das Berufungsgericht von einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wegen beschreibender Anklänge des Wortelements "RÄUKEFISK" an Räucherfisch und der naturalistischen Gebäudedarstellung ausgegangen ist, betreffen diese Feststellungen die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Revisionsrechtlich sind diese Feststellungen nicht zu beanstanden. Aufgrund der Benutzung der Klagemarke hat das Berufungsgericht normale Kennzeichnungskraft unterstellt und lediglich eine darüber hinausgehende weitere Steigerung der Kennzeichnungskraft verneint. Von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke geht aber auch die Revision aus.
dd) Das Berufungsgericht hat die Zeichenähnlichkeit zwischen der Wort-/ Bildmarke der Klägerin und dem von dem Beklagten verwandten Bildzeichen (Logo) als zu gering angesehen, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Dagegen wendet sich die Revision im Ergebnis ohne Erfolg mit der Begründung, das Berufungsgericht habe bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht in erster Linie auf die Wortbestandteile der Kollisionszeichen abstellen dürfen, sondern hätte in die Prüfung auch die Bildbestandteile einbeziehen müssen.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht ist davon auszugehen, daß die Bildbestandteile eines Wort-/Bildzeichens dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht nur um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende grafische Gestaltung (Verzierung)

handelt (BGH, Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT). Das Berufungsgericht hat dementsprechend auch die Bildbestandteile in die Prüfung der Zeichenähnlichkeit einbezogen und ist zu Recht von einer nur geringen Zeichenähnlichkeit ausgegangen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Einzelheiten der Klagemarke, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung - verfahrensfehlerhaft - nicht sämtlich zugrunde gelegt hat, weil es sie in der Abbildung (Anl. K 2) nicht genau erkennen konnte.
Die Klagemarke zeigt ein Fachwerkhaus mit der Vorderfront auf der linken Seite mit einer Dachgaube ohne Fenster. Die Seitenansicht mit einem Krüppelwalmdach befindet sich auf der rechten Seite der Klagemarke. Im Dachgeschoß ist deutlich sichtbar die Aufschrift "RÄUKEFIS K" angebracht, wobei das "E" von einem stilisierten Fisch umrahmt wird. Auf dem geschlossenen Rundbogentor findet sich die Angabe "RÄUKEFISK OFENW ARM". Auf der linken Seite des Bildes ist ein Mast mit einer Fahne und einem Netz dargestellt. Dagegen ist das angegriffene Bildzeichen des Beklagten, das ebenfalls ein Fachwerkhaus mit Krüppelwalmdach und Dachgaube zeigt, seitenverkehrt zu dem auf dem Klagezeichen abgebildeten Haus. Die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Marke der Klägerin jedenfalls mitprägende unterscheidungskräftige Aufschrift "RÄUKEFISK" und der stilisie rte Fisch finden sich im Kollisionszeichen nicht, das dagegen zweimal die Aufschrift "RÄUCHEREI" sowie die Angabe "Lachs" zeigt. Das auf dem Bildzeichen des Beklagten wiedergegebene Haus verfügt über Markisen, das Rundbogentor steht offen, vor dem Haus ist eine Bank plaziert und der Mast trägt keine Fahnen, sondern einige Wimpel. Das Fischernetz und die Blenden des in der Marke der Klägerin abgebildeten Hauses fehlen bei dem Bildzeichen des Beklagten. Zudem sind die Kollisionszeichen auch perspektivisch deutlich unterschiedlich gestaltet.

Die Kollisionszeichen weisen danach eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale sowohl hinsichtlich der Wortbestandteile, bei denen sich überhaupt keine Übereinstimmungen finden, als auch hinsichtlich der Bildelemente auf. Die Zeichenähnlichkeit ist deshalb zu gering, um bei normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke selbst bei der gegebenen Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

c) Der Klägerin steht der Unterlassungsanspruch auch nicht nach § 3 UWG zu. Neben der markenrechtlichen Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG ist eine gegen die markenmäßige Benutzung des Bildzeichens des Beklagten gerichtete Anwendung des § 3 UWG aufgrund der Marke der Klägerin ausgeschlossen (vgl. BGHZ 149, 191, 195 - shell.de, m.w.N.).
3. Die von der Klägerin verfolgten Anträge auf Vernichtung, Beseitigung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind ebenfalls nicht begründet, weil Rechtsverletzungen des Beklagten nach den Vorschriften des Markengesetzes und unlautere Wettbewerbshandlungen nach § 3 UWG nicht vorliegen.

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann

Gründe:

1

A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 4. Januar 2010 die abstrakte Farbmarke Nr. 396 12 858 "Gelb" (HKS 5) als verkehrsdurchgesetztes Zeichen für zweisprachige Wörterbücher in Printform mit Priorität vom 7. März 1996 eingetragen (vgl. BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2009 - 29 W [pat] 1/09, juris).

2

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen.

3

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 5. August 2013 - 29 W [pat] 90/12, juris). Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

4

B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG lägen nicht vor. Die angegriffene Marke habe die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens überwunden. Selbst wenn die Marke entgegen § 37 Abs. 2 MarkenG zu Unrecht mit Priorität des Anmeldetages eingetragen worden sein sollte, stelle dies keinen Löschungsgrund im Sinne des § 50 Abs. 1 MarkenG dar.

5

C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zu Recht zurückgewiesen.

6

I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legostein; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 8 = WRP 2014, 438 - test).

7

II. Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (dazu II 1) im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden ist (dazu II 2).

8

1. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, das angegriffene Zeichen habe von Haus aus nicht über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft verfügt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

9

a) Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke zu löschen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops).

10

b) Diese Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung , bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 - C-447/02, Slg. 2004, I-10107 = GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 - Farbe Orange). Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie eine herkömmliche Wortoder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen (EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; Urteil vom 24. Juni 2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Rn. 38 f. - Heidelberger Bauchemie; Urteil vom 7. Oktober 2004 - C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Rn. 30 - Mag Lite; EuGH, GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 - Farbe Orange). Zudem ist bei abstrakten Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 41 - Heidelberger Bauchemie).

11

Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch unter Zugrundelegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon auszugehen, dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt (BGH, Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 13 = WRP 2010, 888 - Farbegelb). Anhaltspunkte dafür, dass im hier zu entscheidenden Fall ausnahmsweise eine andere Beurteilung und die Annahme von originärer Unterscheidungskraft gerechtfertigt wären, sind nicht ersichtlich.

12

2. Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

13

a) Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die Markeninhaberin die gelbe Farbe markenmäßig benutzt hat.

14

aa) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraus. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen. Die Benutzung muss dazu dienen, dass die angesprochenen Verkehrs- kreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 64 - Philips/Remington; Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 = WRP 2014, 940 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 23 = WRP 2008, 1087 - VISAGE; Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Tz. 18 = WRP 2009, 815 - POST II).

15

Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 137 - Farbmarkenverletzung I; Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II; Urteil vom 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 15 f. - Farbe gelb). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 - Farbe gelb), oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrs- kreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; BGH, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 23 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher).

16

bb) Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass die Farbe Gelb von der Markeninhaberin als Marke verwendet worden ist, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

17

(1) Maßgeblich für die Prüfung einer markenmäßigen Verwendung eines Zeichens sind stets die konkreten Umstände des Einzelfalls und insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektor , anhand derer die Funktion der benutzten Farbe zu bestimmen ist (vgl. zu § 14 MarkenG BGH, Versäumnisurteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 137 f.). Ist eine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten, wirkt die konkret beanspruchte Farbe regelmäßig herkunftshinweisend (vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 - Farbe gelb).

18

(2) Das Bundespatentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung auf seinen im Eintragungsverfahren ergangenen Beschluss vom 28. Oktober 2009 (29 W [pat] 1/09, juris) Bezug genommen. Weiter hat es ausgeführt, die Markeninhaberin habe bereits im Jahr 2009 in der Branche der zweisprachigen Wörterbücher über einen herausragenden Marktanteil von 60% verfügt, in den vorangegangenen elf Jahren rund 21,4 Millionen zweisprachige Wörterbücher verkauft und in den acht Jahren vor der Eintragung jährlich für Werbung rund 1,4 Mio. € aufgewandt. Die Markeninhaberin sei in stets gleichbleibender Weise mit gelber Farbe und blauem "L" am Markt aufgetreten. Dies sei den Mitgliedern des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts als Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt. Die Markeninhaberin habe seit dem Jahr 1956 zweisprachige Wörterbücher zunächst in hellgelber Farbe und seit dem Jahr 1986 in dem Farbton der Marke vertrieben. Das Warensegment der Wörterbücher - wie im Übrigen die gesamte Branche der Druckereierzeugnisse "Bücher" - zeichne sich durch besondere Kennzeichnungsgewohnheiten aus. Das angesprochene Publikum sei bei Druckereierzeugnissen an die gleichzeitige Verwendung mehrerer Zeichen auf dem Einband wie Farben, Bildzeichen und Wortzeichen als Herkunftshinweis gewöhnt und könne daher auch die Farbe als selbständige Marke erkennen.

19

(3) Diese Feststellungen rechtfertigen die Annahme einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens.

20

Ob den Feststellungen des Bundespatentgerichts, dass in dem gesamten Warenbereich der Druckereierzeugnisse "Bücher" der Verkehr die Umschlagfarbe als selbständige Marke erkennen könne, in dieser Allgemeinheit gefolgt werden kann, braucht nicht entschieden zu werden. Darauf kommt es vorliegend nicht an.

21

Jedenfalls auf dem Gebiet der zweisprachigen Wörterbücher kann angesichts der festgestellten Dauer der Verwendung der als Marke eingetragenen Farbe, der Zahl der verkauften Exemplare zweisprachiger Wörterbücher und des Werbeaufwands der Markeninhaberin davon ausgegangen werden, dass diese als Marktführerin mit einem Marktanteil von über 60% im engen Segment der zweisprachigen Wörterbücher in Printform die Kennzeichnungsgewohnheiten dahingehend geprägt hat, dass ein in gelber Farbe gestalteter Einband als Marke wahrgenommen wird.

22

Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Verkehr - etwa durch entsprechende Werbemaßnahmen - gerade auf die Herkunftsfunktion einer neben anderen Kennzeichen auf einer Ware verwendeten Farbe besonders hingewiesen wird, wenn sich aus den Umständen ein entsprechender normaler Prozess der Gewöhnung feststellen lässt (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 67 - Libertel; vgl. auch BGH, Urteil vom 5. April 2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; aA BPatG, GRUR 2005, 585, 590). Aus Rechtsgründen ist nicht zu beanstanden , dass das Bundespatentgericht angesichts der festgestellten Dauer, Reichweite und Regelmäßigkeit der Benutzung der in Rede stehenden Farbe durch die Markeninhaberin angenommen hat, der Verkehr verbinde damit die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft.

23

cc) Der Annahme des Bundespatentgerichts, die als Marke eingetragene Farbe werde markenmäßig verwendet, steht nicht entgegen, dass das angegriffene Zeichen ausschließlich in Kombination mit weiteren Kennzeichen der Markeninhaberin verwendet wird.

24

(1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats muss ein Zeichen für eine markenmäßige Verwendung nicht notwendig in Alleinstellung benutzt werden. Eine Marke kann vielmehr infolge ihrer Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Marken Unterscheidungskraft erlangen (EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 und 30 - Nestlé/Mars; Urteil vom 18. April 2013 - C-12/12, GRUR 2013, 722 Rn. 27 = WRP 2013, 761 - Colloseum/Levi Strauss; Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/13, GRUR 2013, 922 Rn. 23 = WRP 2013, 1314 - Specsavers/Asda; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 - VISAGE; BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 19 und 22 = WRP 2009, 1250 - Kinder III; Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 23 = WRP 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich). Eine markenmäßige Verwendung kann allerdings ausscheiden, wenn die Farbe durch herkömmliche Herkunftshinweise in den Hintergrund gedrängt wird (vgl. zu § 14 Abs. 2 MarkenG BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse, mwN).

25

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat angenommen, einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Marke stehe nicht entgegen, dass diese auf den Wörterbüchern der Markeninhaberin nur zusammen mit dem in blauer Farbe gehaltenen Buchstaben "L" und der Wortmarke "Langenscheidt" verwendet werde. Der angesprochene Verkehr sei bei Druckereierzeugnissen an die gleichzeitige Verwendung mehrerer Zeichen auf dem Einband wie Farben, Bildzeichen und Wortzeichen als betriebliche Herkunftshinweise gewöhnt und könne daher die Farbe als selbständige Marke erkennen. Da die isolierte Verwendung eines Zeichens auf einem Bucheinband nicht der Realität entspreche, könne in dieser Branche keine isolierte markenmäßige Benutzung der Farbe "Gelb" verlangt werden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

26

(3) Die Rechtsbeschwerde wendet hiergegen ohne Erfolg ein, gerade bei Wörterbüchern sei die Wahrnehmung der Farbe als betrieblicher Herkunftshinweis besonders zweifelhaft, weil hier nicht nur die dekorative Verwendung der Farbe zu berücksichtigen sei, sondern häufig Farben auf den Einbänden angebracht würden, um einen Bezug zu dem jeweiligen Land herzustellen, dessen Sprache in dem Wörterbuch wiedergegeben sei. So seien häufig etwa deutschschwedische Wörterbücher gelb-blau und deutsch-spanische Wörterbücher gelb-rot gestaltet.

27

Die Verwendung von Farbkombinationen als Hinweis auf Landessprachen steht der Annahme des Bundespatentgerichts nicht entgegen, der Verkehr fasse die isolierte Verwendung der Farbe Gelb als Herkunftshinweis auf.

28

b) Das Bundespatentgericht ist im Ergebnis auch mit Recht davon ausgegangen , dass das angegriffene Zeichen sich infolge seiner Benutzung in den maßgeblichen Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

29

aa) Die Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung im Verkehr im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Deutscher Sparkassen - und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO; Beschluss vom 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Die Verkehrsbefragung ist dabei nur eines von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung. Zu berücksichtigen sind weiter der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee; GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 28 - VISAGE).

30

Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 38 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung sein wird (vgl. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 32 - test). Daraus folgt weiter, dass die Verkehrsdurchsetzung im Einzelfall ohne Verkehrsbefragung festgestellt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 42 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 337).

31

Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung wirft besondere Schwierigkeiten auf, wenn der Markenschutz für ein Zeichen beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Gestaltungsmerkmalen benutzt worden ist. In einem solchen Fall lassen die Umstände, die - wie Umsätze, Marktanteile und Werbeaufwendungen - sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen können, regelmäßig nur darauf schließen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 29 - VISAGE).

32

bb) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Nachweis einer Durchsetzung der als Marke eingetragenen Farbe für die Waren "zweisprachige Wörterbücher in Printform" in den maßgeblichen Verkehrskreisen sei auch ohne ein demoskopisches Gutachten bereits aufgrund einer Gesamtschau der von der Markeninhaberin im Anmeldungsverfahren vorgelegten Unterlagen sowie gerichtsbekannter Umsätze erbracht. Zweisprachige Wörterbücher würden auf dem wirtschaftlich eigenständigen und eng umgrenzten Markt der Wörterbücher als Übersetzungshilfe angeboten. Wegen des herausragenden Marktanteils der Markeninhaberin in diesem Produktbereich, der Verkaufszahlen, des jährlichen Werbeaufwands und der Konstanz und Dauer der Benutzung der Farbe Gelb für die fraglichen Wörterbücher sei der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erbracht. Jedenfalls sei die Durchsetzung der angegriffenen abstrakten Farbmarke für zweisprachige Wörterbücher in Printform in den maßgeblichen Verkehrskreisen durch das demoskopische Gutachten der G. P. S. Deutschland vom Juli 2009 belegt. Diesem Gutachten sei zu entnehmen, dass der Durchsetzungsgrad der eingetragenen Farbmarke innerhalb der beteiligten Verkehrskreise bei 66% liege. Diese Ausführungen halten im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand.

33

cc) Die Zusammenschau der Beweismittel zur Marktführerschaft der Markeninhaberin im Produktsegment zweisprachiger Wörterbücher in Printform, zur Dauer der Benutzung der Farbe Gelb sowie die Ergebnisse des demoskopischen Gutachtens rechtfertigen die Annahme, die angegriffene Marke habe sich im Verkehr durchgesetzt.

34

(1) Allerdings rügt die Rechtsbeschwerde mit Recht, dass das Bundespatentgericht die Werbeaufwendungen der Markeninhaberin als Begründung für die Feststellung herangezogen hat, die angegriffene Marke habe sich im Verkehr durchgesetzt.

35

Die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Zeichens anhand der Umsätze und der Werbeaufwendungen der Markeninhaberin kommt vorliegend deshalb nicht in Betracht, weil der gelbe Farbton nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts für die zweisprachigen Wörterbücher nie isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit dem blauen Buchstaben "L" verwendet worden ist. Die vorgetragenen Umstände lassen in einer solchen Fallgestaltung allein den Schluss auf eine Verkehrsdurchsetzung dieser Ge- samtkombination zu (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 37 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 70/07, MarkenR 2008, 176 Rn. 17 - Melissengeist; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 37 - VISAGE; GRUR 2010, 138 Rn. 39 - ROCHERKugel ; GRUR 2011, 65 Rn. 23 f. - Buchstabe T mit Strich). Auf die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob das Bundespatentgericht näher hätte feststellen müssen, wie sich der Absatz der Markeninhaberin über den mitgeteilten Zeitraum von elf Jahren verteilt und entwickelt hat, weil nach dem insoweit übereinstimmenden Vorbringen der Beteiligten die Bedeutung von Wörterbüchern in Printform infolge der zunehmenden Konkurrenz elektronischer Übersetzungshilfen rückläufig sei, kommt es deshalb nicht an.

36

(2) Das Bundespatentgericht hat jedoch im Ergebnis zu Recht angenommen , dass sich die Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Zeichens aus dem Umstand ergibt, dass die Markeninhaberin über einen herausragenden Marktanteil von 60% verfügt, dass sie einen gelben Farbton für zweisprachige Wörterbücher seit 1956 und den gelben Farbton der angegriffenen Marke seit 1986 verwendet und außerdem erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs in der gelben Farbe einen Herkunftshinweis erkennen.

37

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke ergebe sich aus dem von der Markeninhaberin bereits im Anmeldungsverfahren vorgelegten Gutachten der G. vom 28. Juli 2009 (nachfolgend : G. -Gutachten). Das Gutachten, das von einem anerkannten Institut zur Durchführung von Verkehrsbefragungen stamme, stelle Befragungsumfang, Repräsentativität der Stichproben sowie den Ablauf der Befragung nachvollziehbar dar. Die angesprochenen Verkehrskreise seien mit den Nutzern von zweisprachigen Wörterbüchern zutreffend bestimmt. Zweisprachige Wörterbücher gehörten nicht zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs und sprächen nur einen Teil der Bevölkerung an. Der bei der Befragung verwendete Begriff der "zweisprachigen Wörterbücher" ohne den Zusatz "in Printform" entwerte das Ergebnis nicht. Es sei methodisch richtig, den Befragten nur ein Muster der Farbmarke vorzulegen. Der Durchsetzungsgrad betrage nach dem Ergebnis des Gutachtens bei einer statistischen Schwankungsbreite zwischen 66% und 72%. Damit sei die untere Grenzen von 50% überschritten, ein Anteil von 10 Prozentpunkten über der Mindestgrenze stelle einen für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung erforderlichen erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise dar. Diese Ausführungen halten im Ergebnis den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

38

dd) Die gegen das demoskopische Gutachten vorgebrachten Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

39

(1) Im Ansatz zutreffend beanstandet die Rechtsbeschwerde allerdings, dass in dem G. -Gutachten allein die Nutzer von zweisprachigen Wörterbüchern als die relevanten Verkehrskreise angesehen worden sind.

40

Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören in erster Linie die Endabnehmer der Waren. Neben den aktuellen Käufern sind auch die Personen einzubeziehen , die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erworben zu haben (BGH, GRUR 2006, 760 Rn. 22 - LOTTO). Da zumindest die englische Sprache in den allgemeinbildenden Schulen Pflichtfach ist und darüber hinaus alle Bevölkerungskreise mit der englischen Sprache oder einzelnen englischen Begriffen konfrontiert werden, die häufig Eingang in die deutsche Sprache gefunden haben, kommt der Kauf oder Gebrauch eines englisch-deutschen Wörterbuchs, und sei es auch nur, um es an Dritte weiterzugeben (vgl. dazu BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 38 - ROCHER-Kugel), für jedermann in Betracht. Es liegt deshalb nahe, zweisprachige Wörterbücher als Waren des Massenkon- sums anzusehen, bei denen die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt (vgl. BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 35 - Kinderzeit; GRUR 2009, 954 Rn. 26 - Kinder III).

41

Allerdings verhilft dies der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg, weil auch unter Einbeziehung der Befragten, die angegeben haben, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen, das Bundespatentgericht aufgrund der Ergebnisse des G. -Gutachtens von einem Durchsetzungsgrad von mehr als 50% und damit von einer Verkehrsdurchsetzung der Farbe "Gelb" ausgehen konnte. Ein höherer Durchsetzungsgrad ist nicht erforderlich.

42

Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen auszugehen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe oder als dekoratives Element, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht. Deshalb kann - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung anhand eines Meinungsforschungsgutachtens nicht unterhalb von 50% angesetzt werden (vgl. BGH, Beschluss vom 1. März 2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; BGH, GRUR 2008, 510 Rn. 24 - Milchschnitte; GRUR 2010, 138 Rn. 41 - ROCHER-Kugel). Die Berücksichtigung einer Fehlertoleranz zu Lasten der Markeninhaberin kommt dabei nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 38 f. - test).

43

Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach es für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil der betei- ligten Verkehrskreise das Zeichen zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee) und insoweit auch bei einer konturlosen Farbmarke nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 48 f. - Deutscher Sparkassen - und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]).

44

Jedenfalls ist im Streitfall ein für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG ausreichender Durchsetzungsgrad nach dem G. -Gutachten gegeben. Von insgesamt 1.231 Befragten gaben 300 an, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen. Nur 931 Personen, die häufig, gelegentlich oder selten zweisprachige Wörterbücher benutzen, wurden weiter dazu befragt, ob sie in der Farbe "Gelb" einen Hinweis auf einen ganz bestimmten , solche Wörterbücher anbietenden Verlag sehen. Von diesen 931 Befragten sahen 778 - rund 63% aller Befragten - in der Farbe einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Verlag. 645 Personen konnten darüber hinaus die Klägerin namentlich benennen. Dadamit 52% der insgesamt befragten 1.231 Personen im Zusammenhang mit zweisprachigen Wörterbüchern die Farbe "Gelb" als Hinweis auf die Klägerin angeben konnten, reicht dies im vorliegenden Fall für sich allein schon für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung aus.

45

In diesem Zusammenhang ist ohne Bedeutung, dass in dem G. -Gutachten die Befragten zusammengefasst sind, die die Markeninhaberin nicht namentlich benennen konnten oder einen anderen Verlag angegeben haben. Von dieser Gruppe hatten nur diejenigen Personen außer Betracht zu bleiben, die einen anderen Verlag als denjenigen der Markeninhaberin angegeben haben. Dieser Fehler des Gutachtens wirkt sich jedoch ausschließlich zu Lasten der Markeninhaberin aus und steht der Annahme einer Verkehrsdurchsetzung daher nicht entgegen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1110 Rn. 50 - Gelbe Wörterbücher

).

46

(2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, den Befragten sei eine gelbe Farbfläche ohne Hinweis darauf vorgelegt worden, diese Farbfläche werde normalerweise nur in Verbindung mit dem blauen "L"-Logo der Markeninhaberin verwendet.

47

Ob der Verbraucher gerade in der Marke einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festgestellt werden, wenn deren Gegenstand die isolierte Marke und nicht die zusammen mit weiteren Zeichen verwendete tatsächliche Benutzungsform ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 f. - VISAGE; GRUR 2009, 954 Rn. 32 - Kinder III; GRUR 2010, 138 Rn. 39 - ROCHER-Kugel; zu § 14 MarkenG auch BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 40 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I). Die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke kann deshalb nur festgestellt werden, wenn der Verkehr die Farbe an sich als Herkunftshinweis erkennt (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 585). Es ist deshalb richtig, dass den Befragten allein ein Muster der gelben Farbe gezeigt worden ist.

48

(3) Auch die weiteren Angriffe gegen das G. -Gutachten verhelfen der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg.

49

Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass für die Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung eine Stichprobe mit einer Zahl von 1.231 befragten Personen als hinreichend repräsentativ angesehen werden kann (vgl. BGH, GRUR 2009, 954 Rn. 31 - Kinder III; Niedermann, GRUR 2006, 367, 373). Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Dass das Bundespatentgericht nur 931 Personen zu den Verwendern von zweisprachigen Wörterbüchern gezählt hat, steht der Repräsentativität der Stichprobe nicht entgegen.

50

Ebenso ist es unschädlich, dass nicht ausdrücklich nach Wörterbüchern in Printform, sondern allgemein nach der Nutzung oder Verwendung "von Wörterbüchern" gefragt worden ist. Selbst wenn man annähme, dass der Verkehr unter "Wörterbüchern" auch elektronische Wörterbücher versteht, wäre dies ein Fehler, der zu einer Erweiterung des Produktbereichs führen und sich im statistischen Ergebnis allenfalls zu Ungunsten der Markeninhaberin auswirken würde. Soweit die Rechtsbeschwerde in der Antwortmöglichkeit "Nein", "nie" zu der Frage "Nutzen bzw. verwenden Sie zweisprachige Wörterbücher?" eine übermäßige Einschränkung der angesprochenen Verkehrskreise sieht, gilt dasselbe, weil dieser Verkehrskreis von der weiteren Befragung ausgeschlossen worden ist.

51

Auch mit ihrer Rüge, die Interviewer seien in dem Fragebogen angewiesen worden, am Bildschirm ein "gelbes Kästchen/gelbes Buchcover" anzuzeigen , kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Wie sich aus dem Gutachten ergibt, ist den Befragten kein gelbes Buchcover, sondern die Abbildung eines gelben (HKS 5) Kästchens gezeigt worden. Damit ist von einer das Gutachtenergebnis nicht beeinträchtigenden neutralen Fragestellung auszugehen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 689).

52

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist das Ergebnis des Gutachtens auch nicht deshalb in Zweifel zu ziehen, weil in den Fragebögen die Frage gestellt wurde, ob in der gelben Farbe bei zweisprachigen Wörterbüchern ein "Hinweis" auf einen ganz bestimmten Verlag liegt. Die Wortwahl bei dieser Fragestellung ist nicht zu beanstanden (aA BPatG GRUR 2013, 844, 847); sie trägt dem Umstand Rechnung, dass Marken die Funktion haben, auf die betriebliche Herkunft der durch sie gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinzuweisen.

53

Soweit die Rechtsbeschwerde die im Gutachten fehlende Aufschlüsselung der Befragungsergebnisse in Tabellen und Listen und die fehlende Beschreibung der Methodologie möglicher Fehlerquellen beanstandet, hat sie nicht dargelegt, inwieweit der Aussagewert des Gutachtens hierdurch beeinträchtigt wäre. Auch wenn dem Gutachten keine detaillierten Tabellen und Listen beigefügt sind, lassen sich der Ablauf und der Inhalt der Befragungen hinreichend deutlich nachvollziehen.

54

ee) Den Ergebnissen des G. -Gutachtens kann die Rechtsbeschwerde schließlich nicht die von der Antragstellerin vorgelegte Verkehrsbefragung der I. GmbH vom 27. Juli 2012 mit Erfolg entgegenhalten, da darin schon im methodischen Ansatz unzutreffend nach der tatsächlichen Verwendungsform ("blaues L auf gelbem Grund") gefragt worden ist, nicht hingegen isoliert nach der abstrakten Farbe "Gelb".

55

III. Die Rechtsbeschwerde kann auch nicht mit ihrer Auffassung durchdringen , die angegriffene Marke sei zu löschen, weil sie mit dem Zeitrang der Anmeldung im Jahr 1996 eingetragen worden sei, obwohl sich das demoskopische Gutachten auf eine Verkehrsdurchsetzung im Jahr 2009 beziehe.

56

1. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen dieser Vorschrift eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob das Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist. Das folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des § 8 Abs. 3 MarkenG. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL. Nach Satz 1 dieser Bestimmung wird eine Marke nicht gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c und d MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL können die Mitgliedstaaten darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde. Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL durch § 37 Abs. 2 MarkenG Gebrauch gemacht. Danach setzt die Eintragung einer Marke, bei der ein am Anmeldetag bestehendes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG später entfallen ist, ein Einverständnis des Anmelders zur Zeitrangverschiebung voraus. Zu den Gründen für einen Fortfall eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG zählt eine nach dem Anmeldetag erlangte Verkehrsdurchsetzung der Marke. Daraus folgt, dass die Eintragung eines originär nicht unterscheidungskräftigen Zeichens mit der Priorität des Anmeldetags eine Verkehrsdurchsetzung zu diesem Zeitpunkt erfordert. Andernfalls ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 und 3 MarkenG eingetragen worden (BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 21 - test).

57

Nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG kann eine Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft nur gelöscht werden, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht. Daraus folgt, dass eine Löschung der Marke nicht mehr in Betracht kommt, wenn die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch eine nachträgliche Ver- kehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag überwunden worden ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 954 Rn. 12 und 18 - Kinder III; GRUR 2014, 483 Rn. 21 - test). Sofern dies der Fall ist, kann offen bleiben, ob die Marke im Zeitpunkt der Anmeldung zu Unrecht eingetragen worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rn. 16; Mühlendahl, GRUR 2013, 775, 779).

58

2. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei bereits bei Anmeldung des Zeichens auch ohne demoskopischen Nachweis überwunden gewesen. Dies ergebe sich aus dem jahrzehntelangen Marktauftritt der Markeninhaberin mit der Farbe Gelb und ihrer Stellung als Marktführerin für zweisprachige Wörterbücher. Jedenfalls ließen die Ergebnisse des Gutachtens aus dem Jahr 2009 Rückschlüsse auf den Durchsetzungsgrad der angegriffenen Marke im Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 1996 zu. Im vorliegenden Fall rechtfertigten konkrete Anhaltspunkte Schätzungen auch für den lange zurückliegenden Anmeldezeitpunkt. Der eng begrenzte inländische Markt der zweisprachigen Wörterbücher sei in den vergangenen Jahrzehnten durch eine langjährig gleichbleibende Präsenz weniger Anbieter geprägt gewesen. Die Markeninhaberin behaupte sich bereits seit 1956 mit gelben zweisprachigen Wörterbüchern auf diesem Markt. Ihre Wörterbücher würden seit Jahrzehnten im Sprachunterricht an deutschen Schulen verwendet. Seit der Verbreitung von mobilen Internetzugängen und der damit einhergehenden erleichterten Verfügbarkeit von elektronischen Wörterbüchern habe es einen Umsatzrückgang für gedruckte Wörterbücher gegeben. Deshalb sei davon auszugehen, dass die in der Verkehrsbefragung von 2009 festgestellte Bekanntheit auch schon im Zeitpunkt der Anmeldung bestanden habe und das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bereits zu jenem Zeitpunkt gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden gewesen sei. Eine Prioritätsverschiebung gemäß § 37 Abs. 2 MarkenG sei deshalb nicht notwendig gewesen. Diese Auffassung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

59

3. Die Annahme der Verkehrsdurchsetzung im Jahre 2009 kann ausnahmsweise auf den Tag der Anmeldung im Jahr 1996 zurückbezogen werden.

60

a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht von dem Grundsatz ausgegangen , dass größere Zeiträume zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt der Erstattung eines demoskopischen Gutachtens die Annahme ausschließen, das Gutachtenergebnis könne auf den Anmeldetag zurückbezogen werden (vgl. BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 40 - Stofffähnchen I). Jedenfalls in Warenbereichen , in denen der zwischen Anmeldung und Gutachtenerstellung liegende Zeitraum zu einer Änderung des Marktes und der Produkte und damit zur Benutzungslage des in Streit stehenden Zeichens führen kann, kommt eine Rückbeziehung über längere Zeit nicht in Betracht. Etwas anderes kann nur in besonderen , an strenge Voraussetzungen geknüpften Fallgestaltungen gelten. Davon ist auszugehen, wenn in speziellen Warenbereichen die in Frage stehenden Produkte sich nicht rasch ändern und die Marktentwicklung über längere Zeit zuverlässig beurteilt werden kann (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 662 f.).

61

b) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, ein solcher Ausnahmefall liege vor. Diese Beurteilung liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird. Das ist hier der Fall. Die Rechtsbeschwerde zeigt keinen Verstoß gegen die Denkgesetze und die allgemeine Lebenserfahrung auf. Ein solcher Verstoß ist auch nicht ersichtlich. Das Bundespatentgericht ist von seit vielen Jahren gleichbleibenden Marktverhältnissen und einer im Hin- blick auf das Aufkommen elektronischer Wörterbücher rückläufigen Marktentwicklung für zweisprachige Wörterbücher in Printform ausgegangen. Von Bedeutung für die Beurteilung ist weiter der hohe Marktanteil der Markeninhaberin, die außerordentlich lange Marktpräsenz mit gelben Wörterbüchern und der Anteil von mehr als 50% aller Befragten, die eine namentliche Zuordnung zur Markeninhaberin vornehmen konnten. Bei einer solchen Sachlage ist die Annahme nicht erfahrungswidrig, dass die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke im Jahr 2009 die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung schon im Jahr 1996 rechtfertigt.

62

4. Danach kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob der Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entgegensteht, dass sich das Zeichen im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag bei den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hatte, und ob die nach dem G. - Gutachten im Juli 2009 festgestellte Verkehrsdurchsetzung auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts im Jahr 2013 bestanden hat (vgl. hierzu BGH, GRUR 2009, 954 - Kinder III; GRUR 2010, 138 - ROCHERKugel ). Da die Voraussetzungen einer Eintragung der angegriffenen Marke mit Priorität des Anmeldezeitpunkts vorliegen, kommt es ferner nicht auf die Bedeutung des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 19. Juni 2014 (C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband /Banco Santander [Sparkassen-Rot]) für die Feststellungslast zur Verkehrsdurchsetzung im Löschungsverfahren an (vgl. Clark, GRUR-Prax 2014, 323; vgl. zu den Vorlageersuchen des Bundespatentgerichts auch v. Mühlendahl , GRUR 2013, 775, 779).

63

IV. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern. Die im Streitfall maßgeblichen Kriterien für die Prüfung, ob das angegriffene Zeichen infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, sind durch die angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt. Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die entsprechenden Anforderungen erfüllt, ist Aufgabe der mit dem Eintragungs- und Löschungsverfahren befassten Ämter und Gerichte der Mitgliedstaaten (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 ff. - Windsurfing Chiemsee).

64

V. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Büscher Schaffert Kirchhoff
Löffler Schwonke
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.08.2013 - 29 W(pat) 90/12 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin veranstaltet seit dem Jahre 1996 unter dem Unternehmensschlagwort "AIDA" Kreuzfahrten. Sie ist mit Priorität vom 15. Januar 1997 als Inhaberin der Wortmarke Nr. 39701328.0 "Aida" unter anderem für die Dienst- leistungen "Veranstaltungen von Reisen, Transportwesen, Beherbergung von Gästen sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten" sowie weiterer Marken mit dem Bestandteil "AIDA" eingetragen.

2

Die Beklagte vermittelt seit dem Jahre 2003 in Form eines Internetreiseportals unter dem Domain-Namen "aidu.de" Reisen und Reiseveranstaltungen.

3

Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Kennzeichenrechte unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "AIDU" und auf Löschung des Domain-Namens "aidu.de" in Anspruch genommen.

4

Die Klägerin hat beantragt, 1. der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen, das Kennzeichen "AIDU" in Alleinstellung im geschäftlichen Verkehr für Reisedienstleistungen , insbesondere für Buchungen von Reisen, Reisereservierungen und -buchungen, Ticketverkauf für Veranstaltungen, zu verwenden; 2. die Beklagte zu verurteilen, gegenüber der DENIC eG auf die Registrierung des Domain-Namens "aidu.de" zu verzichten.

5

Das Landgericht hat der Klage hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens stattgegeben; den Antrag auf Löschung des Domain-Namens hat es abgewiesen.

6

Die dagegen gerichteten Rechtsmittel beider Parteien sind erfolglos geblieben. Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass ihr die (Weiter-)Benutzung ihres Domain-Namens "aidu.de" für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Verkündung des Berufungsurteils gestattet wird.

7

Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, erstrebt die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. Die Klägerin hat, nachdem die Beklagte die Rechte an dem Domain-Namen "aidu.de" auf einen Dritten übertragen hat, die Hauptsache hinsichtlich des Antrags auf Verzicht auf die Registrierung des Domain-Namens für erledigt erklärt. Sie verfolgt mit der Anschlussrevision ihr Klagebegehren, soweit es in den Vorinstanzen erfolglos geblieben ist, mit der Maßgabe weiter, insoweit die Erledigung der Hauptsache festzustellen. Die Beklagte beantragt, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8

I. Das Berufungsgericht hat den Klageantrag auf Unterlassung der Verwendung des Zeichens "AIDU" nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet und den Anspruch auf Löschung des Domain-Namens "aidu.de" für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

9

Die Wortmarke "Aida" der Klägerin und das Zeichen "AIDU" der Beklagten seien im markenrechtlichen Sinn miteinander verwechselbar. Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei jedenfalls glatt durchschnittlich. "Aida" habe für Reisedienstleistungen keinen beschreibenden Charakter. Der Verkehr werde vielmehr bei "Aida" in erster Linie an die überaus populäre gleichnamige Oper von Giuseppe Verdi bzw. deren Protagonistin denken - eine Assoziation, die gerade das Originelle einer Verwendung dieses Zeichens für die hiermit in keinerlei Bezug stehenden Reisedienstleistungen ausmache. Auf der Grundlage der hohen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen des Veranstaltens von Reisen einerseits und des Vermittelns von Reisen andererseits bestehe wegen der mindestens mittleren Zeichenähnlichkeit von "Aida" und "AIDU" kein vernünftiger Zweifel an der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Das in der deutschen Sprache nicht vorkommende Zeichen "AIDU" verfüge über keinen sinnbildlichen Gehalt, so dass allein Ähnlichkeiten im Schriftbild und/oder Klang von Bedeutung sein könnten. Die schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen sei augenfällig. Die klangliche Ähnlichkeit stelle sich nicht anders dar. "AIDU" erscheine dem Verkehr als Kunstwort, vielleicht auch (irrig) als ihm nicht geläufiger fremdsprachiger Ausdruck. Der Verkehr werde deshalb mangels feststehender Ausspracheregeln der deutschen Sprache für die Buchstabenfolge "ai" angesichts des ihm fremden Worts auf ihm ähnlich erscheinende Begriffe zurückgreifen und deshalb dazu neigen, "AIDU" in der Art des auch optisch ähnlichen und ihm von der bekannten Oper her vertrauten Wortes "Aida" als "A-I-DU" aussprechen.

10

Ein Anspruch auf Verzicht auf die Registrierung des Domain-Namens bestehe nicht, weil nicht feststehe, dass jedwede Belegung der hinter dem DomainNamen stehenden Website eine Verletzungshandlung darstellen würde. Vielmehr seien aus dem Bereich der (hohen) Dienstleistungsähnlichkeit vollständig herausführende Inhalte denkbar, die die markenrechtliche Verwechslungsgefahr entfallen ließen.

11

II. Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, soweit das Berufungsgericht die Berufung der Beklagten zurückgewiesen hat und insoweit zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Anschlussrevision der Klägerin bleibt dagegen ohne Erfolg.

12

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe aus ihrer Wortmarke "Aida" ein Unterlassungsanspruch im Umfang des Klageantrags zu 1 mit der von ihm ausgesprochenen Maßgabe nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG gegen die Beklagte zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen den Zeichen "Aida" und "AIDU" bestehe Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, gerichteten Rügen der Revision verhelfen ihr zum Erfolg.

13

a) Das Berufungsgericht ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , dass die Beklagte die Bezeichnung "AIDU" zur Bezeichnung der von ihr angebotenen Reisedienstleistungen (Vermittlung von Reisen) markenmäßig verwendet hat.

14

b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Wortmarke "Aida" der Klägerin und dem angegriffenen Zeichen "AIDU" der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, beruht dagegen auf Rechtsfehlern.

15

aa) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwar von dem Grundsatz ausgegangen, dass diese unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist. Seiner Beurteilung hat es auch zugrunde gelegt, dass eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 23 = WRP 2009, 616 - METROBUS).

16

bb) Das Berufungsgericht hat eine jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke "Aida" sowie eine hohe Ähnlichkeit der von den Parteien angebotenen Reisedienstleistungen angenommen. Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die Revision erhebt insoweit auch keine Rügen.

17

cc) Die Auffassung des Berufungsgerichts, auf der Grundlage einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke und hoher Dienstleistungsähnlichkeit bestehe wegen der mindestens mittleren Zeichenähnlichkeit von "Aida" und "AIDU" Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, beruht jedoch auf rechtlich fehlerhaften Erwägungen.

18

(1) Das Berufungsgericht ist in diesem Zusammenhang zwar zutreffend davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 23.3.2006 - C-206/04, Slg. 2006, I-2717 = GRUR 2006, 413 Tz. 21 - [Mülhens/HABM] ZIRH/SIR; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Beschl. v. 13.12.2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 715 Tz. 37 - idw). Es hat auch berücksichtigt , dass bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz zugrunde zu legen ist, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. nur BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 33 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).

19

(2) Das Berufungsgericht hat jedoch die Bedeutung, die dem Sinngehalt eines Zeichens für die Frage der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zukommen kann, nicht hinreichend beachtet. Es hat angenommen, das Zeichen "AIDU" verfüge über keinen sinnbildlichen Gehalt, so dass allein Ähnlichkeiten im Schriftbild oder Klang maßgeblich sein könnten. Unter diesen beiden Gesichtspunkten sei die Ähnlichkeit allerdings mindestens als im oberen Bereich des Durchschnittlichen liegend einzuordnen, so dass von einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen sei. Die Revision rügt mit Recht, dass das Berufungsgericht bei seiner Prüfung der Zeichenähnlichkeit den Grundsatz nicht beachtet hat, dass eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen zu verneinen sein kann, wenn einem Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 20 - [Ruiz-Picasso u.a./HABM] PICASSO/PICARO; GRUR 2006, 413 Tz. 35 - ZIRH/SIR; Urt. v. 18.12.2008 - C 16/06 P, MarkenR 2009, 47 Tz. 98 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's, m.w.N.).

20

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts denkt der Verkehr bei "Aida" in erster Linie an die gleichnamige Oper von Guiseppe Verdi. Darin liege eine Assoziation, die gerade das Originelle einer Verwendung dieses Zeichens für die hiermit in keinerlei Bezug stehenden Reisedienstleistungen ausmache. Zur Aussprache des Ausdrucks "AIDU" hat das Berufungsgericht ausgeführt, der Verkehr werde angesichts dieses ihm nicht geläufigen fremden Worts auf ihm ähnlich erscheinende Begriffe zurückgreifen und deshalb dazu neigen, "AIDU" in der Art des ihm von der bekannten Oper her vertrauten Wortes "Aida" auszusprechen. Bei Verwendung von "AIDU" in Alleinstellung werde der Verkehr hierin nicht das Akronym für "Ab in den Urlaub" erkennen, zumal die Klagemarke "Aida" offenkundig kein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetztes Kurzwort sei.

21

Danach ist davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr den Begriff "Aida" ohne weiteres auch dann mit dem Namen der bekannten Oper verbindet, wenn er ihm im Zusammenhang mit Reisedienstleistungen begegnet. Das Berufungsgericht hätte sich demnach damit befassen müssen, ob die von ihm angenommene klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit durch den Bedeutungsgehalt der Klagemarke aufgehoben ist. Davon hat es jedoch rechtsfehlerhaft abgesehen, weil es der Ansicht war, es komme für die Zeichenähnlichkeit und damit für die Verwechslungsgefahr schon deshalb nur auf klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeiten, nicht aber auf den Bedeutungsgehalt an, weil das angegriffene Zeichen "AIDU" über keinen solchen Bedeutungsgehalt verfüge. Der Grundsatz, dass eine Verwechslungsgefahr trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ähnlichkeit der Zeichen wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen Begriffsinhalts zu verneinen sein kann, gilt jedoch auch dann, wenn nur ein Zeichen, im Streitfall das Klagezeichen, über einen solchen Bedeutungsgehalt verfügt (vgl. EuGH GRUR 2006, 237 Tz. 20 - PICASSO/PICARO; BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/Kelly's).

22

2. Die zulässige Anschlussrevision ist dagegen unbegründet. Der Antrag auf Feststellung, dass sich die Hauptsache hinsichtlich des Löschungsbegehrens erledigt hat, ist unbegründet, weil ein entsprechender Anspruch der Klägerin von Anfang an nicht bestand. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen , dass die Klägerin von der Beklagten nicht verlangen konnte, auf die Registrierung des Domain-Namens "aidu.de" zu verzichten.

23

a) Die Anschlussrevision ist zulässig. Zwischen dem Gegenstand der Revision der Beklagten und dem Gegenstand der Anschlussrevision der Klägerin besteht jedenfalls ein ausreichender wirtschaftlicher Zusammenhang.

24

b) Der ursprünglich geltend gemachte Anspruch auf Verzicht auf die Registrierung des Domain-Namens "aidu.de" war - worauf bereits das Landgericht mit Recht hingewiesen hat - nur dann begründet, wenn jede Verwendung des Domain-Namens durch die Beklagte notwendig die Voraussetzungen einer Verletzung der Marken oder des Unternehmenskennzeichens der Klägerin erfüllt (vgl. BGH, Urt. v. 11.4.2002 - I ZR 317/99, GRUR 2002, 706, 708 = WRP 2002, 691 - vossius.de; Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 13 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Davon kann nur ausgegangen werden, wenn jede Verwendung des Domain-Namens - auch im Bereich anderer Branchen als derjenigen der Reisedienstleistungen - eine Rechtsverletzung nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG darstellt. Dies kann aber, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt hat, nach der Lebenserfahrung nicht angenommen werden.

25

c) Entgegen der Auffassung der Anschlussrevision stand der Klägerin insoweit kein vom künftigen Inhalt der Webseiten von "aidu.de" unabhängiger Beseitigungsanspruch wegen einer Verletzung des Unternehmenskennzeichens der Klägerin unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu. Auch die Annahme, der Verkehr könne den unzutreffenden Eindruck gewinnen, zwischen den beteiligten Unternehmen bestünden vertragliche , organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen, setzt eine hinreichende Branchennähe voraus (vgl. BGH, Urt. v. 9.9.2004 - I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 = WRP 2005, 488 - mho.de; Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 171/05, GRUR 2008, 1104 Tz. 22 = WRP 2008, 1532 - Haus & Grund II). Eine solche Verwechslungsgefahr kann daher nicht schon allein wegen der von der Klägerin geltend gemachten erhöhten Kennzeichnungskraft ihres bekannten Unternehmenskennzeichens und einer - für die revisionsrechtliche Beurteilung zugunsten der Klägerin zu unterstellenden - Ähnlichkeit der beiden Zeichen angenommen werden.

26

Es kann dahingestellt bleiben, ob es eine Verletzung der Kennzeichen der Klägerin unter dem Gesichtspunkt einer unlauteren Ausnutzung von deren Wertschätzung und Unterscheidungskraft i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG darstellte, wenn die Beklagte den Domain-Namen außerhalb des Bereichs der Reisedienstleistungen für eines ihrer anderen Geschäftsfelder nutzen sollte, etwa im (Online-)Versicherungs- und Finanzierungswesen. Das Begehren der Klägerin ist nicht darauf gerichtet, der Beklagten die Verwendung des Domain-Namens für diese oder bestimmte andere Tätigkeitsfelder zu untersagen. Vielmehr soll die Beklagte auf die Registrierung des Domain-Namens als solche verzichten. Ein auf Löschung der Registrierung des Domain-Namens gerichteter kennzeichenrechtlicher Beseitigungsanspruch setzt - wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat - voraus, dass jedwede Belegung der unter dem Domain-Namen betriebenen Website eine Verletzungshandlung darstellt , also auch eine Verwendung außerhalb der von der Anschlussrevision angeführten Tätigkeitsbereiche. Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden. Entgegen der Auffassung der Anschlussrevision kommt es im Hinblick auf die Reichweite des geltend gemachten Beseitigungsanspruchs auch nicht darauf an, ob eine rechtsverletzende Verwendung nach den Umständen des Falles naheliegender erscheint als eine nicht rechtsverletzende. Der naheliegenden Gefahr einer (erstmaligen) Rechtsverletzung durch eine drohende (zukünftige) Verwendung in einem bestimmten Tätigkeitsbereich könnte mit einem auf die Untersagung dieser konkreten Verwendung gerichteten vorbeugenden Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr begegnet werden. Ein auf Löschung des Domain-Namens gerichteter Beseitigungsanspruch würde durch eine solche Erstbegehungsgefahr dagegen nicht begründet.

27

III. Danach ist das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten unter Zurückweisung der Anschlussrevision der Klägerin aufzuheben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Insoweit ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens , an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit dieses unter Berücksichtigung des Vorbringens der Klägerin zur gesteigerten Kennzeichnungskraft und des von ihm festgestellten Bedeutungsgehalts des Zeichens "Aida" prüfen kann, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr besteht. Sollte sich danach eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens ergeben, kann unter Berücksichtigung der hohen Dienstleistungsähnlichkeit schon ein geringer Grad an Zeichenähnlichkeit für die Annahme einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genügen. Dass das Berufungsgericht das Unterlassungsbegehren der Klägerin dahin verstanden hat, es umfasse auch die Verwendung des Begriffs "aidu" (kleingeschrieben ), insbesondere im Domain-Namen "aidu.de", begegnet dabei aus Rechtsgründen keinen Bedenken.

Bornkamm Büscher Schaffert
Kirchhoff Bergmann
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 08.02.2007 - 31 O 439/06 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.06.2007 - 6 U 35/07 -

bezogen sind, kann eine Ähnlichkeit bestehen, wenn der Verkehr wegen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg, etwa Überschneidungen in den jeweiligen Einzelhandelssortimenten, davon ausgeht, dass die jeweiligen Einzelhandelsdienstleistungen unter gleicher unternehmerischer Verantwortung erbracht werden. BGH, Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14 - Bundespatentgericht Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Januar 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen
beschlossen:

Gründe:

1

I. Die Markeninhaberin hat am 17. November 2011 die Wort-Bild-Marke (Farben: beige, grün, schwarz) Nr. 30 2011 062 637 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die folgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet: Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel ; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten ; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Lebensmittel , Getränke, Haushaltswaren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Drogerieartikeln, Lebensmitteln, Getränken, Haushaltswaren, auch über das Internet; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren.

Die Marke wurde am 20. März 2012 in das Register eingetragen und die

2

Eintragung wurde am 20. April 2012 veröffentlicht.

3

Die Widersprechende hat am 1. Juni 2012 Widerspruch aus ihrer am 21. Januar 2011 eingetragenen Wort-Bild-Marke 30 2009 044 186 (Farben: grün, beige) erhoben, deren Schutzbereich folgende Waren und Dienstleistungen umfasst: Klasse 29: Fetthaltige Brotaufstriche; Konfitüren; Nüsse (verarbeitet); Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Fruchtmuse; Milch und Milchprodukte sowie Käse und Käsezubereitung; Eier; Speiseöle und -fette; Klasse 30: Nuss-, Nougat-Cremes und Schokoladencremes als süße Brotaufstriche ; Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), Teigwaren, Mehle, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffeeersatzmittel; für menschliche Ernährung zubereitetes Getreide einschließlich Haferflocken und Getreideflocken; Cerealien; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Honig; Hefe, Backpulver, Salz, Senf; Mayonnaise, Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze Ketchup (Sauce), Süßwaren; Schokolade; Kakaoerzeugnisse; Kakaogetränke; Schokoladegetränke; Milchschokolade (Getränk); Schokoladesnacks; Getreidesnacks ; Waffeln; Klasse 31: land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse; frisches Obst und Gemüse; Getreidekörner, Getreidekörner (nicht verarbeitet); Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe für Getränke; Präparate für die Zubereitung von Getränken; Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels über das Internet, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke.

Im Widerspruch hat die Widersprechende sowohl die vorgenannte Marke

4

als auch die Gemeinschaftsmarke 001621077 zur Begründung angeführt und ohne nähere Bestimmungsangabe eine Widerspruchsgebühr in Höhe von 120 € gezahlt. Auf Nachfrage des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprechende am 16. August 2012 mitgeteilt, dass der Widerspruch auf die nationale Marke gestützt werden solle.

5

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 9. Oktober 2013 die angegriffene Marke gelöscht. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hatte nur hinsichtlich der Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Untnernehmensverwaltung; Büroarbeiten" der Klasse 35 Erfolg (BPatG, Beschluss vom 16. April 2014 - 29 W (pat) 547/13, juris). Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich die Markeninhaberin gegen die Löschung ihrer Marke.

6

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe mit Ausnahme der Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt :

7

Zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten" in Klasse 35 und den Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, bestehe keine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr hinreichende Dienstleistungsähnlichkeit. Im Übrigen sei jedoch Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit oder -identität gegeben. Die Waren der angegriffenen Marke in den Klassen 29 und 30 seien überwiegend im Verzeichnis der Widerspruchsmarke angeführt. Von Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit sei auch für die zugunsten der jüngeren Marke in Klasse 35 eingetragenen "Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel, Getränke; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Lebensmitteln, Getränken, auch über das Internet; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel, Getränke" mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen "Einzelhandelsdienstleistungen , Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke" auszugehen. Dienstleistungsähnlichkeit oder -identität bestehe ebenfalls für die zugunsten der jüngeren Marke geschützten "Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Drogerieartikeln, auch über das Internet; Online- oder Katalogversand- handelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel" und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen "Einzelhandelsdienstleistungen, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke". Hier bestünden Überschneidungen, weil im Drogeriefachhandel regelmäßig auch Lebensmittel, insbesondere Kindernahrung, diätetische Lebensmittel, Süßwaren und Getränke verkauft würden und umgekehrt Drogerieartikel wie Waschmittel und Körperpflegeprodukte zum üblichen Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels gehörten. Eine durchschnittliche Ähnlichkeit bestehe auch zwischen den für die angegriffene Marke geschützten "Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Haushaltswaren" und den "Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Lebensmittel" der Widerspruchsmarke. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund des glatt beschreibenden Wortelements "BioGourmet", der üblicherweise für Bioprodukte verwandten grünen Symbolfarbe und der schlichten graphischen Gestaltung nur unterdurchschnittlich. Gleichwohl halte die angriffene Marke aufgrund des nur geringfügigen schriftbildlichen Unterschieds den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

8

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Der Widerspruch ist rechtswirksam erhoben worden (nachfolgend III 1). Die Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG durch das Bundespatentgericht hält der rechtlichen Nachprüfung stand (nachfolgend III 2).

9

1. Die Widersprechende hat den Widerspruch rechtswirksam erhoben. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, der Widerspruch sei mangels rechtzeitiger Zahlung der Widerspruchsgebühr gemäß § 6 Abs. 1 und 2 Patentkostengesetz (PatKostG) in Verbindung mit § 64a MarkenG als nicht erhoben anzusehen.

10

a) Die Rechtswirksamkeit des Widerspruchs ist eine Verfahrensvoraussetzung , die in jedem Verfahrensstadium und folglich auch im Rechtsbeschwerdeverfahren von Amts wegen zu prüfen ist (vgl. Senat, Beschluss vom 2. März 1973 - I ZB 11/72, GRUR 1973, 605 - Anginetten; Beschluss vom 30. November 1973 - I ZB 14/72, GRUR 1974, 279 - ERBA; Fezer, Markenrecht , 4. Aufl., § 42 MarkenG Rn. 28). Nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Satz 1 MarkenV muss der Widerspruch Angaben enthalten, die es ermöglichen, die Identität der angegriffenen Marke, des Widerspruchszeichens sowie des Widersprechenden festzustellen. Die Bestimmung des § 29 Abs. 1 Satz 1 MarkenV sieht vor, dass für jede Marke oder geschäftliche Bezeichnung, aufgrund derer gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erhoben wird, ein gesonderter Widerspruch erforderlich ist; mehrere Widersprüche können in einem Widerspruchsschriftsatz zusammengefasst werden (§ 29 Abs. 1 Satz 2 MarkenV). Nach § 2 PatKostG in Verbindung mit Anlage zu § 2 PatKostG Nr. 331 600 ist für jeden Widerspruch eine Wider- spruchsgebühr in Höhe von 120 € zu entrichten. Wird die Widerspruchsgebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt der Widerspruch als nicht vorgenommen (§ 6 Abs. 1 und 2 PatKostG in Verbindung mit § 64a MarkenG). Ist bei Widerspruchserhebung aus mehreren Zeichen nur eine Widerspruchsgebühr fristgerecht eingezahlt worden, so kann der Widersprechende nach der Rechtsprechung des Senats nach Ablauf der Frist zur Gebühreneinzahlung klarstellen, für welchen Widerspruch die Gebühreneinzahlung bestimmt ist (BGH, GRUR 1974, 279 - ERBA).

11

b) Diese formellen Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. Die Widerspruchsmarke ist bereits im Widerspruch benannt worden. Auf Nachfrage des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprechende weiter erklärt, dass die Zahlung der Widerspruchsgebühr sich auf den Widerspruch aus der Marke DE 30 2009 044 186 bezogen hat. Der Umstand, dass diese Klarstellung nach Ablauf der Widerspruchsfrist erfolgt ist, steht der Wirksamkeit des Widerspruchs nicht entgegen.

12

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde bestehen keine durchgreifenden Bedenken dagegen, an der Rechtsprechung zur Zulässigkeit der nachträglichen Zahlungsbestimmung festzuhalten. Der Senat hat im Beschluss vom 30. November 1973 (GRUR 1974, 279 - ERBA) ausgeführt, dass nach den Bestimmungen über die Form des Widerspruchs im Warenzeicheneintragungsverfahren (WZWidsprBest) vom 3. Juni 1954 (BlPMZ 1953, 237) in der Fassung der Änderung durch die Verordnung vom 20. April 1967 (BlPMZ 1967, 201) bei der Gebühreneinzahlung neben der Angabe des Aktenzeichens und des Namens des Anmelders des angegriffenen Zeichens als Verwendungszweck lediglich die Angabe "Widerspruchsgebühr" habe erfolgen müssen. Die Angabe des Widerspruchszeichens sei dagegen bei der Gebühreneinzahlung nicht verlangt worden, obwohl in § 1 dieser Bestimmungen der Fall einer Widerspruchserhebung aus mehreren Zeichen desselben Inhabers gesehen worden sei. Dann aber erscheine es angemessen, bei nachträglicher Bestimmung die Zahlung der Widerspruchsgebühr nicht als nach § 5 Abs. 5 Satz 2 WZG - der Vorläuferbestimmung des heutigen § 6 Abs. 2 PatKostG - unwirksam anzusehen (BGH, GRUR 1974, 279 - ERBA).

13

An diesen Grundsätzen hat sich auch auf der Grundlage der jetzt gültigen Bestimmungen nichts geändert. Schon nach § 3 Nr. 3 und 4 WZWidsprBest war seinerzeit die Nennung der Rollennummer des Widerspruchszeichens sowie die Beifügung des Worts, aus dem das Widerspruchszeichen bestand, oder seiner bildlichen Darstellung erforderlich. Es musste also das Widerspruchszeichen - ebenso wie jetzt nach § 30 Abs. 1 Satz 1 MarkenV - in der Widerspruchsschrift identifiziert werden. Dass die Angaben nach § 30 Abs. 1 Satz 1 MarkenV innerhalb der Widerspruchsfrist zu erfolgen haben und nicht mehr nachgeholt werden können (Kirschneck in Ströbele/Hacker, Marken- gesetz, 11. Aufl., § 42 Rn. 43; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 42 MarkenG Rn. 16), besagt über die Zulässigkeit einer Nachholung der Zahlungsbestimmung nichts. Ebensowenig wie seinerzeit in § 4 WZWidsprBest bestehen nach dem gegenwärtig geltenden Recht Vorschriften, die bei der Gebührenzahlung zwingend die Angabe des Widerspruchskennzeichens - etwa durch Angabe der Registernummer - vorsehen.

14

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist nicht anzunehmen, diese Praxis führe zu Gerechtigkeitsdezifiziten, weil die Gefahr bersteht, dass in nennenswertem Umfang Widersprechende in manipulativer oder missbräuchlicher Weise nachträglich eine Bestimmung vornehmen, um auf der Grundlage zwischenzeitlich gewonnener Erkenntnisse die Erfolgsaussichten des Widerspruchsverfahrens zu steigern (aA Bösling, GRUR 2012, 570, 574 f.).

15

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde lässt sich mit der Regelung des § 25 Nr. 21 MarkenV in Verbindung mit § 45 MarkenG eine Unzulässigkeit der nachträglichen Zahlungsbestimmung nicht begründen. Nach § 25 Nr. 21 MarkenV ist im Register ein Eintrag vorzunehmen, wenn bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist kein Widerspruch erhoben worden ist. Die Rechtsbeschwerde meint zwar, bei fehlender Klarheit über die Zahlungsbestimmung liege kein wirksamer Widerspruch vor, so dass eine solche Eintragung vorzunehmen sei, die im Falle einer nachträglichen Zahlungsbestimmung nicht mehr korrigiert werden könne, da es sich nicht um eine offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne des § 45 MarkenG handele. Das trifft nicht zu. Die zunächst unterbliebene Zahlungsbestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit des Widerspruchs. Der Widersprechende kann die erforderliche Bestimmung, für welchen Widerspruch die Gebühr eingezahlt ist, noch nachholen (BGH, GRUR 1974, 279 f. - ERBA). Die Registereintragung nach § 25 Nr. 21 MarkenV ist nicht vorzunehmen.

16

Der Zweck der Regelung des § 64a MarkenG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 PatKostG, das Deutsche Patent- und Markenamt vor willkürlich erhobenen Widersprüchen zu schützen, erfordert die Anwendung der darinvorgesehenen Unwirksamkeitsfolge bei nachträglicher Zahlungsbestimmung nicht (vgl. BGH, GRUR 1974, 279, 280 - ERBA), weil eine Widerspruchsgebühr gezahlt ist und die erforderliche Bestimmung ohne weiteres nachgeholt werden kann.

17

c) Die Voraussetzungen einer Vorlage an den Großen Senat für Zivilsachen nach § 132 Abs. 2 und 3 GVG, von deren Vorliegen die Rechtsbeschwerde ausgeht, sind schon deswegen nicht gegeben, weil der erkennende Senat nicht von der Rechtsprechung eines anderen Senats abweicht, sondern vielmehr an seiner in der bereits erwähnten "ERBA"-Entscheidung (GRUR 1974, 279) geäußerten Rechtsauffassung festhält. Soweit die Rechtsbeschwerde auf - nach der "ERBA"-Entscheidung ergangene - Rechtsprechung des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zum patentrechtlichen Beschwerdeverfahren (Beschluss vom 25. März 1982 - X ZB 24/80, GRUR 1982, 414, 415 f. - Einsteckschloß) verweist, sind die Sachverhalte, die den Entscheidungen zugrunde liegen, nicht vergleichbar. Während im vorliegenden Verfahren dieselbe Widersprechende die Widersprüche eingelegt hat, hatten in dem Verfahren des X. Zivilsenats drei Einsprechende Einspruch erhoben. Auf diesen Umstand hat der X. Zivilsenat in seiner Entscheidung maßgeblich abgestellt (BGH, GRUR 1982, 414, 415 - Einsteckschloss).

18

2. Das Bundespatentgericht hat im angegriffenen Beschluss ohne Rechtsfehler angenommen, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

19

a) Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM; Urteil vom 5. März 2015 - I ZR 161/13, GRUR 2015, 1008 Rn. 18 = WRP 2015, 1219 - IPS/ISP; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14 Rn. 7 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE, jeweils mwN).

20

b) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Waren- und Dienstleistungsählichkeit halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

21

aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (vgl. EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 - VITAFRUIT; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 29 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft; Urteil vom 31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 38 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen ist für die Beurteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH, Urteil vom 21. September 2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 165 = WRP 2001, 165 - Wintergarten; Urteil vom 24. Januar 2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002,537 - BANK 24; Fezer aaO § 14 MarkenG Rn. 730; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 111; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 223). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 719 Rn. 29 - idw Informationsdienst Wissenschaft; GRUR 2014, 378 Rn. 38 - OTTO CAP). Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen des Einzelhandels auszugehen.

22

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union umfassen die Dienstleistungen des Einzelhandels neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines Kaufvertrags anzuregen. Zu diesen Tätigkeiten gehören die Auswahl eines Sortiments an Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und die im Angebot liegenden verschiedenen Dienstleistungen, die Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit einem Händler und nicht mit einem Wettbewerber abzuschließen (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - C-418/02, Slg. 2005, I-5873 = GRUR 2005, 764 Rn. 34 - Praktiker). In der Literatur wird die Frage der Bedeutung der Ähnlichkeit der Waren, auf die die Dienstleistungen des Einzelhandels sich beziehen, für die Prüfung der Ähnlichkeit der Einzelhandelsdienstleistungen nicht einheitlich beurteilt. Teilweise wird angenommen, bei einer Ähnlichkeit der Waren sei regelmäßig von einer Ähnlichkeit der darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen auszugehen (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 235; BeckOK GMV/Büscher/Kochendörfer, 1. Ed. 1.8.2015, Art. 8 Rn. 68; aA Hacker in Ströbele /Hacker aaO § 9 Rn. 128; Ströbele, GRUR Int. 2008, 719, 724), weil Übereinstimmungen im Sortiment vorliegen und die Einzelhändler vergleichbare Anstrengungen unternehmen werden, um die Waren an Endverbraucher abzuset- zen. Weitgehend Einigkeit besteht aber, dass Überschneidungen in den Vertriebswegen Bedeutung für die Ähnlichkeit von Einzelhandelsdienstleistungen haben können (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 235; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 128; Ströbele GRUR Int. 2008, 719, 724; Kochendörfer, GRUR 2014, 35, 37).

23

bb) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen.

24

(1) Es hat zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet angenommen, dass zwischen den zu vergleichenden Waren der Klassen 29 und 30 Identität oder hochgradige Ähnlichkeit besteht.

25

(2) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde aber auch insoweit stand, als es eine durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Einzelhandelsdienstleistungen, Einzelhandelsdienstleistungen für den Versandhandel und Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet, jeweils betreffend Lebensmittel, insbesondere aus landwirtschaftlichen sowie tierischen Erzeugnissen und hieraus gewonnene Fertigprodukte, Obst und Gemüse, Getränke und den für die jüngere Marke geschützten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Haushaltswaren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den Verkauf von Drogerieartikeln, Haushaltswaren, auch über das Internet; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerieartikel, Haushaltswaren angenommen hat.

26

Das Bundespatentgericht hat insoweit festgestellt, es bestünden zwischen der Einzelhandelsdienstleistung mit Drogerieartikeln einerseits und mit Lebensmitteln und Getränken andererseits weitreichende Überschneidungen. Der Drogeriefachhandel verkaufe regelmäßig auch Lebensmittel, zu denen Kindernahrung, diätetische Lebensmittel, Süßwaren und Getränke zählten, während umgekehrt Drogerieartikel wie Waschmittel und Körperpflegeprodukte zum üblichen Sortiment des Lebensmitteleinzelhandels gehörten. Die Dienstleistungsmarken könnten sich somit auf gleichem Gebiet im stationären Einzelhandel begegnen, weil Drogerie- und Lebensmitteleinzelhändler mit vielen Warengruppen die gleichen Verbraucher ansprächen und gleiche Einkaufsbedürfnisse befriedigten. Hinsichtlich des Einzelhandels mit Haushaltswaren und Lebensmitteln hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass die Warenbereiche der Haushaltswaren (etwa Küchen- und Reinigungsgeräte) und der Lebensmittel einen gewissen Bezug zueinander hätten, weil Haushaltswaren durchaus zusammen mit Lebensmitteln verkauft würden (etwa Kaffee beim Verkauf von Kaffeemaschinen) und Lebensmittelmärkte - insbesondere Supermarktketten - regelmäßig auch ein Sortiment an Haushaltswaren anböten. Zudem ergänzten sich beide Sortimente im Bereich der Zubereitung von Speisen.

27

Diese Feststellungen tragen die Annahme der Dienstleistungsähnlichkeit. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde sprechen die vom Bundespatentgericht angenommenen Gemeinsamkeiten im Vertriebsweg für die Annahme der Dienstleistungsähnlichkeit, weil sich diese auf die Verkehrsanschauung auswirken. Den Ausführungen des Bundespatentgerichts liegt die Annahme zugrunde, dass der Verkehr angesichts der Gepflogenheiten im Einzelhandel, der von Überschneidungen in den angebotenen Warenbereichen geprägt ist, davon ausgeht, die jeweiligen Dienstleistungen würden unter derselben Verantwortlichkeit erbracht. In diesem Zusammenhang stellt das Bundespatentgericht zutreffend auf Art und Zweck der Dienstleistungen ab (vgl. Fezer aaO § 14 MarkenG Rn. 730). In diesem Sinn ist auch die Feststellung im angegriffenen Beschluss zu verstehen, die Sortimente deckten die gleichen Einkaufsbedürfnisse des Publikums. Dass keine Substituierbarkeit von Lebensmitteln und Haushaltswaren besteht, wovon ersichtlich das Bundespatentgericht ausgegangen ist, das eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, auf die sich die gegenüberstehenden Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, verneint hat, schließt die Annahme einer Ähnlichkeit der Einzelhandelsdienstleistungen nicht aus. Überschneidungen in den Vertriebswegen können die Dienstleistungsähnlichkeit für sich begründen.

28

Die Feststellungen des Bundespatentgerichts umfassen - entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde - den Dienstleistungsbereich des Internetvertriebs , auch wenn der angegriffene Beschluss ausdrücklich nur auf den stationären Einzelhandel abstellt. Das Bundespatentgericht ist offensichtlich davon ausgegangen, dass die durch den stationären Handel geprägte Sicht des Publikums ebenfalls für den Bereich des Onlinehandels maßgeblich ist. Dieses Ergebnis ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

29

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde folgt aus dieser Sichtweise kein uferloser Schutz von Marken, die für Einzelhandelsdienstleistungen mit Lebensmitteln registriert sind. Die Annahme einer Dienstleistungsähnlichkeit kommt nur insoweit in Betracht, als der Verkehr im jeweiligen Fall von der Erbringung der Dienstleistungen unter einheitlicher Verantwortung ausgeht.

30

c) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke verfüge über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

31

aa) Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 9. September 2010 - C-265/09, Slg. 2010, I-8265 = GRUR 2010, 1096 Rn. 31 - BORCO/HABM [Buchst. α]; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18 - REAL-Chips). Ist der Wortbestandteil einer Wort-Bild-Marke nicht unterscheidungskräftig , so kann dem Zeichen in seiner Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die graphischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH, Beschluss vom 21. Juni 1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Einfache, werblich übliche graphische Gestaltungen sind allerdings regelmäßig nicht hinreichend unterscheidungskräftig (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - anti KALK; Beschluss vom 19. Februar 2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569 Rn. 32 = WRP 2014, 573 - HOT).

32

bb) Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat ausgeführt, der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke "BioGourmet" sei für Lebensmittel und Handelsdienstleistungen mit Lebensmitteln glatt beschreibend, so dass die Kennzeichnungskraft in erster Linie aus der Grafik in Form von grünen Buchstaben und einer ellipsenförmigen Umrandung auf beigem Grund resultiere. Wegen häufiger Benutzung des schlichten Schmuckelements der Ellipsenform im Lebensmittelbereich und der für Bioprodukte üblichen grünen Farbgebung sei der Schutzbereich der Widerspruchsmarke nur gering und beschränke sich auf den Schutz durch die Bestandteile, die dem Zeichen Eintragungsfähigkeit verliehen. Dies sei die konkrete graphische Ausgestaltung in der Form der Anordnung der Buchstaben, der Farbkombination und der Verdickung der ellipsenförmigen Umrandung.

33

cc) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe die Annahme der Kennzeichnungskraft nicht auf die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke stützen dürfen, da diese schutzunfähig sei.

34

Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist nur zu prüfen, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. BGH, Urteil vom 27. November 2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 515 = WRP 2004, 758 - Telekom; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 20 - REAL-Chips).

35

Diesen Anforderungen entspricht die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es hat nicht - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - festgestellt, die graphische Gestaltung sei ihrerseits nicht unterscheidungsfähig. Vielmehr hat das Bundespatentgericht gerade ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft der graphischen Gestaltung entnommen. Soweit die Rechtsbeschwerde diese Beurteilung nicht teilt, begibt sie sich auf das ihr verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.

36

d) Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die sich gegenüberstehenden Marken einander hochgradig ähnlich sind.

37

aa) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 - Limoncello/LIMONCHELO ; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 - REAL-Chips). Bei der Feststellung des Gesamteindrucks können auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile mit zu berücksichtigen sein (vgl. EuGH, Urteil vom 19. März 2015 - C-182/14, GRUR Int. 2015, 463 Rn. 38 - MEGA Brands International/HABM; Urteil vom 22. Oktober 2015 - C-20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 37 - BGW/Scholz; BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 785 = WRP 2004, 1043 - NEUROVIBOLEX /NEURO-FIBRAFLEX). Jedoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 1995 - I ZB 33/93, BGHZ 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont ; Urteil vom 6. Dezember 2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus; Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14 Rn. 18 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 181; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 350).

38

bb) Nach diesen Maßstäben ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts , die hohe schriftbildliche Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken folge aus den Übereinstimmungen in deren graphischen Gestaltung und deren bei der Ermittlung des Gesamteindrucks nicht völlig zu vernachlässigenden Wortbestandteilen, frei von Rechtsfehlern. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, die Übereinstimmungen in der graphischen Gestaltung könnten mangels Unterscheidungskraft aus Rechtsgründen eine Zeichenähnlichkeit nicht begründen , bleibt erfolglos, weil ihr lediglich eine von der fehlerfreien tatrichterlichen Würdigung abweichende Beurteilung der Unterscheidungskraft zugrunde liegt. Dasselbe gilt für die von der Rechtsbeschwerde vorgenommene abweichende Würdigung der Wortbestandteile. Im Übrigen läuft die von der Rechtsbeschwerde vertretene Ansicht darauf hinaus, der älteren Marke im Wider- spruchsverfahren jeglichen Schutz zu versagen. Das ist sowohl im Verletzungsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa) als auch im Widerspruchsverfahren (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-196/11, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. - Formula One Licensing/HABM) unzulässig.

39

IV. Der Senat kann die Sache selbst entscheiden, ohne sie dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 AEUV zur Vorabentscheidung vorzulegen. Die Auslegung der im Streitfall in Rede stehenden Bestimmung des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ist durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt und dessen Anwendung im Einzelfall ist den Gerichten der Mitgliedstaaten vorbehalten. Dies gilt auch für die Gewichtung der einzelnen Kriterien, nach denen sich die Dienstleistungsähnlichkeit im vorliegenden Widerspruchsverfahren bestimmt.

40

Auf der Grundlage der vom Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellten unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke , hoher Zeichenähnlichkeit und durchschnittlicher bis hoher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist seine Annahme aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, es bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

41

V. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Büscher Schaffert Kirchhoff
Koch Feddersen
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.04.2014 - 29 W(pat) 547/13 -

Tatbestand:

1

Die Kläger sind Inhaber der mit Priorität vom 26. August 2002 für "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" eingetragenen Wortmarke Nr. 30242431.8 air-dsl. Die e -net GmbH, die die Dienstleistungen eines Internet-ServiceProviders erbringt, hat eine Lizenz an der Marke erworben und kennzeichnet damit eine von ihr angebotene besonders schnelle Internetverbindung per Funk.

2

Die Beklagte ist ebenfalls als Internet-Service-Provider tätig. Für sie sind seit dem Jahr 1998 die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de bei der DENIC registriert. Unter diesen Domainnamen betrieb sie das aus dem Klageantrag ersichtliche Informations- und Shop-Portal, das sich auch zu Internetzugängen über DSL verhielt.

3

Die Beklagte ist Inhaberin der nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 30110464.6, bei der die Zunge des skizzierten Gesichts rot gestaltet ist:

4

Die Marke ist mit Priorität vom 16. Februar 2001 unter anderem eingetragen für E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet ; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb von Chatlines und Foren; Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Einrichtung von Diskussionsforen; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Onlinedienste , nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Bild- und Tonkommunikation im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich mittels multimedialer Computersysteme; Betrieb einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisierung, Weiterleiten von Daten aller Art für Dritte; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank , nämlich Sammeln, Speichern und zur Verfügung stellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Vergabe und Registrierung von Domainnames; Erstellen von Homepages für Dritte, Design von Netzwerkseiten, Webposting, alles in Zusammenhang und in Bezug auf Informationsdienste und zu dem Zweck der Präsentation von Informationen über Dienstleistungs- und Verkaufsangebote und der Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet, in anderen Datennetzen, in Onlinediensten sowie mittels Multimedia-Techniken.

5

Die Kläger sehen in der Benutzung der Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de eine Verletzung ihres Rechts an der Wortmarke air-dsl. Die Beklagte macht im Wege der Widerklage Rechte aus ihrer Marke sowie aus ihren nach ihrer Darstellung als Unternehmenskennzeichen und als Werktitel genutzten Domainnamen gegen die Kläger geltend.

6

Die Kläger haben beantragt, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Domains "www.airdsl.de" und "www.air-dsl.de" als Adresse im Internet - wie nachstehend wiedergegeben - zum Abruf bereitzuhalten, anzukündigen oder zu bewerben:

7

Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt, 1. die Kläger unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Marke DE 30242431.8 "air-dsl" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen; 2. die Kläger zu verurteilen, der Beklagten schriftlich Auskunft zu geben über Art, Umfang, Dauer und Häufigkeit von Handlungen gemäß Nr. 1, insbesondere auch Lizenzierungen unter Angabe der erzielten Umsätze, wobei die Auskunft ab dem Zeitpunkt des Markenanmeldedatums zu erfolgen hat; 3. festzustellen, dass die Kläger verpflichtet sind, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der der Beklagten durch Handlungen entgegen Nr. 1 entstanden ist; 4. die Kläger zu verurteilen, in die Löschung der DE-Registermarke 30242431.8 Wortmarke "air-dsl" einzuwilligen.

8

Die Beklagte hat geltend gemacht, zwischen ihrer prioritätsälteren Marke und der Marke der Kläger bestünde Verwechslungsgefahr, weil der Bestandteil "air" jeweils prägend sei. Die Domainnamen seien bereits vor der Anmeldung der Klagemarke in einer Art und Weise benutzt worden, dass prioritätsältere Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung entstanden seien.

9

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen; die Abweisung der Widerklage hat es bestätigt.

10

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehren die Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte erstrebt mit ihrer Anschlussrevision, der Widerklage stattzugeben. Die Kläger beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

11

I. Das Berufungsgericht hat die von den Parteien mit Klage und Widerklage verfolgten kennzeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

12

Die Widerklage habe wegen fehlender Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerklagemarke AIR DE und der von den Klägern verwendeten und als Marke eingetragenen Bezeichnung air-dsl keinen Erfolg. Die Widerklagemarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien teilweise identisch und wiesen im Übrigen eine hohe Ähnlichkeit auf. Die Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken sei jedoch sehr gering. Die Widerklagemarke werde nicht nur durch ihre Wortbestandteile, sondern auch durch den ungewöhnlichen Bildbestandteil geprägt. Eine klangliche Zeichenähnlichkeit komme vorliegend nicht in Betracht, weil die Wort-/Bildmarke der Beklagten aufgrund ihres Bildelements nicht ausgesprochen werden könne. Die graphische und begriffliche Zeichenähnlichkeit sei sehr gering.

13

Die Beklagte könne sich auch nicht auf prioritätsältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen berufen. Es könne nicht festgestellt werden, dass den Domainnamen über die Adressfunktion hinaus Namenscharakter zukomme. Für die Domainnamen sei auch kein Schutz als Werktitel entstanden.

14

Die Klage sei ebenfalls unbegründet. Die Kläger könnten keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl herleiten, weil die Beklagte die angegriffenen Domainnamen nicht markenmäßig benutze. Unabhängig davon könne die Klage keinen Erfolg haben, weil der Beklagten prioritätsältere Rechte zustünden.

15

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Kläger hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und auch insoweit zur Zurückweisung der Berufung, als sie sich gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche Urteil richtet (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dagegen ist die Anschlussrevision der Beklagten unbegründet.

16

1. Anschlussrevision der Beklagten

17

Der Beklagten stehen die im Wege der Widerklage aus ihrer Marke AIR DE (dazu unter II 1 a) und aus den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich (dazu unter II 1 b) abgeleiteten kennzeichenrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB wegen der Verwendung der Marke air-dsl der Kläger nicht zu. Auch ein Anspruch auf Löschung der Wortmarke air-dsl der Kläger besteht nicht.

18

Der Unterlassungsantrag ist auf Wiederholungsgefahr gestützt, soweit er gegen das Angebot von DSL-Zugängen unter der Marke der Kläger gerichtet ist. Er wird aus einer Erstbegehungsgefahr hergeleitet, soweit die Widerklage gegen die Benutzung der Klagemarke für alle übrigen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen gerichtet ist. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

19

a) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE der Beklagten und der angegriffenen Marke air-dsl der Kläger verneint. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Anschlussrevision ohne Erfolg.

20

aa) Das Berufungsgericht ist von einem hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen "Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Informationen im Internet" und "Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art", für die die Widerklagemarke geschützt ist, und dem Angebot von DSL-Internetzugängen ausgegangen. Im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch hat das Berufungsgericht auch eine Teilidentität zwischen dem für die Marke der Kläger eingetragenen Oberbegriff Telekommunikation und den für die Widerklagemarke eingetragenen Onlinediensten angenommen. Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen und werden von der Anschlussrevision auch nicht angegriffen. Zur Ähnlichkeit der weiteren Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken eingetragen sind, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der jeweilige Ähnlichkeitsgrad kann auch offenbleiben. Auch bei unterstellter hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr.

21

bb) Die Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die in Rede stehenden Dienstleistungen durchschnittlich. Sowohl der Wort- als auch der Bildbestandteil seien von Hause aus kennzeichnungskräftig. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzungslage sei nicht eingetreten. Diese Feststellungen sind aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Anschlussrevision zieht sie auch nicht in Zweifel.

22

cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE und der angegriffenen Wortmarke air-dsl verneint. Auch unter Berücksichtigung der teilweise bestehenden Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungs- kraft der Widerklagemarke ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

23

(1) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 32 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Weiterhin ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

24

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Wort-/Bildmarke der Beklagten werde nicht allein durch den Wortbestandteil geprägt. Der Verkehr werde das auffällige Bildelement nicht als bloße Verzierung oder Ausschmückung, sondern als eigenständig herkunftshinweisend auffassen. Die Grafik stehe im Mittelpunkt der Marke. Sie werde sofort als menschliches Gesicht wahrgenom- men, das dem Betrachter die Zunge herausstrecke. Diese ungewöhnliche Geste präge den Gesamteindruck der Widerklagemarke mit. Hinzu komme, dass die Wortbestandteile keine Besonderheiten aufwiesen, die die Aufmerksamkeit nahezu vollständig auf sich ziehen könnten.

25

Gegen diese Ausführungen wendet sich die Anschlussrevision im Ergebnis ohne Erfolg.

26

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen , weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

27

In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr an dem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 23 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/ T-InterConnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Von einer nicht ins Gewicht fallenden Verzierung des Bildbestandteils kann - wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat - bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der in zentraler Position angebrachten graphischen Gestaltung, die durch die Farbe Rot der Zunge noch hervorgehoben wird, nicht ausgegangen werden. Der Bildbestandteil der Wort-/Bildmarke prägt daher den Gesamteindruck mit.

28

In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszugehen , dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; BGHZ 167, 322 Tz. 29 - Malteserkreuz ). Ist danach vorliegend in klanglicher Hinsicht auf die Wortbestandteile "AIR DE" der Widerklagemarke abzustellen, tritt der Bestandteil "DE" im Verhältnis zu dem weiteren Zeichenwort "AIR" nicht als beschreibende Angabe zurück. Der Verkehr wird zwar den Bestandteil "DE" als Länderkennzeichnung für Deutschland identifizieren. Wegen des Bildbestandteils der Wort-/Bildmarke der Beklagten und der für einen Domainnamen unüblichen Großschreibung sowie des fehlenden Punktes vor "DE" wird der Verkehr in dieser Marke - anders als die Anschlussrevision geltend macht - keinen Domainnamen sehen oder an einen solchen erinnert werden. Er wird aus diesem Grund in der Endung "DE" nicht die entsprechende Top-Level-Domain erblicken. Deshalb hat der Verkehr auch keinen Anlass, den Wortbestandteil "DE" zu vernachlässigen. Im Ergebnis gilt nichts anderes für diejenigen Teile des Verkehrs, denen die graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Beklagten nicht bekannt ist und die nur den ausgesprochenen Wortbestandteil "AIR DE" hören.

29

In begrifflicher Hinsicht liegt es nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts fern, dass der Verkehr der Widerklagemarke einen konkreten Sinngehalt beilegt. Dies gilt entgegen der Ansicht der Anschlussrevision auch dann, wenn der Verkehr den Wortbestandteil AIR mit Luft übersetzt, weil die beiden Wortbestandteile AIR und DE in ihrer Kombination keinen naheliegenden Sinn ergeben. Eine Zeichenähnlichkeit nach dem Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen scheidet danach aus.

30

(3) Bei der angegriffenen Wortmarke "air-dsl" handelt es sich ebenfalls um einen Gesamtbegriff. Dieser wird nicht von dem Bestandteil "air" geprägt. Zwar wird nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Abkürzung "dsl" (digital subscriber line) vom Verkehr als Hinweis auf Breitbandzugänge im Internet verstanden. Ein für sich genommen beschreibender Bestandteil kann aber zum Gesamteindruck der Marke beitragen und diese mitprägen, wenn er - wie hier - Teil eines Gesamtbegriffs mit eigenständigem Bedeutungsgehalt ist (vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM). Im Zusammenhang mit Kommunikationsdienstleistungen dient die Bezeichnung "air-dsl" als sprechendes Zeichen, das vom Verkehr nach den von der Anschlussrevision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts als Beschreibung eines schnellen kabellosen Internetzugangs "durch die Luft" aufgefasst wird.

31

Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, dem Bestandteil "air" komme in der angegriffenen Marke jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Ein Zeichenbestandteil der älteren Marke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 34 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO).

32

(4) Damit stehen sich hinsichtlich der klanglichen Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteil der Widerklagemarke "AIR DE" und das Wortzeichen "air-dsl" gegenüber.

33

Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit zwischen diesen zusammengesetzten Wortzeichen gering ist. Die Buchstabenfolgen "DE" und "dsl" unterscheiden sich deutlich. Die Übereinstimmung in dem vorangestellten Bestandteil "air" in Groß- oder Kleinschreibung ist nicht ausreichend, um eine mehr als geringe Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen zu begründen, weil dieses Wortelement die kollidierenden Zeichen nicht prägt und auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den Kollisionszeichen aufweist.

34

(5) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich durch die auffällige grafische Gestaltung der Widerklagemarke , die in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung hat, und durch die unterschiedliche Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben. Ob danach noch von einer schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und nicht von Zeichenunähnlichkeit auszugehen ist, kann offenbleiben. Jedenfalls ist die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ganz gering.

35

In Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke aus.

36

dd) Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens zu prüfen.

37

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän- gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/ Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Tz. 31 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht.

38

(2) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Unternehmen , die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Anschlussrevision zeigt auch keinen Vortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen als übergangen auf. Soweit sich die Anschlussrevision für ihre gegenteilige Ansicht auf Ausführungen der Kläger in dem dem Revisionsverfahren vorausgegangenen Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde stützt, ist sie mit diesem Sachvortrag im Revisionsverfahren ausgeschlossen.

39

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf ältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich berufen.

40

aa) Die Beklagte hat an den Domainnamen kein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen erworben (§ 5 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Registrierung im Jahre 1998 ließ ein solches Recht nicht entstehen. Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr verbunden (vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 688 f. = WRP 2005, 893 - weltonline.de; Urt. v. 19.2.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Tz. 30 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Kläger am 26. August 2002 trat die Beklagte nach den Feststellun- gen des Berufungsgerichts unter den Domainnamen im Internet noch nicht auf. Ein Internetauftritt war zu diesem Zeitpunkt lediglich für die Zukunft angekündigt. Die Beklagte nahm die Benutzung der Internetseite erst im Jahr 2003 auf.

41

bb) Die Beklagte hat an den Domainnamen auch kein gegenüber der Klagemarke prioritätsälteres Werktitelrecht erworben (§ 5 Abs. 1 und 3 MarkenG). Der Werktitelschutz entsteht ebenfalls grundsätzlich erst mit Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels. Es kann vorliegend deshalb offenbleiben, ob der unter den Domainnamen seit 2003 abrufbare Internetauftritt ein titelschutzfähiges Werk darstellt. Der Schutz kann grundsätzlich erst dann einsetzen, wenn das Werk weitgehend fertiggestellt ist. Dies gilt auch für Internetseiten (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Bettinger in Bettinger, Handbuch des Domainrechts Rdn. DE 755). Entsprechende Feststellungen zu einem weitgehend fertiggestellten, unter den Domainnamen erreichbaren Werk der Beklagten hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

42

Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten zur Benutzungsaufnahme als übergangen. Nach diesem Vorbringen waren am 26. August 2002 unter den Domainnamen noch keine redaktionellen Inhalte hinterlegt. Diese waren erst Anfang 2003 im Internet zugänglich. Auch aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt (26. August 2002) bereits ein titelschutzfähiges Werk vorlag.

43

Allerdings kann durch eine Titelschutzanzeige der Schutz eines Werktitels vorverlagert werden. Dies setzt voraus, dass das Werk in branchenüblicher Weise angekündigt wird und in angemessener Frist unter dem Titel erscheint (BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport).

44

Die Beklagte beruft sich darauf, dass sie bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke auf ihrem Internetportal einen zukünftigen Internetauftritt unter den Domainnamen als Werktitel angekündigt hat. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Beklagte habe es versäumt darzulegen, dass der Ankündigung ein entsprechender Internetauftritt zeitnah nachfolgte. Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten übergangen, wonach die angekündigten Inhalte bereits Anfang 2003 in das Internet gestellt worden seien. Damit ist das Erscheinen binnen angemessener Frist nicht dargetan. Die Registrierung der entsprechenden Domainnamen erfolgte bereits 1998. Wann die Titelschutzanzeige in das Internetforum eingestellt wurde, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Dem von der Anschlussrevision in Bezug genommenen Vorbringen lässt sich nur entnehmen, dass die Titelschutzanzeige jedenfalls schon am Tag vor dem Anmeldetag der Klagemarke am 26. August 2002 und einige Zeit davor zugänglich gewesen sein soll. Danach lässt sich anhand des Vortrags der Beklagten nicht beurteilen, ob das Werk innerhalb angemessener Frist nach der Titelschutzanzeige unter dem Werktitel erschienen ist.

45

Im Übrigen erfordert die Vorverlagerung des Werktitelschutzes aufgrund einer Titelschutzanzeige, dass das Werk in branchenüblicher Weise öffentlich angekündigt wird (vgl. BGHZ 108, 89, 93 f. - Titelschutzanzeige; BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 282/95, GRUR 1998, 1010, 1012 = WRP 1998, 877 - WINCAD). Für eine öffentliche Titelankündigung an interessierte Mitbewerber reicht jedoch die bloße Angabe auf einer eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht , Medienrecht, § 5 MarkenG Rdn. 53; Baronikians, Der Schutz des Werktitels Rdn. 172; a.A. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 86).

46

c) Da die Kläger keine Kennzeichenrechte der Beklagten verletzt haben, bestehen auch die Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz nicht. Ebenso ist der auf Löschung der Klagemarke "air-dsl" wegen älterer Rechte gerichtete Widerklageantrag unbegründet.

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2. Revision der Kläger

48

a) Die Annahme des Berufungsgerichts, den Klägern stünden gegen die Beklagte keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl zu, weil die angegriffenen Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de nicht markenmäßig benutzt würden, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

49

aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de; BGH GRUR 2009, 685 Tz. 22 - ahd.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 102; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 118). Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zu- kommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 - Metrosex).

50

bb) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Anforderungen an die Darlegung einer herkunftshinweisenden Funktion der Verwendung der Domainnamen durch die Beklagte überspannt. Es ist unzutreffend davon ausgegangen, der Verwendung eines Domainnamens komme nur ausnahmsweise eine herkunftshinweisende Funktion zu. Das vom Berufungsgericht angenommene Regel -/Ausnahmeverhältnis zugunsten einer ausschließlichen Adressfunktion des Domainnamens besteht nicht. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Unrecht weitergehenden Vortrag der Kläger zu einer markenmäßigen Verwendung der Domainnamen vermisst.

51

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage sei selbst dann unbegründet, wenn die Beklagte ihre Domainnamen kennzeichenmäßig benutzen würde, weil ihr dann gegenüber der Marke der Kläger prioritätsältere Kennzeichenrechte zustünden.

52

Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden (vgl. BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 46). Das setzt allerdings voraus, dass die Beklagte über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts eines Dritten ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

53

aa) Die prioritätsältere Wort-/Bildmarke AIR DE kann die Beklagte den Klägern nicht mit Erfolg entgegenhalten. Die Klagemarke verletzt den Schutzbereich dieser Marke der Beklagten nicht. Wegen der Begründung wird auf die Ausführungen zur Anschlussrevision Bezug genommen (siehe unter II 1 a).

54

bb) Die Beklagte kann der Klagemarke auch keine sonstigen aus der Registrierung und der Benutzung der Domainnamen folgenden Rechte an einem Unternehmenskennzeichen oder einem Werktitel entgegenhalten, weil diese jedenfalls nicht prioritätsälter als die Klagemarke sind (siehe unter II 1 b).

55

Der Beklagten steht auch kein sonstiges Recht aufgrund der Domainregistrierung zu, auf das sie sich gegenüber der Klagemarke berufen kann. Der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle begründet allerdings zugunsten des Domaininhabers ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 - ad-acta.de). Daher setzt sich ein erst nach der Registrierung des Domainnamens entstehendes Namens- oder Kennzeichenrecht eines Dritten nicht ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch (BGH, Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Tz. 32 = WRP 2008, 1520 - afilias.de). Das hat aber nur zur Folge, dass der Inhaber des später entstandenen Kennzeichenrechts dem Inhaber des Domainnamens nicht schon allein unter Berufung auf sein Recht jedwede Nutzung untersagen kann, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname in einer das Recht des Dritten verletzenden Weise verwendet werden soll (vgl. BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de; GRUR 2009, 685 Tz. 31 - ahd.de). Im Streitfall wenden sich die Kläger jedoch mit ihrem Unterlassungsantrag nicht gegen jedwede Nutzung des Domainnamens der Beklagten oder gegen deren Registrierung als solche, son- dern nur gegen die ihre Marke verletzende Verwendung für die aus dem Antrag ersichtlichen Internetangebote.

56

c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann deshalb keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist aufzuheben (§ 563 Abs. 3 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach §14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG vorliegen und weiterer Sachvortrag der Beklagten hierzu nicht zu erwarten ist.

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aa) Die Beklagte hat die in Rede stehenden Domainnamen markenmäßig verwendet.

58

(1) Die angegriffenen Domainnamen beschränkten sich nicht auf eine reine Adressfunktion. Die Beklagte betrieb unter den Domainnamen ein Informations - und Shop-Portal, in dem sie die Leistungen anbot und bewarb, die aus den im Klageantrag wiedergegebenen Seiten ersichtlich sind. Die Domainnamen erschienen damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Leistungen. Die Bezeichnungen airdsl und air-dsl sind weder Gattungsbezeichnungen noch sind sie für die von der Beklagten auf den in Rede stehenden Internetseiten angebotenen Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Begriffe "air" und "dsl" waren zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz Teilen des Verkehrs in ihrer Bedeutung als das englische oder französische Wort für Luft und als Bezeichnung für einen schnellen Breitbandzugang ins Internet bekannt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird ein Teil des Verkehrs der kombinierten Bezeichnung air-dsl den Sinn entnehmen, das Zeichen stehe für einen schnellen Internetzugang , der kabellos erfolge. Diese Bedeutung entspricht im Kern der tatsächli- chen Verwendung durch die Lizenznehmerin als Bezeichnung für eine drahtlose Internetverbindung per Funk. Sie erschließt sich jedoch erst nach einer gewissen Überlegung. Denn die Bezeichnung "air" ist nach dem allgemeinen Sprachverständnis kein Synonym für eine Übertragung per Funk.

59

(2) Eine markenmäßige Benutzung ist im Streitfall nicht deshalb ausgeschlossen , weil die Domainnamen nur als Unternehmensbezeichnung verstanden werden könnten (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung ist vorliegend nicht auszugehen. Durch die im Klageantrag wiedergegebenen Internetseiten wird ein für eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen ausreichender Bezug zu dem Dienstleistungsangebot der Beklagten hergestellt.

60

(3) Für die Beurteilung der markenmäßigen Verwendung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob sich die Domainnamen airdsl und air-dsl auf der mit "adsl.de/DSL Informations- und Shopportal" überschriebenen Internetseite befanden. Nach den vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Feststellungen des Landgerichts erfolgte bei Aufruf der Domainnamen airdsl und air-dsl eine automatische Weiterleitung auf die unter dem Domainnamen adsl.de erreichbaren Inhalte. Auch im Falle einer Weiterleitung auf eine andere Internetseite wird der Verkehr in einem unterscheidungskräftigen Domainnamen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistungen sehen.

61

bb) Die Beklagte hat die Domainnamen auch im geschäftlichen Verkehr benutzt. Das Berufungsgericht hat zu einem Handeln der Beklagten im geschäftlichen Verkehr zwar keine Feststellungen getroffen. Dies ist jedoch unschädlich. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts die erfor- derliche Beurteilung selbst vornehmen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ergibt sich im Streitfall daraus, dass die Domainnamen zu den im Klageantrag aufgeführten Internetseiten mit einem kommerziellen Dienstleistungsangebot der Beklagten führen.

62

cc) Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr gemacht. Einer Zurückverweisung bedarf es jedoch auch insoweit nicht. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt , ist eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Die Beurteilung der dafür maßgeblichen Kriterien liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom). Der Senat kann vorliegend aber die Frage der Verwechslungsgefahr selbst abschließend beurteilen, weil der hierzu erforderliche Sachverhalt feststeht und weiterer Sachvortrag der Parteien nicht zu erwarten ist.

63

Zwischen der Wortmarke der Kläger und den Domainnamen der Beklagten besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

64

(1) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und dem über die angegriffenen Domainnamen erreichbaren Angebot auf den Internetseiten der Beklagten besteht Dienstleistungsidentität. Wie bereits das Landgericht angenommen hat, bietet die Beklagte in dem Internetportal die gleichen Dienstleistungen an, für die die Klagemarke Schutz genießt. Unter die Dienstleistung Telekommunikation, für die die Klagemarke geschützt ist, fällt die Übermittlung von Nachrichten, die die Beklagte auf ihren Internetseiten anbietet.

65

(2) Die Klagemarke weist eine von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Diese ist trotz der Anlehnung an einen beschreibenden Begriff (etwa schneller kabelloser Internetzugang) nicht reduziert, weil es gewisser Überlegungen bedarf, den beschreibenden Gehalt der Klagemarke überhaupt zu erkennen.

66

(3) Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Klagemarke air-dsl und die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de sind nahezu identisch. Die prägenden Bestandteile der angegriffenen Zeichen stimmen mit der Klagemarke überein. Geprägt werden die angegriffenen Zeichen durch den Bestandteil airdsl in der Schreibeweise mit und ohne Bindestrich. Der Zusatz "de" hat allein funktionale Bedeutung, indem er auf die in Deutschland am Weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist.

67

(4) Angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke und in Anbetracht der hochgradigen Zeichenähnlichkeit besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den Domainnamen der Beklagten.

68

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 09.03.2006 - 84 O 100/05 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.12.2006 - 6 U 84/06 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin, die Levi Strauss & Co., ist die älteste Jeans-Herstellerin der Welt. Sie ist Inhaberin der am 1. September 2000 unter anderem für Beklei- dungsstücke eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 112 862 (nachfolgend als Klagemarke 1 bezeichnet) und der gleich gestalteten deutschen Bildmarke Nr. 2 914 002, eingetragen am 21. Oktober 1998 für Jeans-Hosen (nachfolgend Klagemarke 2):

2

Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der folgenden Marken: - der am 12. Januar 1977 für Hosen, Hemden, Blusen und Jacken für Herren , Damen und Kinder eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. DD 641 687, die in dem roten rechteckigen Bestandteil am linken oberen Rand den Wortbestandteil „LEVI’S“ aufweist (Klagemarke 3): - der farbigen, am 23. Juni 1965 für Bekleidungsstücke eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 805 774, die ein skizziert dargestelltes Stück Stoff mit einem „Tab“ und der Aufschrift „LEVI'S“ zeigt (Klagemarke 4): - der am 17. Dezember 1965 für Bekleidungsstücke eingetragenen deutschen Wort-/Bildmarke Nr. 813 729, die aus einem an ein Stück Stoff angenähten „Tab“ ebenfalls mit der Aufschrift „LEVI'S“ besteht (Klagemarke 5): - und der mit Priorität vom 5. Juli 2001 für Hosen eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 2 292 373, die nach der Beschreibung im Register eine Positionsmarke ist und aus einem roten rechteckigen Label aus textilem Material besteht, das oben links in die Gesäßtasche von Hosen, Shorts oder Röcken eingenäht ist und aus der Naht hervorsteht (Klagemarke 6):

3

Die Beklagte zu 1 betreibt einen Einzelhandel mit Oberbekleidung. Sie brachte seit November 2002 Jeans der Marken „COLLOSEUM“, „S. MALIK“ und „EURGIULIO“ auf den Markt. Diese sind in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung an der rechten Gesäßtasche mit roten, rechteckigen Stofffähnchen versehen, die an der rechten Außennaht im oberen Drittel der Tasche angenäht sind und auf denen die jeweiligen Marken beziehungsweise die Bezeichnung „SM JEANS“ wiedergegeben wird. Die Beklagte zu 2 ist als Einkäuferin der Beklagten zu 1 tätig. Der Beklagte zu 3 ist Geschäftsführer der Beklagten zu 2 und zu 3.

4

Die Klägerin hat geltend gemacht, das rote Stofffähnchen werde vom inländischen Verkehr aufgrund der langjährigen intensiven Benutzung als Hinweis auf die Herkunft der Jeans aus ihrem Hause verstanden. An dem als „Red Tab“ bezeichneten roten Stofffähnchen habe sie zudem markenrechtlichen Schutz als Benutzungsmarke erlangt. Bei den von der Beklagten vertriebenen Aufmachungen werde das rote Stofffähnchen markenmäßig benutzt und verletze ihre Markenrechte.

5

Die Klägerin hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt, 1. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, Jeans-Hosen anzubieten , in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen , die gemäß folgenden Abbildungen mit einem roten, an der Außennaht der Gesäßtasche angebrachten rechteckigen Stofffähnchen versehen sind: a) b) c) 2. den Beklagten wegen der in Ziffer 1 ausgesprochenen Verpflichtungen bestimmte Ordnungsmittel anzudrohen; 3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft darüber zu erteilen , wer ihre Lieferanten und gewerblichen Abnehmer von JeansHosen gemäß Ziffer 1 gewesen sind und der Klägerin durch ein vollständiges und geordnetes Verzeichnis darüber Rechnung zu le- gen, in welchem Zeitraum und in welcher Stückzahl sie unter Erzielung welcher Umsätze und welchen Gewinns Jeans-Hosen gemäß Ziffer 1 in den Verkehr gebracht hat; 4. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den in Ziffer 1 beschriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

6

Die Beklagten haben geltend gemacht, die angegriffenen Ausführungsformen hätten nur dekorativen Charakter. Bei einer Vielzahl von Jeans-Modellen anderer Hersteller werde an der rechten Gesäßtasche ein rotes Stofffähnchen angebracht. Die Klägerin habe die Klagemarke 3 zudem nicht rechtserhaltend benutzt.

7

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden, soweit es sich gegen die Beklagten zu 2 und zu 3 richtet. Auf die Berufung der Beklagten (nachfolgend Beklagte) hat das Berufungsgericht die Verurteilung nach den Klageanträgen zu 3 und 4 zeitlich beschränkt und im Übrigen die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Hamburg OLG-Rep 2007, 372).

8

Dagegen richtet sich die (vom Senat zugelassene) Revision der Beklagten , mit der sie weiterhin eine Abweisung der Klage erstrebt. Die Klägerin beantragt , die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

9

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch aufgrund der Klagemarken 2 bis 5 und einer Benutzungsmarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG und wegen der Klagemarken 1 und 6 aus Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV für gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10

Zwischen der Klagemarke 3 und der angegriffenen Ausstattung der „COLLOSEUM“-Jeans der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr (Klageantrag zu 1 a). Die Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Diese ergebe sich auch aus dem roten Stofffähnchen, bei dem es sich um eine besonders markante Kennzeichnung und nicht nur um ein dekoratives Element handele. Die gegen diese Klagemarke erhobene Einrede der Nichtbenutzung greife nicht durch. Die Klägerin habe das rote Stofffähnchen mit der Aufschrift „LEVI'S“ vielfach benutzt. In diesem Zusammenhang sei es unerheblich , dass die Klägerin vielfach auch die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge )“ auf der Gesäßtasche anbringe. Die Klagemarke 3 verfüge infolge ihrer umfangreichen Benutzung und Verwendung in der Werbung vor allem durch das „Red Tab“ über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen sei nicht eingetreten.

11

Es bestehe zwischen den Waren, für die die Klagemarke 3 eingetragen sei, und den Waren, für die die angegriffene Ausstattung benutzt werde, Warenidentität. Die Zeichen seien hinreichend ähnlich. Der prägende Bestandteil der Klagemarke 3 sei das rote Stofffähnchen. Die Stofffähnchen der Klagemarke und der angegriffenen Aufmachung seien rot und rechteckig und in etwa gleicher Höhe an der Außennaht der Gesäßtasche angebracht. Der Schriftzug „LEVI'S“ sei wegen der geringen Größe schlecht lesbar. Entsprechendes gelte für den Schriftzug „COLLOSEUM“ auf dem roten Stofffähnchen an der Tasche der Jeans der Beklagten. Würden die Jeans getragen, würden die Schriftzüge, etwa von Passanten, ohnehin nicht mehr wahrgenommen.

12

Die Beklagte verwende das beanstandete Stofffähnchen kennzeichenmäßig und nicht als bloße Dekoration.

13

Zwischen den Klagemarken 1 und 2 und der angegriffenen Aufmachung der „COLLOSEUM“-Jeans bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Klagemarken mit dem roten Stofffähnchen und der sogenannten Doppelschwinge verfügten von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Diese sei durch umfangreiche Benutzung vor allem des „Red Tab“ gesteigert. Die von der Beklagten geltend gemachte Einrede der Nichtbenutzung sei unbegründet. Die Klägerin habe Jeans mit der den Klagemarken entsprechenden Aufmachung mit und ohne den Schriftzug „LEVI'S“ vertrieben.

14

Zwischen den Waren, für die die Klagemarken 1 und 2 eingetragen seien , und den Waren, für die das rote Stofffähnchen mit der Aufschrift „COLLOSEUM“ verwandt werde, bestehe ebenfalls Warenidentität. Die Kennzeichen seien sich auch hinreichend ähnlich, was bei bestehender Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarken eine Verwechslungsgefahr begründe. Prägender Bestandteil der Klagemarken sei das „Red Tab“. Es habe innerhalb des Bildzeichens eine selbständig kennzeichnende Wirkung. In dem prägenden Bestandteil stimmten die Kollisionszeichen überein.

15

Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe auch zwischen den Klagemarken 4, 5 und 6 und der kollidierenden Aufmachung der Jeans „COLLOSEUM“. Die Marken verfügten über normale Kennzeichnungskraft ; es sei von Warenidentität auszugehen. Im Übrigen würden die Ausführungen zu den Klagemarken 1 bis 3 entsprechend gelten.

16

Der Unterlassungsanspruch sei ebenfalls aus einer Benutzungsmarke der Klägerin nach § 4 Nr. 2 i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG begründet. Aufgrund der vorgelegten Meinungsumfragen sei davon auszugehen, dass die Klägerin mit dem „Red Tab“ Verkehrsgeltung im Zusammenhang mit Jeans-Hosen erlangt habe. Danach ordneten beachtliche Teile des Publikums ein rotes Stofffähnchen an der Gesäßtasche der Klägerin zu. Zwischen der Benutzungsmarke und der angegriffenen Aufmachung bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr.

17

Zwischen den Klagemarken 1 bis 6 sowie der Benutzungsmarke der Klägerin und der angegriffenen Verletzungsform der „S. MALIK“-Jeans (Klageantrag 1 b) bestehe ebenfalls Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV. Gleiches gelte für die angegriffene Aufmachung der „EURGIULIO“-Jeans (Klageantrag zu 1 c).

18

Die mit dem Klageantrag zu 3 geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung ergäben sich aus § 19 MarkenG, § 242 BGB und Art. 9 GMV, §§ 19, 125b MarkenG. Die Beklagte habe die Marken der Klägerin schuldhaft verletzt und sei nach § 14 Abs. 6 MarkenG und Art. 9 GMV, § 14 Abs. 6, § 125b MarkenG zum Schadensersatz verpflichtet. Die Klageanträge zu 3 und 4 seien aber erst ab der ersten Verletzungshandlung gerechtfertigt.

19

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweit im Hinblick auf die Klageanträge zu 1 bis 4 zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

20

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass der Klageantrag zu 1 (Unterlassungsantrag) hinreichend bestimmt ist.

21

a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungsund Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist. Der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (BGHZ 144, 255, 263 - Abgasemissionen).

22

b) Nach dem Unterlassungsantrag soll der Beklagten untersagt werden, Jeans-Hosen entsprechend den Abbildungen mit einem roten, an der Außennaht der Gesäßtasche angebrachten rechteckigen Stofffähnchen zu versehen, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen. Das beantragte Verbot richtet sich nach dem Wortlaut allgemein gegen die Verwendung roter rechteckiger Stofffähnchen, die den Abbildungen entsprechend an der Außennaht der Gesäßtasche von Jeans-Hosen angebracht sind. Dies folgt ebenfalls aus der Klagebegründung, die zur Auslegung des Klageantrags heranzuziehen ist. Danach sieht die Klägerin das Charakteristische der Verletzungshandlung in der Verwendung eines roten rechteckigen Stofffähnchens an der Außennaht der Gesäßtasche unabhängig von dem jeweiligen dort angebrachten Schriftzug. Damit ist das Unterlassungsbegehren hinreichend bestimmt umschrieben.

23

2. Unterlassungsanspruch aus der Klagemarke 3

24

Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung der Klagemarke 3, die das Berufungsgericht in den Mittelpunkt seiner Begründung gestellt hat, sei gegeben, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Auf der Grundlage der bisher vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann weder davon ausgegangen werden, dass zwischen der Klagemarke 3 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht (dazu II 2 a und b), noch kann angenommen werden, dass die Voraussetzungen einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Aufmachungen vorliegen (dazu II 2 c). Zudem tragen die Feststellungen des Berufungsgerichts auch nicht die Annahme, die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 3 sei unbegründet (dazu II 2 d).

25

a) Die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 3 und der mit dem Klageantrag zu 1a angegriffenen Aufmachung bejaht hat.

26

aa) Die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark). Das hat das Berufungsgericht im Ansatz auch seiner rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt.

27

bb) Das Berufungsgericht ist bei seiner Prüfung von Warenidentität ausgegangen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

28

cc) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 angenommen hat, die die äußere Form einer Jeans-Tasche mit rotem Rechteck und der Beschriftung „LEVI'S“ zeigt. Das Berufungsgericht ist zwar bei seiner Prüfung von einer unzutreffenden Grundlage ausgegangen. Im Ergebnis ist die Annahme, die Klagemarke 3 sei überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig, aber zutreffend.

29

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Dies beruhe nicht nur auf dem Wortbestandteil „LEVI'S“, sondern gerade auch auf dem roten rechteckigen Stofffähnchen, das so angenäht sei, dass es sich wie eine kleine Fahne von der Gesäßtasche räumlich und durch die Farbe Rot auch farblich abhebe. Es sei nicht nur eine dekorative, sondern eine markante Kennzeichnung, die beim Tragen dauerhaft mit der Hose verbunden bleibe. Dem entsprächen auch die historische Entwicklung in den USA und ausweislich der vorgelegten Meinungsumfragen die Auffassung des Verkehrs im Inland. Die Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens ergebe sich auch aus der neuen Produktlinie „LEVIS RED“ der Klägerin, in der das unbeschriftete „Red Tab“ mit einem „R im Kreis“ verwendet worden sei, und aus der vielfachen auffälligen Herausstellung des Fähnchens in der Werbung. Die von Haus aus bestehende normale Kennzeichnungskraft sei durch Benutzung gesteigert, und zwar gerade durch das „Red Tab“, das die Klägerin umfänglich und vor allem mit der Beschriftung „LEVI'S“ seit Jahrzehnten in Deutschland nutze. Dies werde durch mehrere von der Klägerin vorgelegte Umfragen belegt. Eine Schwächung der Klagemarke 3 durch Drittkennzeichen sei nicht aufgetreten.

30

(2) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 27 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

31

Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die aus den Umrissen der Taschen mit einem roten Rechteck und der Aufschrift „LEVI'S“ bestehende Klagemarke 3 verfüge von Haus aus über normale Kennzeichnungskraft. Die Prüfung der Kennzeichnungskraft von Haus aus ist unabhängig von einer möglichen weiteren Stärkung oder Schwächung durch die Benutzungslage vorzunehmen (BGHZ 139, 340, 346 - Lions). Für die Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 kommt es deshalb weder auf die vom Berufungsgericht herangezogene historische Entwicklung der Klagemarke in den USA noch auf die vorgelegten Verkehrsumfragen in Deutschland an. Auch die Präsentation des sogenannten „Red Tab“ in der Werbung der Klägerin ist für die originäre Kennzeichnungskraft nicht maßgeblich. Die Klagemarke 3 erlangt ihre normale originäre Kennzeichnungskraft vielmehr aus dem durch die Taschenform, das rote Rechteck und den Wortbestandteil „LEVI'S“ hervorgerufenen Gesamteindruck.

32

Die Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 infolge der Benutzungslage ergibt sich aus der Verwendung des Wortbestandteils „LEVI'S“, der deutlich sichtbar abgebildet ist. Er ist für den Verkehr erkennbar abgeleitet aus dem weithin bekannten Unternehmenskennzeichen „Levi Strauss“ der Klägerin und der Marke „LEVI'S“. Auf die vom Berufungsgericht angenommene Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke durch umfängliche Benutzung des roten Stofffähnchens kommt es daher im Ergebnis für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke 3 in diesem Zusammenhang nicht an. Aus diesem Grund kann auch offenbleiben, ob dem roten Rechteck der Klagemarke 3 ähnliche rote Fähnchen oder Aufnäher in nennenswertem Umfang auf den Taschen von Jeans-Hosen anderer Hersteller benutzt worden sind. Zwar kann durch Drittkennzeichen im Ähnlichkeitsbereich eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke eintreten. Eine solche Schwächung stellt aber einen Ausnahmetatbestand dar. Sie setzt voraus, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten , der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Zeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (BGH, Urt. v.

8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS). Davon kann vorliegend nicht ausgegangen werden, weil die Klagemarke 3 allein schon durch den Wortbestandteil über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

33

dd) Die Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke 3 und der mit dem Klageantrag zu 1a angegriffenen Aufmachung hat das Berufungsgericht allerdings nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Revision beanstandet zu Recht, dass das Berufungsgericht das rote Stofffähnchen der Klagemarke als für das gesamte Zeichen prägend angesehen hat.

34

(1) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 19 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung erhält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

35

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass das rote Rechteck die Klagemarke 3 prägt und auch die angegriffene Aufmachung durch das rote Stofffähnchen dominiert wird. Es hat dies daraus gefolgert, dass die Schriftzüge „LEVI'S“ und „COLLOSEUM“ in der Kaufsituation nur schlecht lesbar seien und später beim Tragen der Kleidung aufgrund der üblichen Entfernung von anderen Personen bei diesen der übereinstimmende Eindruck eines roten rechteckigen Stofffähnchens entstehe. Dem kann nicht zugestimmt werden.

36

Für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarke ist die Registereintragung maßgeblich (BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). In der Form, in der die Klagemarke 3 im Register wiedergegeben ist, ist der Wortbestandteil „LEVI'S“ deutlich sichtbar. Er tritt deshalb entgegen der Annahme des Berufungsgerichts bei der Beurteilung des visuellen Eindrucks der Klagemarke nicht derart weit in den Hintergrund, dass er den Gesamteindruck des Zeichens von Haus aus nicht mitbestimmt. Die konkrete Art der Anbringung der Klagemarke auf den Jeans der Klägerin ist dagegen nicht von Bedeutung. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kommt es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. BGH, Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, GRUR 2004, 598, 599 = WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; BGHZ 171, 89 Tz. 38 - Pralinenform

).

37

(2) Allerdings kann dem Verkehr ein einzelnes Gestaltungsmerkmal eines zusammengesetzten Zeichens als Folge der Präsentation und Bewerbung der Marke als besonders herkunftshinweisend erscheinen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 f. - Abschlussstück; 169, 295 Tz. 24 - Goldhase). Davon ist vorliegend das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat angenommen, dass sich die Steigerung der Kennzeichnungskraft aus der umfangreichen Werbung für das sogenannte „Red Tab“ und aus den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen ergibt.

38

Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision jedoch nicht stand.

39

Die vom Berufungsgericht zu einer Verwendung als Werbeartikel in Bezug genommenen Anlagen K 13 bis K 16 zeigen das rote Stofffähnchen gerade nicht in Alleinstellung, sondern nur zusammen mit der Aufschrift „LEVI'S“. Aus ihnen lässt sich daher für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des isolierten Stofffähnchens nichts ableiten. Zur Marktpräsenz der Produktlinie „LEVIS RED“, bei der ein unbeschriftetes rotes Stofffähnchen Verwendung gefunden hat, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Gleiches gilt für Kennzeichnungen des „Red Tab“ in isolierter Form in den „LEVIS“-Abteilungen von Geschäften.

40

Der Verweis des Berufungsgerichts auf die von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen von Mai und Juli 1994 sowie April/Mai 2000 der Anlagen K 18 bis K 20 vermag die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens in der Klagemarke 3 ebenfalls nicht zu rechtfertigen. Die Gutachten aus Mai und Juli 1994 lassen einen sicheren Rückschluss auf den grundsätzlich maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 25.10.2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Tz. 27 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker) im Oktober 2005 - und damit mehr als zehn Jahre nach ihrer Erstellung - nicht zu. Dem Gutachten von Mai 1994 liegt zudem eine Befragung zugrunde, bei der den befragten Personen nicht die Abbildung des „Red Tab“ isoliert, sondern nur zusammen mit der teilweisen Abbildung einer Hosentasche mit der typischen Doppelschwinge vorgelegt worden ist. Aus dem Gutachten von Juli 1994 geht nicht hervor, was den Befragten konkret in der Interviewsituation zur Beurteilung gezeigt worden ist. Auf der Ablichtung des Fotos im Gutachten lassen sich nur eine Frau und ein Mann erkennen, die von hinten abgebildet sind und offensichtlich Jeans tragen. Was die Befragten veranlasst hat, aufgrund der Ausstattung der Jeans auf einen bestimmten Hersteller zu schließen, wird bei der nur schemenhaften Abbildung nicht deutlich.

41

Bei der Verkehrsbefragung aus dem Jahre 2000 ist den Befragten die Abbildung einer Jeans-Tasche, wie sie Gegenstand der Klagemarke 3 ist, mit dem „Red Tab“ ohne Beschriftung vorgelegt worden. Die Interviewten sind sodann gefragt worden (Frage 2): „Wenn Sie einmal davon absehen, dass die Beschriftung entfernt wurde: Kommen solche Jeans von einem bestimmten Hersteller , oder gibt es solche Jeans von verschiedenen Herstellern?“. Den Antworten lässt sich danach nicht entnehmen, in welchem Umfang die Zuordnung zu einem bestimmten Hersteller ausschließlich auf dem roten Stofffähnchen und nicht zumindest auch auf der Ausführung der ebenfalls abgebildeten Tasche (Form, Naht) beruht. Zudem begegnet die Fragestellung wegen ihres suggestiven Charakters durchgreifenden Bedenken. Es fehlen alternative Fragen danach , ob die abgebildete Jeans-Tasche nicht als Hinweis auf irgendein Unternehmen aufgefasst wird oder ob der Befragte hierzu nichts sagen kann.

42

Das Berufungsgericht hat folglich den Gesamteindruck der Klagemarke 3 nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Entsprechendes gilt für den Gesamteindruck der Aufmachung der „COLLOSEUM“-Jeans. Kann nach den bisherigen Feststellungen nicht davon ausgegangen werden, dass das von der Klägerin verwandte rote Stofffähnchen über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, ist auch der Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffene Aufmachung werde ebenfalls von dem roten Stofffähnchen geprägt, die Grundlage entzogen.

43

b) Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die vom Berufungsgericht angenommene Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke 3 und den mit den Klageanträgen zu 1 b und c angegriffenen Aufmachungen der Jeans-Hosen der Marken „S. MALIK“ und „EURGIULIO“. Die fehlerhafte Ermittlung der prägenden Bestandteile der Klagemarke 3 wirkt sich auch auf die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zwischen dieser Klagemarke und den mit den Klageanträgen zu 1 b und c angegriffenen Gestaltungsformen aus.

44

c) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die Beklagte die mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen markenmäßig verwendet. Dem kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen nicht zugestimmt werden.

45

aa) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware oder Dienstleistung eines Unternehmens von denen anderer dient. Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt , in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, also die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 50 f. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).

46

bb) Die Beurteilung, ob die angegriffenen Aufmachungen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet werden, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Revisionsinstanz ist sie nur darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff der markenmäßigen Verwendung zutreffend erfasst, den Prozessstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft , seine Beurteilung frei von Widersprüchen mit den Denkgesetzen und der Lebenserfahrung vorgenommen hat und das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird.

47

Dem Berufungsgericht ist jedoch bei seiner Beurteilung ein Rechtsfehler unterlaufen. Es hat maßgeblich darauf abgestellt, dass die Beklagte die Stofffähnchen nicht anders verwendet als die Klägerin und dass deren Aufmachung eine auffällige Kennzeichnung darstellt. Zwar kann die Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens der Klägerin Auswirkungen darauf haben, ob der Verkehr einer entsprechenden oder ähnlichen Aufmachung einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr begegnet (vgl. BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Die Beklagte verwendet die roten Stofffähnchen jedoch nicht isoliert, sondern zusammen mit den Markennamen ihrer Jeans. Von einer markenmäßigen Verwendung allein der roten Stofffähnchen ohne die jeweiligen Markenwörter kann danach nur ausgegangen werden, wenn diesen Gestaltungsmitteln eine eigenständige, von den anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH GRUR 2005, 427, 429 - Lila-Schokolade). Diese eigenständige Kennzeichnungsfunktion der roten Stofffähnchen hat das Berufungsgericht aufgrund der Signalwirkung des als „Red Tab“ bezeichneten roten Stofffähnchens der Klägerin und damit aufgrund der Kennzeichnungskraft dieses Gestaltungsmittels bejaht. Die Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens isoliert ohne weitere Bestandteile hat das Berufungsgericht jedoch nicht rechtsfehlerfrei bestimmt (dazu II 2 a dd). Demgegenüber kommt es nicht darauf an, dass die jeweiligen roten Stofffähnchen mit den von der Beklagten angebrachten Markenwörtern eine markenmäßige Verwendung darstellen, weil die Klägerin ein Verbot der Verwendung in bestimmter Weise angebrachter roter Stofffähnchen unabhängig von weiteren Wortbestandteilen erstrebt.

48

d) Mit Recht wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht die Einrede mangelnder Benutzung der Klagemarke 3 nach § 25 Abs. 1, § 26 MarkenG als unbegründet erachtet hat. Die bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen diese Annahme nicht zu rechtfertigen.

49

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke 3 werde rechtserhaltend benutzt, wenn die Gesäßtaschen der von der Klägerin produzierten Jeans-Hosen neben dem mit der Aufschrift „LEVI'S“ versehenen „Red Tab“ und der äußeren Taschenform auch die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge )“ aufwiesen. Dem kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht beigetreten werden.

50

bb) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urt. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Beschl. v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 = WRP 2005, 620 - FERROSIL).

51

Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Tz. 13 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night).

52

Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)“ und die Klagemarke 3 ungeachtet ihrer räumlichen Zusammenführung vom Verkehr als eigenständige Zeichen aufgefasst werden. Ist dies der Fall, so ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke 3 auszugehen. Sieht der Verkehr die aus der Klagemarke 3 und der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ zusammengesetzte Kennzeichnung dagegen als einheitliches Zeichen an, wird durch die Hinzufügung des zusätzlichen Zeichenbestandteils der kennzeichnende Charakter der Klagemarke 3 verändert.

53

3. Unterlassungsanspruch aus den Klagemarken 1 und 2

54

Die Angriffe der Revision haben auch Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung nach dem Klageantrag zu 1 aufgrund der Klagemarken 1 und 2 richten. Die Marken zeigen eine Jeans-Tasche in der Farbe Blau mit der durch eine parallele Nahtführung gebildeten sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und einem roten rechteckigen Stofffähnchen an der linken Außennaht, das nicht beschriftet ist.

55

a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken 1 und 2 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV ist nicht frei von Rechtsfehlern.

56

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass das rote Stofffähnchen der Klagemarken eine selbständig kennzeichnende Wirkung innerhalb des Bildzeichens hat und auch nicht so in den Hintergrund tritt, dass es die Eignung verliert, die Erinnerung an die jeweilige Klagemarke wachzurufen. Soweit das Berufungsgericht, das in diesem Zusammenhang auf seine Ausführungen zur Klagemarke 3 verwiesen hat, damit hat zum Ausdruck bringen wollen, auch in den Klagemarken 1 und 2 sei das rote Stofffähnchen prägend, kann diese Annahme keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, dass das rote Stofffähnchen die aus mehreren Bildbestandteilen zusammengesetzten Klagemarken 1 und 2 von Haus aus dominiert oder prägt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des roten Stofffähnchens durch intensive Benutzung, von der das Berufungsgericht auch bei diesen Marken ausgegangen ist, ist nicht rechtsfehlerfrei festgestellt (vgl. II 2 a dd).

57

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarken 1 und 2 würden rechtserhaltend dadurch benutzt, dass die Klägerin Jeans-Hosen vertreibe , die Gesäßtaschen mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und mit dem „Red Tab“ mit und ohne die Aufschrift „LEVI'S“ aufwiesen. Dagegen wendet sich die Revision ebenfalls mit Erfolg.

58

Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Klagemarken 1 und 2 ernsthaft dadurch benutzt hat, dass sie Jeans-Hosen vertrieben hat, die eine Gesäßtasche mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und einem „Red Tab“ ohne Aufschrift aufwiesen. Zu Art, Umfang und Dauer eines entsprechenden Vertriebs derart gestalteter Jeans-Hosen ist nichts festgestellt. Eine Benutzungshandlung ist aber nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's).

59

Soweit das Berufungsgericht für eine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarken 1 und 2 auch einen Vertrieb von Jeans-Hosen herangezogen hat, die Gesäßtaschen mit der sogenannten „Arcuate (Doppelschwinge)“ und dem „Red Tab“ mit der Aufschrift „LEVI'S“ aufweisen, hat es keine Feststellungen dazu getroffen, ob durch die zusätzliche Anbringung der Aufschrift „LEVI'S“ auf den Stofffähnchen der Jeans-Taschen der kennzeichnende Charakter der Marke unverändert bleibt (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

60

Die zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarken 1 und 2 erforderlichen Feststellungen wird das Berufungsgericht - soweit es die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken 1 und 2 und den mit den Klageanträgen zu 1 a bis c angegriffenen Aufmachungen im wiedereröffneten Berufungsrechtszug bejaht - ebenfalls nachzuholen haben.

61

4. Unterlassungsanspruch aus den Klagemarken 4, 5 und 6

62

Das Berufungsgericht hat ebenfalls rechtsfehlerhaft markenrechtliche Unterlassungsansprüche aufgrund der Klagemarken 4, 5 und 6 bejaht (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Art. 98 GMV).

63

Das Berufungsgericht hat angenommen, zwischen den Klagemarken 4, 5 und 6 und den in den Klagenanträgen zu 1 a bis c angeführten Aufmachungen bestehe eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV. Es hat hierzu auf seine Ausführungen zur Klagemarke 3 verwiesen, die revisionsrechtlich keinen Bestand haben. Die Verurteilung aufgrund der Klagemarken 4, 5 und 6 kann daher ebenfalls nicht aufrechterhalten bleiben.

64

5. Unterlassungsanspruch aus der Benutzungsmarke eines „Red Tab“

65

Das Berufungsgericht hat schließlich einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG auch aufgrund einer Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG bejaht. Es hat angenommen, dass sich aus den Umfragen von Mai und Juli 1994 sowie April/Mai 2000 ergibt, dass ein beachtlicher Teil des Publikums das rote Stofffähnchen ohne jedes andere Gestaltungselement an der Gesäßtasche als Kennzeichen der Klägerin erkennt.

66

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand. Die Meinungsumfragen sind aus denselben Gründen, die gegen ihre Eignung sprechen, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des „Red Tab“ in den eingetragenen Klagemarken zu belegen, auch ungeeignet, eine Verkehrsgeltung einer entsprechenden Benutzungsmarke zum maßgeblichen Zeitpunkt - Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz im Oktober 2005 - zu beweisen.

67

6. Da die Verurteilung nach dem Klageantrag zu 1 keinen Bestand hat, ist auch die Verurteilung nach den Annexanträgen zu 3 und 4 aufzuheben.

68

III. Das Berufungsurteil kann danach, soweit die Revision zugelassen worden ist, nicht aufrechterhalten werden (§ 562 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO).

69

Für die neue Verhandlung wird auf Folgendes hingewiesen:

70

Sollte das Berufungsgericht erneut zu dem Ergebnis gelangen, dass das „Red Tab“ aufgrund gesteigerter Kennzeichnungskraft dieses Zeichenbestandteils eine der Klagemarken prägt, wird in Anbetracht der bestehenden Warenidentität eine Verwechslungsgefahr und eine markenmäßige Verwendung der roten Stofffähnchen in den angegriffenen Aufmachungen zu bejahen sein. Die Prägung des Gesamteindrucks der Klagemarken durch das isolierte „Red Tab“ wird eher bei der Klagemarke 6 anzunehmen sein, die diesen Bestandteil - anders als die Klagemarken 3 bis 5 - ohne Schriftzug und - anders als die Klagemarken 1 und 2 - ohne die sogenannte „Arcuate (Doppelschwinge)“ aufweist.

71

Die Beurteilung des Gesamteindrucks der Klagemarken wird das Berufungsgericht , soweit es für die Beurteilung des Rechtsstreits auf sämtliche Klagemarken ankommt, im Hinblick auf die unterschiedliche Gestaltung der eingetragenen Klagemarken 1 und 2, 3, 4 und 5, 6 sowie die in Anspruch genommene Benutzungsmarke jeweils gesondert vorzunehmen haben.

72

Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass keine der Klagemarken durch das isolierte „Red Tab“ allein geprägt wird, sind dadurch nicht zwangsläufig eine Zeichenähnlichkeit und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Vielmehr ist eine einzelfallbezogene Prüfung im Hinblick auf die verschiedenen Kollisionszeichen vorzunehmen (vgl. BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1056 ff. = WRP 2001, 1193 - Tagesreport; Urt. v. 25.10.2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Tz. 32 f. und 35 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker; Fezer, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rdn. 201; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht , § 14 MarkenG Rdn. 366). Allerdings kann eine Übereinstimmung allein in schutzunfähigen Bestandteilen keine Verwechslungsgefahr begründen (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 41-43 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 221).

Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 22.06.2004 - 312 O 482/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 02.02.2006 - 3 U 130/04 -