Bundesgerichtshof Urteil, 02. Juni 2016 - I ZR 75/15

Gründe:

1

I. Für die Markeninhaberin ist die am 15. April 2009 angemeldete WortBild -Marke am 17. September 2009 unter anderem für die Waren Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen , Zeitschriften und Bücher, Fotografien eingetragen worden. Die Eintragung ist am 23. Oktober 2009 veröffentlicht worden.

2

Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus ihrer am 9. Oktober 1993 angemeldeten und am 2. März 1999 für die Waren Papier für Schreib-, Kopier- und Bürozwecke eingetragenen Wortmarke ZOOM Widerspruch erhoben.

3

Die Markeninhaberin hat die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke bis auf die Ware "Papier für Kopierzwecke" erhoben.

4

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die angegriffene Marke für die genannten Waren gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Widerspruch zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 16. September 2013 - 27 W [pat] 76/12, juris).

5

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

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Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei auf Seiten der Widerspruchsmarke ausschließlich die Ware "Papier für Kopierzwecke" zu berück- sichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung nicht bestritten worden sei. Die hinsichtlich der übrigen Waren erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke sei begründet, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für diese Waren nicht glaubhaft gemacht habe. Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen, weil die Ware "Papier für Kopierzwecke" einerseits und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" andererseits einander nicht ähnlich seien. Der Verbraucher nehme nicht an, diese Waren stammten von demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

8

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Das Bundespatentgericht hateine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ohne Rechtsfehler verneint.

9

1. Die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. - Barbara Becker; BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 30 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria; Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 93/12, GRUR 2013, 1150 Rn. 22 = WRP 2013, 1473 - Baumann; Beschluss vom 6. November 2013 - I ZB 63/12, GRUR 2014, 488 Rn. 9 = WRP 2014, 580 - DESPERADOS/DESPERADO ; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips, jeweils mwN).

10

Eine Verwechslungsgefahr ist allerdings ausgeschlossen, wenn die Waren oder Dienstleistungen einander nicht ähnlich sind. Eine absolute Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 29. September 1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922 Rn. 22 - Canon; Urteil vom 7. Mai 2009 - C-398/07 P, GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/ HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH, Urteil vom 30. März 2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Rn. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschluss vom 28. September 2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Rn. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA; Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Rn. 32 = WRP 2008, 1092 - idw; Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 25 = WRP 2009, 616 - METROBUS; Urteil vom 19. April 2012 - I ZR 86/10, GRUR 2012, 1145 Rn. 34 = WRP 2012, 1392 - Pelikan; BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/DESPERADO, mwN).

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2. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass danach keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den hier in Rede stehenden Marken besteht, weil die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigende Ware "Papier für Kopierzwecke" und die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" einander nicht ähnlich sind.

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a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke hat das Bundespatentgericht bei seiner Beurteilung ausschließlich die Ware "Papier für Kopierzwecke" berücksichtigt , deren rechtserhaltende Benutzung die Markeninhaberin nicht bestritten hat. Die hinsichtlich der übrigen Waren von der Markeninhaberin erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs. 1 MarkenG) hat das Bundespatentgericht als begründet erachtet, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für diese Waren nicht glaubhaft gemacht hat. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von den Parteien auch nicht angegriffen.

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b) Das Bundespatentgericht hat seine Annahme, die Ware "Papier für Kopierzwecke" einerseits und die Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" andererseits seien einander nicht ähnlich, wie folgt begründet:

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Das hier angesprochene allgemeine Publikum erwarte nicht, dass ein Hersteller von Kopierpapier auch Printmedien herausgebe. Allein der Umstand, dass es Geschäfte gebe, in denen der Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben könne, begründe keine Ähnlichkeit dieser Waren. Printmedien seien mit Inhalten versehen; Kopierpapier sei dagegen nach seiner Zweckbestimmung unbedruckt und weise allenfalls Farbe, Dekorationselemente oder Wasserzeichen auf. Kopierpapier und Printmedien seien weder miteinander konkurrierende noch einander ergänzende Produkte. Der Verbraucher nehme daher nicht an, diese Waren stammten von demselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

15

aa) Die Feststellung, ob eine Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann, liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden , ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis zudem von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; BGH, GRUR 2008, 714 Rn. 42 - idw; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/ DESPERADO).

16

bb) Das Bundespatentgericht hat seiner Beurteilung zutreffend zugrunde gelegt, dass eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit , ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebsund Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 = GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; EuGH, GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS /DESPERADO).

17

Es hat weiter mit Recht angenommen, dass von einer absoluten Warenunähnlichkeit nur dann ausgegangen werden kann, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Ab- stands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 Rn. 20 - COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 - idw; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERADOS/ DESPERADO).

18

cc) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe sich im angegriffenen Beschluss mit diesen Gesichtspunkten nicht näher befasst und das entsprechende Vorbringen der Widersprechenden nicht hinreichend berücksichtigt. Bei zutreffender Würdigung zeige sich, dass die hier in Rede stehenden Waren zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufwiesen.

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(1) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, für die Ähnlichkeit der Waren "Papier für Kopierzwecke" und "Druckschriften, Druckerzeugnisse" spreche der funktionale Zusammenhang dieser Produkte. Papier sei zwingende Voraussetzung für die Erstellung der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien". Ohne Papier gäbe es keine einzige der genannten Warengruppen. Dabei sei Papier nicht einfach nur ein im Rahmen des Herstellungsprozesses eingesetzter Rohstoff, sondern ein zentraler, im fertigen Produkt erkennbarer und zudem wertbildender Bestandteil , da von der Wahl des Papiers die Qualität des gesamten Druckerzeugnisses abhänge.

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Bei der Beurteilung der Frage der Warenähnlichkeit ist allerdings insbesondere der Verwendungszweck der Waren von Bedeutung; in diesem Zusammenhang kann ihre Eigenart als einander ergänzende Waren eine maßgebliche Rolle spielen (vgl. EuGH, GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH, Urteil vom 16. November 2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN; Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd). Für den Verkehr liegt im Allgemeinen die Annahme nahe, dass sich ein Markeninhaber auch mit der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung funktionell nahestehender Produkte befasst, um seine vorhandenen Erfahrungen, Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen weitergehend nutzen zu können (BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 15 - DESPERADOS /DESPERADO; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 735).

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Die Annahme, zwischen den hier in Rede stehenden Waren bestehe ein solcher funktionaler Zusammenhang, liegt allerdings fern. Die Widerspruchsmarke genießt keinen Schutz für die Ware "Papier" schlechthin; vielmehr kann sie allein Schutz für die Ware "Papier für Kopierzwecke" beanspruchen. Der Verwendungszweck der Ware "Papier für Kopierzwecke" ist im Unterschied zum Verwendungszweck der Ware "Papier" von vornherein beschränkt. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass ein Hersteller von Printmedien für die Herstellung seiner Druckschriften und Druckerzeugnisse und insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern in der Regel Kopierpapier verwendet. Die Rechtsbeschwerde hat nicht geltend gemacht, das Bundespatentgericht habe entsprechenden Vortrag der Widersprechenden übergangen. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass Kopierpapier - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - regelmäßig für die Produktion von Printmedien verwendet wird und einen erkennbaren und wertbildenden Bestandteil der produzierten Printmedien bildet.

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(2) Die Rechtsbeschwerde macht weiter vergeblich geltend, die einander gegenüberstehenden Waren ergänzten sich auch insoweit, als das von der Widerspruchsmarke beanspruchte "Papier für Kopierzwecke" dazu eingesetzt werden könne, die von der angegriffenen Marke beanspruchten "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" ganz oder teilweise zu vervielfältigen.

23

Daraus ergibt sich kein rechtserheblicher Berührungspunkt dieser Waren. Derartige Vervielfältigungen werden nicht vom Hersteller der Printmedien, sondern in aller Regel von deren Erwerbern oder Nutzern angefertigt. Der Umstand , dass Printmedien auf Kopierpapier vervielfältigt werden können, ist daher nicht geeignet, die Vorstellung hervorzurufen, beide Waren stammten aus demselben Unternehmen oder zwischen dem Hersteller eines Printmediums und dem Produzenten von Kopierpapier bestünden wirtschaftliche Verbindungen.

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(3) Die Rechtsbeschwerde macht ferner ohne Erfolg geltend, ein funktioneller Zusammenhang der Vergleichswaren ergebe sich auch daraus, dass nach der Einführung des Digitaldrucks praktisch jedermann mit Hilfe eines Computers, eines Druckers und von Kopierpapier dazu in der Lage sei, Druckschriften oder Druckerzeugnisse herzustellen, die von in einem Druckbetrieb gefertigten Druckschriften oder Druckerzeugnissen kaum zu unterscheiden seien ; wer Druckschriften und Druckerzeugnisse in einem Umfang herstellen und vertreiben wolle, der die Beauftragung einer Druckerei nicht rechtfertige, werde für ihre Herstellung folglich Kopierpapier verwenden.

25

Auch in einem solchen Fall wird der angesprochene Verkehr nicht annehmen , der Hersteller der Druckschrift oder des Druckerzeugnisses sei auch der Hersteller des Kopierpapiers. Der von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang herangezogene Beschluss des Bundespatentgerichts vom 4. April 2007 (29 W [pat] 98/06, juris) vermag ihre Auffassung nicht zu stützen. Diesem Beschluss lag eine andere Fallgestaltung zugrunde, bei der die Ware "Druckereierzeugnisse" den Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien" gegenüberstand (vgl. BPatG, Beschluss vom 4. April 2007 - 29 W [pat] 98/06, juris Rn. 23).

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(4) Die Rechtsbeschwerde rügt weiterhin im Ergebnis ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe sich dadurch, dass es dem Vertrieb von "Papier zu Kopierzwecken" und "Printmedien, nämlich Druckschriften, Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, Fotografien" in denselben Verkaufsstätten jede Bedeutung abgesprochen habe, über den Grundsatz hinweggesetzt , dass Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Vertriebswege bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit zu berücksichtigen seien.

27

Richtig ist allerdings, dass die Vertriebswege der jeweiligen Waren sowohl nach der Begründung des Regierungsentwurfs zum Markenrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 12/6581, S. 72) als auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit, GRUR 2008, 714 Rn. 32 - idw) bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit zu berücksichtigen sind. Allerdings kommt den Verhältnissen beim Vertrieb der Waren häufig nur ein geringeres Gewicht zu (vgl. BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 16 - DESPERADOS/DESPERADO; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rn. 742 und 744 mwN).

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Das Bundespatentgericht hat berücksichtigt, dass es Geschäfte gibt, in denen Verbraucher sowohl Printmedien als auch Kopierpapier erwerben können. Es hat aber ohne Rechtsfehler angenommen, dass dieser Umstand keine Ähnlichkeit dieser Waren begründet. Der angesprochene Verkehr wird daraus, dass in einer Verkaufsstelle wie etwa einem Schreibwarengeschäft sowohl Zeitschriften , Zeitungen oder Bücher als auch Kopierpapier erworben werden können , erfahrungsgemäß nicht auf eine mögliche Herkunft der unterschiedlichen Waren aus demselben Betrieb oder von miteinander verbundenen Herstellern schließen.

29

(5) Die Rechtsbeschwerde macht schließlich ohne Erfolg geltend, der Umstand, dass die Parteien eines anderen Verfahrens vor dem Bundespatentgericht die Identität oder Ähnlichkeit der auch im vorliegenden Verfahren in Rede stehenden Waren unstreitig gestellt hätten, könne als Indiz für eine Ähnlichkeit dieser Waren herangezogen werden.

30

Dass die Parteien eines Verfahrens die Identität oder Ähnlichkeit von Waren unstreitig gestellt haben, lässt nicht darauf schließen, dass diese Waren tatsächlich miteinander identisch oder einander ähnlich sind. Im Übrigen ging es in dem von der Rechtsbeschwerde genannten Verfahren vor dem Bundespatentgericht (Beschluss vom 7. April 2008 - 29 W [pat] 147/05) nicht um dieselben Waren wie in der vorliegenden Sache. In jenem Verfahren wurde vielmehr aufgrund eines unter anderem auf die Waren "Papier und Pappe (Karton); […] Schreibwaren, Büroartikel […]" gestützten Widerspruchs eine Marke unter anderem für die Waren "Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materia- lien, […]; Druckereierzeugnisse; […] Schreibwaren; [...]" gelöscht (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. April 2008 - 29 W [pat] 147/05, juris Rn. 34). Die hier in Rede stehenden Waren "Printmedien" oder "Papier zu Kopierzwecken" waren dagegen nicht Gegenstand jenes Verfahrens.

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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Büscher Schaffert Kirchhoff
Koch Schwonke
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 16.09.2013 - 27 W (pat) 76/12 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch, Dr. Löffler und Feddersen

beschlossen:

Gründe:

1

I. Für die Markeninhaberin ist die Wort-Bild-Marke Nr. 30 2011 047 087 am 25. November 2011 in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden: Klasse 16: Briefpapier; Holzpappe [Papier- und Schreibwaren]; Hüllen[Papierund Schreibwaren], Papier- und Schreibwaren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Plakate aus Papier und Pappe; Schülerbedarf [Papier- und Schreibwaren]; Verpackungspapier ; Schachteln aus Pappe oder aus Papier; Klasse 35: Marketing, Werbung, Geschäftsführung; Geschäftsführung von Hotels im Auftrag Dritter; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Personalmanagementberatung ; Unternehmensberatung; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; organisatorische Beratung, Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Klasse 38: Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Bereitstellung von Internet -Chatrooms; elektronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internetforen; Klasse 41: Aus- und FortbiIdungs- sowie Erziehungsberatung; Fernunterricht; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Coaching; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Training; Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; pädagogische Beratung.

2

Der Widersprechende hat Widerspruch aus der am 29. September 2008 eingetragenen Wortmarke 30 2008 041 940 BSA erhoben, die für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt ist: Klasse 9: Magnetische, optische und digitale Aufzeichnungsträger wie Disketten , Magnetbänder, optische Platten, CD-ROMs, CD-I und DVD; Taschenrechner ; Computermäuse; Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Bücher, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Druckschriften; Schreibwaren; Schreibgeräte, Bleistifte , Farbstifte, Radiergummis, Bleistiftspitzer, Kugelschreiber, Lineale, Schreibzeugköcher, Schreibmappen, Schreibhefte, Schreibetuis, Schreibunterlagen ; Papiertaschentücher, Wimpel, Fahnen aus Papier; Klasse 35: Veranstaltung von Messen; Klasse 38: Online-Dienstleistungen, nämlich Übermittlung von Inhalten aus Büchern , Druckereierzeugnissen und Druckschriften auf Abruf; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten, Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern; Informationsdienste über Internet, nämlich Übermittlung von Nachrichten , Berichten, Daten, Bildern und Dokumenten, Bereitstellen von Internetzugängen , Übertragung von Bildschirmpräsentationen mittels Computer und Fernsehen; Ausstrahlung von Fernsehbeiträgen, sowohl analog als auch digital; Ausstrahlung von Fernseh-, Kabel- und Rundfunksendungen, insbesondere Hörspiele; Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Fortbildung, Unterricht, Fahrunterricht, Verkehrsunterricht , Seminare, Verkehrserziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung ), auch sportlicher Art; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Film-, Ton-, Video-Film- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen , Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen zu Werbezwecken), Büchern, Zeitungen und Zeitschriften.

3

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Beschwerde des Widersprechenden hat das Bundespatentgericht (Beschluss vom 28. Februar 2014 - 27 W (pat) 554/13, juris) die angegriffene Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie für die in Klasse 35 eingetragenen Dienstleistungen "Marketing, Werbung, Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke" gelöscht. Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

4

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe im Umfang der angeordneten Löschung Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

5

Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die für die angegriffene Marke geschützten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie die näher bezeichneten Dienstleistungen der Klasse 35 seien mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen hochgradig ähnlich oder identisch. Es bestehe eine überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Die Abkürzung "DSA" sei für den Gesamteindruck des Zeichens hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistungen prägend, weil die Abkürzung durch ihre Exponierung, Größe und Schriftgestaltung dem Publikum als das dominierende Element nahegebracht werde. Dies gelte sowohl für die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41, für die die Wortfolge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" und die Abkürzung "DSA" beschreibend und daher schutzunfähig seien, als auch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35, für die die Wortbestandteile kennzeichnungskräftig seien. Die angegriffene Marke werde der angesprochene Verkehr, der dem Bildungssektor zuzuordnen sei, nicht vollständig benennen, sondern auf "DSA" verkürzen. Für den Zeichenvergleich seien daher die Buchstabenfolgen "DSA" und "BSA" gegenüberzustellen. Beide Zeichen hätten vom Klangbild eher schwächere und überdies als Dental- und Labiallaut nicht leicht unterscheidbare Anlaute. Dass "D" und "B" aufgrund ihrer Stellung am Wortanfang vergleichsweise klar gesprochen würden, stehe deshalb der Annahme der klanglichen Ähnlichkeit nicht entgegen. Der Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke wirke der Verwechslungsgefahr nicht entgegen, weil er dem Publikum allenfalls nach zusätzlichen Überlegungen gegenwärtig sei.

6

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist nicht begründet. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angenommen.

7

1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 24. Juni 2010 - C-51/09, Slg. 2010, I-5805 = GRUR 2010, 933 Rn. 32 f. - Barbara Becker; BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips; Beschluss vom 3. Juli 2014 - I ZB 77/13, GRUR 2015, 176 Rn. 9 = WRP 2015, 193 - ZOOM/ZOOM, jeweils mwN).

8

2. Die Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind nicht zu beanstanden; sie werden von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen. Somit ist von hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 38 und 41 sowie der Dienstleistungen der Klasse 35 "Marketing, Werbung, Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke" mit den entsprechenden Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auszugehen.

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3. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellung des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

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a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 18 - REAL-Chips; BGH, Beschluss vom 2. April 2015 - I ZB 2/14, GRUR 2015, 1127 Rn. 10 = WRP 2015, 1358 - ISET/ISETsolar). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juni 2000 - I ZB 12/98, GRUR 2000, 1031, 1032 = WRP 2000, 1155 - Carl Link; Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 12 = WRP 2012, 83 - Maalox/MeloxGRY ). Dementsprechend hat der Senat angenommen, dass Buchstabenfolgen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus verfügen, wenn Anzeichen für eine abweichende Beurteilung auf dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungssektor fehlen (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2011 - I ZR 10/09, GRUR 2011, 831 Rn. 18 = WRP 2011, 1174 - BCC; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 27 = WRP 2012, 1234 - Bogner B/Barbie B jeweils mwN).

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b) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, wegen fehlender Anhaltspunkte für einen sachbezogenen oder sonst die Kennzeichnungskraft schwächenden Bedeutungsgehalt ergebe sich eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, steht mit den vorgenannten Grundsätzen in Einklang. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich , weil der Verkehr im hier betroffenen Bildungsbereich nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombinationen eine größere Aufmerksamkeit widme. Im Rahmen der Bestimmung der originären Kennzeichnungskraft ist regelmäßig nicht zwischen aussprechbaren und nicht aussprechbaren Buchstabenfolgen zu differenzieren. Die Frage der Aussprechbarkeit ist ohne Einfluss auf die Eignung einer nicht beschreibenden Buchstabenfolge, herkunftshinweisend zu wirken (vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 = WRP 2002, 705 - IMS; Beschluss vom 8. Mai 2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 f. = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht , 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 258). Anders als die Rechtsbeschwerde meint, folgt aus einer weit verbreiteten Verwendung abgekürzter Bezeichnungen von Einrichtungen im Bildungsbereich keine Kennzeichnungsschwäche von Buchstabenfolgen (vgl. BGH, GRUR 2002, 1067, 1068 - DKV/OKV).

12

4. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die zu vergleichenden Zeichen seien überdurchschnittlich klanglich ähnlich, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

13

a) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Besteht Ähnlichkeit zwischen jeweils prägenden Bestandteilen, so ist eine Zeichenähnlichkeit gegeben (EuGH, Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 35 - Limoncello/LIMONCHELO; BGH, Urteil vom 3. April 2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Rn. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark; BGH, GRUR 2014, 382 Rn. 14 und 25 - REAL-Chips). Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Bestandteile des Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen. Weil sich der Verkehr gerade an den unterscheidungskräftigen Bestandteilen eines Zeichens orientiert, ist für die Prüfung des prägenden Charakters die Kennzeichnungskraft der Zeichenbestandteile zu untersuchen (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2006 - I ZR 37/04, BGHZ 169, 295 Rn. 24 - Goldhase I; Urteil vom 25. Oktober 2007 - I ZR 18/05, GRUR 2008, 505 Rn. 32 = WRP 2008, 797 - TUC-Salzcracker). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist sie nur eingeschränkt darauf zu überprüfen, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssätze und Denkgesetze verstößt und der Vortrag der Parteien berücksichtigt worden ist (BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 55/10, GRUR 2012, 635 Rn. 23 = WRP 2012, 712 - METRO/ ROLLER’s Metro mwN).

14

b) Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der vorliegend betroffenen Zeichen ist dem Bundespatentgericht kein Rechtsfehler unterlaufen. Zu Recht hat es angenommen, bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sei der Widerspruchsmarke "BSA" der Bestandteil "DSA" der angegriffenen Marke gegenüberzustellen , weil dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt.

15

aa) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Wortbestandteil der angegriffenen Marke "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" die Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 beschreibt und deshalb schutzunfähig ist, weil er auf Dienstleistungen einer deutschen akademischen Einrichtung mit Bildungsangeboten der Fachrichtung Sportmanagement hinweist. Das Bundespatentgericht ist weiter zutreffend davon ausgegangen, dass die in der angegriffenen Marke enthaltene Abkürzung "DSA" ebenfalls beschreibend ist, weil sie sich für das angesprochene Publikum erkennbar in den Anfangsbuchstaben der beschreibenden Wortfolge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" erschöpft (vgl. EuGH, Urteil vom 15. März 2012 - C-90/11 und C-91/11, GRUR 2012, 616 - Strigl & Securvita/Öko-Invest [Multi Markets Fund MMF; NAI - Der Natur-Aktien-Index]). Nicht zu beanstanden ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass die in der angegriffenen Marke enthaltene Wortfolge und die Buchstabenfolge bezogen auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35 keinen beschreibenden Gehalt aufweisen.

16

bb) Soweit das Bundespatentgericht eine Prägung der angegriffenen Marke angenommen hat, weil der Verkehr die Marke bei mündlicher Wiedergabe auf die Buchstabenfolge verkürze, unterliegt dies allerdings rechtlichen Bedenken. Der sachliche Bezug zwischen Buchstabenfolge und Wortbestandteilen , der darin liegt, dass die Buchstabenfolge "DSA" die Abkürzung der Wortbestandteile "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" darstellt, spricht gegen eine verkürzende Wahrnehmung des Verkehrs. Angesichts der leichten Erfassbarkeit dieser Wortfolge ist nicht davon auszugehen, dass der Verkehr aufgrund von Schwierigkeiten bei der Einprägung der Wortbestandteile dazu neigt, die Wortfolge in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen. Ebensowenig bestehen Anhaltspunkte dafür, der Verkehr werde die angegriffene Marke auf die Buchstabenfolge verkürzen, weil ihm die Abkürzung allgemein geläufig ist (vgl. BGH, GRUR 2002, 626, 628 - IMS; BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 37 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft).

17

cc) Das Bundespatentgericht hat aber zu Recht deshalb eine Prägung der angegriffenen Marke durch die Buchstabenfolge "DSA" angenommen, weil sie der Verkehr aufgrund der graphischen Hervorhebung durch Größe und Schriftgestaltung innerhalb des Gesamtzeichens als das dominierende Element wahrnimmt.

18

(1) Allerdings ist es grundsätzlich ausgeschlossen, allein aus der Übereinstimmung in einem schutzunfähigen Bestandteil eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit anzunehmen (vgl. BGH, Beschluss vom 25. Oktober 1995 - I ZB 33/93, BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; Versäumnisurteil vom 6. Dezember 2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dieser Grundsatz, der auf der Erwägung beruht, dass einer Klage- oder Widerspruchsmarke allein aus schutzunfähigen Bestandteilen kein Schutz erwachsen darf (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 181, 383; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 440), ist aber nicht ohne weiteres und einschränkungslos auf die Fallkonstellation übertragbar, in der der potentiell kollisionsbegründende schutzunfähige Bestandteil in der angegriffenen Marke enthalten ist und diese keine weiteren unterscheidungskräftigen Bestandteile aufweist. In dieser Konstellation droht nicht die Gefahr, einer Klage- oder Widerspruchsmarke aufgrund schutzunfähiger Bestandteile einen ungerechtfertigten Schutzumfang zuzubilligen. Ist der schutzunfähige Bestandteil nicht in der Klage- oder Widerspruchsmarke, sondern ausschließlich im angegriffenen Zeichen enthalten, kann die uneingeschränkte Anwendung des Grundsatzes, dass eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen keine Verwechslungsgefahr begründen kann, zu einer unangebrachten Privilegierung der jüngeren Marke führen, in die ein schutzunfähiger Bestandteil aufgenommen worden ist (vgl. Hacker, Festschrift Bornkamm [2014], S. 575, 584; ders. in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rn. 344).

19

In der Entscheidung "Fläminger" hat der Bundesgerichtshof die Verwendung einer schutzunfähigen Angabe im angegriffenen Zeichen als prägend und daher kollisionsbegründend anerkannt, weil die geographische Angabe "Fläminger" von rechtlich beachtlichen Teilen der angesprochenen Verkehrskreise als Warenkennzeichnung und nicht lediglich als beschreibend aufgefasst wurde (BGH, Beschluss vom 28. Mai 1998 - I ZB 33/95, BGHZ 139, 59, 65 f. - Fläminger). Darüber hinaus ist es aber auch gerechtfertigt, die prägende und damit kollisionsbegründende Wirkung eines schutzunfähigen Bestandteils einer angegriffenen Wort-Bild-Marke anzunehmen, wenn dieser Bestandteil zwar vom Verkehr als beschreibend erkannt, aufgrund der besonderen graphischen Gestaltung jedoch als das dominierende Element wahrgenommen wird und weitere schutzfähige Bestandteile in dem angegriffenen Zeichen nicht vorhanden sind (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2008 - 25 W (pat) 78/05, juris Rn. 30 f.).

20

(2) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dass die - für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise beschreibende (dazu vorstehend II 4 b aa) - Buchstabenfolge "DSA" aufgrund ihrer hervorgehobenen graphischen Anordnung für das Gesamtzeichen prägend ist, hält danach der rechtlichen Nachprüfung stand. Der Bestandteil "DSA" wird dem angesprochenen Verkehr durch seine Größe und Schriftgestaltung als das dominierende Element der angegriffenen Marke nahegebracht.

21

(3) Soweit das Bundespatentgericht einen beschreibenden Bezug der angegriffenen Marke zu den Waren der Klasse 16 und den Dienstleistungen der Klasse 35 verneint hat, ist seine Annahme, die Widerspruchsmarke werde durch die Buchstabenfolge "DSA" geprägt, aus Rechtsgründen ebenfalls nicht zu beanstanden. Das angesprochene Publikum erkennt auch in diesem Fall, dass die Buchstabenfolge "DSA" aus den Anfangsbuchstaben der Wortfolge "DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE" abgeleitet ist. Im Hinblick auf die optische Hervorhebung des Akronyms wird es in "DSA" auch in diesem Fall den prägenden Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens sehen.

22

c) Die Annahme des Bundespatentgerichts, die sich gegenüberstehenden Zeichen "DSA" und "BSA" seien im Klang überdurchschnittlich ähnlich, weil sie über im Klangbild eher schwächere und überdies nicht leicht unterscheidbare Anlaute verfügten, ist ebenfalls frei von Rechtsfehlern.

23

5. Die vom Bundespatentgericht abschließend vorgenommene Gesamtbetrachtung , die bei hoher Ähnlichkeit oder Identität der betroffenen Waren und Dienstleistungen, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und überdurchschnittlicher klanglicher Zeichenähnlichkeit zur Annahme von Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG geführt hat, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand.

24

IV. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Büscher Kirchhoff Koch
Löffler Feddersen
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.02.2014 - 27 W (pat) 554/13 -

Tatbestand:

Die Klägerin, die Deutsche Telekom AG, ist das größte deutsche Unternehmen im Telekommunikationsbereich. Sie ist seit Anfang 1995 im Handelsregister eingetragen und bietet seitdem Telekommunikationsdienstleistungen und -waren an.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 15. September 1990 angemeldeten unter anderem für "Sprachkommunikation zwischen den im Telefondienst betriebenen Endstellen untereinander und von und zu öffentlichen Telefonstellen (Telefondienst)" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 11 90 171

der unter anderem für "Telekommunikation" mit Priorität vom 20. Februar 1996 eingetragenen Marke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" sowie der am 29. März 1996 angemeldeten, eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 396 15 506

Die Beklagte bietet unter ihrer Firma "01051 Telecom GmbH" seit 1998 Telekommunikationsdienstleistungen an. Zur Nutzung des Angebots muß der Kunde die Netzvorwahl "01051" der Beklagten vor jedem Telefongespräch wählen (sogenanntes Call-by-Call-Verfahren).
Die Klägerin hat geltend gemacht, ihr Unternehmenskennzeichen, ihre eingetragenen Marken und eine nach ihrer Behauptung infolge Benutzung für Telekommunikationsdienstleistungen kraft Verkehrsgeltung entstandene Marke "Telekom" würden durch die Firmenbezeichnung der Beklagten verletzt.
Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, im geschäftlichen Verkehr beim Angebot von Telekommunikationsdienstleistungen unter der Firma "01051 Telecom" aufzutreten, und auf Löschung des Firmenbestandteils "Telecom" in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben.
Gegen diese Entscheidung wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat zeichen- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche verneint und hierzu ausgeführt:
Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen den konkurrierenden Unternehmenskennzeichen bestehe nicht. Der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin besitze als Firmenschlagwort Kennzeichnungskraft. Von Haus aus sei "Telekom" als Unternehmensbezeichnung allerdings nicht unterscheidungskräftig, weil es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation" handele. Nach dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. habe das Firmenschlagwort "Telekom" im April 1997 Verkehrsgeltung erlangt. 60 % der be-
fragten Personen hätten "Telekom" als Unternehmensbezeichnung der Klägerin zugeordnet. Dies reiche zur Erlangung normaler Kennzeichnungskraft aus. Dagegen könne dem Firmenschlagwort unter Berücksichtigung des bestehenden Freihaltebedürfnisses keine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden.
In der Firmierung "01051 Telecom" der Beklagten seien weder der Wortbestandteil noch die Zahlenfolge allein prägend. Dem Firmenschlagwort "Telekom" der Klägerin sei bei der Verwechslungsprüfung mithin die Gesamtbezeichnung "01051 Telecom" der Beklagten gegenüberzustellen. Danach sei von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen. In der angegriffenen Bezeichnung werde das Firmenschlagwort der Klägerin in nahezu identischer Schreibweise übernommen. Trotz bestehender Branchenidentität sei bei normaler Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr wegen der in der Firmierung der Beklagten enthaltenen, normal kennzeichnungskräftigen Zahlenfolge zu verneinen. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne scheide aus. Eine Reihe von Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche in Deutschland führten den Bestandteil "Telecom". Es sei deshalb nicht ernstlich zu besorgen, daß der Verkehr allein wegen des Wortbestandteils in der Firmierung der Beklagten wirtschaftliche Verbindungen mit der Klägerin vermute.
Aus ihren Marken könne die Klägerin ebenfalls keine Unterlassungsansprüche nach § 4 Nr. 1 und Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegen die Beklagte ableiten. Die Zahlenfolge "01051" führe die Unternehmensbezeichnung der Beklagten aus dem Schutzbereich der Marken heraus. Dies gelte auch für
die nach Behauptung der Klägerin kraft Benutzung bestehende Marke "Telekom".
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
1. Zu Recht hat das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG verneint.

a) Das Berufungsgericht hat die Bezeichnung "Telekom" in der Firma der Klägerin nicht als originär schutzfähig angesehen, sondern ist davon ausgegangen , daß dieser Bestandteil der Firma die erforderliche Unterscheidungskraft erst durch Verkehrsgeltung erlangt hat. Die dagegen gerichtete Revision bleibt ohne Erfolg.
aa) Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. von § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie Verkehrsgeltung erlangt hat (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.).
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, bei der Bezeichnung "Tele- kom" handele es sich um eine verständliche Abkürzung der Gattungsbezeichnung "Telekommunikation", die die Fernübermittlung und den Austausch von Informationen mit Hilfe der Nachrichtentechnik und die Kommunikation mit Hilfe elektronischer Medien bezeichne. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Bei der Bezeichnung "Telekom" handelt es sich um eine naheliegende und dem Verkehr geläufige Abkürzung des Begriffs "Telekommunikation". Die Abkürzung ist für den Telekommunikationsbereich, auf dem die Klägerin tätig ist, rein beschreibend und daher von Hause aus ohne jede namensmäßige Unterscheidungskraft (vgl. auch für "Telecom": OLG München K & R 1998, 169, 170; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 5 Rdn. 47; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rdn. 57). Mit ihrer gegenteiligen Beurteilung begibt sich die Revision auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.
Das Berufungsgericht hatte auch keine Veranlassung, auf den Vortrag der Klägerin nach Schluß der mündlichen Verhandlung, das Deutsche Patentund Markenamt habe die am 9. Juni 2000 angemeldete Wortmarke Nr. 300 43 798 "Telekom" ohne Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Telekommunikation" eingetragen, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. Die Frage, ob "Telekom" originär kennzeichnungskräftig ist, war zwischen den Parteien in beiden Tatsacheninstanzen umstritten. Schon das Landgericht hatte die Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils nur über eine Verkehrsgeltung auf der Grundlage der von der Klägerin im April 1997 durchgeführten Verkehrsbefragung bejaht. Da die Markeneintragung vom 1. September 2000 bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem Beru-
fungsgericht erfolgt war, hätte die Klägerin auch ohne ausdrücklichen Hinweis des Berufungsgerichts zu der Eintragung der Marke vor Schluß der mündlichen Verhandlung am 19. Dezember 2000 in der Berufungsinstanz vortragen müssen.
Zu Gunsten der Klägerin ist im Revisionsverfahren allerdings davon auszugehen , daß "Telekom" aufgrund Verkehrsgeltung den erforderlichen kennzeichenrechtlichen Schutz erlangt hat. Auf die Gegenrüge der Revisionserwiderung , mit der sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht seiner Beurteilung zur Verkehrsgeltung von "Telekom" die Ausführungen in dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. zugrunde gelegt hat, kommt es mangels Verwechslungsgefahr nicht an (vgl. nachstehend Abschn. II 1b).

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen verneint, weil trotz Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft die nur geringe Zeichenähnlichkeit aus dem Schutzbereich des Klagezeichens "Telekom" herausführt.
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG, die unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und der Nähe der Unternehmensbereiche (vgl. BGH GRUR 2002, 898 - defacto, m.w.N.). Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

aa) Das Berufungsgericht hat auch zu Recht angenommen, daß die Tätigkeitsbereiche der Parteien bezogen auf die Vermittlung von Sprachdiensten übereinstimmen und deshalb von Branchenidentität auszugehen ist.
bb) Die Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" hat das Berufungsgericht als durchschnittlich angesehen. Das ist mit Blick auf die von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils "Telekom" der Klägerin, der erst durch intensiven Gebrauch Verkehrsgeltung und damit Unterscheidungskraft erlangt haben kann, frei von Rechtsfehlern.
Zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft macht die Revision ohne Erfolg geltend, aus dem von der Klägerin vorgelegten Privatgutachten von B. ergebe sich eine Verkehrsbekanntheit der Kennzeichnung "Telekom" von 75 %. Die Zuordnung der Bezeichnung "Telekom" zur Klägerin nehmen nach dem Gutachten allerdings nur 60 % der befragten Verkehrskreise vor (Frage Nr. 5). Entgegen dem von der Revision eingenommenen Standpunkt kommt es nicht auf die 75 % der Bevölkerung an, die "Telekom" einem bestimmten Unternehmen auf dem Gebiet der Telekommunikation zuordnen. Denn damit sind auch die Kreise des Verkehrs erfaßt, die "Telekom" nicht als Hinweis auf die Klägerin, sondern auf andere Unternehmen auffassen.
Das Berufungsgericht war auch nicht gehalten, das von der Klägerin angebotene Sachverständigengutachten zur Verkehrsbekanntheit von "Telekom" einzuholen. Das Berufungsgericht bezog sich auf die Bekanntheit dieser Bezeichnung , wie sich aus dem Privatgutachten des Meinungsforschungsinstituts
B. ergab. Der Bekanntheitsgrad bei den allgemeinen Verkehrskreisen lag danach bei 60 %. Einen höheren Bekanntheitsgrad hat die Klägerin nicht konkret dargelegt.
Verfügt der Bestandteil "Telekom" in der Firma der Klägerin über den vom Berufungsgericht angenommenen Bekanntheitsgrad von 60 %, ist nicht von einer gesteigerten, sondern von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. zu Marken, die aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind: BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1043 = WRP 2003, 1431 - Kinder, m.w.N.). Die Annahme gesteigerter Kennzeichnungskraft wäre nur bei originärer Unterscheidungskraft des Klagezeichens gerechtfertigt, die das Berufungsgericht zutreffend verneint hat (vgl. Abschnitt II 1a).
cc) Die Ähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen hat das Berufungsgericht als gering angesehen. Es ist davon ausgegangen, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung durch die Bestandteile "01051" und "Telecom" gleichermaßen geprägt wird.
Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt hat, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend berücksichtigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud).
Die Tatsache, daß der Firmenbestandteil "01051" der Netzkennzahl der Beklagten entspricht, steht aus Rechtsgründen der Annahme nicht entgegen, die Zahlenfolge sei neben der beschreibenden Angabe "Telecom" gleichgewichtiger Bestandteil des angegriffenen Unternehmenskennzeichens. Soweit die Revision meint, der Verkehr erkenne die Zahlenfolge als Netzkennzahl der Beklagten und sehe darin keinen namensmäßigen Hinweis auf die Beklagte, berücksichtigt sie nicht ausreichend, daß gerade bei Kenntnis der Netzkennzahlen der Verkehr die Beklagte auch über die Zahlenfolge identifiziert.
Bei normaler Kennzeichnungskraft des Firmenschlagworts "Telekom" der Klägerin ist die Annahme einer nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen, von der das Berufungsgericht ersichtlich ausgegangen ist, nicht zu beanstanden.
Auf dieser Grundlage erweist es sich als rechtsfehlerfrei, daß das Berufungsgericht trotz bestehender Branchenidentität bei normaler Kennzeichnungskraft des Klagezeichens eine Verwechslungsgefahr verneint hat.
2. Den auf die Marken der Klägerin gestützten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG hat das Berufungsgericht für unbegründet erachtet. Dies erweist sich ebenfalls als zutreffend.

a) Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen ist, besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, WRP 2004, 355, 356 - MIDAS/medAS; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, WRP 2004, 353, 354 - DONLINE).

b) Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist die Annahme des Berufungsgerichts , der Bestandteil "01051" im Unternehmenskennzeichen der Beklagten führe aus dem Schutzbereich der Wort-/Bildmarken Nr. 11 90 171 "Telekom Deutsche Bundespost" und Nr. 396 15 506 "Telekom mit digits", der Wortmarke Nr. 396 07 816.8 "Deutsche Telekom" und der von der Klägerin geltend gemachten Benutzungsmarke "Telekom" heraus. Auch bei Dienstleistungsidentität und - unterstellter - überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marken ist die Zeichenähnlichkeit zwischen den Wort-/Bildmarken sowie der Wortmarke "Deutsche Telekom", die durch beide Wörter gleichermaßen geprägt wird, und dem Zeichen der Beklagten "01051 Telecom" zu gering, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen.
Eine Verwechslungsgefahr gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen einer Benutzungsmarke "Telekom" der Klägerin nach § 4 Nr. 2 MarkenG (vgl. Abschnitt II 1a bb) und dem Kollisionszeichen der Beklagten hat das Berufungsgericht ebenfalls zu Recht verneint. Der Benutzungsmarke "Telekom" fehlt für "Telekommunikationsdienstleistungen" jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Da die Marke die ihr von Hause aus fehlende
Unterscheidungskraft nur durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden haben kann, kommt ihr im Streitfall nach den insoweit entsprechend geltenden Ausführungen zum Firmenbestandteil "Telekom" der Klägerin ebenfalls nur normale Kennzeichnungskraft zu (vgl. Abschnitt II 1b bb). Bei normaler Kennzeichnungskraft scheidet eine Verwechslungsgefahr wegen der nur geringen Zeichenähnlichkeit zwischen "Telekom" einerseits und "01051 Telecom" andererseits aus.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Herr Prof. Starck befindet sich im Ruhestand. Ullmann Pokrant Büscher

Tatbestand:

1

Die Kläger sind Inhaber der mit Priorität vom 26. August 2002 für "Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikation; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware" eingetragenen Wortmarke Nr. 30242431.8 air-dsl. Die e -net GmbH, die die Dienstleistungen eines Internet-ServiceProviders erbringt, hat eine Lizenz an der Marke erworben und kennzeichnet damit eine von ihr angebotene besonders schnelle Internetverbindung per Funk.

2

Die Beklagte ist ebenfalls als Internet-Service-Provider tätig. Für sie sind seit dem Jahr 1998 die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de bei der DENIC registriert. Unter diesen Domainnamen betrieb sie das aus dem Klageantrag ersichtliche Informations- und Shop-Portal, das sich auch zu Internetzugängen über DSL verhielt.

3

Die Beklagte ist Inhaberin der nachfolgenden farbigen Wort-/Bildmarke Nr. 30110464.6, bei der die Zunge des skizzierten Gesichts rot gestaltet ist:

4

Die Marke ist mit Priorität vom 16. Februar 2001 unter anderem eingetragen für E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften über Onlineshops; Vermittlung von Wirtschaftskontakten im Internet ; Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet, Bereitstellung von Internetportalen für Dritte; Betrieb von Chatlines und Foren; Dienstleistungen eines E-Mail-Dienstes; Dienstleistungen eines Onlineanbieters, nämlich Einrichtung von Diskussionsforen; Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen und Unterhaltungsprogrammen im Internet; Onlinedienste , nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Bild- und Tonkommunikation im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich mittels multimedialer Computersysteme; Betrieb einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Aktualisierung, Weiterleiten von Daten aller Art für Dritte; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Dienstleistungen einer Multimedia-Datenbank , nämlich Sammeln, Speichern und zur Verfügung stellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und/oder Videoinformationen; Vergabe und Registrierung von Domainnames; Erstellen von Homepages für Dritte, Design von Netzwerkseiten, Webposting, alles in Zusammenhang und in Bezug auf Informationsdienste und zu dem Zweck der Präsentation von Informationen über Dienstleistungs- und Verkaufsangebote und der Kommunikation mit Kunden und Interessenten, insbesondere im Internet, in anderen Datennetzen, in Onlinediensten sowie mittels Multimedia-Techniken.

5

Die Kläger sehen in der Benutzung der Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de eine Verletzung ihres Rechts an der Wortmarke air-dsl. Die Beklagte macht im Wege der Widerklage Rechte aus ihrer Marke sowie aus ihren nach ihrer Darstellung als Unternehmenskennzeichen und als Werktitel genutzten Domainnamen gegen die Kläger geltend.

6

Die Kläger haben beantragt, die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Domains "www.airdsl.de" und "www.air-dsl.de" als Adresse im Internet - wie nachstehend wiedergegeben - zum Abruf bereitzuhalten, anzukündigen oder zu bewerben:

7

Die Beklagte hat Widerklage erhoben und beantragt, 1. die Kläger unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, die Marke DE 30242431.8 "air-dsl" zu benutzen und/oder benutzen zu lassen; 2. die Kläger zu verurteilen, der Beklagten schriftlich Auskunft zu geben über Art, Umfang, Dauer und Häufigkeit von Handlungen gemäß Nr. 1, insbesondere auch Lizenzierungen unter Angabe der erzielten Umsätze, wobei die Auskunft ab dem Zeitpunkt des Markenanmeldedatums zu erfolgen hat; 3. festzustellen, dass die Kläger verpflichtet sind, der Beklagten sämtlichen Schaden zu ersetzen, der der Beklagten durch Handlungen entgegen Nr. 1 entstanden ist; 4. die Kläger zu verurteilen, in die Löschung der DE-Registermarke 30242431.8 Wortmarke "air-dsl" einzuwilligen.

8

Die Beklagte hat geltend gemacht, zwischen ihrer prioritätsälteren Marke und der Marke der Kläger bestünde Verwechslungsgefahr, weil der Bestandteil "air" jeweils prägend sei. Die Domainnamen seien bereits vor der Anmeldung der Klagemarke in einer Art und Weise benutzt worden, dass prioritätsältere Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung entstanden seien.

9

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen; die Abweisung der Widerklage hat es bestätigt.

10

Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, begehren die Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte erstrebt mit ihrer Anschlussrevision, der Widerklage stattzugeben. Die Kläger beantragen, die Anschlussrevision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

11

I. Das Berufungsgericht hat die von den Parteien mit Klage und Widerklage verfolgten kennzeichenrechtlichen Ansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

12

Die Widerklage habe wegen fehlender Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerklagemarke AIR DE und der von den Klägern verwendeten und als Marke eingetragenen Bezeichnung air-dsl keinen Erfolg. Die Widerklagemarke sei von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen seien teilweise identisch und wiesen im Übrigen eine hohe Ähnlichkeit auf. Die Zeichenähnlichkeit der kollidierenden Marken sei jedoch sehr gering. Die Widerklagemarke werde nicht nur durch ihre Wortbestandteile, sondern auch durch den ungewöhnlichen Bildbestandteil geprägt. Eine klangliche Zeichenähnlichkeit komme vorliegend nicht in Betracht, weil die Wort-/Bildmarke der Beklagten aufgrund ihres Bildelements nicht ausgesprochen werden könne. Die graphische und begriffliche Zeichenähnlichkeit sei sehr gering.

13

Die Beklagte könne sich auch nicht auf prioritätsältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen berufen. Es könne nicht festgestellt werden, dass den Domainnamen über die Adressfunktion hinaus Namenscharakter zukomme. Für die Domainnamen sei auch kein Schutz als Werktitel entstanden.

14

Die Klage sei ebenfalls unbegründet. Die Kläger könnten keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl herleiten, weil die Beklagte die angegriffenen Domainnamen nicht markenmäßig benutze. Unabhängig davon könne die Klage keinen Erfolg haben, weil der Beklagten prioritätsältere Rechte zustünden.

15

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Kläger hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und auch insoweit zur Zurückweisung der Berufung, als sie sich gegen das der Klage stattgebende landgerichtliche Urteil richtet (§ 563 Abs. 3 ZPO). Dagegen ist die Anschlussrevision der Beklagten unbegründet.

16

1. Anschlussrevision der Beklagten

17

Der Beklagten stehen die im Wege der Widerklage aus ihrer Marke AIR DE (dazu unter II 1 a) und aus den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich (dazu unter II 1 b) abgeleiteten kennzeichenrechtlichen Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 und § 15 Abs. 2, 4 und 5 MarkenG, § 242 BGB wegen der Verwendung der Marke air-dsl der Kläger nicht zu. Auch ein Anspruch auf Löschung der Wortmarke air-dsl der Kläger besteht nicht.

18

Der Unterlassungsantrag ist auf Wiederholungsgefahr gestützt, soweit er gegen das Angebot von DSL-Zugängen unter der Marke der Kläger gerichtet ist. Er wird aus einer Erstbegehungsgefahr hergeleitet, soweit die Widerklage gegen die Benutzung der Klagemarke für alle übrigen im Verzeichnis aufgeführten Waren und Dienstleistungen gerichtet ist. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 30 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).

19

a) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE der Beklagten und der angegriffenen Marke air-dsl der Kläger verneint. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Anschlussrevision ohne Erfolg.

20

aa) Das Berufungsgericht ist von einem hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen "Internetdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Informationen im Internet" und "Onlinedienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art", für die die Widerklagemarke geschützt ist, und dem Angebot von DSL-Internetzugängen ausgegangen. Im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch hat das Berufungsgericht auch eine Teilidentität zwischen dem für die Marke der Kläger eingetragenen Oberbegriff Telekommunikation und den für die Widerklagemarke eingetragenen Onlinediensten angenommen. Diese Ausführungen lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen und werden von der Anschlussrevision auch nicht angegriffen. Zur Ähnlichkeit der weiteren Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken eingetragen sind, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Der jeweilige Ähnlichkeitsgrad kann auch offenbleiben. Auch bei unterstellter hochgradiger Ähnlichkeit oder Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen besteht im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr.

21

bb) Die Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für die in Rede stehenden Dienstleistungen durchschnittlich. Sowohl der Wort- als auch der Bildbestandteil seien von Hause aus kennzeichnungskräftig. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch die Benutzungslage sei nicht eingetreten. Diese Feststellungen sind aus revisionsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Die Anschlussrevision zieht sie auch nicht in Zweifel.

22

cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke AIR DE und der angegriffenen Wortmarke air-dsl verneint. Auch unter Berücksichtigung der teilweise bestehenden Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungs- kraft der Widerklagemarke ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.

23

(1) Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo; Urt. v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Tz. 32 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Weiterhin ist nicht ausgeschlossen , dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

24

(2) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Wort-/Bildmarke der Beklagten werde nicht allein durch den Wortbestandteil geprägt. Der Verkehr werde das auffällige Bildelement nicht als bloße Verzierung oder Ausschmückung, sondern als eigenständig herkunftshinweisend auffassen. Die Grafik stehe im Mittelpunkt der Marke. Sie werde sofort als menschliches Gesicht wahrgenom- men, das dem Betrachter die Zunge herausstrecke. Diese ungewöhnliche Geste präge den Gesamteindruck der Widerklagemarke mit. Hinzu komme, dass die Wortbestandteile keine Besonderheiten aufwiesen, die die Aufmerksamkeit nahezu vollständig auf sich ziehen könnten.

25

Gegen diese Ausführungen wendet sich die Anschlussrevision im Ergebnis ohne Erfolg.

26

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen , weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits eine Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998, 387 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

27

In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr an dem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 23 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/ T-InterConnect; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Von einer nicht ins Gewicht fallenden Verzierung des Bildbestandteils kann - wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat - bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der in zentraler Position angebrachten graphischen Gestaltung, die durch die Farbe Rot der Zunge noch hervorgehoben wird, nicht ausgegangen werden. Der Bildbestandteil der Wort-/Bildmarke prägt daher den Gesamteindruck mit.

28

In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszugehen , dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; BGHZ 167, 322 Tz. 29 - Malteserkreuz ). Ist danach vorliegend in klanglicher Hinsicht auf die Wortbestandteile "AIR DE" der Widerklagemarke abzustellen, tritt der Bestandteil "DE" im Verhältnis zu dem weiteren Zeichenwort "AIR" nicht als beschreibende Angabe zurück. Der Verkehr wird zwar den Bestandteil "DE" als Länderkennzeichnung für Deutschland identifizieren. Wegen des Bildbestandteils der Wort-/Bildmarke der Beklagten und der für einen Domainnamen unüblichen Großschreibung sowie des fehlenden Punktes vor "DE" wird der Verkehr in dieser Marke - anders als die Anschlussrevision geltend macht - keinen Domainnamen sehen oder an einen solchen erinnert werden. Er wird aus diesem Grund in der Endung "DE" nicht die entsprechende Top-Level-Domain erblicken. Deshalb hat der Verkehr auch keinen Anlass, den Wortbestandteil "DE" zu vernachlässigen. Im Ergebnis gilt nichts anderes für diejenigen Teile des Verkehrs, denen die graphische Gestaltung der Wort-/Bildmarke der Beklagten nicht bekannt ist und die nur den ausgesprochenen Wortbestandteil "AIR DE" hören.

29

In begrifflicher Hinsicht liegt es nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts fern, dass der Verkehr der Widerklagemarke einen konkreten Sinngehalt beilegt. Dies gilt entgegen der Ansicht der Anschlussrevision auch dann, wenn der Verkehr den Wortbestandteil AIR mit Luft übersetzt, weil die beiden Wortbestandteile AIR und DE in ihrer Kombination keinen naheliegenden Sinn ergeben. Eine Zeichenähnlichkeit nach dem Bedeutungsgehalt der Kollisionszeichen scheidet danach aus.

30

(3) Bei der angegriffenen Wortmarke "air-dsl" handelt es sich ebenfalls um einen Gesamtbegriff. Dieser wird nicht von dem Bestandteil "air" geprägt. Zwar wird nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Abkürzung "dsl" (digital subscriber line) vom Verkehr als Hinweis auf Breitbandzugänge im Internet verstanden. Ein für sich genommen beschreibender Bestandteil kann aber zum Gesamteindruck der Marke beitragen und diese mitprägen, wenn er - wie hier - Teil eines Gesamtbegriffs mit eigenständigem Bedeutungsgehalt ist (vgl. BGH, Beschl. v. 5.3.1998 - I ZB 28/95, GRUR 1998, 932, 933 = WRP 1998, 868 - MEISTERBRAND; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM). Im Zusammenhang mit Kommunikationsdienstleistungen dient die Bezeichnung "air-dsl" als sprechendes Zeichen, das vom Verkehr nach den von der Anschlussrevision nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts als Beschreibung eines schnellen kabellosen Internetzugangs "durch die Luft" aufgefasst wird.

31

Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, dem Bestandteil "air" komme in der angegriffenen Marke jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Ein Zeichenbestandteil der älteren Marke kann, ohne dass er diese dominiert oder prägt, in einer zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Ansonsten würde für die ältere Marke ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist (vgl. BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Tz. 34 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO).

32

(4) Damit stehen sich hinsichtlich der klanglichen Zeichenähnlichkeit der Wortbestandteil der Widerklagemarke "AIR DE" und das Wortzeichen "air-dsl" gegenüber.

33

Das Berufungsgericht ist im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, dass die Ähnlichkeit zwischen diesen zusammengesetzten Wortzeichen gering ist. Die Buchstabenfolgen "DE" und "dsl" unterscheiden sich deutlich. Die Übereinstimmung in dem vorangestellten Bestandteil "air" in Groß- oder Kleinschreibung ist nicht ausreichend, um eine mehr als geringe Zeichenähnlichkeit der Kollisionszeichen zu begründen, weil dieses Wortelement die kollidierenden Zeichen nicht prägt und auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in den Kollisionszeichen aufweist.

34

(5) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die gegenüberstehenden Zeichen zusätzlich durch die auffällige grafische Gestaltung der Widerklagemarke , die in dem angegriffenen Zeichen keine Entsprechung hat, und durch die unterschiedliche Schreibweise in Groß- und Kleinbuchstaben. Ob danach noch von einer schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit und nicht von Zeichenunähnlichkeit auszugehen ist, kann offenbleiben. Jedenfalls ist die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ganz gering.

35

In Anbetracht der nur geringen Zeichenähnlichkeit scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr trotz Dienstleistungsidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke aus.

36

dd) Ohne Erfolg macht die Anschlussrevision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens zu prüfen.

37

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Aspekt des gedanklichen Inverbindungbringens kann gegeben sein, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhän- gen zwischen den Markeninhabern ausgeht. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/ Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Tz. 31 - SIERRA ANTIGUO). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht.

38

(2) Besondere Umstände, die über bloße Assoziationen hinaus die Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Verbindungen zwischen den Unternehmen , die die kollidierenden Zeichen verwenden, nahelegen, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Die Anschlussrevision zeigt auch keinen Vortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen als übergangen auf. Soweit sich die Anschlussrevision für ihre gegenteilige Ansicht auf Ausführungen der Kläger in dem dem Revisionsverfahren vorausgegangenen Verfahren über die Nichtzulassungsbeschwerde stützt, ist sie mit diesem Sachvortrag im Revisionsverfahren ausgeschlossen.

39

b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, die Beklagte könne sich nicht mit Erfolg auf ältere Kennzeichenrechte an den Domainnamen airdsl.de in der Schreibweise mit und ohne Bindestrich berufen.

40

aa) Die Beklagte hat an den Domainnamen kein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen erworben (§ 5 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Registrierung im Jahre 1998 ließ ein solches Recht nicht entstehen. Allein mit der Registrierung eines Domainnamens ist keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr verbunden (vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 207/01, GRUR 2005, 687, 688 f. = WRP 2005, 893 - weltonline.de; Urt. v. 19.2.2009 - I ZR 135/06, GRUR 2009, 685 Tz. 30 = WRP 2009, 803 - ahd.de). Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Kläger am 26. August 2002 trat die Beklagte nach den Feststellun- gen des Berufungsgerichts unter den Domainnamen im Internet noch nicht auf. Ein Internetauftritt war zu diesem Zeitpunkt lediglich für die Zukunft angekündigt. Die Beklagte nahm die Benutzung der Internetseite erst im Jahr 2003 auf.

41

bb) Die Beklagte hat an den Domainnamen auch kein gegenüber der Klagemarke prioritätsälteres Werktitelrecht erworben (§ 5 Abs. 1 und 3 MarkenG). Der Werktitelschutz entsteht ebenfalls grundsätzlich erst mit Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels. Es kann vorliegend deshalb offenbleiben, ob der unter den Domainnamen seit 2003 abrufbare Internetauftritt ein titelschutzfähiges Werk darstellt. Der Schutz kann grundsätzlich erst dann einsetzen, wenn das Werk weitgehend fertiggestellt ist. Dies gilt auch für Internetseiten (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Bettinger in Bettinger, Handbuch des Domainrechts Rdn. DE 755). Entsprechende Feststellungen zu einem weitgehend fertiggestellten, unter den Domainnamen erreichbaren Werk der Beklagten hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

42

Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten zur Benutzungsaufnahme als übergangen. Nach diesem Vorbringen waren am 26. August 2002 unter den Domainnamen noch keine redaktionellen Inhalte hinterlegt. Diese waren erst Anfang 2003 im Internet zugänglich. Auch aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt (26. August 2002) bereits ein titelschutzfähiges Werk vorlag.

43

Allerdings kann durch eine Titelschutzanzeige der Schutz eines Werktitels vorverlagert werden. Dies setzt voraus, dass das Werk in branchenüblicher Weise angekündigt wird und in angemessener Frist unter dem Titel erscheint (BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1055 = WRP 2001, 1193 - Tagesreport).

44

Die Beklagte beruft sich darauf, dass sie bereits vor dem Anmeldetag der Klagemarke auf ihrem Internetportal einen zukünftigen Internetauftritt unter den Domainnamen als Werktitel angekündigt hat. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Beklagte habe es versäumt darzulegen, dass der Ankündigung ein entsprechender Internetauftritt zeitnah nachfolgte. Ohne Erfolg rügt die Anschlussrevision, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Beklagten übergangen, wonach die angekündigten Inhalte bereits Anfang 2003 in das Internet gestellt worden seien. Damit ist das Erscheinen binnen angemessener Frist nicht dargetan. Die Registrierung der entsprechenden Domainnamen erfolgte bereits 1998. Wann die Titelschutzanzeige in das Internetforum eingestellt wurde, hat die Beklagte nicht vorgetragen. Dem von der Anschlussrevision in Bezug genommenen Vorbringen lässt sich nur entnehmen, dass die Titelschutzanzeige jedenfalls schon am Tag vor dem Anmeldetag der Klagemarke am 26. August 2002 und einige Zeit davor zugänglich gewesen sein soll. Danach lässt sich anhand des Vortrags der Beklagten nicht beurteilen, ob das Werk innerhalb angemessener Frist nach der Titelschutzanzeige unter dem Werktitel erschienen ist.

45

Im Übrigen erfordert die Vorverlagerung des Werktitelschutzes aufgrund einer Titelschutzanzeige, dass das Werk in branchenüblicher Weise öffentlich angekündigt wird (vgl. BGHZ 108, 89, 93 f. - Titelschutzanzeige; BGH, Urt. v. 15.1.1998 - I ZR 282/95, GRUR 1998, 1010, 1012 = WRP 1998, 877 - WINCAD). Für eine öffentliche Titelankündigung an interessierte Mitbewerber reicht jedoch die bloße Angabe auf einer eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus (vgl. OLG München GRUR 2001, 522, 524; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht , Medienrecht, § 5 MarkenG Rdn. 53; Baronikians, Der Schutz des Werktitels Rdn. 172; a.A. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn. 86).

46

c) Da die Kläger keine Kennzeichenrechte der Beklagten verletzt haben, bestehen auch die Folgeansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz nicht. Ebenso ist der auf Löschung der Klagemarke "air-dsl" wegen älterer Rechte gerichtete Widerklageantrag unbegründet.

47

2. Revision der Kläger

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a) Die Annahme des Berufungsgerichts, den Klägern stünden gegen die Beklagte keine Ansprüche aus ihrer Marke air-dsl zu, weil die angegriffenen Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de nicht markenmäßig benutzt würden, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

49

aa) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Waren- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen (vgl. BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de; BGH GRUR 2009, 685 Tz. 22 - ahd.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100, 102; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 118). Etwas anderes gilt nur dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zu- kommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2008, 912 Tz. 19 - Metrosex).

50

bb) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft die Anforderungen an die Darlegung einer herkunftshinweisenden Funktion der Verwendung der Domainnamen durch die Beklagte überspannt. Es ist unzutreffend davon ausgegangen, der Verwendung eines Domainnamens komme nur ausnahmsweise eine herkunftshinweisende Funktion zu. Das vom Berufungsgericht angenommene Regel -/Ausnahmeverhältnis zugunsten einer ausschließlichen Adressfunktion des Domainnamens besteht nicht. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Unrecht weitergehenden Vortrag der Kläger zu einer markenmäßigen Verwendung der Domainnamen vermisst.

51

b) Mit Erfolg wendet sich die Revision weiterhin gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage sei selbst dann unbegründet, wenn die Beklagte ihre Domainnamen kennzeichenmäßig benutzen würde, weil ihr dann gegenüber der Marke der Kläger prioritätsältere Kennzeichenrechte zustünden.

52

Grundsätzlich können der Klagemarke im Verletzungsprozess prioritätsältere Kennzeichenrechte einredeweise entgegengehalten werden (vgl. BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon; BGH, Urt. v. 9.10.2003 - I ZR 65/00, GRUR 2004, 512, 513 = WRP 2004, 610 - Leysieffer; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 46). Das setzt allerdings voraus, dass die Beklagte über ein eigenes prioritätsälteres oder zumindest koexistenzberechtigtes Kennzeichenrecht verfügt oder zur einredeweisen Geltendmachung eines entsprechenden Kennzeichenrechts eines Dritten ermächtigt ist und durch die Klagemarke in den Schutzbereich des anderen Kennzeichenrechts eingegriffen wird. Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

53

aa) Die prioritätsältere Wort-/Bildmarke AIR DE kann die Beklagte den Klägern nicht mit Erfolg entgegenhalten. Die Klagemarke verletzt den Schutzbereich dieser Marke der Beklagten nicht. Wegen der Begründung wird auf die Ausführungen zur Anschlussrevision Bezug genommen (siehe unter II 1 a).

54

bb) Die Beklagte kann der Klagemarke auch keine sonstigen aus der Registrierung und der Benutzung der Domainnamen folgenden Rechte an einem Unternehmenskennzeichen oder einem Werktitel entgegenhalten, weil diese jedenfalls nicht prioritätsälter als die Klagemarke sind (siehe unter II 1 b).

55

Der Beklagten steht auch kein sonstiges Recht aufgrund der Domainregistrierung zu, auf das sie sich gegenüber der Klagemarke berufen kann. Der Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle begründet allerdings zugunsten des Domaininhabers ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht, das dem Inhaber des Domainnamens ebenso ausschließlich zugewiesen ist wie das Eigentum an einer Sache (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 - ad-acta.de). Daher setzt sich ein erst nach der Registrierung des Domainnamens entstehendes Namens- oder Kennzeichenrecht eines Dritten nicht ohne weiteres gegenüber dem Nutzungsrecht des Domaininhabers durch (BGH, Urt. v. 24.4.2008 - I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 Tz. 32 = WRP 2008, 1520 - afilias.de). Das hat aber nur zur Folge, dass der Inhaber des später entstandenen Kennzeichenrechts dem Inhaber des Domainnamens nicht schon allein unter Berufung auf sein Recht jedwede Nutzung untersagen kann, solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Domainname in einer das Recht des Dritten verletzenden Weise verwendet werden soll (vgl. BGH GRUR 2005, 687, 689 - weltonline.de; GRUR 2009, 685 Tz. 31 - ahd.de). Im Streitfall wenden sich die Kläger jedoch mit ihrem Unterlassungsantrag nicht gegen jedwede Nutzung des Domainnamens der Beklagten oder gegen deren Registrierung als solche, son- dern nur gegen die ihre Marke verletzende Verwendung für die aus dem Antrag ersichtlichen Internetangebote.

56

c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts kann deshalb keinen Bestand haben; das Berufungsurteil ist aufzuheben (§ 563 Abs. 3 ZPO). Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht, weil der Senat auf der Grundlage des festgestellten Sachverhalts selbst beurteilen kann, dass die Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach §14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG vorliegen und weiterer Sachvortrag der Beklagten hierzu nicht zu erwarten ist.

57

aa) Die Beklagte hat die in Rede stehenden Domainnamen markenmäßig verwendet.

58

(1) Die angegriffenen Domainnamen beschränkten sich nicht auf eine reine Adressfunktion. Die Beklagte betrieb unter den Domainnamen ein Informations - und Shop-Portal, in dem sie die Leistungen anbot und bewarb, die aus den im Klageantrag wiedergegebenen Seiten ersichtlich sind. Die Domainnamen erschienen damit als Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Leistungen. Die Bezeichnungen airdsl und air-dsl sind weder Gattungsbezeichnungen noch sind sie für die von der Beklagten auf den in Rede stehenden Internetseiten angebotenen Dienstleistungen glatt beschreibend. Die Begriffe "air" und "dsl" waren zum maßgeblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz Teilen des Verkehrs in ihrer Bedeutung als das englische oder französische Wort für Luft und als Bezeichnung für einen schnellen Breitbandzugang ins Internet bekannt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird ein Teil des Verkehrs der kombinierten Bezeichnung air-dsl den Sinn entnehmen, das Zeichen stehe für einen schnellen Internetzugang , der kabellos erfolge. Diese Bedeutung entspricht im Kern der tatsächli- chen Verwendung durch die Lizenznehmerin als Bezeichnung für eine drahtlose Internetverbindung per Funk. Sie erschließt sich jedoch erst nach einer gewissen Überlegung. Denn die Bezeichnung "air" ist nach dem allgemeinen Sprachverständnis kein Synonym für eine Übertragung per Funk.

59

(2) Eine markenmäßige Benutzung ist im Streitfall nicht deshalb ausgeschlossen , weil die Domainnamen nur als Unternehmensbezeichnung verstanden werden könnten (vgl. hierzu EuGH, Urt. v. 11.9.2007 - C-17/06, Slg. 2007, I-7041 = GRUR 2007, 971 Tz. 21 - Céline; BGH, Urt. v. 13.9.2007 - I ZR 33/05, GRUR 2008, 254 Tz. 22 = WRP 2008, 236 - THE HOME STORE). Von einem rein firmenmäßigen Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung ist vorliegend nicht auszugehen. Durch die im Klageantrag wiedergegebenen Internetseiten wird ein für eine markenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen ausreichender Bezug zu dem Dienstleistungsangebot der Beklagten hergestellt.

60

(3) Für die Beurteilung der markenmäßigen Verwendung kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob sich die Domainnamen airdsl und air-dsl auf der mit "adsl.de/DSL Informations- und Shopportal" überschriebenen Internetseite befanden. Nach den vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Feststellungen des Landgerichts erfolgte bei Aufruf der Domainnamen airdsl und air-dsl eine automatische Weiterleitung auf die unter dem Domainnamen adsl.de erreichbaren Inhalte. Auch im Falle einer Weiterleitung auf eine andere Internetseite wird der Verkehr in einem unterscheidungskräftigen Domainnamen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistungen sehen.

61

bb) Die Beklagte hat die Domainnamen auch im geschäftlichen Verkehr benutzt. Das Berufungsgericht hat zu einem Handeln der Beklagten im geschäftlichen Verkehr zwar keine Feststellungen getroffen. Dies ist jedoch unschädlich. Der Senat kann aufgrund des feststehenden Sachverhalts die erfor- derliche Beurteilung selbst vornehmen. Ein Handeln im geschäftlichen Verkehr ergibt sich im Streitfall daraus, dass die Domainnamen zu den im Klageantrag aufgeführten Internetseiten mit einem kommerziellen Dienstleistungsangebot der Beklagten führen.

62

cc) Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Ausführungen zur Verwechslungsgefahr gemacht. Einer Zurückverweisung bedarf es jedoch auch insoweit nicht. Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt , ist eine Rechtsfrage, die grundsätzlich auch das Revisionsgericht beantworten kann (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 509 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND). Die Beurteilung der dafür maßgeblichen Kriterien liegt zwar im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2004, 514, 516 - Telekom). Der Senat kann vorliegend aber die Frage der Verwechslungsgefahr selbst abschließend beurteilen, weil der hierzu erforderliche Sachverhalt feststeht und weiterer Sachvortrag der Parteien nicht zu erwarten ist.

63

Zwischen der Wortmarke der Kläger und den Domainnamen der Beklagten besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

64

(1) Zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und dem über die angegriffenen Domainnamen erreichbaren Angebot auf den Internetseiten der Beklagten besteht Dienstleistungsidentität. Wie bereits das Landgericht angenommen hat, bietet die Beklagte in dem Internetportal die gleichen Dienstleistungen an, für die die Klagemarke Schutz genießt. Unter die Dienstleistung Telekommunikation, für die die Klagemarke geschützt ist, fällt die Übermittlung von Nachrichten, die die Beklagte auf ihren Internetseiten anbietet.

65

(2) Die Klagemarke weist eine von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Diese ist trotz der Anlehnung an einen beschreibenden Begriff (etwa schneller kabelloser Internetzugang) nicht reduziert, weil es gewisser Überlegungen bedarf, den beschreibenden Gehalt der Klagemarke überhaupt zu erkennen.

66

(3) Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Klagemarke air-dsl und die Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de sind nahezu identisch. Die prägenden Bestandteile der angegriffenen Zeichen stimmen mit der Klagemarke überein. Geprägt werden die angegriffenen Zeichen durch den Bestandteil airdsl in der Schreibeweise mit und ohne Bindestrich. Der Zusatz "de" hat allein funktionale Bedeutung, indem er auf die in Deutschland am Weitesten verbreitete Top-Level-Domain hinweist.

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(4) Angesichts der Waren- und Dienstleistungsidentität, normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke und in Anbetracht der hochgradigen Zeichenähnlichkeit besteht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke und den Domainnamen der Beklagten.

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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher
Bergmann Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 09.03.2006 - 84 O 100/05 -
OLG Köln, Entscheidung vom 01.12.2006 - 6 U 84/06 -

Gründe:

I. Gegen die am 20. Juni 1996 angemeldete und am 24. September 1996 für die Dienstleistungen "Versicherungswesen" eingetragene Wortmarke Nr. 396 27 103
"OKV-Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G."

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 30. Juni 1995 für die Dienstleistungen
"Versicherungswesen, einschließlich Vermittlung von Versicherungen ; Finanzwesen, einschließlich Vermittlung von sowie Beratung zu Bausparverträgen, Finanzierungen, Fondsanteilen, anderen Kapitalanlagen und Leasinggeschäften; Ausgabe von Karten für die vorstehenden Dienstleistungen, einschließlich Ausgabe von KreditKarten (auch von codierten)"
eingetragenen Wortmarke Nr. 2 908 844 "DKV".
Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil es an einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken fehle.
Im Verfahren der hiergegen gerichteten Beschwerde hat die Markeninhaberin das Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke auf "Versicherungswesen , ausgenommen Krankenversicherung" beschränkt.
Die Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG BlPMZ 2000, 349 Ls.).
Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für im Sinne von § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbegründet erachtet, weil eine Verwechslungsgefahr der Marken gemäû § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sei. Dazu hat es ausgeführt:
Trotz der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke lägen die in Anspruch genommenen Dienstleistungen noch im Identitätsbereich der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, weil für diese der Oberbegriff "Versicherungswesen" allgemein eingetragen sei.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Im Bereich der Versicherungsdienstleistungen komme der Buchstabenkombination "DKV" erkennbar der Charakter einer Firmenabkürzung zu, weil es im Versicherungsbereich einer bekannten und verbreiteten Übung der Unternehmen entspreche, derartige Buchstabenfolgen als Bestandteil des Firmennamens oder auch allein als Firmenschlagwort zu verwenden und damit auch zugleich die Dienstleistungen zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungskraft sei nicht schon deshalb als gering zu erachten, weil im Versicherungsbereich ganz allgemein Buchstabenkombinationen als Firmenabkürzungen häufig vorkämen. Eine derartige Annahme erscheine vielmehr nur bei einer gröûeren Zahl tatsächlich ähnlicher Firmenabkürzungen geboten. Diese Voraussetzung liege bei der Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres vor, denn Firmenabkürzungen aus einer der Bezeichnung "DKV" klanglich oder schriftbildlich ähnlichen Buchstabenfolgen kämen im Versicherungsbereich eher nur vereinzelt vor. Angesichts der unbestritten geltend gemachten Verkehrsbekanntheit von 42 % für Krankenversicherungen sei deshalb von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Bezeichnung "DKV" auszugehen. Eine erst
nach der Anmeldung der angegriffenen Marke festgestellte starke oder sogar überragende Bekanntheit könne nicht zugunsten der Widersprechenden berücksichtigt werden.
Eine Verwechslungsgefahr sei aber nicht gegeben, weil es an einer hinreichenden Markenähnlichkeit fehle. Die angegriffene Mehrwort-Marke unterscheide sich in ihrem Gesamteindruck deutlich von der Widerspruchsmarke "DKV". Der Annahme der Widersprechenden, die angegriffene Marke werde von der Buchstabenfolge "OKV" in der Weise geprägt, daû sich der Verkehr allein hieran kennzeichnend orientiere, könne in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Zwar käme Angaben erkennbar beschreibenden Inhalts, die in einer Kombinationsmarke neben phantasievollen Wort- oder Bildelementen enthalten seien, im allgemeinen keine für den Gesamteindruck beachtliche Bedeutung zu. Anders liege es jedoch, wenn - wie im Fall der angegriffenen Marke - die beschreibenden Angaben mit einer ohne weiteres erkennbar aus deren Anfangsbuchstaben gebildeten Buchstabenfolge kombiniert seien. Der Verkehr präge sich eine solche Marke jedenfalls dann, wenn sie ersichtlich die Geschäftsbezeichnung eines Unternehmens bilde, im allgemeinen vollständig ein, weil ihm erst die Zusätze Auskunft über Art und Gegenstand der Geschäftstätigkeit gäben. Dabei hätten die erläuternden Sachangaben gerade im Versicherungsbereich wegen der dort häufig vorkommenden Firmenabkürzungen in Form von Buchstabenfolgen für den Verkehr eine maûgebliche unterscheidende Funktion.
Zwar könne bei der Wiedergabe der angegriffenen Marke im mündlichen Geschäftsleben kaum mit einer vollständigen Benennung gerechnet werden, denn der Verkehr neige hier erfahrungsgemäû zu einer vereinfachenden Ver-
kürzung auf das Firmenschlagwort "OKV". Die Buchstabenfolge "OKV" biete jedoch für sich allein keinen Anlaû zu klanglichen Verwechslungen mit der W iderspruchsmarke "DKV", weil in der relativ kurzen Buchstabenfolge der am betonten Anfang liegende Unterschied der Laute "D" und "O" akustisch deutlich hervortrete.
Der bildliche Eindruck, der sich dem Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der angegriffenen Marke im schriftlichen Geschäftsverkehr einpräge, umfasse neben den Buchstaben "OKV" auch die sich unmittelbar daran anschlieûenden erläuternden Bestandteile. Inwieweit dies auch im Falle einer gegenüber den weiteren Bestandteilen durch Gröûe, Schriftart oder räumliche Anordnung optisch dominierend herausgestellten Wiedergabe der Buchstaben "OKV" anzunehmen wäre, möge zweifelhaft sein. Zu weitgehend sei jedenfalls die Auffassung der Widersprechenden, der Verkehr werde sich allein deshalb, weil andere Versicherungsunternehmen ihre Firmenabkürzungen teilweise in hervorgehobener Form verwendeten, auch bei der angegriffenen Marke nur an dem Bestandteil "OKV" kennzeichnend orientieren. Da die angegriffene Marke einzeilig und in einheitlicher Schrift gestaltet sei, bestehe für den Verkehr kein erkennbarer Anlaû, beim Lesen seine Aufmerksamkeit nur auf die Buchstaben "OKV" zu richten. Präge er sich die angegriffene Marke aber vollständig ein, verbinde er mit der Buchstabenfolge "OKV" zwangsläufig die begriffliche Vorstellung von "Ostdeutsche Kommunalversicherung". Deshalb könne wie die Gefahr unmittelbarer schriftbildlicher Verwechslungen der Marken auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung in dem Sinne, daû der Verkehr irrtümlich annehme, bei der angegriffenen Marke handele es sich um die Widerspruchsmarke "DKV", lediglich mit beschreibendem Zusatz, ausgeschlossen werden. Denn einer Gleichstellung von "OKV" und "DKV" aufgrund einer ge-
wissen Ähnlichkeit im Schriftbild stehe der mit der Bezeichnung "OKV" verknüpfte Sinngehalt entgegen.
Schlieûlich seien selbst dann, wenn die angegriffene Marke im schriftlichen Geschäftsverkehr vereinzelt auf "OKV" verkürzt werden sollte, etwa in der Korrespondenz von Versicherungsunternehmen untereinander oder in schriftlichen Auskünften oder Mitteilungen von Versicherungsmaklern oder -vermittlern gegenüber Kunden, Verwechslungen in nennenswertem Umfang nicht zu erwarten. Dabei sei zu berücksichtigen, daû jedenfalls die Fachkreise mit dem Kennzeichen und ihrer Bedeutung vertraut seien und im übrigen der schriftbildliche Unterschied zwischen "OKV" und "DKV" keineswegs so unbeachtlich sei, daû er vom unkundigen Endverbraucher regelmäûig nicht bemerkt würde.
III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.
Rechtsfehlerfrei hat das Bundespatentgericht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint, so daû der Widerspruch erfolglos bleiben muû (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren /Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken
oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht zutreffend und von der Rechtsbeschwerde insoweit auch unangegriffen ausgegangen.
1. Das Bundespatentgericht hat in nicht zu beanstandender Weise eine Identität der Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken Schutz genieûen, angenommen. Es handelt sich jeweils um den Oberbegriff "Versicherungswesen". Hiergegen erinnert auch die Rechtsbeschwerdeerwiderung nichts.
2. Das Bundespatentgericht ist des weiteren von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Diese hat es daraus hergeleitet, daû der Buchstabenkombination der Widerspruchsmarke ursprünglich normale Kennzeichnungskraft zugekommen sei, die durch intensive Benutzung auf dem Gebiet der Krankenversicherungen zu einem Bekanntheitsgrad von 42 % geführt habe.
Gegen diese Annahmen wenden sich Rechtsbeschwerde und Rechtsbeschwerdeerwiderung vergeblich.
Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht geltend, aus der Übung der Unternehmen auf dem Gebiet der Versicherungen, Buchstabenfolgen als Abkürzungen ihrer Unternehmensbezeichnungen zu verwenden, ergebe sich eine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche (geringe Unterscheidungskraft) von in dieser Weise gebildeten Marken. Dem kann - wie das Bundespatentgericht
zutreffend ausgeführt hat - in dieser Allgemeinheit nicht beigetreten werden. Nicht als Wort aussprechbare Buchstabenzusammenstellungen leiden nicht schon deshalb an einer ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche, weil sie weit verbreitet verwendet werden und der Verkehr an sie gewöhnt ist. Zwar hat das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt, daû Firmenabkürzungen nach bisherigen Grundsätzen von Haus aus allenfalls als schwach kennzeichnend angesehen worden sind. Ihm ist aber darin beizutreten, daû daran nicht mehr festgehalten werden kann, weil nach der Rechtslage unter der Geltung des Markengesetzes von der früher zugrunde gelegten unwiderleglichen gesetzlichen Vermutung eines Freihaltungsbedürfnisses (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG) nicht mehr ausgegangen werden kann (vgl. Krings, WRP 1999, 50, 53; Goldmann /Rau, GRUR 1999, 216; s. auch Albrecht, GRUR 1996, 246). Etwas anderes kann auch nicht der "DB Immobilienfonds"-Entscheidung entnommen werden (BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273). Dort hat der Bundesgerichtshof das Maû der der Buchstabenfolge "DB" zukommenden Kennzeichnungskraft nicht geprüft, sondern ist bei seiner Beurteilung aus revisionsrechtlichen Gründen von der vom damaligen Berufungsgericht unterstellten geringen Kennzeichnungskraft der Buchstabenkombination ausgegangen. Auch auf die sonstige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu Buchstabenmarken (vgl. BGH, Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, GRUR 2001, 161 = WRP 2001, 33 - Buchstabe "K"; Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261 = WRP 2002, 91 - AC; Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, WRP 2002, 705, 707 f. - IMS) kann die Rechtsbeschwerdeerwiderung ihre Meinung nicht mit Erfolg stützen.
Anhaltspunkte für die Annahme, gerade der Buchstabenfolge der Widerspruchsmarke "DKV" komme von Hause aus nur eine schwache Kennzeich-
nungskraft zu, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Weder die Buchstabenfolge als Ganzes noch Teile von ihr sind auf dem in Frage stehenden Dienstleistungsgebiet durch häufige anderweitige Verwendung farblos oder nichtssagend geworden.
Aber auch die Rechtsbeschwerde wendet sich mit ihrer Rüge erfolglos gegen die Auffassung des Bundespatentgerichts, ein noch höherer Bekanntheitsgrad als 42 % und damit eine sich hieraus ergebende starke Kennzeichnungskraft könne der Widerspruchsmarke nicht zugeordnet werden, weil die nach der Auffassung der Widersprechenden einen Bekanntheitsgrad von wenigstens 60 % ergebenden Unterlagen sich auf einen Zeitpunkt nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke bezögen, mithin für den Kollisionszeitpunkt nicht aussagekräftig seien.
Die in ihrer Rüge zum Ausdruck kommende Auffassung der Rechtsbeschwerde , einem mittels Umfragen ermittelten bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrad einer Marke im Verkehr sei eine bestimmte höhere oder geringere Kennzeichnungskraft zuzuordnen, vernachlässigt schon, daû der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bei der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 MarkenRL, der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umgesetzt worden ist, die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein durch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als erfüllt ansieht, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände für erforderlich hält, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwands (EuGH Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 =
WRP 1999, 806 Tz. 23 - Lloyd/Loints; vgl. auch zur Beurteilung der Bekanntheit einer Marke i.S. von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 Tz. 23 ff. - Chevy; BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, WRP 2002, 330, 332 = MarkenR 2002, 23 - Fabergé).
Die Widersprechende hat zu diesen Umständen nicht vorgetragen, so daû eine entsprechende weitergehende Feststellung nicht möglich ist. Im übrigen hat das Bundespatentgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise auf den Anmeldetag der angegriffenen Marke als den maûgeblichen Kollisionszeitpunkt abgestellt. Der Vortrag der Widersprechenden zu einem höheren Bekanntheitsgrad bezieht sich dagegen auf nach diesem Zeitpunkt vorgenommene Erhebungen.
3. Die Frage der Markenähnlichkeit hat das Bundespatentgericht in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unter Heranziehung des jeweiligen Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Marken beurteilt (BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud, m.w.N.). Es hat dabei rechtsfehlerfrei die angegriffene Marke in der eingetragenen Form zugrunde gelegt und die aus dem Briefkopf der Markeninhaberin ersichtliche hervorgehobene Verwendung des Bestandteils "OKV" unberücksichtigt gelassen. Das Bundespatentgericht ist weiter davon ausgegangen, daû der Gesamteindruck der angegriffenen Marke im mündlichen Geschäftsverkehr, also im Zusammenhang mit der klanglichen Erscheinung der angegriffenen Marke, aufgrund der Neigung des Verkehrs zu vereinfachenden Abkürzungen auf den Bestandteil "OKV" verkürzt werde. Auch das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden und wird auch von der Rechtsbeschwerdeerwiderung nicht in Frage gestellt.

Dagegen hat das Bundespatentgericht im Zusammenhang mit der schriftbildlichen Erscheinung der angegriffenen Marke eine Verkürzung auf den Bestandteil "OKV" verneint, weil der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung auch die erläuternden weiteren Bestandteile inhaltlich erfassen und in Erinnerung behalten werde. Dies wird von der Rechtsbeschwerde ohne Erfolg angegriffen.
In nicht zu beanstandender Weise ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daû sich der Verkehr bei der visuellen Wahrnehmung der angegriffenen Marke an allen ihren Bestandteilen gleichermaûen orientieren werde. Es ist kein Erfahrungssatz ersichtlich, nach dem sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer aus mehreren graphisch gleichgewichtigen Bestandteilen bestehenden Wortmarke an nur einem Bestandteil orientieren wird (vgl. für Wort-/Bildmarken: BGH, Beschl. v. 1.10.1998 - I ZB 28/96, GRUR 1999, 241, 244 = WRP 1999, 192 - Lions; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud).
Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde kann insoweit auch indiziell nichts aus der Übung der Markeninhaberin entnommen werden, auf ihren Geschäftsbögen den Bestandteil "OKV" herausgehoben und von den weiteren Bestandteilen abgesetzt zu verwenden. Ob in einer derartigen Verwendungsweise eine Verletzung der Widerspruchsmarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liegen kann, ist, was die Rechtsbeschwerde vernachlässigt, eine dem Widerspruchsverfahren entzogene im Verletzungsprozeû zu beantwortende Frage.
Es gibt aber auch sonst keinen Anhalt dafür, daû der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke visuell allein mit ihrem Bestandteil "OKV" zur Kenntnis nimmt und verwendet. Hiergegen spricht bereits, daû es sich um eine Wortmarke handelt, bei der die einzelnen Bestandteile gleichartig angeordnet und kein Bestandteil in irgendeiner Weise bildlich hervorgehoben ist. Mit Recht ist das Bundespatentgericht auch davon ausgegangen, daû der Verkehr, wenn er erkennt, daû es sich um eine Firmenbezeichnung handelt, sich diese schriftbildlich insgesamt, nämlich die Buchstabenfolge und die mit ihr eine Einheit bildende Gesamtbezeichnung, einprägt, weil nur so das Verständnis und die begriffliche Erfassung der Buchstabenfolge ermöglicht wird. Dem steht nicht entgegen, daû die weiteren Bestandteile rein beschreibend sind.
4. Das Bundespatentgericht hat unter Heranziehung der vorstehenden Beurteilungsfaktoren eine Verwechslungsgefahr verneint. Die dagegen gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

a) Es hat eine klangliche Verwechslungsgefahr verneint, weil im Rahmen der relativ kurzen Buchstabenfolgen die am betonten Anfang liegenden Unterschiede in den Lauten "D" und "O" akustisch deutlich hervorträten. Es hat darüber hinaus herangezogen, daû in dem in den einander gegenüberstehenden Marken identisch übereinstimmenden Laut "V" nicht das kennzeichnende Schwergewicht der Widerspruchsmarke liege, weil dieser Laut im Versicherungswesen in zahlreichen Firmennamen und in Firmenabkürzungen oder Firmenschlagworten verwendet werde. Diese im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung kann im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in zutreffender Weise zugrunde gelegt worden ist und die Beurteilung nicht
gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstöût. Derartige Rechtsfehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf.
Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde wird eine Buchstabenfolge in der deutschen Sprache grundsätzlich nicht auf dem letzten Laut betont. Das Bundespatentgericht ist in seiner Beurteilung vielmehr zutreffend von dem Erfahrungssatz ausgegangen, daû der Verkehr in der Regel dem Wortanfang, in dem sich im Streitfall die einander gegenüberstehenden Marken nach der unangegriffenen Feststellung akustisch deutlich hervortretend unterscheiden, eine gesteigerte Aufmerksamkeit entgegenbringt. Auch die Feststellung, daû der Buchstabe "V" für Versicherung steht und deshalb im Bereich der Versicherungen aus Sachfirmen gebildeten Firmenabkürzungen und -schlagworten häufig verwendet wird, kann nicht deshalb als erfahrungswidrig angesehen werden, weil das bei 11 Beispielen, die die Widersprechende genannt hat, nicht der Fall ist.

b) Das Bundespatentgericht hat auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr verneint, weil angesichts der Unterschiede der einander gegenüberstehenden Marken "DKV" und "OKV Ostdeutsche Kommunalversicherung a.G." deren Ähnlichkeit im jeweiligen Gesamteindruck so gering sei, daû auch bei Dienstleistungsidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Abstand hinreichend groû sei.
Aber auch soweit das Bundespatentgericht unterstellt hat, daû die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr vereinzelt auf "OKV" verkürzt werden könnte, hat es eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu Recht verneint. Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daû der Unterschied zwischen
den Buchstaben "D" und "O" nicht so unbeachtlich sei, daû Fachkreise, die mit den Kennzeichen und ihrer Bedeutung vertraut seien, aber auch die Endverbraucher den Unterschied nicht bemerkten. Soweit die Rechtsbeschwerde insoweit zu einer anderen Auffassung gelangt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unbeachtlich - lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters. Im übrigen würde eine nur vereinzelte Verkürzung auf "OKV" noch keine Verwechslungsgefahr begründen. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde auch mit dem Hinweis auf einen Stempelabdruck der Firma der Markeninhaberin gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts. Zwar zeigt der kleine Stempelabdruck in seinem "O" in der Buchstabenfolge "OKV" tatsächlich keine gestochen scharfe und deshalb einem "D" nicht unerheblich nahekommende Ausführung. Ein derartiger Einzelfall ist aber nicht geeignet , die mit der allgemeinen Lebenserfahrung in Einklang stehende Beurteilung des Bundespatentgerichts in Frage zu stellen. Das Bundespatentgericht hätte noch heranziehen können, daû es auch in diesem Zusammenhang auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND).
IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.
Erdmann RiBGH Dr. v. Ungern-Sternberg ist Starck infolge Urlaubs an der Unterschriftsleistung verhindert. Erdmann Pokrant Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1, eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht, ist eine von insgesamt zwei Holding-Gesellschaften des weltweit tätigen U. - Konzerns. Die Klägerin zu 2 ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1; sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von kosmetischen Produkten des U. -Konzerns in Deutschland.
Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 4. Juli 1989 angemeldeten Wort-/ Bildmarke Nr. 1 189 993 (Klagemarke 2) gemäß der nachfolgenden Darstellung

eingetragen für eine Fülle von Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, darunter Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, sowie der am 13. Januar 1990 angemeldeten Wortmarke Nr. 1 164 222 "FABERGÉ" (Klagemarke 3), eingetragen für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18, 24 bis 27, unter anderem für Seifen, Parfümerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren.
Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 2 018 855 "Fabergé", angemeldet am 22. April 1992, eingetragen am 13. August 1992 für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke Nr. 395 21 321 "Fabergé", angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen am 5. Oktober 1995 für verschiedene Getränkearten, u.a. für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke 395 25 334 "Fabergé", angemeldet am 21. Juni 1995, eingetragen am 24. November 1995 u.a. für verschiedene alkoholfreie Getränkearten und Biere, sowie der Gemeinschaftsmarke Nr. 7252 "Fabergé", angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 6. Oktober 1997 u.a. für alkoholfreie und alkoholische Getränke.
Die Beklagte beabsichtigt, unter ihren Marken "Fabergé" verschiedene hochpreisige alkoholische Getränke, u.a. Sekt, zu vertreiben.
Mit ihrer Klage haben die Klägerinnen unter Berufung auf marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Löschung der drei deutschen Marken "Fabergé" in Anspruch genommen.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Klägerinnen haben die Klage im übrigen auch auf die Löschung der Gemeinschaftsmarke erweitert. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben.
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:
An einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehle es schon deshalb, weil eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, für welche die Klagemarken Schutz genössen, und den Produkten der Beklagten nicht gegeben sei.

Der weitergehende Schutz für bekannte Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG greife nicht ein, weil es an der erforderlichen Bekanntheit der Klagemarken fehle. Den beiden von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten könne lediglich entnommen werden, daß etwa 16 % bzw. 17,5 % der Befragten die Bezeichnung "Fabergé" überhaupt als Warenkennzeichnung bekannt sei. Hiervon müßten noch Abschläge gemacht werden, so daß nur von einem Bekanntheitsgrad von 8,1 % bzw. 12,64 % ausgegangen werden könne. Es sei nicht gerechtfertigt, der rechtlichen Beurteilung nur die durchweg höheren Prozentsätze zugrunde zu legen, die sich in der Gruppe der Befragten mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen ergeben hätten. Es sei nicht ersichtlich, daß als aktuelle oder potentielle Abnehmer der unter den Klagemarken vertriebenen Waren ausschließlich oder zumindest überwiegend Käufer aus dieser Gruppe angesprochen würden. Dem Vorbringen der Klägerinnen, Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter seien die Klagemarken zu weit über 70 % bekannt, brauche nicht weiter nachgegangen zu werden, weil allein eine hohe Bekanntheit der Marken beim (Groß- oder Einzel-) Handel für die Feststellung, es handele sich um eine im Inland bekannte Marke im Sinne der vorgenannten Bestimmung, nicht ausreiche.
Auch aus § 1 UWG ergäben sich die Klageansprüche nicht. Es fehle an einem wettbewerbswidrigen Verhalten der Beklagten. Von einer wettbewerbswidrigen Rufausbeutung könne nicht ausgegangen werden, weil nicht festgestellt werden könne, daß der Verkehr mit den Klagemarken den Ruf von Hochpreisigkeit und Exklusivität in dem erforderlichen hohen Umfang verbinde.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.
1. Soweit die angegriffenen Kennzeichnungen (hier die Wortmarke Nr. 2 018 855) bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen worden sind, stehen den Klägerinnen die aus Markenrecht geltend gemachten Ansprüche nach § 153 Abs. 1 MarkenG nur zu, wenn sie sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes gegeben sind.
Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts davon auszugehen, daû die Klägerin zu 1 Inhaberin der Klagemarken ist und daû der Klägerin zu 2 daran ein ausschlieûliches Benutzungsrecht zusteht.
2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht markenrechtliche Ansprüche der Klägerinnen wegen einer Verwechslungsgefahr verneint.
In nicht zu beanstandender Weise hat es eine Verletzung der Klagemarken gemäû § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG infolge Verwechslungsgefahr schon wegen fehlender Ähnlichkeit der von den Klagemarken erfaûten Waren und der von der Beklagten für einen Vertrieb vorgesehenen alkoholischen Getränke für nicht gegeben erachtet. Hiergegen wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.
Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar übernommenen Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ergibt sich, daû eine Verwechs-
lungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Bestimmung, nämlich die Marken- oder die Warenähnlichkeit , gänzlich fehlt. Denn in derartigen Fällen ist es nicht (mehr) möglich, davon auszugehen, daû ”wegen ihrer ... Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfaûten Waren ... für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht” (vgl. für die Warenähnlichkeit z. B. EuGH Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 - Canon; BGH, Beschl. v. 13.11.1997 - I ZB 22/95, GRUR 1999, 158, 159 = WRP 1998, 747 - GARIBALDI; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).
3. Das Berufungsgericht hat den Klagemarken auch den weitergehenden Schutz für bekannte Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG versagt. Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

a) Nach dieser Vorschrift liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genieût, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Das Berufungsgericht hat für die Klagemarken die Voraussetzung, daû es sich um bekannte Marken handelt, verneint, weil schon der aus den vorgelegten Meinungsforschungsgutachten entnehmbare Bekanntheitsgrad der
Klagemarken nicht ausreiche, deren Einstufung als bekannte Marken zu rechtfertigen. Das erweist sich im Ergebnis als nicht frei von Rechtsfehlern.

b) Schon der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts erscheint, soweit dieses für die Annahme einer Bekanntheit der Marke im Inland im Sinne der vorgenannten Bestimmung eine bestimmte prozentuale Bekanntheit im Verkehr voraussetzen will, nicht zutreffend. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat - nach Erlaû des Berufungsurteils - im Rahmen der ihm nach Art. 234 EG zustehenden, die nationalen Gerichte bindenden Auslegungskompetenz die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin ausgelegt, daû die erste in der Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim Publikum erfordere, ohne daû ein bestimmter Prozentsatz zu fordern sei. Denn nur wenn die Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad habe, könne das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert werde, bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen, eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, so daû die ältere Marke beeinträchtigt werden kann (EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 = MarkenR 1999, 388 Tz. 23 ff. - Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad sei danach als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfaûten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu. Bei der danach anzustellenden Prüfung der Bekanntheit könne weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, daû die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publi-
kums bekannt sei. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung habe das (nationale) Gericht bei der Anwendung der auf Art. 5 Abs. 2 MarkenRL beruhenden nationalen Rechtsvorschriften alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen , also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt habe.

c) Das Berufungsgericht hat sich dagegen bei seinen Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarken im wesentlichen mit den aus den Meinungsforschungsgutachten ersichtlichen Prozentsätzen zur Kenntnis von den Klagemarken im Verkehr beschäftigt und seine Schluûfolgerungen allein darauf gestützt. Das kann nach den vorerwähnten Rechtsprechungsgrundsätzen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für die Verneinung der Bekanntheit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht mehr als rechtsfehlerfrei erachtet werden. Auf die gegen die vom Berufungsgericht festgestellten Prozentsätze gerichteten Angriffe der Revision kommt es daher nicht entscheidend an.
Nach den vorerwähnten, für die Auslegung von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verbindlichen Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sind für die Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, von Bedeutung. Hierzu haben die Parteien - mit Ausnahme des Vortrags der Klägerinnen zu den erteilten Lizenzen - im Rechtsstreit bisher, weil die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erst nach Abschluû der Be-
rufungsinstanz bekannt geworden ist, nicht vorgetragen. Deshalb war das Berufungsverfahren erneut zu eröffnen, um ihnen Gelegenheit zu weiterem Vorbringen zu geben.
Allerdings hat das Berufungsgericht bei dem für die Beurteilung der Bekanntheit zu bestimmenden Kreis der von den in Frage stehenden Waren angesprochenen Personen zutreffend den allgemeinen Verkehr und die Einkäufer der entsprechenden Güter zugrunde gelegt. Bei den in Betracht zu ziehenden Waren, insbesondere auch den Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, handelt es sich nach deren Eigenschaften, auf die es maûgeblich ankommt, um Produkte des persönlichen täglichen Bedarfs, die sich an alle Verkehrskreise wenden. Die Revision vertritt die Auffassung, darüber hinaus gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, der nach dem Vortrag der Klägerinnen den Kern ihres Markenverwertungssystems ausmache, und sich in den Lizenzvergaben an die Firma V. M. (Fabergé-Schmuckwaren ), die Firma A. & D. (Fabergé-Damast-Seiden) und die Firma L. d M. S.A. (Fabergé-Brillengestelle) widerspiegelten. Mit diesen Gütern wendeten sich die Klägerin zu 2 und die Lizenznehmer der Klägerin zu 1 an Verbraucher mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen ; mithin seien es die Angehörigen dieser Personengruppe, die als Nachfrager in Betracht kämen. Damit vernachlässigt die Revision, daû die Produkte bei der markenrechtlichen Beurteilung, wie auch im Rahmen der Prüfung der Warenähnlichkeit, einander nach Warengattungen gegenüberstehen. Diese sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen, nicht nach Werbekonzeptionen, die jederzeit geändert werden können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 284). Darüber hinaus hat das Berufungsgericht festgestellt, daû unter den Klagemarken auch Waren des persönlichen
täglichen Gebrauchs vertrieben werden, die selbst für Bezieher niedriger Einkommen erschwinglich sind. So würden von der Klägerin zu 2 die Herrenserien "Hero" und "Axe" unter den Klagemarken zu Verkaufspreisen um 10 DM vertrieben. Des weiteren biete die Firma V. M. eine Vielzahl von Schmuckstücken an, die mit Verkaufspreisen unter 1000 DM auch für Durchschnittsverdiener bezahlbar seien. Die Revision macht dagegen geltend, jedenfalls gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, die den Kern des von der Klägerin zu 1 entwickelten Markenverwertungssystems ausmache. Hierauf kann es jedoch nicht maûgeblich ankommen, weil dieser Bereich, wie die Revisionserwiderung zu Recht hervorhebt, in den von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten keinen ausreichenden Niederschlag findet. So haben von den Bevölkerungsgruppen mit höherem Bildungsstand und/oder höherem Einkommen, obwohl Mehrfachnennungen möglich waren und erfolgt sind, lediglich zwischen 5 und 12 % die Bezeichnung "Fabergé" mit "Luxusgütern (auch teure Produkte, exklusiv)" in Verbindung gebracht. Schon daraus ergibt sich, daû eine gemischte Werbe- und Vertriebskonzeption, wie sie von den Klägerinnen praktiziert wird, nicht geeignet ist, die Art der maûgeblichen Warengattung auf hochpreisige Luxusgüter zu beschränken.
Aber auch auf die von der Revision hervorgehobene Tatsache, daû die Klagemarken, wie das Berufungsgericht als zutreffend unterstellt hat, den Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter zu weit über 70 % bekannt seien, kann nicht maûgeblich abgestellt werden. Nach der angeführten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kommt es jedenfalls auch auf die Bekanntheit in den von den Waren betroffenen Kreisen des Publikums an. Damit sind jedoch nicht lediglich die als Einkäufer in ihrer beruflichen Tätigkeit betroffenen Personen gemeint, sondern auch die von den
Waren als Verbraucher angesprochenen Personen, mithin bei den in Betracht zu ziehenden Waren der allgemeine Verkehr.
Die weiteren für die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarken erforderlichen Feststellungen und gegebenenfalls auch die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird das Berufungsgericht noch zu treffen haben.
4. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche auch aus § 1 UWG verneint. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Nach der Rechtsprechung des Senats stellt sich der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit welcher der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/ 6581, S. 72 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läût in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog). Dieser Grundsatz gilt auch im Streitfall. Die Klägerinnen haben in ihrem Vortrag keine zusätzlichen wettbewerbswidrigen Umstände geltend gemacht , die nicht schon der Prüfung im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zugrunde gelegen haben. Auf § 1 UWG ist die Revision selbst auch nicht mehr zurückgekommen.
III. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am 28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - registrierten Marke Nr. 466 965:

Die Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 eingetragen.
Für die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IRMarke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Waren der Warenklasse 34 eingetragen worden.
Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel, Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst Zubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Lederwaren (vgl. den Katalog Anlage K 2).
Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die nachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel-
det, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenver- zeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Warenklassen 14 und 34.
Die Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken "Davidoff" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Prestigewert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter Zigarrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken "Davidoff" von 88 % ergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine überragende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten eigentümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende dieselbe Schrift und insbesondere die Buchstaben "D" und "ff" in der charakteristischen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die Beklagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, um dessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte auszunutzen. Der gute Ruf der Marken der Klägerinnen werde gefährdet, wenn die Beklagte als ein in Hongkong ansässiges Unternehmen die angegriffene Marke benutze, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum keine exklusiven Spitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von minderer Qualität.
Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,
1. es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem Aktenzeichen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt angemeldete Wort-/Bildmarke

für Edelmetalle und deren Legierungen sowie aus Edelmetallen oder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher , Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen , Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente zu benutzen; 2. in die Rücknahme der Markenanmeldung einzuwilligen oder für den Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in deren Löschung. Die Beklagte hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Marken der Klägerinnen und ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; ebensowenig sei die Möglichkeit einer Rufübertragung gegeben. Die bei den Marken der Klägerinnen verwendete englische Schrift werde häufig benutzt, gerade auch zur Kennzeichnung von Waren für Raucher, aber auch bei Uhren, Juwelierwaren und Accessoires.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist ohne Erfolg geblieben.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.
Durch Beschluß vom 27. April 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I):
1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist? 2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in diesen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen? Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch Urteil vom 9. Januar 2003 (Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 = WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid) wie folgt entschieden:
Die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, einen besonderen Schutz einer bekannten eingetragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oder das jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wer-
den soll oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistungen , die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identisch oder ihnen ähnlich sind.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und auf Einwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes noch denen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetzes begründet seien.
Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihrem Gesamteindruck ausreichend von den "Davidoff"-Marken der Klägerinnen. Nach dem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt werden. "Davidoff" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, "Durffee" ein zweisilbiges Phantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne ("dafi", "dörfi", "durfi" oder "durfe"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des Namens "Davidoff" fehle.
Auch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Verwechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei kei-
ne originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unter Hinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Recht geltend mache - der "englischen Schreibschrift" ("English 157") entnommen, deren Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Umstand , daß das "D" in "Davidoff" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang des Aufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Werde zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch auffällig gestaltete "DD" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Verwechslungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (etwa bei Zigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen werden. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der Verkehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheidbare, aber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeutende Zeichen.
Auf markenrechtliche Ansprüche, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt seien, könnten sich die Klägerinnen gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nicht berufen, weil die Marke der Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldet worden sei.
Die Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten neben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung oder Beeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung durch einen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Verhalten als unlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier aber nicht vor. Eine Bekanntheit der Klagemarken, wie sie für den wettbewerbsrechtlichen Schutz erforderlich sei, komme nach dem eigenen (bestrittenen) Vorbringen der Kläge-
rinnen nur für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel in Betracht. Eine Übertragung insoweit mit den Klagemarken verbundener Qualitäts- und Prestigevorstellungen sei nur hinsichtlich der sowohl von den Klägerinnen als auch von der Beklagten als Raucherbedarfsartikel vertriebenen Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis sowie Zigarren- und Zigarettenspitzen möglich, nicht jedoch bei den Warenarten Uhren, Juwelier- und Schmuckwaren, die jeweils zum Warenverzeichnis der einander gegenüberstehenden Marken gehörten. In diesen Bereichen scheide eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken aus, weil diese Waren zu verschieden von denjenigen Waren seien, für die - wie die Klägerinnen behaupteten - ihre Marken bekannt seien. Die Klägerinnen hätten nicht dargelegt, daß ihre Marken bereits im Zeitpunkt der Markenanmeldung der Beklagten für Herrenkosmetikartikel bekannt gewesen seien.
In dem verbleibenden Bereich der beiderseits vertriebenen Waren sei keine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken anzunehmen. Die übereinstimmenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken genügten dazu nicht. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke erwecke allenfalls Assoziationen an Waren der "feinen englischen Art" für gehobene Ansprüche. Es könne danach offenbleiben, ob die Beklagte mit der Wahl ihres Markennamens und seiner graphischen Gestaltung eine unlautere Annäherung an die Marke der Klägerinnen beabsichtigt habe, um deren guten Ruf auszubeuten.
Eine unlautere Behinderung der Klägerinnen durch Beeinträchtigung des guten Rufs ihrer Marken liege schon deshalb nicht vor, weil die Marke der Beklagten keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungen wecke.
B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
I. Der Entscheidung des Berufungsgerichts, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz unbegründet seien, kann auf der Grundlage des bisher festgestellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.
1. Die nunmehr auf § 14 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüche sind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann gegeben , wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bestanden haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festgestellt , daß das angegriffene Zeichen schon vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes benutzt worden ist, eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigende Kollisionslage zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen wurde aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung der angegriffenen Marke am 5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 876 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I, m.w.N.).
Zu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchsgrundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch gemäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB als Grundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349, 352 - MAC Dog, m.w.N.).
2. Das Berufungsgericht hat nicht rechtsfehlerfrei entschieden, daß den Klägerinnen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen
Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke zustehen.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly, jeweils m.w.N.).

b) Im Revisionsverfahren ist mit dem Berufungsgericht zu unterstellen, daß die Klagemarken für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel bekannt sind, deshalb bezogen auf Waren dieser Art eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitzen und dementsprechend auch einen erweiterten Schutzumfang genießen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Die Revision verweist zudem auf die Behauptungen der Klägerinnen in den Vorinstanzen, wonach die "Davidoff"-Marke in ihrer charakteristischen Ausgestaltung gegenwärtig - wie schon Ende der achtziger Jahre - "eine weithin bekannte und berühmte Prestige-Marke im gesamten Bereich der Luxus-Artikel" sei. Die Klägerinnen werden im erneuten Berufungsverfahren Gelegenheit haben, dieses Vorbringen näher zu substantiieren. Dies ist erforderlich, weil die Frage, ob eine Marke durch Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hat, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, für die die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urt. v.
18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 59 = GRUR 2002, 804, 808 = WRP 2002, 924 - Philips; vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 331 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dabei kommt es auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen an (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 Tz. 63 ff. - Philips). Abzustellen ist auf die Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV, m.w.N.).

c) Zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Marke fehlt es jedenfalls nicht völlig an einer Markenähnlichkeit, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht schon - ungeachtet der Kennzeichnungskraft der Klagemarken - wegen der Zeichenunterschiede ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 507).
aa) Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Dabei ist auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und deshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly, m.w.N.).
bb) Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert.
Die untereinander identischen Klagemarken werden als Namenszug in einer besonderen Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird im Schriftbild maßgeblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort "Durffee" geprägt, das wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift und wegen des Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namenszug gesehen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich ineinandergestellten Buchstaben "DD" hin, die vor dem Schriftzug stehen.
Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist danach bei der Frage der Markenähnlichkeit nicht nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" in derselben Gestaltung wie in "Davidoff" zu berücksichtigen. Bei dem maßgeblichen Vergleich des Gesamteindrucks der Marken als solcher (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly) ist vielmehr auch einzubeziehen , daß die Marke der Beklagten ebenfalls durch ein Markenwort geprägt wird, das nach dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, und zudem dieselbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Individualisierungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Doppelbuchstaben "ff" verwendet.
Das Berufungsurteil enthält jedoch keine für die Beurteilung des Grades der Markenähnlichkeit ausreichenden Feststellungen dazu, in welchem Umfang Übereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken gerade in individuellen Merkmalen vorliegen. Das Berufungsgericht hat (nach den Entscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß das Schriftbild der Klagemarken "einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwen-
deten Schriftart (der englischen Schreibschrift)" entnommen sei. An anderer Stelle heißt es im Berufungsurteil, das Schriftbild sei keine originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern "der 'englischen Schreibschrift' ('English 157')" entnommen. Danach bleibt unklar, ob die verwendete Schriftart besonders gebräuchlich ist oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schreibschrift im Verkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang - Verwendung findet. Es ist auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteile der Klagemarken mit den Buchstaben der Schreibschrift "English 157" übereinstimmen. Während das Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daß auch die Buchstaben "D" und "ff" in "Davidoff" Bestandteile der verwendeten englischen Schreibschrift seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das "D" werde von den Klägerinnen in einer leicht individualisierend abgewandelten Form benutzt. Diese Ausführungen zum Umfang der Entnahme aus der Schriftart "English 157" widersprechen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), auf den sich das Berufungsgericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß die Buchstaben "D" und "ff", die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstaben in den Klagemarken gerade besonders charakteristisch sind, deutlich individualisiert sind. Weitere - weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buchstaben "v" und "i" (bei denen der i-Punkt in das "v" integriert ist) festzustellen. Auch diejenigen, denen die als Grundlage verwendete englische Schreibschrift nicht bekannt ist, werden in den Klagemarken "überzogen" gestaltete Buchstaben wie das initialartig geformte "D" und das - wegen der sich verbreiternden Unterlänge - besonders auffällige "f" nicht als unveränderte Bestandteile einer Gebrauchsschrift auffassen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben, wie sie gerade bei Namenszügen zu finden sind.

d) Ob und gegebenenfalls inwieweit der Grad der Markenähnlichkeit ausreicht , um unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft eine Verwechs-
lungsgefahr hinsichtlich der einzelnen Waren zu bejahen, kann ohne weitere tatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden.
3. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommen, falls die Klagemarken im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly) für bestimmte Waren (insbesondere Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel ) bekannt waren (zu den Anforderungen vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA), auch Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG in Betracht.
Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzuwenden sein, soweit es um die Benutzung der angegriffenen Marke für Waren geht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarken Schutz genießen.
Soweit die Beklagte die angegriffene Marke für Waren benutzt, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarken fallen oder den dort aufgeführten Waren ähnlich sind, kann § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach seinem Wortlaut nicht unmittelbar angewendet werden. Die Vorschrift ist jedoch nach ihrem Sinn und Zweck - in Einklang mit den Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 - Davidoff/Gofkid; EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 13 ff., 22 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading ) - entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Markeninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfaßten Fällen.
Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung) gewährte Schutz eingreift (vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 24 ff., 31 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading). Nach dem tatsächlichen Vorbringen der Klägerinnen kommen hier alle von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfaßten Arten unlauterer Benutzung einer bekannten Marke in Betracht (vgl. dazu auch Schlußanträge des Generalanwalts Jacobs in der vorstehend genannten Rechtssache C-408/01 Tz. 36 ff.). Es wird jedoch im weiteren Verfahren zu prüfen sein, inwieweit entsprechende Benutzungshandlungen von dem Unterlassungsantrag der Klägerinnen, der nach seinem Wortlaut nicht auf besondere Benutzungsmodalitäten (wie z.B. den Vertrieb von Produkten aus fernöstlichen Ländern unter der angegriffenen Marke) abstellt, erfaßt werden.
4. Auf die Vorschrift des § 1 UWG können die Unterlassungsanträge der Klägerinnen nach geltendem Recht nicht gestützt werden. Neben Ansprüchen aus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171 - Bit/Bud; Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 342 = WRP 2002, 330 - Fabergé; Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP 2003, 521 - Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 vorgesehen; vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, GRUR 2003, 143, 145 Tz. 30 ff. = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco). Auf solche Umstände stellen die Unterlassungsanträge jedoch nicht ab.
5. Die Frage, ob die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begründet waren,
wird im neu eröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls erneut zu prüfen sein (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 877 f. - Davidoff I). Die bisherige Verneinung von Ansprüchen nach altem Recht beruht ebenfalls auf den - wie dargelegt - unzureichenden tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.
II. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erwägungen kann auch die Abweisung der Anträge, die auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen Marke gerichtet sind, keinen Bestand haben. 1. Die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ihnen sowohl nach altem als auch nach neuem Recht (§ 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1 i.V. mit § 9 MarkenG) stattgegeben werden kann. Die Übergangsvorschrift des § 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die Löschungsklage der Klägerinnen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, aber erst danach eingetragene Marke der Beklagten entsprechend anzuwenden (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I, m.w.N.). Für das alte Recht ist dabei nicht nur auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtlichen Löschungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB (analog) hergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).
2. Ob ein Löschungsanspruch besteht, wird gegebenenfalls hinsichtlich der einzelnen Waren zu prüfen sein, die zum Warenverzeichnis der angegriffenen Marke gehören (§ 51 Abs. 5 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 51 Rdn. 11).
C. Auf die Revision der Klägerinnen war das Berufungsurteil danach aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Solingen, das Stahlwaren, insbesondere Schneidwaren, herstellt und vertreibt. Sie führt die Firma "Zwilling J.A. Henckels AG" und ist Inhaberin der Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228), die mit Priorität vom 7. Mai 1941 u.a. für "Messerschmiedewaren", "Hieb- und Stichwaffen", "Täschner- und Lederwaren, nämlich Spezialetuis und -behälter
für die Waren der Klasse 8", "Nickel- und Aluminiumwaren als Haushalts- und Reisegeräte ... (soweit in Klasse 21 enthalten)", "Haus- und Küchengeräte (soweit in Klasse 21 enthalten)" eingetragen ist. Die Klägerin ist weiter Inhaberin von Bildmarken wie der nachstehend wiedergegebenen, am 8. August 1904 eingetragenen Marke Nr. 71 482:

Die Beklagte führte zunächst die Firma "Stahlwarenkontor GmbH". Im Jahr 1996 verlegte sie ihren Sitz von Beelitz nach Solingen und änderte ihre Firma in "ZWEIBRÜDER Stahlwarenkontor GmbH". Die Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 396 45 060), die mit Priorität vom 17. Oktober 1996 für "08: Schneidwaren; 18: Lederwaren; 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche" eingetragen ist. Für die Beklagte ist weiter die Wortmarke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 398 26 480) mit Priorität vom 12. Mai 1998 für "Taschenlampen , Taschenlampenbatterien, Säcke (soweit in Klasse 12 enthalten); Rucksäcke ; Zelte" eingetragen. Im Internet benutzt die Beklagte die Adresse "zweibrueder.com".
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "Zweibrüder" /"ZWEIBRÜDER" als Unternehmenskennzeichen, Marke und Internetadresse eine Verletzung ihrer Rechte an ihrer Firma sowie ihren Wort- und Bildmarken. Die "Zwillings"-Kennzeichen wiesen als Firmenschlagwort und als Wort- oder Bildmarken eine hohe Kennzeichnungskraft auf. Mit ihnen werde im In- und Ausland ein hervorragender Ruf herausragender Güte und Vertrauens-
würdigkeit verbunden. Die Beklagte nutze durch ihre "Zweibrüder"-Zeichen den Ruf der bekannten Marke "Zwilling" in unlauterer Weise für sich aus.
Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Schneidwaren,
a) die Angabe "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" firmenmäßig zu verwenden aa) entweder in Alleinstellung oder grafisch gegenüber den übrigen Bestandteilen des Firmennamens hervorgehoben , beispielsweise unter Verwendung einer anderen Schriftart oder Schriftgröße oder durch ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben, insbesondere wie nachfolgend dargestellt:
bb) als Bestandteil der Firmenbezeichnung "Zweibrüder Stahlwarenkontor GmbH";
b) den Domain-Namen "zweibrueder.com" zu benutzen und/ oder benutzen zu lassen und/oder zu veräußern oder veräußern zu lassen, zu übertragen oder übertragen zu lassen oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen, sofern nicht die Veräußerung, Übertragung oder sonstige Verfügung an die Klägerin oder mit deren Zustimmung erfolgt;
c) die Bezeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" markenmäßig zu verwenden und solchermaßen gekennzeichnete Waren anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder anzubieten, bewerben und/oder in den Verkehr bringen zu lassen; 2. in die Löschung der Marken - Nr. 396 45 060 "ZWEIBRÜDER" und - Nr. 398 26 480 "ZWEIBRÜDER" einzuwilligen; 3. den Domain-Namen "zweibrueder.com" löschen zu lassen; 4. in die Löschung des Firmenbestandteils "Zweibrüder" durch Erklärung gegenüber dem zuständigen Handelsregister einzuwilligen ; 5. der Klägerin Auskunft zu geben,
a) seit wann, in welcher Art und in welchem Umfang sie im geschäftlichen Verkehr mit Schneidwaren - Handlungen gemäß Ziffer I. 1. vorgenommen und/oder - Marken gemäß Ziffer I. 2. verwendet hat und/oder - den Domain-Namen "zweibrueder.com" verwendet hat, und zwar auch unter Angabe des Umfangs der über die Internet-Domain erfolgten Internet-Anfragen unter Vorlage von logfiles, und

b) mit welchen Werbeaufwendungen sie die Kennzeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" in Alleinstellung oder als Bestandteil einer Kombinations-Kennzeichnung für Schneidwaren verwendet oder so gekennzeichnete Produkte beworben hat und
c) welche Umsätze sie mit Schneidwaren erzielt hat, die mit "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" oder "Zweibrueder" - gleichgültig ob in Alleinstellung oder als Teil einer Kombinations -Kennzeichnung - gekennzeichnet waren oder beworben wurden, und zwar unter Angabe der einzelnen Lieferungen unter Nennung - der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer, - der Gestehungskosten unter detaillierter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie - des erzielten Gewinns, wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten ble ibt, die Namen und Anschriften der Empfänger ihrer Angebote statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland vereidigten und ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und diesen ermächtigt, der Klägerin Auskunft zu geben, ob ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Empfänger eines Angebots in den Rechnungen enthalten ist. II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen und/oder die Verwendung der in Ziffer I. 2. bezeichneten Marken und/oder die Verwendung des in Ziffer I. 3. bezeichneten Domain-Namens entstanden ist oder noch entstehen wird. Die Beklagte hat demgegenüber vorgebracht, sie habe mit der Aufnahme des Bestandteils "Zweibrüder" in ihre Firma lediglich dem Umstand Rechnung
tragen wollen, daß die örtliche Industrie- und Handelskammer bei der Verlegung des Unternehmenssitzes nach Solingen die ursprüngliche Firma beanstandet habe. Eine Gefahr der Verwechslung ihrer Zeichen mit den Kennzeichen der Klägerin bestehe nicht. Etwaige Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt.
Die Klägerin hat im Berufungsverfahren beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Unterlassungsantrag unter Ziffer I. 1. c) wie folgt lautet: die Bezeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" für die mit der Markeneintragung 396 45 060 sowie 398 26 480.5 aufgeführten Waren markenmäßig wie beispielhaft aus Blatt 5 und 6 des Katalogs Anlage K 4 (kleiner Katalog) ersichtlich
zu verwenden und solchermaßen gekennzeichnete Waren anzubieten , zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder anbieten , bewerben und/oder in den Verkehr bringen zu lassen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß es Buchstabe a) des Unterlassungsausspruchs des landgerichtlichen Urteils zu I. 1. wie folgt geändert hat:
"a) die Angabe "ZWEIBRÜDER"/"Zweibrüder" entweder in Alleinstellung oder wie nachfolgend wiedergegeben als Bestandteil einer Firma firmenmäßig zu gebrauchen." (Es folgen die im Klageantrag zu I. 1. a) aa) wiedergegebenen Abbildungen) und Buchstabe c) des Unterlassungsausspruchs des landgerichtlichen Urteils zu I. 1. gemäß dem Berufungsantrag der Klägerin gefaßt hat (OLG Köln OLGRep 2002, 64).
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

Die Revision der Beklagten hat Erfolg.
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Klägerin aufgrund ihrer Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228) gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen bestehender Verwechslungsgefahr von der Beklagten verlangen könne, es
zu unterlassen, das Zeichen "Zweibrüder" firmen- und/oder markenmäßig zu verwenden, soweit dieses zur Kennzeichnung eines sich mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Schneidwaren, Lederwaren, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche befassenden Unternehmens und/oder der erwähnten Waren gebraucht werde. Bei allen angegriffenen Verwendungsformen der Zeichen der Beklagten sei ein markenmäßiger Gebrauch gegeben. Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe für die genannten, zumindest sehr ähnlichen Waren Verwechslungsgefahr.
Die Marke "Zwilling" habe eine hohe Kennzeichnungskraft. Sie habe durch langjährige intensive Benutzung einen zumindest an der Schwelle der Berühmtheit liegenden Bekanntheitsgrad erreicht.
Bei den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe zwar keine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht. Eine Verwechslungsgefahr ergebe sich aber aufgrund des Sinngehalts der beiden Zeichen. Auch wenn die Zeichen danach als solche nicht unmittelbar miteinander verwechselt würden, werde ein nicht mehr unbeachtlicher Teil des Verkehrs darin eine Zweitmarke zu der bekannten Marke "Zwilling" sehen, die das Unternehmen zur Kennzeichnung einer weiteren Produktlinie oder eines zu niedrigeren Preisen vertriebenen Sortiments verwende. Ein anderer Teil des Verkehrs werde annehmen, daß zwischen den Unternehmen lizenzvertragliche oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen bestünden.
Die Unterlassungsansprüche gegen die Verwendung der "Zweibrüder"Zeichen für "Taschenlampen, Taschenlampenbatterien, Säcke (soweit in Klasse 12 enthalten); Rucksäcke; Zelte" seien begründet, weil die Beklagte damit die Wertschätzung der Marke "Zwilling" ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise ausnutze. Unter dieser Marke würden qualitativ hochwertige Waren vertrieben, für die nationale und internationale Auszeichnungen erteilt worden seien. An diesen guten Ruf hänge sich die Beklagte mit ihrem Zeichen an. Dies gelte auch für die Waren "Rucksäcke, Zelte und Säcke", da die unter der Marke "Zwilling" vertriebenen Taschen- und Fahrtenmesser gerade im Freizeit- und Campingbereich verwendet würden. Die mit dem Klagezeichen verbundenen Vorstellungen von einer hohen Qualität und Verläßlichkeit leite die Beklagte auch bei den Waren "Taschenlampen" und "Taschenlampenbatterien" auf ihr Zeichen und die unter dem Zeichen vertriebenen Waren über.
Die Klägerin könne ihr Unterlassungsbegehren auch auf den bekannten Bestandteil "Zwilling" ihrer Unternehmensbezeichnung stützen, der sich als Firmenschlagwort und Abkürzung der Gesamtfirma eigne.
Die Ansprüche auf Löschung der Internetadresse "zweibrueder.com" sowie auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils "ZWEIBRÜDER" seien danach ebenso begründet wie die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.
Der Einwand der Verwirkung greife nicht durch.
B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
I. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte nicht zu.
1. Ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben.
Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft angenommen, daß zwischen der Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228) der Klägerin und den Zeichen "Zweibrüder" eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, soweit diese benutzt werden, um Schneidwaren, Lederwaren, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche zu kennzeichnen oder ein Unternehmen, das solche Waren herstellt oder vertreibt.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der W aren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004, 353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).

b) Das Berufungsgericht ist von einer ganz erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke "Zwilling" ausgegangen, weil diese aufgrund langjähriger intensiver Benutzung einen zumindest an der Schwelle der Berühmtheit liegenden Bekanntheitsgrad erreicht habe. Eine derartige Steigerung der Kennzeichnungskraft begründet einen erweiterten Schutzbereich (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-
Dach; BGH GRUR 2004, 239 - DONLINE). Die Kennzeichnungskraft einer Marke (und deren Steigerung) ist jedoch stets bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen festzustellen, die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführt sind (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl., § 14 Rdn. 331; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dies hat das Berufungsgericht unterlassen. Im Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin zu unterstellen, daß der Marke "Zwilling" die festgestellte gesteigerte Kennzeichnungskraft auch für die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführten "Täschner- und Lederwaren" sowie "Nickelund Aluminiumwaren als Haushalts- und Reisegeräte ... (soweit in Klasse 21 enthalten)" zukommt.

c) Das Berufungsgericht hat unangegriffen festgestellt, daß die im Warenverzeichnis der Marke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 396 45 060) aufgeführten Waren (Schneidwaren, Lederwaren, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche) mit Waren im Warenverzeichnis der Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) identisch oder nahezu identisch sind. Dementsprechend ist hinsichtlich dieser angegriffenen Marke bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).
Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist es dagegen unerheblich , ob die Klägerin unter der Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) auch Waren wie Taschenlampen, Taschenlampenbatterien und (Produkt-)Säcke vertreibt, die im Warenverzeichnis der Marke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 398 26 480) eingetragen sind. Für die Frage der Warenähnlichkeit ist bei Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke deren Warenverzeichnis maßgebend (vgl. BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, GRUR 2002, 65, 67 = WRP 2001, 1447 - Ichthyol). Der Revisions-
erwiderung kann auch nicht darin zugestimmt werden, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit darauf abzustellen sei, daß beide Parteien ihren Sitz in Solingen haben. Die Art und Weise, wie die Klägerin ihre Marke für die eingetragenen Waren benutzt, ist für den Schutzumfang der Marke ohne Bedeutung (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).

d) Das Berufungsgericht hat den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
aa) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (vgl. BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Es hat auch berücksichtigt, daß bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen ist, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly).
bb) Das Berufungsgericht hat weiter rechtsfehlerfrei angenommen, daß zwischen den beiderseitigen Zeichen nach dem klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck keine Ähnlichkeit gegeben ist, die eine Ver wechslungsgefahr begründet.
cc) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenübe rstehenden Zeichen nach ihrem Sinngehalt hat das Berufungsgericht fehlerhafte Erwägungen angestellt und nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt. Die Zeichen "Zwilling" und "Zweibrüder" sind sich nach ihrem Sinngehalt nicht so nahe, wie das Berufungsgericht angenommen hat. Den Ähnlichkeiten i m Sinngehalt stehen vielmehr so viele begriffliche Unterschiede gegenüber, daß die Ähnlichkeit im Sinne des Kennzeichenrechts als allenfalls sehr gering anzusehen ist.
Das Berufungsgericht hat nicht mit abgewogen, daß die Bezeichnung "Zweibrüder" infolge der besonderen Schreibweise als namensähnliches Kunstwort gebildet ist. Bei einem Verständnis als Name wird der Gedanke an eine begriffliche Bedeutung von vornherein etwas zurückgedrängt.
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Zusammenschreibung der angegriffenen Zeichen lege den Schluß auf ein durch Zwillingsgeburt verbundenes Brüderpaar nahe, ist erfahrungswidrig. Die Bezeichnung "Zweibrüder" weist auch bei einem Verständnis im Sinne von "zwei Brüder" gerade von der Annahme einer Zwillingsgeburt weg, weil es für Brüder, die durch eine Zwillingsgeburt verbunden sind, die genaueren und geläufigen Bezeichnungen "Zwillinge" und "Zwillingsbrüder" gibt. Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, sind "Zwillinge" und "zwei Brüder" auch keine komplementären Begriffe. Gemeinsam ist den Begriffen nur, daß sie Personen in ihrem Geschwisterverhältnis bezeichnen. "Zwilling" bezeichnet jedoch - anders als "zwei Brüder" - nur einen von zwei Geschwistern. Auch besagt das Wort "Zwillinge" - anders als die Wörter "zwei Brüder" - nichts über das Geschlecht der so bezeichneten Personen.

e) Der danach bestehende Grad der Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen genügt ungeachtet der festgestellten oder zu unterstellenden Kennzeichnungskraft der Marke "Zwilling" - auch soweit von Warenidentität auszugehen ist - nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, d.h. die Gefahr, daß das angegriffene Zeichen für die Klagemarke gehalten wird, scheidet angesichts der sehr geringen Ähnlichkeit der Zeichen aus.
bb) Eine Verwechslungsgefahr kann allerdings auch in der Weise gegeben sein, daß zwar nicht die Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen als solcher besteht, aber die Gefahr, daß das angegriffene Zeichen - im Sinne der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Zeichen - infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem wesensgleichen Kern dem Inhaber der Klagemarke zugeordnet wird. Eine derartige Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen auch aus einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben. Dies setzt aber voraus, daß es sich für maßgebliche Teile des Verkehrs aufdrängt, daß die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 737 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM ; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 497; vgl. weiter - zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt eines der Zeichen - EuG, Urt. v. 15.1.2003 - T-99/01, GRUR Int. 2003, 760, 763 Tz. 47 - Mystery/ Mixery; Urt. v. 3.3.2004 - T-355/02, Tz. 49 - ZIRH; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, Umdruck S. 9 - Kleiner Feig-
ling, m.w.N.). Denn der Verkehr nimmt nach der Lebenserfahrung ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, und unterzieht es nicht einer analysierenden, möglichen Begriffsinhalten nachgehenden Betrachtung (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; BGH GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS/medAS, m.w.N.).
Bei einer solchen Betrachtungsweise hat der Verkehr im vorliegenden Fall keinen Anlaß, die Zeichen als aufeinander bezogene Zeichen desselben Unternehmens anzusehen. Daran änderte sich auch nichts, wenn es - wie das Berufungsgericht angenommen hat - dem Verkehr bekannt sein sollte, daß Unternehmen auf dem hier betroffenen Markt neben Waren, die mit einer Hauptmarke versehen werden, preiswertere Versionen unter einer anderen Marke in den Verkehr bringen oder andere Unternehmen solche Waren in Lizenz unter einem anderen, an die Hauptmarke angelehnten Zeichen vertreiben. Die Übereinstimmungen im begrifflichen Zeicheninhalt sind hier so gering, daß sich ihre Wirkung - auch wegen der unterschiedlichen Bildung der Zeichen - auf den Bereich einer nur allgemeinen, nicht herkunftshinweisenden Assoziation beschränkt , die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht genügt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.).
cc) Bei der gegebenen Sachlage besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen, geht aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern aus (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen
besonderer Umstände angenommen werden. Dafür spricht hier nur, daß das Markenwort "Zwilling" auch als Firmenschlagwort zur Bezeichnung der Klägerin bekannt ist. Es fehlt jedoch an einem derart übereinstimmenden Gesamteindruck bei den gegenüberstehenden Zeichen, daß sich für einen Durchschnittsverbraucher der Eindruck aufdrängen könnte, die Zeichen seien zur Kennzeichnung bestehender Unternehmensverbindungen aufeinander bezogen. Einem solchen Eindruck stehen schon die unterschiedliche Zeichenbildung und die sich aufdrängenden Unterschiede im Sinngehalt der Zeichenworte entgegen.
2. Der Unterlassungsantrag kann auch nicht auf § 14 Abs. 5 i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt werden, weil die Beklagte durch ihre Zeichen "Zweibrüder" nicht in unlauterer Weise die Wertschätzung der bekannten Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) ohne rechtfertigenden Grund ausnutzt oder beeinträchtigt.
Auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützte Ansprüche können allerdings (aufgrund einer entsprechenden Anwendung der Vorschrift) auch gegeben sein, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstle istungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Markeninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfaßten Fällen (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). In jedem Fall ist aber Voraussetzung für die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, daß das angegriffene Zeichen überhaupt in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, weil die beiderseitigen Zeichen nach Schriftbild und Klang einander unähnlich sind und den Übereinstimmungen im Sinngehalt - wie dargelegt - ebenso auf der Hand liegende Abweichungen gegenüberstehen. Aus diesem Grund kann hier weder
eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klagemarke noch eine Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung angenommen werden. Dies gilt auch für ein Erschleichen von Aufmerksamkeit (vgl. BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 877 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. weiter Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 861; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 171; vgl. auch - zum früheren Recht - BGH, Urt. v. 14.11.1980 - I ZR 134/78, GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister). Zur Begründung von Ansprüchen, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt sind, genügt es nicht, daß ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken (vgl. dazu auch - zu § 1 UWG - BGH, Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 = WRP 2003, 1338 - Tupperwareparty). Ebensowenig reicht dafür der Umstand aus, daß die Wahl des angegriffenen Zeichens nicht zufällig erscheint (vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 842).
3. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung kann die Klägerin ihre Unterlassungsansprüche auch nicht nach § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf ihre Bildmarken (wie die Marke Nr. 71 482) stützen. Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt ist auch zwischen einer Bildmarke und einem Wortzeichen nicht ausgeschlossen. Voraussetzung ist aber, daß das Wort aus der Sicht der angesprochenen Durchschnittsverbraucher die naheliegende , ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel). Davon kann hier keine Rede sein. Es ist fernliegend, daß der Verkehr mit den Bildzeichen der Klägerin den Gedanken "zwei Brüder" verbinden könnte.
4. Die Klägerin kann ihre Unterlassungsansprüche auch nicht aus dem Recht an ihrer Firma "Zwilling J.A. Henckels AG" und deren bekanntem Bestandteil "Zwilling" herleiten.

a) Ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4, Abs. 2, § 5 Abs. 2 MarkenG ist nicht gegeben.
Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.). Aus den Besonderheiten des Schutzes für Unternehmenskennzeichen ergibt sich jedoch keine andere Beurteilung der Ähnlich keit des Firmenbestandteils "Zwilling" mit dem angegriffenen Zeichen "Zweibrüder" als bei Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 26.10.2000 - I ZR 117/98, BlPMZ 2001, 210, 211 f.).

b) Ein Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes eines bekannten Unternehmenskennzeichens (§ 15 Abs. 4, Abs. 3, § 5 Abs. 2 MarkenG) kommt ebenfalls nicht in Betracht. Auch insoweit ergibt sich aus den Besonderheiten des Schutzes von Unternehmenskennzeichen kein anderes Ergebnis als bei der Beurteilung der Frage, ob die gleichlautende bekannte Marke "Zwilling" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegen unlautere Benutzung geschützt ist.
II. Die sonstigen Klageansprüche sind aus den vorstehend genannten Gründen ebenfalls unbegründet, da sie durchweg voraussetzen, daß die Klagezeichen "Zwilling" mit den Zeichen "Zweibrüder" oder "zweibrueder.com" verwechslungsfähig sind oder daß die angegriffenen Zeichen die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klagezeichen ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.
C. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und auf ihre Berufung das landgerichtliche Urteil abzuändern. Die Klage war abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 269 Abs. 3 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann