Bundesgerichtshof Urteil, 24. Feb. 2011 - X ZR 121/09

bei uns veröffentlicht am24.02.2011
vorgehend
Bundespatentgericht, 2 Ni 50/07, 04.06.2009

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 121/09 Verkündet am:
24. Februar 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Webseitenanzeige

a) Bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der
elektronischen Datenverarbeitung ist zunächst zu klären, ob der Gegenstand der
Erfindung zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1
PatG). Danach ist zu prüfen, ob dieser Gegenstand lediglich ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen
als solches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen
ist. Der Ausschlusstatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere
Prüfung ergibt, dass die Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten
technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

b) Ein Verfahren, das der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten
in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten (Server, Clients)
dient, weist die für den Patentschutz vorauszusetzende Technizität auch dann auf,
wenn diese Geräte nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt sind.
BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - X ZR 121/09 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. Februar 2011 durch die Richter Keukenschrijver, Gröning,
Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 4. Juni 2009 verkündete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 30. März 2001 angemeldeten deutschen Patents 101 15 895 (Streitpatents), dessen Patentanspruch 1 lautet: "1. Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite (50) eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informa- tionsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte:
a) Registrieren eines Benutzers (5) bei Aufruf der Startseite (50),
b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite (50) aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters und
c) Erzeugung einer anzeigbaren Darstellung (80, 81), aus der die Abfolge der von dem Benutzer (5) aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist."
2
Wegen der nachgeordneten Ansprüche 2 bis 7 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.
3
Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klägerin geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig; er liege nicht auf technischem Gebiet und sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
4
Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent für nichtig zu erklären; die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten und das Streitpatent hilfsweise mit einem eingeschränkten Antrag verteidigt.
5
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verteidigt die Beklagte das Streitpatent nur noch beschränkt mit Patentanspruch 1 in der aus den Entscheidungsgründen unter I 2 ersichtlichen Fassung, die nach Auffassung der Klägerin zu einer unzulässigen Erweiterung führt, und nach Maßgabe zweier Hilfsanträge, an die sich die Ansprüche 2 bis 7 jeweils anschließen.

Entscheidungsgründe:


6
Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.
7
I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite. Die Beschreibung führt dazu aus, es komme häufig vor, dass Nutzer beim Aufrufen aufeinander folgender verschiedener Seiten im Internet über "Hyperlinks" ("Surfen") nach einiger Zeit eine zuvor aufgesuchte Internetseite wieder finden möchten. Dafür böten die meisten Netzwerk-Browser mit dem "Zurück-Button" eine Funktion an, mit der von der aktuell aufgerufenen Internetseite zu der unmittelbar zuvor besichtigten gelangt werden könne. Außerdem könne eine Liste besuchter Internetseiten aufgerufen werden. Diese Liste umfasse regelmäßig jedoch keine Adressen von Seiten, die von einer Startseite bzw. Homepage aus indirekt , mittels eines "Links", aufgerufen worden seien. Insbesondere nach längerem Surfen im Internet seien der Zurück-Button und die Adressliste nur bedingt geeignet, eine zuvor aufgerufene, insbesondere eine von einer Startseite abzweigende Internetseite wieder zu finden.
8
2. Vor diesem Hintergrund soll durch das Streitpatent ein Verfahren zur Verfügung gestellt werden, mit dem eine bereits aufgerufene und inzwischen verlassene Informationsseite eines Informationsanbieters, die von dessen Startseite aus unmittelbar oder mittelbar aufrufbar ist, in einfacher Weise wieder gefunden und erneut aufgerufen werden kann. Dafür schlägt Patentanspruch 1 (ohne Bezugszeichen) in der jetzt noch verteidigten Fassung (ohne Bezugszeichen , Ergänzung gegenüber der erteilten Fassung in Fettdruck) ein Verfahren vor zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende von dem Server durchgeführte Verfahrensschritte :
a) Registrieren eines Benutzers bei Aufruf der Startseite,
b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters und
c) Erzeugung einer anzeigbaren Darstellung, aus der die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist.
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Gemäß Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten (Ergänzungen gegenüber der Fassung gemäß Hauptantrag kursiv): "Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende von dem Server durchgeführte Verfahrensschritte :
a) Registrieren eines Benutzers bei Aufruf der Startseite,
b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters ,
c) Erzeugung einer dem Benutzer anzeigbaren Darstellung, aus der die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist, auf einem Server des Informationsanbieters und
d) Übermittlung der Darstellung vom Server über das Internet, das Intranet oder das Extranet an eine Anzeigevorrichtung des Benutzers, wobei die Darstellung Links enthält, über die der Benutzer zur jeweiligen Informationsseite gelangen kann."
10
In der Fassung von Hilfsantrag 2 lautet Patentanspruch 1 (Ergänzungen gegenüber der erteilten Fassung unterstrichen): "Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite in einer Klienten-Server-Struktur, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, wobei das Hypertext-Transfer- Protocol (HTTP) verwendet wird, aufweisend folgende von dem Server durchgeführte Verfahrensschritte:
a) Auf einem Server Registrieren eines Benutzers bei Aufruf der Startseite mittels eines Cookies,
b) auf dem Server Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittelbar von der Startseite aus aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters,
c) auf dem Server Erzeugung einer dem Benutzer anzeigbaren Darstellung, aus der die Abfolge der von dem Benutzer (5) aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist, und
d) Übermittlung der Darstellung vom Server über das Internet, das Intranet oder das Extranet an eine Anzeigevorrichtung des Benutzers, wobei die Darstellung Links enthält, über die der Benutzer zur jeweiligen Informationsseite gelangen kann."
11
3. Das patentgemäße Verfahren bezieht sich auf die Wahrnehmung von Informationsangeboten im Internet (World Wide Web), auch über Intra- oder Extranets, bei der die Benutzer vom eigenen Computer (client) aus dialogartig auf Informationsbestände (Webseiten) von Informationsanbietern zugreifen, die auf Servern gespeichert und über eine bestimmte Adressenstruktur (Uniform Resource Locator, URL-Adressen) aufrufbar sind. In der erteilten Fassung lässt Patentanspruch 1 offen, wie die Registrierung eines Benutzers bei Aufruf der Startseite (Schritt a) bewirkt werden soll. Die Beschreibung nennt als einfache Möglichkeit die Registrierung durch eine auf dem Server laufende Registrie- rungssoftware mittels "Cookies" (vgl. Beschreibung Abs. 24 f.). Über das Cookie kann die auf dem Server laufende Registrierungssoftware den Rechner und somit indirekt den Benutzer beim Aufruf der Homepage des Informationsanbieters registrieren; anschließend werden alle von dem Benutzer bzw. von seinem Rechner aus aufgerufenen Internetseiten des Informationsanbieters oder deren Adressen registriert. Auf diese Weise kann mittels der Registrierungssoftware die Abfolge der von dem Benutzer aufgerufenen Internetseiten des Informationsanbieters ermittelt und in einer Darstellung grafisch veranschaulicht werden (Beschreibung Abs. 26). In der Fassung gemäß dem jetzigen Hauptantrag findet die Registrierung stets auf dem Server statt, ist dabei aber nicht auf die Cookie-Technik beschränkt.
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Wie die anzeigbare Darstellung der erzeugten Abfolge der besuchten Internetseiten auszugestalten ist, lässt Patentanspruch 1 offen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform soll die Darstellung wenigstens im Wesentlichen auf Inhalte der Startseite aufsetzen und die Abfolge der aufgerufenen Informationsseiten grafisch, beispielsweise durch Pfeile oder Zahlen - gegebenenfalls auch nur temporär - gekennzeichnet werden (Beschreibung Abs. 11 ff.). Auch eine Darstellung auf mehreren Ebenen unter Benutzung von mehreren Fenstern ist möglich (vgl. Figuren 3 und 4 des Streitpatents).
13
II. Das Patentgericht hat angenommen, das Verfahren nach Patentanspruch 1 liege nicht auf technischem Gebiet und sei daher dem Patentschutz nicht zugänglich. Es enthalte keine Anweisungen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienten. Soweit ein Benutzer gemäß dem Verfahren bei Aufruf der Startseite eines Informationsanbieters registriert werde und die von ihm ab der Startseite aufgerufenen Seiten auf irgendeine Weise dargestellt würden, handele es sich um Anweisungen allge- meiner Art, aber nicht um solche zur gezielten Verwendung bestimmter Vorrichtungen oder Verfahrensabläufe aus technischen Erwägungen heraus und zur Lösung eines konkreten technischen Problems. Der einzige erkennbare Ansatz im Hinblick auf eine konkrete technische Problemstellung liege darin, dass der Anspruch stillschweigend davon ausgehe, dass zur Implementierung ein Datenverarbeitungssystem verwendet werde. Dadurch allein werde das Verfahren aber nicht dem Patentschutz zugänglich. Soweit die Beklagte in der Registrierung des Benutzers und der von ihm aufgerufenen Seiten technische Maßnahmen sehe, mit denen die Bedienbarkeit der Datenverarbeitungsanlage verbessert werde, weil der Benutzer einen besseren Überblick über sein Internetaufrufverhalten gewinne, gehe dies schon deshalb fehl, weil das anspruchsgemäße Verfahren objektiv nicht mehr als die Erzeugung irgendeiner an den Benutzer gerichteten Darstellung leiste, aus der sich die Abfolge seiner Aufrufe erkennen lasse. Die verbesserte Bedienbarkeit trete erst in Interaktion mit dem Benutzer ein und hänge wesentlich von der konkreten Ausgestaltung und Übersichtlichkeit der erzeugten Darstellung ab, die aber nicht Gegenstand des Anspruchs sei. Auch die Erzeugung einer bestimmten, leicht auffassbaren grafischen Darstellung lasse keine technische Problemstellung erkennen, weil eine solche Darstellung sich nur an der Auffassungsgabe des menschlichen Benutzers orientiere, die Überwindung einer konkreten technischen Problemstellung dabei aber ebenso wenig eine Rolle spiele, wie bei den irgendwie erfolgenden Registrierungsvorgängen, in denen lediglich der bestimmungsgemäße Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage zu erkennen sei.
14
III. Die dagegen gerichteten Angriffe der Berufung haben keinen Erfolg, weil das Patentgericht im Ergebnis richtig entschieden hat. Der Gegenstand von Patentanspruch 1, den die Beklagte zulässigerweise beschränkt verteidigt, weil schon die erteilte Fassung die Durchführung der vorgesehenen Verfahrens- schritte sowohl auf dem Client-Rechner als auch auf dem Server umschließt, ist nicht patentfähig (§ 21 Abs. 1 Nr. 1, § 22 Abs. 1 PatG); er erfüllt zwar das Technizitätserfordernis, unterfällt aber dem Patentierungsausschluss des § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG.
15
1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei Erfindungen mit Bezug zu Geräten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu klären, ob der Gegenstand der Erfindung auf technischem Gebiet liegt (§ 1 Abs. 1 PatG), wofür ausreicht, dass ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informationen). Ist das zu bejahen, ist auf der Grundlage der Regelung in § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG weiter zu prüfen, ob er Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rn. 8, 11 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 Rn. 11 ff., 22 - dynamische Dokumentengenerierung).
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a) Die erforderliche Technizität ist im Streitfall zu bejahen, weil das unter Schutz gestellte Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräte dient, wobei die von einem Benutzer bei einem Internetbesuch aufgerufenen Webseiten registriert werden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wird. Dabei handelt es sich um typische Schritte der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels technischer Geräte (vgl. auch BGH, GRUR 2009, 479 Rn. 8 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten). Soweit diese (Server, Clients) nicht im Patentanspruch 1 genannt sind, ist dies unschädlich, weil für den Fachmann, als den das Patentgericht zutreffend einen Informatiker ansieht, der über praktische Erfahrung in der Programmierung von Browser-Programmen und Benutzerführungen verfügt, offenkundig ist, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 den Einsatz von Computern in Netzwerken bedingt. Es genügt auch bei einem Verfahrensanspruch für die Erfüllung des Technizitätserfordernisses, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt (BGHZ 185, 214 Rn. 20 mwN - dynamische Dokumentengenerierung ).
17
b) Auch ein auf dem Gebiet der Technik eingesetztes Verfahren ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht schon deswegen dem Patentschutz zugänglich, weil es zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs auch den Einsatz eines Programms zur Steuerung einer Datenverarbeitungsanlage vorsieht (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004 - X ZB 33/03, GRUR 2005, 141 - Anbieten interaktiver Hilfe; vom 24. Mai 2004 - X ZB 20/03, BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 - elektronischer Zahlungsverkehr). Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt, muss die beanspruchte Lehre vielmehr über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (st. Rspr., vgl. BGH, Beschluss vom 20. Januar 2009 - X ZB 22/07, GRUR 2009, 479 Rn. 11 - Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGHZ 185, 214 Rn. 22 - dynamische Dokumentengenerierung).
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Dieses Erfordernis steht nicht in Widerspruch zu Art. 27 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS). Dieses Abkommen garantiert Programmen für Datenverar- beitungsanlagen keinen uneingeschränkten Patentschutz. Einschränkungen des Erfindungsbegriffs wie durch den in § 1 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 PatG formulierten Patentierungsausschluss waren lange vor dem Abschluss des Abkommens in den Rechtsordnungen von Vertragsstaaten bzw. in von diesen geschlossenen Übereinkommen (Art. 52 Abs. 2, 3 EPÜ) verankert und sind durch den Abschluss des TRIPS-Abkommens nicht hinfällig geworden (vgl. hierzu die Denkschrift BT-Drucks. 12/7655 (neu), S. 345 und die Auskunft der deutschen Delegation WTO-Dokument IP/Q3/DEU/1 vom 28. Oktober 1997; Neef in Busche/ Stoll, TRIPS, Art. 27 Rn. 33).
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c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 betrifft nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln, wie das Patentgericht in der Sache zutreffend erkannt hat.
20
aa) Ob ein konkretes technisches Problem durch eine Erfindung mit technischen Mitteln gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Dies ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu entwickeln. Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe fungiert lediglich als Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems (vgl. BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung ; BGH, GRUR 2005, 141 Rn. 28 - Anbieten interaktiver Hilfe; st. Rspr.). Für die Herausarbeitung des objektiven technischen Problems, für das die Erfindung eine Lösung anbietet, ist entgegen der Ansicht der Beklagten die Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht angezeigt. Aufgabe des gerichtlich gegebenenfalls zurate zu ziehenden Sachverständigen ist, wie der Bundesgerichtshof vielfach ausgesprochen hat, dem Gericht erforderlichenfalls die für das Verständnis der unter Schutz gestellten Lehre benötigte Kenntnis der technischen Zusammenhänge zu erläutern und den erforderlichen Einblick in die Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen der jeweils typischen, im Durchschnitt der beteiligten Kreise angesiedelten Vertreter der einschlägigen Fachwelt einschließlich ihrer methodischen Herangehensweise zu vermitteln (vgl. BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 56/08 BGHZ 184, 49 = GRUR 2010, 314 Rn. 21 mwN - Kettenradanordnung II). Die Beklagte zeigt nicht auf und es ist auch nicht ersichtlich, unter welchem dieser Gesichtspunkte die Beauftragung eines Sachverständigen im Streitfall erforderlich wäre. Die Beklagte mag sich von der Einschaltung eines Gutachters Unterstützung für ihre Auffassung versprechen , dass das, worin sie die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln gesehen wissen möchte, der patentrechlich zutreffenden Sichtweise entspricht und die Gewährung von Patentschutz rechtfertigt. Diese Fragen erfordern indes auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung des Senats keine Hinzuziehung eines Sachverständigen.
21
bb) Ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems liegt vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden. Darauf zielt das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ersichtlich nicht. Weder die Verlagerung der Registrierung auf den Server noch die in der Beschreibung des Streitpatents und nach dem zweiten Hilfsantrag auch in Patentanspruch 1 vorgesehene Verwendung von Cookies oder eine sonst vorgesehene Maßnahme zielen auf die Modifikation oder grundsätzlich abweichende Adressierung von Gerätekomponenten.
22
cc) Von einem zur Lösung eines technischen Problems eingesetzten technischen Mittel kann ferner dann gesprochen werden, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt (BGHZ 185, 214 Rn. 27 - dynamische Dokumentengenerierung ). Auch diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt.
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(1) Die in Schritt a) des Verfahrens nach Patentanspruch 1 enthaltenen Anweisungen erschöpfen sich in der Erfassung und Speicherung von Informationen über einen Benutzer bei Aufruf einer Startseite. Aus dem Zusammenhang ergibt sich zwar, dass dies mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung erfolgt. Die programmiertechnische Umsetzung dieser Anweisung ist aber, abgesehen von deren Lokalisierung auf dem Server, nicht Gegenstand des Patentanspruchs , sondern bleibt dem Fachmann überlassen. Die bereits erwähnte Verwendung von Cookies stellt, wie auch in der Beschreibung des Streitpatents ausgeführt wird, eine am Prioritätstag bekannte und gängige Methode der Datenverarbeitung dar (Beschreibung Abs. 25). Die Art und Weise, auf die sich die Lehre des Streitpatents der Cookie-Technik bedient, geht über die bloße Verarbeitung von Daten nicht hinaus. Das gilt auch, soweit die Lehre, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben hat, in Bezug auf die aufgesuchten und wieder verlassenen Webseiten eine Art Rückkommunikation des Benutzers über dessen Client-Rechner mit dem Server ermöglicht, bei der HTML-Strukturen generiert werden. Auch insoweit beschränkt sich der Gegenstand des Streitpatents darauf, im Stand der Technik bekannte technische Mittel einzusetzen, um Daten in bestimmter Form zusammenzustellen oder darzustellen. In der Beschreibung des Streitpatents ist erläutert, dass Cookies als Informationspakete beim Aufrufen einer auf dem Server gespeicherten Webseite an einen auf einem Client-Rechner laufenden Browser zum Speichern dort mitgeliefert werden. Mit jedem Zugreifen von diesem Client-Rechner auf die Webseite kann der Browser gespeicherte Cookies an den Server ausliefern (Beschreibung Abs. 25). Die patentierte Lehre erschließt dem Fachmann - auch mit der Auslagerung der Registrierung auf den Server - also nichts, was über die ihm bekannten Möglichkeiten der datenverarbeitungsmäßigen Gebrauchmachung von der Cookie-Technik hinausginge. Dass dabei HTML-Strukturen generiert werden, ist eine in der Kommunikation im Internet am Prioritätstag ebenfalls geläufige Maßnahme, wie sich gleichfalls aus der Beschreibung ergibt (Abs. 21).
24
Die Lehre des Streitpatents geht darüber nur insoweit hinaus, als sie vorsieht , diese Strukturen zur Darstellung bestimmter Inhalte zu nutzen.
25
Soweit die Registrierung nach dem jetzigen Hauptantrag nur noch auf dem Server erfolgen soll, kann dahingestellt bleiben, ob dies den Vorzug hat, den Einsatz schlichterer Client-Hardware zu ermöglichen, oder ob mit dieser vorgeschlagenen Verlagerung nur eine zu vernachlässigende Entlastung der Client-Hardware einhergeht. Der Gehalt dieses Schritts erschöpft sich jedenfalls darin, bestimmte Operationen der Datenverarbeitung vom Client-Rechner auf den Server zu verlagern. Das ist nicht mehr als eine äußerlich-organisatorische Umverlagerung der Datenverarbeitung zwischen mehreren Netzwerkkomponenten. Selbst wenn diese mittelbar ermöglichen sollte, einfacher ausgestattete Computer einzusetzen, wäre darin nur eine Maßnahme der Datenverarbeitung zu sehen und nicht die Lösung eines konkreten technischen Problems.
26
Für die Anweisung in Verfahrensschritt b) gilt das vorstehend Ausgeführte entsprechend. Sie beschränkt sich darauf, die weiteren vom Nutzer von der Startseite aus unmittelbar und mittelbar aufgerufenen Informationsseiten des jeweiligen Informationsanbieters elektronisch zu erfassen (zu registrieren).
27
Auch die Anweisungen im Verfahrensschritt c) gehen nicht über die Erfassung , Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten hinaus. Die gemäß den Schritten a) und b) des Verfahrens gesammelten Daten sind demnach so aufzubereiten, dass eine anzeigbare Darstellung der Abfolge der vom Benutzer aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erzeugt werden kann. Wie diese Aufbereitung vorgenommen wird, bleibt wiederum dem Fachmann überlassen. Dieser erhält aus der Beschreibung und den Unteransprüchen lediglich verschiedene Anregungen für die Art und Weise der Visualisierung an der Benutzeroberfläche (vgl. Beschreibung Abs. 27).
28
(2) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 sieht nicht vor, dass die Datenverarbeitung auf technische Gegebenheiten Rücksicht nimmt, die der Datenverarbeitungsanlage selbst anhaften oder die außerhalb der Datenverarbeitungsanlage vorhanden sind. Es erschöpft sich vielmehr darin, Informationen über das Benutzerverhalten zu erfassen, zu speichern und in bestimmter Weise aufzubereiten. Hierzu sieht es nicht vor, etwa technische Umweltparameter - zu denen beispielsweise auch körperliche Eigenschaften des Benutzers zählen könnten - durch geeignete Messeinrichtungen zu erfassen oder die Daten in Abhängigkeit von technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage zu verarbeiten. Die Informationen werden vielmehr allein aus den Eingaben abgeleitet , die der Benutzer an seinem Client-Rechner tätigt. Auch die hilfsweise vorgesehene Übermittlung einer Darstellung an eine Anzeigevorrichtung des Benutzers wird nicht durch technische Parameter, sondern durch eine Anforderung des Benutzers ausgelöst. Damit geht das Verfahren nicht über den Bereich der Datenverarbeitung als solche hinaus.
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d) Der Hinweis der Beklagten, in Anbetracht der Existenz von Milliarden Internetseiten stelle sich das Auf- und Wiederfinden einer bestimmten Informa- tionsseite weder als untechnisch noch als trivial dar, und, es gehe vielmehr darum , eine bestimmte Untermenge an Informationen innerhalb eines großen Netzes zur Verfügung zu stellen, geht an dem, was das Verfahren objektiv leistet, vorbei. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das bloße Auf- oder Wiederfinden einer bestimmten Informationsseite im Internet als ein konkretes technisches Problem angesehen werden kann. Die Leistung des Verfahrens besteht lediglich in der Erfassung, Speicherung und Aufbereitung der diesbezüglichen Rechneroperarationen des Benutzers mit üblichen datentechnischen Verfahrensschritten , was die Patentfähigkeit im Hinblick auf § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG jedenfalls nicht begründen kann.
30
Ob die Anwendung des Verfahrens dazu beitragen kann, dass der Nutzer weniger Onlinezeit benötigt, um eine verlassene Webseite wieder zu finden, und damit das Netz geringer belastet, wie die Beklagte geltend macht, kann dahinstehen, weil solche sich vielleicht einstellenden Folgen nicht Gegenstand der patentgemäßen Anweisungen sind, sondern sich unter Umständen als deren mittelbare Folge ergeben können. Dass das Verfahren den Dialog zwischen Benutzer und Server vorteilhaft gestalten kann, liegt schon nicht auf technischem Gebiet.
31
2. Entsprechendes gilt für die Unteransprüche. Die dortigen Anweisungen betreffen allein Modalitäten in der Darstellung der gesammelten Informationen , die über die Datenverwaltung und -wiedergabe nicht hinausgehen. Das gilt auch für die zusätzlichen Maßnahmen in Patentanspruch 7, nach dem die Darstellung wenigstens zwei anzeigbare Ebenen umfasst, von denen eine auf eine Verzweigungsseite aufsetzt. Soweit Nutzern eine eingängigere Verwertung der zusammengestellten Daten ermöglicht wird, ist dies ein nicht auf technischem Gebiet liegender Erfolg, der bei der Beurteilung der Patentfähigkeit grundsätz- lich außer Betracht zu bleiben hat (BGHZ 185, 204 Rn. 23 - dynamische Dokumentengenerierung ).
32
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG.
Keukenschrijver Gröning Bacher
Hoffmann Schuster
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.06.2009 - 2 Ni 50/07 -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 24. Feb. 2011 - X ZR 121/09

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 24. Feb. 2011 - X ZR 121/09

Referenzen - Gesetze

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Patentgesetz - PatG | § 21


(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß 1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,3. der w
Bundesgerichtshof Urteil, 24. Feb. 2011 - X ZR 121/09 zitiert 7 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Patentgesetz - PatG | § 21


(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß 1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,2. das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,3. der w

Patentgesetz - PatG | § 1


(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. (2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt,

Patentgesetz - PatG | § 22


(1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist. (2) § 21 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

Referenzen - Urteile

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bei uns veröffentlicht am 25.10.2016

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Bundesgerichtshof Urteil, 18. Dez. 2012 - X ZR 121/11

bei uns veröffentlicht am 18.12.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 121/11 Verkündet am: 18. Dezember 2012 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Der X. Zivilsenat des Bundesgerichts

Bundesgerichtshof Urteil, 01. März 2011 - X ZR 72/08

bei uns veröffentlicht am 01.03.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 72/08 Verkündet am: 1. März 2011 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 22. März 2012 - X ZR 46/09

bei uns veröffentlicht am 22.03.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 46/09 Verkündet am: 22. März 2012 Wermes Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtsho

Referenzen

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1.
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2.
ästhetische Formschöpfungen;
3.
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4.
die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

(1) Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, daß

1.
der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfähig ist,
2.
das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß ein Fachmann sie ausführen kann,
3.
der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme),
4.
der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist; das gleiche gilt, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach § 7 Abs. 2 eingereichten neuen Anmeldung beruht und der Gegenstand des Patents über den Inhalt der früheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der früheren Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist.

(2) Betreffen die Widerrufsgründe nur einen Teil des Patents, so wird es mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechterhalten. Die Beschränkung kann in Form einer Änderung der Patentansprüche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorgenommen werden.

(3) Mit dem Widerruf gelten die Wirkungen des Patents und der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Bei beschränkter Aufrechterhaltung ist diese Bestimmung entsprechend anzuwenden.

(1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, daß einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist.

(2) § 21 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1.
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2.
ästhetische Formschöpfungen;
3.
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4.
die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

31
Dafür genügt es jedoch, dass ein Teilaspekt der geschützten Lehre ein technisches Problem bewältigt. Das vom Gesetzgeber mit den Ausschlusstatbeständen verfolgte Anliegen wird nach der Rechtsprechung des Senats - nicht anders als nach der Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (vgl. EPA, GBK, Beschluss vom 12. Mai 2010 - G 3/08 Rn. 10.7.1, 10.8.2, 10.13 bis 10.13.2 - Program for computers) - im Wesentlichen dadurch verwirklicht, dass jedenfalls bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (vgl. BGH, Beschluss vom 22. April 2010 - Xa ZB 20/08, GRUR 2010, 613 Rn. 23 f. - Dynamische Dokumentengenerierung, mwN). Die vorgelagerte Prüfung auf das Vorliegen eines Ausschlusstatbestands dient daher nur einer Art Grobsichtung zur Ausfilterung derjenigen Fälle, in denen der Patentanspruch überhaupt keine technische Anweisung enthält, die sinnvollerweise der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zugrunde gelegt werden kann.

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1.
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2.
ästhetische Formschöpfungen;
3.
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4.
die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

8
a) Der Gegenstand der Anmeldung weist nach den vom Patentgericht getroffenen Feststellungen in der Fassung der Hilfsanträge 2 und 3 die für die Patentfähigkeit eines Computerprogramms oder eines in Verfahrensansprüche gekleideten Gegenstands der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten erforderliche Technizität (§ 1 Abs. 1 PatG) schon deshalb auf, weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient.

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 33/03
vom
19. Oktober 2004
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 100 49 825.6
BGHR: ja
BGHZ: nein
Nachschlagewerk: ja
Anbieten interaktiver Hilfe
Ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems, bei dem von einem
Kunden an seinem Rechner vorgenommene Bedienhandlungen erfaßt, an einen
zentralen Rechner gemeldet, dort protokolliert und mit Referenzprotokollen
verglichen werden, um dem Kunden, wenn er voraussichtlich sonst keinen Auftrag
erteilen wird, an seinem Rechner eine interaktive Hilfe anzubieten, ist als
solches nicht dem Patentschutz zugänglich.
BGH, Beschl. v. 19. Oktober 2004 - X ZB 33/03 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens
und den Richter Dr. Meier-Beck
am 19. Oktober 2004

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Mai 2003 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewiesen.
Der Beschwerdewert wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

Gründe:


I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat am 25. Juli 2001 ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems zum Patent angemeldet.
Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zurückgewiesen, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin den Antrag auf Erteilung eines Patents mit einem Haupt- und einem Hilfsantrag weiterverfolgt. Nach dem Hauptantrag lautet Patentanspruch 1:
"Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems mit wenigstens einem Kunden-Rechner und einem zentralen Rechner, die über ein Netz miteinander verbindbar sind, beinhaltend folgende Schritte [Buchstaben in eckigen Klammern vom Bundespatentgericht hinzugefügt]:
[a] Ein Aufrufen einer Angebotsseite zu wenigstens einem Angebot eines Anbieters durch einen Kunden am Kunden-Rechner wird vom zentralen Rechner erkannt,
[b] die vom Kunden im Zusammenhang mit der Angebotsseite am Kunden-Rechner vorgenommenen Bedienhandlungen werden erfaßt und in Echtzeit an den zentralen Rechner gemeldet,
[c] die gemeldeten Bedienhandlungen werden im zentralen Rechner fortlaufend in ein Protokoll eingetragen, das kontinuierlich mit Referenzprotokollen verglichen wird, und
[d] ergibt das Vergleichen an einem Zeitpunkt mit einer vorgebbaren Wahrscheinlichkeit, daß der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, so wird dem Kunden am Kunden-Rechner eine interaktive Hilfe angeboten."
Nach dem Hilfsantrag lauten die Merkmale c und d:
[c] die gemeldeten Bedienhandlungen werden im zentralen Rechner fortlaufend in ein Protokoll eingetragen, das kontinuierlich mit Referenzprotokollen , die mit einer vorgebbaren Wahrscheinlichkeit darauf hinweisen, daß der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, und mittels einer lernenden Struktur bestimmt werden , verglichen wird, und
[d] ergibt das Vergleichen an einem Zeitpunkt, daß der Kunde keinen Auftrag zu dem Angebot eingeben wird, so wird dem Kunden am Kunden-Rechner eine interaktive Hilfe angeboten."
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.
Hiergegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin.
II. Die kraft Zulassung statthafte und auch im übrigen zulässige Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohl nach dem Haupt- wie nach dem Hilfsantrag der Anmelderin dem Patentschutz nicht zugänglich ist.
1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems mit wenigstens einem Kunden-Rechner und einem zentralen Rechner, die über ein Netz miteinander verbindbar sind.

Die Beschreibung, die nach dem zuletzt gestellten Antrag dem Patent zugrundegelegt werden soll, erläutert, an einem Klientenrechner seien über das Internet auf Servern gespeicherte Angebotsseiten verschiedener Anbieter mit Angeboten zu Produkten oder Dienstleistungen aufrufbar. Dabei wiesen die aufgerufenen Angebotsseiten zumeist einen virtuellen Warenkorb auf, der vom Kunden gefüllt werden könne. Zum Bestellen der im virtuellen Warenkorb befindlichen Angebote werde auf der aufgerufenen Angebotsseite eine Maske geöffnet, in der zur Bestellausführung eine Lieferadresse und eine Kreditkartennummer eingegeben werden müßten. Dabei hätten Studien gezeigt, daß bei einer überwiegenden Anzahl der Vorgänge trotz gefülltem virtuellen Warenkorb der Bestellvorgang nicht abgeschlossen werde, d.h. kein Auftrag zu einem der Angebote erteilt werde, weil der am Klientenrechner tätige Kunde nicht in der Lage sei, alle Schritte bis zum erfolgreichen Bestellen durchzuführen.
In der US-Patentschrift 6 108 637 sei eine Möglichkeit zum Überwachen eines an einem Rechnersystem angezeigten Inhalts beschrieben. Dabei könnten Überwachungsinformationen erzeugt werden, aus denen Schlüsse über ein Betrachten des angezeigten Inhalts durch einen Betrachter gezogen werden könnten. Des weiteren könne anhand der Überwachungsinformationen ein aktualisierter oder maßgeschneiderter Inhalt über ein Netzwerk von einer Inhaltbereitstellungsstelle an einer Inhaltsanzeigestelle zur Verfügung gestellt werden. In einer Ausführungsform werde dabei das Überwachen an einer Inhaltsanzeigestelle mittels einer Applettechnik eingeleitet und durchgeführt. Es sei beispielsweise überwachbar, wie oft ein an einer Anzeigevorrichtung angezeig-
ter Zeiger in eine vorgebbare Fläche der Anzeigevorrichtung ein- und wieder austrete.
Als Aufgabe der Erfindung wird angegeben, ein verbessertes Verfahren der vorgenannten Art zu schaffen, mit dem unter anderem die Anzahl erfolgreich abgeschlossener Bestellvorgänge erhöht werden kann.
Diese Aufgabe soll durch ein Verfahren mit den Schritten a bis d gelöst werden.
Dadurch sei es dem Anbieter möglich, bei einem drohenden Kaufabbruch einzuschreiten und den Kunden beispielsweise im Rahmen eines individuellen Beratungsgesprächs doch noch zum Eingeben eines Auftrages zu bewegen.
2. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die beanspruchte Lehre liege nicht auf technischem Gebiet. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei zu verlangen, daß die prägenden Anweisungen einer beanspruchten Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems dienten. Die in der geltenden Beschreibung angegebene Aufgabe sei jedoch keine Problemstellung technischer Art. Die Problemstellung liege vielmehr auf geschäftlichem Gebiet und sei etwa mit dem Wunsch nach Steigerung des Auftragsvolumens gleichzusetzen. Ein Ansatz in Richtung auf eine Verbesserung der zur Durchführung des Verfahrens verwendeten technischen Mittel (Kundenrechner, Netz, zentraler Rechner) sei in der angegebenen Aufgabe nicht erkennbar. Auch die angegebene Lösung liege nicht auf technischem Gebiet. Im Vordergrund des Patentanspruchs 1 stehe die Lehre, die Anzahl der erfolgreich abge-
schlossenen Bestellvorgänge dadurch zu erhöhen, daß das Bedienverhalten der Kunden ausgewertet und im geeigneten Moment Hilfe angeboten werde. Diese Lehre beruhe nicht auf technischen Überlegungen, sondern hänge von der zutreffenden Auswertung des Bedienverhaltens des Kunden in (verkaufs-) psychologischer Hinsicht ab. Die im Patentanspruch angegebene Implementierung der verkaufspsychologischen Lehre beschränke sich auf eine platte Umsetzung in Datenverarbeitungsschritte, ohne daß Maßnahmen ersichtlich wären , die auf die Überwindung besonderer technischer Schwierigkeiten hinwiesen und somit einen Patentschutz rechtfertigen könnten.
3. Die Rechtsbeschwerde ist demgegenüber der Auffassung, Verfahren , die automatisierte Abläufe zum Gegenstand hätten, welche wiederum nur mit Hilfe von Rechnern möglich seien, seien als technisch anzusehen. Das Bundespatentgericht habe das technische Problem nur unzureichend erkannt. Es gehe nicht lediglich allgemein um den Wunsch nach Steigerung des Auftragsvolumens. Vielmehr sollten durch bestimmte technische Maßnahmen Probleme der Kunden bei der Bedienung des Bestellprogramms erkannt und durch weitere technische, automatisiert ablaufende Maßnahmen Hilfestellungen für den Kunden bei der Bedienung des Programms bereitgestellt werden. Die in Form von Daten hinterlegten, durch verkaufspsychologische Auswertung des Kundenverhaltens gewonnenen Erkenntnisse lösten bestimmte technische Aktionen aus, wie das Bereitstellen der interaktiven Hilfe. Dies könne die Anzahl der aufgerufenen Seiten vermindern und führe zu einer Verkürzung der erforderlichen Onlinezeit und damit zu einer Entlastung des Netzes.
4. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, daß der gewünschte Erfolg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PatG), muß die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (Sen.Beschl. v. 24.5.2004 - X ZB 20/03, GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zahlungsverkehr, für BGHZ vorgesehen; BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zeichenketten).
Nichts anderes gilt, wenn in Rede steht, ob eine beanspruchte Lehre als mathematische Methode (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 PatG), als Regel oder Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG) oder als Wiedergabe von Informationen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 PatG) nicht als Erfindung anzusehen ist. Sofern Anweisungen beansprucht werden, mit denen ein konkretes technisches Problem gelöst wird, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschäftlichen Bereich liegenden Zweck des Verfahrens oder den Informationscharakter von Verfahrensergebnissen abstellt.
Hiervon ist auch das Bundespatentgericht der Sache nach ausgegangen ; daß es dabei nicht auf die Grenzen der Patentierbarkeit nach § 1 Abs. 2 und 3 PatG, sondern auf das Erfordernis der Technizität Bezug genommen hat, nötigt deshalb nicht zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung.
Soweit die Rechtsbeschwerde demgegenüber meint, es sei nicht sachgerecht , an Verfahren höhere Anforderungen als an Vorrichtungen zur Datenverarbeitung zu stellen, denen nach der Rechtsprechung des Senats stets technischer Charakter zukomme (BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung), vernachlässigt sie, daß auch § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG zu beachten ist und diese Vorschrift nur Programme für Datenverarbeitungsanlagen, nicht aber solche Anlagen selbst betrifft. Im übrigen ergibt sich im Ergebnis kein Unterschied, da auch bei der vorrichtungsmäßigen Einkleidung einer Lehre, die sich der elektronischen Datenverarbeitung bedient, deren Patentfähigkeit nur dann zu bejahen ist, sofern hierbei die Lösung eines konkreten technischen Problems mit Mitteln gelehrt wird, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (Sen.Beschl. v. 24.5.2004, aaO).

b) Die Auffassung des Bundespatentgerichts, der beanspruchten Lehre liege der nicht-technische Wunsch nach einer Steigerung des Auftragsvolumens zugrunde, erfaßt allerdings, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht, den Sachverhalt nicht vollständig. Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, was die Erfindung tatsächlich leistet. Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe ist demgegenüber als solche nicht maßgeblich, sondern lediglich ein Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems (BGHZ 78, 358, 364 - Spinnturbine II; BGHZ 98, 12, 19 f. - Formstein; Sen.Urt. v. 12.2.2003 - X ZR 200/99, GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger). Im hier interessierenden Zusammenhang ist zudem zu beachten, daß der Ausschlußtatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG schon dann nicht eingreift, wenn wenigstens einem Teil der Lehre ein konkretes technisches Problem zugrundeliegt. Es ist dann unschädlich , wenn dieses Bestandteil eines umfassenderen durch die beanspruchte
Lehre gelösten Problems ist, das seinerseits nicht oder nur teilweise technischen Charakter trägt (Sen.Beschl. v. 24.5.2004, aaO).
Die hier beanspruchte Lehre bewirkt nicht unmittelbar eine Steigerung des Auftragsvolumens. Eine solche Steigerung ist vielmehr lediglich das Endziel oder der wirtschaftliche Zweck der konkreten, durch den Patentanspruch gelehrten Anweisungen. Sie sollen es ermöglichen, (durch das Angebot interaktiver Hilfe) auf den Kunden einzuwirken, wenn mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß er trotz seines mit dem Aufruf der Angebotsseiten bekundeten Interesses andernfalls keinen Auftrag erteilen wird. Darin erschöpft sich die Leistung, die das beanspruchte Verfahren erbringt. Aus ihr folgt wiederum, daß das Problem darin besteht, dem Anbieter rechtzeitig diejenigen Informationen zu verschaffen, aus denen sich eine bestimmte Wahrscheinlichkeit ergibt, die ein zusätzliches Einwirken auf den Kunden zur Folge haben soll.

c) Dieses Problem ist indessen seinerseits nicht technischer Natur, da es nicht notwendigerweise den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Herbeiführung eines kausal übersehbaren Erfolges erfordert. Es rechtfertigt auch keine andere Beurteilung, daß die Informationsverschaffung automatisch mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erfolgen soll, denn dies genügt noch nicht zur Annahme eines konkreten technischen Problems im Sinne der Rechtsprechung des Senats.
Ein konkretes technisches Problem liegt schließlich auch nicht den Mitteln zugrunde, mit denen dem Anbieter anspruchsgemäß die benötigten Informationen verschafft werden sollen. Die benötigte Information besteht aus zwei Teilen: zum einen aus einem bestimmten Verhalten des Kunden bei der Bedie-
nung des Computers wie beispielsweise einer längeren Inaktivität, der Aktivierung eines Links oder des Aufrufs einer Standardhilfe (deutsche Offenlegungsschrift 100 49 825, Sp. 4 Z. 26 bis 59), zum anderen aus einem Referenzverhalten , das in Referenzprotokollen festgehalten ist (Merkmal c). Nach der beanspruchten Lehre sollen Mittel angegeben werden, mit deren Hilfe beide Informationen dem Zentralrechner des Anbieters gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden, so daß aus ihrem Vergleich die Reaktion auf das Kundenverhalten resultieren kann. Dieses Problem wird dadurch gelöst, daß die am Kundenrechner vorgenommenen Bedienhandlungen erfaßt und in Echtzeit an den Zentralrechner gemeldet werden (Merkmal b). Die technische Prägung dieses Lösungsmittels und damit auch des zugrundeliegenden Problems beschränkt sich wiederum darauf, die Informationserfassung und -übermittlung mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung vorzunehmen. Das genügt nicht, um die beanspruchte Lehre dem Patentschutz zugänglich zu machen.
Die Hinweise der Rechtsbeschwerde, daß das Verfahren unmittelbar das Gebiet der Elektronik/Informatik und damit ein nach herkömmlicher Auffassung technisches Gebiet betreffe und die Schwierigkeiten des Kunden bei der Bedienung des Bestellprogramms mit technischen Mitteln erfaßt würden, führen in diesem Zusammenhang nicht weiter. Der technische Charakter der für das Verfahren benötigten Rechner steht außer Zweifel. Daraus ergibt sich aber noch kein konkretes technisches Problem, das mit den Merkmalen des beanspruchten Verfahrens gelöst würde.
Nichts anderes gilt für die Behauptung, das beanspruchte Verfahren führe zu einer Verkürzung der erforderlichen Onlinezeit und damit entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts zu einer Entlastung des Netzes. Selbst
wenn eine solche Entlastung des Netzes einträte, handelte es sich nicht um eine technische Wirkung des beanspruchten Verfahrens, sondern um das Ergebnis eines veränderten Nutzerverhaltens. Daß das Verfahren ein solches Verhalten mag beeinflussen und fördern können, macht dessen Folgen nicht zu einer technischen Wirkung.
5. Auch der Hilfsantrag der Anmelderin, der ihren Hauptantrag in Merkmal c um die Anweisung ergänzt, die Referenzprotokolle mittels einer lernenden Struktur zu bestimmen, ist nicht anders zu würdigen.
Das Bundespatentgericht hat hierzu ausgeführt, dem im Anspruch in allgemeiner Form genannten Umstand, daß zum Entscheiden über das Anbieten von Hilfe eine lernende Struktur verwendet werden solle, komme eine die Patentierbarkeit rechtfertigende Eigenheit nicht zu. Für die Implementierung einer (technischen oder nichttechnischen) Lehre mit einem Datenverarbeitungssystem biete sich dem Datenverarbeitungsfachmann eine breite Palette von Realisierungsmöglichkeiten zur Auswahl. Bei einer als wahrscheinlich anzunehmenden Implementierung der lernenden Struktur durch Software werde der Fachmann für die Realisierung der einen oder anderen Teilaufgabe, wie beispielsweise der Auswertung einer Vielzahl von Parametern, unter den aus der theoretischen Informatik bekannten Algorithmen diejenigen auswählen, die ihm am geeignetsten erschienen. Dabei seien zu den sich anbietenden Algorithmen auch solche komplexer Art zu zählen, wie sie lernende Strukturen darstellten, die nach einer Lernphase auch "intelligente" Entscheidungen optimal ausführen könnten.
Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit dem Einwand , die lernende Struktur enthebe den Entwickler des Programms von einer zeitaufwendigen Gewichtung der einzelnen Parameter des Bedienerverhaltens, die lernende Struktur finde selbsttätig eine optimale Gewichtung, um die interaktive Hilfe zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen, wodurch eine sonst erforderliche intellektuelle Leistung ersetzt werde, und der Einsatz einer solchen lernenden Struktur stelle infolgedessen eine technische Verbesserung des Verfahrens dar.
Denn die Feststellung des Bundespatentgerichts, daß das Merkmal der lernenden Struktur lediglich für einen dem Fachmann seiner Art nach bekannten komplexen Algorithmus stehe, greift die Rechtsbeschwerde nicht an. Ein Algorithmus ist aber als solcher ebensowenig dem Patentschutz zugänglich wie ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen. Ein konkretes technisches Problem , das mit Hilfe des Algorithmus gelöst würde, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf und ist auch nicht erkennbar.
6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
IV. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Mühlens Meier-Beck

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X ZB 20/03
vom
24. Mai 2004
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 100 49 164.2
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
elektronischer Zahlungsverkehr
Die Erteilung eines Patents für ein Verfahren, das der Abwicklung eines im
Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer
dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag
hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung
verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen
ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so daß bei der Prüfung auf
erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung
der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.
BGH, Beschl. v. 24. Mai 2004 - X ZB 20/03 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Melullis, die Richter Scharen und Keukenschrijver, die Richterin
Mühlens sowie den Richter Dr. Meier-Beck
am 24. Mai 2004

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am 15. April 2003 verkündete Beschluß des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats ) des Bundespatentgerichts aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde - an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

Gründe:


I. Die Anmelderin hat am 27. September 2000 beim Deutschen Patentund Markenamt ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr zum Patent angemeldet. Das Deutsche Patent - und Markenamt hat diese Anmeldung durch Beschluß vom 4. Februar 2002 zurückgewiesen, weil das beanspruchte Verfahren nicht ausreichend offenbart sei.
Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und beantragt, das Patent mit neuen Patentansprüchen und teilweise geänderter Beschreibung zu erteilen. Patentanspruch 1 soll danach lauten:
Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet, bei dem ein von einem Kunden an einem Computer elektronisch abrufbares Angebot eines mit dem Computer des Kunden über eine elektronische Datenverbindung verbundenen Computers eines Anbieters zur Ausführung eines Auftrags gelangt, indem in automatisierter Abfolge folgende Verfahrensschritte durchgeführt werden:

a) Durch die Annahme des Angebots durch den Kunden wird mittels Computer (1) des Anbieters ein Identifikationsdatensatz erzeugt , der eine erste Schlüsselinformation enthält, und an den Computer (2) des Kunden übermittelt.


b) Unter Verwendung des Identifikationsdatensatzes wird vom Computer (2) des Kunden ein elektronischer Überweisungsdatensatz unter Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems (electronic banking) erzeugt, welcher zusammen mit der ersten Schlüsselinformation an den Computer (3) eines Kreditinstituts des Kunden übermittelt wird.

c) Der Computer (3) des Kreditinstituts übermittelt die erhaltene erste Schlüsselinformation an einen zentralen Server (4).

d) Der zentrale Server (4) vergleicht die vom Computer des Kreditinstituts erhaltene erste Schlüsselinformation mit einer entsprechend vom Computer (1) des Anbieters an den zentralen Server (4) übertragenen zweiten Schlüsselinformation.

e) Bei Übereinstimmung der enthaltenen Schlüsselinformationen übermittelt der zentrale Server (4) ein Bestätigungssignal an den Computer (1) des Anbieters zur Freigabe der Durchführung des Auftrags und ein Ausführungssignal an den Computer (3) des Kreditinstituts zur Ausführung der Zahlungstransaktion.
Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Anlage zum Protokoll über die öffentliche Sitzung des Bundespatentgerichts vom 15. April 2003 verwiesen.
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen (abgedruckt in GRUR 2003, 1033), weil der Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine technische Erfindung i.S.d. § 1 Abs. 1 PatG sei. Im Vordergrund des angemeldeten Verfahrens stehe keine technische Lehre, sondern ein geschäftliches Zahlungsmodell. Die Problemstellung, die in der Anmeldung objektiv zutreffend mit Sicherung des Zahlungsverkehrs gegen Mißbrauch angegeben sei, sei so allgemein gehalten, daß ihr ein konkretes technisches Problem nicht entnommen werden könne. Das allgemeine Problem könne auch ohne Einsatz technischer Mittel gelöst werden. So könnte die beabsichtigte Sicherung des Zahlungsverkehrs gleichwirkend auch durch eine neutrale Instanz in Form eines Treuhänders erreicht werden. Die Lösung werde dementsprechend im wesentlichen auch nicht durch technische Überlegungen erreicht , die auf den Einsatz oder die Verbesserung herkömmlicher technischer Mittel gerichtet seien. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen werde an der Sicherheit bzw. der Möglichkeit mißbräuchlicher Ausspähung der Übertragungswege im Internet nichts verändert. Auch sei eine besondere technische Leistung bei der Umsetzung der Schritte des geschäftlichen Zahlungsmodells in computerausführbare Anweisung nicht gegeben.
Gegen diese Zurückweisung ihrer Anmeldung hat die Anmelderin die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Die Anmelderin meint, das beanspruchte Verfahren stelle sich als ein maschinelles Bearbeitungsverfahren zur Ausführung und Abwicklung von - für sich allein nicht technischen - Geschäftsvorgängen dar. Damit werde eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln gelöst. Im Vordergrund stehe die Sicherung der Zahlungsdaten des Kunden bei gleichzeitiger Sicherung der Bezahlung für den
den Anbieter. Das technische Problem bestehe darin, die relevanten Zahlungsdaten des Kunden - Kreditkartendaten und Kontodaten - gegen Ausspähung im Internet und mißbräuchliche Verwendung durch unbefugte Dritte zu schützen. Die technischen Lösungsmittel seien im wesentlichen, in den Auftrags - und Abwicklungsverkehr zwischen den drei Beteiligten den Server als vierten Computer einzuschalten und für die verschiedenen Kommunikationen geeignete Übertragungswege, vor allem das üblicherweise durch Verschlüsselung besonders abgesicherte electronic banking, auszuwählen. Die abstrahierende Würdigung des Bundespatentgerichts, die lediglich auf die Einschaltung einer gegenüber Kunden und Anbietern neutralen Instanz abstelle, werde dem nicht gerecht.
II. Die kraft Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht (§ 108 PatG).
1. Ausweislich der Patentanmeldung war es bekannt, daß ein Kunde unter Nutzung des Browsers seines Computers die von einem Anbieter im Internet präsentierten Seiten aufruft, eine dort angebotene Ware oder Dienstleistung auswählt und unter Angabe seiner persönlichen Daten als Bestellung deklariert. Hierdurch wird der Anbieter zur Auslieferung/Erbringung der Ware /Dienstleistung, der Kunde zur Bezahlung verpflichtet. Die Sicherung der Bezahlung soll nach der Darstellung in der Patentanmeldung allerdings problematisch sein. Ein gleichzeitiger Austausch der Leistungen setze voraus, daß der Kunde im Zeitpunkt der Lieferung anwesend sei. Eine Bezahlung unter Verwendung eines Kreditkartensystems erfordere hingegen neben der Kreditfähig-
keit des Kunden auch die Mitteilung der Kreditkartendaten des Kunden an den Anbieter. Bei dieser Vorgehensweise bestehe deshalb die Gefahr des Abfangens dieser Daten im Internet. Die Sicherung der Zahlung durch Abfrage von Codenummern über eine Mobilfunkverbindung schließlich setze die gleichzeitige Nutzung einer solchen Verbindung voraus. Bei Diebstahl des Mobiltelefons könne dieses außerdem für Zahlungszwecke mißbraucht werden.
Hieraus wird abgeleitet, ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr, insbesondere im Internet, anzugeben, das eine gegen Mißbrauch weitestgehend resistente Ausführung eines Zahlungsvorgangs bei Bestellung einer Ware oder Dienstleistung im elektronischen Zahlungsverkehr, insbesondere im Internet, ermögliche.
In der zuletzt beanspruchten Fassung schlägt Patentanspruch 1 hierzu folgendes Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet vor, wobei im folgenden sich aus der Beschreibung der Anmeldung ergebende Erläuterungen oder Ergänzungen in Klammern wiedergegeben sind:
A. Das Verfahren benötigt vier Computer, nämlich
1. den Computer des Anbieters, der über eine elektronische Datenverbindung mit dem Computer des Kunden verbunden ist,
2. den Computer des Kunden, an dem ein Angebot des Anbieters elektronisch abrufbar ist,
3. den Computer eines Kreditinstituts des Kunden und
4. einen zentralen Server.
B. Das Verfahren besteht in der automatisierten Abfolge folgender Schritte:
1. (Im Falle der Annahme eines Angebots des Anbieters durch den Kunden) erzeugt der Computer des Anbieters

a) einen Identifikationsdatensatz

b) einschließlich einer ersten Schlüsselinformation
sowie

c) eine zweite (mit der ersten übereinstimmende) Schlüsselinformation.
2. Der Computer des Anbieters übermittelt

a) den erzeugten Identifikationsdatensatz

b) nebst der erzeugten ersten Schlüsselinformation
an den Computer des Kunden
sowie

c) (gleichzeitig oder später) die erzeugte zweite Schlüsselinformation an den zentralen Server.
3. Der Computer des Kunden erzeugt einen elektronischen Überweisungsdatensatz

a) unter Verwendung des erhaltenen Identifikationsdatensatzes

b) unter Verwendung eines elektronischen Zahlungssystems – "electronic banking".
4. Der Computer des Kunden übermittelt

a) den erzeugten elektronischen Überweisungsdatensatz

b) nebst der erhaltenen ersten Schlüsselinformation
an den Computer des Kreditinstituts.
5. (Wenn Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft besteht), übermittelt der Computer des Kreditinstituts (nur) die erhaltene erste Schlüsselinformation an den zentralen Server.
6. Der zentrale Server vergleicht die erhaltene erste Schlüsselinformation mit der erhaltenen zweiten Schlüsselinformation und stellt fest, ob die erhaltenen Schlüsselinformationen übereinstimmen.
7. (Nur) bei Übereinstimmung übermittelt der zentrale Server

a) sowohl an den Computer des Anbieters ein Bestätigungssignal zur Freigabe der Durchführung des Auftrags

b) als auch an den Computer des Kreditinstituts ein Ausführungssignal für die Zahlungstransaktion.
C. (Erst) als Folge dieser Schritte gelangen der Auftrag (und die Zahlungstransaktion) zur Ausführung.
Dieser Vorschlag geht - wie der Anmeldung Seite 1 zu entnehmen ist - davon aus, daß beim "electronic banking" über Internetverbindungen zwischen dem Kunden und seinem Kreditinstitut zur Sicherung der Datenübertragung Verschlüsselungstechniken verwendet werden, die gegen unberechtigte Angriffe weitestgehend resistent sind. Zwischen dem Computer des Anbieters und
demjenigen des Kunden werden hingegen nur bestellrelevante Daten übermittelt , die für Dritte vergleichsweise wertlos sind. Die Schlüsselinformation ist nach den auch mit der Rechtsbeschwerde nicht angezweifelten Feststellungen des Bundespatentgerichts eine bloße Nummer.
2. Entgegen der Meinung des Bundespatentgerichts kann mit den von diesem getroffenen Feststellungen die Technizität der angemeldeten Lehre nicht verneint werden.

a) Das Bundespatentgericht hat sich bei seiner Entscheidung wesentlich von dem Beschluß des Senats vom 17. Oktober 2001 (X ZB 16/00, BGHZ 149, 68 - Suche fehlerhafter Zeichenketten) leiten lassen, wie dem Hinweis auf diesen Senatsbeschluß und der Wiedergabe verschiedener in diesem enthaltener Aussagen in dem angefochtenen Beschluß entnommen werden kann. Das Bundespatentgericht hat dabei übersehen, daß der Senatsbeschluß "Suche fehlerhafter Zeichenketten" nicht von dem sich aus § 1 Abs. 1 PatG ergebenden Erfordernis der Technizität des Gegenstands handelt, für den um Patentschutz nachgesucht wird (vgl. hierzu BGHZ 143, 255 - Logikverifikation; BGHZ 144, 282 - Sprachanalyseeinrichtung), sondern sich mit der Frage des in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG geregelten Patentierungsausschlusses befaßt. Ob die für einen Patentschutz erforderliche Technizität gegeben ist, erschließt sich bei hierauf ausgerichteter wertender Betrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands (BGHZ 143, 255, 263 - Logikverifikation

).



b) Bei seiner insoweit angestellten Würdigung, im Vordergrund des angemeldeten Verfahrens stehe ein geschäftliches Zahlungsmodell, hat das Bundespatentgericht einseitig auf die in der Anmeldung als Aufgabenstellung bezeichnete Sicherung des Zahlungsverkehrs gegen Mißbrauch und darauf abgestellt , daß diese vorschlagsgemäß durch die Einschaltung einer gegenüber dem Kunden und dem Anbieter neutralen Instanz erreicht werde. Denn dabei ist unberücksichtigt geblieben, daß nach den Merkmalen 3 und 4 ein mit der Anmeldung vorgeschlagenes Lösungsmittel darin besteht, bestimmte Daten unter Verwendung eines ausweislich der Beschreibung sicheren elektronischen Zahlungssystems zu übermitteln. Mithin ist bei der angemeldeten Lehre auch das Problem betroffen, bestimmte schützenswerte Daten, die ohne den Lösungsvorschlag beispielsweise über eine unsichere Leitung weitergegeben werden müßten, von einem Ort zu einem anderen zu schaffen. Jedenfalls deshalb kann im Streitfall die erforderliche Technizität des Gegenstands, um dessen Patentschutz nachgesucht wird, durchaus gegeben sein. Diese Möglichkeit kann insbesondere dann nicht verneint werden, wenn bedacht wird, daß - was angesichts entsprechender Hinweise in der Anmeldung nicht fern liegt - der Fachmann, dessen Sicht in diesem Zusammenhang maßgeblich ist (Senat aaO. - Logikverifikation), unter dem insoweit vorgeschlagenen "electronic banking" ein System verstehen kann, das u.a. mit Verschlüsselungstechniken arbeitet , denen offenbar auch das Bundespatentgericht technischen Charakter zugestehen will.
3. Auf der Grundlage der Feststellungen des Bundespatentgerichts rechtfertigt auch der in § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG geregelte Patentierungsausschluß die ausgesprochene Zurückweisung der Anmeldung nicht.


a) Angesichts des Umstands, daß Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen nach diesen Vorschriften von Gesetzes wegen vom Patentschutz ausgenommen sind, wenn für sie als solche Schutz begeht wird, kann ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts dient, allerdings nicht bereits deshalb patentierbar sein, weil es bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert (vgl. Senat BGHZ 149, 68, 73 f. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Auch die Erweiterung des Vorschlags dahin , zur Abwicklung des Geschäfts mehrere Computer zu nutzen, kann deshalb für sich allein keinen Grund bilden, einem solchen Verfahren Patentfähigkeit zuzubilligen. Wegen der umfassenden Eignung und Nützlichkeit des Computers für die Verarbeitung von Daten kann hierfür aber auch noch nicht ausreichen , daß die angemeldete Lehre über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts einen oder mehrere Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen umfaßt, die für das Verfahren bestimmend sein sollen (vgl. Senat aaO. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Diese (weiteren) Anweisungen müssen vielmehr die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Denn wegen des Patentierungsausschlusses und der umfassenden Eignung von Computern vermögen regelmäßig erst sie die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, das Computer nutzt. Außerhalb der Technik liegende Anweisungen , insbesondere wenn sie sich darauf beschränken, zu umschreiben, wozu der Computer eingesetzt werden soll, genügen in diesem Zusammenhang grundsätzlich nicht; sie sind nur in dem Umfang von Bedeutung, in dem sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluß
nehmen. Den (weiteren) Anweisungen muß daher ein konkretes technisches Problem zugrunde liegen, das sie lösen sollen (vgl. wiederum Senat aaO. - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Eine Aufgabe, die sich im Rahmen geschäftlicher Tätigkeit stellt, die abgewickelt werden soll, ist - auch wenn sie im Vorfeld technischer Maßnahmen gelöst werden muß - für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht zu fördern.

b) Mit diesen Fragen hat sich das Bundespatentgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht befaßt. Dem Senat ist insoweit auch eine bestätigende abschließende Entscheidung verwehrt, weil es noch weiterer tatrichterlicher Aufklärung bedarf. Aufgrund der bisher getroffenen Feststellungen kann nach dem zu 2 b bereits Ausgeführten nicht abschließend beurteilt werden , ob denjenigen Anweisungen der angemeldeten Lehre, die über den Einsatz von Computern ihrer Bestimmung und Eignung gemäß hinausgehen, ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, das die sichere Übermittlung von Daten von einem Computer zu einem anderen betrifft.
(1) Dies kann im Streitfall nicht etwa deshalb vernachlässigt werden, weil das Lösungsmittel "electronic banking" in der Anmeldung nur allgemein und als an sich bekannt bezeichnet ist. Mangels gegenteiliger Feststellungen des Bundespatentgerichts liegt es nämlich nahe, daß der Fachmann der Angabe "electronic banking" die Beanspruchung eines Systems bestimmter Beschaffenheit und damit einen möglicherweise technischen Gegenstand entnimmt. Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, der nicht die Frage
eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 - Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluß nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist.
(2) Wegen der Bekanntheit des vorgeschlagenen "electronic banking" kann schließlich auch nicht angenommen werden, das betreffende Merkmal des angemeldeten Patentanspruchs gehöre nicht zu den prägenden Anweisungen dieser Lehre. Wenn das Bundespatentgericht dieses Merkmal mangels prägenden Charakters vernachlässigt haben sollte, beruhte dies auf einem unrichtigen Verständnis der Senatsentscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten". Mit der Forderung, auf die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre abzustellen, hat der Senat nicht eine Wertigkeit zum Maßstab erhoben, welche die im Patentanspruch zum Ausdruck kommende Leistung unabhängig von einem technischen Bezug kennzeichnet. Mit ihr soll sichergestellt werden, daß sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage vollzieht, derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstellt. Im Hinblick darauf, daß über den Patentschutz ausschließlich Problemlösungen auf einem Gebiet der Technik gefördert werden sollen, weil sie in Ansehung des Stands der Technik auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, geht es allein darum, diejenigen Anweisungen zu erfassen, die insoweit be-
deutsam sind, weil sie eine Aussage darüber erlauben, ob eine schutzwürdige Bereicherung der Technik vorliegt. Diese Notwendigkeit mag kein Erfordernis sein, das ausschließlich Computer oder Datenverarbeitung nutzende Lehren betrifft, weil vor der Gewährung eines Patentschutzes immer die Frage steht, was den Schutz dieses Immaterialgüterrechts rechtfertigt, und weil deshalb grundsätzlich zu fragen ist, ob die angemeldete Lehre Anweisungen enthält und welche es sind, die sich mit den bisherigen Lösungen im Stand der Technik vergleichen lassen. Bei einer Patentanmeldung, die auf die Nutzung von Computer und Datenverarbeitung setzt, hat diese Frage jedoch besondere Bedeutung , weil hier zum einen die gedankliche Trennung zwischen der technischen Problemstellung und der ihr nur vorgelagerten Aufgabe, deren Bewältigung die Nutzung des Computers dienen soll, nicht in gleicher Weise ins Auge fällt und zum anderen der Gesetzgeber zwar Lehren zum technischen Handeln nicht wegen der Nutzung von Computer und Datenverarbeitung vom Patentschutz ausschließen wollte, durch § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG aber zum Ausdruck gebracht hat, daß ein Patentschutz erst in Betracht kommt, wenn der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, über ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches hinausgeht.
4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Überprüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muß.
Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG).

Melullis Scharen Keukenschrijver
Mühlens Meier-Beck
8
a) Der Gegenstand der Anmeldung weist nach den vom Patentgericht getroffenen Feststellungen in der Fassung der Hilfsanträge 2 und 3 die für die Patentfähigkeit eines Computerprogramms oder eines in Verfahrensansprüche gekleideten Gegenstands der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten erforderliche Technizität (§ 1 Abs. 1 PatG) schon deshalb auf, weil er der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient.

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1.
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
2.
ästhetische Formschöpfungen;
3.
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
4.
die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.