Bundesgerichtshof Urteil, 01. Aug. 2006 - X ZR 114/03

Tatbestand:

Der Kläger war bis zu dessen Ablauf eingetragener Inhaber des Gebrauchsmusters 89 13 829.5 (Klagegebrauchsmusters), das auf eine Anmeldung vom 23. November 1989 zurückgeht. Die Beklagte hat das Löschungsverfahren betrieben. Das Klagegebrauchsmuster ist teilweise gelöscht worden; Schutzanspruch 1 ist in folgender Fassung aufrechterhalten worden:
"Vorrichtung zum Abdichten eines in einer Schrankwand eines Schaltschranks angebrachten Lochs zur Durchführung eines Kabels in den Schaltschrank mit zwei an der Außenseite der Schrankwand an gegenüberliegenden Seiten des Lochs angeordneten Teilen, wobei jedes der beiden Teile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff versehen ist, welche das Kabel umschließen, wobei an einem der beiden Teile wenigstens eine Schelle zur Befestigung des Kabels befestigt ist und die beiden Teile durch Schrauben miteinander verbunden sind, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die beiden Teile durch die beiden Teile eines zweiteiligen rechteckigen Gehäuses (1) gebildet sind, welches an seiner von der Schrankwand (6) abgewandten Seite (8) wenigstens eine Öffnung (9-11) und an seiner der Schrankwand (6) zugewandte Seite eine Öffnung (4) um das Loch in der Schrankwand zur Durchführung des Kabels (7) aufweist, daß die Teilungsfuge (12), die das Gehäuse (1) der Länge nach teilt, durch die Kabelöffnungen (9-11) an der von der Schaltschrankwand (6) abgewandten Seite (8) des
Gehäuses (1) hindurchgeht, daß die Schelle (18-20) zur Kabelbefestigung an der Innenseite eines der beiden Gehäuseteile (3) befestigt ist, daß die Schrauben (22, 23), die in hülsenförmigen Vorsprüngen (27, 28) an der Innenseite eines Gehäuseteils (3) vorgesehene Gewinde eingreifen, das Gehäuse (1) zusammenhalten und das von den Schrauben (22, 23) zusammengehaltene Gehäuse (1) an der Schrankwand (6) befestigbar ist."
Ein weiteres, von einem Dritten betriebenes Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist wegen Ablaufs des Klagegebrauchsmusters in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt worden.
Die Beklagte stellte her und vertrieb vor Ablauf des Klagegebrauchsmusters eine Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 in Form eines eckigen Gehäuses , in das in jeweils eigene Kammern Schaumstoffmanschetten zur Einlage der Kabel und Zugentlastungsschellen eingefügt sind. Der Kläger sieht hierdurch sein Klagegebrauchsmuster verletzt.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung verurteilt und - jeweils im wesentlichen wie beantragt - auf Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung erkannt.
Das mit der Berufung angerufene Oberlandesgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Revision des Klägers hat der Senat dieses Berufungsurteil aufgehoben (Urt. v. 04.02.1997, BGHZ 134, 353 - Kabeldurchführung). Das Berufungsgericht, an das die Sache zu anderweitiger Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen worden ist, hat ein Sachverständigengutachten
eingeholt und die auf Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung gerichtete Klage erneut abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat das Oberlandesgericht dem Kläger auferlegt, wobei es erkannt hat, daß der Kläger im Umfang des aufgrund des Zeitablaufs des Klagegebrauchsmusters übereinstimmend für erledigt erklärten Unterlassungsantrags die Kosten gemäß § 91 a ZPO zu tragen habe.
Gegen dieses Urteil richtet sich die erneute Revision des Klägers, mit der beantragt wird,
das Berufungsurteil aufzuheben und nach den Schlußanträgen des Klägers in der Berufungsinstanz zu erkennen.
Die Beklagte ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

I. Die Revision ist unzulässig, soweit sie sich gegen die nach § 91 a ZPO ergangene Kostenentscheidung des Oberlandesgerichts wendet. Eine Kostenentscheidung eines Oberlandesgerichts nach § 91 a ZPO ist nicht anfechtbar (§§ 567 Abs. 4, 99 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch dann, wenn sie als sogenannte Mischentscheidung im Rahmen eines streitigen Urteils getroffen wird (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 22. Aufl., § 91 a Rdn. 27, 56 jeweils m.w.N.).
II. Im übrigen ist die Revision zulässig und auch begründet.

1. Das Berufungsgericht hat in der Sache ausgeführt: Das Klagegebrauchsmuster gehe von einem Stand der Technik aus, bei dem das in der Wand eines Schaltschranks zum Durchführen eines Kabels mit angebrachtem Stecker vorzusehende Loch mit zwei Platten abgedeckt werde. Die Platten wiesen halbkreisförmige Ausnehmungen auf und würden links und rechts des Kabels so auf das Loch gelegt, daß sie aneinanderstießen und sich eine kreisrunde Öffnung für das Kabel ergebe. Wegen der Fuge zwischen den beiden Platten und der kreisförmigen Öffnung für das Kabel werde bei dieser Abdekkung die gewünschte Dichtigkeit nicht erreicht. Auch werde das Kabel nicht fixiert; der Stecker im Schaltschrank werde schon bei nur relativ geringem Zug auf das Kabel herausgezogen. Hiernach liege der Erfindung zugrunde, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die eine hohe Dichtigkeit und eine Zugentlastung des Kabels gewährleiste. Gelöst werde die damit verbundene Problematik durch den Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters, der sich - wie auch die Parteien übereinstimmend meinten - in folgende Merkmale gliedern lasse:
1. Vorrichtung zum Abdichten eines in einer Schrankwand eines Schaltschranks angebrachten Lochs zur Durchführung eines Kabels in den Schaltschrank mit
2. zwei an der Außenseite der Schrankwand an gegenüberliegenden Seiten des Lochs angeordneten Teilen,
2.1. wobei jedes der beiden Teile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff versehen ist, welche das Kabel umschließen,
2.2. wobei an einem der beiden Teile wenigstens eine Schelle zur Befestigung des Kabels befestigt ist,
2.3. die beiden Teile durch Schrauben miteinander verbunden sind,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß
3. die beiden Teile durch die beiden Teile eines zweiteiligen rechteckigen Gehäuses gebildet sind,
3.1. welches an seiner von der Schrankwand abgewandten Seite wenigstens eine Öffnung
3.2. und an seiner der Schrankwand zugewandten Seite eine Öffnung
3.2.1. um das Loch in der Schrankwand
zur Durchführung des Kabels aufweist,
3.3. daß die Teilungsfuge, die das Gehäuse der Länge nach teilt,
3.4. durch die Kabelöffnungen an der von der Schaltschrankwand abgewandten Seite des Gehäuses hindurchgeht,
3.5. daß die Schelle zur Kabelbefestigung an der Innenseite eines der beiden Gehäuseteile befestigt ist,
4.1. daß die Schrauben, die in hülsenförmigen Vorsprüngen an der Innenseite eines Gehäuseteils vorgesehene Gewinde eingreifen, das Gehäuse zusammenhalten und
4.2. das zusammengehaltene Gehäuse an der Schrankwand befestigbar ist.
Diese Feststellungen des Berufungsgerichts einschließlich seiner Merkmalsanalyse lassen Rechtsfehler nicht erkennen. Auch die Revision erhebt insoweit keine Beanstandungen.
2. Das Berufungsgericht hat die auf Rechnungslegung und Schadensersatzfeststellung gerichteten Klageanträge abgewiesen, weil die durch die angegriffene Ausführungsform verkörperte Lösung Erfindungsqualität besitze und deshalb vom Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters nicht umfaßt werde. Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt: Die Merkmale 2.1 (Schaumgummiabdichtung) und 2.2/3.5 (Schellenbefestigung an der Innenseite ) seien bei der Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 nicht in einer mit der Anweisung des Schutzanspruchs 1 identischen Form verwirklicht. Der Dichtungskörper fülle die Gehäusehälften nicht aus; für die Schaumstoffkörper der angegriffenen Ausführungsform seien vielmehr eigene Facheinteilungen ge-
schaffen. Das Kabel sei nicht mit einer Schelle an einem Gehäuseteil befestigt; bei der angegriffenen Ausführungsform sei es mittels Schellenverbindung in einer weiteren Facheinteilung eingespannt. Das führe zwar zu Funktions- und Wirkungsgleichheit, bedeute aber konstruktive Unterschiede zur Lehre des Klagegebrauchsmusters. Die Überwindung dieser Unterschiede beruhe nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen auf eigenständigen erfinderischen Überlegungen des Durchschnittsfachmanns, die vom Stand der Technik in keiner Weise beeinflußt seien.

a) Bei der Feststellung, daß die angegriffene Ausführungsform auf eigenständiger erfinderischer Überlegung beruhe, ist das Berufungsgericht nicht den Anforderungen gerecht geworden, denen der Tatrichter bei der Würdigung dessen zu genügen hat, was als wahr zu erachten ist.
Der Tatrichter hat nach § 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO den Streitstoff in tatsächlicher Hinsicht erschöpfend zu prüfen und zu würdigen. Von einer eigenen Bewertung ist er auch dann nicht enthoben, wenn er ein Sachverständigengutachten eingeholt hat. Dessen Ergebnisse dürfen deshalb nicht ohne weiteres übernommen werden; auch sachverständige Ä ußerungen sind eigenverantwortlich daraufhin zu untersuchen, ob und inwieweit sie Angaben enthalten, die Aufklärung im Hinblick auf entscheidungserhebliche und allein von dem erkennenden Gericht zu beantwortende Fragen zu bieten vermögen. Die einzelnen Schritte der vorgenommenen Prüfung und Würdigung müssen in dem daraufhin ergehenden Urteil zwar nicht in allen Einzelheiten dargelegt werden (§ 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO); das Urteil muß jedoch erkennen lassen, daß der Tatrichter die erforderlichen Schritte vollzogen hat; es muß die tragenden Gesichtspunkte
für die der Entscheidung zugrundeliegende Überzeugung in der Begründung nachvollziehbar darlegen.
Daran fehlt es hier. Was die Frage einer sich in der angegriffenen Ausführungsform verkörpernden erfinderischen Leistung anlangt, verweist das angefochtene Urteil ausschließlich auf die Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen. Diese beschränken sich ihrerseits im schriftlichen Gutachten auf die Aussage, die Überwindung der konstruktiven Unterschiede, welche die Schaffung einer Facheinteilung mit Einstichen für die Aufnahme eines Abdichtungskörpers , einer davon beabstandeten weiteren Facheinteilung für die Aufnahme der das Kabel einspannenden und fixierenden Schellenverbindung und die Abkehr von der unmittelbaren Befestigung des Kabels mittels einer Schelle an einer der beiden Gehäuseteile umfaßten, hätten mehr als nur einen erfinderischen Schritt erfordert, um zu der angegriffenen Ausführungsform zu gelangen ; der Durchschnittsfachmann werde nämlich jeden dieser zu überwindenden Unterschiede als nicht von der Lehre des Klagegebrauchsmusters umfaßt begreifen. Das ist - auch wenn man die ansonsten umfangreichen schriftlichen und mündlichen Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen mitheranzieht - kaum mehr als eine Behauptung. Schon das hätte Anlaß zu näherer Darlegung geben müssen, warum das Berufungsgericht sich gleichwohl von der Meinung des gerichtlichen Sachverständigen hat überzeugen lassen.
Bei der Feststellung, daß der angegriffenen Ausführungsform eine erfinderische Tätigkeit zugrunde liegt, hat das Berufungsgericht außerdem die aktenkundig gemachten Ä ußerungen des vom Kläger hinzugezogenen Privatgutachters nicht berücksichtigt. Dieser Sachverständige ist ausweislich seines Ergänzungsgutachtens zu dem Ergebnis gelangt, die angegriffene Ausführungs-
form verkörpere die Entwicklung einer durch Spritzguß herstellbaren serienreifen Vorrichtung, wie man sie von einem Durchschnittsfachmann bei Beachtung der allgemeinen Gestaltungsrichtlinien erwarten müsse. Mit dieser dem gerichtlichen Gutachten entgegenstehenden Bewertung hat das Berufungsgericht sich - anders als hinsichtlich anderer Differenzen in der Begutachtung durch die beiden Sachverständigen - in keiner Weise befaßt. Das widerspricht dem Grundsatz, daß zu der dem Tatrichter gemäß § 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO obliegenden Beweiswürdigung insbesondere gehört, sich auch mit solchen Umständen und Beweismitteln auseinanderzusetzen, die zu einer anderen als der getroffenen Beurteilung führen können (Sen.Urt. v. 16.09.1997 - X ZR 54/95, GRUR 1998, 366, 368 - Ladewagen). Das schließt ein, auch das in Erwägung zu ziehen, was einem vorgelegten Privatgutachten über einen entscheidungserheblichen Punkt zu entnehmen ist. Denn jede widersprüchliche Begutachtung kann Anlaß zu Zweifeln geben, ob die von Gerichtsseite eingeholte Begutachtung ausreichende Grundlage für die Überzeugungsbildung bietet (vgl. Sen.Urt. v. 20.07.1999 - X ZR 121/96, GRUR 2000, 138 - Knopflochnähmaschinen).
Daß ein Anlaß zu solchen Zweifeln gerade auch hier nicht von vornherein ausgeschlossen werden konnte, ergibt die durch Ausbildung und beruflichen Werdegang belegte Qualifikation des gerichtlichen Sachverständigen einerseits und des von dem Kläger eingeschalteten Privatgutachters andererseits. Der gerichtliche Sachverständige ist nach seinem Studium und seiner etwa fünfjährigen Industrietätigkeit Metallurge; es ist auch nicht ersichtlich, daß er aufgrund seiner sich daran anschließenden Tätigkeit beim Deutschen Patentamt und am Bundespatentgericht besondere Erfahrungen auf dem hier interessierenden technischen Gebiet der Schaltschrankabdichtung hat erwerben
können. Das schließt zwar nicht aus, daß sein Gesamtkenntnis- und Erfahrungsschatz - wie es das Berufungsgericht angenommen hat - für die Beantwortung der Streitfragen des vorliegenden Falles ausreichend ist, zumal der gerichtliche Gutachter während seiner patentrechtlichen Tätigkeit mit Schutzrechten auch auf Gebieten wie Bauzubehör, Beschläge, Sicherheitseinrichtungen und Brandschutz befaßt war. Der Privatgutachter kann aber als Professor der Fachhochschule München, der als solcher den Fachbereich Feinwerk- und Mikrotechnik/Physikalische Technik, Entwicklungsmethodik, Mechatronik, Konstruktionstechnik betreut, als gerade auf dem hier interessierenden Gebiet der Technik besonders sachkundig gelten. Auch das hätte nähere eigene Darlegungen des Berufungsgerichts erfordert, warum es in der eingangs genannten Frage dem gerichtlichen Sachverständigen folgt (Sen., aaO - Ladewagen).

b) Die Feststellung, die angegriffene Ausführungsform liege außerhalb des äquivalente Lösungen umfassenden Schutzbereichs des Klagegebrauchsmusters , ist schließlich deshalb von Rechtsirrtum geprägt, weil der gerichtliche Sachverständige und ihm folgend das Berufungsgericht sie allein aufgrund einer Bewertung der Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 in ihrer konkreten Gestaltung getroffen haben.
Der Umstand, daß eine angegriffene Ausführungsform ihrerseits eine nicht durch den Stand der Technik nahegelegte erfinderische Lehre zum technischen Handeln verkörpert, ist nach der ständigen Rechtsprechung des Senats (zuletzt BGHZ 142, 7 - Räumschild, m.w.N.) noch kein hinreichender Grund, eine Benutzung einer durch ein (älteres) Patent geschützten Lehre zu verneinen. Für das Gebrauchsmuster gilt nichts anderes. Auch hier kann die angegriffene Ausführungsform zugleich eine allgemeinere Lehre verkörpern
und wegen ihrer sie konkretisierenden Gestaltung erfinderischen Charakter haben. Beinhaltet eine angegriffene Ausführungsform eine erfinderische Leistung , ist deshalb auch dann, wenn die Verletzungsklage auf ein Gebrauchsmuster gestützt ist, regelmäßig zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform vom Fachmann als Ausgestaltung einer - konkrete Gestaltungsmerkmale der angegriffenen Ausführungsform außer Betracht lassenden, von der angegriffenen Ausführungsform aber gleichwohl verkörperten - allgemeineren Lehre zum technischen Handeln erkannt werden kann, die entweder wortsinngemäß mit einem Anspruch des Klageschutzrechts übereinstimmt oder sich diesem gegenüber als äquivalent darstellt (vgl. wiederum zum Patent: Sen.Urt. v. 12.07.1990 - X ZR 121/88, GRUR 1991, 436, 440 - Befestigungsvorrichtung II). Diese Möglichkeit ist auch im vorliegenden Fall nicht von vornherein ausgeschlossen , weil das Berufungsgericht gerade wegen der Abkammerungen im Inneren des Gehäuses der angegriffenen Ausführungsform, also wegen einer zu gebrauchsmustergemäßen Merkmalen hinzutretenden besonderen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform deren Erfindungsqualität bejaht hat.
Die danach erforderliche Prüfung geht im Falle abgewandelter, aber gleichwirkender Ausführungsformen dahin, ob für eine die angegriffene Ausführungsform erfassende allgemeinere Lehre festgestellt werden kann, daß sie vom Durchschnittsfachmann aufgrund von Überlegungen aufgefunden werden konnte, die sich an der in dem Schutzanspruch umschriebenen Erfindung orientieren. Diese Prüfung hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Auch der gerichtliche Sachverständige hat sich mit dieser Frage nicht befaßt.
3. Das angefochtene Urteil kann deshalb keinen Bestand haben; die Sache ist vielmehr an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem zur Herbei-
führung einer einheitlichen Kostenentscheidung auch die Befugnis einzuräumen ist, über die das Revisionsverfahren betreffenden Kosten zu befinden. Das Berufungsgericht wird dabei Rechnung zu tragen haben, daß rechtskräftig entschieden ist, daß der Kläger hinsichtlich des erledigten Teils des Rechtsstreit (Unterlassungsklage) gemäß § 91 a ZPO die Kosten zu tragen hat. Die für eine eigene abschließende Sach- und Kostenentscheidung des Senats notwendige Entscheidungsreife kann nicht festgestellt werden, weil noch tatrichterliche, Kenntnisse und Fähigkeit des Durchschnittsfachmanns betreffende Feststellungen notwendig sein können.
Die Entscheidungsreife folgt insbesondere nicht aus einem Geständnis der Beklagten. Zu Unrecht rügt die Revision, das Berufungsgericht habe übersehen , daß die Beklagte im Sinne des § 288 ZPO zugestanden habe, die angegriffene Ausführungsform beruhe wegen ihrer abweichenden Merkmale nicht auf einem erfinderischen Schritt.
Ein Geständnis ist Zugestehen der Richtigkeit einer Tatsachenbehauptung des Gegners. Vorhandensein oder Fehlen eines erfinderischen Schrittes sind keine Tatsachen; denn sie können nur aufgrund einer komplexen Bewertung erkannt werden, die sich sowohl an rechtlichen als auch an tatsächlichen Maßstäben zu orientieren hat.
Deshalb geht auch der Vorwurf der Revision fehl, das Berufungsgericht habe eine etwaige Erfindungsqualität der angegriffenen Ausführungsform nicht berücksichtigen dürfen, weil dies in eindeutigem Widerspruch zu dem jahrelangen früheren Tatsachenvortrag der Beklagten stehe, ohne daß nachvollziehbare Gründe für die Ä nderung dieses Vortrags angegeben seien.

4. Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht sich nicht auf eine Befassung mit der Frage beschränken können, ob die Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 als abgewandelte Ausführungsform in den Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters fällt. Es wird vielmehr - vorrangig - auch noch einmal der Behauptung des Klägers nachzugehen haben, daß die angegriffene Ausführungsform den Anweisungen zu 2.1 (Schaumgummiabdichtung) und 2.2/3.5 (Schellenbefestigung an der Innenseite) ihrem vernünftig verstandenen Wortsinne nach genüge, was - ausgehend von den Feststellungen des Berufungsgerichts zu den sonstigen Merkmalen des Schutzanspruchs - bedeuten würde, daß die Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 insgesamt von der Lehre des Schutzanspruchs 1 wortlautgemäß Gebrauch macht. Denn die Auslegung des Schutzanspruchs durch das Berufungsgericht, die zur Verneinung einer wortsinngemäßen Benutzung der Merkmale 2.1 und 2.2/3.5 geführt hat, ist ebenfalls nicht rechtsfehlerfrei.

a) Zur Begründung seiner Annahme, Merkmal 2.1 (Schaumgummiabdichtung ) sei bei der angegriffenen Ausführungsform nicht identisch verwirklicht , hat das Berufungsgericht wiederum nur auf das eingeholte Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen verwiesen. Ergänzend ist lediglich ausgeführt, es sei verständlich, wenn der Gerichtssachverständige Schlüsse daraus ziehe, daß die Gebrauchsmusterschrift in der Beschreibung auf S. 2 unten sowie S. 4 unten angebe, die beiden Gehäusehälften seien bzw. jede Gehäusehälfte sei "gefüllt"; das sei auch aus der Zeichnung, welche die Erfindung näher erläutere , zu entnehmen. Hieraus ergibt sich, daß nach Ansicht des Berufungsgerichts die Anweisung zu Merkmal 2.1 dahin geht, daß Schaumgummi oder Kunststoff-
schaumstoff das zweiteilige, rechteckige Gehäuse in Form von Körpern aus diesem Material ausfüllt. Das kann in dieser Form keinen Bestand haben.
Die Verständlichkeit eines Schlusses, den ein gerichtlicher Sachverständiger zieht, bietet für sich allein keine Gewähr dafür, daß das richtige Ergebnis gefunden worden ist. Die Ausführungen des Berufungsgerichts lassen außerdem nicht erkennen, daß die maßgeblichen Auslegungsgrundsätze beachtet worden sind.
Der Gegenstand eines Gebrauchsmusterschutzanspruchs wird durch den Anspruchswortlaut definiert (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 GebrMG). Er, nicht die Beschreibung oder die Zeichnungen, ist deshalb maßgeblich. Entscheidend ist, welche Lehre zum technischen Handeln der Durchschnittsfachmann den durch den Schutzanspruch in Worte gefaßten Anweisungen entnimmt. Dies verbietet eine einengende Auslegung von in den Schutzanspruch aufgenommenen allgemein gehaltenen Anweisungen jedenfalls dann, wenn ihre Befolgung trotz der allgemeinen Fassung geeignet ist, zu der Lösung des Problems beizutragen , das dem Schutzrecht zugrunde liegt. Die betreffende Anweisung hat dann eine ohne weiteres im Sinne des Schutzrechts liegende sinnvolle Bedeutung und bedarf nach Aufgabe und Lösung des Schutzrechts keiner Konkretisierung. Sofern die Beschreibung oder die Zeichnungen des Schutzrechts konkretisierte Gestaltungen beschreiben, kennzeichnen sie unter diesen Umständen lediglich bevorzugte Ausführungen der allgemeiner gefaßten Anweisung des Schutzanspruchs.
Ein solcher Fall kann auch hier gegeben sein, weil - worauf die Revision zu Recht hinweist - der Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters seinem
Wortlaut nach nur verlangt, daß beide Gehäuseteile innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff versehen sind, wodurch das Kabel umschlossen wird.
Der Merkmal 2.1 betreffende Wortlaut geht danach zunächst ganz allgemein dahin, die beiden Teile des Gehäuses der Vorrichtung innen mit einem Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff zu versehen. Einem Fachmann, der das Problem bewältigen will, das durch das Klagegebrauchsmuster gelöst werden soll, muß es nicht notwendig erscheinen, das gesamte Gehäuseinnere mit dem vorgeschlagenen Material zu füllen. Bei einer Kabeldurchführung vermittels gattungsgemäßer Vorrichtung ergeben sich verschiedene Stellen bzw. Bereiche, die einer Abdichtung bedürfen; das sind zum einen die Trennfuge zwischen den beiden Teilen der Vorrichtung (Teilungsfuge gemäß Merkmal 3.3), zum anderen die zwischen Kabel und Vorrichtung umlaufende Fuge und schließlich die Fuge, die bei stirnseitiger Anlage der Vorrichtung zwischen dieser und der Schrankwand entsteht. Bei der den Stand der Technik betreffenden Nachteilsschilderung in der Beschreibung (S. 2 2. Abs.) sind nur die beiden ersten als die Dichtigkeit beeinträchtigende Gegebenheiten erwähnt. Hieraus kann entnommen werden, daß die Fuge zwischen der Vorrichtung und der Schrankwand - ohne daß es einer Festlegung durch den Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters bedürfte - anderweit zuverlässig abgedichtet werden kann. Bestätigt wird dies durch die Beschreibung des Ausführungsbeispiels und die Fig. 2. Danach kann diese Abdichtung beispielsweise durch ein umlaufendes Profilgummi erfolgen (S. 6 2. Abs.). Aber auch bezüglich der Teilungsfuge (Merkmal 3.3) erwähnt die Beschreibung einen Dichtring als Abdichtung (S. 6 1. Abs.). Dies läßt es entbehrlich erscheinen , im Inneren Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff zu ha-
ben, welche diese Fuge über ihre gesamte Länge abdecken. Lediglich für den umlaufenden Spalt zwischen dem Kabel und den Gehäusehälften der Vorrichtung gilt etwas anderes. Insoweit ist eine andere Abdichtungsmöglichkeit nicht erwähnt. Hier muß sich deshalb der jeweilige Körper aus Schaumgummi oder Kunststoffschaumstoff bewähren. Hierzu muß das Kabel von dem Schaumstoffmaterial umschlossen sein, wie es im Schutzanspruch 1 auch ausdrücklich und die im übrigen allgemeine Anweisung konkretisierend heißt. Im Lichte der den Schutzanspruch 1 erläuternden Beschreibung kann damit in dieser Notwendigkeit das die Lösung gemäß Merkmal 2.1 Kennzeichnende liegen. Dies wird bestätigt durch Seite 2 letzter Abs. der Beschreibung, weil es dort heißt, dadurch, daß das Kabel umschlossen werde, werde es sicher abgedichtet. Angesichts der in der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters angegebenen Möglichkeiten, Trennfuge und Fuge zwischen Vorrichtung und Schrankwand undurchlässig zu machen, ist hiermit dann auch die eigentliche Abdichtung des Lochs in der Schrankwand beschrieben, wie auf S. 6 1. Abs. der Beschreibung erwähnt ist. Mithin legt das Klagegebrauchsmuster dem Fachmann nahe, Merkmal 2.1 lediglich die Anweisung zu entnehmen, in beiden Teilen des Gehäuses einen das Kabel umschließenden Körper aus Schaumgummi bzw. Kunststoffschaumstoff vorzusehen.
Dies hat das Berufungsgericht unbeachtet gelassen, weil es - wiederum - kritiklos die Ansicht des gerichtlichen Sachverständigen übernommen hat. Befaßt sich ein gerichtlicher Sachverständiger mit der Auslegung des Wortlauts eines Schutzanspruchs, gehört zu der vom Tatrichter vorzunehmenden Würdigung vor allem auch die Überprüfung, ob dabei den Auslegungsregeln genügt ist. Diese Prüfung hätte hier ergeben, daß der gerichtliche Sachverständige bei seiner Bewertung des Schutzanspruchs 1 den Vorrang der An-
spruchsfassung vor der Beschreibung und den Zeichnungen mißachtet hat. Überdies fehlt selbst in der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters jeglicher Hinweis für die Richtigkeit der die abschließende Meinung des gerichtlichen Sachverständigen prägenden Ansicht, erfindungsgemäß sorge das Zusammenpressen der beiden Gehäuseschalen dafür, daß das darin angeordnete gummielastische Dichtungsmaterial aus der kabelaustrittsseitigen Öffnung teilweise herausgepreßt und gegen den Randbereich des Lochs der Schrankwand abdichtend gedrückt werde. Ein solcher Vorgang ist im Klagegebrauchsmuster weder beschrieben noch gezeigt. Dafür, daß er nach dem fachmännischen Verständnis erfindungswesentlich sei, fehlt damit jeder Beleg.

b) Auch der Verneinung einer wortsinngemäßen Verwirklichung der Merkmale 2.2/3.5 (Schellenbefestigung an der Innenseite) liegt keine Auslegung des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters zugrunde, wie sie nach dem Vorgesagten im Verletzungsrechtsstreit erforderlich ist. Der Senat hat bereits im ersten Urteil beanstandet, daß das Berufungsgericht nicht auf den Vortrag des Klägers eingegangen sei, die Schellen seien bei der angegriffenen Ausführungsform in Ausnehmungen einer Gehäusehälfte so angeordnet , daß sie beim Schließen der Gehäusehälften in den Ausnehmungen und damit an der Innenseite einer Gehäusehälfte befestigt seien. Dies habe eine Darlegung erfordert, warum nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns eine in drei Ebenen unbewegliche Anbringung erforderlich sei und warum der Durchschnittsfachmann aufgrund des Schutzanspruchs 1 des Klagegebrauchsmusters in Verbindung mit der Beschreibung des Schutzrechts eine formschlüssige Verbindung, die eine Zugentlastung des Kabels in axialer Richtung bewirke, nicht für ausreichend erachte. Auf diese Darlegung habe nicht verzichtet werden können, weil gegen das Verständnis des Berufungsge-
richts die Zielsetzung des Klagegebrauchsmusters spreche, auch eine Zugentlastung des Kabels zu erreichen (S. 2 Abs. 2 u. 3, insbes. S. 3 Abs. 2 der Beschreibung). Zwar seien in den Ausführungsbeispielen nach Fig. 1 des Klagegebrauchsmusters die Schellen in allen drei Ebenen unbeweglich, weil sie mit Schrauben befestigt seien (S. 5 Abs. 2 der Beschreibung). Auf eine solche Befestigung stelle aber der Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht ab; ausweislich S. 3 Abs. 2 der Beschreibung genüge es, eine Schelle vorzusehen, mit der das Kabel befestigt werde. Hierzu sei eine unbewegliche Befestigung in drei Ebenen nicht ohne weiteres erforderlich. Bei vernachlässigbarem Spiel des Kabels in der dritten Ebene, wie es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei der angegriffenen Ausführungsform gegeben sei, könne eine Sicherung des Kabels in zwei Richtungsebenen genügen.
Diesen Beanstandungen trägt das angefochtene Urteil nicht Rechnung. Wiederum ist nur ein Schluß des gerichtlichen Sachverständigen als verständlich bezeichnet. Er ist allein daraus gezogen worden, daß nach der Beschreibung S. 5 oben die jeweilige Schelle an dem Steg der Gehäusehälfte mit Schrauben befestigt sei, während bei der angegriffenen Ausführungsform ein das Kabel umgreifende Schellenpaar in ein eigenes Fach allein formschlüssig eingelegt sei. Das ist keine Befassung mit den vom Senat genannten Gesichtspunkten. Vor allem die Erläuterung des Schutzanspruchs 1 auf S. 3 Abs. 2 der Beschreibung des Klagegebrauchsmusters haben der gerichtliche Sachverständige und demgemäß auch das Berufungsgericht vernachlässigt. Hierdurch ist dem Fachmann nahegelegt, daß nach Schutzanspruch 1 jede Befestigung einer Kabelschelle an der Innenseite des Gehäuses ausreicht, die bei in der Schelle eingeklemmtem Kabel verhindert, daß der Stecker in dem Schaltschrank herausgezogen wird, wenn Zug auf das Kabel wirkt.

5. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß der Fachmann, der sich mit der Lehre des Klagegebrauchsmusters beschäftigt, keine sich etwa aus seinem allgemeinen Fachwissen ergebende Hinderungsgründe sieht, die Merkmale 2.1 und 2.2/3.5 in der wie vorstehend ausgeführt durch das Schutzrecht nahegelegten Weise zu verstehen, und sollte der nochmalige Vergleich der angegriffenen Ausführungsform mit der Lehre des Gebrauchsmusters ergeben, daß eine wortsinngemäße Benutzung vorliegt, kann es aus Rechtsgründen nicht auf die Frage ankommen, ob der angegriffenen Ausführungsform eine erfinderische Leistung zugrunde liegt. Diese Frage ist allein von Bedeutung, wenn eine angegriffene Ausführungsform in mindestens einer Hinsicht von den Anweisungen des sinnvoll verstandenen Wortlauts des Schutzanspruchs abweicht und deshalb zu klären ist, ob sie gleichwohl vom Ausschließlichkeitsschutz umfaßt ist.
Sollte das Berufungsgericht hingegen wiederum zu dem Ergebnis gelangen , daß die Kabeldurchführungsvorrichtung SZ.2400 lediglich als abgewandelte Ausführungsform zum Schutzbereich des Klagegebrauchsmusters gehören kann, wird es für den Fall, daß die Prüfung, die nach den zu 2. gemachten Ausführungen nachzuholen ist, eine Einbeziehung der angegriffenen Ausführungsform in den Schutzbereich ergibt, dem sogenannten FormsteinEinwand nach Maßgabe der Ausführungen des Senats in dem ersten Revisionsurteil nachzugehen haben.
Rogge Jestaedt Scharen

Mühlens Meier-Beck

Tatbestand:

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Sprache veröffentlichten euro-
päischen Patents 0 680 920 (Klagepatent), das einen Antriebsscheibenaufzug, Hebezeug und Maschinenstandort betrifft und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 03 959 geführt wird.
Im Einspruchsbeschwerdeverfahren T 0260/03 - 3.2.1 vor dem Europäischen Patentamt hat Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalten, wobei die Änderung gegenüber der erteilten Fassung des Patentansp ruchs durch Fettdruck hervorgehoben ist:
"Traction sheave elevator comprising an elevator car (1, 101) moving along elevator guide rails (10), a counterweight (2) moving along counterweight guide rails (11), a set of hoisting ropes (3, 103) on which the elevator car and counterweight are suspended in the elevator shaft (17, 117), and a drive machine unit (6) driving a traction sheave (7) placed in the elevator shaft and acting on the hoisting ropes (3, 103), characterized in that the drive machine unit (6) is - in relation to its diameter - flat in the direction of the drive shaft of the traction sheave, and that a wall of the elevator shaft (17, 117) contains a machine space (15, 115) in which the essential parts of the drive machine unit (6) are placed, so that no separate machine room ist present."
In deutscher Übersetzung lautet der Anspruch in dieser Fassung:
"Antriebsscheibenaufzug, mit einem Aufzugkorb (1, 101), der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen (10) bewegt, einem Gegengewicht (2), das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen (11) bewegt, einem Satz Hebeseilen (3, 103), an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in dem Aufzugschacht (17, 117) aufgehängt sind und einer
eine Antriebsscheibe (7) antreibenden Antriebseinheit (6), die im Aufzugschacht angeordnet ist und auf die Hebeseile (3, 103) einwirkt, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebseinheit (6) - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle von der Antriebsscheibe eben ist, und daß eine Wand des Aufzugschachts (17, 117) einen Maschinenraum (15, 115) aufweist, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit (6) angeordnet sind, derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist."
Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 bis 4 sind, vertreibt unter der Bezeichnung "E. 100, 300 und 500" Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge. Diese hat sie mit den Prospekten 2/99 und 9/99 aus dem Jahre 1999 (Anlagen K 8a, K 9) beworben, die neben anderen Einbauarten auch den Einbau der Antriebseinheiten in eine Nische der Aufzugschachtwand zeigen. Die Einbautiefe dieser Einheiten beträgt zwischen 144 und 160 mm. Als Gesamttiefe einschließlich Antriebsscheibe ist in den Prospekten gemäß Anlagen K 8a, K 9 ein Maß von 301 mm (E. 100), 326 mm (E. 300) und 386 mm (E. 500) angegeben. Die Höhe ist mit 430 mm (E. 100 und 300) und 478 mm (E. 500) angegeben. Für die Breite ist ein Maß von 566 mm (E. 100 und 300) und 680 mm (E. 500) ausgewiesen. Bei den Antriebseinheiten der Beklagten ist das Getriebe innerhalb der Antriebsscheiben angeordnet. Während der Messe "Interlift 1999" vom 12. bis 15. Oktober 1999 in Augsburg stellten die Beklagten ein in einem Rahmenwerk angeordnetes Aufzugmodell aus, das neben einer Aufzugkabine nebst Gegengewicht eine Antriebseinheit der in Rede stehenden Art aufwies.
Nachdem die Beklagten von der Klägerin wegen Patentverletzung in Anspruch genommen worden waren, haben sie sich mit Schriftsatz vom 16. August 2000 verpflichtet, es bei Meidung einer Vertragsstrafe zu unterlassen, "die-
sen" Prospekt zu verteilen, und in der Berufungsbegründung erklärt, das Unterlassungsversprechen habe beide genannte Prospekte (2/99, 9/99) erfassen sollen. Sie haben angegeben, seit Abgabe der Unterlassungserklärung nur noch den Prospekt Anlage B 6 mit dem Druckvermerk "07/00" verwendet zu haben. Dieser zeigt eine auf eine Wand montierte Antriebseinheit und weist nebenstehend den Text auf: "Bitte beachten: Abweichende Einbausituationen können Patente der Firma K. berühren."
Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagten hätten das Klagepatent unmittelbar und darüber hinaus mittelbar verletzt. Sie hat beantragt, die Beklagten wegen unmittelbarer (Klageantrag I, 1a) und mittelbarer (Klageantrag I, 1b) Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung, ferner zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der Antriebsscheibenaufzüge und Rechnungslegung sowie zur Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung zu verurteilen (Klageanträge 2 bis 4). Darüber hinaus hat sie die Feststellung begehrt , daß die Beklagte zu 1 zur Zahlung angemessener Entschädigung und die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet sind (Klageanträge II, 1, 2).
Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Klage wegen unmittelbarer Patentverletzung (Klageantrag I, 1a) und den Antrag auf Herausgabe patentverletzender Gegenstände zur Vernichtung (Klageantrag I, 4) abgewiesen. Im übrigen hat es die Beklagten antragsgemäß verurteilt,
es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, die im einzelnen näher bezeichneten, mit einer Antriebsscheibe versehenen Antriebseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und
zu liefern, ohne im Falle des Anbietens den Angebotsempfänger deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen, daß die Antriebseinheit ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 nicht in Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise eingebaut werden darf und im Falle des Lieferns den Abnehmern bei Meidung einer für den Fall der Zuwiderhandlung fällig werdenden, an die Klägerin zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,-- DM zu verpflichten , die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Aufzugsschächten von Antriebsscheibenaufzügen in der vorstehend beschriebenen Weise zu installieren; der Klägerin Auskunft zu erteilen über die Herkunft und den Vertriebsweg der vorstehend beschriebenen Erzeugnisse und hierauf bezogen Auskunftsansprüche für die Zeit ab dem 12. September 1998 zugesprochen.
Ferner hat das Landgericht unter II, 1 des Tenors festgestellt,
daß die Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerin für die unter I, 1 bezeichneten, in der Zeit vom 9. Mai 1998 bis zum 11. September 1998 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen und hierauf bezogene Auskunftsansprüche zugesprochen.
Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil in der Verurteilung zur Unterlassung mittelbarer Patentverletzung dahin abgeändert, daß die Beklagten zur Unterlassung verpflichtet sind, "ohne im Falle des Anbietens den jeweiligen Angebotsempfänger und im Falle
des Lieferns den jeweiligen Abnehmer deutlich erkennbar schriftlich darauf hinzuweisen , daß die Antriebseinheit nicht ohne die Zustimmung der Klägerin als eingetragener Inhaberin des europäischen Patents 0 680 920 in Antriebsscheibenaufzüge in der vorstehend beschriebenen Art und Weise eingebaut werden darf", und insoweit das weitergehende Unterlassungsbegehren abgewiesen. Die weitergehende Berufung der Beklagten wurde demgegenüber zurückgewiesen (das Berufungsurteil ist in Mitt. 2003, 264 veröffentlicht). Gegen dieses Urteil richtet sich die zugelassene Revision der Beklagten. Die Klägerin hat im Hinblick auf das Senatsurteil vom 3. Juni 2004 (X ZR 82/03, GRUR 2002, 845 - Drehzahlermittlung) die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit teilweise zurückgenommen; im übrigen ist sie der Revision entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

Das Berufungsgericht hat die Revision uneingeschränkt zugelassen. Auf die in zulässiger Weise eingelegte Revision steht das Berufungsurteil daher in vollem Umfang zur Überprüfung durch das Revisionsgericht. Die Revision hat in dem Umfang, in dem über sie nach der teilweisen Klagerücknahme noch zu entscheiden ist, Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.
I. Das Berufungsgericht hat die Beklagten wegen mittelbarer Verletzung des Klagepatents zur Unterlassung verurteilt und ist dabei rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß die von den Beklagten angebotenen Antriebseinheiten
für Antriebsscheibenaufzüge "E. 100, 300 und 500" Mittel darstellen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung nach Patentanspruch 1 des Klagepatents beziehen, so daß sie als Gegenstand einer durch § 10 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ verbotenen mittelbaren Patentverletzung in Betracht kommen.
1. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. § 10 PatG erweitert nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist, sondern soll den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungen vor dem Eingriff in diesen Schutzgegenstand schützen. Deshalb beschränkt das Tatbestandsmerkmal der "Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen", das Vorfeldverbot auf das Anbieten und die Lieferung solcher Mittel, die nach ihrer Wirkungsweise geeignet sind, einen Eingriff in den Schutzgegenstand nach sich zu ziehen. Nur ein solches Mittel bezieht sich auf ein wesentliches Element der Erfindung, das geeignet ist, mit weiteren Mitteln, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken. Denn nur aus dieser Eignung ergibt sich die von der Ausgestaltung des Mittels selbst unabhängige besondere Gefahr, mit der Lieferung des Mittels zu einem Eingriff in den Schutzgegenstand des Patents beizutragen. Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung jedoch nichts beitragen, werden von diesem Kriterium nicht erfaßt. Leistet ein Mittel dagegen einen solchen Beitrag, kommt es im allgemeinen nicht darauf an, mit welchem Merkmal oder welchen Merkmalen des Patentanspruchs das Mittel zusammenwirkt. Denn was Bestandteil des Pa-
tentanspruchs ist, ist regelmäßig bereits deshalb auch wesentliches Element der Erfindung. Insbesondere ist es nicht möglich, die wesentlichen Elemente einer Erfindung danach zu bestimmen, ob sie den Gegenstand des Patentanspruchs vom Stand der Technik unterscheiden (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 761 - Flügelradzähler, zur Veröffentlichung in BGHZ 159, 76 vorgesehen).
2. Im Hinblick auf diese Kriterien hat das Berufungsgericht zutreffend angenommen, daß es sich bei den angegriffenen Gegenständen um Mittel handelt, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

a) Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, am Prioritätstag des Klagepatents seien Antriebsscheibenaufzüge bekannt gewesen, bei denen zur Unterbringung des Antriebs ein separater Maschinenraum notwendig gewesen sei. So sei aus der französischen Patentschrift 1 451 792 ein Seitenantriebsaufzug bekannt gewesen, bei dem ein Maschinenraum unterhalb oder neben der Antriebswelle für die Antriebsscheibe erforderlich sei. Das nachveröffentlichte europäische Patent 0 631 967 zeige ein flaches Hebezeug, das im oberen Bereich des Aufzugsschachtes oberhalb des Weges für den Aufzugkorb oder für das Gegengewicht vorgesehen sei. Der hierdurch in Anspruch genommene Raum erhöhe die Baukosten und schränke die Raumnutzung und die architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten ein. Zur Lösung des Problems, den zur Unterbringung der Antriebseinheit erforderlichen Raum effektiv auszunutzen und unabhängig von der Höhe des Hebezeuges im wesentlichen auf den Raum zu beschränken, der für den Aufzugkorb und die Gegengewichte auf ihren Bewegungsbahnen einschließlich der Sicherheitsabstände und den Durchgang der Hebeseile benötigt wird, schlage Patentanspruch 1 des Klagepatents einen Antriebsscheibenaufzug vor, der folgende Merkmale aufweist:
(1) einen Aufzugkorb, der sich entlang von Aufzug-Führungsschienen bewegt, (2) ein Gegengewicht, das sich entlang von Gegengewicht-Führungsschienen bewegt, (3) einen Satz von Hebeseilen, an denen der Aufzugkorb und das Gegengewicht in den Aufzugschacht aufgehängt sind, (4) eine Antriebseinheit, die (4.1) eine Antriebsscheibe antreibt, (4.2) im Aufzugschacht angeordnet ist und (4.3) auf die Hebeseile einwirkt. (5) Die Antriebseinheit ist - im Verhältnis zu ihrem Durchmesser - in Richtung der Antriebswelle flach; (6) eine Wand des Aufzugschachts weist einen Maschinenraum auf, in dem die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit angeordnet sind.
Nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts entnimmt der Fachmann dem Merkmal 5, daß die Abmessungen der Antriebseinheit in axialer Richtung geringer sein sollen als in Richtung ihres Durchmessers, und Merkmal 6, daß die Antriebseinheit mit ihren wesentlichen Elementen in einer Wand des Aufzugschachtes liegen soll, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt wurde. Deshalb sei es wesentlich für die Erfindung, daß die Tiefe des Maschinenraums die Dicke der Aufzugschachtwand nicht übersteige (Klagepatent Spalte 3, Zeilen 18 - 20; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 12 - 14). Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, der Fachmann zähle die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit im Sinne der Merkmale 5 und 6, da er erkenne, daß Patentanspruch 1 des Streitpatents in der Merkmalsgruppe 4 und in Merkmal 5 zwischen der Antriebseinheit und der Antriebsscheibe unterscheide. In den Fi-
guren und der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 20 - 23 und 33 - 35; deutsche Übersetzung Seite 5, Zeilen 14 - 17 und 29 - 30) werde er darauf hingewiesen, daß die Antriebsscheibe im Gegensatz zu der Antriebseinheit in den Aufzugschacht hineinragen müsse, um mit den Hebeseilen zusammenwirken zu können , wobei die Dimensionierung der Antriebsscheibe von der Dicke und Anzahl der zu bewegenden Seile abhänge.
Gegen diese Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents in der erteilten Fassung, die dem Berufungsverfahren zu Grunde lag, erhebt die Revision keine Rügen; sie läßt einen Rechtsfehler auch nicht erkennen.

b) Die angegriffenen Antriebseinheiten hat das Berufungsgericht als Mittel angesehen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie dazu geeignet seien, in einen Antriebsscheibenaufzug eingebaut zu werden, der die in Anspruch 1 des Klagepatents angegebenen Merkmale aufweise.
Diese Ausführungen treffen nach den im Tatbestand des angefochtenen Urteils wiedergegebenen Abbildungen der angegriffenen Antriebseinheiten zu und lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Mit "Antriebsscheibenaufzug" hat das Berufungsgericht ersichtlich den im Gebäude montierten Aufzug bezeichnet, bei dem die Antriebseinheit in der Schachtwandausnehmung angeordnet ist, wie dies in den Abbildungen der Prospekte 2/99 und 9/99 dargestellt ist. Aus diesen Abbildungen ist ersichtlich, daß die angegriffenen Antriebseinheiten so flach ausgebildet sind, daß die gesamte Antriebseinheit in dem als Nische oder Ausnehmung in der Schachtwand ausgebildeten Maschinenraum angeordnet werden kann,
ausschließlich die Antriebscheibe in den Schachtraum hineinragt und ein weiterer Maschinenraum nicht benötigt wird. Die Antriebseinheiten der Beklagten stellen daher Mittel dar, die sich auf ein wesentliches Merkmal der Erfindung beziehen. Dem Umstand, daß - wie sich aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt (deutsche Übersetzung Seite 4) - bereits am Prioritätstag des Klagepatents Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge bekannt waren, die so flach ausgebildet sind, daß sie in einer Öffnung oder Ausnehmung der Wand eines Fahrstuhlschachts angeordnet werden können, hat das Berufungsgericht keine Bedeutung beigemessen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden, denn dieser Umstand schließt nach der Rechtsprechung des Senats nicht aus, ein derartiges Mittel als ein solches anzusehen, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.
II. Das Berufungsgericht hat darüber hinaus rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten geeignet sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, und die Beklagten bezogen auf dieses Tatbestandsmerkmal einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG vorsätzlich gehandelt haben. Die hiergegen erhobenen Rügen der Revision sind unbegründet.
1. Unter der "Eignung" des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist die objektive Eignung des angegriffenen körperlichen Gegenstandes zu verstehen, im Zusammenwirken mit weiteren Elementen in eine Gestaltung gebracht zu werden, die von allen Merkmalen des unter Patentschutz stehenden Gegenstandes Gebrauch macht und damit eine Benutzungshandlung im Sinne von § 9 PatG verwirklicht. Diese objektive Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung muß der Anbieter oder Lieferant des Mittels kennen. Neben der objektiven Eignung des Mittels zur Benutzung der Erfindung umfaßt der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung daher als
subjektives Tatbestandsmerkmal, daß der Lieferant oder Anbieter weiß, daß das Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet ist, und dies auch will (Sen.Urt. v. 10.10.2000 - X ZR 176/98, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 b; III, 2 c, aa).
2. a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die angegriffenen Antriebseinheiten könnten infolge ihrer flachen Bauweise von Abnehmern der Beklagten in Wandnischen von Aufzugschächten so eingebaut werden, daß ihre wesentlichen Elemente in dem als Wandnische oder -ausnehmung ausgebildeten Maschinenraum angeordnet seien und keinen zusätzlichen Maschinenraum im Aufzugschacht in Anspruch nähmen. Sie verwirklichten das Merkmal 5 der vorstehenden Merkmalsgliederung, weil sie flach im Sinne dieses Merkmals seien, und Merkmal 6, weil im Wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage und die Antriebseinheit selbst vollständig in der Schachtwandausnehmung angeordnet sei. Das Vorbringen der Beklagten, die angegriffenen Antriebseinheiten seien nicht flach im Sinne des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, vielmehr sei das Getriebe in der Antriebsscheibe untergebracht und rage mit ihr zusammen in den Aufzugschacht hinein, hat das Berufungsgericht für unerheblich gehalten. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, Merkmal 6, wonach der in der Wand befindliche Maschinenraum die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit aufnimmt, bedeute aus der Sicht des Fachmanns entgegen der Ansicht der Beklagten nicht, daß bestimmte Bauteile - wie etwa das Getriebe - vollständig in diesen Aufnahmeraum hineinpassen müßten. Damit der bisher erforderliche gesonderte Maschinenraum eingespart werden könne, müsse die Antriebseinheit als solche im wesentlichen in dem durch eine Wandausnehmung gebildeten Aufnahmeraum liegen und dürfe grundsätzlich nicht nach innen in den Aufzugsschacht hineinragen. Es sei jedoch unschädlich , wenn die Antriebseinheit zu einem geringfügigen, unwesentlichen Teil in den Schacht vorstehe, da das Klagepatent keine absolute Vollkommenheit an-
strebe, was bereits der Wortlaut des Merkmals 6 zum Ausdruck bringe, der nur die Anordnung der wesentlichen Elemente und nicht der gesamten Antriebseinheit in der Wandausnehmung verlange. Der Lehre des Klagepatents stehe nicht entgegen, Teile der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe unterzubringen, denn das Klagepatent überlasse es dem Fachmann, ob er die Antriebsscheibe massiv oder hohl ausbilde und letzterenfalls einzelne Funktionsteile der Antriebseinheit wie das Getriebe in der Antriebsscheibe anordne. Dies zeige bereits die in der Beschreibung des Klagepatents erwähnte PCT-Anmeldung WO 95/00432 (Anlage W 3), bei der die zur Antriebseinheit gehörende Antriebswelle , auf der die Antriebsscheibe befestigt sei, in den Hohlraum der Antriebsscheibe hineinrage. Daraus ergebe sich für den Fachmann, daß auch andere Teile des Getriebes in die Antriebsscheibe verlagert werden könnten, solange dadurch - wie hier - kein zusätzlicher Raumbedarf eintrete, der der Verwirklichung der klagepatentgemäßen Lehre entgegenstehe. Der Kern der Erfindung liege darin, daß die wesentlichen Elemente des Antriebs in einer Wand des Aufzugschachts lägen, und zwar nur in dieser Wand und nicht in einem zusätzlichen Raum, wie er nach dem Stand der Technik benötigt worden sei. Ein solcher Einbau könne mit den angegriffenen Antriebseinheiten erreicht werden. Die Prospekte der Beklagten wiesen auf die extrem flache Bauweise ihrer Antriebseinheiten hin, so daß mit ihnen ein Einbau vorgenommen werden könne, bei dem im wesentlichen nur die Antriebsscheibe in den Aufzugsschacht hineinrage.

b) Diese Ausführungen greift die Revision ohne Erfolg an.
aa) Die Revision meint, das Berufungsgericht habe verkannt, daß die angegriffenen Antriebseinheiten eine axiale Ausdehnung aufwiesen, welche die Dicke einer typischen Aufzugwand weit überschritten, weil die Getriebe des An-
triebs in den Fahrstuhlschacht vorstünden und nur die Antriebsscheibe nicht zur Antriebseinheit zu zählen sei.
Mit diesem Vorbringen zeigt die Revision keinen Rechtsfehler auf. Patentanspruch 1 des Klagepatents definiert das Verhältnis zwischen Elementen des Aufzugs und des Gebäudes (Aufzugschacht, Aufzugwand), in dem die Elemente des Antriebs für den Aufzug angeordnet sind. Dabei geht Patentanspruch 1 des Klagepatents von der technischen Selbstverständlichkeit aus, daß die Antriebsscheibe, um den Aufzugkorb antreiben zu können, ihrerseits angetrieben werden muß, und setzt daher eine Ausführung des Aufzugs voraus, bei dem zumindest ein Teil des Getriebes, zum Beispiel die Antriebswelle für die Antriebsscheibe, in den Aufzugschacht hineinragen muß. Wie der fachkundige Leser unschwer erkennt, läßt sich der Zweck des Klagepatents, einen zusätzlichen Raum für den Antrieb zu vermeiden, nicht vollständig verwirklichen. Aus Gründen der technischen Funktionsfähigkeit müssen die Einrichtungen, die die Bewegung der Antriebsvorrichtung an den Aufzug weitergeben, in den Schacht hineinragen. Demgemäß wird der Fachmann davon ausgehen, daß es das Anliegen des Klagepatents ist, die Antriebsvorrichtung so weit wie möglich aus dem Schacht herauszuverlegen. Da die Antriebsscheibe aber in den Aufzugschacht hineinragen muß, ist es aus seiner Sicht jedenfalls solange unschädlich , einzelne Teile des Antriebs in die Antriebsscheibe zu verlegen, wie dies nicht zu einem zusätzlichen Raumbedarf im Aufzugschacht führt. Es ist daher rechtlich nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht auch solche Ausführungsformen der patentierten Erfindung von Patentanspruch 1 - gegebenenfalls unter dem Gesichtspunkt verschlechterter Ausführungsformen - erfaßt angesehen hat, bei denen nicht nur ein geringer, sondern auch ein größerer Teil der Antriebseinheit in der Antriebsscheibe so untergebracht wird, daß kein gesonderter und über die Wandausnehmung hinausgehender zusätzlichen Maschinenraum benötigt wird. Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung rechtferti-
gen könnten, etwa daß die Antriebsscheiben bei den angegriffenen Gegenständen axial tiefer ausgebildet seien als für die Aufnahme der Hebeseile notwendig , um sie gleichzeitig als Abdeckungen für einen außerhalb der Wandausnehmung benötigten Maschinenraum zu benutzen, sind weder geltend gemacht noch aus den Abbildungen der angegriffenen Gegenstände zu erkennen.
bb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, die Tiefe der angegriffenen Antriebseinheiten könne nicht mehr zum Gegenstand der Erfindung gerechnet werden, weil nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents die Dicke einer gewöhnlichen Aufzugschachtwand ungefähr 15 cm betrage. Insoweit verkennt die Revision, daß die Angaben der Beschreibung zu Wandstärken des Aufzugschachts und damit zur Tiefe der als Nische oder Ausnehmung gebildeten Maschinenräume keinen Eingang in Patentanspruch 1 des Klagepatents gefunden haben und daher nur ein Ausführungsbeispiel beschreiben , das den Inhalt des Patentanspruchs 1 nicht beschränkt.
cc) Die Revision macht schließlich ohne Erfolg geltend, daß mit der Entscheidung des Europäischen Patentamts im Einspruchsverfahren Patentanspruch 1 so beschränkt worden sei, daß dessen Schutzbereich die angegriffenen Gegenstände nicht mehr erfasse. Zwar ist Patentanspruch 1 des Klagepatents im Einspruchsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals, "derart, daß kein getrennter Maschinenraum vorhanden ist", beschränkt worden. Eine Beschränkung des Patentanspruchs 1 dahingehend, daß sämtliche und nicht nur die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in dem in der Wand des Schachts angeordneten Maschinenraum angeordnet werden, ist im Einspruchsverfahren dagegen nicht erfolgt.
Das Berufungsgericht hat Patentsanspruch 1 des Klagepatents bereits entnommen, daß die wesentlichen Elemente der Antriebseinheit in einer Wand
des Schachts und nicht in einem zusätzlichen Raum anzuordnen sind. Eine über diese Auslegung des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung hinausgehende Beschränkung des Klagepatents enthält Patentanspruch 1 in der Fassung des Beschlusses des Europäischen Patentamts nicht. Diese Auslegung und die auf ihr beruhende Bestimmung des Schutzbereichs des Klagepatents kann der Senat selbst vornehmen (Sen.Urt. v. 26.9.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997,116 - Prospekthalter; Sen.Urt. v. 7.9.2004 - X ZR 255/01, GRUR 2004, 1023, 1025 - Bodenseitige Vereinzelungsvorrichtung; vgl. Busse/Keukenschrijver , PatG, 6. Aufl., § 143 Rdn. 307 m.w.N.).
dd) Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts sind die angegriffenen Antriebseinheiten daher objektiv geeignet, durch die Abnehmer der Beklagten zur Benutzung der Erfindung des Klagepatents verwendet zu werden. Dies wußten und wollten die Beklagten auch, denn sie haben in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 entsprechende Einbaubeispiele abgebildet.
III. Demgegenüber kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht die weiteren Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG bejaht und die Beklagten zur Unterlassung verurteilt hat.
1. a) Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG setzt zunächst voraus, daß das Mittel "bestimmt" ist, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.
Die Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kann nicht nach objektiven Maßstäben bemessen werden, sondern hängt von der subjektiven Willensrichtung des Angebotsempfängers oder Belieferten ab: Plant
dieser den Einsatz des Mittels für die Benutzung der Erfindung, dann liegt die Bestimmung vor; plant der Angebotsempfänger dies nicht, fehlt es an der Bestimmung des Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung (vgl. Hesse, GRUR 1982, 191, 194). Das Tatbestandsmerkmal des "Bestimmtseins" der Mittel zur Benutzung der Erfindung ist daher ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das nicht in der Person des als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch genommenen Anbieters oder Lieferanten des Mittels vorliegen muß, sondern in der Person des Angebotsempfängers oder Abnehmers. Dieser besitzt die alleinige Verfügungsmacht über den gelieferten Gegenstand, nur er kann daher die Entscheidung treffen, das ihm angebotene oder gelieferte Mittel unter Benutzung der Erfindung zu verwenden. Die Bestimmung zur Benutzung der Erfindung setzt daher einen entsprechenden Handlungswillen des Angebotsempfängers oder Belieferten im Zeitpunkt der Vornahme einer mittelbaren Patentverletzung durch den Anbietenden oder Lieferanten voraus. Der erkennbare Handlungswille des Angebotsempfängers oder Belieferten ist entscheidend dafür, ob der angebotene oder gelieferte Gegenstand bestimmt ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (Sen.Urt. v. 10.10. 2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät , unter III, 2 c, aa; vgl. auch Hesse, GRUR 1982, 191, 194; Scharen, GRUR 2001, 995).
Deshalb kann allein aus dem Umstand, daß der als mittelbarer Patentverletzer in Anspruch Genommene die objektive Eignung des von ihm angebotenen oder vertriebenen Mittels zur unmittelbaren Patentverletzung kennt, nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, das Mittel sei zur Begehung unmittelbarer Patentverletzungen auch bestimmt. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG enthält kein absolutes Verbot der Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen , sondern greift nur dann ein, wenn die Mittel nicht nur zur Benutzung der Erfindung in objektiver Hinsicht geeignet, sondern durch die Angebotsempfän-
ger und/oder Abnehmer der Mittel hierzu auch bestimmt sind (Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler, unter II, 2 a). Erkennt der Angebotsempfänger oder Belieferte aus den Umständen, unter denen er das Angebot oder die Lieferung des Mittels erhält, die Eignung des Mittels, patentverletzend verwendet zu werden, und bildet er den Willen, das Mittel auf diese Weise zu benutzen, ist das Tatbestandsmerkmal des Bestimmtseins des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, erfüllt. Von einer oder mehreren mittelbar patentverletzenden Handlungen kann daher erst dann ausgegangen werden, wenn sich das Bestimmtsein der Mittel zu einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Angebotsempfänger und Belieferten für jedes in Betracht kommende einzelne Angebot und für jede einzelne Lieferung feststellen läßt, sofern dies nach den Umständen nicht offensichtlich ist (vgl. Scharen, aaO).

b) Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Bestimmtseins der Mittel, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist der Patentinhaber darlegungs- und beweispflichtig, der den Dritten wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch nimmt. Da dieses Tatbestandsmerkmal schwer darzulegen und zu beweisen ist, sieht § 10 Abs. 1 PatG vor, daß es zum Nachweis des Handlungswillens des Abnehmers und der Kenntnis und des Wollens des Anbietenden oder Lieferanten genügt, daß das Bestimmtsein der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung auf Grund der Umstände offensichtlich ist, so daß zur Feststellung dieses Tatbestandsmerkmals auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden kann. So kann die Erfahrung dafür sprechen, daß ein Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Abnehmer bestimmt wird, wenn der Anbieter oder Lieferant eine klagepatentgemäße Verwendung des Mittels empfiehlt (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät , unter III, 2 c, aa). Gleiches kann gelten, wenn ein Mittel infolge seiner technischen Eigenart und Zweckbestimmung auf eine zu einem Patenteingriff
führende Benutzung zugeschnitten und zu einem entsprechenden Gebrauch angeboten wird (Scharen, GRUR 2001, 995, 996). Offensichtlichkeit verlangt ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der Mittel zur unmittelbar patentverletzenden Verwendung seitens der Angebotsempfänger oder Abnehmer der Mittel (Sen.Urt. v. 10.10.2000, GRUR 2001, 228 - Luftheizgerät, unter III, 2 c, aa).
2. Das Berufungsgericht hat das Bestimmtsein der angegriffenen Mittel, zur Benutzung des Klagepatents verwendet zu werden, rechtsfehlerhaft für offensichtlich gehalten.

a) Das Berufungsgericht ist von der Erwägung ausgegangen, die von den Beklagten angebotenen und gelieferten Antriebseinheiten würden ausschließlich von Fachunternehmen weiterverarbeitet. Diese beobachteten die einschlägige Schutzrechtslage, so daß ihnen aus diesem Grunde das Klagepatent bekannt sei. Deshalb dränge sich diesen Unternehmen eine patentverletzende Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten geradezu auf. Für den Fachmann, der jedenfalls bei neu zu errichtenden Bauvorhaben auf einen möglichst sparsamen Raumbedarf für den Aufzug bedacht sei, möge zwar infolge der sehr flachen Ausbildung der angegriffenen Antriebseinheiten schon das Aufsetzen auf die Schachtwand ein erheblicher Raumgewinn sein, eine noch bessere Raumausnutzung ergebe sich jedoch, wenn man die Antriebseinheiten der Beklagten entsprechend der Lehre des Klagepatents in einer Vertiefung der Schachtwand unterbringe, weil dann der Schacht noch kleiner bemessen werden könne.

b) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts können die Annahme, die angegriffenen Mittel seien offensichtlich zur unmittelbaren, das Klagepatent verletzenden Verwendung bestimmt, nicht tragen, weil sich aus ihnen das dafür er-
forderliche hohe Maß an Voraussehbarkeit der Bestimmung der umstrittenen Mittel zur Benutzung der Erfindung durch die Angebotsempfänger und Belieferten nicht ergibt.
Das Berufungsgericht ist an sich zutreffend davon ausgegangen, daß sich die Offensichtlichkeit des Bestimmtseins der Mittel zu unmittelbar patentverletzendem Gebrauch auch aus der technischen Gestaltung des angegriffenen Mittels ergeben kann. Das kann der Fall sein, wenn das Mittel so gestaltet ist, daß es schlechterdings nur mit weiteren patentgemäß ausgestalteten Elementen verbunden und daher durch die Abnehmer zu keiner anderen Verwendung bestimmt werden kann als zu einer Verwendung, bei der von der Erfindung Gebrauch gemacht wird (vgl. Sen.Urt. v. 4.5.2004, GRUR 2004, 758 - Flügelradzähler , unter II, 2; Scharen, aaO, S. 996).
Ein solcher Schluß aus der technischen Beschaffenheit des Mittels auf seine Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer ist aber dann nicht möglich, wenn das fragliche Mittel nicht ausschließlich patentverletzend , sondern auch patentfrei verwendet werden kann. Wie sich schon aus der Beschreibung des Klagepatents ergibt, waren für eine patentgemäße Verwendung geeignete hinreichend flache Antriebseinheiten für Antriebsscheibenaufzüge im Stand der Technik bekannt und wurden zur Herstellung von Antriebsscheibenaufzügen verwendet. Daraus folgt, daß die in gleicher Weise wie die am Prioritätstag des Klagepatents im Stand der Technik bekannten Antriebseinheiten hinreichend flach ausgebildeten angegriffenen Mittel der Beklagten nicht ausschließlich patentverletzend, sondern auch patentfrei verwendet werden können. Aus der technischen Beschaffenheit der angegriffenen Mittel kann daher nicht hergeleitet werden, ihre Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung durch einen oder alle Angebotsempfänger und Belieferten sei offensichtlich.

Bei dieser Sachlage kann die Annahme des Berufungsgerichts auch nicht mit der Erwägung begründet werden, die Bestimmung der umstrittenen Antriebseinheiten zu einer patentgemäßen Verwendung durch die Abnehmer der Beklagten sei offensichtlich, weil diese - in Kenntnis der Lehre des Klagepatents - bestrebt seien, die gegenüber der bekannten Verwendungsweise flacher Antriebseinheiten mit einer patentgemäßen Verwendung verbundenen besonderen Vorteile zu realisieren. Mit diesen Erwägungen unterstellt das Berufungsgericht bei allen Angebotsempfängern und Abnehmern der angegriffenen Antriebseinheiten nicht nur die Kenntnis des Klagepatents, sondern auch den Willen, das erteilte und ihnen bekannte Patent nicht zu beachten und die umstrittenen Mittel in Kenntnis des Klagepatents in rechtswidriger Weise zu verwenden. Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Annahme hat das Berufungsgericht weder für einzelne noch für alle Abnehmer der Beklagten festgestellt. Wollte man dem Berufungsgericht folgen, wären Anbieter von im Stand der Technik bekannten Gegenständen, die sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden können, allein wegen der Unterstellung rechtswidrigen Verhaltens ihrer Abnehmer generell daran gehindert, diese Mittel weiterhin anzubieten und zu vertreiben, sobald ein solcher Gegenstand Merkmal eines Patentanspruchs eines erteilten Patents wird, ohne daß es darauf ankäme, ob die Abnehmer und Lieferanten die Mittel zu einer unmittelbar patentverletzenden Verwendung auch bestimmt haben. Das liefe darauf hinaus, daß sich der Erfinder einer neuen Verwendung eines im Stand der Technik bekannten Gegenstandes faktisch einen absoluten Sachschutz auf den bekannten Gegenstand selbst verschaffen kann. Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht seine Annahme begründet hat, stellen daher in der Sache einen Schluß von der objektiven Eignung der angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung auf eine entsprechende Bestimmung durch die Abnehmer dar. Ein solcher Schluß ist rechtsfehlerhaft, da die Bestimmung der Mittel zur patentverletzenden Be-
nutzung durch ihre Abnehmer ein gesondertes und neben ihrer entsprechenden Eignung selbständig festzustellendes Tatbestandsmerkmal der mittelbaren Patentverletzung ist.
Allerdings ist nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des § 10 PatG davon ausgegangen worden, daß die Lieferung eines "erfindungsfunktionell individualisierten" Mittels, das sowohl patentfrei als auch patentverletzend verwendet werden kann, eine mittelbare Patentverletzung darstellt, wenn der Lieferant weiß, damit rechnet oder infolge von Fahrlässigkeit nicht weiß, daß der Patentschutz besteht und die Abnehmer das Mittel in patentverletzender Weise benutzen oder möglicherweise benutzen werden (BGH, Urt. v. 8.11.1960 - I ZR 67/59, GRUR 1961, 627 - Metallspritzverfahren). Grundlage dieser Rechtsprechung war jedoch, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung alten Rechts nicht als selbständiger Gefährdungstatbestand, sondern als besondere (akzessorische) Form der Beteiligung an einer fremden unmittelbaren Patentverletzung ausgebildet war. Dieser setzte nicht nur voraus, daß der Belieferte den Willen zu einer unmittelbar patentverletzenden Handlung gebildet , sondern diesen Willen durch Vornahme einer unmittelbar patentverletzenden Handlung auch realisiert hatte. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG ist von einer unmittelbaren Patentverletzung seitens der Belieferten unabhängig; er hat nicht zur Voraussetzung, daß eine unmittelbare Patentverletzung bereits erfolgt ist, sondern schützt den Patentinhaber bereits im Vorfeld möglicher unmittelbarer Verletzungshandlungen, indem er nur an einen Willen der Abnehmer, die Mittel patentverletzend zu gebrauchen, anknüpft. Deshalb ist das Bestehen eines solchen Willens des Angebotsempfängers und Belieferten, der sich nach altem Recht aus dem Umstand ergab, daß der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung eine unmittelbare Patentverletzung seitens des Belieferten voraussetzte, nach neuem Recht als selbständiges zusätzliches Tatbestandsmerkmal ausgebildet, auf dessen Vorliegen bei
einem oder allen Angebotsempfängern und Belieferten nicht bereits daraus geschlossen werden kann, daß das Mittel nicht nur patentfrei, sondern auch patentverletzend gebraucht werden kann. Da das Berufungsgericht nicht festgestellt hat, daß sich unter den Angebotsempfängern und Belieferten eine, mehrere oder ausnahmslos Personen befunden haben, die den Willen gehabt hätten, das umstrittene Mittel unmittelbar das Klagepatent verletzend zu verwenden, ist eine allein durch den Vertrieb der Antriebsscheibenaufzüge begangene mittelbare Patentverletzung der Beklagten nicht festgestellt, so daß es insoweit an der Feststellung einer die Wiederholungsgefahr als Voraussetzung des in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruchs bezüglich eines bestimmten einzelnen , mehrerer oder sämtlicher Angebotsempfänger und Belieferten begründenden Verletzungshandlung fehlt.

c) Die angegriffenen Mittel sind schließlich auch nicht deshalb offensichtlich für die Benutzung der Lehre des Klagepatents bestimmt, weil in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten ein Hinweis auf den patentgemäßen Einbau der umstrittenen Mittel gegeben worden ist.
Allerdings kann nach der Rechtsprechung des Senats zum Nachweis des Handlungswillens der Angebotsempfänger und Belieferten, die Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmt zu haben, und zum Nachweis des darauf gerichteten Wissens und Wollens der Lieferanten auf Erfahrungen des täglichen Lebens zurückgegriffen werden. Ein solcher Rückgriff auf die Lebenserfahrung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn in Bedienungsanleitungen oder dergleichen der Angebotsempfänger oder Belieferte darauf hingewiesen wird, das Mittel in einer klagepatentgemäßen Weise zu verwenden, weil die Erfahrung dafür spricht, daß sich der Angebotsempfänger oder Abnehmer nach derartigen Anleitungen oder Empfehlungen richten wird (Sen.Urt. v. 10.10.2000, aaO). Derartige Hinweise haben die Beklagten in ihren Prospek-
ten 2/99 und 9/99, wie das Berufungsgericht in rechtlich nicht zu beanstandender Weise unter Bezugnahme auf die dortigen Abbildungen ausgeführt hat, gegeben.
Im Streitfall kann ein solcher Schluß aus der Lebenserfahrung ohne das Vorliegen weiterer tatsächlicher Umstände jedoch nicht gezogen werden, weil sich in den Prospekten 2/99 und 9/99 der Beklagten nicht nur ein Hinweis auf einen patentgemäßen, sondern auch auf einen patentfreien Einbau der umstrittenen Antriebseinheiten befindet. Bei dieser Sachlage könnte aus der Lebenserfahrung nur dann der Schluß gezogen werden, alle Angebotsempfänger und Belieferten hätten den Willen, die Antriebseinheiten klagepatentverletzend zu verwenden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vorlägen, die Angebotsempfänger und Belieferten hätten die patentfreie Verwendung der umstrittenen Mittel von vornherein außer Betracht gelassen und ausschließlich die klagepatentverletzende Verwendung des Mittels vorgesehen. Tatsächliche Umstände dieser oder vergleichbarer Art hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Ein solcher Erfahrungsschluß liegt insbesondere dann fern, wenn es sich - wie bei den umstrittenen Antriebseinheiten - um im Stand der Technik bekannte Mittel handelt, die ohne weiteres patentfrei verwendet werden können und im Stand der Technik bekannt patentfrei verwendet wurden und werden. Der Umstand, daß die genannten Prospekte - neben einem Hinweis auf die patentfreie Verwendung der angegriffenen Antriebseinheiten auch - einen Hinweis auf einen klagepatentgemäßen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten enthielten, mag daher geeignet gewesen sein, bei den Angebotsempfängern und Belieferten Überlegungen dahin auszulösen, ob sie abweichend von der bekannten Verwendungsweise eine Bauausführung und einen Einbau der angegriffenen Antriebseinheiten wählen können und sollen, die sich bei objektiver Betrachtung als unmittelbare Verletzung des Klagepatents darstellen. Aus dem neben einem Hinweis zur patentfreien Verwendung stehenden Hinweis zur pa-
tentverletzenden Verwendung allein kann aber für ein im Stand der Technik bekanntes Mittel nicht darauf geschlossen werden, ein bestimmter oder alle Angebotsempfänger oder Belieferten hätten den Willen gehabt, die angebotenen oder gelieferten Gegenstände in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden.
IV. Das Berufungsgericht hat zudem verkannt, daß aus der Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht mehr auf das Bestehen von Wiederholungsgefahr geschlossen werden kann, nachdem sich die Beklagten strafbewehrt verpflichtet haben, die Verwendung dieser Prospekte zu unterlassen. Zwar begründet eine Verletzungshandlung die tatsächliche Vermutung für das Bestehen von Wiederholungsgefahr; diese kann aber in der Regel dadurch beseitigt werden, daß der Verletzer eine uneingeschränkte, bedingungslose und durch das Versprechen einer Vertragsstrafe in angemessener Höhe gesicherte Unterlassungserklärung abgibt und damit den ernsthaften Unterlassungswillen des Schuldners des Unterlassungsanspruchs zum Ausdruck bringt (vgl. nur Busse/ Keukenschrijver, aaO, § 139 PatG Rdn. 52; eingehend Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 8, Rdn. 33, jew. m.w.N.).

a) Im Streitfall beruht der Schluß, daß die Angebotsempfänger und Belieferten die umstrittenen Mittel zur patentgemäßen Verwendung bestimmen, auf dem Umstand, daß die Beklagten in ihren Prospekten 2/99 und 9/99 auch einen dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweis gegeben haben. Indem sich die Beklagten insoweit zur Unterlassung verpflichtet haben, sind diejenigen tatsächlichen Umstände entfallen, die den Schluß aus der Lebenserfahrung tragen , die Angebotsempfänger oder Abnehmer würden die angegriffenen Mittel zur patentverletzenden Verwendung bestimmen. Die Unterlassungserklärung der Beklagten war daher inhaltlich geeignet, die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Tatsächliche Umstände, die den Schluß zulassen, die von den Beklag-
ten abgegebene Unterlassungserklärung bringe aus sonstigen Gründen keinen ernsthaften Unterlassungswillen zum Ausdruck, etwa weil die übernommene Vertragsstrafe nicht angemessen sei, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang ausgeführt hat, ist der von den Beklagten nunmehr verwendete Prospekt gemäß Anlage B 6, der den klagepatentgemäßen Einbauhinweis nicht mehr enthält und in dem darauf hingewiesen wird, daß abweichende Einbausituationen Patente der Klägerin berühren können, inhaltlich nicht zu beanstanden. Die Beklagten verwenden - ihren Behauptungen zufolge - seit der Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung ausschließlich diesen Prospekt. Gegenteiliges hat das Berufungsgericht nicht festgestellt.

b) Die abgegebene Unterlassungserklärung ist entgegen der Auffassung der Vorinstanzen auch nicht deshalb inhaltlich ungeeignet, die Wiederholungsgefahr auszuschließen, weil sie die Beklagten nicht hindern würde, die angegriffenen Gegenstände in anderer Weise zur Benutzung der Erfindung anzubieten. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten die angegriffenen Gegenstände auf andere Weise - mündlich oder dergleichen - mit dem Klagepatent entsprechenden Einbauhinweisen, wie sie in den genannten Prospekten enthalten waren, angeboten hätten. Deshalb ist eine mittelbare Patentverletzung auf andere Weise als durch Verteilung der Prospekte 2/99 und 9/99 nicht ersichtlich, bezüglich derer die Wiederholungsgefahr durch Abgabe einer auch solche Verletzungshandlungen erfassenden Unterlassungserklärung hätte ausgeschlossen werden müssen.

c) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung kann eine Wiederholungsgefahr auch nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, daß die genannten Prospekte nach dem Vorbringen der Klägerin bei Bauunternehmen und Architekten archiviert werden und zu Bestellungen der angegriffenen An-
triebseinheiten führen könnten, um die gelieferten Gegenstände patentverletzend zu verwenden.
Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß die Beklagten vor Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung einen Abnehmer beliefert haben , der im Besitz der Prospekte 2/99 und 9/99 ist und die umstrittenen Antriebseinheiten bestellt hat, um sie in einer das Klagepatent verletzenden Weise zu verwenden. Deshalb fehlt es auch insoweit an der Feststellung einer Verletzungshandlung , die die tatsächliche Vermutung begründen könnte, die Beklagten würden eine solche Handlung gegenüber einem bestimmten oder allen Angebotsempfängern oder Belieferten wiederholen. Tatsächliche Umstände, aus denen sich ergeben könnte, daß die Beklagten Besteller, die die angegriffenen Gegenstände bestellen, um sie patentverletzend zu verwenden, in Kenntnis dieses Umstandes in Zukunft beliefern werden, so daß derartige Verletzungshandlungen drohend bevorstehen und deshalb Erstbegehungsgefahr in Betracht kommen könnte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, so daß sich die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung unter diesem Gesichtspunkt auch nicht als im Ergebnis richtig erweist.
V. Die Revision hat auch Erfolg, soweit das Berufungsgericht die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt und die Beklagten zur Durchsetzung des Schadensersatzbegehrens zur Rechnungslegung sowie dazu verurteilt hat, über Herkunft und Vertriebswege der umstrittenen Gegenstände Auskunft zu geben.
1. Der im Falle der mittelbaren Patentverletzung nach § 139 PatG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ zu ersetzende Schaden ist derjenige, der durch die unmittelbare Patentverletzung des Abnehmers des Mittels entsteht (vgl. MeierBeck , GRUR 1993, 1, 3 f.; Benkard/Bruchhausen, PatG, 9. Aufl., § 10 PatG
Rdn. 24; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 10 PatG Rdn. 33; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 139 Rdn. 89; Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 33 VI; b 8, S. 839). Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, daß zumindest eine unmittelbare Patentverletzung erfolgt ist. Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, daß der Klägerin aus einer mittelbaren Patentverletzung der Beklagten ein Schaden entstanden sein könnte. Insoweit genügt nicht, daß Verletzungsgefahr besteht; vielmehr ist die Feststellung mindestens eines Schadensfalls erforderlich (BGH Urt. v. 30.4.1964 - Ia ZR 224/63, GRUR 1964, 496, 497 - Formsand II; Benkard/Rogge, aaO, § 139 PatG Rdn. 40, 80 m.w.N.). Die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten und ihre Verurteilung, zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs Rechnung zu legen, kann daher auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben.
2. Das Berufungsurteil kann insoweit auch mit der vom Berufungsgericht gegebenen weiteren Begründung nicht aufrechterhalten werden.

a) Nach Auffassung des Berufungsgerichts soll die Verpflichtung des mittelbaren Patentverletzers zum Schadensersatz bereits dann bestehen, wenn eine unmittelbare Patentverletzung durch die Abnehmer des mittelbaren Patentverletzers nicht festgestellt werden kann. Das Berufungsgericht hat seine Auffassung mit der Erwägung begründet, gemäß § 10 PatG könne der Patentinhaber die dort beschriebenen Handlungen jedem Dritten untersagen lassen. Daraus folge, daß diese Handlungen, auch wenn sie nicht zu den in § 9 PatG Genannten gehörten, letztlich allein dem Patentinhaber vorbehalten seien, so daß ihm auch vorbehalten sei, Dritten die Vornahme dieser Handlungen zu gestatten und sich diese Gestattung vergüten zu lassen. Die Rechtsanmaßung führe dazu, daß es dem Patentinhaber nicht mehr möglich sei, für die Handlungen des mittelbaren Patentverletzers gegen eine entsprechende Vergütung
seine Zustimmung zu erteilen oder die entsprechenden Lieferungen selbst vorzunehmen. Die darin liegende Vermögenseinbuße unterscheide sich im Ergebnis nicht von derjenigen, die eine unmittelbare Patentverletzung auslöse, so daß dieser Schaden - etwa in Form einer hypothetischen Lizenzgebühr - ersatzfähig sein müsse.

b) Ein solcher Schadensersatzanspruch kann aus einer mittelbaren Patentverletzung nicht hergeleitet werden.
Das Verbot mittelbarer Patentverletzung nach § 10 Abs. 1 PatG schützt den Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzungshandlungen seitens der Belieferten, erweitert den Schutzgegenstand des Klagepatents aber nicht über den im Patentanspruch definierten Gegenstand hinaus, dessen Nutzung nach § 9 PatG ausschließlich dem Patentinhaber zugewiesen ist (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 759 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 3.6.2004 - X ZR 82/03, GRUR 2004, 845, 848 - Drehzahlermittlung). § 10 PatG gewährt dem Patentinhaber kein ausschließliches Recht zum Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenutzung (Sen.Urt. v. 4.5.2004 - X ZR 48/03, GRUR 2004, 758, 760 - Flügelradzähler; Kraßer, Patentrecht, aaO; a.A. Holzapfel, GRUR 2002, 193, 194). Zwar greift das Verbot des § 10 Abs. 1 PatG schon dann ein, wenn eine unmittelbare Patentverletzung noch nicht eingetreten ist, weil es Zweck der Vorschrift ist, der Gefahr eines rechtswidrigen Eingriffs in das dem Patentinhaber zugewiesene ausschließliche Recht entgegenzutreten. Daraus läßt sich jedoch nicht herleiten, daß Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, weil sie geeignet sind, mit weiteren Elementen, die nach den Merkmalen des Patentanspruchs ausgebildet sind, bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken, als solche vom Patentschutz umfaßt würden. Der Tatbestand des § 10 PatG setzt voraus,
daß das fragliche Mittel als solches nicht vom Gegenstand des Klagepatents Gebrauch macht, vom ausschließlichen Recht des Patentinhabers nach § 9 PatG also nicht erfaßt wird und daher als solches patentfrei ist, wohl aber die Eignung und Bestimmung aufweist, zusammen mit weiteren Mitteln in den Schutzbereich des Klagepatents einzugreifen. Art. 69 EPÜ knüpft für die Schutzbereichsbestimmung an die Patentansprüche an (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch). Die aus Gründen der Rechtssicherheit notwendige Begrenzung des Schutzbereichs eines Patents durch die Patentansprüche kann nicht dadurch unterlaufen werden, daß dem Patentinhaber ein ausschließliches Recht mit der Folge der Verpflichtung zum Schadensersatz für Gegenstände eingeräumt wird, die als solche vom Patentschutz nicht erfaßt werden.
3. Auch die Verurteilung der Beklagten zur Auskunft über Herkunft und Vertriebswege der angegriffenen Gegenstände nach § 140 b PatG kann auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Bestand haben. Auch dieser Anspruch setzt voraus, daß mindestens eine rechtswidrige Verletzungshandlung nachgewiesen ist, die auch eine mittelbare Patentverletzung sein kann (BGHZ 128, 220, 223 - Kleiderbügel; vgl. Benkard/ Rogge, aaO, § 140 b PatG Rdn. 2; Busse/Keukenschrijver, aaO, § 140 b PatG Rdn. 4). Eine solche Verletzungshandlung ist bislang nicht festgestellt.
V. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit die zu einer abschließender Sachentscheidung erforderlichen Feststellungen - gegebenenfalls nach geänderten Anträgen und ergänzendem Sachvortrag der Parteien - getroffen werden können.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff BESCHLUSS X ZR 247/02 vom 25. Juli 2005 in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
beschlossen:
Der Tenor des Senatsurteils vom 7. Juni 2005 wird dahin berichtigt, daß Absatz 1 wie folgt lautet:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Oktober 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und soweit nicht die Klägerin die Klage gegen die Beklagte zu 1 auf angemessene Entschädigung für die Zeit vom 9. Mai 1998 bis 11. September 1998 und auf Rechnungslegung für dieselbe Zeit zurückgenommen hat.

Gründe:

Die Berichtigung erfolgt nach § 319 ZPO. Die Aufhebung des Berufungsurteils ist auf die Revision der Beklagten erfolgt und erfaßt das angefochtene Urteil daher nur im Umfang der Anfechtung. Das Fehlen der Worte "soweit zum
Nachteil der Beklagten erkannt worden ist und" beruht auf einer offenbaren Unrichtigkeit.
Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Kirchhoff

Tatbestand:

1

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen Patentverletzung in Anspruch. Die Klägerin ist Inhaberin des am 1. Dezember 1986 angemeldeten, am 12. Dezember 1995 erteilten und am 18. Februar 2000 auf sie umgeschriebenen deutschen Patents 36 41 009 (Klagepatents). Das Klagepatent umfasst 24 Ansprüche. Patentanspruch 1 lautet: "Vorrichtung zur Abdeckung einer einen Baum nahe seiner Wurzeln umgebenden Baumscheibe mit mindestens einem druckbelastbaren Bereich , bei der mindestens zwei einander angepasste und in horizontalen Richtungen einander benachbarte Rahmensegmente vorgesehen sind, die einen den Baum aufnehmenden Freiraum umschließen und die jeweils eine im Wesentlichen horizontal verlaufende, den druckbelastbaren Bereich aufnehmende Aufnahme aufweisen, und die mit Fußteilen versehen sind, die in Richtungen auf das sie stützende Erdreich verlaufen, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Aufnahme (4) aus zwei über zwei Verbindungsleisten (13, 14) miteinander verbundenen Stützleisten (10, 12) besteht und die Fußteile (8) aus Fußstreben (23, 24) mit einer Fußplatte (30) gebildet sind, wobei die Fußstreben (23, 24) eines Rahmensegmentes (1) auf den dem Erdreich (6) zugewandten Unterseiten (25) der Aufnahmen (4) angeordnet sind und an ihren der Aufnahme (4) abgewandten Enden (28, 29) über die Fußplatte (30) miteinander verbunden sind."

2

Wegen der übrigen Patentansprüche wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

3

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt Unterflur -Baumroste her und vertreibt diese. Die Klägerin sieht darin eine Verletzung des Klagepatents und nimmt die Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Ihren Unterlassungsanspruch hat die Klägerin dahin formuliert, dass den Beklagten die Herstellung und der Vertrieb von Vorrichtungen untersagt werden solle, wie sie neun Abbildungen, die sie als Anlage zur Klageschrift gereicht hat, entsprechen.

4

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt und in seinem Urteilstenor ebenfalls auf die als Anlage zur Klageschrift überreichten neun Abbildungen Bezug genommen.

5

Die Berufung gegen dieses Urteil ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision streben die Beklagten weiterhin die Klageabweisung an. Die Klägerin tritt dem entgegen.

Entscheidungsgründe:

6

Die zulässige Revision ist nicht begründet. Das Berufungsurteil hat im Ergebnis Bestand.

7

I. Entgegen der Ansicht der Revision ist die Verurteilung der Beklagten hinreichend bestimmt (§ 253 Abs. 2 Nr. 2, § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO).

8

Die bildliche Darstellung kann, was die Revision nicht in Zweifel zieht, dem Bestimmtheitserfordernis des § 253 ZPO genügen (BGHZ 142, 388, 391 - Musical-Gala, m.w.N.). Ein Verbotsantrag und ein ihm entsprechendes gerichtliches Verbot dürfen allerdings nicht derart undeutlich gefasst sein, dass sich der Beklagte nicht erschöpfend verteidigen kann und es für den Fall der Zwangsvollstreckung dem Vollstreckungsgericht überlassen wäre, über die Reichweite des Verbotsausspruchs zu entscheiden (BGHZ 142, 388, 391; Busse , PatG, 6. Aufl., § 143 PatG Rdn. 165; Meier-Beck, GRUR 1998, 276).

9

Im Streitfall beziehen sich die Klage und die ausgesprochene Verurteilung auf eine fotografisch wiedergegebene Vorrichtung. Die Fotos, von denen eines nachfolgend wiedergegeben ist, zeigen die einzelnen Elemente, aus denen die Vorrichtung zusammengesetzt ist und deren Zusammenbau. Von der Verurteilung erfasst soll es danach sein, eine Vorrichtung herzustellen, anzubieten , in den Verkehr zu bringen, zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen oder zu besitzen, die wie auf den Fotos ersichtlich konstruiert ist; über solche Vorrichtungen soll Auskunft erteilt und für sie betreffende Handlungen soll Schadensersatz geleistet werden.

10

Allerdings zeigen die Abbildungen auch solche Teile der Vorrichtung, die nach dem Klagevorbringen nicht beanstandet werden. Das bleibt im angefochtenen Urteil jedoch nicht unklar. Denn der Tenor des Berufungsurteils wird erläutert durch die Entscheidungsgründe (BGHZ 124, 164, 166). In den Entscheidungsgründen wird auf Seite 7 unter a bis e im Einzelnen beschrieben, welche Merkmale die Unterflur-Baumroste haben, deren Herstellung und Vertrieb den Beklagten untersagt wird und auf die sich Auskunfts- und Schadensersatzansprüche beziehen sollen. Jedenfalls mit diesen ergänzend zur Auslegung des Urteilstenors heranzuziehenden Ausführungen in den Entscheidungsgründen ist der Gegenstand der Verurteilung - noch - hinreichend bestimmt.

11

II. Das Klagepatent betrifft eine Vorrichtung zur Abdeckung einer einen Baum nahe seiner Wurzeln umgebenden Baumscheibe. Nach der Beschreibung des Klagepatents (Sp. 1 Z. 14-22) dienen derartige Vorrichtungen dazu, den Wurzelbereich (das Erdreich), das einen Baum umgibt, abzudecken, vor Verdichtung zu schützen und betretbar zu machen. Außerdem muss die Vorrichtung durchlässig sein, damit Regenwasser und Luft in den Boden eindringen können. Die Klagepatentschrift bezeichnet es als bekannten Stand der Technik, dazu eiserne Roste, gelochte Betonscheiben oder Pflasterung mit durchlässigen Fugen zu verwenden.

12

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 85 33 307 sei eine Vorrichtung bekannt, die aus zwei deckungsgleichen, aus etwa 150 mm hohem Flacheisenband kreisrund gebogenen, halbkreisförmigen Ringhälften bestehe. Durch den sich beim Zusammenfügen der Ringhälften ergebenden offenen Kreis rage der zu schützende Baum. Die durch die Ringhälften und Stege gebildeten sichelförmigen Freiräume seien mit etwa 150 mm hohen Rohrstücken, die mit den Ringhälften und den Stegen sowie untereinander, z.B. durch Verschweißen, verbunden seien, ausgefüllt. Diese Ringhälften lägen über dem Wurzelwerk und könnten auf im Boden eingebrachten Stützen aufliegen, um die horizontale Lage z.B. zu einer Pflasterung des Fuß- oder Radweges einzuhalten. Diese Vorrichtung verteile aber den auf die Abdeckung aufgebrachten Druck oberhalb des Wurzelwerks nur flächig, jedoch nicht in den Bereich seitlich unterhalb des Wurzelwerks. Deshalb verdichte sich im Laufe der Zeit das Erdreich und werde für den Wassertransport undurchlässig. Zudem bestehe die Gefahr, dass die gesamte Vorrichtung sich absenke und dadurch zusätzlich das Erdreich und das Wurzelwerk verdichtet werde. Dies werde dadurch gefördert, dass die aus Bandeisen und Rohrstücken bestehenden Ringhälften ein erhebliches Eigengewicht besäßen. Die Herstellung und der Transport zum Einsatzort seien zudem aufwändig. Die Elemente seien auch nicht universell zum Einsatz bei größeren und kleineren Bäumen geeignet. Wenn die Vorrichtung entfernt werden müsse, entstehe erheblicher Aufwand. Eine weitergehende Oberflächengestaltung , z.B. die Auflage von Kleinpflaster, sei nicht möglich.

13

Daraus leitet das Klagepatent das Problem ab, eine Vorrichtung bereitzustellen , die sowohl die Bodenverdichtung im Wurzelbereich eines Baums wirksam verhindert als auch unterschiedliche Oberflächengestaltungen, insbesondere Pflasterungen, zulässt (Sp. 2 Z. 5-10). Dieses Problem soll durch eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen gelöst werden: 1. Die Vorrichtung hat mindestens einen druckbelastbaren Bereich.

2. Bei der Vorrichtung sind mindestens zwei Rahmensegmente vorgesehen, die

a) einander angepasst sind,

b) in horizontalen Richtungen einander benachbart sind,

c) einen den Baum aufnehmenden Freiraum umschließen.
3. Die Rahmensegmente weisen jeweils eine Aufnahme auf, die

a) im Wesentlichen horizontal verläuft,

b) den druckbelastbaren Bereich aufnimmt.
4. Eine Aufnahme besteht

a) aus zwei Stützleisten, die

b) über zwei Verbindungsleisten miteinander verbunden sind.
5. Die Rahmensegmente sind mit Fußteilen versehen, die in Richtungen auf das sie stützende Erdreich verlaufen.
6. Die Fußteile sind

a) aus Fußstreben

b) mit einer Fußplatte gebildet.
7. Die Fußstreben eines Rahmensegments sind

a) auf den dem Erdreich zugewandten Unterseiten der Aufnahme angeordnet,

b) an ihren der Aufnahme abgewandten Enden über die Fußplatte miteinander verbunden.

14

Die nachfolgenden Figuren 1 und 3 der Klagepatentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel.

15

Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats bedarf es zunächst der Befassung mit der Frage, welcher technische Sinngehalt aus der Sicht eines vom Klagepatent angesprochenen Fachmanns den Merkmalen des Patentanspruchs 1 im Einzelnen und den Patentansprüchen in ihrer Gesamtheit zukommt (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse ). Diese Ermittlung kann sich gegebenenfalls auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmale konzentrieren. Auch dann darf jedoch der Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge verloren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln (BGHZ 159, 221, 226 - Drehzahlermittlung).

16

Das angefochtene Urteil genügt diesen Anforderungen nicht. Die erforderliche Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. Seine Ausführungen beschränken sich letztlich darauf, die Merkmale der angegriffenen Ausführungsform mit dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 abzugleichen. Nur bei der Erörterung einzelner Merkmale hat es sich mit dem Anspruch 1 des Klagepatents befasst, jedoch ohne den Sinngehalt zu ermitteln, der ihm aus der Sicht eines Fachmanns in seiner Gesamtheit zukommt. Der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs ist aber nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Klagepatents (BGHZ 106, 84, 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 03.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I).

17

Erst wenn diese Grundlage ermittelt ist, kann sachgerecht geprüft werden , ob die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden, sowie schließlich, ob die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGHZ 150, 149, 153, 154 - Schneidmesser I).

18

Da das Berufungsgericht nicht ermittelt hat, welchen Sinngehalt Patentanspruch 1 des Klagepatents hat, fehlt es an einer Grundlage für rechtsfehlerfreie Feststellungen dazu, ob die vom Berufungsgericht angenommene Patentverletzung vorliegt.

19

III. Die Auslegung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents kann der Senat in der Revisionsinstanz selbst vornehmen. Nach ständiger Rechtsprechung ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist (BGH, Urt. v. 26.09.1996 - X ZR 72/94, GRUR 1997, 116 - Prospekthalter; v. 27.10.1998 - X ZR 56/96, Mitt. 1999, 365 - Sammelförderer; BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

20

Diese Auslegung ergibt Folgendes: Wie oben ausgeführt besteht die Vorrichtung nach dem Klagepatent aus mindestens zwei Rahmensegmenten. Zu diesen Rahmensegmenten gibt Patentanspruch 1 einmal an, dass sie einander angepasst nebeneinander angeordnet den Freiraum, der den Baum aufnimmt, umschließen. Zum anderen sind die Teile benannt, welche die Rahmensegmente aufweisen beziehungsweise mit denen sie versehen sind. Mit Rahmenseg- menten sind daher die mindestens zwei größeren Einheiten bezeichnet, aus denen die patentgemäße Vorrichtung im fertigen Zustand besteht. Die Einheit weist eine im Wesentlichen horizontale Aufnahme für den druckbelastbaren Bereich auf. So ist gewährleistet, dass die an der Erdoberfläche in diesem Bereich auftretenden Druckbelastungen in das die Wurzeln umgebende Erdreich abgeleitet werden können (Sp. 3 Z. 10-14). Über die Beschaffenheit der Aufnahmen gibt Patentanspruch 1 lediglich an, dass sie aus zwei horizontalen Stützleisten gebildet werden, die über zwei Verbindungsleisten miteinander verbunden sind. Es soll sich also um eine Art oberflächennahen, im Wesentlichen waagerechten Rahmen handeln. Jede Aufnahme wird durch Fußteile ergänzt, die aus an deren Unterseite angeordneten Fußstreben und Fußplatten bestehen und in das Erdreich ragen. Jede Fußplatte verbindet Streben an ihren aufnahmefernen Enden. Fußstreben und Fußplatten sind die Mittel, durch die die im Bereich der Aufnahme auftretende und von dieser aufgenommene Belastung tatsächlich in das Erdreich abgeleitet wird. Die Verwendung des Begriffs "Strebe" legt das Verständnis eines schräg verlaufenden Bauteils nahe. Denn unter Streben sind nach allgemeinem Sprachgebrauch schräg verlaufende Konstruktionselemente zur Aussteifung oder zur Ableitung von Kräften zu verstehen. Dafür, dass der Begriff auch in der Klagepatentschrift mit diesem Verständnis verwendet wird, spricht ferner, dass nach Patentanspruch 1 die Fußteile der Rahmensegmente in Richtungen (nicht: Richtung) auf das stützende Erdreich verlaufen. Dieses Verständnis wird schließlich durch die Beschreibung gestützt. Denn durch das Zusammenwirken der Aufnahmen mit den Fußstreben der Rahmensegmente soll der Wurzelbereich des Baums dauerhaft gegen Druckbelastung und Verdichtung des Erdreichs geschützt werden (Sp. 2 Z. 20-23), indem der Druck oberhalb des Wurzelbereichs in den Bereich außerhalb des Wurzelwerks abgeleitet wird (Sp. 2 Z. 40-45). Der technische Sinngehalt des Klagepatents besteht demnach darin, dass die Rahmensegmente den Druck, der von oben auf den Wurzelbereich einwirkt, durch die aus Stützleisten und Verbindungsleisten ge- bildete, im Wesentlichen horizontale Aufnahme aufnehmen und über unten mittels Fußplatte verbundene Fußstreben an Erdreich außerhalb des Wurzelwerks des Baums ableiten. Darüber wie die Aufnahme der Belastung im Einzelnen erfolgt, gibt Patentanspruch 1 nichts an. Erst Patentanspruch 10 spricht davon, dass jede Aufnahme mit einem Trageelement versehen ist. Patentanspruch 15 gibt an, dass das Trageelement als Gitter ausgebildet sein kann. Über vorteilhafte Ausgestaltungen und die Anordnung der Stützleisten einerseits und der Fußstreben andererseits verhalten sich Patentansprüche 2 bis 9.

21

IV. Die angegriffene Ausführungsform fällt in den Schutzbereich von Patentanspruch 1, obwohl sie keine schräg ins Erdreich verlaufenden Streben hat. Im montierten Zustand, auf den abzustellen ist, weil auch Patentanspruch 1 die fertige Vorrichtung beschreibt, weist die angegriffene Ausführungsform abgesehen davon alle sonstigen erforderlichen Merkmale auf. Sie besteht aus mehreren im Wesentlichen horizontal verlaufenden Aufnahmen, die den druckbelastbaren Bereich begrenzen (Merkmale 1, 3). Jede Aufnahme ist rahmenartig ausgebildet , weil sie aus Stützleisten und Verbindungsleisten besteht. Der Umstand , dass bei der angegriffenen Ausführungsform jede Aufnahme mit mehr als jeweils zwei Leisten ausgestaltet ist, widerspricht der Merkmal 4 zugrunde liegenden Anweisung nicht, weil weder Patentanspruch 1 noch die Beschreibung erkennen lassen, dass mit diesem Merkmal mehr als die Mindestanforderung ausgedrückt sein soll. Die angegriffene Ausführungsform hat ferner Fußteile aus Stützen, die unten mit einer Fußplatte verbunden sind (Merkmal 6, 7 - abgesehen von der Kennzeichnung als "Strebe"). Die Anordnung der Fußteile an der Aufnahme erfolgt bei der angegriffenen Ausführungsform derart, dass sie beidseitig mit je einer Aufnahme verbunden sind. Auch das liegt jedoch im Rahmen des Sinngehalts des Patentanspruchs 1, weil dieser die Anzahl der Fußteile nicht festlegt, so dass es dem Fachmann überlassen ist, ein Fußteil auch zur Ableitung der Belastungen im Bereich zweier Aufnahmen einzusetzen.

Aufnahme und je zwei Fußteile bilden bei der angegriffenen Ausführungsform schließlich Rahmensegmente, von denen auch mehrere in angepasster, benachbarter und einen Baum umschließender Form vorhanden sind (Merkmale 2, 3, 5).

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Die Abwandlung, die gegenüber Patentanspruch 1 festzustellen ist, besteht damit lediglich darin, dass die Stützen der Fußteile nicht als (schräge) Streben ausgeführt sind. Die senkrechten Stützen sind jedoch gleichwirkende Ersatzmittel, und die durch sie gekennzeichnete Ausführungsform war bei Orientierung an Patentanspruch 1 eine auffindbare gleichwertige Alternative. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine patentrechtliche Gleichwirkung bereits bei im Wesentlichen die patentgemäße Wirkung erzielenden Gestaltungen gegeben (Sen.Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 914 - Spannschraube; v. 28.06.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr m.w.N.). Um eine solche im Wesentlichen gleichwirkende Gestaltung handelt es sich hier. Insoweit ist von Bedeutung, dass Patentanspruch 1 das Ausmaß der patentgemäß erforderlichen Schrägstellung der Streben nicht festlegt. Deshalb ist Patentanspruch 1 wortsinngemäß bereits bei geringer Abweichung vom senkrechten Verlauf verwirklicht und schon eine solche Gestaltung kennzeichnet die patentgemäßen Wirkungen. Hiervon ausgehend ist festzustellen, dass im Vordergrund der patentgemäßen Lösung steht, im Bereich der Erdoberfläche um den Baum herum beispielsweise durch Fahrzeuge aufgebrachten Druck überhaupt in eine tiefer liegende sich außerhalb des Wurzelbereichs befindliche Zone im Erdreich abzuleiten und so den Wurzelbereich dauerhaft gegen Druckbelastung und Verdichtung des Erdreichs zu schützen. Gerade diese Wirkung ist jedoch auch der angegriffenen Ausführungsform eigen. Bei ihr ist außerdem ohne weiteres die Schaffung eines vergrößerten unbelasteten Raums für die Wurzeln dadurch möglich, dass der innere Abstand der Vorrichtung zum Baum vergrößert wird. So kann mit einem einfachen Mittel jedenfalls das, was bei ei- ner geringfügigen Schrägstellung der Stützen erzielbar ist, ebenfalls erreicht werden.

23

Die vorstehenden Ausführungen zur Gleichwirkung rechtfertigen zugleich die Feststellung, dass ein Fachmann, der sich mit der Konstruktion nach Patentanspruch 1 näher befasste, ohne Weiteres auch die Gestaltung der angegriffenen Ausführung mit ihren senkrechten Stützen als alternative und dem patentgemäßen Vorschlag, wenn auch geringfügig verschlechtert, insgesamt gleichwertige Lösung auffinden konnte und in Betracht zog.

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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO.

Scharen Ambrosius Mühlens
Meier-Beck Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 11.01.2001 - 315 O 652/99 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.09.2003 - 3 U 67/01 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Inhaberin des am 10. Juni 1993 angemeldeten europäischen Patents 0 659 063 (Klagepatent), das ein extracoronales Geschiebe und Verfahren zu seiner Herstellung betrifft. Die Anmeldung wurde am 28. Juni 1995 veröffentlicht und die Erteilung des Patents am 20. August 1997 bekannt gemacht. Die Patentansprüche 1 und 2 des Klagepatents lauten wie folgt: "1. Extracoronales Geschiebe mit einer an einem Festzahn (12) anbringbaren Patrize (10) und einer auf die Patrize schiebbaren Matrize (40), an der ein Prothesenteil (52) angebracht ist, wobei die Patrize (10) aus einem im wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil (16) und einem Retentionsteil (14) besteht und die Matrize (40) die Form eines gegen die Patrize seitlich offenen Gehäuses besitzt und in die Matrize (40) ein seitlich offenes, hülsenförmiges Friktionsteil (30) aus mundbeständigem Kunststoff eingesetzt ist, welches eine Friktionsverbindung mit dem Retentionsteil (14) der Patrize (10) bildet und mit einem bei der Herstellung des Geschiebes verwendeten Dubliermittel identisch ist, dadurch gekennzeichnet , dass die Matrize (40) zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der Patrize (10) axiale Verbindungsleisten (44), die in entsprechende Stabilisierungsnuten (20) am blockförmigen Befestigungsteil (16) der Patrize (10) passen und in diese eintreten, sowie zueinander passende Anlagenflächen (22, 23) am Befestigungsteil (16) der Patrize und entsprechende Flächen (46, 48) an der Matrize aufweisen, wobei die axialen Verbindungsleisten (44) und die Stabilisierungsnuten (20) einen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt haben, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist." "2. Geschiebe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Satz von Friktionsteilen vorliegt, deren Außendurchmesser im wesentlichen gleich, deren Innendurchmesser aber jeweils kleiner sind, wodurch die Friktionskräfte zwischen Patrize und Matrize durch Einsetzen des gewünschten Friktionsteils wählbar ist." Im Übrigen wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

2

Die Beklagte stellt unter der Bezeichnung "V… Teile her, die aus den Anlagen K 10, K 10a, K 13 und K 15 zu ersehen sind. Die Klägerin hat hierin zunächst eine unmittelbare und später eine mittelbare Verletzung des Klagepatents gesehen. Sie hat geltend gemacht, es handle sich bei diesen Gegenständen um solche, die zur Herstellung eines patentgemäßen extracoronalen Geschiebes bestimmt seien, und die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Vernichtung der angegriffenen Gegenstände sowie auf Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung angemessener Entschädigung für die Zeit vom 28. Juli 1995 bis 30. September 1997 und Schadensersatz für die Zeit ab 20. September 1997 in Anspruch genommen.

3

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Mit der Berufung hat die Klägerin zuletzt beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen, "für die Herstellung eines wie folgt gestalteten extracoronalen Geschiebes 1.1. mit einer an einem Festzahn anbringbaren Patrize und einer auf die Patrize schiebbaren Matrize, an der ein Prothesenteil angebracht ist, wobei die Patrize aus einem im wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil und einem Retentionsteil besteht und die Matrize die Form eines gegen die Patrize seitlich offenen Gehäuses besitzt, und in die Matrize ein seitlich offenes hülsenförmiges Friktionsteil eingesetzt ist, das aus mundbeständigem Kunststoff mit entsprechenden, der Patrizenform angepaßten Innenform- und -abmessungen, besteht, wobei die Außenabmessungen im wesentlichen gleich sind, die Innenabmessungen der an den Retentionsteil der Patrize anschließenden Flächen des Friktionsteils je nach gewünschter Haltekraft geringfügig differieren. Das Friktionsteil bildet eine Friktionsverbindung mit dem Retentionsteil der Patrize. Die Matrize hat zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der Patrize axiale Verbindungsleisten, die in entsprechende Stabilisierungsnuten am blockförmigen Befestigungsteil der Patrize passen und in diese eintreten sowie zueinander passende Anlageflächen am Befestigungsteil der Patrize, wobei die axialen Verbindungsleisten und die Stabilisierungsnuten einen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt haben, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist, 1.2. folgende Teile in ihrer Gesamtheit gewerbsmäßig feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, 1.2.1. eine (vorzugsweise aus Kunststoff bestehende) Form zur Herstellung der vorstehend beschriebenen Patrize, wobei die Form mit der herzustellenden Patrize identisch ist und aus einem im wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil und einem stegförmigen Retentionsteil besteht und am blockförmigen Befestigungsteil Stabilisierungsnuten aufweist, die einen im wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt haben , dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist; 1.2.2. ein seitlich offenes hülsenförmiges Friktionsteil (von der Beklagten in den Prospekten "Matrize" genannt) aus mundbeständigem Kunststoff mit entsprechenden, der Patrizenform angepaßten Innenformen und -abmessungen, wobei die Außenabmessungen im wesentlichen gleich sind, die Innenabmessungen der an den Retentionsteil der Patrize anschließenden Flächen des Friktionsteils je nach gewünschter Haltekraft geringfügig differieren, 1.2.3. ein Dublierhilfsteil (von der Beklagten in den Prospekten "Dubliermatrize" genannt), das mit dem unter Ziffer 1.2.2. beschriebene Friktionsteil hinsichtlich seiner der Matrize und der Patrize zugeordneten Form identisch ist; 2. der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer 1.1. und 1.2. bezeichneten Handlungen seit dem 28.07.1995 begangen hat und zwar - aufgeschlüsselt nach Typen - unter Angabe
a) der hergestellten Mengen,
b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, Lieferzeiten und Lieferpreisen sowie die Namen und die Anschriften der gewerblichen Abnehmer,
c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, Angebotszeiten und Angebotspreisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,
d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verarbeitungszeitraum und Verarbeitungsgebiet ,
e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlossenen Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, wobei, die Angaben zu e nur für die Zeit seit dem 20.09.1997 zu machen sind, 3. der Klägerin Auskunft zu erteilen, von wem sie die in 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. bezeichneten Teile bezogen hat, 4. die im Besitz bzw. Eigentum der Beklagten befindlichen Erzeugnisse gemäß 1.2.1., 1.2.2. und 1.2.3. zu vernichten.

Weiter hat die Klägerin mit dem Antrag II die Feststellung begehrt, dass die Beklagte verpflichtet ist,
1. der Klägerin für die vorstehend unter Ziff. I 1.1. und 1.2. bezeichneten in der Zeit vom 28. Juli 1995 bis zum 20. September 1997 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,
2. der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in I 1. bezeichneten , seit dem 21. September 1997 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

4

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision erstrebt die Klägerin eine Entscheidung nach den zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Klageanträgen jedoch ohne die Benutzungshandlung "und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen", hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung. Die Beklagte ist der Revision entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

5

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, soweit die Klage im Unterlassungsbegehren - ausgenommen die Benutzungshandlung des Besitzens -, den hierauf bezogenen Ansprüchen auf Rechnungslegung und Auskunft sowie dem hierauf bezogenen Antrag auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz (Klageanträge I 1., 2. und 3.; Klageantrag II, 2) abgewiesen worden ist. Hinsichtlich des Besitzens der im Unterlassungsantrag genannten Gegenstände greift die Revision das Berufungsurteil nicht an, so dass dieses insoweit nicht zur Überprüfung durch den Senat steht. Soweit die Klage auf Vernichtung im Eigentum oder Besitz der Beklagten befindlicher angegriffener Gegenstände (Klageantrag I 4.) gerichtet ist und die Feststellung begehrt wird, dass die Beklagte zur Zahlung angemessener Entschädigung verpflichtet sei (Klageantrag II 1.), ist die Revision unbegründet, weil die Klage insoweit zu Recht abgewiesen ist.

6

I. Das Berufungsgericht hat in erster Linie eine unmittelbare Patentverletzung geprüft und, weil eine solche nicht vorliege, die Klage abgewiesen. Mit dieser Begründung kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben.

7

Die Klägerin begehrt mit dem Unterlassungsantrag, der Beklagten das Anbieten (im Unterlassungsantrag als "Feilhalten" bezeichnet) und das Liefern (im Unterlassungsantrag als "Inverkehrbringen" bezeichnet) einer Patrize, eines Friktionsteils und eines Dublierhilfsteils zur Herstellung eines extracoronalen Geschiebes zu untersagen, nicht dagegen das Anbieten und Inverkehrbringen eines (fertigen) extracoronalen Geschiebes mit sämtlichen Merkmalen eines Geschiebes nach Patentanspruch 1 des Klagepatents. Nach seinem Rechtsschutzziel ist das Unterlassungsbegehren auf das Untersagen einer mittelbaren Patentverletzung (§ 10 PatG) durch Anbieten oder Liefern von Hilfsmitteln zur Herstellung einer patentgemäßen Patrize, von in den Prospekten der Beklagten als Matrize bezeichneten Friktionsteilen und von in den Prospekten der Beklagten als Dubliermatrize bezeichneten Dublierhilfsteilen gerichtet, wie sie in Patentanspruch 1 des Klagepatents genannt sind und nach dem Klagevorbringen geeignet sein sollen, bei Verwendung mit weiteren in Patentanspruch 1 genannten Mitteln das beanspruchte extracoronale Geschiebe zu bilden. Die vom Berufungsgericht gegebene Begründung, die Beklagte habe das Klagepatent nicht unmittelbar verletzt, trägt daher die Klageabweisung nicht.

8

II. Soweit sich das Berufungsgericht mit der Frage einer mittelbaren Patentverletzung befasst hat, hat es in dem Anbieten und Liefern der angegriffenen Gegenstände eine solche nicht gesehen, weil nach seinen Ausführungen zur unmittelbaren Patentverletzung von den Merkmalen d und f der in den Vorinstanzen zugrunde gelegten Merkmalsgliederung (nachfolgend unter II 2. b) weder wortsinngemäß noch äquivalent Gebrauch gemacht werde und es für die Feststellung einer mittelbaren Patentverletzung notwendig sei, dass die ange- griffenen Gegenstände - unterstellt, die übrigen Merkmale seien verwirklicht - für sich gesehen Mittel darstellten, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezögen. Hierfür fehlten jegliche Anhaltspunkte.

9

Das greift die Revision mit Erfolg an.

10

1. Das Berufungsgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung voraussetzt, dass der Anbieter oder Lieferant ein Mittel anbietet oder liefert, das sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. Nach der Rechtsprechung des Senats bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken (BGHZ 159, 76, 86 - Flügelradzähler; Sen.Urt. v. 07.06.2005 - X ZR 247/02, GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug). Von Rechtsfehlern beeinflusst ist jedoch die Anwendung dieses Grundsatzes durch das Berufungsgericht auf den vorliegenden Sachverhalt.

11

2. a) Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents ist ein extracoronales , mit Friktion arbeitendes Geschiebe, mittels dessen eine Zahnprothese an einem Festzahn, der im Restgebiss des Patienten vorhanden ist, befestigt wird. Nach der Beschreibung des Klagepatents waren derartige Geschiebe an sich bekannt, wiesen aber verschiedene Nachteile auf. Bei mit Friktion arbeitenden extracoronalen Geschieben, wie sie in der Zeitschrift "d. ", … , beschrieben sind, musste ein aufwendig zu fertigender Umlauf angefertigt und angepasst werden (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 6-15). Bei aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 203 298 bekannten Geschieben war ein Auge vorgesehen, um die Matrize aufzunehmen, die mittels eines in das Auge einzuschraubenden Augenteils zu befestigen war (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 16-36). Bei aus der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 298 909 bekannten Geschieben weist die Matrize einen Kunststoffeinsatz auf, der nur einen Teil der Patrize umschließt, und wird die Friktion mittels einer Schraube eingestellt (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 37-48). Geschiebe nach der US-Patentschrift 4 362 509 weisen zwar ein in die Matrize eingebettetes Friktionsteil auf, sind aber intracoronale Geschiebe (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeilen 49-52). Bei Geschieben, die nach der deutschen Offenlegungsschrift 35 40 049 hergestellt werden, wird zwar ein Platzhalter zwischen Patrize und Matrize vorgesehen, der der Erzeugung eines überdimensionierten Freiraums zwischen den genannten beiden Teilen dient; dieser wird aber nach der Anpassung des Geschiebes mit Kunststoff ausgegossen, was nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents umständlich ist und dazu führt, dass sich normalisierte Einsatz-Kunststoffteile im voraus nicht erstellen lassen (Klagepatent Beschreibung Spalte 1, Zeile 53 - Spalte 2, Zeile 3).

12

b) Demgegenüber wird nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents mit dem Gegenstand nach Patentanspruch 1 ein extracoronales Geschiebe bereitgestellt, das einfacher herzustellen ist und nicht nur die individuelle Anfertigung eines Umlaufs erspart, sondern auch die nachträgliche Einpassung des Prothesenteils an die Patrize sowie die Verwendung einer Schraube erübrigt (Klagepatent Beschreibung Spalte 2, Zeilen 12-19).

13

Dies wird dem Patentanspruch 1 des Klagepatents zufolge erreicht, indem das extracoronale Geschiebe nach der in den Vorinstanzen zugrunde gelegten Gliederung wie folgt ausgebildet wird:
a) an einem Festzahn ist eine Patrize anbringbar;
b) an einer auf die Patrize schiebbaren Matrize ist ein Prothesenteil angebracht ;
c) die Patrize besteht aus einem im Wesentlichen blockförmigen Befestigungsteil und einem Retentionsteil, und die Matrize besitzt die Form eines gegen die Patrize seitlich offenen Gehäuses;
d) in die Matrize ist - ein seitlich offenes, hülsenförmiges Friktionsteil - aus mundbeständigem Kunststoff eingesetzt, - welches eine Friktionsverbindung mit dem Retentionsteil der Patrize bildet - und mit einem bei der Herstellung des Geschiebes verwendeten Dublierhilfsteil identisch ist;
e) die Matrize weist zur form- und kraftschlüssigen Verbindung mit der Patrize axiale Verbindungsleisten auf, die in entsprechende Stabilisierungsnuten am blockförmigen Befestigungsteil der Patrize passen und in diese eintreten;
f) weiterhin sind zueinander passende Anlageflächen am Befestigungsteil der Patrize und entsprechende Flächen an der Matrize vorgesehen ;
g) die axialen Verbindungsleisten und die Stabilisierungsnuten haben einen im Wesentlichen kreissegmentförmigen Querschnitt, dessen Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang ist.

14

Patentanspruch 2 ist auf ein Geschiebe nach Patentanspruch 1 gerichtet, bei dem ein Satz von Friktionsteilen vorliegt, deren Außendurchmesser im wesentlichen gleich, deren Innendurchmesser aber jeweils kleiner sind, wodurch die Friktionskräfte zwischen Patrize und Matrize durch Einsetzen des gewünschten Friktionsteils wählbar sind. Nach Patenanspruch 3 stimmen der Außendurchmesser des Friktionsteils von Geschieben nach Patentanspruch 1 oder 2 mit dem Innendurchmesser der Matrize und der Innendurchmesser des Friktionsteils mit dem Außendurchmesser des Retentionsteils der Patrize mindestens annähernd überein.

15

Geschiebe nach Patentanspruch 1 des Klagepatents können vom Zahntechniker für jeden Patienten, in dessen Restgebiss ein oder mehrere Zähne zu ersetzen sind, individuell hergestellt werden, indem zunächst eine Krone mit angeformter Patrize zur Überkronung eines im Restgebiss vorhandenen Zahnes gegossen wird. Zur Herstellung der Prothese wird auf die Patrize der Krone ein Dublierhilfsteil als Platzhalter gesetzt, um in der Prothese eine Matrize auszuformen , deren Form der um das Dublierhilfsteil vergrößerten Patrize entspricht. Dadurch entsteht zwischen der Patrize der fertigen Krone und der Matrize der fertigen Prothese ein Freiraum, der auf der Seite der Patrize deren Form und auf der Seite der Matrize der Form des auf die Patrize bei der Herstellung aufgesetzten Dublierhilfsteils entspricht. Die Teile des fertigen Geschiebes werden dem Patienten eingesetzt, indem die Krone mit der Patrize auf dem Zahn des Restgebisses befestigt wird. Sodann wird ein Friktionsteil in die Matrize der Prothese eingesetzt und die Matrize über die Patrize geschoben, wobei das in die Matrize eingesetzte Friktionsteil mittels der beim Aufschieben der Matrize auf die Patrize auftretenden Friktionskräfte "aktiviert" oder "gespannt" wird, so dass die Prothese fest mit dem überkronten Zahn des Restgebisses verbunden ist. Als Vorteile patentgemäßer Geschiebe hebt die Beschreibung des Klagepatents hervor, dass durch die Wahl der Größe verschiedener Hilfsteile die gewünschten Friktionskräfte beim Einschieben und Abziehen der Prothese bequem und ohne Zuhilfenahme mechanischer Teile oder Vorrichtungen eingestellt werden können (Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 36-43); sollten die Friktionskräfte nachlassen, kann das Friktionsteil in der Matrize schnell durch ein Teil mit etwas kleinerem, d.h. engeren Durchmesser, ersetzt werden (Klagepatent Beschreibung Spalte 5, Zeilen 26-31).

16

c) Wie sich aus den Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage einer unmittelbaren Verletzung des Klagepatents ergibt, bietet die Beklagte Matrizen genannte Teile aus Kunststoff an, die nach dem vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Prospekt der Beklagten unterschiedliche Friktion aufweisen. Bereits aus dem Hinweis auf die Friktion der Matrizen ergibt sich, dass es sich bei diesen Matrizen genannten Kunststoffteilen technisch gesehen um Friktionsteile im Sinne von Merkmal d des Patentanspruchs 1 des Klagepatents handelt, die bei dem späteren Gebrauch im Munde des Patienten Verwendung finden sollen , um das fertige Geschiebe durch Friktion zu spannen (zu aktivieren), indem diese Kunststoffteile in die in einer Prothese ausgeformte Matrize eingesetzt werden, um in dem Raum zwischen Matrize und Patrize des Geschiebes Friktionskräfte freizusetzen, wenn die Prothese mittels einer in ihr ausgeformten und das Friktionsteil enthaltenden Matrize auf die an der Zahnkrone ausgeformte Patrize geschoben wird. Die von der Beklagten Matrize genannten Gegenstände haben daher technisch die Funktion der bei den Geschieben nach Patentanspruch 1 als Friktionsteil beschriebenen Kunststoffteile. Hiervon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

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d) Das Berufungsgericht hat die angegriffenen Kunststoffteile nur deshalb nicht als Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, in Betracht gezogen, weil es angenommen hat, das beanspruchte Friktionsteil müsse mit dem in Patentanspruch 1 genannten Dublierhilfsteil nicht nur der Form nach übereinstimmen, sondern darüber hinaus ein und dasselbe Teil (sachidentisch) sein. Mit dieser Begründung kann die objektive Eignung der angegriffenen "Matrizen", für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (§ 10 Abs. 1 PatG), nicht verneint werden.

18

Aus der Angabe in Merkmal d, dass das patentgemäße Friktionsteil mit einem bei der Herstellung des Geschiebes verwendeten Friktionsteil "identisch" ist, folgt zunächst, dass es ausreicht, wenn das fragliche Kunststoffteil so beschaffen ist, dass es einerseits bei der Herstellung des Geschiebes dazu verwendet werden kann, einen durch seine Form und Größe definierten Freiraum zwischen Patrize und Matrize des Geschiebes auszuformen, und andererseits dazu verwendet werden kann, nach seinem Einschieben in die Matrize den so geschaffenen Freiraum beim Zusammenfügen der Teile des Geschiebes im Mund des Patienten das Geschiebe unter Freisetzung von Friktionskräften so auszufüllen, dass das Geschiebe aktiviert wird. Entscheidend für den durch Patentanspruch 1 des Klagepatents geschützten Gegenstand ist mithin, dass mittels des Kunststoffteils ein Freiraum zwischen Patrize und Matrize ausgeformt ist, der so beschaffen ist, dass das Geschiebe bei seinem Zusammenfügen im Mund des Patienten mit Hilfe des Kunststoffteils aktiviert wird, ohne dass weitere Maßnahmen zur Einpassung des Geschiebes oder die Verwendung einer Schraube zu seiner Aktivierung erforderlich sind. Dies wird nach den Angaben der Beschreibung des Klagepatents grundsätzlich sichergestellt, wenn es sich bei dem Kunststoffteil, das bei der Herstellung des Geschiebes verwendet wird, und dem Kunststoffteil, das beim Einsetzen des Geschiebes in das Restgebiss des Patienten verwendet wird, körperlich um ein und dasselbe Kunststoffteil handelt, also Sachidentität zwischen Dublierhilfsteil und Friktionsteil besteht (Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 34-36; Spalte 4, Zeilen 41-47). In diesem Fall füllt das Kunststoffteil den gesamten Freiraum zwischen Patrize und Matrize des fertigen Geschiebes aus und entfaltet auf der Gesamtfläche des Freiraums die für die Aktivierung des Geschiebes erforderlichen Friktionskräfte. Dem Berufungsgericht ist daher insoweit beizutreten, als von Patentanspruch 1 des Klagepatents jedenfalls solche Ausführungsformen von Kunststoffteilen erfasst werden, bei denen zwischen dem bei der Herstellung des Geschiebes zur Ausformung des erforderlichen Freiraums zwischen Patrize und Matrize benutzten Kunststoffteil und dem im fertigen Geschiebe zur Erzeugung der erforderlichen Friktion in die Matrize einzuschiebenden Kunststoffteil Sachidentität besteht. Davon geht auch die Revision aus.

19

Für die Frage einer mittelbaren Patentverletzung folgt daraus, dass die von der Beklagten als Matrizen bezeichneten Kunststoffteile dann als zur Benutzung der Erfindung objektiv geeignete Mittel in Betracht kommen, wenn die Angebotsempfänger oder Belieferten mit diesen Kunststoffteilen bei der Herstellung eines Geschiebes einen durch das Kunststoffteil definierten Freiraum zwischen Patrize und Matrize ausformen können, der so beschaffen ist, dass das Geschiebe beim Zusammenfügen seiner Teile im Mund des Patienten unter Verwendung des Kunststoffteils aktiviert wird, ohne dass dafür weitere Maßnahmen zur Anpassung der Teile oder die Verwendung einer Schraube erforderlich sind. Die angegriffenen Kunststoffteile weisen daher die für eine mittelbare Patentverletzung erforderliche objektive Eignung, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, jedenfalls dann auf, wenn sie mehrfach verwendbar sind, nämlich nicht nur als Friktionsteile zur Aktivierung des fertigen Geschiebes bei dessen Einsetzen im Mund des Patienten, sondern auch als Platzhalter bei der Herstellung der in der Prothese auszuformenden Matrize. Hinsichtlich der Formgebung bestehen insoweit nach den Feststellungen des Berufungsgerichts und dem darüber hinaus von ihm unterstellten Sachverhalt keine Zweifel; die von der Beklagten gelieferten Sätze von Friktionsteilen schließen jedenfalls ein Teil ein, das die gleiche Form wie ein bei der Herstellung zu benutzendes Dublierhilfsteil aufweist. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann daher die objektive Eignung der angegriffenen Kunststoffteile, neben der Verwendung als Friktionsteile zugleich auch als Platzhalter bei der Ausformung der Matrize zu dienen und umgekehrt, nicht verneint werden. Feststellungen, dass den von der Beklagten angebotenen Matrizen im Hinblick auf ihre Materialeigenschaften diese Eignung zur Mehr- fachverwendung entgegen den Behauptungen der Klägerin fehlen würde, hat das Berufungsgericht nicht getroffen.

20

e) Eine mittelbare Patentverletzung kann auch mit der Erwägung des Berufungsgerichts nicht vereint werden, die von der Beklagten angebotenen Kunststoffteile seien mit Kunststoffteilen, die als Dublierhilfsteile Verwendung fänden, nicht sachidentisch, sondern nur formgleich und würden deshalb vom Schutzbereich des Patentanspruchs 1 nicht erfasst. Wie die Revision zu Recht geltend macht, beruht diese Erwägung auf einer fehlerhaften Beurteilung von Patentanspruch 1 des Klagepatents.

21

Dabei bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob die patentgemäße Lehre, wie das Berufungsgericht angenommen hat, ihrem Wortsinn nach auf Geschiebe beschränkt ist, bei denen ein und dasselbe Teil sowohl als Dublierhilfsteil als auch als Friktionsteil Verwendung findet. Dagegen spricht, dass die Merkmale eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion haben, die geschützte Sache als solche zu beschreiben, und der auf diese Weise räumlich-körperlich definierte Gegenstand unabhängig davon geschützt ist, auf welche Weise er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet wird (Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Das legt es nahe, die in Merkmal d enthaltene Anweisung an den Fachmann dahin zu verstehen, das Friktionsteil des erfindungsgemäßen extracoronalen Geschiebes so auszubilden, dass es nach Form und Material geeignet ist, bei der Herstellung des Geschiebes als Dublierhilfsteil verwendet zu werden, wie dies Patentanspruch 5 für das erfindungsgemäße Verfahren vorschreibt. Hingegen käme es nach dem so verstandenen Wortsinn des Patentanspruchs 1 nicht darauf an, ob von der Eignung des Friktionsteils, auch als Dublierhilfsmittel verwendet zu werden, oder des Dublierhilfsteils, auch als Frik- tionsteil eingesetzt zu werden, tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Jedoch kann das im Ergebnis offen bleiben.

22

Denn aus den Angaben der Beschreibung Spalte 3, Zeilen 4-15, Spalte 3, Zeilen 28-31, und Spalte 3, Zeilen 34-36, in Verbindung mit den Patentansprüchen 2 und 3 des Klagepatents ergibt sich jedenfalls, dass auch bei der engen Auslegung des Patentanspruchs 1, wie sie das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, unter dem Gesichtspunkt der Äquivalenz nicht nur solche Ausführungsformen der Erfindung in den Schutzbereich des Klagepatents fallen, bei denen ein und dasselbe Kunststoffteil einerseits als Mittel zur Ausformung der Matrize verwendet wird und andererseits als Mittel zur Aktivierung des Geschiebes, bei denen also Sachidentität von Dublierhilfsund Friktionsteil vorliegt, sondern auch solche Ausführungsformen, bei denen ein Hilfsteil als Platzhalter bei der Ausformung der Matrize und ein anderes mit der Plastikpatrize auf Passung gearbeitetes und mit dem bei der Ausformung der Matrize verwendeten Kunststoffteil formgleiches Kunststoffteil mit abweichendem Innendurchmesser als Friktionsteil zur Anwendung kommt, sofern dieses für beide Zwecke verwendet werden kann.

23

Der Schutzbereich eines Patents erstreckt sich auch auf abweichende Ausführungsformen, die die erfindungsgemäße Wirkung erzielen und vom Fachmann als gleichwirkend aufgefunden werden können, sofern die hierzu erforderlichen Überlegungen derart am Patentanspruch orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführungsform als der wortsinngemäßen gleichwertig in Betracht zieht (BGHZ 150, 149, 154 - Schneidmesser I). Die Beschreibung des Klagepatents weist den Fachmann darauf hin, dass das Dublierhilfsteil zusammen mit der für die Herstellung der Patrize erforderlichen Plastikpatrize hergestellt, mit der Plastikpatrize auf Passung gearbeitet und in mehreren Hilfsteilen zur Verfügung gestellt wird, die sich nur in ihrer Wandstärke (Innenabmessung) unterscheiden, wobei als Dublierhilfsteil für die weiteren Arbeiten vorzugsweise das Dublierhilfsteil mit dem größten Innendurchmesser verwendet wird. In Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 36-43, wird dem Fachmann weiter erläutert, dass durch geeignete Wahl der Größe der verschiedenen Hilfsteile einerseits die Toleranzen beim Zusammenwirken von Patrize und Matrize gut ausgeglichen werden können und es andererseits ermöglicht wird, die gewünschten Kräfte beim Einschieben und Abziehen der Prothese bequem und ohne Zuhilfenahme mechanischer Teile oder Vorrichtungen einzustellen. Schließlich wird der Fachmann darauf hingewiesen, dass dann, wenn die Friktionskräfte nachlassen, das Friktionsteil in der Matrize schnell durch ein Teil mit etwas kleinerem, d.h. engerem Innendurchmesser ersetzt werden kann (Klagepatent Beschreibung Spalte 5, Zeilen 28-31). Durch diese Angaben erfährt der Fachmann, dass er bei Wahl eines Hilfsteils (Dublierhilfsteils, das mit dem Friktionsteil identisch ist) mit großem Innendurchmesser bei Ausformung der Matrize einen Freiraum zwischen Patrize und Matrize erhält, der eine Aktivierung des Geschiebes mittels ein- und desselben Hilfsteils, das nun als Friktionsteil verwendet wird, erlaubt (Klagepatent Beschreibung Spalte 3, Zeilen 34-36), dass er aber beim Auftreten von Fertigungstoleranzen oder von Verschleiß beim Gebrauch der Prothese durch Verwendung eines Hilfsteils gleicher Form, aber mit engerem Innendurchmesser eine stärkere Spreizung des Kunststoffteils und damit größere Friktionskräfte erzeugen kann, um die für eine feste Verbindung der Prothese am überkronten Zahn notwendigen Kräfte freizusetzen. Einem Kunststoffteil, das nach Form und Material sowohl als Dublierhilfsteil als auch als Friktionsteil eingesetzt werden kann, kommt notwendigerweise die Eignung zu, im Sinne des mit dem Berufungsgericht enger verstandenen Wortsinns des Patentanspruchs 1 in dieser Doppelfunktion verwendet zu werden. Auf die objektive Gleichwirkung mit dem Dublierhilfsteil lediglich formgleicher , nicht aber auch sachidentischer Friktionsteile zur Erzielung der patentgemäßen Vorteile wird der Fachmann durch das Klagepatent ebenso hingewiesen wie darauf, dass er formgleiche Hilfsteile als im Sinne der Lehre des Klagepatents gleichwirkende Mittel in Betracht zu ziehen hat.

24

3. Das Berufungsurteil erweist sich auch mit der vom Berufungsgericht weiter gegebenen Begründung nicht als richtig.

25

a) Wie sich aus den Ausführungen des Berufungsgerichts zur Frage einer unmittelbaren Patentverletzung ergibt, hat es die Klage auch deshalb für unbegründet gehalten, weil bei den angegriffenen Gegenständen nicht von Merkmal f des Patentanspruchs 1 des Klagepatents Gebrauch gemacht werde. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, das Klagepatent schreibe eindeutig zwei voneinander abgrenzbare Flächen am Befestigungsteil (16) der Patrize und entsprechende Flächen an der Matrize vor, von denen ein Paar distal und ein Paar bucal weise. Dieses Merkmal sei bei den angegriffenen Gegenständen nicht wortsinngemäß verwirklicht. Es werde auch nicht in äquivalenter Weise benutzt. Zwar könnten die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen dahin gewertet werden, dass die verschiedenen Richtungen der gekrümmten Flächen auch die Funktion haben könnten, Kräfte aus den verschiedenen Richtungen aufzunehmen, für die Annahme einer Äquivalenz sei dies jedoch nicht ausreichend , denn die genannte Wirkungsweise stelle ein allgemeines Wirkungsprinzip dar, das aus der Patentschrift als solcher - für sich gesehen - nicht zu entnehmen sei.

26

Auch diese Ausführungen greift die Revision mit Erfolg an.

27

b) Merkmal f in der Merkmalsgliederung des Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Klagepatents, wie sie die Vorinstanzen ihren Entscheidungen zugrunde gelegt haben, betrifft die nähere Ausgestaltung derjenigen Außenflächen der Patrize, die mit den Gegenflächen der in der Prothese ausgeformten Matrize zur Übertragung von Kräften von der Prothese auf den Zahn des Restgebisses zusammenwirken. Danach sind am Befestigungsteil der Patrize Anlageflächen vorzusehen, die zu entsprechenden Flächen der Matrize passen. Die Beschreibung des Klagepatents erläutert dies dahin, dass die in der Matrize ausgebildeten Anlageflächen beim Eingliedern des Geschiebes an die entsprechenden Stabilisierungsflächen der Patrize zur Anlage kommen (Klagepatent Beschreibung Spalte 4, Zeile 57 - Spalte 5, Zeile 1). Diese Ausgestaltung bietet nach den weiteren Angaben der Beschreibung den Vorteil, dass eine innige Verbindung an mehreren Flächen erreicht wird, so dass die Lateralkräfte auf das Geschiebe zuverlässig aufgenommen werden (Klagepatent Beschreibung Spalte 5, Zeilen 14-20).

28

Das Berufungsgericht ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei den in Figur 1 des Streitpatents, insbesondere in den Figuren 5-7, dargestellten Anlageflächen um ebene Flächen handelt, wie sie auch in der Beschreibung Spalte 4, Zeile 54 beschrieben sind, dass es sich hierbei aber um ein Ausführungsbeispiel handelt, aus dem nicht hergeleitet werden kann, dass der Gegenstand nach Patentanspruch 1 auf die Ausbildung der zusammenwirkenden Flächen als ebene Flächen beschränkt wäre, sondern auch gekrümmte Anlageflächen erfasst. Weder auf Patentanspruch 1 noch auf die Beschreibung des Klagepatents lässt sich jedoch die weitere Annahme des Berufungsgerichts stützen, die Lehre des Klagepatents sei auf die Ausbildung von eindeutig unterscheidbaren , voneinander abgrenzbaren Anlageflächen auf der Seite des Befestigungsteils und auf der Seite der Matrize beschränkt. Nach Patentanspruch 1 des Klagepatents sind auf der Patrize und in der Matrize zueinander passende Anlageflächen vorzusehen; die Lehre des Patents schreibt weder eine bestimmte Form noch eine bestimmte Anzahl oder eine eindeutige Abgrenzbarkeit dieser Flächen vor. Sie sind vielmehr so ausbilden, dass sie zu einer Anlage der Matrize an der Patrize führen, die im weiteren Zusammenwirken mit der im Befestigungsteil ausgebildeten Stabilisierungsnut und den in sie eingreifenden Verbindungsleisten der Matrize Lateralkräfte auf das Geschiebe zuverlässig aufnehmen. Das verlangt nur miteinander korrespondierende Flächen; darüber hinaus ist deren Form und Zahl im Einzelnen durch den mit diesem Zusammenwirken verfolgten Zweck nicht festgelegt. Feststellungen, dass mit den von der Beklagten zur Herstellung der Patrize und der Matrize angebotenen und vertriebenen Plastikpatrizen Patrizen und Matrizen hergestellt werden, die entgegen den Behauptungen der Klägerin keine derartigen zueinander passende Anlageflächen aufweisen, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Es ist vielmehr davon ausgegangen, dass die angegriffenen Gegenstände gekrümmte Anlageflächen aufweisen, die in verschiedene Richtungen weisen und die Funktion haben, Kräfte aus verschiedenen Richtungen aufzunehmen. Auf dieser Grundlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass die angegriffenen Gegenstände objektiv ungeeignet seien, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

29

4. Anhaltspunkte, die die Annahme rechtfertigen könnten, die umstrittenen Mittel seien - abweichend von der nach dem im Revisionsverfahren zugrunde zu legenden Sachverhalt bei den Anwendern vorauszusetzenden Kenntnis von der Eignung der Friktionsteile, entsprechend der Lehre des Patents verwendet zu werden - nicht zur Benutzung der Erfindung bestimmt, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, solche sind auch nicht geltend gemacht. Die Abweisung des auf die Untersagung des Anbietens und Lieferns der umstrittenen Mittel gerichteten Unterlassungsbegehrens sowie der darauf bezogenen Rechnungslegungs- und Auskunftsbegehrens einschließlich der begehrten Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten kann daher keinen Bestand haben.

30

III. Dagegen ist die Klage aus Rechtsgründen zu Recht abgewiesen, soweit die Klägerin die Feststellung begehrt, dass die Beklagte für die Zeit ab Offenlegung der Anmeldung des Klagepatents angemessene Entschädigung und Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum stehenden angegriffenen Gegenstände schulde. Insoweit ist die Revision zurückzuweisen.

31

1. Mit der Klage werden Ansprüche wegen mittelbarer Patentverletzung geltend gemacht. Nach der Rechtsprechung des Senats ist der mittelbare Benutzer eines Patents für Benutzungshandlungen während des Offenlegungszeitraums nicht zur Zahlung einer Entschädigung nach § 33 PatG, Art. II § 1 IntPatÜG verpflichtet (BGHZ 159, 221, 229 f. - Drehzahlermittlung). Gleiches gilt für den auf die Durchsetzung dieses Anspruchs gerichteten Rechnungslegungs - und Auskunftsanspruch.

32

2. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung (§ 10 Abs. 1 PatG) verbietet dem mittelbaren Benutzer des Patents das Anbieten und die Lieferung mittelbar patentverletzender Gegenstände im Geltungsbereich des Patentgesetzes , wenn diese zur Benutzung der Erfindung objektiv geeignet und bestimmt sind, nicht dagegen den Besitz und das Anbieten und Liefern mittelbar patentverletzender Gegenstände in Bereiche außerhalb des Geltungsbereichs des Patentgesetzes und zu anderen Zwecken als zur Benutzung der Erfindung. Deshalb kann der Patentinhaber nach § 140 a PatG nicht verlangen, dass im Eigentum oder Besitz des mittelbaren Verletzers stehende Gegenstände vernichtet werden (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 140 a PatG Rdn. 14; Mes, PatG u. GebrMG, 2. Aufl., § 140 b Rdn. 4; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 140 a Rdn. 10). Die Klage ist daher hinsichtlich des geltend gemachten Vernichtungsanspruchs zu Recht abgewiesen.

33

IV. Im Umfang der Aufhebung des angefochtenen Urteils ist dem Senat eine abschließende Sachentscheidung nicht möglich, da das Berufungsgericht weder festgestellt hat, ob die angegriffenen Kunststoffteile eine Formgebung aufweisen, die objektiv ein Zusammenwirken der Kunststoffteile mit der Patrize und der Matrize des Geschiebes im Sinne der Lehre nach den Patentansprüchen 1 bis 3 des Klagepatents ermöglichen, noch Feststellungen darüber getroffen hat, ob die angegriffenen Gegenstände eine Formgebung und Materialeigenschaften aufweisen, die ihre Mehrfachverwendung bei der Herstellung und Aktivierung des Geschiebes erlauben oder ausschließen. Die Sache ist daher im Umfang der Aufhebung des Berufungsurteils an das Berufungsgericht zurückzuverweisen , damit die erforderlichen Feststellungen, gegebenenfalls auf der Grundlage ergänzenden Sachvortrags der Parteien auch zu der Frage, ob die angegriffenen Mittel zur Benutzung der Erfindung bestimmt sind, getroffen werden können. Den Parteien wird Gelegenheit zu geben sein, sachgerechte Anträge zu stellen. Hierbei wird zu berücksichtigen sein, dass sich das Verbot mittelbarer Patentverletzungen auf das Anbieten und Liefern mittelbar patentverletzender Gegenstände im Inland beschränkt. Sofern es auf der Grundlage neuer Verhandlung und Entscheidung der Sache auf das von der Beklagten geltend gemachtes Vorbenutzungsrecht ankommen sollte, wird zu beachten sein, dass dem Vorbenutzer Weiterentwicklungen der Gegenstands der Vorbenutzung jedenfalls dann verwehrt sind, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen (Sen.Urt. v. 13.11.2001 - X ZR 32/99, GRUR 2002, 231, 233 f. - Biegevorrichtung; vgl. auch Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., S. 854; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 12 Rdn. 43 m.w.N.).

Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Asendorf
Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 14.03.2001 - 21 O 967/00 -
OLG München, Entscheidung vom 13.05.2004 - 6 U 3071/01 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Patents 196 20 510, das einen Luftabscheider für eine Milchsammelanlage betrifft, sowie des parallelen deutschen Gebrauchsmusters 296 23 713. Das Klagepatent ist in Kraft, das Klagegebrauchsmuster ist am 22. Mai 2006 abgelaufen. Aus dem Klagepatent nimmt die Klägerin die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Vernichtung der angegriffenen Erzeugnisse und Schadensersatz in Anspruch; außerdem begehrt sie von der Beklagten zu 1 eine angemessene Nutzungsentschädigung. Die Schadensersatz- und Rechnungslegungsansprüche stützt sie für die Zeit bis zum 22. Mai 2006 auch auf das Klagegebrauchsmuster.

2

Anspruch 1 des Klagepatents in der erteilten und Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der ursprünglich eingetragenen und jeweils vor dem Landgericht geltend gemachten Fassung lauten übereinstimmend wie folgt: "Luftabscheider für eine einen Sammeltank aufweisende Milchsammelanlage , bestehend aus einem über eine Leitung (2 a, 2 b) von einer Vakuumpumpe (3) mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter (1), in dessen oberen Bereich eine Saugleitung (4) für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch einmündet und von dessen unterem Bereich eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe (3) arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung (6) ausgeht, die in den Sammeltank mündet, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung (2 a, 2 b) zwischen dem Luftabscheidebehälter (1) und der Vakuumpumpe (3) ein Schaumsammelbehälter (7) angeordnet ist, von dessen un- terem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter (1) führende, absperrbare Rücklaufleitung (8) ausgeht, und dass die vom Luftabscheidebehälter (1) ausgehende und zur Vakuumpumpe (3) führende Leitung (2 a, 2 b) mit ihrem ersten Leitungsabschnitt (2 a) in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters (7) einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter (7) eine Belüftung (12) zum Abbau des im Schaumsammelbehälter (7) herrschenden Unterdrucks angeschlossen ist."

3

Im Löschungsverfahren wurde das Klagegebrauchsmuster in der Weise teilweise gelöscht, dass im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 zwischen den Worten "ein" und "Schaumsammelbehälter" das Wort "einziger" eingefügt wurde.

4

Durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 5. März 2002 ist das Klagepatent für nichtig erklärt worden, soweit Patentanspruch 1 über eine Fassung hinausgeht, in welcher der kennzeichnende Teil bei unverändert gebliebenem Oberbegriff (ohne Bezugszeichen, Änderungen gegenüber der erteilten Fassung kursiv) lautet: "…, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ein Schaumsammelbehälter angeordnet ist, von dessen unterem Bereich eine zum Luftabscheidebehälter führende, durch ein Ventil absperrbare Rücklaufleitung ausgeht, die den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter überbrückt, und dass in dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ein umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil angeordnet ist, und dass die vom Luftabscheidebehälter ausgehende und zur Vakuumpumpe führende Leitung mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters einmündet, wobei an dem Schaumsammelbehälter eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen ist."

5

Die nachstehenden Fig. 1 und 2 zeigen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung. Sie sind sowohl in der Klagegebrauchsmuster- als auch in der Klagepatentschrift enthalten. In Fig. 1 ist der erfindungsgemäße Luftabscheider bei der Milchannahme dargestellt, wie er Milchschaum aus dem Luftabscheidebehälter absaugt, in Fig. 2 dagegen während der Rückförderung des zur Milch rückverflüssigten Schaums aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter.

6

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 und 3 sind, stellt her und vertreibt Luftabscheider für Milchsammelanlagen, deren Funktionsweise aus nachstehender Prinzipzeichnung ersichtlich ist.

7

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Diese Verurteilung hat das Berufungsgericht auf Antrag der Klägerin nach Maßgabe der im Nichtigkeits- bzw. im Löschungsverfahren aufrechterhaltenen Fassung der Klageschutzrechte bestätigt. Hiergegen wendet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten, der die Klägerin entgegentritt.

Entscheidungsgründe:

8

Die Revision erweist sich als begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu neuer Verhandlung und Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsverfahrens.

9

I. 1. Das Berufungsgericht nimmt eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepatents an. Dabei geht es von folgenden Erwägungen aus:

10

Mit Luftabscheidern ausgerüstete Lastkraftwagen holen Milch von verschiedenen Erzeugern ab und sammeln sie in einem Sammeltank, um sie zur Molkerei zu fahren. Luftabscheider sollen die Milch von der insbesondere gegen Ende des Annahmevorgangs beim Ansaugen zwangsläufig mit aufgenommenen und zu Schaumbildungen führenden Luft trennen. Zum Absaugen des Schaums wird über eine Vakuumpumpe Unterdruck erzeugt. Das Berufungsgericht erkennt die technische Aufgabe der Erfindung darin, den Luftabscheider so zu verbessern, dass der rückverflüssigte Milchschaum der volumetrischen Messung zugänglich gemacht und die Vakuumpumpe vor dem Ansaugen von Milchschaum geschützt werde. Patentanspruch 1 (in der Fassung des Nichtigkeitsurteils ) sehe zur Lösung dieser Aufgabe einen Luftabscheider mit folgenden Merkmalen vor: 1. Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter; 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet eine Saugleitung für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein; 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus; 1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank; 2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter angeordnet; 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare Rücklaufleitung aus; 2.1.1 die Rücklaufleitung ist durch ein Ventil absperrbar und 2.1.2 überbrückt den Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter; 2.2 in dem Leitungsabschnitt zwischen dem Luftabscheidebehälter und dem Schaumsammelbehälter ist ein umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil angeordnet ; 2.3 die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuumpumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters ein; 2.4 an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen.

11

Das Berufungsgericht sieht den Kern der Erfindung in den Merkmalen 2.1.1, 2.1.2 und 2.2, und zwar in dem gegenläufigen Wirken der Ventile in der Vakuumleitung (9) und der Rücklaufleitung (10). Zur Vakuumbeaufschlagung (Absaugen von Schaum) werde die Vakuumleitung geöffnet und die Rücklaufleitung geschlossen, während zum Entleeren des Schaumsammelbehälters umgekehrt die Rücklaufleitung geöffnet und die Vakuumleitung geschlossen werde. Auf diese Weise werde beim Belüften des Schaumsammelbehälters mittels der Belüftung (12) (vgl. Merkmal 2.4) ein Druckgefälle erzeugt. Denn der Luftabscheidebehälter stehe weiterhin unter Unterdruck, der weder durch die abgesperrte Vakuumleitung noch durch die geöffnete Rücklaufleitung entweichen könne. Das Entweichen des Unterdrucks verhindere die vor der Einmündung der Rücklaufleitung im Schaumsammelbehälter anstehende Milch. Sie schließe aus, dass die in den Schaumsammelbehälter über die Belüftung (12) eingeströmte Luft in den Luftabscheidebehälter gelangen könne. Aufgrund der Druckdifferenz werde die wieder verflüssigte Milch durch die Rücklaufleitung vom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheidebehälter gesaugt. Das Berufungsgericht bemerkt, dass man bei dieser Betriebsweise zur Milchrückführung keine Schwerkraftwirkung benötige und den Schaumsammelbehälter nicht gegenüber dem Luftabscheidebehälter höher anordnen müsse. Dies schließe jedoch nicht aus, dass die zurückgesaugte Milch auf dem Weg vom Schaumsammel - in den Luftabscheidebehälter gleichzeitig auch ein Höhengefälle zurücklege.

12

Nach Auffassung des Berufungsgerichts kommt es für das Merkmal 2.2 allein darauf an, ob in der Unterdruck- und in der Rücklaufleitung jeweils gegenläufig einstellbare Ventile vorhanden sind. Das Klagepatent stelle es in das Belieben des Fachmanns, welche Ventile er für dieses gegenläufige Öffnen und Schließen verwende; sie müssten lediglich die Eignung aufweisen, gegenläufig im Sinne des Merkmals 2.2 arbeiten zu können. Das Berufungsgericht hat festgestellt , dass die angegriffene Ausführungsform mit Ventilen ausgestattet ist, die im Sinne des Klagepatents mit Hilfe einer geeigneten Steuerung gegenläufig eingestellt werden könnten. Diese Möglichkeit der Einstellung hält das Berufungsgericht auch vor dem Hintergrund seiner Interpretation zur gegenläufigen Wirkung der Ventile für ausreichend, um eine Patentverletzung festzustellen. Keine Bedeutung misst es dabei dem Vortrag der Beklagten zu, die von ihnen beigestellte elektronische Steuerung der angegriffenen Anlage ermögliche die gegenläufige Arbeitsweise nicht und sei für sie und ihre Abnehmer unveränderbar so eingestellt, dass beim Belüften des Schaumsammelbehälters neben der Rücklaufleitung auch der zwischen Luftabscheide- und Schaumsammelbehälter verlaufende Abschnitt der Vakuumleitung geöffnet sei, so dass über diesen geöffneten Abschnitt der Unterdruck im Luftabscheidebehälter sofort zusammenbreche und die aus dem Schaum rückverflüssigte Milch ausschließlich schwer- kraftbedingt aus dem höher gelegenen Schaumsammel- in den tiefer liegenden Luftabscheidebehälter fließe. Hierauf komme es nicht an, weil für eine wortlautgemäße Benutzung die bloße Eignung der Ventile zu der beschriebenen gegenläufigen Wirkung ausreiche; dass diese tatsächlich verwirklicht werde, sei nicht erforderlich. Das Berufungsgericht hält es daher auch für unerheblich, dass nach Vortrag der Beklagten für die angegriffene Vorrichtung eine Steuerung, welche die Nutzung der erfindungsgemäßen Vorteile ermöglicht, weder angeboten noch hergestellt werde.

13

2. Diese Auslegung des Klagepatents durch das Berufungsgericht hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand. Wie ein Patent auszulegen ist, ist eine Rechtsfrage. Deshalb ist die Auslegung eines Patents vom Revisionsgericht in vollem Umfang überprüfbar (st. Rspr.; s. nur BGHZ 142, 7, 15 - Räumschild; BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

14

Für den Verletzungsprozess ist Patentanspruch 1 in der Fassung maßgeblich , die er im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht gefunden hat. Im Nichtigkeitsverfahren ist gegenüber der erteilten Fassung das Merkmal 2.2 "umgekehrt zum Ventil in der Rücklaufleitung wirkendes Ventil" im Kennzeichen hinzugefügt worden. Die vom Berufungsgericht vertretene Auslegung ist mit dem Wortlaut dieser maßgeblichen Fassung des Klagepatents und dem Funktionszusammenhang seiner Lehre, der bei der Auslegung des Klagepatents zu beachten ist, unvereinbar.

15

In der aufrechterhaltenen Fassung lehrt das Klagepatent in Merkmal 2.2 zwei Ventile, die in einem gegenläufigen Wirkungszusammenhang stehen, also gegenläufig funktional miteinander verbunden sind. Vom Patentanspruch nicht erfasst werden deshalb Vorrichtungen mit zwei Ventilen, denen eine solche funktionale Verbindung zur gegenläufigen Wirkung fehlt und erst durch Hinzufügen einer tatsächlich nicht vorhandenen Steuerung verliehen werden kann. Entgegen der Auffassung der Klägerin steht ein solches Verständnis nicht im Gegensatz zu früheren Entscheidungen des Senats. Zwar haben die Merkmale eines Sachanspruchs, wie ihn Patentanspruch 1 darstellt, die Funktion, die geschützte Sache als solche zu beschreiben, so dass der auf diese Weise - regelmäßig räumlich-körperlich - definierte Gegenstand unabhängig davon geschützt ist, wie er hergestellt worden ist und zu welchem Zweck er verwendet wird (Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen; Sen.Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, Umdr. S. 17 - extracoronales Geschiebe). Deswegen sind im Patentanspruch enthaltene Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben jedoch nicht schlechthin bedeutungslos. Sie können vielmehr als Bestandteile des Patentanspruchs an dessen Aufgabe teilnehmen, den geschützten Gegenstand zu bestimmen und damit zugleich zu begrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen , als ein solches definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betreffende Funktion erfüllen kann (BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung II; Sen.Urt. v. 07.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schießbolzen). Versteht man mit dem Berufungsgericht die gegenläufige Ventilwirkung als Angabe einer notwendigen Funktion oder Wirkung, so erfordert die patentgemäße Lehre daher eine Ventilanordnung, die entweder räumlich-körperlich oder durch eine entsprechende Steuerung so eingerichtet ist, dass die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile erzielt werden kann. Hingegen reicht es nicht aus, dass der Ventilanordnung diese Eignung erst durch weitere Maßnahmen wie eine Änderung der Steuerung verliehen werden kann.

16

Die Klägerin macht in diesem Zusammenhang geltend, bei der angegriffenen Ausführungsform müssten notwendig während der Anfangs- und Hauptphase der Milchannahme die Rücklaufleitung (8) durch das Ventil (10) geschlossen und die Vakuumleitung (2 a) durch das Ventil (9) geöffnet sein, weil anderenfalls ein Ansaugen der Milch nicht möglich sei; diese gegenläufige Stellung der Ventile sei daher für die Funktion der patentgemäßen Vorrichtung selbstverständlich. Mit dieser Bewertung verkennt die Klägerin die Bedeutung des Merkmals 2.2 im Gefüge des Patentanspruchs. Schon seine Aufnahme in den Kennzeichnungsteil des Anspruchs deutet darauf hin, dass ihm eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf das mit der Fassung des Anspruchs verfolgte Ziel der Abgrenzung der beanspruchten Lehre vom Stand der Technik zukommen soll. Bereits das spricht dagegen, dass mit ihm eine bloße Selbstverständlichkeit mitgeteilt werden soll. Das gilt um so mehr, als der gegenläufigen Wirkung der Ventile im Gesamtgefüge der beschriebenen Lehre durchaus Bedeutung bei Erzeugung, Aufrechterhaltung oder Abbau des jeweiligen Unterdrucks zukommt. Diese Wirkung der Ventile während der Entleerungsphase des Schaumsammelbehälters ermöglicht es, die dort gesammelte Milch patentgemäß unter Ausnutzung von Unterdruck in den Luftabscheider zurückzusaugen. Ein solches Verständnis des Fachmanns von der Bedeutung des Merkmals 2.2 wird auch dadurch bestätigt, dass das einzige in der Patentschrift erläuterte Ausführungsbeispiel eine solche gegenläufige Wirkung der Ventile beim Rücklauf der Milch aus dem Schaumsammelbehälter beschreibt (Klagepatent, Sp. 3 Z. 5-8). Dahinstehen kann in diesem Zusammenhang, ob auch andere Mittel für die Rückführung der Milch in Betracht kommen. Denn die Einfügung des Merkmals 2.2 im Nichtigkeitsverfahren lässt allein gegenläufig wirkende Ventile als Mittel für die Rückführung zu. Bestätigt wird diese Einschätzung dadurch , dass das Merkmal im Verlaufe des Nichtigkeitsverfahrens in den Anspruch aufgenommen wurde, um die beanspruchte Lehre vom Stand der Tech- nik weiter abzugrenzen und so Bedenken gegenüber der Schutzfähigkeit der erteilten Ansprüche zu begegnen. Diese durch die Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren mit Gestaltungswirkung vorgenommene Abgrenzung ist durch Aufnahme eines Merkmals, das sich in Selbstverständlichkeiten erschöpft, nicht möglich. Vielmehr muss dem Merkmal ein den Patentanspruch kennzeichnender , unterscheidungskräftiger Sinn zukommen.

17

Das Berufungsgericht hat bisher nicht festgestellt, ob die angegriffene Ausführungsform über eine Ventilanordnung verfügt, die ohne weitere Maßnahmen wie etwa eine Änderung der Steuerung die erfindungsgemäße gegenläufige Wirkung der beiden Ventile auch beim Rücksaugen der Milch aus dem Schaumsammelbehälter erzielt. Die Verurteilung der Beklagten wegen wortsinngemäßer Patentverletzung kann deshalb keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird nunmehr die erforderlichen Feststellungen zu dem beim Betrieb der angegriffenen Ausführungsform, insbesondere während der Rückführung von Milch aus dem Schaumsammel- in den Luftabscheidebehälter, anzutreffenden Ventilstellungen zu treffen haben. Sollte sich danach eine wortsinngemäße Benutzung nicht feststellen lassen, wird das Berufungsgericht gegebenenfalls auch eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln zu prüfen haben, die bei dem der Revisionsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt nicht von vornherein ausgeschlossen erscheint.

18

II. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters hält im Ergebnis revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand.

19

1. Der im Löschungsverfahren für schutzfähig erachtete Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters kombiniert folgende Merkmale: 1. Der Luftabscheider besteht aus einem über eine Leitung von einer Vakuumpumpe mit Unterdruck beaufschlagbaren Luftabscheidebehälter; 1.1 im oberen Bereich des Luftabscheidebehälters mündet eine Saugleitung für die von einem Lieferanten anzunehmende Milch ein; 1.2 vom unteren Bereich des Luftabscheidebehälters geht eine eine gegen den Unterdruck der Vakuumpumpe arbeitende Förderpumpe aufweisende Förderleitung aus; 1.2.1 die Förderleitung mündet in den Sammeltank; 2. in der Leitung zwischen dem Luftabscheidebehälter und der Vakuumpumpe ist ein einziger Schaumsammelbehälter angeordnet; 2.1 vom unteren Bereich des Schaumsammelbehälters geht eine zum Luftabscheidebehälter führende, absperrbare Rücklaufleitung aus; 2.2 die vom Luftabscheidebehälter ausgehende zur Vakuumpumpe führende Leitung mündet mit ihrem ersten Leitungsabschnitt in den oberen Bereich des Schaumsammelbehälters ein; 2.3 an dem Schaumsammelbehälter ist eine Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks angeschlossen.

20

Im Klagegebrauchsmuster fehlen daher die Merkmale 2.1.1, 2.1.2 und 2.2 des Klagepatents; die Merkmale 2.3 und 2.4 des Patents erscheinen im Gebrauchsmuster als Merkmale 2.2 und 2.3.

21

2. a) Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters hat damit einen anderen Inhalt als Anspruch 1 des Klagepatents. Dem Gebrauchsmuster fehlt das Merkmal "umgekehrt wirkende Ventile". Entgegen dem Berufungsgericht ist dem Wortlaut des Gebrauchsmusters kein Anhaltspunkt dafür zu entnehmen, dass für den Rückfluss der im Schaumsammelbehälter angesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter außer der Einwirkung der Schwerkraft zumindest auch die Erzeugung eines Druckgefälles erforderlich sein soll. Vielmehr ergibt sich aus den Merkmalen 2.1 und 2. 3 lediglich, dass während der Milchannahme zum Ansaugen der Milch ein Unterdruck besteht, der in der Rückflussphase der gesammelten Milch in den Luftabscheidebehälter mittels der Belüftung gemäß Merkmal 2.3 abgebaut wird, so dass die gesammelte Milch über die dann geöffnete Rücklaufleitung gemäß Merkmal 2.1 in den Luftabscheidebehälter zurückfließen kann. Das kann wegen des Abbaus des Unterdrucks bei entsprechenden , durch das Schutzrecht nicht ausgeschlossenen Gefällen auch durch die Schwerkraft bewirkt werden. Danach setzt Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters nicht voraus, dass der Rückfluss der Milch durch Erzeugung eines Druckgefälles bewirkt wird.

22

b) Merkmal 2.3 des Gebrauchsmusters (identisch mit Merkmal 2.4 des Klagepatents) setzt nicht voraus, dass die Belüftung zum Abbau des im Schaumsammelbehälter herrschenden Unterdrucks unmittelbar und direkt an dem Schaumsammelbehälter angeschlossen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass die mit der Belüftung angestrebte Wirkung, den Unterdruck abzubauen, erzielt wird. Dafür reicht es aus, wenn die Belüftung über zwischengeschaltete Leitungsabschnitte mit dem Schaumsammelbehälter verbunden ist, wie es im Übrigen auch die Fig. 1 und 2 darstellen, die sowohl in den Unterlagen der Gebrauchsmusteranmeldung als auch in der Klagepatentschrift enthalten sind.

23

Damit hat das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend angenommen, dass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß von Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters Gebrauch macht.

24

3. Auch die Verurteilung der Beklagten wegen Gebrauchsmusterverletzung kann jedoch keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht dem unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht nachgegangen ist, die Klägerin habe ihnen gegenüber im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren erklärt, sie beanspruche für Vorrichtungen mit schwerkraftbedingter Milchrückführung keinen Schutz.

25

Nach der Rechtsprechung des Senats können Erklärungen des Patentanmelders im Einspruchsverfahren unter bestimmten Umständen zugunsten eines an diesem Verfahren beteiligten Dritten einen Einwand aus Treu und Glauben gegen die Inanspruchnahme wegen einer Patentverletzung begründen (Sen.Urt. v. 05.06.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377 - Weichvorrichtung II; Sen.Urt. v. 20.04.1993 - X ZR 6/91, GRUR 1993, 886 - Weichvorrichtung I). Lässt sich der Anmelder im Einspruchsverfahren angesichts des sich bereits anbahnenden Verletzungsstreits auf die Erörterung einer entgegengehaltenen konkreten Ausführungsform des Einsprechenden ein und gibt er dann ernsthaft, in einer Vertrauen begründenden Weise die Erklärung ab, diese Ausführungsform werde von dem begehrten Schutz nicht erfasst, um seine Chancen zu erhöhen , das Patent erfolgreich verteidigen zu können, so muss er sich nach der Senatsentscheidung "Weichvorrichtung II" an dieser Erklärung festhalten lassen. Für das gebrauchsmusterrechtliche Löschungsverfahren kann insoweit nichts anderes gelten.

26

Die Beklagten haben hinreichend substantiiert einen Vertrauenstatbestand vorgetragen, der ihnen im Hinblick auf die angegriffene Ausführungsform gegen eine Inanspruchnahme aus dem Gebrauchsmuster einen Einwand aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) eröffnen würde. Sie haben geltend gemacht, dass der Vertreter der Klägerin anlässlich der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht im Löschungsverfahren am 16. Juli 2003 ausdrücklich erklärt habe, die Gebrauchsmusterinhaberin beanspruche keinen Schutz für solche Vorrichtungen, bei denen die Milch lediglich durch Höhengefälle vom Schaumsammelbehälter in den Luftabscheider zurücklaufe; sie werde aus dem Klagegebrauchsmuster keine Rechte gegen solche Ausführungsformen geltend machen, die nicht das Rücksaugprinzip, sondern nur das Schwerkraftprinzip verwirklichten. Zum Beleg für dieses Vorbringen haben die Beklagten Beweis durch Vernehmung des Vorsitzenden Richters am Bundespatentgericht G. sowie des Patentanwalts Dipl.-Ing. E. angeboten.

27

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend, dass sich aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts im Löschungsverfahren nichts dafür ergibt, dass die behauptete einschränkende Erklärung der Klägerin Grundlage für die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters war. Zwar wurde in der vom Senat gebilligten Auslegung des Berufungsgerichts in der Entscheidung "Weichvorrichtung II" die Feststellung des Erklä- rungstatbestands maßgeblich auf den Beschluss des Bundespatentgerichts im Löschungsverfahren gestützt. Bei der Prüfung des Einwands aus Treu und Glauben geht es aber nicht um den durch Auslegung des Patentanspruchs gemäß § 14 PatG zu bestimmenden (objektiven) Schutzbereich des Patents gegenüber jedermann, sondern ausschließlich um das Verhältnis der am Einspruchsverfahren und an dem Verletzungsstreit beteiligten Parteien zueinander (Sen.Urt, aaO, 3380 - Weichvorrichtung II). In diesem Verhältnis gelten die allgemeinen Grundsätze des Verbots treuwidrigen Handelns. Deshalb kann nicht verlangt werden, dass eine Erklärung im patentrechtlichen Einspruchs- oder gebrauchsmusterrechtlichen Löschungsverfahren nur dann unter dem Aspekt von Treu und Glauben relevant sein kann, wenn sie in der in einem solchen Verfahren ergehenden Entscheidung dokumentiert ist. Vielmehr ist die Feststellung des Erklärungstatbestands in gleicher Weise auch durch andere Beweismittel möglich, wie etwa den von der Beklagten angebotenen Zeugenbeweis.

28

Das Berufungsgericht wird in diesem Zusammenhang auch zu erwägen haben, ob die durch den Wortlaut des Gebrauchsmusters nicht veranlassten Ausführungen des Bundespatentgerichts in dem Beschluss vom 16. Juli 2003 im Löschungsverfahren zu Schwerkraftwirkung und Unterdruckdifferenz (s. dort S. 12) ihre Ursache in entsprechenden Erklärungen in der vorhergehenden mündlichen Verhandlung finden könnten.

29

Das Berufungsgericht hat sich mit Vortrag und Beweisantritt der Beklagten zu der Erklärung der Klägerin im Löschungsverfahren nicht in der gebotenen Weise befasst und deshalb den Prozessstoff entgegen § 286 ZPO nicht ausgeschöpft. Damit kann auch die Verurteilung der Beklagten wegen Verletzung des Gebrauchsmusters keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht wird nunmehr zu prüfen haben, ob bei der angegriffenen Ausführungsform die ge- sammelte Milch durch Schwerkraft in den Luftabscheider zurückfließt oder ob dabei noch weitere Kräfte, etwa ein Druckgefälle, wirksam werden. Gegebenenfalls wird es sodann Beweis zu dem Vortrag der Beklagten über den ihnen gegenüber im Löschungsverfahren geschaffenen Vertrauenstatbestand erheben müssen.

Melullis Scharen Mühlens
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.11.2000 - 4 O 23/00 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 24.06.2004 - I-2 U 6/01 -

Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem am 13. September 1990 angemeldeten, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 433 563 (Klagepatent). Das Klagepatent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn". Es umfaßt drei Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautete in der erteilten Fassung:
"Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien, kalandrierten Gummibahn, in dem man der noch ungehärteten Gummimasse, vor der Vulkanisation, eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung beimischt, wobei man eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm wählt bei einer Dosierung von 1-4 Gew. %, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht, und wobei man anschließend das Gemisch ausvulkanisiert."
Die Beklagte hat das Klagepatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen. In diesem Verfahren hat der erkennende Senat durch Urteil vom 24. September 2003 das Klagepatent dadurch teilweise für nichtig erklärt, daß sein Patentanspruch 1 die folgende Fassung erhalten hat, auf die sich die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen:
"1. Verfahren zur Herstellung einer Gummibahn mit folgenden Verfahrensschritten:
- der noch ungehärteten Gummimasse wird vor der Vulkanisation eine Fraktion vulkanisierten, zerkleinerten Materials mit unregelmäßiger Grundstruktur in räumlich gleichmäßiger Verteilung beigemischt, die eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm in einer Menge von 1-4 Gew. %, bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht aufweist,
- das so erhaltene Gemisch wird kalandriert
- und anschließend ausvulkanisiert,
- so daß die so hergestellte Gummibahn blasenfrei ist."
Die Beklagten bringen unter der Bezeichnung "M. -P. " Bodenbeläge in verschiedenen Ausführungsvarianten in den Verkehr, u.a. unter der Bezeichnung "M. -Pu. ". Die Klägerin behauptet, daß dieser Bodenbelag nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Bei dem Bodenbelag der Beklagten sei eine durch Siebanalyse ermittelbare Partikelgröße des Materials von 0,7 mm ± 0,1 mm gewählt worden und eine Dosierung von 1-4 Gew. % bezogen auf das Gesamtmischungsverhältnis. Sie trägt außerdem vor, ihre Analysen des angegriffenen Bodenbelages hätten ergeben, daß (nur) mindestens 65 Gew. % des Einstreukorns eine Partikelgröße von 0,6 mm bis 0,8 mm habe und höchstens 35 Gew. % außerhalb dieses Bereichs liege, wobei die Größe dieser Partikel im Bereich bis zu 1,8 mm und unterhalb von 0,6 mm betrage, und die mindestens 65 Gew. % von Partikeln mit einer Größe von 0,7 mm ± 0,1 mm einen Mengenanteil von mindestens 1,2 Gew. % und höchstens 2 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht und die beigemischten Partikel insgesamt nicht über 4 Gew. % bezogen auf das Gesamtgewicht ausmachten.
Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, daß die von ihnen als Ausgangsstoff eingesetzte "noch ungehärtete" Gummimasse aufgrund ihrer Mischung und ihres Herstellungsvorganges nicht zur Blasenbildung neige. Dem hier in Rede stehenden Produkt "M. -Pu. " würden vulkanisierte, zerkleinerte Kautschukpartikel lediglich aus optischen Gründen zur Erzeugung eines bestimmten Erscheinungsbildes des fertigen Belages beigefügt.
Das Landgericht hat die Klage, mit der die Klägerin von den Beklagten Unterlassung und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten verlangt, abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben.
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie weiterhin ihr Klageziel verfolgt. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
I. Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer blasenfreien kalandrierten Gummibahn. Das Klagepatent bezeichnet es als üblich, zur Herstellung von Elastomer-Bahnenwerkstoffen und von bahnenförmigen Dichtungsmaterialien im Kalandrierverfahren einen Rohling entsprechender Dicke herzustellen und diesen sodann einem kontinuierlichen Vulkanisationsprozeß zu unterziehen. Dabei entstehe jedoch kein blasenfreier Rohling, weil sich im Kalandrierverfahren vorgebildete Blasen in der Rohlingsbahn im Fertigerzeugnis nachteilig bemerkbar machten; insbesondere träten Ausschuß und Fehlerstellen auf, die bei Flachdichtungen die Funktionsfähigkeit gefährdeten. Durch das Klagepatent soll demgegenüber ein Verfahren zur Verfügung gestellt werden , mit dem ohne sonstige Qualitätsverluste blasenfreie kalandrierte Gummibahnen hergestellt werden können (Beschreibung S. 2 Z. 24-27).

Der im Nichtigkeitsverfahren neugefaßte Patentanspruch 1 läßt sich wie folgt gliedern:
(1) Der noch ungehärtete Gummimasse wird beigemischt
(1.1) eine Fraktion vulkanisierten Materials
(1.2) in räumlich gleichmäßiger Verteilung
(1.3) in einer Dosierung von 1-4 Gew.% , bezogen auf das Gesamtmischungsgewicht.
(2) Das beigemischte vulkanisierte Material
(2.1) ist zerkleinert,
(2.1.1) weist eine Partikelgröße von 0,7 mm ± 0,1 mm auf und
(2.2) hat eine unregelmäßige Grundstruktur.
(3) Das so erhaltene Gemisch
(3.1) wird kalandriert
(3.2) und anschließend ausvulkanisiert,
(3.3) so daß die hergestellte Gummibahn blasenfrei ist.

II. Das Berufungsgericht hat bei der Auslegung des Klagepatents auf das Beispiel 1 und den in Patentanspruch 1 gegebenen Hinweis abgestellt, daß die hergestellte Gummibahn blasenfrei sein solle; in Verbindung mit den Ausführungen in der Klagepatentschrift S. 2 Z. 12-16, wonach die Anzahl und Größe der störenden Blasen verknüpft sei mit Art und Mischungszusammensetzung sowie Viskosität der herzustellenden Bahnen, wobei dem Hersteller durch entsprechende Anforderungen Grenzen gesetzt seien, die technischer, optischer oder auch wirtschaftlicher Natur sein könnten, führe dies den Fachmann zu dem Verständnis, daß es sich bei der in Merkmal 1 genannten noch ungehärteten Gummimasse als Ausgangsmaterial des erfindungsgemäßen Verfahrens zwingend um eine solche Gummimasse handeln müsse, die aufgrund ihrer Art und Mischungszusammensetzung an sich, d.h. ohne weitere Maßnahmen zur Blasenbildung neige.
Die Fassung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents durch den erkennenden Senat unterscheidet sich von derjenigen des erteilten Patents dadurch, daß sie weitere Angaben zu Merkmalen der anspruchsgemäßen Problemlösung macht. Sie enthält den weiteren Verfahrensschritt des Kalandrierens des Gemischs vor dem Ausvulkanisieren sowie eine Festlegung dahin, daß das Verfahrenserzeugnis , die Gummibahn, infolge der Durchführung des Verfahrens blasenfrei ist. Mit der Formulierung "so daß" im Zusammenhang mit der Beschreibung des durch das patentgemäße Verfahren zu erhaltenden Erzeugnisses wird danach zum Ausdruck gebracht, daß das Erzeugnis maßgeblich zumindest auch auf diesen Maßnahmen beruhen muß, d.h. daß die weiteren Maßnahmen jedenfalls im Sinne nicht hinweg zu denkender Bedingungen für die Blasenfreiheit mitursächlich sein müssen.
Diese neue Fassung ist für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblich. Sowohl für die Prüfung der Patentfähigkeit als auch als Grundlage für die Schutzbereichsbestimmung ist der Patentanspruch so zu deuten, wie ihn der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht (Sen.Urt. v. 7.11.2000 - X ZR 145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher m.w.N.). Maßgeblich ist danach, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen Handeln einem vorgeschlagenen Merkmal zuweist (Sen.Urt. v. 4.11.1997 - X ZR 18/95 - Sämaschine ; Bausch, Nichtigkeitssprechung in Patentsachen I S. 424, 428).
Nach diesen Grundsätzen ist die Auslegung von Patentanspruch 1, die das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, im Ergebnis, gemessen an der Fassung, die der Patentanspruch 1 im Urteil des Senats vom 24. September 2003 gefunden hat, jedenfalls insoweit revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, als Patentanspruch 1 voraussetzt, daß das Verfahrenserzeugnis , die Gummibahn, zumindest auch infolge der Durchführung des vorgeschlagenen Verfahrens blasenfrei ist und daß die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Maßnahmen zumindest (mit)ursächlich für das Ergebnis, die blasenfreie, kalandrierte Gummibahn sein müssen. Daraus folgt umgekehrt, daß Verfahrenserzeugnisse , die ohne Anwendung dieser Maßnahmen blasenfrei sind, nicht in den Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatents fallen.
III. Das Berufungsgericht hat ferner angenommen, dem Vorbringen der Klägerin sei nicht zu entnehmen, daß der von den Beklagten unter der Bezeichnung "M. -Pu. " vertriebene Bodenbelag nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt worden sei. Es fehle an einer substantiierten Darlegung der Klägerin, daß der angegriffene Bodenbelag als Ausgangsmateri-
al eine noch ungehärtete Gummimasse im Sinne der Erfindung beinhalte, die nach ihrer Art und Zusammensetzung beim anschließenden Kalandrieren und Vulkanisieren zur Blasenbildung neige. Die Klägerin habe dies zwar pauschal unter Sachverständigenbeweis behauptet, es fehle jedoch jeglicher konkrete Sachvortrag der Klägerin dazu, wie denn die bei dem angegriffenen Bodenbelag als Ausgangsmaterial eingesetzte ungehärtete Gummimasse im einzelnen zusammengesetzt und wie sie hergestellt worden sei. Der Umstand, daß bei der Herstellung des angegriffenen Produkts der ungehärteten Gummimasse noch eine Fraktion vulkanisierten zerkleinerten Materials beigemischt worden sei, zwinge nicht zu der Annahme, daß dies nur deshalb erfolgt sein könne, um "Blasenfreiheit" zu erreichen. Dieses Ergebnis könne auch auf andere Weise erreicht werden und es gebe auch andere sinnvolle Gründe der Beimischung einer solchen Fraktion, beispielsweise könne eine solche Beimischung erfolgen, weil aus optischen Gründen ein bestimmtes Erscheinungsbild erzeugt werden solle.
Dies hält revisionsrechtlicher Prüfung nicht stand. Die Revision rügt zu Recht, daß das Berufungsgericht die Darlegungs- und Beweislast verkannt hat.
Die Klägerin hat vorgetragen, der Bodenbelag der Beklagten, der unstreitig aus kalandriertem Synthesekautschuk besteht und bei dem vor dem Kalandrieren der ungehärteten Gummimasse vulkanisiertes, zerkleinertes Material in gleichmäßiger Verteilung beigemischt worden ist und der nach dem Kalandrieren ausvulkanisiert worden ist, sei in einem Verfahren hergestellt worden , bei dem von allen Merkmalen des Klagepatents Gebrauch gemacht worden sei. Damit ist der Tatbestand einer Patentverletzung schlüssig dargelegt worden. Wenn die Beklagten demgegenüber geltend machen wollten, zwar werde das Verfahrenserzeugnis "blasenfreie Gummibahn" erreicht, es würden
auch die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt, diese seien aber für die Blasenfreiheit, die aufgrund anderer Gegebenheiten erzielt werde, nicht (mit)ursächlich, sondern dienten anderen Zwecken, so war es ihre Sache, hierzu näher vorzutragen.
Zwar hat im Verletzungsprozeß - außerhalb des Anwendungsbereichs des § 139 Abs. 3 PatG, dessen Voraussetzungen hier nicht festgestellt sind - der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für alle anspruchsbegründenden Tatsachen. Die Klägerin hatte jedoch unter Beweisantritt ausdrücklich vorgetragen , daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine ungehärtete Gummimasse im Sinne des Anspruchs 1 des Klagepatents darstellt, d.h. daß dieses zur Blasenbildung neige. Weiterer Vortrag dazu war jedenfalls nach den auch im Prozeßrecht zu beachtenden Grundsätzen von Treu und Glauben von der Klägerin als der grundsätzlich beweisbelasteten Partei nicht zu verlangen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß sich unter bestimmten Voraussetzungen bei Beachtung dieser Grundsätze eine Verpflichtung der nicht beweisbelasteten Partei ergeben kann, dem Gegner gewisse Informationen zur Erleichterung seiner Beweisführung zu bieten, wozu namentlich die Spezifierung von Tatsachen gehören kann, wenn und soweit diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar erscheint (vgl. Urt. v. 27.1.1994 - I ZR 326/91, GRUR 1995, 693, 697 - Indizienkette m.w.N. auf die st. Rspr.). Diese Grundsätze finden auch im Patentverletzungsverfahren Anwendung.
Jedenfalls danach ist es der Klägerin nicht zuzumuten, den Vortrag der Beklagten, das von ihnen eingesetzte Ausgangsmaterial entspreche schon
nicht demjenigen des Klagepatents, zu widerlegen. Den Beklagten als Herstel- lern des Produkts war es ohne weiteres möglich anzugeben, wodurch sich von ihnen eingesetztes Ausgangsmaterial von demjenigen des Klagepatents unterscheide. Die Klägerin konnte Angaben dazu nur aufgrund aufwendiger Materialanalysen machen. Das Berufungsgericht durfte danach den Vortrag der Klägerin , daß das von den Beklagten verwendete Ausgangsmaterial eine ungehärtete Gummimasse im Sinne des Merkmals 2 des Anspruchs 1 des Klagepatents darstelle, nicht als unsubstantiiert zurückweisen und die Benutzung dieses Merkmals nicht von vornherein verneinen.
Das Berufungsgericht wird dies nunmehr zu prüfen und weiter Feststellungen dazu zu treffen haben, ob eine Benutzung der übrigen Merkmale des neuen Patentanspruchs 1 des Klagepatents zu bejahen ist.
Jestaedt Scharen Keukenschrijver
Mühlens Asendorf

Tatbestand:

1

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch. Die Klägerin ist aufgrund eines Vertrags vom 28. November/4. Dezember 1996 Lizenznehmerin der B. , die der Klägerin außerdem ihre Schadensersatz - und Auskunftsansprüche gegen die Beklagte abgetreten hat. Zu den im Lizenzvertrag aufgeführten Patenten gehört auch das inzwischen infolge des Ablaufs der Schutzdauer erloschene europäische Patent 0 049 737 (Klagepatent ), das am 4. Juli 1981 angemeldet und u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist. Verfahrenssprache ist Englisch. Das Klagepatent betrifft "Method and apparatus of treating a plurality of planar articles". Die Patentansprüche 1-3 befassen sich mit dem patentgemäßen Verfahren ; Patentanspruch 4, der die patentgemäße Vorrichtung betrifft, lautet: "Apparatus for exposing and drying a stack of planar articles (23) in abutting face-to-face contact characterized by a plurality of guide members (31, 32) defining a path (14, 24) having a series of connected reversing curves, said guide members (31, 32) presenting said path with a plurality of smooth parallel guide surface for confining said stack of articles (23) to travel therethrough; by means to engage and push said stack through said path (14, 24); and by means (16) to direct air to said path (14, 24) at the outer portions of said curves."

2

Die Beklagte vertreibt Fertigungsstraßen für die Blechverarbeitung und bringt unterschiedliche Industrieöfen zum Trocknen von Dosendeckeln auf den Markt, die von der C. GmbH in D. produziert werden. In der Angebotspalette der Beklagten befindet sich u.a. ein Trocknungsofen mit der Modellnummer D… , bei dem Dosendeckel auf zwei parallelen Trocknungswegen in einem kurvenförmigen Verlauf durch den Luftstrom geführt werden. Die auf zwei grobgliedrigen Förderketten angeordneten Deckel werden von diesen durch den Ofen gezogen. Dabei werden die Deckel einzeln von einem Magneten auf die sich bewegende Kette mit einem Abstand von ca. 0,4 mm auf der Grundfläche aufgesetzt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Förderketten und die Anordnung der Dosendeckel.

3

Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Die Klägerin sei lediglich einfache Lizenznehmerin und insoweit aufgrund eigener Ansprüche nicht aktivlegitimiert. Eine "hinreichende Prozessführungsbefugnis" der Klägerin ergebe sich auch nicht aus der mit nachgelassenen Schriftsatz eingereichten "Prozessstandschaftserklärung". Diese setze die Klägerin nicht wirksam in die Lage, Rechte der B. im eigenen Namen geltend zu machen.

4

Das Berufungsgericht hat, nachdem die Klägerin eine weitere Ermächtigung zur Prozessführung vorgelegt hatte, die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung und Erteilung von Auskunft und Rechnungslegung verurteilt sowie festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der B. durch die zu unterlassenden Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.

5

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie die Verurteilung zur Auskunftserteilung und Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht angreift. Die Klägerin tritt der Revision entgegen.

Entscheidungsgründe:

6

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht.

7

I. 1. Mit der Rüge, das Berufungsurteil könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil das Berufungsgericht zu Unrecht selbst in der Sache entschieden habe, hat die Revision keinen Erfolg. Das Berufungsgericht konnte jedenfalls von einer Zurückverweisung absehen und selbst entscheiden, wenn es dies für sachdienlich hielt (§ 540 ZPO a.F.). Das Berufungsgericht hat die Sachdienlichkeit rechtsfehlerfrei bejaht. Der Senat hat die von der Revision hiergegen erhobenen Rügen geprüft und nicht für durchgreifend erachtet.

8

2. Soweit die Revision rügt, dass der Tenor des Berufungsurteils von Patentanspruch 4 in mehreren Punkten abweiche, greift diese Rüge ebenfalls nicht durch. Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass der Tenor eines Verletzungsurteils nicht aus der Wiedergabe der Patentansprüche bestehen kann, sondern die Mittel, aus denen sich die Benutzung des Patentanspruchs ergeben soll, im Klageantrag und der ihm entsprechenden Urteilsformel so konkret bezeichnet werden müssen, dass die Urteilsformel die Grundlage für die Zwangsvollstreckung bilden kann (BGHZ 162, 365 - Blasfolienherstellung

).

9

II. Die Revision rügt jedoch zu Recht, dass das Berufungsgericht die Voraussetzungen einer Patentverletzung nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.

10

1. Das Klagepatent betrifft ein Gerät zum Behandeln einer Anzahl ebener Gegenstände. Patentanspruch 4 bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Exponieren und Trocknen eines Stapels ebener Gegenstände, die Seite an Seite liegen.

11

Die Klagepatentschrift (Sp. 1 Z. 48 - Sp. 2 Z. 17) schildert es als Problem bei der Herstellung von Getränkedosen, das Dichtungsmittel, das auf den mit Flansch versehenen Deckel aufgebracht ist, um den Deckel später auf den Dosenkörper aufzubringen, zu härten oder zu trocknen. Die Dosendeckel werden, damit sie besser zu handhaben sind, nach dem Aufbringen des Dichtungsmittels zu säulenartigen Stapeln zusammengefasst und in diesen Stapeln zum nächsten Arbeitsvorgang transportiert. Werden solche Stapel gebildet, so ist es nach der Beschreibung des Klagepatents schwierig, Luftströme oder Wärme so auf die Dosendeckel zu lenken, dass das Trocknen des am Umfang des Dosendeckels aufgebrachten Dichtungsmittels beschleunigt wird. Bei der Verwendung herkömmlicher Dichtungsmittel auf Lösungsbasis verdampfe selbst in gestapeltem Zustand das Dichtungsmittel verhältnismäßig leicht. Bei den vermehrt nachgefragten lösungsmittelfreien Dichtungsmitteln auf Wasserbasis dauere der Trocknungsvorgang jedoch wesentlich länger, nämlich bis zu zehn Tagen.

12

Das Klagepatent stellt die Nachteile dar, die bei Einsatz solcher Dichtungsmittel auftreten (Sp. 2 Z. 18 ff.). Das Erreichen von praktikablen Trocknungszeiten für Dichtungsmittel auf Wasserbasis mache bisher das Entstapeln der Deckel erforderlich, um damit die Luftströme direkt auf das Dichtungsmittel auftreffen und dieses wirksam trocknen zu lassen. Nach dem Klagepatent sollen diese Nachteile vermieden werden, indem die gestapelten Deckel beim Durchlaufen von Kurven mit entgegengesetzten Richtungen aufgefächert werden , hierdurch die abgedeckte Oberfläche der gestapelten Gegenstände freigelegt wird und damit der gesamte Deckelumfang und das darauf aufgetragene Dichtungsmittel durch den Heißluftstrom erreichbar wird (Sp. 2 Z. 28 f.).

13

2. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, das Wesen der Erfindung bestehe darin, dass die ebenen Gegenstände, z.B. Dosendeckel, nicht einzeln (etwa separat in Kammern), sondern in einem - mehr oder weniger - geschlossenen Verband durch den Trocknungsofen geführt würden und der kurvenförmige Verlauf der Strecke zwangsläufig eine Auffächerung der Deckel an der jeweiligen Außenseite der Krümmung bewirke, wobei bis dahin durch das Aneinanderstoßen der Deckel verdeckte äußere Bereiche der Oberfläche freigelegt würden, weil sich dort Berührungspunkte/-flächen der teilweise aneinander stoßenden Deckel verschöben und damit auch an diesen Stellen bislang verdeckte Bereiche der Dichtungsmasse nunmehr für den Heißluftstrom zugänglich gemacht würden.

14

3. Die Revision macht demgegenüber geltend, das Berufungsgericht gehe bei dieser Auslegung des Klagepatents weit über das Offenbarte hinaus. Das Berufungsgericht habe nicht berücksichtigt, dass es sich bei der Vorrichtung nach dem Klagepatent um einen starren, Kraft übertragenden Deckelstapel handele, der mit Hilfe von glatten parallelen Führungsteilen, die auf den Deckel begrenzend und Kurven bildend einwirkten, über den Weg durch den Trocknungsofen geschoben würden. Das Berufungsgericht habe diese erfindungswesentlichen Merkmale außer Acht gelassen. Dies zeige auch, dass das Berufungsgericht nicht in der Lage gewesen sei, die erforderlichen Feststellungen ohne Zuziehung eines Sachverständigen aufgrund eigener Sachkunde zu treffen.

15

4. Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats bedarf es zur Beurteilung der Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, zunächst der Befassung mit dem technischen Sinngehalt, den der vom Klagepatent angesprochene Fachmann mit den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und mit den Patentansprüchen in ihrer Gesamtheit verbindet (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I; BGHZ 105, 1, 10 - Ionenanalyse). Diese Ermittlung kann sich gegebenenfalls auf die zwischen den Parteien streitigen Merkmale konzentrieren. Auch dann darf jedoch der Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge verloren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln (BGHZ 159, 221, 226 - Drehzahlermittlung).

16

Das angefochtene Urteil genügt diesen Anforderungen nicht. Die Ausführungen des Berufungsgerichts beschränken sich letztlich auf die Auseinandersetzung mit den Einwänden der Beklagten. Das Berufungsgericht hat nicht den Sinngehalt ermittelt, der sich aus der Sicht eines Fachmanns aus dem Klagepa- tent in seiner Gesamtheit ergibt. Der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt des Patentanspruchs ist aber nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines Klagepatents (BGHZ 106, 84, 90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 03.10.1989 - X ZR 33/88, GRUR 1989, 903, 904 - Batteriekastenschnur; BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I).

17

Erst wenn diese Grundlage ermittelt ist, kann sachgerecht geprüft werden , ob die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst und seine Fachkenntnisse einen Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden, sowie schließlich, ob die Überlegungen, die ein Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht (BGHZ 150, 149, 153, 154 - Schneidmesser I).

18

Die Ermittlung des technischen Sinngehalts des Klagepatents kann der Senat selbst vornehmen. Wie ein Patent auszulegen und ob ein Patentanspruch im Instanzenzug richtig erkannt und in seinem Inhalt verstanden worden ist, ist eine Rechtsfrage (BGHZ 160, 204, 213 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung

).

19

5. Die Merkmalsgliederung - als bloßes Hilfsmittel für die Beurteilung eines Eingriffs in das geschützte Recht – kann der Senat selbstständig vornehmen. Er gliedert die Vorrichtung nach Patentanspruch 4 wie folgt: 1. Die Vorrichtung dient zum Exponieren und Trocknen von ebenen Gegenständen.

2. Die Gegenstände bilden einen Stapel und liegen Seite an Seite aneinander an (in abutting face-to-face contact).
3. Eine Mehrzahl von Führungsteilen bildet einen Weg mit einer Folge von untereinander verbundenen, sich umkehrenden Krümmungen.
4. Die Führungsteile bilden den Weg mit einer Mehrzahl von glatten parallelen Führungsflächen, die dem Stapel die Bewegung durch diese aufzwingen (for confining said stack to travel therethrough

).

5. Die Vorrichtung verfügt über Mittel, die auf den Stapel einwirken und ihn durch den Weg schieben.
6. Auf den äußeren Krümmungen wird Luft gegen den Weg gelenkt.

20

Das Klagepatent gibt in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Behandeln des größeren Teils der aneinanderstoßenden Flächen einer Mehrzahl von ebenen Gegenständen an, die Seite an Seite (in face-to-face contact) zueinander stehen. Die Klagepatentschrift Sp. 1 Z. 48 f. nennt insbesondere Dosendeckel von Getränkebehältern als solche Gegenstände und zeigt als Fig. 6 einen solchen typischen Deckel. Ein derartiger Deckel weist einen Flansch und eine Wölbung auf, die ein Aneinanderliegen über die gesamte Fläche ausschließen. Daher bedeutet "abutting face-to-face contact" im Sinne des Klagepatents ein Aneinanderliegen mit einer Berührung der Flächen benachbarter Gegenstände an einigen Stellen. Diese Gegenstände sollen entlang eines gewünschten Wegs gefördert (pushed) werden und zwar in der Weise, dass jeder der Gegenstände seine Bewegungskraft (motive force) vom Kontakt mit dem ihm folgenden Gegenstand erhält und seinerseits Bewegungskraft auf den ihm vorhergehenden Gegenstand durch den Kontakt mit diesem überträgt (Sp. 2 Z. 43-48). Damit geben Patentanspruch 1 für das Verfahren und entsprechend auch Patentanspruch 4 für die patentgemäße Vorrichtung an, dass das Fördern der Gegenstände über den gewünschten Weg mittels Schub erfolgen soll, der durch den Kontakt "face-to-face" vom im Stapel letzten der Gegenstände auf die vorhergehenden weitergegeben wird. Damit enthält der Begriff "Stapel" (stack) ebener Gegenstände im Patentanspruch 4 eine andere Bedeutung, als das Berufungsgericht (BU 19 unten/20 oben) sie ihm beigemessen hat. Der Begriff dient nicht nur der Abgrenzung von den nach dem Stand der Technik bekannten Anlagen, bei denen die zu trocknenden Deckel einzeln und etwa durch Fördertaschen getrennt - also ohne gegenseitige Berührung - durch den Trockenofen transportiert werden. Er gibt vielmehr zusammen mit den zuvor erörterten Merkmalen die Art und Weise an, in der das Fördern der Gegenstände durch den Trocknungsofen erfolgen soll. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Beschreibung ausdrücklich bekannte Verfahren und Vorrichtungen, bei denen eine Vereinzelung der Deckel erfolgt, als nachteilig, vor allem aufgrund ihrer Komplexität und hohen Kosten, verwirft (Sp. 2 Z. 18-27). Anhaltspunkte für andere Mittel zur Förderung der Dosendeckel durch den Trocknungsofen finden sich in der Klagepatentschrift nicht. Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt und die Parteien haben nicht dargelegt, dass das allgemeine Wissen eines Fachmanns, der sich mit der Lehre des Klagepatents auseinandersetzte, diesen andere Möglichkeiten der Beförderung mit derselben Wirkung als vom Wortsinn des Patentanspruchs umfasst erkennen ließ. Zu der Auffächerung der geschobenen Deckelstapel ist dem Patentanspruch 4 des Klagepatents weiter zu entnehmen, dass diese mittels der Führungsteile erreicht werden soll. Diese sollen einen Weg mit sich umkehrenden Krümmungen bilden, und über ihn soll der Stapel von Gegenständen gefördert werden, wobei die glatten parallelen Führungsflächen dem Stapel die Bewegungsrichtung vorgeben. Bei der Art der Förderung der Stapel kommt diesen Führungsteilen besondere Bedeutung zu. Erst sie gewährleisten die geordnete Fortbewegung über den gewünschten Weg. Ohne sie würde schon das Fördern des Stapels Schwierigkeiten bereiten, erst recht wäre das Auffächern in der Weise, dass der größere Teil jedes der in dem Stapel befindlichen Gegenstände dem Behandlungsmedium exponiert ist, ausgeschlossen.

21

6. Legt man diese Auslegung zugrunde, so genügen die Feststellungen des Berufungsgerichts zur angegriffenen Ausführungsform nicht für die Beurteilung , ob eine Verletzung des Klagepatents vorliegt. Das Berufungsgericht hat zunächst schon nicht festgestellt, wie die angegriffene Ausführungsform im Einzelnen beschaffen ist. Dies hat grundsätzlich die Klägerin darzulegen, wobei ihr allerdings nach Treu und Glauben Beweiserleichterungen zugute kommen können , wenn und soweit sie Tatsachen nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwernissen spezifizieren kann, während ihre Offenlegung für den Gegner sowohl ohne weiteres möglich als auch zumutbar ist (Sen.Urt. v. 30.09.2003 - X ZR 114/00, GRUR 2004, 268 f. - Blasenfreie Gummibahn II). Das Berufungsgericht hat sodann aufgrund entsprechenden Parteivortrags Feststellungen dazu zu treffen, wie die angegriffene Ausführungsform beschaffen ist und worin die Unterschiede zu einer dem Wortsinn des Patentanspruchs entsprechenden Lösung bestehen.

22

Erst im Anschluss daran kann festgestellt werden, ob die angegriffene Ausführungsform, wie das Berufungsgericht angenommen hat, das der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln löst. Dazu sind tatrichterliche Feststellungen erforderlich , die in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können. Das Berufungsgericht wird bei der Nachholung dieser Feststellungen zu beachten haben, dass Gleichwirkung im patentrechtlichen Sinne Erzielung der erfindungsgemäßen Wirkungen bedeutet. Die Frage der Gleichwirkung kann deshalb nicht allein aufgrund eines Einzelvergleichs der Wirkung entschieden werden, die einerseits einem einzelnen oder mehreren einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs zukommt, andererseits mit der statt dessen bei einer beanstandeten Ausführung vorhandenen Ausgestaltung erreicht werden kann. Entscheidend ist, welche einzelnen Wirkungen die patentgemäßen Merkmale - für sich und insgesamt - gerade zur Lösung des dem Patentanspruch zugrunde liegenden Problems bereitstellen. Es ist deshalb nötig, den Patentanspruch einer Untersuchung daraufhin zu unterziehen, welche von den einzelnen Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung des zugrunde liegenden Problems patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit repräsentiert die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden Vergleich maßgebliche Wirkung dar (Sen.Urt. v. 28.06.2000 - X ZR 128/98, GRUR 2000, 1005,1006 - Bratgeschirr).

23

Sofern das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Ausführungsform die erfindungsgemäßen Wirkungen erzielt, wird es weiter zu prüfen haben, ob seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigten, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden (BGHZ 150, 149, 153 - Schneidmesser I). War auch dies der Fall, wird das Berufungsgericht der Frage nachzugehen haben, ob die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen musste, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zog (BGHZ 150, 149, 154). Bei dieser Frage handelt es sich allerdings um eine Rechtsfrage, die der revisionsrechtlichen Prüfung zugänglich ist. Sie hängt jedoch entscheidend von den zunächst in der Tatsacheninstanz zu klärenden tatsächlichen Grundlagen ab, die das Berufungsgericht nunmehr zu ermitteln haben wird.

Melullis Keukenschrijver Mühlens
Meier-Beck Asendorf
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 26.08.1998 - 315 O 120/98 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 01.03.2001 - 3 U 219/98 -

Tatbestand:

1

Die Klägerin war Inhaberin des deutschen Gebrauchsmusters 89 02 362 (Klagegebrauchsmuster), das einen Wäschebügel aus Kunststoff betrifft. Nachdem das Klagegebrauchsmuster durch Zeitablauf am 28. Februar 1997 erloschen ist, begehrt sie noch, die Beklagte zur Rechnungslegung zu verurteilen und ihre Pflicht zum Schadensersatz festzustellen.

2

Schutzanspruch 1 des Klagegebrauchsmusters in der im Löschungsverfahren vor dem Bundespatentgericht für schutzfähig erachteten Fassung lautet: Wäschebügel aus Kunststoff, insbesondere Polystyrol, dessen Querschnitt doppel-T-förmig ist und eine vertikale Stegwand (3), einen Obergurt (4) und einen Untergurt (5) aufweist und an dessen Bügelenden (6, 7) zur Aufnahme des Bundes von Unterhosen nach unten gerichtete Klemmen angeordnet sind, die sich aus je einem im Wesentlichen starren Widerlagerteil (8) und einer einstückig damit verbundenen federnden Zunge (9) zusammensetzen , wobei der Spalt (11) zwischen Widerlagerteil (8) und Zunge (9) zum leichten Einführen eines einzuklemmenden Wäscheteils trichterartig erweitert ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die federnde Zunge (9) mit dem Widerlagerteil (8) über einen im Wesentlichen freiliegenden , am Spalt (11) unterbrochenen Kunststoffring (10) verbunden ist, dessen Querschnitt um mindestens 100 %, vorzugsweise 200 % größer ist als der Querschnitt des Ober- oder Untergurtes (4, 5) des Wäschebügels, und der die Zunge (9) mit Vorspannung gegen das Widerlagerteil (8) drückt.

3

Die Beklagte gehört zur weltweit tätigen K. /B. -Gruppe. Sie stellt Wäschebügel her und vertreibt sie. Die Beklagte stellte im Dezember 1993 einen Bügel XXX dem Textilhandelsunternehmen C. vor, der daraufhin unter Hinweis auf "K. /. " als ausschließlicher Bezugsquelle in die Listung von C. aufgenommen wurde. Um C. beliefern zu können, müssen die Wäschehersteller ihre Ware auf gelistete Bügel hängen. Die Wäschehersteller fragen deshalb bei den auf ihrem jeweiligen regionalen Markt tätigen Bügelherstel- lern entsprechende Bügel nach. Die Beklagte hat vorgetragen, der Bügel XXX sei 1989 von der schwedischen K. & C. Aktiebolag entwickelt und zum Patent angemeldet worden, woraufhin Konstruktion und HerstellungsKnow -how den jeweiligen Unternehmen der K. /B. -Gruppe vermittelt wurden.

4

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte habe während der Schutzdauer des Klagegebrauchsmusters Wäschebügel hergestellt und vertrieben, die von der Lehre des Klagegebrauchsmusters Gebrauch machten. Sie hat dazu zunächst auf einen als Anlage 6 überreichten Bügel verwiesen. Das Landgericht hat auf die Anträge auf Rechnungslegung und Feststellung der Schadenersatzpflicht antragsgemäß erkannt.

5

Der Berufung der Beklagten hat sich die Klägerin mit dem Ziel angeschlossen , die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz auf eine Vielzahl weiterer, näher bezeichneter und vorgelegter Wäschebügel zu erstrecken. Die Klägerin hat vorgetragen, die Wäschebügel im Recycling-Müll deutscher Verkaufshäuser von C. im Sommer/Herbst 1996 gefunden zu haben. Die Beklagte hat eingeräumt, dass Wäschebügel mit der Typenbezeichnung XXX , die in der linken unteren Nase (im sogenannten Formnest) eine der Nummern 10 bis 13 aufweisen, von ihr stammen.

6

Die Klägerin hat vorgetragen, die angegriffenen Bügel mit den Formnestern 20 bis 23 seien von der K. /B. Srl in Italien hergestellt worden, diejenigen mit den Formnestern 15 bis 18 von der K. /B. Ltd. in Hongkong und diejenigen mit den Formnestern 7 und 8 von einer K. /B. -Lizenznehmerin in Indonesien.

7

Nachdem die Klägerin ihre Klage beim Landgericht Düsseldorf eingereicht hatte, hat die Beklagte im Dezember 1996 gegenüber C. eine Freistellungserklärung für gegen C. wegen Verletzung des Klagegebrauchsmusters erhobene Ansprüche abgegeben. Nach bestrittenem Vortrag der Beklagten soll sich diese Freistellungserklärung nur auf von ihr hergestellte, mit der Klage angegriffene Bügel beziehen.

8

Durch das angefochtene Teilurteil hat das Berufungsgericht der Klage hinsichtlich der Wäschebügel mit dem Formnest 12 stattgegeben. Die Entscheidung über die Ansprüche hinsichtlich der von der Beklagten hergestellten Wäschebügel mit den Formnestern 10, 11 und 13 hat es dem Schlussurteil vorbehalten. Die Ansprüche der Klägerin wegen Wäschebügeln mit den Formnestern 3 D, 4 D, 5 bis 8, 14 bis 18 und 20 bis 23 hat das Berufungsgericht abgewiesen.

9

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt die Klägerin , die in dem Teilurteil ausgesprochene teilweise Klageabweisung aufzuheben und die Beklagte auch hinsichtlich der dort genannten Bügel zu verurteilen. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

10

Die Revision hat Erfolg und führt im Umfang der Aufhebung zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

11

Hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 3 D, 4 D, 5 bis 8, 14 bis 18 und 20 bis 23, die allein Gegenstand der Revision sind, hat es das Berufungsgericht offen gelassen, ob sie das Klagegebrauchsmuster verletzen und wäh- rend dessen Laufzeit nach Deutschland geliefert worden sind. Es hat die Klage insoweit schon deshalb abgewiesen, weil weder eigene Benutzungshandlungen der Beklagten vorlägen noch eine Haftung der Beklagten für Benutzungshandlungen Dritter als Anstifter oder Gehilfe anzunehmen sei. Das hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht stand.

12

1. Zutreffend geht das Berufungsgericht davon aus, dass das Vorstellen eines gebrauchsmusterverletzenden Bügels zum Zweck der Aufnahme in die Listung des Handelshauses C. ein Anbieten i.S. von § 11 GebrMG ist. Denn durch die Listung werden die Wäschelieferanten von C. dazu veranlasst, Bügel des gelisteten Typs nachzufragen und für ihre Lieferungen insbesondere auch an deutsche Verkaufshäuser von C. zu verwenden. Zwar könnte je nach den Umständen des Einzelfalls eine Benutzung des deutschen Gebrauchsmusters ausscheiden, wenn die Listung ausdrücklich und eindeutig auf Lieferungen der Bügel zur Benutzung im Ausland beschränkt wäre. Daran fehlt es aber. Wie in § 9 PatG umfasst der Begriff des "Anbietens" auch in § 11 GebrMG vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt. Nicht anders als das Verteilen eines Werbeprospekts ist die Listung dazu bestimmt und geeignet, Interesse an dem gelisteten Gegenstand zu wecken und diesen betreffende Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen (vgl. Sen.Urt. v. 16.09.2003 - X ZR 179/02, GRUR 2003, 1031, 1032 - Kupplung für optische Geräte). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Urteil des Senats vom 18.12.1969 (X ZR 52/67, GRUR 1970, 358, 359 - Heißläuferdetektor). Dort hat der Senat ausgeführt, die Ausstellung patentgeschützter Gegenstände auf einer Leistungsschau , die einen Überblick über den Stand der Technik auf einem bestimmten Gebiet gebe und nicht den Charakter einer Verkaufsausstellung habe, reiche nicht schlechthin für die Annahme einer schutzrechtsverletzenden Be- nutzung aus. Abgesehen davon, daß die Verneinung einer Benutzung danach nur auf der Grundlage einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalls möglich ist, ist die hier zu beurteilende Listung schon deshalb nicht mit der Teilnahme an einer Leistungsschau vergleichbar, weil die Wäschelieferanten verpflichtet sind, die gelisteten Bügel für Lieferungen an C. zu benutzen, und es fernliegt, die Listung als Überblick über den Stand der Technik auf dem Gebiet der Bügelfabrikation aufzufassen.

13

2. Das Berufungsgericht meint jedoch, in dem Bemühen der Beklagten um die Listung bei C. sei nur ein Anbieten entsprechender Produkte der Beklagten und nicht ein Anbieten solcher Produkte aller Unternehmen des K. / B. -Konzerns zu sehen. Die insoweit darlegungs- und beweispflichtige Klägerin habe nicht im Einzelnen dargelegt und unter Beweis gestellt, dass die Beklagte bei der Listung im Namen und in Vollmacht der gesamten K. /B. - Gruppe gehandelt habe und dass sich die Listung nicht nur auf Produkte aus dem Hause der Beklagten bezogen habe, sondern ganz generell auf ein "derartiges Produkt", sofern es nur von einem Unternehmen des K. /B. - Konzerns stamme. Das Berufungsgericht verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Gesellschaften der K. /B. -Gruppe nach dem Vortrag der Beklagten völlig selbständig seien und eigenverantwortlich produzierten. Auch die von der Beklagten gegenüber C. abgegebene Freistellungserklärung gebe für ein Handeln der Beklagten mit Wirkung für andere Konzerngesellschaften nichts her, da insoweit von dem Vortrag der Beklagten auszugehen sei, die Freistellungserklärung beziehe sich nur auf von ihr hergestellte, mit der Klage angegriffene Bügel.

14

a) Mit diesen Ausführungen hat das Berufungsgericht den Tatbestand des "Anbietens" in § 11 GebrMG zu eng ausgelegt und den Prozessstoff nicht erschöpft. Das "Anbieten" ist eine selbständige Benutzungsform (vgl. BGH, Urt.

v. 06.07.1954 - I ZR 166/52, GRUR 1955, 87, 89 - Bäckereimaschine; Sen.Urt. v. 28.05.1968 - X ZR 42/66, GRUR 1969, 35, 36 - Europareise). Es ist deshalb ohne Bedeutung, wenn der Anbieter die angebotene Ausführungsform nicht selbst herstellt, sondern von Dritten bezieht. Im Interesse des nach dem Gesetzeszweck gebotenen effektiven Rechtsschutzes für den Schutzrechtsinhaber ist der Begriff des Anbietens im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen. Entscheidend ist, ob eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellt. Ebensowenig wie das Anbieten im Sinne des Gebrauchsmusterund Patentgesetzes ein Angebot i.S. des § 145 BGB voraussetzt, ist es deshalb erforderlich, dass der Anbietende bevollmächtigt oder beauftragt ist, für den Abschluss von Geschäften über den schutzrechtsverletzenden Gegenstand mit Dritten zu werben. Unerheblich ist auch, ob sich das Anbieten auf Gegenstände bezieht, die von einem dritten Unternehmen auf die infolge des Anbietens generierte Nachfrage hin erst noch hergestellt werden müssen. Denn die Beeinträchtigung der Interessen des Schutzrechtsinhabers ist dabei nicht geringer als beim Anbieten bereits hergestellter Gegenstände.

15

b) Auf der Grundlage des Berufungsurteils ist für die revisionsrechtliche Beurteilung davon auszugehen, dass die Beklagte den Bügel XXX im Dezember 1993 bei C. vorgestellt hat. Wie von der Beklagten beabsichtigt, wurde er daraufhin in die Listung von C. aufgenommen. Dies erfolgte in der Listung gemäß Anlage Ax 16 b mit dem Hinweis auf "K. /B. " als alleinige Bezugsquelle, wobei sich diese englischsprachige Listung nicht nur an deutsche Wäschelieferanten richtete und keinen Bezug zu einem bestimmten Unternehmen der K. /B. -Gruppe, etwa der Beklagten, aufwies. Eine Beschränkung auf Bügel mit bestimmten Formnestangaben ist der Listung ebensowenig zu entnehmen. Die Wäschelieferanten von C. im In- und Ausland , insbesondere auch in Asien, wurden infolge der Listung unter Angabe von "K. /B. " als alleiniger Bezugsquelle dazu veranlasst, Bügel XXX für C. nicht etwa nur bei der Beklagten, sondern bei beliebigen Unternehmen der K. /B. -Gruppe nachzufragen, also auch bei den Schwestergesellschaften der Beklagten und den als Teil der Gruppe auftretenden Lizenznehmern des Konzerns. Diese Gruppenunternehmen waren für die Bügel XXX lieferfähig, da ihnen das entsprechende Herstellungs-Know-how - wie auch die Beklagte wusste - zugänglich war. Damit hat die Beklagte nicht nur angeboten, selbst an C. "K. /B. "-Bügel XXX zu liefern. Sie hat durch ihr Einverständnis mit der Listung C. ebenfalls erklärt, dass die anderen Unternehmen der K. /B. -Gruppe die Wäschelieferanten von C. mit Bügeln XXX für C. beliefern könnten. Die Beklagte hat C. damit auch eine Belieferung mit Bügel XXX durch die anderen Unternehmen der K. /B. -Gruppe im Sinne von § 11 Abs. 1 GebrMG angeboten.

16

c) Das Berufungsgericht ist zwar der Auffassung, dass Bügel vom Typ XXX nicht zwangsläufig das Klagegebrauchsmuster verletzen mussten, sondern auch Ausführungsformen möglich waren, die nicht alle Merkmale dieses Schutzrechts verwirklichten. Hierauf kommt es jedoch nicht an, um den Erklärungsinhalt des Lieferangebots der Beklagten zu bestimmen. Die Beklagte hat C. unter anderem einen Bügel XXX mit der Formnestangabe 12 zur Listung vorgestellt. Bezüglich dieses Bügels hat das Berufungsgericht in dem nicht angefochtenen Teil seiner Entscheidung festgestellt, dass er das Gebrauchsmuster der Klägerin verletzt. Das zeigt, dass der Bügeltyp XXX auch gebrauchsmusterverletzende Ausführungsformen einschloss. Da die Listung nicht auf solche Ausführungsformen beschränkt war, die das Gebrauchsmuster nicht verletzten, bezog sie sich auch auf Verletzungsformen des Bügels XXX .

17

3. Die Beklagte handelte hinsichtlich der Verletzung des Gebrauchsmusters der Klägerin auch jedenfalls fahrlässig. Nach den Feststellungen des Beru- fungsgerichts konnte die Beklagte als Fachunternehmen die Gebrauchsmusterverletzung durch Herstellung und Vertrieb der von ihr hergestellten Wäschebügel mit Formnest 12 zumindest erkennen. Dann konnte sie aber auch erkennen, dass die Listung des Bügels XXX und das in dieser enthaltene Lieferangebot gebrauchsmusterverletzende Ausführungsformen umfasste.

18

4. Da die Beklagte mindestens fahrlässig Bügel angeboten hat, die das Gebrauchsmuster der Klägerin verletzten, ist sie der Klägerin gemäß §§ 24 Abs. 2, 11 Abs. 1 GebrMG dem Grunde nach zum Ersatz des aus dieser Gebrauchsmusterverletzung entstandenen Schadens verpflichtet. Soweit es zur Bezifferung des Schadensersatzanspruchs der Klägerin erforderlich ist, steht ihr auch ein Anspruch auf Rechnungslegung gegen die Beklagte zu.

19

a) Ein die Beklagte nach § 24 Abs. 2 GebrMG zum Ersatz verpflichtender Schaden wird im Streitfall allerdings nur in Betracht kommen, soweit es infolge der von der Beklagten veranlassten Listung tatsächlich in der Beklagten zurechenbarer Weise zu Lieferungen gebrauchsmusterverletzender Bügel an deutsche Filialen von C. gekommen ist. Das unberechtigte Anbieten eines geschützten Gegenstands ist zwar eine eigenständige Benutzungsform, an die sich gemäß § 24 Abs. 2 GebrMG eine selbständige Schadensersatzpflicht knüpft. Typischerweise entsteht dem Rechtsinhaber durch das unberechtigte Anbieten als solches jedoch noch kein Schaden. Allerdings wird ein Schaden bei ihm jedenfalls dann eintreten, wenn es infolge des Anbietens tatsächlich zu Geschäftsabschlüssen oder Lieferungen kommt, die den geschützten Gegenstand betreffen. Da der dem Rechtsinhaber durch solche Lieferungen entstandene Schaden durch die gebrauchsmusterverletzende Angebotshandlung adäquat und zurechenbar verursacht ist, wird er von der Ersatzpflicht des anbietenden Verletzers umfasst. Anderenfalls würde die Schadensersatzpflicht für die Benutzungsform des Anbietens auch in der Praxis häufig leer laufen, obwohl auf das Anbieten grundsätzlich auch andere als durch Lieferungen entstandene Schäden zurückzuführen sein können.

20

b) Die Ansprüche der Klägerin und damit auch ihr Anspruch auf Rechnungslegung können sich damit nur auf solche Ausführungsformen des Bügels XXX beziehen, die das Klagegebrauchsmuster verletzen. Sie sind zudem bereits durch den Antrag der Klägerin zutreffend begrenzt auf Bügel, die von Unternehmen der K. /B. -Gruppe (einschließlich deren Lizenznehmern) hergestellt und an Unternehmen des C. -Konzerns in Deutschland geliefert wurden. Denn der territoriale Geltungsbereich eines deutschen Gebrauchsmusters ist auf das Bundesgebiet beschränkt.

21

c) Das Berufungsgericht hat bislang noch keine Feststellungen dazu getroffen , aus welchem Unternehmen die Bügel mit den Formnestern 7, 8, 15 bis 18 und 20 bis 23 stammen.

22

aa) Die Klägerin macht geltend, die Bügel mit den Formnestern 20 bis 23 stammten von der K. /B. Srl in Italien und diejenigen mit den Formnestern 15 bis 18 von der K. /B. Ltd. in Hongkong. Sollte dies zutreffen, setzten die geltend gemachten Ansprüche der Klägerin hinsichtlich dieser Bügel weiter voraus, dass die entsprechenden Ausführungsformen tatsächlich das Klagegebrauchsmuster verletzten und dass sie während dessen Geltungsdauer an deutsche C. -Filialen geliefert wurden. Auch hierzu fehlen bislang Feststellungen des Berufungsgerichts. Sollten die fraglichen Bügel, wie die Klägerin unter Beweisantritt (GA II 249, Zeugnis S. und H. ) vorträgt, bei deutschen Verkaufshäusern von C. als Recycling-Müll angefallen sein, könnte die Lebenserfahrung allerdings den Schluss nahelegen, dass diese Bügel auch in den deutschen Verkaufsstätten von C. benutzt wurden.

23

bb) Hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 7 und 8 trägt die Klägerin vor, sie seien von einer K. /B. Lizenznehmerin in Indonesien produziert worden. Auch insoweit wird das Berufungsgericht eigene Feststellungen zur Herkunft der Bügel zu treffen haben. Es wird dabei aufklären müssen, ob Lizenznehmer von K. /B. im Allgemeinen oder jedenfalls konkret der indonesische Lizenznehmer ebenso wie die Schwestergesellschaften der Beklagten Bügel XXX herstellen durften. Schließlich sind auch bezüglich der Bügel mit den Formnestern 7 und 8 bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob sie das Klagegebrauchsmuster verletzten und in Deutschland während der Geltungsdauer des Gebrauchsmusters benutzt wurden.

24

d) Hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 3 D, 4 D, 5, 6 und 14 hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen, weil die Klägerin versäumt habe, darzulegen und unter Beweis zu stellen, von welchem Unternehmen oder welchem Lizenznehmer des K. /B. -Konzerns diese Bügel hergestellt worden sein sollen. Vielmehr habe die Klägerin die Behauptung der Beklagten, die Bügel mit der Kennzeichnung "4 D" seien ein Plagiat, lediglich als unglaubwürdig zurückgewiesen (BU 35) und hinsichtlich der Bügel mit den Formnestern 3 D, 5, 6 und 14 nur allgemein die Vermutung geäußert, sie stammten von einer der "K. -Gesellschaften" (BU 36 u.). Bezüglich dieser Bügel habe die Klägerin also keine Benutzungshandlungen der Beklagten dargelegt.

25

Es trifft zu, dass die Beklagte eine Benutzungshandlung in Form des Anbietens nur bezüglich Bügeln von Unternehmen der K. /B. -Gruppe oder gegebenenfalls deren Lizenznehmern vorgenommen hat. Die Listung bei C. bezog sich auf den Bügel XXX von K. (vgl. BU 36 u.). Lieferanten von Bügeln , die diese Angabe nicht zu Recht führen, sind von derListung nicht erfasst. Die Listung schloss daher "Plagiate" Dritter nicht ein. Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang aber den Sachvortrag der Parteien nicht ausge- schöpft. Aus der als Anlage Ax 16 b vorgelegten Listung von C. ergibt sich, dass Bügel XXX ausschließlich von Unternehmen der Gruppe K. /B. zu beziehen waren. Das spricht jedenfalls zunächst dafür, dass im Recyclingmüll von C. aufgefundene Bügel vom Typ XXX aus dem K. -Konzern stammen. Die Klägerin hat vorgetragen, dass alle diese Bügel mit dem eingeprägten Firmennamen "K. " und der Bezeichnung "Artikel XXX " versehen seien. Sie hat zutreffend auch darauf hingewiesen, dass die nahezu durchlaufende Nummerierung der Formnester der bekannt gewordenen Bügel von 1 bis 23 für deren Herkunft aus einem Konzern spricht. Unter Berücksichtigung dieser Umstände wird das Berufungsgericht die Herkunft dieser Bügel aus der K. /B. -Gruppe einschließlich deren Lizenznehmern erneut zu prüfen haben.

26

e) Das Berufungsgericht wird zudem zu berücksichtigen haben, dass Treu und Glauben auch im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozess eine Erleichterung der Beweisführung für die beweisbelastete Partei gebieten können. Dies gilt namentlich für die Spezifizierung von Tatsachen, wenn und soweit diese der mit der Beweisführung belasteten Partei nicht oder nur unter unverhältnismäßigen Erschwerungen zugänglich sind, während ihre Offenlegung für den Gegner ohne weiteres möglich und zumutbar erscheint (Sen.Urt. v. 30.09.2003 - X ZR 114/00, GRUR 2004, 268 - Blasenfreie Gummibahn II; v. 22.11.2005 - X ZR 81/01, GRUR 2006, 313, 315 - Stapeltrockner). Ein solcher Sachverhalt liegt hier jedenfalls hinsichtlich der Bezeichnungspraxis mit Formnest -Nummern in der K. /B. -Gruppe vor. Zu dem Bügel mit der Kennzeichnung "4 D" hat die Beklagte lediglich vorgetragen, eine Kennzeichnung "D" gebe es in der K. /B. -Gruppe nicht (BU 35 a)). Nachdem die Klägerin diese Behauptung als unsubstantiiert und unglaubwürdig bestritten hatte, hätte das Berufungsgericht prüfen müssen, ob der Beklagten abverlangt werden konnte, die Formnest-Kennzeichnung in der K. /B. -Gruppe und die von den verschiedenen Schwestergesellschaften und Lizenznehmern tatsächlich verwendeten Formnester für Bügel des Typs XXX im Einzelnen zu erläutern. Denn die Klägerin war zu einer entsprechenden Darlegung nicht in der Lage.

Melullis Scharen Keukenschrijver
RiBGH Asendorf ist infolge Urlaubs an der Unterschrift gehindert. Kirchhoff Melullis
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 04.12.1997 - 4 O 463/96 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 07.10.2004 - 2 U 17/98 -