Bundesgerichtshof Urteil, 16. Mai 2017 - X ZR 85/14
vorgehend
Bundesgerichtshof
Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.
Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate
Richter
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 85/14 Verkündet am:
16. Mai 2017
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Sektionaltor II
a) Ob einem Mitberechtigten für die Nutzung einer Erfindung durch einen anderen Mitberechtigten
im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleich in Geld zusteht, kann auch von den Gründen abhängen
, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen
hat.
b) Der Gläubiger eines solchen Anspruchs verfügt nicht erst dann über den für den Beginn der
Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderlichen Kenntnisstand, wenn ihm
rechtskräftig eine Mitberechtigung an angemeldeten oder erteilten Schutzrechten zugesprochen
wurde oder die Höhe seines ideellen Anteils geklärt ist.
a) Gemäß § 259 Abs. 1 BGB hängt der Anspruch auf Vorlage von Belegen grundsätzlich nicht
davon ab, ob die Vorlage von Belegen im Rahmen der geschuldeten Rechnungslegung üblich
ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Erteilung von Belegen bei demjenigen Vorgang üblich
ist, den der Beleg dokumentieren soll.
b) Wenn sich der Anspruch auf Rechnungslegung aus § 242 BGB ergibt, besteht ein Anspruch
auf Vorlage von Belegen aber grundsätzlich nur dann, wenn in vergleichbaren vertraglichen
Beziehungen üblicherweise Belege vorgelegt werden.
BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 - X ZR 85/14 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf
ECLI:DE:BGH:2017:160517UXZR85.14.0 Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher sowie die Richterin Dr. KoberDehm
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Grund- und Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 7. August 2014 aufgehoben, soweit das Berufungsgericht zum Nachteil der Beklagten entschieden hat.
Die Revision der Klägerin wird zurückgewiesen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Die Revision der Klägerin wird zurückgewiesen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Parteien sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Garagentoren. Sie streiten über Ausgleichsansprüche wegen der Nutzung von zwei ihnen gemeinsam zustehenden Erfindungen durch die Beklagte.
- 2
- Die Beklagte reichte am 28. Juli 2000 zwei ein Sektionaltor betreffende Patentanmeldungen ein, aus denen die europäischen Patente 1 176 279 (Streitpatent 1) und 1 176 280 (Streitpatent 2) hervorgegangen sind. Der Hinweis auf die Erteilung der Schutzrechte ist am 27. November 2013 bzw. am 19. Februar 2014 bekannt gemacht worden.
- 3
- Die Klägerin nahm die Beklagte aufgrund einer Abtretungsvereinbarung mit dem von ihr als alleinigem Erfinder angesehenen L. W. auf Abtretung der Rechte aus den beiden Anmeldungen, hilfsweise auf Einräumung einer Mitberechtigung in Anspruch. Mit rechtskräftigem Urteil vom 22. Dezember 2011 (2 U 15/04) verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf die Beklagte zur Einräumung einer Mitberechtigung. Ferner stellte es einen auf die Klägerin entfallenden ideellen Anteil von jeweils 5 Prozent fest.
- 4
- Im Laufe jenes Rechtsstreits hatte die Klägerin mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten vom 1. September 2005 der Beklagten unter anderem folgendes mitgeteilt: "In erster Linie macht unsere Mandantin die Ansprüche geltend, die darauf gestützt werden können, dass Herr W. Alleinerfinder ist. Hilfsweise, für den Fall, dass Herr W. nur Miterfinder ist, macht unsere Mandantin die Ansprüchegeltend , die auf § 745 Abs. 2 BGB gestützt werden können, nämlich eine nach billigem Ermessen dem Interesse der Teilhaber entsprechende Verwaltung und Benutzung. Dazu fordern wir zunächst Auskunft über Art und Umfang der von Ihrer Mandantin vorgenommenen Benutzungshandlungen. Dabei möge Ihre Mandantin alle Einnahmen und sonstigen Vorteile angeben, die sie dadurch erzielt hat, dass sie die oben genannten Anmeldungen genutzt hat. Wenn die Auskunft erteilt ist, wird unsere Mandantin einen konkreten Vorschlag für eine Vereinbarung unterbreiten."
- 5
- Im vorliegenden Rechtsstreit hat die Klägerin die Beklagte wegen des Vertriebs erfindungsgemäßer Sektionaltore auf Zahlung eines Ausgleichsbetrags von 827.500 Euro nebst Zinsen, Rechnungslegung und Herausgabe von Belegen sowie Feststellung einer der Verpflichtung zur Zahlung eines weitergehenden Ausgleichs in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
- 6
- Das Berufungsgericht hat durch Grund- und Teilurteil festgestellt, dass der Klägerin gegen die Beklagte wegen Benutzung des deutschen Teils der beiden Patente dem Grunde nach ein Ausgleichsanspruch in Geld zusteht und dass die Höhe dieses Anspruchs nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen ist. Ferner hat es die Beklagte zur Rechnungslegung über die Vertriebshandlungen und die hierbei erzielten Umsätze verurteilt. Hinsichtlich der darüber hinausgehenden Ansprüche auf Rechnungslegung und Belegvorlage sowie des weitergehenden Feststellungsbegehrens hat es die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
- 7
- Mit ihren vom Senat zugelassenen Revisionen wenden sich beide Parteien gegen das Berufungsurteil, soweit darin zu ihren Ungunsten entschieden wurde.
Entscheidungsgründe:
- 8
- Die Revision der Beklagten ist in vollem Umfang begründet, die Revision der Klägerin hat hingegen keinen Erfolg.
- 9
- I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für die Revisionsinstanz von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:
- 10
- Der Klägerin stehe gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Anspruch auf billige Entschädigung wegen Benutzung der streitpatentgemäßen Lehre zu. Zwischen Mitberechtigten an einem Patent oder einer Patentanmeldung entstehe gemäß § 745 Abs. 2 BGB ein finanzieller Ausgleichsanspruch, wenn der Berechtigte diesen geltend mache und wenn es die materielle Gerechtigkeit erfordere , dass der die Erfindung Benutzende für Gebrauchsvorteile, die seinen Anteil übertreffen, einen Ausgleich in Geld an die übrigen Mitberechtigten leiste.
- 11
- Im Streitfall habe die Klägerin nach dem eindeutigen Wortlaut des Schreibens vom 1. September 2005 - für die Beklagte ohne jeden Zweifel erkennbar - einen finanziellen Ausgleich verlangt. Die beiderseitige Interessenlage erfordere es, dass die Beklagte für ihre Benutzungshandlungen eine Geldentschädigung an die Klägerin zahle. Für einen solchen Anspruch sei es grundsätzlich nicht von Bedeutung, ob ein Teilnehmer freiwillig von der Nutzung der Erfindung absehe.
- 12
- Die Ausgleichsforderung sei weder verwirkt noch verjährt. Die Beklagte habe aus dem Umstand, dass die Klägerin im vorangegangenen Rechtsstreit in erster Linie eine Alleinberechtigung geltend gemacht und einen Ausgleichsanspruch auch nicht hilfsweise erhoben habe, nicht die Schlussfolgerung ziehen dürfen, dass die Klägerin einen solchen Anspruch nicht mehr geltend machen werde. Über die für einen Verjährungsbeginn nach § 195 und § 199 Abs. 1 BGB erforderlichen Kenntnisse habe die Klägerin erst nach dem rechtskräftigen Abschluss des vorangegangenen Rechtsstreits verfügt.
- 13
- Der Ausgleichsanspruch der Klägerin sei nach Lizenzgrundsätzen zu bestimmen. Die Benutzungshandlungen der Beklagten als Teilhaberin seien rechtmäßig gewesen. Für gesetzliche Ansprüche wegen rechtmäßiger Erfindungsnutzung aus § 33 Abs. 1 PatG, Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜG oder § 9 Abs. 1 ArbnErfG sei anerkannt, dass der Berechtigte nicht Herausgabe des erzielten Gewinns, sondern nur eine nach den Regeln der Lizenzanalogie zu berechnende Entschädigung verlangen könne. Für Ausgleichsansprüche zwischen Miterfindern gelte entsprechendes.
- 14
- Der Klägerin stehe ferner ein Anspruch auf Rechnungslegung zu. Dieser sei jedoch nicht auf Angaben zu Kosten und Gewinnen gerichtet, weil die Klägerin nur einen Ausgleich nach Lizenzgrundsätzen verlangen könne. Die Vorlage von Belegen sei nicht geschuldet, weil weder dargelegt noch sonst ersichtlich sei, dass es auf dem hier betroffenen Geschäftsfeld der Üblichkeit entspreche , im Falle einer Lizenzerteilung und sich daran anschließender rechtmäßiger Benutzung zum Nachweis der vergütungsrelevanten Auskünfte zu Art und Umfang der Benutzung Belege zu präsentieren.
- 15
- II. Diese Beurteilung hält den Revisionsangriffen der Beklagten nicht in vollem Umfang stand.
- 16
- 1. Entgegen der Auffassung der Beklagten gehen die vom Berufungsgericht ausgesprochenen Feststellungen allerdings nicht über die von der Klägerin gestellten Anträge hinaus.
- 17
- Dem steht nicht entgegen, dass in der Urteilsformel weder ein Zeitraum noch ein Maximalbetrag angegeben werden. Die gebotene Auslegung der Urteilsformel im Lichte des Tatbestands und der Entscheidungsgründe (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 21. Februar 2012 - X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 Rn. 11 - Rohrreinigungsdüse II; Urteil vom 2. Oktober 2009 - V ZR 235/08, BGHZ 182, 307 Rn. 22) ergibt zweifelsfrei, dass das Berufungsgericht mit dem Ausspruch zu I.1 ein Grundurteil über den von der Klägerin erhobenen bezifferten Zahlungsanspruch wegen Benutzungshandlungen seit dem 1. September 2005 erlassen und mit dem Ausspruch zu I.2 über den Zwischenfeststellungsantrag entschieden hat, den die Klägerin auf seine Anregung hin anstelle des erstinstanzlichen Feststellungsantrags gestellt hat und der sich ausschließlich auf den geltend gemachten Zahlungsanspruch bezieht.
- 18
- Einer ausdrücklichen Bezugnahme auf die gestellten Anträge oder einer wörtlichen Übernahme derselben bedurfte es nicht. Die Klägerin hat keine weiteren Anträge mit vergleichbarem Inhalt gestellt. Dem angefochtenen Urteil lassen sich keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass das Berufungsgericht über ein anderes Begehren entscheiden wollte.
- 19
- 2. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht ferner zu dem Ergebnis gelangt , dass die Klägerin mit dem Anwaltschreiben vom 1. September 2005 einen Ausgleichsanspruch nach § 745 Abs. 2 BGB geltend gemacht hat.
- 20
- Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs steht einem Mitberechtigten ein Anspruch auf Ausgleichszahlung für die Benutzung der gemeinsamen Erfindung durch einen anderen Teilhaber grundsätzlich erst von dem Zeitpunkt an zu, in dem er eine entsprechende Benutzungsregelung, d.h. einen angemessenen Ausgleich in Geld, mit hinreichender Deutlichkeit verlangt hat (BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342, 348 - Gummielastische Masse II).
- 21
- Entgegen der Auffassung der Beklagten hat das Berufungsgericht dem Schreiben vom 1. September 2005 eine solche Aufforderung rechtsfehlerfrei entnommen.
- 22
- Dem steht nicht entgegen, dass die Klägerin in diesem Schreiben nur Auskunft für die Vergangenheit verlangt und ein Zahlungsbegehren nicht ausdrücklich formuliert hat. Die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass die Klägerin ungeachtet dieses Wortlauts konkludent jedenfalls hilfsweise eine Ausgleichszahlung begehrt hat, ist möglich und lässt keinen Rechtsfehler erkennen.
- 23
- Entgegen der Rüge der Klägerin hat das Berufungsgericht bei seiner Würdigung auch den Schriftsatz der Klägerin vom 16. Juli 2009 berücksichtigt. Das Berufungsgericht hat im Zusammenhang mit der Frage der Verwirkung angenommen , dieser Schriftsatz lasse nicht den Schluss auf einen Verzichtswillen der Klägerin zu. Korrespondierend damit ist es im Zusammenhang mit der hier interessierenden Frage zu dem Ergebnis gelangt, die Gesamtumstände ließen nicht den Schluss zu, dass die Klägerin keine Ausgleichszahlung habe verlangen wollen oder nachträglich auf diese verzichtet habe. Damit kommt hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass das Berufungsgericht die Argumentation der Beklagten gesehen und lediglich abweichend gewürdigt hat. Letzteres begründet weder einen Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG noch einen sonstigen Rechtsfehler.
- 24
- 3. Entgegen der Auffassung der Beklagten war das Berufungsgericht nicht gehalten, über die Höhe des der Klägerin zustehenden Anteils an der Erfindung abschließend zu entscheiden.
- 25
- Das Berufungsgericht hat ausgeführt, für die Frage, ob einem Teilhaber ein Ausgleichsanspruch zustehe, sei auch die Höhe des ihm zustehenden Anteils maßgeblich. Vor diesem Hintergrund konnte es einen Anspruch der Klägerin nur dann widerspruchsfrei bejahen, wenn es deren Anteil als ausreichend hoch bewertete.
- 26
- Diesen Anforderungen wird das angefochtene Urteil gerecht.
- 27
- Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Anteil der Klägerin mindestens 5 Prozent beträgt und dass selbst dieser verhältnismäßig geringe Anteil unter den Gegebenheiten des Streitfalls ausreicht, um einen Ausgleichsanspruch dem Grunde nach zu bejahen. Diese Argumentation ist in sich widerspruchsfrei.
- 28
- 4. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht jedoch die Frage, aus welchen Gründen die Klägerin von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat, als für das Bestehen des Ausgleichsanspruchs unerheblich angesehen.
- 29
- a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Beurteilung der Frage, ob einem Mitberechtigten im Rahmen der Billigkeit ein Ausgleich in Geld zusteht, die Umstände des Einzelfalls umfassend zu würdigen (BGH, Urteil vom 22. März 2005 - X ZR 152/03, BGHZ 162, 342, 348 - Gummielastische Masse II). Zu den danach relevanten Umständen gehören entgegen der - auch in Teilen der Literatur vertretenen (vgl. Ann in Ann/Kraßer, Patentrecht, 7. Aufl., § 19 Rn. 85 mwN; dagegen Melullis in Benkard, Patentgesetz , 11. Aufl., § 6 Rn. 65; Henke GRUR 2007, 89 ff.; Hauck GRUR-Prax 2014, 430 f.) - Auffassung des Berufungsgerichts auch die Gründe, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung abgesehen hat.
- 30
- Der Bundesgerichtshof hat einen Ausgleichsanspruch zwar auch für den Fall für möglich erachtet, dass der Gläubiger den Gegenstand des Rechts nicht gebrauchen will (BGHZ 162, 342, 347 - Gummielastische Masse II). Diese Ausführungen stehen aber in Zusammenhang mit der (vom Bundesgerichtshof bejahten ) Frage, ob die gesetzlichen Regelungen in §§ 741 ff. BGB ausreichen, damit jeder Teilhaber eines gemeinschaftlichen Patents den ihm gebührenden Anteil am wirtschaftlichen Wert des Rechts realisieren kann. Ihnen kann nicht entnommen werden, dass die Gründe, aus denen der Anspruchsteller von einer Nutzung der Erfindung abgesehen hat, stets bedeutungslos sind.
- 31
- Wenn die Möglichkeiten der einzelnen Mitberechtigten zur Nutzung der Erfindung schon aus strukturellen Gründen, etwa aufgrund ihres angestammten Betätigungsfelds oder der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, grundlegend unterschiedlich sind, wird es in der Regel allerdings naheliegen, eine Ausgleichspflicht desjenigen Mitberechtigten zu bejahen, der von der Erfindung durch eigene Produktions- oder Vertriebstätigkeit in erheblichem Umfang Gebrauch macht. In solchen Fällen braucht der andere Mitberechtigte, der nicht über vergleichbare Erfahrung oder Ressourcen verfügt, etwa ein Einzelerfinder, der die ihm zustehenden Rechte typischerweise durch Vergabe von Nutzungsrechten nutzt, grundsätzlich nicht näher zu den Gründen vorzutragen, aus denen er auch für das in Streit stehende Schutzrecht von einer anderweitigen Verwertung abgesehen hat.
- 32
- Wenn die Mitberechtigten sich indes wie im Streitfall als Wettbewerber gegenüberstehen, entspricht es nicht ohne weiteres der Billigkeit, einem von ihnen nur deshalb einen Ausgleichsanspruch und den damit verbundenen Anspruch auf Rechnungslegung zuzusprechen, weil er von einer eigenen Nutzung abgesehen hat. Auch in solchen Konstellationen mag ein Ausgleichsanspruch im Einzelfall zu bejahen sein. Hierzu bedarf es aber näheren Vortrags, weshalb es dem Anspruchsteller nicht möglich war, die Erfindung (in vergleichbarem Umfang) zu nutzen, oder weshalb er von einer bestehenden Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht hat. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sein Anteil an der Erfindung und der daraus resultierende Beitrag zu dem vom anderen Mitberechtigten erzielten wirtschaftlichen Erfolg eher gering zu bemessen ist.
- 33
- b) Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht deshalb als im Ergebnis zutreffend, weil die Beklagte die Streitpatente allein angemeldet und während des vorangegangenen Rechtsstreits für sich allein beansprucht hat.
- 34
- Ein Mitberechtigter, der eine Erfindung für sich allein zum Patent anmeldet , verstößt allerdings gegen seine Pflicht zur gemeinschaftlichen Verwaltung gemäß § 744 Abs. 1 BGB. Zugleich verletzt er das den anderen Mitberechtigten zustehende Immaterialgüterrecht an der Erfindung, das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist. Deshalb steht den anderen Mitberechtigten ein Anspruch auf Schadensersatz zu, der einen anteiligen Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann und dessen Entstehungszeitpunkt nicht davon abhängt, wann er erstmals geltend gemacht worden ist (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 18 ff. - Beschichtungsverfahren
).
- 35
- In solchen Konstellationen wird es einem Anspruchsteller, der eine Mitberechtigung geltend macht, in der Regel nicht zumutbar sein, die Erfindung vor der endgültigen Klärung der Berechtigungsfrage zu nutzen. Zwar ist der Mitberechtigte materiell an einer eigenen Nutzung nicht gehindert, denn er kann den auf die formale Rechtsposition gestützten Ansprüchen des Patentinhabers den Einwand der widerrechtlichen Entnahme entgegensetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Mai 2011 - X ZR 77/10, GRUR 2011, 853 Rn. 11 - Treppenlift; Melullis in Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 46). Aufgrund der formalen Rechtsinhaberschaft des anderen Teils wäre er durch eine eigene Nutzung aber in der Regel einem erheblichen Risiko ausgesetzt, das einen anerkennenswerten Grund für die Nichtbenutzung und damit zugleich einen für die Zubilligung eines Ausgleichsanspruchs sprechenden Umstand darstellen kann.
- 36
- Dieser Gesichtspunkt darf indes ebenfalls nicht isoliert beurteilt werden. Er muss vielmehr in die erforderliche Abwägung aller relevanten Umstände eingestellt werden. Dies ist bislang nicht erfolgt und kann in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden.
- 37
- Bei der Beurteilung des Streitfalls wird das Berufungsgericht auch zu berücksichtigen haben, dass die Klägerin den Gegenstand des Streitpatents ursprünglich ebenfalls für sich allein beansprucht hatte. Solange über diesen Streit nicht abschließend gerichtlich entschieden war, liefen beide Seiten gleichermaßen Gefahr, sich durch Benutzung der Erfindung schadensersatzpflichtig zu machen. Bei dieser Ausgangslage bedarf es näheren Vortrags des Anspruchstellers zu den Gründen, aus denen er von eigenen Benutzungshandlungen abgesehen hat.
- 38
- 5. Mit rechtsfehlerhaften Erwägungen hat das Berufungsgericht ferner die Klageansprüche in vollem Umfang als unverjährt angesehen.
- 39
- Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts verfügt ein Mitberechtigter nicht erst dann über den für den Beginn der Verjährungsfrist nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderlichen Kenntnisstand, wenn ihm rechtskräftig eine Mitberechtigung an angemeldeten oder erteilten Schutzrechten zugesprochen wurde und die Höhe seines ideellen Anteils geklärt ist.
- 40
- a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt es für die nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderliche Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände, wenn dem Gläubiger auf Grund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden kann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dabei ist nicht erforderlich, dass der Gläubiger seinen Anspruch abschließend beziffern kann. Es genügt, wenn er eine Feststellungsklage erheben kann (vgl. nur BGH, Urteil vom 22. Juli 2014 - KZR 13/13, WuW/E DE-R 4336 = RdE 2014, 453 Rn. 22 - Stromnetznutzungsentgelt VII; Urteil vom 8. November 2016 - VI ZR 594/15, NJW 2017, 949 Rn. 11).
- 41
- Im Streitfall benötigte die Klägerin hierzu Kenntnis über die Umstände, aus denen sich ihre Mitberechtigung ergab, über die Benutzung der Erfindung durch die Beklagte und über die Umstände, die für die im Rahmen von § 745 Abs. 2 BGB anzustellende Billigkeitserwägung von Bedeutung sind.
- 42
- b) Die Einräumung einer Mitberechtigung an Schutzrechtsanmeldungen oder erteilten Schutzrechten ist demgegenüber keine Voraussetzung für das Bestehen eines Ausgleichsanspruchs.
- 43
- Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten eines nicht eingetragenen Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen, auch dann in Betracht, wenn das gemeinschaftliche Recht der Miterfinder auf ein technisches Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt hat (BGH, Urteil vom 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04, GRUR 2006, 401, 402 - Zylinderrohr).
- 44
- Im Streitfall war die Klägerin mithin nicht gehindert, ihre Ausgleichsansprüche jedenfalls im Wege der Feststellungsklage zeitgleich mit dem Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung geltend zu machen - sei es im Wege der objektiven Klagehäufung, sei es im Wege einer separaten Klage. Beides hätte zwar zu einer zusätzlichen Kostenbelastung geführt, die sich im praktischen Ergebnis als wenig sinnvoll erwiesen hätte, wenn das Begehren nach Einräumung einer Mitberechtigung erfolglos geblieben wäre. Dies stellt indes keinen zureichenden Grund dar, mit der Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs zuzuwarten. Für einen Mitberechtigten, der gegen eine alleinige Benutzung durch einen anderen Mitberechtigten vorgeht, stellt sich die Ausgangslage vielmehr nicht anders dar als für einen Berechtigten, der gegen eine Patentverletzung durch Dritte vorgeht. In der zuletzt genannten Konstellation darf der Berechtigte mit der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen im Wege der Feststellungsklage ebenfalls nicht zuwarten, bis der Streit um die Verletzungsfrage entschieden ist.
- 45
- c) Entsprechendes gilt hinsichtlich des dem Anspruchsteller zustehenden Anteils an der Erfindung.
- 46
- Die Höhe dieses Anteils kann zwar, wie das Berufungsgericht im Ansatz zutreffend gesehen hat, auch für die Frage von Bedeutung sein, ob und in welcher Höhe einem Mitberechtigten ein Ausgleichsanspruch zusteht. Für den Verjährungsbeginn ist insoweit aber allenfalls erforderlich, dass der Anspruchsteller die für die Höhe seines Anteils maßgeblichen Tatsachen kennt. Einer förmlichen Feststellung dieses Anteils durch ein gerichtliches Urteil bedarf es nicht. Ein Antrag auf Einräumung einer Mitberechtigung setzt ohnehin nicht die Angabe eines bestimmten ideellen Anteils voraus.
- 47
- Unabhängig davon ist die Festlegung und Bewertung der inhaltlichen Anteile , mit denen zwei oder mehrere Mitberechtigte zum Gegenstand der angemeldeten Erfindung beigetragen haben, für die Frage, ob und in welcher Höhe ein Ausgleichsanspruch besteht, unter Umständen ohnehin nur von begrenztem Wert. Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, erscheint es nicht zwingend, dass eine etwaige Beteiligung des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, die Größe des jenem zustehenden ideellen Bruchteils am Patent widerspiegelt (BGH, Urteil vom 12. März 2009 - Xa ZR 86/06, GRUR 2009, 657 Rn. 18 - Blendschutzbehang).
- 48
- III. Die teilweise Abweisung der Klage erweist sich demgegenüber als im Ergebnis rechtsfehlerfrei.
- 49
- 1. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht einen an der Höhe des von der Beklagten erzielten Gewinns orientierten Ausgleichsanspruch der Klägerin und einen damit korrespondierenden Anspruch auf Rechnungslegung über Kosten und Gewinn für die Zeiträume ab Erteilung der Streitpatente verneint.
- 50
- a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Lizenzanalogie als Bemessungskriterium für den Wert der Erfindungsnutzung in der Regel besonders gut geeignet, einen sachgerechten Interessenausgleich herbeizuführen. Deshalb ist eine einvernehmlich zustande gekommene Benutzungsregelung dieses Inhalts unter Teilhabern einer Erfindergemeinschaft grundsätzlich als sachgerecht anzusehen und allenfalls dann zu beanstanden, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall ungeeignet erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04, GRUR 2006, 401, 404 - Zylinderrohr).
- 51
- b) Die hieraus vom Berufungsgericht gezogene Schlussfolgerung, der Ausgleichsanspruch sei auch in Fällen, in denen die Teilhaber keine entsprechende Benutzungsregelung getroffen haben, stets nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu bemessen, erscheint nicht vollständig zweifelsfrei.
- 52
- Die vom Berufungsgericht angestellte Erwägung, jeder Teilhaber sei zur Benutzung der Erfindung berechtigt, ist zwar zutreffend und spricht in der Tat dafür, die Ausgleichsleistung im Regelfall nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen , wie dies auch im Recht der Arbeitnehmererfindungen vorgesehen ist. Auch ein Arbeitnehmer, dessen Diensterfindung wirksam in Anspruch genommen ist, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine anhand des Gewinns errechnete Vergütung haben, weil er grundsätzlich an allen finanziellen Vorteilen "angemessen" zu beteiligen ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. November 2009 - X ZR 137/07, BGHZ 183, 182 = GRUR 2010, 223 Rn. 20 - Türinnenverstärkung). Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht ausgeschlossen , dass in bestimmten Ausnahmefällen auch zwischen Mitberechtigten eine am erzielten Gewinn orientierte Ausgleichsleistung als der Billigkeit entsprechend anzusehen ist.
- 53
- c) Ob und unter welchen Voraussetzungen eine solche Ausnahme in Betracht kommt, bedarf indes keiner Entscheidung. Aus den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen und dem Vorbringen der Klägerin ergeben sich jedenfalls keine Umstände, die zur Bejahung einer solchen Ausnahme im Streitfall führen könnten.
- 54
- aa) Entgegen der Auffassung der Klägerin reicht es für die Bejahung eines Ausnahmefalls nicht aus, wenn die Beklagte eine besonders hohe Gewinnmarge erzielt.
- 55
- Einer durch die Nutzung der Erfindung ermöglichten hohen Gewinnmarge kann regelmäßig schon bei der Bemessung des Lizenzsatzes in angemessener Weise Rechnung getragen werden. Eine Bemessung der Ausgleichszahlung setzt deshalb grundsätzlich voraus, dass weitere Umstände vorliegen, die eine Bemessung anhand des Lizenzsatzes als nicht ausreichend erscheinen lassen.
- 56
- bb) Ebenfalls unzutreffend ist die von der Klägerin vertretene Auffassung , über den Gewinn sei stets Rechnung zu legen, damit der Gläubiger beurteilen könne, ob die Voraussetzungen für eine am Gewinn orientierte Berechnung der Ausgleichsleistung im Einzelfall vorliegen.
- 57
- Für das Recht der Arbeitnehmererfindungen hat der Bundesgerichtshof einen generellen Anspruch auf Rechnungslegung über den Gewinn unter anderem mit der Erwägung abgelehnt, außergewöhnlich hohe Gewinne fänden regelmäßig in den Umsätzen ihren Niederschlag, so dass der Arbeitnehmer durch Rechnungslegung über die Umsätze grundsätzlich ausreichend informiert sei, um die angemessene Vergütung beziffern zu können (BGH, Urteil vom 17. November 2009 - X ZR 137/07, BGHZ 183, 182 = GRUR 2010, 223 Rn. 31 - Türinnenverstärkung). Diese Erwägungen sind auf das Verhältnis zwischen Miterfindern übertragbar.
- 58
- cc) Für die Zeiträume bis zur Erteilung der Streitpatente erweist sich die angefochtene Entscheidung zudem auch aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend.
- 59
- Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, kann ein Miterfinder, der einen Ausgleichsanspruch gegen andere Mitberechtigte geltend macht, nicht besser stehen als im Verhältnis zu außenstehenden Dritten. Diesen gegenüber kann er für eine Nutzung der Erfindung im Zeitraum vor der Erteilung des Patents gemäß § 33 Abs. 1 PatG und Art. II § 1 Abs. 1 IntPatÜbkG nur eine den Umständen nach angemessene Entschädigung verlangen. Deshalb sind auch Ausgleichsansprüche zwischen Mitberechtigten in entsprechender Weise beschränkt (BGH, Urteil vom 27. September 2016 - X ZR 163/12, GRUR 2016, 1257 Rn. 30 - Beschichtungsverfahren).
- 60
- Ein Anspruch auf Entschädigung nach § 33 PatG umfasst nicht die Herausgabe des vom Benutzer erzielten Gewinns (BGH, Urteil vom 11. April 1989 - X ZR 26/87, BGHZ 107, 161, 167 f. = GRUR 1989, 411, 413 - Offenendspinnmaschine ). Deshalb ist auch ein daran orientierter Ausgleichsanspruch der Klägerin ausgeschlossen.
- 61
- 2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht auch einen Anspruch auf Vorlage von Belegen verneint.
- 62
- a) Nach dem Wortlaut von § 259 Abs. 1 BGB hängt der Anspruch auf Vorlage von Belegen allerdings nicht davon ab, ob die Vorlage von Belegen im Rahmen der geschuldeten Rechnungslegung üblich ist. Maßgeblich ist vielmehr , ob die Erteilung von Belegen bei demjenigen Vorgang üblich ist, den der Beleg dokumentieren soll.
- 63
- Erteilt wird ein Beleg typischerweise in zeitlichem Zusammenhang mit dem Vorgang, den er dokumentieren soll. Vorzulegen ist er hingegen im Rahmen der Rechnungslegung. Für die Frage der Üblichkeit knüpft § 259 Abs. 1 BGB lediglich an den Erteilungsvorgang an. Danach ist allein maßgeblich, ob bei den dokumentierten Geschäften - im vorliegenden Zusammenhang bei den im Rahmen der Benutzung der Schutzrechte anfallenden Geschäftsvorgängen - üblicherweise Belege erteilt werden.
- 64
- b) Diese Auslegung steht in Einklang mit dem Zweck des § 259 Abs. 1 BGB.
- 65
- § 259 Abs. 1 BGB setzt das Bestehen eines Anspruchs auf Rechnungslegung voraus und regelt lediglich den Inhalt dieses Anspruchs. Die Vorschrift gilt unabhängig von der Anspruchsgrundlage. Sie erfasst insbesondere auch vertragliche Ansprüche auf Rechnungslegung. Jedenfalls in Konstellationen, in denen von vornherein feststeht, dass der Schuldner zur Rechnungslegung verpflichtet ist, erschiene es wenig einsichtig, die Pflicht zur Vorlage von Belegen, die bei den zugrunde liegenden Geschäften üblicherweise erteilt werden, zusätzlich davon abhängig zu machen, dass nicht nur die Erteilung, sondern auch die Vorlage üblich ist.
- 66
- c) Dennoch hat das Berufungsgericht der Klägerin einen Anspruch auf Vorlage von Belegen im Ergebnis zu Recht versagt, weil sich die Pflicht zur Rechnungslegung im Streitfall aus § 242 BGB ergibt.
- 67
- Bei Ansprüchen auf Auskunft und Rechnungslegung, die auf § 242 BGB gestützt sind, bestimmt sich nicht nur das Bestehen, sondern auch der Inhalt des Anspruchs nach den Grundsätzen von Treu und Glauben. Angesichts dessen ist es grundsätzlich angemessen, einen Anspruch auf Vorlage von Belegen in solchen Fällen nur dann einzuräumen, wenn in vergleichbaren vertraglichen Beziehungen üblicherweise Belege vorgelegt werden. Letzteres hat das Berufungsgericht für Lizenzverträge verneint, ohne dass die Klägerin dies in der Revisionsinstanz angreift.
- 68
- IV. Soweit sich das Berufungsurteil als rechtsfehlerhaft erweist, ist der Rechtsstreit nicht zur Entscheidung reif.
- 69
- Das Berufungsgericht wird unter Beachtung der oben aufgezeigten Grundsätze zu prüfen haben, ob es der Billigkeit entspricht, der Klägerin einen Ausgleichsanspruch zuzusprechen. Es wird ferner gegebenenfalls zu prüfen haben, zu welchem Zeitpunkt die Klägerin über den nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erforderlichen Kenntnisstand verfügte.
Bacher Kober-Dehm
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 28.11.2013 - 4c O 16/13 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 07.08.2014 - I-2 U 91/13 -
Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 16. Mai 2017 - X ZR 85/14
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(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu berechnen.
(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen.
(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstands kann nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen kann nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden.
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
- 1.
der Anspruch entstanden ist und - 2.
der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
- 1.
ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und - 2.
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.
(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung.
(1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu werden pflegen, Belege vorzulegen.
(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die in der Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.
(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu berechnen.
(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen.
(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstands kann nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen kann nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden.
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
- 1.
der Anspruch entstanden ist und - 2.
der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
- 1.
ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und - 2.
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.
(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung.
(1) Von der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Abs. 5 an kann der Anmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist.
(3) Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Verjährung frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents eintritt. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.
(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.
(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend.
11
Bestimmung der Wirkung der (materiellen) Rechtskraft eines Urteils ausgegangen : Urteile sind der Rechtskraft insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden worden ist (§ 322 Abs. 1 ZPO), wobei die Bestimmung des erhobenen Anspruchs nach dem der höchstrichterlichen Rechtsprechung zugrunde liegenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff unter Würdigung der gestellten Anträge und des zu ihrer Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalts zu erfolgen hat (BGH, Urteil vom 19. Dezember 1991 - IX ZR 96/91, BGHZ 117, 1, 5 = NJW 1992, 1172; Beschluss vom 10. Dezember 2002 - X ARZ 208/02, BGHZ 153, 173, 175; Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342 = GRUR 2003, 716 f. - Reinigungsarbeiten ) und zur Auslegung der Urteilsformel, d.h. zur Klärung, wieweit über den erhobenen Anspruch entschieden worden ist, Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils heranzuziehen sind. Das gilt im Grundsatz auch für ein die Klage abweisendes Versäumnisurteil, das keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe enthält (BGH, Urteil vom 17. Dezember 2002 - XI ZR 90/02, BGHZ 153, 239 = NJW 2003, 104 f.). Anstelle des Tatbestands und der Entscheidungsgründe ist in diesem Fall zur Bestimmung der Reichweite der Rechtskraft auf das Parteivorbringen zurückzugreifen (BGH, Urteil vom 14. Februar 2008 - I ZR 135/05, GRUR 2008, 933 Rn. 13 - Schmiermittel; Urteil vom 16. April 2002 - KZR 5/01, GRUR 2002, 915 f. - Wettbewerbsverbot in Realteilungsvertrag). 3. Das Berufungsgericht hat diese Grundsätze jedoch rechtsfehlerhaft
22
bb) Der gegen die hier zugrunde gelegte Auffassung erhobene Einwand, die Frage der rechtlichen Qualifizierung müsse geklärt werden, weil ein bereits kraft Gesetzes nichtiger Beschluss nicht mit rechtsgestaltender Wirkung für unwirksam erklärt werden könne (Wenzel in Bärmann, aaO, § 46 Rdn. 77), rechtfertigt keine andere Beurteilung (wie hier Jennißen/Suilmann, aaO, § 46 Rdn. 158 f.; vgl. auch BayOblG WuM 1992, 642; Dötsch, aaO), sondern verweist lediglich auf das Erfordernis einer sachgerechten – das Ergebnis der Entscheidungsgründe spiegelnden – Tenorierung. Bedenkt man, dass der Tenor ohnehin im Lichte der Entscheidungsgründe auszulegen ist (vgl. etwa Senat, Urt. v. 30. März 2007, V ZR 179/06, NJW 2007, 2182 m.w.N.), erscheint es unbedenklich , wenn das Gericht – so es die Frage offen lässt, ob ein Anfechtungs- oder ein Nichtigkeitsgrund durchgreift – den Beschluss für ungültig erklärt. Ein sol- cher Tenor bringt nicht nur das Entscheidende zum Ausdruck, dass nämlich der bezeichnete Beschluss keine Rechtswirkungen entfaltet, sondern er deckt auch die Konstellation der Nichtigkeit mit ab, weil er keine Festlegung dazu enthält, ob der Ausspruch des Gerichts konstitutiv oder deklaratorisch wirkt. Soweit der Entscheidung des Senats vom 2. Oktober 2003 (BGHZ 156, 279, 293 f.) etwas anderes entnommen werden könnte, wird daran nicht weiter festgehalten.
(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu berechnen.
(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen.
(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstands kann nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen kann nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 152/03 Verkündet am:
22. März 2005
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
gummielastische Masse II
Solange die Mitinhaber eines gemeinschaftlichen Patents hierüber weder eine
Vereinbarung noch einen Beschluß getroffen haben und auch ein nach § 745
Abs. 2 BGB insoweit bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist, kann
von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB benutzenden Mitinhaber
ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt
werden.
BGH, Urt. v. 22. März 2005 - X ZR 152/03 - OLG München
LG München I
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das am 23. Oktober 2003 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger und die Beklagte, bei welcher der Kläger vom 1. März 1976 bis 31. August 1984 als Chemiker tätig war, sind infolge eines Urteils des Oberlandesgerichts München vom 18. September 1997 gemeinschaftlich Inhaber (der Kläger zu 60 %, die Beklagte zu 40 %) des deutschen Patents 37 28 216,
das Mittel und Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse auf Basis von polymerisierbaren Polyethermaterialien betrifft und von dem Kläger unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität vom 28. August 1986 am 24. August 1987 angemeldet worden ist.
Neben dem vom Oberlandesgericht München rechtskräftig entschiedenen Rechtsstreit, in dem das Senatsurteil vom 17. Januar 1995 (X ZR 130/93, u.a. Mitt. 1996, 16 - gummielastische Masse) ergangen ist und der die Frage betraf, wer Erfinder dieses Patents sei, führten die Parteien ferner eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung, die sie am 12. Mai 1999 mit einem Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht München beendeten. Der Vergleich beinhaltet unter anderem, daß der Kläger der Beklagten ohne jegliche Tätigkeitsverpflichtung für zehn Jahre exklusiv sein Wissen auf dem Polyethergebiet für Dentalabdruckmassen zur Verfügung stellt und hierfür 1 Mio. DM zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer erhält. Ferner verpflichtete sich der Kläger unter Übernahme einer Vertragsstrafe für den Zuwiderhandlungsfall, es zu unterlassen, bestimmtes Abdruckmaterial für Dentalzwecke oder Teile hiervon herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, anbieten zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in Verkehr zu bringen oder in Verkehr bringen zu lassen.
Der Kläger begehrt nunmehr mit seiner im Jahre 2001 erhobenen Klage von der Beklagten eine Lizenzgebühr sowie ein Eintrittsgeld nebst Verzugszinsen , weil die Beklagte die Erfindung in Benutzung genommen habe, sowie Zustimmung zu einer bestimmten Verwaltung des Patents. Das Zahlungsbegehren hat der Kläger dabei im Wege der Stufenklage geltend gemacht. Dem als erste Stufe geltend gemachten Auskunftsbegehren hat das Landgericht teilweise entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen,
welche Produkte sie unter Verwendung des Patents herstellt und welche Umsätze sie mit diesen Produkten in der Zeit seit dem 24. August 1987 getätigt hat.
Die von der Beklagten hiergegen eingelegte Berufung ist erfolglos geblieben (Urt. abgedr. u.a. GRUR 2004, 323). Die Beklagte verfolgt ihren Klageabweisungsantrag mit der Revision weiter. Der Kläger tritt diesem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die von dem Berufungsgericht zugelassene und auch sonst zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunft soll dem Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer Lizenzgebühr sowie eines Eintrittsgelds näher präzisieren zu können. Der Auskunftsanspruch setzt deshalb zunächst voraus, daß dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Der Kläger, der behauptet, die Beklagte benutze die nach dem Patent geschützten Mittel bzw. das dort ferner beanspruchte Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse, stützt diesen Anspruch auf die in §§ 741 ff. BGB enthaltenen gesetzlichen Regeln für die Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil er davon ausgeht, daß die Parteien für ihre Beziehung in Ansehung des Patents bislang nichts anderes vereinbart haben.
Dieser auch vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Ausgangspunkt begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Gemäß § 6 Satz 2 PatG bilden Miterfinder eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, wenn sie ihr Innenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben (Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion).
2. a) Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit einer in der Literatur vorherrschenden Meinung (z.B. Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 19 V. b) 7.; Chakraborty/Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 78 f.; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 46 f.; Fischer, GRUR 1977, 313, 316; a.A. z.B. Gennen , Festschrift für Bartenbach, 2005, 335 ff.; Heide, Mitt. 2004, 499, 502) aus § 743 Abs. 1 BGB gefolgert, daß dem Kläger seinem Anteil von 60 % entsprechend die Gebrauchsvorteile zustehen, welche die Beklagte durch Benutzung des Patents gezogen hat. Denn Früchte im Sinne dieser Vorschrift seien auch Gebrauchsvorteile. § 743 Abs. 2 BGB, wonach jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt sei, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt werde, besage nicht, daß diese Nutzung kostenlos erfolgen könne. Sachgerecht sei vielmehr ein Ausgleichsanspruch des Mitinhabers des Patents. Das vermeide unbillige Ergebnisse vor allem in den Fällen, in denen - wie hier - ein Teilhaber tatsächlich oder rechtlich nicht in der Lage sei, das gemeinschaftliche Patent zu benutzen, und trage dem Umstand Rechnung, daß auch der nicht nutzende Mitinhaber anteilig die anfallenden Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts mitzutragen habe.
Dem kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - sowohl in der Begründung als auch im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.
b) Die vom Berufungsgericht für maßgeblich gehaltene Vorschrift gilt der Verteilung der Früchte, welche die Gemeinschaft gezogen hat oder dieser zustehen (BGHZ 40, 326, 330). Wie auch der Wortlaut "gebührt" deutlich macht, weist § 743 Abs. 1 BGB jedem Teilhaber insoweit eine bestimmte Rechtsposition zu. Was den Gebrauch des Gegenstands des gemeinschaftlichen Rechts durch die Teilhaber anbelangt, findet sich die deren gesetzliches Verhältnis bestimmende Zuweisungsnorm jedoch in § 743 Abs. 2 BGB.
Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents ist die geschützte Lehre zum technischen Handeln; der Gebrauch besteht demgemäß in deren Nutzung, indem beispielsweise geschützte Erzeugnisse hergestellt, verwendet, angeboten oder in den Verkehr gebracht werden (vgl. § 9 Satz 2 PatG; Chakraborty /Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 76; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 44; a.A. hinsichtlich des Inverkehrbringens z.B. Koch, BB 1989, 1138, 1141; vgl. ferner Fischer, GRUR 1977, 313, 314). Dieser Gebrauch durch einen Teilhaber bedeutet immer auch Nutzung des Anteils des anderen Teilhabers. Mangels realer Teilung kann kein Teilhaber den Gegenstand, an dem das Recht besteht, ohne Inanspruchnahme auch des Anteils des anderen Teilhabers in der Weise gebrauchen, die nach § 903 BGB beispielsweise hinsichtlich des Eigentums an Sachen und nach § 9 Satz 2 PatG hinsichtlich einer Erfindung dem Rechtsinhaber zusteht und den Wert des Rechts bestimmt. Ohne eine besondere Regelung wäre der Gegenstand des gemeinschaftlichen Rechts deshalb von einem Teilhaber nur mit Zustimmung des anderen Teilhabers oder durch gemeinschaftliches Handeln zu nutzen und die Verwirklichung
des wirtschaftlichen Werts des Rechts durch eigenen Gebrauch des Gegenstands hinge von der Mitwirkung aller Teilhaber ab. Dem trägt das Bürgerliche Gesetzbuch in abgestufter Weise Rechnung, indem es einerseits als gesetzliche Regel durch § 743 Abs. 2 BGB jedem Teilhaber die Befugnis zu eigenem Gebrauch zuweist, und zwar in Abweichung von der Regel in § 743 Satz 1 BGB unabhängig von dem jeweiligen Anteil der anderen, und indem es andererseits durch § 745 BGB die Möglichkeit einer mit Stimmenmehrheit zu treffenden gemeinschaftlichen Regelung (Abs. 1) eröffnet oder einen Anspruch auf eine billige Regelung begründet (Abs. 2). Wenn und solange es an einem Beschluß oder einer in § 745 Abs. 2 BGB ebenfalls genannten, angesichts der Vertragsfreiheit jederzeit möglichen Vereinbarung der Teilhaber fehlt und auch der Anspruch auf eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Benutzung nicht geltend gemacht ist und deshalb § 743 Abs. 2 BGB eingreift, ist mithin jeder Teilhaber, der die dort genannte Grenze nicht überschreitet , gleichermaßen zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt (vgl. Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 45; ähnlich Fischer, GRUR 1977, 313, 314; a.A. z.B. Sefzig, GRUR 1995, 302, 304; Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften , 1962, 210 f.). Diese Grenze ist erst erreicht, wenn der Gebrauch des einen Teilhabers die Gebrauchsbefugnis und den hierauf gestützten tatsächlichen Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der nutzende Teilhaber durch eigene oder ihm zurechenbare Handlungen dem anderen Teilhaber den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert oder dessen Nutzung stört. Läßt sich das nicht feststellen, lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht aus, weil es sich um Vorteile befugter Eigennutzung handelt.
c) Diese vom Bundesgerichtshof erstmals in seiner Entscheidung vom 29. Juni 1966 (V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1708) beim Miteigentum an einem Grundstück herangezogenen Grundsätze sind auch dann anzuwenden, wenn - wie hier - zwei Personen Miterfinder sind und ihnen das Patent gemeinschaftlich zusteht. Die §§ 741 ff. BGB gelten - vorbehaltlich spezialgesetzlicher Normen - nach dem eindeutigen Wortlaut von § 741 BGB grundsätzlich für jedwedes Recht, das mehreren gemeinschaftlich zusteht. Sie erfassen deshalb auch das erteilte Patent. Dies widerspricht auch nicht dem Willen des Gesetzgebers. Das kann daraus gefolgert werden, daß er bei der Neufassung des Patentgesetzes (Fassung in der Bekanntmachung vom 16.12.1980 - BGBl. 1981 I 1) davon abgesehen hat, die Geltung der §§ 741 ff. BGB oder einzelner von ihnen, insbesondere von § 743 Abs. 2 BGB, einzuschränken. Deshalb wäre allenfalls noch eine dem Zweck des Patentrechts Rechnung tragende teleologische Reduktion in Betracht zu ziehen. Schon die erforderliche Notwendigkeit hierzu ist jedoch nicht zu erkennen. Denn es kann nicht angenommen werden , daß es Zweck des Patentrechts sei, einen Patentinhaber gemäß § 743 Abs. 1 BGB auch an den Gebrauchsvorteilen eines selbst benutzenden Miterfinders anteilig teilhaben zu lassen. Dies wird schon daran deutlich, daß der Alleinerfinder, der als Patentinhaber die Entscheidung trifft, die Erfindung nicht selbst zu benutzen, bei Unterbleiben einer Lizenzierung Ersatz für Gebrauchsvorteile ebenfalls nur von etwaigen unbefugten Benutzern verlangen kann. Überdies bildet § 743 Abs. 2 BGB, welcher der Anwendung des § 743 Abs. 1 BGB auf Gebrauchsvorteile des befugt nutzenden Patentinhabers entgegensteht , nach dem bereits Ausgeführten nur die vom Gesetz bereitgestellte Vorgabe. Deren Anwendung kann durch einen Mehrheitsbeschluß nach § 745 Abs. 1 BGB, der dem Minderheitsteilhaber den seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Gebrauchsvorteile beläßt (vgl. § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB), oder
mittels Durchsetzung des in § 745 Abs. 2 BGB geregelten Anspruchs abgewendet werden, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen, es also dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht, daß der selbst Nutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil entsprechenden Bruchteil übersteigen, einen Ausgleich in Geld leistet. Schließlich kann nach § 749 Abs. 1 BGB jeder Teilhaber jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen (so für Patent z.B. Kraßer, aaO, § 19 V. b) 10.; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 42; a.A. z.B. Fischer, GRUR 1977, 313, 318), die bei einem gemeinschaftlichen Patent grundsätzlich gemäß § 753 Abs. 1 BGB durch Verkauf erfolgt. Diese für eine Gemeinschaft nach Bruchteilen gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten reichen auch im Falle eines gemeinschaftlichen Patents aus, damit der Teilhaber, der den Gegenstand des Rechts nicht selbst gebrauchen will oder beispielsweise auf Grund der eigenen sächlichen und/oder personellen Situation nicht gebrauchen kann oder etwa wegen eingegangener Bindungen nicht gebrauchen darf, den ihm gebührenden Anteil am wirtschaftlichen Wert des gemeinschaftlichen Rechts realisieren kann. Diese Möglichkeiten erlauben insbesondere auch, der vom Berufungsgericht für entscheidungserheblich gehaltenen Lasten- und Kostentragungspflicht (§ 748 BGB) Rechnung zu tragen.
3. Für den Streitfall ergibt sich danach, daß der Kläger für die Zeit, in der er es unterlassen hat, von den in § 745 Abs. 1 und Abs. 2 BGB genannten Möglichkeiten Gebrauch zu machen, keine Ausgleichszahlung von der Beklagten beanspruchen und deshalb auch nicht die begehrte Auskunft verlangen kann. Da nichts dafür ersichtlich oder dargetan ist, daß die Parteien bisher einen Beschluß über die Benutzung des gemeinschaftlichen Patents getroffen haben, kommt es darauf an, wann der Kläger von der Beklagten verlangt hat,
daß deren Benutzung nur gegen eine seinem Anteil entsprechende Lizenz erfolgen dürfe und ob dieses Verlangen dem Interesse beider Teilhaber Rechnung tragendem billigem Ermessen entspricht. Das erfordert weitere tatrichterliche Feststellungen, die das Berufungsgericht - von seiner rechtlichen Würdigung allerdings folgerichtig - bisher nicht getroffen hat. So fehlen schon Feststellungen dazu, wann der Kläger wegen eines Ausgleichs in Geld an die Beklagte herangetreten ist. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung löst nicht erst ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung einen Anspruch nach § 745 Abs. 2 BGB aus (st. Rspr., z.B. BGH, Urt. v. 15.09.1997 - II ZR 94/96, NJW 1998, 372, 373 m.w.N.; insoweit anders allerdings noch BGH, Urt. v. 29.06.1966 - V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1709). Da mit einer auf § 745 Abs. 2 BGB gestützten Klage keine rechtsgestaltende Entscheidung erstrebt wird, entsteht im Falle seiner sachlichen Berechtigung der Anspruch aus § 745 Abs. 2 BGB bereits mit der erstmaligen Beanspruchung einer Benutzungsregelung. Dieser Zeitpunkt ist mithin festzustellen. Ferner ist die nach § 745 Abs. 2 BGB erforderliche Billigkeitsentscheidung Sache des Tatrichters. Hierbei hat er die Umstände des Falls umfassend zu würdigen. Im Streitfall wird insbesondere zu berücksichtigen sein, daß der Kläger nach dem zwischen den Parteien zustande gekommenen Vergleich sich gegen Zahlung eines beträchtlichen Betrags verpflichtet hat, sein Wissen auf dem Gebiet, zu dem auch das gemeinschaftliche Patent gehört, über einen Zeitraum exklusiv zur Verfügung zu stellen , innerhalb dessen die Schutzdauer des gemeinschaftlichen Patents abläuft.
4. Die damit notwendige Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht erübrigt sich nicht etwa wegen der auf § 286 ZPO gestützten Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe übersehen, daß die Parteien mit ihrem Vergleich bereits eine einvernehmliche Nutzungsregelung über das ge-
meinschaftliche Patent getroffen hätten. Diese Rüge ist unberechtigt. Das Berufungsgericht hat sich mit der Frage befaßt, ob die Parteien sich mit dem Vergleich über die Nutzung und Verwertung des gemeinschaftlichen Patents geeinigt haben, dies aber verneint, weil der Wortlaut des Vergleichs hierfür nichts hergebe. Die Rüge ist daher lediglich der revisionsrechtlich unbeachtliche Versuch , die eigene Würdigung an die Stelle derjenigen möglichen zu setzen, die der Tatrichter getroffen hat. Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr den Streitfall unter dem sich von seiner bisherigen Prüfung unterscheidenden Gesichtspunkt zu würdigen haben, ob es angesichts des Vergleichs der Parteien und der übrigen Tatumstände billigem Ermessen entspricht, daß der Kläger beginnend mit seinem entsprechenden Verlangen eine Lizenz für Benutzungshandlungen der Beklagten erhält.
Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 152/03 Verkündet am:
22. März 2005
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja
gummielastische Masse II
Solange die Mitinhaber eines gemeinschaftlichen Patents hierüber weder eine
Vereinbarung noch einen Beschluß getroffen haben und auch ein nach § 745
Abs. 2 BGB insoweit bestehender Anspruch nicht geltend gemacht ist, kann
von dem die Erfindung im Rahmen des § 743 Abs. 2 BGB benutzenden Mitinhaber
ein anteiliger Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile nicht verlangt
werden.
BGH, Urt. v. 22. März 2005 - X ZR 152/03 - OLG München
LG München I
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 22. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das am 23. Oktober 2003 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger und die Beklagte, bei welcher der Kläger vom 1. März 1976 bis 31. August 1984 als Chemiker tätig war, sind infolge eines Urteils des Oberlandesgerichts München vom 18. September 1997 gemeinschaftlich Inhaber (der Kläger zu 60 %, die Beklagte zu 40 %) des deutschen Patents 37 28 216,
das Mittel und Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse auf Basis von polymerisierbaren Polyethermaterialien betrifft und von dem Kläger unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität vom 28. August 1986 am 24. August 1987 angemeldet worden ist.
Neben dem vom Oberlandesgericht München rechtskräftig entschiedenen Rechtsstreit, in dem das Senatsurteil vom 17. Januar 1995 (X ZR 130/93, u.a. Mitt. 1996, 16 - gummielastische Masse) ergangen ist und der die Frage betraf, wer Erfinder dieses Patents sei, führten die Parteien ferner eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung, die sie am 12. Mai 1999 mit einem Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht München beendeten. Der Vergleich beinhaltet unter anderem, daß der Kläger der Beklagten ohne jegliche Tätigkeitsverpflichtung für zehn Jahre exklusiv sein Wissen auf dem Polyethergebiet für Dentalabdruckmassen zur Verfügung stellt und hierfür 1 Mio. DM zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer erhält. Ferner verpflichtete sich der Kläger unter Übernahme einer Vertragsstrafe für den Zuwiderhandlungsfall, es zu unterlassen, bestimmtes Abdruckmaterial für Dentalzwecke oder Teile hiervon herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, anbieten zu lassen, zu bewerben, bewerben zu lassen, in Verkehr zu bringen oder in Verkehr bringen zu lassen.
Der Kläger begehrt nunmehr mit seiner im Jahre 2001 erhobenen Klage von der Beklagten eine Lizenzgebühr sowie ein Eintrittsgeld nebst Verzugszinsen , weil die Beklagte die Erfindung in Benutzung genommen habe, sowie Zustimmung zu einer bestimmten Verwaltung des Patents. Das Zahlungsbegehren hat der Kläger dabei im Wege der Stufenklage geltend gemacht. Dem als erste Stufe geltend gemachten Auskunftsbegehren hat das Landgericht teilweise entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger Auskunft zu erteilen,
welche Produkte sie unter Verwendung des Patents herstellt und welche Umsätze sie mit diesen Produkten in der Zeit seit dem 24. August 1987 getätigt hat.
Die von der Beklagten hiergegen eingelegte Berufung ist erfolglos geblieben (Urt. abgedr. u.a. GRUR 2004, 323). Die Beklagte verfolgt ihren Klageabweisungsantrag mit der Revision weiter. Der Kläger tritt diesem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die von dem Berufungsgericht zugelassene und auch sonst zulässige Revision hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunft soll dem Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer Lizenzgebühr sowie eines Eintrittsgelds näher präzisieren zu können. Der Auskunftsanspruch setzt deshalb zunächst voraus, daß dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Der Kläger, der behauptet, die Beklagte benutze die nach dem Patent geschützten Mittel bzw. das dort ferner beanspruchte Verfahren zur Herstellung einer gummielastischen Masse, stützt diesen Anspruch auf die in §§ 741 ff. BGB enthaltenen gesetzlichen Regeln für die Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil er davon ausgeht, daß die Parteien für ihre Beziehung in Ansehung des Patents bislang nichts anderes vereinbart haben.
Dieser auch vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Ausgangspunkt begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Gemäß § 6 Satz 2 PatG bilden Miterfinder eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, wenn sie ihr Innenverhältnis nicht anderweitig durch Vereinbarung geregelt haben (Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion).
2. a) Das Berufungsgericht hat in Übereinstimmung mit einer in der Literatur vorherrschenden Meinung (z.B. Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., § 19 V. b) 7.; Chakraborty/Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 78 f.; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 46 f.; Fischer, GRUR 1977, 313, 316; a.A. z.B. Gennen , Festschrift für Bartenbach, 2005, 335 ff.; Heide, Mitt. 2004, 499, 502) aus § 743 Abs. 1 BGB gefolgert, daß dem Kläger seinem Anteil von 60 % entsprechend die Gebrauchsvorteile zustehen, welche die Beklagte durch Benutzung des Patents gezogen hat. Denn Früchte im Sinne dieser Vorschrift seien auch Gebrauchsvorteile. § 743 Abs. 2 BGB, wonach jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt sei, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt werde, besage nicht, daß diese Nutzung kostenlos erfolgen könne. Sachgerecht sei vielmehr ein Ausgleichsanspruch des Mitinhabers des Patents. Das vermeide unbillige Ergebnisse vor allem in den Fällen, in denen - wie hier - ein Teilhaber tatsächlich oder rechtlich nicht in der Lage sei, das gemeinschaftliche Patent zu benutzen, und trage dem Umstand Rechnung, daß auch der nicht nutzende Mitinhaber anteilig die anfallenden Gebühren für die Aufrechterhaltung des Schutzrechts mitzutragen habe.
Dem kann - wie die Revision zu Recht geltend macht - sowohl in der Begründung als auch im Ergebnis aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.
b) Die vom Berufungsgericht für maßgeblich gehaltene Vorschrift gilt der Verteilung der Früchte, welche die Gemeinschaft gezogen hat oder dieser zustehen (BGHZ 40, 326, 330). Wie auch der Wortlaut "gebührt" deutlich macht, weist § 743 Abs. 1 BGB jedem Teilhaber insoweit eine bestimmte Rechtsposition zu. Was den Gebrauch des Gegenstands des gemeinschaftlichen Rechts durch die Teilhaber anbelangt, findet sich die deren gesetzliches Verhältnis bestimmende Zuweisungsnorm jedoch in § 743 Abs. 2 BGB.
Gegenstand eines gemeinschaftlichen Patents ist die geschützte Lehre zum technischen Handeln; der Gebrauch besteht demgemäß in deren Nutzung, indem beispielsweise geschützte Erzeugnisse hergestellt, verwendet, angeboten oder in den Verkehr gebracht werden (vgl. § 9 Satz 2 PatG; Chakraborty /Tilmann, Festschrift für König, 2003, 63, 76; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 44; a.A. hinsichtlich des Inverkehrbringens z.B. Koch, BB 1989, 1138, 1141; vgl. ferner Fischer, GRUR 1977, 313, 314). Dieser Gebrauch durch einen Teilhaber bedeutet immer auch Nutzung des Anteils des anderen Teilhabers. Mangels realer Teilung kann kein Teilhaber den Gegenstand, an dem das Recht besteht, ohne Inanspruchnahme auch des Anteils des anderen Teilhabers in der Weise gebrauchen, die nach § 903 BGB beispielsweise hinsichtlich des Eigentums an Sachen und nach § 9 Satz 2 PatG hinsichtlich einer Erfindung dem Rechtsinhaber zusteht und den Wert des Rechts bestimmt. Ohne eine besondere Regelung wäre der Gegenstand des gemeinschaftlichen Rechts deshalb von einem Teilhaber nur mit Zustimmung des anderen Teilhabers oder durch gemeinschaftliches Handeln zu nutzen und die Verwirklichung
des wirtschaftlichen Werts des Rechts durch eigenen Gebrauch des Gegenstands hinge von der Mitwirkung aller Teilhaber ab. Dem trägt das Bürgerliche Gesetzbuch in abgestufter Weise Rechnung, indem es einerseits als gesetzliche Regel durch § 743 Abs. 2 BGB jedem Teilhaber die Befugnis zu eigenem Gebrauch zuweist, und zwar in Abweichung von der Regel in § 743 Satz 1 BGB unabhängig von dem jeweiligen Anteil der anderen, und indem es andererseits durch § 745 BGB die Möglichkeit einer mit Stimmenmehrheit zu treffenden gemeinschaftlichen Regelung (Abs. 1) eröffnet oder einen Anspruch auf eine billige Regelung begründet (Abs. 2). Wenn und solange es an einem Beschluß oder einer in § 745 Abs. 2 BGB ebenfalls genannten, angesichts der Vertragsfreiheit jederzeit möglichen Vereinbarung der Teilhaber fehlt und auch der Anspruch auf eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Benutzung nicht geltend gemacht ist und deshalb § 743 Abs. 2 BGB eingreift, ist mithin jeder Teilhaber, der die dort genannte Grenze nicht überschreitet , gleichermaßen zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands befugt (vgl. Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 45; ähnlich Fischer, GRUR 1977, 313, 314; a.A. z.B. Sefzig, GRUR 1995, 302, 304; Lüdecke, Erfindungsgemeinschaften , 1962, 210 f.). Diese Grenze ist erst erreicht, wenn der Gebrauch des einen Teilhabers die Gebrauchsbefugnis und den hierauf gestützten tatsächlichen Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der nutzende Teilhaber durch eigene oder ihm zurechenbare Handlungen dem anderen Teilhaber den tatsächlichen Mitgebrauch verweigert oder dessen Nutzung stört. Läßt sich das nicht feststellen, lösen von einem Teilhaber erzielte Gebrauchsvorteile keine Ausgleichspflicht aus, weil es sich um Vorteile befugter Eigennutzung handelt.
c) Diese vom Bundesgerichtshof erstmals in seiner Entscheidung vom 29. Juni 1966 (V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1708) beim Miteigentum an einem Grundstück herangezogenen Grundsätze sind auch dann anzuwenden, wenn - wie hier - zwei Personen Miterfinder sind und ihnen das Patent gemeinschaftlich zusteht. Die §§ 741 ff. BGB gelten - vorbehaltlich spezialgesetzlicher Normen - nach dem eindeutigen Wortlaut von § 741 BGB grundsätzlich für jedwedes Recht, das mehreren gemeinschaftlich zusteht. Sie erfassen deshalb auch das erteilte Patent. Dies widerspricht auch nicht dem Willen des Gesetzgebers. Das kann daraus gefolgert werden, daß er bei der Neufassung des Patentgesetzes (Fassung in der Bekanntmachung vom 16.12.1980 - BGBl. 1981 I 1) davon abgesehen hat, die Geltung der §§ 741 ff. BGB oder einzelner von ihnen, insbesondere von § 743 Abs. 2 BGB, einzuschränken. Deshalb wäre allenfalls noch eine dem Zweck des Patentrechts Rechnung tragende teleologische Reduktion in Betracht zu ziehen. Schon die erforderliche Notwendigkeit hierzu ist jedoch nicht zu erkennen. Denn es kann nicht angenommen werden , daß es Zweck des Patentrechts sei, einen Patentinhaber gemäß § 743 Abs. 1 BGB auch an den Gebrauchsvorteilen eines selbst benutzenden Miterfinders anteilig teilhaben zu lassen. Dies wird schon daran deutlich, daß der Alleinerfinder, der als Patentinhaber die Entscheidung trifft, die Erfindung nicht selbst zu benutzen, bei Unterbleiben einer Lizenzierung Ersatz für Gebrauchsvorteile ebenfalls nur von etwaigen unbefugten Benutzern verlangen kann. Überdies bildet § 743 Abs. 2 BGB, welcher der Anwendung des § 743 Abs. 1 BGB auf Gebrauchsvorteile des befugt nutzenden Patentinhabers entgegensteht , nach dem bereits Ausgeführten nur die vom Gesetz bereitgestellte Vorgabe. Deren Anwendung kann durch einen Mehrheitsbeschluß nach § 745 Abs. 1 BGB, der dem Minderheitsteilhaber den seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Gebrauchsvorteile beläßt (vgl. § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB), oder
mittels Durchsetzung des in § 745 Abs. 2 BGB geregelten Anspruchs abgewendet werden, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen, es also dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht, daß der selbst Nutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil entsprechenden Bruchteil übersteigen, einen Ausgleich in Geld leistet. Schließlich kann nach § 749 Abs. 1 BGB jeder Teilhaber jederzeit die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen (so für Patent z.B. Kraßer, aaO, § 19 V. b) 10.; Storch, Festschrift für Preu, 1988, 39, 42; a.A. z.B. Fischer, GRUR 1977, 313, 318), die bei einem gemeinschaftlichen Patent grundsätzlich gemäß § 753 Abs. 1 BGB durch Verkauf erfolgt. Diese für eine Gemeinschaft nach Bruchteilen gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten reichen auch im Falle eines gemeinschaftlichen Patents aus, damit der Teilhaber, der den Gegenstand des Rechts nicht selbst gebrauchen will oder beispielsweise auf Grund der eigenen sächlichen und/oder personellen Situation nicht gebrauchen kann oder etwa wegen eingegangener Bindungen nicht gebrauchen darf, den ihm gebührenden Anteil am wirtschaftlichen Wert des gemeinschaftlichen Rechts realisieren kann. Diese Möglichkeiten erlauben insbesondere auch, der vom Berufungsgericht für entscheidungserheblich gehaltenen Lasten- und Kostentragungspflicht (§ 748 BGB) Rechnung zu tragen.
3. Für den Streitfall ergibt sich danach, daß der Kläger für die Zeit, in der er es unterlassen hat, von den in § 745 Abs. 1 und Abs. 2 BGB genannten Möglichkeiten Gebrauch zu machen, keine Ausgleichszahlung von der Beklagten beanspruchen und deshalb auch nicht die begehrte Auskunft verlangen kann. Da nichts dafür ersichtlich oder dargetan ist, daß die Parteien bisher einen Beschluß über die Benutzung des gemeinschaftlichen Patents getroffen haben, kommt es darauf an, wann der Kläger von der Beklagten verlangt hat,
daß deren Benutzung nur gegen eine seinem Anteil entsprechende Lizenz erfolgen dürfe und ob dieses Verlangen dem Interesse beider Teilhaber Rechnung tragendem billigem Ermessen entspricht. Das erfordert weitere tatrichterliche Feststellungen, die das Berufungsgericht - von seiner rechtlichen Würdigung allerdings folgerichtig - bisher nicht getroffen hat. So fehlen schon Feststellungen dazu, wann der Kläger wegen eines Ausgleichs in Geld an die Beklagte herangetreten ist. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung löst nicht erst ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung einen Anspruch nach § 745 Abs. 2 BGB aus (st. Rspr., z.B. BGH, Urt. v. 15.09.1997 - II ZR 94/96, NJW 1998, 372, 373 m.w.N.; insoweit anders allerdings noch BGH, Urt. v. 29.06.1966 - V ZR 163/63, NJW 1966, 1707, 1709). Da mit einer auf § 745 Abs. 2 BGB gestützten Klage keine rechtsgestaltende Entscheidung erstrebt wird, entsteht im Falle seiner sachlichen Berechtigung der Anspruch aus § 745 Abs. 2 BGB bereits mit der erstmaligen Beanspruchung einer Benutzungsregelung. Dieser Zeitpunkt ist mithin festzustellen. Ferner ist die nach § 745 Abs. 2 BGB erforderliche Billigkeitsentscheidung Sache des Tatrichters. Hierbei hat er die Umstände des Falls umfassend zu würdigen. Im Streitfall wird insbesondere zu berücksichtigen sein, daß der Kläger nach dem zwischen den Parteien zustande gekommenen Vergleich sich gegen Zahlung eines beträchtlichen Betrags verpflichtet hat, sein Wissen auf dem Gebiet, zu dem auch das gemeinschaftliche Patent gehört, über einen Zeitraum exklusiv zur Verfügung zu stellen , innerhalb dessen die Schutzdauer des gemeinschaftlichen Patents abläuft.
4. Die damit notwendige Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht erübrigt sich nicht etwa wegen der auf § 286 ZPO gestützten Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe übersehen, daß die Parteien mit ihrem Vergleich bereits eine einvernehmliche Nutzungsregelung über das ge-
meinschaftliche Patent getroffen hätten. Diese Rüge ist unberechtigt. Das Berufungsgericht hat sich mit der Frage befaßt, ob die Parteien sich mit dem Vergleich über die Nutzung und Verwertung des gemeinschaftlichen Patents geeinigt haben, dies aber verneint, weil der Wortlaut des Vergleichs hierfür nichts hergebe. Die Rüge ist daher lediglich der revisionsrechtlich unbeachtliche Versuch , die eigene Würdigung an die Stelle derjenigen möglichen zu setzen, die der Tatrichter getroffen hat. Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr den Streitfall unter dem sich von seiner bisherigen Prüfung unterscheidenden Gesichtspunkt zu würdigen haben, ob es angesichts des Vergleichs der Parteien und der übrigen Tatumstände billigem Ermessen entspricht, daß der Kläger beginnend mit seinem entsprechenden Verlangen eine Lizenz für Benutzungshandlungen der Beklagten erhält.
Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff
(1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstands steht den Teilhabern gemeinschaftlich zu.
(2) Jeder Teilhaber ist berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstands notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen Teilhaber zu treffen; er kann verlangen, dass diese ihre Einwilligung zu einer solchen Maßregel im Voraus erteilen.
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.
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b) Der Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe aufgrund ihrer Mitberechtigung an der Erfindung bei deren Anmeldung zum deutschen und europäischen Patent nicht rechtswidrig gehandelt, kann aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.
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a) Die erstmalige Geltendmachung des Einwandes der widerrechtlichen Entnahme beruht nicht auf Nachlässigkeit der Beklagten. Nachlässigkeit kann in der Regel nicht angenommen werden, wenn eine Partei erst aufgrund einer während des Berufungsverfahrens erfolgten Abtretung in der Lage war, ein Angriffs - oder Verteidigungsmittel mit Aussicht auf Erfolg geltend zu machen.
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
- 1.
der Anspruch entstanden ist und - 2.
der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
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ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und - 2.
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.
(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung.
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Gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB muss sich die Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis des Gläubigers auf alle tatsächlichen Umstände erstrecken, die zur Entstehung des Anspruchs erforderlich sind. Ausreichende Kenntnis im Sinne dieser Vorschrift ist gegeben, wenn dem Gläubiger auf Grund der ihm bekannten oder aufgrund grober Fahrlässigkeit unbekannt gebliebenen Tatsachen zugemutet werden kann, zur Durchsetzung seiner Ansprüche gegen eine bestimmte Person aussichtsreich, wenn auch nicht risikolos Klage zu erheben. Dabei muss der Gläubiger seinen Anspruch nicht abschließend beziffern können. Es genügt, wenn er etwa eine Feststellungsklage erheben kann (vgl. nur BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 145/11, GRUR 2012, 1248 = WRP 2013, 65 Rn. 30 - Fluch der Karibik).
(1) Durch Stimmenmehrheit kann eine der Beschaffenheit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsmäßige Verwaltung und Benutzung beschlossen werden. Die Stimmenmehrheit ist nach der Größe der Anteile zu berechnen.
(2) Jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen.
(3) Eine wesentliche Veränderung des Gegenstands kann nicht beschlossen oder verlangt werden. Das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen kann nicht ohne seine Zustimmung beeinträchtigt werden.
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 165/04 Verkündet am:
21. Dezember 2005
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Zylinderrohr
Auch wenn das gemeinschaftliche Recht auf ein technisches Schutzrecht, das
Miterfindern zusteht, nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht
geführt hat, kommt ein finanzieller Ausgleich zu Gunsten des nicht eingetragenen
Miterfinders für die von diesem nicht wahrgenommene Möglichkeit in Betracht
, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen (Fortführung von BGHZ
162, 342 - Gummielastische Masse II).
BGB § 214 Abs. 1 (§ 222 Abs. 1 a.F.); ZPO § 531 Abs. 2
Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen,
muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung
erster Instanz Verjährung eingetreten ist, grundsätzlich durch Erhebung
der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden. Mit der erstmals im
Berufungsverfahren erhobenen Verjährungseinrede ist der Beklagte ausgeschlossen
, wenn nicht die Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO vorliegen
(Abgrenzung zu BGHZ 161, 138).
BGH, Urt. v. 21. Dezember 2005 - X ZR 165/04 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 21. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und
die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten und die Anschlussrevision des Klägers wird das laut Sitzungsprotokoll am 25. Oktober 2004 verkündete Endurteil des Oberlandesgerichts Nürnberg mit Ausnahme des Ausspruchs aufgehoben, dass in dem Tenor des am 21. April 2004 verkündeten Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth unter I c (1) die Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" entfallen.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Der Kläger war Geschäftsführer einer Gesellschaft beschränkter Haftung, die auf die Herstellung von Schweißmaschinen spezialisiert ist. Die Beklagte ist ein Zulieferer der Automobilindustrie. 1991 zog sie den Kläger bei der Entwicklung eines insbesondere für Stoßdämpfer geeigneten Zylinder-/Behälterrohrs hinzu. Der Kläger und fünf Arbeitnehmer der Beklagten entwickelten eine Neuerung , die der Beklagten als Erfindung gemeldet wurde. Die Beklagte nahm gegenüber ihren Arbeitnehmern diese Erfindung als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch. Sie beantragte hierfür am 17. März 1992 ein Gebrauchsmuster, das am 27. Mai 1992 vom Deutschen Patentamt eingetragen wurde. Hiervon unterrichtete die Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 29. Januar 1993 und teilte ihre Absicht mit, für die Erfindung in Spanien, Frankreich und Italien Patente anzumelden. Der Bitte anzugeben, ob er mit dem Anmeldeumfang einverstanden sei, entsprechend sandte der Kläger das Schreiben mit handschriftlichem Vermerk "bin mit dem Anmeldeumfang einverstanden" an die Beklagte zurück.
- 2
- Die Beklagte kaufte in der Folgezeit bei der vom Kläger gesetzlich vertretenen Gesellschaft beschränkter Haftung jedenfalls einmal eine Schweißanlage für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung. Im Übrigen ist streitig , ob sich die Erwartung des Klägers erfüllte, an die Beklagte Schweißanlagen für die Herstellung von Stoßdämpfern nach der Erfindung liefern zu können.
- 3
- Mit Schreiben vom 29. April 2002 wandte sich der Kläger mit dem Verlangen nach einer Entschädigung für seinen Miterfinderanteil an die Beklagte.
- 4
- Der Kläger hat daraufhin am 23. Dezember 2002 Stufenklage eingereicht , um eine angemessene Entschädigung in einer noch zu bestimmenden Höhe auf Grundlage eines Miterfinderanteils von 1/2 zu erhalten. Das Landgericht hat dem in erster Stufe gestellten Antrag entsprochen und die Beklagte verurteilt, dem Kläger darüber Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welcher Art und in welchem Umfang sie und/oder ihr organisatorisch verbundene Unternehmen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom 17. März 1992 bis zum 31. März 2002 und in den Gebieten Frankreich, Italien und Spanien im Zeitraum seit dem 17. März 1992 Zylinder-/Behälterrohre näher bezeichneter erfinderischer Beschaffenheit benutzt, d.h. gewerbsmäßig hergestellt , angeboten, in Verkehr gebracht hat und/oder hat herstellen oder vertreiben lassen und/oder Lizenzen an Dritte vergeben hat und hieraus entgeltliche Vorteile gezogen hat und/oder Einnahmen aus Kauf- oder Austauschverträgen oder sonstige durch die bezeichnete Erfindung erzielte Vermögensvorteile erzielt hat, und zwar unter Angabe (1) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer, (2) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, (3) von Lizenzeinnahmen bzw. fällig gewordenen Lizenzansprüchen, sowie den Namen und Anschriften der Lizenznehmer.
- 5
- Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht dieses Teilurteil unter Abweisung der Berufung im Übrigen dahingehend abgeändert, dass die Verurteilung zu (2) in Wegfall kommt und bei der Verurteilung zu (1) die Worte "sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer" entfallen und die Klage insoweit abgewiesen wird.
- 6
- Mit ihrer - zugelassenen - Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag nach vollständiger Klageabweisung weiter. Der Kläger erstrebt mit seiner Anschlussrevision Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils im Umfang der Verurteilung zu (2).
Entscheidungsgründe:
- 7
- Die zulässigen Rechtsmittel haben in der Sache Erfolg. Sie führen zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
- 8
- I. Der von den Vorinstanzen zuerkannte Auskunftsanspruch soll dem Kläger dazu verhelfen, seinen bisher unbezifferten Antrag auf Zahlung einer angemessenen Entschädigung näher präzisieren zu können. Er setzt deshalb zunächst voraus, dass dem Kläger der Zahlungsanspruch dem Grunde nach zusteht. Das hat das Berufungsgericht mit alternativen Begründungen bejaht. Keine von ihnen hält revisionsrechtlicher Überprüfung stand.
- 9
- II. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der Kläger zusammen mit Arbeitnehmern der Beklagten die Erfindung gemacht hat, die von der Beklagten als Gebrauchsmuster und dann in Spanien, Frankreich und Italien auch als Patent angemeldet worden ist. Dem Kläger stand daher das Recht auf gebrauchsmusterrechtlichen bzw. patentrechtlichen Schutz gemeinschaftlich mit der Beklagten zu (§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG), nachdem die Be- klagte die Diensterfindung der Arbeitnehmer unbeschränkt in Anspruch genommen hatte (§ 7 Abs. 1 ArbEG). Hinsichtlich dieses Rechts bildeten die Parteien eine Gemeinschaft nach Bruchteilen, weil nichts dafür ersichtlich ist, dass sie für ihr Innenverhältnis insoweit etwas anderes geregelt haben (vgl. Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenantriebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704 - Gehäusekonstruktion). Das Berufungsgericht ist daher - insoweit zu Recht - davon ausgegangen, dass hinsichtlich Früchteanteil und Gebrauchsbefugnis am Gegenstand des gemeinschaftlichen Rechts der Parteien die Regeln des Rechts der Gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB) heranzuziehen sind.
- 10
- 1. Wie von der Revision zutreffend geltend gemacht wird, kann der Auffassung des Berufungsgerichts jedoch nicht beigetreten werden, schon aus § 743 Abs. 1 BGB folge, dass dem Kläger ein Zahlungsanspruch gegen die Beklagte zustehe, weil diese, nicht aber der Kläger, die gemachte Erfindung nutze. Denn diese rechtliche Bewertung ist unvereinbar mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung, die dem - allerdings zeitlich erst nach dem angefochtenen Urteil erlassenen - Urteil des Senats vom 22. März 2005 (X ZR 152/03, GRUR 2005, 663 - Gummielastische Masse II, für BGHZ 162, 342 vorgesehen) zugrunde liegt. Denn danach findet sich die das gesetzliche Verhältnis bestimmende Zuweisungsnorm nicht in § 743 Abs. 1 BGB, sondern in § 743 Abs. 2 BGB, wenn es um den Gebrauch des Gegenstands eines gemeinschaftlichen Rechts geht. Ein solcher Gebrauch ist auch hier betroffen. Zwar hat im Streitfall - anders als in dem am 22. März 2005 vom Senat entschiedenen Fall - das gemeinschaftliche Recht auf das Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht geführt. Wie der damalige Kläger will jedoch auch hier der Kläger einen Ausgleich für die von ihm nicht wahrnehmbare, jedenfalls aber nicht wahrgenommene Möglichkeit, den Gegenstand der Erfindung selbst zu nutzen, die bereits durch das Recht auf das diese Erfindung betreffende Schutzrecht eröffnet ist.
- 11
- 2. Das Berufungsgericht hat dem Kläger einen Zahlungsanspruch wegen der Möglichkeit der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte, die ihm zunächst zustand, ferner deshalb dem Grunde nach zuerkannt, weil die Parteien über die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung eine gemeinschaftliche Regelung getroffen hätten, wonach die Beklagte die Schutzrechte anmelden, alleine innehaben und ihren Gegenstand alleine nutzen, der Kläger aber einen angemessenen Ausgleich in Geld erhalten solle.
- 12
- a) Das einvernehmliche Zustandekommen einer Benutzungsregelung, die den Kläger von der Nutzung des Gegenstands der Schutzrechte ausschließt , hat das Berufungsgericht aus dem unstreitigen Einverständnis des Klägers mit der Eintragung der Beklagten als alleiniger Inhaberin des Gebrauchsmusters und mit dem Inhalt des handschriftlichen Vermerks des Klägers auf dem Schreiben vom 29. Januar 1993 gefolgert, ausweislich der sich der Kläger auch hinsichtlich der von der Beklagten beabsichtigten Auslandsanmeldungen mit dem Anmeldeumfang einverstanden erklärt hatte.
- 13
- Dieser Schluss ist möglich. Er liegt im Rahmen nach § 286 ZPO dem Tatrichter vorbehaltener Würdigung der festgestellten Tatumstände. Mit der Rüge, es habe näher gelegen, die Einverständniserklärung des Klägers als klarstellenden Hinweis dahin aufzufassen, dass er in dem alleinigen Gebrauch der Erfindung durch die Beklagte keine Beeinträchtigung seiner Rechte an der Erfindung sehe, zeigt die Revision nur eine andere Deutungsmöglichkeit für das Verhalten der Parteien auf. Für die weitere revisionsrechtliche Überprüfung ist deshalb davon auszugehen, dass die Parteien sich hinsichtlich der Nutzung des Gegenstands der Erfindung im Zusammenhang mit deren Schutzrechtsanmeldung und -eintragung dahin geeinigt haben, dass sie unter Ausschluss des Klägers allein durch die Beklagte erfolgen soll. Da diese Regelung im allseitigen Einverständnis getroffen wurde, handelt es sich insoweit um einen Vertrag, wie er von Teilhabern ohne weiteres abgeschlossen werden kann (§ 745 Abs. 2 BGB).
- 14
- b) Zu seiner weiteren Feststellung, die Vereinbarung der Parteien beinhalte auch eine Verpflichtung der Beklagten zu einem angemessenen Ausgleich in Geld, ist das Berufungsgericht gelangt, obwohl es gemeint hat, dass die Parteien selbst über eine dem Kläger zustehende Entschädigungsregelung nichts abgesprochen hätten. Da zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung gehöre, dass der zurückstehende Teilhaber eine Abfindung erhalte, widerspreche die ohne eine solche Regelung getroffene Benutzungsvereinbarung den von Gesetzes wegen einzuhaltenden Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Deshalb bestehe eine Regelungslücke, die unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen der Parteien geschlossen werden müsse.
- 15
- (1) Das kann aus Rechtsgründen keinen Bestand haben. Der Sache nach hat das Berufungsgericht eine ergänzende Vertragsauslegung vorgenommen , die in Betracht kommt, wenn das Vereinbarte eine Vertragslücke aufweist. Eine solche Lücke kann beispielsweise darauf beruhen, dass sich die bei Vertragsschluss bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse nachträglich ändern (vgl. z.B. BGH, Urt. v. 22.12.2003 - VIII ZR 90/02, NJW-RR 2004, 262 m.w.N.), sich aber auch daraus ergeben, dass eine von den Vertragsparteien getroffene Regelung gesetzlicher Vorgabe widerspricht (vgl. BGHZ 151, 229). Einen solchen Fall hat das Berufungsgericht hier als gegeben erachtet, weil nach seiner Ansicht § 745 Abs. 1 BGB nur eine der Beschaffen- heit des gemeinschaftlichen Gegenstands entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung und Benutzung erlaubt.
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- (2) Wie die Revision zu Recht geltend macht, hat das Berufungsgericht dabei übersehen, dass das Gesetz diese Einschränkung nur für eine durch mit Mehrheit der Stimmen der Teilhaber beschlossene Verwaltungs- und Benutzungsregelung vorsieht und ein Teilhaber einer Verwaltungs- und Benutzungsregelung nur zuzustimmen verpflichtet sein kann, wenn sie ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht (vgl. BGHZ 140, 63). Hat der betreffende Teilhaber einer Benutzungsregelung bereits zugestimmt oder ist diese - wie hier - gar Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung aller Teilhaber, ist für eine derartige Einschränkung aber kein Raum. Die grundgesetzlich garantierte Handlungs- und Vertragsfreiheit gebietet in diesen Fällen, dass mit Zustimmung der Betroffenen grundsätzlich jede Regelung über die Verwaltung und Benutzung des den Teilhabern gemeinschaftlich Zustehenden möglich ist und fortan deren Verhältnis bestimmt. Das findet Bestätigung in § 745 Abs. 3 Satz 2 BGB. Denn danach darf das Recht des einzelnen Teilhabers auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen, das das Berufungsgericht im Streitfall durch die festgestellte Abrede der Parteien nicht hinreichend berücksichtigt sieht, durchaus beeinträchtigt werden, nämlich dann, wenn dies mit Zustimmung des Betroffenen erfolgt.
- 17
- Mit der vom Berufungsgericht angenommenen Vertragslücke ist mithin die durchgeführte ergänzende Vertragsauslegung nicht zu rechtfertigen.
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- (3) Das vom Berufungsgericht auf diese Weise ermittelte Ergebnis, die Beklagte schulde dem Kläger eine angemessene Entschädigung, erweist sich auch nicht etwa deshalb als revisionsrechtlich tragfähig, weil der Kläger mit Blick auf mögliche Aufträge für Schweißanlagen zu der Zusammenarbeit mit der Beklagten bereit war, sich hierin aber enttäuscht sieht. Denn das Berufungsgericht hat insoweit keine Umstände festgestellt, aus denen sich möglicherweise eine Vertragslücke oder - was subsidiär zu prüfen gewesen wäre - eine Änderung oder ein Wegfall der Geschäftsgrundlage hätte entnehmen lassen können.
- 19
- 3. Der Rechtsfehler, an dem das angefochtene Urteil mithin im Hinblick auf die Nutzung der Erfindung leidet, bedeutet nicht, dass die Klage in der Sache abweisungsreif ist. Denn die Annahme des Berufungsgerichts, die Parteien selbst hätten über einen finanziellen Ausgleich nichts verabredet, ist nicht prozessordungsgemäß getroffen worden. Insoweit hat der Kläger - wie die Revisionserwiderung mittels Gegenrüge auch geltend macht - unter Hinweis auf das Verhältnis der Beklagten zu ihren Arbeitnehmererfindern sein Begehren auch mit der Behauptung gerechtfertigt, der Beklagten eine Lizenz erteilt zu haben, ohne zugleich deren kostenlose Nutzung vereinbart zu haben. Der Sache nach hat der Kläger damit geltend gemacht, die von den Parteien getroffene Vereinbarung habe - stillschweigend - auch eine Pflicht beinhaltet, einen angemessenen Nutzungsausgleich in Geld zu leisten. Dieser Behauptung ist das Berufungsgericht entgegen § 286 ZPO nicht nachgegangen; es hat lediglich die Handlungen der Parteien, mit denen sie nach außen hervorgetreten sind, gewürdigt und hieraus eine Vertragslücke abgeleitet, nicht aber die Möglichkeit berücksichtigt, dass tatsächlich existierender Wille von Vertragsschließenden auch konkludenten Ausdruck finden kann. So kann auch ein dem Geschäft erkennbar zugrunde liegender Zweck einen auf übereinstimmendem Parteiwillen beruhenden objektiven Erklärungswert erkennen lassen, der in den nach außen in Erscheinung getretenen Handlungen der Parteien nicht mit aller gewünschten Klarheit zum Ausdruck kommt (vgl. Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung).
- 20
- (1) Die insoweit gebotene Prüfung weicht von der bei ergänzender Vertragsauslegung ab, weil bei dieser lediglich der hypothetische Wille von Vertragsparteien zu berücksichtigen (BGH, Urt. v. 10.07.2003 - VII ZR 411/01, MDR 2003, 1221), bei der Ermittlung des Inhalts eines abgeschlossenen Geschäfts aber der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen ist.
- 21
- Das Berufungsgericht wird deshalb die erforderliche Prüfung nachzuholen haben, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt die Parteien stillschweigend auch Einigkeit über die Frage einer Ausgleichspflicht der Beklagten erzielt haben. Dabei können freilich die vom Berufungsgericht im Rahmen seiner ergänzenden Vertragsauslegung bereits herangezogenen Umstände ebenfalls entscheidende Bedeutung erlangen, so insbesondere, dass es angesichts des gesetzlichen Vergütungsanspruchs der Arbeitnehmererfinder jedenfalls für den Kläger eine Selbstverständlichkeit darstellte, dass er ebenfalls eine angemessene Entschädigung erhalte. Außerdem wird zu berücksichtigen sein, dass der Kläger auf das ihm nach § 6 Satz 2 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG zustehende Recht der gemeinschaftlichen Anmeldung der Erfindung und auf sein Benutzungsrecht verzichtet hat, das sich auch für ihn ergeben hätte, wenn er als Mitberechtigter eingetragen worden wäre. Im Streitfall stellt sich deshalb die Frage, warum der Kläger das ohne Gegenleistung getan haben und die Beklagte von einem solchen Entgegenkommen ausgegangen seinsollte. Dabei wird auch der Erfahrungssatz zu bedenken sein, dass ein Erfinder in der Regel von seinem Recht so wenig wie möglich aufgeben will (Sen.Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, GRUR 2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung, m.w.N.). Das könnte es naheliegend erscheinen lassen, dass die Parteien jedenfalls von der Notwendigkeit einer angemessenen Gegenleistung in Geld ausgegangen sind.
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- Im Streitfall kommt deshalb durchaus eine Auslegung des von den Parteien Vereinbarten in Betracht, dass der Kläger erkennbar nur gegen eine angemessene "Lizenz" bereit war, der Beklagten allein das Gebrauchsmuster zu überlassen, und dass die Beklagte stillschweigend hierauf eingegangen ist. Auf der anderen Seite werden aber auch die Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen sein, die sich dem vom Kläger gesetzlich vertretenen Unternehmen als Hersteller der Anlagen boten, die für die Fertigung nach der Erfindung benötigt wurden. Das Berufungsgericht hat diese Möglichkeiten einerseits als klägerisches Motiv für die Benutzungsvereinbarung mit der Beklagten bezeichnet, was dafür sprechen könnte, dass der Kläger einer ansonsten gegenleistungslosen Überlassung zugestimmt hat und dass er, was den erwarteten Umfang von Aufträgen anbelangt, lediglich einem rechtlich unbeachtlichen Irrtum unterlegen ist. Andererseits hat das Berufungsgericht erwogen, Aufträge für Schweißanlagen könnten auch lediglich erhoffte Kompensationsgeschäfte für dem Kläger eigentlich zustehende Entschädigungsansprüche gewesen sein. Jedenfalls insoweit besteht deshalb Aufklärungsbedarf und es können sich noch weitere für die Auslegung relevante Umstände ergeben. Das verbietet, dass der Senat selbst abschließend die an sich dem Tatrichter vorbehaltene Feststellung trifft, was die Parteien in Ansehung des ihnen gemeinschaftlich zustehenden Rechts im Hinblick auf den der Klage zugrunde liegenden Zahlungsanspruch vereinbart haben.
- 23
- 4. Die damit gebotene Zurückverweisung der Sache entfällt nicht etwa deshalb, weil entgegen der Meinung des Berufungsgerichts angenommen werden muss, dass der Ausgleichsanspruch des Klägers verwirkt ist.
- 24
- a) Ein Recht kann verwirkt sein, wenn der Gläubiger es über einen längeren Zeitraum nicht geltend gemacht hat, der Schuldner sich bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch darauf eingerichtet hat, das Recht werde nicht mehr geltend gemacht, und deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt; die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falles in ihrer Gesamtheit müssen also die Beurteilung tragen, dass Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen musste (vgl. BGHZ 146, 217 - Temperaturwächter). Zu dem sogenannten Umstandsmoment, das hiernach neben dem Zeitmoment über die Frage der Verwirkung entscheidet, hat die Beklagte erstmals in der zweiten Instanz behauptet, weder Rückstellungen für eine Inanspruchnahme getroffen, noch die Schutzrechte freigegeben und eine ohne weiteres mögliche Alternativlösung gewählt zu haben, weil der Kläger von 1991 bis 2002 zugewartet habe, bis er eine Nutzungsvergütung verlangt habe. Diesen bestrittenen Tatsachenvortrag hat das Berufungsgericht zu Recht nach § 531 Abs. 2 ZPO nicht zugelassen. Entgegen der Meinung der Revision liegt der hier allein in Betracht zu ziehende Ausnahmetatbestand nach Nr. 3 dieser Vorschrift nicht vor. Der neue Vortrag betrifft Gesichtspunkte, die keinen speziellen Bezug zu einem bestimmten Klagegrund haben, sondern unabhängig davon darauf zielen, ein treuwidriges Verhalten des Klägers darzutun. Da diese Umstände in erster Instanz bekannt waren, hätten sie bei Anwendung der von einer Partei zu erwartenden Sorgfalt schon dem Landgericht gegenüber vorgetragen werden können. Der Beklagten ist deshalb insoweit Nachlässigkeit vorzuwerfen. Dass die Beklagte, wie die Revision beanstandend geltend macht, erst in der Berufungsinstanz Anlass gehabt habe, zu den Voraussetzungen einer Verwirkung vorzutragen, ist unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar, zumal die Revision selbst darauf hinweist, dass der Kläger seinen Zahlungsan- spruch auch schon in erster Instanz nicht nur auf § 743 Abs. 1 BGB, sondern auch auf eine Regelung der Parteien gestützt hatte.
- 25
- b) Im Übrigen hat sich das Berufungsgericht mit der Frage der Verwirkung befasst. Seine Darlegung, es sei ein ihm aus zahlreichen Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes bekanntes Verhalten, dass - solange die Hoffnung des eigentlich Berechtigten auf weitere Aufträge erfüllt werde - letztere als Kompensationsgeschäft für eigentlich zustehende Entschädigungsansprüche verstanden würden, betrifft (auch) diese Frage. Das Berufungsgericht hat hiernach das Bestehen einer bestimmten Geschäftsbeziehung der Parteien als der Verwirkung entgegenstehend erachtet. Das ist eine mögliche Würdigung , die - da das weitere Vorbringen der Beklagten nicht zuzulassen ist - der revisionsrechtlichen Korrektur nicht zugänglich ist.
- 26
- 5. Ein Zahlungsanspruch des Klägers ist schließlich auch nicht wegen Verjährung (teilweise) unbegründet. Trotz Vollendung der Verjährungsfrist kann der Eintritt der Verjährung nur berücksichtigt werden, wenn der Schuldner sich hierauf einredeweise beruft (§ 222 Abs. 1 BGB a.F., jetzt § 214 Abs. 1 BGB). Diese Einrede der Beklagten hat das Berufungsgericht entgegen der Meinung der Revision zu Recht nicht zugelassen, weil sie erst in zweiter Instanz erhoben worden ist und dies auf Nachlässigkeit der Beklagten beruhte (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO).
- 27
- a) Die Verjährungseinrede gehört zu den Verteidigungsmitteln, deren rechtzeitige Geltendmachung durch § 531 Abs. 2 ZPO sichergestellt werden soll. Hat sich der Schuldner nicht bereits außergerichtlich auf Verjährung berufen , wofür im Streitfall nichts ersichtlich ist, muss dem Umstand, dass bereits vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz Verjährung einge- treten ist, deshalb grundsätzlich durch Erhebung der Einrede in dieser Instanz Rechnung getragen werden (so auch OLG Düsseldorf NJOZ 2004, 2216; OLG Frankfurt/Main OLG-Report 2004, 249; OLG Oldenburg JurBüro 2004, 41; OLG München BauR 2004, 1982; OLG Brandenburg BauR 2003, 1256; KG GRURRR 2003, 310; a.A. OLG Karlsruhe OLG-Report 2005, 42; OLG Naumburg NJOZ 2005, 3651). Die höchstrichterliche Rechtsprechung, wonach neuer, unstreitiger Tatsachenvortrag nicht der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO unterfällt und daher in der Berufungsinstanz zu berücksichtigen ist (BGHZ 161, 138), steht dem nicht entgegen. Diese Rechtsprechung betrifft Sachverhalte, die ohne besondere Geltendmachung entscheidungserheblich sind, und soll verhindern , dass (insoweit) auf einer falschen, von keiner Partei (mehr) vorgetragenen tatsächlichen Grundlage entschieden werden muss (BGHZ, aaO S. 143); da die Parteien den Prozessstoff bestimmen, soll in jeder Tatsacheninstanz das entscheidungserhebliche tatsächliche Geschehen Berücksichtigung finden, das die Parteien übereinstimmend vorgetragen haben oder das als zugestanden gilt. Das erfasst nicht die Fälle, in denen sich - wie bei der Einrede der Verjährung im Prozess - die Frage, ob das insoweit Geschehene überhaupt von Bedeutung ist, erst stellt, wenn das Leistungsverweigerungsrecht vom Schuldner wahrgenommen wird. Mit den die Verjährung betreffenden Umständen und der Frage, ob sich insoweit unstreitiger Tatsachenvortrag ergibt, muss sich das Gericht deshalb erst befassen, wenn die diese Prüfung eröffnende Einrede rechtzeitig erhoben ist. Ergänzend kann auf § 533 ZPO verwiesen werden. Auch danach sind den Prozessstoff erweiternde Handlungen in der Berufungsinstanz nicht bereits deshalb zulässig, weil ihre Beurteilung auf Grund unstreitigen Tatsachenvortrags erfolgen kann. Wenn der Gesetzgeber die erstmals in der Berufungsinstanz erhobene Verjährungseinrede von der Regelung des § 531 Abs. 2 ZPO hätte ausnehmen wollen, hätte es unter diesen Umständen nahe gelegen, das durch eine entsprechende Regelung zum Ausdruck zu bringen.
- 28
- b) Der von der Revision geltend gemachte Ausnahmetatbestand (§ 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO) liegt nicht vor. Nach der Antragsfassung schloss die streitige Klage die Möglichkeit ein, den geltend gemachten Zahlungsanspruch nach Art einer Lizenz zu berechnen. Der Kläger hatte - worauf die Revisionserwiderung zu Recht hinweist - bereits erstinstanzlich auch ausgeführt, dass er eine anteilige Lizenzgebühr zu beanspruchen berechtigt sei. Eine solche Gebühr wird üblicherweise in regelmäßig wiederkehrenden zeitlichen Abständen berechnet und geschuldet. Unabhängig davon, dass der Kläger glaubte, seine Klage in erster Linie auf § 743 Abs. 1 BGB stützen zu können, bestand damit von Anfang an die Möglichkeit, dass (auch) die vierjährige Verjährungsfrist nach § 197 BGB a.F. einschlägig sein könnte. Eine sorgfältige Partei, die sich die Einrede der Verjährung zunutze machen wollte, hätte dem bereits durch Erhebung der Einrede in erster Instanz Rechnung getragen.
- 29
- 6. Sollte das Berufungsgericht (wiederum) zu der Überzeugung gelangen , das von den Parteien Vereinbarte schließe eine von der Beklagten zu zahlende angemessene Entschädigung für die Nutzung der Erfindung ein, wird es bei der gebotenen Schätzung (§ 287 ZPO), was im Streitfall angemessen ist, den dem Kläger zustehenden Betrag auf der Grundlage einer prozentualen Lizenz an den Erlösen der Beklagten berechnen können.
- 30
- a) Zu Unrecht zieht die Revision das deshalb in Zweifel, weil den Parteien verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zu Gebote gestanden hätten und eine andere Art der Entschädigung mindestens gleichermaßen wahrscheinlich hätte gewählt werden können. Hinsichtlich des Anspruchs eines Arbeitnehmererfinders auf angemessene Vergütung (§ 9 Abs. 1 ArbEG) entspricht es ständiger Rechtsprechung des Senats, dass in der Regel eine angemessene Lizenz in besonderer Weise geeignet ist, für einen sachgerechten Ausgleich zu sorgen, deshalb sie als nächstliegend erscheinen muss und eine Vergütung auf dieser Grundlage regelmäßig so lange nicht zu beanstanden ist, wie nicht Tatumstände vorliegen, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall ungeeignet erscheinen lassen (BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, m.w.N.). Diese Bewertung beruht nicht auf Gesichtspunkten, die ausschließlich durch das Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer gekennzeichnet sind, sondern ist auch bei anderen vertraglich begründeten Verhältnissen sachgerecht, in denen - wie im Streitfall - die eine Seite der anderen ermöglicht, ein Schutzrecht zu erlangen und dessen Gegenstand allein zu nutzen. Auch im Streitfall reicht mithin das bloße Vorhandensein einer gleichermaßen geeigneten anderen Berechnungsmethode nicht aus, die Zuerkennung einer angemessenen Lizenz als rechtsfehlerhaft anzusehen.
- 31
- b) Bei deren Festlegung kann allerdings nicht darauf abgestellt werden, was vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der späteren Benutzung durch die Beklagte vorausgesehen hätten (vgl. zu diesem Maßstab bei rechtswidriger Benutzung eines Schutzrechts eines anderen Sen.Urt. v. 30.05.1995 - X ZR 54/93, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II, m.w.N.). Wenn die Verpflichtung, angemessenen Ausgleich zu leisten, auf vertraglicher Grundlage beruht, kann es nämlich - wie auch das Berufungsgericht im Ansatz richtig gesehen hat - nur auf die Umstände ankommen, die beim Abschluss der Vereinbarung den Willen der Parteien tatsächlich bestimmen konnten, weil sie bereits damals bekannt waren oder erwartet wurden. Weicht das spätere tatsächliche Geschehen von dem ab, das die Parteien bei Vertragsschluss angenommen haben, kann dem allerdings auch in Fällen wie dem vorliegenden in angemessener Form Rechnung zu tragen sein. Die Rechtsordnung enthält hierzu verschiedene Möglichkeiten. So kann, wenn die insoweit jeweils zu beachtenden Voraussetzungen vorliegen, entweder eine Anpassung im Wege ergänzender Vertragsauslegung oder wegen Änderung bzw. Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen, nach einer Kündigung der vertraglichen Benutzungsregelung, die bei Vorliegen eines wichtigen Grunds jederzeit möglich ist (vgl. BGH, Urt. v. 06.07.1981 - II ZR 205/80, MDR 1982, 207 m.w.N.), weil es sich insoweit um ein Dauerschuldverhältnis handelt, aber auch gestützt auf § 745 Abs. 2 BGB eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechenden Regelung verlangt werden.
- 32
- III. Die zulässige Anschlussrevision des Klägers hat ebenfalls Erfolg.
- 33
- Der vom Kläger im Hinblick auf die Benutzung der Erfindung geltend gemachte Auskunftsanspruch leitet sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ab. Steht dem Grunde nach fest, dass ein Zahlungsanspruch in Betracht kommt, kann deshalb ein Beklagter verpflichtet sein, zumutbare Angaben zu machen, deren der Kläger bedarf, um zu ermitteln, ob er und gegebenenfalls in welchem Umfang er tatsächlich Zahlung verlangen kann (vgl. BGHZ 155, 8 - Abwasserbehandlung, für Vergütung nach § 9 Abs. 1 ArbEG). Nach den zur Revision gemachten Ausführungen kann der Aufklärungsbedarf im Streitfall davon abhängen, welche Umstände die Parteien bei Abschluss ihrer Benutzungsvereinbarung als wesentlich für die Angemessenheit einer Entschädigung angesehen und deshalb dieser Vereinbarung zugrunde gelegt haben. Die Vertragsfreiheit erlaubt, insoweit Gestehungskosten und Gewinn auch dann heranzuziehen, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses hierüber konkrete Zahlen noch nicht zur Verfügung standen. Die auf das Fehlen solcher Zahlen in den Jahren 1991/1992 abhebende Begründung des Berufungsgerichts trägt mithin die Abweisung des Klagebegehrens nicht, dass die Beklagte auch die im Zusammenhang mit der Benutzung der Erfindung stehenden Gestehungskosten und den hierbei erzielten Gewinn angibt.
- 34
- IV. Die Zurückverweisung bietet schließlich Gelegenheit, den Bedenken nachzugehen, die von der Revision dagegen erhoben worden sind, dass in Klageantrag und Verurteilung Unternehmen einbezogen worden sind, die „mit der Beklagten organisatorisch verbunden“ sind.
Asendorf Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 21.04.2004 - 3 O 11074/02 -
OLG Nürnberg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 3 U 1818/04 -
20
bb) Die Senatsrechtsprechung zu den gewinnbezogenen Auskunftsansprüchen des Arbeitnehmererfinders beruhte des Weiteren auf der Erwägung, dass die Erfindervergütung gemäß § 9 Abs. 1 ArbEG "angemessen" sein, d.h. den Arbeitnehmererfinder grundsätzlich betriebsbezogen an allen wirtschaftlichen (geldwerten) Vorteilen beteiligen soll, die seinem Arbeitgeber aufgrund der Diensterfindung (kausal) zufließen (BGHZ 137, 162 - Copolyester II). Deshalb sollte der Erfinder, wenn er die Angemessenheit des festgesetzten Lizenzsatzes in Zweifel zog, grundsätzlich Angaben zu den erzielten Gewinnen und, zu deren Kontrolle, Angaben zu den Gestehungs- und Vertriebskosten unter Aufschlüsselung nach den einzelnen Kostenfaktoren verlangen können. Auch dieser Gesichtspunkt rechtfertigt, worauf zurückzukommen sein wird (unten II 2 d) die Zuerkennung eines auf den Gewinn bezogenen Auskunftsanspruchs nicht.
(1) Von der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Abs. 5 an kann der Anmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist.
(3) Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Verjährung frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents eintritt. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.
(1) Artikel IV ist nur auf die nach seinem Inkrafttreten beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Patentanmeldungen und die darauf erteilten Patente anzuwenden.
(2) Eine innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten von Artikel IV Nr. 3 eingereichte Patentanmeldung kann nicht deshalb zurückgewiesen und ein darauf erteiltes Patent nicht deshalb für nichtig erklärt werden, weil die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung beschrieben oder benutzt worden ist, wenn die Beschreibung oder Benutzung auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Beschreibung oder Benutzung der Erfindung durch den Anmelder oder seinen Rechtsnachfolger selbst erfolgt ist und erst nach dem Inkrafttreten von Artikel IV Nr. 3 vorgenommen worden ist.
(3) Die vor dem Inkrafttreten von Artikel IV Nr. 7 und Artikel VI entstandenen Wirkungen des zeitweiligen Schutzes bleiben von dem Inkrafttreten der genannten Bestimmungen unberührt.
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b) Der Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe aufgrund ihrer Mitberechtigung an der Erfindung bei deren Anmeldung zum deutschen und europäischen Patent nicht rechtswidrig gehandelt, kann aus Rechtsgründen nicht beigetreten werden.
(1) Von der Veröffentlichung des Hinweises gemäß § 32 Abs. 5 an kann der Anmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war, eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn der Gegenstand der Anmeldung offensichtlich nicht patentfähig ist.
(3) Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass die Verjährung frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents eintritt. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.
(1) Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen, hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende Rechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu werden pflegen, Belege vorzulegen.
(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die in der Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.
(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
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der Anspruch entstanden ist und - 2.
der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
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ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und - 2.
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendmachung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.
(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an.
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwiderhandlung.