Bundesgerichtshof Urteil, 17. Feb. 2015 - X ZR 161/12

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsch1 land erteilten europäischen Patents 1 062 743 (Streitpatents). Das Streitpatent, das am 24. Dezember 1999 angemeldet worden ist, nimmt die Priorität von vier britischen Patentanmeldungen in Anspruch und umfasst sechs Ansprüche. Die nebengeordneten Ansprüche 1 und 4, auf die die weiteren Ansprüche zurückbezogen sind, lauten in der Verfahrenssprache wie folgt: 1. A radio station for use in a radio communication system having a communication channel between the radio station and a further station, the channel comprising an uplink and a downlink control channel for transmission of control information, and a data channel for the transmission of data, wherein closed loop power control means are provided for adjusting the power of the control and data channels, characterized by means for delaying the initial transmission of the data channel until after the initial transmission of the control channels during which delay the closed loop power control means is operable to adjust the control channel power. 4. A method of operating a radio station in a radio communication system having a communication channel between the radio station and a further station, the channel comprising an uplink and a downlink control channel for transmission of control information, and a data channel for the transmission of data, the method comprising adjusting the power of the control and data channels by means of closes loop power control and characterized by delaying the initial transmission of the data channel until after the initial transmission of the control channels during which delay the closed loop power control is operable to adjust the control channel power. Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt angegriffen und geltend gemacht,

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der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit siebzehn Hilfsanträgen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt.

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Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent wie in erster Instanz verteidigt, wobei sie die Hilfsanträge I bis IV in geänderter Fassung und nur weiter hilfsweise in der erstinstanzlichen Fassung weiter verfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Streitpatent betrifft ein Funkkommunikationssystem mit primären und

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sekundären Stationen sowie eine Methode zum Betrieb eines solchen Systems. 1. In der Beschreibung wird eingangs ausgeführt, dass es zwei grundlegen6 de Arten von Kommunikation zwischen einer Basisstation und einer Mobilstation in einem Funkkommunikationssystem gibt. Dabei handele es sich einmal um Benutzerverkehr , etwa Sprach- oder Paketdaten, zum anderen um Steuerinformationen, die erforderlich sind, um verschiedene Parameter des Übertragungskanals einzustellen und zu überwachen, wodurch Basisstation und Mobilstation in die Lage versetzt werden , den Benutzerverkehr abzuwickeln. Das Streitpatent geht dabei von Funkkommunikationssystemen aus, in denen eine der Funktionen der Steuerinformation darin besteht, eine Leistungsregelung zu ermöglichen. Eine Regelung der Leistung ist in beide Richtungen erforderlich. Die Regelung der Leistung der Mobilstation soll sicherstellen , dass die Basisstation die Signale verschiedener Mobilstationen auf etwa dem gleichen Leistungspegel empfängt. Die Regelung der Leistung der Basisstation ist erforderlich, damit die Mobilstation die Daten mit geringer Fehlerquote erhält, zugleich aber Interferenzen mit anderen Funkzellen oder Funksystemen gering gehalten werden. Das Streitpatent legt insoweit einen Stand der Technik zugrunde, bei dem in einem Zweiwege-Funkkommunikationssystem die Leistungsregelung in einem geschlossenen Regelkreis erfolgt, bei dem die Mobilstation erforderliche Änderungen der Übertragungsleistung der Basisstation bestimmt und dieser signalisiert und umgekehrt.

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Ein Nachteil dieser Technik besteht nach den Angaben der Streitpatentschrift darin, dass beim Start der Übertragung oder nach einer Unterbrechung die Leistungsregelung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, während der es zu Störungen der Datenübertragung kommen kann. Ist die Leistung zu niedrig, kommen die Daten beschädigt an, ist sie zu hoch, werden unerwünschte Interferenzen hervorgerufen. Das technische Problem besteht mithin darin, die dargestellten Schwierigkei8 ten zu beheben. 2. Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent in Anspruch 1 eine

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Vorrichtung vor, die folgende Merkmale aufweist (Gliederung des Patentgerichts in Klammern) 1. einen Kanal zur Kommunikation zwischen der Funkstation und einer weiteren Station (1a), umfassend 1.1 einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Steuerinformationen (1b) und 1.2 einen Datenkanal zur Übertragung von Daten (1c); 2. Mittel zur Verzögerung des Beginns der Übertragung im Datenkanal bis nach dem Beginn der Übertragung in den Steuerkanälen (1e) und 3. Mittel zur Leistungsregelung mit einem geschlossenen Regelkreis (closed loop power control means, 1d), die 3.1 die Leistung der Steuer- und Datenkanäle anpassen (1d) und 3.2 während der Verzögerung die Steuerkanalleistung anpassen können (is operable to adjust the control channel power, 1f).

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3. Zur Bedeutung der Merkmale ist zu bemerken: Die Vorrichtung wird in einem Funkkommunikationssystem verwendet, das ei11 nen Kommunikationskanal zwischen einer Funkstation und einer weiteren Station aufweist. Dieser Kommunikationskanal umfasst zwei Steuerkanäle und (mindestens) einen Datenkanal. Der Steuerkanal dient zur Übertragung von Steuerinformationen. Dabei handelt es sich nach dem Sprachgebrauch des Streitpatents um Signale, die benötigt werden, um die Parameter des Übertragungskanals einzustellen und zu überwachen, die die Datenübermittlung per Funk ermöglichen. Zu diesen Steuerinformationen zählen insbesondere Signale zur Leistungsregelung. Über den Datenkanal wird lediglich gesagt, dass er der Übertragung von Daten dient. Der Beschreibung ist zu entnehmen, dass damit jedenfalls auch Nutzerdaten, etwa Sprach-, Textoder Bilddaten gemeint sind. Nähere Angaben über die Gestaltung der Kanäle enthält das Streitpatent

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nicht. Unter einem Kanal im Bereich der Funkkommunikation ist aus fachlicher Sicht ein Weg zur Übertragung von Signalen von einer Funkstation an eine andere zu verstehen. Verschiedene Kanäle müssen danach nicht notwendig physikalisch abgegrenzt werden, etwa in der Weise, dass sie verschiedene Frequenzen in Anspruch nehmen. Die Trennung kann auch auf andere Weise erfolgen, etwa durch Zuweisung unterschiedlicher Zeitschlitze auf einer bestimmten Frequenz, durch unterschiedliche Gestaltung der übermittelten Daten mittels spezifischer Angaben in einem Header, durch die Verwendung eines für das jeweilige Teilnehmergerät spezifischen Spreizcodes oder dergleichen mehr, sofern gewährleistet wird, dass der jeweilige Empfänger die übermittelten Daten von anderen, auf einem anderen Übertragungsweg übermittelten Daten unterscheiden kann. Die vorgesehenen Mittel zur Leistungsregelung arbeiten in einem geschlosse13 nen Regelkreis (Merkmal 3), d.h. dass auf der Grundlage des übertragenen Leistungssignals eine Rückkoppelung von der empfangenden Funkstation an die sendende Funkstation erfolgt, die Informationen darüber liefert, ob eine Änderung der Leistung erforderlich ist. Sie dienen der Regelung der Leistung sowohl der Steuerkanäle als auch des Datenkanals (Merkmal 3.1). Dabei ist für den Beginn der Übertragung vorgesehen, dass die Übertragung im Datenkanal verzögert erfolgt, also zunächst nur über die Steuerkanäle Daten (Steuerinformationen) übertragen werden (Merkmal 2). Die durch diese Verzögerung gewonnene Zeitspanne wird genutzt, um die Leistung des Steuerkanals zu regeln (Merkmal 3.2). Der Anspruch trifft unmittelbar keine Aussage darüber, ob und auf welche Weise sich die Regelung der Leistung des Steuerkanals auf die Leistung des Datenkanals auswirkt. Der Umstand, dass das Streitpatent darauf zielt, die Probleme zu lösen, die sich aus einer unzureichenden Regelung hinsichtlich der Qualität der Übertragung von Daten ergeben, spricht jedoch dafür, dass die in Merkmal 3.2 beschriebene Leistungsregelung - auf eine im Streitpatent nicht näher beschriebene Weise - auch für die Übertragungsleistung des Datenkanals genutzt wird. Denn anderenfalls wäre die Übertragung der für den Nutzer im Vordergrund stehenden Daten weiterhin gefährdet. Dem entspricht es, dass in Absatz 18 der Streitpatentschrift ausgeführt wird, der mit der Übermittlung zusätzlicher Steuerinformationen verbundene Aufwand werde dadurch ausgeglichen, dass die Nutzerdaten, die über den Datenkanal an die Basisstation übertragen werden, in besserer Qualität empfangen werden.

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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung wie folgt begründet:

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Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung sei nicht patentfähig. Das Streitpatent könne lediglich die Priorität der britischenPatentanmeldung

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9 922 575 (NK6) vom 24. September 1999 in Anspruch nehmen, nicht jedoch diejenige aus den britischen Patentanmeldungen 9 900 910, 9 911 622 und 9 915 569 (NK3 bis NK5). Diese enthielten für den Fachmann explizite Aussagen dahin, dass es sich bei dem Kommunikationskanal um einen Frequenzteilungs-DuplexKommunikationskanal handele und über die Steuerkanäle Leistungssteuerungs- und Bitrateninformationen übertragen würden. In dem erteilten Patentanspruch 1 werde demgegenüber allgemein ein Kommunikationskanal beansprucht, bei dem nicht näher spezifizierte Steuerinformationen über die Steuerkanäle übertragen werden. Daher handele es sich bei dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht um dieselbe Erfindung wie diejenige, die NK3 bis NK5 zu entnehmen sei. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die Beiträge "CPCH Physical

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Layer Procedures" und "Firm Handover over CPCH" des Unternehmens Golden Bridge Technology (NK15 und NK16) bereits vor dem Prioritätszeitpunkt, im Rahmen einer Konferenz, die von 1. bis 4. Juni 1999 in Südkorea den Mitgliedern der 3GPP- Gremien und damit einem Querschnitt der bedeutendsten Unternehmen auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung bekannt geworden. NK15 nehme alle Merkmale des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung vorweg.

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Das Streitpatent habe auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand. III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Auf19 fassung des Patentgerichts, die Beklagte könne die Priorität der britischen Anmeldung 9 900 910 (NK3) nicht in Anspruch nehmen, trifft nicht zu. 1. Bei Anmeldung eines europäischen Patents kann das Prioritätsrecht einer

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vorangegangenen Anmeldung nach Art. 87 Abs. 1 EPÜ in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen.
a) Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfüllt,

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wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehörend offenbart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 388 - Luftverteiler; Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04, GRUR 2008, 597, 599 - Betonstraßenfertiger). Der Gegenstand der beanspruchten Erfindung muss im Prioritätsdokument identisch offenbart sein; es muss sich um dieselbe Erfindung handeln (EPA GBK, Beschluss vom 31. Mai 2001 - G2/98, GRUR Int. 2002, 80; BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit ). Dabei ist die Offenbarung des Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Ansprüche beschränkt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu ermitteln.
b) Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzipien der

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Neuheitsprüfung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 - Fälschungssicheres Dokument; Urteil vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 - UV-unempfindliche Druckplatte) als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentübertragungseinrichtung ; Urteil vom 18. Februar 2010 - Xa ZR 52/08, GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24 - Formteil). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin). Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritätsbeanspruchenden Patentanmeldung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit).
c) Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss

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dabei in einer Weise angewendet werden, die berücksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausführungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Insoweit ist zugrunde zu legen, dass das Interesse des Anmelders regelmäßig erkennbar darauf gerichtet ist, möglichst breiten Schutz zu erlangen , also die Erfindung in möglichst allgemeiner Weise vorzustellen und nicht auf aufgezeigte Anwendungsbeispiele zu beschränken. Soweit in der Anmeldung bereits Ansprüche formuliert sind, haben diese vorläufigen Charakter. Erst im Verlauf des sich anschließenden Prüfungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was unter Berücksichtigung des Standes der Technik schutzfähig ist und für welche Ansprüche der Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit bestimmten Ansprüchen erfolgt eine endgültige Festlegung des Schutzgegenstands. aa) Dieser Gesichtspunkt liegt der Rechtsprechung des Senats zugrunde, wo24 nach bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zugelassen werden. Danach ist ein "breit" formulierter Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum). Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (ständige Rechtsprechung seit BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer; aus jüngerer Zeit BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum; BGH, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 f. - UV-unempfindliche Druckplatte). bb) Nach vergleichbaren Maßgaben ist die Prüfung vorzunehmen, ob der Ge25 genstand der Erfindung im Prioritätsdokument identisch offenbart ist. Die Priorität einer Voranmeldung kann in Anspruch genommen werden, wenn sich die dort anhand eines Ausführungsbeispiels oder in sonstiger Weise beschriebenen Anweisungen für den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nachanmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voranmeldung als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist.

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2. Danach kann die Beklagte die Priorität der NK3 in Anspruch nehmen.
a) Die Beschreibung des Prioritätsdokuments NK3 erwähnt zunächst ganz

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allgemein, dass die Erfindung ein Funkkommunikationssystem betreffe und im Folgenden zwar unter Bezugnahme auf das aufkommende UMTS-System beschrieben sei, es sich aber verstehe, dass sie gleichermaßen für andere Mobilfunksysteme geeignet sei. Im folgenden Absatz werden in gleicher Allgemeinheit der Nutzerdatenverkehr (user traffic) und die Übermittlung von Steuerinformationen (control informa- tion) erörtert. Zu dieser erläutert der dritte Absatz, dass eine Funktion der Steuerinformationen bei vielen Kommunikationssystemen darin bestehe, eine Leistungssteuerung (in einem geschlossenen Regelkreis) zu ermöglichen. Sodann wird ausgeführt, welche Bedeutung der Leistungssteuerung in Mobilfunksystemen sowohl für die Basisstation als auch für die Mobilstationen zukommt. Als Beispiel eines kombinierten zeit- und frequenzgesteuerten Mehrfachzu28 griffssystems mit einer Leistungssteuerung ("An example of a combined time and frequency division access system employing power control") nennt die Beschreibung das GSM-System, und fügt unter Verweis auf eine US-Patentschrift an, in ähnlicher Weise sei eine Leistungssteuerung für ein Codemultiplexsystem mit Frequenzspreizung (spread spectrum Code Division Multiple Access [CDMA]) beschrieben. Die Beschreibung des Nachteils der bekannten Lösungen und der hieraus ab29 geleiteten Aufgabe ist - wie im Streitpatent - ganz allgemein dahin formuliert, dass die Regelkreise einige Zeit benötigten, die Leistungsstärke hinreichend präzise einzuregeln.
b) Die erste erfindungsgemäße Lösung soll nach der Anspruch 1 der Anmel30 dung wiedergebenden Beschreibung darin bestehen, dass bei einem Funkkommunikationssystem mit einer Primär- und einer Vielzahl von Sekundärstationen mit einem Frequenzduplexkanal (frequency division duplex communication channel) zwischen Primär- und Sekundärstation, der einen Uplink- und einen Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Leistungssteuerungs- und Bitrateninformationen sowie einen Datenkanal zur Übertragung von Datenpaketen umfasse, und mit Leistungssteuerungsmitteln zur schrittweisen Veränderung der Leistung der Steuer- und Datenkanäle anspruchsgemäß die Größe der Schritte variiert werden könne. Die zweite beanspruchte Lösung soll - in Übereinstimmung mit Anspruch 5 der Anmeldung - darin bestehen, dass bei einem (mit Ausnahme der entfallenen Leistungssteuerungsmittel zur schrittweisen Veränderung der Leistung der Steuer- und Datenkanäle) wortgleich beschriebenen System die Primär- und Sekundärstationen Mittel zur Verzögerung des Beginns der Übertragung auf dem Datenkanal gegenüber der Übertragung auf den Steuerkanälen aufweisen. Unter Bezugnahme auf Figur 1 wird sodann ein Ausführungsbeispiel be31 schrieben, von dem es heißt, es umfasse ein Funkkommunikationssystem, das in einem Frequenzduplexmodus arbeiten könne. Figur 2 zeigt schematisch ein herkömmliches Modell zum Aufbau einer Kommunikationsverbindung, wie es, so die Beschreibung, eine UMTS-Ausführungsform nutze. Anhand dieses Modells wird wiederum das Problem der Verzögerung bei der Leistungsadaption beschrieben, dessen Lösung durch einen verzögerten Beginn der Übertragung auf dem Datenkanal anhand der Figur 3 erläutert wird. Unter Rückgriff auf Figur 4 wird die zweite Lösung einer variablen Schrittgröße bei der Leistungsadaption erklärt. Abschließend heißt es, Ausführungsformen der Erfindung seien unter Verwendung von Frequenzspreizungsverfahren beschrieben worden, wie sie etwa in UMTS-Ausführungsformen eingesetzt würden; es verstehe sich jedoch, dass die Erfindung nicht auf den Einsatz in CDMA-Systemen beschränkt sei.
c) Weder die Problembeschreibung noch die unter Bezugnahme auf die Fi32 guren näher erläuterten Ausführungsbeispiele weisen damit einen konkreten Bezug zu der Ausgestaltung des Kommunikationskanals als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal oder zu dem Umstand auf, dass auf dem Steuerkanal auch Bitrateninformationen übertragen werden. Die Bitrateninformation wird überhaupt nur bei der Wiedergabe des Wortlauts der angemeldeten Ansprüche erwähnt. Auf den Frequenzduplex kommt zwar, wie ausgeführt, die Beschreibung der Ausführungsbeispiele zurück; ein Zusammenhang mit den beanspruchten Lösungen des geschilderten technischen Problems, den Schwierigkeiten einer rechtzeitigen Leistungsadaption durch eine Variation der Anpassungsschritte oder durch eine Verzögerung des Beginns der Übertragung auf dem Datenkanal zu begegnen, wird jedoch nicht hergestellt. Weder ist irgendein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, dass sich das Problem der Leistungssteuerung nur oder doch zumindest in einer besonderen Ausprägung bei einem Funkkommunikationssystem mit einem Frequenzteilungs-Duplex-Kommunikationskanal stelle, noch gibt es Hinweise darauf, dass die Wahl eines solchen Kanals in irgendeiner Weise zur Lösung dieses Problems beiträgt. Entsprechendes gilt für die Ausgestaltung des Steuerkanals in der Weise, dass er auch der Übertragung von Bitrateninformationen dient.
d) Danach ist für den Fachmann, der sich die Frage vorlegt, welche techni33 sche Lehre zur Lösung des geschilderten technischen Problems er dem Prioritätsdokument entnehmen kann, ohne weiteres ersichtlich, dass bereits in der NK3 die allgemeine technische Lehre offenbart wird, bei einem Funkkommunikationssystem mit Uplink- und Downlink-Steuerkanal zur Übertragung von Steuerinformationen die an sich bekannten Mittel zur Leistungsregelung mit einem geschlossenen Regelkreis vorteilhafterweise so zu nutzen, dass Mittel zur Verzögerung des Beginns der Übertragung im Datenkanal bis nach Beginn der Übertragung in den Steuerkanälen vorgesehen werden, damit während dieser Verzögerung die Steuerkanalleistung angepasst werden kann. Zugleich liegt damit für ihn auf der Hand, dass diese allgemeine Lehre lediglich beispielhaft anhand einer üblichen Ausgestaltung eines solchen Funkkommunikationssystems erläutert wird, bei dem der Kommunikationskanal als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal ausgebildet ist und der Steuerkanal auch der Übertragung von Bitrateninformationen dient.
e) Dieser Beurteilung stehen die Feststellungen des Patentgerichts nicht

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entgegen, das lediglich ausführt, das Prioritätsdokument enthalte "explizite Aussagen bezüglich der Ausgestaltung des Kommunikationskanals", und der Fachmann werde den übrigen Inhalt der Beschreibung hierauf beziehen. Aus seinen Feststellungen ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung des Kommunikationskanals als Frequenzteilungs-Duplex-Kanal oder die Wahl eines Steuerkanals, in dem auch Bitrateninformationen übertragen werden können, zu der Lösung des in NK3 behandelten technischen Problems der Leistungssteuerung etwas beitragen, geschweige denn, dass sie hierfür erforderlich wären.
f) Das Streitpatent nimmt deshalb, entgegen der Auffassung des Patentge35 richts, die Priorität der NK3 vom 16. Januar 1999 zu Recht in Anspruch. Danach haben die Entgegenhaltungen NK9, NK11, NK15, NK16, NK19 und NK21, die nach dem Vorbringen der Klägerin erst im Frühjahr 1999 veröffentlicht worden sind, bei der Beurteilung der Patentfähigkeit außer Betracht zu bleiben. Die Entscheidung des Patentgerichts, das der Klage mit der Begründung stattgegeben hat, der Gegenstand der Patentansprüche 1 und 4 sei durch NK15 und NK16 vorweggenommen, kann mithin keinen Bestand haben. IV. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als

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im Ergebnis zutreffend. 1. Die amerikanische Patentschrift 5 841 768 (NK7) nimmt den Gegenstand

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von Patentanspruch 1 weder vorweg noch legt sie ihn nahe. Zwar befasst sich NK7 mit der Regelung der Übertragungsleistung in einem

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Funkkommunikationssystem beim Aufbau einer Verbindung. In der dort behandelten frühen Phase des Verbindungsaufbaus erfolgt dies jedoch nicht mit Mitteln zur Leistungsregelung in einem geschlossenen Regelkreis. Wie der Beschreibung zu entnehmen ist (Sp. 6, Z. 56 ff.) werden solche Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt, nämlich erst dann, wenn das in NK7 vorgeschlagene Verfahren bereits beendet ist. Die NK7, die die auch vom Streitpatent als bekannt vorausgesetzten und den Ausgangspunkt der erfindungsgemäßen Lösung bildenden Leistungssteuerungsmittel unter Bezugnahme auf die in der Streitpatentschrift ebenfalls erörterte US-Patentschrift 5 056 109 als Mittel der Leistungsadaption erwähnt, aber als wenig geeignet ablehnt (Sp. 2,. Z. 42 bis 62), schlägt statt dessen eine andere Lösung vor. Sie setzt in einem frühen Stadium des Verbindungsaufbaus ein, in dem eine Leistungsregelungsschleife noch nicht eingerichtet worden ist (Sp. 2, Z. 27 bis 30) und ein Kommunikationskanal noch nicht besteht, sondern erst aufgebaut wird (Abstract, Z. 2, Sp. 3, Z. 8, Sp. 4, Z. 56, Sp. 5, Z. 45 bis 48 und Z. 60; Sp. 8, Z. 60 sowie Figur 11B). Demgegenüber befasst sich das Streitpatent mit einem Stadium des (Wieder -)Aufbaus einer Verbindung, in dem bereits ein Kommunikationskanal eingerichtet worden ist. Der Umstand, dass auch schon in dem früheren Stadium des Verbindungsaufbaus , das Gegenstand der NK7 ist, Signale zwischen der Mobilstation und der Basisstation ausgetauscht werden (request und acknowledgment), lässt nicht den Schluss zu, dass schon ein Kommunikationskanal bzw. ein Steuerkanal eingerichtet worden ist. Die entsprechenden Signale werden vielmehr auf einem gemeinsam genutzten Kanal (random access channel - RACH) übertragen. NK7 ist demgemäß nicht zu entnehmen, dass dort Mittel vorgesehen sind, die

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eine Verzögerung des Beginns der Übertragung im Datenkanal zu einem Zeitpunkt bewirken, in dem bereits Steuerkanäle eingerichtet sind, auf denen die Übertragung schon aufgenommen wird (Merkmal 2). Die Entgegenhaltung befasst sich auch nicht mit Mitteln zur Regelung der Übertragungsleistung gerade in diesem Zeitraum nach Einrichtung der Steuerkanäle, aber vor Beginn der Übertragung im Datenkanal (Merkmal 3.2) und kann hierzu auch keine Anregung geben. 2. Auf die "Specifications of Air-Interface for 3G Mobile System" in der Versi40 on 0.5 (NK13), die im ersten Rechtszug eingeführt worden war, ist die Klägerin nicht mehr zurückgekommen, nachdem die Beklagte vorgetragen hatte, sie sei nicht veröffentlicht worden.

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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Grabinski Hoffmann
Deichfuß Kober-Dehm
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.05.2012 - 5 Ni 22/10 (EP) -

Gründe:

I. Der Beklagte war eingetragener Inhaber des deutschen Patents 30 15 312 (Streitpatents), das auf einer am 22. Oktober 1981 offengelegten Anmeldung vom 21. April 1980 beruht und acht Patentansprüche umfaßt, wobei Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:
"Verfahren zum Anzeigen der Empfangsverhältnisse bei Funkuhrempfängern für die binärkodierten Zeitsignale des Senders DCF 77 nach dem Einschalten, mit einer Anzeigevorrichtung für die Uhrzeit, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß bei jedem Sekundenimpuls die durch Störungen verursachten Abweichungen der Zeitsignale von idealen Rechtecksignalen im Empfänger selbst automatisch ermittelt werden und davon Qualitätskennzahlen ab-
geleitet werden, die auf der Anzeigevorrichtung im Sekundentakt zur Anzeige gebracht werden und daß diese Anzeige abgeschaltet wird, sobald ein vollständiges Zeittelegramm empfangen wurde und zur Anzeige gebracht werden kann."
Mit seiner Nichtigkeitsklage hat der Kläger geltend gemacht, das Streitpatent gehe über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus; außerdem fehle es an einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik. Seine weitere Behauptung, das Streitpatent offenbare die darin beschriebene Lehre nicht so deutlich und vollständig, daß ein Fachmann sie ausführen könne, hat der Kläger im Berufungsverfahren fallengelassen.
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen hat sich der Beklagte mit der Berufung und dem Begehren gewendet,
das angefochtene Urteil aufzuheben und das Streitpatent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten;
hilfsweise,
das Streitpatent mit einem acht Patentansprüche umfassenden Anspruchssatz aufrechtzuerhalten, wobei Anspruch 1 wie folgt lautet:
"Verfahren zum Anzeigen der Empfangsqualitätsverhältnisse bei Funkuhrempfängern für die binärkodierten Zeitsignale des für Funkuhren in Deutschland zuständigen Senders, nach dem Einschalten, mit einer Anzeigevorrichtung für die Uhrzeit,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß bei jedem Sekundenimpuls die Empfangsqualität mit den zugehörigen Qualitätskennzahlen aus den durch Störungen verursachten Verformungen des Sekundenimpulses automatisch ermittelt wird, daß die Qualitätskennzahlen auf der Anzeigevorrichtung im Sekundentakt zur Anzeige gebracht werden und daß diese Anzeige abgeschaltet wird, sobald eine vollständige Zeitinformation empfangen wurde und zur Anzeige gebracht werden kann."
Der Kläger ist diesem Begehren entgegengetreten.
Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Dipl.-Ing. U. A., Stuttgart, eingeholt.
In Anbetracht des mittlerweile erfolgten Zeitablaufs des Streitpatents haben die Parteien den Rechtsstreit in der mündlichen Verhandlung übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Parteien beantragen wechselseitig ,
dem Gegner die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.
II. Die übereinstimmende Erledigungserklärung hat zur Folge, daß die Parteien nicht mehr um die Frage der Nichtigerklärung des Streitpatents streiten und das hierzu ergangene Urteil des Bundespatentgerichts hinfällig ist; gemäß § 110 Abs. 3 PatG a.F. in Verbindung mit § 91 a ZPO ist nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu befinden. Diese Entscheidung hat auf der Grundlage des bis zur übereinstimmenden Erledigungserklärung von den Par-
teien Vorgebrachten sowie der bis dahin erhobenen Beweise und ihrer Ergebnisse zu erfolgen. Das führt zur Aufhebung der Kosten gegeneinander. Denn der Senat vermag nach dem bisherigen Beweisergebnis nicht zuverlässig zu erkennen, welche Partei ohne die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache obsiegt hätte.
A. Die Nichtigkeitsklage war bis zu dem den Anlaß der übereinstimmenden Erledigungserklärung bildenden Zeitablauf des Streitpatents nicht wegen Unzulässigkeit abweisungsreif.
Die förmliche Nichtigerklärung eines Patents, dem Patentfähigkeit nicht zukommt oder dessen Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht worden ist, liegt für sich schon im öffentlichen Interesse und macht damit die Nichtigkeitsklage statthaft. Der vorliegende Fall ist entgegen der Auffassung des Beklagten nicht durch Umstände geprägt, die rechtfertigen könnten, diesen Grundsatz ausnahmsweise nicht anzuwenden (vgl. Sen.Urt. v. 13.01.1998 - X ZR 82/94, GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer ). Da der Kläger der deutsche Repräsentant einer Firmengruppe in Hongkong ist, die nach Deutschland Uhren lieferte, bei deren Betrieb nach der Behauptung des Beklagten das patentgemäße Verfahren Anwendung findet, bestand bis zum Zeitablauf des Streitpatents ein Interesse des Klägers an der Nichtigerklärung, um einen ungestörten Vertrieb dieser Uhren sicherzustellen.
B. Der sachliche Ausgang des Rechtsstreits war zum Zeitpunkt der übereinstimmenden Erledigungserklärung der Parteien offen.
1. Das Streitpatent betrifft den Bereich der Funkuhrempfänger mit einer Anzeigeeinrichtung für die Uhrzeit. In Deutschland werden für solche Empfänger seit dem Jahre 1972 kodierte Zeitinformationen von dem Sender DCF 77 ausgestrahlt. Seine Trägerfrequenz wird dazu mit Sekundenimpulsen amplitudenmoduliert , indem eine Absenkung der Trägeramplitude (auf etwa 25 %) für die Dauer von genau 100 Millisekunden oder 200 Millisekunden erfolgt, wobei der Beginn der Absenkung den genauen Sekundenbeginn und ihre Dauer eine logische Null (100 Millisekunden) bzw. eine logische Eins (200 Millisekunden) kennzeichnen. 59 Sekundenimpulse kodieren auf diese Weise ein vollständiges Zeittelegramm. Es enthält die aktuellen Informationen über das Jahr, den Monat, das Datum, den Wochentag, die Stunde, die Minute, die Sommer- bzw. Winterzeit und läßt - im Wege des Abzählens vom Beginn der Minute an - auch die Sekunde erkennen.
Wird der Funkuhrempfänger eingeschaltet, kann die Anzeigevorrichtung Zeitdaten nur anzeigen, wenn mindestens einmal ein vollständiges Zeittelegramm erkannt worden ist. Wann dies der Fall ist, hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellungsort des Funkuhrempfängers ab. Selbst bei besten Empfangsverhältnissen kann es wenigstens drei Minuten dauern, bis die aktuellen Zeitdaten angezeigt werden. Bei ungünstigen Empfangsverhältnissen kann diese Zeit weit überschritten werden; wird eine vorhandene Störquelle nicht beseitigt, der Empfänger nicht an einem anderen Ort aufgestellt oder seine Antenne nicht anders ausgerichtet, kann eine Anzeige sogar gänzlich mißlingen.
Während der Zeit, in welcher der Funkuhrempfänger keine Zeitdaten angeben kann, ist sein Benutzer im Unklaren, wie lange er voraussichtlich auf eine zuverlässige Funkuhrzeit wird warten müssen bzw. ob deren Anzeige am
gewählten Aufstellungsort unter den dort bestehenden Empfangsverhältnissen überhaupt gelingen wird. Die Qualität der dort zu empfangenden Sekundenimpulse ließe sich zwar mit einem Oszillographen sehr rasch beurteilen; es kann jedoch nicht vorausgesetzt werden, daß dem Benutzer einer Funkuhr ein solches Meßgerät zur Verfügung steht.
Eine gewisse Abhilfe war im Stand der Technik durch die Anbringung einer Leuchtdiode versucht worden, die sofort dann, wenn sich der Empfänger auf die Sekundenimpulse synchronisiert hat, im Sekundentakt aufleuchtet. Dies vermag zu vermitteln, daß der Funkuhrempfänger arbeitet; es handelt sich hierbei jedoch lediglich um eine sehr grobe Anzeige.
Die Erfindung soll demgegenüber ein Verfahren angeben, das eine brauchbare Anzeige der Empfangsverhältnisse bei Funkuhrempfängern ohne zusätzliche Anzeigemittel ermöglicht.
Anspruch 1 gibt hierzu ein Verfahren an, das
1. bei Funkuhrempfängern für die binärkodierten Zeitsignale des Senders DCF 77
2. mit einer Anzeigevorrichtung für die Uhrzeit
durchzuführen ist, indem
3. a) nach dem Einschalten

b) in dem Empfänger selbst


c) automatisch

d) bei jedem Sekundenimpuls

e) die durch Störungen verursachten Abweichungen der Zeitsignale von idealen Rechtecksignalen ermittelt werden,

f) davon Qualitätskennzahlen abgeleitet werden,
4. die Qualitätskennzahlen auf der Anzeigevorrichtung im Sekundentakt zur Anzeige gebracht werden und
5. diese Anzeige abgeschaltet wird, sobald ein vollständiges Zeittelegramm empfangen wurde und zur Anzeige gebracht werden kann.
2. Nach dem zu berücksichtigenden Sach- und Streitstand kann nicht festgestellt werden, ob der erteilte Anspruch 1 und die hierauf unmittelbar bzw. mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 8 aus dem in §§ 22 Abs. 1 1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG genannten Grunde für nichtig zu erklären gewesen wären oder ob die Geltendmachung dieses Nichtigkeitsgrundes nicht zu einer Ä nderung der genannten Patentansprüche geführt hätte.

a) Den Inhalt der nach §§ 22 Abs. 1 1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung bildet alles, was ihr der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik als zur angemeldeten Erfindung gehörend ent-
nehmen kann. Eine Lehre zum technischen Handeln geht deshalb über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen nicht erkennen läßt, daß sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten Schutzbegehren umfaßt sein soll (Sen.Urt. v. 21.09.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204 - unzulässige Erweiterung).

b) Daß ein solcher Fall gegeben ist, ist insbesondere dann zu erwägen, wenn der erteilte Anspruch aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung. Damit , daß etwas patentiert wird und bei der eigenen geschäftlichen Tätigkeit als geschützt zu beachten ist, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt, braucht nicht gerechnet zu werden. Ein solcher Patentanspruch gefährdet die Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen. Dies kann eine Nichtigerklärung des erteilten Patents erfordern, wenn der Nichtigkeitsgrund der §§ 22 Abs. 1 1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG geltend gemacht ist. Es ist nicht ausgeschlossen , daß auch hier ein solcher Fall gegeben ist.

c) Der Nichtigkeitsgrund der §§ 22 Abs. 1 1. Altern., 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG kommt hier zwar nicht bereits deshalb in Betracht, weil das patentgemäße Verfahren in der erteilten Fassung mit einem auf die Zeitsignale des Senders DCF 77 ausgerichteten Funkuhrempfänger durchzuführen ist, der für binärkodierte Zeitsignale bestimmt sein soll. Angesichts des Sendebeginns des Senders DCF 77 im Jahre 1972 kann ohne weiteres angenommen werden, daß Fachleute zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents im Jahr 1980 wußten, daß nach gesetzlicher Bestimmung und tatsächlicher Beschaffenheit er derjenige Sender ist, von dem die Zeitsignale ausgestrahlt werden, die in Deutschland
ansässige Benutzer von Funkuhren benötigen, um sich die für sie aktuellen Zeitdaten anzeigen zu lassen. Diese Kenntnis veranlaßte, die im Hinblick auf einen Patentschutz für Deutschland eingereichten Anmeldeunterlagen jedenfalls auch mit bezug auf diesen Sender zu lesen und zu verstehen. Auch der gerichtliche Sachverständige hat es in seinem schriftlichen Gutachten als naheliegend bezeichnet, daß sich die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen auf den Sender DCF 77 bezögen. Da dieser auf der Basis binärkodierter Zeitsignale arbeitet, war damit zugleich auch dieses Teilmerkmal der fraglichen Anweisung des erteilten Patentanspruchs 1 als zur angemeldeten Lehre gehörend erkennbar.
Nach dem der Beurteilung zugrundezulegenden Sach- und Streitstand kann auch der weitere Vorwurf, die Anweisungen zu 3 c und d sowie 5 des erteilten Patentanspruchs 1 seien nicht ursprungsoffenbart, nicht als berechtigt angesehen werden. Die ursprüngliche Beschreibung erläuterte den gemachten Vorschlag dahin, daß ermittelt werde, mit welcher Qualität die Sekundenimpulse empfangen werden; die durch Zahlen darstellbare Qualität werde in Form derartiger Qualitätskennzahlen im Sekundentakt an die vorhandene Ziffernanzeigevorrichtung gegeben. Diese Darstellung betont das impulsgenaue Arbeiten. Dies führte zu der Erkenntnis, daß vorschlagsgemäß eingeschlossen ist, die erforderliche Ermittlung bei jedem Sekundenimpuls vorzunehmen. Daß außerdem die automatische Ermittlung von vornherein zu der angemeldeten Erfindung gehört, wurde dem Fachmann jedenfalls durch den sich an den bereits wiedergegebenen Beschreibungsteil der ursprünglichen Unterlagen anschließenden Hinweis deutlich, wonach ein automatisches Zeichenerkennungsverfahren verwendet werden könne, wodurch Qualitätskennzahlen ohnehin anfielen. Das Merkmal 5 schließlich war in den ursprünglichen Unterlagen im wesentlichen durch den Anspruch 4 des damaligen Anspruchssatzes offenbart.
Danach soll die Anzeige der Empfangsqualität nach dem Einschalten der Funkuhr bis zur ersten Darstellung der Uhrzeit erfolgen. Das ist gleichbedeutend mit der Anweisung die Anzeige abzuschalten, sobald ein vollständiges Zeittelegramm empfangen wurde und zur Anzeige gebracht werden kann.
Soweit das Bundespatentgericht eine nicht ursprungsoffenbarte Ausdrucksweise in dem angeblich von dem Beklagten geprägten Begriff des Zeittelegramms gesehen hat, hat das eingeholte Sachverständigengutachten die Unrichtigkeit dieser Bewertung ergeben. Die ursprüngliche Beschreibung nahm durch die bereits erwähnte Textstelle im ersten Absatz auf die Notwendigkeit des vollständigen Empfangs eines Intervalls mit kodierter Information Bezug. Damit ist ersichtlich der Empfang einer vollständigen Zeitinformation gemeint. Der Senat hat keine durchgreifenden Zweifel, daß das - wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt hat - aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns ohne Ä nderung der Bedeutung auch durch den Begriff des vollständigen Zeittelegramms ausgedrückt werden kann.

d) Eine vergleichbar eindeutige Festlegung läßt das schriftliche Sachverständigengutachten jedoch hinsichtlich des Merkmals 3 e nicht zu.
In der Ursprungsbeschreibung ist neben der wiederholt erwähnten Angabe , daß ermittelt werde, mit welcher Qualität die Sekundenimpulse empfangen werden, ein idealer Sekundenimpuls als vollkommen ungestört bezeichnet. Ergänzend ist ausgeführt, daß eine Abweichung des diesem Zustand annäherungsweise zugewiesenen Zahlenwerts die entsprechende Störung und Verformung der Impulse angebe. Dies kennzeichnete den angemeldeten Vorschlag in der Weise, wie es in dem Hilfsantrag des Beklagten seinen Niederschlag gefunden hat, dahin, daß die Empfangsqualität (mit den zugehörigen
Qualitätskennzahlen - Merkmal 3 f) aus den durch Störungen verursachten Verformungen des Sekundenimpulses ermittelt wird. Eine weitere Konkretisierung , auf welche Weise dies geschehen soll, war in den Ursprungsunterlagen dagegen nicht enthalten.
Der Sachverständige hat dies dahin ausgedrückt, in den Anmeldeunterlagen bleibe unklar, wie die Qualität der empfangenen Sekundenimpulse erkannt werde. Dies kann möglicherweise dahin verstanden werden, daß die Ursprungsunterlagen insoweit allenfalls aufgabenhaft formuliert waren und dem Fachmann eine Lösungsmöglichkeit nicht eröffneten. Dies wiederum kann aus der Sicht des die ursprünglichen Anmeldungsunterlagen und das erteilte Patent vergleichenden Fachmanns bedeuten, daß letzteres als auf eine anders geartete Lehre zum technischen Handeln gerichtet erscheint.

e) Mit seiner Aussage kann der gerichtliche Sachverständige freilich auch gemeint haben, daß der durch den erteilten Patentanspruch 1 festgelegte Gegenstand lediglich enger als in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen definiert ist, weil er eine zur Lösung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems dienende, in den Anmeldungsunterlagen allgemein gehaltene Anweisung in einer Weise konkretisiert, die dem Durchschnittsfachmann durch die Ursprungsunterlagen nicht offenbart war. Die Patentierung eines "Aliud" durch den erteilten Patentanspruch 1 hätte dann nicht festgestellt werden können.
Infolge der übereinstimmenden Erledigungserklärungen der Parteien war der Senat gehindert, durch Befragung des gerichtlichen Sachverständigen insoweit eine weitere Sachaufklärung herbeizuführen, die notwendig gewesen wäre, weil der gerichtliche Sachverständige bei Abfassung seines schriftlichen Gutachtens ersichtlich nicht erkannt hat, daß hier eine für die rechtliche Beur-
teilung der Sache bedeutsame Abgrenzungsfrage besteht, deren Beantwortung sich nach dem Verständnis des Fachmanns richtet und deshalb sachverständiger Aufklärung bedurft hätte. Es kann danach nicht festgestellt werden, daß eine Nichtigerklärung des erteilten Patentanspruchs 1 und der hierauf rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 8 wegen Patentierung eines "Aliud" zu erfolgen gehabt hätte.

f) Andererseits kann nach dem zugrundezulegenden Sach- und Streitstand auch nicht festgestellt werden, daß der erteilte Patentanspruch 1 eine bloße Einschränkung des angemeldeten Gegenstandes beinhaltet, was im vorliegenden Fall zu seinem Fortbestand geführt hätte, weil dann eine Nichtigerklärung weder aus dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit noch aufgrund einer gesetzlichen Regelung des deutschen Patentrechts geboten gewesen wäre.
Durch die wortsinngemäße Benutzung der durch den erteilten Anspruch 1 patentierten Lehre wird ohne weiteres auch vom Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung Gebrauch gemacht. Denn hierbei wird auch eine Ermittlung vorgenommen, wie sie im Merkmal 3 e des ursprünglich hilfsweise verteidigten Anspruchs 1 vorgeschlagen und - wie ausgeführt - ursprungsoffenbart ist. Dasselbe gilt für jedwede sich dem Fachmann aufgrund des Merkmals 3 e in seiner erteilten Fassung erschließende Abwandlung. Das Gebot der Rechtssicherheit ist damit im Falle des Bestandes der erteilten Patentansprüche gewahrt. Es verlangt, daß ein interessierter Dritter erkennen kann, ob eine existente oder geplante Ausführung in fremde Ausschließlichkeitsrechte eingreift, sowie daß die mögliche Erkenntnis sich nicht aufgrund nachträglicher Umstände als unrichtig erweist. Wie schon der früher anwendbare § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG a.F. legt ferner auch der seither geltende § 38 Satz 2 PatG ledig-
lich fest, daß aus Ä nderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte nicht hergeleitet werden können. Was das den Schutzbereich betreffende Interesse, also den Umfang eines entstandenen Patentrechts anbelangt, ist auch diesem Grundsatz bereits durch Beibehaltung der engeren Formulierung des erteilten Patentanspruchs Genüge getan. § 14 PatG, der gemäß Art. 11 § 1 Abs. 2, § 3 Abs. 5 IntPatÜG den Schutz bestimmt, den ein deutsches Patent gewährt, das auf eine nach dem 1. Januar 1978 getätigte Anmeldung hin erteilt ist, verhindert, daß insoweit zum Nachteil interessierter Dritter auf weiteren Inhalt der Anmeldung zurückgegriffen werden kann. Es bleibt deshalb nur Sorge zu tragen, daß im übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelangt, aus der Ä nderung Rechte nicht hergeleitet werden können. Hierfür bedarf es der Nichtigerklärung erteilter Ansprüche des Streitfalls jedoch nicht. Es ist lediglich notwendig, die Erkenntnisse, die erst die nachträgliche Ä nderung vermittelt, nicht zur positiven Beantwortung der Frage ihrer Patentfähigkeit heranzuziehen.
Ob wegen dieser Notwendigkeit ein entsprechender erläuternder Hinweis im Patent erforderlich sein kann, kann im vorliegenden Fall dahinstehen, weil sich der sachliche Streit der Parteien erledigt hat und nur noch über die Kosten des erledigten Rechtsstreits zu entscheiden ist. Eine Streichung des Merkmals 3 e im erteilten Patentanspruch 1 und/oder seine gleichzeitige Ersetzung durch die möglicherweise allgemeinere Anweisung, die durch die ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, scheidet nach dem Vorgesagten allerdings aus; eine solche Ä nderung mißachtete § 22 Abs. 2 2. Alt. PatG.
3. Der danach mögliche Erfolg der Berufung des Patentinhabers war auch nicht wegen des ferner geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes des Feh-
lens der Patentfähigkeit (§§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) ausgeschlossen. Sein Bestehen wäre - wie zuvor ausgeführt - im Hinblick auf das Merkmal 3 e anhand der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen zu prüfen gewesen. Das bisherige Beweisergebnis erlaubt jedoch nicht die Feststellung, daß die danach zu würdigende Lehre zum technischen Handeln, die - wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat und auch von den Parteien nicht in Zweifel gezogen wird - nicht bekannt war, nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Diese Erkenntnis ist wesentlich beeinflußt einmal von dem Umstand, daß zum Anmeldezeitpunkt die Entwicklung bei Funkuhrempfängern sich noch im Anfangsstadium befand, zum anderen von der schriftlichen Ausführung des Sachverständigen , der der maßgeblichen Lehre Erfindungshöhe zugesprochen hat, weil sich aus anderen Bereichen der Funkübertragung Problemlösungen für den hier interessierenden Bereich kaum hätten übernehmen lassen. Unter diesen Umständen hatte der Senat davon auszugehen, daß überhaupt erst einmal zu erkennen war, daß bei Funkuhrempfängern eine wirkliche Übertragungsqualitätsanzeige sinnvoll sei; ferner mußte erkannt werden, daß sich auch bei Empfängern, die Informationen aufgrund der jeweiligen Länge von empfangenen Impulsen erhalten, die Empfangsqualität ermitteln lasse, daß dies bei Funkuhrempfängern aufgrund der bei ihnen eingesetzten Technik ebenfalls möglich sei, und schließlich, daß sich die Qualität durch entsprechende Kennzahlen darstellen lasse. Gefordert war danach die erstmalige Zurverfügungstellung einer tauglichen Empfangsqualitätsfeststellung nebst -anzeige auf dem Gebiet der Funkuhrempfängertechnik. Angesichts des geringen Entwicklungsstandes dieses Gebiets der Technik rechtfertigen sich hieraus durchgreifende Zweifel, daß die vermittels der Anmeldung vorgeschlagene Lösung einem Durchschnittsfachmann nahegelegen habe.
4. Eine dem Beklagten günstigere Kostenentscheidung rechtfertigt sich nicht in Anbetracht seines ursprünglichen Hilfsantrages. In der Fassung dieses Hilfsantrages hätte das Streitpatent nämlich nicht Bestand haben können, weil der Schutzbereich des Patentanspruchs 1 und damit auch derjenige der hierauf rückbezogenen Unteransprüche gegenüber den erteilten Ansprüchen erweitert wäre (§ 22 Abs. 1 2. Altern. PatG). Der erforderliche Tatbestand ergibt sich insoweit jedenfalls aus dem Fehlen des Merkmals 3 b im Anspruch 1 des ursprünglichen Hilfsantrages. Sein Gegenstand ist damit insoweit weiter als der des erteilten Patentanspruchs, was auch den Schutzbereich dieses Anspruchs erweitert.
Jestaedt Melullis Scharen
Keukenschrijver Mühlens

Gründe:

1

A. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 299 24 915 (Streitgebrauchsmusters), das aus der deutschen Patentanmeldung 199 81 083 (WO 99/59823) abgezweigt und am 8. Juni 2006 hinterlegt worden ist und einen Tintenstrahldrucker sowie einen zugehörigen Tintentank betrifft. Das Schutzrecht ist mit Ablauf des 31. Mai 2009 nach Erreichen der Höchstschutzdauer erloschen.

2

Die Antragstellerin, die von der Antragsgegnerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat die Löschung des Schutzrechts im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 3 und 5 bis 30 wegen fehlender Schutzfähigkeit, unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung begehrt. Die Antragsgegnerin hat das Schutzrecht in geänderter Fassung mit 18 Schutzansprüchen verteidigt. Schutzanspruch 1, auf den die übrigen verteidigten Schutzansprüche zurückbezogen sind, lautet in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung (Änderungen gegenüber der eingetragenen Fassung sind hervorgehoben): "Tintenstrahldrucker, umfassend: einen sich hin und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen , gebildet sind; und einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht ist mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformation, wobei die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin und her gerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet ist; wobei eine Platine (31) auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tintenaustrittsöffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist; mehrere Kontakte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38) auf einer frei liegenden Oberfläche der Platine (31) gebildet sind; und auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden kann, wobei Kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Kontakten (60) der Platine (31) und der Regeleinrich- tung (38) in Kontakt stehen, in mehrere Gruppen unterteilt sind, und die Kontakt bildenden Elemente (29, 29') jeder Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet sind ist, wodurch eine obere Gruppe (29a) und eine untere Gruppe (29a') gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und die untere Gruppe (29a') der Kontakt bildenden Elemente in einer Richtung senkrecht zur Richtung den Anbringens länger ist als die obere Gruppe (29a) der Kontakt bildenden Elemente."

3

Das Patentamt hat die Löschung des Streitgebrauchsmusters im beantragten Umfang ausgesprochen. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin hat das Patentgericht das nunmehr auf Feststellung der Unwirksamkeit gerichtete Begehren der Antragstellerin zurückgewiesen, soweit es sich gegen die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung der Schutzansprüche richtet. Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, der die Antragsgegnerin entgegentritt.

4

B. Das kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsmittel ist unbegründet.

5

I. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Tintenstrahldrucker sowie einen zugehörigen Tintentank.

6

1. Im Stand der Technik waren Tintentanks bekannt, an denen eine Halbleiterspeichereinrichtung angebracht ist, die über Kontaktelektroden mit der Druckersteuerung kommuniziert und zum Beispiel Informationen über die im Tank enthaltene Tinte speichern kann. In der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters wird ausgeführt, durch rauen Umgang beim Wechseln des Tintentanks oder aufgrund eines Spiels zwischen Schlitten und Tintentank könne eine Kontaktierung versagen. Hierdurch könne das Einlesen von Daten gestört oder gänzlich verhindert werden. Schlimmstenfalls gingen die Daten verloren und das Aufzeichnungsverfahren sei nicht durchführbar.

7

Das Streitgebrauchsmuster betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, einen Tintenstrahldrucker und einen Tintentank zur Verfügung zu stellen , bei denen das Einlesen und Speichern von Daten gegenüber Störeinflüssen der genannten Art weniger empfindlich ist.

8

2. Zur Lösung dieses Problems wird in Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Tintenstrahldrucker vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Nummerierung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 1. Der Tintenstrahldrucker [1] umfasst:
a) einen sich hin und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind [2];
b) einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht ist, mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformationen [3].

2. Die Tintenzufuhrnadel (6, 7) ist nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin und her gerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet [4].
3. Auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) ist nahe der Seite, auf der die Tintenaustrittsöffnung (44, 54) gebildet ist, eine Platine (31) angebracht [5].
a) Auf einer frei liegenden Oberfläche der Platine (31) sind mehrere Kontakte (60) zum Verbinden mit einerexternen Regeleinrichtung (38) gebildet [6].

b) Mittels der Kontakte (60) kann von der externen Regeleinrichtung (38) auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) zugegriffen werden [7].
4. Der Drucker umfasst ferner Kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Kontakten (60) der Platine (31) und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt stehen [8].
a) Diese Kontakt bildenden Elemente (29, 29') sind in mehrere Gruppen unterteilt. Die Elemente jeder Gruppe sind in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet, wodurch eine obere Gruppe (29) und eine untere Gruppe (29') gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks [9].
b) Die untere Gruppe (29') der Kontakt bildenden Elemente ist in einer Richtung senkrecht zur Richtung des Anbringens länger als die obere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente [10].

9

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

10

Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung gehe über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinaus. Zwar seien in den ursprünglich eingereichten Unterlagen entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht nur die Merkmale 1 bis 3 [1 bis 8], sondern auch das Merkmal 4 a [9] offenbart. Nicht offenbart sei aber das Merkmal 4 b [10]. Angaben zur Längserstreckung der beiden Gruppen von Kontakt bildenden Elementen seien weder im Wortlaut der Ansprüche noch im Wortlaut der Beschreibung enthalten. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin sehe der Fachmann in dem Umstand, dass die untere Gruppe länger sei als die obere, auch nicht eine selbstverständliche Maßnahme zum Erhalt eines größeren Schwenkwinkels bis zum Eintritt des Kontaktverlusts. Es gebe nämlich, wie auch die An- tragsgegnerin nicht in Abrede stelle, bestimmte Konstellationen, in denen der zulässige Schwenkwinkel größer sei, wenn die untere Gruppe kürzer sei als die obere.

11

Die Aufnahme von Merkmal 4 b [10] in den Schutzanspruch habe jedoch nicht zur Folge, dass die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters festzustellen sei. Sie führe nicht dazu, dass der Gegenstand des Schutzrechts gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ein "Aliud" darstelle, sondern schränke den Gegenstand der Anmeldung lediglich ein. Den Ursprungsunterlagen sei als wesentliche Zielrichtung die Vermeidung von Fehlkontaktierungen beim Einsetzen des Tanks und beim Druckbetrieb sowie die auf diesen Aspekt hin verbesserte Ausgestaltung der Geometrie und Lageanordnung der Kontakte zu entnehmen. Die in Figur 7 der Anmeldung dargestellte Anordnung, bei der die untere Gruppe der Kontakte eine größere Länge aufweise als die obere, betreffe ebenfalls den Aspekt der Vermeidung von Fehlkontakten und bilde diesen weiter. Merkmal 4 b [10] konkretisiere demzufolge die ursprünglich offenbarte Anweisung zum technischen Handeln.

12

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit deshalb genüge getan, wenn das Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden könnten. Dass das Merkmal auch nicht offenbarte Ausgestaltungen erfasse, mit denen das Ziel der Erfindung unter Umständen nicht erreicht werde, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

13

III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.

14

1. Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Aufnahme eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten, den Gegenstand des Schutzrechts aber lediglich einschränkenden Merkmals in einen Patentanspruch für das Gebrauchsmusterrecht entsprechend heranzuziehen ist.

15

a) Wie der Bundesgerichtshof mehrfach entschieden hat, ist dem § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zugrunde liegenden Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gegenüber der Öffentlichkeit hinreichend Rechnung getragen, wenn ein Verstoß gegen das darin aufgestellte Verbot durch entsprechende Beschränkung des Patents rückgängig gemacht wird.

16

Wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des geschützten Gegenstands geführt hat, kann dies dadurch geschehen , dass das betreffende Merkmal im Anspruch verbleibt, bei der Prüfung der Patentfähigkeit aber jedenfalls insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung derselben herangezogen werden darf (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeittelegramm; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 - Winkelmesseinrichtung ; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 - Integrationselement). Das Patent ist hingegen zu widerrufen oder für nichtig zu erklären, wenn die Hinzufügung des Merkmals dazu geführt hat, dass das Schutzrecht eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (BGH, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm; GRUR 2011, 40 Rn. 21 - Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003 Rn. 27 - Integrationselement

).

17

b) Diese Grundsätze gelten auch für das Gebrauchsmusterrecht, das in § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG einen entsprechenden Löschungsgrund vorsieht.

18

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beruht auf § 21 Abs. 2 Satz 1 PatG, wonach ein Patent mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechtzuerhalten ist, wenn ein Widerrufsgrund nur einen Teil desselben betrifft.

Eine Regelung gleichen Inhalts enthält § 15 Abs. 3 Satz 1 GebrMG für die Löschung eines Gebrauchsmusters.

19

2. Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine Nichtigerklärung oder Löschung im Falle einer bloßen Einschränkung auch dann nicht zwingend erforderlich ist, wenn das eingefügte Merkmal auch bei nicht offenbarten Ausgestaltungen verwirklicht sein kann, mit denen das Ziel der Erfindung unter Umständen nicht erreicht wird.

20

a) Wenn ein Patentanspruch oder der Schutzanspruch eines Gebrauchsmusters verallgemeinernde Formulierungen enthält, die möglicherweise auch Ausführungsformen umfassen, die die in der Beschreibung geschilderten Vorteile nicht aufweisen, stellt dies keinen eigenständigen Widerrufs-, Nichtigkeits - oder Löschungsgrund dar.

21

Grundsätzlich ist es dem Anmelder unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht auf konkret geschilderte Ausführungsbeispiele zu beschränken, sondern gewisse Abstrahierungen vorzunehmen. Eine zu weite Formulierung der Ansprüche kann im Einzelfall zur Folge haben, dass der Gegenstand des Schutzrechts über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht. Sie kann ferner dazu führen, dass der Gegenstand des Schutzrechts nicht schutzfähig ist, weil zumindest eine unter den Anspruch fallende Ausführungsform durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt ist, oder dass die Erfindung nicht mehr so offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann (vgl. dazu BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, BGHZ 184, 300 = GRUR 2010, 414 Rn. 23 - Thermoplastische Zusammensetzung).

22

Ob eine solche Folge eintritt, ist indes eine Frage des Einzelfalls, die im Zusammenhang mit den einzelnen im Gesetz vorgesehenen Nichtigkeits- bzw. Löschungsgründen zu klären ist. Der Umstand, dass der Gegenstand des Schutzrechts möglicherweise auch Ausführungsformen umfasst, bei denen die Vorteile der Erfindung nicht verwirklicht werden, reicht für sich gesehen nicht aus, um einen dieser Nichtigkeits- bzw. Löschungsgründe zu bejahen.

23

b) Im Streitfall hängt die Frage, ob die Einfügung des Merkmals 4 b [10] eine Löschung des Streitgebrauchsmusters zur Folge hat, mithin allein davon ab, ob der Gegenstand des Schutzrechts durch die Aufnahme dieses Merkmals zu einem "Aliud" abgewandelt worden ist. Dies hat das Patentgericht zutreffend erkannt.

24

3. Das Patentgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, die Einfügung von Merkmal 4 b [10] habe zu einer bloßen Beschränkung des Gegenstands geführt. Dies lässt jedenfalls im Ergebnis Rechtsfehler nicht erkennen.

25

a) Eine bloße Konkretisierung des Gegenstands der ursprünglichen Anmeldung könnte allerdings nicht schon deshalb bejaht werden, weil das hinzugefügte Merkmal dieselbe Zielrichtung verfolgt wie andere, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbarte Merkmale oder weil es ebenso wie diese Merkmale die Geometrie und Lageanordnung der Kontakte betrifft.

26

aa) Ob eine bloße Einschränkung oder ein "Aliud" vorliegt, kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden.

27

Insbesondere kann eine bloße Einschränkung nicht schon deshalb bejaht werden, weil alle in Betracht kommenden Ausführungsformen, die die Merkmale des Patentanspruchs in der erteilten Fassung aufweisen, formal auch unter den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Unterlagen subsumiert werden können. Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003 Rn. 29 - Integrationselement).

28

bb) Ein zusätzlich eingefügtes Merkmal betrifft nicht schon dann einen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbarten technischen Aspekt, wenn es der Erzielung eines Erfolgs dient, der schon in der ursprünglichen Anmeldung benannt worden ist. Erforderlich ist vielmehr, dass auch die zur Erzielung dieses Erfolgs eingesetzten Mittel übereinstimmen.

29

Hierzu reicht nicht aus, dass das hinzugefügte Merkmal ein Mittel betrifft, das in seinen Wirkungen mit einem in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbarten Mittel vergleichbar ist. Das mit dem hinzugefügten Merkmal angegebene Mittel muss sich vielmehr als Konkretisierung eines bereits ursprünglich als zur Erfindung gehörend offenbarten Mittels darstellen.

30

cc) Im Streitfall genügt es deshalb nicht, dass Merkmal 4 b [10] ebenso wie zahlreiche der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen angeführten Maßnahmen der Vermeidung von Fehlkontaktierungen beim Einsetzen des Tanks und beim Druckbetrieb dient. Ebenfalls nicht ausreichend ist, dass Merkmal 4 b [10] ebenso wie andere ursprünglich offenbarte Maßnahmen in irgendeiner Weise die Geometrie und Lageanordnung der Kontakte betrifft.

31

b) Ohne Rechtsfehler hat das Patentgericht in Merkmal 4 b [10] aber deshalb eine Konkretisierung gesehen, weil in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ein Ausführungsbeispiel beschrieben wird, bei dem die Kontaktelemente in zwei übereinanderliegenden Reihen angeordnet sind.

32

In den ursprünglich eingereichten Unterlagen, die insoweit mit der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters und mit dem Inhalt der Patentanmeldung , aus der es abgezweigt wurde, übereinstimmen, wird zu dem in den Figuren 5 und 7 dargestellten Ausführungsbeispiel ausgeführt, die Kontakte (60) seien in mehreren Reihen in der Einführrichtung des Tanks angeordnet, und zwar im konkreten Beispiel in zwei Reihen (S. 11 Abs. 2 = Streitgebrauchsmuster Abs. 35). Dadurch kämen die Kontakte in einer definierten, vertikal gruppierten Reihenfolge zustande, was Datenverluste aufgrund des Anwendens von Signalen in unvorbereiteter Reihenfolge verhindere (S. 14/15 = Streitgebrauchsmuster Abs. 45).

33

Mit der Anordnung der Kontakte in zwei übereinanderliegenden Reihen ist ein Mittel offenbart, das in Merkmal 4 b [10] vorausgesetzt wird. Durch die Hinzufügung dieses Merkmals wird kein neuer technischer Aspekt eingeführt. Vielmehr wird lediglich die Art und Weise, in der die beiden übereinander liegenden Reihen ausgestaltet sind, in einem Detailpunkt näher konkretisiert. Darin hat das Patentgericht zu Recht eine bloße Einschränkung gesehen.

34

IV. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters - ohne Merkmal 4 b [10] - als schutzfähig angesehen. Diese Entscheidung unterliegt nicht der rechtlichen Überprüfung in der Rechtsbeschwerdeinstanz.

35

1. Das Patentgericht hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde auf den Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG beschränkt.

36

Eine Beschränkung der Zulassung braucht nicht im Tenor der Beschwerdeentscheidung ausgesprochen zu werden. Sie kann sich auch aus der Begründung des Beschlusses ergeben. Eine Beschränkung ist regelmäßig anzunehmen , wenn sich die Frage, die der Vorinstanz Anlass zur Zulassung gegeben hat, nur für einen eindeutig abgrenzbaren selbständigen Teil des Streitstoffes stellt (BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZB 1/11, GRUR 2012, 1243 Rn. 5 - Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).

37

Das Patentgericht hat im angefochtenen Beschluss ausgeführt, die Frage, ob eine unzulässige Erweiterung eines Gebrauchsmusters dann keine Löschung erfordere, wenn sie eine in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbarte Anweisung zum technischen Handeln zwar konkretisiere, aber auch nicht offenbarte Ausgestaltungen zulasse, mit denen das Ziel der Erfindung unter Umstanden nicht erreicht werde, sei von grundsätzlicher Bedeutung. Damit hat es hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Rechtsbeschwerde nur hinsichtlich des Löschungsgrundes des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG zugelassen ist.

38

2. Diese Beschränkung ist wirksam.

39

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 GebrMG und § 100 Abs. 1 PatG kann auf abgrenzbare Teile des Beschwerdeverfahrens beschränkt werden (BGH, Beschluss vom 14. Juli 1983 - X ZB 9/82, BGHZ 88, 191, 193 = GRUR 1983, 725, 726 - Ziegelsteinformling I; Beschluss vom 19. Oktober 2004 - X ZB 34/03, GRUR 2005, 143 - Rentabilitätsermittlung). Wenn gegen ein Gebrauchsmuster mehrere der in § 15 Abs. 1 GebrMG vorgesehenen Löschungsgründe geltend gemacht werden, bildet jeder Löschungsgrund einen abgrenzbaren Teil des Verfahrens in diesem Sinne (BGH, GRUR 2012, 1243 Rn. 4 - Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).

40

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

41

VI. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG und § 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Meier-Beck Mühlens Gröning
Grabinski Bacher
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.10.2011 - 35 W(pat) 466/09 -