Oberlandesgericht Köln Urteil, 12. Nov. 2014 - 6 U 187/14
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 12. 11. 2014 verkündete Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln – 84 O 81/14 – wird in der Hauptsache zurückgewiesen.
Die Kostenentscheidung des landgerichtlichen Urteils wird dahingehend teilweise abgeändert, dass die Kosten des Rechtsstreits zu 60 % von der Klägerin und zu 40 % von den Beklagten getragen werden.
Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin.
Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts (unter Berücksichtigung der vorstehenden Abänderung) sind vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung abwenden, wenn nicht der Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit leistet. Die Höhe der Sicherheit beträgt hinsichtlich der Unterlassung 50.000 EUR und im Übrigen für den jeweiligen Vollstreckungsschuldner 110 % des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages, für den Vollstreckungsgläubiger 110 % des zu vollstreckenden Betrages.
Die Revision wird nicht zugelassen.
1
G r ü n d e :
2(anstelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen gemäß § 540 Abs. 1 ZPO)
3I.
4Die Klägerin ist Herstellerin von Damenschuhen, die sie auf dem deutschen Markt vertreibt. Von ihr vertriebene Modelle sind mit einem Emblem gekennzeichnet, das sie als „pg-Herz mit Flammen“ bezeichnet, wie es nachstehend an dem Modell „PAUL GREEN 1157“ beispielhaft wiedergegeben ist:
5
Der Beklagte zu 2) ist Inhaber der deutschen Bildmarke DE 302013005032, die unter anderem mit Priorität ab dem 22. 7. 2013 für Schuhwaren Schutz beansprucht:
8
Die Beklagte zu 1) ist Inhaberin der deutschen Wortbildmarke DE 302008044540 (= IR 1090669), die unter anderem mit Priorität ab dem 9. 7. 2008 für Schuhe Schutz beansprucht:
10
Wegen der Einzelheiten der Markeneintragungen wird auf die Registerunterlagen, Anlage rop 2 (Bl. 15 ff. Anlagenheft) verwiesen. Der Beklagte zu 2) vertreibt unter der Bezeichnung „Candice Cooper“ seit dem Jahr 2008 ebenfalls Damenschuhe. Die Schuhe werden, ebenso wie Verpackungs- und Werbematerialien, entsprechend der Marke DE 302008044540 gekennzeichnet.
12Die Beklagte zu 1) ließ mit anwaltlichen Schreiben Einzelhändler, die die Schuhe der Klägerin vertrieben haben, wegen Verletzung der oben wiedergegebenen Marken verwarnen und auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Kostenerstattung in Anspruch nehmen. Die Beklagte zu 1) handelte dabei aufgrund einer Ermächtigung, die ihr der Beklagte zu 2) als Inhaber der Marke DE 302013005032 erteilt hat. Wegen der Einzelheiten wird auf das beispielhaft vorgelegte Abmahnschreiben der Beklagten vom 18. 3. 2014 (Anlage rop 1, Bl. 1 ff. Anlagenheft) verwiesen.
13Die Klägerin, die die Abnehmerverwarnungen für unberechtigt hält, hat die Beklagte zu 1) dafür ihrerseits mit Schreiben vom 17. 2. 2014 erfolglos abgemahnt.
14Die Klägerin hat behauptet, sie habe allein von ihrem Modell „PAUL GREEN 1157“ seit 2008 mehr als 430.000 Paar in Deutschland verkauft. Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, die einander gegenüberstehenden Kennzeichen seien nicht verwechslungsfähig. Insbesondere sei dabei zu berücksichtigen, dass das Herzsymbol verbraucht und nicht kennzeichnungskräftig sei. Ferner hat sie vertreten, sie könne sich auf die gutgläubige Benutzung ihres Zeichens seit 2008 berufen. Die Beklagte habe bei der Eintragung der Bildmarke DE 302013005032 bösgläubig gehandelt.
15Die Klägerin hat beantragt, die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, Abnehmer (Wiederverkäufer), die Schuhe der Klägerin bewerben und vertreiben, welche mit den aus den oben wiedergegebenen Abbildungen ersichtlichen Zeichen („pg-Herz mit Flammen“) versehen seien, aus den Marken DE 302008044540 „Candice Cooper + Herz mit Flügelchen“, IR 1090669 „Candice Cooper + Herz mit Flügelchen“ und/oder DE 302013005032 „Herz mit Schwingen“ abzumahnen, wie dies im Schreiben vom 18. 3. 2014 geschehen sei. Sie hat ferner beantragt, die Beklagten zur Auskunft über die von ihnen abgemahnten Abnehmer sowie zur Erstattung von Abmahnkosten zu verurteilen, ferner hat sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten beantragt.
16Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen.
17Die Beklagten haben behauptet, der Beklagte zu 2) habe mit der Marke DE 302008044540 versehene Schuhe erstmals auf einer Messe in Düsseldorf im September 2007 vorgestellt. Seit dem Jahr 2008 seien mehr als 360.000 Paar dieser Schuhe in Deutschland verkauft worden.
18Das Landgericht hat unter Klageabweisung im Übrigen die Beklagten verurteilt, es zu unterlassen, Abnehmer der Klägerin wegen Verletzungen der Marken DE 302008044540 und/oder IR 1090669 abzumahnen, wenn dies wie in dem – in den Tenor eingeblendeten – Abmahnschreiben vom 18. 3. 2014 geschehe. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Verwendung des Zeichens „pg-Herz mit Flammen“ stelle zwar keine Verletzung der Wortbildmarken DE 302008044540 und IR 1090669 dar, wohl aber der Bildmarke DE 302013005032. Die Annexansprüche seien unbegründet, da sich ein Verschulden der Beklagten nicht feststellen lasse. Da die Abmahnung aus der Bildmarke gerechtfertigt gewesen seien, scheide sowohl eine Feststellung der Schadensersatzpflicht wie auch die Erstattung von Abmahnkosten aus. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Urteil des Landgerichts verwiesen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).
19Mit ihrer form- und fristgerecht eingelegten und begründeten Berufung verfolgt die Klägerin ihr erstinstanzliches Klageziel weiter, soweit das Landgericht der Klage nicht stattgegeben hat. Sie meint nach wie vor, auch hinsichtlich der Bildmarke sei die Abmahnung unberechtigt gewesen. Zur Begründung wiederholt und vertieft sie ihr erstinstanzliches Vorbringen. Ergänzend trägt sie vor, das Landgericht habe zu Unrecht angenommen, dass ihr Zeichen bei ihren Schuhen markenmäßig eingesetzt werde. Die Anbringung eines Zeichens außen am Schuhe sei ungewöhnlich, Herkunftskennzeichen würden vielmehr im Innenbereich des Schuhs angebracht. Weiter wiederholt sie ihren Vortrag, das Herzsymbol sei allgegenwärtig, abgegriffen und allgemein verbraucht, wozu sie eine umfangreiche Zusammenstellung von grafischen Darstellungen vorlegt (Anlagen rop 12a, Bl. 222 ff. d. A.) Im Hinblick auf ihren Einwand, dass sie ihr Zeichen gutgläubig vor Eintragung der Bildmarke der Beklagten zu 1) benutzt habe, regt sie eine Vorlage an den EuGH an.
20Die Klägerin beantragt,
21unter Abänderung des Urteils des Landgerichts in Ziffer II. des Tenors
22I. die Beklagten zu verurteilen,
231. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,
24Abnehmer (Wiederverkäufer), die Schuhe der Klägerin bewerben und vertreiben, welche mit dem aus den nachstehenden Abbildungen ersichtlichen Zeichen („Herz mit Flammen“) versehen sind,
25
aus der Marke DE 3020130055032 „Herz mit Schwingen“ abzumahnen, wenn dies wie mit dem Schreiben ihrer Rechtsanwälte X & T vom 18. 3. 2014 (Az. 537/14 CD32-D16/628-14) geschieht (Anlage rop 1);
282. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig Auskunft zu erteilen über die Namen und Anschriften der Abnehmer (Wiederverkäufer) der Klägerin, die die Beklagten wegen der Werbung und des Vertriebs von Schuhen der Klägerin, welche mit dem aus den vorstehend eingeblendeten Abbildungen ersichtlichen Zeichen („Herz mit Flammen“) versehen sind, aus den Marken DE 303008044540 „Candice Cooper + Herz mit Flügelchen“, IR 1090669 „Candice Cooper + Herz mit Flügelchen“ und/oder DE 3020130055032 „Herz mit Schwingen“ mit Schreiben wie dem Schreiben ihrer Rechtsanwälte X & T vom 18. 3. 2014 (Az. 537/14 CD32-D16/628-14) abgemahnt haben (Anlage rop 1);
29II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziffer I.2 bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entsteht;
30III. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin 1.752,90 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Klageerhebung zu zahlen.
31Die Beklagten beantragen,
32die Berufung zurückzuweisen.
33Die Beklagten verteidigen das Urteil des Landgerichts, soweit es die Klage abgewiesen hat. Sie wiederholen und vertiefen ihren erstinstanzlichen Vortrag. Zur Frage der markenmäßigen Benutzung des Zeichens der Klägerin verweisen sie darauf, dass die Klägerin selber davon ausgegangen sei, ihr Emblem werde als Herkunftshinweis verstanden. Dies stehe im Übrigen auch im Einklang mit der gängigen Praxis zur Kennzeichnung von Schuhen, wonach Markenzeichen regelmäßig auf der „Zunge“ oder der Außenseite des Schuhs selber aufgebracht würden.
34II.
35Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das erstinstanzliche Urteil, soweit es Gegenstand der Überprüfung in der Berufungsinstanz ist, erweist sich als zutreffend. Das Landgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Abmahnung der Abnehmer der Klägerin wegen der Verletzung der Bildmarke DE 302013005032 berechtigt war. Indem die Klägerin die von ihr vertriebenen Schuhe mit dem Zeichen „pg-Herz mit Flammen“ versehen hat, hat sie gegen § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verstoßen.
361. Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass das Emblem der Klägerin kennzeichenmäßig benutzt wird. Es ist dem Senat aus eigener Anschauung bekannt, dass Herkunftskennzeichen von Schuhen häufig auf der „Zunge“ oder der Außenseite des Schuhs angebracht werden. Neben den von der Beklagten vorgelegten Beispielen kann auch noch auf Hersteller wie Adidas, Puma oder Nike verwiesen werden, die ihre Marken regelmäßig an der Außenseite der Schuhe anbringen. Grundsätzlich stellt selbst die ornamentale Verwendung eines Zeichens – etwa auf einem T-Shirt – einen zeichenmäßigen Gebrauch dar (BGH, GRUR 2013, 1161 Tz. 37 – Hard Rock Café; Hacker, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 205). Dies gilt insbesondere bei „Bildzeichen, wie sie vielfach von Unternehmen zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken außen auf der Kleidung verwandt werden“ (BGH, GRUR 2010, 838 Tz. 20 – DDR-Logo). Lediglich für ein Zeichen, das dem Publikum in einem anderen Zusammenhang, nämlich als Staatswappen, bekannt geworden ist, hat der Bundesgerichtshof in der zuletzt zitierten Entscheidung eine Ausnahme von diesem Grundsatz angenommen. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass zwar Kleidungsstücke wie T-Shirts als Träger einer „Aussage“ verwendet werden können. Bei einem Schuh gilt dies nicht, insbesondere dann nicht, wenn das Zeichen in einer so zurückhaltenden Form angebracht worden ist wie im vorliegenden Fall, so dass es nur bei genauer Betrachtung des Schuhs aus der Nähe in Einzelheiten erkannt werden kann. Auch in der konkreten Ausgestaltung des hier zu beurteilenden Zeichens wirkt es nicht als reines Dekor, sondern als Hinweis auf den Hersteller der Schuhe. Dies hat ersichtlich auch die Klägerin so gesehen, die das Zeichen in gleicher Weise auf der Zunge (wo es üblicherweise nicht wahrgenommen werden und daher auch nicht dekorativ wirken kann) und an der Seite verwendet hat.
372. Zwischen dem von der Klägerin verwendeten Zeichen und der Bildmarke DE 302013005032 des Beklagten zu 2) besteht Verwechslungsgefahr.
38a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, so der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke sowie der Identität oder der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen und der Identität oder der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, GRUR 1998, 922 Tz. 17 f. – Canon; GRUR Int. 2009, 911 Tz. 31 – Waterford Wedgwood; BGH, GRUR 2011, 826 Tz. 11 – Enzymax/Enzymix; GRUR 2012, 1040 Tz. 25 – pjur/pure; GRUR 2013, 833 Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; Senat, GRUR-RR 2012, 336, 337 – SUPERTOTO).
39b) Die Frage einer rechtserhaltende Benutzung der Marke stellt sich nicht, da die Frist des § 25 MarkenG für die im Jahr 2013 eingetragene Marke noch nicht abgelaufen ist.
40c) Entgegen der Ansicht der Klägerin kommt der Marke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Der Senat ist als Verletzungsgericht grundsätzlich an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, GRUR 2009, 672 Tz. 17 – OSTSEE-POST). Daraus folgt allerdings zunächst nur, dass der Marke nicht jeglicher Schutz versagt werden darf, während der Grad der Kennzeichnungskraft vom Verletzungsgericht selbstständig zu bestimmen ist (BGH, GRUR 2005, 414, 416 – Russisches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 = GRUR 2007, 780 Tz. 24 – Pralinenform; GRUR 2008, 905 Tz. 20 – Pantohexal; GRUR 2010, 1071 = WRP 2007, 1461 Tz. 24 – Kinder II).
41Die Verwendung des Symbols „Herz mit Flügeln“ hat für Schuhe keinerlei beschreibenden Anklang, anders als dies etwa bei einer Verwendung für ein Medikament für die Therapie von Herzkrankheiten der Fall sein könnte (vgl. BGH, GRUR 1989, 425, 427 – Herzsymbol). Die Assoziation zu den geflügelten Schuhen des „Götterboten“ Hermes/Merkur ist selbst bei dem Teil des Publikums, dem dieses klassische Attribut geläufig ist, allenfalls schwach ausgeprägt und führt daher ebenfalls nicht dazu, dass ein geflügeltes Herz in Verbindung mit Schuhen als beschreibend verstanden wird.
42Zutreffend ist zwar, dass allgemein in gewerblichen Kennzeichnungen oder für bestimmte Produkte häufig verwendete, abgegriffene Bildsymbole von Haus aus als kennzeichnungsschwach anzusehen sind (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 592 m. w. N.) Die Klägerin ist allerdings den Nachweis schuldig geblieben, dass das Symbol „Herz mit Flügeln“ allgemein als gewerbliches Kennzeichen oder als Zeichen für bestimmte Produkte verwendet wird. Bereits das Landgericht hat darauf hingewiesen, dass die Klägerin kein einziges Beispiel dafür vortragen konnte, dass dieses Symbol als Kennzeichen für Schuhe verwendet wird. Auch in der Berufungsinstanz konnte die Klägerin eine solche Verwendung des Zeichens nicht aufzeigen. Auch der von ihr vorgelegten umfangreichen Zusammenstellung von Herzsymbolen (Anlage rop 12a) lässt sich kein einziges Beispiel entnehmen, bei dem das Symbol in Verbindung mit Schuhen markenmäßig eingesetzt worden ist.
43Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft ist auf die Waren abzustellen, für die das betreffende Zeichen eingetragen ist (vgl. BGH, GRUR 2004, 594, 597 – Ferrari-Pferd). Stellt sich aber die Benutzung eines durchaus gängigen Zeichens (wie eines Pfotenabdrucks) als Bezeichnung bestimmter Produkte als originell dar, kann einer solchen Marke ohne weiteres durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommen (OLG Hamburg, GRUR-RR 2003, 211, 212 – Jack Wolfskin). Hiervon ist auch im vorliegenden Fall auszugehen. Die Verwendung des Symbols „Herz mit Flügeln“ zur Kennzeichnung von Schuhen ist als einmalig anzusehen.
44d) Unstreitig besteht Warenidentität.
45e) Es besteht eine hohe Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen. Bei der Beurteilung dieser Frage sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Dies schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den durch das Kennzeichen hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (BGH, GRUR 2013, 833 Tz. 45 – Culinaria/Villa Culinaria m. w. N.). Ein Bestandteil tritt dann völlig in den Hintergrund, wenn er vom Verkehr als rein beschreibend oder als bloßes Beiwerk verstanden wird (BGH, GRUR 2007, 877 Tz. 49 – Windsor Estate; Senat, Urt. v. 17. 1. 2014 – 6 U 179/10 – juris Tz. 12).
46Das Landgericht hat zutreffend darauf abgestellt, dass beide Zeichen aus einem stilisierten Herzen bestehen, an das zu beiden Seiten Flügel angesetzt sind. Die grafische Darstellung dieser Flügel mag im Detail unterschiedlich sein, gemeinsam ist jedoch die unruhige (von den Beklagten als „verschnörkelt-verspielt“ bezeichnete) Umrisslinie, die an einzelne Federn denken lässt. Dass es sich bei den seitlichen Ansätzen bei dem Zeichen der Klägerin um Flammen handeln soll, ist nicht eindeutig erkennbar. Gerade vor dem von der Klägerin selber hervorgehobenen Umstand, dass das Symbol „Herz mit Flügeln“ ein verbreitetes Liebessymbol ist, liegt es nahe, dass der Verkehr auch das Zeichen der Klägerin in diesem Sinn versteht. Dass einzelne – in der Diktion der Klägerin – „Flammen“ ihres Zeichens nach unten zeigen, findet seine Entsprechung in den teilweise nach unten gerichteten Flügelfedern der Bildmarke.
47Soweit die Klägerin darauf hinweist, dass bei ihrem Zeichen die Darstellung in Umrisslinien wiedergegeben ist, während sie bei der Marke des Beklagten zu 1) aus ausgefüllten Flächen besteht, so kommt diesem Umstand keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Bei einer – wie hier – schwarzweiß eingetragenen Marke ist offen, in welcher Farbgestaltung sie in Erscheinung treten soll. Sie genießt daher grundsätzlich Schutz gegen Wiedergaben auch in abweichenden Farbgestaltungen (Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 228). Bei der Form, in der die Verwendung des Zeichens durch die Beklagten beanstandet wird, handelt es sich einerseits um eine Einprägung in das Material, aus dem die Schuhe hergestellt sind. Der linienhafte Charakter der Darstellung des Zeichens der Klägerin tritt bei dieser Verwendungsweise in den Hintergrund, wie die oben eingeblendeten Abbildungen deutlich zeigen. Das gilt auch für das Zeichen, soweit es auf der Zunge angebracht ist. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine Einprägung handelt, so ist auch bei dieser nahezu monochromen Darstellung die Linienstruktur nicht prägend. Auf der Gegenseite wird auch das Zeichen der Beklagten nicht durch Kontraste geprägt. Während die Flügel schwarz ausgefüllt sind, ist die Ausfüllung des Herzens dunkelgrau, so dass insoweit kein markanter Gegensatz besteht.
48Bei diesen Verwendungsformen des Zeichens beeinflussen auch die Buchstaben „pg“ in der Mitte des Zeichens der Klägerin nicht dessen Gesamteindruck. Sie sind einer geschwungenen, schreibschriftähnlichen Schrift entnommen und auf dem Zeichen ineinander verschlungen angebracht. Dass es sich bei diesen Linien überhaupt um Buchstaben handelt, ist bei der kontrastarmen Darstellung auf dem Material der Schuhe nur bei genauer Betrachtung zu erkennen. Selbst wenn sie erkannt werden, ist bei dieser Gestaltung nur schwer auszumachen, um welche Buchstaben es sich handelt; die Zeichen lassen sich fast ebensogut als ein zusammengeschriebenes „HB“ interpretieren. Bei der Wahrnehmung des gesamten Zeichens erscheinen sie daher lediglich als dekoratives Beiwerk und können im Rahmen des Zeichenvergleichs vernachlässigt werden.
49Entgegen der Ansicht der Klägerin stellt es auch keinen Wertungswiderspruch dar, wenn das Landgericht im Fall der Bildmarke die Verwechslungsgefahr bejaht hat, sie jedoch hinsichtlich der Wortbildmarken verneint hat. Bei diesen hat das Landgericht primär – und zutreffend im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung – darauf abgestellt, dass sich der Verkehr an dem Wortbestandteil und damit der einfachsten Möglichkeit der Benennung der Marke orientieren wird. Bei dem reinen Bildzeichen entfällt diese Möglichkeit
50f) Im Rahmen der gebotenen Gesamtwürdigung ist daher zu berücksichtigen, dass durchschnittliche Kennzeichnungskraft, hohe Zeichenähnlichkeit und Warenidentität gegeben sind. Vor diesem Hintergrund geht der Senat mit dem Landgericht von bestehender Verwechslungsgefahr aus.
513. Entgegen der Ansicht der Klägerin lässt sich aus der Entscheidung des EuGH De Vries/Red Bull (GRUR 2014, 280) nicht entnehmen, dass im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Vorbenutzung eines verletzenden Zeichens rechtfertigend wirken kann. Die Entscheidung des EuGH betraf die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 der ersten Markenrechtsrichtlinie (89/104/EG). In diesem Zusammenhang hat der EuGH ausgeführt, dass ein „rechtfertigender Grund“ im Sinn dieser Bestimmung gegeben sein kann, wenn ein Dritter ein der bekannten Marke ähnliches Zeichen für identische Waren benutzt, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung im guten Glauben erfolgt ist (a. a. O. Tz. 60).
52Da der Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – anders als § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EG – nicht voraussetzt, dass die Verletzungshandlung „ohne rechtfertigenden Grund“ erfolgt, folgt bereits aus dem eindeutigen Wortlaut der Bestimmungen, dass eine Vorbenutzung auch im guten Glauben im Rahmen dieser Vorschrift unerheblich ist; ein Vorbenutzungsrecht gibt es im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht (BGH, GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24). Dies ist auch sachlich gerechtfertigt: Durch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird der Schutzbereich für bekannte Marken ausgedehnt, und es ist sachgerecht, wenn diese Ausdehnung durch zusätzliche Merkmale eingeschränkt wird, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Inhabers der bekannten Marke und denen anderer Wirtschaftsteilnehmer herzustellen (EuGH, a. a. O. Tz. 40 f.) Anders, als die Klägerin meint, führt dies nicht dazu, dass der Schutz der bekannten Marke weniger weit reicht als der anderer Marken. Auch die bekannte Marke genießt den uneingeschränkten Schutz gegen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 14 Rn. 364); die Einschränkung „ohne rechtfertigenden Grund“ greift nur im Rahmen des erweiterten Schutzbereiches der Nr. 3. Einer Vorlage an den europäischen Gerichtshof bedarf es bei dieser klaren und unzweifelhaften Rechtslage nicht.
534. Auch der seitens der Klägerin erhobene Einwand des Rechtsmissbrauchs ist nicht begründet. Es lässt sich nicht feststellen, dass die Beklagte ihre Zeichen bösgläubig angemeldet hat. Selbst der Umstand, dass der Anmelder bei Anmeldung seiner Marke weiß, dass ein Dritter ein der angemeldeten Marke ähnliches Zeichen bereits langjährig benutzt, rechtfertigt für sich allein nicht die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung. Hinzu kommen müssen weitere Umstände, wie beispielsweise die Eintragung einer Marke ohne Benutzungsabsicht, allein um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern (EuGH, GRUR 2009, 763 Tz. 40, 44 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH, GRUR 2009, 992 Tz. 16 – Schuhverzierung). Derartige Umstände lassen sich im vorliegenden Fall nicht feststellen. Vielmehr weisen die Beklagten zutreffend darauf hin, dass die zu Gunsten des Beklagten zu 2) eingetragene Bildmarke lediglich die Fortentwicklung des Bildbestandteils der bereits im Jahr 2008 eingetragenen Wortbildmarken darstellt. Unabhängig von der Kenntnis der Beklagten von der Kennzeichnungspraxis der Klägerin stellt sich die Anmeldung der Bildmarke daher nicht als rechtsmissbräuchlich dar. Sonstige Anzeichen für ein rechtsmissbräuchliches Vorgehen der Beklagten sind nicht ersichtlich.
545. Die Annexansprüche der Klägerin hat das Landgericht mit der Begründung abgelehnt, die Ansicht der Beklagten, dass das von der Klägerin verwendeten Zeichen auch die Rechte aus den Wortbildmarken verletze, sei vertretbar gewesen. Ferner fehle es an einem Schaden, da die Abmahnungen jedenfalls wegen der Verletzung der Bildmarke berechtigt gewesen seien. Gegen diese Ausführungen wendet sich die Klägerin in der Berufung mit der Begründung, die unberechtigte Abnehmerverwarnung stelle einen fahrlässigen schuldhaften Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb des Herstellers dar. Aus den eigenen Ausführungen des Landgerichts folge, dass die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht vertretbar gewesen sei.
55Die Klägerin setzt sich dabei jedoch nicht mit der weiteren Begründung des Landgerichts auseinander, wonach es an einem ersatzfähigen Schaden fehlt, da die Abmahnungen jedenfalls wegen der Verletzung der Bildmarke berechtigt gewesen seien. Vor diesem Hintergrund sind Schadensersatzansprüche der Klägerin tatsächlich nicht erkennbar; damit entfällt auch der Auskunftsanspruch.
566. Lediglich die Kostenentscheidung des Landgerichts, das der Klägerin 40 % der Kosten auferlegt hat, war von Amts wegen zu korrigieren, was auch zu Lasten des Berufungsführers möglich ist (§ 308 Abs. 2 ZPO; vgl. Zöller/Heßler, ZPO, 30. Aufl. 2014, § 528 Rn. 35). Die Wortbildmarken einerseits und die Bildmarke andererseits stellen sich vom Gewicht her als vergleichbar dar. Zwar werden im Antrag zwei Wortbildmarken genannt, die IR-Marke ist jedoch nur die internationale Registrierung der deutschen Wortbildmarke und damit die gleiche Marke. Dementsprechend sind im Antrag auch nur die Wortbildmarken und die Bildmarke mit „und/oder“ verbunden. Daher unterliegt die Klägerin hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs zur Hälfte, so dass auf der Grundlage der Streitwertangaben in der Klageschrift für das Verfahren erster Instanz eine Kostenquote von 60 % zu Lasten der Klägerin angemessen ist. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Berufungsverfahrens beruht auf § 97 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
57Für die Zulassung der Revision besteht kein Anlass. Der Senat weicht mit seiner Entscheidung weder von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ab noch hat die Sache über die Rechtsanwendung auf den Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 ZPO). Die maßgeblichen Rechtsfragen sind in der obergerichtlichen Rechtsprechung außer Streit; dies gilt auch im Hinblick auf die Frage des von der Klägerin beanspruchten Vorbenutzungsrechts. Im Übrigen beruht die Entscheidung auf einer Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalles.
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Oberlandesgericht Köln Urteil, 12. Nov. 2014 - 6 U 187/14 zitiert oder wird zitiert von 1 Urteil(en).
(1) Anstelle von Tatbestand und Entscheidungsgründen enthält das Urteil
- 1.
die Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen, - 2.
eine kurze Begründung für die Abänderung, Aufhebung oder Bestätigung der angefochtenen Entscheidung.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.
(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.
Tenor
1. Die Berufung der Klägerinnen gegen das Urteil der 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln (Az. 84 O 20/09) vom 22. September 2010 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie des Revisionsverfahrens tragen die Klägerinnen.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Den Klägerinnen bleibt vorbehalten, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrags abzuwenden, wenn nicht die gegnerische Partei vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.
1
Gründe:
2I.
3Hinsichtlich des Sachverhalts wird Bezug genommen auf das Urteil des Bundesgerichthofs vom 5. Dezember 2012 (Az. I ZR 85/11) – D/W. Verfahrensgegenständlich sind danach nur noch die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aus §§ 14 Abs. 2 und 5 und 15 Abs. 2 und 5 MarkenG wegen Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken- und Firmenbezeichnungen D/W, wie sie im Einzelnen im Tatbestand des Revisionsurteils aufgeführt sind, daneben der Löschungsanspruch sowie die Annexansprüche.
4II.
5Die Berufung ist zulässig. In der Sache bleibt ihr der Erfolg aber versagt, weil den Klägerinnen kein Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zusteht. Auch wenn den Marken der Klägerinnen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt und zwischen den Waren der streitenden Parteien eine hohe Warenähnlichkeit besteht, fehlt es angesichts der nur schwachen Zeichenähnlichkeit an einer Verwechslungsgefahr i. S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
61. Die Klägerin zu 2) kann ihre Klage nur auf ihre Wortmarke Nr. 39808411.4 „D“ für die Waren Fleisch- und Wurstwaren und Backwaren, kombiniert mit Fleisch- und Wurstwaren stützen, denn nur diese ist prioritätsälter. Die Klägerin zu 1) klagt aus ihrer Marke „D DELIKATESSEN SERVICE GMBH“. Hinsichtlich beider Kennzeichen ist im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr mit der Marke „W“ zu verneinen.
7a) Die Prüfung der Verwechslungsgefahr erfordert nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung eine umfassende Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, wobei eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 30 – D/W; BGH GRUR 2009, 772 Tz. 51 – Augsburger Puppenkiste). Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. BGH GRUR 2009, 772 Tz. 51 – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 23 – Schuhpark).
8b) Der Marke „D“ kommt für Nahrungsmittel nur eine schwache originäre Kennzeichnungskraft zu, weil sich das Zeichen für die angesprochenen Verkehrskreise unschwer erkennbar an einen beschreibenden Begriff anlehnt (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 33 – D/W; BGH GRUR 2010, 729 Tz. 27 – MIXI; BGH GRUR 2008, 1002 Tz. 26 – Schuhpark). Diese schwache originäre Kennzeichnungskraft hat durch den Lizenzvertrieb von Pizzen unter der Bezeichnung „E D“ eine Stärkung erfahren, so dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Die weitere Werbetätigkeit der Klägerin bewirkt – selbst wenn man den Vortrag der Klägerin als zutreffend unterstellt – eine Konsolidierung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft, sie führt aber nicht etwa dazu, dass der Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt.
9aa) Die Kennzeichnungskraft der Marke „D“ wurde durch den Vertrieb der Pizza unter der Bezeichnung „D“ durch das Unternehmen E gesteigert. Der Senat schätzt den mit den Pizzen erzielten Umsatz bei einem Stückpreis von 2,50 € auf mindestens 2,5 bis 5 Mio. € jährlich. Anknüpfungspunkt für die Schätzung des Senats ist die Aussage des Zeugen C, der bekundet hat, die Fa. E habe im Jahr 2009 drei Mio. Pizzen verkauft und der Umsatz habe bisher stets im Millionenbereich gelegen. Daraus kann gefolgert werden, dass der Umsatz mit den Pizzen seit der Einführung im Jahr 2002 keinen großen Schwankungen unterlag, so dass spätestens ab 2003 mind. ein bis zwei Mio. Pizzen pro Jahr verkauft wurden.
10Grundsätzlich führt die Benutzung eines gleichen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten zwar unter dem Gesichtspunkt der Verwässerung zu einer Schwächung der Kennzeichnungskraft. Doch ist davon auszugehen, dass aufgrund normativer Erwägungen die Verwendung durch einen Lizenznehmer nicht zur Schwächung der Marke führen darf, weil der Markeninhaber hier nur seine gesetzliche Befugnis ausübt (vgl. Ingerl/Rohnke, Kommentar zum Markengesetz, 3. Aufl. 2010, § 14 Rn. 658). Man wird sogar im Gegenteil davon auszugehen haben, dass der Vertrieb durch einen Lizenznehmer eine Stärkung der Kennzeichnungskraft bewirkt, wenn der Verkehr den Vertrieb der Ware durch den Dritten nicht als Konkurrenzsituation wahrnimmt, sondern davon ausgeht, dass die Produktions- und Qualitätskontrolle über das Produkt bei einem Unternehmen liegt, auch wenn das Produkt von verschiedenen Unternehmen angeboten wird (vgl. Fezer, Kommentar zum Markengesetz, 4. Aufl. 2009, § 30 Rn. 46). Die aufgrund normativer Erwägungen geforderte Voraussetzung, dass die Verwendung durch den Dritten von seiten des Markeninhabers legitimiert ist – da andernfalls die Markenverletzung durch Verwechslungsgefahr ebenfalls zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Marke beitrüge – ist jedenfalls dann erfüllt, wenn der Verwendung ein Lizenzvertrag zugrunde liegt.
11Es kommt somit im Einzelfall darauf an, ob es tatsächliche Hinweise dafür gibt, dass der Verkehr trotz verschiedener Anbieter davon ausgeht, die Produktverantwortung liege bei einem Unternehmen. Solche Hinweise können etwa in einem Lizenzvermerk oder in einem Marktverständnis dahingehend liegen, dass der Verkehr weiß, dass einer der beiden Anbieter ausschließlich Händler und nicht Hersteller ist. Auch bei einem Vertrieb unter der Bezeichnung „E D“ wird der Verkehr davon ausgehen, dass das bekannte Zeichen „E“ das Unternehmen kennzeichnet und es sich bei „D“ um eine Produktlinie handelt. Der Verkehr wird also annehmen, entweder in der „D“-Produktlinie des Unternehmens E den Produkten eines mit diesem kooperierenden Unternehmens oder umgekehrt bei „D“-Markenprodukten einem in wirtschaftlicher Verbindung zum Inhaber der Marke „E“ stehenden Anbieter zu begegnen. Im Ergebnis führt daher der Verkauf von Pizzen unter der Bezeichnung „D“ durch das Unternehmen E seit 2005 zu einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Marke „D“.
12bb) Eine darüber hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke kann der Senat nicht feststellen. Selbst wenn der bestrittene Vortrag der Klägerin zu 1) dahingehend zuträfe, dass ihre Werbeaufwendungen seit 1995 in der Regel mit 4 % des jährlichen Umsatzes zwischen 240.000 und 360.000 € lagen und dass sie über mehrere Jahre monatlich mit Werbeschaltungen in Werbeprospekten bei großen Handelsunternehmen vertreten gewesen sei, führt dies nicht dazu, dass der Marke „D“ über die durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt. Zum einen ist die Höhe des eingesetzten Werbeetats angesichts des Gesamtumsatzes für eine weitergehende Steigerung nicht ausreichend. Zum anderen bewirkt eine monatliche Werbung in verschiedenen mehrseitigen Prospekten der Handelspartner keine solche Präsenz bei den angesprochenen Verkehrskreisen, die es rechtfertigen würde, von einer weitergehenden Steigerung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke auszugehen. Nach dem Vortrag der Klägerinnen wurden die mit ihrer Marke gekennzeichneten Produkte in sog. Werbeprospekten von Großmärkten beworben. Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Beklagten erscheint die jeweilige Werbunghier kleinformatig – ähnlich wie bei mehrseitigen Prospekten von Supermärkten - neben zahlreichen anderen Produkten, weil die genannten Werbeprospekte die gesamte Sortimentsbreite des Großmarktes abdecken. Dies entspricht auch dem Kenntnisstand des Senats, was in der mündlichen Verhandlung entsprechend mit den Parteien erörtert worden ist. Die Wirkung dieser Werbung bleibt daher weit hinter einer singulären Anzeige oder einem Werbeprospekt für ein einzelnes Produkt zurück. Sie kann selbst in dem von den Klägerinnen behaupteten Umfang die durch die Lizenzierung knapp erreichte normale Kennzeichnungskraft der Marke nicht zu einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft steigern.
13c) Trotz der bestehenden hohen Warenähnlichkeit und der normalen Kennzeichnungskraft ist der Grad der Zeichenähnlichkeit zu gering, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke „D“ und dem angegriffenen Zeichen „W“ zu begründen. Vergleicht man die sich gegenüberstehenden Zeichen als Ganzes, so besteht zwischen dem mit normaler Kennzeichnungskraft ausgestatten Zeichen „D“ und dem Zeichen „W“ nur eine schwache Zeichenähnlichkeit. Der Verkehr nimmt das Zeichen „W“ als einheitliches Zeichen wahr, so dass dem klägerischen Einwortzeichen ein Zweiwortzeichen gegenüber steht. Obwohl sich das klägerische Zeichen in dem angegriffenen Zeichen wiederfindet, vermitteln die sich gegenüberstehenden Kennzeichen einen weitgehend unterschiedlichen Gesamteindruck. Die angesprochenen Verkehrskreise werden, wenn sie die Zeichen als Ganzes betrachten, deutlich erkennen, dass es sich um unterschiedliche Zeichen handelt.
14Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass die Zeichen als Ganzes zu vergleichen sind, wäre allerdings dann angezeigt, wenn der Bestandteil „D“ in dem Zeichen „W“ prägend wäre. Der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz, dass bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Zeichen abzustellen ist, schließt es nicht aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Bedeutung beizumessen ist (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – Medion/Thomson; BGH GRUR 2011, 824 Tz. 23 – Kappa; BGH GRUR 2008, 905 Tz. 26 – Pantohexal). Ein Markenteil ist in einem Zweitwortzeichen prägend, wenn der andere Markenbestanteil für den Verkehr zurücktritt und für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann, weil ihm kein gleich deutlicher herkunftshinweisender Charakter zugesprochen werden kann (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; BGH GRUR 2004, 778, 779 – Urlaub Direkt). Es reicht nicht aus, wenn der Bestandteil das Zeichen nur wesentlich mitbestimmt oder eine gewisse eigenständige Stellung innehat (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 542 – BIG). Wird der Gesamteindruck eines Zweiwortzeichens dagegen durch gleichwertige Elemente bestimmt, so ist kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamteindruck des Zeichens insgesamt zu prägen (vgl. BGH GRUR 1998, 942, 943 – ALKA-SELTZER; Ullmann, GRUR 1996, 775, 776).
15Der Bestandteil „D“ prägt die Marke „W“ nicht in so dominanter Weise, dass der Bestandteil „W2“ zurücktritt und für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Ein Bestandteil tritt nämlich nur dann völlig in den Hintergrund, wenn er vom Verkehr als rein beschreibend oder als bloßes Beiwerk verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2007, 877 Rn. 49 – Windsor Estate für den Bestandteil „Estate“). Eine beschreibende Funktion des Bestandteils „W2“ hat der Bundesgerichtshof jedoch ausdrücklich verneint (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 47 – D/W). Er ist damit der Ansicht des Senats gefolgt, dass dem Begriff „W2“ für den Lebensmittelbereich kein beschreibender Sinngehalt zukommt. Der Verkehr geht nicht davon aus, dass damit der Ort der Produktionsstätte beschrieben werde. Der Zeichenbestandteil „W2“ ist daher weder rein beschreibend noch bloßes Beiwerk. In dem Zeichen „W“ werden vielmehr zwei gleichermaßen kennzeichnungsstarke Wörter verbunden. Die konkrete sprachliche Ausgestaltung dahingehend, dass beide Begriffe mit „a“ enden und der Umstand, dass beide Begriffe in gleicher Schriftgröße gehalten sind, verstärken den Eindruck eines einheitlichen Gesamtbegriffs, in dem beide Bestandteile gleichgewichtig sind.
16d) Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens ist zu verneinen. Eine solche liegt vor, wenn der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen erkennt, wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung aber von wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhängen zwischen den Zeicheninhabern ausgeht (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 69 – D/W). Es genügt nicht, wenn der Verkehr lediglich rein assoziative gedankliche Verbindungen zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt (vgl. BGH GRUR 2009, 772, 776 Tz. 69 – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2009, 1055 Tz. 37 – airdsl).
17Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (vgl. BGH GRUR 2009, 772, 776 Tz. 69 – Augsburger Puppenkiste; BGH GRUR 2009, 1055 Tz. 37 – airdsl; BGH GRUR 2010, 729 Tz. 44 – MIXI). Solche besonderen Umstände könnten sich etwa daraus ergeben, dass die Klagemarke in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt. Dies ist hier nicht der Fall, denn in dem angegriffenen Zeichen kommt keinem der beiden Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung zu (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Tz. 71 – D/W).
18Weitere besondere Umstände, die auf eine wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung und damit auf eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne schließen lassen, sind nicht ersichtlich. Sie ergeben sich nicht etwa daraus, dass die Beklagte zu 2) unter dem Zeichen „W“ gastronomische Betriebe führt und die Klägerin zu 1) unter der Bezeichnung „D“ seit nahezu 30 Jahren über den Großhandel die Gastronomie beliefert. Würde man hieraus herleiten, der Verkehr nehme an, dass zwischen den streitenden Parteien wirtschaftliche Verbindungen bestehen, würden dem Markt ohne hinreichend konkrete Anhaltspunkte hypothetische Analysen und Schlußfolgerungen unterstellt.
19Ebensowenig lassen sich die notwendigen besonderen Umstände aus einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der verwendeten Marke herleiten, die dazu führen kann, dass das angesprochene Publikum wegen der Annäherung an die bekannte oder berühmte Marke annimmt, zwischen den Unternehmen, die die Zeichen nutzen, lägen wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen vor (vgl. BGH WRP 2013, 1601 Tz. 47 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). „D“ ist keine bekannte Marke.
20Schließlich begründet auch die hohe Warenähnlichkeit keinen besonderen Umstand, der beim Verkehr den Eindruck hervorrufen könnte, dass die Waren mit den ähnlichen Marken aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dagegen spricht, dass es gerade das Typische an einer vertraglichen Verbindung durch Lizensierung ist, dass verschiedenartige Waren gekennzeichnet werden und dementsprechend auch eine Warenferne der Annahme lizenzvertraglicher Beziehungen nicht entgegenstünde.
212. Mangels Verwechslungsgefahr sind auch die Voraussetzungen für den geltend gemachten Löschungsanspruch und die Annexansprüche nicht gegeben.
223. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen scheidet auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke der Klägerin zu 2) und den Marken der Beklagten aus. Für die nach § 15 Abs. 2 MarkenG zu beurteilende Verwechslungsgefahr zwischen etwaigen Unternehmenskennzeichen der Klägerinnen und den Beklagtenmarken gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.
234. Die Kosten sind nach § 97 Abs. 1 ZPO der Klägerin aufzuerlegen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
24Die Revision wird nicht zugelassen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.
(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.
(3) (weggefallen)
Für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung sind zu erklären:
- 1.
Urteile, die auf Grund eines Anerkenntnisses oder eines Verzichts ergehen; - 2.
Versäumnisurteile und Urteile nach Lage der Akten gegen die säumige Partei gemäß § 331a; - 3.
Urteile, durch die gemäß § 341 der Einspruch als unzulässig verworfen wird; - 4.
Urteile, die im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen werden; - 5.
Urteile, die ein Vorbehaltsurteil, das im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess erlassen wurde, für vorbehaltlos erklären; - 6.
Urteile, durch die Arreste oder einstweilige Verfügungen abgelehnt oder aufgehoben werden; - 7.
Urteile in Streitigkeiten zwischen dem Vermieter und dem Mieter oder Untermieter von Wohnräumen oder anderen Räumen oder zwischen dem Mieter und dem Untermieter solcher Räume wegen Überlassung, Benutzung oder Räumung, wegen Fortsetzung des Mietverhältnisses über Wohnraum auf Grund der §§ 574 bis 574b des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie wegen Zurückhaltung der von dem Mieter oder dem Untermieter in die Mieträume eingebrachten Sachen; - 8.
Urteile, die die Verpflichtung aussprechen, Unterhalt, Renten wegen Entziehung einer Unterhaltsforderung oder Renten wegen einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit zu entrichten, soweit sich die Verpflichtung auf die Zeit nach der Klageerhebung und auf das ihr vorausgehende letzte Vierteljahr bezieht; - 9.
Urteile nach §§ 861, 862 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Wiedereinräumung des Besitzes oder auf Beseitigung oder Unterlassung einer Besitzstörung; - 10.
Berufungsurteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten. Wird die Berufung durch Urteil oder Beschluss gemäß § 522 Absatz 2 zurückgewiesen, ist auszusprechen, dass das angefochtene Urteil ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar ist; - 11.
andere Urteile in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, wenn der Gegenstand der Verurteilung in der Hauptsache 1.250 Euro nicht übersteigt oder wenn nur die Entscheidung über die Kosten vollstreckbar ist und eine Vollstreckung im Wert von nicht mehr als 1.500 Euro ermöglicht.