Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09

bei uns veröffentlicht am07.04.2011
vorgehend
Landgericht Berlin, 16 O 541/05, 21.03.2006
Kammergericht, 5 U 67/06, 03.03.2009

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DESVOLKES
URTEIL
I ZR 56/09 Verkündet am:
7. April 2011
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
ICE
GeschmMG § 40 Nr. 3
Eine Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung im Sinne des § 40 Nr. 3
GeschmMG setzt eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen
Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden voraus und erfordert daher,
dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage
für eigene Ausführungen des Zitierenden dient.
BGH, Urteil vom 7. April 2011 - I ZR 56/09 - KG Berlin
LG Berlin
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 7. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und
die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 3. März 2009 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich der Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/035886 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte, die Deutsche Bahn AG, ist Inhaberin verschiedener Geschmacksmuster , die sie für Züge der Gattung Intercity-Express (ICE) benutzt.
2
Hierzu gehört das mit Priorität vom 20. Januar 1990 eingetragene und am 10. Januar 1991 bekanntgemachte deutsche Geschmacksmuster mit der Nummer M9000546-0001 (Aktenzeichen M9000546.5), das sie für den Zugtyp ICE 1 verwendet: M9000546-0001 (ICE 1)
3
Weiterhin ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten deutschen Geschmacksmusters M9507884-0001 (Aktenzeichen M9507884.3) und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035887, die sie für den Zugtyp ICE T benutzt: M9507884-0001 (ICE T) DM/035887 (ICE T)
4
Schließlich ist die Beklagte Inhaberin des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen und am 25. März 1996 bekanntgemachten deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 (Aktenzeichen M9507883.5) und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886, die sie für den Zugtyp ICE 3 verwendet: M9507883-0001 (ICE 3) DM/035886 (ICE 3)
5
Die Klägerin betreibt eine Einrichtung für angewandte Forschung, die sich mit Schienenfahrzeugtechnik befasst. Sie entwickelte für die Beklagte eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1. Im Ausstellerkatalog der Fachmesse "InnoTrans 2004" warb sie für ihre Leistungen mit der nachfolgend abgebildeten Katalogseite, auf der ihr Leistungsspektrum und der aktuelle Forschungsbedarf in der Schienenfahrzeugtechnik dargestellt sind und der Triebwagen eines Zugs vom Typ ICE 3 abgebildet ist:
6
Die Beklagte wies die Klägerin mit Schreiben vom 4. Februar 2005 wegen dieser Abbildung des Zugs im Katalog unter Hinweis auf die Aktenzeichen M9507883.5 des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie DM/035887 der Weltorganisation für geistiges Eigentum darauf hin, dass sie Inhaberin der den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster sei. Sie verlangte von der Klägerin den Nachweis einer Nutzungslizenz und erklärte, dass sie sich im Falle des Fehlens einer Lizenz ihre Inanspruchnahme auf Schadensersatz und Unterlassung vorbehalte. Mit Schreiben vom 2. März 2005 übersandte die Beklagte der Klägerin eine Lizenzvereinbarung mit der Aufforderung, diese zu unterzeichnen und zurückzusenden. In der Präambel dieser Vereinbarung heißt es, die Beklagte sei Inhaberin der Geschmacksmusterrechte an dem Design sämtlicher ICE-Züge. Gegenstand der Lizenzvereinbarung sollte nach § 1 der Lizenzvereinbarung die Einräumung des einmaligen Nutzungsrechts an dem Abbild des ICE 3 im Ausstellerkatalog der "InnoTrans 2004" gegen eine Gebühr von 750 € zuzüglich Mehrwertsteuer sein. Mit einem weiteren Schreiben vom 14. April 2005 erläuterte die Beklagte ihr Verlangen dahin, dass es sich bei dieser Summe um eine Schadensersatzforderung handele, weil die Klägerin Bildmaterial des ICE 3/ ICE T veröffentlicht habe.
7
Die Klägerin beansprucht die Feststellung, dass der Beklagten aus der Abbildung des Zugs der Baureihe ICE 3 in ihrer Präsentation im Ausstellerkatalog der Messe "InnoTrans 2004" weder Unterlassungs- noch Schadensersatzansprüche aus den beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Geschmacksmustern M9000546.5, M9507883.5 und M9507884.3 sowie den bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum eingetragenen Geschmacksmustern DM/035887 und DM/035886 zustehen.
8
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zu- rückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:


9
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei unzulässig, soweit sie sich auf die den ICE 1 und ICE T betreffenden Geschmacksmuster M9000546.5, M9507884.3 und DM/035887 beziehe. Insoweit fehle es an dem nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresse, weil die Beklagte sich keiner Ansprüche gegenüber der Klägerin berühmt habe. Im Übrigen sei die Klage unbegründet. Die Beklagte könne von der Klägerin wegen der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG Unterlassung und Schadensersatz verlangen. Dazu hat das Berufungsgericht ausgeführt:
10
Mit der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog habe die Klägerin die den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 der Beklagten entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG benutzt. Sie habe deren wesentliche ästhetische Merkmale übernommen, auch wenn der Zug aus einer anderen Perspektive dargestellt sei.
11
Die Abbildung sei nicht vom Zitierrecht des § 40 Nr. 3 GeschmMG gedeckt. Sie stelle bereits keine Zitierung dar. Es bestehe kein sachlicher Zusammenhang zwischen dem abgebildeten ICE 3 und der dargestellten Dienstleistung der Klägerin. Es fehle auch die erforderliche Quellenangabe. Es könne offenbleiben, ob eine Quellenangabe bei allgemeiner Bekanntheit der Herkunft entbehrlich sei; denn es sei im vorliegenden Fall nicht offenkundig, wer Entwerfer und Hersteller oder Schutzrechtsinhaber des Geschmacksmusters sei. Die Abbildung sei auch nicht mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar. Sie erwecke den irreführenden Eindruck, die Klägerin erbringe Dienstleistungen für den abgebildeten ICE 3.
12
Die Benutzung der Geschmacksmuster sei nicht in entsprechender Anwendung der markenrechtlichen Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt. Es bestehe keine planwidrige Regelungslücke und wohl auch keine vergleichbare Interessenlage. Auch begegne eine Übertragung von Schrankenregelungen des Markenrechts auf das Geschmacksmusterrecht grundsätzlichen Bedenken. Jedenfalls seien die Voraussetzungen des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht erfüllt. Die Abbildung des ICE 3 im Katalog sei zur Information über die Dienstleistungen der Klägerin nicht notwendig gewesen und habe zudem gegen die guten Sitten verstoßen, weil sie den irreführenden Eindruck erweckt habe, die Klägerin sei an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen.
13
B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat teilweise Erfolg. Das Berufungsgericht hat zwar rechtsfehlerfrei angenommen, dass die Feststellungsklage unzulässig ist, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht (dazu I). Die Ausführungen , mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der Feststellungsklage hinsichtlich der für den ICE 3 benutzten Geschmacksmuster M95078830001 und DM/036886 verneint hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung jedoch nicht stand (dazu II).
14
I. Die Feststellungsklage ist wegen Fehlens des erforderlichen Feststellungsinteresses unzulässig, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht.
15
1. Das rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO an der alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses ist Sachurteilsvoraussetzung und daher in jeder Lage des Verfahrens - auch in der Revisionsinstanz - von Amts wegen zu prüfen (BGH, Urteil vom 8. Juli 1955 - I ZR 203/51, BGHZ 18, 98, 105 f.; Urteil vom 11. Januar 2007 - I ZR 87/04, GRUR 2007, 805 Rn. 6 = WRP 2007, 1085 - Irreführender Kontoauszug ). Für die - hier vorliegende - negative Feststellungsklage ist das erforderliche Feststellungsinteresse gegeben, wenn sie zur Abwehr einer Abmahnung oder sonstigen Rechtsberühmung wegen einer Verletzung immaterieller Schutzrechte erhoben ist. Die Klägerin kann dann grundsätzlich gerichtlich feststellen lassen, dass die Rechtsberühmung zu Unrecht erfolgt ist und die behaupteten Ansprüche nicht bestehen (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 1995 - I ZR 124/93, juris Rn. 29; Urteil vom 23. November 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 243 = WRP 2001, 160 - Classe E, jeweils mwN).
16
2. Das Berufungsgericht hat das Feststellungsinteresse mit Recht nicht einheitlich für alle Schutzrechte, sondern getrennt für jedes einzelne Schutzrecht geprüft. Wird ein Anspruch auf mehrere Schutzrechte gestützt, begründet jedes Schutzrecht einen eigenen Streitgegenstand (vgl. BGH, Beschluss vom 24. März 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 521 Rn. 3 = WRP 2011, 878 - TÜV [zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt]; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Auflage, § 14 MarkenG Rn. 698). Das Feststellungsinteresse ist für jeden einzelnen Streitgegenstand gesondert zu beurteilen.
17
3. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Feststellungsklage das Feststellungsinteresse fehlt, soweit sie sich auf das für den ICE 1 verwendete Geschmacksmuster M9000546.5 und die für den ICE T benutzten Geschmacksmuster M9507884.3 und DM/035887 bezieht, weil die Beklagte sich in der vorgerichtlichen Korrespondenz mit der Klägerin keiner Ansprüche wegen einer Verletzung dieser Geschmacksmuster berühmt hat.
18
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, im ersten Anschreiben vom 4. Februar 2005 gehe es allein um die Abbildung des ICE 3 im Katalog; in diesem Schreiben seien nur die Geschmacksmuster des ICE 3 genannt. Das Schreiben vom 2. März 2005 nenne in der Betreffzeile zwar eine "Abbildung des ICE 3/ICE T" und weise im letzten Absatz allgemein darauf hin, dass für jegliche Nutzung von ICE-3/ICE-T-Bildern vorab eine Freigabe einzuholen sei; der Fließtext nehme jedoch allein auf die Abbildung des ICE 3 im Katalog Bezug. Die Präambel des mit diesem Schreiben übermittelten Lizenzvertrags erwähne nur deshalb alle Geschmacksmuster, weil es sich um einen Standardvertrag handele; maßgeblich sei, dass in dem auf den Einzelfall angepassten § 1 des Lizenzvertrages als Vertragsgegenstand allein die einmalige Nutzung der Abbildung des ICE-3-Bildes im Messekatalog 2004 genannt sei. Im Schreiben vom 14. April 2005 sei zwar auch von der Abbildung des ICE 3/ICE T und der Nutzung von ICE-3/ICE-T-Bildmaterial die Rede;das Schreiben nehme jedoch auf die Vorkorrespondenz und den Lizenzvertrag Bezug und umreiße nur noch einmal den Sachverhalt, wobei es weiterhin allein um die Abbildung des ICE 3 gehe.
19
b) Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision stand. Das Berufungsgericht hat die einzelnen Erklärungen, mit denen die Beklagte gegenüber der Klägerin ihre Ansprüche geltend gemacht hat, umfassend gewürdigt. Es hat dabei keine Denkgesetze oder Erfahrungssätze missachtet und auch keine gesetzlichen Auslegungsregeln oder anerkannten Auslegungsgrundsätze oder Verfahrensvorschriften verletzt. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht berücksichtigt, dass die vorgerichtlichen Erklärungen der Beklagten aus der objektiven Sicht der Klägerin als Empfänger dieser Erklärungen auszulegen sind. Mit ihrer abweichenden Beurteilung versucht die Revision lediglich , die Beurteilung des Berufungsgerichts durch ihre eigene zu ersetzen, ohne dabei einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts darzutun. Damit kann sie in der Revisionsinstanz keinen Erfolg haben.
20
Insbesondere macht die Revision vergeblich geltend, für die Klägerin als Empfängerin des Angebots auf Abschluss eines Lizenzvertrages sei nicht ersichtlich gewesen, dass sich unter den in der Präambel des Lizenzvertrages bezeichneten Geschmacksmustern solche befunden hätten, die andere Züge als den ICE 3 betroffen hätten. Es kommt nicht darauf an, ob die Klägerin erkennen konnte, dass die in der Präambel genannten Geschmacksmuster M9507884.3 und M9000546.5 sowie DM/035887 - anders als die dort angeführten Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 - nicht für den ICE 3, sondern für den ICE 1 und den ICE T benutzt werden. Nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts war für die Klägerin mit Blick auf die Regelung des Vertragsgegenstandes in § 1 des Lizenzvertrages und die Vorkorrespondenz der Parteien deutlich erkennbar, dass die Beklagte sie nicht aus sämtlichen in der Präambel des Standardvertrags aufgeführten Geschmacksmustern , sondern allein aus den Geschmacksmustern in Anspruch nahm, die sie für den ICE 3 verwendet. Bereits in ihrem ersten Schreiben hatte die Beklagte die Klägerin unmissverständlich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Geschmacksmuster M9507883.5 und DM/035886 handelt.
21
II. Die Ausführungen, mit denen das Berufungsgericht die Begründetheit der Feststellungsklage hinsichtlich der für den ICE 3 benutzten Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/036886 verneint hat, halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand. Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen nicht seine Beurteilung, die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz aus § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG seien begründet, weil die Klägerin mit der beanstandeten Abbildung des ICE 3 ihre Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/036886 verletzt habe.
22
1. Die im Streitfall maßgeblichen Regelungen des Geschmacksmustergesetzes sind nicht nur auf das deutsche Geschmacksmuster M9507883-0001, sondern auch auf das internationale Geschmacksmuster DM/036886 anwendbar. Dieses ist aufgrund des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle vom 6. November 1925 (Haager Abkommen ) registriert. Nach dem am 13. Februar 2010 in Kraft getretenen § 66 GeschmMG ist das Geschmacksmustergesetz grundsätzlich auf Eintragungen oder Registrierungen gewerblicher Muster und Modelle nach dem Haager Abkommen , deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bezieht, entsprechend anzuwenden. Für die Zeit vor dem Inkrafttreten des § 66 GeschmMG ergab sich diese Rechtsfolge aus Art. 7 Abs. 1 Haager Abkommen vom 28. November 1960 (BGBl. 1962 II S. 774; vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 1966 - Ib ZR 140/64, GRUR 1967, 533, 535 - Myoplastic zu Art. 4 Abs. 2 Satz 2 Haager Abkommen, Londoner Fassung; Urteil vom 24. März 2011 - I ZR 211/08 Rn. 25 - Schreibgeräte). Danach sind die im Streitfall maßgeblichen Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes über Schutzvoraussetzungen , Schutzwirkungen und Schutzbeschränkungen sowie Rechtsverletzungen auf das international registrierte Geschmacksmuster entsprechend an- http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR039010004BJNE007200140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1hoe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE311282005&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1hoe/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1hoe/ [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR039010004BJNE000200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318142008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318142008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318142008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318142008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318142008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR039010004BJNE000200000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE318142008&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint - 14 - wendbar (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein, Geschmacksmustergesetz , 4. Aufl., § 66 Rn. 6).
23
2. Die für den ICE 3 verwendeten Muster M9507883-0001 und DM/035886 sind als Geschmacksmuster geschützt.
24
a) Die Schutzfähigkeit des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen deutsche Geschmacksmusters M9507883-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886 ist nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) am 1. Juni 2004 geltenden Fassung zu beurteilen. Auf Geschmacksmuster, die vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, finden nach § 72 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung (vgl. BGH, Urteil vom 24. März 2005 - I ZR 131/02, GRUR 2005, 600, 603 = WRP 2005, 878 - Handtuchklemmen; Urteil vom 28. Mai 2009 - I ZR 124/06, GRUR 2010, 80 Rn. 48 = WRP 2010, 94 - LIKEaBIKE).
25
b) Die Klägerin hat den Geschmacksmusterschutz der in Rede stehenden Muster nach den von der Revision unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht in Frage gestellt. Es ist deshalb davon auszugehen , dass diese Muster im Sinne des § 1 GeschmMG aF musterfähig (vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2008 - I ZR 67/05, GRUR 2008, 790 Rn. 17 = WRP 2008, 1234 - Baugruppe, mwN) sowie im Sinne des § 1 Abs. 2 GeschmMG aF neu und eigentümlich (vgl. BGH GRUR 2008, 790 Rn. 22 - Baugruppe, mwN) sind. http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR039010004BJNE003900000&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR039010004BJNE004301140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bff/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR039010004BJNE004702140&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/1dr1/ - 15 -
26
3. Die Revision wendet sich aber mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts , die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen der Abbildung des ICE 3 im Messekatalog seien nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, Abs. 2 Satz 1 GeschmMG begründet.
27
a) Die Frage, ob die von der Beklagten behaupteten Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz wegen einer Verletzung des mit Priorität vom 28. September 1995 eingetragenen deutschen Geschmacksmusters M9507883-0001 und des am 21. März 1996 eingetragenen internationalen Geschmacksmusters DM/035886 begründet sind, ist nach den Bestimmungen der §§ 38, 42 des Geschmacksmustergesetzes in der Fassung des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) zu beantworten. Das Geschmacksmustergesetz findet in dieser Fassung auch auf vor seinem Inkrafttreten angemeldete oder eingetragene Geschmacksmuster Anwendung, soweit sich - wie hier - nicht aufgrund der gesetzlichen Vorschriften des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 etwas anderes ergibt (vgl. BGH, GRUR 2008, 790 Rn. 32 - Baugruppe; GRUR 2010, 80 Rn. 47 - LIKEaBIKE ).
28
b) Wer entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG ein Geschmacksmuster benutzt (Verletzer) kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten (Verletzten) bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung (§ 42 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 GeschmMG) und bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Handeln auf Schadensersatz (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG) in Anspruch genommen werden. Gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG gewährt das Geschmacksmuster seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen.
29
c) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Abbildung eines Musters in einem Katalog grundsätzlich zu den Benutzungshandlungen gehört, die nach § 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmMG ausschließlich dem Rechtsinhaber vorbehalten sind.
30
Eine Benutzung schließt nach § 38 Abs. 1 Satz 2 GeschmMG insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr , den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, und den Besitz eines solchen Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein. Die Abbildung eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, ist zwar in dieser - lediglich beispielhaften - Aufzählung von Benutzungshandlungen nicht erwähnt. Jedoch folgt aus dem Umstand, dass die Schrankenregelung des § 40 Nr. 3 GeschmMG ausnahmsweise die Wiedergabe eines Geschmacksmusters erlaubt, dass sich das ausschließliche Benutzungsrecht des Rechtsinhabers nach § 38 Abs. 1 GeschmMG grundsätzlich auf die Wiedergabe eines solchen Erzeugnisses erstreckt (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 44). Die Abbildung - wie hier in einem Katalog - stellt eine (zweidimensionale) Wiedergabe im Sinne des § 40 Nr. 3 GeschmMG dar.
31
d) Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Klägerin habe mit der Abbildung im Messekatalog das Geschmacksmuster der Beklagten am ICE 3 wiedergegeben. Diese Abbildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es komme nicht darauf an, dass diese Darstellung aus einer veränderten Perspektive, also aus einem anderen Winkel erfolge. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

32
Für die Frage der Verletzung der eingetragenen Geschmacksmuster kommt es zwar grundsätzlich nicht auf die geänderte Perspektive der beanstandeten Abbildung an. Der Schutz aus dem Geschmacksmusterrecht ist nicht auf die in der Anmeldung wiedergegebene Abbildung des Musters beschränkt. Der Schutz wird gemäß § 37 Abs. 1 GeschmMG vielmehr für die in der Anmeldung sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erscheinungsform eines Geschmacksmusters begründet.
33
Die Revision rügt jedoch mit Recht, dass das Berufungsgericht nicht den Gesamteindruck der beanstandeten Abbildung und der eingetragenen Geschmacksmuster bestimmt hat, sondern ohne nähere Prüfung davon ausgegangen ist, dass die beanstandete Abbildung die beiden den ICE 3 betreffenden Geschmacksmuster verletzt. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist es der Klägerin nicht verwehrt, diese Rüge zu erheben, obwohl sie die entsprechende Beurteilung des Landgerichts in der Berufungsinstanz nicht mehr in Frage gestellt hat. Bei der Frage, ob eine Geschmacksmusterverletzung vorliegt, handelt es sich um eine Rechtsfrage, die von den Parteien nicht unstreitig gestellt werden kann, sondern vom Gericht in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen ist.
34
aa) Der Schutz aus einem Geschmacksmuster erstreckt sich gemäß § 38 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG auf jedes Muster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Die Prüfung, ob ein beanstandetes Muster ein geschütztes Muster verletzt, erfordert daher, dass der Schutzumfang des geschützten Musters bestimmt und der Gesamteindruck beider Muster ermittelt und verglichen wird (vgl. Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 16 f.).

35
Bei der Beurteilung des Schutzumfangs ist gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 GeschmMG der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Musters zu berücksichtigen. Dabei besteht zwischen dem Gestaltungsspielraum des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters eine Wechselwirkung. Eine hohe Musterdichte und damit ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers führen zu einem engen Schutzumfang des Musters mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck hervorrufen können.Dagegen führen eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestaltungsspielraum des Entwerfers zu einem weiten Schutzumfang des Musters, so dass selbst größere Gestaltungsunterschiede beim informierten Benutzer möglicherweise keinen anderen Gesamteindruck erwecken. Der Schutzumfang hängt demnach maßgeblich vom Abstand des Musters zum vorbekannten Formenschatz ab (vgl. zu Art. 10 GGV BGH, Urteil vom 19. Mai 2010 - I ZR 71/08, GRUR 2011, 142 Rn. 17 = WRP 2011, 100 - Untersetzer).
36
Zur Beurteilung, ob das angegriffene Muster beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als das eingetragene Muster erweckt, sind zunächst der Gesamteindruck des angegriffenen Musters und der Gesamteindruck des eingetragenen Musters zu ermitteln. Sodann ist zu prüfen, ob der Gesamteindruck des angegriffenen Musters mit dem Gesamteindruck des eingetragenen Musters übereinstimmt. Dabei sind nicht nur die Übereinstimmungen , sondern auch die Unterschiede der Muster zu berücksichtigen (vgl. zu Art. 10 GGV BGH, GRUR 2011, 142 Rn. 20 - Untersetzer).
37
bb) Das Berufungsgericht hat weder den Schutzumfang der eingetragenen Geschmacksmuster bestimmt noch den Gesamteindruck der eingetrage- nen Geschmacksmuster einerseits und der beanstandeten Abbildung andererseits ermittelt und verglichen. Es hat lediglich festgestellt, die Abbildung stelle die wesentlichen ästhetischen Merkmale des Geschmacksmusters wie die Linienführung des Triebkopfes, der Fenster und des seitlichen Streifens dar. Es hat damit allein auf Übereinstimmungen der Muster abgestellt, ohne auch Unterschiede der Muster in seine Betrachtung einzubeziehen. Seine Annahme, die beanstandete Abbildung verletze die eingetragenen Geschmacksmuster, entbehrt daher einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage.
38
Die Revision macht zutreffend geltend, dass schon nicht ohne Weiteres von einem übereinstimmenden ästhetischen Gesamteindruck der beiden eingetragenen Geschmacksmuster ausgegangen werden kann. Während beim deutschen Muster M9507883-0001 ein eher kompakter durch abgerundete Formen geprägter Gesamteindruck entsteht, ist der Gesamteindruck des internationalen Musters DM/035886 durch mehrfache Untergliederungen und entsprechende Absätze bestimmt. So führen die verwendeten Streifen und Falze zu einer Segmentierung, die durch die sichtbaren Drehgestelle samt Rädern noch betont wird. Im Übrigen sind beide Muster von der besonders ausgebildeten Frontscheibe geprägt.
39
Bei der beanstandeten Abbildung, die nur in einer schlechten Kopie zu den Gerichtsakten gereicht worden ist, ist dagegen keine Frontscheibe zu sehen. Die nicht unterteilte seitliche Fensterfront weist eine andere Form und damit eine andere Ästhetik auf als die Fensterfront der eingetragenen Geschmacksmuster. Die beanstandete Abbildung trägt anders als die eingetragenen Geschmacksmuster die markante Beschriftung "ICE". Bei der beanstandeten Abbildung ist der hell gehaltene obere Teil des Triebkopfes deutlich von dem dunkel gehaltenen unteren Teil abgesetzt; beide Teile sind durch eine Art hellen Wulst verbunden. Eine solche Aufteilung findet sich bei den eingetragenen Geschmacksmustern nicht.
40
C. Danach ist auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben , als hinsichtlich der Geschmacksmuster M9507883-0001 und DM/035886 zum Nachteil der Klägerin erkannt worden ist. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
41
Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Feststellungsklage ist jedenfalls nicht deshalb begründet, weil ein Eingriff in die Geschmacksmuster gerechtfertigt wäre. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Abbildung nicht von der Zitierfreiheit nach § 40 Nr. 3 Fall 1 GeschmMG gedeckt ist (dazu 1) und die Klägerin sich auch nicht mit Erfolg auf eine entsprechende Anwendung der markenrechtlichen Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG (dazu 2) oder eine Gestattung der Beklagten (dazu 3) berufen kann.
42
1. Nach § 40 Nr. 3 GeschmMG können Rechte aus einem Geschmacksmuster nicht gegenüber Wiedergaben zum Zwecke der Zitierung oder der Lehre geltend gemacht werden, vorausgesetzt, solche Wiedergaben sind mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar, beeinträchtigen die normale Verwertung des Geschmacksmusters nicht über Gebühr und geben die Quelle an.
43
Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass diese Schrankenregelung nicht eingreift, weil die beanstandete Abbildung im Ausstellerkatalog nicht - was hier allein in Betracht kommt - "zum Zwecke der Zitierung" erfolgte. Es kann daher dahinstehen, ob die Voraussetzungen dieser Bestimmung - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - auch deshalb nicht vorliegen , weil keine Quelle angegeben ist und die Abbildung den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs widerspricht.
44
a) Es kommt nicht darauf an, ob der Begriff "Zitierung" in § 40 Nr. 3 GeschmMG im Sinne von "Veranschaulichen" zu verstehen ist, weil ein Muster, anders als ein Text, kaum zitiert werden kann (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes BT-Drucks. 15/1075, S. 53; dagegen Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster, 2. Aufl., Art. 20 Rn. 13). Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass eine "Wiedergabe zum Zwecke der Zitierung" - ebenso wie eine Nutzung zum Zweck des Zitats nach § 51 UrhG - jedenfalls voraussetzt, dass die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dient und daher erfordert, dass eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird.
45
aa) Entgegen der Ansicht der Revision bestehen keine Bedenken, zur Auslegung des Begriffs "zum Zwecke der Zitierung" in § 40 Nr. 3 GeschmMG auf die Auslegung zurückzugreifen, die der Begriff "zum Zweck des Zitats" in § 51 UrhG erfahren hat (vgl. Ruhl aaO Art. 20 Rn. 14). Beide Schrankenregelungen dienen gleichermaßen dem Ziel, die geistige Auseinandersetzung mit fremden Gedanken bzw. schöpferischen Leistungen zu erleichtern (vgl. zum Urheberrecht BGH, Urteil vom 30. Juni 1994 - I ZR 32/92, BGHZ 126, 313, 320 - Museums-Katalog; Urteil vom 29. April 2010 - I ZR 69/08, BGHZ 185, 291 Rn. 26 - Vorschaubilder; Urteil vom 5. Oktober 2010 - I ZR 127/09, GRUR 2011, 415 Rn. 22 = WRP 2011, 609 - Kunstausstellung im Online-Archiv). Die allgemeinen Anforderungen an die Zulässigkeit eines Zitats sind mit Blick auf diesen Zweck dieselben. Zudem ist das aus dem Urheberrecht bekannte Bildzitat (vgl. BGHZ 126, 313, 320 - Museums-Katalog; Schricker/Spindler in Schricker/ Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 51 UrhG Rn. 45 mwN) mit der von § 40 Nr. 3 Fall 1 GeschmMG erfassten bildlichen Wiedergabe eines Musters vergleichbar (vgl. Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 40 GeschmMG Rn. 1, Art. 20 GGV Rn. 4).
46
bb) Ein Zitat ist nach § 51 UrhG nur zulässig, wenn eine innere Verbindung zwischen dem verwendeten fremden Werk und eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird und das Zitat als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbständige Ausführungen des Zitierenden dient (BGH, Urteil vom 20. Dezember 2007 - I ZR 42/05, BGHZ 175, 135 Rn. 42 - TV-Total; BGHZ 185, 291 Rn. 26 - Vorschaubilder; BGH, GRUR 2011, 415 Rn. 22 - Kunstausstellung im Online-Archiv). Dementsprechend setzt auch die Zulässigkeit einer Zitierung im Sinne des § 40 Nr. 3 GeschmMG eine innere Verbindung zwischen dem wiedergegebenen Muster und eigenen Gedanken des Zitierenden voraus und muss die Wiedergabe des Musters als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für eigene Ausführungen des Zitierenden dienen (vgl. Ruhl aaO Art. 20 Rn. 14; Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 40 Rn. 5; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 40 GeschmMG Rn. 1, Art. 20 GGV Rn. 4).
47
b) Zwischen der schriftlichen Darstellung des Leistungsangebots der Klägerin und der beanstandeten Abbildung eines ICE 3 besteht keine solche innere Verbindung.

48
Dabei kommt es nicht darauf an, ob die beanstandete Abbildung - wie das Berufungsgericht angenommen hat - bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck erweckt, die Klägerin erbringe die von ihr beworbenen Dienstleistungen konkret in Bezug auf den abgebildeten Zug des Typs ICE 3, oder ob sie - wie die Revision geltend macht - deutlich macht, das Leistungsspektrum der Klägerin in der Schienenfahrzeugtechnik erstrecke sich ganz allgemein auf den Einsatz bei modernen Hochgeschwindigkeitszügen. In beiden Fällen dient die Abbildung nicht der geistigen Auseinandersetzung, sondern - wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat - ausschließlich Marketinginteressen der Klägerin. Die Klägerin verwendet die Abbildung nicht zu dem Zweck, damit eigene Ausführungen zu belegen, sondern allein zu dem Zweck, damit für ihr Leistungsangebot zu werben.
49
Die Klägerin kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie für die Beklagte eine Radsatzprüfanlage für den Zugtyp ICE 1 entwickelt und in der Darstellung ihres Leistungsspektrums im Ausstellerkatalog als Projektbeispiel unter anderem die Radsatzprüfung aufgeführt hat. Die Klägerin hat keine Ausführungen zur Radsatzprüfung gemacht, die durch die Abbildung des Zuges veranschaulicht werden könnten. Sie hat die in der Darstellung ihres Leistungsspektrums genannte Radsatzprüfanlage zudem nicht für den ICE 3, sondern für den ICE 1 entwickelt. Es besteht deshalb keine innere Verbindung zwischen dem abgebildeten Zug und dem dargestellten Leistungsspektrum.
50
Die Klägerin weist ferner vergeblich darauf hin, dass sie im Ausstellerkatalog den Forschungsbedarf dargestellt hat. Allein der Umstand, dass sie ihre Forschungsleistungen künftig auch für den ICE 3 erbringen könnte, berechtigt die Klägerin nicht, für ihr Leistungsangebot unter Berufung auf das Zitatrecht mit der Abbildung eines ICE 3 zu werben, für den sie bislang noch keine Leistungen erbracht hat.
51
2. Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Klägerin sich nicht mit Erfolg auf die markenrechtliche Schrankenregelung des § 23 Nr. 3 MarkenG berufen kann.
52
a) Nach dieser Bestimmung hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt.
53
b) Es kann offenbleiben, ob eine entsprechende Anwendung markenrechtlicher Schrankenregelungen im Geschmacksmusterrecht überhaupt in Betracht kommt (vgl. zur entsprechenden Anwendung von Schranken des Urheberrechts im Geschmacksmusterrecht ablehnend Eichmann in Eichmann/von Falckenstein aaO § 38 Rn. 32, befürwortend Schulze in FS Ullmann, 2006, S. 93 ff.). Selbst wenn die Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG entsprechend anwendbar wäre, lägen ihre Voraussetzungen im Streitfall nicht vor. Eine Benutzung der Muster der Beklagten durch die Klägerin als Hinweis auf die Bestimmung seiner Dienstleistung wäre jedenfalls - wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat - nicht notwendig gewesen. Es kann daher dahinstehen , ob eine solche Benutzung auch gegen die guten Sitten verstoßen hätte, weil die Abbildung - wie das Berufungsgericht weiter angenommen hat - den irreführenden Eindruck erweckte, die Klägerin sei an der Entwicklung des ICE 3 beteiligt gewesen. http://www.juris.de/jportal/portal/t/2e73/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=22&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcr-62003J0228&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint [Link] http://www.juris.de/jportal/portal/t/2e73/ - 25 -
54
aa) Die Benutzung einer Marke durch einen Dritten, der nicht deren Inhaber ist, ist als Hinweis auf die Bestimmung einer von diesem Dritten vertriebenen Ware oder erbrachten Dienstleistung notwendig, wenn eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über diese Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware oder Dienstleistung zu erhalten (vgl. EuGH, Urteil vom 17. März 2005 - C-228/03, Slg. 2005, I-2337 = GRUR 2005, 509 Rn. 39 - Gillette; vgl. auch BGH, Urteil vom 15. Juli 2004 - I ZR 37/01, GRUR 2005, 163, 164 = WRP 2005, 219 - Aluminiumräder

).


55
bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Abbildung des ICE 3 im Ausstellerkatalog sei nicht in diesem Sinne notwendig gewesen, um auf die Bestimmung der Dienstleistungen der Klägerin hinzuweisen. Die Klägerin hätte ihre Forschungen im Bereich des Schienenverkehrs auch anders darstellen können.
56
Die Revision macht vergeblich geltend, wer einen bildlichen Bezug zu Hochgeschwindigkeitszügen herstellen wolle, sei auf die Abbildung eines ICE der Beklagten angewiesen, weil diese jedenfalls im Inland ein Monopol für Hochgeschwindigkeitszüge besitze. Es ist bereits nicht ersichtlich, dass die Klägerin darauf angewiesen war, auf ihre Dienstleistungen mit der Abbildung eines Hochgeschwindigkeitszuges hinzuweisen. Jedenfalls wäre im Blick darauf , dass die Klägerin ihre Dienstleistungen weltweit anbietet - hierauf hat das Berufungsgericht zutreffend hingewiesen - auch die Abbildung eines ausländischen (nicht geschützten) Hochgeschwindigkeitszuges in Betracht gekommen. Schließlich hätte auch ein Phantasieprodukt dargestellt werden können.
57
3. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe den Vortrag der Klägerin unberücksichtigt gelassen, die Beklagte habe auf ihrer Internetseite "www.bahnimbild.de" selbst Bilder des ICE 3 zur freien Verwendung angeboten ; bei Würdigung dieses Vortrags hätte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass die Beklagte der Allgemeinheit die Nutzung der in Rede stehenden Geschmacksmusterrechte zum Zwecke der bildlichen Wiedegabe freigestellt habe.
58
Die Beklagte hat zwar auf ihrer Internetseite, wie aus den von der Klägerin vorgelegten Bildschirmausdrucken hervorgeht, Fotografien auch des ICE 3 zu Nutzung angeboten und dabei zwischen den Nutzungsrechten "frei" und "nicht für Werbung" unterschieden. Das Nutzungsrecht an Bildmaterial, auf dem ICE-Züge abgebildet sind, umfasst nach Ziffer 4 Abs. 2 Satz 2 der von der Klägerin gleichfalls zu den Akten gereichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten auch das Recht zur einmaligen Nutzung des betreffenden Geschmacksmusters.
59
Aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten ergibt sich jedoch zweifelsfrei, dass die Beklagte dieses Bildmaterial entgegen der Darstellung der Klägerin nicht jedermann zur kostenfreien Nutzung anbietet. Zum Herunterladen von Bildmaterial sind nur Kunden berechtigt, denen die Beklagte zuvor eine Zugangsberechtigung zur Bilddatenbank erteilt hat (vgl. Ziffer 2 AGB). Die Nutzung des Bildmaterials ist zudem kostenpflichtig (Ziffer 2 Abs. 1 Satz 1 AGB); für das Herunterladen der Bilder fallen Nutzungsgebühren an (Ziffer 6 AGB).
60
Die Bestimmung des Nutzungsrechts "frei" ist daher entgegen der Ansicht der Revision nicht dahin zu verstehen, dass die Beklagte sowohl die Ur- heberrechte an dem jeweiligen Bild als auch die Rechte an dem abgebildeten Geschmacksmuster - und diese sogar unabhängig von der konkreten Abbildung - im Rahmen einer Freilizenz zur Verfügung stellt. Vielmehr ist mit der Angabe "frei" ersichtlich gemeint, dass diese Bilder - im Unterschied zu den Bildern mit der Angabe "nicht für Werbung" - von den registrierten Kunden nach dem entgeltlichen Erwerb der Nutzungsrechte genutzt werden dürfen, ohne dass diese Nutzung auf einen bestimmten Verwendungszweck beschränkt ist.
Bornkamm Pokrant RiBGH Dr. Schaffert ist in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben. Bornkamm RiBGH Dr. Kirchhoff ist Koch in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben. Bornkamm
Vorinstanzen:
LG Berlin, Entscheidung vom 21.03.2006 - 16 O 541/05 -
KG Berlin, Entscheidung vom 03.03.2009 - 5 U 67/06 -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09

Referenzen - Gesetze

Zivilprozessordnung - ZPO | § 563 Zurückverweisung; eigene Sachentscheidung


(1) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen. (2) Das Berufungsgerich

Zivilprozessordnung - ZPO | § 256 Feststellungsklage


(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverh

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Markengesetz - MarkenG | § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen: 1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,2. ein mit der
Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09 zitiert 7 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 563 Zurückverweisung; eigene Sachentscheidung


(1) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen. (2) Das Berufungsgerich

Zivilprozessordnung - ZPO | § 256 Feststellungsklage


(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverh

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch


(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Markengesetz - MarkenG | § 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft


(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen: 1. den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,2. ein mit der

Urheberrechtsgesetz - UrhG | § 51 Zitate


Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn 1. ei

Referenzen - Urteile

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09 zitiert oder wird zitiert von 20 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09 zitiert 10 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 11. Jan. 2007 - I ZR 87/04

bei uns veröffentlicht am 11.01.2007

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 87/04 Verkündet am: 11. Januar 2007 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 05. Okt. 2010 - I ZR 127/09

bei uns veröffentlicht am 05.10.2010

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 127/09 Verkündet am: 5. Oktober 2010 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGH

Bundesgerichtshof Urteil, 10. Jan. 2008 - I ZR 67/05

bei uns veröffentlicht am 10.01.2008

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 67/05 Verkündet am: 10. Januar 2008 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 24. März 2011 - I ZR 211/08

bei uns veröffentlicht am 24.03.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 211/08 Verkündet am: 24. März 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein

Bundesgerichtshof Beschluss, 24. März 2011 - I ZR 108/09

bei uns veröffentlicht am 24.03.2011

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZR 108/09 Verkündet am: 24. März 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR: ja TÜV Ma

Bundesgerichtshof Urteil, 28. Mai 2009 - I ZR 124/06

bei uns veröffentlicht am 28.05.2009

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 124/06 Verkündet am: 28. Mai 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 15. Juli 2004 - I ZR 37/01

bei uns veröffentlicht am 15.07.2004

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 37/01 Verkündet am: 15. Juli 2004 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 23. Nov. 2000 - I ZR 93/98

bei uns veröffentlicht am 23.11.2000

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 93/98 Verkündet am: 23. November 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein B

Bundesgerichtshof Urteil, 29. Apr. 2010 - I ZR 69/08

bei uns veröffentlicht am 29.04.2010

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 69/08 Verkündet am: 29. April 2010 Bürk Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: ja BGHR

Bundesgerichtshof Urteil, 24. März 2005 - I ZR 131/02

bei uns veröffentlicht am 24.03.2005

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 131/02 Verkündet am: 24. März 2005 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:
10 Urteil(e) in unserer Datenbank zitieren Bundesgerichtshof Urteil, 07. Apr. 2011 - I ZR 56/09.

Bundesgerichtshof Urteil, 12. Juli 2012 - I ZR 102/11

bei uns veröffentlicht am 12.07.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 102/11 Verkündet am: 12. Juli 2012 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

Bundesgerichtshof Urteil, 30. Nov. 2011 - I ZR 212/10

bei uns veröffentlicht am 30.11.2011

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 212/10 Verkündet am: 30. November 2011 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGH

Bundesgerichtshof Urteil, 02. Dez. 2009 - I ZR 152/07

bei uns veröffentlicht am 02.12.2009

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 152/07 Verkündet am: 2. Dezember 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BG

Bundesgerichtshof Urteil, 13. Juni 2012 - I ZR 228/10

bei uns veröffentlicht am 13.06.2012

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 228/10 Verkündet am: 13. Juni 2012 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR

Referenzen

(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.

6
I. Mit Recht ist das Berufungsgericht von der Zulässigkeit der Feststellungsklage ausgegangen. Das erforderliche, in jeder Lage des Verfahrens und somit auch in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfende (BGH, Urt. v. 11.10.1989 - IVa ZR 208/87, NJW-RR 1990, 130) Feststellungsinteresse liegt vor. Zwar fehlt es im Allgemeinen, wenn eine Leistungsklage möglich ist. Als solche hätte dem Kläger im Streitfall eine Unterlassungsklage zur Verfügung gestanden. Der Vorrang der Leistungsklage gilt aber nicht ausnahmslos. Wenn zu erwarten ist, dass eine Feststellungsklage zur endgültigen Erledigung des Rechtsstreits führt, etwa weil von der Bereitschaft des Beklagten zur Leistung schon nach einem rechtskräftigen Feststellungsurteil auszugehen ist, bestehen gegen ihre Zulässigkeit keine Bedenken (BGH, Urt. v. 30.5.1995 - XI ZR 78/94, NJW 1995, 2219; Urt. v. 5.12.1995 - XI ZR 70/95, NJW 1996, 918 f.; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 52 Rdn. 10 Fn. 29). Bei der beklagten Sparkasse, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, besteht eine hinreichende Gewähr, dass sie dem Unterlassungsgebot bereits aufgrund eines rechtskräftigen Feststellungsurteils nachkommt (vgl. BGH NJW 1995, 2219).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 93/98 Verkündet am:
23. November 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Classe E
Zur Frage einer rechtsmißbräuchlichen Geltendmachung des markenrechtlichen
Ausschließlichkeitsrechts nach § 14 Abs. 1 MarkenG.
BGH, Urt. v. 23. November 2000 - I ZR 93/98 - OLG Frankfurt a.M.
LG Frankfurt a.M.
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung
vom 13. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann
und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 9. Oktober 1997 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Der in Frankreich lebende Beklagte meldete am 24. November 1992 in Frankreich das Zeichen "Classe E" für Waren mehrerer Warenklassen, u.a. Klasse 12 "véhicules" an. Die Marke wurde unter der Nr. 92 443 670 registriert. Auf Antrag des Beklagten vom 19. April 1993 erfolgte die internationale Registrierung der Marke unter der Nr. 600 173 mit Schutzgewährung für die Schweiz und für Deutschland. Das Deutsche Patentamt hatte den Schutz zunächst versagt, auf die Erinnerung des Beklagten jedoch den Schutzversagungsbeschluß aufgehoben und mit Schreiben vom 20. November 1995 die Schlußmitteilung übersandt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) unterhielt der Beklagte keinen
warenbezogenen Geschäftsbetrieb und verrichtete - nach seinen Angaben - nur Gelegenheitsarbeiten.
Die Klägerin ist die DaimlerChrysler AG. Sie verwendet für ihre Mercedes -Personenkraftwagen aus Zahlen und Buchstaben bestehende Kombinationen als Modell- und Typenbezeichnungen. Dementsprechend sind die Wagen der Klägerin jeweils mit einem vorangestellten Buchstaben und der nachfolgenden Kennzahl sowie mit den Wortmarken "Mercedes", "Mercedes-Benz" und der Bildmarke "Stern im Ring" versehen.
Seit Mitte des Jahres 1993 verwendet die Klägerin in der Werbung und in ihren Preislisten für die Fahrzeuge ihrer mittleren Baureihe zusammenfassend die Bezeichnung "E-Klasse", in französisch- und italienischsprachigen Texten die Bezeichnung "Classe E". Sie benennt daneben andere Modellreihen u.a. mit den Bezeichnungen "C-Klasse" und "S-Klasse", letztere bereits seit mehr als 20 Jahren. Anmeldungen der Zeichen "E-Klasse" und "Classe E" vom 30. August 1993 zur Eintragung in das Markenregister durch die Klägerin hat das Patentamt mit Beschlüssen vom 6. November 1995 zurückgewiesen, weil es sich um Beschaffenheitsangaben handele und den Zeichen die Unterscheidungskraft fehle.
Mit Schreiben vom 12. Juli 1993 wies der Beklagte die Klägerin auf die für ihn in Frankreich registrierte Marke hin. Nach entsprechenden Verhandlungen zahlte die Klägerin im August 1994 für die Gewährung einer ausschließlichen Lizenz an der französischen Marke einen Betrag von 150.000,-- DM und im März 1995 für eine Lizenz an der IR-Marke für die Schweiz einen Betrag von 48.706,33 DM.
Der Beklagte wandte sich mit Telefax vom 29. November 1995 erneut an die Beklagte und forderte eine Lizenzvereinbarung auch für Deutschland. Im Anschluß daran kam es zu einem Schriftwechsel. Die Parteien einigten sich nicht. Die Klägerin stellte am 19. Januar 1996 beim Deutschen Patentamt Antrag auf teilweise Schutzentziehung (betreffend "véhicules") bezüglich der IRMarke. Außerdem erhob sie die vorliegende Klage, mit der sie die Feststellung begehrt, daß dem Beklagten gegen sie keine markenrechtlichen Ansprüche zustehen.
Die Klägerin hat vorgetragen, sie verwende die Bezeichnung "E-Klasse" nicht markenmäßig, sondern als begriffliche Zusammenfassung einer Baureihe im Unterschied zu ihren anderen Baureihen. Zwischen der von ihr verwendeten Bezeichnung "E-Klasse" und der IR-Marke "Classe E" fehle es an einer Verwechslungsgefahr. Zudem habe die Bezeichnung "Klasse" im Kfz-Sektor keine Unterscheidungskraft. Jedenfalls stehe ihr ein Weiterbenutzungsrecht zu. Schließlich sei das Verhalten des Beklagten rechtsmißbräuchlich; er lasse ohne eigenen Geschäftsbetrieb eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Warenklassen schützen, um systematisch Gewerbetreibende als Geldquelle auszubeuten. Spätestens Anfang des Jahres 1993 sei interessierten Kreisen bekannt gewesen, daß sie, die Klägerin, beabsichtige, ihre mittlere Baureihe "E-Klasse" zu nennen. Bereits am 25. Januar 1993 sei darüber in der Zeitung "Auto-Bild" berichtet worden.
Die Klägerin hat beantragt
festzustellen, daß dem Beklagten keine Ansprüche gegen die Klägerin aus der international registrierten Marke Nr. 600 173 - Wortzeichen "Classe E" - in der Bundesrepublik Deutschland zustehen, insbesondere keine Ansprüche

a) es in der Bundesrepublik Deutschland zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung "Classe E" bzw. "EKlasse" für die Benennung von Kraftfahrzeugen zu verwenden ; insbesondere es zu unterlassen, gewerbliche Fahrzeuge mit der Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zum Kauf anzubieten und/oder zu vertreiben; es zu unterlassen, im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen in Werbemitteln, wie Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen , Empfehlungen, Rechnungen, Broschüren, Zeitungen , Zeitschriften, Rundfunk, Fernsehen und dergl. die Bezeichnung "Classe E" bzw. "E-Klasse" zu verwenden;
b) für jeden Einzelfall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer a) an den Beklagten eine Vertragsstrafe von DM 1.000,-- zu zahlen ;
c) die im Besitz oder Eigentum der Klägerin befindlichen gemäß
a) gekennzeichneten Gegenstände gemäß § 18 MarkenG zu vernichten oder deren Kennzeichnung zu beseitigen;
d) Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von gemäß
a) gekennzeichneten Gegenständen gemäß § 19 MarkenG zu erteilen;
e) den durch Handlungen gemäß a) entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat unter anderem geltend gemacht, im Zeitpunkt der französischen Heimatanmeldung habe er nicht erkennen können, daß die Klägerin die Verwendung der Bezeichnung "E-Klasse" beabsichtige. Die Wortkombination habe er weltweit als erster geschaffen. Er habe früher über mehrere Gewerbebetriebe verfügt; u.a. habe er am 28. Dezember 1989 einen Gewerbebetrieb "Ex- und Import von Kraftfahrzeugen" angemeldet und mit Kraftfahrzeugen gehandelt. Für diesen Geschäftsbetrieb habe er die IR-Marke nutzen wollen. Er habe gegenüber der Klägerin nicht in Be-
hinderungsabsicht gehandelt. Er sei kreativ und wolle sich als Markendesigner betätigen. Die Anmeldung von Vorratsmarken sei unter diesem Gesichtspunkt nicht unzulässig. Zwischen der IR-Marke und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung bestehe hochgradige Verwechslungsgefahr. Die Klägerin nutze ihre Bezeichnung nach Art einer Marke.
Das Landgericht hat der Klage antragsgemäß stattgegeben.
Die Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Frankfurt am Main GRUR 1998, 704 = WRP 1997, 1208).
Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat - ohne die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen der Marke des Beklagten und der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung zu prüfen - markenrechtliche Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin verneint und dazu ausgeführt:
Die Berufung des Beklagten auf seine formal bessere Rechtsstellung gegenüber der Klägerin sei rechtsmißbräuchlich, weil möglicherweise bereits der Erwerb der Rechtsstellung, jedenfalls aber die Ausübung der sich daraus ergebenden Rechte gegenüber der Klägerin unlauter sei und dem Beklagten
daher nach § 242 BGB keine Zeichenrechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin zustünden.
Zwar sei nach dem Markengesetz weder das Erfordernis eines Geschäftsbetriebs noch einer Absicht, die Marke selbst zu benutzen, aufrechterhalten geblieben. Es genüge grundsätzlich eine generelle Benutzungsabsicht, die schon durch die Benutzung der Marke durch Dritte in Lizenz oder aufgrund einer Übertragung erfüllt werde. Gleichwohl könne aber eine rechtsmißbräuchliche , mit der Zweckrichtung des Markenrechts nicht mehr zu vereinbarende Anmeldung einer Marke und Geltendmachung der formellen Rechtsposition vorliegen, wenn eine Marke als "Hinterhaltsmarke" ausschließlich zu dem Zweck angemeldet werde, Dritte mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen. Von einer derartigen mißbräuchlichen Handhabung des Markenrechts müsse jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der Markenanmelder Marken für eine Vielzahl von unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen anmelde, deren ernsthafte Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb er nicht plane und die auch nicht eingebunden sei in ein bestehendes oder potentielles konkretes Beratungskonzept für dritte Unternehmen.
In diesem Licht müsse das Verhalten des Beklagten gesehen werden. Er habe im Zeitpunkt der Anmeldung seiner französischen Marke und des Antrags auf internationale Registrierung mit Schutzausdehnung für Deutschland und die Schweiz weder einen auf die begehrten Warenklassen zugeschnittenen Geschäftsbetrieb noch einen Geschäftsbetrieb für andere Waren oder Dienstleistungen gehabt. Auf frühere Geschäftsaktivitäten könne er sich nicht stützen.
Auch auf einen nach Auffassung des Beklagten zweiten Geschäftsbetrieb , der aus seinen etwa 50 "Vorratsmarken" bestehe, mit denen er als Mar-
kendesigner ins Geschäft einsteigen wolle, und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen deute - abgesehen von der Vielzahl von Marken - insbesondere für die Zeit der Anmeldung der Marke "Classe E" und deren internationale Registrierung nichts hin. Das gelte auch für die vorgelegte Korrespondenz mit verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern, in der sich das Verhalten einer seriösen Markenagentur nicht widerspiegele.
Das Vorgehen des Beklagten gegenüber der Klägerin zeige, daß dieser in erster Linie die Absicht gehabt habe, einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen , wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnähmen, um diese dann mit Unterlassungs - und Geldforderungen zu überziehen.
Das Gesamtverhalten des Beklagten verdeutliche, daß es keinen legitimen Zwecken gedient habe, sondern rechtsmißbräuchlich allein darauf gerichtet gewesen sei, unter Ausnutzen einer formal besseren Rechtsstellung und unter Behinderung der Klägerin die Hinterhaltsmarke "Classe E" zu Geld zu machen, ohne daß der Beklagte selbst einen in Bezug auf die Markenposition anerkennenswerten eigenen wirtschaftlichen und geschäftlichen Hintergrund aufweisen könne.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung stand.
1. Vergeblich wendet sich die Revision gegen die Behandlung der negativen Feststellungsklage als zulässig durch das Berufungsgericht. Für die negative Feststellungsklage ist - wie in anderen Wettbewerbsstreitigkeiten - als Abwehr gegen eine Rechtsberühmung allgemein das erforderliche Feststel-
lungsinteresse gegeben (vgl. GroßkommUWG/Jacobs, Vor § 13 Abschn. D Rdn. 402; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 69 Rdn. 10; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 52 Rdn. 10). Die Klägerin kann auch nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden, anstelle der Feststellungsklage eine Leistungsklage - im Streitfall die Klage auf Schutzentziehung gemäß § 115 Abs. 1 i.V. mit § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG - zu erheben, da sie keinen Schutzentziehungsanspruch gegenüber der IR-Marke des Beklagten verfolgt. Wie die gestellten Anträge und die Klagebegründung ergeben, setzt sich die Klägerin gegen die Geltendmachung des markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechts aus der IR-Marke des Beklagten u.a. mit dem Einwand fehlender Verwechslungsgefahr und mit der vom Berufungsgericht als durchgreifend erachteten Begründung zur Wehr, die Ausübung des formellen Markenrechts sei aus Gründen des Rechtsmißbrauchs, dessen Voraussetzungen mit denjenigen des Löschungsgrundes einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht notwendig übereinstimmen müssen, ausgeschlossen. Deshalb bedarf es im Streitfall - entgegen der Ansicht der Revision - auch keiner Entscheidung darüber, ob der Einwand der Schutzentziehungsreife, sei es als Schutzentziehungsgrund, sei es als den Ausschließlichkeitsanspruch vernichtende Tatsache, im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten erhoben werden kann (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, WRP 2000, 1293 = MarkenR 2000, 367 - EQUI 2000).
2. Im Streitfall ist gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG sowohl nach altem als auch nach neuem Recht zu prüfen, ob dem Beklagten, dessen IR-Marke "Classe E" vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden ist, Ansprüche gegen die Klägerin wegen Verletzung seiner Marke zustanden bzw. zustehen. Denn die negative Feststellungsklage hat die Berechtigung des Beklagten zum Gegenstand , gegen die Klägerin aus seiner Marke vorgehen zu können.

3. In der Sache hat das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten aus seiner IR-Marke gegen die Klägerin verneint, weil sich die Ausübung der Rechte aus der Marke gegenüber der Klägerin als unlauter erweise und der Beklagte diese daher nach § 242 BGB nicht geltend machen könne. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob bereits der Rechtserwerb rechtsmißbräuchlich bzw. bösgläubig i.S. des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG war (BU 8 Abs. 2 und 13 Abs. 2). Es hat ausdrücklich nur die Rechtsausübung als mißbräuchlich gewertet. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Der Einwand mißbräuchlicher Rechtsausübung greift sowohl gegenüber den für die Zeit bis zum 1. Januar 1995 auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes als auch gegenüber den für die Zeit danach nach dem Markengesetz in Betracht kommenden Ansprüchen des Beklagten durch.

a) Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung von rechtlich zutreffenden Maßstäben ausgegangen. Bei dem Verbot der unzulässigen Rechtsausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Markenrecht gilt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 539). Schon zum früheren Recht war anerkannt, daß die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht und daher rechtsmißbräuchlich ist (vgl. u.a. BGHZ 15, 107, 110 - Koma). Bei den bislang entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich die Frage des Mißbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein sittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings konnte auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts als mißbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten (vgl. BGH, Urt. v. 7.3.1969 - I ZR 36/67, GRUR 1970, 138, 139 - Alemite).

aa) Die praktisch größte Bedeutung haben unter der Geltung des Warenzeichengesetzes die Fälle der sittenwidrigen Behinderung erlangt. Dazu gehören u.a. Fallgestaltungen, bei denen eine rechtlich an sich nicht geschützte Vorbenutzung im In- und Ausland in Rede stand und besondere, eine Unlauterkeit begründende Umstände gegeben waren. Die Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist hier insbesondere dann als mißbräuchlich angesehen worden, wenn sie ohne sachlich gerechtfertigten Grund zur Erreichung einer dem Kennzeichenrecht fremden und regelmäßig zu mißbilligenden Zielsetzung erfolgte, die auf eine unlautere Behinderung eines Zeichenbenutzers und auf eine Übernahme oder jedenfalls eine Störung seines Besitzstandes hinauslief (vgl. BGHZ 46, 130, 133 - Modess; BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 112 = WRP 1980, 74 - TORCH; Urt. v. 27.10.1983 - I ZR 146/81, GRUR 1984, 210, 211 - AROSTAR). Darüber hinaus hat der Bundesgerichtshof ein wettbewerbsrechtlich verwerfliches Verhalten auch darin gesehen, daß ein Anmelder die mit der Eintragung einer Marke entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 414 = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu). Das Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes ist dabei nicht in allen Fällen als zwingend erforderlich angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH).
Der vorliegende Sachverhalt ist allerdings mit keiner dieser Fallgestaltungen vergleichbar, bei denen entweder eine zeitlich ältere - rechtlich an sich nicht geschützte bloße (Vor-)Benutzung - oder eine ursprünglich zeitgleiche Berechtigung gegenüber dem geltend gemachten Markenrecht in Frage stand. Vielmehr ist das vom Beklagten hier in Anspruch genommene Markenrecht
zeitlich älter als die von ihm beanstandete Verwendung der angegriffenen Bezeichnung durch die Klägerin. Während der Beklagte seine Marke bereits am 24. November 1992 in Frankreich angemeldet und am 19. April 1993 die internationale Registrierung mit Schutzgewährung für Deutschland beantragt hat, hat die Klägerin die in Rede stehende Bezeichnung "E-Klasse" nach den Feststellungen des Berufungsgerichts erstmals Mitte des Jahres 1993 in der Öffentlichkeit in Benutzung genommen. Anhaltspunkte dafür, daß der Beklagte auf unlautere Weise Kenntnis davon erlangt hat, daß die Klägerin die Benutzung dieser Bezeichnung aufnehmen wolle, lassen sich den getroffenen Feststellungen , aber auch dem Vortrag der Klägerin nicht entnehmen.
bb) Das Problem, rechtsmißbräuchlichen oder sittenwidrigen Markeneintragungen wirksam zu begegnen, stellt sich allerdings mit dem vollständigen Wegfall der nach deutschem Warenzeichenrecht gegebenen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb neu. Durch das am 1. Mai 1992 in Kraft getretene Erstreckungsgesetz wurde das Erfordernis eines bestimmten, zu den angemeldeten Waren gehörenden Geschäftsbetriebs und durch das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Markengesetz auch das Erfordernis eines allgemeinen Geschäftsbetriebs aufgegeben (näher hierzu Fezer aaO § 3 Rdn. 59 ff.). Damit kann grundsätzlich auch jede Privatperson Markenrechte erwerben. Daß dies verstärkt zu mißbräuchlichen Markeneintragungen und Rechtsausübungen führen kann, hat der Gesetzgeber gesehen und auch durch die Einführung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG ein Korrektiv geschaffen (vgl. Begr. zum RegEntwurf , BT-Drucks. 12/6581, S. 95 f.). Durch diese Vorschrift werden aber nicht alle Mißbrauchsfälle erfaßt. Daneben verbleibt es bei der Anwendung des allgemeinen Grundsatzes der unzulässigen Rechtsausübung. Daran müssen sich auch Marken messen lassen, die zu Spekulationszwecken angemeldet worden sind.

cc) Dem hat das Berufungsgericht im Streitfall Rechnung getragen, indem es den Grundsatz aufgestellt hat, daß von einer mißbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung auszugehen sei, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat - vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts - und (3) die Marken im wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen (vgl. dazu auch Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273). Dem ist beizutreten.
Die Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg darauf, daß das Erfordernis eines ernsthaften Benutzungswillens mit dem Wegfall der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb und auch im Blick auf die nach § 25 Abs. 1 MarkenG bestehende fünfjährige Schonfrist nicht mehr aufrechterhalten werden könne. Das Erfordernis eines Benutzungswillens war bereits in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Warenzeichenrecht anerkannt (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive I; BGH, Beschl. v. 11.10.1972 - I ZB 1/71, GRUR 1973, 523, 524 - Fleischer-Fachgeschäft). Es handelt sich dabei um eine allgemeine Schutzvoraussetzung für das Entstehen des Markenrechts, das sich aus dem Wesen der Marke als eines Unterscheidungszeichens ergibt. Der im Markengesetz verwirklichte Grundsatz des freien Rechtserwerbs und der freien Rechtsübertragung (Nichtakzessorietät der Marke) haben daher an dem rechtlichen Erfordernis eines Benutzungswillens grundsätzlich nichts ge-
ändert (Fezer aaO § 3 Rdn. 78; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 50 Rdn. 8; a.A. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 3 Rdn. 11).
Aufgrund der Nichtakzessorietät der Marke ergibt sich allerdings die Notwendigkeit, das Erfordernis inhaltlich zu erweitern. Während es die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz erforderte, daß der Anmelder oder Inhaber einer Marke den Willen hatte, die Marke als Unterscheidungszeichen selbst zu benutzen (individueller Benutzungswille), genügt nunmehr das Vorliegen eines generellen Benutzungswillens des Rechtsinhabers, die Marke als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten - im Wege der Lizenzerteilung oder nach einer Übertragung - zuzuführen (Fezer aaO § 3 Rdn. 78). Dementsprechend hat das Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß ein solcher genereller Benutzungswille z.B. auch bei Werbeagenturen und Markendesignern gegeben ist, die im Rahmen einer bestehenden oder potentiellen Beratungsleistung Marken schöpfen, um diese ihren Kunden für deren spezielle Vermarktungsbedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Sie handeln unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich weder bei der Anmeldung der Marke noch bei der Ausübung des Markenrechts rechtsmißbräuchlich (vgl. Kiethe/Groeschke, WRP 1997, 269, 273; auch Fezer aaO § 50 Rdn. 30).
Die Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings regelmäßig Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. Die Rechtsprechung ist deshalb bislang von der Vermutung ausgegangen, daß der Anmelder Marken in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur Kennzeichnung von Waren oder Leistungen aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden will (vgl. BGH, Beschl. v. 8.10.1987 - I ZB 2/86, GRUR 1988, 820, 821 - Oil of ..., m.w.N.). Von einer derartigen Vermutung - also von einem gene-
rellen Benutzungswillen, die Marke selbst zu benutzen oder sie der Benutzung durch einen Dritten zuzuführen - ist auch weiterhin auszugehen. Es handelt sich insoweit allerdings um eine widerlegbare Vermutung (Fezer aaO § 3 Rdn.

80).



b) Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage dieses rechtlichen Ausgangspunktes ohne Rechtsverstoß angenommen, daß der Beklagte bei der Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke "Classe E" gegenüber der Klägerin mißbräuchlich gehandelt hat. Es hat dazu festgestellt, daß der Beklagte eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne ernsthaften Benutzungswillen und im wesentlichen zu dem Zweck gehortet habe, Dritten, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Geldforderungen entgegenzutreten. Diese tatrichterlichen Feststellungen sind revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob sie verfahrensfehlerhaft getroffen worden sind oder ob das Berufungsgericht gegen Denkgesetze und Erfahrungssätze verstoßen hat. Ein derartiger Rechtsfehler wird von der Revision nicht aufgezeigt.
aa) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die tatrichterliche Feststellung , dem Gesamtverhalten des Beklagten von der Anmeldung der Marke am 24. November 1992 an bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht (Herbst 1997) lasse sich entnehmen, daß er keinen ernsthaften Willen gehabt habe, die Marke "Classe E" selbst zu benutzen oder einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Mit dieser Feststellung ist die Vermutung, die der Beklagte zunächst für sich in Anspruch nehmen konnte, widerlegt. Das Berufungsgericht hat die Feststellung fehlenden Benutzungswillens auf Indizien gestützt, die diese tatrichterliche Beurteilung als rechtsfehlerfrei erscheinen lassen.

(1) Das Berufungsgericht ist zum einen davon ausgegangen, daß die - nach neuem Recht an sich nicht mehr notwendige - Benutzung der Marke in einem eigenen Geschäftsbetrieb weder erfolgt ist noch ernsthaft geplant war. Es hat dazu ausgeführt, daß der Beklagte zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "Classe E" (24. November 1992) und bei Beantragung der Schutzerstreckung für Deutschland (19. April 1993) keinen Geschäftsbetrieb hatte, und zwar weder einen auf die Warenklassen 4, 5 und 12 der Marke zugeschnittenen Geschäftsbetrieb, insbesondere auch nicht auf dem Gebiet der Herstellung und des Vertriebs von Kraftfahrzeugen, noch für andere Waren oder Dienstleistungen. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe den Beweisantrag des Beklagten (GA II 259) übergangen, wonach dieser einen Handel mit Kraftfahrzeugen betrieben habe, greift nicht durch. Das Berufungsgericht hat dieses Vorbringen ersichtlich als richtig unterstellt, indem es davon ausgegangen ist (BU 10), der Beklagte könne sich auf frühere Geschäftsaktivitäten, die er nach seiner Darstellung vor seinem Umzug nach Frankreich (Ende 1989) ausgeübt habe, nicht stützen. Auch die Folgerung der Revision, aufgrund dieser Geschäftstätigkeit habe es nahegelegen, daß der Beklagte die IR-Marke beim Handel mit Kraftfahrzeugen benutzen werde, steht nicht im Einklang mit dem weiteren Verhalten des Beklagten. Das Berufungsgericht hat insoweit unbeanstandet festgestellt, dem Vortrag des Beklagten lasse sich nicht entnehmen, daß er bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung (Herbst 1997) ernsthafte Planungen oder Versuche zur Aufnahme eines Geschäftsbetriebs im Bereich der Warenklassen der Marke "Classe E" oder eines Geschäftsbetriebs umgesetzt habe, der mit irgendwelchen Waren oder Dienstleistungen seiner angemeldeten Marken konkret in Verbindung zu bringen wäre. Die Revision hält dem vergeblich das Vorbringen aus dem Schriftsatz des Beklagten vom 7. Mai 1996 entgegen, in dem dieser auf seine "geschäftliche Vielseitigkeit" ver-
wiesen und ausgeführt hat, daß er derzeit einen Geschäftspartner "zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens auf dem Gebiet der Fahrräder und Motorräder" suche. Das Berufungsgericht hat den Beklagtenvortrag in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise insgesamt dahin gewertet, daß sich dieser in der vagen Absichtserklärung erschöpfe, eine Existenz gründen zu wollen und u.a. den Export/Import von Kraftfahrzeugen und Maschinen, den Import von Autos aus den USA und Deutschland nach Frankreich sowie den Handel mit Ölen, Autoteilen und sonstigen Produkten ins Auge zu fassen; gegenwärtig verrichte er, wie er selbst einräume, nur Gelegenheitsarbeiten. Es ist danach revisionsrechtlich davon auszugehen, daß der Beklagte bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht keinen entsprechenden Geschäftsbetrieb aufgenommen hatte.
(2) Sodann hat das Berufungsgericht in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, daß der Beklagte keinen ernsthaften Willen gehabt habe, seinen Markenbestand insgesamt oder jedenfalls die hier in Rede stehende Marke einer Benutzung durch Dritte zuzuführen. Es hat sich insoweit entgegen der Ansicht der Revision hinreichend mit dem Vorbringen des Beklagten auseinandergesetzt, er habe vor, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen , da er über gewisse Fähigkeiten verfüge, "neue Markennamen zu schaffen" (GA II 630). Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, es deute - abgesehen von der Anmeldung einer Vielzahl von Marken - nichts auf einen Geschäftsbetrieb als Markendesigner und einen entsprechenden ernsthaften Benutzungswillen hin. Dazu genüge das Vorbringen nicht, daß sein - jedenfalls zweiter - Geschäftsbetrieb seine ca. 50 "Vorratsmarken" seien, die seiner Absicht dienten, als Markendesigner in dieses Arbeitsgebiet einzusteigen. Dafür fehle, so hat das Berufungsgericht ergänzend ausgeführt, vor allem für den damals bereits knapp fünf Jahre zurückliegenden Anmeldezeitpunkt der Marke,
den Zeitpunkt des Antrags auf Schutzerstreckung und der Geltendmachung seiner formalen Rechtsposition gegenüber der Klägerin jeder Anhaltspunkt. Auch diese Annahme läßt einen revisiblen Rechtsfehler nicht erkennen.
Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt , daß der Beklagte mit Schriftsatz vom 20. Juni 1997 Schreiben einiger Unternehmen vorgelegt hat, denen er offensichtlich Marken angeboten hatte. Es hat dazu ausgeführt, diese durchweg ablehnenden Antwortschreiben belegten allenfalls, daß der Beklagte als Privatmann mit einem Teil seiner Marken wahllos an verschiedene Unternehmen herangetreten sei. Ein Verhalten im Geschäftsverkehr, das auch nur annähernd dem einer wie auch immer ausgestalteten Markenagentur oder eines Markendesigners nahekomme, spiegele sich in diesen Schreiben nicht wider.
Der Hinweis der Revision in der mündlichen Verhandlung darauf, daß es in bestimmten Geschäftsbereichen - z.B. bei Pharmaunternehmen - üblich sei, Vorratsmarken zu schaffen, erfordert vorliegend keine andere Betrachtung. Denn auch Vorratsmarken, deren Benutzung der Rechtsinhaber nicht sofort, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, setzten voraus, daß der Rechtsinhaber des angemeldeten oder eingetragenen Markenrechts dieses als Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Unternehmensprodukten im Marktwettbewerb zu benutzen beabsichtigt. Bezogen auf eine Privatperson, die sich einen Bestand an Vorratsmarken zulegen möchte, bedeutet dies, daß sie diesen Bestand zwar nicht innerhalb der fünfjährigen Schonfrist einer Nutzung durch Dritte zuführen muß, wohl aber, daß bereits während dieser Zeit ein entsprechender Wille vorhanden ist. Das Fehlen eines solchen Willens hat das Berufungsgericht vorliegend in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt.

bb) Aus den Gesamtumständen konnte das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei folgern, daß der Beklagte in erster Linie bezweckte, zumindest einen Teil der von ihm angemeldeten Marken in Bereitschaft zu halten und darauf zu warten, daß dritte Unternehmen, wie von ihm erhofft und erspürt, die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen aufnehmen, um diese dann mit Unterlassungs- oder Geldforderungen zu überziehen (BU 11). Es hat dazu weiter festgestellt, daß der Beklagte in der genannten Weise jedenfalls auch gegenüber der Klägerin vorgegangen sei. Er habe sich gerade nicht wie ein Markendesigner verhalten, der einem interessierten Unternehmen eine von diesem noch nicht angemeldete oder benutzte Vorratsmarke verbunden mit einem Marketingkonzept zur Lizenzierung anbietet. Vielmehr sei er an die Klägerin erst herangetreten und habe ihr die Marke "Classe E" ohne Marketingkonzept , aber unter unzweideutigem Hinweis auf seine formale Markenposition zur Lizenzierung angeboten, als diese bereits selbst die Bezeichnung "E-Klasse" gewählt und der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Das Berufungsgericht hat daraus gefolgert, daß der Beklagte zugleich die bei der Klägerin entstandene Drucksituation ausgenutzt habe, um sie - was der Beklagte im übrigen auch gegenüber einer anderen Firma versucht habe - zur Zahlung einer Lizenzgebühr zu bewegen. Er sei dabei in massiver Form vorgegangen und habe seine Forderungen aus der Marke, die angesichts einer denkbar geringen Unterscheidungskraft an sich keinen besonderen Wert dargestellt habe, in einer Größenordnung geltend gemacht, die keine Entsprechung in der Besonderheit einer schöpferischen Markenfindung gehabt habe. Auch diese tatrichterliche Würdigung ist angesichts der revisionsrechtlich eingeschränkten Prüfungsmöglichkeiten nicht angreifbar. Das Berufungsgericht hätte in diesem Zusammenhang zusätzlich berücksichtigen können, daß der Beklagte zumindest einen gewissen, bei der Klägerin angelegten Trend aufgenommen hat. Denn
nach den getroffenen Feststellungen benennt die Klägerin seit mehr als 20 Jahren z.B. eine andere Modellreihe mit der Bezeichnung "S-Klasse".
Auf die im Berufungsurteil erörterten angeblichen Ä ußerungen des Beklagten gegenüber der Presse und auf den Grund für die Geltendmachung der Forderungen nach Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland und das darauf bezogene Revisionsvorbringen kommt es nicht an. Die Ausführungen des Berufungsgerichts dazu stellen keine selbständige Begründung dar, sondern sind ersichtlich nur als ergänzende Hilfserwägungen gedacht.
4. Der von dem Patentanwalt des Beklagten nach Abschluß der mündlichen Revisionsverhandlung gestellte Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem Ziel, noch tatsächliches Vorbringen nachholen zu können, ist unzulässig. Nach § 233 ZPO ist eine Wiedereinsetzung nur vorgesehen, wenn bestimmte im einzelnen genannte Fristen versäumt worden sind. Über diese Regelung kann nicht erreicht werden, Tatsachenvortrag in der Revisionsinstanz nachzuschieben. Der Senat sieht auch keine Veranlassung, die mündliche Verhandlung wieder zu eröffnen.
III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher
3
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wird der Streitgegenstand (der prozessuale Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt (Klagegrund) bestimmt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZR 1/01, BGHZ 154, 342, 347 f. - Reinigungsarbeiten). Geht der Kläger aus einem Schutzrecht vor, wird der Gegenstand der Klage durch den Antrag und das im Einzelnen bezeichnete Schutzrecht festgelegt (BGH, Urteil vom 7. Dezember 2000 - I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 756 f. = WRP 2001, 804 - Telefonkarte; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 60 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 56 = WRP 2007, 1461 - Kinder II; zum Urheberrecht: BGH, Urteil vom 24. Mai 2007 - I ZR 42/04, GRUR 2007, 691 Rn. 17 = WRP 2007, 996 - Staatsgeschenk ). Zu erwägen ist auch, ob mehrere Streitgegenstände trotz gleichen Klagebegehrens nicht auch bei einem einzelnen Kennzeichenrecht vorliegen können. Werden aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG als auch wegen Bekanntheitsschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, § 15 Abs. 3 MarkenG geltend gemacht, könnte es sich um zwei Streitgegenstände handeln, weil zur Begründung der Ansprüche Lebenssachverhalte vorgetragen werden müssen, die sich grundlegend unterscheiden (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 698).

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

25
a) Die Klagemuster sind registriert aufgrund des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle vom 6. November 1925 (Haager Abkommen). Nach dem am 13. Februar 2010 in Kraft getretenen § 66 GeschmMG ist das Geschmacksmustergesetz grundsätzlich auf Eintragungen oder Registrierungen nach dem Haager Abkommen, deren Schutz sich auf Deutschland erstreckt, anzuwenden. Für die Zeit vor dem Inkrafttreten des § 66 GeschmMG ergab sich diese Rechtsfolge aus Art. 7 Abs. 1 Haager Abkommen vom 28. November 1960 (BGBl. 1962 II S. 774; vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 1966 - Ib ZR 140/64, GRUR 1967, 533, 535 - Myoplastic, zu Art. 4 Abs. 2 Satz 2 Haager Abkommen, Londoner Fassung, RGBl. 1937 II S. 606).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 131/02 Verkündet am:
24. März 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Handtuchklemmen
Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen eine vermeidbare
Herkunftstäuschung hat nicht nur zur Voraussetzung, daß das nachgeahmte
Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart besitzt. Erforderlich ist grundsätzlich
auch, daß das Erzeugnis bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine
gewisse Bekanntheit erreicht hat, da eine Herkunftstäuschung in aller Regel
bereits begrifflich nicht möglich ist, wenn dem Verkehr nicht bekannt ist, daß
es ein Original gibt.
BGH, Urt. v. 24. März 2005 - I ZR 131/02 - OLG Köln
LG Köln
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 24. März 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und
die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und
Dr. Büscher

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 12. April 2002 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 7. November 2000 weitergehend dahin abgeändert, daß auch der Unterlassungsantrag betreffend Geschirrtuch -Halter (Ausspruch zu I. 1. des Berufungsurteils) abgewiesen wird.
Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte zu 1 verkauft bundesweit in eigenen Filialen sowie in Verkaufsstellen bei Einzelhändlern Röstkaffee, aber auch zahlreiche Gebrauchsartikel. Die Beklagte zu 2 ist eine Tochtergesellschaft der Beklagten zu 1 und vertreibt die Produkte über das Internet.
Im April 2000 nahmen die Beklagten den Vertrieb der beiden im Klageantrag abgebildeten Geschirrtuch-Halter auf.
Die Klägerin war Inhaberin des am 27. Juni 1997 angemeldeten Geschmacksmusters Nr. M 97 05 880.7, das nach Beendigung der fünfjährigen Schutzdauer gelöscht worden ist:
Eine diesem Geschmacksmuster entsprechende Handtuchklemme vertreibt die Klägerin unter der Bezeichnung "g. " (Anlage K 2). Sie trägt vor, sie habe unter umfangreichem Werbeaufwand mit diesem Halter nach der Markteinführung im Jahre 1997 erhebliche Umsätze erzielt. Daneben vertreibe sie seit Oktober 1999 die nachstehend abgebildete Handtuchklemme "g. II" (Anlage K 3). Diese weist - anders als die ältere Version "g. " - neben der Öffnung für das Handtuch keine tropfenförmigen Punkte auf.

Die Klägerin ist der Ansicht, daß die Beklagten durch den Vertrieb ihrer Geschirrtuch-Halter das Klagegeschmacksmuster verletzten und zudem - unter dem Gesichtspunkt der sklavischen Nachahmung und der vermeidbaren Herkunftstäuschung - wettbewerbswidrig handelten.
Die Klageanträge wegen des Vertriebs eines Notizrollen-Halters, den die Klägerin in gleicher Weise beanstandet hat, sind durch das Berufungsgericht abgewiesen worden und nicht mehr Gegenstand des Verfahrens.
Die Klägerin hat, soweit im Revisionsverfahren noch von Bedeutung, beantragt ,
I. die Beklagten zu verurteilen,
1. es zu unterlassen,

a) im geschäftlichen Verkehr Geschirrtuch-Halter in einer Gestaltung anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen wie nachstehend wiedergegeben:


b) …
2. ihr - der Klägerin - Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I. 1. a) … begangen haben, und zwar unter Angabe der Menge, der Liefermonate,
des Rechnungswerts und der Abnehmer der in Rede stehenden Gegenstände mit Firma und Adresse sowie unter Angabe der Werbemittel, der Auflage, der verteilten Stückzahlen, gegliedert nach Kalendermonaten sowie Empfänger mit Firma und Anschrift;
II. festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in Ziffer I. 1. a) … genannten Handlungen entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
Die Beklagten haben ein rechtswidriges Verhalten in Abrede gestellt. Das Geschmacksmuster der Klägerin sei nicht eigentümlich; den angeblich nachgeahmten Produkten fehle bereits die wettbewerbliche Eigenart.
Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt.
Die Berufung der Beklagten gegen ihre Verurteilung wegen des Vertriebs der Geschirrtuch-Halter hatte nur insofern Erfolg, als das Berufungsgericht die Verurteilung zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Schadensersatzpflicht auf die Zeit seit dem 18. April 2000 beschränkt hat.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihren Antrag auf vollständige Klageabweisung weiter.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat die Ansicht vertreten, daß die Klageansprüche nach § 1 UWG (a.F.) unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung begründet seien. Die Nebenansprüche auf Auskunftserteilung und auf Feststellung der Schadensersatzpflicht seien allerdings auf die Zeit nach der ersten festgestellten Verletzungshandlung (18.4.2000) zu beschränken. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Klageansprüche auf Geschmacksmusterrecht gestützt werden könnten.
Das Berufungsgericht hat zur Begründung ausgeführt, die von der Klägerin vertriebenen Handtuchklemmen seien Erzeugnisse von wettbewerblicher Eigenart. Auch wenn der - grundsätzlich gemeinfreie - Klemmschlitz beibehalten werde, könnten für einen Geschirrtuch-Halter vielfältige abweichende Gestaltungen gewählt werden. Es gebe auf dem Markt einfache Aufhängehaken, Küchenstangen, Handtuchschienen für einzelne Geschirrtuchhaken usw. Danach spreche alles dafür, daß die Formgestaltung der Handtuchklemme "g. " nicht nur geeignet sei, Herkunftsvorstellungen zu wecken, sondern daß der Verkehr mit ihr auch tatsächlich Herkunftsvorstellungen verbinde. Die Handtuchklemme habe bereits zum Kollisionszeitpunkt aufgrund der erzielten Umsätze bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Bekanntheit erreicht. Die Handtuchklemmen der Klägerin seien bis Ende 2000 im Einzelhandel zu einem Preis von 11 DM, danach von 12,50 DM abgegeben worden. Seit dem 1. Januar 2002 betrage der Preis 6,50 €. Im Jahre 1998 habe die Klägerin weltweit 109.870 Stück verkauft, im Jahre 1999 99.749 Stück (bei einem Netto-
umsatz von etwa 195.000 €) und in der Zeit vom 1. Januar bis zum 20. April 2000 40.793 Stück (Nettoumsatz etwa 80.000 €).
Die Beklagten hätten die Handtuchklemme "g. " weitgehend identisch unter Verwendung des gleichen Materials (mattpoliertem Edelstahl) nachgebaut. Trotz der etwas abweichenden Klemmöffnung stimmten die Halter der Parteien im Gesamteindruck sehr weitgehend überein. Daraus ergebe sich die Gefahr von Verwechslungen hinsichtlich der betrieblichen Herkunft.
Der Verkehr werde die Produkte der Parteien allerdings nicht unmittelbar verwechseln oder glauben, bei den Geschirrtuch-Haltern der Beklagten handele es sich um eine neue Produktlinie der Klägerin. Vielmehr gehe der Verkehr davon aus, die in den Filialen und sonstigen Verkaufsstellen der Beklagten ständig wechselnd angebotenen Gebrauchsartikel würden im Auftrag der Beklagten zu einem vorgegebenen Zeitpunkt hergestellt, um dann binnen kurzem in den Verkaufsstellen oder über das Internet abgesetzt zu werden. Wegen der großen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Produkte liege e s aber für den Verkehr außerordentlich nahe anzunehmen, das Produkt der Beklagten sei eine Abwandlung der Handtuchklemme "g. ", die exklusiv für die Beklagte zu 1 hergestellt worden sei. Dies geschehe jedoch im Einverständnis mit dem Hersteller des Ursprungsprodukts aufgrund geschäftlicher oder organisatorischer Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen.
Eine Herkunftstäuschung werde nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Geschirrtuch-Halter der Beklagten auf der Verpackung mit der Handelsmarke "T. " gekennzeichnet seien. Die Produkte der Beklagten würden auch unverpackt angeboten und beworben, z.B. in den Schaufenstern der Filialen und im Internet.
Den Beklagten sei es zuzumuten, sich bei der Gestaltung ihrer Geschirrtuch -Halter weiter von der Gestaltung der Handtuchklemme "g. " zu entfernen. Es sei ihnen allerdings nicht verwehrt, einen Geschirrtuch-Halter aus mattpoliertem Edelstahl mit Klemmschlitz zu vertreiben.
Die Beklagten hätten auch schuldhaft gehandelt.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Der Klägerin stehen entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz zu.
1. Nach Erlaß des Berufungsurteils ist am 8. Juli 2004 das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) in Kraft getreten und zugleich das frühere Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb außer Kraft getreten (§ 22 UWG). Diese Rechtsänderung ist auch im Revisionsverfahren zu beachten.
Die in die Zukunft gerichteten wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprüche der Klägerin, die auf Wiederholungsgefahr gestützt sind, können nur bestehen, wenn das beanstandete Wettbewerbsverhalten der Beklagten zur Zeit seiner Begehung solche Unterlassungsansprüche begründet hat und diese Ansprüche auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage noch gegeben sind (vgl. BGH, Urt. v. 28.10.2004 - I ZR 326/01, GRUR 2005, 166, 167 = WRP 2005, 88 - Puppenausstattungen, m.w.N.). Die Frage, ob der Klägerin Schadensersatzansprüche und - als Hilfsansprüche zur Durchsetzung der Schadensersatzansprüche - Auskunftsansprüche zustehen, richtet sich nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht und somit hier nach § 1 UWG a.F.
2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz gegen die Verwertung eines fremden Leistungsergebnisses unabhängig vom Bestehen eines Schutzes aus Geschmacksmusterrecht gegeben sein können, wenn besondere Begleitumstände vorliegen, die außerhalb des sondergesetzlichen Tatbestands liegen (vgl. - zu § 1 UWG a.F. - BGH, Urt. v. 12.12.2002 - I ZR 221/00, GRUR 2003, 359, 360 = WRP 2003, 496 - Pflegebett, m.w.N.; vgl. weiter - zu § 4 Nr. 9 UWG - Harte/Henning/Sambuc, UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 5; Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 9.6, 9.8; Fezer/Götting, UWG, § 4-9 Rdn. 29; Gloy/Loschelder/Eck, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 3. Aufl., § 43 Rdn. 4 f.).
3. Nach den zu § 1 UWG a.F. entwickelten Grundsätzen, die nunmehr in §§ 3, 4 Nr. 9 Buchst. a UWG verankert sind, können Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz begründet sein, wenn bei dem Vertrieb von Nachahmungen eines wettbewerblich eigenartigen Erzeugnisses die Gefahr einer Herkunftstäuschung besteht und der Nachahmer zumutbare und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Herkunftstäuschung unterlassen hat (vgl. BGH, Urt. v. 15.7.2004 - I ZR 142/01, GRUR 2004, 941, 943 = WRP 2004, 1498 - Metallbett; BGH GRUR 2005, 166, 167 - Puppenausstattungen ).

a) Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 199/99, GRUR 2002, 275, 276 = WRP 2002, 207 - Noppenbahnen; BGH GRUR 2003, 359, 360 - Pflegebett). Die wettbewerbliche Eigenart kann sich auch aus Merkmalen ergeben , die durch den Gebrauchszweck bedingt, aber willkürlich wählbar und
austauschbar sind (vgl. BGH, Urt. v. 7.2.2002 - I ZR 289/99, GRUR 2002, 820, 822 = WRP 2002, 1054 - Bremszangen; BGH GRUR 2003, 359, 360 - Pflegebett ). Für das Vorliegen der wettbewerblichen Eigenart ist eine Bekanntheit des betreffenden Erzeugnisses nicht Voraussetzung.

b) Die Revision beanstandet ohne Erfolg, daß das Berufungsgericht den Handtuchklemmen der Klägerin wettbewerbliche Eigenart zuerkannt hat.
aa) Das Berufungsgericht hat seine Ansicht damit begründet, daß die Klägerin für ihre "g. "- Handtuchklemmen eine sehr eigenwillige, schlicht und formschön anmutende Gestaltung gewählt habe. Sie habe eine rechteckige Grundplatte bestimmter Größe verwendet und die Vorderseite der Halter derart nach außen gewölbt, daß sie in etwa an das Format eines Löschkissens erinnere. Auf der Vorderseite habe sie eine tropfenförmige Erweiterung angebracht, die es ermögliche, das Handtuch in den aus mattpoliertem Edelstahl gefertigten Halter einzuhängen. Das Design sei besonders gelungen und hebe sich - abgesehen von den Geschirrtuch-Haltern der Beklagten - deutlich von allen anderen auf dem Markt vertriebenen Haltern ab.
bb) Diese Ausführungen werden nicht durch den Hinweis der Revision in Frage gestellt, es gebe vorbekannte Produkte mit rechteckiger Grundplatte, da diese Produkte sonst augenfällig anders als die "g. "- Handtuchklemmen gestaltet sind.
Ebenso ist es im Ergebnis unschädlich, daß das Berufungsgericht bei der Beurteilung der wettbewerblichen Eigenart nicht das Vorbringen der Beklagten berücksichtigt hat, das Unternehmen S. -Versand habe in seinem aktuellen Angebot Küchentuch-Halter aus mattpoliertem Edelstahl, deren Klemmschlitze in Form einer "ausgeschnittenen Hand" oder eines "ausgeschnittenen
Weinglases" gestaltet seien. Die Beklagten haben nicht behauptet, daß die Küchentuch -Halter des S. -Versands schon zur Zeit der Markteinführung der "g. "-Halter vertrieben worden seien, und haben zudem nichts zur Marktbedeutung der Produkte des S. -Versands vorgetragen.
Es bestehen deshalb auch keine Anhaltspunkte dafür, daß die ursprünglich gegebene wettbewerbliche Eigenart der "g. "-Halter später entfallen sein könnte. Der Umstand allein, daß neben einer als wettbewerbswidrige Nachahmung beanstandeten Gestaltung zeitgleich oder während eines Verletzungsverfahrens ähnliche andere auf den Markt kommen, steht im übrigen der Annahme der wettbewerblichen Eigenart nicht entgegen. Dem Betroffenen darf durch mehrere etwa gleichzeitige Nachahmungshandlungen nicht die Möglichkeit zur Gegenwehr genommen werden (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1984 - I ZR 128/82, GRUR 1985, 876, 878 = WRP 1985, 397 - Tchibo/Rolex I; vgl. auch Baumbach /Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.26).

c) Der Grad der wettbewerblichen Eigenart eines Erzeugnisses kann durch seine tatsächliche Bekanntheit im Verkehr verstärkt werden (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, GRUR 2001, 251, 253 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung ). Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen zu den erzielten Umsätzen und den getätigten Werbeaufwendungen reichen aber jedenfalls nicht aus, um eine ins Gewicht fallende Steigerung der wettbewerblichen Eigenart der "g. "-Halter zu begründen.

d) Auch wenn danach den "g. "-Haltern zu Recht wettbewerbliche Eigenart beigemessen wurde, hat das Berufungsgericht zu Unrecht angenommen , daß die Beklagten durch den Vertrieb der beanstandeten GeschirrtuchHalter eine wettbewerbswidrige vermeidbare Herkunftstäuschung begangen haben.

aa) Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz gegen eine vermeidbare Herkunftstäuschung hat nicht nur zur Voraussetzung, daß das nachgeahmte Erzeugnis wettbewerbliche Eigenart besitzt. Erforderlich ist grundsätzlich auch, daß das Erzeugnis bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Bekanntheit erreicht hat (BGH GRUR 2005, 166, 167 - Puppenausstattungen ; vgl. auch Harte/Henning/Sambuc aaO § 4 Nr. 9 Rdn. 67; Baumbach /Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.41; a.A. Piper in Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 1 Rdn. 631). Eine Herkunftstäuschung ist in aller Regel bereits begrifflich nicht möglich, wenn dem Verkehr nicht bekannt ist, daß es ein Original gibt (vgl. Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.41; a.A. Krüger /v. Gamm, WRP 2004, 978, 984). Anderes gilt etwa für Fälle, in denen Original und (insbesondere billigere) Nachahmung nebeneinander vertrieben werden , so daß der Verkehr beides unmittelbar miteinander vergleichen kann. Beim Fehlen einer gewissen Bekanntheit kann allerdings eine wettbewerbswidrige Behinderung in Betracht kommen.
Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, daß die Handtuchklemme "g. " eine gewisse Verkehrsbekanntheit besitzt.
bb) Das Berufungsgericht ist bei der Prüfung, ob die beanstandeten Geschirrtuch -Halter zur Herkunftstäuschung geeignet sind, zutreffend davon ausgegangen , daß die Ähnlichkeit der beiderseitigen Erzeu gnisse nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck zu beurteilen ist (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 265/99, GRUR 2002, 629, 632 = WRP 2002, 1058 - Blendsegel; BGH GRUR 2005, 166, 168 - Puppenausstattungen). Es hat jedoch rechtsfehlerhaft angenommen, daß die Beklagten die Handtuchklemme "g. " weitgehend identisch nachgeahmt hätten und sich bereits aus den vorhandenen Übereinstimmungen eine rechtlich relevante Gefahr betrieblicher Herkunftsverwechs-
lungen ergebe. Die dazu gegebene Begründung, die Abweichungen bei der Gestaltung der Klemmöffnung seien bei den beanstandeten GeschirrtuchHaltern marginal, ist ersichtlich unzutreffend. Der Gesamteindruck der "g. "Halter wird maßgeblich durch die tropfenförmigen, mittig angeordneten und symmetrischen Klemmöffnungen mitbestimmt. Demgegenüber weisen die angegriffenen Geschirrtuch-Halter betont asymmetrische, etwas breitere Klemmöffnungen in der Umrißform eines Küchenbeils bzw. einer Küchenzange auf.
Von einer vermeidbaren Täuschung über die Herkunft im Sinne des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes kann nicht gesprochen werden, wenn die übernommenen Gestaltungsmerkmale nicht geeignet sind, im Verkehr auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen (vgl. BGHZ 141, 329, 340 - Tele-Info-CD; BGH GRUR 2001, 251, 253 - Messerkennzeichnung ; BGH GRUR 2005, 166, 168 - Puppenausstattungen). Gleiches gilt, wenn die übernommenen Gestaltungsmerkmale dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und - unter Berücksichtigung des Gebrauchszwecks, der Verkäuflichkeit der Ware sowie der Verbrauchererwartung - der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen (vgl. BGH GRUR 2002, 820, 822 - Bremszangen; vgl. weiter Harte/Henning/Sambuc aaO § 4 Nr. 9 Rdn. 85 f.; Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.49; Fezer/ Götting aaO § 4-9 Rdn. 59; Gloy/Loschelder/Eck aaO § 43 Rdn. 63 ff.). Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß Wettbewerbern ohne einen Sonderrechtsschutz nicht allgemein verwehrt werden kann, einen Klemmhalter aus mattpoliertem Edelstahl zu vertreiben, der einen Klemmschlitz als Aufhängevorrichtung aufweist. Es hätte aber weiter berücksichtigen müssen, daß dies ebenso gilt für die Wahl einer rechteckigen Grundplatte, der Größenverhältnisse und der Art der Vorwölbung desjenigen Teils der Handtuchklemme, der zur Aufnahme des Tuchs bestimmt ist. Auch diese Merkmale sind jeweils für sich gesehen angemessene technische Mittel zur Gestaltung einer Handtuchklemme
und können deshalb nicht zugunsten eines einzelnen Wettbewerbers monopolisiert werden. Dies bedeutet, daß wesentliche, den unbefangenen Gesamteindruck bestimmende Merkmale der "g. "-Halter nicht geeignet sind, die Beurteilung , daß eine wettbewerbsrechtlich relevante Herkunftstäuschung vorliegt, zu stützen. Dies hat zwar nicht zur Folge, daß der Vertrieb identischer oder nahezu identischer Nachahmungen wettbewerbsrechtlich zulässig wäre; die danach berücksichtigungsfähigen Übereinstimmungen zwischen den "g. "Handtuchklemmen und den beanstandeten Geschirrtuch-Haltern sind aber angesichts der augenfälligen Abweichungen nicht ausreichend, um den Vorwurf einer vermeidbaren Herkunftstäuschung zu begründen.
Eine etwa gegebene Gefahr eines Irrtums der angesprochenen Verkehrskreise über die Herkunft der beanstandeten Geschirrtuch-Halter wäre unter den gegebenen Umständen hinzunehmen, da andernfalls wettbewerbsrechtlicher Schutz auch für Elemente gewährt würde, die von Wettbewerbern bei Fehlen eines Sonderrechtsschutzes als angemessene technische Lösung übernommen werden dürfen.
III. Das Berufungsgericht hat nicht geprüft, ob die Klägerin ihre Klage mit Erfolg auf Ansprüche aus dem im Tatbestand angeführten Geschmacksmuster Nr. M 97 05 880.7 stützen kann.
1. Bei dem in die Zukunft gerichteten Unterlassungsantrag ist dies schon deshalb nicht der Fall, weil das Geschmacksmuster mit Verfügung vom 28. April 2003 - während des Revisionsverfahrens - nach Nichtzahlung der Verlängerungsgebühr gelöscht worden ist. Die Veränderung der Schutzrechtslage ist auch in der Revisionsinstanz zu beachten (vgl. BGH GRUR 2004, 941 - Metallbett

).


2. Der Ablauf der Schutzdauer des Klagegeschmacksmusters läßt jedoch Auskunfts- und Schadensersatzansprüche wegen Verletzungen des Schutzrechts , die während seines Bestehens begangen worden sind, unberührt. Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr zu prüfen haben, ob solche Ansprüche gegeben sind.
Die Schutzfähigkeit eines Geschmacksmusters, das - wie das Klagegeschmacksmuster - vor dem 28. Oktober 2001 eingetragen worden ist, beurteilt sich noch nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) am 1. Juni 2004 geltenden Fassung (§ 66 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG). Nach § 1 GeschmMG a.F. scheidet ein Geschmacksmusterschutz nur aus, soweit es sich um Formgestaltungen handelt, die objektiv ausschließlich technisch bedingt sind (vgl. BGH, Urt. v. 1.10.1980 - I ZR 111/78, GRUR 1981, 269, 271 f. - Haushaltsschneidemaschine II; Eichmann/v. Falckenstein, GeschmMG, 2. Aufl. 1997, § 1 Rdn. 13, 51; Nirk/Kurtze, GeschmMG, 2. Aufl. 1997, § 1 Rdn. 107 f., 176). Darin unterscheidet sich der Geschmacksmusterschutz vom ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, aus dem - wie dargelegt - bereits dann kein Schutz gegen die Übernahme von Gestaltungsmerkmalen hergeleitet werden kann, wenn diese dem freizuhaltenden Stand der Technik angehören und - unter Berücksichtigung des Gebrauchszwecks, der Verkäuflichkeit der Ware sowie der Verbrauchererwartung - der angemessenen Lösung einer technischen Aufgabe dienen. Dem Schutz nach § 1 GeschmMG a.F. steht da-
gegen bei einem Gebrauchszwecken dienenden Erzeugnis nicht entgegen, daß seine Gestaltung in dem maßgeblichen Merkmal zugleich oder sogar in erster Linie dem Gebrauchszweck dient und ihn fördert (vgl. BGH GRUR 1981, 269, 271 f. - Haushaltsschneidemaschine II).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Büscher
48
bb) Die Schutzfähigkeit des Klagegeschmacksmusters beurteilt sich allerdings noch nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner vor dem Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I, S. 390) am 1. Juni 2004 geltenden Fassung (vgl. BGH GRUR 2005, 600, 603 - Handtuchklemmen). Auf Geschmacksmuster, die - wie das vorliegende - vor dem 28. Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, finden nach § 66 Abs. 2 Satz 1 GeschmMG weiterhin die für sie zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung. Im Revisionsverfahren ist zugunsten der Beklagten davon auszugehen, dass das Klagemuster i.S. des § 1 GeschmMG a.F. musterfähig (vgl. BGH GRUR 2008, 790 Tz. 17 - Baugruppe, m.w.N.) sowie i.S. des § 1 Abs. 2 GeschmMG neu und eigentümlich (vgl. BGH GRUR 2008, 790 Tz. 22 - Baugruppe , m.w.N.) ist, weil das Berufungsgericht diese Fragen nicht geprüft hat.
17
b) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass das streitgegenständliche Geschmacksmuster einer Baugruppe für ein elektrisches Gerät musterfähig i.S. des § 1 GeschmMG a.F. ist. Es handelt sich um ein selbständig verkehrsfähiges Erzeugnis, das bestimmt und geeignet ist, auf den Formen- und Farbensinn des Betrachters zu wirken (vgl. BGH, Urt. v. 16.10.1986 - I ZR 6/85, GRUR 1987, 518, 519 - Kotflügel; Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 100/05, GRUR 2008, 153 Tz. 21 = WRP 2008, 241 - Dacheindeckungsplatten ). Dem steht nicht entgegen, dass das betreffende Erzeugnis nicht isoliert verwendet wird, sondern als Baugruppe eines elektrischen Geräts Teil eines komplexen Produkts ist.

(1) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen.

(2) Das Berufungsgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(3) Das Revisionsgericht hat jedoch in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Aufhebung des Urteils nur wegen Rechtsverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist.

(4) Kommt im Fall des Absatzes 3 für die in der Sache selbst zu erlassende Entscheidung die Anwendbarkeit von Gesetzen, auf deren Verletzung die Revision nach § 545 nicht gestützt werden kann, in Frage, so kann die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn

1.
einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden,
2.
Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden,
3.
einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik angeführt werden.
Von der Zitierbefugnis gemäß den Sätzen 1 und 2 umfasst ist die Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des zitierten Werkes, auch wenn diese selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist.

26
Für den Zitatzweck ist es erforderlich, dass eine innere Verbindung zwischen den verwendeten fremden Werken oder Werkteilen und den eigenen Gedanken des Zitierenden hergestellt wird (BGHZ 175, 135 Tz. 42 - TV Total, m.w.N.). Zitate sollen als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbstständige Ausführungen des Zitierenden der Erleichterung der geistigen Auseinandersetzung dienen (BGH, Urt. v. 23.5.1985 - I ZR 28/83, GRUR 1986, 59, 60 - Geistchristentum). Es genügt daher nicht, wenn die Verwendung des fremden Werks nur zum Ziel hat, dieses dem Endnutzer leichter zugänglich zu machen oder sich selbst eigene Ausführungen zu ersparen (vgl. Dreier in Dreier/Schulze aaO § 51 Rdn. 3 a.E.).
22
Die Schrankenbestimmung des § 51 UrhG setzt die Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe eines Werkes zum Zweck des Zitats voraus. Die Zitatfreiheit soll die geistige Auseinandersetzung mit fremden Werken erleichtern. Die Verfolgung eines Zitatzwecks im Sinne des § 50 UrhG erfordert daher, dass der Zitierende eine innere Verbindung zwischen dem fremden Werk und den eigenen Gedanken herstellt und das Zitat als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbstständige Ausführungen des Zitierenden erscheint (vgl. BGH, Urteil vom 20. Dezember 2007 - I ZR 42/05, BGHZ 175, 135 Rn. 42 - TV Total, mwN). Daran fehlt es hier.

Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies insbesondere, wenn

1.
einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden,
2.
Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden,
3.
einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik angeführt werden.
Von der Zitierbefugnis gemäß den Sätzen 1 und 2 umfasst ist die Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des zitierten Werkes, auch wenn diese selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist.

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung darf einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr Folgendes zu benutzen:

1.
den Namen oder die Anschrift des Dritten, wenn dieser eine natürliche Person ist,
2.
ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ähnliches Zeichen, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, oder ein identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere deren Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, oder
3.
die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Benutzung durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
I ZR 37/01 Verkündet am:
15. Juli 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
Aluminiumräder
MarkenG § 14 Abs. 2, § 23 Nr. 3; UWG (Fassung v. 3.7.2004) § 4 Nr. 9, § 6 Abs. 1

a) Ein Hersteller von Aluminiumrädern, der in der Produktwerbung einen exklusiven
Sportwagen abbildet, der mit seinen u.a. für diesen Fahrzeugtyp bestimmten
Rädern ausgerüstet ist, verletzt die auf dem abgebildeten Fahrzeug angebrachte
Marke des Sportwagenherstellers nicht, wenn die Abbildung des
Sportwagens den für den Verkehr erkennbaren Zweck hat, das Produkt in seiner
bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen.

b) Wird in der Werbung für ein Produkt ein fremdes Produkt eingesetzt, ohne daß
das eine dem anderen Produkt als Kaufalternative gegenübergestellt wird, liegt
eine vergleichende Werbung nicht vor, auch wenn mit der Bezugnahme auf das
fremde Produkt eine Anlehnung an dessen guten Ruf verbunden ist.
BGH, Urt. v. 15. Juli 2004 – I ZR 37/01 – OLG Stuttgart
LG Stuttgart
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 15. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann, den Richter
Prof. Dr. Bornkamm, die Richterin Ambrosius und die Richter Dr. Schaffert und
Dr. Bergmann

für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 19. Januar 2001 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 25. April 2000 weitergehend abgeändert.
Die Klage wird insgesamt abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Klägerin ist die Porsche AG. Für sie ist das bekannte Porsche-Wappen als Wort-/Bildmarke eingetragen, mit dem sie – entsprechend dem Warenverzeichnis – ihre Automobile sowie Zubehör, darunter auch Aluminiumräder, kennzeichnet:

Die Klägerin wendet sich dagegen, daß die Beklagte, eine Herstellerin von Aluminiumrädern, in einem Werbeprospekt und in einer Anzeige im Porsche-ClubMagazin das nachstehend wiedergegebene Porsche-Fahrzeug abbildet, das mit Aluminiumrädern der Beklagten ausgerüstet ist. Die Klägerin sieht hierin eine anlehnende bezugnehmende Werbung und ferner – weil auf der Abbildung des Fahrzeugs das Porsche-Wappen zu erkennen sei – eine Verletzung ihrer Marke. In dem Werbeprospekt heißt es neben der Abbildung u.a.:
So wie Mode Menschen macht, so verändern Räder Autos. Wir von R.A. (Beklagte) machen Mode fürs Auto.
Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen ; sie hat ferner die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Verurteilung unter Abweisung der weitergehenden Klage auf die im Klageantrag als Beispiel enthaltene konkrete Verletzungsform beschränkt.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf vollständige Abweisung der Klage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:


I. Das Berufungsgericht hat in dem beanstandeten Verhalten der Beklagten einen Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG a.F. und eine Markenverletzung gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:
Eine anlehnende Bezugnahme sei, auch wenn sie keine unrichtigen Angaben enthalte, wettbewerbsrechtlich bedenklich, wenn für die Bezugnahme im Einzelfall kein hinreichender Anlaß bestehe und Art und Maß der bezugnehmenden Angaben nicht mehr im Rahmen einer zutreffenden und erforderlichen Darstellung lägen. Es sei zu beanstanden, wenn der von einem Dritten für sein Produkt geschaffene Prestigewert in offener Anlehnung als Vorspann für die eigenen wirtschaftlichen Interessen übernommen und ausgenutzt werde. Dies gelte insbesondere, wenn der Prestigewert des Produkts, an das sich die beanstandete Werbung anlehne, sehr hoch
oder – wie im Streitfall – überragend sei. Zwar könne die Bezugnahme auf einen Mitbewerber und sein Produkt durch das Informationsinteresse des Verkehrs gedeckt sein. Bleibe aber der Informationswert hinter der Werbewirkung zurück, sei die erkennbare Anlehnung an den Mitbewerber und seine Ware unzulässig. So verhalte es sich im Streitfall. Auch unter Berücksichtigung des Interesses der Beklagten , Interessenten über ihr Angebot an Aluminiumrädern zu informieren, bestehe keine Notwendigkeit, das Fahrzeug, an dem das Rad montiert werden solle, vollständig abzubilden. Um die ästhetische Wirkung eines Aluminiumrades an einem Fahrzeug zu zeigen, reiche die Wiedergabe des Rades und eines erweiterten Radkastenausschnitts aus. Mit dem Einsatz des ganzen Porsche 911 werde die volle Werbewirkung dieses Fahrzeugs auf das beworbene Aluminiumrad übertragen. Statt ausschließlich auf die Werbekraft des eigenen Produkts zu setzen, habe die Beklagte durch das Vollbild dem Image des berühmten Sportwagens ein Übermaß an Werbewirkung entlehnt. Dies sei unlauter.
Darüber hinaus habe die Beklagte den Porsche 911 so abgebildet, daß das geschützte Porsche-Wappen in Erscheinung trete. Hierin liege eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG. Eine Grenze ergebe sich allein aus der Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG, die aber nur eine notwendige Benutzung zur Veranschaulichung von Waren als Zubehör oder Ersatzteil gestatte. Der Einsatz der Klagemarke sei jedoch gänzlich entbehrlich. Die Einbeziehung der fremden Marke führe nur dazu, daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit der Klägerin für die beworbenen Produkte etwa in dem Sinne annehme, daß eine von der Klägerin besonders geprüfte und von ihr gebilligte Produktreihe der Beklagten vorgestellt werde.
II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur vollständigen Abweisung der Klage.
1. Ohne Erfolg macht die Revision allerdings einen Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO geltend. Sie steht zu Unrecht auf dem Standpunkt, daß der Klageantrag lediglich lauterkeitsrechtliche Ansprüche, nicht dagegen markenrechtliche Ansprüche erfasse. Die Klägerin hat ihre Klage stets auch auf Markenrecht gestützt. Der Klageantrag enthält mit der konkreten Verletzungsform, auf die als Beispiel zurückgegriffen wird („… insbesondere wie in nachstehender Abbildung wiedergegeben …“), auch den Hinweis auf die Verwendung der Klagemarke.
2. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts liegt darin, daß die Beklagte in der Werbung für ihre Aluminiumräder eine Abbildung eines Porsche-Fahrzeugs verwendet hat, bei dem das Porsche-Wappen erkennbar war, keine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 3 MarkenG. Denn die Beklagte hat das fremde Zeichen – soweit es überhaupt als solches wahrgenommen wird – als Hinweis auf die Bestimmung, nicht als Hinweis auf die Herkunft ihrer Aluminiumräder benutzt. Ihr Verhalten verstößt nicht gegen die guten Sitten und stellt auch keine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung dar, die der Verkehr mit dem bekannten PorscheZeichen verbindet.

a) Das Berufungsgericht hat einen Eingriff in das Markenrecht „gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG“ bejaht, ohne deutlich zu machen, welchen Tatbestand es als gegeben erachtet hat. In Betracht kommt ein Eingriff in das Markenrecht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, also die Verwendung eines mit dem Klagezeichen identischen Zeichens für Waren, die mit denen identisch sind, für die sie den Schutz genießt. Ob diese Voraussetzungen im Streitfall vorliegen, kann offenbleiben. Denn einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG entgegen.
aa) Die Beklagte hat mit der Wiedergabe eines Porsche-Fahrzeugs, das mit Aluminiumrädern der Beklagten ausgestattet ist, auf die Bestimmung dieser Räder
hingewiesen, die sie speziell auch für diesen Fahrzeugtyp der Klägerin anbietet. Nach der Art des Produkts ist eine solche Darstellung entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts notwendig, weil der ästhetische Eindruck, auf den es den Käufern solcher Räder in erster Linie ankommt, in vollem Umfang nur vermittelt werden kann, wenn die Räder nicht isoliert und auch nicht nur im Ausschnitt des Radkastens gezeigt werden. Die Revision weist mit Recht darauf hin, daß solche Aluminiumräder das Fahrzeug, an dem sie montiert sind, schmücken sollen. Ihre volle ästhetische Wirkung entfalten sie danach erst in der Gesamtbetrachtung mit dem Fahrzeug. Dem steht nicht entgegen, daß Aluminiumräder auch im nicht montierten Zustand oder nur in einem Bildausschnitt beworben werden.
bb) Die Benutzung der Klagemarke durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten. Für diese Fragen ist darauf abzustellen, ob derjenige, der sich auf eine privilegierte Benutzung beruft, alles getan hat, um den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht zuwiderzuhandeln (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 – Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 61 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407 – BMW/Deenik). Hierzu zählt insbesondere die Verpflichtung, eine Verwechslung oder Irreführung zu vermeiden, die beispielsweise dann entstünde, wenn der Verkehr die beworbenen Aluminiumräder dem Hersteller des abgebildeten Fahrzeugs zurechnete. Im Streitfall hat die Beklagte mit ihren Rädern ausgerüstete PorscheFahrzeuge zum einen in einem Prospekt und zum anderen in einer Anzeige im Magazin des Porsche-Clubs abgebildet. In beiden Fällen wird für den Betrachter deutlich , daß es sich um ein Angebot der Beklagten und nicht der Klägerin handelt. Es deutet auch nichts darauf hin, daß die Beklagte eine mit der Klägerin in Vertragsbeziehungen stehender Lizenznehmer oder Zulieferer ist. Der Durchschnittsverbraucher weiß, daß Automobilhersteller ihre Fahrzeuge mit Aluminiumrädern ausstatten und daß auch im Zubehörhandel der Vertragswerkstätten Aluminiumräder angeboten werden. Daß es sich um eine von der Klägerin besonders geprüfte und gebilligte
Baureihe handelt, wird der Verkehr stets bei Rädern annehmen, die die Klägerin für die Erstausstattung ihrer Fahrzeuge auswählt, sowie möglicherweise auch bei Rädern , die im Zubehörhandel der mit ihr verbundenen Vertragswerkstätten angeboten werden. Bei Rädern, die Dritte für die Verwendung an einem Porsche-Fahrzeug anbieten , drängt sich ein solcher Eindruck dagegen auch dann nicht auf, wenn sie an einem Porsche-Fahrzeug montiert abgebildet werden. Der Verkehr erkennt vielmehr , daß die Abbildung den Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen.

b) Auch eine Verletzung der Klagemarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt nicht vor.
Zwar handelt es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Auch steht der Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen, daß es im Streitfall um eine Benutzung der bekannten Marke im Bereich der Warenidentität oder -ähnlichkeit geht, die nach dem Wortlaut der Bestimmung nicht erfaßt ist (EuGH, Urt. v. 9.1.2003 – Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 Tz. 30 = GRUR 2003, 240 = WRP 2003, 370 – Davidoff/Gofkid). Es ist auch nicht auszuschließen, daß das Produkt der Beklagten davon profitiert, in dem Prospekt und in der Anzeige als Zubehör eines Sportwagens von hohem Prestigewert abgebildet zu sein. Dies ist jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise geschehen, wie sich aus den Ausführungen zu § 23 Nr. 3 MarkenG ergibt (II.2.a)bb)).
3. Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu.

a) Nachdem das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) am 8. Juli 2004 in Kraft getreten ist, findet das neue Recht auf den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch Anwendung. Dagegen findet auf
den Schadensersatz- und Auskunftsantrag für die Zeit bis zum 7. Juli 2004 das bis dahin geltende Recht Anwendung.

b) Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle der kennzeichenrechtlichen Regelungen, die bis dahin im Warenzeichengesetz und im UWG enthalten waren oder auch den Bestimmungen der §§ 1, 3 UWG, § 823 BGB entnommen wurden, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz im allgemeinen verdrängt. Wie der Senat entschieden hat, ist im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes für eine gleichzeitige Anwendung der §§ 1, 3 UWG, § 823 BGB grundsätzlich kein Raum (BGHZ 149, 191, 195 f. – shell.de, m.w.N.).
Im Streitfall können gleichwohl wettbewerbsrechtliche neben markenrechtlichen Ansprüchen geltend gemacht werden. Denn die Verwendung der Klagemarke stellt nur einen Gesichtspunkt dar, unter dem die Klägerin das Verhalten der Beklagten beanstandet. Sie wendet sich auch und unabhängig von der Erkennbarkeit der Klagemarke dagegen, daß die Beklagte Porsche-Fahrzeuge bei der Werbung für ihre Aluminiumräder verwendet. Dieser Sachverhalt ist einer gesonderten wettbewerbsrechtlichen Beurteilung zugänglich.

c) Die von der Klägerin beanstandete Verwendung von Porsche-Fahrzeugen stellt keine unzulässige vergleichende Werbung nach § 2 UWG a.F., § 6 UWG n.F. dar.
Allerdings enthält die beanstandete Werbung der Beklagten alle Merkmale, die nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 UWG a.F. und § 6 Abs. 1 UWG n.F. eine vergleichende Werbung ausmachen: Da die Klägerin ebenfalls Aluminiumräder anbietet , ist sie Mitbewerberin der Beklagten. Die beanstandete Darstellung des Porsche-
Fahrzeugs mit den Aluminiumrädern der Beklagten stellt eine Werbung dar, die die von einem Mitbewerber angebotenen Waren erkennbar macht.
Der Senat hat jedoch wiederholt entschieden, daß die Bezugnahme auf einen Mitbewerber, die zwar alle Merkmale des § 2 Abs. 1 UWG a.F. (= § 6 Abs. 1 UWG n.F.), nicht aber die eines Vergleichs erfüllt, keine vergleichende Werbung darstellt (BGH, Urt. v. 25.3.1999 – I ZR 77/97, GRUR 1999, 1100, 1101 = WRP 1999, 1141 – Generika-Werbung; Urt. v. 21.6.2001 – I ZR 69/99, GRUR 2002, 75, 76 = WRP 2001, 1291 – „SOOOO ... BILLIG!“?). Dementsprechend liegt in der bloßen Bezugnahme auf die Waren eines Mitbewerbers, auch wenn sie mit dem Ziel einer Anlehnung an den guten Ruf erfolgt, keine vergleichende Werbung, weil keine Kaufalternativen gegenübergestellt werden (vgl. Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 2 Rdn. 19; Piper ebd. § 1 Rdn. 713 f.; vgl. nunmehr auch Köhler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 6 UWG Rdn. 22; ferner Sack in Harte/Henning, UWG, § 6 Rdn. 67 ff.).

d) Eine Anlehnung an einen Mitbewerber, dessen guter Ruf ausgenutzt werden soll, kann darüber hinaus unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wettbewerbswidrig sein (§ 1 UWG a.F.). Im neuen Recht sind Fälle der Ausnutzung des guten Rufs nur ausdrücklich geregelt, soweit ein Produkt mit wettbewerblicher Eigenart nachgeahmt wird und dadurch die Wertschätzung der nachgeahmten Ware unangemessen ausgenutzt wird (§§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG n.F.). Ob darüber hinaus Fälle der Anlehnung im neuen Recht auch an anderer Stelle erfaßt werden (vgl. dazu Ingerl, WRP 2004, 809, 816; ferner Omsels in Harte/Henning, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 82), bedarf im Streitfall keiner Entscheidung ; denn eine anlehnende Bezugnahme auf ein fremdes Produkt ist jedenfalls dann wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn hierfür im Einzelfall ein hinreichender Anlaß besteht und Art und Maß der Angaben im Rahmen einer zutreffenden Darstellung liegen (Piper in Köhler/Piper aaO Rdn. 720).
Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. In der Senatsrechtsprechung ist seit langem anerkannt, daß in der Werbung für Ersatzteile oder Zubehör auf die Hauptware Bezug genommen werden darf, wenn dies zur Aufklärung des Publikums über die bestimmungsgemäße Verwendung des Ersatzteils oder Zubehörs sachlich geboten ist (BGH, Beschl. v. 12.11.1957 – I ZR 44/56, GRUR 1958, 343 = WRP 1958, 206 – Bohnergerät; Urt. v. 15.5.1968 – I ZR 105/66, GRUR 1968, 698, 700 – Rekordspritzen). Hält sich die Bezugnahme in diesen Grenzen, ist eine darin zwangsläufig liegende Anlehnung an den Ruf und den Verkaufserfolg des fremden Herstellers hinzunehmen (BGH, Urt. v. 28.3.1996 – I ZR 39/94, GRUR 1996, 781, 782 f. = WRP 1996, 713 – Verbrauchsmaterialien; BGHZ 139, 378, 387 – Vergleichen Sie; BGH, Urt. v. 2.10.2002 – I ZR 90/00, GRUR 2003, 444, 445 = WRP 2003, 637 – „Ersetzt“; vgl. ferner EuGH, Urt. v. 25.10.2001 – Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945 Tz. 53 ff. = GRUR 2002, 354 = WRP 2001, 1432 – Toshiba/Katun).
Der Gebrauch, den die Beklagte von der Ware des Klägers macht, hält sich in diesem Rahmen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Beklagte sei über das erforderliche Maß hinausgegangen, weil sie ein komplettes Fahrzeug aus der Herstellung der Klägerin und nicht nur einen Ausschnitt rund um den Radkasten in der Werbung wiedergegeben habe. Wie bereits im Zusammenhang mit § 23 Nr. 3 MarkenG dargelegt (oben II. 2. a) aa)), zeigt sich die ästhetische Wirkung des Aluminiumrades gerade im Gesamteindruck des Fahrzeugs, das mit solchen Rädern ausgerüstet ist. Im Streitfall entsteht auch nicht der Eindruck, daß es sich um Aluminiumräder der Klägerin handele. Die beanstandete Werbung hat für die Beklagte nur einen Sinn, wenn der Betrachter erkennt, daß das beworbene Produkt nicht von Porsche, sondern von einem anderen Anbieter stammt.
III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben , soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Die Klage ist insgesamt abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.
Ullmann Bornkamm Ambrosius
Schaffert Bergmann