/ Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 17. Dez. 2015 - I-2 U 53/04

Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 17. Dez. 2015 - I-2 U 53/04

ECLI:

ECLI:DE:OLGD:2015:1217.I2U53.04.00

bei uns veröffentlicht am

17.12.2015

Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 17. Dez. 2015 - I-2 U 53/04

Urteilsbesprechung zu Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 17. Dez. 2015 - I-2 U 53/04

Rechtsgebiete

Handels- und Gesellschaftsrecht

Gericht

Tenor

Die Berufung der Beklagten gegen das am 30. März 2004 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen mit der Maßgabe, dass das landgerichtliche Urteil nach Teil-Erledigung, Teil-Klagerücknahme und Antragsänderung wie folgt neu gefasst wird:

I.Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag sowie den gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrag erledigt ist.

II.

Die Beklagten werden verurteilt, der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) in der Zeit vom 16. März 1994 bis zum 26. April 2008

analytische Testgeräte, umfassend einen trockenen porösen Träger, ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, in trockenem Zustand in einer Zone stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken entweder eingeführt oder besessen haben,

bei denen der poröse Träger und das markierte spezifische Markierungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses enthalten sind, das Gehäuse aus flüssigkeitsundurchlässigem festem Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf dem porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, die beiden Zonen derart angeordnet sind, dass eine auf dem porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, und der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst,

und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Vorbesitzer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen,-zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

III.Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der C N.V. durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom 16. März 1994 bis zum 20. Mai 2002 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird und der der Klägerin durch die zu II. bezeichneten, in der Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 begangenen Handlungen entstanden ist und noch künftig entstehen wird.

IV.

Die Kosten des Rechtsstreits erster Instanz werden den Beklagten auferlegt.

Die Beklagten haben auch die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

C.Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar.

Den Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,-- EUR abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.250.000,-- EUR festgesetzt.

G r ü n d e :

Die vormals als B GmbH firmierende Klägerin ist seit dem 21. Juni 2002 als Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 291 AAA (nachfolgend: Klagepatent) eingetragen, das auf einer am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme zweier britischer Prioritäten vom 27. April 1987 und vom 30. Oktober 1987 eingereichten Anmeldung beruht. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 16. Februar 1994. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 38 87 AAB geführt. Vormalige eingetragene Inhaberin des Klagepatents war die C N.V. (nachfolgend: C). Das Klagepatent ist – während des Berufungsverfahrens – am 26. April 2008 durch Zeitablauf erloschen.

Das Klagepatent betrifft ein Testgerät zur Durchführung von spezifischen Bindungsprüfungen. Es war Gegenstand eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens, in dem es vom Europäischen Patentamt in beschränkter Fassung aufrechterhalten wurde. In der deutschen Übersetzung lautet Patentanspruch 1 in der Fassung der Einspruchsbeschwerdeentscheidung wie folgt (vgl. deutsche Übersetzung der EP 0 291 AAA B2 sowie DE 38 87 AAB T3):

„Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, dadurch gekennzeichnet, dass der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem, festem Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, dass eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann.“

Auf eine von dritter Seite erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht – nach Erlass des landgerichtlichen Urteils – das Klagepatent durch Urteil vom 7. Juni 2005 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Auf die Berufung hat der Bundesgerichtshof diese Entscheidung durch Urteil vom 4. November 2008 (X ZR 154/05) abgeändert und das Klagepatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 folgende – einer Selbstbeschränkung entsprechende – Fassung erhalten hat (im Nichtigkeitsverfahren erfolgte Änderungen durch Unterstreichung hervorgehoben) :

„Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, dadurch gekennzeichnet, dass der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem, festem Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, dass eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, und der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst.“

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 bis 3 stammen aus der Klagepatentschrift und zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung nach dem Klagepatent.

Die Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, hat unter der Bezeichnung „D“ einen von der E GmbH (nachfolgend: E) hergestelltes Schwangerschaftsfrühtestgerät angeboten und vertrieben, wie es sich aus dem als Anlage MBP 16 überreichten Muster und den als Anlagen MBP 16a und MBP 16b vorgelegten Gebrauchsinformationen ersichtlich ist (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die Beklagte zu 1. ist gesellschaftsrechtlich eng mit der F GmbH (nachfolgend: F) verbunden, die unter der Bezeichnung „F Diagnostik“ ebenfalls einen Schwangerschaftsfrühest vertrieben hat, der Gegenstand eines parallelen Berufungsverfahrens vor dem Senat (I-2 U 33/10) ist. Das nachstehend eingeblendete Bild zeigt den hier angegriffenen Schwangerschaftstest der Beklagten:

Zur weiteren Verdeutlichung wird nachfolgend ferner eine von den Beklagten in erster Instanz vorgelegte Explosionszeichnung (Anlage B 3) wiedergegeben, aus der sich der grundsätzliche Aufbau der angegriffenen Ausführungsform ergibt:

Wie aus dieser Zeichnung zu ersehen ist, ist bei der angegriffenen Ausführungsform eine trockene poröse Membran (2) auf einem Träger aus Polyethylen (1) aufgebracht. Auf der porösen Membran (2) befindet sich ein Glasfaserkissen (5) mit einem goldmarkierten Antikörper, der an ein Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons bindet. Darüber hinaus weist die angegriffene Ausführungsform eine stromabwärts vom Glasfaserkissen (5) gelegene Detektionszone auf. In dieser Detektionszone findet sich ein immobilisierter Antikörper (3), der ebenfalls an eine Kette des Schwangerschaftshormons hCG bindet. Stromabwärts der Detektionszone befindet sich eine Kontrollzone, in der ein weiterer Antikörper (4) vorliegt. Außer dem goldmarkierten hCG-Antikörper liegen auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper vor, die spezifisch für das hCG-verwandte Hormon LH sind und von den Beklagten als „Abfangantikörper“ bezeichnet werden. Die Anordnung aus Polyethylenträger, Membran und Glasfaserkissen ist in eine Umhüllung aus Pappe eingebettet. Die äußere Umhüllung auf Seiten der Anwendungsoberfläche ist mit einer Kunststoffbeschichtung versehen, wobei die Seitenkanten allerdings nicht mit Kunststofffolie überzogen sind.

Die Klägerin sieht im Angebot und Vertrieb des Schwangerschaftstests der Beklagten eine Verletzung des Klagepatents. Mit ihrer Klage hat sie die Beklagten deshalb auf Unterlassung, Vernichtung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch genommen.

Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend gemacht, dass die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß, in jedem Fall aber mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht. Der Schwangerschaftstest der Beklagten verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1. Sie – die Klägerin – sei insgesamt aktivlegitimiert. C habe ihr neben dem Klagepatent und dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb auch die ihr – der C – zustehenden Schadensersatzansprüche übertragen.

Die Beklagten, die um Klageabweisung und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Nichtigkeitsverfahrens gebeten haben, haben eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und geltend gemacht:

Bei der angegriffenen Ausführungsform werde ein goldmarkierter Maus-Anti-hcG-Antikörper eingesetzt, der an ein für das Schwangerschaftshormon hCG charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG binde. Dieser Antikörper sei spezifisch für das nachzuweisende Schwangerschaftshormon hCG. In der Detektionszone liege hingegen ein immobilisierter Antikörper vor, der an die α-Kette des Schwangerschaftshormons hCG, aber auch an die α-Ketten von LH, FSH und TSH binden könne. Da der in der Detektionszone vorliegende, immobilisierte Antikörper nicht nur an die α-Kette des hCG, sondern auch an die α-Ketten der Hormone LH, FSH und TSH binden könne, sei er nicht „spezifisch“ für den Analyten, also das Schwangerschaftshormon hCG. Wenn im Klagepatent davon die Rede sei, dass das markierte Reagenz und das unmarkierte Reagenz „spezifisch“ für die Nachweissubstanz zu sein hätten, besage dies für den Durchschnittsfachmann, dass das Reagenz und das Bindungsagens nur mit der Nachweissubstanz (und mit keinem anderen Stoff) eine Bindung eingehen könne. Bei der angegriffenen Ausführungsform liege eine derartige Spezifität nicht vor, weil der in der Detektionszone immobilisierte Antikörper nicht nur mit dem hCG-Hormon, sondern gleichermaßen mit LH, FSH und TSH reagieren könne. Die angegriffene Ausführungsform verfüge außerdem nicht über ein anspruchsgemäßes „Gehäuse", sondern weise lediglich eine faserige Umhüllung aus Pappe auf, wobei die äußere Oberfläche kunststoffbeschichtet sei. Dieses „Gehäuse“ sei auch nicht „hohl“, da das „Gehäuse“ tatsächlich eine bündige Umhüllung des Teststreifens sei, der zwischen zwei faserigen Papplagen als integraler Bestandteil mit der Vorrichtung fest verbunden und nur unter Zerstörung trennbar angeordnet sei. Außerdem sei das angebliche Gehäuse nicht aus einem „feuchtigkeitsundurchlässigen festen Material aufgebaut“. Schließlich sei das markierte Bindungsreagenz bei der angegriffenen Ausführungsform auch nicht „in einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten“. Vielmehr sei das Reagenz in einem gesonderten Glasfaserkissen angebracht, das an die Trägermembran lediglich angrenze und damit nicht Teil derselben sei.

Durch Urteil vom 30. März 2004 hat das Landgericht dem Klagebegehren entsprochen, wobei es in der Sache wie folgt erkannt hat:

„I.

Die Beklagten werden verurteilt,

es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren

in der Bundesrepublik Deutschland herstellen zu lassen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

bei denen der poröse Träger und das markierte spezifische Markierungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses enthalten sind, das Gehäuse aus flüssigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf dem porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein teilchenförmiger Direktmarkierungsstoff ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, die beiden Zonen derart angeordnet sind, dass eine auf dem porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann;

2.der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagten) die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 16.03.1994 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und–preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer sowie der Vorbesitzer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und–preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten, des Umsatzes und des erzielten Gewinns,

die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Bindungsassays, wie vorstehend unter 1. beschrieben, zu vernichten.

II.

Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1.bezeichneten, seit dem 16.03.1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.“

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlich ausgeführt:

Die angegriffene Ausführungsform mache von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Sie verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Insbesondere weise der Schwangerschaftsfrühtest der Beklagten ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für hCG in einer ersten Zone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für hCG in einer Nachweiszone auf. Bei den von den Beklagten in dem angegriffenen Schwangerschaftstestgerät verwendeten Antikörpern handele es sich um spezifische Bindungsreagenzien im Sinne des Klagepatents. Der Inhalt des Begriffs „spezifisch“ in den Merkmalen des Patentanspruchs 1 lasse sich nicht einheitlich bestimmen, sondern hänge maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitze. Werde im Reaktionsbereich ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlange die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden könne. Umgekehrt gelte dasselbe. Eine derartige – wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ sei rechtlich ohne Weiteres möglich und vorliegend sogar geboten, um der durch das Klagepatent geschützten Lehre gerecht zu werden. Bei der angegriffenen Ausführungsform binde der in dem Glasfaserkissen befindliche goldmarkierte Anti-hCG-Antikörper an das β-Epitop des hCG-Hormons und sei ausschließlich in der Lage, mit diesem Hormon eine Antigen-Antikörper-Reaktion einzugehen. Da bei der angegriffenen Ausführungsform die erste Zone des porösen Trägers damit einen hochspezifischen, ausschließlich an die Nachweissubstanz (hCG) bindenden Antikörper aufweise, sei der Forderung des Klagepatents nach einer spezifischen Bindungsreagenz für den Analyten in der Detektionszone dadurch genügt, dass der in der Testregion immobilisierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem hCG-Hormon reagieren könne. Das Klagepatent verhalte sich nicht dazu, dass der poröse Träger einteilig zu sein habe. Für die erfindungsgemäßen Zwecke komme es hierauf auch nicht an. Des Weiteren weise der angegriffene Schwangerschaftsfrühtest in Gestalt der kunststoffbeschichteten Pappumhüllung auch ein „Gehäuse aus festem Material“ auf. Das Klagepatent verlange hierfür nur eine Anordnung, die einerseits einen Innenraum schaffe, in welchem erfindungsgemäß der poröse Träger aufgenommen werden könne, und die andererseits (aufgrund ihrer Festigkeit) Gewähr dafür biete, dass das Gehäuse eine Schutzfunktion für die in seinem Inneren angeordneten Bauteile erfüllen könne und dem Testgerät einer Ausgestaltung gebe, die seine Handhabung durch den Benutzer erlaube. Darüber hinausgehende Anforderungen stelle das Klagepatent an das Gehäuse nicht, so dass auch eine Pappumhüllung ein Gehäuse bilden könne. Schließlich sei das Gehäuse der angegriffenen Ausführungsform auch aus einem flüssigkeitsundurchlässigen Material aufgebaut. Durch die betreffende Anweisung solle verhindert werden, dass von dem den porösen Träger umgebenden Gehäuse selbst ein Saug- und Kapillareffekt ausgehe, der die erfindungsgemäßen Vorgänge in dem porösen Träger störe oder beeinflusse. Vor dem Hintergrund dieser patentgemäßen Funktion sei es ohne Belang, ob das Gehäuse aus einem an sich flüssigkeitsundurchlässigen Material bestehe. Für die Zwecke der Erfindung entscheidend sei allein, dass das Gehäuse die Eigenschaft besitze, feuchtigkeitsundurchlässig zu sein, was auf die angegriffene Ausführungsform zutreffe.

Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter verfolgen. Mit Rücksicht auf den zwischenzeitlichen Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer des Klagepatents hat die Klägerin den gegen die Beklagten geltend gemachten Unterlassungsanspruch sowie den gegen die Beklagte zu 1. erhobenen Vernichtungsanspruch in der Berufungsinstanz für in der Hauptsache erledigt erklärt. Den gegen den Beklagten zu 2. erhobenen Vernichtungsanspruch hat sie mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen. Ferner nimmt sie die Beklagten nicht mehr wegen des „Herstellenlassens“ der angegriffenen Ausführungsform in Anspruch (Bl. 452-453 GA).

Die Beklagten haben mit der Berufung zunächst unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens geltend gemacht, dass das Landgericht den Begriff „spezifisch“ unzutreffend ausgelegt habe und darüber hinaus zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass die angegriffene Ausführungsform ein aus feuchtigkeitsundurchlässigem festem Material aufgebautes hohles Gehäuse aufweise und bei ihr das markierte Reagenz in einer ersten Zone des porösen Trägers enthalten sei.

Im Verlaufe des Berufungsverfahrens haben die Beklagten ferner geltend gemacht, dass eine Patentverletzung selbst unter Zugrundelegung der Auslegung des Begriffs „spezifisch“ durch das Landgericht nicht vorliege. Bislang seien sie – die Beklagten – aufgrund der Informationen des Herstellers E davon ausgegangen, dass die goldmarkierten Sondenantikörper bei dem angegriffenen Produkt an die β-Kette von hCG bindeten. Nun habe E in dem gegen sich selbst gerichteten Verfahren vor dem Landgericht (Az. 4b O 405/04; nunmehr OLG Düsseldorf, Az.: I-2 U 31/10) in der mündlichen Verhandlung am 26. November 2009 im Widerspruch zu ihrem bisherigen Vortrag eine völlig abweichende Funktionalität des von ihr vertriebenen Tests dargestellt. Danach bindeten die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG. Sie – die Beklagten – seien über diesen Vortrag von E höchst überrascht gewesen und hätten unverzüglich Aufklärung verlangt. Diese sei ihnen jedoch nicht gewährt worden. Sie hätten deshalb durch ihre Prozessbevollmächtigten Akteneinsicht in dem genannten Verfahren nehmen lassen und sich mit einer entsprechenden dringlichen Anfrage per E-Mail an E gewandt, welche Antikörper tatsächlich in dem hier angegriffenen Produkt verwendet worden seien. Der Geschäftsführer von E, Herr Dr. G, habe daraufhin noch am selben Tag per E-Mail geantwortet und wörtlich erklärt:

„Der D- und der F Schwangerschaftstest funktionieren bzw. funktionierten (!!) in der auch von ihnen bisher vorgetragenen Weise.“

Damit habe der Geschäftsführer von E nunmehr das glatte Gegenteil von dem behauptet, was E im Verhandlungstermin vor dem Landgericht am 26. November 2009 vorgetragen habe. In Anbetracht dessen könnten sie selbst eine von der Klägerin behauptete Funktionalität des angegriffenen Produktes nur mit Nichtwissen bestreiten. Sollten bei der angegriffenen Ausführungsform, wie von E im Verhandlungstermin vor dem Landgericht vorgetragen, die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG binden, seien die die „Spezifität“ betreffenden Anspruchsmerkmale auch nach der durch das Landgericht vorgenommenen Interpretationen des Patentanspruchs nicht verwirklicht. Dementsprechend habe das Landgericht in dem das EP 560 411 betreffenden Parallelverfahren gegen E (4b O 399/04, nunmehr OLG Düsseldorf, Az.: I-2 U 30/10) auch eine Verletzung des dortigen Klagepatents verneint.

Außerdem stellen die Beklagten die Aktivlegitimation der Klägerin in Abrede und machen geltend, dass der Klägerin selbst dann, wenn die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent verletze, jedenfalls für die Zeit seit der Nichtigerklärung des Klagepatents durch das Bundespatentgericht am 7. Juni 2005 bis zum Ablauf der Schutzdauer am 26. April 2008 kein Anspruch auf Schadenersatz zustehe, weil ihnen für die Zeit ab der erstinstanzlichen Vernichtung des Klagepatents kein Verschulden vorgeworfen werden könne. Schließlich sei die Klage wegen fehlender Parteifähigkeit der Klägerin als unzulässig abzuweisen. Die Klägerin sei mangels eines tatsächlichen Verwaltungssitzes in der Schweiz nicht rechtsfähig und damit nicht parteifähig.

Die Beklagten beantragen,

unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils die Klage abzuweisen,

die Klage wegen fehlender Parteifähigkeit der Klägerin als unzulässig abzuweisen.

Die Klägerin erklärt den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags sowie des gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrags für erledigt und beantragt sinngemäß (Bl. 381, 382-385, 452-453, 1243 GA),

die Berufung zurückzuweisen mit der Maßgabe, dass das Urteil des Landgerichts mit der aus dem Tenor des Senatsurteils folgenden Fassung aufrechterhalten werden soll,

hilfsweise, die Verpflichtung zum Schadensersatz zu Gunsten der C N.V. festzustellen.

Die Klägerin verteidigt das landgerichtliche Urteil, wobei sie den Anspruch 1 des Klagepatents nunmehr in der Fassung geltend macht, die dieser im Nichtigkeitsverfahren erlangt hat. Die Klägerin tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags entgegen und macht geltend: Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche sämtliche Merkmale des aufrechterhaltenen Patentanspruchs 1 einschließlich der im Nichtigkeitsverfahren neu hinzugekommenen Merkmale. Das Klagepatent sei ihr – wozu die Klägerin näher vorträgt – von C auch mit Wirkung für die Vergangenheit rechtswirksam übertragen worden. Dabei seien ihr auch sämtliche Schadenersatzansprüche abgetreten worden. Auf ein fehlendes Verschulden könne sich die Beklagte nicht mit Erfolg berufen. Sie – die Klägerin – sei schließlich auch parteifähig. Sie sei nach schweizerischem Recht rechtsfähig. Ihr tatsächlicher Verwaltungssitz befinde sich in der Schweiz.

Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom 27. April 2011 Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Prof. Dr. rer. nat. H. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 erläutert und ergänzt. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das schriftliche Gutachten von Prof. Dr. H vom 22. Mai 2014 sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 12. November 2015 verwiesen.

Die Akten der beim Senat gegen die Beklagten anhängigen Parallelverfahren I-2 U 54/04 und I-2 U 87/04, die Akten der beim Senat gegen F anhängigen Verfahren I-2 U 25/10, I-2 U 33/10 und I-2 U 34/10 sowie die Akten der beim Senat gegen E anhängigen Verfahren I-2 U 29/10, I-2 U 30/10 und I-2 U 31/10 lagen vor und waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg. Die Beklagten haben mit ihrem unter der Bezeichnung „D“ vertriebenen Schwangerschaftsfrühtestgerät von der technischen Lehre des Klagepatents, auch in dem mit Urteil des Bundesgerichtshofs vom 4. November 2008 aufrechterhaltenen Umfang, wortsinngemäß Gebrauch gemacht. Der Klägerin, die insgesamt aktivlegitimiert ist, stehen deshalb im tenorierten Umfang die noch geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz, Rechnungslegung und Auskunftserteilung zu (Art. 64 EPÜ i.V.m. §§ 9 Nr. 1, 139 Abs. 2, 140b PatG, §§ 242, 259 BGB). Die vorgenommene Ergänzung des landgerichtlichen Urteils trägt der zwischenzeitlichen Änderung des Patentanspruchs 1 des Klagepatents im Nichtigkeitsverfahren Rechnung. Soweit die Klägerin den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags sowie des gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrags in zweiter Instanz (einseitig) für erledigt erklärt hat, ist die Erledigung des Rechtsstreits festzustellen. Im Hinblick auf die Teil-Erledigung sowie mit Rücksicht auf die in zweiter Instanz ferner erfolgte Teil-Klagerücknahme und Antragsanpassung hat der Senat das landgerichtliche Urteil zur Klarstellung und besseren Übersichtlichkeit neu gefasst.

Die Klage ist zulässig.

Klägerin ist nach wie vor diejenige Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach schweizerischem Recht, die ursprünglich unter der Firma „B GmbH“ im Handelsregister eingetragen war. Mit der Änderung in „I GmbH“ hat sie nur ihren Namen geändert, ohne dass an ihre Stelle eine andere Rechtspersönlichkeit getreten ist. Der von der Klägerin vorgelegte Handelsregisterauszug (Anlage LS 48) gibt die neue und die bisherige Firma der Klägerin und darüber hinaus dieselbe Firmennummer an, unter der auch die B GmbH im Handelsregister geführt worden ist. Hinweise auf eine Änderung der Rechtsperson finden sich nicht. Es gibt auch keine anderen Anzeichen dafür, dass die Klägerin als Rechtspersönlichkeit nicht (mehr) existiert. Im Handelsregisterauszug (vgl. Anlage LS 48) werden an verschiedenen Stellen Statuten, die Konzernmutter als Gesellschafterin, ehemalige Gesellschafter und die Gesellschaftszwecke erwähnt; dies alles setzt voraus, dass die Gesellschaft als solche errichtet worden ist und noch besteht, solange ihre Auflösung nicht im Handelsregister vermerkt ist. Überdies hat die Klägerin als Anlage LS 50 u.a. Steuerrechnungen des Kantons Zug vorgelegt, die voraussetzen, dass sie als Rechtssubjekt und Gesellschaft des Schweizer Kantons Zug registriert ist. Auch die Patentbehörden sind von der Existenz der Klägerin als Rechtsperson ausgegangen, anderenfalls hätten sie das Klageschutzrecht nicht im Patentregister auf sie umgeschrieben. Dass sich – wovon der Senat in seinem Zwischenurteil vom 20. Dezember 2012, mit dem er der Klägerin die Leistung einer Prozesskostensicherheit aufgegeben hat – an der im Handelsregister angegebenen Adresse weder der Verwaltungssitz der Klägerin noch eine zustellungsfähige Anschrift befinden mag, zwingt nicht zu dem Schluss, dass das Handelsregister dann auch den Status der Klägerin als existierende Rechtspersönlichkeit nicht belegt. Konkrete Umstände, aus denen das gefolgert werden müsste, legen auch die Beklagten nicht dar. Davon, dass die Klägerin auch heute noch im Handelsregister eingetragen ist, hat sich der Senat im Übrigen durch einen Blick in das elektronische Handelsregister des Kantons Zug überzeugt. Dies bestätigt imÜbrigen auch der vom Klägervertreter im letzten Verhandlungstermin vorgelegte Handelsregisterauszug.

2.Die Klägerin ist parteifähig.

Die Parteifähigkeit ist eine Prozessvoraussetzung, die in jeder Verfahrenslage, auch in der Berufungsinstanz, von Amts wegen zu prüfen ist (§ 56 Abs. 1 ZPO) und ohne die ein Sachurteil nicht ergehen darf (BGH, NJW 1997, 557, 568).

b)Die Parteifähigkeit beurteilt sich nach der lex fori, also nach deutschem Prozessrecht. Gemäß § 50 Abs. 1 ZPO ist parteifähig, wer rechtsfähig ist.

Bei der Klägerin handelt es sich um eine GmbH nach schweizerischem Recht, die im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen ist.

Die Rechts- und Parteifähigkeit einer in der Schweiz gegründeten Gesellschaft sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Recht des Ortes zu beurteilen, an dem die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat (BGH, NJW 2009, 289 – Trabrennbahn; NJW-RR 2010, 1364; Bamberger/Roth, BeckOK EGBGB, Art. 12 Rz. 58). Es gilt insoweit also weiterhin die sog. Sitztheorie, der das deutsche IPR im Grundsatz folgt. Nach ihr beurteilt sich der Sitz einer juristischen Person nach dem Ort des tatsächlichen Verwaltungssitzes (BGH, NJW 1986, 2194, 2195; NJW 2009, 289, 290; NJW-RR 2010, 1364). Maßgebend dafür ist der Tätigkeitsort der Geschäftsführung und der dazu berufenen Vertretungsorgane, also der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden (BGH, NJW 1986, 2194, 2195; NJW 2009, 1610, 1611; NJW-RR 2010, 1364).

e)Im Streitfall liegt dieser Ort entweder in der Schweiz, wo der Geschäftsführer der Klägerin, Herr Dr. J, wohn- und geschäftsansässig ist, oder er liegt in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Muttergesellschaft der Klägerin geschäftsansässig ist. Ein in Betracht kommender dritter Ort ist weder dargetan noch ersichtlich. Ob die Klägerin ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in der Schweiz oder in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, kann hier allerdings offen bleiben.

Hat die Klägerin nicht nur ihren statuarischen Sitz, sondern auch ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in der Schweiz, sind die Rechts- und Parteifähigkeit der in der Schweiz gegründeten Klägerin nach schweizerischem Recht zu beurteilen.

Liegt der effektive Verwaltungssitz der Klägerin in den USA, ist das Ergebnis kein anderes. In diesem Fall ist gemäß der Sitztheorie dasUS-amerikanische Recht für die Beurteilung der Rechts- und Parteifähigkeit der Klägerin maßgeblich. Wegen des Grundsatzes der Gesamtverweisung, Art. 4 Abs. 1 Satz 1 EGBGB, ist zunächst das US-amerikanische internationale Privatrecht anzuwenden. Dieses folgt der Gründungstheorie. Denn die USA folgt der – im anglo-amerikanischen Rechtskreis vorherrschenden – Gründungstheorie (MünchKommBGB/Kindler, 6. Aufl., IntGesR, Rz. 360 und 510 m. w. Nachw.), wobei das Gründungs-Konzept auch im autonomen Kollisionsrecht der US-Bundesstaaten gilt (Bamberger/Roth, BeckOK EGBGB, Art. 12 Rz. 45). Das US-amerikanische Kollisionsrecht nimmt daher den Verweis nicht an, sondern verweist seinerseits weiter auf das Gründungsrecht der Schweiz. Die Schweiz folgt im Grundsatz der Gründungstheorie (Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 58a; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 510 m. w. Nachw.). Denn gemäß § 154 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) unterstehen Gesellschaften dem Recht des Staates, nach dessen Vorschriften sie organisiert sind, wenn sie die darin vorgeschriebenen Publizitäts- oder Registervorschriften dieses Rechts erfüllen oder, falls solche Vorschriften nicht bestehen, wenn sie sich nach dem Recht dieses Staates organisiert haben (vgl. hierzu auch OLG Frankfurt, NJW 1990, 2204, 2205). Da somit auch die Schweiz der Gründungstheorie folgt, nimmt das dortige Recht den Verweis an. Damit ist diese Weiterverweisung auch für das deutsche internationale Privatrecht verbindlich. Rück- oder Weiterverweisungen des aus deutscher Sicht berufenen ausländischen Rechts sind im Bereich der Sitztheorie nach herrschender Meinung, der der Senat folgt, gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 EGBGB zu beachten (vgl. BGH, NJW 2004, 3706, 3707; NVwZ-RR 2006, 28, 29; NZG 2010, 909, 911; OLG Frankfurt, NJW 1990, 2204, 2205; OLG Hamm, NJW 2001, 2183; OLG Hamburg, BeckRS 2007, 07023; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 507; Palandt/Thorn, 74. Aufl., Anh. zu Art. 12 EGBGB Rz. 12; Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 51). Das gilt auch und gerade dann, wenn sich der Verwaltungssitz außerhalb des Gründungsstaates befindet und der Staat des Verwaltungssitzes seinerseits an das Gründungsrecht anknüpft (Bamberger/Roth, a.a.O., Art. 12 Rz. 51; MünchKommBGB/Kindler, a.a.O., Rz. 507; vgl. auch MünchKommZPO/Lindacher, 4. Aufl., § 50 Rz. 61). Somit richtet sich die Rechtsfähigkeit der Klägerin in jedem Fall nach schweizerischem Recht.

Es bestehen keine durchgreifenden Bedenken, dass die Rechtsfähigkeit der Klägerin nach dem Recht der Schweiz gegeben ist. Bei der Klägerin handelt es sich um eine nach schweizerischem Recht als GmbH gegründete Gesellschaft, die nach dem Recht der Schweiz organisiert ist. Die Statuten der Klägerin vom 10. Dezember 2001, wonach die Klägerin als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Maßgabe der Art. 772 ff. des schweizerischen Obligationenrechts besteht, hat die Klägerin in dem Parallelverfahren I-2 U 87/04 als Anlage LS-C 32 vorgelegt. Der Einwand der Beklagten, die Klägerin sei nur eine Briefkastenfirma und ihr in der Schweiz ansässiger Geschäftsführer, Herr Dr. J, sei nur aus formalen Gründen als Geschäftsführer bestellt worden, greift nicht durch. Die Klägerin ist nach schweizerischem Recht wirksam gegründet, hat ihren satzungsmäßigen Sitz in der Schweiz und ist dort rechtsfähig (vgl. auch OLG Hamm, ZIP 2006, 1822, 1823 = BeckRS 2006, 09857). Dafür, dass die Klägerin sich zwischenzeitlich einem anderen Recht unterstellt hat, ist nichts dargetan und auch nichts ersichtlich. Es gibt – wie ausgeführt – auch keine Anzeichen dafür, dass die Klägerin als Rechtspersönlichkeit nicht (mehr) existiert.

Die (verbliebene) Klage ist auch begründet. Mit dem angegriffenen Schwangerschaftstestgerät „D“ haben die Beklagten von der technischen Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch gemacht.

Das Klagepatent betrifft Assays, insbesondere Immunoassays und analytische Testgeräte dafür. Es umfasst analytische Schwangerschaftstestgeräte, die zur Verwendung zuhause, in der Klinik oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer Zeit ein Analyseergebnis liefern sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit und Aufwand seitens der Benutzerinnen gefordert wird (vgl. DE 38 87 AAB T3, Abs. [0002]).

Bei Immunoassays handelt es sich um bioanalytische Verfahren, welche sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern (auch: spezifische Bindungspaare), insbesondere die von Antikörpern und Antigenen, zunutze machen, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können. Zum Nachweis der oft nicht direkt sichtbaren Bindungsreaktionen wurden im Stand der Technik Verfahren zur indirekten Beobachtung eingesetzt, die die Markierung eines der Glieder des spezifischen Bindungspaares mit einem Radioisotop, einem Chromophor, einem Fluorophor oder die eine enzymatische Markierung vorsahen. Radiomarkierungen, Chromophore bzw. Fluorophore können mittels Strahlungsdetektoren, Spektrophotometern oder mit dem bloßen Auge nachgewiesen werden; bei Enzymmarkierungen wird ein nachweisbares Signal durch die Aktivierung einer Verbindung wie etwa eines Farbstoffs im Rahmen eines Reaktionssystems erzeugt (vgl. BGH, Urt. v. 04.11.2008 – X ZR 154/05 [nachfolgend: NU], S. 11, Rz. 9).

Ursprünglich in Vorrichtungen wie Reagenzgläsern mittels Zentrifugierung und Ausfällung durchgeführt (so genannte Flüssigphasenassays), ist der Beschreibung des Klagepatents zufolge bei spezifischen Bindungsassays wie Immunoassays auch die Verwendung von mit Reagenzien imprägnierten Teststreifen vorgeschlagen worden (so genannte Festphasenassays). Dabei bewegt sich die auf einen Teil des Teststreifens aufgetragene Probe mit Hilfe eines eluierenden Lösungsmittels, wie Wasser, durch das Material des Teststreifens in oder durch eine dort vorgesehene Nachweiszone, in der ein für die in der Probe vermutete Nachweissubstanz spezifisches Bindungsreagenz immobilisiert ist, um die Nachweissubstanz gegebenenfalls zu binden. Das Maß dieser Bindung kann mit markierten Reagenzien bestimmt werden, die ebenfalls im Teststreifen enthalten sind oder anschließend darauf aufgebracht werden (vgl. DE 38 87 AAB T3, Abs. [0004]; BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Rz. 10). Der Klagepatentschrift zufolge erfordern alle kommerziell erhältlichen Geräte die Durchführung einer Reihe von aufeinander folgenden Arbeitsschritten, bevor das Testergebnis ablesbar ist, was notwendigerweise Zeit erfordere und Fehlerquellen einführe (vgl. DE 38 87 AAB T3, Abs. [0002]; BGH, NU, Seite 12 erster Abs., Rz. 10).

Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet die Klagepatentschrift die Anpassung und Verbesserung der bekannten Techniken zur Bereitstellung diagnostischer Testgeräte insbesondere für den privaten Gebrauch, die auch von einer ungeübten Person schnell und bequem zu handhaben sind, vom Benutzer möglichst wenige Arbeitsschritte erfordern und bei denen das Analyseergebnis innerhalb von Minuten nach dem Probenauftrag – beispielsweise Urin im Fall eines Schwangerschafts- oderOvulationstests – vorliegt (vgl. DE 38 87 AAB T3, Abs. [0003] und [0005]; vgl. a. BGH, NU, Seite 12 zweiter Abs., Rz. 11).

Dazu schlägt Anspruch 1 des Klagepatents in der Fassung des Nichtigkeitsurteils des Bundesgerichtshofs vom 4. November 2008 ein analytisches Testgerät mit folgenden Merkmalen vor:

(1) Analytisches Testgerät, welches umfasst:

(a) einen trockenen porösen Träger (10),

(b) ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten (Nachweissubstanz),

(d) ein hohles Gehäuse (30).

(2) Der Markierungsstoff ist ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen.

(3) Das unmarkierte Reagenz ist auf dem porösen Träger (10) in einer Nachweiszone (14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich.

(4) Das markierte Bindungsreagenz

(a) ist in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers (10) enthalten und

(b) befindet sich in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone (14).

(5) Die Nachweiszone (14) ist von der ersten Zone (12) räumlich getrennt.

(6) Die beiden Zonen (12, 14) sind derart angeordnet, dass eine auf den porösen Träger (10) aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone (12) in die Nachweiszone (14) dringen kann.

(7) Das markierte spezifische Bindungsreagenz ist innerhalb des porösen Trägers (10) in feuchtem Zustand frei beweglich, so dass die Flüssigkeitsprobe, die dem Testgerät zugeführt wird, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone (14) eindringen kann.

(8) Der poröse Träger (10) und das markierte spezifische Bindungsreagenz sind innerhalb des hohlen Gehäuses (30) enthalten.

(9) Das Gehäuse (30)

(a) ist aus feuchtigkeitsundurchlässigem festen Material aufgebaut und

(b) beinhaltet Mittel (32) zum Festhalten des Ausmaßes (sofern gegeben), bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone (14) gebunden ist.

(10) Der poröse Träger (10)

(a) steht direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses (30) derart in Verbindung, dass eine flüssige Testprobe auf den porösen Träger (10) aufgebracht werden kann,

(b) umfasst einen Streifen oder eine Folie von porösem Material.

Angesichts des Streits der Parteien bedürfen der Begriff „spezifisches Bindungsreagens“ sowie die das „Gehäuse“ und den „porösen Träger“ betreffenden Merkmale näherer Erläuterung.

100

101

Was die Forderung nach einem für den Analyten „spezifischen Bindungsreagenz“ (Merkmale (1) (b), (1) (c), (7) und (8)) anbelangt, kommt es – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – nicht entscheidend darauf an, was der Fachmann allgemein unter einem „spezifischen“ Bindungsreagenz versteht. Selbst wenn insoweit ein bestimmter Begriffsinhalt feststellbar sein sollte, was dahinstehen kann, ist dieser hier nicht ausschlaggebend. Handelt es sich nämlich bei dem auslegungsbedürftigen Begriff (hier: „spezifisch“) um einen Ausdruck, der in dem betreffenden Fachgebiet gebräuchlich und mit einem bestimmten Inhalt versehen ist, so darf nicht unbesehen dieser nach dem allgemeinen Sprachgebrauch gegebene Inhalt zugrunde gelegt werden. Denn es ist stets die Möglichkeit in Rechnung zu stellen, dass das Patent den Ausdruck gerade nicht in diesem geläufigen, sondern in einem davon abweichenden (z.B. weitergehenden oder engeren) Sinne verwendet. Die Merkmale eines Patentanspruchs dürfen deswegen nicht anhand der Definition in Fachbüchern, sondern sie müssen aus der Patentschrift selbst ausgelegt werden. Die Patentschrift bildet gewissermaßen ihr eigenes Lexikon; maßgeblich ist nur der sich aus der Patentschrift ersichtliche Begriffsinhalt. Dieser methodische Ansatz kann sowohl zu einem weiteren Begriffsinhalt führen, als ihn eine dem allgemeinen Sprachgebrauch folgende Betrachtung ergeben würde. Er kann, weil der übliche Wortsinn nicht den Mindestinhalt eines Merkmals vorgibt, aber ebenso zu einem engeren Verständnis führen. Unter Heranziehung des Beschreibungstextes ist deshalb in jedem Fall eine Auslegung vorzunehmen. Sie hat nach Art. 69 Abs. 1 EPÜ vom Inhalt der Patentansprüche auszugehen, zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Die Auslegung der Patentansprüche dient dabei nicht nur der Behebung etwaiger Unklarheiten, sondern auch zur Erläuterung der darin verwendeten technischen Begriffe sowie zur Klärung der Bedeutung und der Tragweite der dort beschriebenen Erfindung (vgl. BGHZ 98, 12, 18 f. = GRUR 1986, 803 – Formstein; BGHZ 105, 1, 10 = GRUR 1988, 896 – Ionenanalyse; BGHZ 125, 303, 309 = GRUR 1994, 597 – Zerlegvorrichtung für Baumstämme; BGH, GRUR 1992, 594, 596 – mechanische Betätigungsvorrichtung; GRUR 2002, 515, 516 f. – Schneidmesser I; GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II).

102

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, entnimmt der Durchschnittsfachmann vorliegend der Klagepatentbeschreibung, dass es eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung darstellt, als markiertes Reagenz einen „hochspezifischen Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ und als immobilisiertes Bindungsreagenz einen „hochspezifischen unmarkierten Anti-(hCG, TSH, LH)-Antikörper“ zu verwenden. In Absatz [0027] der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift (DE 38 87 AAB T3) heißt es nämlich (Hervorhebungen hinzugefügt):

103

„Das immobilisierte spezifische Bindungsreagenz in der zweiten Zone ist bevorzugt ein hochspezifischer Antikörper, insbesondere ein monoklonaler Antikörper. In der die Sandwich-Reaktion beinhaltenden Ausführungsform der Erfindung ist das markierte Reagenz auch vorzugsweise ein hochspezifischer Antikörper, und insbesondere ein monoklonaler Antikörper.“

104

Dass diese Begriffsbildung für Schwangerschaftstests nicht gelten soll, vermag auch der Senat der Klagepatentschrift nicht zu entnehmen. Insbesondere gibt die Beschreibungsstelle in Absatz [0019] der deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift hierfür nichts her.

105

Der Klagepatentschrift ist entgegen der Auffassung der Beklagten auch nicht zu entnehmen, dass sich die Angabe „hochspezifisch“ auf eine „Ensemble-Ebene“ bezieht und ein „Ensemble von Antikörpern mit besonders geringem Anteil an fehlerhaften Einzelmolekülen“ bezeichnet. Für eine entsprechende Interpretation des Begriffes findet sich in der Patentbeschreibung nicht der geringste Anhalt.

106

Zwar enthält der poröse Träger des in Absatz [0027] beschriebenen Schwangerschaftstestgerätes sowohl in der ersten Zone als auch in der Nachweiszone einen „hochspezifischen Anti-hCG-Antikörper“. Besagter Beschreibungsstelle lässt sich aber nicht entnehmen, dass bei der Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes zwingend sowohl in der ersten Zone als auch in der zweiten Zone ein „hochspezifischer“ Anti-hCG-Antikörper enthalten sein muss. Vielmehr lässt sich die Textstelle mit dem Landgericht zwanglos dahin begreifen, dass nicht nur die Umsetzung der patentierten Lehre in Form eines Schwangerschaftstestgerätes als solche eine bevorzugte Variante der Erfindung darstellt, sondern dass es gleichermaßen bevorzugt (und damit keinesfalls zwingend) ist, hierbei hochspezifische Anti-hCG-Antikörper zu verwenden.

107

Wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann bei Lektüre der Klagepatentschrift aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zur Antigen-Antikörper-Reaktion annehmen, dass der in der Klagepatentbeschreibung verwendete Begriff eines „hochspezifischen Antikörpers“ eine ganz spezielle Ausführungsform der Erfindung betrifft, nämlich diejenige, bei der der als Markierungsreagenz oder Fängersubstanz eingesetzte Antikörper eine besonders ausgeprägte Spezifität für die in Rede stehende Nachweissubstanz besitzt, indem der Antikörper (praktisch) nur an den nachzuweisenden Analyten, aber an kein anderes Antigen binden kann. Bereits anhand der der Klagepatentschrift eigenen Begrifflichkeit „hochspezifischer Antikörper“ wird ihm deutlich, dass die von Patentanspruch 1 vorausgesetzte „Spezifität für den Analyten“ ein Weniger beinhaltet und nicht dahin verstanden werden kann, dass als „spezifisch“ nur ein solcher Antikörper anzusehen ist, der praktisch ausschließlich an die eine bestimmte Nachweissubstanz (z.B. hCG) binden kann.

108

Auch aus technischer Sicht hat der Fachmann keine Veranlassung, das Wort „spezifisch“ im Sinne von „hochspezifisch“ zu verstehen. Der Fachmann erkennt, dass es für die Erfindung wesentlich ist, zunächst in einer ersten Zone einen markierten Antikörper vorzusehen, der eine Bindungsreaktion mit dem zu detektierenden Analyten (z.B. hCG) eingehen kann. Die Hormone hCG, LH, FSH und TSH bestehen jeweils aus zwei Polypeptid-Ketten, einer so genannten α-Kette und einer so genanntenß-Kette. Die α-Ketten der Hormone sind identisch. Auf die Strukturhomologie zwischen den α-Untereinheiten von hCG und LH wird auch in der Klagepatentschrift hingewiesen (DE 38 87 AAB T3, Abs. [0092]). Demgegenüber ist die ß-Kette des Schwangerschaftshormons hCG nur bei hCG, nicht jedoch bei den anderen, im Test-Urin vorkommenden Hormonen LH, FSH, TSH vorhanden. Vor diesem Hintergrund ist dem Fachmann klar, dass sich bei einem Schwangerschaftstest in besonderer Weise ein Epitop auf der ß-Kette des hCG-Hormons eignet und anbietet. Verwendet der Fachmann einen solchen (hoch-)spezifischen Antikörper, kann er deshalb sicher sein, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Um diese in der Testanordnung sichtbar zu machen, sieht die Erfindung vor, in der stromabwärts gelegenen zweiten Zone, der so genannten Nachweiszone (Detektionszone), einen weiteren Antikörper als „Fänger“ zu immobilisieren, der spezifisch für den betreffenden Analyten (z.B. hCG) ist. Sinn dieser Anweisung ist es, eine Antigen-Antikörper-Reaktion herbeizuführen, in der sich das (zuvor eingefärbte) Hormon an den in der Nachweiszone permanent immobilisierten Antikörper anlagert, infolgedessen in der Nachweiszone fixiert wird und durch die dort eintretende Färbung das Vorhandensein des Hormons anzeigt. Vergegenwärtigt sich der Fachmann diesen erfindungsgemäßen Ablauf, erkennt er, dass als Antikörper in der Nachweiszone prinzipiell jedes Reagenz in Betracht kommt, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und damit fixieren kann. Die Möglichkeit zur Bindung und Fixierung besteht dabei gleichermaßen im Hinblick auf die hochspezifischen ß-Ketten-Epitope wie auch im Hinblick auf die bei anderen Substanzen im Test-Urin identisch vorkommende α-Kette der Hormone. Vorausgesetzt ist lediglich, dass der als „Fänger“ eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz „verbraucht“ ist. Demgemäß wird in der Patentbeschreibung auch betont, dass die beiden Bindungsreagenzien Spezifitäten für unterschiedliche Epitope auf der Nachweissubstanz haben müssen (vgl. DE 38 87 AAB T3, Abs. [0012] und [0043]). Aus der Beschreibungsstelle in Abs. [0012] der Patentbeschreibung geht hierbei nicht hervor, dass es sich zwingend jeweils um eine Spezifität für ein Epitop auf der ß-Kette handeln muss.

109

Entscheidet sich der Fachmann für einen Antikörper in der Nachweiszone, der räumlich komplementär zur α-Kette ist (z.B. Anti-α-hCG-Antikörper), so besteht lediglich das Problem, dass die betreffenden Antikörper von anderen Hormonen im Test-Urin mit identischer α-Kette (z.B. LH, FSH, TSH) blockiert werden können. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der Fachmann hieraus jedoch nicht den Schluss ziehen, dass ein für die α-Kette des Hormons spezifischer Antikörper(z.B. Anti-α-hCG-Antikörper) für die Zwecke der Erfindung nicht geeignet ist. Aufgrund seines allgemeinen Fachwissens ist der Fachmann sich vielmehr darüber im Klaren, dass er z.B. durch einen hinreichenden Überschuss an Antikörpern in der Nachweiszone dafür sorgen kann, dass trotz des Vorhandenseins von LH, FSH und TSH ausreichend Bindungspartner für hCG verbleiben. Hierdurch lässt sich bei einer Konstellation, bei der eine Schwangerschaft gegeben ist, hCG und LH im Test-Urin enthalten sind und sich Anti-ß-hCG-Antikörper in der ersten sowie Anti-α-hCG-Antikörper in der zweiten Zone finden, verhindern, dass ein falsches Negativergebnis angezeigt wird. Weshalb dies nicht zutreffen sollte, zeigen die Beklagten nicht auf.

110

Umgekehrt gilt – für den Fachmann erkennbar – dasselbe. Wird in der ersten Zone ein markierter Antikörper (z.B. Anti-α-hCG-Antikörper) verwendet, der nicht nur an die fragliche Nachweissubstanz (z.B. hCG), sondern auch an andere Substanzen(z.B. LH, FSH) binden kann, so ist zwar voraussehbar, dass nicht allein der nachzuweisende Analyt (hCG) eingefärbt wird, sondern gleichermaßen die mit derselben, räumlich komplementären α-Kette versehenen Hormone LH, FSH und TSH. Die vorhandene Spezifität reicht jedoch für die Zwecke der Erfindung aus, wenn in der Nachweiszone ein hochspezifischer Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper) verwandt wird, der praktisch ausschließlich die Nachweissubstanz (z.B. hCG) einfangen kann, die übrigen, ebenfalls eingefärbten Substanzen (z.B. LH, FSH) hingegen nicht. Auch in diesem Fall ist nämlich gewährleistet, dass es in der Nachweiszone nur dann zu einem Farbsignal kommen kann, wenn in der Probe diejenige Substanz (z.B. hCG) vorhanden ist, deren Nachweis der Test dienen soll.

111

Der Inhalt des Begriffs „spezifisch“ lässt sich bei dem dargelegten Verständnis zwar nicht einheitlich bestimmen. Er hängt vielmehr maßgeblich davon ab, welchen Grad an Spezifität der Antikörper in der jeweils anderen Zone besitzt (Wechselwirkung). Wird in der ersten Zone (Reaktionszone) ein hochspezifischer markierter Antikörper verwendet, so verlangt die Spezifität des in der Nachweiszone immobilisierten Antikörpers lediglich, dass er auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Umgekehrt gilt dasselbe. Wird die Nachweiszone mit einem für die Nachweissubstanz hochspezifischen Antikörper versehen, genügt für die erste Zone (Reaktionszone) eine Spezifität in dem Sinne, dass der markierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, an die Nachweissubstanz binden kann. Eine derartige – wechselwirkende – Interpretation des Begriffs „spezifisch“ ist mit dem Landgericht aber als ohne weiteres möglich anzusehen.

112

Für die Richtigkeit des vorstehenden Verständnisses spricht, dass die Klagepatentschrift unter der Überschrift „Markierungsstoff/Herstellung der Markierungsstoffe“ in Bezug auf die „Goldsolherstellung“ (DE 38 87 AAB T3, Abs. [0080]), betreffend die Verwendung „gefärbter Teilchen“ (DE 38 87 AAB T3, Abs. [0089] und [0090]) sowie in Bezug auf die Herstellung des „Anti-hCG-Farbsols“ (DE 38 87 AAB T3, Abs. [0091]) ausdrücklich „anti-alpha-Humanchoriongonadotropin“ als Antikörperpräparat vorschlägt. In den angegebenen Beschreibungsstellen wird die Herstellung eines markierten Bindungsreagenz auf Grundlage des Antikörpers α-hCG, d.h. eines nicht allein für das hCG-Antigen spezifischen Antikörpers beschrieben. Die Beschreibung dieser Herstellungsbeispiele auf Basis eines Antikörpers gegen α-hCG zeigt, dass unter den Begriff des „spezifischen Bindungsreagenz“ auch durchaus Antikörper fallen können, welche nicht ausschließlich spezifisch für das hCG-Hormon sind. Dass die beschriebenen Ausführungsformen nicht unter den Patentanspruch fallen, vermag der Senat nicht zu erkennen. Dagegen spricht bereits, dass es einleitend in Absatz [0075] ausdrücklich heißt, dass nachfolgend „als Beispiel“ „bestimmte bevorzugte Teststreifenmaterialien, Reagenzien und Verfahren zu ihrer Herstellung beschrieben“ werden.

113

Dementsprechend ist auch die fachkundige Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrer das – aus derselben Patentfamilie stammende, von der Klägerin im Parallelverfahren I-2 U 54/04 geltend gemachte – europäische Patent 0 560 AAG betreffenden Einspruchsentscheidung im Hinblick auf die entsprechende Beschreibung dieses Patents davon ausgegangen, dass es erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einen Anti-α-Antikörper einzusetzen, wenn in der Nachweiszone ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Sie hat in der genannten Entscheidung nämlich ausgeführt (vgl. Einspruchsentscheidung, Seite 11 zweiter Abs., Tz. 4.1; Unterstreichungen hinzugefügt):

114

„Die Beschreibung der Patentschrift (Seite 10, Zeile 33, bis Seite 12, Zeile 36) erläutert ein hCG-Sandwich-Assay. Der Antikörper, der nur für hCG spezifisch ist (d. h. anti-beta) ist in der Detektionszone mobilisiert worden. Der andere Antikörper (anti-alpha, der mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren kann) ist mit der partikelförmigen Direktmarkierung markiert worden, um das trockene markierte Reagenz in der Aufbringzone der Testvorrichtung zu bilden. Nach Aufbringen der Probe auf die Testvorrichtung kann das markierte Reagenz mit LH, FSH, TSH und hCG reagieren und die jeweiligen Komplexe bilden. Es ist jedoch nur der markierte Komplex „an hCG gebundener Anti-Alpha-Antikörper" zu einer spezifischen Bindung an die Detektionszone imstande, da der Antikörper in der Detektionszone nur für hCG und nicht für die anderen Hormone spezifisch ist. Somit gibt es nur dann ein Signal der Detektionszone, wenn hCG in der Probe anwesend ist, was in einem spezifischen Bindungsessay für hCG ohne jede kreuzende Aktivitäten mit LH, FSH und/oder TSH resultiert.“

115

Dem ist zu entnehmen, dass das von der Klägerin im Parallelverfahren geltend gemachte EP 0 560 AAG auch nach Auffassung der fachkundigen Einspruchsabteilung nicht verlangt, dass in der ersten Zone und in der zweiten Zone jeweils ein Anti-ß-Antikörper eingesetzt wird, sondern dass es vielmehr ausreicht, wenn in der ersten Zone ein Anti-α-Antikörper und in der Nachweiszone (Detektionszone) ein Anti-ß-Antikörper verwendet wird. Die Stellungnahme der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes ist als (erhebliche) sachverständige Äußerung zu würdigen (vgl. BGH, GRUR 1996, 757, 759 – Zahnkranzfräse; GRUR 1998, 895 – Regenbecken; BGH, GRUR 2010, 950, 951/952 – Walzenformgebungsmaschine). Sie betrifft zwar unmittelbar nur das EP 0 560 AAG. Was die in Rede stehende „Spezifität" anbelangt, unterscheidet sich dieses Patent jedoch nicht vom hiesigen Klagepatent.

116

Wenn es danach erfindungsgemäß ausreicht, in der ersten Zone einenAnti-α-Antikörper und in der Nachweiszone einen Anti-ß-Antikörper zu verwenden, muss gleiches – womit sich die Einspruchsabteilung nicht befasst hat – auch für die umgekehrte Konstellation (Verwendung eines Anti-ß-Antikörpers in der ersten Zone und Einsatz eines Anti-α-Antikörpers in der Nachweiszone) gelten. Jede andere Auslegung wäre nicht konsistent.

117

Der Auffassung der Beklagten, das Klagepatent setze in beiden Zonen – in der ersten Zone und in der Nachweiszone – einen hochspezifischen Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper) für die Nachweissubstanz (z.B. hCG) voraus, kann auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit von Kreuzreaktionen nicht gefolgt werden. Ein hochspezifischer Antikörper kann in einem gewissen, nicht vermeidbaren Umfang eine Bindung mit anderen Substanzen eingehen, für die er an sich nicht spezifisch ist, weil er zu Kreuzreaktionen mit diesen Substanzen in der Lage ist. Auch ein für ein singuläres ß-Ketten-Epitop des hCG-Hormons spezifischer Antikörper kann deshalb in einzelnen Fällen und unvermeidlich mit in der Testprobe enthaltenem LH, FSH und TSH binden, so dass in der Reaktionszone – trotz Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers – die Hormone LH, FSH und/oder TSH markiert werden können. Liegt keine Schwangerschaft vor und enthält die Probe deshalb kein hCG, kann es infolge dessen trotz Einsatz eines Anti-α-hCG-Antikörpers in der Nachweiszone zu einem falschen positiven Signal kommen, weil das zuvor markierte LH, FSH und/oder TSH in der Nachweiszone gebunden wird. Befindet sich dagegen auch in der Nachweiszone ein für hCG hochspezifischer Antikörper (z.B. Anti-ß-hCG-Antikörper), wird einem solchen falsch positiven Testergebnis zwar entgegengewirkt. Da auch der in der Nachweiszone vorgesehene Anti-ß-hCG-Antikörper Kreuzreaktivität aufweist, kann es allerdings auch in diesem Fall sein, dass das in der ersten Zone gebundene und dadurch markierte LH oder FSH in der Nachweiszone gebunden wird und dadurch – trotz der Verwendung eines Anti-ß-hCG-Antikörper auch in der Nachweiszone – ein falsch positives Ergebnis erzeugt wird. Diese Möglichkeit wird bei der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in beiden Zonen nur stark reduziert. Wenn aufgrund der naturgesetzlich gegebenen Kreuzreaktivität aber selbst bei einem hochsensibel eingestellten Test die Gefahr eines positiven Fehlsignals existiert, kann der Fachmann die technische Lehre des Klagepatents sinnvollerweise nur dahin verstehen, dass dieses Risiko aus der Sicht des Klagepatents eben hinzunehmen ist, weil ihm selbst mit der Verwendung eines für hCG hochspezifischen Antikörpers in der Nachweiszone nicht vollständig begegnet werden kann. Für alle anderen Fälle geringerer Sensibilität entsteht die von den Beklagten aufgezeigte Problematik eines positiven Fehlsignals von vornherein nicht, weil die Kreuzreaktivität nur zahlenmäßig selten zu einer falschmarkierenden Bindung mit LH, FSH oder TSH führt und eine derart geringe Menge falschmarkierter LH-, FSH- oder TSH-Hormone bei entsprechend eingestellter Sensibilität des Tests noch nicht zu einem sichtbaren (Fehl-)Signal in der Nachweiszone führt.

118

Dem vorstehenden Verständnis steht schließlich auch nicht die Entscheidung „Okklusionsvorrichtung“ des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701) entgegen. Denn der Senat interpretiert den Begriff „spezifisch“ nicht in verschiedenen Merkmalen des streitgegenständlichen Patentanspruchs unterschiedlich, sondern stellt lediglich eine Beziehung zwischen den einzelnen Merkmalen des Patentanspruchs her. Der erforderliche Grad der Spezifität in der Nachweiszone kann nicht unabhängig vom Grad der Spezifität in der ersten Zone bestimmt werden und umgekehrt. Mithin hat der Senat im Rahmen seiner Auslegung lediglich berücksichtigt, dass die Patentansprüche und der sie erläuternde Beschreibungstext eine zusammengehörige Einheit bilden, die der Durchschnittsfachmann demzufolge als Ganzes so zu interpretieren sucht, dass sich Widersprüche nicht ergeben (BGH, GRUR 2008, 887 – Momentanpol II; BGHZ 180, 215 = GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine).

119

120

Soweit das Klagepatent ein „hohles Gehäuse“ (Merkmal (1) (d)), welches aus (feuchtigkeitsundurchlässigem) festem Material aufgebaut sein soll (Merkmal (9) (a)), verlangt, genügt – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – eine Anordnung, die einerseits einen Innenraum schafft, in welchem der poröse Träger aufgenommen werden kann, und die andererseits (aufgrund ihrer Festigkeit) Gewähr dafür bietet, dass das Gehäuse eine gewisse Schutzfunktion für die in seinem Inneren angeordneten Bauteile erfüllen kann und dem Testgerät eine Ausgestaltung gibt, die seine Handhabung durch den Benutzer erlaubt. Darüber hinausgehende konstruktive Anforderungen stellt das Klagepatent an das Gehäuse nicht. Hinsichtlich dessen konkreter Ausgestaltung und Form macht Patentanspruch 1 keine Vorgaben. Als Gehäuse im Sinne des Klagepatents kommt deshalb jedwedes Gehäuse in Betracht, das den porösen Träger aufnehmen kann, wobei es keine Notwendigkeit ist, dass der poröse Träger lose und auswechselbar im Gehäuse aufgenommen werden muss.

121

Anspruchsgemäß muss das Gehäuse – wie bereits erwähnt – außerdem aus einem „feuchtigkeitsundurchlässigen Material“ aufgebaut sein. Dadurch soll zum einen verhindert werden, dass während der Testdurchführung von außen Störungen eintreten, namentlich dadurch, dass die flüssige Probe in einer solchen Weise in das Testgerät bzw. auf den porösen Träger gelangt, dass die vorgesehenen physikalischen und immunologischen Abläufe nicht stattfinden, also z.B. die flüssige Probe unmittelbar in die Nachweiszone des porösen Trägers gelangt (Gefahr einer Fehlbenetzung). Zum anderen soll – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – durch diese Vorgabe verhindert werden, dass von dem den porösen Träger umgebenden Gehäuse selbst ein Saug- und Kapitaleffekt ausgeht, der die erfindungsgemäßen, auf den Prinzipien des Chromatographie-Verfahrens beruhenden Vorgänge in dem porösen Träger stört oder nachteilig beeinflusst. Vor dem Hintergrund dieser patentgemäßen Funktion ist es ersichtlich ohne Belang, ob das Gehäuse aus einem an sich feuchtigkeitsundurchlässigen Material (z.B. Kunststoff) besteht oder ob die Feuchtigkeitsundurchlässigkeit durch eine Kunststoffbeschichtung oder dergleichen herbeigeführt wird. Für die Zwecke der Erfindung kommt es nur darauf an, dass das Gehäuse die Eigenschaft besitzt, flüssigkeitsundurchlässig zu sein. Unteranspruch 5 beansprucht zwar Schutz für eine besondere Ausgestaltung nach Patentanspruch 1, bei der das Gehäuse aus Kunststoffmaterial geformt ist. Der allgemeiner gefasste Patentanspruch 1 macht jedoch keine dahingehenden Vorgaben. Weil es darum geht, die ordnungsgemäße Durchführung des Tests zu gewährleisten und die Chromatographie-Vorgänge auf dem porösen Träger unbeeinflusst zu lassen, kommt es des Weiteren nur darauf an, dass derjenige Teil des Gehäuses, der bei der Handhabung des Testgerätes mit der flüssigen Probe in Kontakt kommen kann, flüssigkeitsundurchlässig ist.

122

Dass die Feuchtigkeitsundurchlässigkeit nicht zwingend auf dem Material des Gehäuses beruhen muss, sondern diese auch durch weitere Maßnahmen, wie etwa den Einsatz von Kunststofffolien oder Dichtungen beruhen kann, bestätigt dem Fachmann auch die Patentbeschreibung, in der es in Absatz [0073] u.a. heißt:

123

„Die durchsichtige Verstärkungsfolie 607 steht in festem Kontakt mit der unteren inneren Oberfläche 608 des Gehäuses 600 und ergibt eine Dichtung gegen die Öffnungen 603 und 604, um den Eintritt von Feuchtigkeit oder Probe in das Gehäuse zu verhindern.“

124

Auch durch solche Maßnahmen, wie etwa eine Kunststoffbeschichtung oder dergleichen, kann ein für sich genommen flüssigkeitsdurchlässiges Material (z.B. Pappe) flüssigkeitsundurchlässig gemacht werden.

125

c)Was den „porösen Träger“ anbelangt, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt, dass sich der streitgegenständliche Patentanspruch nicht dazu verhält, dass der poröse Träger, der die Reaktions- und die Nachweiszone beherbergen soll, „einteilig“ zu sein hat. Von einer „Einteiligkeit“ oder „Einstückigkeit“ ist im Anspruch nirgends die Rede; dieser lässt vielmehr offen, ob der poröse Träger als einteiliges oder mehrteiliges Bauteil konzipiert wird (vgl. Senat, Urt. v. 29.07.2000 –I-2 U 76/99).

126

Dass der poröse Träger nicht zwingend einteilig ausgeführt sein muss, ergibt sich für den Fachmann auch aus der Klagepatentbeschreibung, in der es in Absatz [0029]) der deutschen Übersetzung heißt (Unterstreichungen hinzugefügt):

127

„Falls gewünscht, kann das Gerät gemäß der Erfindung zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien, beinhalten, die jeweils bewegliche und immobilisierte Reagenzien tragen. …“

128

Dementsprechend hat auch die Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in ihrer Entscheidung vom 4. Juli 2002 (Az.: T 694/01) festgestellt, dass sich das Klagepatent in der Fassung des Einspruchsbeschwerdeverfahrens nicht auf einen einstückigen porösen Träger beschränkt, sondern gleichermaßen mehrteilige Ausführungsformen umfasst. Patentanspruch 1 enthalte keine Angaben darüber, ob der poröse Träger aus einem oder mehreren Teilen bestehe. Keines der Merkmale besage, dass der poröse Träger zwingend einteilig ausgeführt sein müsse. Aus der Patentbeschreibung (siehe oben) gehe vielmehr hervor, dass der Träger in dem hohlen Gehäuse auch aus verschiedenen Teilen bestehen könne, solange die Anordnung ein Eindringen der Flüssigkeit von einem Teil des porösen Trägers in den nächsten zulasse. Der Wortlaut des Anspruchs 1 decke solche unterschiedlichen Ausführungsformen ab (vgl. Einspruchsbeschwerdeentscheidung, S. 25 f.). Wie die Technische Beschwerdekammer in der vorgenannten Entscheidung ferner ausgeführt hat (vgl. Einspruchsbeschwerdeentscheidung, S. 26 f.), lässt sich aus ihrer vorangegangenen Beschwerdeentscheidung nichts Gegenteiliges herleiten. Danach war es für die Zuerkennung erfinderischen Charakters unerheblich, ob der poröse Träger in dem hohlen Gehäuse aus einem oder mehreren miteinander in Verbindung stehenden Teilen besteht.

129

Dass Merkmal (3) betreffend die Nachweiszone dahin formuliert ist, dass das unmarkierte Reagenz „auf“ dem porösen Träger permanent immobilisiert ist, wohingegen es für die erste Zone in Merkmale (4) (a) heißt, dass das markierte Reagenz „in“ einer ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten sein soll, rechtfertigt keine andere Bewertung. Die unterschiedliche Wortwahl („auf“/„in“) ist ersichtlich zufällig; sie hat keinen technischen Grund. Beide Merkmale betreffen die Platzierung des jeweiligen Reagenzes. Das unmarkierte Reagenz soll in einer Nachweiszone des porösen Trägers enthalten sein, und zwar so, dass es dort permanent immobilisiert ist, und das markierte Bindungsreagenz soll in einer – von der Nachweiszone räumlich getrennten – ersten Zone des trockenen porösen Trägers enthalten sein, wobei es aber – anders als das unmarkierte Reagenz – in feuchtem Zustand beweglich sein soll. Es geht insoweit einzig und allein um die Platzierung der Reagenzien. Mit der Ausgestaltung des Trägers (Einteiligkeit oder Mehrteiligkeit) haben diese Anweisungen nichts zu tun. Der Fachmann versteht die Merkmale (3) und (4) (a) deshalb so, dass das markierte Reagenz in einer ersten Zone des porösen Trägers und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone des porösen Trägers enthalten sein soll. Dagegen besagen weder das Merkmal (3) noch das Merkmal (4), dass der poröse Träger einteilig ausgeführt sein muss.

130

Dadurch, dass das Klagepatent im Nichtigkeitsverfahren durch die Aufnahme des Merkmals (10) (b) in den Patentanspruch 1 beschränkt worden ist, hat sich daran, dass das Klagepatent nicht zwingend eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers verlangt, prinzipiell nichts geändert. Das neu hinzugekommene Merkmal (10) (b), das die Ausgestaltung des porösen Trägers betrifft, besagt nur, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie „umfassen“ soll. Das bedeutet nicht, dass der poröse Träger zwingend aus einem einstückigen bzw. einteiligen Streifen bestehen muss. Dabei kann vorliegend mit Blick auf die angegriffene Ausführungsform dahinstehen, ob es angesichts der eher weiten Formulierung des Merkmals („umfassen“) ausreicht, dass der Träger – neben einem weiteren Teil – auch aus einem Streifen oder einer Folie besteht. Jedenfalls schließt es Merkmal (10) (b) nicht aus, den porösen Träger aus zwei oder mehreren Streifen zu konzipieren. Erforderlich ist bei einer solchen Ausgestaltung nur, dass die einzelnen (nämlich jeder) Streifen aus porösem Material bestehen und so zueinander positioniert werden, dass die Flüssigkeitsprobe ihren Weg von der ersten Zone zu der Nachweiszone nehmen kann. Erreicht werden kann dies z.B. dadurch, dass die einzelnen Streifen hintereinander angeordnet sind, wobei sie an ihren zugewandten Enden verbunden sind bzw. sich an ihren Enden berühren. Unter das Merkmal (10) (b) fällt dementsprechend ohne weiteres auch eine Ausgestaltung, bei der auf einem Trägermedium in Gestalt eines Streifens zusätzlich ein als kurzer Streifen oder Streifenstück ausgebildetes Glasfaserkissen angeordnet ist, wenn dieses zusammen mit dem Trägermedium einen porösen Träger bildet, der insgesamt als Teststreifen angesehen werden kann.

131

Davon, dass das Klagepatent eine einteilige Ausbildung des porösen Trägers nicht verlangt, ist offenbar auch der Bundesgerichtshof in seinem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsurteil ausgegangen. Denn er hat dort hinsichtlich der Zulässigkeit der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten Beschränkung von Patentanspruch 1 ausgeführt (NU, S. 16 letzter Absatz bis S. 17 erster Absatz, Rz. 17; Unterstreichungen hinzugefügt):

132

„Mit der Beschränkung, dass der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2, 2.1), geht die von Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beschriebene Ausgestaltung des porösen Trägers nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder das erteilte Patent hinaus. Danach sollte das Trägermaterial vorzugsweise in Form eines Streifens oder einer Folie bestehen. Das Gerät konnte gemäß der Erfindung daher auch, falls gewünscht, zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien für die Aufnahme von Reagenzien, vereinigen, und zwar, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht ausschließlich parallel nebeneinander angeordnet (NK 1 S. 5 Z. 20 ff.). Demnach blieb es dem Fachmann überlassen, den porösen Träger den jeweiligen Erfordernissen entsprechend unterschiedlich auszugestalten. Diesen Rahmen überschreitet das Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht; insbesondere wird durch die Aufnahme der Merkmale des früheren Anspruchs 6 in den Hauptanspruch entgegen der Ansicht der Klägerin keine von der Ursprungsoffenbarung nicht erfasste "Zwischenebene" geschaffen.“

133

Auch nach Auffassung des Bundesgerichtshofs musste der poröse Träger nach der Lehre des erteilten Anspruchs 1 danach keineswegs zwingend einteilig konzipiert sein. Dass sich durch die im Nichtigkeitsverfahren vorgenommene Beschränkung des Patentanspruchs 1 hieran etwas geändert hat, lässt sich den Ausführungen des Bundesgerichtshofs nicht entnehmen. Vielmehr sprechen diese gerade dafür, dass eine Einteiligkeit – nach wie vor – nicht verlangt wird.

134

Soweit es in der Patentbeschreibung (DE 38 87 AAB T3, Abs. [0094]) heißt, ein wichtiger Aspekt der Erfindung sei die Wahl technischer Merkmale, die die Verwendung eines direktmarkierten spezifischen Bindungsreagenzes in einem analytischen Testgerät auf Trägerbasis erlaube, „z.B. einem Gerät in Form eines Streifens, um ein schnelles und klares Ergebnis zu liefern“, lässt sich schließlich auch hieraus nicht herleiten, dass der poröse Träger zwingend aus einem einteiligen Streifen bestehen muss. Denn „schnelle und klare Ergebnisse“ lassen sich durchaus auch bei einer zwei- oder mehrteiligen Ausbildung des porösen Trägers erzielen. Erforderlich ist nur, dass die einzelnen Elemente jeweils porös sind und so zueinander positioniert werden, dass die Flüssigkeitsprobe ihren Weg – ohne Hindernisse – von der ersten Zone zur Nachweiszone nehmen kann.

135

136

Von der so umschriebenen technischen Lehre des Klagepatents macht die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß Gebrauch.

137

Die Beklagten stellen eine Benutzung des Klagepatents auch in der Berufungsinstanz nur mit dem Argument in Abrede, dass es an einem anspruchsgemäßen „Gehäuse“, an einem „porösen Träger“ sowie an der geforderten „Spezifität“ des Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG fehlt. Die betreffenden Anspruchsmerkmale hat das Landgericht jedoch zu Recht als durch die angegriffene Ausführungsform verwirklicht angesehen.

138

a)Die angegriffene Ausführungsform weist in Gestalt des Glasfaserkissens in Verbindung mit der Chromatographiematrix (poröse Membran) einen – zweiteilig ausgestalteten – porösen Träger im Sinne des Klagepatents auf. Das erste Trägerelement in Gestalt des Glasfaserkissens weist eine erste Zone (Reaktionszone) auf, in der – wie noch ausgeführt wird – ein nicht immobilisiertes, spezifisches Bindungsreagenz enthalten ist. Die auf dem Träger aus Polyethylen vorgesehene Chromatographiematrix bzw. Membran weist als zweites Trägerelement eine Nachweiszone auf, in der ein unmarkiertes Bindungsreagenz immobilisiert ist. Das Glasfaserkissen liegt auf der Chromatographiematrix auf und überdeckt diese teilweise. Die beiden porösen Trägerelemente stehen somit in Kontakt, so dass die Anordnung ein Eindringen der Testprobe von dem einen porösen Träger in den anderen porösen Träger erlaubt (vgl. auch Gutachten Prof. Dr. H in der Sache I-2 U 33/10, S. 6, betreffend den F-Schwangeschaftstest). Entsprechend der Lehre des Klagepatents kann eine aufgebrachte Testprobe damit durch Kapillarwirkung durch das poröse Trägermaterial von der ersten Zone auf dem Glasfaserkissen zur zweiten, auf dem sich anschließenden Trägermedium vorgesehenen Nachweiszone wandern, um das markierte Reagenz von der ersten Zone zur zweiten Zone zu verbringen. Dass der poröse Träger der angegriffenen Ausführungsform zweiteilig ausgebildet ist, steht einer Verwirklichung des Merkmals (1) (a) wie auch der Merkmale (3) und (4) von Patentanspruch 1 des Klagepatents nicht entgegen.

139

Die angegriffene Ausführungsform entspricht auch den Vorgaben des aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren neu hinzugekommenen Merkmals (10) (b) wortsinngemäß. Bei dem Trägermaterial der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich – wie sich anhand des zur Akte gereichten Musters nachvollziehen lässt – ersichtlich um einen Streifen. Die auf dem PE-Träger aufgebrachte Chromatographiematrix hat die Form eines Streifens. Ebenso kann das Glasfaserkissen als kurzer Streifen qualifiziert werden. Das Glasfaserkissen und die Chromatographiematrix miteinander in Kontakt und bilden zusammen einen porösen Träger, der ohne Weiteres als ein Teststreifen angesehen werden kann.

140

b)Soweit das Klagepatent ein „hohles Gehäuse“ (Merkmal (1) (d)), welches aus festem Material aufgebaut sein soll (Merkmal (9) (a)), verlangt, genügt – wie bereits ausgeführt – eine Anordnung, die einerseits einen Innenraum schafft, in welchem der poröse Träger aufgenommen werden kann, und die andererseits (aufgrund ihrer Festigkeit) Gewähr dafür bietet, dass das Gehäuse eine gewisse Schutzfunktion für die in seinem Inneren angeordneten Bauteile erfüllen kann und dem Testgerät eine Ausgestaltung gibt, die seine Handhabung durch den Benutzer erlaubt. Es kommt jedwedes Gehäuse in Betracht, das den porösen Träger aufnehmen kann, wobei es keine Notwendigkeit ist, dass der poröse Träger lose und auswechselbar im Gehäuse aufgenommen werden muss. Daran, dass die angegriffene Ausführungsform ein solches „Gehäuse“ aufweist, kann kein vernünftiger Zweifel bestehen. Wie die Beklagten selbst vortragen, verfügt die angegriffene Ausführungsform über eine „Umhüllung“ aus zwei verbundenen Papplagen, deren Oberfläche kunststoffbeschichtet ist. Die von den Papplagen gebildete Umhüllung stellt vor dem Hintergrund der vorstehenden Auslegung des Klagepatents ersichtlich ein Gehäuse aus festem Material dar, in welchem der poröse Träger angeordnet ist. Demgemäß ist in der EP 0 716 AAH, aus der sich nach dem Vorbringen der Beklagten die Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform ergibt, in Bezug auf die Pappumhüllung auch ausdrücklich von einem (flachen) „Gehäuse (2)“ die Rede (vgl. Patentanspruch 1 sowie Abs. [0008] ff.), wobei dort auch betont wird, dass die Verwendung von Pappe für das Gehäuse ähnliche Schutzfunktionen gewährleistet, wie ein Gehäuse aus Kunststoff (Abs. [0009]).

141

Das Gehäuse ist – wie das Landgericht zutreffend festgestellt hat – in wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals (9) (a) auch aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen Material aufgebaut. Das angegriffene Testgerät ist auf seiner Außenseite mit einer flüssigkeitsabweisenden Kunststoffschicht beschichtet, wodurch verhindert wird, dass über die Außenseite Testflüssigkeit in die Pappumhüllung durchdringt. Störungen von außen während der Testdurchführungen werden so verhindert. Gleichzeitig wird verhindert, dass von dem den porösen Träger umgebenden Gehäuse selbst ein nachteiliger Saug- und Kapitaleffekt ausgeht. Denn bezogen auf die Gebrauchslage bei Benutzung des Testgerätes ist derjenige Innenbereich, der den porösen Träger umgibt, ebenfalls feuchtigkeitsundurchlässig gemacht. Die in der Testumhüllung aufgenommene Chromatographiematrix (Membran) und das mit ihr in Kontakt stehende Glasfaserkissen sind auf einem feuchtigkeitsundurchlässigen Trägermaterial, nämlich einem Träger aus Polyethylen (PE-Träger), angeordnet. Ferner ist auf dem Glasfaserkissen eine beschriftete Kunststofffolie (Schutzfolie) mit einer Linie und zwei Pfeilen aufgebracht, die das gesamte Glasfaserkissen bedeckt und dieses zugleich zur Pappumhüllung hin abdeckt, damit die Testflüssigkeit nicht in die Pappe aufgesaugt wird (vgl. auch Gutachten Prof. Dr. H in der Sache I-2 U 33/10, S. 6, betreffend den F-Schwangerschaftstest). In dem sich daran stromabwärts anschließenden Trägerbereich findet sich eine solche Beschichtung zwar nicht. Die dem Trägerstreifen gegenüberliegende Innenwand der Pappumhüllung weist dort jedoch einen Ausschnitt für das Sichtfenster auf, der nach außen durch die auf der Außenseite der Pappumhüllung aufgebrachte Kunststofffolie versehen ist. Aufgrund der Folienbeschichtung und der Dimensionierung des Fensterausschnitts ist auch in diesem Bereich ein Kontakt mit der Pappumhüllung ausgeschlossen. Etwas anderes gilt zwar für das stromabwärts der Nachweiszone vorgesehene Glasfaserkissen, welches dazu dient, den Saugeffekt zu verstärken. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist dieser Bereich für die Lehre der Erfindung und deren Verwirklichung jedoch von vornherein unerheblich, weil sich das Klagepatent mit einer derartigen zusätzlichen Maßnahme innerhalb des Gehäuses nicht befasst. Sie ist möglich, um die Chromatographievorgänge auf dem porösen Träger zu unterstützen und zu beschleunigen, und sie ist auch zulässig. Denn für sie gilt die Forderung des Klagepatents nach einem flüssigkeitsundurchlässigen Gehäuse nicht, weil sie sich jenseits der erfindungsrelevanten Zonen befindet und deshalb ein dort eintretender Saugeffekt durch das Gehäuse, diejenigen Abläufe, die bis zur Nachweiszone stattfinden, nicht nachteilig beeinflussen kann. Im Gegenteil würde ein zusätzlicher Kontakt des stromabwärts von der Nachweiszone vorgesehenen Glasfaserkissens mit der Pappumhüllung den Chromatographieeffekt auf dem porösen Träger bis zur Nachweiszone allenfalls verstärken. Damit wird bei der angegriffenen Ausführungsform auch verhindert, dass von dem den porösen Träger umgebenden Gehäuse selbst ein Saugeffekt ausgeht, der die erfindungsgemäßen, auf den Prinzipien des Chromatographie-Verfahrens beruhenden Vorgänge in dem porösen Träger stört oder nachteilig beeinflusst. Zwar sind bei der angegriffenen Ausführungsform darüber hinaus die Seitenkanten der Umhüllung nicht ebenfalls mit Kunststofffolie überzogen. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass beim bestimmungsgemäßen Gebrauch des angegriffenen Testgerätes, bei dem die Testspitze in den Urinstrahl bzw. die in einem Behälter aufgefangene Urinprobe gehalten wird und bei der das Sichtfenster nach oben bzw. vorne zeigt, über die schmalen Seitenanten in einem nennenswerten Umfang während der Testdurchführung Testflüssigkeit in das Testgerät gelangen und dort zu einer Fehlbenetzung führen und/oder die Abläufe auf dem porösen Träger nachteilig beeinflussen kann.

142

143

Schließlich weist die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (c) und (4)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz auf (Merkmale (1), (b) und (3)).

144

aa)

145

Die Beklagten sind dem gegen sie insoweit erhobenen Vorwurf der Patentverletzung nicht erheblich entgegen.

146

(1)

147

An einem Bestreiten mit Nichtwissen sind die Beklagten allerdings nicht bereits deshalb gehindert, weil sie die konstruktive Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform erstmals in der Berufungsinstanz bestritten bzw. sie erstmals in zweiter Instanz eine abweichende Ausgestaltung behauptet haben. Zwar handelt es sich damit um neues Vorbringen im Sinne von § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, das gemäß § 531 Abs. 2 ZPO nur noch bei einer Rechtfertigung durch besondere Gründe zulässig ist. Jedoch beruht das fehlende Bestreiten mit Nichtwissen in erster Instanz hier nicht auf Nachlässigkeit und ist damit nach § 531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO zulässig.

148

Auch wenn jede Prozesspartei grundsätzlich gehalten ist, schon in erster Instanz die Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen, deren Relevanz für den Rechtsstreit ihr bekannt ist oder bei Aufwendung der gebotenen Sorgfalt hätte bekannt sein müssen und zu deren Geltendmachung sie dort imstande war (vgl. BGH, NJW 2004, 2825, 2827 m. w. Nachw.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.10.2010 – VI-U (Kart) 43/06), hatten die Beklagten hier zunächst keinen Grund, an den ihr durch E übermittelten Informationen zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform zu zweifeln. Hat ein Beklagter vertrauenswürdige Informationen von seinem Vorlieferanten oder Hersteller erhalten, darf er bereits auf ihrer Grundlage bestreiten (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 1605). Dementsprechend sind die Beklagten vorgegangen und haben erstinstanzlich zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform auf der Grundlage der ihnen durch E übermittelten Informationen vorgetragen. Unstreitig haben die Beklagten erst aufgrund des Verhandlungstermins vor dem Landgericht in den Parallelverfahren gegen E von der durch diese nunmehr behaupteten abweichenden technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform erfahren. Erst ab diesem Zeitpunkt bestand für die Beklagten somit überhaupt Veranlassung, an der Richtigkeit der von E erhaltenen Informationen zu zweifeln und davon ausgehend weitere Erkundigungen bei E einzuholen.

149

(2)

150

Gleichwohl haben die Beklagten die dem landgerichtlichen Urteil zugrunde liegende konstruktive Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform – Glasfaserkissen mit goldmarkiertem Maus-Anti-hCG-Antikörper, welcher an das β-Epitop des hCG-Schwangerschaftshormons bindet; Detektionszone mit einem immobilisierten monoklonalen Anti-Maus-Antikörper, der an die α-Kette des Schwangerschaftshormons bindet und weitere „Abfangantikörper“ – nicht erheblich bestritten.

151

(2.1)

152

Will der Beklagte in einem Patentverletzungsprozess geltend machen, die angegriffene Ausführungsform sei in ihren konstruktiven Einzelheiten oder ihrer Zusammensetzung unzutreffend beschrieben, darf er sich nicht darauf beschränken, den Sachvortrag des Klägers zur Ausgestaltung des vermeintlichen Verletzungsgegenstandes lediglich pauschal zu bestreiten. Er ist vielmehr gehalten, zu den einzelnen relevanten Behauptungen in der Klageschrift Stellung zu nehmen und sich über die diesbezüglichen tatsächlichen Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß zu erklären (§ 138 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet zwar nicht, dass der Beklagte von sich aus das Gericht und den Kläger über den wirklichen Verletzungstatbestand zu unterrichten hätte. Der Beklagte kann sich im Gegenteil auf das Bestreiten bestimmter vom Kläger behaupteter technischer Merkmale beschränken. Allerdings darf dieses Bestreiten nicht pauschal bleiben, sondern muss konkret und substantiiert sein (Kühnen, a.a.O., Rz. 1598). Kein erhebliches Bestreiten stellt es dar, wenn sich der Beklagte darauf beschränkt, am Sachvortrag des Klägers lediglich zu bemängeln, dessen Ausführungen zum Verletzungstatbestand seien unsubstantiiert. Ein derartiges Bestreiten geschieht in der Praxis – so auch hier – vor allem im Hinblick auf solche Merkmale, die im Wege des bloßen Augenscheins nicht feststellbar sind, sondern sich erst aufgrund von Analysen oder Messungen erschließen. Seiner Darlegungslast kommt der Kläger hier zunächst dadurch nach, dass er die konkrete Behauptung aufstellt, die angegriffene Ausführungsform mache von jedem Merkmal des Patentanspruchs Gebrauch. Irgendeines Nachweises hierzu bedarf es zunächst noch nicht. Die Notwendigkeit ergänzenden, weiter substantiierten Vortrages ergibt sich für den Kläger erst dann, wenn der Beklagte die Verwirklichung eines oder mehrerer Merkmale bestritten hat. Dem Beklagten obliegt es deshalb, sich – und zwar der Wahrheit gemäß (§ 138 Abs. 1 ZPO) – darüber zu erklären, ob und ggf. welches Anspruchsmerkmal von der angegriffenen Ausführungsform nicht verwirklicht werden soll. Dies kann zunächst zwar ebenfalls pauschal erfolgen und braucht nicht weiter substantiiert zu werden als die gegenteilige (pauschale) Behauptung des Klägers. Nur wenn der Beklagte sich im genannten Sinne konkret geäußert hat, ist der betreffende Sachvortrag streitig, so dass der Kläger jetzt seine Verletzungsbehauptung weiter ausführen muss (Kühnen, a.a.O., Rz. 1600).

153

Eine Erklärung mit Nichtwissen sieht § 138 Abs. 4 ZPO nur für solche Tatsachen vor, die nicht eigene Handlungen der Partei betreffen oder Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung sind (hierzu Kühnen, a.a.O., Rz. 1601). Solches ist prinzipiell zu bejahen, wenn der Beklagte z.B. ein patentgeschütztes Verfahren nicht selbst anwendet oder als Spediteur naturgemäß keine Kenntnis von der konstruktiven Beschaffenheit der beförderten Ware hat. Auch wenn die Einzelheiten der Verfahrensführung bzw. des Transportgutes keine „eigenen Handlungen oder Wahrnehmungen“ des Beklagten sind, scheidet eine Anwendung des § 138 Abs. 4 ZPO selbst in einem solchen Fall allerdings aus, wenn seine Unkenntnis darauf beruht, dass er bestehende Erkundigungspflichten verletzt hat. Solche Erkundigungspflichten werden in ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BB 2001, 2187; NJW 1999, 1965; GRUR 2010, 1107, 1108 – JOOP!; vgl. a. OLG Köln, NZG 2002, 870) angenommen, wenn es sich bei dem entgegnungsbedürftigen Sachverhalt um Vorgänge im Bereich von Personen – nicht nur der eigenen, sondern auch einer fremden Firma – handelt, die unter Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung derjenigen Partei tätig geworden sind, die sich im Prozess zu den Behauptungen des Gegners zu erklären hat (BGH, GRUR 2009, 1142 – MP3-Player-Import; vgl. auch Senat, GRUR-RR 2011, 121, 122 – Vorrichtung zum Streckblasformen). Auch in Bezug auf solche Tatsachen ist ein Bestreiten mit Nichtwissen erst zulässig, wenn die Partei ihrer bestehenden Pflicht zur Informationsbeschaffung nachgekommen ist (BGHZ 109, 205, 210 = NJW 1990, 453; BGH, GRUR 2010, 1107, 1108 – JOOP!). Eine Erkundigungs-Konstellation kann z.B. vorliegen, wenn der Beklagte auf die Vorarbeit eines Dritten – der z.B. das patentierte Verfahren anwendet – zurückgreift (LG Düsseldorf, InstGE 7, 70 – Videosignal-Codierung I). Solche Erkundigungspflichten bestehen demgegenüber nicht für einen Spediteur (BGH, GRUR 2009, 1142, 1143 – MP3-Player-Import) oder Lagerhalter. Hingegen hat die Rechtsprechung ein Bestreiten mit Nichtwissen seitens eines Computerhändlers für unzulässig angesehen, wenn es um die Verletzung eines (Standard-) Patents durch von ihm vertriebene PC mit aufgespielter oder auf Datenträger beigefügter Software geht, da der Computerhändler in seinen Erkenntnismöglichkeiten gerade nicht wie etwa ein bloßer Spediteur beschränkt ist (LG Mannheim, InstGE 12, 136, 141 – zusätzliche Anwendungssoftware).

154

(2.2)

155

Hiervon ausgehend können die Beklagten im Streitfall die technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform nicht mit Nichtwissen bestreiten.

156

Bei der Beklagten zu 1. handelt es sich um ein Unternehmen der pharmazeutischen Industrie und der Beklagte zu 2. ist ihr gesetzlicher Vertreter. Die von ihnen angebotenen und vertriebenen Schwangerschaftstests befanden sich in ihren Händen. Sie waren damit Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung im Sinne von § 138 Abs. 4 ZPO. Zwar ist die technische Gestaltung der Schwangerschaftstests und insbesondere das Vorhandensein bestimmter Antikörper auf dem Teststreifen nicht unmittelbar im Wege des bloßen Augenscheins erkennbar. Allerdings ist im Hinblick auf die im Rahmen von § 138 Abs. 4 ZPO geltenden Informations- und Erkundigungspflichten auch das als Gegenstand der eigenen Wahrnehmung anzusehen, was erst durch die zumutbare Verwendung weiterer Hilfsmittel wie beispielsweise chemischen oder physikalischen Analysemethoden und/oder Messungen etc. offenbar wird. Diese prozessuale Obliegenheit beruht auf dem Gedanken, dass sich grundsätzlich keine Partei auf ein Bestreiten mit Nichtwissen zurückziehen können soll, die die ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Kenntnisnahme der relevanten Tatsachen nicht nutzt, obwohl ihr dies in zumutbarer Weise möglich wäre. Dies gilt auch und gerade für den Beklagten in einem Patentverletzungsrechtsstreit. Denn umgekehrt ist auch der Patentinhaber im Falle eines erheblichen Bestreitens seitens des Beklagten gehalten, seinen Sachvortrag weiter zu substantiieren, was es in Fällen wie dem vorliegenden in der Regel erforderlich macht, dass er eigene Untersuchungen vornimmt oder durch Dritte vornehmen lässt. Ein Unternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das selbst den erforderlichen Sachverstand und die fachlichen Mittel zur Untersuchung der angegriffenen Ausführungsform auf ihre im Rahmen der geltend gemachten Patentverletzung relevanten Eigenschaften hat, ist deshalb ohne weiteres verpflichtet, solche Untersuchungen durchzuführen. Aber auch einer Partei, die – wie nach ihrem Vortrag die Beklagten – nicht über die erforderliche fachliche Ausstattung und/oder den erforderlichen Sachverstand zu einer eigenen Untersuchung des potentiellen Verletzungsgegenstands verfügt, kann grundsätzlich zugemutet werden, Untersuchungen durch fachkundige Dritte vornehmen zu lassen. Dies gilt erst recht, wenn die Beklagten – wie hier – zunächst selbst eine bestimmte, durch die Klägerin auch nicht in Abrede gestellte Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vortragen, sich dann aber von ihrem bisherigen Vorbringen lösen und die bisher vorgetragene technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform in Abrede stellen wollen.

157

Ob im Einzelfall unter Zumutbarkeitsgesichtspunkten von einer Untersuchung abgesehen werden und ein Bestreiten mit Nichtwissen zulässig sein kann, wenn die Partei nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Beauftragung eines Dritten verfügt, kann im Streitfall dahinstehen. Derartige Umstände liegen hier nämlich nicht vor. Bei der Beklagten zu 1. handelt es sich um ein Fachunternehmen, das auf den Handel mit Diagnostika spezialisiert ist. Dass sie aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse nicht in der Lage seien, die angegriffenen Schwangerschaftstests durch Dritte untersuchen zu lassen, behaupten die Beklagten nicht. Es ist auch weder dargetan noch ersichtlich, dass eine solche Untersuchung mit völlig unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre.

158

Dass sich die Beklagten erstmals im Juni 2012 darauf berufen haben, sie seien nicht mehr im Besitz von Teststreifen, welche der angegriffenen Ausführungsform entsprechen, rechtfertigt keine andere Bewertung. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung des „Nichtwissens“ ist derjenige, zu dem sich die Partei im Prozess zu erklären hat (vgl. BGH, GRUR 2002, 190 – Die Profis; Kühnen, a.a.O., Rz. 1606). Dementsprechend kommt es hier allein darauf an, ob sich die Beklagten im Zeitpunkt ihres Schriftsatzes vom 11. Dezember 2009, mit dem sie die bisher vorgetragene Funktionalität ihres Tests in Abrede stellten, noch im Besitz entsprechender Teststreifen befanden. Dass dem nicht so war, behaupten die Beklagten nicht. Letztlich kann dies aber sogar dahinstehen. Denn Teil der den Beklagten obliegenden Erkundigungspflicht ist es, sich den angegriffenen Gegenstand, von dem sie aktuell kein Muster mehr in ihrem Besitz haben, von ihrem Lieferanten zu besorgen, um alsdann die notwendigen Untersuchungen anstellen zu können (Kühnen, a.a.O., Rz. 1604). Dass die Beklagten dem nachgekommen wären und zumindest versucht hätten, entsprechende Teststreifen von E zu erlangen, ist nicht ersichtlich. Zwar bedarf es der Beschaffung nicht, wenn die technische Konstruktion inzwischen in patentgemäßer Weise verändert worden ist, so dass der nachgelieferte Gegenstand ohne Aussagewert ist und dem Beklagten dies verlässlich mitgeteilt wird (Kühnen, a.a.O.,Rz. 1605). Konkrete Anhaltspunkte dafür sind vorliegend jedoch weder vorgetragen noch ersichtlich.

159

bb)

160

Wollte man dies anders sehen, ist der Senat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme(§ 286 Abs. 1 S. 1 ZPO) jedenfalls davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (c) und (4)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz aufweist (Merkmale (1), (b) und (3)).

161

(1)Grundlage der Beweiswürdigung ist der gesamte Inhalt der Verhandlungen. Dabei ergibt sich aus § 286 Abs. 1 ZPO, dass das Gericht seiner Würdigung der tatsächlichen Grundlagen des Rechtsstreits alle Informationen zugrunde legen darf und muss, von denen es prozessordnungsgemäß Kenntnis erlangt hat (MünchKommZPO/Prütting, 4. Aufl., § 286 Rz. 7). Damit umfasst die Beweiswürdigung jede prozessordnungsgemäße Wahrnehmung aus der mündlichen Verhandlung und Beweisaufnahme, also das gesamte Parteivorbringen, alle Handlungen und Unterlassungen der Parteien, den persönlichen Eindruck der Parteien und ihrer Vertreter, insbesondere auch das Schweigen auf Fragen und die Verweigerung bestimmter Antworten sowie die fehlende Befreiung von bestehenden Schweigepflichten oder die Vorenthaltung von Beweismitteln. Auch die – nicht durch die Prozessentwicklung erklärbare – Änderung der Sachvortrages im Lauf des Verfahrens kann der Richter würdigend bewerten (BGH, NJW 2002, 1276, 1277; NJW-RR 1995, 1340 f.; MünchKommZPO/Prütting, a.a.O., § 286 Rz. 7; Zöller/Greger, a.a.O., § 286 Rz. 14; Musielak/Voit/Foerste, a.a.O., § 286 Rz. 2; BeckOK ZPO, Vorwerk/Wolf, 17. Edition, Stand: 01.06.2015, § 286 Rz. 7). Zwar ist eine Partei nicht gehindert, ihr Vorbringen im Laufe des Rechtsstreits zu ändern. Soweit nicht die Voraussetzungen eines Geständnisses im Sinne von § 288 ZPO vorliegen, besteht auch in der Berufungsinstanz keine Bindung an das erstinstanzliche Vorbringen (§ 525 ZPO). Allerdings kann der Umstand, dass eine Partei ihr Vorbringen im Laufe des Prozesses modifiziert, im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden (BGH, GRUR 1995, 700, 701 – Sesamstraßen-Aufnäher; NJW 2000, 3212 = GRUR 2000, 866 – Programmfehlerbeseitigung; NJW 2002, 1276, 1277).

162

(2)

163

Dies vorausgeschickt ist der Senat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts der Verhandlung und dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform nicht nur ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in einer ersten Zone (Reaktionszone, Merkmale (1), (c) und (4)), sondern in der Nachweiszone auch ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz aufweist (Merkmale (1) (b), (3)).

164

In diesem Zusammenhang hat der Senat zunächst zu berücksichtigen, dass die Beklagten erstinstanzlich – ebenso wie E als Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform im Parallelverfahren – zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorgetragen haben, bei dem angegriffenen Schwangerschaftstest werde ein goldmarkierter Antikörper eingesetzt, der an ein für das Schwangerschaftshormon charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG binde. Zudem fänden sich auf dem Glasfaserkissen weitere unmarkierte Antikörper, die spezifisch für das hCG-verwandte Hormon LH seien („Abfangantikörper“). In der Detektionszone des angegriffenen Schwangerschaftstests liege hingegen ein immobilisierter Antikörper vor, der an die α-Kette des hCG, aber auch an die Ketten von LH, FSH und TSH binden könne.

165

Diese Funktionsweise zugrundelegend hat das Landgericht zu Recht eine wortsinngemäße Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre bejaht. Unstreitig ist die α-Kette des Schwangerschaftshormons hCG identisch mit den α-Ketten von LH, FSH und TSH. Demgegenüber tritt die β-Kette des Schwangerschafthormons hCG nur bei hCG auf, nicht jedoch bei den zuvor genannten anderen Hormonen. Da sich in der Reaktionszone somit ein hoch-spezifischer, weil nur an hCG, nicht aber an die Hormone LH, FSH und TSH bindender Antikörper findet, ist sichergestellt, dass praktisch ausschließlich hCG-Hormone eingefärbt werden. Zwar bindet der in der Detektionszone befindliche Antikörper an die α-Kette, so dass neben hCG auch LH, FSH und TSH gebunden werden können. Jedoch führt dies – wie bereits im Einzelnen ausgeführt worden ist – nicht aus dem Schutzbereich des Klagepatents heraus. Kommt in der ersten Zone ein für hCG hochspezifischer Antikörper zum Einsatz, kommt als Antikörper in der Detektionszone grundsätzlich jedes Reagenz in Betracht, welches das zuvor eingefärbte Hormon binden und fixieren kann, solange der als „Fänger“ eingesetzte Antikörper eine Spezifität für ein anderes Epitop der Nachweissubstanz besitzt als dasjenige, welches bereits für das markierte Bindungsreagenz verbraucht ist. Da die erste Zone des porösen Trägers einen hochspezifischen, ausschließlich an die Nachweissubstanz hCG bindenden Antikörper aufweist, ist der Forderung des Klagepatents nach einem spezifischen Bindungsreagenz für den Analyten in der Detektionszone dadurch genügt, dass der in der Testregion immobilisierte Antikörper auch, wenn auch nicht ausschließlich, mit dem hCG-Hormon reagieren kann. Soweit sich bei der angegriffenen Ausführungsform demgegenüber weitere „Abfangantikörper“ finden, stehen diese einer Verwirklichung der beanspruchten technischen Lehre bereits deshalb nicht entgegen, weil der Fachmann dem streitgegenständlichen Patentanspruch keine dahingehende Vorgabe entnimmt, dass das analytische Testgerät lediglich die im Anspruch genannten zwei Bindungsreagenzien aufweisen darf. Dass die durch die Beklagten zunächst behauptete Funktionsweise, bei welcher der Fänger-Antikörper nur die β-Untereinheit von hCG erkennt und der Nachweis dann anti-α-spezifisch erfolgt, technisch auch realisierbar ist, hat der gerichtliche Sachverständige Prof. Dr. H in seinem im Parallelverfahren I-2 U 33/10 erstatteten Gutachten, welches Gegenstand der Befragung des Sachverständigen gewesen ist, ausdrücklich bestätigt (vgl. dort Gutachten S. 13 oben).

166

Davon ausgehend ist der Senat davon überzeugt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in der Reaktionszone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz in der Nachweiszone zum Einsatz kommt. Soweit E demgegenüber nunmehr in dem gegen sie geführten Parallelverfahren (Az.: I-2 U 31/10) vorträgt, bei den dort streitgegenständlichen Schwangerschaftstests würden nicht nur die Antikörper in der Nachweiszone, sondern auch die goldmarkierten Sondenantikörper an die α-Kette von hCG binden, ist ihr zwar dahingehend zuzustimmen, dass es in einem solchen Fall unter Zugrundelegung der vorstehenden Auslegung des streitgegenständlichen Patentanspruchs an der Spezifität im Sinne des Klagepatents fehlen würde. Allerdings ist der Senat auf der Grundlage des Ergebnisses der Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die vorstehende Beschreibung der angegriffenen Ausführungsform nicht deren tatsächliche technische Gestaltung zutreffend wiedergibt.

167

Gegen eine solche Gestaltung spricht bereits, dass der Geschäftsführer von E, der Herstellerin der angegriffenen Ausführungsform, in seiner E-Mail vom 10. Dezember 2009 gegenüber den Beklagten klarstellt:

168

„Der D- und der F Schwangerschaftstest funktionieren bzw. funktionierten (!!) in der auch von Ihnen bisher vorgetragenen Weise.“

169

Soweit E in dem vorgenannten Parallelverfahren in diesem Zusammenhang ausführt, die Angaben in der vorstehend genannten E-Mail seien, was die hier streitgegenständlichen Tests betrifft, unzutreffend, ihr Geschäftsführer habe nur das geschrieben, was die Bevollmächtigten von F bzw. der hiesigen Beklagten hätten hören wollen, erscheint dies für den Senat selbst dann nicht nachvollziehbar, wenn F bzw. die hiesigen Beklagten, wie von E im vorgenannten Parallelverfahren behauptet, bereits vor der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht in den Parallelverfahren auf den geänderten Vortrag hingewiesen worden wären, ihren Vortrag aber nicht angepasst hätten. Dies gilt umso mehr, da es in der vorgenannten E-Mail weiter heißt:

170

„E® hCG-Tests funktionieren aber in der jetzt vorgetragenen und patentierten Weise.“

171

Obwohl auch in den gegen E geführten Verfahren bis zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht unstreitig war und nach wie vor ist, dass deren Testgeräte baugleich zu den durch F vertriebenen Tests sind (die Klage gegen E wurde gerade unter Hinweis auf die oben im Tatbestand eingeblendete Explosionszeichnung von E damit begründet, dass F erklärte, die streitgegenständlichen Schwangerschaftstests würden durch E hergestellt), welche wiederum – wie sogleich noch ausgeführt wird – baugleich zu dem hier angegriffenen „D“-Test sind, behauptet der Geschäftsführer von E nunmehr außergerichtlich und ohne nähere Erläuterung eine unterschiedliche Funktionsweise der „E“-Schwangerschaftstests.

172

Des Weiteren mag E – ebenso wie die hiesige Beklagten – zwar mangels eines Geständnisses im Sinne von § 288 ZPO berechtigt sein, ihren Vortrag jederzeit umzustellen und abweichend zur Funktionsweise der angegriffenen Ausführungsform vorzutragen. Jedoch hat der Senat im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen, dass weder E noch die Beklagten nachvollziehbare Gründe für ihren geänderten Vortrag zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform genannt haben. Der lediglich pauschale Hinweis, die Umstellung sei notwendig geworden, nachdem E den bisherigen Vortrag noch einmal im Einzelnen studiert und vom Leiter der wissenschaftlichen Abteilung von E intensiv auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit habe überprüfen lassen, wobei E festgestellt habe, dass der bisherige Sachvortrag auf Beklagtenseite defizitär bzw. in Einzelheiten unzutreffend sei (vgl. Az.: I-2 U 31/10, Schriftsatz vom 30.09.2010, S. 8), vermag ohne nähere Erläuterung schon deshalb nicht zu überzeugen, weil es sich insoweit nicht um ein unbedeutendes Detail, sondern um die grundsätzliche Funktionsweise der durch E selbst hergestellten Schwangerschaftstests handelt, deren technische Gestaltung E als Hersteller der angegriffenen Testgeräte in allen Einzelheiten kennen musste.

173

Dies gilt umso mehr, da die nunmehr durch E behauptete technische Gestaltung der Schwangerschaftstests in der DE 103 41 AAI B4 beschrieben wird, deren eingetragene Inhaberin E ist und die auf eine am 8. September 2003 getätigte Anmeldung zurückgeht. Dass die angegriffene Ausführungsform im Zeitpunkt der Anmeldung des vorgenannten Patents bereits im Handel war, begründet E damit, dass der tatsächliche Aufbau der angegriffenen Testvorrichtung höchstens unter hohem, gezielten Aufwand nachweisbar gewesen sei, weshalb es E zum Zeitpunkt der Erfindung vorgezogen habe, das Funktionsprinzip geheim zu halten (vgl. Az.: I-2 U 31/10, Schriftsatz vom 10.07.2009, S. 11). Ist dem so, erschließt sich nicht, weshalb E gleichwohl zunächst eine, gegenüber der durch sie zum Patent angemeldeten Lösung abweichende technische Gestaltung behauptet hat. Da E zugleich vorträgt, erst die gegen sie erhobenen Klagen hätten zu dem Entschluss geführt, ein Patent anzumelden (vgl.: Az.: I-2 U 31/10, a.a.O.: „Als sie jedoch mit der vorliegenden Klage überzogen wurden, entschlossen sie sich zur Patentanmeldung“), spricht vielmehr alles dafür, dass der nunmehrige Vortrag zur technischen Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform lediglich den Inhalt der vorgenannten Patentschrift, nicht aber die tatsächliche technische Gestaltung der angegriffenen Ausführungsform wiedergibt. Denn die Klagen gegen E wurden erst mit Schriftsatz vom 6. August 2004 und damit fast ein Jahr nach der Anmeldung des betreffenden Patents erhoben. Das Vorbringen von E erscheint insoweit im Übrigen selbst dann nicht schlüssig, wenn mit der „Klageerhebung“ die gegen die Abnehmer von E erhobenen Klagen gemeint sein sollten. Denn nach der E-Mail des Geschäftsführers von E vom 10. September 2009 funktionierten nur die Tests von E, nicht aber die F- und die D-Tests nach der zugunsten von E patentierten Lösung.

174

Dafür, dass die angegriffene Ausführungsform nicht wie von E nunmehr behauptet gestaltet ist, sprechen auch die Ausführungen des SachverständigenProf. Dr. H.

175

Der Sachverständige hat zwar nur funktionelle Versuche in Bezug auf den im Parallelverfahren angegriffenen Schwangerschaftstest von F durchgeführt, weil die Klägerin ihm nur noch ein Muster der angegriffenen Ausführungsform zur Verfügung stellen konnte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der hier angegriffene „D“-Schwangerschaftstest nicht wesentlich von dem im Parallelverfahren angegriffenen und vom Sachverständigen untersuchten F-Schwangerschaftstest unterscheidet. Sowohl die Beklagte zu 1. als auch F haben den von ihnen vertriebenen Schwangerschaftstest von E bezogen. Nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverständigen (Gutachten, S. 3) ist der Aufbau des „D“-Schwangerschaftstest optisch nicht vom Aufbau des von F vertriebenen Tests zu unterscheiden. Der Geschäftsführer von E hat in seiner oben angesprochenen E-Mail vom 10. Dezember 2009 zudem zum Ausdruck gebracht, dass sich der D- und der F-Schwangerschaftstest hinsichtlich ihrer Funktionsweise nicht unterscheiden. In Übereinstimmung hiermit hat das Landgericht in den Parallelverfahren gegen F unangegriffen festgestellt, dass der dort angegriffene F-Schwangerschaftstest in seinem Aufbau und (auch) seiner Ausgestaltung dem hier angegriffenen „D“-Schwangerschaftstest entspricht. Auch E, die in den gegen sie gerichteten Parallelverfahren als Herstellerin der von F vertriebenen Schwangerschaftstests in Anspruch genommen wird, behauptet dort keine unterschiedliche Funktionalität der beiden Tests. Von einer identischen Funktionsweise sind die Beklagten bislang offensichtlich auch selbst ausgegangen. Denn sie haben sich ohne Differenzierung auf das geänderte Vorbringen von E zur Funktionsweise der beiden Schwangerschaftstestgeräte berufen. Anhaltspunkte dafür, dass die beiden Tests doch unterschiedlich funktionieren, sind schließlich weder dargetan noch ersichtlich.

176

Zwar konnte der gerichtliche Sachverständige aufgrund der geringen Anzahl noch vorhandener Tests auch in Bezug auf den F-Schwangerschaftstest nicht überprüfen, ob die Antikörper in der Reaktionszone nur an die β-Kette von hCG binden (vgl. Gutachten Prof. Dr. H in der Sache I-2 U 33/10, S. 10). Allerdings führt der Sachverständige umgekehrt in Bezug auf die nunmehr von E behauptete Verwendung eines α-Untereinheiten-spezifischen Fängerantikörpers in Gegenwart von Abfangantikörpern spezifisch für FSH, LH und TSH und eines α-Untereinheiten-spezifischen Nachweis-Antikörpers aus, eine solche Lösung sei zwar mit viel Aufwand machbar, würde aber die Vorteile der hohen Spezifität eines Antikörper-basierten Nachweises nicht nutzen, wäre störanfällig und nicht „state of the art“ (vgl. hierzu auch Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 4). Deshalb würde eine solche Lösung nur gewählt werden, wenn keine Antikörper zur Verfügung stünden, die spezifisch für die β-Untereinheit des hCG oder einem gemeinsamen Epitop, gebildet aus α- und β-Untereinheiten von hCG, wären. Berücksichtige man, seit wann es Schwangerschaftstests gebe, sei eine solche Lösung daher nur „theoretischer Natur“ (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 33/10, S. 2). Abfangantikörper würden in der Reaktionszone zudem u.U. zu Komplikationen führen. Je nachdem, wo der Abfangantikörper binde, könne er, auch in Abhängigkeit von der Konzentration, zu sterischen Behinderungen bei der Bindung des anti-hCG-spezifischen Antikörpers führen. Zudem sei ein solches Verfahren auch schwierig zu kontrollieren und eventuell unzuverlässig (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 33/10, S. 12). Schließlich würde die Verwendung zusätzlicher Antikörper die Störanfälligkeit des Nachweisverfahrens nur unnötig erhöhen und zu einem Anstieg der Kosten führen (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 33/10, S. 10 unten). Die bei einer Lösung über zusätzliche „Abfangantikörper“ auftretenden Schwierigkeiten hat der Sachverständige im Rahmen seiner Anhörung in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2015 noch einmal näher erläutert (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 5 oben). Mit den durch den Sachverständigen aufgezeigten Risiken der durch E behaupteten Lösung haben sich gleichwohl weder E selbst noch die Beklagten argumentativ auseinandergesetzt. Insbesondere ist weder dargetan noch ersichtlich, weshalb diese Risiken bei der angegriffenen Ausführungsform nicht bestehen sollen und welche Vorkehrungen E ggf. getroffen hat, um die vorgenannten Risiken, insbesondere die mit einem solchen Vorgehen verbundene Gefahr der Unzuverlässigkeit, zu beseitigen oder zumindest abzumildern. Demgegenüber hat sich der Sachverständige bei seiner Anhörung ausführlich und nachvollziehbar mit den durch die Parteien gegen sein schriftliches Gutachten erhobenen Einwänden auseinandergesetzt und ist gleichwohl bei seiner Auffassung geblieben, er halte es für die wahrscheinlichste Variante, dass der angegriffene Schwangerschaftstest Fängerantikörper verwendet, die entweder ein gemeinsames Epitop von α- undβ-Untereinheit des hCG oder ein Epitop in der β-Untereinheit erkennen, das so nur im Heterodimer mit der α-Untereinheit existiert (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 15). Schwangerschaftstests, die nach dem Prinzip „anti-α-anti-α“ arbeiten, seien ihm demgegenüber nicht bekannt (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 4 unten).

177

Auch wenn der Sachverständige wiederholt betont hat, dass ihm aufgrund der geringen Anzahl der zur Verfügung stehenden Teststreifen eine wissenschaftliche, statistisch abgesicherte Beweisführung nicht möglich gewesen sei (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 5 und S. 15), ist der Senat vor dem Hintergrund der durch den Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung noch einmal ausführlich und nachvollziehbar dargelegten, seinen Feststellungen zugrunde liegenden Erwägungen unter Berücksichtigung der bereits im Einzelnen dargelegten Gesamtumstände davon überzeugt, dass bei der angegriffenen Ausführungsform ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für die Nachweissubstanz hCG in der Reaktionszone und ein unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz in der Nachweiszone zum Einsatz kommt. Entweder, die angegriffene Ausführungsform ist so gestaltet, wie die Beklagten im Einklang mit E als Herstellerin zunächst vorgetragen haben (goldmarkierter Antikörper, der an ein für das Schwangerschaftshormon charakteristisches Epitop der β-Kette des hCG bindet in der Reaktionszone; immobilisierter Antikörper, der an die α-Kette des hCG bindet in der Detektionszone; zusätzliche Antikörper in der Reaktionszone). Dass die angegriffene Ausführungsform in diesem Fall von der technischen Lehre wortsinngemäß Gebrauch macht, ist bereits ausgeführt worden. Oder der Nachweis des hCG wird mit Fängerantikörpern geführt, welche die β-Untereinheit von hCG im Zusammenhang mit der α-Untereinheit von hCG erkennen können (Schwangerschaftshormon-spezifisch), indem entweder ein Antikörper genutzt wird, der ein Epitop in der β-Untereinheit erkennt, das so nur im Heterodimer mit der α-Untereinheit existiert oder der ein gemeinsames Epitop aus α- und β-Untereinheit erkennen kann (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 33/10, S. 2 und Anlage 2 S. 7). Da in diesem Fall die für hCG spezifische β-Einheit zumindest auch erfasst wird, macht auch eine solche Ausgestaltung wortsinngemäß von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch. Die einzige im Raum stehende Gestaltung, bei welcher es an der Spezifität im Sinne des Klagepatents fehlen würde (Verwendung eines α-Untereinheiten-spezifischen Fängerantikörpers in Gegenwart von Abfangantikörpern spezifisch für FSH, LH und TSH und eines α-Untereinheiten-spezifischen Nachweisantikörpers), wird von dem Sachverständigen demgegenüber lediglich als theoretische, mit zahlreichen Mängeln und Risiken behaftete Lösung angesehen (vgl. Gutachten in der Sache I-2 U 33/10, S. 3), ohne dass die Beklagten oder E die insoweit durch den Sachverständigen geäußerten Kritikpunkte ausgeräumt hätten. Nachdem die Beklagten ebenso wie E insoweit zunächst auch selbst eine andere Lösung vorgetragen und auch keine für den Senat plausible Begründung für die Änderung des Vortrages dargetan haben, ist der Senat unter Berücksichtigung der Ausführungen des Sachverständigen Prof. H davon überzeugt, dass die angegriffene Ausführungsform zumindest nicht so gestaltet ist, wie von E im vorgenannten Parallelverfahren nunmehr behauptet. Dementsprechend kommen nur noch die beiden anderen möglichen Gestaltungen in Betracht, von denen jede in den Schutzbereich des Klagepatents fällt.

178

Soweit E demgegenüber die (Vor-)Untersuchungen des Sachverständigen insbesondere dahingehend kritisiert, dieser habe nur unzureichend überprüft, ob die eingesetzte rekombinante β-Untereinheit korrekt gefaltet gewesen sei, konnte die korrekte Faltung durch den Sachverständigen zwar nicht eindeutig nachgewiesen werden (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 7), aber immerhin gelangt dieser mit den Chargen zweier Hersteller zu dem gleichen Ergebnis (vgl. Gutachten Prof. Dr. H in der Sache I-2 U 33/10, Anlage 1, S. 3 unten). Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass es gleichwohl an einer korrekten Faltung fehlt, haben sowohl E als auch die Beklagten weder vorgetragen, noch sind diese ersichtlich. Da der Sachverständige zudem die durch ihn verwendeten β-Untereinheiten auch konkret benannt hat (K und L), wäre es sowohl den Beklagten als auch E ohne Weiteres möglich gewesen, selbst entsprechende Proben zu untersuchen bzw. untersuchen zu lassen und sodann – abhängig vom Ergebnis – substantiiert zur Eignung dieser rekombinanten β-Untereinheiten vorzutragen. Dass es sich dabei nicht um genau die durch den Sachverständigen untersuchten Proben handeln würde, steht dem nicht entgegen. Das Ergebnis einer solchen Untersuchung wäre gleichwohl relevant. Zeigt sich nämlich, dass es den untersuchten rekombinanten β-Untereinheiten an der korrekten Faltung fehlt, können die Beklagten die Untersuchungen des Sachverständigen davon ausgehend in Zweifel ziehen. Andernfalls fehlt es angesichts der durch den Sachverständigen mit Hilfe der rekombinanten β-Untereinheiten zweier Hersteller durchgeführten Vorversuchen, welche zu dem gleichen Ergebnis geführt haben, an konkreten Anhaltspunkten dafür, dass die rekombinante reine β-Untereinheit nicht korrekt gefaltet ist. Im Übrigen hat der Sachverständige den Einsatz von Chargen unterschiedlicher Hersteller bei seiner Anhörung nachvollziehbar damit begründet, dass eine Untersuchung der Reinheit der Proteine ergeben habe, dass die von K gelieferte β-Untereinheit nicht „so sauber“ gewesen sei, weshalb er einen anderen Hersteller gesucht habe (vgl. Prot. der mündlichen Verhandlung vom 12.11.2015, S. 8).

179

180

Die Klägerin ist zur Geltendmachung sämtlicher Ansprüche aktivlegitimiert.

181

182

Die Aktivlegitimation hinsichtlich der Ansprüche wegen Patentverletzung erwächst nicht aus der Eintragung einer Person als Inhaberin in das Patentregister gemäß § 30 Abs. 3 PatG (anders noch Senat, Urteile vom 24.06.2011 – I-2 U 62/04, BeckRS 2011, 20940 und I-2 U 26/10, BeckRS 2011, 20938). Denn die Eintragung im Patentregister hat nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren), der der Senat folgt, keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage. Sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend; ihre Legitimationswirkung ist beschränkt auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten aus dem Patent. Für die Sachlegitimation im Verletzungsrechtsstreit ist daher nicht der Eintrag im Patentregister, sondern die materielle Rechtslage am Klagepatent maßgeblich (BGH, GRUR 2013, 713, 716 – Fräsverfahren; vgl. auch Senat, Urt. v. 19.09.2013 – I-2 U 19/09, BeckRS 2013, 1781; Senat, Urt. v. 19.09.2013 – I-2 U 100/07, BeckRS 2013, 18737).

183

Die Eintragung im Patentregister ist für die Beurteilung der Frage, wer materiell-rechtlich Inhaber des Patents ist, dennoch nicht bedeutungslos. Ihr kommt im Rechtsstreit eine erhebliche Indizwirkung zu (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Denn das Patentamt darf eine Änderung in der Person des Patentinhabers nur dann im Register vermerken, wenn sie ihm nachgewiesen wird, wobei jeder Nachweis erkennen lassen muss, dass der bisherige Schutzrechtsinhaber mit dem Übergang der daraus folgenden Rechte auf den neuen Inhaber einverstanden ist, auf den das Patent umgeschrieben werden soll. Dieser Nachweis muss zwar nicht zwingend durch Vorlage von Urkunden erfolgen, aus denen sich das Rechtsgeschäft oder das sonstige Ereignis, dass die Übertragung bewirkt hat, unmittelbar ergibt. Gemäß § 28 Abs. 2 DPMAV genügt es vielmehr, dass der zuvor eingetragene Inhaber den Antrag auf Umschreibung zusammen mit dem Rechtsnachfolger unterschreibt oder wenn der Rechtsnachfolger eine Zustimmungserklärung des zuvor eingetragenen Inhabers vorliegt. Diese Zustimmungserklärung des bisherigen Inhabers begründet eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Eintragung des Rechtsübergangs im Patentregister die materielle Rechtslage zuverlässig wiedergibt (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Angesichts dessen bedarf es in einem Verletzungsrechtsstreit regelmäßig keines weiteren Vortrages oder Beweisantritts, wenn sich eine Partei aus dem Register ersichtlichen Rechtsstand beruft, solange nicht konkrete Anhaltspunkte ersichtlich sind oder vom Gegner aufgezeigt werden, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren). Welche Anforderungen hierbei zu stellen sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Nach der Entscheidung „Fräsverfahren“ des Bundesgerichtshofs bedarf der Vortrag, ein im Patentregister eingetragener Rechtsübergang habe einige Wochen oder Monate vor dessen Eintragung stattgefunden, in der Regel keiner näheren Substanziierung oder Beweisführung. Der Vortrag, der eingetragene Inhaber habe das Patent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben, erfordert demgegenüber in der Regel nähere Darlegungen dazu, woraus sich die Unwirksamkeit des eingetragenen Rechtsübergangs ergeben soll (BGH, GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren).

184

185

Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist im Streitfall die materiell-rechtliche Inhaberschaft der Klägerin an dem Klagepatent ab dem 21. Mai 2002 festzustellen. Denn die Klägerin hat dargetan, dass ihr das Klagepatent mit „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21.05.2002 von der vormals eingetragenen Patentinhaberin, der C N.V., übertragen worden ist. Auf einen ausweislich der vorgelegten Unterlagen (vgl. Anlage MBP-A 29) am 31. Mai 2002 gestellten Umschreibungsantrag ist sie unstreitig am 21. Juni 2002 als neue Patentinhaberin im Patentregister eingetragen worden. Die Eintragung ist damit nur einen Monat nach der von der Klägerin behaupteten Patentübertragung erfolgt, weshalb sich die Klägerin hier nicht nur für die Zeit ab ihrer Eintragung im Patentregister, sondern auch für die Zeitspanne vom 21. Mai 2002 bis zum 20. Juni 2002 auf die Indizwirkung ihrer Registereintragung berufen kann. Dass die Klägerin das Klagepatent nicht wirksam oder zu einem anderen Zeitpunkt erworben hat, zeigen die Beklagten nicht konkret auf. Sie bestreiten im Wesentlichen bloß die Aktivlegitimation der Klägerin sowie die von der Klägerin behauptete Patentübertragung und deren Wirksamkeit.

186

3.Unabhängig davon, dass für die Klägerin die Vermutungswirkung der zeitnahen Registerumschreibung streitet, hat die Klägerin auch schlüssig dargetan und hinreichend belegt, dass sie das sie seit dem 21. Mai 2002 materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents ist.

187

188

Die Klägerin hat durch Vorlage des „PATENT ASSIGNMENTS“ von 21. Mai 2002, welches zwischen der C PLC und der C N.V. einerseits und der Klägerin andererseits abgeschlossen worden ist, belegt, dass die C N.V. das Klagepatent auf sie übertragen hat. Die Klägerin hat die Übertragungsvereinbarung im letzten Verhandlungstermin im Original vorgelegt. Die überreichte Urkunde stimmt mit der zuvor vorgelegten Kopie (Anlage MBP-A 47) sowie mit der ferner zu den Akten gereichten beglaubigten Abschrift (Bl. 554-558 u. Bl. 1238-1242 GA) überein. Anhaltspunkte dafür, dass die Vereinbarung, so wie sie sich aus der überreichten Urkunde ergibt, zwischen den Beteiligten nicht geschlossen worden ist, bestehen nicht. Wie sich aus den Akten des beim Senat anhängigen Parallelverfahrens I-2 U 87/04, in dem die Parteien über die Verletzung des EP 0 560 AAJ streiten, ergibt (vgl. dort Bl. 570-575), ist eine Kopie der Übertragungsvereinbarung vom 21. Mai 2002 bereits im Jahre 2002 beim Europäischen Patentamt eingereicht worden. Auf Anfrage des Senats hat das Europäische Patentamt in dem Parallelverfahren nämlich auch eine Kopie der bei ihm seinerzeit Übertragungsvereinbarung vom 21. Mai 2002 übermittelt, die mit der von der Klägerin im vorliegenden Verfahren zunächst zu den Akten gereichten Vertragskopie (Anlagen MBP-A 25, MBP-A 27) übereinstimmt. Soweit die Beklagten auf ein unterschiedliches äußeres Erscheinungsbild einzelner Seiten der von der Klägerin zunächst zu den Akten gereichten Kopie hingewiesen haben, betrifft dieser Einwand nur die von der Klägerin ursprünglich überreichte Vertragsablichtung bzw. die vom Europäischen Patentamt im Parallelverfahren übersandte Kopie. Die Klägerin hat das unterschiedliche äußerliche Erscheinungsbild einzelner Seiten dieser Kopie damit erklärt, dass beim Europäischen Patentamt beim Digitalisieren der in Papierform vorgelegten Übertragungsvereinbarung Vergrößerungen bzw. Verzerrungen aufgetreten sein müssen, was angesichts des Erscheinungsbildes der betreffenden Seiten plausibel ist. Die von der Klägerin später überreichte Vertragsablichtung sowie die zuletzt überreichte Originalurkunde weisen derartige Unterschiede im Schriftbild nicht auf.

189

Zwar haben die Beklagten zuletzt mit Nichtwissen bestritten, dass sich die auf dem letzten Blatt der überreichten Originalvereinbarung befindlichen Unterschriften auf den vorangehenden Vertragstext bzw. die vorangehenden Blätter beziehen. Davon ist der Senat jedoch mangels jeglicher gegenteiliger Anhaltspunkte überzeugt. Die Beklagten bestreiten nicht, dass es sich bei den Unterschriften auf dem letzten Blatt der von der Klägerin nunmehr im Original überreichten Vereinbarung um die Unterschriften der Herren N und M handelt, so dass von der Echtheit der Unterschriften auszugehen ist. Zwar mag hier zu Gunsten der Klägerin, die sich auf die Urkunde beruft, nicht die Vermutung der Echtheit auch der über der Unterschrift stehenden Schrift nach § 440 Abs. 2 ZPO sprechen, weil es sich bei der vorgelegten Vereinbarung um fünf lose Blätter handelt, die Blätter nicht durchgehend nummeriert sind, vielmehr nur auf dem zweiten und dritten Blatt eine Seitenzahl („2“ bzw. „3“) angegeben ist, und sich auf dem letzten Blatt – neben der Angabe wer für welches Unternehmen gezeichnet hat – nur die Unterschriften nebst Datumsangaben befinden. Davon, dass der vorangehende Urkundeninhalt bzw. Vertragstext dem Willen der Unterzeichner entspricht, ist der Senat nach den Gesamtumständen aber auch so überzeugt (§ 286 ZPO). Dafür spricht, dass – wie bereits ausgeführt – eine Kopie der Vereinbarung vom 21. Mai 2002 bereits im Jahre 2002 beim Europäischen Patentamt eingereicht worden, um diesem gegenüber die Patentübertragung zu belegen. Wie sich aus dem vom Europäischen Patentamt im Parallelverfahren I-2 U 87/04 auch übermittelten Patentanwaltsschreiben vom 15. Februar 2002 (dort Bl. 570) ergibt, ist die Vereinbarung dort von den bisherigen Vertretern der C N.V. vorgelegt worden, mithin von der früheren Patentinhaberin selbst. Darüber hinaus ist – wie bereits ausgeführt – die Klägerin auf einen am 31. Mai 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellten Umschreibungsantrag am 21. Juni 2002 als Patentinhaberin im Patentregister eingetragen worden. Der Umschreibung des Klagepatents auf die Klägerin hat keiner der Beteiligten bis zum heutigen Tage widersprochen. Dies alles lässt den Schluss zu, dass der Text der vorgelegten Vereinbarung dem Willen aller Beteiligten entspricht und diesen zutreffend wiedergibt.

190

b)Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 hat die Übertragung u.a. des Klagepatents zum Gegenstand. Die gemäß Ziffer 1 der Übertragungsvereinbarung übertragenen Patente sind in dem „Anhang Patente“ („Schedule Patents“) aufgelistet. Zu den dort genannten Patenten gehört u.a. das Klagepatent, welches dort unter dem europäischen Aktenzeichen 88 303 744.2 genannt ist.

191

Soweit die Klägerin im Zusammenhang mit dem „PATENT ASSIGNMENT“ zunächst vorgetragen hat, die Übertragung des Klagepatents sei „deklaratorisch“ erfolgt, kann hieraus nicht gefolgert werden, dass eine Übertragung des Klagepatents von den Vertragsparteien tatsächlich nicht gewollt gewesen ist. Durch die in Rede stehende Übertragungsvereinbarung sollte die wirksame Übertragung der betreffenden Patente gegenüber dem Patentamt nachgewiesen werden. Zu diesem Zwecke ist ausdrücklich eine Patentübertragung vereinbart worden. Jedenfalls hierdurch sollte das Klagepatent, wenn es nicht bereits zuvor auf die Klägerin übertragen wurde, was allerdings nicht feststellbar ist, übertragen werden. Die Klägerin hat im Übrigen klargestellt, dass ihr ursprünglicher Vortrag nicht dahin zu verstehen gewesen ist, dass es sich bei der Übertragung gemäß dem „PATENT ASSIGNMENT“ nicht um eine eigenständige, rechtsbegründende Übertragung gehandelt hat. Vielmehr sollte hiermit bloß zum Ausdruck gebracht werden, dass die Übertragung im Gesamtkontext mit der von ihr behaupteten Übertragung des Geschäftsbetriebes der Unipath Ltd. zu sehen ist.

192

c)Die Vertragsparteien sind beim Abschluss des „PATENT ASSIGNMENTS“ vom 21. Mai 2002 wirksam vertreten worden.

193

aa)Für die Klägerin ist die in Rede stehende Vereinbarung von M unterschrieben worden, und zwar – wie sich aus der Datumsangabe neben der Unterschrift von M ergibt – am 21. Mai 2002. M konnte die Klägerin beim Abschluss der Vereinbarung wirksam vertreten. Aus den von der Klägerin vorgelegten Handelsregisterauszügen des Kantons Zug, Schweiz, ergibt sich nämlich, dass M am 21. Mai 2002 zur Vertretung der Klägerin berechtigt war.

194

Nachdem bereits die von der Klägerin zu den Akten gereichte englische Version eines Handelsregisterauszuges (Anlage MBP-A 30) dafür sprach, dass M zum Zeitpunkt des Abschlusses der Übertragungsvereinbarung als Geschäftsführer („manager“) allein zeichnungsbefugt („single signature“) war, ergibt sich die Vertretungsberechtigung von M jedenfalls aus der außerdem vorgelegten beglaubigten Abschrift der deutschen Version des Handelsregisterauszuges (Anlage MBP 45). Hieraus geht hervor, dass M zur „Einzelunterschrift“ berechtigter „Geschäftsführer“ der Klägerin war, und zwar seit dem 10. Mai 2002. Bei der nicht durchgestrichenen Personalangabe zu M ist in der Spalte „Ae“ (= Änderungen) die Ziffer „4“ angegeben. Auf der ersten Seite des Registerauszuges findet sich unten zu „Ref.“ 4 in der Spalte „TR-Datum“ (Tagesregister-Datum) die Angabe „10.05.2002“, was dafür spricht, dass M bereits seit dem 10. Mai 2002 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer gewesen ist. Selbst wenn man aber auf die weitere Datumsangabe in der Spalte „SHAB-Dat.“ abstellt, ist M jedenfalls seit dem 15. Mai 2002 alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Klägerin gewesen. Wie aus dem durchgestrichenen weiteren Registereintrag betreffend M ergibt, war dieser lediglich in der Zeit vor dem 10. bzw. 15. Mai 2002 nicht alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer; lediglich in dieser Zeit konnte er nicht alleine zeichnen („Kollektivunterschrift zu zweien“).

195

Ist M damit seit dem 10. oder 15. Mai 2002 zur Alleinvertretung der Klägerin befugt, hatte er bei Unterzeichnung des „PATENT ASSIGNMENTS“ am 21. Mai 2002 Alleinvertretungsmacht.

196

bb)

197

Für die C N.V. ist die Vereinbarung von N unterzeichnet worden. Ausweislich der von der Klägerin überreichten Vollmacht vom 5. Oktober 2001 (Anlage MBP-A 32; deutsche Übersetzung Anlage MBP-A 32a) war diesem für die Dauer eines Jahres eine unwiderrufliche Vollmacht betreffend Schutzrechtsübertragungen von der C N.V. erteilt worden. Die besagte Vollmachtsurkunde wurde für die C N.V. von O und P unterzeichnet. Diese Personen konnten die C N. V. zusammen wirksam vertreten.

198

Die C N.V. ist eine Naamloze Vennootschap, eine Gesellschaft nach Niederländischem Recht. Gemäß Art. 240 Abs. 1 des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches wird sie, soweit sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt, durch den Vorstand vertreten. Gemäß Art. 240 Abs. 1 des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches kann die Satzung allerdings auch anderen Personen Vertretungsmacht erteilen (vgl. Nieper/Westerdijk, Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch, Buch 2, Juristische Personen).

199

Ausweislich des von der Klägerin vorgelegten Registerauszuges (Anlage MBP-A 34) hat O die Funktion eines „Holder of power of attorney for signature“, d. h. „Inhaber einer Unterschriftsvollmacht". Nach dem unwiderlegten Vortrag der Klägerin war er dies auch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung, wofür auch die Datumsangabe „01-05-1983“ in dem Registerauszug gemäß Anlage MBP-A 34 spricht. Ausweislich des Registerauszuges ist O ferner „Prokuratiehouder (b)“ mit „Restricted power of attorney“, wobei sich aus der zugehörigen Datumsangabe „01-12-1997“ ergibt, dass er dies seit dem 1. Dezember 1997 ist. Mit der Anlage MBP-A 44 („Statement of Q“) hat die Klägerin ferner als „EXHIBIT PLR 1“ einen aktuelleren Registerauszug vom 12. April 2010 vorgelegt, aus dem ebenfalls hervorgeht, dass O „Prokuratiehouder (b)“ ist und „Besperkte volmacht“ hat. Die zugehörige Datumsangabe „01-12-1997“ spricht wiederum dafür, dass er dies seit dem 1. Dezember 1997 ist.

200

Mit der Anlage MBP-A 44 (Statement of Q) hat die Klägerin ferner Unterlagen der niederländischen Handelskammer betreffend Herrn P vorgelegt. Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass P vom 18. Mai 2001 bis zum 30. September 2007 „Prokuratiehouder (A)“ der C N.V. war. Außerdem folgt aus diesen Anlagen, dass P berechtigt war, mit einem Geschäftsführer oder stellvertretendem Geschäftsführer oder einem „Prokuratiehouder A“ oder „Prokuratiehouder B“ zu unterschreiben.

201

Aus Art. 29 Abs. 1 des von der Klägerin als Anlage GD 2 zur Anlage MBP-A 42 (Statement of O) überreichten, in englischer Sprache verfassten Gesellschaftsvertrages der C N.V. vom 6. Mai 1999 ergibt sich, dass die Gesellschaft u.a. durch zwei „Attorneys“ (Vertreter), abhängig von den Vollmachtbeschränkungen solcher „Attorneys“ zum Zeitpunkt oder nach ihrer Ernennung, vertreten werden kann.

202

Als Anlage MBP-A 39 (vgl. auch Anlage MBP-A 42) hat die Klägerin in diesem Zusammenhang des Weiteren eine Unterlage betreffend die „Authorised Signatures“ der C N.V. vom 1. Juli 2001 überreicht, die nach ihrem unwidersprochen gebliebenen Vortrag dem Commercial Register Rotterdam vorgelegt wurde. Aus dieser Unterlage (deutsche Übersetzung Bl. 505 GA) geht hervor, dass gemäß Art. 29 des Gesellschaftsvertrages der C N.V. sämtliche Dokumente, ausgenommen der Dokumente, die Kraft einer gesonderten Vollmacht unterzeichnet wurden, von folgenden Personen zu unterzeichnen sind, um die Gesellschaft rechtlich zu binden:

203

204
von zwei Mitgliedern des Vorstandes oder durch
205
ein Mitglied des Vorstandes gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit einem gemeinschaftlichen Geschäftsführer mit einem stellvertretenden Geschäftsführer oder mit einem Vertreter „A“ oder „B“ oder durch
einen Vertreter „A“ gemeinsam mit einem Vertreter „B“206
.

207

In der Auflistung „Authorised Signatures“ (Anlage MBP 39) ist P unter der Kategorie „Attorney A“ aufgeführt; O ist dort unter der Kategorie „Attorney B“ genannt. P war mithin Vertreter „A“ und O Vertreter „B“, was im Einklang mit den überreichten Registerauszügen steht, die P als „Prokuratiehouder (A)“ und O als „Prokuratiehouder (B)“ ausweisen. Hieraus folgt, dass P als Vertreter bzw. Prokuratiehouder A zusammen mit O als Vertreter bzw. Prokuratiehouder B zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt war.

208

Dass die im Registerauszug gemäß Anlage MBP-A 34 betreffend O enthaltene Angabe „besperkte volmacht“ (beschränkte Vollmacht) eine weitergehende Bedeutung hat, als dass O als „Prokuratiehouder B“ die Gesellschaft nicht allein, sondern nur gemeinsam mit einem „Prokuratiehouder A“ vertreten kann, ist weder dargetan noch ersichtlich. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass hiermit nur darauf hingewiesen wird, dass O nicht alleinvertretungsberechtigt ist. Zwar ist im Registerauszug bei anderen „Prokuratiehouders“ in der Rubrik „Befugtheit“ („Bevoegdheid“) von „Gesamtvollmacht“ die Rede und angegeben, dass der betreffende „Prokuratiehouder“ zur Vertretung mit einem anderen „Prokuratiehouder“ vertretungsbefugt ist. Ein solcher Hinweis auf eine Generalvollmacht findet sich bei O nicht. Die Unterlage „Authorised Signatures“ der C N.V. vom 1. Juni 2000 (Anlage MBP-A 39), welche dem Commercial Register Rotterdam vorgelegt wurde, in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der C N.V. spricht aber dafür, dass O als „Prokuratiehouder B“ die Gesellschaft gemeinsam mit einem „Prokuratiehouder A“ vertreten konnte, ohne dass beide hierbei weiteren Beschränkungen unterworfen waren. Denn weder der Gesellschaftsvertrag der C N.V. von 1999 noch die Anlage MBP-A 39 sehen solche Beschränkungen vor. Gegenteiliges machen die Beklagten auch nicht geltend. Sie sind dem gesamten diesbezüglichen Vortrag der Klägerin nicht konkret entgegengetreten.

209

cc)

210

Für die C PLC ist das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 ebenfalls von N unterzeichnet worden. Ausweislich der von der Klägerin als Anlage MBP-A 33 vorgelegten Vollmachtsurkunde vom 1. Oktober 2001 (deutsche Übersetzung Anlage MBP-A 33a) ist N auch von der C PLC bevollmächtigt gewesen. Die betreffende Vollmachtsurkunde wurde von den R und S unterzeichnet, die ausweislich des als Anlage MBP-A 35 vorgelegten Protokolls einen Beschluss über die Bevollmächtigung von N u.a. zur Übertragung von Patenten gefasst hatten. Nach dem insoweit unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin hatten die vorgenannten Unterzeichner der Vollmachtsurkunde als Mitglieder der Geschäftsführung die Rechtsmacht, die C PLC rechtswirksam zu vertreten. Entscheidend kommt es hierauf allerdings nicht an, weil es vorliegend allein um die Übertragung eines Patents der C N.V. bzw. die Abtretung von Ansprüchen der C N.V. aus diesem Patent geht.

211

d)Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 ist schließlich auch formwirksam.

212

aa)In Bezug auf die hier in Rede stehende Übertragung des deutschen Teils des Klagepatents gilt dies schon deshalb, weil insoweit keine Formerfordernisse einzuhalten gewesen sind. Hinsichtlich der Übertragung eines Patents gelten anerkanntermaßen die Regeln des Internationalen Immaterialgüterrechts, die zum Bestand des autonomen deutschen Kollisionsrechts gehören und für den Bereich des geistigen Eigentums darüber bestimmen, welcher Rechtsordnung der immaterialgüterrechtliche Sachverhalt mit Auslandsberührung zur Beurteilung zugewiesen wird (vgl. Kühnen GRUR 2014, 137, 142; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 975). Die besagten kollisionsrechtlichen Grundsätze werden vom Schutzlandprinzip (lex loci protectionis) beherrscht, welches nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung gilt, sondern ebenso über die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung des Patents entscheidet (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I-2 U 86/09, BeckRS 2014, 14418; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142; vgl. zur Patentübertragung auch Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG/GebrMG, 11. Aufl., § 15 Rz. 54; vgl. ferner zur Markenübertragung: BGH GRUR 2002, 972, 973 – FROMMIA; GRUR 2010, 828, 829 – DiSC). Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Sie bedeutet, dass für die Anforderungen an die Übertragung eines Patents das Recht desjenigen Staats heranzuziehen ist, in dem das Patent seinen territorialen Schutz entfaltet. Bei deutschen Patenten und deutschen Teilen europäischer Patente ist dies Deutschland (Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Die lex fori protectionis gilt uneingeschränkt auch dann, wenn in demselben Vertragswerk neben dem deutschen Patent noch weitere ausländische Schutzrechte übertragen werden (Senat, Urt. v. 12.06.2014 – I-2 U 86/09; OLG München, GRUR-RR 2006, 130; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Nach deutschem Sachrecht kann die Übertragung eines Patents mangels besonderer gesetzlicher Vorgaben durch schlichte vertragliche Übereinkunft zwischen dem bisherigen Inhaber und dem in Aussicht genommenen Patenterwerber erfolgen. Stellvertretungen sind auf beiden Seiten zulässig (Kühnen, GRUR 2014, 137, 142). Der Einhaltung einer besonderen Form bedarf es nicht, weil Art. 72 EPÜ ein Schriftformerfordernis ausdrücklich und abschließend nur für europäische Patentanmeldungen aufstellt (LG Düsseldorf, GRUR Int. 2007, 347, 350 – Medizinisches Instrument; Benkard/Ullmann/Deichfuß, a.a.O., § 15 Rz. 6; Kühnen, GRUR 2014, 137, 142).

213

bb)Selbst wenn man dem aber nicht folgen und annehmen wollte, im Streitfall sei auch hinsichtlich der Frage der Übertragung des Klagepatents nicht deutsches, sondern englisches Recht anzuwenden, weil die Vertragsparteien unter Ziffer 3 des „PATENT ASSIGNMENTS“ die Anwendung dieses Rechts vereinbart haben, ist das Ergebnis kein anderes.

214

Die Übertragung von Patenten sowie die Übertragung eines Rechts an einem Patent unterliegt nach englischem Recht gemäß § 30 Patents Act von 1977 (Anlage MBP-A 37; nachfolgend: PA 1977), welche Fassung hier anzuwenden ist, weil die in Rede stehende Vereinbarung vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurde, zwar bestimmten Formerfordernissen. Die Übertragung eines Patents oder eines Rechts an einem Patent ist hiernach nichtig, sofern sie nicht schriftlich niedergelegt und von den Parteien der Übertragung oder im Falle einer juristischen Person durch deren Vertreter unter dem Zeichen der juristischen Person unterzeichnet wird. Dass ist hier jedoch nicht der Fall, weil die in Rede stehende Vereinbarung den in § 30 PA von 1977 genannten Anforderungen entspricht.

215

Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 ist von Vertreter der beteiligten Unternehmen unter der Firma dieser Unternehmen unterzeichnet worden und die Vereinbarung ist auch schriftlich niedergelegt worden. Damit ist das Schriftformerfordernis gewahrt. Wie sich aus der von der Klägerin (einschließlich deutscher Übersetzung) als Anlage MBP-A 46 übereichten zweiten Erklärung des englischen Rechtsanwalts T nebst Anlagen ergibt, reicht es nach englischem Recht – entsprechend dem Wortlaut von § 30 PA 1977 – aus, dass die Übertragungsvereinbarung schriftlich abgefasst ist. Allein die schriftliche Abfassung des Übertragungsvertrages genügt insoweit. Insbesondere gibt es nach englischem Recht kein Erfordernis, wonach bei einer aus mehreren Blättern bestehenden Vertragsurkunde jedes einzelne Blatt von den Vertragsparteien unterschrieben sein muss. Erforderlich ist auch keine körperliche Verbindung der Blätter. In der Praxis werden einzelne Blätter zwar häufig zusammengeheftet; die Blätter können jedoch auch lose sein. Andere Formerfordernisse gibt es nicht. Wie der High Court in dem mit der Anlage MBP 46 als EXHIBIT HNE 6 vorgelegten Urteil in der Sache Jensen ./. Emtech BL C/45/96 ausgeführt hat, verlangt § 30 PA 1977 nur, dass eine Patentübertragung schriftlich niedergelegt und von beiden Parteien unterzeichnet ist. Ausweislich dieser Entscheidung ist es deshalb z.B. unschädlich, dass die Patentübertragungsvereinbarung kein Datum aufweist. Dem ist zu entnehmen, dass es nach englischem Recht keine besonderen Anforderungen in Bezug auf die schriftliche Niederlegung der Patentübertragung gibt. Gegenteiliges zeigen die Beklagten auch nicht auf.

216

e)Soweit die Beklagten bestreiten, dass die C N.V. jemals materiell-rechtliche Inhaberin des Klagepatents gewesen ist, kommt dem keine Bedeutung zu. Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung ist von der C N.V. getätigt und dieser ist das Klagepatent ursprünglich auch erteilt worden. § 7 Abs. 1 PatG und Art. 60 Abs. 3 EPÜ bestimmen, dass der Anmelder als berechtigt gilt (unwiderlegliche gesetzliche Vermutung!), die Erteilung des Patents zu verlangen. Die Fiktion kommt jedem Anmelder zu und verpflichtet die Patentbehörde zur Patenterteilung auf die Anmeldung völlig unabhängig vom sachlichen Recht auf das Patent. Ist derjenige, der im Zeitpunkt des Erteilungsbeschlusses die Anmelderstellung innehat, materiell-rechtlich nicht Inhaber der Anmeldung, erwirbt er kraft des Erteilungsbeschlusses dennoch nicht nur ein Scheinrecht, sondern wird formell und materiell berechtigter Patentinhaber (OLG Düsseldorf, BB 1970, 1110; Benkard/Melullis, a.a.O., § 7 Rz. 2). Der Erteilungsbeschluss legt als rechtsgestaltender Verwaltungsakt insofern nicht nur gegenständlich den Inhalt des Patents fest, sondern ordnet das erteilte Schutzrecht auch – konstitutiv – einem bestimmten Rechtsträger (sic: dem aktuellen Anmelder) zu.

217

f)Der Klägerin steht damit ein Schadensersatzanspruch aus eigenem Recht für die Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 zu. Da die Eintragung im Register keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage hat (siehe oben), steht der Klägerin als neuer Patentinhaberin ein Anspruch auf Schadensersatz aus dem Klagepatent nicht erst ab ihrer Eintragung im Register, sondern schon ab dem Zeitpunkt des materiellen Rechtsübergangs (21. Mai 2002) zu.

218

4.Für die Zeit vom 16. März 1994 bis zum 20. Mai 2002 kann die Klägerin aus abgetretenem Recht der C N.V. Ersatz des dieser entstandenen Schadens beanspruchen. Denn die C N.V., die ursprünglich als Erstinhaberin des Klagepatents eingetragen war, hat ihre Schadensersatzansprüche gegen die Beklagten wirksam an die Klägerin abgetreten.

219

a)Bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und bei der Verurteilung zu Auskunft und Rechnungslegung ist im Falle einer Patentübertragung anzugeben, wessen Schaden zu ersetzen ist bzw. wem gegenüber die Informationen zu erteilen sind (BGH, GRUR 2013, 713, 716 – Fräsverfahren). Dem entsprechen die nunmehr von der Klägerin gestellten Anträge.

220

b)Die Klägerin hat dargetan und belegt, dass die C N.V. ihre Schadensersatzansprüche wirksam an sie abgetreten hat.

221

Das „PATENT ASSIGNMENT“ vom 21. Mai 2002 enthält auch eine Abtretung von Schadensersatzansprüchen. In Ziffer 1 der Vereinbarung heißt es am Ende ausdrücklich, dass die Übertragung sämtliche Rechte (und damit Ansprüche), einschließlich Schadensersatz, in Bezug auf jede Patentverletzung, die vor Abschluss dieser Übertragung erfolgte, umfasst. Nach Sinn und Zweck der Vereinbarung sollten damit ersichtlich alle der C N.V. aus dem Klagepatent zustehenden Schadenersatzansprüche nebst Rechnungslegungs- und Auskunftsansprüche für die Zeit bis zur Patentübertragung auf die Klägerin übergehen.

222

Soweit die Abtretung von Ansprüchen aus dem Klagepatent (nicht: das Patent selbst) nach der in der Übertragungsvereinbarung von den Vertragsparteien getroffenen Rechtswahl nach englischem Recht zu beurteilen ist, entspricht die Abtretungsvereinbarung – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – den in § 30 PA von 1977 genannten Anforderungen.

223

224

Dass die Beklagten im Hinblick auf die oben dargelegte Schutzrechtsverletzung bzw. –benutzung, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt haben, zum Schadenersatz verpflichtet sind und der Klägerin, um ihr die Berechnung ihrer Ansprüche auf Schadenersatz zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Benutzungs- und Verletzungshandlungen Rechnung zu legen haben, hat das Landgericht im angefochtenen Urteil grundsätzlich zutreffend dargelegt. Auf diese Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen mit folgenden Ergänzungen und Maßgaben Bezug genommen:

225

226

Die Beklagte zu 1. hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB, und das gleiche gilt für den Beklagten zu 2., der als ihr gesetzlicher Vertreter für die Beachtung absoluter Rechte Dritter Sorge zu tragen hatte und nach § 840 Abs. 1 gesamtschuldnerisch mit der Beklagten zu 1. haftet. Hätten die Beklagten als einschlägig tätige Gewerbetreibende die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätten sie sich vor der Aufnahme der Verletzungshandlungen über die Schutzrechtslage informiert. Im Rahmen dieser Nachforschungen wären sie auf die Klagepatente gestoßen und hätten jedenfalls bei zutreffender rechtlicher Beratung ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass die angegriffenen Schwangerschaftstestgeräte von den dort unter Schutz gestellten Lehren Gebrauch machen und dass ihnen kein Recht zur Benutzung der Klagepatente zusteht.

227

228

Ohne Erfolg machen die Beklagten geltend, dass der Klägerin für die Zeit seit der erstinstanzlichen Nichtigkeitserklärung des Klagepatents durch das Bundespatentgericht mit Urteil vom 7. Juni 2005 ein Anspruch auf Schadensersatz nicht zustehe, weil es insoweit an einem Verschulden fehle.

229

Den Beklagten war das Klagepatent im betreffenden Zeitraum bekannt. Das Klagepatent stand darüber hinaus – was die Beklagten ebenfalls wussten – im Zeitpunkt ihrer Benutzungshandlungen in Kraft. Dass das Klagepatent für nichtig erklärende Urteil des Bundespatentgerichts war nicht rechtskräftig, weil es mit der Berufung angegriffen wurde. Eine endgültige Vernichtung des Klagepatents lag mithin nicht vor. Die rechtskräftige Klärung der Rechtsbestandsfrage stand vielmehr noch aus, so dass das Klagepatent auch von den Beklagten zu respektieren war.

230

Soweit die Beklagten sich gleichwohl auf ein fehlendes Verschulden berufen, haben sie schon nicht dargetan, dass sie im fraglichen Zeitraum im Hinblick auf den Inhalt des Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts tatsächlich davon ausgegangen sind, das Klagepatent werde keinen Bestand haben. Selbst wenn die Beklagten, die selbst am Nichtigkeitsverfahren nicht beteiligt waren, hiervon aber tatsächlich ausgegangen sein sollten, vermag sie dies nicht zu entlasten.

231

Im gewerblichen Rechtsschutz werden an die Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt strenge Anforderungen gestellt (vgl. Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 15). Dem Grundsatz nach trägt ein Verletzer das Risiko der Schuldhaftigkeit, welches sich nicht ohne weiteres auf den Schutzrechtsinhaber verschieben lässt. In der Regel ist deshalb die Benutzung einer patentierten und damit geprüften Erfindung auch bei einem Irrtum über deren Rechtsbeständigkeit als schuldhaft anzusehen (vgl. BGH, GRUR 1961, 26 – Grubenschaleisen; GRUR 1977, 250, 253 – Kunststoffhohlprofil; Senat, GRUR 1962, 35, 36 – Kunststoffschläuche; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 15; OLG München, GRUR-RR 2006, 385, 391 – Kassieranlage; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 48; Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 7. Aufl. § 139 Rz. 101; Schulte/Voß/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl., § 139 Rz. 86). Der Fahrlässigkeitsvorwurf bleibt in einem solchen Fall grundsätzlich bestehen; die Annahme, das Patent sei nicht rechtsbeständig, exkulpiert grundsätzlich nicht. Selbst bei begründeten Bedenken gegen die Rechtsbeständigkeit ist das Patent bis zu seiner Vernichtung oder seinem Widerruf in Kraft und als allgemeinverbindliche Norm zu respektieren (Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 48 m. w. Nachw.).

232

Diese Risikoverteilung gilt im Grundsatz auch dann, wenn das verletzte Patent durch ein nicht rechtskräftiges Nichtigkeitsurteil in erster Instanz für nichtig erklärt worden ist. Einem jeden Nichtigkeitsberufungsverfahren, dessen Sinn und Zweck gerade die Überprüfung des instanzgerichtlichen Urteils ist, wohnt dem Ansatz nach das Risiko einer anderen Beurteilung des Streitstands durch den Bundesgerichtshof inne. Die Erfahrung lehrt immer wieder, dass sogar bei einem scheinbar sehr nahe kommenden Stand der Technik Nichtigkeitsklagen abweichend von der Beurteilung durch das Bundespatentgericht und/oder der Verletzungsgerichte letztinstanzlich beim Bundesgerichtshof keinen Erfolg haben. Die Möglichkeit, dass das verletzte Patent imNichtigkeitsberufungsverfahren nicht vernichtet wird, ist daher stets ernstlich in Rechnung zu stellen (vgl. Senat, GRUR 1962, 35, 36 – Kunststoffschläuche; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16). Ein Fachunternehmen, das sich trotz noch nicht endgültig geklärter Rechtslage entschließt, von einem Patent Gebrauch zu machen, handelt deshalb grundsätzlich auf eigene Gefahr (vgl. BGH, GRUR 1987, 564 – Taxi Genossenschaft; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16; OLG Nürnberg, GRUR 1967, 538 – Laternenflaschen).

233

Eine dem Verletzer günstige erstinstanzliche (nicht rechtskräftige) Nichtigkeitsentscheidung des Bundespatentgerichts lässt vor diesem Hintergrund für sich genommen entgegen der Auffassung der Beklagten das Verschulden des Verletzers nicht schon entfallen. Zur Exkulpation des rechtsirrig vom mangelnden Rechtsbestand eines Patents ausgehenden Verletzers reichen (nicht rechtskräftige) Entscheidungen von Kollegialgerichten, die einen für den Irrenden günstigen Inhalt haben, nicht ohne weiteres aus, und zwar auch dann nicht, wenn das Instanzgericht über eine besondere Fachkunde verfügt (vgl. BGH, BB 1962, 428 – Furniergitter; GRUR 1964, 606, 610 f. – Förderband; GRUR 1973, 518, 521 – Spielautomat II; GRUR 1993, 556, 559 – TRIANGLE; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 51; Busse/Keukenschrijver, a.a.O., § 139 Rz. 97; Schulte/Voß/Kühnen, a.a.O. § 139 Rz. 86, Kraßer; Patentrecht, 6. Aufl., S. 852). Das gilt namentlich auch dann, wenn der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts – durch ein auf die Berufung hin abgeändertes Urteil – das Patent zunächst vernichtet hatte (Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 16 f.; Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 51; Schulte/Voß/Kühnen, a.a.O., § 139 Rz. 86).

234

Am Verschulden des Verletzers fehlt es vor diesem Hintergrund nur unter besonderen Umständen, so z.B. dann, wenn bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt mit einer anderen, dem irrig Handelnden ungünstigen Beurteilung durch die Gerichte bzw. den Bundesgerichtshof nicht gerechnet werden brauchte (vgl. BGH, GRUR 1987, 564, 565 – Taxi Genossenschaft, m. w. Nachw.; BGH, GRUR 1990, 474, 476 – Neugeborenentransporte; GRUR 1998, 568, 569 – Beatles-Doppel-CD; GRUR 1999, 49, 51 – Bruce Springsteen and his Band; GRUR 2002, 622, 626 – shell.de; GRUR 2002, 706, 708 – Vossius; Senat, Urt. v. 30.11.2010 – I-2 U 82/09, Umdr. Seite 17). Das kann der Fall sein, wenn das später als rechtsirrig zu qualifizierende Handeln der bis dahin geltenden höchstrichterlichen gefestigten Rechtsprechung entsprochen hat (vgl. Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 51; Schulte/Voß/Kühnen, a.a.O., § 139 Rz. 86). Befolgt der Verletzer die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung, so darf er nämlich grundsätzlich auf deren Fortbestand vertrauen; mit einer Änderung braucht er regelmäßig nicht zu rechnen (Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 51 m. w. Nachw.). Als entschuldbaren Rechtsirrtum ist es deshalb anzusehen, wenn der Verletzer berechtigterweise auf eine feststehende höchstrichterliche Judikatur vertraut, die sich später ändert (OLG Düsseldorf [20. ZS], GRUR-RR 2002, 23, 25 – Überkleben von Kontrollnummern, m. w. Nachw.). Eine solche oder vergleichbare Ausnahmekonstellation liegt hier jedoch nicht vor.

235

Gemessen an den vorstehend wiedergegebenen Rechtsgrundsätzen haben die Beklagte damit durchgängig mindestens fahrlässig gehandelt. Auf die Richtigkeit des das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts konnten und durften sie nicht einfach vertrauen.

236

237

Den Beklagten ist auch nicht bloß leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Nach § 139 Abs. 2 Satz 2 PatG a. F. konnte das Gericht unter der Geltung der früheren Rechtslage statt des Schadensersatzes lediglich eine Entschädigung zusprechen. Diese Privilegierung ist mit der Neufassung des § 139 PatG durch das Durchsetzungsgesetz vom 11. Juli 2008 (BGBl I 2008 S. 1191 = BlPMZ 2008, 274) ersatzlos aufgegeben worden (Benkard/Grabinski/Zülch, a.a.O., § 139 Rz. 1). Ob für die Beurteilung der Schadensersatzpflicht gleichwohl diejenige Rechtslage maßgeblich ist, die zum Zeitpunkt der Verletzungshandlung bestanden hat, kann hier dahinstehen. Denn in Fällen wie dem vorliegenden ist die Annahme leichter Fahrlässigkeit regelmäßig nicht gerechtfertigt. Besondere Umstände, die eine anderweitige Beurteilung rechtfertigen könnten, zeigen die Beklagten nicht auf.

238

2.Wie bereits ausgeführt (siehe oben), steht der Klägerin der geltend gemachte Schadensersatzanspruch für die Zeit vom 21. Mai 2002 bis zum 26. April 2008 aus eigenem Recht und für die Zeit vom 16. März 1994 bis zum 20. Mai 2002 aus abgetretenem Recht zu.

239

3.Soweit die Klägerin den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags sowie des gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrags in zweiter Instanz (einseitig) für erledigt erklärt hat, ist die Erledigung in der Hauptsache festzustellen.

240

a)Die von der Klägerin abgegebene Teil-Erledigungserklärung ist einseitig geblieben. Das Gericht hat für den Fall einer einseitigen Erledigungserklärung des Klägers, in der eine nach § 264 Nr. 2 ZPO stets zulässige Beschränkung und Änderung des Klageantrags zu erkennen ist (vgl. BGH, NJW 1994, 2363, 2364 – Greifbare Gesetz-widrigkeit II; GRUR 2002, 287, 288 – Widerruf der Erledigungserklärung; OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 91a Rz. 34 m. w. Nachw.) und die auch noch in der Berufungsinstanz statthaft ist (OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller/Vollkommer, a.a.O., § 91a ZPO Rz. 36-37), darüber zu entscheiden, ob der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist (OLG Rostock, MDR 2006, 456; Zöller/Vollkommer, a.a.O., § 91a ZPO Rz. 34, 44 und 45 m. w. Nachw.). Das bedeutet, dass nunmehr zu prüfen ist, ob die Klage bis zu dem geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und, wenn das der Fall ist, ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, ist die Hauptsacheerledigung festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen (st. Rspr.; vgl. nur BGH GRUR 2004, 349 – Einkaufsgutschein; GRUR 2010, 57, 58 – Scannertarif; GRUR 2012, 651, 652 – regierung-oberfranken.de, GRUR 2014, 385 – H 15). Dass die Klägerin hier keinen ausdrücklichen Sachantrag auf Feststellung, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache hinsichtlich des Unterlassungsantrags sowie des gegen die Beklagte zu 1. gerichteten Vernichtungsantrags erledigt ist, formuliert hat, ist unschädlich. Es reicht aus, dass sie den Rechtsstreit in der Hauptsache insoweit für erledigt erklärt hat. Bei dieser Erledigungserklärung handelt es sich um eine Prozesshandlung, die für den Fall, dass sie einseitig bleibt, den Antrag umfasst, festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat (vgl. BGH, GRUR 2002, 287, 288 – Widerruf der Erledigungserklärung, m. w. Nachw.).

241

b)Der Unterlassungsantrag war zulässig und begründet. Der Klägerin stand – wie das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt hat – gegen die Beklagten bis zum Ablauf des Klagepatents ein Unterlassungsanspruch gemäß Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG zu, weil die Beklagten entgegen § 9 Nr. 1 PatG eine patentierte Erfindung benutzt haben. Durch den Ablauf des Klagepatents hat sich der Unterlassungsantrag erledigt.

242

c)Der gegen die Beklagte zu 1. gerichtete Vernichtungsantrag war ursprünglich ebenfalls zulässig und begründet. Denn der Klägerin stand ursprünglich gegen die Beklagte zu 1. aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG auch ein Vernichtungsanspruch zu. Dieser Klageanspruch ist ebenfalls unbegründet geworden.

243

Zwar lässt der Ablauf des Schutzrechts den Vernichtungsanspruch hinsichtlich derjenigen Gegenstände, für die er einmal entstanden ist, nicht ohne Weiteres entfallen (Senat, Urt. v. 13.1.2011 – I-2 U 56/09, BeckRS 2011, 07499; Kühnen, GRUR 2009, 288; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 1405 m. w. Nachw.). Es gilt nämlich zu verhindern, dass der Verletzer aus seinen rechtswidrigen Benutzungshandlungen ungerechtfertigte Vorteile behält, was den Patentschutz zum Ende seiner Laufzeit hin faktisch entwerten würde. Grundsätzlich hat deshalb der Verletzer diejenigen schutzrechtsverletzenden Gegenstände, die er während des bestehenden Patentschutzes in seinem Besitz oder Eigentum gehabt hat, zu vernichten, unabhängig davon, dass ihr Besitz nach dem Erlöschen des Patentschutzes nicht mehr zu beanstanden ist. Der Vernichtungsanspruch entfällt jedoch, wenn der Beklagte diejenigen schutzrechtsverletzenden Gegenstände, die er während des bestehenden Patentschutzes in seinem Besitz oder Eigentum gehabt hat, zwischenzeitlich abverkauft oder sich dieser anderweitig entledigt hat und sich diese damit nicht mehr in seinem Besitz oder Eigentum befinden. Die Zuerkennung des Vernichtungsanspruchs nach § 140a PatG setzt voraus, dass der Beklagte patentverletzende Gegenstände im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor Gericht noch in seinem Besitz oder Eigentum hat (Kühnen, a.a.O., Rz. 1394). Macht der Beklagte nachvollziehbar geltend oder liegt es sonst auf der Hand, dass der ursprünglich gegebene Besitz nachträglich entfallen und ein Besitz oder Eigentum des Beklagten im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung nicht mehr gegeben ist, so scheidet eine Verurteilung zur Vernichtung aus (Kühnen, a.a.O., Rz. 139). Ein ursprünglich gegebener Vernichtungsanspruch gerät dadurch in Wegfall. Vorliegend spricht bereits die allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass die Beklagten bis zum Erlöschen des Klagepatents (26. April 2008) in ihrem Besitz oder Eigentum befindliche „D“-Schwangerschaftstests, die ausweislich des Aufdrucks auf der Produktverpackung nur zeitlich begrenzt verwendbar sind, zwischenzeitlich längst abverkauft oder vernichtet haben. Darüber hinaus haben sich die Beklagten im Berufungsrechtszug unwiderlegt darauf berufen, keine Proben der angegriffenen Schwangerschaftstests mehr zu besitzen.

244

4.Den ursprünglich auch gegenüber dem Beklagten zu 2. erhobenen Vernichtungsanspruch hat die Klägerin in zweiter Instanz zurückgenommen.

245

III.

246

Die Kostenentscheidung folgt für beide Instanzen aus § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

247

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

248

Zur Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die hierfür in § 543 Abs. 2 ZPO niedergelegten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als reine Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

249

X Y Z

Urteilsbesprechung zu Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 17. Dez. 2015 - I-2 U 53/04

Urteilsbesprechungen zu Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 17. Dez. 2015 - I-2 U 53/04

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Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

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Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung 1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzust

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BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 154/05 Verkündet am:

4. November 2008

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung

vom 4. November 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis

und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 7. Juni 2005 verkündete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeändert: Das europäische Patent 291 194 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit es über folgende Fassung seiner Patentansprüche hinausgeht: 1. Analytisches Testgerät, umfassend einen trockenen porösen Träger (10), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für einen Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porösen Träger in einer Nachweiszone (14) permanent immobilisiert und daher in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in einer Zone (12) stromaufwärts von der Nachweiszone ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für dieselbe Nachweissubstanz, welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des porösen Trägers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die Flüssigkeitsprobe , die dem Gerät zugeführt ist, das markierte Reagenz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s der poröse Träger und das markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehäuses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlässigem, festem Material aufgebaut ist, der poröse Träger direkt oder indirekt mit dem Äußeren des Gehäuses derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe auf den porösen Träger aufgebracht werden kann, das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, der Markierungsstoff ein Direktmarkierungsstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbter Latexteilchen ist, das markierte Reagenz in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers enthalten ist und das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen derartig angeordnet sind, dass eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, und der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst. 2. Testgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass gefärbte Latexteilchen eines maximalen Durchmessers von nicht größer als etwa 0,5 μm den Direktmarkierungsstoff darstellen. 3. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse aus opakem oder durchscheinendem Material besteht und mit mindestens einer Öffnung (32) versehen ist, durch die das Analysenergebnis beobachtet werden kann.
4. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse aus Kunststoffmaterial geformt ist. 5. Testgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst, der bzw. die mit einer Schicht von durchsichtigem feuchtigkeitsundurchlässigen Material verstärkt ist, wobei die durchsichtige Schicht in der Nähe der Öffnung(en) mit der Innenseite des Gehäuses in Kontakt steht, um den Eintritt von Feuchtigkeit oder Probe zu verhindern. 6. Testgerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Verstärkungsmaterial ein durchsichtiges Kunststoffmaterial ist. 7. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das poröse Trägermaterial Nitrocellulose ist. 8. Testgerät nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Nitrocellulose eine Porengröße von mindestens 1 μm hat. 9. Testgerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Porengröße mehr als 5 μm beträgt. 10. Testgerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Porengröße 8 bis 12 μm beträgt. 11. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es in dem porösen Träger stromabwärts von der Nachweiszone (209) eine Kontrollzone (210) aufweist, um anzuzeigen, dass die Flüssigkeitsprobe über die Nachweiszone hinausgedrungen ist, wobei die Kontrollzone ebenfalls außerhalb des Gehäuses beobachtbar ist. 12. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der poröse Träger ein Streifen mit einer Absorptionsmittelfalle (18) an seinem distalen Ende ist, wobei die Falle eine ausreichende Absorptionskapazität hat, damit jegliches ungebundenes markiertes Reagenz aus der Nachweiszone ausgewaschen werden kann. 13. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das markierte Reagenz als Oberflächenschicht auf den porösen Träger aufgebracht ist. 14. Testgerät nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der poröse Träger in dem Bereich, auf den das markierte Reagenz aufgebracht wird, mit einem Glasurmaterial vorbehandelt ist. 15. Testgerät nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Glasurmaterial ein Zucker ist. 16. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das immobilisierte Reagenz in der Nachweiszone über die gesamte Dicke des Trägers in der Nachweiszone imprägniert ist. 17. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachweissubstanz hCG ist.
18. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Nachweissubstanz LH ist. 19. Testgerät nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das frei bewegliche Reagenz statt als spezifisches Bindungsmittel für eine Nachweissubstanz in Gegenwart einer Nachweissubstanz an einer Konkurrenzreaktion teilnehmen kann. 20. Analysenverfahren, bei dem ein Testgerät nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 19 mit einer wässrigen Flüssigkeitsprobe , die vermutlich die Nachweissubstanz enthält, derartig in Kontakt gebracht wird, dass die Probe durch Kapillarwirkung durch den porösen Träger über die erste Zone in die Nachweiszone dringt und das markierte Reagenz mit ihr aus der ersten Zone in die Nachweiszone wandert, wobei das Vorliegen einer Nachweissubstanz in der Probe durch Beobachten des Ausmaßes (sofern gegeben) bestimmt wird, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden wird.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 4/5 und die Beklagte 1/5 zu tragen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

1: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme der Priorität britischer Patentanmeldungen vom 27. April und 30. Oktober 1987 (Nrn. 8 709 873 und 8 725 457) angemeldeten und mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 291 194 (Streitpatents). Es betrifft ein analytisches Testgerät sowie ein Analysenverfahren und umfasst in der im europäischen Einspruchsbeschwerdeverfahren aufrechterhaltenen Fassung 22 Patentansprüche. Ansprüche 1 und 22 lauten in der Verfahrenssprache: "1. An analytical test device comprising a dry porous carrier (10), unlabelled specific binding reagent for an analyte which unlabelled reagent is permanently immobilised in a detection zone (14) on the porous carrier and is therefore not mobile in the moist state, and in the dry state in a zone (12) upstream from the detection zone a labelled specific binding reagent for the same analyte which labelled specific binding reagent is freely mobile within the porous carrier when in the moist state, such that liquid sample applied to the device can pick up labelled reagent and thereafter permeate into the detection zone, c h a r a c t e r i s e d i n t h a t the porous carrier and the labelled specific binding reagent are contained within a hollow casing (30) constructed of moisture-impervious solid material, the porous carrier communicates directly or indirectly with the exterior of the casing such that liquid test sample can be applied to the porous carrier, the casing incorporates means (32) enabling the extent (if any) to which the labelled reagent becomes bound in the detection zone to be observed, the label is a particulate direct label, the labelled reagent is contained in a first zone (12) of the dry porous carrier, and the unlabelled reagent is immobilised in a detection zone spatially distinct from the first zone, the two zones being arranged such that liquid sample applied to the porous carrier can permeate via the first zone into the detection zone.

22. An analytical method in which a test device according to any one of claims 1 to 21 is contacted with an aqueous liquid sample suspected of containing the analyte, such that the sample permeates by capillary action through the porous carrier via the first zone into the detecting zone and the labelled reagent migrates therewith from the first zone to the detecting zone, the presence of analyte in the sample being determined by observing the extent (if any) to which the labelled reagent becomes bound in the detecting zone."

2: Die Klägerin, die von der Beklagten aus dem Streitpatent in Anspruch genommen wird, hat während des laufenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens Nichtigkeitsklage erhoben, die das Bundespatentgericht durch Urteil vom 7. März 2002 als unzulässig abgewiesen hat. Auf die Berufung der Klägerin hat der Senat diese Entscheidung nach Abschluss des Einspruchsverfahrens durch sein am 13. Januar 2004 verkündetes Urteil (X ZR 124/02, Schulte-Kartei PatG 110-122 Nr. 64) aufgehoben und den Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Dort hat die Klägerin geltend gemacht, das Streitpatent sei nicht patentfähig. Sein Gegen- stand sei nicht neu, wobei die Priorität der britischen Patentanmeldungen nicht wirksam in Anspruch genommen werden könne, es beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart , dass ein Fachmann sie ausführen könne. Außerdem gehe der Gegenstand des Patents über den Inhalt der europäischen Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Zur Begründung hat sich die Klägerin u.a. auf folgende Veröffentlichungen gestützt: europäische Patentanmeldung 149 158 (NK 10), Veröffentl. der internat. Patentanmeldung WO 86/03839 (NK 11), europäische Patentanmeldung 183 442 (NK 12), europäische Patentanmeldung 250 137 (NK 13), europäische Patentanmeldung 284 232 (NK 14), europäische Patentanmeldung 299 428 (NK 15), europäische Patentanmeldung 286 371 (NK 16), europäische Patentanmeldung 032 270 (NK 19), US-Patentschrift 4 552 839 (NK 23), US-Patentschrift 3 888 629 (NK 28), US-Patentschrift 4 235 601 (NK 29), US-Patentschrift 4 361 537 (NK 30), europäische Patentanmeldung 186 799 (NK 32), Veröffentl. der internat. Patentanmeldung WO 86/04683 (NK 38), deutsche Auslegeschrift 1 245 619 (NK 39).

3: Durch das angefochtene Urteil hat das Bundespatentgericht das Streitpatent antragsgemäß mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits einschließlich des ersten Berufungsverfahrens auferlegt.

4: Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent in erster Linie in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung, in der in Anspruch 1 u.a. Merkmale der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Ansprüche 2, 3 und 6 aufgenommen worden sind; ferner mit Hilfsanträgen, wegen deren Fassung auf den Schriftsatz vom 31. Oktober 2008 und die Sitzungsniederschrift vom 4. November 2008 Bezug genommen wird. Im Übrigen beantragt die Beklagte, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin begehrt die Zurückweisung der Berufung. Sie sieht Gegenstand und Schutzbereich des Streitpatents in der verteidigten Fassung als unzulässig erweitert an und hält seine Lehre auch in dieser Fassung nicht für patentfähig.

5: Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. F. B. , , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

6: I. Soweit das Streitpatent über die Fassung der mit dem Hauptantrag zulässigerweise (dazu unten III 2) vorgenommenen Beschränkung hinausgeht, ist es ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr., vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). Die Änderungen sind formal nicht zu beanstanden; namentlich kann das Patent mit Patentansprüchen in deutscher Sprache verteidigt werden (st. Rspr., vgl. BGHZ 147, 306 - Taxol), auch wenn es häufig zweckmäßig sein wird, dies in der Verfahrenssprache zu tun, um Zweifel an der vollständigen inhaltlichen Übereinstimmung der Sprachfassungen zu vermeiden (Sen.Urt. v. 23.9.2008 - X ZR 135/04 - Multiplexsystem, zur Veröffentlichung vorgesehen).

7: Im Umfang der beschränkten Verteidigung des Streitpatents hat die Berufung Erfolg und führt zur Abweisung der Klage.

8: II. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents zulässig, weil die Klägerin daraus wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird und sie deshalb ein Rechtsschutzbedürfnis an der Nichtigerklärung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr., vgl. etwa Sen.Urt. v. 24.4.2007 - X ZR 201/02, GRUR 2008, 90 - Verpackungsmaschine).

9: III. 1. Das Streitpatent betrifft Assays, insbesondere Immunoassays und analytische Testgeräte dafür. Bei Immunoassays handelt es sich um bioanalytische Verfahren, welche sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern (auch: spezifische Bindungspaare, "sbp"), insbesondere die von Antikörpern und Antigenen bzw. Haptenen zunutze machen, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können. Zum Nachweis der oft nicht direkt sichtbaren Bindungsreaktionen wurden Verfahren zur indirekten Beobachtung eingesetzt, die die Markierung eines der Glieder des spezifischen Bindungspaars mit einem Radioisotop, einem Chromophor , einem Fluorophor oder die eine enzymatische Markierung vorsahen. Radiomarkierungen, Chromophore bzw. Fluorophore können mittels Strahlungsdetektoren , Spektrophotometern oder mit dem bloßen Auge nachgewiesen werden; bei Enzymmarkierungen wird ein nachweisbares Signal durch die Aktivierung einer Verbindung wie etwa eines Farbstoffs im Rahmen eines Reaktionssystems erzeugt.

10: Ursprünglich in Vorrichtungen wie Reagenzgläsern mittels Zentrifugierung und Ausfällung durchgeführt (sogenannte Flüssigphasenassays), ist, der Beschreibung des Streitpatents zufolge, bei spezifischen Bindungsassays wie Immunoassays auch die Verwendung von mit Reagenzien imprägnierten Teststreifen vorgeschlagen worden (sogenannte Festphasenassays). Dabei bewegt sich die auf einen Teil des Teststreifens aufgetragene Probe mit Hilfe eines eluierenden Lösungsmittels, wie Wasser, durch das Material des Teststreifens in oder durch eine dort vorgesehene Nachweiszone, in der ein für die in der Probe vermutete Nachweissubstanz spezifisches Bindungsreagenz immobilisiert ist, um die Nachweissubstanz gegebenenfalls zu binden. Das Maß dieser Bindung kann mit markierten Reagenzien bestimmt werden, die ebenfalls im Teststreifen enthalten sind oder anschließend darauf aufgebracht werden. Der Streitpatentschrift zufolge erfordern alle kommerziell erhältlichen Geräte die Durchführung einer Reihe von aufeinander folgenden Arbeitsschritten, bevor das Testergebnis ablesbar ist, was notwendigerweise Zeit erfordere und Fehlerquellen einführe.

11: Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet die Streitpatentschrift die Anpassung und Verbesserung der bekannten Techniken zur Bereitstellung diagnostischer Testgeräte insbesondere für den privaten Gebrauch, die auch von einer ungeübten Person schnell und bequem zu handhaben sind, vom Benutzer möglichst wenige Arbeitsschritte erfordern und bei denen das Analyseergebnis innerhalb von Minuten nach dem Probenauftrag - beispielsweise Urin im Fall eines Schwangerschafts- oder Ovulationstests - vorliegt.

12: Dazu schlägt das Streitpatent in der verteidigten Fassung im Patentanspruch 1 ein analytisches Testgerät vor, umfassend 1. ein hohles, aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen Material aufgebautes Gehäuse, das 2. einen trockenen porösen Träger (10) enthält, der 2.1 einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst, 2.2 mit dem Äußeren des Gerätes 2.2.1 direkt oder 2.2.2 indirekt derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe darauf aufgebracht werden kann, und der 3. ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für eine Nachweissubstanz enthält, das 3.1 sich in trockenem Zustand in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers, 3.2 stromaufwärts von einer Nachweiszone befindet und das 3.3 in feuchtem Zustand innerhalb des porösen Trägers frei beweglich ist, wobei 4. der Markierstoff ein Direktmarkierstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbten Latexteilchens ist, ferner 5. unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für denselben Analyten, 5.1 das auf dem porösen Träger, 5.2 in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone (14) permanent immobilisiert 5.3 und (daher) in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, wobei 6. die beiden Zonen derartig angeordnet sind, dass eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, 7. die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, 7.1 das markierte Reagenz aufnehmen 7.2 und danach in die Nachweiszone eindringen kann und 8. das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, sowie, in Anspruch 20, ein Analysenverfahren, bei dem 1. ein Testgerät nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 19 mit einer wässrigen Flüssigkeitsprobe in Kontakt gebracht wird, 2. die Probe durch Kapillarwirkung durch den porösen Träger über die erste Zone in die Nachweiszone dringt und 3. das markierte Reagenz mit ihr aus der ersten Zone in die Nachweiszone wandert und 4. das Vorliegen einer Nachweissubstanz in der Probe durch Beobachten des Ausmaßes bestimmt wird, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist.

13: 2. Die Beschränkung von Patentanspruch 1 ist zulässig; durch sie wird insbesondere der Schutzbereich des Streitpatents nicht erweitert.

14: a) Eine Schutzbereichserweiterung erfolgt zunächst nicht dadurch, dass das dem Begriff "direct label" (Direktmarkierungsstoff) beigefügte Wort "particulate" (teilchenförmig) entfällt. Als solche Markierungsstoffe kamen zunächst jegliche Einheiten ("entities") in Betracht, deren Vorhandensein ohne Weiteres nachgewiesen werden kann, insbesondere Direktmarkierungsstoffe. Diese werden als Einheiten definiert, die in natürlichem Zustand entweder mit bloßem Auge oder mit Hilfe eines optischen Filters und/oder einer angelegten ("applied" ) Stimulation, z.B. UV-Licht zum Hervorrufen einer Fluoreszenz, leicht sichtbar sind. Als besonders geeignete Beispiele werden winzige farbige Teilchen ("particles"), z.B. Farbsole, Metallsole (wie Goldsole) und gefärbte Latexteilchen angesprochen (vgl. die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung , Anl. NK 1, S. 4 Z. 42 ff.). Insoweit mag zweifelhaft sein, ob der ausdrücklichen Aufnahme eines Hinweises auf den Teilchencharakter der Markierungsstoffe überhaupt sachliche Bedeutung zukommen konnte. Dass diese Eigenschaftsangabe in dem verteidigten Patentanspruch entfallen ist, kann schon deshalb nicht zu einer Erweiterung führen, weil sich der teilchenförmige Charakter der Direktmarkierungsstoffe zwingend aus der abschließenden Aufzählung derjenigen Markierungsstoffe ergibt, für die Schutz beansprucht wird und die allesamt teilchenförmig sind. Die Formulierung "… in Form eines Farbsols …" im verteidigten Patentanspruch 1 ist entgegen der Ansicht der Klägerin ebenfalls von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt. Sie bringt nämlich nur zum Ausdruck, dass die drei genannten Direktmarkierungsstoffe allein noch vom Streitpatent erfasst werden sollen.

15: b) Ebenfalls keine Erweiterung des Schutzbereichs von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung liegt in der Umschreibung, wonach der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2 und 2.1). Soweit die Klägerin meint, dadurch würden Ausgestaltungen eingeschlossen, bei denen sich das markierte Bindungsreagenz in einem gesonderten Träger vor dem eigentlichen Trägerstreifen für den chromatografischen Fluss befinden könne, unterscheidet sie nicht hinreichend zwischen der Frage der Platzierung des Bindungsreagenzes, die allein den Schutzbereich betrifft, und der Frage der Ausgestaltung des porösen Trägers, die die Auslegung des erteilten Patents berührt (nachstehend III 2 d). Das mar- kierte Bindungsreagenz ist in trockenem Zustand auch in der verteidigten Fassung von Anspruch 1 des Streitpatents in einer ersten Zone des porösen Trägers enthalten (Merkmale 3, 3.1). Diese merkmalsmäßige Zuordnung des Bindungsreagenzes zum Träger wird durch Verwendung des Verbs "umfasst" im Zusammenhang mit der Bestimmung des porösen Trägers nicht außer Kraft gesetzt. Der Schutzbereich des Patents wird deshalb nicht erweitert.

16: c) Eine unzulässige Schutzbereichserweiterung liegt des Weiteren nicht darin, dass gefärbte Latexteilchen ohne Begrenzung ihres Durchmessers in den Hauptanspruch aufgenommen worden sind. Diese Teilchen sind als solche ohne Beschränkung auf einen bestimmten Höchstdurchmesser in den Anmeldungsunterlagen als Direktmarkierungsstoff offenbart (NK 1 S. 4 Z. 44 f.). Dass die Teilchen in Patentanspruch 2 nur in Verbindung mit einer Größenangabe genannt sind, nötigt nicht zu der Aufnahme dieser Größenangabe in den verteidigten Patentanspruch 1 (vgl. Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., § 83 PatG Rdn. 37; vgl. zur Aufnahme einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer).

17: d) Mit der Beschränkung, dass der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2, 2.1), geht die von Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beschriebene Ausgestaltung des porösen Trägers nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder das erteilte Patent hinaus. Danach sollte das Trägermaterial vorzugsweise in Form eines Streifens oder einer Folie bestehen. Das Gerät konnte gemäß der Erfindung daher auch, falls gewünscht, zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien für die Aufnahme von Reagenzien, vereinigen, und zwar, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht ausschließlich parallel nebeneinander angeord- net (NK 1 S. 5 Z. 20 ff.). Demnach blieb es dem Fachmann überlassen, den porösen Träger den jeweiligen Erfordernissen entsprechend unterschiedlich auszugestalten. Diesen Rahmen überschreitet das Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht; insbesondere wird durch die Aufnahme der Merkmale des früheren Anspruchs 6 in den Hauptanspruch entgegen der Ansicht der Klägerin keine von der Ursprungsoffenbarung nicht erfasste "Zwischenebene" geschaffen.

18: IV. Soweit das Streitpatent noch verteidigt wird, liegt keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der Art. 138 EPÜ, Art. II § 6 IntPatÜG vor.

19: 1. Die Erfindung ist so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann.

20: a) Das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung bedeutet nicht, dass die Lehre alle im Einzelnen zur Erreichung des erfindungsgemäßen Ziels erforderlichen Schritte detailliert beschreiben müsste. Es reicht aus, wenn dem Fachmann ein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Unschädlich ist, wenn er bei der Nacharbeitung auf Unvollkommenheiten stößt, die er als solche erkennt und mit Hilfe seines Wissens im Sinne der Erfindung überwinden kann, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen (vgl. Busse/ Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 273 ff.; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 364; Benkard/Schäfers, EPÜ, Art. 83 Rdn. 43). Die Erforderlichkeit von Versuchen ist unschädlich, solange sie das übliche Maß nicht übersteigen (Keukenschrijver, aaO Rdn. 293 m.w.N. in Fn. 639). Das gilt namentlich dann, wenn die Lehre, wie hier, den Einsatz biochemischer Reagenzien und die Herbeiführung entsprechender Reaktionen betrifft.

21: b) Danach ist im Streitfall unschädlich, dass der Fachmann einzelne Parameter wie Fließgeschwindigkeit, Konzentration und Bindungsstärke (Affinität) sowohl des zu immobilisierenden als auch des markierten Antikörpers erst, wie der gerichtliche Sachverständige meint, nach Experimenten einstellen konnte, zumal Anmeldungsunterlagen und Streitpatentschrift zu Fließgeschwindigkeit und Teilchen- bzw. Porengröße Angaben enthalten (Anlage NK 1, S. 11 Rdn. 15 ff.; geänderte Streitpatentschrift Abs. 75 ff.). Der danach noch erforderliche Versuchsaufwand übersteigt das dem Fachmann zumutbare Maß nicht.

22: c) Der Nichtigkeitsgrund unzureichender Offenbarung besteht auch nicht in Bezug auf die Resolubilisierung der teilchenförmigen, an die Markierungsantikörper gekoppelten Direktmarkierungsstoffe.

23: Wie der Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt und in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, ist die Lehre insoweit jedenfalls bei Einbeziehung der in den Unteransprüchen 13 bis 15 enthaltenen Anweisungen ausführbar. Damit wird dem Fachmann (dazu unten 3 b aa), was ausreicht, ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung mit allen von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung beanspruchten Direktmarkierungsstoffen offenbart (ähnlich BGHZ 147, 306 - Taxol für die allgemeine Beanspruchung eines Verfahrensschritts in Form einer allgemein bezeichneten Reaktion bei nacharbeitbarer Offenbarung eines ausführbaren Wegs zur Durchführung dieser Reaktion in der Patentschrift). Die zur Ausführung der Erfindung benötigten Angaben müssen nicht abschließend dem Hauptanspruch zu entnehmen sein. Es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt erschließen (vgl. Sen.Urt. v. 1.10.2002 - X ZR 112/99, GRUR 2003, 223 - Kupplungsvorrichtung

II).

24: 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung ist nicht wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären.

25: a) Der Gegenstand des Anspruchs ist neu. Das gilt ungeachtet der Frage , ob das Streitpatent die Priorität einer der beiden britischen Patentanmeldungen 8 725 457 bzw. 8 709 873 (NK 5, 6) wirksam in Anspruch nehmen kann, auch dann, wenn für die Neuheit auf den Anmeldetag des Streitpatents selbst abgestellt wird und die Entgegenhaltungen NK 13, NK 14 und NK 16 bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt werden.

26: aa) Die am 23. Dezember 1987 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 250 137 (NK 13) betrifft ein Verfahren zum Nachweis eines Liganden in einer Probe. Es verwendet mit kolloidalem Gold zwar einen Direktmarkierungsstoff. Dieser wird jedoch nicht (in trockenem Zustand) auf einen porösen Träger aufgebracht, sondern ist Bestandteil eines Reagenzes, das mit einer Probe flüssig vorvermischt wird und einen Liganden-Bindungspartner oder einen Liganden enthält, der direkt oder indirekt mit dem kolloidalen Gold markiert ist. Bei diesem Verfahren fehlt es an der Merkmalsgruppe 3 des Streitpatents; außerdem ist kein hohles Gehäuse beschrieben (Merkmale 1 und 8 des Streitpatents ). Ob die Schrift, wie die Klägerin meint, sämtliche Merkmale des Streitpatents vorwegnimmt, wenn die in der Beschreibung erwähnten USPatentschriften 3 888 629, 4 325 601 und 4 361 537 (NK 28 bis 30) einbezogen werden, kann dahinstehen. Die Neuheit einer Erfindung ist grundsätzlich im Wege des Einzelvergleichs zu prüfen. Eine in einer Vorveröffentlichung in Bezug genommene weitere Schrift kann nur berücksichtigt werden, wenn hinreichend deutlich gemacht wird, welche daraus ersichtlichen Informationen in Bezug genommen und zur Grundlage der Vorveröffentlichung gemacht werden und diese dem Leser zum jeweils maßgeblichen Datum zugänglich sind (vgl.

Keukenschrijver, aaO, § 3 PatG Rdn. 111). Diese Voraussetzungen sind in Bezug auf die genannten amerikanischen Patentschriften nicht erfüllt.

27: bb) Die am 7. März 1988 eingereichte europäische Patentanmeldung 284 232 (Anl. NK 14) offenbart kein Gehäuse mit Mitteln zum eventuellen Feststellen des Ausmaßes, bis zu dem das Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist (Merkmale 1 und 8 des Streitpatents), und zwar auch nicht, soweit in der Beschreibung von im Stand der Technik vorzufindenden festen Trägern (solid supports) die Rede ist (S. 2 Ziff. 6-13). Damit sind Elemente gemeint, die funktionell dem porösen Träger des Streitpatents entsprechen und nicht seinem hohlen Gehäuse. Das ist, wovon auch die Klägerin ausgeht (Berufungserwiderung S. 34) offensichtlich für den in der Entgegenhaltung erwähnten Tauchstreifens ("dip-stick"), gilt aber auch für die daneben genannten Röhren. Damit sind Kapillarrohre mit einem geringen Durchmesser gemeint, wie sie etwa in der europäischen Patentanmeldung 149 168 (Anl. NK 10) beschrieben sind und bei denen die Kapillarwirkung gerade durch den geringen Durchmesser gefördert wird.

28: cc) Die europäische Patentanmeldung 286 371 (NK 16) beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Durchführung von Assayverfahren, die ein Gehäuse und einen trockenen porösen Träger mit einer (immunosorbierenden) Zone umfassen, in welcher ein Mitglied eines spezifischen Bindungspaares immobilisiert sein kann, um den komplementären Bindungspartner zu fangen. Letzterer und seiner Markierung dienende Komponenten - in der Diktion dieser Schrift: Mitglied(er) eines signalerzeugenden Systems - sind vorzugsweise aber in flüssiger Form, gewöhnlich in einem wässrigen Medium, in mindestens einem zerbrechbaren Behälter in dem Gehäuse eingeschlossen, also nicht nach Maßgabe der Merkmalsgruppe 3 des Streitpatents auf dem porösen Träger enthal- ten. Die Schrift erwähnt lediglich, dass Mitglieder des spezifischen Bindungspaares und, falls gewünscht, Mitglieder des signalerzeugenden Systems an das als poröser Träger dienende saugfähige Material gebunden sein können, und zwar nicht-diffundierend oder diffundierend, je nachdem, ob der jeweils durchgeführte Assay die Bewegung eines derartigen Mitglieds entlang des Streifens erfordere oder nicht. Mit diesen Hinweisen offenbart die Patentanmeldung nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit ein in trockenem Zustand in einer ersten Zone des porösen Trägers enthaltenes direktmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für eine Nachweissubstanz (Merkmale 3, 3.1). Das gilt um so mehr, als das signalerzeugende System der Beschreibung zufolge meistens ein chromophores Substrat und Enzym umfasst, wobei chromophore Substrate enzymatisch in Farbstoffe, die Licht im ultravioletten oder sichtbaren Bereich absorbieren , in Phosphore oder in Fluoreszenzfarbstoffe überführt werden und daneben für die Markierung noch Radioisotope erwähnt werden. Der in der Anmeldung enthaltene Hinweis auf die US-Patentschrift 4 555 839 (NK 23) und die dort beschriebenen Assaymethoden (Sp. 27 Z. 27 ff.) mag zwar die Möglichkeit der Verwendung von Direktmarkierungsstoffen in flüssigen Medien offenbaren , dies aber nicht auf die in der Merkmalsgruppe 3 beschriebenen Weise.

29: dd) Die europäische Patentanmeldung 299 428 (NK 15) datiert mit dem 13. Juli 1988 von einem Tage, der nach der Anmeldung des Streitpatents liegt. Soweit in dieser Schrift für die Priorität auf die amerikanische Patentanmeldung 72 459 mit Datum vom 13. Juli 1987 Bezug genommen wird, bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Anmeldung der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung des Streitpatents zugänglich gemacht worden ist. Vielmehr hat die amerikanische Anmeldung die bei der Neuheitsprüfung vorauszusetzende Publizität erst durch die Veröffentlichung auf sie hin erteilten US-Patents erlangt, was jedenfalls nicht vor dem Tag der Anmeldung des Streitpatents geschehen ist.

30: Abgesehen davon wird in dieser Entgegenhaltung kein Gehäuse offenbart , sondern vielmehr in einer Ausführungsform chromatografisches Substratmaterial auf einem inerten Trägerstreifen und eine Deckplatte, die, bis auf einen Endbereich, über die Länge des chromatografischen Materials vorgesehen ist (Anl. NK 12 S. 12 Z. 53). Damit sind die Merkmale 1 und 8 des Streitpatents nicht erfüllt.

31: b) Das Ergebnis von Verhandlung und Beweisaufnahme lässt nicht die Wertung zu, dass sich der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat.

32: aa) Der zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents mit der Weiterentwicklung von Immunoassays befasste Fachmann verfügte über einen Hochschulabschluss in den Fächern Biochemie oder Biotechnologie bzw. in einem verwandten natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Fach und war in einem Großunternehmen beschäftigt. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit auf diesem Gebiet lag seinerzeit in den Händen solcher Unternehmen, die für die Entwicklung ihrer Produkte gegebenenfalls interdisziplinäre Teams zusammenstellten.

33: bb) Die aufgabengemäße Verbesserung von Testgeräten für Immunoassays erforderte, die gegenständliche Ausgestaltung der Geräte dem Bedürfnis eines unkomplizierten Einsatzes in Laienhand anzupassen. Ineinandergreifend mit dieser konstruktiven Aufgabe musste das mithilfe des Geräts durchzuführende Testverfahren hin zu der angestrebten Ein-Schritt-Analyse weiterentwickelt werden. Die vom Streitpatent in der verteidigten Fassung aufgefundene Lösung dieser komplexen Entwicklungsaufgabe ergab sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

34: (1) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts gab die europäische Patentanmeldung 149 168 (NK 10) dem Fachmann keine richtungsweisenden Anregungen für die konstruktive Wahl des Gehäuses zur Aufnahme des porösen Trägers, auch wenn diese Anmeldung, wie das Streitpatent, eine vereinfachte Anwendung bei Immunoassays anstrebt. Vorgeschlagen wird dort, Kapillarröhrchen mit entsprechend geringem Durchmesser (vgl. NK 10 S. 11 Z. 27 ff.) mit festen Matrizen zu packen, auf denen die für die Durchführung von Assays erforderlichen Reagenzien aufgebracht sind, um anschließend das untere Ende des Röhrchens - das die Funktion des porösen Trägers des Streitpatents übernimmt - in eine Probenlösung zu tauchen oder die Kapillaritätswirkung bei einer Blutentnahme durch Andrücken des Röhrchens an den Bereich der Einstichstelle hervorzurufen. Diese Lösung lag vom Streitpatent recht weit ab.

35: (2) Im Ergebnis nichts anderes gilt für die europäische Patentanmeldung 183 442 (NK 12). Sie beschreibt eine Chromatografie-Vorrichtung und ein Verfahren zu deren Anwendung, insbesondere für die quantitative Bestimmung der Menge eines Analyten. Die Vorrichtung umfasst allerdings ein Gehäuse, welches einen saugfähigen Streifen aufnimmt, der an einem Ende mit der in einem flüssigen Medium gelösten Probe, die mutmaßlich den Analyten enthält, in Verbindung gebracht werden kann. Das Nachweisverfahren nutzt das Bindungsverhalten von Liganden und Rezeptoren - in der Terminologie der Schrift: Mitglieder eines spezifischen Bindungspaars "sbp" - aus. Ein sbp-Mitglied - und zwar der homologe oder reziproke Bindungspartner des jeweiligen Analyten - ist unbeweglich, nicht-diffundierbar, in einem als "immunosorbierende Zone" bezeichneten Bereich des verwendeten Teststreifens aufgebracht. Zum Nachweis des Analyten ist ein sogenanntes signalerzeugendes System vorgesehen, das eine oder mehrere Komponenten aufweisen kann, von denen mindestens eine an ein sbp-Mitglied konjugiert ist. Das signalerzeugende System ermöglicht, das Gebiet in der immunosorbierenden Zone, an das der Analyt gebunden ist, von dem Gebiet zu unterscheiden, in welchem er nicht enthalten ist, so dass die Entfernung von einem vorher bestimmten Punkt auf dem Immunochromatogramm ein Maß für die Menge an Analyt in der Probe ist. Offenbart ist somit eine Lehre, welche die Merkmale bzw. Merkmalsgruppen 1, 2, 7 und 8 aufweist und darüber hinaus lediglich die Merkmale 3.3, 5.1 und 5.3, wohingegen die Merkmale 4 und 6 fehlen. Bezüglich des Testverfahrens selbst bleibt die Entgegenhaltung NK 12 im Wesentlichen den im Stand der Technik dominierenden enzymatischen Markierungen verhaftet und kann deshalb den damit einhergehenden höheren Detektionsaufwand nicht reduzieren. Zur Durchführung des Assays wird das untere Ende des Teststreifens mit der Probe in Kontakt gebracht , die zuvor in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst worden ist, welches ein oder mehrere Mitglieder des signalerzeugenden Systems enthalten kann. Infolge der Kapillarwirkung durchwandert die Probenlösung den saugfähigen Träger einschließlich der immunosorbierenden Zone. Wenn das nachweisbare Signal, gegebenenfalls nach Entwicklung des auf Enzymbasis funktionierenden Assays, erzeugt worden ist, kann die Entfernung von einem Ende des Chromatogramms als quantitatives Maß der Menge an Analyten in der Probe unter Verwendung der am Gehäuse vorgesehenen Anzeigemittel in Form einer graduierten Skala (NK 12 S. 9 Z. 9 ff.) gemessen werden. Mit Blick auf die im Vergleich zum Streitpatent unterschiedliche Bedeutung der Anzeigemittel in dieser Entgegenhaltung fehlt dem in ihr beschriebenen Gehäuse auch eine hinreichende Vorbildfunktion für die Lehre des Streitpatents.

36: (3) Zu einem aufgabengemäß verbesserten Testgerät führten den Fachmann entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts auch nicht die europäische Patentanmeldung 186 799 (NK 32) und die internationale Patentanmeldung WO 86/04683 (NK 38).

37: In der ersteren Anmeldung werden ein analytisches Mittel und Verfahren zum Nachweis oder zur Bestimmung einer Komponente eines bioaffinen Bindungspaars offenbart. Das dabei verwendete flächenförmige diagnostische Mittel besteht aus einem oder mehreren hintereinander angeordneten Streifen, die untereinander über ihre Kanten in für wässrige Lösungen saugfähigem Kontakt stehen und aus entsprechendem Material, wie beispielsweise Cellulose o. Ä. bestehen. Die Streifen enthalten die für das jeweilige diagnostische Mittel notwendigen Reagenzkomponenten. Einer der bioaffinen Bindungspartner wird in der sogenannten Festphasenzone an das Trägermaterial in dem Funktionsbereich gebunden, der zum Nachweis des Analyten vorgesehen ist. Zumindest ein markierter Reaktand befindet sich in einer vorgelagerten Zone und wird, wenn eine Lösungsmittelprobe aufgetragen wird, vom ankommenden Lösungsmittel verflüssigt in die Festphasenzone transportiert, wo er durch ein bioaffines Bindungssystem gebunden wird. Die Erfindung weist die Merkmalsgruppen 2, 3, 5, 6 und 7 auf. Sie offenbart dagegen kein Gehäuse (Merkmal 1) und dementsprechend auch nicht das Merkmal 8 und bedient sich auch nicht eines Direktmarkierstoffs (Merkmal 4), sondern bevorzugt eine Enzymmarkierung, die chromogene, Fluoreszenz oder Chemilumineszenz erzeugende Substratsysteme erfordert und erwähnt des Weiteren eine Chemilumineszenzmarkierung, die allerdings erst nach Zugabe eines Reagenzes gemessen wird.

38: Einen Direktmarkierungsstoff offenbart ebenfalls nicht die internationale Patentanmeldung WO 86/04683 (NK 38).

39: (4) Um zum Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung zu gelangen, bedurfte es mehr, als zusätzlich zu den aus den Entgegenhaltungen NK 32 und NK 38 ersichtlichen Vorschlägen die im Stand der Technik bekannten partikelförmigen Direktmarkierungsstoffe in Betracht zu ziehen.

40: Die europäische Patentanmeldung 32 270 (NK 19) schlägt die Verwendung von kolloidalen Farbstoffpartikeln in wässrigen Lösungen vor. Der Vorzug dieser Markierungen besteht den Anmeldungsunterlagen zufolge darin, dass die Enzym/Substrat-Inkubation weggelassen werden kann. Der Bindungsschritt zwischen der Nachweissubstanz und dem partikelmarkierten Nachweisreagenz erfolgt in einer Lösung, bevor die Probe auf den porösen Träger aufgetragen wird. Genauso verhält es sich bei der US-Patentschrift 4 552 839 (NK 23), in der teilchenförmige Direktmarkierungsstoffe zwar beschrieben sind, die aber ebenfalls gelöst auf den porösen Träger aufgebracht werden. Die Verwendung von Direktmarkierungsstoffen in gelöstem Zustand führte nicht zu der vom Streitpatent aufgefundenen einfachen Ein-Schritt-Analyse, bei welcher der Anwender lediglich die Flüssigkeitsprobe in Kontakt mit dem Testgerät bringen muss, um kurze Zeit später ein Testergebnis ablesen zu können. Um den Test so zu vereinfachen, musste der Fachmann die vergleichsweise umständliche Vermischung der Probe mit dem Bindungsreagenz vor der Aufbringung auf den Teststreifen durch eine einfache und sicher anwendbare Alternative ersetzen. Dazu musste er erkennen, dass die direktmarkierten Bindungsreagenzien auch in trockenem Zustand im Träger untergebracht werden können, um sie von der infolge der Kapillarwirkung aufsteigenden Probe wieder auflösen und mitsamt der Probenflüssigkeit zum auf dem porösen Träger immobilisierten komplementären Bindungspartner schwemmen zu lassen.

41: (5) Zu dieser Lösung führte den Fachmann auch nicht der in der internationalen Patentanmeldung WO 86/03839 (NK 11) beispielhaft beschriebene qualitative Schwangerschaftstest (Beispiel X). Bei diesem wird eine Nitrocellulosemembran als Träger eingesetzt, die mit einer Abdeckung versehen wird, welche eine etwa 2 mm2 große Öffnung aufweist. Ein Tupfer, der mit lyophilisiertem Gold markierte Anti-hCG-Antikörper enthält, wird in Probeurin, welcher möglicherweise hCG enthält, angefeuchtet und dann für etwa 30 Sekunden mit der Membranabdeckung in Kontakt gebracht, damit der Urin aus dem Tupfer in die Membran diffundieren kann. Konzentrationen von hCG von über 50 mIU/ml, die im Allgemeinen eine Schwangerschaft anzeigen, können durch die Anwesenheit eines roten Flecks diagnostiziert werden; schwächere Konzentrationen erzeugen keinen solchen Fleck.

42: Die bloße Verwendung eines lyophilisierten Direktmarkierungsstoffs in diesem Beispiel gibt keinen zur Lehre des verteidigten Streitpatents führenden Hinweis. Die Benutzung eines mit markierten Antikörpern imprägnierten Tupfers , der mit Urin zu benetzen und dann auf die Membran aufzubringen ist, führt ebenso wenig zu einem aufgabengemäß problemlos und fehlerunanfällig von Laienhand ausführbaren Ein-Schritt-Analysensystem, wie dieses Beispiel dem Fachmann keine Anregung dafür gibt, das trockene markierte Bindungsreagenz in einer ersten Zone eines porösen Trägers zu platzieren, um es von der durch Kapillarität aufsteigenden Probenflüssigkeit zu einem einer weiteren Zone stromabwärts des Trägers fixierten Bindungspartners transportieren zu lassen. Vielmehr findet die Detektion punktuell an der Stelle statt, an der der Tupfer mit der mit polyklonalen Antikörpern gesättigten Membran in Berührung gebracht wird. Insgesamt bietet dieses Testverfahren keine Anregungen für die vom Streitpatent aufgabengemäß angestrebte Verbesserung der marktüblichen Testgeräte für den privaten Gebrauch, wie dies im Ergebnis auch schon die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 27. Januar 2000 - T 0681/98 befunden hat.

43: cc) Die europäischen Patentanmeldungen 284 232 (NK 14) und 286 371 (NK 16) sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen (Art. 56 Satz 2 i. V. mit Art. 54 Abs. 3 EPÜ). Die europäische Patentanmeldung 299 428 (NK 15) ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Wie bereits ausgeführt, liegt das für sie maßgebliche Anmeldedatum zeitlich nach dem des Streitpatents (oben IV 2 a dd).

44: Die europäische Patentanmeldung 250 137 (NK 13) ist zwar dem Stand der Technik zuzurechnen, gab dem Fachmann aber keine Anregungen zur Auffindung zu der vom Streitpatent in seiner verteidigten Fassung unter Schutz gestellten Lehre.

45: 3. Die nachgeordneten Ansprüche und der nebengeordnete Verfahrensanspruch haben mit dem verteidigten Hauptanspruch Bestand.

46: V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO i.V. mit § 121 Abs. 2 PatG.

Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.06.2005 - 3 Ni 11/01 (EU) -

Oberlandesgericht Stuttgart Urteil, 11. Nov. 2010 - 2 U 31/10

Tenor

1. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 2. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Ulm vom 05.03.2010 (11 O 60/09 KfH) wie folgt abgeändert:

Es wird festgestellt, dass die Klägerin nicht verpflichtet ist, es im geschäftlichen Verkehr zu unterlassen, buchpreisgebundene Bücher und/oder buchpreisgebundene Produkte i. S. v. § 2 Buchpreisbindungsgesetz an Letztabnehmer zu verkaufen, wenn der diesbezügliche Kaufpreis vom Letztabnehmer zum Teil mit einem von der Klägerin gewährten Preisnachlass-Coupon geleistet wird, den und dessen Wert er von der Klägerin bei einem zeitlich früheren Kauf von Waren bei der Klägerin erhalten hat, bei denen es sich nachweislich nicht um buchpreisgebundene Bücher und/oder nachweislich nicht buchpreisgebundene Produkte i. S. v. § 2 Buchpreisbindungsgesetz handelt.

2. Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kostenentscheidung vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Streitwert des Berufungsverfahrens: 25.000 EUR

Gründe

Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass sie gegenüber den Beklagten nicht zur Unterlassung eines bestimmten Rabattsystems verpflichtet sei.

Die Klägerin ist ein überregionales Drogerieunternehmen, das auch preisgebundene Bücher verkauft; die Beklagten, sind sogenannte Preisbindungstreuhänder nach § 9 Abs. 2 Ziff. 3 des Gesetzes über die Preisbindung für Bücher (Buchpreisbindungsgesetz). Die Klägerin nimmt diese im Wege der negativen Feststellungsklage darauf in Anspruch, sie sei wegen der Ausgabe eines Preisnachlass-Coupons beim Kauf nicht buchpreisgebundener Bücher/Produkte, die bei einem weiteren Kauf auf auch für buchpreisgebundene Bücher/Produkte eingelöst werden können, den Beklagten gegenüber nicht zur Unterlassung verpflichtet.

Für die Einzelheiten des Sachverhalts und für das Vorbringen in erster Instanz einschließlich der Antragstellung wird auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils verwiesen, § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO.

Das Landgericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt:

Die Klage sei zulässig, soweit die Sachurteilsvoraussetzungen in Frage stünden.

Sie sei auf die Feststellung des Nichtbestehens eines konkreten gegenwärtigen Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien gerichtet, da die Klägerin aus Anlass des vorausgegangenen einstweiligen Verfügungsverfahrens (LG Ulm 11 O 50/09 KfH) festgestellt haben wolle, dass die Beklagten gegen sie keinen Unterlassungsanspruch wegen der Verrechnung des Gutscheins beim Verkauf von Büchern hätten, nachdem sie ihr Kassensystem so umgestellt habe, dass eine Ausstellung dieser Gutscheine beim Verkauf von preisgebundenen Büchern nicht mehr erfolge.

Ob ein rechtliches Interesse an alsbaldiger Feststellung im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO bestehe, sei zwar zweifelhaft, könne aber offen bleiben, wenn die Klage in der Sache abweisungsreif sei, da das Feststellungsinteresse echte Prozessvoraussetzung nur für ein stattgebendes Urteil sei. Ein solcher Fall sei hier gegeben, da die Klage unbegründet sei, da nicht festgestellt werden könne, dass den Beklagten kein Unterlassungsanspruch gegen die Klägerin nach §§ 9, 3, 5 Buchpreisbindungsgesetz zustünde.

Die Beklagten seien zwar als Preisbindungstreuhänder für die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs aktivlegitimiert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 Buchpreisbindungsgesetz.

Die Klägerin halte allerdings die festgesetzten Preise auch dann nicht ein, wenn sie wie es nunmehr geschehe beim Verkauf eines preisgebundenen Buches von ihr ausgegebene Rabattgutscheine entgegennehme, die der Kunde zuvor nicht beim Kauf von Büchern, sondern ausschließlich beim Kauf nicht preisgebundener Waren bei ihr erhalten habe.

Dieses Auslegungsergebnis entspreche dem in § 1 des Buchpreisbindungsgesetzes definierten Zweck dieses Gesetzes. Die Hingabe des Gutscheins beim Ersteinkauf, welcher keine preisgebundenen Bücher betreffe, und die Verrechnung des Gutscheins beim späteren Kauf preisgebundener Bücher dürften nicht isoliert betrachtet werden, denn bei einer isolierten Betrachtung des Erst- und Zweiteinkaufs, wie sie die Klägerin anstelle, könnte der Zweck des Gesetzes, dem Buchhändler den festgesetzten Preis zu sichern und so die Existenz einer großen Zahl von mittelständischen Verkaufsstellen für Bücher zu gewährleisten, vollständig unterlaufen werden. Die Handhabung des Gutscheinsystems stelle einen Wettbewerb über den Preis dar, der im Buchhandel gegen § 3 Buchpreisbindungsgesetz verstoße.

Die teilweise Begleichung des gebundenen, festgesetzten Preises durch Hingabe des Gutscheins führe dazu, dass die Klägerin für die Überlassung des Buches im Ergebnis ein geringeres Entgelt als den nach §§ 3, 5 Buchpreisbindungsgesetz zu zahlenden Preis erhalte. Die Klägerin zahle diese Differenz selbst aus eigenen Mitteln. Der Kunde erhalte damit beim Kauf eines Buchs im wirtschaftlichen Ergebnis einen Rabatt auf den gebundenen Ladenpreis, den das Buchpreisbindungsgesetz gerade verhindern wolle.

Der geldwerte Vorteil, der in der Vergabe des Gutscheines liege, könne sich erst im Zusammenhang mit einem Folgegeschäft als Preisnachlass auswirken. Der mit der Vergabe des Gutscheins in Aussicht gestellte Preisvorteil wirke sich somit erst vollständig im Rahmen des Zweiteinkaufs aus. Der Ersteinkauf ziele somit auf den Zweiteinkauf, hierdurch werde die Kundenbindung verfolgt. Erst wenn sich der Kunde entschließen sollte, den Zweiteinkauf abzuschließen, könne er den Gutschein zu seinen Gunsten wirtschaftlich verwerten und auf den Kaufpreis tatsächlich zur Anrechnung bringen.

Das Preisbindungsgesetz bestimme zwar nicht, wer den gebundenen Ladenpreis zu zahlen habe. Wenn jedoch wie vorliegend eine Differenz zum gebundenen Buchpreis verbleibe und diese ausschließlich von der Klägerin als Verkäuferin des Buches übernommen werde, wenn die Kunden beim Zweiteinkauf den beim Ersteinkauf erhaltenen Gutschein für ein preisgebundenes Buch einsetzten, erhalte sie gerade nicht den vollen Ladenpreis. Hierin liege somit im Ergebnis auch keine entgeltliche Leistung, die sich der Kunde „verdient“ habe.

Das Gutscheinsystem der Klägerin sei deshalb auch nicht mit einem Geschenkgutschein vergleichbar. Bei diesem erhalte der Buchhändler den gebundenen Ladenpreis bereits beim Kauf des Gutscheins in voller Höhe bzw. beim Einlösen des Gutscheins werde der gebundene Buchpreis vollständig berechnet. Mit dem Erwerb eines Gutscheins und dessen Verrechnung sei deshalb ein Nachlass gerade nicht verbunden. Damit beteilige sich beim Geschenkgutschein der Buchhändler gerade nicht an einem Verfahren, das im Ergebnis einer Minderung des Kaufpreises gleichkomme, den er selbst aus eigenen Mitteln aufbringe. Anders als im vorliegenden Fall sei also beim Geschenkgutschein der gebundene Preis an den Buchhändler geflossen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung, mit der sie ihr Begehren unter pauschaler Bezugnahme auf ihr erstinstanzliches Vorbringen weiterverfolgt.

Auch ohne - hier fehlende - explizite Abmahnung der Beklagten sei ein Feststellungsinteresse gegeben, wenn eine tatsächliche Unsicherheit das von ihr beschriebene Rechtsverhältnis zu den Beklagten gefährde. Ein Feststellungsinteresse sei bereits gegeben, wenn der Unterwerfungsschuldner den Gläubiger vergeblich aufgefordert habe, sich darüber zu erklären, ob eine geplante oder bereits praktizierte Maßnahme gegen die Unterlassungspflicht verstoße. So liege es hier: Die Beklagten hätten nachhaltig die Auffassung vertreten, das von ihr praktizierte Verhalten sei wettbewerbswidrig und im Rahmen der vorprozessualen Korrespondenz mehrfach behauptet, dies verstoße gegen die Vorschriften des Buchpreisbindungsgesetzes.

In der Sache sei die Rechtsauffassung des Landgerichts, die Ausgabe eines Gutscheins durch sie beim Ersteinkauf und dessen Verrechnung beim Zweiteinkauf dürften nicht isoliert betrachtet werden, unzutreffend.

Dem Urteil stehe entgegen, dass die Ausgabe eines Gutscheins beim Ersteinkauf und dessen Verrechnung beim Zweiteinkauf durchaus zwei getrennt voneinander zu betrachtende Rechtsgeschäfte seien, und bei der Einlösung des vom Kunden bereits bezahlten Gutscheins kein Differenzbetrag entstehe, den sie selbst als Verkäuferin des Buches zahlen müsse oder durch den es zu einer unzulässigen Abweichung von den Preisbindungen des Buchpreisebindungsgesetzes komme.

Unzutreffend nehme das Landgericht an (LGU S. 11), sie erhalte für die Überlassung des Buches im Ergebnis eine geringeres Entgelt als den nach §§ 3, 5 Buchpreisbindungsgesetz einzuhaltenden Preis. Insbesondere gebe es keinen Differenzbetrag zwischen dem nach §§ 3, 5 Buchpreisbindungsgesetz einzuhaltenden Preis und dem von ihr beim Zweiteinkauf tatsächlich eingenommenen Kaufpreis.

Sie fordere bei dem streitgegenständlichen Rabattsystem den Buchpreis in der entsprechenden Höhe vom Letztabnehmer ein; dieser bezahle den Preis auch tatsächlich. Sie räume dem Kunden lediglich die Möglichkeit ein, den festgesetzten Preises nicht nur durch (Bar-)Zahlung, sondern zum Teil auch Einlösung eines Gutscheins zu entrichten. Daraus lasse sich kein Verstoß gegen §§ 3, 5 Buchpreisbindungsgesetz ableiten. Denn rechtsfehlerhaft gehe das Landgericht davon aus, die Zahlung des festgesetzten Preises mittels Gutschein verstoße deshalb gegen §§ 3, 5 Buchpreisbindungsgesetz, weil der Gutschein von ihr selbst ausgegeben werde. Es könne jedoch keinen Unterschied machen, wer den Gutschein ausgebe. Auch die üblichen, im Handel erwerbbaren Gutscheine würden typischerweise von den Verkäufern der Bücher ausgegeben.

Es liege auch kein Umgehungstatbestand vor, welcher die Anwendung der §§ 3, 5 Buchpreisbindungsgesetz rechtfertigen würde.

Ein solcher werde beispielsweise in den Fällen angenommen, in denen Letztabnehmer einen Gutschein von einem Verkäufer erhielten, ohne dass diesem Gutschein eine wirtschaftliche Gegenleistung des Letztabnehmers gegenüberstehe, etwa wie im Fall „ Startguthaben“ des OLG Frankfurt (NJW 2004, 3122 = GRUR 2004, 885), wo Verkäufergutscheine im Wert von 5,00 EUR an Letztabnehmer mit der Möglichkeit verschenkt worden seien, diese innerhalb einer bestimmten Frist u. a. beim Kauf von Büchern einzulösen.

Ein solcher Fall sei hier nicht gegeben. Sie verschenke keine Gutscheine oder darin manifestierte Geldbeträge an ihre Kunden. Vielmehr erhielten ihre Kunden im Rahmen eines Ersteinkaufes einen Rabatt von 3 % des Einkaufspreises auf nicht preisgebundene Artikel. Die „Überzahlung“ in Höhe von 3 % des Kaufpreises werde nunmehr aber nicht sofort bar an den Kunden „ausgeschüttet“, vielmehr erhalte der Kunde einen Gutschein in Höhe dieses Rabatts. Dieser stelle quasi ein Inhaberpapier dar. Der Kunde bezahle damit quasi seinen eigenen Gutschein, indem er die für den Ersteinkauf fällige Kaufpreisforderung trotz des Rabatts voll umfänglich erfülle. Die Klägerin hinterlege den im Gutschein benannten Barbetrag zugunsten des Kunden, damit dieser den ihm zustehenden Betrag im Rahmen eines zweiten Einkaufes einlösen bzw. mit der Kaufpreisforderung aus dem Zweiteinkauf verrechnen könne.

Demzufolge bezahle entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht sie den Gutschein, sondern der Kunde. Dieser erhalte beim Ersteinkauf den überbezahlten Preis sofort in Form des Gutscheins (Inhaberpapiers) ausbezahlt und könne diesen im Rahmen eines Zweiteinkaufs einlösen.

Es treffe daher nicht zu, wenn das Landgericht behaupte, die Differenz zwischen dem festgesetzten Buchpreis und einem vom letzten Abnehmer tatsächlich bezahlten Buchpreis würde von ihr getragen. Sie trage vielmehr allenfalls die Differenz zwischen dem Verkaufspreis eines nicht preisgebundenen Artikels und den hierfür vom Kunden bezahlten Preis im Rahmen des Ersteinkaufs. Genau hier werde der Rabatt von ihr gewährt und entstehe der Differenzbetrag.

Deshalb liege auch im Hinblick auf die „ Bonusmeilen “-Entscheidung des OLG Frankfurt (NJW 2004, 2434 = GRUR 2005, 72) kein Umgehungstatbestand vor, denn die dortige Beklagte habe bereits beim Ersteinkauf preisgebundener Produkte sogenannte Bonusmeilen vergeben, welche beim zweiten Kaufpreis gebundener Produkte wieder hätten eingelöst werden können.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts (LGU S. 12) erhalte der Kunde daher auch beim Ersteinkauf keine bloße Anwartschaft über einen Preisnachlass, vielmehr habe er diesen bereits erhalten, bevor er den Zweiteinkauf tätige. Deshalb könne die Höhe des Preisnachlasses im Gutschein auch betragsmäßig bestimmt sein.

Unzutreffend sei die Behauptung des Landgerichts, durch die von ihr praktizierte Verkaufsweise käme es zu einem Unterlaufen des Zwecks des Buchpreisbindungsgesetzes. Das Landgericht wende damit das Gesetz auf einen Sachverhalt an, der vom Wortlaut nicht gedeckt sei.

Die Beklagten verteidigen demgegenüber das landgerichtliche Urteil.

Die Klage sei bereits unzulässig. Die zwischen den Parteien geführte Korrespondenz belege, dass unterschiedliche Rechtsauffassungen zur Auslegung des § 3 Buchpreisbindungsgesetze bestünden. Das Interesse an der Klärung unterschiedlicher Rechtsauffassungen begründe aber kein Feststellungsinteresse, solange Unterlassungsansprüche nicht auch tatsächlich geltend gemacht würden. Die hier in Frage stehende Konstellation sei von ihrer Abmahnung vom 29.09.2009 (Anl. MBP 3, Bl. 34) nicht erfasst gewesen und auch nicht von der dann beantragten und erlassenen einstweiligen Verfügung des LG Ulm (11 O 50/09 KfH), was in der mündlichen Verhandlung über den Widerspruch der Beklagten vom 22.09.2009 auch klargestellt worden sei (S. 2 des Protokolls, Bl. 115 der beigezogenen Akten 11 O 50/09 KfH = B 3, Bl. 64).

Die zwischen den Bevollmächtigten der Parteien geführte Korrespondenz über die Zulässigkeit des nun in Frage stehenden Rabattmodells hätte sich auf den Austausch der unterschiedlichen Rechtsstandpunkte beschränkt. Sie hätten nie abgemahnt und mit weiteren Maßnahmen, insbesondere gerichtlichen Schritten für den Fall gedroht, dass ein beim Ersteinkauf gegebener Rabatt auf nicht preisgebundene Produkte beim Zweiteinkauf auf preisgebundene Produkte angerechnet werde. Ein Feststellungsinteresse bestehe aber nicht, wenn noch gar kein Anspruch geltend gemacht worden und lediglich die Befürchtung eines künftig entstehenden Rechtsverhältnisses in Form eines Unterlassungsanspruchs gegeben sei. Sie hätten sich auch in der Korrespondenz nicht - wie die Klägerin meine - die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen für die jetzt im Streit befindliche Konstellation vorbehalten, sähen aber auch keine Veranlassung, der Klägerin ausdrücklich zu bestätigen, dass deren Rechtsauffassung richtig sei.

Ihnen sei auch nicht bekannt, ob die Klägerin das streitgegenständliche Modell derzeit anwende. Sie behielten sich vor, jedes Rabattsystem der Klägerin zu prüfen, sofern preisgebundene Bücher einbezogen seien. Die konkrete Ausgestaltung sei ihnen ebenso wenig bekannt wie die für die Rabattgewährung im einzelnen geltenden Bedingungen, z. B. die nur in der Begründung und nicht im Klagantrag bezeichnete Höhe des Rabatts.

In der Sache sei die Argumentation der Klägerin, der Kunde bezahle beim Zweitkauf den vollen Kaufpreis, obwohl sich dieser um den Wert des beim Erstkauf erhaltenen Gutscheins verringere, weil der Kunde den Gutschein selbst bezahle, indem er die beim Erstkauf entstehende Kaufpreisforderung voll umfänglich erfülle, er also durch Überzahlung ein Guthaben erwerbe, das er für den Zweiteinkauf einsetze, nicht nachvollziehbar. Zurecht sei das Landgericht dem nicht gefolgt. Tatsächlich sei das Modell der Klägerin nicht vergleichbar mit dem klassischen Geschenkgutschein für Bücher, bei dem der Kunde den Wert des Gutscheins in voller Höhe bezahle, der dann von demjenigen, dem er den Gutschein schenke, beim späteren Kauf eingelöst werde, so dass der Buchhändler den vollen Preis durch zwei Barzahlungen erhalte.

Genauso sei es in Fällen, in denen Gutschein-Aktionen von Händlern mit einem Partner durchgeführt würden. Auch dort erhalte der Händler in der Summe exakt den gebundenen Ladenpreis.

Hier sei es ganz anders: Beim Ersteinkauf komme ein Kaufvertrag zum Preis des hierbei erworbenen Produkts zustande, den der Kunde zahle. Die Rabattgutschrift wirke sich nicht kaufpreismindernd aus. Ein „Guthaben“ des Kunden aus dem Erstkauf entstehe nicht. Er habe weder einen Anspruch auf Auszahlung noch auf Anrechnung bei diesem Kauf, sondern erst bei einem Zweitkauf. Betrete er das Geschäft der Klägerin nicht mehr, habe er schlichtweg nichts von seinem Gutschein.

Mit dem beim Ersteinkauf abgegebenen Gutschein werde also nicht der beim Erstkauf erworbene Artikel subventioniert, sondern erst der beim Zweitkauf erworbene. Sei dessen Gegenstand ein preisgebundenes Buch, erhalte der Käufer dieses also im wirtschaftlichen Ergebnis mit einem Preisnachlass, den das Buchpreisbindungsgesetz gerade verbiete. Der Kunde habe zu dieser Verbilligung aus eigenen Mitteln nichts beigetragen. Diese werde vielmehr allein von der Klägerin finanziert.

Der Kunde leiste tatsächlich nicht - wie die Klägerin meine - beim Erstkauf eine „Überzahlung“, vielmehr zahle er schlichtweg den gewöhnlichen Kaufpreis der erworbenen Sache und erhalte hierfür eine Rabattmarke. Diese sei Teil eines gewöhnlichen Kundenbindungssystems und kein Nachlass auf den Kaufpreis des Erstkaufs.

Das OLG Frankfurt habe in den von der Klägerin zitierten Entscheidungen (NJW 2004, 3122 und NJW 2004, 3434) denn auch im wesentlichen darauf abgestellt, ob der Nennbetrag des Gutscheins vom ausgebenden Händler oder von einem Dritten finanziert werde. In diesen Fällen wie im vorliegenden auch beruhe die Verbindung des Buchkaufs auf der Einlösung eines von der Klägerin zuvor ausgegebenen Gutscheins und gerade nicht auf einer Leistung des Kunden.

Für die weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vom 21.10.2010 (Bl. 178) verwiesen.

Die Akten 11 O 50/09 KfH des Landgerichts Ulm betreffend das zwischen den Parteien geführte einstweilige Verfügungsverfahren sind auch vom Senat beigezogen worden.

II.

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung hat auch in der Sache Erfolg, da die von der Klägerin erhobene negative Feststellungsklage zulässig und begründet ist.

Das der Klägerin bei der Formulierung des Antrags (bereits in erster Instanz) unterlaufene und von keiner Seite bemerkte offensichtliche Schreibversehen (der Antrag ist so wie gestellt grammatikalisch nicht korrekt bzw. ersichtlich unvollständig) hat der Senat durch die gewählte Formulierung des Feststellungsausspruchs ohne inhaltliche Veränderung und damit innerhalb der durch §§ 308 Abs. 1 Satz 1, 528 Satz 1 ZPO gezogenen Grenzen bereinigt.

Die negative Feststellungsklage ist mit dem gestellten Antrag zulässig.

a) Der Klagantrag ist im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO hinreichend bestimmt, denn die Klägerin hat zum Gegenstand ihres Antrags eine hinreichend konkrete Umschreibung des nach ihrer Behauptung bereits praktizierten Rabattsystems gemacht und nicht nur eine abstrakte, die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 3 Satz 1; 5 Abs. 1 Buchpreisbindungsgesetz wiedergebende Formulierung gewählt.

b) Auch die Voraussetzungen des § 256 Abs. 1 ZPO liegen vor. Der Antrag hat ein Rechtsverhältnis i. S. v. § 256 Abs. 1 ZPO zum Gegenstand, und das erforderliche Feststellungsinteresse ist ebenfalls gegeben.

aa) Das Rechtsverhältnis i. S. v. § 256 Abs. 1 ZPO muss grundsätzlich ein gegenwärtiges sein, während eine Klage auf Feststellung von Rechtsfolgen aus einem erst künftig möglicherweise entstehenden Rechtsverhältnis unzulässig ist (Zöller-Greger, ZPO, 28. Aufl., § 256 Rdnr. 3a mit entsprechenden Nachweisen aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs).

Handelt es sich wie vorliegend um eine negative Feststellungsklage, die darauf gerichtet ist, festzustellen, ob dem Beklagten gegebenenfalls gesetzliche Unterlassungsansprüche zustehen, ist zumindest erforderlich, dass der Beklagte gegen den Feststellungskläger bereits einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch erhoben hat, wobei es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber nicht genügt, dass der Beklagte angekündigt hat, gegen das beabsichtigte Verhalten „gegebenenfalls rechtliche Schritte“ einzuleiten, es vielmehr der Androhung bedarf, einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen (BGH GRUR 2001, 1036, 1037 - Kauf auf Probe ).

bb) Auch diese strengen Anforderungen sind vorliegend erfüllt:

(1) Dabei kann allerdings nicht darauf abgestellt werden, dass durch die auf die Abmahnung der Beklagten vom 29.06.2009 (Anl. MBP 3, Bl. 34) hin abgegebene Unterlassungserklärung (Anl. MBP 7, Bl. 40) ein Rechtsverhältnis zwischen den Parteien begründet worden ist.

Zwar betrifft die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten von einem bestehenden Unterlassungsvertrag erfasst wird, ein gegenwärtiges Rechtsverhältnis im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO (BGH, GRUR 2001, 1036, 1037 -Kauf auf Probe ; BGH GRUR 2008, 360 Tz. 21 - EURO und Schwarzgeld ), und liegt deshalb dann, wenn der Unterlassungsschuldner Auskunft vom Unterlassungsgläubiger begehrt, ob ein bestimmtes Verhalten gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoße und sich der Gläubiger daraufhin nicht erklärt, auch ein Feststellungsinteresse vor (OLG Düsseldorf GRUR 1988, 789 - Unterlassungsvertrag ).

Ein solcher Fall ist hier aber nicht gegeben, weil hier keine Unklarheit über die Reichweite der Unterwerfungserklärung besteht, und zwar schon deshalb nicht, weil die Klägerin bewusst nur eine Erklärung abgegeben hat, welche sich auf die konkrete Verletzungsform bezog und auf einen Rabatt auf preisgebundene Bücher , der beim nächsten Einkauf eingelöst werden kann.

(2) Gegenwärtiges Rechtsverhältnis und Feststellungsinteresse folgen aber aus der Abmahnung selbst.

(a) Durch die Abmahnung wird ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis insoweit begründet, als der Abgemahnte feststellen lassen kann, dass die Abmahnung zu Unrecht erfolgt ist und die darin erhobenen Ansprüche nicht bestehen (BGH GRUR 1995, 697, 699 - FUNNY PAPER - m.w.N. aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs; Harte/Henning-Brüning, UWG, 2. Aufl., Vorb zu § 12 Rdnr. 122), wobei ein hieraus resultierendes Rechtsverhältnis, jedenfalls aber das Feststellungsinteresse nur soweit reichen kann, wie vom Abmahner bzw. Verfügungskläger überhaupt ein Unterlassungsanspruch behauptet bzw. geltend gemacht wird.

(b) Die Abmahnung erfasste auch die hier in Frage stehende Gestaltung des Rabattsystems, zumindest musste die Klägerin dies befürchten, so dass insoweit also Ungewissheit entstand:

(aa) Ein Unterlassungsanspruch, der die hier in Frage stehende Konstellation zum Gegenstand hat, ist zwar von den Beklagten nicht explizit geltend gemacht worden; aus der vor Einleitung des jetzigen Hauptsacheverfahrens geführten Korrespondenz ergibt sich solches nicht. Sie haben lediglich erklärt, sie könnten die Auffassung der Klägerin nicht teilen, wonach bei einem Rabattsystem wie nun streitgegenständlich kein Rabatt auf den Buchpreis (beim Zweiteinkauf) gewährt werde (Schreiben vom 06.08.2009, Anl. B 5, Bl. 69) und dass sie sich den Überlegungen der Klägerin, darin liege kein Verstoß gegen das Buchpreisbindungssystem, nicht anschließen könnten (Anl. B 7, Schreiben vom 17.08.2009, Bl. 74, in Reaktion auf das Schreiben der Klägervertreter vom 17.08.2009, B 6, Bl. 72). Die konkrete Verletzungshandlung, welche der Abmahnung zugrundelag, betraf ja auch gerade nicht das nun streitgegenständliche Rabattmodell, sondern die Gewährung eines Preisnachlass-Coupons beim Ersteinkauf prozentual bemessen nach dem Kaufpreis auch für preisgebundene Bücher. Die wenige Wochen später erfolgte Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs im Wege der einstweiligen Verfügung beschränkte sich dann auch nach der Antragstellung auf diese Konstellation, denn der Antrag konnte ausweislich des zum Beschlusstenor gewordenen Antrags ( „… zu verbieten, beim Verkauf preisgebundener Bücher an Letztabnehmer einen Rabatt von 3 % des Einkaufswerts zu gewähren, der beim nächsten Einkauf verrechnet wird “ - Hervorhebung durch den Senat) bei vernünftiger Betrachtung ein Verbot der Einlösung eines Preisnachlass-Coupons beim Kauf preisgebundener Bücher nicht erfassen.

(bb) Die der Abmahnung beigefügte vorformulierte Unterlassungserklärung (Bl. 36) war jedoch nicht auf die konkrete Verletzungshandlung bzw. das damals praktizierte Rabattsystem beschränkt, sondern dahingehend formuliert, die Klägerin solle sich generell verpflichten, „ es ab sofort zu unterlassen, preisgebundene Bücher zu anderen als den von den Verlagen festgesetzten Preisen anzubieten und/oder zu veräußern “. Bei dieser weiten Formulierung (die als Unterlassungsantrag, weil lediglich gesetzeswiederholend, nicht hinreichend bestimmt gewesen wäre - vgl. nur Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 12 Rdnrn. 2.40 mit zahlreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs - und die auch inhaltlich zu weit ginge, da das Charakteristische der konkreten Verletzungsform nicht widerspiegelnd bzw. nicht auf diese beschränkt und damit nicht nur kerngleiche Verletzungsformen umfassend) bestand für die jetzige Klägerin Anlass zu klären, ob der von den jetzigen Beklagten ausweislich des der Abmahnung beigefügten Entwurfs der Unterwerfungserklärung behauptete umfassende Unterlassungsanspruch auch das jetzt im Streit befindliche Rabattmodell erfassen soll.

Sie haben auf die von der Klägerin mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 27.07.2009 (Anl. MBP 8, Bl. 42) gestellte Frage, ob die einstweilige Verfügung auch diesen Fall erfasse bzw. erfassen solle, ausweichend geantwortet und dabei überdies in Antwort auf das Schreiben der klägerischen Bevollmächtigten vom 30.07.2009 (B 4, Bl. 66) erklärt, sie könnten die Auffassung der Klägerin nicht teilen, wonach bei einem Rabattsystem wie nun streitgegenständlich ein Rabatt auf den Buchpreis (beim Zweiteinkauf) gewährt werde (Schreiben vom 06.08.2009, Anl. B 5, Bl. 69). Auf das neuerliche Schreiben der Klägervertreter vom 17.08.2009 (B 6, Bl. 72) erklärten sie wiederum, sie könnten sich den Überlegungen der Klägerin, in einem Modell wie nun streitgegenständlich liege kein Verstoß gegen das Buchpreisbindungssystem, nicht anschließen (Anl. B 7, Schreiben vom 17.08.2009, Bl. 74).

(3) Haben die Beklagten damit keine Erklärung dahin abgegeben, dass der ausweislich des der Abmahnung beigefügten Entwurfs der Unterlassungserklärung geltend gemachte umfassende Unterlassungsanspruch das jetzt streitgegenständliche Rabattmodell nicht erfassen soll, ist angesichts der in den genannten Schreiben und auch jetzt noch - und zwar nachhaltig (so zu recht LGU S. 11 unten) - vertretenen Auffassung der Beklagten, das nun in Frage stehende, nach Vortrag der Klägerin nicht nur beabsichtigte, sondern bereits praktizierte Rabattmodell verstoße ebenfalls gegen die Buchpreisbindung, ein konkretes Rechtsverhältnis und ein Interesse der Klägerin an der begehrten Feststellung gegeben.

Dies folgt letztlich aus dem allgemeinen Grundsatz, dass ein einmal entstandenes Feststellungsinteresse nicht ohne weiteres entfällt, wenn der Abmahner seine Berühmung wieder aufgibt, denn er kann sich jederzeit eines anderen besinnen, weshalb i.d.R. ein Verzicht auf den Unterlassungsanspruch erforderlich ist (Harte/Henning-Brüning, a.a.O., § 12 Rdnr. 123 m.w.N. in Fn. 393).

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass im einstweiligen Verfügungsverfahren durch den Schriftsatz der jetzigen Beklagten vom 17.09.2009 (dort S. 4, Bl. 110) und spätestens durch die Protokollerklärung im Termin vom 22.09.2009 (Protokoll S. 2, Bl. 115 der Beiakten = Anl. B 3, Bl. 64) klargestellt worden ist, dass die jetzt in Streit stehende Konstellation nicht Gegenstand des dort titulierten Unterlassungsanspruchs sein sollte, denn diese Klarstellung betrifft nur den im Verfügungsverfahren geltend gemachten Anspruch bzw. Antrag; hingegen hat die Klägerin nicht erklärt, sie werde den mit der vorgefertigten Unterlassungserklärung, welcher der Abmahnung beigefügt war, geltend gemachten weiten Unterlassungsanspruch nicht mehr verfolgen.

Die negative Feststellungsklage ist begründet.

Die Beklagten sind zwar Preisbindungstreuhänder im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 3 Buchpreisbindungsgesetz und wären daher aktiv legitimiert, einen Unterlassungsanspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Buchpreisbindungsgesetz geltend zu machen, das im Klagantrag hinreichend konkret umschriebene Rabattsystem (Preisnachlass-Coupon-System) stellt aber keinen Verstoß gegen die § 3 Satz 1 i. V. m. 5 Abs. 1 Buchpreisbindungsgesetz dar.

Im Einzelnen:

a) Der Feststellungsantrag geht nicht deshalb zu weit, weil er nicht auf Bücher derjenigen Verlage begrenzt ist, welche die Beklagten ausweislich der in Anl. MBP 1 (Bl. 16 a ff.) vorgelegten Erklärungen beauftragt haben, ihre Preisbindung zu betreuen, denn umgekehrt ist die Aktivlegitimation der Beklagten als Preisbindungstreuhänder nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 Buchpreisbindungsgesetz nicht auf diese Verlage bzw. deren Bücher beschränkt. Dem Wortlaut von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchpreisbindungsgesetz lässt sich eine solche Einschränkung nicht entnehmen; die obergerichtliche Rechtsprechung nimmt sie auch nicht an (OLG Frankfurt, GRUR 2005, 965 - Mängelexemplar - und OLG München GRUR 2005, 71 - Schüler-Lernhilfe; dies ergibt sich jeweils aus dem in Juris abgedruckten Volltext dieser Entscheidungen).

b) Das Rabattmodell bzw. Preisnachlass-Coupon-System wie von der Klägerin dargestellt und im Klagantrag im Kern umschrieben verstößt nicht gegen § 3 Abs. 1 Satz 1 Buchpreisbindungsgesetz, denn auch wenn beim Zweitkauf ein Teil des Kaufpreises eines buchpreisgebundenen Buches oder sonstigen buchpreisgebundenen Produkten mit einem beim Erstkauf ausschließlich für nicht buchpreisgebundene Bücher/Produkte betrifft ausgegebenen Preisnachlass-Coupon bezahlt wird, erhält die Klägerin beim Verkauf des preisgebundenen Buches (Produkts) - also beim Zweitkauf - den festgesetzten Preis im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 Buchpreisbindungsgesetz.

Dies beruht darauf, dass die Begleichung eines Teils des Kaufpreises beim Zweitkauf durch den beim Erstkauf ausgegebenen Preisnachlass-Coupon keinen Preisnachlass (Rabatt) auf den Zweitkauf darstellt, sondern einen solchen auf den Erstkauf, bei dem der Coupon ausgegeben wird. Es liegt damit keine Gewährung eines Nachlasses auf den Kauf des preisgebundenen Buches (Produktes) beim Zweitkauf vor.

aa) Die in Form eines Einkaufsgutscheins gewährte Vergünstigung stellt sich nach Auffassung des Bundesgerichtshofs der Sache nach als ein Preisnachlass beim Wareneinkauf dar (BGH GRUR 2003, 1057 - Einkaufsgutschein I ). Daraus wird gefolgert, dass die Gewährung eines Gutscheins über einen bestimmten Geldbetrag, der beim Kauf auf den Kaufpreis angerechnet wird, einen vorweggenommenen Preisnachlass auf den noch vorzunehmenden Einkauf darstellt (Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 4 Rdnr. 1.92).

Diese Betrachtungsweise, auf der auch die Entscheidung OLG Frankfurt GRUR 2004, 885 - Startgutscheine für Bücher - beruht, erscheint aber nur dann zutreffend, wenn der Gutschein nicht anlässlich eines Erstkaufes (und dort wie vorliegend in Form eines Prozentsatzes des Kaufpreises der bei diesem Erstkauf erworbenen Ware) gewährt wird, sondern ohne einen solchen bzw. ohne Bezugnahme auf einen solchen. Derartige Konstellationen lagen auch den genannten Entscheidungen des OLG Frankfurt und des Bundesgerichtshofs zugrunde.

Anders ist hingegen die vorliegende Konstellation zu beurteilen, in welcher der Wertgutschein wegen eines Erstkaufes und in Bezug auf diesen, sei es wie vorliegend in Form eines prozentualen Betrages des beim Erstkauf gezahlten Kaufpreis oder eines absoluten Betrages, ausgehändigt wird.

Dementsprechend hat das OLG Köln (zutreffend) angenommen (GRUR 2006, 88), dass die Gewährung eines Gutscheins beim Erstkauf eines verschreibungspflichtigen Medikaments einen Verstoß gegen die Preisbindungsbestimmungen für preisgebundene Arzneimittel darstellt, weil die Gutscheingewährung bereits einen Nachlass auf den bei der Gutscheingewährung gezahlten Kaufpreis (für das verschreibungspflichtige, preisgebundene Medikament) darstellt, denn auch wenn der Betrag (dort 3,00 EUR) nicht unmittelbar von dem für dieses zu entrichtenden Preis (also vom Preis der beim Erstkauf erworbenen Ware) abgezogen werde, stelle er in der Vorstellung des Verbrauchers dennoch eine beim Erstkauf erzielte Ersparnis und einen auf diesen unmittelbar anzurechnenden Geldvorteil dar. Diese Betrachtungsweise, welche auch der Senat bereits in seinem Urteil vom 10.12.2009 (2 U 66/09) vertreten hat (Rdnr. 52 in „Juris“; ebenfalls die Preisbindung für Arzneimittel betreffend), wird auch vom I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Entscheidung „UNSER DANKESCHÖN FÜR SIE“ (Urteil vom 09.09.2010, I ZR 193/07) geteilt (a.a.O., Tz. 17 ff.). Anderes könnte ausnahmsweise nur gelten, wenn der Gutscheineinlösung wesentliche Hindernisse entgegenstünden (BGH, a.a.O., Tz. 18), welche vorliegend weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Zurecht hat das OLG Köln (ebenda) dabei darauf hingewiesen, dass bereits unter Geltung des Rabattgesetzes der Gesetzgeber die identische wirtschaftliche Bedeutung eines sofortigen Barrabatts und des einen Preisnachlass gewährenden Gutscheins erkannt und beide in § 4 Satz 1 RabattG gleichgestellt hat. Als Rabatt wurde nicht nur der Preisnachlass, sondern auch die Gewährung eines Gutscheins angesehen, der innerhalb einer bestimmten Zeit zum Warenbezug oder einer Rückvergütung berechtigte (Rabattmarken, siehe Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Rdnr. 1 vor § 1 RabattG). Die Anrechnung eines Rabatts bei späteren Käufen wurde als Form eines beim Erstkauf gewährten Barrabatts (Barzahlungsnachlasses) verstanden (Baumbach/Hefermehl, a.a.O., RabattG § 4 Rdnr. 1), war allerdings nach § 4 Abs. 1 Satz 1 RabattG verboten, da nur bar einzulösende Gutscheine zugelassen waren. Es handelte sich auch nicht um eine Zugabe im Sinne der Zugabeverordnung (Baumbach/Hefermehl, a.a.O. § 1 ZugabeVO Rdnrn. 74 ff., insbesondere Rdnr. 77).

Es trifft daher nicht zu, wenn das Landgericht meint (LGU S. 12), der Kunde erhalte mit dem Preisnachlass-Coupon beim Erstkauf nur eine „Anwartschaft“ oder eine „Chance“. Eine solche Betrachtungsweise widerspräche auch der vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung „UNSER DANKESCHÖN FÜR SIE“ im Gegensatz zur Vorinstanz vorgenommenen Wertung (BGH; a.a.O., Tz. 9 und 17 ff.).

bb) Stellt aber bereits die Hingabe der Rabattmarke (des Preisnachlass-Coupons) eine Rabattgewährung beim Erstkauf dar, kann sie nicht gleichzeitig eine Rabattgewährung beim Zweitkauf darstellen, denn dem Käufer fließt der in dem ein Inhaberpapier (einen Inhaberverpflichtungsschein) darstellenden Preisnachlass-Coupon (Gutschein, vgl. Baumbach/Hefermehl, a.a.O., RabattG § 4 Rdnr. 1) verkörperte wirtschaftliche Wert nur einmal zu: Zurecht hat die Klägerin bereits in erster Instanz darauf hingewiesen, es werde ja kein doppelter Rabatt gewährt, vielmehr fließe dem Kunden der in einem Prozentsatz des Kaufpreisbetrags beim Erstkauf beruhende wirtschaftliche Vorteil, nur einmal zu.

Dem Landgericht kann deshalb nicht darin beigetreten werden, dass (so ist wohl LGU S. 12 zu verstehen) der Kunde zweimal einen wirtschaftlichen Vorteil erhalte, nämlich beim Erstkauf eine Anwartschaft auf einen Preisnachlass in Höhe des erlangten Rabatts und beim Zweiteinkauf die Verwirklichung dieses in Aussicht gestellten Vorteils.

Ohnehin spricht der Umstand, dass bei dem streitgegenständlichen Modell der Preisnachlass-Coupon in Höhe eines absoluten Euro- bzw. Cent-Betrages, der aber durch einen bestimmten Prozentsatzes der Einkaufssumme des Erstkaufes (konkret 3 %) bemessen wird, dafür, diesen als Rabatt dem Erstkauf und nicht dem Zweitkauf zuzuordnen, bei dem der Gutschein (Coupon) dann in Höhe des aus ihm ersichtlichen absoluten Wertes zur (teilweisen) Begleichung des Kaufpreises eingesetzt werden kann.

cc) Aufgrund dessen kann die Bezahlung eines buchpreisgebundenen Buches (Produktes) beim Zweitkauf durch Barzahlung und Hingabe der beim Erstkauf erhaltenen Preisnachlas-Coupons nicht gegen § 3 Buchpreisbindungsgesetz verstoßen:

§ 3 Buchpreisbindungsgesetz will sicherstellen, dass beim Verkauf an den Endabnehmer dem Buchhändler der Endpreis nach § 5 Buchpreisbindungsgesetz als Barzahlungspreis zufließt (BGH GRUR 2003, 807, 808 f. - Buchpreisbindung ). § 3 Satz 1 Buchpreisbindungsgesetz stellt damit ein Rabattverbot dar (BGH, a.a.O., 808), das nur in den Fällen der § 7 Buchpreisbindungsgesetz durchbrochen ist (BGH a.a.O., 808; Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 4 Rdnr. 1.100; Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht-Heermann, § 4 Nr. 1 UWG Rdnr. 299; Möller, GRUR 2006, 292, 297).

Stellt aber der in Frage stehende Preisnachlass-Coupon einen beim Erstkauf und nicht beim Zweitkauf gewährten Rabatt dar, auch wenn bei diesem ein preisgebundenes Buch erworben wird, scheidet ein Verstoß gegen das Rabattverbot § 3 Satz 1 Buchpreisbindungsgesetz aus, auch wenn beim Zweitkauf ein preisgebundenes Buch unter Einsatz des Coupons erworben wird.

Die Klägerin erhält dann auch bei der Einlösung eines oder mehrerer derartiger Coupons beim Zweitkauf den vollen Barzahlungspreis, nämlich zum einen durch Bezahlung und zum anderen durch die Hingabe des Coupons, der ja als Inhaberverpflichtungsschein einen bestimmten Wert - nämlich seinem Nennwert entsprechend - aufweist.

Die Überlegungen des Landgerichts auf LGU S. 12 laufen hingegen darauf hinaus, dass sowohl die Hingabe eines derartigen Coupons beim Erstkauf als auch dessen Einlösung beim Zweitkauf - unterstellt, beides beträfe buchpreisgebundene Produkte - gegen § 3 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Buchpreisbindungsgesetz verstoßen sollen: Dies kann aber schon deshalb nicht richtig sein, weil jedenfalls nur einmal ein Rabatt gewährt wird, also beim anderen Einkauf der Klägerin als Buchhändlerin der volle Barzahlungspreis zufließt: Kauft der Kunde beispielsweise zunächst ein buchpreisgebundenes Buch von 10,00 EUR und erhält hierfür einen Preisnachlass-Coupon von 0,30 EUR (3 %) ausgehändigt - ein Modell, das Anlass der Abmahnung der Beklagten war und von der Klägerin nicht mehr praktiziert wird - und löst er diesen beim Zweitkauf wiederum für ein buchpreisgebundenes Buch von 10,00 EUR ein, so bringt er schließlich insgesamt 19,70 EUR für zwei Bücher zu einem addierten gebundenen Preis von 20,00 EUR auf und nicht nur 19,40 EUR.

Das gegenteilige Ergebnis des Landgerichts lässt sich auch nicht mit dem in § 1 des Buchpreisbindungsgesetzes niedergelegten Gesetzesweck rechtfertigen: Dieser Zweck wird durch die Preisbindung der §§ 3, 5 und das dadurch bedingte Rabattverbot verwirklicht. Wird aber - aus den oben aufgeführten Gründen - beim Kauf des buchpreisgebundenen Produkts (also beim Zweitkauf) gar kein Rabatt gewährt und scheidet deshalb ein Verstoß gegen das Rabattverbot aus, so kann nicht unter Berufung auf den Gesetzeszweck dennoch ein Verstoß angenommen werden.

dd) Das hier vertretene Ergebnis widerspricht auch nicht den von beiden Parteien für ihre jeweilige Position angeführten Entscheidungen des OLG Frankfurt „Startgutscheine für Bücher“ (GRUR 2004, 885) und „„Meilen“ für Bücher“ (GRUR 2005, 72).

Im Fall „Startgutscheine für Bücher“ wurden die „Startgutscheine“ in Höhe von 5,00 EUR gerade nicht bei einem Erstkauf ausgehändigt, sondern „einfach so“, konnten deshalb im Sinne der Entscheidung BGH GRUR 2003, 1057 - Einkaufsgutschein I - nur einen Preisnachlass in Form der Überlassung eines Wertgutscheins auf den nachfolgend zu tätigenden einen Kauf (des preisgebundenen Buches) darstellen. Im Fall „ „Meilen“ für Bücher“ war es so, dass die „Meilen“ nicht nur beim Kauf preisgebundener Bücher angerechnet werden konnten, sondern vielmehr auch bereits beim Kauf preisgebundener Bücher (beim Erstkauf) vergeben worden sind; es lag also die hier nicht mehr interessierende, von der Klägerin früher praktizierte Konstellation vor, nämlich die Gewährung von Rabatt beim Erstkauf auch auf buchpreisgebundene Produkte

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO und der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Ein Grund i. S. v. § 543 Abs. 2 ZPO, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Insbesondere weicht der Senat aus den oben genannten Gründen auch nicht von den Entscheidungen des Oberlandesgerichts Frankfurt ab.

Oberlandesgericht Stuttgart Urteil, 21. Okt. 2010 - 2 U 30/10

Tenor

1. Der Berufung des Klägers gegen das Urteil der 2. Zivilkammer - Einzelrichter - des Landgerichts Ravensburg vom 25. März 2010 (Az.: 2 O 117/09) wird

z u r ü c k g e w i e s e n .

2. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Kläger.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Beiden Parteien wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung gegen sich durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des vollstreckbaren Betrages abzuwenden, sofern nicht der Vollstreckende vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des beizutreibenden Betrages leistet.

4. Die Revision wird zugelassen.

Streitwert für das Berufungsverfahren: 10.000,- EUR.

Gründe

Die Berufung des Klägers ist darauf gerichtet, der Beklagten die Verwendung einer Allgemeinen Geschäftsbedingung zu verbieten, durch welche jene sich eine Kontoführungsgebühr für ein Darlehenskonto versprechen lässt. Wegen einer anderen Bestimmung haben die Parteien den Rechtsstreit bereits vor dem Landgericht nach einem Teilvergleich in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Wegen des Sachverhalts wird auf die tatsächlichen Feststellungen in dem Urteil der 2. Zivilkammer - Einzelrichter - des Landgerichts Ravensburg vom 25. März 2010 (Az.: 2 0 117/09 - [GA 113/126]) Bezug genommen (§ 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, die Kosten des erledigten Teils der Beklagten auferlegt und ausgeführt:

Die Klage sei zulässig, insbesondere sei der Kläger antragsbefugt, aber die Klausel zu den Kontoführungsgebühren sei wirksam.

Eine AGB liege gem. § 305 Abs. 1 BGB vor, da die Klausel dem Verbraucher durch Vorlage des vorausgefüllten Darlehensvertragsformulars vorformuliert vorgegeben werde. Dass die Erhebung der Kontoführungsgebühr von 2,- EUR monatlich dem Verwender regelmäßig zur Disposition gestellt werde, behaupte letztlich die Beklagte selbst nicht. Vielmehr habe sie vorgetragen, dem Darlehensnehmer werde der von ihr erstellte Darlehensvertragsentwurf vorgelegt und dieser habe dann die Möglichkeit zur Entscheidung, ob er den Darlehensvertrag unterschreibe oder nicht. Sollte ein Kunde im Einzelfall den zunächst vorhandenen Leerraum zum Anlass für Verhandlungen nehmen, berühre dies den AGB-Charakter der Klausel nicht.

Die Klausel unterliege auch der Inhaltskontrolle nach den §§ 307 bis 309 BGB, weil nicht nach § 307 Abs. 3 S. 1 BGB der Inhaltskontrolle entzogene Preisabrede, sondern kontrollfähige Preisnebenabrede, da sie nicht Teil des Gefüges aus Leistung und Gegenleistung des Darlehensvertrages sei. Die Kontoführung diene der internen korrekten Verrechnung der gezahlten Raten sowie der Berechnung der geschuldeten Zinsen und sei damit eine laufende „Bearbeitungsgebühr", die nicht als unmittelbare Gegenleistung zur Darlehensgewährung anzusehen sei.

Zwar seien regelmäßig solche Klauseln unwirksam, mit welchen Entgelte für Leistungen erhoben würden, zu deren Erbringung der Verwender schon Kraft Gesetzes oder auf Grund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet sei oder welche er im eigenen Interesse vornehme (vgl. BGH, Urteil vom 21.04.2009 - XI ZR 55/08, BB 2009, 905). Es sei allerdings bereits zweifelhaft, ob es tatsächlich Aufgabe des Kreditinstituts sei, dem Kunden gegenüber im einzelnen aufzulisten, in welcher Form eingehende Zahlungen verbucht worden seien. Im Grundsatz treffe den Schuldner die Pflicht zum Nachweis, inwieweit er eine bestehende Forderung getilgt habe. Er habe lediglich einen Anspruch auf Vorlage einer Quittung. Im Übrigen sei für den Kunden eine konkrete Aufstellung über die von ihm bezahlten Zinsen zumindest dann von Bedeutung, wenn er das Darlehen im Rahmen eines Kapitalanlagegeschäftes aufnehme und damit steuerliche Effekte erzielen wolle.

Jedoch könne dies dahinstehen, da § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV zeige, dass der Gesetzgeber den Anfall von Kontoführungskosten als gängigen Vertragsbestandteil und damit als Teil des gesetzlichen Leitbildes anerkannt habe. Angesichts der Größenordnung der beanstandeten monatlichen Kontoführungsgebühren und der damit verbundenen für den Darlehensnehmer aus wirtschaftlicher Sicht eher überschaubaren Bedeutung könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Regelung den Kunden der Beklagten entgegen den Geboten von Treu und Glauben nach § 307 Abs. 1 S. 1 unangemessen benachteilige.

Den erhobenen Anspruch auf Erstattung der erforderlichen Aufwendungen gem. § 12 Abs. 1 S. 1 UWG sowie § 5 UKlaG i.V.m. § 12 Abs. 1 S. 2 UWG habe der Kläger teilweise. Die in der Vergangenheit ebenfalls streitige Wertermittlungsklausel sei eine AGB über eine Preisnebenabrede und unwirksam gewesen, was das Landgericht näher begründet. Da sich die der Höhe nach nicht bestrittenen vorgerichtlichen Aufwendungen somit auf einen begründeten und einen unbegründeten Anteil bezogen hätten, erscheine es sachgerecht, sie zu teilen. Da eine Wertermittlungsgebühr in der Praxis deutlich größere wirtschaftliche Auswirkungen habe als die Kontoführungsgebühren, erscheine es angemessen, jenen Anspruch bei der Kostenentscheidung höher zu bewerten.

Gegen dieses Urteil hat der Kläger form- und fristgerecht Berufung eingelegt und sein Rechtsmittel fristgerecht begründet.

Er bringt vor:

Aus § 259 BGB und AGB-Banken Ziffer 7 und 8 ergebe sich eine Rechenschaftspflicht der Bank. Es gehöre somit zur Pflicht der Beklagten, eingehende Raten ordnungsgemäß zu verbuchen und den Kunden darüber zu informieren. Wenn die Raten bankintern verrechnet würden, könne die Bank keine Kosten für Kontoauszüge veranschlagen, noch folglich in Rechnung stellen. Der Hinweis auf eine wegen steuerlicher Fragen gewünschte Dokumentation verfange nicht. Dies sei keine „Sonderleistung" im Sinne der Rechtsprechung. Die jährliche Zins- und Saldenbestätigung des abgelaufenen Kalenderjahres stelle auch keine entgeltpflichtige Sonderleistung dar. Es sei einem Kontovertrag vielmehr geradezu immanent, dass die Beklagte entsprechende Zahlungsein- und -ausgänge ordnungsgemäß verbuche und den Kunden hierüber informiere.

Auch der Hinweis auf § 6 Absatz 3 Nr.3 PAngV gehe fehl. Die PAngV nehme hier keine gesetzliche Leitbildfunktion ein und könne auch keine Preishauptabreden schaffen. Die Kontoführungsgebühren seien grundsätzlich und auch hier gerade nicht in den Effektivzins einzuberechnen, sondern nur dann, wenn der Kreditnehmer hierbei keine angemessene Wahlfreiheit habe und diese Kosten ungewöhnlich hoch seien. Dass eine Kontoführungsgebühr von, wie vorliegend, 2,- EUR monatlich i.S.d. § 6 Abs. 3 Nr.3 PAngV „ungewöhnlich hoch" sei, werde bestritten. Würde eine Leistung für die Kunden erbracht, so wäre nach dem Wortlaut des § 6 Absatz 3 PAngV jeder erhobene Betrag als Preishauptabrede zu qualifizieren.

Die Rechtsprechung des OLG Stuttgart zur Abschlussgebühr der Bausparkassen (derzeit beim Bundesgerichtshof anhängig zum Az. XI ZR 3/10) beruhe auch bezüglich der PAngV nur auf Besonderheiten der Bausparkassen. Die Beklagte sei nach eigenem Vorbringen aber keine Bausparkasse.

Der Kläger

verfolgt seine erstinstanzlich abgewiesenen Anträge weiter.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie trägt vor:

Es sei fraglich, ob es sich bei der vorliegenden Gestaltung überhaupt um Allgemeine Geschäftsbedingungen handele.

Die nicht ungewöhnlich hohen Kontoführungskosten seien nach der PAngV Teil des für die Darlehensgewährung zu beanspruchenden Hauptentgeltes und damit der AGB-Kontrolle entzogene Preishauptabreden. Dies gelte sowohl für § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV in der Fassung bis zum 11.06.2010 als auch in der Neufassung des § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV nach Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie mit Wirkung zum 11.06.2010.

Entgegen der singulären Auffassung von Nobbe, in WM 2008, 185 ff., sei die Kontoführungsgebühr auch als Preisnebenabrede nicht AGB-widrig und damit wirksam. Sie verstoße nicht gegen das Transparenzgebot, da in den Darlehensverträgen der Beklagten (vgl. K 2, B 1) in einem gesondert hervorgehobenen Feld ausgewiesen. Die Gebühr sei auch nicht unangemessen benachteiligend. Mit der Erhebung des Kontoführungsentgeltes sei auch eine Leistung für den Darlehensnehmer verbunden, zumal die vom Kläger gerügte Vertragsbestimmung ausschließlich bei sog. Kapitalanlegern im Rahmen der Finanzierung von Immobilien zur Fremdnutzung Verwendung finde und der Kunde nach Ablauf des Kalenderjahres die zur Dokumentation gegenüber dem Finanzamt erforderliche Zins- und Saldenbestätigung erhalte. Die Beklagte führe im Rahmen des vereinbarten Kontoführungsentgeltes das Lastschriftverfahren durch.

Weder § 259 BGB noch Ziffer 7 und 8 der AGB-Banken sei auf die vorliegende Sachverhaltskonstellation übertragbar. Eine Rechnungslegungspflicht im Sinne des § 259 BGB sei bei Darlehen grundsätzlich nicht gegeben. Eine Ausnahme stelle lediglich das sog. partiarische Darlehen dar, bei dem der Berechtigte am Gewinn beteiligt sei. Ziffer 7 und 8 der AGB-Banken bezögen sich auf das Kontokorrentkonto, nicht aber auf Darlehenskonten.

Der § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV, alter wie neuer Fassung, zeige als Leitbild die Zulässigkeit einer Kontoführungsgebühr, was die seit 11.06.2010 geltende Neufassung besonders deutlich mache, indem er die Berücksichtigung der Kontoführungskosten bei Bemessung des effektiven Jahreszinses - anders als noch bei § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV a. F. - zur Regel erhebe. Der Gesetzgeber zeige, dass ihm bewusst sei, dass Kontoführungsgebühren auf Grundlage von Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Darlehensnehmern erhoben würden. Indem er den Kreditinstituten sodann auferlegt habe, die Kontoführungsgebühren, soweit in allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart, in den effektiven Jahreszins mit einzurechnen, habe er zugleich zum Ausdruck gebracht, dass gegen die entsprechende vertragliche Gestaltung aus seiner Sicht keine Bedenken bestünden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die im zweiten Rechtszug bei Gericht eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen und die Sitzungsniederschrift vom 30. September 2010 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung ist unbegründet. Denn die Klage ist zwar zulässig, der zweitinstanzlich noch erhobene Unterlassungsanspruch besteht aber nicht, sodass auch der weitergehende Kostenerstattungsanspruch dem Kläger nicht zusteht.

Der Unterlassungsanspruch setzte nach § 1 UKlaG einen Verstoß der angegriffenen Klausel gegen die §§ 307 bis 309 BGB voraus. Einen solchen hat das Landgericht aber - zumindest im Ergebnis - zu Recht verneint. Der Kläger vermag mit seinen Angriffen das nicht auf von Amts wegen zu berücksichtigenden Verfahrensfehlern beruhende landgerichtliche Urteil nicht zu erschüttern. Der Senat verweist hierzu auf die Gründe seines Urteils zur Zulässigkeit einer in einer AGB-Klausel einer Bausparkasse vereinbarten Abschlussgebühr (Senatsurteil vom 03.12.2009 - 2 U 30/09, NJOZ 2010, 558; n.rkr.; Az. des Bundesgerichtshofes: XI ZR 3/10; im Ergebnis gleichlaufend wohl - inzident - auch Brandenb. OLG, Urteil vom 22.07.2010 - 5 U 76/09, bei juris Rz. 63; OLG Schleswig, Urteil vom 27.04.2006 - 5 U 176/05, MDR 2006, 1119, bei juris Rz. 20; bei Kontokorrentkonto LG Köln, Urteil vom 23.03.2004 - 3 O 355/02, bei juris Rz. 30; unergiebig für den Streitfall BGHZ 133, 10, bei juris Rz. 8 ff.). Das Vorbringen der Parteien gibt keinen Anlass, von den dort bezogenen rechtlichen Standpunkten abzugehen. Zur Berufung des Klägers ist weiter auszuführen:

Da die Klage auf Unterlassung und damit auf ein zukünftiges Verhalten gerichtet ist, kann sie nur Erfolg haben, wenn die nach den Feststellungen des Landgerichts seit April 2010 nicht mehr verwandte Klausel zum Zeitpunkt ihrer Verwendung unwirksam war und dies auch im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz noch wäre; die bloße Einstellung der Benutzung stünde einem Unterlassungsanspruch nicht entgegen.

Die einzige als erheblich in Betracht zu ziehende zwischenzeitliche Rechtsänderung, die Neufassung des § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV, hat die Rechtslage aber nicht entscheidend verändert. Deshalb bedarf es keiner nach Zeitabschnitten differenzierten Betrachtung.

Dass es sich bei der beanstandeten Klausel um eine Allgemeine Geschäftsbedingung (§ 305 Abs. 1 BGB) handelt, die die Beklagte im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern (§ 13 BGB) verwendet, hat das Landgericht auf der Grundlage des entscheidungserheblichen Vorbringens zutreffend angenommen. Dieser Passus wird dem Verbraucher vorformuliert vorgegeben und unterliegt nicht der Verhandlungsdisposition. Das Landgericht hat den Vortrag der Beklagten unangegriffen dahin wiedergegeben, dass es dem Interessenten frei stehe, ob er den Darlehensvertrag abschließe oder nicht. Darin liegt aber gerade der Ausschluss jeglichen Verhandlungsspielraumes in Bezug auf die Einzelbestimmung.

Die Berufung stellt dem keine Tatsachen entgegen, sondern lediglich eigene Zweifel. Dies reicht nicht aus, den AGB-Charakter berufungsrechtlich in Zweifel zu ziehen.

Die angegriffene Klausel unterliegt jedoch schon nicht der Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB. Sie ist eine Preisabrede, die nach § 307 Abs. 3 S. 1 BGB (früher § 8 AGBG) der Inhaltskontrolle nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen entzogen ist, und keine kontrollfähige Preisnebenabrede (so als obiter dictum zum Girovertrag OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.06.2000 - 6 U 145/99, WM 2000, 2239, bei juris Rz. 40 zu § 8 AGB). Der wirtschaftliche Unterschied zwischen der Darlehenskontoführungsgebühr und der Abschlussgebühr der Bausparkassen trägt keine abweichende rechtliche Einordnung im Leistungsgefüge des Vertrages. Außerdem weicht die Vertragsbestimmung nicht von einer gesetzlichen Vorgabe ab.

a) Der verfassungsrechtlich garantierte bürgerlich-rechtliche Grundsatz der Privatautonomie erlaubt es den Parteien, im Zuge eines Vertragsabschlusses Leistung und Gegenleistung grundsätzlich frei zu bestimmen. Dem § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB unterfallen daher weder Bestimmungen über den Preis der vertraglichen Hauptleistung, noch Klauseln über das Entgelt für eine rechtlich nicht geregelte, zusätzlich angebotene Sonderleistung (vgl. BGH, NJW-RR 2005, 1135 = MDR 2005, 405 - Depotgebühren m.w. N.; BGHZ 141, 380, 383 = NJW 1999, 2276; BGHZ 133, 10, 13 = NJW 1996, 2032; BGHZ 137, 27 = NJW 1998, 383; Nobbe, WM 2008, WM 185, 186).

Der AGB-Kontrolle ist eine Klausel aber nicht schon dann entzogen, wenn sie eine Entgeltleistung bestimmt (vgl. BGHZ 146, 377 = NJW 2001, 1419 - Rücklastgebühren; BGHZ 153, 344 = NJW 2003, 1447 – Zeichnungsgebühr). Eine Regelung, die kein Entgelt für Sonderleistungen, die dem Kunden auf rechtsgeschäftlicher Grundlage erbracht werden, zum Gegenstand hat, sondern Aufwendungen für die Erfüllung gesetzlich begründeter eigener Pflichten des Klauselverwenders auf den Kunden abwälzt, stellt eine kontrollfähige Abweichung von Rechtsvorschriften dar. Eine so verstandene Abweichung von einer Rechtspflicht ist nicht nur im Falle eines Abweichens von Gesetzesvorschriften im materiellen Sinne gegeben, sondern auch dann, wenn von allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen oder von wesentlichen Rechten und Pflichten abgewichen wird, die sich aus der Natur des jeweiligen Vertragsverhältnisses ergeben (BGHZ 137, 27, 29 = NJW 1998, 383; BGHZ 136, 261, 264 = NJW 1997, 2752; m. zahlr. w. N. und BGH, NJW-RR 2005, 1135 m.w. N.); dies entspricht den Vorgaben der Richtlinie 93/13 EWG des Rates vom 05.04.1993, in deren Präambel es heißt: „Für die Zwecke dieser Richtlinie dürfen Klauseln, die den Hauptgegenstand eines Vertrags oder das Preis-/Leistungsverhältnis der Lieferung bzw. der Dienstleistung beschreiben, nicht als missbräuchlich beurteilt werden. Jedoch können der Hauptgegenstand des Vertrags und das Preis-/Leistungsverhältnis bei der Beurteilung der Missbräuchlichkeit anderer Klauseln berücksichtigt werden.”).

Bei der konkreten Ausgestaltung des Preisgefüges sind die Vertragschließenden frei, zwischen einer Pauschalgebühr und Einzelpreisen oder einer Kombination zwischen beidem zu wählen (BGHZ 137, 27, 29 = NJW 1998, 383). Ist die in der Klausel festgesetzte Leistung in diesem Sinne kalkulierter Teil der Gegenleistung, so ist sie als Preisabrede zu qualifizieren (BGH, NJW-RR 2001, 343 = BGHR AGBG § 8 Stichwort: Preisabrede 7 = MDR 2001, 262).

b) An diesem Maßstab gemessen ist die beanstandete Klausel nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB kontrollfrei.

aa) Anders als dies bei einem über ein Kontokorrentkonto geführten Bankvertrag der Fall sein mag, kennt der Darlehensvertrag – unbeschadet eines hier nicht zu prüfenden, in Betracht zu ziehenden Auskunftsrechts des Darlehensnehmers - keine originäre, vertragstypische Pflicht des Darlehensgebers, dem Darlehensnehmer Rechenschaft zu legen über die Verbuchung seiner Zahlungen oder den Stand der Darlehensrestschuld.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von den Parteien thematisierten AGB der Banken. Diese sind schon keine gesetzlichen Vorgaben und erfassen nach dem unstreitigen Vortrag der Parteien nur Kontokorrentverhältnisse.

Auch § 259 BGB vermag im Darlehensvertrag nicht zu einer Pflicht zu führen, welche die Kontoführung nebst Information als gesetzliche Nebenpflicht des Darlehensgebers erscheinen ließe. Dessen insoweit allenfalls heranzuziehender Abs. 1 setzt eine Pflicht voraus, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Verwaltung Rechenschaft abzulegen. Das Darlehen ist aber schon keine mit Einnahmen und Ausgaben verbundene Verwaltung, so dass die Vorschrift schon ihrem Wortlaut nach nicht einschlägig ist. Eine analoge Anwendung scheitert daran, dass weder eine systemwidrige Regelungslücke festgestellt werden kann noch das Darlehensverhältnis einem auf Verwaltung gerichteten Vertrag vergleichbar ist.

bb) Die Kontoführungsgebühr ist wirtschaftlich betrachtet ein pauschalierter Verwaltungskostenersatz und Teil des Gefüges aus Leistungen und Gegenleistungen des konkreten Vertragsverhältnisses. Die damit einhergehenden Kosten sind Teil der allgemeinen Betriebskosten, welche die Beklagte über eine Kombination aus Darlehenszins und Kontoführungsgebühr zu decken sucht (vgl. insbesondere BGHZ 137, 27, 29 = NJW 1998, 383) und Gegenstand der Preiskalkulation.

Darüber hinaus hielte die angegriffene Kontogebührenklausel einer Inhaltskontrolle aber auch stand. Die Klausel ist weder intransparent noch mit wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung unvereinbar (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB) und benachteiligt den Kunden der Beklagten auch nicht entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen.

a) Die Auslegung einer AGB-Klausel hat nach ihrem objektiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich so zu erfolgen, wie sie von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der normalerweise beteiligten Verkehrskreise verstanden wird, wobei die Verständnismöglichkeiten des durchschnittlichen Vertragspartners zu Grunde zu legen sind (st. Rspr., BGHZ 106, 259, 264 f. = NJW 1989, 582; BGHZ 176, 244 = NJW 2008, 2172, Rn. 19; BGH, NJW 2007, 504 = WM 2007, 1142, Rn. 19).

Zweifel bei der Auslegung gehen nach § 305c Abs. 1 BGB zu Lasten des Verwenders (dazu ausführlich Senatsurteil vom 03.12.2009, a.a.O). Hierzu bedarf es indes keiner weiteren Ausführungen, da eine Mehrdeutigkeit, welche eine Auslegung der angegriffenen Klausel erforderlich machte, vom Kläger nicht geltend gemacht wird. eine solche ist auch nicht zu erkennen. Die Klausel soll den Darlehensnehmer nach ihrem eindeutigen Wortlaut verpflichten, eine Kontoführungsgebühr von 2,- EUR für jeden Monat der Darlehenslaufzeit zu bezahlen.

Aus dem auch für Preisklauseln geltenden Transparenzgebot versucht der Kläger seine Berufung denn auch nicht zu begründen.

b) Von einer gesetzlichen Bestimmung weicht die Klausel – qualifiziert man sie als Preisnebenabrede – nicht in einer zu ihrer Unwirksamkeit führenden Weise ab.

aa) Zu den wesentlichen Grundgedanken auch des dispositiven Rechts gehört, dass jeder Rechtsunterworfene seine gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen hat, ohne dafür ein gesondertes Entgelt verlangen zu können. Ein Anspruch auf Ersatz anfallender Kosten besteht nur dann, wenn dies im Gesetz vorgesehen ist. Ist das nicht der Fall, können anfallende Kosten nicht auf Dritte abgewälzt werden, indem gesetzlich auferlegte Aufgaben in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu individuellen Dienstleistungen gegenüber Vertragspartnern erklärt werden. Dem kann nicht entgegengehalten werden, dass der Kunde die Kosten, welche auf ihn abgewälzt werden sollen, verursacht habe, da ein dahin gehendes Prinzip für die Preisgestaltung im nicht regulierten Wettbewerb rechtlich bedeutungslos ist. Entgelte können nur für Leistungen verlangt werden, die auf rechtsgeschäftlicher Grundlage für den einzelnen Kunden erbracht werden. Jede Entgeltregelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sich nicht auf eine solche Leistung stützt, sondern Aufwendungen für die Erfüllung eigener Pflichten oder für Zwecke des Verwenders abzuwälzen versucht, stellt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine Abweichung von Rechtsvorschriften dar (BGHZ 146, 377, 380 f. = NJW 2001, 1419; unter Hinweis auf BGHZ 137, 43, 45 f. = NJW 1998, 309; BGHZ 141, 380, 385 f. = NJW 1999, 2276; BGH, NJW 1998, 309 = WM 1997, 2300; NJW 2000, 651 = WM 1999, 2545, 2546).

bb) Diese rein vertragsbezogene Betrachtung reicht jedoch nicht aus, in der durch AGB festgeschriebenen Kontoführungsgebühr eine unangemessene Benachteiligung des Schuldners zu sehen (so wohl unausgesprochen auch BGH, MDR 2010, 691 f., bei juris Rz. 12). Denn der Gesetz- und Verordnungsgeber hat in Rechtsvorschriften, erkennen lassen, dass er Kontoführungsgebühren nicht generell missbilligt, sondern im Gegenteil als im Wirtschaftsleben üblich anerkannt hat.

(1) Bereits das Landgericht hat auf § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV (vormals § 4 PangV) hingewiesen. In § 6 Abs. 3 Nr. 3 PAngV alter wie neuer Fassung werden im Zusammenhang mit Darlehenskonten Kontoführungsgebühren als typische Vertragsbestandteile zumindest vorausgesetzt. Diese Norm regelt, inwiefern die Kontoführungsgebühr in den effektiven Jahreszins von Darlehen einzurechnen ist, was belegt, dass der Verordnungsgeber sie als gängigen Vertragsbestandteil erkannt und nicht per se verworfen hat.

Die rechtliche Bedeutung dieser Vorschrift wird im Hinblick auf eine etwaige AGB-Kontrolle dadurch verstärkt, dass der Verordnungsgeber zumindest bei der letzten Neufassung Kenntnis von der Praxis hatte, Kontoführungsgebühren für Darlehenskonten durch Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken in die Verträge einzuführen. Dass der § 6 PAngV ändernde Verordnungsgesetzgeber keinen Anstoß an der Kontoführungsgebühr genommen hat, kann nicht damit erklärt werden, dass er diese Frage übersehen habe, da er die PAngV mehrfach und grundlegend überarbeitet (wobei der alte § 4 zu § 6 i.d.F.v. 28. 07.2000, gültig ab 01.09.2000 wurde) und sogar neu gefasst hat durch Bekanntmachung vom 18.10.2002 (BGBl I, 4197), nachdem sie als Art. 1 der Verordnung vom 14.03.1985 (BGBl I, 580) auf Grund des Art. 1 § 1 des Gesetzes zur Regelung der Preisangaben vom 03.12.1984 (BGBl I, 1429) des § 34c Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 GewO vom 01.01.1978 (BGBl I, 97) vom Bundesminister für Wirtschaft mit Zustimmung des Bundesrates erlassen worden war. Auch nach der Neubekanntmachung gab es mehrere Änderungen (so noch mit Wirkung ab 11.06.2010).

Diese Bestimmung kann nicht deshalb für unbedeutend gehalten werden, weil der Verordnungsgeber der PAngV nicht der Gesetzgeber des Vertragsrechts (BGB) ist und die Verordnung im Rang unter dem Gesetz steht. Denn der Gesetzgeber hat bei mehreren Änderungen im Darlehensrecht des BGB ersichtlich keine Beanstandungen dahin erhoben, dass der Verordnungsgeber den ihm eingeräumten Gestaltungsspielraum überschritten habe. Im Gegenteil hat der Gesetzgeber auf § 6 PAngV bei der Neufassung der §§ 491, 501 BGB, die gleichfalls am 11.06.2010 in Kraft getreten ist, Bezug genommen.

Indem der Verordnungsgeber zu erkennen gegeben hat, dass er sie billige, können Kontoführungsgebühren auf der vertraglichen Ebene nicht als Abweichung von einem gesetzlichen Leitbild angesehen werden; solches wäre mit dem Gedanken der Einheit der Rechtsordnung nicht vereinbar.

(2) In § 30 der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (in der Neufassung vom 11.12.1998 - zuletzt geändert durch Art. 2 V v. 18.12.2009 I 3934), welche der Umsetzung der Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 08. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. EG Nr. L 372 S. 1) und der Richtlinie 89/117/EWG des Rates vom 13. Februar 1989 über die Pflichten der in einem Mitgliedstaat eingerichteten Zweigniederlassungen von Kreditinstituten und Finanzinstituten mit Sitz außerhalb dieses Mitgliedstaats zur Offenlegung von Jahresabschlussunterlagen (ABl. EG Nr. L 44 S. 40) dient, findet sich die Bestimmung: „Zu den Erträgen gehören auch Bonifikationen aus der Platzierung von Wertpapieren, Bürgschaftsprovisionen und Kontoführungsgebühren.“, die zwar die hier zu beantwortende Frage nicht eindeutig regelt, aber im Kontext darauf hindeutet, dass der Verordnungsgeber Kontoführungsgebühren im üblicherweise durch AGB geregelten Bankgeschäft nicht grundsätzlich für unzulässig hält.

(3) In dieselbe Richtung weist § 23 der Verordnung über die Rechnungslegung der Zahlungsinstitute (Zahlungsinstituts-Rechnungslegungsverordnung).

(4) Vor diesem Hintergrund können auch steuerrechtliche Vorgaben nicht dazu führen, die Kontoführung als Nebenpflicht des Darlehensgebers anzusehen. Das Steuerrecht ist Teil des öffentlichen Rechtes und lässt die zivilrechtlich begründeten Rechte und Pflichten der Parteien im Grundsatz unberührt. Nichts anderes ergibt sich daraus, dass der Kreditgeber aus steuerlichen Gründen gehalten ist, dem Kreditnehmer eine Jahresbescheinigung auszustellen, welche allein den Interessen des Kreditnehmers dient.

c) Eine unangemessene Benachteiligung des Kunden durch die angegriffene Vertragsklausel jenseits der Gesetzesabweichung ist im Gesamtgefüge des Darlehensvertrages gleichfalls zu verneinen. Der Kläger trägt denn auch selbst vor, dass die Höhe der tatsächlich von der Beklagten geforderten Gebühr nicht unüblich hoch sei.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO, die Streitwertfestsetzung auf §§ 48 Abs. 1, 47 Abs. 1, 43 Abs. 1 GKG i.V.m. § 3 ZPO.

Die Revision ist wegen Rechtsgrundsätzlichkeit und zur Fortbildung des Rechts zuzulassen. Der Bundesgerichtshof hat, soweit ersichtlich, bislang ausdrücklich weder über die Einordnung von Klauseln der angegriffenen Art als Preisklauseln oder Preisnebenabreden noch über die anderen aufgeworfenen - vom Senat aber nur hilfsweise erörterten - Rechtsfragen in Bezug auf Kontoführungsgebühren für Darlehenskonten ausdrücklich entschieden, noch lässt sich aus seiner Rechtsprechung hinreichend sicher erkennen, wie er den vorliegenden Fall entschiede, um gleichwohl davon abzusehen, die Revision zuzulassen.

Patentgesetz - PatG | § 9

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1.: ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
2.: ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;
3.: das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 242 Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Bürgerliches Gesetzbuch - BGB | § 259 Umfang der Rechenschaftspflicht

(2) Besteht Grund zu der Annahme, dass die in der Rechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen zu Protokoll an Eides statt zu versichern, dass er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei.

(3) In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Verpflichtung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 56 Prüfung von Amts wegen

(2) Die Partei oder deren gesetzlicher Vertreter kann zur Prozessführung mit Vorbehalt der Beseitigung des Mangels zugelassen werden, wenn mit dem Verzug Gefahr für die Partei verbunden ist. Das Endurteil darf erst erlassen werden, nachdem die für die Beseitigung des Mangels zu bestimmende Frist abgelaufen ist.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 50 Parteifähigkeit

(1) Parteifähig ist, wer rechtsfähig ist.

(2) Ein Verein, der nicht rechtsfähig ist, kann klagen und verklagt werden; in dem Rechtsstreit hat der Verein die Stellung eines rechtsfähigen Vereins.

Bundesgerichtshof Urteil, 04. Nov. 2008 - X ZR 154/05

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 154/05 Verkündet am:

4. November 2008

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung

vom 4. November 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis

und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Gröning

für Recht erkannt:

Tatbestand:

1: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. April 1988 unter Inanspruchnahme der Priorität britischer Patentanmeldungen vom 27. April und 30. Oktober 1987 (Nrn. 8 709 873 und 8 725 457) angemeldeten und mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 291 194 (Streitpatents). Es betrifft ein analytisches Testgerät sowie ein Analysenverfahren und umfasst in der im europäischen Einspruchsbeschwerdeverfahren aufrechterhaltenen Fassung 22 Patentansprüche. Ansprüche 1 und 22 lauten in der Verfahrenssprache: "1. An analytical test device comprising a dry porous carrier (10), unlabelled specific binding reagent for an analyte which unlabelled reagent is permanently immobilised in a detection zone (14) on the porous carrier and is therefore not mobile in the moist state, and in the dry state in a zone (12) upstream from the detection zone a labelled specific binding reagent for the same analyte which labelled specific binding reagent is freely mobile within the porous carrier when in the moist state, such that liquid sample applied to the device can pick up labelled reagent and thereafter permeate into the detection zone, c h a r a c t e r i s e d i n t h a t the porous carrier and the labelled specific binding reagent are contained within a hollow casing (30) constructed of moisture-impervious solid material, the porous carrier communicates directly or indirectly with the exterior of the casing such that liquid test sample can be applied to the porous carrier, the casing incorporates means (32) enabling the extent (if any) to which the labelled reagent becomes bound in the detection zone to be observed, the label is a particulate direct label, the labelled reagent is contained in a first zone (12) of the dry porous carrier, and the unlabelled reagent is immobilised in a detection zone spatially distinct from the first zone, the two zones being arranged such that liquid sample applied to the porous carrier can permeate via the first zone into the detection zone.

2: Die Klägerin, die von der Beklagten aus dem Streitpatent in Anspruch genommen wird, hat während des laufenden Einspruchsbeschwerdeverfahrens Nichtigkeitsklage erhoben, die das Bundespatentgericht durch Urteil vom 7. März 2002 als unzulässig abgewiesen hat. Auf die Berufung der Klägerin hat der Senat diese Entscheidung nach Abschluss des Einspruchsverfahrens durch sein am 13. Januar 2004 verkündetes Urteil (X ZR 124/02, Schulte-Kartei PatG 110-122 Nr. 64) aufgehoben und den Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Dort hat die Klägerin geltend gemacht, das Streitpatent sei nicht patentfähig. Sein Gegen- stand sei nicht neu, wobei die Priorität der britischen Patentanmeldungen nicht wirksam in Anspruch genommen werden könne, es beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart , dass ein Fachmann sie ausführen könne. Außerdem gehe der Gegenstand des Patents über den Inhalt der europäischen Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Zur Begründung hat sich die Klägerin u.a. auf folgende Veröffentlichungen gestützt: europäische Patentanmeldung 149 158 (NK 10), Veröffentl. der internat. Patentanmeldung WO 86/03839 (NK 11), europäische Patentanmeldung 183 442 (NK 12), europäische Patentanmeldung 250 137 (NK 13), europäische Patentanmeldung 284 232 (NK 14), europäische Patentanmeldung 299 428 (NK 15), europäische Patentanmeldung 286 371 (NK 16), europäische Patentanmeldung 032 270 (NK 19), US-Patentschrift 4 552 839 (NK 23), US-Patentschrift 3 888 629 (NK 28), US-Patentschrift 4 235 601 (NK 29), US-Patentschrift 4 361 537 (NK 30), europäische Patentanmeldung 186 799 (NK 32), Veröffentl. der internat. Patentanmeldung WO 86/04683 (NK 38), deutsche Auslegeschrift 1 245 619 (NK 39).

3: Durch das angefochtene Urteil hat das Bundespatentgericht das Streitpatent antragsgemäß mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt und der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits einschließlich des ersten Berufungsverfahrens auferlegt.

4: Mit ihrer dagegen eingelegten Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent in erster Linie in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung, in der in Anspruch 1 u.a. Merkmale der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Ansprüche 2, 3 und 6 aufgenommen worden sind; ferner mit Hilfsanträgen, wegen deren Fassung auf den Schriftsatz vom 31. Oktober 2008 und die Sitzungsniederschrift vom 4. November 2008 Bezug genommen wird. Im Übrigen beantragt die Beklagte, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin begehrt die Zurückweisung der Berufung. Sie sieht Gegenstand und Schutzbereich des Streitpatents in der verteidigten Fassung als unzulässig erweitert an und hält seine Lehre auch in dieser Fassung nicht für patentfähig.

5: Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr. F. B. , , ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:

6: I. Soweit das Streitpatent über die Fassung der mit dem Hauptantrag zulässigerweise (dazu unten III 2) vorgenommenen Beschränkung hinausgeht, ist es ohne weitere Sachprüfung für nichtig zu erklären (st. Rspr., vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol II). Die Änderungen sind formal nicht zu beanstanden; namentlich kann das Patent mit Patentansprüchen in deutscher Sprache verteidigt werden (st. Rspr., vgl. BGHZ 147, 306 - Taxol), auch wenn es häufig zweckmäßig sein wird, dies in der Verfahrenssprache zu tun, um Zweifel an der vollständigen inhaltlichen Übereinstimmung der Sprachfassungen zu vermeiden (Sen.Urt. v. 23.9.2008 - X ZR 135/04 - Multiplexsystem, zur Veröffentlichung vorgesehen).

7: Im Umfang der beschränkten Verteidigung des Streitpatents hat die Berufung Erfolg und führt zur Abweisung der Klage.

8: II. Die Nichtigkeitsklage ist auch nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents zulässig, weil die Klägerin daraus wegen Patentverletzung in Anspruch genommen wird und sie deshalb ein Rechtsschutzbedürfnis an der Nichtigerklärung des Streitpatents im angegriffenen Umfang hat (st. Rspr., vgl. etwa Sen.Urt. v. 24.4.2007 - X ZR 201/02, GRUR 2008, 90 - Verpackungsmaschine).

9: III. 1. Das Streitpatent betrifft Assays, insbesondere Immunoassays und analytische Testgeräte dafür. Bei Immunoassays handelt es sich um bioanalytische Verfahren, welche sich die spezifische Bindungsfähigkeit von Liganden und Liganden-Bindungspartnern (auch: spezifische Bindungspaare, "sbp"), insbesondere die von Antikörpern und Antigenen bzw. Haptenen zunutze machen, um das Vorhandensein von Analyten in flüssigen Proben feststellen zu können. Zum Nachweis der oft nicht direkt sichtbaren Bindungsreaktionen wurden Verfahren zur indirekten Beobachtung eingesetzt, die die Markierung eines der Glieder des spezifischen Bindungspaars mit einem Radioisotop, einem Chromophor , einem Fluorophor oder die eine enzymatische Markierung vorsahen. Radiomarkierungen, Chromophore bzw. Fluorophore können mittels Strahlungsdetektoren , Spektrophotometern oder mit dem bloßen Auge nachgewiesen werden; bei Enzymmarkierungen wird ein nachweisbares Signal durch die Aktivierung einer Verbindung wie etwa eines Farbstoffs im Rahmen eines Reaktionssystems erzeugt.

10: Ursprünglich in Vorrichtungen wie Reagenzgläsern mittels Zentrifugierung und Ausfällung durchgeführt (sogenannte Flüssigphasenassays), ist, der Beschreibung des Streitpatents zufolge, bei spezifischen Bindungsassays wie Immunoassays auch die Verwendung von mit Reagenzien imprägnierten Teststreifen vorgeschlagen worden (sogenannte Festphasenassays). Dabei bewegt sich die auf einen Teil des Teststreifens aufgetragene Probe mit Hilfe eines eluierenden Lösungsmittels, wie Wasser, durch das Material des Teststreifens in oder durch eine dort vorgesehene Nachweiszone, in der ein für die in der Probe vermutete Nachweissubstanz spezifisches Bindungsreagenz immobilisiert ist, um die Nachweissubstanz gegebenenfalls zu binden. Das Maß dieser Bindung kann mit markierten Reagenzien bestimmt werden, die ebenfalls im Teststreifen enthalten sind oder anschließend darauf aufgebracht werden. Der Streitpatentschrift zufolge erfordern alle kommerziell erhältlichen Geräte die Durchführung einer Reihe von aufeinander folgenden Arbeitsschritten, bevor das Testergebnis ablesbar ist, was notwendigerweise Zeit erfordere und Fehlerquellen einführe.

11: Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet die Streitpatentschrift die Anpassung und Verbesserung der bekannten Techniken zur Bereitstellung diagnostischer Testgeräte insbesondere für den privaten Gebrauch, die auch von einer ungeübten Person schnell und bequem zu handhaben sind, vom Benutzer möglichst wenige Arbeitsschritte erfordern und bei denen das Analyseergebnis innerhalb von Minuten nach dem Probenauftrag - beispielsweise Urin im Fall eines Schwangerschafts- oder Ovulationstests - vorliegt.

12: Dazu schlägt das Streitpatent in der verteidigten Fassung im Patentanspruch 1 ein analytisches Testgerät vor, umfassend 1. ein hohles, aus einem feuchtigkeitsundurchlässigen Material aufgebautes Gehäuse, das 2. einen trockenen porösen Träger (10) enthält, der 2.1 einen Streifen oder eine Folie von porösem Material umfasst, 2.2 mit dem Äußeren des Gerätes 2.2.1 direkt oder 2.2.2 indirekt derart in Verbindung steht, dass flüssige Testprobe darauf aufgebracht werden kann, und der 3. ein markiertes spezifisches Bindungsreagenz für eine Nachweissubstanz enthält, das 3.1 sich in trockenem Zustand in einer ersten Zone (12) des trockenen porösen Trägers, 3.2 stromaufwärts von einer Nachweiszone befindet und das 3.3 in feuchtem Zustand innerhalb des porösen Trägers frei beweglich ist, wobei 4. der Markierstoff ein Direktmarkierstoff in Form eines Farbsols, Goldsols oder gefärbten Latexteilchens ist, ferner 5. unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für denselben Analyten, 5.1 das auf dem porösen Träger, 5.2 in einer von der ersten Zone räumlich getrennten Nachweiszone (14) permanent immobilisiert 5.3 und (daher) in feuchtem Zustand nicht beweglich ist, wobei 6. die beiden Zonen derartig angeordnet sind, dass eine auf den porösen Träger aufgebrachte Flüssigkeitsprobe über die erste Zone in die Nachweiszone dringen kann, 7. die Flüssigkeitsprobe, die dem Gerät zugeführt ist, 7.1 das markierte Reagenz aufnehmen 7.2 und danach in die Nachweiszone eindringen kann und 8. das Gehäuse Mittel (32) zum Feststellen des Ausmaßes (sofern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist, sowie, in Anspruch 20, ein Analysenverfahren, bei dem 1. ein Testgerät nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 19 mit einer wässrigen Flüssigkeitsprobe in Kontakt gebracht wird, 2. die Probe durch Kapillarwirkung durch den porösen Träger über die erste Zone in die Nachweiszone dringt und 3. das markierte Reagenz mit ihr aus der ersten Zone in die Nachweiszone wandert und 4. das Vorliegen einer Nachweissubstanz in der Probe durch Beobachten des Ausmaßes bestimmt wird, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist.

13: 2. Die Beschränkung von Patentanspruch 1 ist zulässig; durch sie wird insbesondere der Schutzbereich des Streitpatents nicht erweitert.

14: a) Eine Schutzbereichserweiterung erfolgt zunächst nicht dadurch, dass das dem Begriff "direct label" (Direktmarkierungsstoff) beigefügte Wort "particulate" (teilchenförmig) entfällt. Als solche Markierungsstoffe kamen zunächst jegliche Einheiten ("entities") in Betracht, deren Vorhandensein ohne Weiteres nachgewiesen werden kann, insbesondere Direktmarkierungsstoffe. Diese werden als Einheiten definiert, die in natürlichem Zustand entweder mit bloßem Auge oder mit Hilfe eines optischen Filters und/oder einer angelegten ("applied" ) Stimulation, z.B. UV-Licht zum Hervorrufen einer Fluoreszenz, leicht sichtbar sind. Als besonders geeignete Beispiele werden winzige farbige Teilchen ("particles"), z.B. Farbsole, Metallsole (wie Goldsole) und gefärbte Latexteilchen angesprochen (vgl. die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung , Anl. NK 1, S. 4 Z. 42 ff.). Insoweit mag zweifelhaft sein, ob der ausdrücklichen Aufnahme eines Hinweises auf den Teilchencharakter der Markierungsstoffe überhaupt sachliche Bedeutung zukommen konnte. Dass diese Eigenschaftsangabe in dem verteidigten Patentanspruch entfallen ist, kann schon deshalb nicht zu einer Erweiterung führen, weil sich der teilchenförmige Charakter der Direktmarkierungsstoffe zwingend aus der abschließenden Aufzählung derjenigen Markierungsstoffe ergibt, für die Schutz beansprucht wird und die allesamt teilchenförmig sind. Die Formulierung "… in Form eines Farbsols …" im verteidigten Patentanspruch 1 ist entgegen der Ansicht der Klägerin ebenfalls von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt. Sie bringt nämlich nur zum Ausdruck, dass die drei genannten Direktmarkierungsstoffe allein noch vom Streitpatent erfasst werden sollen.

15: b) Ebenfalls keine Erweiterung des Schutzbereichs von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung liegt in der Umschreibung, wonach der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2 und 2.1). Soweit die Klägerin meint, dadurch würden Ausgestaltungen eingeschlossen, bei denen sich das markierte Bindungsreagenz in einem gesonderten Träger vor dem eigentlichen Trägerstreifen für den chromatografischen Fluss befinden könne, unterscheidet sie nicht hinreichend zwischen der Frage der Platzierung des Bindungsreagenzes, die allein den Schutzbereich betrifft, und der Frage der Ausgestaltung des porösen Trägers, die die Auslegung des erteilten Patents berührt (nachstehend III 2 d). Das mar- kierte Bindungsreagenz ist in trockenem Zustand auch in der verteidigten Fassung von Anspruch 1 des Streitpatents in einer ersten Zone des porösen Trägers enthalten (Merkmale 3, 3.1). Diese merkmalsmäßige Zuordnung des Bindungsreagenzes zum Träger wird durch Verwendung des Verbs "umfasst" im Zusammenhang mit der Bestimmung des porösen Trägers nicht außer Kraft gesetzt. Der Schutzbereich des Patents wird deshalb nicht erweitert.

16: c) Eine unzulässige Schutzbereichserweiterung liegt des Weiteren nicht darin, dass gefärbte Latexteilchen ohne Begrenzung ihres Durchmessers in den Hauptanspruch aufgenommen worden sind. Diese Teilchen sind als solche ohne Beschränkung auf einen bestimmten Höchstdurchmesser in den Anmeldungsunterlagen als Direktmarkierungsstoff offenbart (NK 1 S. 4 Z. 44 f.). Dass die Teilchen in Patentanspruch 2 nur in Verbindung mit einer Größenangabe genannt sind, nötigt nicht zu der Aufnahme dieser Größenangabe in den verteidigten Patentanspruch 1 (vgl. Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., § 83 PatG Rdn. 37; vgl. zur Aufnahme einzelner Merkmale eines Ausführungsbeispiels BGHZ 110, 123, 126 - Spleißkammer).

17: d) Mit der Beschränkung, dass der trockene poröse Träger einen Streifen oder eine Folie von porösem Material "umfasst" (Merkmale 2, 2.1), geht die von Anspruch 1 in der verteidigten Fassung beschriebene Ausgestaltung des porösen Trägers nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder das erteilte Patent hinaus. Danach sollte das Trägermaterial vorzugsweise in Form eines Streifens oder einer Folie bestehen. Das Gerät konnte gemäß der Erfindung daher auch, falls gewünscht, zwei oder mehrere diskrete Körper von porösem Festphasenmaterial, z.B. getrennte Streifen oder Folien für die Aufnahme von Reagenzien, vereinigen, und zwar, entgegen der Ansicht der Klägerin, nicht ausschließlich parallel nebeneinander angeord- net (NK 1 S. 5 Z. 20 ff.). Demnach blieb es dem Fachmann überlassen, den porösen Träger den jeweiligen Erfordernissen entsprechend unterschiedlich auszugestalten. Diesen Rahmen überschreitet das Streitpatent in der verteidigten Fassung nicht; insbesondere wird durch die Aufnahme der Merkmale des früheren Anspruchs 6 in den Hauptanspruch entgegen der Ansicht der Klägerin keine von der Ursprungsoffenbarung nicht erfasste "Zwischenebene" geschaffen.

18: IV. Soweit das Streitpatent noch verteidigt wird, liegt keiner der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der Art. 138 EPÜ, Art. II § 6 IntPatÜG vor.

19: 1. Die Erfindung ist so deutlich und vollständig offenbart, dass der Fachmann sie ausführen kann.

20: a) Das Erfordernis der ausführbaren Offenbarung bedeutet nicht, dass die Lehre alle im Einzelnen zur Erreichung des erfindungsgemäßen Ziels erforderlichen Schritte detailliert beschreiben müsste. Es reicht aus, wenn dem Fachmann ein generelles Lösungsschema an die Hand gegeben wird. Unschädlich ist, wenn er bei der Nacharbeitung auf Unvollkommenheiten stößt, die er als solche erkennt und mit Hilfe seines Wissens im Sinne der Erfindung überwinden kann, ohne selbst erfinderisch tätig werden zu müssen (vgl. Busse/ Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 273 ff.; Schulte, PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 364; Benkard/Schäfers, EPÜ, Art. 83 Rdn. 43). Die Erforderlichkeit von Versuchen ist unschädlich, solange sie das übliche Maß nicht übersteigen (Keukenschrijver, aaO Rdn. 293 m.w.N. in Fn. 639). Das gilt namentlich dann, wenn die Lehre, wie hier, den Einsatz biochemischer Reagenzien und die Herbeiführung entsprechender Reaktionen betrifft.

21: b) Danach ist im Streitfall unschädlich, dass der Fachmann einzelne Parameter wie Fließgeschwindigkeit, Konzentration und Bindungsstärke (Affinität) sowohl des zu immobilisierenden als auch des markierten Antikörpers erst, wie der gerichtliche Sachverständige meint, nach Experimenten einstellen konnte, zumal Anmeldungsunterlagen und Streitpatentschrift zu Fließgeschwindigkeit und Teilchen- bzw. Porengröße Angaben enthalten (Anlage NK 1, S. 11 Rdn. 15 ff.; geänderte Streitpatentschrift Abs. 75 ff.). Der danach noch erforderliche Versuchsaufwand übersteigt das dem Fachmann zumutbare Maß nicht.

22: c) Der Nichtigkeitsgrund unzureichender Offenbarung besteht auch nicht in Bezug auf die Resolubilisierung der teilchenförmigen, an die Markierungsantikörper gekoppelten Direktmarkierungsstoffe.

23: Wie der Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten ausgeführt und in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, ist die Lehre insoweit jedenfalls bei Einbeziehung der in den Unteransprüchen 13 bis 15 enthaltenen Anweisungen ausführbar. Damit wird dem Fachmann (dazu unten 3 b aa), was ausreicht, ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung mit allen von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung beanspruchten Direktmarkierungsstoffen offenbart (ähnlich BGHZ 147, 306 - Taxol für die allgemeine Beanspruchung eines Verfahrensschritts in Form einer allgemein bezeichneten Reaktion bei nacharbeitbarer Offenbarung eines ausführbaren Wegs zur Durchführung dieser Reaktion in der Patentschrift). Die zur Ausführung der Erfindung benötigten Angaben müssen nicht abschließend dem Hauptanspruch zu entnehmen sein. Es genügt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Patentschrift insgesamt erschließen (vgl. Sen.Urt. v. 1.10.2002 - X ZR 112/99, GRUR 2003, 223 - Kupplungsvorrichtung

II).

24: 2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung ist nicht wegen fehlender Patentfähigkeit für nichtig zu erklären.

25: a) Der Gegenstand des Anspruchs ist neu. Das gilt ungeachtet der Frage , ob das Streitpatent die Priorität einer der beiden britischen Patentanmeldungen 8 725 457 bzw. 8 709 873 (NK 5, 6) wirksam in Anspruch nehmen kann, auch dann, wenn für die Neuheit auf den Anmeldetag des Streitpatents selbst abgestellt wird und die Entgegenhaltungen NK 13, NK 14 und NK 16 bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt werden.

26: aa) Die am 23. Dezember 1987 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 250 137 (NK 13) betrifft ein Verfahren zum Nachweis eines Liganden in einer Probe. Es verwendet mit kolloidalem Gold zwar einen Direktmarkierungsstoff. Dieser wird jedoch nicht (in trockenem Zustand) auf einen porösen Träger aufgebracht, sondern ist Bestandteil eines Reagenzes, das mit einer Probe flüssig vorvermischt wird und einen Liganden-Bindungspartner oder einen Liganden enthält, der direkt oder indirekt mit dem kolloidalen Gold markiert ist. Bei diesem Verfahren fehlt es an der Merkmalsgruppe 3 des Streitpatents; außerdem ist kein hohles Gehäuse beschrieben (Merkmale 1 und 8 des Streitpatents ). Ob die Schrift, wie die Klägerin meint, sämtliche Merkmale des Streitpatents vorwegnimmt, wenn die in der Beschreibung erwähnten USPatentschriften 3 888 629, 4 325 601 und 4 361 537 (NK 28 bis 30) einbezogen werden, kann dahinstehen. Die Neuheit einer Erfindung ist grundsätzlich im Wege des Einzelvergleichs zu prüfen. Eine in einer Vorveröffentlichung in Bezug genommene weitere Schrift kann nur berücksichtigt werden, wenn hinreichend deutlich gemacht wird, welche daraus ersichtlichen Informationen in Bezug genommen und zur Grundlage der Vorveröffentlichung gemacht werden und diese dem Leser zum jeweils maßgeblichen Datum zugänglich sind (vgl.

Keukenschrijver, aaO, § 3 PatG Rdn. 111). Diese Voraussetzungen sind in Bezug auf die genannten amerikanischen Patentschriften nicht erfüllt.

27: bb) Die am 7. März 1988 eingereichte europäische Patentanmeldung 284 232 (Anl. NK 14) offenbart kein Gehäuse mit Mitteln zum eventuellen Feststellen des Ausmaßes, bis zu dem das Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist (Merkmale 1 und 8 des Streitpatents), und zwar auch nicht, soweit in der Beschreibung von im Stand der Technik vorzufindenden festen Trägern (solid supports) die Rede ist (S. 2 Ziff. 6-13). Damit sind Elemente gemeint, die funktionell dem porösen Träger des Streitpatents entsprechen und nicht seinem hohlen Gehäuse. Das ist, wovon auch die Klägerin ausgeht (Berufungserwiderung S. 34) offensichtlich für den in der Entgegenhaltung erwähnten Tauchstreifens ("dip-stick"), gilt aber auch für die daneben genannten Röhren. Damit sind Kapillarrohre mit einem geringen Durchmesser gemeint, wie sie etwa in der europäischen Patentanmeldung 149 168 (Anl. NK 10) beschrieben sind und bei denen die Kapillarwirkung gerade durch den geringen Durchmesser gefördert wird.

28: cc) Die europäische Patentanmeldung 286 371 (NK 16) beschreibt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Durchführung von Assayverfahren, die ein Gehäuse und einen trockenen porösen Träger mit einer (immunosorbierenden) Zone umfassen, in welcher ein Mitglied eines spezifischen Bindungspaares immobilisiert sein kann, um den komplementären Bindungspartner zu fangen. Letzterer und seiner Markierung dienende Komponenten - in der Diktion dieser Schrift: Mitglied(er) eines signalerzeugenden Systems - sind vorzugsweise aber in flüssiger Form, gewöhnlich in einem wässrigen Medium, in mindestens einem zerbrechbaren Behälter in dem Gehäuse eingeschlossen, also nicht nach Maßgabe der Merkmalsgruppe 3 des Streitpatents auf dem porösen Träger enthal- ten. Die Schrift erwähnt lediglich, dass Mitglieder des spezifischen Bindungspaares und, falls gewünscht, Mitglieder des signalerzeugenden Systems an das als poröser Träger dienende saugfähige Material gebunden sein können, und zwar nicht-diffundierend oder diffundierend, je nachdem, ob der jeweils durchgeführte Assay die Bewegung eines derartigen Mitglieds entlang des Streifens erfordere oder nicht. Mit diesen Hinweisen offenbart die Patentanmeldung nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit ein in trockenem Zustand in einer ersten Zone des porösen Trägers enthaltenes direktmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz für eine Nachweissubstanz (Merkmale 3, 3.1). Das gilt um so mehr, als das signalerzeugende System der Beschreibung zufolge meistens ein chromophores Substrat und Enzym umfasst, wobei chromophore Substrate enzymatisch in Farbstoffe, die Licht im ultravioletten oder sichtbaren Bereich absorbieren , in Phosphore oder in Fluoreszenzfarbstoffe überführt werden und daneben für die Markierung noch Radioisotope erwähnt werden. Der in der Anmeldung enthaltene Hinweis auf die US-Patentschrift 4 555 839 (NK 23) und die dort beschriebenen Assaymethoden (Sp. 27 Z. 27 ff.) mag zwar die Möglichkeit der Verwendung von Direktmarkierungsstoffen in flüssigen Medien offenbaren , dies aber nicht auf die in der Merkmalsgruppe 3 beschriebenen Weise.

29: dd) Die europäische Patentanmeldung 299 428 (NK 15) datiert mit dem 13. Juli 1988 von einem Tage, der nach der Anmeldung des Streitpatents liegt. Soweit in dieser Schrift für die Priorität auf die amerikanische Patentanmeldung 72 459 mit Datum vom 13. Juli 1987 Bezug genommen wird, bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Anmeldung der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung des Streitpatents zugänglich gemacht worden ist. Vielmehr hat die amerikanische Anmeldung die bei der Neuheitsprüfung vorauszusetzende Publizität erst durch die Veröffentlichung auf sie hin erteilten US-Patents erlangt, was jedenfalls nicht vor dem Tag der Anmeldung des Streitpatents geschehen ist.

30: Abgesehen davon wird in dieser Entgegenhaltung kein Gehäuse offenbart , sondern vielmehr in einer Ausführungsform chromatografisches Substratmaterial auf einem inerten Trägerstreifen und eine Deckplatte, die, bis auf einen Endbereich, über die Länge des chromatografischen Materials vorgesehen ist (Anl. NK 12 S. 12 Z. 53). Damit sind die Merkmale 1 und 8 des Streitpatents nicht erfüllt.

31: b) Das Ergebnis von Verhandlung und Beweisaufnahme lässt nicht die Wertung zu, dass sich der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hat.

32: aa) Der zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents mit der Weiterentwicklung von Immunoassays befasste Fachmann verfügte über einen Hochschulabschluss in den Fächern Biochemie oder Biotechnologie bzw. in einem verwandten natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Fach und war in einem Großunternehmen beschäftigt. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit auf diesem Gebiet lag seinerzeit in den Händen solcher Unternehmen, die für die Entwicklung ihrer Produkte gegebenenfalls interdisziplinäre Teams zusammenstellten.

33: bb) Die aufgabengemäße Verbesserung von Testgeräten für Immunoassays erforderte, die gegenständliche Ausgestaltung der Geräte dem Bedürfnis eines unkomplizierten Einsatzes in Laienhand anzupassen. Ineinandergreifend mit dieser konstruktiven Aufgabe musste das mithilfe des Geräts durchzuführende Testverfahren hin zu der angestrebten Ein-Schritt-Analyse weiterentwickelt werden. Die vom Streitpatent in der verteidigten Fassung aufgefundene Lösung dieser komplexen Entwicklungsaufgabe ergab sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

34: (1) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts gab die europäische Patentanmeldung 149 168 (NK 10) dem Fachmann keine richtungsweisenden Anregungen für die konstruktive Wahl des Gehäuses zur Aufnahme des porösen Trägers, auch wenn diese Anmeldung, wie das Streitpatent, eine vereinfachte Anwendung bei Immunoassays anstrebt. Vorgeschlagen wird dort, Kapillarröhrchen mit entsprechend geringem Durchmesser (vgl. NK 10 S. 11 Z. 27 ff.) mit festen Matrizen zu packen, auf denen die für die Durchführung von Assays erforderlichen Reagenzien aufgebracht sind, um anschließend das untere Ende des Röhrchens - das die Funktion des porösen Trägers des Streitpatents übernimmt - in eine Probenlösung zu tauchen oder die Kapillaritätswirkung bei einer Blutentnahme durch Andrücken des Röhrchens an den Bereich der Einstichstelle hervorzurufen. Diese Lösung lag vom Streitpatent recht weit ab.

35: (2) Im Ergebnis nichts anderes gilt für die europäische Patentanmeldung 183 442 (NK 12). Sie beschreibt eine Chromatografie-Vorrichtung und ein Verfahren zu deren Anwendung, insbesondere für die quantitative Bestimmung der Menge eines Analyten. Die Vorrichtung umfasst allerdings ein Gehäuse, welches einen saugfähigen Streifen aufnimmt, der an einem Ende mit der in einem flüssigen Medium gelösten Probe, die mutmaßlich den Analyten enthält, in Verbindung gebracht werden kann. Das Nachweisverfahren nutzt das Bindungsverhalten von Liganden und Rezeptoren - in der Terminologie der Schrift: Mitglieder eines spezifischen Bindungspaars "sbp" - aus. Ein sbp-Mitglied - und zwar der homologe oder reziproke Bindungspartner des jeweiligen Analyten - ist unbeweglich, nicht-diffundierbar, in einem als "immunosorbierende Zone" bezeichneten Bereich des verwendeten Teststreifens aufgebracht. Zum Nachweis des Analyten ist ein sogenanntes signalerzeugendes System vorgesehen, das eine oder mehrere Komponenten aufweisen kann, von denen mindestens eine an ein sbp-Mitglied konjugiert ist. Das signalerzeugende System ermöglicht, das Gebiet in der immunosorbierenden Zone, an das der Analyt gebunden ist, von dem Gebiet zu unterscheiden, in welchem er nicht enthalten ist, so dass die Entfernung von einem vorher bestimmten Punkt auf dem Immunochromatogramm ein Maß für die Menge an Analyt in der Probe ist. Offenbart ist somit eine Lehre, welche die Merkmale bzw. Merkmalsgruppen 1, 2, 7 und 8 aufweist und darüber hinaus lediglich die Merkmale 3.3, 5.1 und 5.3, wohingegen die Merkmale 4 und 6 fehlen. Bezüglich des Testverfahrens selbst bleibt die Entgegenhaltung NK 12 im Wesentlichen den im Stand der Technik dominierenden enzymatischen Markierungen verhaftet und kann deshalb den damit einhergehenden höheren Detektionsaufwand nicht reduzieren. Zur Durchführung des Assays wird das untere Ende des Teststreifens mit der Probe in Kontakt gebracht , die zuvor in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst worden ist, welches ein oder mehrere Mitglieder des signalerzeugenden Systems enthalten kann. Infolge der Kapillarwirkung durchwandert die Probenlösung den saugfähigen Träger einschließlich der immunosorbierenden Zone. Wenn das nachweisbare Signal, gegebenenfalls nach Entwicklung des auf Enzymbasis funktionierenden Assays, erzeugt worden ist, kann die Entfernung von einem Ende des Chromatogramms als quantitatives Maß der Menge an Analyten in der Probe unter Verwendung der am Gehäuse vorgesehenen Anzeigemittel in Form einer graduierten Skala (NK 12 S. 9 Z. 9 ff.) gemessen werden. Mit Blick auf die im Vergleich zum Streitpatent unterschiedliche Bedeutung der Anzeigemittel in dieser Entgegenhaltung fehlt dem in ihr beschriebenen Gehäuse auch eine hinreichende Vorbildfunktion für die Lehre des Streitpatents.

36: (3) Zu einem aufgabengemäß verbesserten Testgerät führten den Fachmann entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts auch nicht die europäische Patentanmeldung 186 799 (NK 32) und die internationale Patentanmeldung WO 86/04683 (NK 38).

37: In der ersteren Anmeldung werden ein analytisches Mittel und Verfahren zum Nachweis oder zur Bestimmung einer Komponente eines bioaffinen Bindungspaars offenbart. Das dabei verwendete flächenförmige diagnostische Mittel besteht aus einem oder mehreren hintereinander angeordneten Streifen, die untereinander über ihre Kanten in für wässrige Lösungen saugfähigem Kontakt stehen und aus entsprechendem Material, wie beispielsweise Cellulose o. Ä. bestehen. Die Streifen enthalten die für das jeweilige diagnostische Mittel notwendigen Reagenzkomponenten. Einer der bioaffinen Bindungspartner wird in der sogenannten Festphasenzone an das Trägermaterial in dem Funktionsbereich gebunden, der zum Nachweis des Analyten vorgesehen ist. Zumindest ein markierter Reaktand befindet sich in einer vorgelagerten Zone und wird, wenn eine Lösungsmittelprobe aufgetragen wird, vom ankommenden Lösungsmittel verflüssigt in die Festphasenzone transportiert, wo er durch ein bioaffines Bindungssystem gebunden wird. Die Erfindung weist die Merkmalsgruppen 2, 3, 5, 6 und 7 auf. Sie offenbart dagegen kein Gehäuse (Merkmal 1) und dementsprechend auch nicht das Merkmal 8 und bedient sich auch nicht eines Direktmarkierstoffs (Merkmal 4), sondern bevorzugt eine Enzymmarkierung, die chromogene, Fluoreszenz oder Chemilumineszenz erzeugende Substratsysteme erfordert und erwähnt des Weiteren eine Chemilumineszenzmarkierung, die allerdings erst nach Zugabe eines Reagenzes gemessen wird.

38: Einen Direktmarkierungsstoff offenbart ebenfalls nicht die internationale Patentanmeldung WO 86/04683 (NK 38).

39: (4) Um zum Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung zu gelangen, bedurfte es mehr, als zusätzlich zu den aus den Entgegenhaltungen NK 32 und NK 38 ersichtlichen Vorschlägen die im Stand der Technik bekannten partikelförmigen Direktmarkierungsstoffe in Betracht zu ziehen.

40: Die europäische Patentanmeldung 32 270 (NK 19) schlägt die Verwendung von kolloidalen Farbstoffpartikeln in wässrigen Lösungen vor. Der Vorzug dieser Markierungen besteht den Anmeldungsunterlagen zufolge darin, dass die Enzym/Substrat-Inkubation weggelassen werden kann. Der Bindungsschritt zwischen der Nachweissubstanz und dem partikelmarkierten Nachweisreagenz erfolgt in einer Lösung, bevor die Probe auf den porösen Träger aufgetragen wird. Genauso verhält es sich bei der US-Patentschrift 4 552 839 (NK 23), in der teilchenförmige Direktmarkierungsstoffe zwar beschrieben sind, die aber ebenfalls gelöst auf den porösen Träger aufgebracht werden. Die Verwendung von Direktmarkierungsstoffen in gelöstem Zustand führte nicht zu der vom Streitpatent aufgefundenen einfachen Ein-Schritt-Analyse, bei welcher der Anwender lediglich die Flüssigkeitsprobe in Kontakt mit dem Testgerät bringen muss, um kurze Zeit später ein Testergebnis ablesen zu können. Um den Test so zu vereinfachen, musste der Fachmann die vergleichsweise umständliche Vermischung der Probe mit dem Bindungsreagenz vor der Aufbringung auf den Teststreifen durch eine einfache und sicher anwendbare Alternative ersetzen. Dazu musste er erkennen, dass die direktmarkierten Bindungsreagenzien auch in trockenem Zustand im Träger untergebracht werden können, um sie von der infolge der Kapillarwirkung aufsteigenden Probe wieder auflösen und mitsamt der Probenflüssigkeit zum auf dem porösen Träger immobilisierten komplementären Bindungspartner schwemmen zu lassen.

41: (5) Zu dieser Lösung führte den Fachmann auch nicht der in der internationalen Patentanmeldung WO 86/03839 (NK 11) beispielhaft beschriebene qualitative Schwangerschaftstest (Beispiel X). Bei diesem wird eine Nitrocellulosemembran als Träger eingesetzt, die mit einer Abdeckung versehen wird, welche eine etwa 2 mm2 große Öffnung aufweist. Ein Tupfer, der mit lyophilisiertem Gold markierte Anti-hCG-Antikörper enthält, wird in Probeurin, welcher möglicherweise hCG enthält, angefeuchtet und dann für etwa 30 Sekunden mit der Membranabdeckung in Kontakt gebracht, damit der Urin aus dem Tupfer in die Membran diffundieren kann. Konzentrationen von hCG von über 50 mIU/ml, die im Allgemeinen eine Schwangerschaft anzeigen, können durch die Anwesenheit eines roten Flecks diagnostiziert werden; schwächere Konzentrationen erzeugen keinen solchen Fleck.

42: Die bloße Verwendung eines lyophilisierten Direktmarkierungsstoffs in diesem Beispiel gibt keinen zur Lehre des verteidigten Streitpatents führenden Hinweis. Die Benutzung eines mit markierten Antikörpern imprägnierten Tupfers , der mit Urin zu benetzen und dann auf die Membran aufzubringen ist, führt ebenso wenig zu einem aufgabengemäß problemlos und fehlerunanfällig von Laienhand ausführbaren Ein-Schritt-Analysensystem, wie dieses Beispiel dem Fachmann keine Anregung dafür gibt, das trockene markierte Bindungsreagenz in einer ersten Zone eines porösen Trägers zu platzieren, um es von der durch Kapillarität aufsteigenden Probenflüssigkeit zu einem einer weiteren Zone stromabwärts des Trägers fixierten Bindungspartners transportieren zu lassen. Vielmehr findet die Detektion punktuell an der Stelle statt, an der der Tupfer mit der mit polyklonalen Antikörpern gesättigten Membran in Berührung gebracht wird. Insgesamt bietet dieses Testverfahren keine Anregungen für die vom Streitpatent aufgabengemäß angestrebte Verbesserung der marktüblichen Testgeräte für den privaten Gebrauch, wie dies im Ergebnis auch schon die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts in ihrer Entscheidung vom 27. Januar 2000 - T 0681/98 befunden hat.

43: cc) Die europäischen Patentanmeldungen 284 232 (NK 14) und 286 371 (NK 16) sind bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht zu ziehen (Art. 56 Satz 2 i. V. mit Art. 54 Abs. 3 EPÜ). Die europäische Patentanmeldung 299 428 (NK 15) ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Wie bereits ausgeführt, liegt das für sie maßgebliche Anmeldedatum zeitlich nach dem des Streitpatents (oben IV 2 a dd).

44: Die europäische Patentanmeldung 250 137 (NK 13) ist zwar dem Stand der Technik zuzurechnen, gab dem Fachmann aber keine Anregungen zur Auffindung zu der vom Streitpatent in seiner verteidigten Fassung unter Schutz gestellten Lehre.

45: 3. Die nachgeordneten Ansprüche und der nebengeordnete Verfahrensanspruch haben mit dem verteidigten Hauptanspruch Bestand.

46: V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO i.V. mit § 121 Abs. 2 PatG.

Melullis Scharen Keukenschrijver
Asendorf Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.06.2005 - 3 Ni 11/01 (EU) -

Zivilprozessordnung - ZPO | § 529 Prüfungsumfang des Berufungsgerichts

(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:

1.: die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten;
2.: neue Tatsachen, soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.

(2) Auf einen Mangel des Verfahrens, der nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wird das angefochtene Urteil nur geprüft, wenn dieser nach § 520 Abs. 3 geltend gemacht worden ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 531 Zurückgewiesene und neue Angriffs- und Verteidigungsmittel

(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.

(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie

1.: einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist,
2.: infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder
3.: im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.

Das Berufungsgericht kann die Glaubhaftmachung der Tatsachen verlangen, aus denen sich die Zulässigkeit der neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel ergibt.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht

(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.

(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.

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(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 286 Freie Beweiswürdigung

(2) An gesetzliche Beweisregeln ist das Gericht nur in den durch dieses Gesetz bezeichneten Fällen gebunden.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 288 Gerichtliches Geständnis

(2) Zur Wirksamkeit des gerichtlichen Geständnisses ist dessen Annahme nicht erforderlich.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 525 Allgemeine Verfahrensgrundsätze