Hanseatisches Oberlandesgericht Urteil, 27. März 2014 - 3 U 33/12
Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Kammer 6 für Handelssachen, vom 3.2.2012, Az. 406 HKO 96/11, wird zurückgewiesen.
Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 120 % des nach dem Urteil vollstreckbaren Betrags abwenden, sofern nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.
Die Revision wird nicht zugelassen.
Gründe
A.
- 1
Die Klägerin verlangt von der Beklagten Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz wegen des Vertriebs eines Schreibgeräts.
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Die Klägerin vertreibt unter ihrer Marke M... Schreibgeräte, darunter den Kolbenfüllfederhalter „Me...“ (Anlagen K 2 und K 53). Die Beklagte, die infolge formwechselnder Umwandlung gemäß Umwandlungsbeschluss vom 12.12.2001 aus der Fa. M...& K... GmbH & Co. hervorgegangen ist (Anlage B 13, dort Ziff. 6.b]), vertreibt Werbemittel, darunter auch den Kolbenfüllfederhalter „S... P...“.
- 3
Das „Me...“ wird aus schwarzem, hochpolierten Edelharz mit vergoldeten Elementen hergestellt und weist eine „Zigarrenform“ auf, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die breiter gestaltete Kappe nach oben etwas schmaler wird und sodann mit einer gleichmäßigen Abrundung endet, wohingegen der konische Hauptkörper gedrungener ist und schmaler zuläuft. Der goldfarbene Clip ist ringförmig etwas unterhalb des Kappenendes so in eine Nut der Kappe eingebracht, dass der Ring mit dem Korpus abschließt. Der Füllfederhalter verfügt über eine Kolbenfüllmechanik mit entsprechenden Sichtfenstern, die Kappe ist aufschraubbar und die Feder besteht aus 18-karätigem Gold mit rhodinierter, d.h. silbern anmutender Intarsie. Am unteren Kappenende sind drei Ringe angebracht, wobei der mittlere Ring leicht erhaben und mit dem Schriftzug „M... Me...“ versehen ist. Weitere Modelle/Sondereditionen der Me...-Linie ergeben sich aus den Anlagen K 3 bis K 11. Die Me...-Serie wird von der Klägerin aufwendig beworben und ist wiederholt als Gegenstand von Berichterstattungen in unterschiedlichen Medien und als Referenz in Erscheinung getreten (Anlagen K 12 bis K 19).
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Die Beklagte vertreibt einen Kolbenfüllfederhalter unter der Bezeichnung „P...“. Dieser Füller, der in drei Ausführungen erhältlich ist (Anlage K 24), ist ebenfalls aus einem schwarzen, hochpolierten Material, weist eine „Zigarrenform“ auf und enthält einen goldenen, länglichen Clip, der ringförmig unterhalb des Kappenendes in eine Nut eingebracht ist. Er verfügt zudem auch über die Kolbenfüllmechanik. Kurz vor dem Kappenende ist ein dreiteiliger goldfarbener Ring eingelassen, der auf seinem mittleren Teil den Schriftzug „S... P...“ aufweist.
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Zugunsten der Klägerin ist die dreidimensionale Marke DE... eingetragen (Anlage K 21, eingeschränkt infolge der Teillöschungserklärung Anlage K 35, K 50). Die Klägerin hat auf die Anmeldung vom 21.9.2012 eine weitere, am 13.11.2012 eingetragene dreidimensionale Marke DE... erlangt, die aus einem Schreibgerät mit drei Ringen besteht, wobei der Mittelring die Gravur „M...-ME...“ trägt.
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Die Beklagte hat die Ringgestaltung am Kappenende des „S... P...“ ebenfalls als dreidimensionale Marke am 17.1.2012 für Schreibgeräte eintragen lassen (Nr. D..., Anlage B 26, B 33a). Die Beklagte verfügt ferner über die am 15.6.1985 für Schreibgeräte eingetragene Wort-Bild-Marke D...„s...“ (Anlage B 29), die am 27.1.1998 für Schreibwaren eingetragene Wort-Bild-Marke „S“ (Anlage B 30) und die am 1.7.1983 für Schreibgeräte eingetragene Wort-Bild-Marke „S... P...“ (Anlage B 31).
- 7
Die Beklagte hat unter dem 19. April 2011 einen Löschungsantrag gegen die „Drei-Ring“-Klagemarke DE... wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54 i.V.m 50 i.V.m. 3, 8 MarkenG gestellt (Anlage B 8). Mit Beschluss vom 29.12.2011 hat das DPMA die Löschung der Klagemarke angeordnet (Anlage B 27). Auf die Beschwerde der Klägerin hat das BPatG die Entscheidung des DPMA aufgehoben (Anlage K 52); das Urteil des BPatG ist rechtskräftig.
- 8
Die Klägerin hatte im August 1988 die damalige Fa. M...& K...GmbH & Co. wegen Rechtsverletzung nach Ausstattungsschutzrecht und UWG aufgrund der Ähnlichkeit des „S... P...“ mit der „Me...“-Serie abgemahnt (Anlage B 5). Die Abmahnung war gestützt auf Abbildungen des Füllers „S... P...“, die in der Zeitschrift B..., Ausgabe 6-7/88, erschienen waren (Anlage B 3, B 19). Anlass dieser Berichterstattung war die Einführung des „S... P...“ als Neuauflage des Füllers „S... Mel....“, den die Fa. M...& K...GmbH & Co. Anfang der 50er Jahre produziert hatte (Anlage B 4). Die Fa. M...& K...GmbH & Co hatte die Abgabe einer Unterwerfungserklärung unter Berufung auf den Formenschatz des Füllers „S... Mel...“ abgelehnt (Anlage B 6). Weitere rechtliche Schritte hatte die Klägerin nach dieser Ablehnung nicht vorgenommen.
- 9
Unter dem 9. Februar 2011 hat die Klägerin nun die Beklagte anwaltlich abgemahnt (K 25) und nachfolgend vor dem LG Hamburg (Az. 315 O 135/11) ein gegen den Vertrieb des „S... P...“ gerichtetes Eilverfahren betrieben. Auf Fristsetzung gem. § 926 ZPO hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.
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Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte sei - in dieser Reihenfolge - gem. § 4 Nr. 9 b UWG, § 14 Abs. 2, Abs. 3 MarkenG, § 4 Nr. 9a UWG und § 5 Abs. 2 UWG zur Unterlassung sowie Auskunft, Kostenerstattung und Schadensersatz verpflichtet, weil der von der Beklagten vertriebene Füller „S... P...“ eine unlautere Nachahmung sei und die Klagemarke DE... verletze. Die Me...-Schreibgeräte würden seit 1924 bzw. in ihrer heutigen Gestalt seit Ende der 40er/Anfang der 50er hergestellt und vertrieben (Anlage K1). Das „Me...“ werde weltweit vertrieben, wobei der deutsche Markt mit einem Umsatz, der sich in den letzten Jahren auf 10 Mio. Euro beziffern lasse, besonders bedeutend sei. Der Vertrieb erfolge über Boutiquen (18 in Deutschland) und Points-of-sale (ca. 400 in Deutschland). Die Beklagte habe ohne Notwendigkeit die charakteristischen Merkmale der „Me...“-Serie übernommen. Es genüge zur Annahme einer wettbewerblichen Eigenart, dass die Merkmale für den Verkehr nur auf einen bestimmten Hersteller hinwiesen. Die serielle Verwendung der kennzeichnenden Elemente der „Me...“-Schreibgeräte verstärke die wettbewerbliche Eigenart. Insofern komme bereits der Formgestaltung (Zigarrenform, Drei-Ring-Ornament) eine kennzeichnende Wirkung zu. Auf die Farbvarianten komme es insofern nicht an. Produkte der „Me...“-Serie würden ohne Logo und Wortmarke vom Verkehr erkannt. Die Beklagte täusche den Verkehr zudem auch über die Herkunft des „S... P...“. Es sei in diesem Zusammenhang ausreichend, dass dem Produkt der Klägerin eine hinreichende Bekanntheit zukomme. Eine darüber hinaus gehende Verkehrsgeltung sei hingegen nicht erforderlich. Die Marke verfüge zudem über eine hinreichende Unterscheidungskraft. Die Drei-Ring-Marke sei in dieser Ausgestaltung einzigartig und werde von der Klägerin vielfach verwendet, sodass sie vom Verkehr, insbesondere von den Händlern, als herkunftshinweisend wahrgenommen werde (Anlage K 35, K 39). Die Ansprüche der Klägerin seien nicht verwirkt. Die Auskunfts- und Schadensersatzansprüche stünden der Klägerin als Annexansprüche zu. Der Zahlungsanspruch ergebe sich aus der Abmahnung und berechne sich auf der Basis einer verminderten 0,65 Geschäftsgebühr bei einem Gegenstandswert von € 200.000,00 zzgl. Auslagenpauschale und Zinsanspruch aus §§ 288, 291 BGB.
- 11
Die Klägerin hat zunächst beantragt:
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1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre) zu unterlassen, Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung ein- und/oder auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. ein- und/oder ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen und/oder dafür werben zu lassen:
- 13
...
2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen
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a) über den Umfang des Vertriebs der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte, jeweils durch Bekanntgabe von Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Schreibgeräte sowie der jeweiligen Einkaufs- und Verkaufspreise und der gewinnmindern in Abzug zu bringenden Kosten, jeweils durch Übergabe eines geordneten Verzeichnisses bzw. durch Vorlage entsprechender, geordneter Rechnungsunterlagen;
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b) über den Umfang der Bewerbung der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte jeweils aufgeschlüsselt nach Werbemedium (Print/Katalogwerbung, Onlinewerbung). Die Auskunft hat auszuweisen, in welchem Zeitraum die Werbung bereit gehalten wurde und hat zudem die Auflagenhöhe der jeweiligen Werbung (Print-/Katalogwerbung) bzw. die Anzahl der Page Impressions (Onlinewerbung) zu umfassen. Die Auskunft hat in Form eines geordneten Verzeichnisses zu erfolgen.
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3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 1.200,40 nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.
- 17
4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zur Erstattung sämtlichen Schadens verpflichtet ist, welcher der Klägerin wegen der unter Ziffer 1. genannten Handlungen entstanden ist oder noch entsteht.
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Die Klägerin hat sodann im Hinblick auf den Vortrag der Beklagten, den Füllfederhalter S... P... bis heute in Deutschland herzustellen, unter Beibehaltung der Anträge zu 2. bis 4. ihren Klagantrag zu 1. wie folgt modifiziert:
- 19
1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre)
zu unterlassen,
Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung herzustellen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. herstellen, ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen oder bewerben zu lassen:
- 20
[es folgt obige Abbildung des Schreibgeräts]
- 21
Die Beklagte hat beantragt,
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die Klage abzuweisen.
- 23
Die Beklagte hat gemeint, die Klage sei bereits unzulässig, da sie aufgrund ihres Charakters als alternative Klagehäufung nicht hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO sei. Der Klageantrag sei auch im Hinblick auf die Abbildung des „S... P...“ unbestimmt. Diese lasse den Kern der Beanstandung der Klägerin nicht erkennen und entspreche insofern nicht dem Klageantrag, der primär auf lauterkeitsrechtliche Gesichtspunkte gestützt werde. Die Klage sei auch unbegründet. Weder lauterkeits- noch markenrechtliche Ansprüche seien gegeben. Das Produkt der Klägerin sei nicht wettbewerblich eigenartig, denn seine Form- und Farbgestaltung sei im Marktsegment der Luxusfüllfederhalter üblich (Anlagen B 1 und B 2, B 7, B 18). Aufgrund der deutlichen Gestaltungsunterschiede werde weder über die Herkunft des Produkts der Beklagten getäuscht noch die Wertschätzung des „Me... ...“ ausgenutzt oder beeinträchtigt.Das Produkt weise bereits aufgrund der Angabe der Wortmarke „S... P...“ auf dem Kappenring und des „S“-Logos auf dem Clip eindeutig auf das Unternehmen der Beklagten hin. Ein markenrechtlicher Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG scheitere schon daran, dass die Klagemarke wegen Verstoßes gegen § 8 MarkenG, jedenfalls aber mangels rechtserhaltender Benutzung löschungsreif sei. Die Beklagte habe die angegriffene Zeichengestaltung nicht markenmäßig benutzt. Jedenfalls bestehe keine Verwechslungsgefahr. Allein die Wortmarke „M...“, die bei den streitgegenständlichen wie auch bei den meisten anderen Modellen im Ringbeschlag am Kappenende angebracht sei, werde vom Verkehr als herkunftshinweisend empfunden. Darüber hinaus wiesen das „Me...“ und der „S... P...“ Unterschiede auf. So sei am Kappenende des „P...“ gerade kein dreifacher Ring, sondern ein einheitlicher Ring angebracht, der aus drei „verschmolzenen“ Segmenten (zwei polierten Teilen außen, einem abgesenkten matten Teil mit Schriftzug und Gravurfläche in der Mitte) bestehe. Es fehle insofern an dem für die Drei-Ring-Marke (DE...) charakteristischen Hell-Dunkel-Kontrast zwischen den Ringen und den Freiräumen. Der Clip des Produkts der Beklagten sei in der Breite neutralisiert und trage auf der Flachseite ein „S“-Logo. Die Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt bzw. ihre Geltendmachung rechtsmissbräuchlich. Insofern ergebe sich aus dem Abmahnungsschriftwechsel im August-September 1988 (Anlagen B 5 und 6), dass die Klägerin bereits vor mehr als 20 Jahren Kenntnis von dem Produkt „S... P...“ gehabt habe. Das Vorgängermodell „Mel... S...“ (Anlage B 4) werde sogar bereits seit Anfang der 50er Jahre hergestellt und vertrieben. Mangels Rechtsverletzung stünden der Klägerin auch die geltend gemachten Annex- und Sekundäransprüche nicht zu. Der widerklagend geltend gemachte Löschungsanspruch gegen die Klagemarke DE... (Drei-Ring-Marke) sei wegen Verfalls begründet. Aus Sicht des Verkehrs stelle sich die von der Klägerin verwandte Applikation eher als dekoratives Element dar; jedenfalls verändere diese Benutzung den kennzeichnenden Charakter der angegriffenen Marke.
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Die Beklagte hat widerklagend beantragt,
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die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der Deutschen Marke Nr. ... gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.
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Nachdem die Klägerin die Teillöschung der Marke DE ... im Hinblick auf die Warenkategorien „Etuis und Geschenkpackungen für Schreibgeräte, Nachfüllpatronen, Schreibpapier, Tagebücher, Schreibtischgarnituren, Clips und Federspitzen“ erklärt hat (Anlage K 35, K 50), hat die Beklagte ihre Widerklage insofern
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für erledigt erklärt.
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Die Klägerin hat beantragt,
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die Widerklage abzuweisen.
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Die von der Klägerin genutzte Form des dreifachen Rings sei von der eingetragenen Drei-Ring-Marke umfasst. Insbesondere umfasse die schwarz-weiß-Eintragung einer Marke alle farblichen Benutzungsformen. Das Hinzufügen der Wortbestandteile „M... Me...“ führe nicht zu einer Veränderung des Gesamteindrucks der Marke. Er werde vom Verkehr nicht wahrgenommen, da er farblich eingepasst sei und aus bereits geringer Distanz nicht erkennbar sei. Allein im Jahr 2007 sei für Füllfederhalter ein Umsatz von ca. 5.000.000,00 EUR erzielt worden.
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Mit Urteil vom 3. Februar 2012 hat das Landgericht die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf das Urteil verwiesen.
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Gegen dieses Urteil richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Klägerin. Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag.
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Das „Me...“ sei überragend bekannt (Anlagen K 54 bis K 59, K 60 bis K 64, K 65 bis K 70); die Bekanntheit eines Produkts erhöhe anerkanntermaßen im ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz den Schutzumfang. Eine Verwirkung komme schon deshalb nicht in Betracht, weil nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jede neue Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen lasse. Im Hinblick auf die von der Klägerin zwischenzeitlich erwirkte dreidimensionale Markeneintragung DE... werde die Klage hilfsweise auch auf diese Marke gestützt, wobei bei der Antragsfassung das Prioritätsdatum berücksichtigt sei. Die Klägerin stelle die von ihr geltend gemachten Klagegründe in der Berufung in folgendes Rangverhältnis: Hinsichtlich der Hauptanträge werde vorrangig Ausnutzung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9b) UWG sowie hilfsweise - in der nachstehenden Reihenfolge - vermeidbare Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a) UWG, Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit anderer Ware), Täuschung durch Werbung gem. § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Ziff. 13 Anhang, Verletzung der Drei-Ring-Marke gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit der Marke) geltend gemacht. Der Hilfsantrag werde 1. auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und 2. auf § 5 Abs. 2 UWG gestützt. Die Klägerin meint weiter, der Löschungsanspruch der Beklagten bestehe nicht. Ausschlaggebend für die rechtserhaltende Nutzung einer Marke sei lediglich die Beibehaltung eines Kontrastverhältnisses, nicht jedoch der exakten Hell-Dunkel-Charakteristik. Eine Benutzung sei bei schwarz-weißen Marken auch bei einer Kontrastumkehr möglich. Jedenfalls sei diese Gestaltung aufgrund der jahrelangen konsistenten Benutzung bekannt.
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Die Klägerin beantragt,
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das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 27. Januar 2012 (Az.: 406 HKO 96/11) abzuändern und auf die Klage
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1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre)
zu unterlassen,
Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung herzustellen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. herstellen oder ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen oder bewerben zu lassen:
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...
2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen
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a) über den Umfang des Vertriebs der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte, jeweils durch Bekanntgabe von Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Schreibgeräte sowie der jeweiligen Einkaufs- und Verkaufspreise und der gewinnmindern in Abzug zu bringenden Kosten, jeweils durch Übergabe eines geordneten Verzeichnisses bzw. durch Vorlage entsprechender, geordneter Rechnungsunterlagen;
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b) über den Umfang der Bewerbung der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte jeweils aufgeschlüsselt nach Werbemedium (Print/Katalogwerbung/ Onlinewerbung). Die Auskunft hat auszuweisen, in welchem Zeitraum die Werbung bereitgehalten wurde und hat zudem die Auflagenhöhe der jeweiligen Werbung (Print/Katalogwerbung) bzw. die Anzahl der Page Impressions (Onlinewerbung) zu umfassen. Die Auskunft hat in Form eines geordneten Verzeichnisses zu erfolgen;
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3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin EUR 1.200,40 nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
- 41
4. festzustellen, dass die Beklagte zur Erstattung sämtlichen Schadens verpflichtet ist, welcher der Klägerin wegen der unter Ziffer 1. genannten Handlungen entstanden ist oder noch entsteht;
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hilfsweise zu 1. die Beklagte zu verurteilen, es ab dem 21.9.2012 bei Vermeidung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu unterlassen, Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung herzustellen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen und/oder bewerben zu lassen:
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[es folgt obige Abbildung des Schreibgeräts]
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hilfsweise zu 2.: die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin ab dem 21.9.2012 Auskunft zu erteilen
- 45
a) über den Umfang des Vertriebs der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte, jeweils durch Bekanntgabe von Namen und Anschrift der gewerblichen Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Schreibgeräte sowie der jeweiligen Einkaufs- und Verkaufspreise und der gewinnmindernd in Abzug zu bringenden Kosten, jeweils durch Übergabe eines geordneten Verzeichnisses bzw. durch Vorlage entsprechender, geordneter Rechnungsunterlagen ;
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b) [entspricht oben 2.b];
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hilfsweise zu 4. festzustellen, dass die Beklagte ab dem 21.9.2012 zur Erstattung sämtlichen Schadens verpflichtet ist, welcher der Klägerin wegen der unter Ziffer 4. genannten Handlungen entstanden ist oder noch entsteht.
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Die Klägerin beantragt ferner,
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die Widerklage abzuweisen.
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Die Beklagte beantragt,
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die Berufung der Klägerin kostenpflichtig zurückzuweisen
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hilfsweise für den Fall, dass der Senat den Bestand der deutschen Marke Nr. ... als entscheidungserheblich ansehen sollte,
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das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Bestand der deutschen Marke Nr. ... auszusetzen,
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hilfsweise für den Fall, dass der Senat die Ansprüche der Klägerin nicht als verwirkt ansehen sollte,
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den Rechtsstreit zur Prüfung dieser Ansprüche an das Landgericht zurückzuverweisen.
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Die Beklagte macht ergänzend geltend: Die Klägerin habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Klagemarke nicht hinreichend dargelegt. Der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung stehe die Umkehr des Hell-Dunkel-Verhältnisses als Veränderung des kennzeichnenden Charakters des Markenzeichens i.S.d. § 26 MarkenG entgegen. Denn aus drei hellen Streifen auf schwarzem Grund würden bei Umkehrung des Hell-Dunkel-Verhältnisses zwei helle Ringe (die bisherigen zwei Zwischenringe) übrig; so werde aus einem Drei-Ringe-Zeichen ein Zwei-Ringe-Zeichen. Auch darüber hinaus weiche die Verwendung der Klagemarke von der Markeneintragung ab. Die Abweichungen seien aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft der Marke erheblich. Da unmarkierte 3-D-Marken typischerweise mit mehreren Marken zusammen verwendet würden, setze eine rechtserhaltende Benutzung voraus, dass innerhalb der Gesamtbezeichnung die dreidimensionale Form als selbständige Marke erkannt werde. Dies sei vorliegend bezogen auf die drei Ringe aufgrund der Verwendung des M...-Logos auf der Kappe sowie das Wortzeichen „M...“ nicht der Fall. Die Hilfsanträge seien verspätet, denn die Marke sei bereits seit dem 13.11.2012, also seit über einem Jahr, eingetragen. Die Hilfsanträge seien auch in der Sache unbegründet. Füllfederhaltergestaltungen der vorliegenden Art seien am Markt gang und gäbe, es fehle auch an Rufausbeutung oder Herkunftstäuschung. Aufgrund dieses älteren Formenschatzes sei auch der Schutzbereich der neuen 3-D-Marke der Klägerin extrem limitiert. Diese generiere ihren Schutz im Wesentlichen aus der auf dem Mittelring befindlichen Gravur „M...-Me...“, denn im Übrigen erschöpfe sich die Marke in der Form der beanspruchten Ware. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Soweit die Klägerin weiter zur angeblichen Bekanntheit des Me... vortrage, sei dieser Vortrag verspätet, da er sich auf Umstände beziehe, die schon erstinstanzlich hätten geltend gemacht werden können. Jedenfalls aber könne diesen Unterlagen, die viele Jahre alt seien, keine aktuell bestehende Bekanntheit entnommen werden.
- 57
Ergänzend werden die von den Parteien eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen in Bezug genommen.
B.
- 58
Die zulässige Berufung ist nicht begründet. Das Landgericht hat zu Recht sowohl die Klage abgewiesen (nachfolgend I.) als auch der Widerklage stattgegeben (nachfolgend II.).
I.
- 59
Die Klage ist zulässig (nachfolgend 1.), aber unbegründet, weil weder die mit dem Hauptantrag (nachfolgend 2.) noch die mit dem Hilfsantrag (nachfolgend 3.) geltend gemachten Unterlassungs- und Annexansprüche bestehen.
- 60
1. Die Klage ist zulässig, insbesondere sind Haupt- und Hilfs-Unterlassungsantrag und die jeweils auf sie zurückbezogenen Annexanträge hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (nachfolgend a] und b]). Der auf die im Berufungsrechtszug eingeführte weitere Klagemarke DE ... gestützte Hilfsantrag ist als sachdienliche Klageerweiterung zulässig (nachfolgend c]).
- 61
a) Zunächst ist der Gegenstand der Beanstandung - der Füllfederhalter der Beklagten - hinreichend konkret bezeichnet. Eine bildliche Darstellung des beanstandeten Gegenstands im Antrag genügt den Bestimmtheitsanforderungen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, wenn sich unter Heranziehung der Klagegründe eindeutig ergibt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Erzeugnisses die Grundlage und der Anknüpfungspunkt des Wettbewerbsverstoßes und damit des Unterlassungsgebots liegen soll (BGH GRUR 2013, 1052 Rn. 12 - Einkaufswagen III; BGH GRUR 2002, 86, 88 - Laubhefter). Vorliegend ist mit der Bezugnahme auf die im Antrag abgebildete konkrete Verletzungsform und aufgrund der aus der Klagebegründung zu entnehmenden Spezifizierung des Beanstandungsgegenstands - Bilder des angegriffenen Füllfederhalters der Beklagten liegen als Anlage K 27 vor; das Original des Füllfederhalters ist im Berufungsrechtszug als Anlage K 75 zur Akte genommen worden - klargestellt, gegen welche Füllergestaltung sich die Klage richtet.
- 62
b) Hinsichtlich der von der Klägerin geltend gemachten Klagegründe handelt es sich - soweit sie eine Mehrheit von Streitgegenständen beinhalten - um eine zulässige eventuale Klagehäufung. Bezüglich der Streitgegenstandsbetrachtung hat der Bundesgerichtshof ausgesprochen, dass es sich bei der Geltendmachung verschiedener Schutzrechte, nicht aber bei den auf die Verletzung desselben Schutzrechts gestützten markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen des § 14 Abs. 2 MarkenG, um jeweils eigenständige Streitgegenstände handelt (BGH GRUR 2012, 621 Rn. 32 - OSCAR). In einer Klage gemeinsam verfolgte markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Klagegründe stellen ebenfalls separate Streitgegenstände dar (BGH GRUR 2013, 397 Rn. 13 - Peek & Cloppenburg III; GRUR 2013, 285 Rn. 21 f. - Kinderwagen II). Der BGH hat weiter ausgesprochen, dass die gegen das Verbot einer konkreten Verletzungsform gerichteten Ansprüche gem. §§ 4 Nr. 9 a) und b), 5 Abs. 2 UWG einen einheitlichen Streitgegenstand darstellen (BGH GRUR 2013, 1052 Rn. 11 - Einkaufswagen III). Soweit es sich um einen einheitlichen Streitgegenstand handelt, ist die Bildung einer Reihenfolge von Anspruchsgrundlagen durch den Kläger unschädlich (vgl. BGH GRUR 2012, 621 Rn. 32 - OSCAR), wenngleich auch für die gerichtliche Prüfung nicht bindend (BGH GRUR 2014, 91 Rn. 16 - Treuepunkte-Aktion).
- 63
Die Klägerin hat erklärt, ihr mit dem Hauptantrag nebst Annexanträgen verfolgtes Klageziel auf die in folgender Reihenfolge hilfsweise gestaffelten Klagegründe stützen zu wollen: Erstrangig auf die Ausnutzung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9b) UWG, nachrangig sodann auf vermeidbare Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a) UWG, Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit anderer Ware), Täuschung durch Werbung gem. § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Ziff. 13 Anhang, Verletzung der Drei-Ring-Marke gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie schließlich Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit der Marke) geltend gemacht. Mit dieser Staffelung einerseits wettbewerbsrechtlicher und andererseits auf die Verletzung eines Schutzrechts gestützter markenrechtlicher Klagegründe hat die Klägerin die darin liegenden eigenständigen Streitgegenstände in zulässiger Weise hilfsweise geltend gemacht. Dies gilt auch für den Hilfsantrag nebst Annexanträgen, den die Klägerin ausdrücklich vorrangig auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und hilfsweise auf § 5 Abs. 2 UWG stützt.
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c) Der im Berufungsrechtszug erstmals gestellte, auf die weitere Klagemarke DE ... gestützte Hilfsantrag mit Unterlassungs- und Annexanträgen ist als sachdienliche Klageerweiterung gem. § 533 Nr. 1 2. Alt. ZPO zulässig. Der Senat erachtet es als für die umfassende Streitbeilegung zwischen den Parteien zweckdienlich, wenn auch über diesen Angriff im vorliegenden Verfahren mitentschieden wird. Der Angriff wird zudem gem. § 533 Nr. 2 ZPO auf Tatsachen gestützt, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zulegen hat. Die auf die Anmeldung vom 21.9.2012 am 13.11.2012 erlangte weitere Markeneintragung ist erst während des Berufungsverfahrens erfolgt und unterfällt daher nicht dem Novenausschluss der §§ 529, 531 Abs. 2 ZPO.
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2. Die mit dem Hauptantrag verfolgten Unterlassungs- und Annexansprüche bestehen nicht.
- 66
a) Der Klägerin steht der mit dem Hauptantrag zu 1. verfolgte Unterlassungsanspruch nicht gem. §§ 4 Nr. 9a) oder b), 8 Abs. 1 UWG zu. Nach diesen Vorschriften kann ein Mitbewerber wegen wettbewerbswidriger Übernahme einer Gestaltungsform Unterlassung verlangen, wenn das Erzeugnis von wettbewerblicher Eigenart ist und in Gestalt der vermeidbaren Herkunftstäuschung bzw. der Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen (st. Rspr., siehe nur BGH GRUR 2007, 984, 985 - Gartenliege; BGH WRP 2007, 1076, 1078 - Handtaschen; BGH WRP 2007, 313, 317 - Stufenleitern; BGH GRUR 2006, 79, 80 - Jeans; BGH GRUR 2003, 332, 336 - Abschlussstück; BGH GRUR 2001, 443, 444 - Viennetta). Zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen besteht eine Wechselwirkung in dem Sinne, dass je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme ist, die Anforderungen an die besonderen Umstände desto geringer sind, die die Wettbewerbswidrigkeit begründen (BGH WRP 2007, 1076, 1078 - Handtaschen; BGH WRP 2007, 313, 317 - Stufenleitern; BGH GRUR 2006, 79, 80 - Jeans).
- 67
Zwar ist dem „Me...“ der Klägerin ein gewisses Maß an wettbewerblicher Eigenart zuzubilligen (nachfolgend aa]). Jedoch handelt es sich bei dem Füllfederhalter der Beklagten nicht um eine Nachahmung (nachfolgend bb]). Schließlich fehlt es sowohl an einer vermeidbaren Herkunftstäuschung (nachfolgend cc]) als auch einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (nachfolgend dd]).
- 68
aa) Eine wettbewerbliche Eigenart kann dem „Me...“ nicht abgesprochen werden.
- 69
Unter wettbewerblicher Eigenart wird die Eignung eines Erzeugnisses verstanden, aufgrund seiner konkreten Gestaltung oder aufgrund bestimmter Merkmale für die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheit des Erzeugnisses hinzuweisen (BGH WRP 2007, 1076, 1078 - Handtaschen; BGH GRUR 2006, 79, 80 - Jeans; BGH GRUR 2003, 332, 336 - Abschlussstück). Die wettbewerbliche Eigenart kann sich aus ästhetischen Merkmalen ergeben (BGH GRUR 1984, 453 - Hemdblusenkleid), aber auch aus technischen Merkmalen, soweit sie nicht eine gemeinfreie technische Lösung verwirklichen bzw. technisch notwendige Gestaltungselemente sind (BGH GRUR 2012, 58 Rn. 43 - Seilzirkus; GRUR 2009, 1073 Rn. 10 - Ausbeinmesser; Köhler/Bornkamm § 4 Rn. 9.27 f.). Für den wettbewerbsrechtlichen Schutz kommen danach alle diejenigen Erzeugnisse in Betracht, bei denen der Verkehr Wert auf ihre betriebliche Herkunft legt und gewohnt ist, aus bestimmten Merkmalen auf die betriebliche Herkunft zu schließen (BGH GRUR 2001, 251, 253 - Messerkennzeichnung). Für das Vorliegen der wettbewerblichen Eigenart ist eine Bekanntheit des betreffenden Erzeugnisses zwar nicht Voraussetzung, jedoch kann der Grad der wettbewerblichen Eigenart, der für die Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeit des Vertriebs von Nachahmungen bedeutsam ist, durch seine tatsächliche Bekanntheit im Verkehr verstärkt werden (BGH GRUR 2007, 984, 986 - Gartenliege).
- 70
Das „Me...“ ist geeignet, durch seine Gestaltung den angesprochenen Verkehrskreis auf die betriebliche Herkunft des Schreibgeräts oder aber seine Besonderheit hinzuweisen.
- 71
Die Klägerin hat vorgetragen, die Kombination der Gestaltungselemente der Zigarrenform, der schwarz-goldenen, hochglänzenden Farb- und Materialkombination, des ringförmig in eine Nut eingefassten Clips, der Kolbenfüllmechanik mit Sichtfenster, des Ringdesigns am Kappenende sowie der Farbkombination der Feder sei für die Me...-Serie charakteristisch. Die Klägerin hat weiter eine Bekanntheit ihres „Me... ...“ geltend gemacht und auf zahlreiche Presse- und Werbeveröffentlichungen sowie darauf verwiesen, dass das „Me...“ in die Sammlung des Museum of Modern Art (MoMA) New York aufgenommen worden sei.
- 72
Die von der Klägerin vorgelegten Veröffentlichungen bieten eine hinreichende Grundlage für die Annahme, dass das Me... dem Verkehr als Repräsentant einer „gehobenen Schreibkultur“ geläufig ist. Anknüpfungspunkt ist hierbei die Gesamtheit der von der Klägerin vorgetragenen Gestaltungselemente, die - über die diesbezügliche Aufzählung der Klägerin hinausgehend - durch folgende weitere Merkmale mitbestimmt wird: Auf dem breiten Ring am unteren Kappenende sind stets die Gravuren „M...“ und „Me...“ sowie auf der Kappenspitze das bekannte M...-Signet angebracht. Hierbei ist aber zu beachten, dass die einzelnen Gestaltungsmerkmale der Zigarrenform, schwarz-golden-hochglänzenden Farb- und Materialkombination, des Clips und der Farbkombination der Feder gängige Gestaltungsmittel am Markt für Schreibgeräte sind und es auch im Zeitpunkt der Markteinführung des „S... P...“ bereits waren, wie die Betrachtung der Anlagen B 1, 2, 7 und 18 verdeutlicht, weshalb diese Merkmale für sich betrachtet als herkunftshinweisend nicht in Betracht kommen. Gleiches gilt für den Kolbenfüllmechanismus als technisches Merkmal, das bei Füllern eine gemeinfreie technische Lösung verwirklicht.
- 73
Es ist aber mit der Klägerin anzunehmen, dass das „Me...“ aufgrund seiner Bekanntheit im Markt eine Sonderstellung einnimmt, die im vorliegenden Kontext die Annahme wettbewerblicher Eigenart aufgrund der Gesamtheit der genannten Gestaltungsmittel rechtfertigt, weil der Verkehr dieser Gestaltungsform Hinweise auf die Besonderheit des Erzeugnisses entnimmt. Angesichts dieser Bekanntheit kann nicht festgestellt werden, dass die Eigenart der Gestaltung durch die Vielzahl ähnlicher Produkte derart geschwächt wurde, dass die Gestaltungselemente nicht mehr dazu geeignet wären, den Verkehr auf die Herkunft des Erzeugnisses hinzuweisen (vgl. BGH, Urteil v. 6.11.1997 - I ZR 102/95, GRUR 1998, 477, 479 - Trachtenjanker; Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.26).
- 74
Hingegen kann eine wettbewerbliche Eigenart der Me...-Serie insgesamt nicht angenommen werden. Bei Betrachtung der Vielzahl an Sondereditionen, die Teil der Me...-Serie sind (Anlagen K 3 bis K 13), wird deutlich, dass es sich jeweils um ganz unterschiedliche Gesamtheiten von Gestaltungsmitteln handelt. Die Klägerin bringt Schreibgeräte der Me...-Serie in einer Vielzahl anderer Farben auf den Markt, so z.B. in platinfarben (Anlage K 3 Bl. 1), rosé-goldfarben (Anlage K 3 Bl. 1), silberfarben (Anlage K 3 Bl. 1), bordeauxfarben (Anlage K 5) oder weiß (Anlage K 7). Zudem weist die „Me...“-Serie auch gestreifte (Anlage K 3 Bl. 3) oder steinbesetzte (Anlage K 4 Bl. 4) Modelle sowie Modelle aus Granit (Anlage K 9 Bl. 2) und Lapislazuli (Anlage K 10) auf.
- 75
bb) Die Beklagte hat allerdings ihren Füller nicht dem „Me...“ der Klägerin nachgeahmt.
- 76
Das Tatbestandsmerkmal der Nachahmung setzt voraus, dass das Produkt des Anspruchsstellers als Vorbild für das Produkt des Anspruchsgegners gedient hat (Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.34). Unter Nachahmung im Sinne des § 4 Nr. 9 UWG wird in Anlehnung an die zu § 1 UWG a.F. ergangene Rechtsprechung je nach dem Grad der Übereinstimmung mit dem Original die unmittelbare Leistungsübernahme, die fast identische Leistungsübernahme sowie die nachschaffende Leistungsübernahme verstanden (Köhler/Bornkamm § 4 Rz. 9.34ff). Jedenfalls aber müssen diejenigen Gestaltungsmerkmale übernommen sein, die die wettbewerbliche Eigenart des Originals ausmachen (Köhler/Bornkamm § 4 Rn. 9.34).
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Die Annahme einer Nachahmung scheidet aus, weil sich der „S... P...“ in der Gesamtheit seiner Gestaltungsmerkmale deutlich von denjenigen Gestaltungsmerkmalen unterscheidet, die in ihrer Gesamtheit die wettbewerbliche Eigenart des „Me... ...“ ausmachen. Auf eine Übereinstimmung in den - wie bereits ausgeführt - seinerzeit für Füllfederhalter gängigen Gestaltungsmerkmalen der Zigarrenform, der schwarz-golden-hochglänzenden Farb- und Materialkombination, der Existenz eines Clips und der Farbkombination der Feder kann in diesem Zusammenhang nicht maßgeblich abgestellt werden. Der Füllfederhalter der Beklagten unterscheidet sich in der Gestaltung deutlich vom „Me...“ der Klägerin. Der „S... P...“ weist einen anders gestalteten Clip auf, der zwar auch an einem Ring befestigt ist, der bündig mit der Kappe abschließt, jedoch das Signet „S“ sowie eine nach unten zeigende Pfeilspitze besitzt, an die eine eingravierte Nut anschließt. Demgegenüber ist der Clip des „Me... ...“ - abgesehen von einer mittig angebrachten, schmalen Erhebung auf seinem oberen Viertel - einheitlich ohne Verzierung ausgeführt. Das Kappenende des „S... P...“ ist dergestalt ausgeführt, dass ein einheitlich erscheinender goldener Ring wahrgenommen wird, der zwei blank polierte Randstreifen hat. Auf dem Mittelteil des goldenen Rings des „S... P...“ befindet sich die Aufschrift „S... P...“ und auf Höhe des Clips eine Art blankpoliertes „Fenster“ in Form eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken, in das ein Monogramm eingraviert werden kann. Demgegenüber weist das „Me...“ einen breiteren mittleren Goldring mit der Gravur „M... Me...“ und - durch schwarze umlaufende Ringe oberhalb und unterhalb unterbrochen - zwei schmale goldene Ringe auf. Die Spitze der Kappe des „S... P...“ weist keinerlei Zeichen auf, anders als das „Me...“, das dort das M... Signet zeigt.
- 78
cc) Eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft im Sinne des § 4 Nr. 9a) UWG ist nicht gegeben. Ein Anspruch nach dieser Vorschrift setzt voraus, dass die Gefahr der Herkunftstäuschung besteht und der Nachahmer zumutbare und geeignete Maßnahmen unterlässt, sie zu vermeiden; dies erfordert in aller Regel, dass das nachgeahmte Erzeugnis bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Bekanntheit erlangt hat (BGH WRP 2007, 1076, 1078 - Handtaschen; GRUR 2006, 79, 80 - Jeans).
- 79
Eine von dem Produkt der Beklagten ausgehende Herkunftstäuschung ist nicht feststellbar. Denn der „S... P...“ weist zwei deutlich sichtbare Herkunftshinweise auf das Unternehmen der Beklagten auf. So befindet sich auf dem Clip ein stilisiertes „S“. Darüber hinaus weist der Füller auch den Schriftzug „S... P...“ auf dem goldenen Ring auf, der aufgrund des Kontrastes zwischen glänzender Schrift und mattem Hintergrund sowie des Umstands, dass er um die gesamte Kappe führt, leicht lesbar ist. Eine vermeidbare Herkunftstäuschung wäre angesichts dieser gut sichtbaren Kennzeichnung nur dann anzunehmen, wenn der Verkehr sich allein an der äußeren Gestaltung orientieren und diese allein deswegen einem bestimmten Hersteller zuordnen würde (vgl. BGH, Urteil v. 14.01.1999 - I ZR 203/96, GRUR 1999, 751, 753 - Güllepumpen; BGH, Urteil v. 19.10.2000 - I ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 446 - Viennetta). Hiervon ist bei den streitgegenständlichen Produkten nicht auszugehen. Hochwertige Füller stellen typische Prestigeobjekte dar, deren subjektiver Wert über ihren eigentlichen Nutzen als Schreibgerät hinausgeht. Die Herkunft der Füller ist insofern von zentraler Bedeutung, da sie nicht nur als Garantin der Qualität des Schreibwerkzeugs, sondern auch als nach außen erkennbarer Hinweis auf ihre Hochwertigkeit aufgefasst wird. Der Verkehr ist deshalb gewohnt, auf Herkunftshinweise von Füllfederhaltern zu achten. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Vorrats an für Füllfederhalter gängigen Gestaltungsmerkmalen (Zigarrenform, schwarz-golden-hochglänzenden Farb- und Materialkombination, Existenz eines Clips, Farbkombination der Feder), deren Verwendung für sich allein noch nicht als herkunftshinweisend aufgefasst wird. Hinzu kommt, dass die Klägerin ihre Schreibgeräte der „Me...“-Linie sichtbar durch den bekannten „M...-Stern“ am Kappenende kennzeichnet. Diesem Element kommt neben dem Schriftzug „M...“ auf dem Ring die maßgebliche kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr wird deshalb einen Füllfederhalter, der nicht dieses Zeichen am oberen Kappenende und die beschriebenen Unterschiede in der Gestaltung des Clips und des goldenen Rings am unteren Kappenende aufweist, nicht mit dem Unternehmen der Klägerin in Verbindung bringen.
- 80
dd) Es liegt auch keine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9b) UWG vor. Eine Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne dieser Vorschrift ist gegeben, wenn der Verkehr seine Vorstellung von der Güte oder Qualität („guter Ruf“, „Image“) auf die Nachahmung überträgt (BGH GRUR 2010, 1125 Rn. 42 - Femur-Teil; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.53). Beeinträchtigt wird die Wertschätzung im Sinne der Vorschrift, wenn durch den Vertrieb der Nachahmung der gute Ruf des Originals beschädigt wird; Ansatzpunkte können hier die Vorstellung von Qualität sein, die durch qualitative Mängel der Nachahmung leidet, oder die durch einen massenhaften Vertrieb der Nachahmung in Mitleidenschaft gezogene Exklusivitätserwartung (BGH WRP 2013, 1189 Rn. 46 - Regalsystem; BGH GRUR 1985, 876 - Tchibo/Rolex I; Köhler, in Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59).
- 81
Vorliegend genießt zwar das „Me...“ eine solche Wertschätzung, weil der Verkehr dieses Produkt als hochwertig und prestigeträchtig empfindet. Es findet jedoch weder eine Übertragung dieses Rufs auf die Produkte der Beklagten noch eine Beeinträchtigung des Rufs statt. Voraussetzung für eine Rufausnutzung ist die erkennbare Bezugnahme auf den Hersteller des Originals oder seiner Produkte (BGH, Urteil v. 2.12.2004 - I ZR 30/02, GRUR 2005, 349, 353 - Klemmbausteine III; Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.53). Das schlichte Erwecken von Assoziationen reicht hingegen nicht aus (BGH, Urteil v. 10.4.2003 - I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 - Tupperwareparty; BGH, Urteil v. 2.12.2004 - I ZR 30/02, GRUR 2005, 349, 353 - Klemmbausteine III; Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.53). Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung kommt nicht in Betracht, wenn der Verkehr nicht der Gefahr der Herkunftstäuschung unterliegt (BGHZ 138, 143, 151 - Les-PaulGitarren; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59).
- 82
Die Beklagte hat bei der Gestaltung ihres Produkts Elemente der klassischen Form- und Farbgestaltung von Schreibgeräten aufgegriffen. Ein über bloße Assoziationen hinausgehender Bezug zum konkreten Produkt der Klägerin wird dadurch jedoch nicht hergestellt. Es kommt auch nicht zur Rufbeeinträchtigung, weil aufgrund der deutlichen Unterschiede in der Gestaltung (dazu vorstehend bb]) der Verkehr hinsichtlich des Produkts der Beklagten nicht der Gefahr der Herkunftstäuschung unterliegt.
- 83
b) Ein Verstoß gegen § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Ziff. 13 des Anhangs ist ebenfalls nicht gegeben. Nach diesen Vorschriften ist gegenüber Verbrauchern unzulässig die Werbung für eine Ware, die der Ware eines Mitbewerbers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware zu täuschen. Hier gilt das unter a) cc) und dd) Gesagte entsprechend: eine Herkunftstäuschung ist nicht gegeben.
- 84
c) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen Verwechslungsgefahr aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG auf der Basis der Marke DE... (Anlage K 21) besteht nicht. Zwar ist von der Rechtmäßigkeit der Markeneintragung auszugehen (nachfolgend aa]). Jedoch ist die Marke zum einen löschungsreif (nachfolgend bb]); zum anderen fehlt es auch an einer markenmäßigen Benutzung durch die Beklagte (nachfolgend cc]), jedenfalls aber an einer Verwechslungsgefahr (nachfolgend dd]).
- 85
aa) Nach der rechtskräftigen Abweisung des Löschungsantrags u.a. der Beklagten (Anlage K 52) ist von der Rechtmäßigkeit der Markeneintragung unter den Aspekten der §§ 3, 8 Abs. 1 MarkenG auszugehen.
- 86
bb) Die Marke ist aber auf die von der Beklagten erhobene Einrede rechtserhaltender Benutzung gem. §§ 25 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, 26 MarkenG als löschungsreif zu beurteilen. Nach diesen Vorschriften muss die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist im Falle der Geltendmachung von Verletzungsansprüchen für die Waren, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren vor Klageerhebung im Inland ernsthaft benutzt worden sein. Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke entsprechend dem markenrechtlichen Hauptzweck herkunftshinweisend benutzt worden ist (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 36 - Ansul; BGH GRUR 2009, 60 Rn. 22 - LOTTOCARD; Ingerl/Rohnke § 26 Rn. 24 f.). Die von der Klägerin dargelegten, in den relevanten Zeitraum fallenden Benutzungsformen (1) sind nicht rechtserhaltend, weil sie von der Markeneintragung abweichen und deren kennzeichnenden Charakter verändern (2).
- 87
(1) Die Klagemarke (Anlage K 21) ist eine am 22.4.1997 eingetragene dreidimensionale Marke, deren Schutz sich nach Teillöschungserklärung der Klägerin (Anlagen K 35, K 50) noch auf folgende Waren der Klasse 16 erstreckt: „Schreibgeräte, insbesondere Füller, Rollerballschreiber, Kugelschreiber, Druckbleistifte; Tinten, Papierbeschwerer, Halter und Ablagen für Füller und Schreibgeräte und Teile dieser Waren, Zubehör, nämlich Kappen“. Mithin unterliegt die Marke seit dem 23.4.2002 dem Benutzungszwang. Die vorliegende, am 20.6.2011 eingereichte Klage ist den Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 27.6.2011 zugestellt worden. Bei der Fristberechnung nach § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG findet § 167 ZPO keine Anwendung, ist also nicht der Einreichungszeitpunkt bei alsbaldiger Zustellung, sondern allein der Zustellungszeitpunkt maßgeblich (Ingerl/Rohnke § 25 Rn. 12).
- 88
(a) Die Klägerin hat zum Nachweis der Zeichenbenutzung Kopien aus ihrem Produktkatalog „M... ...2010/2011“ (Anlagen K 2, K 3, K 7), Kopien aus dem im Zeitpunkt der Klageeinreichung aktuellen Katalog „...“ (Anlage K 4), Kopien aus dem Produktkatalog „M... ...2006/2007“ (Anlagen K 5, K 6), Kopien aus dem Produktkatalog 2009/2010 (Anlage K 8), Kopien eines Prospekts über die anlässlich des 100jährigen Geburtstags der Klägerin im Jahr 2006 erschienene Sonderserie „...“ (Anlage K 9), Kopien eines undatierten Prospekts „...“ (Anlage K 10), Kopien eines Prospekts über die im Jahr 2004 mit UNICEF gestartete Initiative (Anlage K 11), Kopien einer jüngeren Broschüre der Klägerin (Anlage K 12), Abdrucke von Screenshots der Homepage der Klägerin vom 20. und 25.3.2011 (Anlage K 13), Kopien des Produktkatalogs „M... ...2009/2010“ (Anlage K 22), Kopien des undatierten Prospekts „Corporate Gift Best Seller“ (Anlage K 37), Kopien von Screenshots verschiedener Homepages vom 29.11.2011 (Anlagen K 38 bis K 47) sowie Kopien eines Lufthansa World Shop Katalogs mit dem Gültigkeitszeitraum 1.9.2011 bis 29.2.2012 (Anlage K 48) vorgelegt.
- 89
(b) Im Hinblick auf den nach § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor der Klageerhebung - vorliegend also vom 27.6 2011 zurückgerechnet - kommen Benutzungshandlungen, die nach diesem Datum liegen, als rechtserhaltende Nutzung nicht in Betracht; dies betrifft die vorgenannten Anlagen K 38 bis K 47 und K 48. Benutzungshandlungen, deren Erfolgen mangels entsprechenden Vortrags der Klägerin zeitlich nicht eingeordnet werden kann, können eine rechtserhaltende Benutzung im maßgeblichen Zeitraum ebenfalls nicht belegen; dies betrifft die Anlagen K 10, K 11, K 12 und K 37.Die in den Kopien des Produktkatalogs „M... ...2009/2010“ (Anlage K 22) gezeigten Halsketten, Geldschein- und Krawattenklammern liegen außerhalb des geschützten Warenbereichs der Klagemarke und sind daher keine für deren Rechtserhaltung geeignete Benutzungsformen.
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(2) Die von der Klägerin dargelegten und nach dem Vorstehenden in den relevanten Zeitraum und Warenbereich fallenden Benutzungsformen stellen aber keine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke dar, weil sie von der Markeneintragung abweichen und den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern.
- 91
Nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG gilt als Benutzung auch die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden Form, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Beurteilungskriterium für die Feststellung, ob die abweichende Benutzung den Anforderungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 genügt, ist der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke am Maßstab der Verkehrsauffassung (Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 135; Fezer, § 26 MarkenG Rn. 170). Dabei ist eine einzelfallorientierte Entscheidung zu treffen (vgl. BGH, Urteil v. 31.05.1974 - I ZR 28/73 GRUR 1975, 135, 137 - KIM-Mohr; Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 136). Es ist zu prüfen, ob der Verkehr die verwendete Marke trotz Wahrnehmung ihrer Unterschiedlichkeit dem Gesamteindruck nach mit der eingetragenen Marke gleichsetzt (st. Rspr. seit BGH, Urteil v. 28. 8. 2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047 - Kellogg‘s/Kelly‘s; vgl. Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 138 m.w.N.; Fezer, § 26 MarkenG Rn. 177). Dabei ist an die Feststellung des Abweichungsausmaßes kein allzu strenger Maßstab anzulegen. Die Regelung des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ist gerade Ausdruck des gesetzgeberischen Willens, dem Markeninhaber einen angemessen weiten Spielraum bei der Verwendung seiner eingetragenen Marke zu gewähren und mittelbar das Markenregister zu entlasten (Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 125, 127). Im Falle der Hinzufügung von Bestandteilen liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH, GRUR 1999, 167 - Karolus Magnus; GRUR 1999, 54 [55] - Holtkamp; GRUR 2000, 1038 [1039] - Kornkammer; GRUR 2013, 68 Rn. 14 - Castell/VIN CASTEL).
- 92
(a) Die von der Klägerin dargelegten Benutzungsformen weichen hinsichtlich der Ringproportionen von der Markeneintragung ab. Die Klagemarke DE ... zeigt drei schwarze Ringe, die am unteren Ende einer Halbellipse angebracht sind, und von denen der mittlere Ring etwas breiter ist als die beiden äußeren, wobei der trennende - in der Markeneintragung in weiß dargestellte - Bereich zwischen den Ringen deutlich schmaler gehalten ist als die beiden äußeren Ringe.
- 93
Diese Proportionen weisen die von der Klägerin dargelegten Benutzungsformen nicht auf. Aus den Produktkatalogen „M... ...“ der Jahre 2010/2011“ (Anlagen K 2, K 3, K 7), 2006/2007 (Anlagen K 5 und K 6) und 2009/2010 (Anlage K 8) lässt sich entnehmen, dass die Klägerin ihre darin gezeigten Schreibgeräte, soweit sie über eine Kappe verfügen, am unteren Kappenende mit drei Ringen dergestalt versehen hat, dass der mittlere Ring breit und etwas erhaben, d.h. im Profil leicht vorstehend, ausgeführt ist und die Aufschrift „M... Me...“ trägt. Teilweise sind die Ringe gold- oder silberfarben auf schwarzem Grund ausgeführt und ist der oberhalb und unterhalb des mittleren Rings schwarz ausgebildete Bereich deutlich breiter als die dann folgenden schmalen Außenringe (so etwa in der Anlage K 2 auf den Seiten 12, 15, 18, 25, und in den Anlagen K 8 und K 13); zum Teil sind die Ringe einheitlich aus metallischem Material ausgeführt und entspricht die Breite der schmalen Außenringe in etwa der Breite des Zwischenraums zwischen den Ringen oder ist etwas größer (so etwa in der Anlage K 3 auf den Seiten 67 bis 70 und in der Anlage K 9 auf den Seiten 140 f.). Nichts anderes ergibt sich bei Betrachtung der Kopien aus dem im Zeitpunkt der Klageeinreichung aktuellen Katalog „...“ (Anlage K 4), soweit hierin Schreibgeräte gezeigt sind.
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(b) Die von der Klägerin vorgetragenen Verwendungsformen machen inversen Gebrauch von der Klagemarke, kehren also das Hell-Dunkel-Verhältnis um. Die Klagemarke weist drei dunkle Ringe auf hellem Untergrund auf, die durch zwei parallel verlaufende helle Linien gebildet werden. Hingegen hat die Klägerin ihre Schreibgeräte mit drei hellen - etwa in goldener oder silberner Farbe gehaltenen - Ringen auf dunklem Untergrund versehen oder - soweit die Ringe einheitlich metallisch gestaltet sind (so in der Anlage K 3 auf den Seiten 68 ff.) - jedenfalls den Bereich zwischen den Ringen dunkel schimmernd ausgeführt.
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(c) In der Gesamtbetrachtung gelangt der Senat zu der Auffassung, dass die in den Benutzungsformen festzustellenden Abweichungen in ihrer Summe den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke verändern. Denn sie sind so erheblich, dass der Verkehr die verwendete Marke dem Gesamteindruck nach nicht mehr mit der eingetragenen Marke gleichsetzt.
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Hierbei stellt der Senat allerdings nicht auf den Umstand ab, dass die Benutzungsformen von der Marke nur in inverser Form, also unter Umkehrung des Hell-Dunkel-Verhältnisses, Gebrauch machen. Denn im vorliegenden Fall tangiert die Kontrastumkehr der schwarz-weißen Marke in ihr Negativ den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nicht (vgl. LG München I InstGE 4, 48, 57; Ingerl/Rohnke § 26 Rn. 157).
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Maßgebliches Gewicht erlangen bei der Gesamtbetrachtung jedoch die Veränderungen der Ringproportionen sowie die Hinzufügung der herkunftshinweisenden Worte „M... Me...“. Das Hinzufügen einzelner, ihrerseits kennzeichnender Bestandteile ist grundsätzlich dazu geeignet, einer rechtserhaltenden Benutzung i.S.d. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG entgegenzustehen, wenn der Verkehr dem hinzugefügten Bestandteil eine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH, Urteil v. 18.12.2008 - I ZR 200/06, GRUR 2009, 772, Rn. 44 - Augsburger Puppenkiste; BGH, Beschluss v. 20.1.2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Die Ausnahme, die hiervon gemacht wird, wenn die Klagemarke bewusst „neutralisiert“, also als einfache Wiedergabe der Form, bar jeder weiteren Angabe, eingetragen wurde (Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 172), ist hier nicht anwendbar. Diese Ausnahme greift vor allem in Fällen, in denen die Formmarke als Verpackungsform verwendet werden soll, denn in diesem Fall würde es dem Sinn und Zweck der Eintragungsmöglichkeit einer Formmarke widersprechen, wenn diese Form nicht durch weitere Kennzeichen ergänzt werden könnte (vgl. Hans. OLG, Urteil v. 3.3.2006 - 5 U 5/05, GRUR-RR 2006, 321, 322 - Prismenpackung). Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um eine „neutralisiert“ eingetragene 3-D-Marke in Verpackungsform, sondern gerade die Eintragung einer Form mit einem bestimmten Zeichen - dem 3-Ringe-Zeichen. Aus Sicht des Verkehrs tritt die Wortmarke „M...“, der ein hoher Bekanntheitsgrad zukommt, in den Vordergrund und drängt den eigenen kennzeichnenden Gehalt der Formmarke in den Hintergrund. Damit ist der kennzeichnende Charakter der Klagemarke verändert worden, und eine Abweichung i.S.d. § 26 Abs. 3 Satz 1 liegt vor. Dass die Gravur verhältnismäßig klein gehalten ist und auf größere Distanz kaum zu erkennen sein dürfte, steht dieser Annahme nicht entgegen. Denn aufgrund des im betroffenen Warenbereich der Schreibgeräte verbreiteten gemeinsamen Vorrats an Gestaltungsmitteln ist der Verkehr daran gewöhnt, Ausstattungsdetails mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit zur Kenntnis zu nehmen.
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cc) Es fehlt ferner an einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens durch die Beklagte.
- 99
Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt voraus, dass die angegriffene Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird. Sie muss im Rahmen des Absatzes des angegriffenen Produkts zumindest auch der Unterscheidung der Waren der Beklagten von denen anderer Unternehmen dienen (vgl. BGH, Urteil v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793, 794 - Rillenkoffer; EuGH, Slg. 2002, I - 10273, GRUR 2003, 55, Rn. 51ff - Arsenal Football Club; BGH, Urteil v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332 - Abschlussstück; BGH, Urteil v. 22.9.2005 - I ZR 188/02, GRUR 2005, 1044 - Dentale Abformmasse). Dieser Grundvoraussetzung der Unterlassungstatbestände des § 14 MarkenG liegt der Sinn und Zweck des Schutzes der Marke zugrunde, den Markeninhaber vor einer Beeinträchtigung der Gewährleistungs- und Herkunftsfunktion der Marke aufgrund einer Zeichenbenutzung durch Dritte zu schützen (BGH, Urteil v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793, 794 - Rillenkoffer; EuGH, Slg. 2002, I - 10273, GRUR 2003, 55, Rn. 51ff - Arsenal Football Club; BGH, Urteil v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427 - Lila-Schokolade). Insofern muss auch bei dem Schutz einer dreidimensionalen Marke die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht jedoch die Übernahme ästhetischer Gestaltungsmerkmale im Vordergrund stehen (BGH, Urteil v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793, 794 - Rillenkoffer; EuGH, Slg. 2002, I - 5475, GRUR 2002, 804, Rn. 78 - Philips; BGH, Urteil v. 25.1.2007 - I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 - Pralinenform). Bei der Beurteilung der Frage, ob einer Gestaltung herkunftshinweisende Funktion zukommt, ist in diesem Zusammenhang der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr der Form einer Ware vorrangig eine funktionelle und ästhetische Bedeutung zumisst, weniger eine herkunftshinweisende Funktion (vgl. BGH GRUR 2007, 780, 783 - Pralinenform). Hierbei hat auch der Kennzeichnungsgrad der dreidimensionalen Marke, deren Schutz begehrt wird, Auswirkungen darauf, ob der Verkehr bei Betrachtung der (angegriffenen) Ware ihre Formgestaltung als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 793 Rn. 18 - Rillenkoffer; GRUR 2007, 780 - Pralinenform I).
- 100
Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke DE ... ist nur gering. Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist produktbezogen zu ermitteln (BGH, Urteil v. 5.2.2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rz. 83 - Metrobus; BGH, Urteil v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG Rn. 521). Dabei ist auch bei dreidimensionalen Marken auf den Gesamteindruck der Marke abzustellen (BGH, Urteil v. 03.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 - MagLite). Die Klagemarke zeigt drei schwarze Ringe, die am unteren Ende einer Halbellipse angebracht sind, und von denen der mittlere Ring etwas breiter ist als die beiden äußeren, wobei der trennende - in der Markeneintragung in weiß dargestellte - Bereich zwischen den Ringen deutlich schmaler gehalten ist als die beiden äußeren Ringe. Die Anbringung ringartiger Zeichen auf Schreibgeräten ist - wie dem von der Beklagten vorgelegten Material entnommen werden kann (s. Anlagen B 7 und B 18) - ein gängiges dekoratives Gestaltungselement, durch welches das so gestaltete Schreibgerät optisch unterbrochen und z.B. das Ende der Kappe markiert wird. Der Verkehr nimmt daher auch das Klagezeichen nicht als Herkunftshinweis, sondern als Verzierung wahr, weshalb vorliegend nur von einem aufgrund der Eintragung der Marke feststehenden Mindestmaß an Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung kann nicht festgestellt werden, weil die von der Klägerin vorgetragenen Benutzungsformen den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke - wie oben unter bb) dargelegt - verändern und eine etwaige Bekanntheit des von der Klägerin auf den Schreibgeräten ihrer „Me...“-Serie tatsächlich verwendeten Zeichens der Klagemarke daher nicht zugutekommt.
- 101
Vor diesem Hintergrund nimmt der Verkehr auch die angegriffene Verwendungsform nicht als herkunftshinweisend wahr. Das Kappenende des Füllfederhalters der Beklagten ist dergestalt ausgeführt, dass ein einheitlich erscheinender goldener Ring wahrgenommen wird, der zwei blank polierte Randstreifen hat. Auf dem Mittelteil des goldenen Rings des „S...s P...“ befindet sich die Aufschrift „S... P...“ und auf Höhe des Clips eine Art blankpoliertes „Fenster“ in Form eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken, das Platz für eine Gravur bietet. Bei der Betrachtung springen die Wortbestandteile „S... P...“ ins Auge, die der Verkehr als herkunftshinweisend ansieht, wohingegen das umlaufende Ringzeichen als bloß ornamental wahrgenommen wird. Der Charakter der Ringe als Verzierung wird noch dadurch verstärkt, dass im Bereich des mittleren Rings ein „Gravur-Fenster“ vorgesehen ist, welches durch Einfügung etwa eines Monogramms die Personalisierung des Füllfederhalters gestattet.
- 102
dd) Es besteht keine Verwechslungsgefahr.
- 103
Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389f., Tz. 22 f. - Sabél/Puma; GRUR 1998, 922, 923, Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 2007, 780 Rn. 33 - Pralinenform I; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2009, 766, Tz. 26 - Stofffähnchen).
- 104
Die Klagemarke weist, wie bereits vorstehend unter cc) erörtert, lediglich eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Es besteht Warenidentität. Die Zeichen sind in ihrer bildlichen Erscheinung - dies ist die einzige Dimension, in der die Zeichen gegenübergestellt werden können - deutlich unterschiedlich. Hierbei ist vor allem auf den Umstand abzustellen, dass das angegriffene Zeichen gut sichtbar die Aufschrift „S... P...“ im mittleren Ring trägt, hingegen die Klagemarke keinerlei Aufschrift aufweist. Der Wortbestandteil prägt die angegriffene Gestaltung maßgeblich und lässt die Ringgestaltung als bloßen Träger der herkunftshinweisenden Aufschrift erscheinen. Der Verkehr erkennt zudem die angegriffene Gestaltung als einheitlichen Ring mit polierten Außenrändern und nicht als ein - wie die Klagemarke - aus drei Ringen bestehendes Zeichen. In der Gesamtbetrachtung kann aufgrund der deutlichen Zeichenunterschiede bei unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke und Warenidentität nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.
- 105
d) Es besteht auch kein Unterlassungsanspruch gem. §§ 5 Abs. 2, 8 Abs. 1 UWG. Nach dieser Vorschrift ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder mit der Marke eines Mitbewerbers hervorruft.
- 106
(1) Die Gefahr einer Verwechslung mit anderen Waren, § 5 Abs. 2, Alt. 1 UWG, besteht nicht. Die Anforderungen an die Verwechslungsgefahr im Tatbestand des § 5 Abs. 2 UWG entsprechen den Anforderungen an die Täuschung über die betriebliche Herkunft (§ 5 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UWG) bzw. an die Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 a] UWG), mit der Besonderheit, dass § 5 Abs. 2 UWG nicht dem Schutz der Individualinteressen von Mitbewerbern, sondern dem Schutz der Marktgegenseite (Verbraucher und gewerbliche Abnehmer) dient (Bornkamm in: Köhler/Bornkamm, § 5 UWG Rn. 2.14). Insofern fehlt es aus denselben Gründen, die bereits gegen die Annahme einer Herkunftstäuschung sprachen (s.o. a] cc]), an einer Verwechslungsgefahr i.S.d. § 5 Abs. 2, 1. Alt. UWG. Aufgrund der Gestaltungsunterschiede besteht nicht die Gefahr, dass der Verkehr das Produkt der Beklagten für ein solches der Klägerin hält.
- 107
(2) Auch ein Verstoß gegen § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG wegen der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Klägerin liegt nicht vor.
- 108
Das Verhältnis des § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG zu markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen (hierzu vgl. etwa Sosnitza in: Piper/Ohly/Sosnitza, § 5 UWG Rn. 699) bedarf vorliegend keiner näheren Betrachtung. Denn ein Anspruch nach dieser Vorschrift besteht jedenfalls mangels Verwechslungsgefahr nicht. Die von der Beklagten verwendete Ringgestaltung ist nicht dazu geeignet, vom Verkehr mit der Drei-Ring-Marke der Klägerin verwechselt zu werden und damit über die Herkunft des „S... P...“ zu täuschen. Im Rahmen des § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG entsprechen die Anforderungen an die Verwechslungsgefahr denen an die Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 UWG) bzw. an die Täuschung über die betriebliche Herkunft (Sosnitza in: Piper/Ohly/Sosnitza, § 5 UWG Rn. 703). Auf die vorstehenden Ausführungen zu a) bis c) kann daher verwiesen werden.
- 109
e) Aus den vorstehend a) bis d) genannten Gründen stehen der Klägerin auch die mit dem Hauptantrag zu 2. bis 4. geltend gemachten Auskunfts-, Kostenerstattungs- und Schadensersatzansprüche nicht zu.
- 110
3. Die mit dem Hilfsantrag verfolgten Unterlassungs- und Annexansprüche bestehen ebenfalls nicht.
- 111
a) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG besteht auch im Hinblick auf die hilfsweise eingeführte Klagemarke DE... (hierzu nachfolgend aa]) nicht. Zwar ist hier von einer markenmäßigen Benutzung durch die Beklagte auszugehen (nachfolgend bb]), es fehlt jedoch an einer Verwechslungsgefahr (nachfolgend cc]).
- 112
aa) Die am 21.9.2012 angemeldete und am 13.11.2012 eingetragene dreidimensionale Klagemarke DE ... zeigt ein Schreibgerät mit drei Ringen, wobei der Mittelring die Gravur „M...-ME...“ trägt; eine bestimmte Farbe wird nicht beansprucht. Die Klagemarke ist eingetragen für die Waren der Klasse 16 „Schreibgeräte, insbesondere Füllfederhalter, Tintenroller, Kugelschreiber, Textmarker, Stifte“.
- 113
bb) Unter dem Aspekt der weiteren Klagemarke hat die Beklagte die angegriffene Gestaltung markenmäßig verwendet. Hinsichtlich der rechtlichen Obersätze wird auf die Ausführungen oben 2.c) cc) verwiesen, die hier entsprechend gelten. Inwiefern der Kennzeichnungsgrad der Klagemarke als Formmarke Auswirkungen darauf hat, dass der Verkehr bei Betrachtung der (angegriffenen) Ware ihre Formgestaltung als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 793 Rn. 18 - Rillenkoffer; GRUR 2007, 780 - Pralinenform I), kann hier dahinstehen. Denn jedenfalls im Hinblick auf den in der Darstellung der Klagemarke im mittleren Ring am unteren Kappenende vorgesehenen Wortbestandteil „M...-ME...“ versteht der Verkehr die Verwendung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten, die am unteren Kappenende ebenfalls einen Ring mit einer Aufschrift - hier: „S... P...“ - aufweist, als Herkunftshinweis.
- 114
cc) Es besteht keine Verwechslungsgefahr. Hinsichtlich der rechtlichen Obersätze wird hier auf die Ausführungen oben 2.c) dd) verwiesen, die entsprechend gelten.
- 115
(1) Ihre Kennzeichnungskraft bezieht die Klagemarke maßgeblich aus dem in den mittleren Ring am Kappenende eingravierten Wortbestandteil „M...-ME...“. Anerkanntermaßen hängt die Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke davon ab, auf welchen herkunftshinweisenden Gestaltungsmerkmalen ihre Schutzfähigkeit beruht (Ingerl/Rohnke § 14 Rn. 600), so dass etwa im Falle einer mit einem Wortbestandteil kombinierten Formmarke allein auf den - die Unterscheidungskraft begründenden - Wortbestandteil abzustellen sein kann (so etwa im Fall BGH GRUR 2005, 158, 159 - Stabtaschenlampe). Die Klagemarke zeigt eine dreidimensionale Darstellung eines Füllfederhalters - eines „Me...“ der Klägerin (ohne das M...-Signet an der Kappenspitze), die hinsichtlich der Formgebung aus Merkmalen der Warenform besteht, die gängige Gestaltungselemente auf dem Markt für Schreibgeräte sind - Zigarrenform, Clip mit einer bündig mit der Kappe abschließenden Halterung, Ringmuster am Kappenende sowie am unteren Ende - und denen eine Eignung zum Herkunftshinweis auf der Basis des Vortrags der Klägerin nicht zugesprochen werden kann. Soweit die Klägerin auf die hohe Bekanntheit ihres „Me... ...“ (hierzu s. bereits oben 2. a] aa]) verweist, kann hieraus nicht auf die Kennzeichnungskraft der Formmarke geschlossen werden. Denn die Klagemarke zeigt kein vollständiges Abbild des tatsächlich vertriebenen „Me... ...“, weil das auf der Kappenspitze befindliche M...-Signet nicht Gegenstand der Markeneintragung ist; die bildliche Wiedergabe zeigt den Füllfederhalter von verschiedenen Seiten und schräg von unten, nicht aber von oben. Aus der Bekanntheit des realen „Me... ...“ lässt sich daher nicht darauf schließen, dass die Abbildung eines Füllfederhalters, wie sie Gegenstand der Markeneintragung ist, als solche dem Verkehr bekannt ist. Hinreichenden Vortrag zur herkunftshinweisenden Wahrnehmung einzelner Gestaltungsmerkmale oder aber der Gesamtheit der Gestaltungsmerkmale abzüglich des M...-Signets auf der Kappenspitze hat die Klägerin nicht erbracht, sondern lediglich auf die Anlagen K 29a und K 29b Bezug genommen; auf diese lassen sich Feststellungen solcher Verkehrsgewohnheiten jedoch nicht stützen. Mit Blick auf die Bekanntheit des Wortbestandteils „M...-ME...“ kann aber für die Klagemarke insgesamt eine gesteigerte Kennzeichnungskraft unterstellt werden.
- 116
(2) Die sich gegenüberstehenden Waren der Parteien - Schreibgeräte - sind identisch.
- 117
(3) Allerdings sind die Formgestaltungen der Parteien einander unähnlich.
- 118
Im Ausgangspunkt ist bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der Erfahrungssatz zugrunde zu legen, dass der Verkehr ein Kennzeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen, wie es ihm bei der konkreten Verwendung entgegentritt, aufnimmt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, Urteil v. 15.2.2001, Az. I ZR 232/98, juris-Rz. 36 - CompuNet/ComNet). Maßgeblich ist also der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Im Falle der dreidimensionalen Marke sind aber nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen für die Ähnlichkeitsprüfung maßgeblich, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (BGH GRUR 2007, 780 Rn. 40 - Pralinenform I; Ingerl/Rohnke § 14 Rn. 988). Aus der Übereinstimmung in den für Füllfederhalter typischen Beschaffenheitsmerkmalen, die zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht beitragen, weil sie nur die Warenform beschreiben (s. vorstehend [1]), kann deshalb in diesem Zusammenhang nicht abgestellt werden. Maßgeblich ist hier vielmehr der Vergleich des allein kennzeichnungskräftigen Wortbestandteils der Klagemarke „M...-ME...“ einerseits und der auf dem Ring am unteren Rand der Kappe der angegriffenen Gestaltungsform befindlichen Aufschrift „S... P...“ andererseits. Diese Wortbestandteile sind klar unterschiedlich und schließen die Annahme einer Ähnlichkeit der Klagemarke und der angegriffenen Gestaltung aus. Selbst wenn man die Ringgestaltung am unteren Kappenende als kennzeichnungskräftig ansähe, führte dies aufgrund der bereits erörterten deutlichen Gestaltungsunterschiede nicht zur Annahme der Zeichenähnlichkeit.
- 119
(4) In der Gesamtbetrachtung kann daher mangels Zeichenähnlichkeit selbst bei Warenidentität und - unterstellter - gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden.
- 120
b) Ein Unterlassungsanspruch steht der Klägerin auch nach den §§ 5 Abs. 2, 8 Abs. 1 UWG nicht zu.
- 121
Die Gefahr einer Verwechslung mit anderen Waren, § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG, besteht nicht. Die Ausführungen oben 2.d) (1) gelten hier entsprechend; auf sie wird verwiesen. Auch ein Verstoß gegen § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG wegen der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der hilfsweise eingeführten Klagemarke liegt nicht vor. Die von der Beklagten verwendete Gestaltung ist aufgrund der fehlenden Ähnlichkeit der herkunftshinweisenden Wortbestandteile nicht dazu geeignet, vom Verkehr mit der Klagemarke verwechselt zu werden und damit über die Herkunft des „S... P...“ zu täuschen. Ergänzend wird auf die vorstehenden Ausführungen zu 2.d) (2) sowie 2. a) bis c) verwiesen.
- 122
c) Aus den vorstehend a) und b) genannten Gründen stehen der Klägerin auch die mit dem Hilfsantrag zu 2. und 4. geltend gemachten Auskunfts- und Schadensersatzansprüche nicht zu.
II.
- 123
Die zulässige Widerklage ist begründet.
- 124
Das Landgericht hat der Beklagten zu Recht einen Anspruch auf Löschung der Marke DE ... wegen Verfalls, § 49 Abs. 1 Satz 1, 26, 55 Abs. 1 MarkenG, zugesprochen, weil eine rechtserhaltende Benutzung nicht gegeben ist.
- 125
Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist eine Marke wegen Verfalls löschungsreif, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Die Darlegungs- und Beweislast im Falle der Löschung wegen Nichtbenutzung trägt der Anspruchsteller, wobei ihm allerdings die im Wettbewerbsrecht anerkannten Beweiserleichterungen beim Nachweis negativer Tatsachen, betriebsinterner Vorgänge und dem Löschungsbeklagten ohne weiteres zugänglichen, für den Löschungskläger aber nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand beschaffbare Benutzungsinformationen zugute kommen (BGH GRUR 2009, 60, Rz. 19 - LOTTOCARD; Ingerl/Rohnke § 55 Rz. 12).
- 126
Die Beklagte hat in der Widerklage auf die Darlegungen der Klägerin zur Benutzung ihrer Klagemarke Bezug genommen und geltend gemacht, dass diese - weil den kennzeichnenden Charakter verändernd - nicht rechtserhaltend gewesen seien. Hiermit hat sie ihrer Darlegungs- und Beweislast genügt. Die in der Folge sekundär darlegungspflichtige Klägerin hat sodann rechtserhaltende Benutzungsformen nicht mehr vorgetragen. Die Ausführungen oben I.2.c) bb) geltend hier entsprechend; auf sie wird verwiesen.
III.
- 127
Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 11, 711 ZPO. Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Zulassungsgründe des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.
Urteilsbesprechung zu Hanseatisches Oberlandesgericht Urteil, 27. März 2014 - 3 U 33/12
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(1) Ist die Hauptsache nicht anhängig, so hat das Arrestgericht auf Antrag ohne mündliche Verhandlung anzuordnen, dass die Partei, die den Arrestbefehl erwirkt hat, binnen einer zu bestimmenden Frist Klage zu erheben habe.
(2) Wird dieser Anordnung nicht Folge geleistet, so ist auf Antrag die Aufhebung des Arrestes durch Endurteil auszusprechen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
(5) Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.
(6) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, ist unwirksam. Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen Anspruch beschränkt oder den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf die Pauschale nach Absatz 5 oder auf Ersatz des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ausschließt oder beschränkt, wenn sie im Hinblick auf die Belange des Gläubigers grob unbillig ist. Eine Vereinbarung über den Ausschluss der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersatzes des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist im Zweifel als grob unbillig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn sich der Anspruch gegen einen Verbraucher richtet.
Eine Geldschuld hat der Schuldner von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an zu verzinsen, auch wenn er nicht im Verzug ist; wird die Schuld erst später fällig, so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die Vorschriften des § 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 und des § 289 Satz 1 finden entsprechende Anwendung.
(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).
(2) Die Klageschrift muss enthalten:
- 1.
die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; - 2.
die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag.
(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:
- 1.
die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen; - 2.
die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht; - 3.
eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.
(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden.
(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.
(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.
(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig.
(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).
(2) Die Klageschrift muss enthalten:
- 1.
die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts; - 2.
die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag.
(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:
- 1.
die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen; - 2.
die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht; - 3.
eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.
(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden.
(5) Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.
(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.
(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig.
(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
Klageänderung, Aufrechnungserklärung und Widerklage sind nur zulässig, wenn
- 1.
der Gegner einwilligt oder das Gericht dies für sachdienlich hält und - 2.
diese auf Tatsachen gestützt werden können, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 zugrunde zu legen hat.
(1) Das Berufungsgericht hat seiner Verhandlung und Entscheidung zugrunde zu legen:
- 1.
die vom Gericht des ersten Rechtszuges festgestellten Tatsachen, soweit nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellungen begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten; - 2.
neue Tatsachen, soweit deren Berücksichtigung zulässig ist.
(2) Auf einen Mangel des Verfahrens, der nicht von Amts wegen zu berücksichtigen ist, wird das angefochtene Urteil nur geprüft, wenn dieser nach § 520 Abs. 3 geltend gemacht worden ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht an die geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.
(1) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszuge zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen.
(2) Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nur zuzulassen, wenn sie
- 1.
einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Gericht des ersten Rechtszuges erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist, - 2.
infolge eines Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden oder - 3.
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden sind, ohne dass dies auf einer Nachlässigkeit der Partei beruht.
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb.
(2) Vorschriften zur Regelung besonderer Aspekte unlauterer geschäftlicher Handlungen gehen bei der Beurteilung, ob eine unlautere geschäftliche Handlung vorliegt, den Regelungen dieses Gesetzes vor.
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin produziert und vertreibt - ihren Angaben zufolge seit dem Jahr 1983, zumindest aber seit dem Jahr 1985 - das Speiseeis "Viennetta". Dabei handelt es sich um ein in Haushaltspackungen servierfertig abgepackt angebotenes Produkt, das aus dünnen übereinanderliegenden Eisschichten
besteht, auf die eine kakaohaltige Fettglasur aufgesprüht ist. Es besitzt eine längliche Rechteckform und weist, wie die nachstehende Abbildung zeigt, an den beiden Längsseiten ein Wellenmuster in vier übereinanderliegenden Reihen auf:
Die Beklagte bringt seit April 1996 das Eis "Café au lait" auf den Markt. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Speiseeis, das, wie die nachstehende Abbildung zeigt, aus zwei übereinander angeordneten Eisschichten besteht :
Die Klägerin sieht hierin einen Verstoß gegen § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Herkunftstäuschung durch nahezu identische Nachahmung. Sie macht geltend, die wettbewerbliche Eigenart von "Viennetta" liege insbesondere in der vorher nicht bekannten, in der Werbung besonders gepflegten und herausgestellten und bis zum Marktzutritt der Beklagten mit "Café au lait" einzigartig gebliebenen Wellenstruktur der Eiscremeschichten, die rein optische Gründe habe. Die Beklagte habe diese Wellenstruktur mit ihrem beanstandeten Produkt ohne Not übernommen. Auch wenn diesem Produkt der für "Viennetta" ferner charakteristische - zu einem besonderen Geschmackserleb-
nis führende (sogen. Blistereis) - Blättereis-Effekt fehle, werde deshalb ein nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs annehmen, daß das Eis "Café au lait" von der Klägerin stamme.
In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ihre Klage ferner auch auf § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 4 Nr. 2 MarkenG gestützt.
Die Klägerin hat beantragt,
der Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen , ein Speiseeis gemäß nachstehender Abbildungen anzubieten, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß dünne Schichten Speiseeis extrudiert wellig abgelegt angeordnet sind. (Es folgen vier Abbildungen der von der Beklagten für das Eis "Café aulait" verwendeten Verpackungen.)
Sie hat ferner Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz begehrt.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat insbesondere die wettbewerbliche Eigenart des Produkts der Klägerin in Abrede gestellt und vorgebracht , wellenförmige Verzierungen seien bei Speiseeis gang und gäbe. Bei der "Wellenform" des Eises "Café aulait" handele es sich um ein durch dessen Herstellungsart und Produkteigenschaften bedingtes technisches Merkmal, das der Auflockerung des Eises diene, um so einen Cremeeiseffekt zu erzielen. Angesichts der Unterschiede in der Gestaltung der beiderseitigen Produkte könne von einer unmittelbaren Leistungsübernahme oder einem identischen
Nachmachen des Produkts "Viennetta" sowie von einer Herkunftstäuschung durch die Beklagte keine Rede sein.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Das Berufungsgericht hat das Rechtsmittel der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß es bei der Verletzungsform auf die Abbildungen von zwei Verkaufspackungen sowie des Produkts der Beklagten Bezug genommen und den Auskunftsanspruch sowie die Schadensersatzfeststellung auf die Zeit seit dem 1. April 1996 beschränkt hat.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche unter dem Gesichtspunkt ergänzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes gemäß § 1 UWG für gerechtfertigt erachtet. Es hat eine vermeidbare Herkunftstäuschung angenommen und hierzu ausgeführt:
Das Produkt "Viennetta" besitze wettbewerbliche Eigenart, weil es nach seinem von dem sogenannten Blättereis-Effekt beeinflußten und durch die charakteristische Wellenstruktur der beiden Längsseiten sowie der übrigen Oberfläche maßgeblich geprägten ästhetischen Gesamteindruck geeignet sei, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft hinzuweisen.
Das folge insbesondere daraus, daß es bis zum Marktzutritt von "Café au lait" im Frühjahr 1996 kein vergleichbar gestaltetes Speiseeis gegeben habe. Die dem Erzeugnis "Viennetta" und dessen Verpackung bereits von Hause aus zukommende , zumindest durchschnittliche wettbewerbliche Eigenart sei in den mehr als zehn Jahren bis zum Marktzutritt von "Café aulait" beachtlich gestärkt worden.
Vor diesem Hintergrund kämen das Erzeugnis "Café aulait" und dessen Verpackungen nach ihrem optischen Gesamteindruck dem Produkt "Viennetta" so nahe, daß von der Gefahr einer betrieblichen Herkunftstäuschung auszugehen sei. Das Erscheinungsbild von "Café au lait" werde maßgeblich von den übereinandergeschichteten Wellenreihen bestimmt, die optisch dessen Längsseiten beherrschten und deren Bewegung ebenfalls an der Oberfläche des Eises sichtbar sei. Damit beziehe das Produkt der Beklagten seine wettbewerbliche Eigenart gerade aus einem vom Publikum als Besonderheit der Aufmachung von "Viennetta" in Erinnerung behaltenen und bei Konkurrenzprodukten nicht bekannten Gestaltungsmerkmal, wobei sich die optische Übereinstimmung bei der Umsetzung dieses Merkmals fortsetze. Da der Verbraucher sich zudem erfahrungsgemäß eher an den Gemeinsamkeiten als an den Unterschieden der Produkte orientiere, werde ein zumindest nicht unbeachtlicher Teil des Publikums wegen dieser unverkennbaren Gemeinsamkeit der Produkte in einem maßgeblichen ästhetischen Merkmal ohne längeres Nachdenken "Café au lait" für ein Schwesterprodukt des Herstellers von "Viennetta" oder jedenfalls für ein Produkt eines Unternehmens halten, das aufgrund von rechtlichen oder sonstigen Beziehungen zum Hersteller von "Viennetta" zur Verwendung dieser Gestaltung berechtigt sei. Im Hinblick auf die von der Beklagten damit geschaffene Gefahr einer betrieblichen Herkunftstäuschung im mittelbaren sowie im weiteren Sinne spielten der Umstand, daß breite Kreise
der Verbraucher womöglich mit "Viennetta" auch oder sogar in erster Linie spontan die Vorstellung von einem Blättereis verbinden würden, sowie die weiteren Unterschiede zwischen diesem Eis und "Café au lait" keine Rolle mehr.
Bei den mit der Klage angegriffenen Verpackungen der Beklagten bestehe die Gefahr einer betrieblichen Herkunftstäuschung ebenfalls; denn deren Gesamteindruck werde maßgeblich von der in sämtlichen Details groß und deutlich wiedergegebenen Abbildung des Erzeugnisses "Café au lait" geprägt, bei der insbesondere die Wellenstruktur sofort ins Auge springe. Die anderen Elemente der Ausstattung dienten lediglich als beschreibende Hinweise auf den Eisgeschmack oder seien jedenfalls ungeeignet, den Eindruck von "Café au lait" als einer Zweitmarke von "Viennetta" bzw. als einem vom Hersteller von "Viennetta" lizenzierten Produkt ausreichend entgegenzuwirken. Auch der Unternehmenshinweis "S. " auf der Verpackung des Eises schaffe nicht den notwendigen Abstand von "Viennetta".
Die Beklagte handele auch subjektiv unlauter i.S. von § 1 UWG, weil sie die Gestaltung von "Viennetta" in Kenntnis der maßgeblichen Umstände ohne Not nachgeahmt habe.
Da die Klage damit bereits gemäß § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der vermeidbaren Herkunftstäuschung begründet sei, bedürfe es keiner Prüfung , ob sie auch gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 4 Nr. 2 MarkenG begründet wäre.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage sei gem. § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes in der Form der vermeidbaren Herkunftstäuschung begründet, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Das Berufungsgericht ist im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen , daß die Übernahme einer Gestaltungsform, die nicht (mehr) unter Sonderrechtsschutz steht, nach § 1 UWG wettbewerbswidrig sein kann, wenn das Erzeugnis von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten , die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 8.12.1999 - I ZR 101/97, GRUR 2000, 521, 523 = WRP 2000, 493 - Modulgerüst; Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, Umdr. S. 11 - Messerkennzeichnung , jeweils m.w.N.).
1. Das Berufungsgericht hat dem in Haushaltspackungen angebotenen Speiseeis "Viennetta" der Klägerin wettbewerbliche Eigenart zugesprochen, da dieses Erzeugnis aufgrund seiner durch die Blättereisstruktur und die an den Längsseiten erkennbare Wellenform geprägte äußere Gestaltung geeignet sei, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft von "Viennetta" hinzuweisen. Es kann dahinstehen, ob die dagegen gerichteten Angriffe der Revision durchgreifen. Es kann unterstellt werden, daß - wie vom Berufungsgericht angenommen - sowohl der äußeren Gestaltung als auch der Verpackung des Produktes der Klägerin von Haus aus zumindest durchschnittliche wettbewerbliche Eigenart zukommt, die zum Zeitpunkt des Marktzutritts der Beklagten im Frühjahr 1996 mit dem beanstandeten Produkt "Café au lait" sogar beachtlich gestärkt war.
2. Die Revision wendet sich jedenfalls mit Erfolg dagegen, daß das Berufungsgericht das Unlauterkeitsmerkmal einer vermeidbaren Herkunftstäuschung bejaht hat. Dies gilt auch unter Beachtung des Grundsatzes, daß zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung besteht; je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme ist, desto geringer sind die Anforderungen an die besonderen Umstände, die die Wettbewerbswidrigkeit begründen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 17.6.1999 - I ZR 213/96, GRUR 1999, 1106, 1108 = WRP 1999, 1031 - Rollstuhlnachbau).
a) Nach den v om Berufungsgericht getroffenen Feststellungen hat die Beklagte das Produkt der Klägerin weder identisch noch nahezu identisch übernommen. Es ist jedoch von einer nachschaffenden Übernahme ausgegangen , weil die optische Übereinstimmung unverkennbar und augenfällig sei. Die sich gegenüberstehenden Produkte wiesen an den Längsseiten übereinander geschichtete Wellenreihen auf, die insofern übereinstimmend ausgestaltet seien , als sie aus eng aneinandergereihten Bögen bestünden, die hoch aufgerichtet und markant konturiert seien. Das Berufungsgericht hat dabei nicht verkannt , daß das Produkt der Klägerin vier Wellenreihen, das der Beklagten nur zwei Reihen aufweist und daß auch die Schlaufen unterschiedlich ausgebildet sind. Es hat auch berücksichtigt, daß das Produkt der Klägerin im Gegensatz zu dem der Beklagten eine Blättereisstruktur aufweist, die auch an den Längsseiten sichtbar wird.
b) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß aufgrund der Abweichungen jedenfalls keine unmittelbare Herkunftsverwechslung festgestellt werden kann. Es ist jedoch davon ausgegangen, daß eine betriebliche
Herkunftstäuschung im mittelbaren und weiteren Sinne vorliegt, da nicht unbeachtliche Teile des Publikums das Produkt der Beklagten aufgrund der Übereinstimmungen für ein Schwester- oder Zweitprodukt von "Viennetta" bzw. für das Erzeugnis eines mit dem Hersteller von "Viennetta" rechtlich oder in sonstiger Weise verbundenen Unternehmens halten. Dies hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
Das Berufungsgericht ist zwar im rechtlichen Ansatz zutreffend davon ausgegangen, daß eine nach § 1 UWG unzulässige vermeidbare Herkunftstäuschung auch dann vorliegen kann, wenn der Verkehr bei dem nachgeahmten Produkt annimmt, es handele sich um eine Zweitmarke des Originalherstellers , oder wenn er von geschäftlichen oder organisatorischen Beziehungen zwischen den beteiligten Unternehmen ausgeht (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, Umdr. S. 17 ff. - Messerkennzeichnung, m.w.N.). Diese Voraussetzungen lassen sich indessen auch unter Berücksichtigung einer gesteigerten wettbewerblichen Eigenart des Produkts der Klägerin auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen nicht bejahen, und zwar weder hinsichtlich der Produktgestaltung selbst noch hinsichtlich der vom Verbot ebenfalls erfaßten Verpackung.
aa) Soweit es um die Produktgestaltung selbst geht, mag die Verkehrsvorstellung einer Zweitmarke oder des Bestehens wirtschaftlicher oder organisatorischer Beziehungen in Betracht gezogen werden. Denn das Berufungsgericht verweist zu Recht darauf, daß der Käufer meist nicht beide Erzeugnisse zugleich vor Augen hat und sich daher auf seine Erinnerung verläßt. Für die Prüfung in der Revisionsinstanz kann auch von der von der Revision beanstandeten Feststellung des Berufungsgerichts ausgegangen werden, daß der Verkehr als charakteristisches Merkmal des Produktes der Klägerin die an den
Längsseiten sichtbare Wellenstruktur in Erinnerung behält und meint, diese trotz der Abweichungen im Produkt der Beklagten wiederzufinden. Gleichwohl kann nicht angenommen werden, daß beachtliche Teile des Verkehrs allein aufgrund der äußeren Gestaltung über die betriebliche Herkunft getäuscht werden. Das Berufungsgericht hat nicht hinreichend beachtet, daß die in Rede stehenden Produkte beider Parteien dem Verkehr bei der Kaufentscheidung nur in der jeweiligen Verpackung gegenübertreten. Eine Veräußerung des Speiseeises ohne Verpackung scheidet aus. Damit entfällt auch eine Herkunftstäuschung allein aufgrund der äußeren Gestaltung des Produkts in der für die Verkehrsvorstellung in erster Linie maßgebenden Kaufsituation. Auf spätere Situationen, in denen das Eis aus seiner Verpackung entnommen und zum Verzehr präsentiert wird, kann nicht entscheidend abgestellt werden. Davon abgesehen, daß das Eis in dem so präsentierten Zustand ohnehin nur sehr begrenzt haltbar ist, treten mit der Portionierung die an den Schnittflächen augenfälligen substanzmäßigen sowie die aufgrund des Blättereiseffekts auch in geschmacklicher Hinsicht bestehenden - unstreitigen - Unterschiede gegenüber der allenfalls für eine Herkunftstäuschung sprechenden Wellenform des Eises deutlich in den Vordergrund. Dementsprechend liegt auch die Annahme fern, daß sich eine bei der Präsentation des ausgepackten Produkts aufgrund der Wellenstruktur ergebende Ä hnlichkeit des Eises "Café au lait" mit dem Eis "Viennetta" auf eine in der Zukunft zu treffende weitere Kaufentscheidung auswirken wird. Von einer Herkunftstäuschung nicht unbeachtlicher Teile des Verkehrs kann insoweit nicht gesprochen werden.
bb) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts entfällt eine vermeidbare Herkunftstäuschung aber auch aufgrund der von der Klägerin ebenfalls angegriffenen Gestaltung der Verpackung des Eises "Café au lait" der Beklagten. Das Berufungsgericht hat maßgebend darauf abgestellt, daß die bei-
derseitigen Verpackungen durch die naturalistischen Abbildungen der Erzeugnisse geprägt seien, bei denen insbesondere die Wellenstruktur sofort ins Auge springe. Es entstehe daher der Eindruck von "Café au lait" als einer Zweitmarke von "Viennetta" bzw. eines vom Hersteller von "Viennetta" lizenzierten Produkts. Dem kann nicht beigetreten werden.
Die Herbeiführung der Gefahr von Herkunftstäuschungen ist nur dann wettbewerbswidrig, wenn ihr nicht durch zumutbare Maßnahmen seitens des Nachahmenden entgegengewirkt wird. Die Beantwortung der Frage, welche Maßnahmen im Einzelfall zur Vermeidung von Herkunftsverwechslungen geeignet und zumutbar sind, liegt weitgehend auf tatrichterlichem Gebiet (BGH GRUR 2000, 521, 524 f. - Modulgerüst, m.w.N.). Insbesondere die Frage, welche Bedeutung der Verkehr der Anbringung von (unterscheidenden) Kennzeichnungen beimißt, bedarf einer umfassenden tatrichterlichen Würdigung aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls, um feststellen zu können, ob dadurch eine Täuschung des Verkehrs vermieden wird (BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 203/96, GRUR 1999, 751, 753 = WRP 1999, 816 - Güllepumpen, m.w.N.). Dem ist das Berufungsgericht im Blick auf die deutlich unterschiedlichen Produktbezeichnungen und Herstellerangaben nicht hinreichend nachgegangen. Soweit es angenommen hat, der Verkehr verstehe aufgrund der gemeinsamen Wellenstruktur die Produktbezeichnung "Café au lait" als Zweitmarke von "Viennetta", hat es unberücksichtigt gelassen, daß der Verkehr die Produktbezeichnung der Beklagten schon allein aufgrund des jeweiligen Unternehmenshinweises - "L. " einerseits und "S. " andererseits - nicht dem Hersteller von "Viennetta" als Zweitmarke zurechnet. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht die unterschiedliche Herstellerangabe als ungeeignet angesehen hat, einer Herkunftstäuschung entgegenzuwirken, wird von der allgemeinen Lebenserfahrung nicht getragen. Das Berufungsgericht hat ausge-
führt, es sei zum einen an diejenigen Verbraucher zu denken, die zwar den Namen "Viennetta" und die Gestaltung dieses Eises kennen, sich aber nicht an den Hersteller ("L. ") erinnerten. Zum anderen vermöge selbst aus der Sicht derjenigen, die wüßten, daß "Viennetta" von "L. " stamme, der Hinweis "S. " nicht die Vorstellung auszuschließen, daß "Café au lait" von "S. " sich nur mit Gestattung von "L. " der sonst nur für "Viennetta" charakteristischen Wellenform bedienen dürfe.
Ob die deutliche Hervorhebung des Herstellernamens ausreicht, um die Gefahr einer Herkunftsverwechslung in ausreichendem Maße einzudämmen, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Eine vermeidbare Herkunftstäuschung wäre dann zu bejahen, wenn der Verkehr sich nicht auch an der Herstellerangabe , sondern allein an der äußeren Gestaltung orientieren und diese allein deswegen einem bestimmten Hersteller zuordnen würde (vgl. BGH GRUR 1999, 751, 753 - Güllepumpen). Davon kann bei Eiscremeprodukten nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht ausgegangen werden. Die Revision weist mit Recht darauf hin, der Verkehr sei bei derartigen Produkten gewohnt , sich einer Fülle von Waren und Sortimenten gegenüberzusehen, die sich in ihrer äußeren Erscheinungsform und insbesondere in der Gestaltung ihrer Verpackung meist nicht wesentlich unterscheiden, sondern regelmäßig sehr stark ähneln, trotzdem aber von unterschiedlichen Herstellern stammen. Es erscheint deshalb eher fernliegend, daß der Verkehr sowohl die Produktbezeichnung als auch die Herstellerangabe völlig vernachlässigt und sich ausschließlich an einem Gestaltungsmerkmal - der Wellenstruktur - orientiert; dies insbesondere in einem Fall, in dem nicht einmal eine identische Übernahme vorliegt, weil zumindest ein wesentliches Element, das den Gesamteindruck mitprägt - hier der Blättereis-Effekt -, nicht übernommen worden ist. Für die weitere Annahme des Berufungsgerichts, daß die Teile des Verkehrs, denen
die Hersteller "L. " und "S. " bekannt seien, von einer Gestattung seitens der Klägerin ausgingen, fehlen jegliche Anhaltspunkte. Es entspricht nicht der Lebenserfahrung, daß ein Unternehmen seinem Konkurrenten die nachschaffende Übernahme seiner Produkte gestattet.
III. Danach kann das auf die Bejahung einer vermeidbaren Herkunftstäuschung nach § 1 UWG gestützte Berufungsurteil keinen Bestand haben. Es ist deshalb aufzuheben und der Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung über die Klageansprüche unter dem von der Klägerin im Berufungsverfahren ferner geltend gemachten Gesichtspunkt des Markenschutzes, zu dem das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang keine Feststellungen getroffen hat, an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Diese wird auch über die Kosten des Revisionsverfahrens zu befinden haben.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck
Bornkamm Schaffert
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird die Klage unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 15 - vom 5. Januar 2000 hinsichtlich der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz gerichteten Klageanträge zu 2, 3, 5 und 6 abgewiesen.
Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin zu 1 stellt das weltbekannte und in Deutschland von der Klägerin zu 2 vertriebene L. - und D. -Spielzeug her. Dieses besteht vornehmlich aus Kunststoff-Klemmbausteinen, die auf der Oberseite zylindrische Klemmnoppen aufweisen und an der Unterseite so geformt sind, daß sich die einzelnen Steine miteinander verbauen lassen. Zum L. -Spielzeugsortiment gehören neben Grund- und Universalbaukästen auch zahlreiche mit Zusatzelementen ausgestattete Bausätze, mit denen beispielsweise Autos, Häuser oder Boote gebaut werden können.
Die Klägerin zu 1 hat beim Deutschen Patentamt zahlreiche Zusatzelemente als Geschmacksmuster registrieren lassen, darunter ein am 2. Dezember 1987 angemeldetes Zaunelement, ein am 4. Dezember 1985 angemeldetes Rotorelement und ein am 30. November 1984 angemeldetes Schalterhebel-/Antennenelement. Sie ist des weiteren Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund Anmeldung vom 18. September 1987 eingetragenen Bildmarke Nr. 1 143 363
Die Klägerin zu 1 ist zudem von der mit ihr verbundenen schweizerischen L. Produktion AG ermächtigt worden, deren Rechte aus der beim Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund Anmeldung vom 25. Januar 1995 eingetragenen dreidimensionalen Marke Nr. 395 03 037, die den Acht-NoppenKlemmbaustein der Klägerinnen in seiner konkreten körperlichen Gestalt schützt, geltend zu machen.
Die Beklagte beabsichtigt, das von ihr bereits in mehreren Ländern des Gemeinsamen Marktes vertriebene, aus in China produzierten KunststoffKlemmbausteinen bestehende und mit dem L. -Spielzeug der Klägerinnen verbaubare Konstruktionsspielzeug "B. ", darunter die nachstehend bei der Wiedergabe des Klageantrags zu 1 abgebildeten Bausätze und Bauelemente , künftig auch in Deutschland anzubieten. Sie will dabei auf den Produktverpackungen an der Stelle, an der sich beim Vertrieb in anderen Ländern der Hinweis "This Product is compatible with all leading Brands" befindet, einen Aufkleber mit dem Text "B. ist ein einheitliches Bausystem der B. Firmengruppe und sollte nicht mit anderen Bausteinsystemen verwechselt werden!" anbringen.
Die Klägerinnen haben den von der Beklagten beabsichtigten Vertrieb des "B. "-Spielzeugs in Deutschland unter Berufung auf die Senatsentscheidungen "Klemmbausteine I" (BGHZ 41, 55) und "Klemmbausteine II" (Urt. v. 7.5.1992 - I ZR 163/90, GRUR 1992, 619 = WRP 1992, 642) als nach § 1 UWG a.F. wettbewerbswidriges Einschieben in eine fremde Serie beanstandet. Die Beklagte täusche außerdem über die Herkunft ihres Spielzeugs. Bereits die weitgehende äußerliche Identität der beiderseitigen Klemmbausteine führe zu Verwechslungen. Abgesehen von der Qualität unterschieden sich die Klemmbausteine lediglich dadurch, daß die zylindrischen Noppen bei den Steinen der Klägerinnen den L. -Schriftzug trügen; dies könne der Käufer jedoch erst nach dem Kauf erkennen. Die Aufmachung der Umverpackungen der
Beklagten sei mit der der Klägerinnen verwechselbar. Der Hinweisaufkleber der Beklagten werde vom Verkehr nur in geringem Umfang wahrgenommen. Die Beklagte nutze, indem sie sklavisch nachgeahmte Bausteine auf den Markt bringen wolle, den guten Ruf der L. -/D. -Bausteine und -Elemente für sich aus. Der Acht-Noppen-L. -Klemmbaustein genieße als Marke kraft Eintragung sowie wegen seiner weitreichenden Bekanntheit kraft Verkehrsgeltung Schutz.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Beklagte gemäß den Klageanträgen zu 1 und 4 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt,
1. es zu unterlassen,
a) vornehmlich aus Klemmbausteinen bestehendes Konstruktionsspielzeug , bei dem einzelne Kunststoffteile eine zylindrische Noppenform aufweisen und mit L. Bausteinen und L. Figuren verbaubar sind, in der Bundesrepublik Deutschland auszustellen, anzubieten, zu bewerben oder zu vertreiben, insbesondere das Angebot und den Vertrieb der folgenden Bausätze zu unterlassen:
Nr. 2002 "911 RESCUE CREW" gemäß folgender Abbildu ng:
Nr. 3015 "ATTACK COPTERS" gemäß folgender Abbildung:
Nr. 4311 "FOOTBALL STADIUM" gemäß folgender Abbildung:
Nr. 6403 "PRESIDENTIAL TRANSPORT" gemäß folgender Abbildung :
b) den nachfolgend abgebildeten Acht-Noppen-Baustein im Zusammenhang mit Konstruktionsspielzeug abzubilden, anzubieten oder zu vertreiben:
c) die nachfolgend abgebildeten Konstruktionsspielzeugelemente aus Kunststoff auszustellen, anzubieten oder zu vertreiben:
4. es zu unterlassen, Klemmbausteine aus Kunststoff, die durch zylindrische Noppen gekennzeichnet sind und mit "D. "-Klemmbausteinen der Klägerinnen verbaubar sind, in der Bundesrepublik Deutschland auszustellen, anzubieten, zu bewerben oder zu vertreiben.
Des weiteren hat das Landgericht die Beklagte gemäß den Klageanträgen zu 2 und 5 zur Auskunftserteilung verurteilt und gemäß den Klageanträgen zu 3 und 6 die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt.
Das Landgericht hat es dabei dahinstehen lassen, ob die von den Klägerinnen geltend gemachten marken- und geschmacksmusterrechtlichen Ansprüche begründet sind. Die Unterlassungsansprüche seien nämlich jedenfalls aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes im Zusammenhang mit einer unzulässigen sklavischen Nachahmung, dem Einschieben in eine fremde Serie und der Rufausbeutung in Form eines Anhängens an das sehr bekannte und geschätzte Konstruktionsspielzeug der Klägerinnen begründet. Die Nachahmung fremder Waren sei noch nicht für sich genommen, sondern nur dann wettbewerbswidrig, wenn darüber hinausgehende Umstände vorlägen. Der von der Beklagten betriebene Nachbau sei dadurch gekennzeichnet, daß sich deren Bausteine mit den Erzeugnissen der Klägerinnen verbauen ließen, daß diese Erzeugnisse von vornherein auf einen fortgesetzten Bedarf gleichartiger Erzeugnisse zugeschnitten seien und daß sich die Beklagte in diese Bedarfs-/Ergänzungsserie hineindränge. Wie in dem der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Klemmbausteine II" zugrundeliegenden Fall sei zudem zu berücksichtigen, daß das Konstruktionsspielzeug der Klägerinnen mittlerweile weltbekannt sei und daher neben einer beachtlichen wettbewerblichen Eigenart auch einen hohen Bekanntheitsgrad aufweise und zudem einen nicht unbeachtlichen Ruf genieße. Die Fertigung
des Spielzeugs der Beklagten aus Klemmbausteinen eines Formats, das den Einbau in das System der Klägerinnen erlaube, diene jedenfalls auch dazu, sich an den Erfolg eines schon sehr bekannten und auf dem Markt geschätzten Systems anzuhängen und von dem Ansehen, das die Klägerinnen für ihre Erzeugnisse in Jahrzehnten gewonnen hätten, unmittelbar zu profitieren, womit den Klägerinnen ein Teil ihres Markterfolges in anstößiger Weise genommen werde. Daran ändere auch der Umstand nichts, daß für den Verbraucher wegen der Hinweise auf der Umverpackung der Bausätze der Beklagten keine Gefahr einer Fehlvorstellung über die betriebliche Herkunft des Spielzeugs bestehe.
Die gemeinschaftsrechtliche Warenverkehrsfreiheit stehe dem von den Klägerinnen begehrten Verbot ebenfalls nicht entgegen. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften habe zu der Frage der Gewährung eines ergänzenden Leistungsschutzes bei Einschieben in eine fremde Serie in der Absicht, am Ruf und/oder Vorhandensein des Erstprodukts zu partizipieren, ohne daß für den Verbraucher Verwechslungsgefahr bestehe, allerdings ausgesprochen, daß die Untersagung des Marktzugangs in einem anderen Mitgliedstaat aufgrund nationaler Vorschriften wie des § 1 UWG a.F. eine Maßnahme gleicher Wirkung i.S. des Art. 28 EG sei. Auch erfaßten die in Art. 30 Satz 1 EG genannten Schutzgüter den vorliegenden Fall des "allgemeinen" unlauteren Wettbewerbs nicht. Die durch die Anwendung der Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes eintretende faktische Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit sei aber aufgrund der immanenten Schranken des Art. 28 EG gerechtfertigt.
Die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung folgten aus § 1 UWG a.F., §§ 242, 259 BGB i.V. mit § 428 BGB. Die Beklagte handle schuldhaft, da sie sich bewußt an das weltbekannte Konstruktionsspielzeug der Klägerinnen anhänge und trotz des einer Herkunftstäuschung entgegenwirkenden Hinweises auf der Umverpackung ihrer Bausätze auf eine Vermi-
schung der Systeme gerade abziele. Sie habe im übrigen weder ihr Verschulden noch die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts auf seiten der Klägerinnen bestritten.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten für nicht begründet erachtet. Es hat sich dabei die Ausführungen im Urteil des Landgerichts zu eigen gemacht und ergänzend ausgeführt:
Entgegen dem Vortrag der Beklagten in der Berufung sei es unerheblich, ob der englische Erfinder P. den Acht-Noppen-Klemmbaustein der Klägerinnen geschaffen habe; denn die wettbewerbliche Eigenart des Steins sei eine diesen selbst kennzeichnende Eigenschaft, so daß es unerheblich sei, auf wessen Ingenium diese Eigenart beruhe. Das Landgericht habe die Unlauterkeit beim Einschieben in eine fremde Serie zutreffend nicht in der Verbaubarkeit als solcher, sondern im Ableiten des Erfolgs einer fremden Leistung auf die eigene Person durch Anbieten des von dem Wettbewerber systematisch vorbereiteten Ergänzungsbedarfs und Abfangen der von diesem für seine Ware erzeugten Nachfrage erblickt. Entgegen den von der Beklagten angeführten Stimmen in der Literatur hätten Verbraucherbelange keinen Vorrang vor einem ergänzenden Leistungsschutz und führe das gegenüber der Beklagten ausgesprochene Verbot nicht dazu, daß diese von dem vom "Markt für L. -Bausteine" zu un-
terscheidenden Markt für Konstruktionsspielzeug aus Klemmbausteinen ausgeschlossen sei.
II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und, soweit die Klägerinnen Auskunftserteilung und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz begehren, zur Abweisung der Klage sowie, soweit das Klagebegehren auf Unterlassung gerichtet ist, zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Beklagte hat nach den getroffenen Feststellungen ihr von den Klägerinnen beanstandetes Konstruktionsspielzeug im Inland bislang noch nicht vertrieben, sondern einen solchen Vertrieb lediglich beabsichtigt. Damit stellen sich die klagegegenständlichen Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsansprüche , die voraussetzen, daß immerhin in einem Fall eine Rechtsverletzung bereits erfolgt ist, als nicht schlüssig begründet dar.
2. Nach Erlaß des Berufungsurteils ist am 8. Juli 2004 das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) in Kraft und zugleich das frühere Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb außer Kraft getreten (§ 22 UWG). Diese Rechtsänderung ist auch im Revisionsverfahren zu beachten. Die von den Klägerinnen geltend gemachten, in die Zukunft gerichteten Unterlassungsansprüche, die auf den Gesichtspunkt einer durch die Berühmung der Beklagten, ihr Konstruktionsspielzeug auch im Inland vertreiben zu dürfen, begründete Erstbegehungsgefahr gestützt sind, bestehen grundsätzlich nur dann, wenn das (beabsichtigte) Verhalten der Beklagten bereits nach dem früheren Recht wettwerbswidrig war (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.1997 - I ZR 185/95, GRUR 1998, 591, 592 f. = WRP 1998, 502 - Monopräparate), die Berühmung nicht mittlerweile aufgegeben wurde (vgl. dazu BGH, Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsauf-
gabe, m.w.N.) und das Verhalten auch nach neuem Recht wettbewerbswidrig ist.
3. Das Berufungsgericht ist unter Bezugnahme auf die entsprechenden Ausführungen im Urteil des Landgerichts davon ausgegangen, daß wegen des Hinweises auf der Umverpackung der Bausätze der Beklagten für einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher keine Gefahr einer Fehlvorstellung über die betriebliche Herkunft des Spielzeugs besteht. Diese Beurteilung läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen (vgl. auch BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 445 f. = WRP 2001, 534 - Vienetta).
Eine nicht schon im Zeitpunkt der Werbung und/oder des Kaufs, sondern erst nachfolgend auftretende Herkunftstäuschung kann keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz begründen. Die Bestimmungen des UWG wie namentlich auch dessen § 4 Nr. 9 regeln allein das Marktverhalten (vgl. Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 9.4) und sehen daher lediglich Rechtsfolgen für solche Verhaltensweisen vor, die schon für sich gesehen eine Störung des Marktgeschehens darstellen. Für den Bereich des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wird dies beim Vorliegen einer Herkunftstäuschung dadurch bestätigt, daß § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG allein darauf abstellt, ob (gerade) das Anbieten des nachgeahmten Produkts zu einer vermeidbaren Täuschung der (damit angesprochenen) Abnehmer führt.
4. Der von den Klägerinnen geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines unzulässigen "Einschiebens in eine fremde Serie" begründet.
a) Das Berufungsgericht hat sich bei seiner Beurteilung auf die Rechtsprechung des Senats gestützt, nach der das Überleiten des Markterfolgs einer fremden Leistung durch Einschieben gleichartiger, beliebig austauschbarer fremder Ergänzungserzeugnisse in das von Anfang an auf die Deckung eines Ergänzungsbedarfs ausgerichtete Verkaufssystem des Erstherstellers trotz vorhandener Ausweichmöglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Ausbeutung fremder Leistung gegen § 1 UWG a.F. verstößt (vgl. BGHZ 41, 55, 58 - Klemmbausteine I; BGH, Urt. v. 7.5.1992 - I ZR 163/90, GRUR 1992, 619, 620 = WRP 1992, 642 - Klemmbausteine II; Urt. v. 8.12.1999 - I ZR 101/97, GRUR 2000, 521, 525 = WRP 2000, 493 - Modulgerüst). Diese Rechtsprechung hat bereits in früheren Jahren (vgl. v. Harder, GRUR 1969, 659, 660 f.; Waibel, Warenzeichenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Fragen des Ersatzteile-, Zubehör - und Reparaturgewerbes, 1977, S. 231 ff.; Walch, Ergänzender Leistungsschutz nach § 1 UWG, 1991, S. 55 f. und S. 127 Fn. 73), zumal aber nach dem Ergehen der Senatsentscheidung "Klemmbausteine II" (GRUR 1992, 619) Kritik erfahren (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, seit 20. Aufl., § 1 UWG Rdn. 492; Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, 9. Aufl., Rdn. 1194; Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, 6. Aufl., § 11.6; Lehmler, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs, 2002, S. 113 f.; Kur, GRUR Int. 1995, 469, 470 ff.; Beater, Nachahmen im Wettbewerb, 1995, S. 178 f., 360, 374, 389 und 396; Knies, Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz - eine unzulässige Rechtsfortbildung ?, 1996, S. 63; Sambuc, Der UWG-Nachahmungsschutz, 1996, Rdn. 524 f.; Altmeppen, ZIP 1997, 2069, 2073 ff.; Rauda, GRUR 2002, 38, 41 f.; Sack, Festschrift für Erdmann, 2002, S. 697, 701 ff.; zum neuen Recht vgl. Harte/Henning/Sambuc, UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 40; Baumbach/Hefermehl/ Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.56 bis 9.58; Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, 7. Aufl, § 11 IV 3 b; Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, 10. Aufl., Rdn. 1642).
b) Der Senat sieht im Streitfall keine Notwendigkeit, zu dieser Kritik abschließend Stellung zu nehmen. Er folgt ihr jedenfalls insoweit, als mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmers vor einem Einschieben in seine Serie kein in zeitlicher Hinsicht unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden darf. Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacksmusterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichen Schutzes des Unternehmens vor einem Einschieben in seine Produktserie verhinderte, daß in diesem Bereich der Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinem sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals berücksichtigt werden könnte.
Zur Wahrung der Freiheit des Wettbewerbs ist es deshalb erforderlich, den ergänzenden Leistungsschutz, soweit er - wie im Streitfall - den Schutz einer Leistung als solcher zum Gegenstand hat, anders als in den Fällen, in denen er den Schutz gegen vermeidbare Herkunftstäuschungen (vgl. dazu nunmehr die Regelung in § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG), gegen das Ausnutzen des Rufs fremder Leistung (vgl. dazu nunmehr § 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 1 UWG), gegen die Behinderung von Mitbewerbern (vgl. dazu nunmehr § 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 2 und Nr. 10 UWG) sowie gegen Einschleichen und/oder gegen Vertrauensbruch (vgl. dazu nunmehr § 4 Nr. 9 Buchst. c UWG) bezweckt, zeitlich zu begrenzen (Piper in Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 1 a.F. Rdn. 653; Sack aaO S. 714 bis 717). Eine für den unterstellten wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen das Einschieben in eine Serie von Produkten zu gewährende angemessene Frist ist im Streitfall jedenfalls abgelaufen. Eine solche hätte sich hier, soweit es um den Schutz der technischen Gestaltung der Bausteine geht, an den hierfür sondergesetzlich vorgesehenen Fristen zu orientieren. Dementsprechend konnte dem den Klägerinnen für ihr Spielsystem zugebilligten Innovationsschutz schon im Zeitpunkt der Klageerhebung - rund 45 Jahre nach der Markteinführung des Systems - keine Bedeutung mehr zukommen (vgl. auch BGH, Urt. v.
6.2.1986 - I ZR 98/84, GRUR 1986, 895, 896 = WRP 1986, 541 - Notenstichbilder
).
5. a) Das Landgericht hat in den Gründen seiner Entscheidung, die sich das Berufungsgericht zu eigen gemacht hat, ausgeführt, die Fertigung des Spielzeugs der Beklagten aus Klemmbausteinen eines Formats, das den Einbau in das System der Klägerinnen erlaube, diene jedenfalls auch dazu, sich an den Erfolg eines schon sehr bekannten und auf dem Markt geschätzten Systems anzuhängen und von dem Ansehen, das die Klägerinnen für ihre Erzeugnisse in jahrzehntelanger Markttätigkeit gewonnen hätten, unmittelbar zu profitieren, womit den Klägerinnen ein Teil ihres Markterfolgs in anstößiger Weise genommen werde. Dies ist im rechtlichen Ansatz zutreffend, weil eine für einen Anspruch aus § 1 UWG a.F. unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes relevante Rufausbeutung nicht nur auf Täuschung, sondern auch auf einer Anlehnung an die fremde Leistung beruhen kann (vgl. BGHZ 141, 329, 342 - Tele-Info-CD, m.w.N. und nunmehr ausdrücklich § 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 1 UWG).
b) Den Vorinstanzen kann aber nicht zugestimmt werden, soweit sie ein solches Anlehnen bejaht haben. Ein Anlehnen setzt zwar nicht die namentliche Benennung oder Bezeichnung des Mitbewerbers voraus, erfordert aber immerhin eine aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder seine Produkte (vgl. Piper in Köhler/Piper aaO § 1 a.F. Rdn. 718). Die Frage, ob hierdurch eine Übertragung der Güteund Wertvorstellungen stattfindet, die die Beurteilung des Verhaltens als wettbewerbswidrig gemäß §§ 3, 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 1 UWG rechtfertigt, ist jeweils im Wege einer Gesamtbetrachtung zu beantworten, bei der alle Umstände des Einzelfalls wie insbesondere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufs zu berücksichtigen sind, der von dem Produkt ausgeht (Baumbach/Hefermehl, 22. Aufl., § 1 UWG a.F. Rdn. 555). Dabei kann grundsätzlich auch schon die
Annäherung an die verkehrsbekannten Merkmale eines fremden Produkts als solche zu einer für die Annahme einer Rufausbeutung erforderlichen Übertragung der Gütevorstellung führen (vgl. BGH, Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 = WRP 2003, 1338 - Tupperwareparty). Für eine Rufausbeutung reicht es allerdings nicht aus, wenn lediglich Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen oder Produkt und damit Aufmerksamkeit erweckt werden (vgl. BGH GRUR 2003, 973, 975 - Tupperwareparty; Sambuc aaO Rdn. 331 ff.; Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.53). Dasselbe gilt, wenn - wie im Streitfall - der Originalhersteller mit seinem Produkt einen neuen Markt erschlossen hat und der Nachahmer beim Eindringen in diesen Markt die angesprochenen Verkehrskreise in geeigneter Weise darüber informiert, daß sein eigenes von dem nachgeahmten Produkt zu unterscheiden sei. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß entsprechende Assoziationen die typische und nahezu zwangsläufige Folge eines zuvor gewährten monopolartigen Schutzes darstellen.
Die Beklagte bringt auf den Verpackungen ihrer Produkte in deutlich lesbarer Form den Hinweis an, daß ihr Bausystem nicht mit anderen Bausteinsystemen verwechselt werden sollte. Hierdurch wird der Durchschnittsverbraucher hinreichend darüber informiert, daß das Spielzeug der Beklagten mit dem bekannten Spielzeug der Klägerinnen zwar gleichartig, damit aber keineswegs notwendigerweise gleichwertig ist.
c) Ohne Erfolg beruft sich die Revision schließlich auch auf die Bestimmungen der Art. 7 Abs. 3, Art. 16 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. EG Nr. L 289, S. 28). Die zuletzt genannte Bestimmung besagt, daß die Richtlinie (u.a.) die Vorschriften des nationalen Rechts über unlauteren Wettbewerb unberührt läßt, d.h. diese Vorschriften weder schwächt noch aber auch stärkt.
III. Danach konnte das Berufungsurteil keinen Bestand haben und war deshalb aufzuheben.
Die Klage war - insoweit unter teilweiser Abänderung des landgerichtlichen Urteils - mit den Anträgen auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten gerichteten Anträgen abzuweisen.
Im übrigen Umfang der Aufhebung war der Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung über die klagegegenständlichen Unterlassungsansprüche unter den von den Klägerinnen ferner geltend gemachten Gesichtspunkten des Markenschutzes und des Geschmacksmusterschutzes, zu denen das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang keine Feststellungen getroffen hat, an die Vorinstanz zurückzuverweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln vom 3. März 2000 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten der Rechtsmittelinstanzen tragen die Klägerinnen, von den Kosten der 1. Instanz tragen die Klägerinnen 1/3, die Beklagte 2/3.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin zu 1 stellt u.a. Frischhalte- und Gefrierdosen her, die von ihrem Tochterunternehmen, der Klägerin zu 2, unter der Bezeichnung "TUP-
PERWARE" auf dem deutschen Markt vertrieben werden. Diese Bezeichnung ist für die Klägerin zu 1 mit Priorität vom 17. Februar 1961 als Marke Nr. 758 500 für "Waren aus Kunststoff, nämlich tragbare Behälter für Haushalt und Küche, Schalen, Schüsseln und Teller" sowie als Marke Nr. 39 520 328 für weitere Waren geschützt. Der Vertrieb der Waren der Klägerinnen erfolgt ausschließlich durch etwa 60.000 Beraterinnen und Berater im Rahmen von Heimvorführungen , zu denen Gäste als potentielle Käufer eingeladen werden. Für diese Heimvorführungen hat sich mit zunehmender Bekanntheit der Produkte und dieser Vertriebsform in der Bevölkerung die Bezeichnung "Tupperparty" beziehungsweise "Tupperwareparty" herausgebildet. Seit 1999 verwendet auch die Klägerin zu 2 diese Bezeichnung. Die Klägerinnen erzielen mit dem Vertrieb von mit der Marke "TUPPERWARE" versehenen Frischhalte- und Gefrierdosen in Deutschland erhebliche Umsätze (1997 und 1998 jeweils über 400 Mio.
Die Beklagte stellt Haushaltsartikel, u.a. auch Vorratsbehälter, her und vertreibt diese unter der Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" über den Einzelhandel.
Die Klägerinnen haben darin eine Verletzung ihnen zustehender Kennzeichenrechte und einen Verstoß gegen § 1 UWG gesehen. Sie haben geltend gemacht, bei "TUPPERWARE" handele es sich um eine berühmte Marke, mit der auch der Begriff "Tupper(ware)party" eng verbunden sei. Bei dieser Bezeichnung handele es sich daher auch ohne Eintragung infolge Verkehrsgeltung oder wegen notorischer Bekanntheit um eine geschützte Marke. Diese Marke verletze die Beklagte durch die von ihr für Vorratsbehälter benutzte Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty". Darüber hinaus handle es sich um eine unzulässige Rufausbeutung im Sinne des § 1 UWG.
Die Klägerinnen haben - nach übereinstimmender Erledigungserklärung bezüglich eines Teils der Klage - zuletzt beantragt,
die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen,
es zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr Gefrierdosen, Frischhalteschalen und Frischhaltedosen sowie Vorratsbehälter aus Kunststoff unter der Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" auch wie nachstehend wiedergegeben ("LEIFHEIT" und Umrandung in rot und "TopParty" in blau):
anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben.
Darüber hinaus haben sie, bezogen auf diese Handlungen, Schadensersatzfeststellung und Auskunft begehrt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Die Berufung ist erfolglos geblieben.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat unter Verneinung markenrechtlicher Ansprüche die Klageanträge unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung aus § 1 UWG für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:
Markenrechtliche Ansprüche seien nicht gegeben, weil die Klägerinnen die nicht eingetragenen Zeichen "Tupperwareparty" und "Tupperparty" nicht zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen verwendeten, sondern damit lediglich eine Verkaufsveranstaltung beschrieben, so daß Markenrechte an den Bezeichnungen nicht entstanden seien.
Die Klage sei jedoch aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung durch Anlehnung an eine fremde Kennzeichnung begründet. Die angesprochenen Verbraucher übertrügen den guten Ruf, den sie mit den bekannten Zeichen "TUPPERWARE" für Frischhalte- und Gefrierdosen sowie "Tupper(ware)party" für die zugehörigen Verkaufsveranstaltungen verbänden, auf die mit der angegriffenen Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" versehenen Behälter der Beklagten. Wegen der hohen Bekanntheit der Kennzeichnung, der Identität der Waren und der großen, schon bei flüchtiger Wahrnehmung ins Auge fallenden Ähnlichkeit der Bezeichnungen werde der Verkehr die Erwartung entwickeln, daß die unter der angegriffenen Bezeichnung vertriebenen Haushaltsdosen ebenfalls von hoher Qualität seien. Der Verbraucher übertrage da-
mit zumindest unbewußt die hohen Qualitätsvorstellungen, die er mit den "TUPPERWARE"-Produkten verbinde, auch auf die mit der angegriffenen Bezeichnung versehenen Produkte der Beklagten.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage.
1. Es ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden - auch die Revisionserwiderung erhebt insoweit keine Gegenrügen -, daß das Berufungsgericht markenrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint hat.
a) Auf ihre Rechte aus den eingetragenen Marken "TUPPERWARE" stützen die Klägerinnen ihre Klage nicht.
b) Für die Bezeichnungen "Tupperwareparty" und "Tupperparty" ist ein Markenschutz nicht entstanden. Die Zeichen sind nicht als Marken eingetragen (§ 4 Nr. 1 MarkenG). Markenschutz aufgrund Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG oder wegen notorischer Bekanntheit nach § 4 Nr. 3 MarkenG ist aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Das Berufungsgericht hat in tatsächlicher Hinsicht verfahrensfehlerfrei festgestellt, daß nicht Waren oder Dienstleistungen der Klägerinnen mit "Tupperparty" oder "Tupperwareparty" bezeichnet werden, sondern daß diese Bezeichnungen vom Verkehr lediglich für eine besondere Vertriebsmethode verwendet werden. Soweit es von der Übernahme der Bezeichnung durch die Klägerin zu 2 selbst seit dem Jahr 1999 ausgegangen ist, bezieht sich auch diese Feststellung nur auf die Verwendung der Bezeichnung für in einer Vielzahl von Privathaushalten durchgeführte Verkaufsveranstaltungen. Hiergegen haben die Revision und die Revisionserwiderung keine Rügen
erhoben. Eine besondere Dienstleistung der Klägerinnen liegt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts den als "Tupper(ware)party" bezeichneten Verkaufsveranstaltungen nicht zugrunde. Rechtsfehlerfrei ist das Berufungsgericht deshalb davon ausgegangen, daß die in Rede stehenden Bezeichnungen keinen Markenschutz nach § 4 Nr. 2 oder 3 MarkenG für die Klägerinnen genießen.
2. Mit Erfolg rügt die Revision, daß das Berufungsgericht in der Verwendung der Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" für Gefrier- und Frischhaltedosen durch die Beklagte unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung ein unlauteres Verhalten nach § 1 UWG gesehen hat.
a) Vergeblich macht die Revision allerdings geltend, die Annahme des Berufungsgerichts, auf den Streitfall könne § 1 UWG angewendet werden, widerspreche der ständigen Rechtsprechung des Senats (BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog; BGH, Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP 2003, 521 - Abschlußstück; weitere Nachweise bei Starck, FS f. Erdmann, 2002, 485, 489). Zwar trifft es zu, daß § 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 sowie § 15 Abs. 3 MarkenG für den Schutz bekannter Marken und geschäftlicher Bezeichnungen an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten sind und in ihrem unmittelbaren Anwendungsbereich für eine Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum lassen. Vorliegend kommen Ansprüche aus Markenrecht an der Bezeichnung "Tupper(ware)party" jedoch mangels Bestehens von Markenschutz gerade nicht in Betracht. Unerheblich ist daher der Streit zwischen den Parteien , ob der Schutz bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch im Fall der Warenähnlichkeit oder -identität entsprechend anzuwenden und ein Schutz nach § 1 UWG in derartigen Fällen ausgeschlossen ist (vgl. hierzu jetzt:
EuGH, Urt. v. 9.1.2003 - Rs. C-292/00, GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 = WRP 2003, 370 - Davidoff); ein Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG würde näm- lich das vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneinte Bestehen einer Marke der Klägerinnen an den Bezeichnungen "Tupperparty" oder "Tupperwareparty" voraussetzen.
b) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen , daß die Übernahme eines fremden, nicht unter Sonderrechtsschutz stehenden Leistungsergebnisses, das auch in der Kennzeichnung von Produkten liegen kann, nach § 1 UWG unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Ausbeutung wettbewerbswidrig sein kann, wenn dieses Leistungsergebnis wettbewerbliche Eigenart aufweist und besondere Umstände hinzutreten, die die Anlehnung unlauter erscheinen lassen. Hierbei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung in der Weise, daß je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme ist, desto geringere Anforderungen an die besonderen Umstände , die die Wettbewerbswidrigkeit begründen, zu stellen sind (BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, GRUR 2001, 251, 253 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung, m.w.N.). Das Berufungsgericht hat die Unlauterkeit des Verhaltens der Beklagten im Streitfall darin gesehen, daß diese die hohe Bekanntheit der Kennzeichnung der Waren der Klägerinnen, die sich in der Bezeichnung der Vertriebsmethode "Tupper(ware)party" niederschlage, durch Anlehnung mittels ihrer Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" zum Mittel ihrer eigenen Werbung mache. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden.
aa) Auf eine unmittelbare Anlehnung der angegriffenen Bezeichnung an die Kennzeichnung "TUPPERWARE" der Klägerinnen hat das Berufungsgericht
- trotz einer mißverständlichen Bezugnahme auf den guten Ruf der "Dosen" der Klägerinnen - ausweislich seiner näheren Begründung seine Beurteilung nicht gestützt.
bb) Das Berufungsgericht hat seine Annahme der Übernahme eines fremden Leistungsergebnisses vielmehr auf eine Anlehnung der Beklagten an den guten Ruf der Bezeichnung "Tupper(ware)party" gestützt, der sich von dem guten Ruf der mit "TUPPERWARE" gekennzeichneten Frischhalte- und Gefrierdosen der Klägerinnen ableite. Dagegen wendet sich die Revision mit Erfolg.
(1) Es ist bereits fraglich, ob die von der Marke "TUPPERWARE" mittelbar abgeleitete Bezeichnung "Tupper(ware)party" eine einen guten Ruf begründende wettbewerbliche Eigenart aufweist. Eine solche setzt voraus, daß die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale einer wettbewerblichen Leistung geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen (BGH, Urt. v. 22.6.1995 - I ZR 119/93, GRUR 1995, 581, 583 = WRP 1995, 908 - Silberdistel; Urt. v. 8.12.1999 - I ZR 101/97, GRUR 2000, 521, 523 = WRP 2000, 493 - Modulgerüst). Dabei kann die wettbewerbliche Eigenart auch in der Kennzeichnung eines Produkts liegen (BGH, Urt. v. 28.1.1977 - I ZR 109/75, GRUR 1977, 614, 615 - Gebäudefassade; BGH GRUR 2001, 251, 253 - Messerkennzeichnung). Im Streitfall spricht gegen die Annahme eines wettbewerblichen Schutzes der Bezeichnung "Tupper(ware)party" jedoch bereits, daß nach den Feststellungen des Berufungsgerichts lediglich der Verkehr diese Bezeichnung bis in das Jahr 1999 für die besondere Vertriebsmethode der Klägerin zu 2 verwendet hat. Sie selbst hat die Bezeichnung erst aufgenommen, nachdem diese sich bei den in Frage stehenden Verkehrskreisen eingebürgert
hatte. Die für die Verkaufsmethode seit Jahren benutzte Kennzeichnung "Tupper (ware)party" kann deshalb nicht als das Ergebnis einer Leistung der Klägerinnen angesehen werden.
Für einen wettbewerbsrechtlichen Schutz des guten Rufs der Klägerinnen über die Bezeichnung "Tupper(ware)party" bedürfte es gerade einer auf dieser Bezeichnung selbst beruhenden Herkunfts- und Gütevorstellung im Verkehr. Die mittelbare Ausstrahlung des guten Rufs der Marken "TUPPERWARE" reicht hierfür nicht. Deren Schutz gegen Rufausbeutung bemißt sich nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Dieser wird mit der Klage nicht geltend gemacht. Er würde auch an der fehlenden Ähnlichkeit der angegriffenen Bezeichnung mit den Marken der Klägerinnen scheitern.
(2) Darüber hinaus fehlt es vorliegend an einer Nachahmung der Bezeichnung "Tupper(ware)party" im Sinne eines unlauteren Anlehnens, einer Rufausbeutung.
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte habe sich mit dem angegriffenen Zeichen "LEIFHEIT TopParty" eng an die Bezeichnung "Tupperwareparty" angelehnt und so bewirkt, daß die Verbraucher einen von "TUPPERWARE" auf "Tupper(ware)party" übertragenen guten Ruf weiter auf die Produkte der Beklagten übertragen, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Für die Annahme einer derartigen mittelbaren Rufübertragung ist der Grad der Nachahmung zu gering.
Die Bezeichnungen "Tupper(ware)party" und "LEIFHEIT TopParty" werden nicht für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet. Während "Tupper(ware)party" eine bestimmte Vertriebsform für "TUPPERWA-
RE"-Produkte bezeichnet, benutzt die Beklagte die angegriffene Bezeichnung zur Kennzeichnung von Gefrier- und Frischhaltedosen. Dies verkennt zwar das Berufungsgericht nicht, es mißt diesem Umstand jedoch neben den anderen maßgeblichen Umständen kein ausreichendes Gewicht bei. Die Anlehnung der Beklagten an die Bezeichnung "Tupper(ware)party" ist im Hinblick auf den erheblichen Abstand, den die angegriffene Bezeichnung dazu einhält, nur geringfügig.
Im Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß für die Bestimmung des Grades der Anlehnung die Ähnlichkeit der Zeichen und hierfür der jeweilige Gesamteindruck maßgeblich ist. Diesen Gesamteindruck hat es für die angegriffene Bezeichnung zutreffend als durch den Bestandteil "TopParty" geprägt angesehen, weil der weitere Bestandteil "LEIFHEIT" erkennbar nicht das Produkt selbst, sondern das dahinterstehende Unternehmen bezeichnet und der Verkehr diesem für die eigentliche Bezeichnung des Produkts nur geringe Bedeutung beimißt. Dieser im Markenrecht anerkannte Erfahrungssatz (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, GRUR 1996, 404, 405 = WRP 1996, 739 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, GRUR 1996, 406, 407 = WRP 1997, 567 - JUWEL; Beschl. v. 10.7.1997 - I ZB 6/95, GRUR 1997, 897, 898 = WRP 1997, 1186 - IONOFIL; Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO ; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten) ist auch bei der Bestimmung des Gesamteindrucks einer Kennzeichnung im Rahmen der Prüfung einer unlauteren Rufausbeutung zugrunde zu legen.
Das Maß der Anlehnung des Bezeichnungsbestandteils "TopParty" der Beklagten an die Bezeichnung "Tupperwareparty" ist angesichts des nur gerin-
gen Grades der Zeichenähnlichkeit aber nur gering. Zwar stimmen die Anfangsbuchstaben und der Buchstabe "p" sowie das Wortende ("Party") überein, und es ähneln sich die Vokale "o" und "u" schriftbildlich und klanglich. Jedoch bleiben die zusätzlichen Silben auffällig.
Der Grad der Anlehnung der Bezeichnung der Beklagten an "Tupperparty" ist zwar größer, aber für die Bejahung einer unlauteren Rufausbeutung dennoch nicht ausreichend. Auch hier stimmen die Anfangsbuchstaben, der weitere Buchstabe "p" und das Wortende ("Party") überein und ähneln sich die Vokale "o" und "u" schriftbildlich und klanglich. Der Verkehr nimmt jedoch die zusätzliche Silbe "per" in "Tupperparty" wahr. Er erkennt erfahrungsgemäß auch den ganz unterschiedlichen Sinngehalt der Wörter. Während "Tupper" auf die bekannten Frischhalte- und Gefrierdosen hinweist, liegt in "Top" (= Spitze) eine Qualitätsangabe (vgl. BGHZ 28, 320, 326 - Quick/Glück; BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 132 = WRP 1992, 96 - Bally/BALL), so daß auch deswegen ein erheblicher Abstand der Bezeichnungen gegeben ist.
Der danach nur geringe Grad der Zeichenähnlichkeit würde für die Annahme einer rufausbeutenden Anlehnung allenfalls ausreichen, sofern weitere, eine Unlauterkeit begründende Handlungsmerkmale hinzukämen.
(3) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts fehlt es an solchen weiteren Umständen, die die Annahme eines unlauteren Verhaltens rechtfertigen. Diese könnten zwar dann vorliegen, wenn die mit der angegriffenen Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" versehenen Produkte auf Heimvorführungen verkauft würden, wie dies bei der in der Branche untypischen Vertriebsform der Klägerinnen geschieht. Das ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
aber nicht der Fall. Die Produkte der Beklagten werden über den Einzelhandel veräußert.
Auch von einer vermeidbaren Herkunftstäuschung kann nicht ausgegangen werden. Anders als bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der Bezeichnung kann bei der an dieser Stelle in Frage stehenden Beurteilung des Verhaltens der Beklagten als unlauter im Sinne einer vermeidbaren Herkunftstäuschung nicht unberücksichtigt bleiben, daß bei der angegriffenen Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" der Herstellername "LEIFHEIT" einer Herkunftstäuschung gerade entgegenwirkt.
Zwar mag es sein, daß Teile des Verkehrs bei der Begegnung mit der angegriffenen Bezeichnung "LEIFHEIT TopParty" aufgrund der Kenntnis der Bezeichnung "Tupper(ware)party" aufmerksam werden. Das Erwecken von Aufmerksamkeit durch die Herbeiführung von bloßen Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen stellt jedoch noch keinen Umstand dar, der schon die Annahme eines unlauteren Verhaltens rechtfertigen kann (vgl. Sambuc, Der UWG-Nachahmungsschutz, 1996, Rdn. 331 ff., insb. 333 f.).
III. Danach war auf die Revision der Beklagten das angefochtene Urteil aufzuheben, auf die Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 1 i. V. mit § 91 a ZPO. Soweit die Kostenentscheidung des Landgerichts auf den übereinstimmend für erledigt erklärten Klageanträgen beruht, ist diese insoweit aufrechtzuerhalten (BGHZ 113, 362, 365 f.).
Ullmann Starck Bornkamm
Büscher Schaffert
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird die Klage unter teilweiser Abänderung des Urteils des Landgerichts Hamburg - Zivilkammer 15 - vom 5. Januar 2000 hinsichtlich der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz gerichteten Klageanträge zu 2, 3, 5 und 6 abgewiesen.
Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin zu 1 stellt das weltbekannte und in Deutschland von der Klägerin zu 2 vertriebene L. - und D. -Spielzeug her. Dieses besteht vornehmlich aus Kunststoff-Klemmbausteinen, die auf der Oberseite zylindrische Klemmnoppen aufweisen und an der Unterseite so geformt sind, daß sich die einzelnen Steine miteinander verbauen lassen. Zum L. -Spielzeugsortiment gehören neben Grund- und Universalbaukästen auch zahlreiche mit Zusatzelementen ausgestattete Bausätze, mit denen beispielsweise Autos, Häuser oder Boote gebaut werden können.
Die Klägerin zu 1 hat beim Deutschen Patentamt zahlreiche Zusatzelemente als Geschmacksmuster registrieren lassen, darunter ein am 2. Dezember 1987 angemeldetes Zaunelement, ein am 4. Dezember 1985 angemeldetes Rotorelement und ein am 30. November 1984 angemeldetes Schalterhebel-/Antennenelement. Sie ist des weiteren Inhaberin der beim Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund Anmeldung vom 18. September 1987 eingetragenen Bildmarke Nr. 1 143 363
Die Klägerin zu 1 ist zudem von der mit ihr verbundenen schweizerischen L. Produktion AG ermächtigt worden, deren Rechte aus der beim Deutschen Patent- und Markenamt aufgrund Anmeldung vom 25. Januar 1995 eingetragenen dreidimensionalen Marke Nr. 395 03 037, die den Acht-NoppenKlemmbaustein der Klägerinnen in seiner konkreten körperlichen Gestalt schützt, geltend zu machen.
Die Beklagte beabsichtigt, das von ihr bereits in mehreren Ländern des Gemeinsamen Marktes vertriebene, aus in China produzierten KunststoffKlemmbausteinen bestehende und mit dem L. -Spielzeug der Klägerinnen verbaubare Konstruktionsspielzeug "B. ", darunter die nachstehend bei der Wiedergabe des Klageantrags zu 1 abgebildeten Bausätze und Bauelemente , künftig auch in Deutschland anzubieten. Sie will dabei auf den Produktverpackungen an der Stelle, an der sich beim Vertrieb in anderen Ländern der Hinweis "This Product is compatible with all leading Brands" befindet, einen Aufkleber mit dem Text "B. ist ein einheitliches Bausystem der B. Firmengruppe und sollte nicht mit anderen Bausteinsystemen verwechselt werden!" anbringen.
Die Klägerinnen haben den von der Beklagten beabsichtigten Vertrieb des "B. "-Spielzeugs in Deutschland unter Berufung auf die Senatsentscheidungen "Klemmbausteine I" (BGHZ 41, 55) und "Klemmbausteine II" (Urt. v. 7.5.1992 - I ZR 163/90, GRUR 1992, 619 = WRP 1992, 642) als nach § 1 UWG a.F. wettbewerbswidriges Einschieben in eine fremde Serie beanstandet. Die Beklagte täusche außerdem über die Herkunft ihres Spielzeugs. Bereits die weitgehende äußerliche Identität der beiderseitigen Klemmbausteine führe zu Verwechslungen. Abgesehen von der Qualität unterschieden sich die Klemmbausteine lediglich dadurch, daß die zylindrischen Noppen bei den Steinen der Klägerinnen den L. -Schriftzug trügen; dies könne der Käufer jedoch erst nach dem Kauf erkennen. Die Aufmachung der Umverpackungen der
Beklagten sei mit der der Klägerinnen verwechselbar. Der Hinweisaufkleber der Beklagten werde vom Verkehr nur in geringem Umfang wahrgenommen. Die Beklagte nutze, indem sie sklavisch nachgeahmte Bausteine auf den Markt bringen wolle, den guten Ruf der L. -/D. -Bausteine und -Elemente für sich aus. Der Acht-Noppen-L. -Klemmbaustein genieße als Marke kraft Eintragung sowie wegen seiner weitreichenden Bekanntheit kraft Verkehrsgeltung Schutz.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Das Landgericht hat die Beklagte gemäß den Klageanträgen zu 1 und 4 unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel verurteilt,
1. es zu unterlassen,
a) vornehmlich aus Klemmbausteinen bestehendes Konstruktionsspielzeug , bei dem einzelne Kunststoffteile eine zylindrische Noppenform aufweisen und mit L. Bausteinen und L. Figuren verbaubar sind, in der Bundesrepublik Deutschland auszustellen, anzubieten, zu bewerben oder zu vertreiben, insbesondere das Angebot und den Vertrieb der folgenden Bausätze zu unterlassen:
Nr. 2002 "911 RESCUE CREW" gemäß folgender Abbildu ng:
Nr. 3015 "ATTACK COPTERS" gemäß folgender Abbildung:
Nr. 4311 "FOOTBALL STADIUM" gemäß folgender Abbildung:
Nr. 6403 "PRESIDENTIAL TRANSPORT" gemäß folgender Abbildung :
b) den nachfolgend abgebildeten Acht-Noppen-Baustein im Zusammenhang mit Konstruktionsspielzeug abzubilden, anzubieten oder zu vertreiben:
c) die nachfolgend abgebildeten Konstruktionsspielzeugelemente aus Kunststoff auszustellen, anzubieten oder zu vertreiben:
4. es zu unterlassen, Klemmbausteine aus Kunststoff, die durch zylindrische Noppen gekennzeichnet sind und mit "D. "-Klemmbausteinen der Klägerinnen verbaubar sind, in der Bundesrepublik Deutschland auszustellen, anzubieten, zu bewerben oder zu vertreiben.
Des weiteren hat das Landgericht die Beklagte gemäß den Klageanträgen zu 2 und 5 zur Auskunftserteilung verurteilt und gemäß den Klageanträgen zu 3 und 6 die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt.
Das Landgericht hat es dabei dahinstehen lassen, ob die von den Klägerinnen geltend gemachten marken- und geschmacksmusterrechtlichen Ansprüche begründet sind. Die Unterlassungsansprüche seien nämlich jedenfalls aus § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes im Zusammenhang mit einer unzulässigen sklavischen Nachahmung, dem Einschieben in eine fremde Serie und der Rufausbeutung in Form eines Anhängens an das sehr bekannte und geschätzte Konstruktionsspielzeug der Klägerinnen begründet. Die Nachahmung fremder Waren sei noch nicht für sich genommen, sondern nur dann wettbewerbswidrig, wenn darüber hinausgehende Umstände vorlägen. Der von der Beklagten betriebene Nachbau sei dadurch gekennzeichnet, daß sich deren Bausteine mit den Erzeugnissen der Klägerinnen verbauen ließen, daß diese Erzeugnisse von vornherein auf einen fortgesetzten Bedarf gleichartiger Erzeugnisse zugeschnitten seien und daß sich die Beklagte in diese Bedarfs-/Ergänzungsserie hineindränge. Wie in dem der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Klemmbausteine II" zugrundeliegenden Fall sei zudem zu berücksichtigen, daß das Konstruktionsspielzeug der Klägerinnen mittlerweile weltbekannt sei und daher neben einer beachtlichen wettbewerblichen Eigenart auch einen hohen Bekanntheitsgrad aufweise und zudem einen nicht unbeachtlichen Ruf genieße. Die Fertigung
des Spielzeugs der Beklagten aus Klemmbausteinen eines Formats, das den Einbau in das System der Klägerinnen erlaube, diene jedenfalls auch dazu, sich an den Erfolg eines schon sehr bekannten und auf dem Markt geschätzten Systems anzuhängen und von dem Ansehen, das die Klägerinnen für ihre Erzeugnisse in Jahrzehnten gewonnen hätten, unmittelbar zu profitieren, womit den Klägerinnen ein Teil ihres Markterfolges in anstößiger Weise genommen werde. Daran ändere auch der Umstand nichts, daß für den Verbraucher wegen der Hinweise auf der Umverpackung der Bausätze der Beklagten keine Gefahr einer Fehlvorstellung über die betriebliche Herkunft des Spielzeugs bestehe.
Die gemeinschaftsrechtliche Warenverkehrsfreiheit stehe dem von den Klägerinnen begehrten Verbot ebenfalls nicht entgegen. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften habe zu der Frage der Gewährung eines ergänzenden Leistungsschutzes bei Einschieben in eine fremde Serie in der Absicht, am Ruf und/oder Vorhandensein des Erstprodukts zu partizipieren, ohne daß für den Verbraucher Verwechslungsgefahr bestehe, allerdings ausgesprochen, daß die Untersagung des Marktzugangs in einem anderen Mitgliedstaat aufgrund nationaler Vorschriften wie des § 1 UWG a.F. eine Maßnahme gleicher Wirkung i.S. des Art. 28 EG sei. Auch erfaßten die in Art. 30 Satz 1 EG genannten Schutzgüter den vorliegenden Fall des "allgemeinen" unlauteren Wettbewerbs nicht. Die durch die Anwendung der Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes eintretende faktische Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit sei aber aufgrund der immanenten Schranken des Art. 28 EG gerechtfertigt.
Die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung folgten aus § 1 UWG a.F., §§ 242, 259 BGB i.V. mit § 428 BGB. Die Beklagte handle schuldhaft, da sie sich bewußt an das weltbekannte Konstruktionsspielzeug der Klägerinnen anhänge und trotz des einer Herkunftstäuschung entgegenwirkenden Hinweises auf der Umverpackung ihrer Bausätze auf eine Vermi-
schung der Systeme gerade abziele. Sie habe im übrigen weder ihr Verschulden noch die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts auf seiten der Klägerinnen bestritten.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten für nicht begründet erachtet. Es hat sich dabei die Ausführungen im Urteil des Landgerichts zu eigen gemacht und ergänzend ausgeführt:
Entgegen dem Vortrag der Beklagten in der Berufung sei es unerheblich, ob der englische Erfinder P. den Acht-Noppen-Klemmbaustein der Klägerinnen geschaffen habe; denn die wettbewerbliche Eigenart des Steins sei eine diesen selbst kennzeichnende Eigenschaft, so daß es unerheblich sei, auf wessen Ingenium diese Eigenart beruhe. Das Landgericht habe die Unlauterkeit beim Einschieben in eine fremde Serie zutreffend nicht in der Verbaubarkeit als solcher, sondern im Ableiten des Erfolgs einer fremden Leistung auf die eigene Person durch Anbieten des von dem Wettbewerber systematisch vorbereiteten Ergänzungsbedarfs und Abfangen der von diesem für seine Ware erzeugten Nachfrage erblickt. Entgegen den von der Beklagten angeführten Stimmen in der Literatur hätten Verbraucherbelange keinen Vorrang vor einem ergänzenden Leistungsschutz und führe das gegenüber der Beklagten ausgesprochene Verbot nicht dazu, daß diese von dem vom "Markt für L. -Bausteine" zu un-
terscheidenden Markt für Konstruktionsspielzeug aus Klemmbausteinen ausgeschlossen sei.
II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und, soweit die Klägerinnen Auskunftserteilung und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Leistung von Schadensersatz begehren, zur Abweisung der Klage sowie, soweit das Klagebegehren auf Unterlassung gerichtet ist, zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Die Beklagte hat nach den getroffenen Feststellungen ihr von den Klägerinnen beanstandetes Konstruktionsspielzeug im Inland bislang noch nicht vertrieben, sondern einen solchen Vertrieb lediglich beabsichtigt. Damit stellen sich die klagegegenständlichen Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsansprüche , die voraussetzen, daß immerhin in einem Fall eine Rechtsverletzung bereits erfolgt ist, als nicht schlüssig begründet dar.
2. Nach Erlaß des Berufungsurteils ist am 8. Juli 2004 das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) in Kraft und zugleich das frühere Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb außer Kraft getreten (§ 22 UWG). Diese Rechtsänderung ist auch im Revisionsverfahren zu beachten. Die von den Klägerinnen geltend gemachten, in die Zukunft gerichteten Unterlassungsansprüche, die auf den Gesichtspunkt einer durch die Berühmung der Beklagten, ihr Konstruktionsspielzeug auch im Inland vertreiben zu dürfen, begründete Erstbegehungsgefahr gestützt sind, bestehen grundsätzlich nur dann, wenn das (beabsichtigte) Verhalten der Beklagten bereits nach dem früheren Recht wettwerbswidrig war (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.1997 - I ZR 185/95, GRUR 1998, 591, 592 f. = WRP 1998, 502 - Monopräparate), die Berühmung nicht mittlerweile aufgegeben wurde (vgl. dazu BGH, Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsauf-
gabe, m.w.N.) und das Verhalten auch nach neuem Recht wettbewerbswidrig ist.
3. Das Berufungsgericht ist unter Bezugnahme auf die entsprechenden Ausführungen im Urteil des Landgerichts davon ausgegangen, daß wegen des Hinweises auf der Umverpackung der Bausätze der Beklagten für einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher keine Gefahr einer Fehlvorstellung über die betriebliche Herkunft des Spielzeugs besteht. Diese Beurteilung läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen (vgl. auch BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 445 f. = WRP 2001, 534 - Vienetta).
Eine nicht schon im Zeitpunkt der Werbung und/oder des Kaufs, sondern erst nachfolgend auftretende Herkunftstäuschung kann keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz begründen. Die Bestimmungen des UWG wie namentlich auch dessen § 4 Nr. 9 regeln allein das Marktverhalten (vgl. Baumbach/Hefermehl/Köhler, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 4 UWG Rdn. 9.4) und sehen daher lediglich Rechtsfolgen für solche Verhaltensweisen vor, die schon für sich gesehen eine Störung des Marktgeschehens darstellen. Für den Bereich des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wird dies beim Vorliegen einer Herkunftstäuschung dadurch bestätigt, daß § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG allein darauf abstellt, ob (gerade) das Anbieten des nachgeahmten Produkts zu einer vermeidbaren Täuschung der (damit angesprochenen) Abnehmer führt.
4. Der von den Klägerinnen geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines unzulässigen "Einschiebens in eine fremde Serie" begründet.
a) Das Berufungsgericht hat sich bei seiner Beurteilung auf die Rechtsprechung des Senats gestützt, nach der das Überleiten des Markterfolgs einer fremden Leistung durch Einschieben gleichartiger, beliebig austauschbarer fremder Ergänzungserzeugnisse in das von Anfang an auf die Deckung eines Ergänzungsbedarfs ausgerichtete Verkaufssystem des Erstherstellers trotz vorhandener Ausweichmöglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Ausbeutung fremder Leistung gegen § 1 UWG a.F. verstößt (vgl. BGHZ 41, 55, 58 - Klemmbausteine I; BGH, Urt. v. 7.5.1992 - I ZR 163/90, GRUR 1992, 619, 620 = WRP 1992, 642 - Klemmbausteine II; Urt. v. 8.12.1999 - I ZR 101/97, GRUR 2000, 521, 525 = WRP 2000, 493 - Modulgerüst). Diese Rechtsprechung hat bereits in früheren Jahren (vgl. v. Harder, GRUR 1969, 659, 660 f.; Waibel, Warenzeichenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Fragen des Ersatzteile-, Zubehör - und Reparaturgewerbes, 1977, S. 231 ff.; Walch, Ergänzender Leistungsschutz nach § 1 UWG, 1991, S. 55 f. und S. 127 Fn. 73), zumal aber nach dem Ergehen der Senatsentscheidung "Klemmbausteine II" (GRUR 1992, 619) Kritik erfahren (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, seit 20. Aufl., § 1 UWG Rdn. 492; Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, 9. Aufl., Rdn. 1194; Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, 6. Aufl., § 11.6; Lehmler, Das Recht des unlauteren Wettbewerbs, 2002, S. 113 f.; Kur, GRUR Int. 1995, 469, 470 ff.; Beater, Nachahmen im Wettbewerb, 1995, S. 178 f., 360, 374, 389 und 396; Knies, Der wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz - eine unzulässige Rechtsfortbildung ?, 1996, S. 63; Sambuc, Der UWG-Nachahmungsschutz, 1996, Rdn. 524 f.; Altmeppen, ZIP 1997, 2069, 2073 ff.; Rauda, GRUR 2002, 38, 41 f.; Sack, Festschrift für Erdmann, 2002, S. 697, 701 ff.; zum neuen Recht vgl. Harte/Henning/Sambuc, UWG, § 4 Nr. 9 Rdn. 40; Baumbach/Hefermehl/ Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.56 bis 9.58; Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, 7. Aufl, § 11 IV 3 b; Nordemann, Wettbewerbs- und Markenrecht, 10. Aufl., Rdn. 1642).
b) Der Senat sieht im Streitfall keine Notwendigkeit, zu dieser Kritik abschließend Stellung zu nehmen. Er folgt ihr jedenfalls insoweit, als mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmers vor einem Einschieben in seine Serie kein in zeitlicher Hinsicht unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden darf. Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacksmusterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichen Schutzes des Unternehmens vor einem Einschieben in seine Produktserie verhinderte, daß in diesem Bereich der Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinem sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals berücksichtigt werden könnte.
Zur Wahrung der Freiheit des Wettbewerbs ist es deshalb erforderlich, den ergänzenden Leistungsschutz, soweit er - wie im Streitfall - den Schutz einer Leistung als solcher zum Gegenstand hat, anders als in den Fällen, in denen er den Schutz gegen vermeidbare Herkunftstäuschungen (vgl. dazu nunmehr die Regelung in § 4 Nr. 9 Buchst. a UWG), gegen das Ausnutzen des Rufs fremder Leistung (vgl. dazu nunmehr § 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 1 UWG), gegen die Behinderung von Mitbewerbern (vgl. dazu nunmehr § 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 2 und Nr. 10 UWG) sowie gegen Einschleichen und/oder gegen Vertrauensbruch (vgl. dazu nunmehr § 4 Nr. 9 Buchst. c UWG) bezweckt, zeitlich zu begrenzen (Piper in Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 1 a.F. Rdn. 653; Sack aaO S. 714 bis 717). Eine für den unterstellten wettbewerbsrechtlichen Schutz gegen das Einschieben in eine Serie von Produkten zu gewährende angemessene Frist ist im Streitfall jedenfalls abgelaufen. Eine solche hätte sich hier, soweit es um den Schutz der technischen Gestaltung der Bausteine geht, an den hierfür sondergesetzlich vorgesehenen Fristen zu orientieren. Dementsprechend konnte dem den Klägerinnen für ihr Spielsystem zugebilligten Innovationsschutz schon im Zeitpunkt der Klageerhebung - rund 45 Jahre nach der Markteinführung des Systems - keine Bedeutung mehr zukommen (vgl. auch BGH, Urt. v.
6.2.1986 - I ZR 98/84, GRUR 1986, 895, 896 = WRP 1986, 541 - Notenstichbilder
).
5. a) Das Landgericht hat in den Gründen seiner Entscheidung, die sich das Berufungsgericht zu eigen gemacht hat, ausgeführt, die Fertigung des Spielzeugs der Beklagten aus Klemmbausteinen eines Formats, das den Einbau in das System der Klägerinnen erlaube, diene jedenfalls auch dazu, sich an den Erfolg eines schon sehr bekannten und auf dem Markt geschätzten Systems anzuhängen und von dem Ansehen, das die Klägerinnen für ihre Erzeugnisse in jahrzehntelanger Markttätigkeit gewonnen hätten, unmittelbar zu profitieren, womit den Klägerinnen ein Teil ihres Markterfolgs in anstößiger Weise genommen werde. Dies ist im rechtlichen Ansatz zutreffend, weil eine für einen Anspruch aus § 1 UWG a.F. unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes relevante Rufausbeutung nicht nur auf Täuschung, sondern auch auf einer Anlehnung an die fremde Leistung beruhen kann (vgl. BGHZ 141, 329, 342 - Tele-Info-CD, m.w.N. und nunmehr ausdrücklich § 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 1 UWG).
b) Den Vorinstanzen kann aber nicht zugestimmt werden, soweit sie ein solches Anlehnen bejaht haben. Ein Anlehnen setzt zwar nicht die namentliche Benennung oder Bezeichnung des Mitbewerbers voraus, erfordert aber immerhin eine aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise erkennbare Bezugnahme auf den Mitbewerber oder seine Produkte (vgl. Piper in Köhler/Piper aaO § 1 a.F. Rdn. 718). Die Frage, ob hierdurch eine Übertragung der Güteund Wertvorstellungen stattfindet, die die Beurteilung des Verhaltens als wettbewerbswidrig gemäß §§ 3, 4 Nr. 9 Buchst. b Fall 1 UWG rechtfertigt, ist jeweils im Wege einer Gesamtbetrachtung zu beantworten, bei der alle Umstände des Einzelfalls wie insbesondere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufs zu berücksichtigen sind, der von dem Produkt ausgeht (Baumbach/Hefermehl, 22. Aufl., § 1 UWG a.F. Rdn. 555). Dabei kann grundsätzlich auch schon die
Annäherung an die verkehrsbekannten Merkmale eines fremden Produkts als solche zu einer für die Annahme einer Rufausbeutung erforderlichen Übertragung der Gütevorstellung führen (vgl. BGH, Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 = WRP 2003, 1338 - Tupperwareparty). Für eine Rufausbeutung reicht es allerdings nicht aus, wenn lediglich Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen oder Produkt und damit Aufmerksamkeit erweckt werden (vgl. BGH GRUR 2003, 973, 975 - Tupperwareparty; Sambuc aaO Rdn. 331 ff.; Baumbach/Hefermehl/Köhler aaO § 4 UWG Rdn. 9.53). Dasselbe gilt, wenn - wie im Streitfall - der Originalhersteller mit seinem Produkt einen neuen Markt erschlossen hat und der Nachahmer beim Eindringen in diesen Markt die angesprochenen Verkehrskreise in geeigneter Weise darüber informiert, daß sein eigenes von dem nachgeahmten Produkt zu unterscheiden sei. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, daß entsprechende Assoziationen die typische und nahezu zwangsläufige Folge eines zuvor gewährten monopolartigen Schutzes darstellen.
Die Beklagte bringt auf den Verpackungen ihrer Produkte in deutlich lesbarer Form den Hinweis an, daß ihr Bausystem nicht mit anderen Bausteinsystemen verwechselt werden sollte. Hierdurch wird der Durchschnittsverbraucher hinreichend darüber informiert, daß das Spielzeug der Beklagten mit dem bekannten Spielzeug der Klägerinnen zwar gleichartig, damit aber keineswegs notwendigerweise gleichwertig ist.
c) Ohne Erfolg beruft sich die Revision schließlich auch auf die Bestimmungen der Art. 7 Abs. 3, Art. 16 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (ABl. EG Nr. L 289, S. 28). Die zuletzt genannte Bestimmung besagt, daß die Richtlinie (u.a.) die Vorschriften des nationalen Rechts über unlauteren Wettbewerb unberührt läßt, d.h. diese Vorschriften weder schwächt noch aber auch stärkt.
III. Danach konnte das Berufungsurteil keinen Bestand haben und war deshalb aufzuheben.
Die Klage war - insoweit unter teilweiser Abänderung des landgerichtlichen Urteils - mit den Anträgen auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten gerichteten Anträgen abzuweisen.
Im übrigen Umfang der Aufhebung war der Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und Entscheidung über die klagegegenständlichen Unterlassungsansprüche unter den von den Klägerinnen ferner geltend gemachten Gesichtspunkten des Markenschutzes und des Geschmacksmusterschutzes, zu denen das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - bislang keine Feststellungen getroffen hat, an die Vorinstanz zurückzuverweisen.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Schaffert
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
(1) Unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig.
(2) Geschäftliche Handlungen, die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen, sind unlauter, wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen.
(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern sind stets unzulässig.
(4) Bei der Beurteilung von geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern ist auf den durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen. Geschäftliche Handlungen, die für den Unternehmer vorhersehbar das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
(2) Dem Markenschutz nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen,
(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.
(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
- 1.
denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt, - 2.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, - 3.
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, - 4.
die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen, - 5.
die gegen die öffentliche Ordnung oder die gegen die guten Sitten verstoßen, - 6.
die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten, - 7.
die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, - 8.
die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, - 9.
die nach deutschem Recht, nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 10.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder von internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Bezeichnungen für Weine dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 11.
die nach Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union angehört, und die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, - 12.
die aus einer im Einklang mit deutschem Recht, mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder mit internationalen Übereinkünften, denen die Europäische Union oder die Bundesrepublik Deutschland angehört, zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnung bestehen oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben und die sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten beziehen, - 13.
deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, oder - 14.
die bösgläubig angemeldet worden sind.
(3) Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.
(4) Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist auch anzuwenden, wenn die Marke die Nachahmung eines dort aufgeführten Zeichens enthält. Absatz 2 Nr. 6, 7 und 8 ist nicht anzuwenden, wenn der Anmelder befugt ist, in der Marke eines der dort aufgeführten Zeichen zu führen, selbst wenn es mit einem anderen der dort aufgeführten Zeichen verwechselt werden kann. Absatz 2 Nr. 7 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind. Absatz 2 Nr. 8 ist ferner nicht anzuwenden, wenn die angemeldete Marke nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen.
(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.
(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.
Soll durch die Zustellung eine Frist gewahrt werden oder die Verjährung neu beginnen oder nach § 204 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt werden, tritt diese Wirkung bereits mit Eingang des Antrags oder der Erklärung ein, wenn die Zustellung demnächst erfolgt.
(1) Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann gegen Dritte Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c nicht geltend machen, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war.
(2) Werden Ansprüche im Sinne der §§ 14 und 18 bis 19c wegen Verletzung einer eingetragenen Marke im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zum Zeitpunkt der Klageerhebung seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich war. Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen. Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Im Umfang der Aufhebung wird das genannte Urteil des Landgerichts Hamburg dahingehend abgeändert, daß die Klage auch insoweit abgewiesen wird.
Die Beklagte hat die Kosten der Revision zu tragen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin produziert und vertreibt in Deutschland Cerealien einschließlich Müsli-Riegel unter der Bezeichnung "Kellogg's". Unter den Anbietern von Cerealien in Deutschland ist sie Marktführerin.
Die Klägerin ist hinsichtlich der zugunsten ihrer amerikanischen Muttergesellschaft eingetragenen deutschen Marken Lizenznehmerin und zur Durchsetzung von Verletzungsansprüchen im eigenen Namen ermächtigt. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist u.a. Inhaberin der mit Zeitrang vom 28. November 1949 für "aus Getreide hergestellte Frühstücksspeisen" eingetragenen Marke Nr. 611 710:
Die Beklagte vertreibt in Deutschland unter der Marke "Kelly's" vorwiegend salzige Knabberartikel wie Kartoffelchips, Kartoffelsticks, MaisErdnuß -Snacks und gesalzene Erdnüsse. Sie ist Inhaberin folgender IR-Marken: - mit Zeitrang vom 9. März 1972 unter der Nummer IR (DD) R 386 011 für "Arachides préparées, pommes chips, amandes saupoudrées, pop corn, arachides (confiserie), produits amylacés pour l’alimentation, aussi enrobés de beurre d’arachides" eingetragene Marke (weiße Schrift vor rotem Hintergrund):
- mit Zeitrang vom 12. Mai 1989 unter der Nummer IR (DD) 539 023 u.a. für "produits faits avec des pommes de terre; …, noix et pépins préparés ; ...céréales et préparations faites de céréales pour la consommation ; ..., préparations alimentaires à base de flocons de céréales mélangées avec des fruits secs et d’autres produits alimentaires, dites
- mit Zeitrang vom 12. Mai 1989 unter der Nummer IR (DD) 539 022 u.a. für dieselben Waren wie die Marke 539 023 eingetragene Wortmarke "KELLY©S".
Den genannten Marken liegen internationale Registrierungen mit einer Schutzerstreckung auf das Gebiet der früheren DDR zugrunde. Sie sind nach der deutschen Wiedervereinigung aufgrund des Erstreckungsgesetzes (v. 23.4.1992, BGBl. I S. 938 = GRUR 1992, 749 - ErstrG) zum 1. Mai 1992 auch in der übrigen Bundesrepublik wirksam geworden.
Die Klägerin nimmt die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit wegen Verletzung ihrer Marken "Kellogg's" und ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Kellogg" auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens "Kelly's" für Kartoffelchips , Kartoffelsticks, Mais-Weizen-Kartoffel-Soja-Snacks, Mais-Erdnußsnacks und gesalzenen Erdnüssen sowie Popcorn und auf Auskunftserteilung und Schadensersatzfeststellung in Anspruch. Des weiteren begehrt sie von der Beklagten deren Einwilligung in die Schutzentziehung der genannten drei IR-Marken.
Das Landgericht hat unter Abweisung der Klage im übrigen
I. die Beklagte
1. unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel verurteilt, es zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr mit Kartoffelchips, Kartoffelsticks, Mais-Weizen-Kartoffel-Soja-Snacks, Mais-Erdnußsnacks und gesalzenen Erdnüssen sowie Popcorn das Zeichen "Kelly's" zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf solchen Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung für solche bzw. mit solchen Waren zu benutzen;
2. verurteilt, der Klägerin Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg von gemäß Ziffer 1. widerrechtlich gekennzeich-
neten Gegenständen zu erteilen, und zwar unter Angabe von Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten und anderer Vorbesitzer, des gewerblichen Abnehmers oder des Auftraggebers sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten , erhaltenen oder bestellten Gegenstände;
3. verurteilt, in die Entziehung des Schutzes der internationalen Marken Nr. R 386 011, 539 022 und 539 023 für die Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen;
II. festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den aus den unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen entstandenen und künftig entstehenden Schaden zu ersetzen.
Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg LRE 40, 45).
Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf vollständige Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die Klage in dem vom Landgericht angenommenen Umfang ebenfalls für begründet erachtet und hierzu ausgeführt:
Bei der Verwendung des angegriffenen Zeichens "Kelly’s" für Kartoffel- chips, Kartoffelsticks, Mais-Weizen-Kartoffel-Soja-Snacks, Mais-Erdnußsnacks und gesalzene Erdnüsse sowie Popcorn bestehe Verwechslungsgefahr mit der für "aus Getreide hergestellte Frühstücksspeisen" eingetragenen Klagemarke. Dem Zeichen "Kellogg's" komme eine durch Benutzung erworbene, weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft für Cornflakes-Produkte als Frühstückscerealien zu. Die Zeichen "Kellogg's" und "Kelly's" wiesen in Struktur und Klang eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten auf. Die unterschiedlichen Endsilben würden nicht betont, so daß bei nicht aufmerksamem Hinhören Verwechslungen nicht auszuschließen seien. Auch bestehe Warenähnlichkeit zwischen den von der Beklagten mit der Bezeichnung "Kelly's" versehenen Waren und den mit der Klagemarke geschützten und von der Klägerin vertriebenen Frühstückscerealien. Im Hinblick auf den Prioritätsvorrang der Klagemarke sei die Beklagte verpflichtet , in die teilweise Entziehung des Schutzes ihrer drei IR-Marken für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen.
II. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hat zum weit überwiegenden Teil keinen Erfolg. Zu Recht hat das Berufungsgericht dem Antrag der Klägerin auf Einwilligung in die Entziehung des nationalen Schutzes der IR-Marken (DD) R 386 011, (DD) 539 023 und (DD) 539 022 für die Bundesrepublik Deutschland stattgegeben. Ebenfalls zutreffend ist seine Beurteilung, daß der Klägerin gegen die Beklagte die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung und - bis auf eine örtliche und zeitliche Einschränkung - auf Auskunft sowie auf Schadensersatz zustehen.
1. Die Bejahung des Schutzrechtsentziehungsanspruchs durch das Berufungsgericht hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.
a) Der Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr nach §§ 55, 51 Abs. 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG setzt eine eingetragene Marke mit älterem Zeitrang voraus. Im Streitfall ist dieser Vorrang des Rechts nach dem Zeitrang gemäß § 6 Abs. 2 MarkenG allerdings, wie das Berufungsgericht nicht berücksichtigt hat, durch § 30 ErstrG begrenzt (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 6 Rdn. 27).
Die IR-Marken (DD) R 386 011, (DD) 539 023 und (DD) 539 022 unterfallen dem Erstreckungsgesetz. Es handelt sich jeweils um internationale Marken mit einer ursprünglichen Schutzerstreckung auf das Gebiet der DDR. Diese Marken sind, nachdem sie vor dem 3. Oktober 1990 auf Grund internationaler Abkommen in den in Art. 3 des Einigungsvertrags genannten Ländern (Brandenburg , Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) als geschützte Rechte bestanden haben, nach § 4 Abs. 1 und 2 ErstrG unter Beibehaltung ihres Zeitrangs mit Wirkung zum 1. Mai 1992 auf das übrige Bundesgebiet erstreckt worden. Zugleich sind nach § 1 Abs. 1 ErstrG die Klagemarken unter Beibehaltung ihres jeweiligen Zeitrangs auf das Gebiet dieser Länder erstreckt worden. Trifft eine nach § 1 ErstrG erstreckte Marke mit einer nach § 4 ErstrG erstreckten übereinstimmenden Marke zusammen, so darf nach § 30 Abs. 1 ErstrG jedes der Zeichen in dem Gebiet, auf das es erstreckt worden ist, grundsätzlich nur mit Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens benutzt werden. Der Tatbestand der Übereinstimmung der beiden Zeichen erfaßt dabei auch den Fall der Verwechslungsgefahr (Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 12/1399 S. 249, 257, 277 = GRUR 1992, 749, 786). Das Recht der Benutzung im früheren Erteilungsgebiet bleibt danach erhalten , und zwar auch bei der prioritätsjüngeren der beiden Marken. Dementsprechend kann der Inhaber der älteren Marke in bezug auf die jüngere Marke auch keine Löschungs- oder Schutzentziehungsansprüche geltend machen.
b) Der Klägerin steht der in Rede stehende Schutzentziehungsanspruch unabhängig davon jedoch aus § 115 Abs. 2 i.V. mit §§ 55, 49 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG wegen Verfalls der drei angegriffenen IR-Marken zu. Auch wenn es sich bei diesen um ursprünglich in der DDR erteilte und erst später auf das Gebiet der alten Ländern erstreckte Marken handelt, sind auf sie nach § 5 Satz 2 ErstrG insoweit die mit dem Einigungsvertrag übergeleiteten Vorschriften des Bundesrechts anzuwenden. Denn der nachträgliche Verfall wegen fehlender Benutzung stellt keine auch weiterhin nach den Vorschriften der DDR zu beurteilende Frage der Schutzfähigkeit i.S. des § 5 Satz 1 ErstrG dar, sondern betrifft allein die absoluten Voraussetzungen der Schutzfähigkeit sowie die aus älteren Rechten folgenden Schutzhindernisse (Begründung des Regierungsentwurfs , BT-Drucks. 12/1399, S. 34).
Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Im vorliegenden Fall unterlagen die Marken nach dem in der DDR geltenden Recht keinem Benutzungszwang. Die Benutzungsschonfrist des § 49 Abs. 1 MarkenG begann für sie daher gemäß Anlage I Kap. III Sachgebiet E Abschn. II Nr. 1 § 10 Satz 1 Einigungsvertrag erst am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts, also am 3. Oktober 1990 (vgl. BGHZ 139, 147, 149 - DRIBECK's LIGHT) und endete damit am 3. Oktober 1995. In diesem Zeitraum hat die Beklagte das mit ihren drei IR-Marken geschützte Zeichen "Kelly's" nicht ernsthaft benutzt.
aa) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte die Marken vor der deutschen Wiedervereinigung (3. Oktober 1990) nicht in Benutzung genommen.
bb) Soweit die Beklagte unter Hinweis auf Warenverkehrsbescheinigungen vorgetragen hat, sie habe die Marken zwischen 1990 und 1992 in den neu- en Bundesländern durch umfangreiche Lieferungen benutzt, war dies, da die Klägerin die fehlende Benutzung konkret behauptet hat und die Beklagte nach ihrem Vortrag auch über die Marke "Kelly" verfügt, unsubstantiiert, weshalb es auch nicht der Erhebung des von der Beklagten insoweit angebotenen Zeugenbeweises bedurfte. Bereits im Urteil des Landgerichts ist ausgeführt worden, daß die Beklagte in dieser Hinsicht keine Umsätze genannt habe.
cc) Soweit die Beklagte ab November 1995 mit "Kelly's" gekennzeichnete Artikel wie Erdnuß-Snips, Chips, Mini-Frittes, Knusper-Gitter, Erdnüsse und Popcorn an Abnehmer im Münchner Olympiastadion verkauft hat, stellte dies eine Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist dar. Sie wäre zwar, da sie nicht erst innerhalb der letzten drei Monate vor der Anbringung der vom 2. Dezember 1996 datierenden Schutzentziehungsanträge erfolgt ist, nach § 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG grundsätzlich zu berücksichtigen. Sie stellte jedoch keine ernsthafte Benutzung dar. Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH, Urt. v. 13.5.1977 - I ZR 177/75, GRUR 1978, 46, 47 - Doppelkamp I; Beschl. v. 25.5.1979 - I ZB 13/76, GRUR 1979, 707, 708 - Haller; Beschl. v. 19.12.1979 - I ZB 4/78, GRUR 1980, 289, 290 - Trend). Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sind dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen
(BGHZ 70, 143, 149 f. - Orbicin; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 430 = WRP 2003, 647 - BIG BER- THA). Die Belieferung allein des Münchner Olympiastadions mit Knabberartikeln genügt diesen Anforderungen nicht. Auch die in der Anlage B 8 genannten Umsätze von wöchentlich durchschnittlich rund 1.100 ssen , daß es sich bei der Beklagten um ein mit ihrer Marke "Kelly's" in Österreich bekanntes Unternehmen handelt, eine solche Benutzungsform nicht als wirtschaftlich vernünftig und nachvollziehbar erscheinen. Zwar können auch geringe Umsätze als wirtschaftlich sinnvoll angesehen werden, etwa wenn Kunden bei einem nur vorübergehenden Aufenthalt im Schutzland bei einer bestimmten Marke gehalten werden sollen (BGH, Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy). Solche Gründe sind im Streitfall jedoch nicht ersichtlich. Die dortige Benutzung stellt daher mangels Ernsthaftigkeit keine zu berücksichtigende Benutzung der Marke dar.
dd) Der Vertrieb von Popcorn unter der Bezeichnung "Kelly" durch die Beklagte oder einen Lizenznehmer stellte ebenfalls keine rechtserhaltende Benutzung der IR-Marken "Kelly's" dar. Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, wirkt nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur dann rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear). Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfüllt. Der Verkehr erkennt bei einem Vergleich der beiden Zeichen deren Unterschied und hat keinen Anlaß, das ab-
gewandelte Zeichen als dieselbe Marke anzusehen. Die Beklagte hat daher ihre drei angegriffenen IR-Marken auch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist zumindest nicht ernsthaft benutzt.
2. Das Berufungsgericht hat - abgesehen von einer in örtlicher und zeitli- cher Hinsicht vorzunehmenden Einschränkung - wie schon das Landgericht zutreffend entschieden, daß die Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche begründet sind, die die Klägerin wegen der Verletzung der Klagemarke mit Ermächtigung ihrer Inhaberin geltend gemacht hat. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, zwischen der Klagemarke und der angegriffenen Bezeichnung "Kelly's" bestehe Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil sowohl die kollidierenden Marken als auch die unter diesen Zeichen geschützten Waren in erheblichem Umfang verwechselbar seien.
a) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat das Berufungsgericht angenommen, daß "Kellogg's" von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für aus Getreide hergestellte Frühstücksspeisen besitzt. Es ist des weiteren davon ausgegangen, daß der Klagemarke aufgrund ihrer erheblichen Bekanntheit für Cornflakes-Produkte eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Diese Beurteilung wird von den Parteien nicht beanstandet und läßt auch keinen Rechtsfehler erkennen. Im Streitfall bedarf es keiner weiteren Ausführungen, zu welchem Zeitpunkt die kraft Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke vorgelegen hat. Schon bei der Annahme normaler Kennzeichnungskraft erweist sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht als rechtsfehlerfrei.
b) Das Berufungsgericht hat Warenähnlichkeit zwischen den von der Klägerin aus dem Warenverzeichnis der Klagemarke benutzten Waren "Cornflakes" und "Müsli-Riegel" und den von der Beklagten für das angegriffene Zeichen "Kelly's" in Anspruch genommenen Waren "salzige Knabberartikel" angenommen. Es hat zwar keinen Grad der Ähnlichkeit der Waren zueinander benannt , ist aber ausdrücklich von Warennähe ausgegangen. Seine Feststellungen , wonach insbesondere Tankstellen und Bahnhofskioske verpackte Trokkenprodukte wie Erdnüsse und Cornflakes im selben Verkaufsregal anbieten und süße Backwaren und salzige Knabberartikel teilweise vom selben Hersteller gefertigt werden, sind von der Revision nicht angegriffen worden und lassen keinen Rechtsfehler erkennen.
c) Ohne Erfolg tritt die Revision der Annahme des Berufungsgerichts entgegen, die Marken "Kellogg's" und "Kelly's" wiesen eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenähnlichkeit auf. Sie stützt sich dabei maßgeblich darauf, daß der Verkehr dem in beiden Zeichen übereinstimmenden Genitiv-"S" keine Bedeutung beimesse, daher lediglich die Wortstämme "Kellogg" und "Kelly" vergleiche und bei einem Vergleich der Zeichen deren deutliche Unterschiede in der Aussprache, insbesondere der Vokalfolge wahrnehme. Darüber hinaus erkenne der Verkehr in dem Zeichen "Kelly" den bekannten irischen Familiennamen, so daß es schon aus diesem Grund nicht zu Verwechslungen komme.
aa) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (BGHZ 139, 340, 347 - Lions, m.w.N.). Es hat auch be-
rücksichtigt, daß bei der Prüfung der Markenähnlichkeit von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen ist, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).
bb) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung auch nicht den Erfahrungssatz unberücksichtigt gelassen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht , weshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587, 589 = WRP 1999, 530 - Cefallone ). Es hat ferner nicht übersehen, daß dementsprechend grundsätzlich nicht die gegebenen Unterschiede den Beurteilungsmaßstab bilden, sondern das Maß an Übereinstimmungen. In dieser Hinsicht ist im Streitfall festzustellen, daß bei der Klagemarke "Kellogg's" und dem angegriffenen Zeichen "Kelly's" die Silbenzahl übereinstimmt und sowohl der Wortanfang als auch das Abschluß -"S" identisch sind. Des weiteren beginnt bei beiden Zeichen die zweite Silbe mit dem Buchstaben "l". In der Fortführung dieser zweiten Silbe ("logg's" und "ly's"), die zugleich jeweils das Wortende bildet, weichen die Zeichen zwar nicht unerheblich voneinander ab. Insgesamt gesehen überwiegen aber die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Zeichen. Die in den Endsilben bestehenden klanglichen Abweichungen treten im undeutlichen Erinnerungseindruck eher in den Hintergrund, zumal wenn man berücksichtigt, daß der Verkehr Wortanfänge in der Regel stärker beachtet als nachfolgende Wortteile (BGHZ 131, 122, 125 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694
- EVIAN/REVIAN). Das Berufungsgericht stellt bei seinen Erwägungen zur Ver- wechslungsgefahr auf den auffallend übereinstimmenden zischenden "S"-Laut der beiden Bezeichnungen und deren Identität im Wortanfang ab. Soweit das Berufungsgericht hieraus das Bestehen einer Verwechslungsgefahr ableitet, läßt dies keinen Rechtsfehler erkennen. Aus diesem Grund kann der Angriff der Revision, das Berufungsgericht hätte dem Wortbestandteil "logg's" bei der zeichenrechtlichen Beurteilung mehr Bedeutung beimessen müssen, keinen Erfolg haben. Das Berufungsgericht hat sich mit diesem Argument der Beklagten im übrigen mit der zutreffenden Erwägung auseinandergesetzt, daß damit eine unzulässige zergliedernde Betrachtung des Wortzeichens erfolgte.
cc) Ohne Erfolg bezieht sich die Revision zur Begründung eines weiten Abstands der sich gegenüberstehenden Zeichen auf den Bedeutungsgehalt des angegriffenen Zeichens als irischer Familienname, indem sie geltend macht, eine Verwechslungsgefahr sei zu verneinen, weil die klangliche Ähnlichkeit durch diesen Bedeutungsgehalt aufgehoben werde.
Eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang an sich zu bejahende Verwechslungsgefahr der zu vergleichenden Zeichen kann allerdings ausnahmsweise deshalb ausscheiden, weil dem einen oder auch beiden Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt. Dies setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden ohne weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt voraus (vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 136/89, GRUR 1992, 130, 132 = WRP 1992, 96 - Bally/BALL; Urt. v. 10.12.1992 - I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 697 - apetito/apitta; Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel). An einem solchen eindeutigen Begriffsinhalt aber fehlt es im Streitfall. Denn der Verbraucher hat keine Hilfe, die ihn zu einem Auseinanderhalten von klanglich ähnlichen Zeichen hinreichend zuverläs-
sig veranlassen würde, wenn der Begriffsinhalt in einem Personennamen besteht , der keinen sachlichen Bezug zu dem mit ihm bezeichneten Produkt besitzt (vgl. BGH, Beschl. v. 16.3.1966 - Ib ZB 11/64, GRUR 1966, 493, 494 - Lili).
d) Der Auskunftsanspruch sowie der Schadensersatzanspruch unterliegen allerdings einer vom Berufungsgericht nicht berücksichtigten örtlichen und zeitlichen Begrenzung. Denn die Klägerin kann aus ihrer auf das Beitrittsgebiet erstreckten Marke nach § 30 ErstrG bis zur Löschungsreife der drei IR-Marken mit Ablauf des 3. Oktober 1995 im Beitrittsgebiet keine Rechte geltend machen (vgl. vorstehend zu Ziffer II. 1. a)).
III. Danach war das angefochtene Urteil auf die Revision der Beklagten insoweit aufzuheben und die Klage in diesem Umfang unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils abzuweisen, als sich die Verurteilung zur Auskunftserteilung und die Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Schadensersatzleistung auch auf Handlungen im Beitrittsgebiet vor Ablauf des 3. Oktober 1995 beziehen. Im übrigen war die Revision der Beklagten zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 2 ZPO.
Ullmann Bornkamm Pokrant
Büscher Schaffert
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
BUNDESGERICHTSHOF
beschlossen:
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf 50.000 € festgesetzt.
Gründe:
I. Gegen die am 5. Januar 1995 angemeldete, für "Reinigungs- und Pflegeprodukt für Edelstahl, Chrom und Metallflächen insbesondere zur Verwendung in gewerblichen Groß- und Industrieküchen sowie im privaten Haushalt" eingetragene Wortmarke Nr. 395 00 468
"FERROSOL"
hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihren prioritätsälteren Wortmarken Nr. 354 828
"FERROSIL"
und Nr. 735 220
"Ferisol".
Die Marke "FERROSIL" ist eingetragen für "chemische Produkte für industrielle Zwecke; Kesselsteinmittel, soweit in Klasse 1 enthalten; Imprägniermittel , soweit in Klasse 1 enthalten; Wasserglas, Klärmittel, Enthärtungsmittel für Wasser" und die Marke "Ferisol" für "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke (ausgenommen solche als Textil- und Lederhilfsmittel); ansatzverhindernde und ansatzlösende Mittel zur Verwendung in Rohren und Apparaturen ; chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen , Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien".
Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechende hat hierzu geltend gemacht, die Widerspruchsmarke "FERROSIL" sei zur Kennzeichnung eines mit "P3-ferrosil" bezeichneten Steinund Korrosionsschutzmittels für Trinkwassersysteme und die weitere Widerspruchsmarke "Ferisol" für ein mit "P3-ferisol" bezeichnetes flüssiges Wirkstoffkonzentrat für alkalische Reinigungslösungen in der Brau- und Getränkeindustrie rechtserhaltend benutzt worden.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widersprüche - im Erinnerungsverfahren - wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung zurückgewiesen.
Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2004, 340).
Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.
II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 1 i.V. mit § 26 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt:
Die Widersprechende habe zwar den Einsatz ihrer Marke "FERROSIL" für ein Kesselsteinmittel und ihrer weiteren Marke "Ferisol" für "chemische Mittel zum Reinigen von Maschinen, Metallen, Steinen, Porzellan, Glas, Kunststoff" in zusammengesetzten Zeichen glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarken seien jedoch nicht in der eingetragenen Form, sondern jeweils mit dem vorangestellten Bestandteil "P3-" verwandt worden. Durch die von der Eintragung abweichende Form der Benutzung sei der kennzeichnende Charakter der Marken i.S. von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert worden. Die Bezeichnung "P3" sei nach dem Vortrag der Widersprechenden eine von ihr seit Ende der zwanziger Jahre benutzte und seit dem 3. November 1939 eingetragene Marke, die als gleichbleibender Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und von den Verkehrskreisen als Hinweis auf Industriereiniger aus dem Konzern der Widersprechenden aufgefaßt werde.
Bei einer Markenserie werde einem gleichbleibenden Stammbestandteil zur näheren Kennzeichnung der einzelnen Produkte ein wechselnder Abwandlungsbestandteil hinzugefügt. Die Serienmarke bilde ein einheitliches Zeichen, das gleichermaßen durch den Stammbestandteil und den Abwandlungszusatz auf die Herkunft hinweise. Das Produkt werde im Verkehr daher durch die Serienmarke und nicht allein durch den Abwandlungsbestandteil benannt. Dies werde durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen bestätigt. Die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" seien neue Zeichen, bei denen die Widerspruchsmarken dem Verkehr nicht mehr als eigenständige Zeichen entgegenträten. Darin liege auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters. Eine andere Sichtweise sei nicht deshalb geboten, weil "P3" dem Verkehr auch als Firmenkennzeichen nahegebracht werde. Es komme für die Beurteilung einer Änderung des kennzeichnenden Charakters der benutz ten Markenform auch nicht darauf an, ob von einer (fiktiven) Verwechslungsgefahr zwischen der eingetragenen und der benutzten Markenform auszugehen sei. Entscheidend sei vielmehr, ob der Verkehr in den beiden Formen noch dieselbe Marke erblikke.
Für das hier maßgebliche Warengebiet lasse sich nicht die Gewohnheit feststellen, Erst- und Zweitmarken zu verwenden. Gegen eine Verwendung von "P3" und "ferrosil" und "ferisol" als Haupt- und Zweitmarken sprächen auch die Verwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung durch einen Bindestrich. Entsprechend fasse der Verkehr die Widerspruchsmarken auch nur als unselbständige Bestandteile eines neuen (Serien-)Zeichens auf.
III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des Bundespatentgerichts , die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung der
Marken Nr. 354 828 "FERROSIL" und Nr. 735 220 "Ferisol" nach § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht, ist nicht rechtsfehlerfrei.
1. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde allerdings geltend, die Verwendung von "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" stelle auch dann eine Benutzung der Widerspruchsmarken nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG dar, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Kombination von "P3-" mit den Widerspruchsmarken als einheitliche (zusammengesetzte) Zeichen ansähen.
a) Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht , ist nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 56 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear; Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ: BGH, Beschl. v. 11.7.2002 - I ZB 24/99, GRUR 2002, 1077, 1078 = WRP 2002, 1290 - BWC). Maßgeblich ist, ob der Verkehr dem hinzugefügten Bestandteil "P3-" keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 168 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud) und trotz der - hier durch Zusätze begründeten - Unterschiede die benutzte Bezeichnung der eingetragenen Marke gleichsetzt (vgl. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 26 Rdn. 105).
b) Das Bundespatentgericht hat eine eigene kennzeichnende Funktion von "P3-" in den Bezeichnungen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" dagegen bejaht.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Beurteilung, ob durch die Benutzung einer Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form ihr kennzeichnender Charakter verändert wird, ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt überprüfbar (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).
Das Bundespatentgericht ist - anders als die Rechtsbeschwerde meint - in seiner Entscheidung nicht von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen. Auf den Schutzumfang der Widerspruchsmarken im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und auf die Frage, ob die Zeichen "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" bei der Beurteilung einer (fiktiven) Zeichenähnlichkeit mit den Widerspruchsmarken nicht durch den Zusatz "P3-" mitgeprägt werden, kommt es für die Prüfung der Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht an (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 f. = WRP 1999, 936 - HONKA; Beschl. v. 30.3.2000 - I ZB 41/97, GRUR 2000, 1038, 1039 = WRP 2000, 1161 - Kornkammer).
Zu Unrecht macht die Rechtsbeschwerde weiter geltend, das Bundespatentgericht habe in Widerspruch zu seinen übrigen Ausführungen in der Entscheidung die Widerspruchsmarken "FERROSIL" und "Ferisol" auch als Abwandlungsbestandteile der Serienmarke "P3" aufgefaßt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr seiner Entscheidung durchgängig die Frage zugrunde gelegt, ob durch die Abwandlung der Widerspruchsmarken gegenüber ihrer eingetragenen Form der kennzeichnende Charakter verändert wird und nicht umgekehrt "FERROSIL" und "Ferisol" Abwandlungsbestandteile des Zeichens "P3" sind.
2. Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde aber dagegen, daß das Bundespatentgericht "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" als einheitliche Zeichen auf-
gefaßt hat. Die bisherigen Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu vermögen diese Annahme nicht zu rechtfertigen.
a) In einem zusammengesetzten Zeichen kann der Verkehr im Einzelfall einen Zeichenbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzeichen auffassen (vgl. BGHZ 113, 115, 123 - SL; vgl. auch: BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Denn der Verkehr ist vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt (BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura).
b) Davon ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Bei der Feststellung , ob die maßgebenden Verkehrskreise in "P3-ferrosil" und "P3-ferisol" jeweils nur ein (neues) Zeichen oder die Verwendung von "P3" als Erstkennzeichen und "ferrosil" und "ferisol" als weitere (Zweit-)Marke auffassen, hat das Bundespatentgericht jedoch den Vortrag der Widersprechenden nur unvollständig berücksichtigt.
aa) Die Widersprechende hat eine Entscheidung des Deutschen Patentund Markenamts vom 25. September 2001 (IR 706795/1) zur rechtserhaltenden Benutzung der Marke "CIDE" durch die Bezeichnung "P3-cide" vorgelegt, nach der es sich bei "P3-cide" nach der Verkehrsauffassung um eine Mehrfachkennzeichnung handelt, bei der - wie es nach der Feststellung des Deutschen Patent - und Markenamts weit verbreiteter und wirtschaftlich sinnvoller Praxis entspricht - neben einem Hauptkennzeichen eine weitere Marke zur Identifizierung des speziellen Produkts verwandt wird. Unter Hinweis auf diese Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprechende u.a. geltend
gemacht, "P3" werde als eine Art Firmenkennzeichnung verwendet. Es entsprach daher nicht - anders als das Bundespatentgericht angenommen hat - dem Vortrag der Widersprechenden, die Widerspruchsmarken würden als unselbständige Bestandteile neuer einheitlicher Zeichen eingesetzt und vom Verkehr als solche aufgefaßt.
bb) Die Verwendung einheitlicher Schrifttypen und die Verbindung der Marke "P3" mit den Widerspruchsmarken jeweils mit einem Bindestrich sind für sich genommen ebenfalls nicht geeignet, im Streitfall die Annahme zu begründen , der Verkehr fasse "P3-ferrosil" nicht als zwei Marken auf. Entsprechendes gilt für "P3-ferisol". Denn nach dem im Rechtsbeschwerdeverfahren zugrundezulegenden Vortrag der Widersprechenden handelt es sich bei "P3" um ein im Verkehr durchgesetztes Zeichen (vgl. zur Verkehrsdurchsetzung von "P3" auch: BGH, Beschl. v. 4.7.1996 - I ZB 6/94, GRUR 1996, 977 = WRP 1997, 571 - DRANO/P3-drano). Ist "P3" aber als Kennzeichen in den angesprochenen Verkehrskreisen durchgesetzt, kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Verkehr es auch bei einem einheitlichen Schriftbild und der Verwendung eines Bindestrichs zwischen den Zeichen weiterhin als eigenständiges Kennzeichen auffaßt. Die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, daß der Verkehr "P3-ferrosil" nicht als zwei Kennzeichen, sondern als einheitliches Zeichen versteht - gleiches gilt für "P3-ferisol" -, können danach keinen Bestand haben.
c) Nimmt der Verkehr die Bezeichnungen aber als zwei getrennte Kennzeichen wahr, benutzt die Widersprechende die Marken "FERROSIL" und "Ferisol" nach den Ausführungen des Bundespatentgerichts in der eingetragenen Form rechtserhaltend (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Ein solches Verständnis liegt um so näher, als es sich bei dem angesprochenen Verkehr nach dem Vortrag der Widersprechenden um Fachkreise handelt, denen sowohl "P3" als eine Art Unternehmenskennzeichnung und als Stamm von Serienzeichen wie auch die viel-
fältigen Produktnamen in der "P3-Serie" bekannt sind. In einem solchen Fall liegt es nahe, daß der Verkehr in den Bezeichnungen "FERROSIL" und "Ferisol" eine eigenständige Marke neben der Produktkennzeichnung "P3" sieht.
IV. Das Bundespatentgericht wird daher im neu eröffneten Beschwerdeverfahren die Feststellungen dazu, ob die angesprochenen Verkehrskreise "P3ferrosil" und "P3-ferisol" als einheitliche Zeichen oder Mehrfachkennzeichnungen auffassen, erneut zu treffen haben.
Ullmann Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin produziert und vertreibt Koffer. Zu ihrem Sortiment gehören seit 50 Jahren Koffer aus Aluminium, die ein bestimmtes Rillen-Design aufweisen. Diese werden in nahezu jedem Fachgeschäft in Deutschland angeboten und von der Klägerin seit langer Zeit auf einschlägigen Fachmessen und in Fachzeitschriften sowie Prospekten beworben. Die nachfolgend abgebildeten Koffer zeigen aus der Produktpalette der Klägerin die Serie "S. ":
- 2
- Die Klägerin ist Inhaberin der nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 163, die unter anderem für "Reise- und Handkoffer, Kosmetikkoffer (alle aus Aluminium oder Kunststoff)" eingetragen ist, sowie der weiteren dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 159:
- 3
- Die Beklagte handelt mit Kosmetika. Sie belieferte die Parfümeriekette D. mit Koffern in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung. Diese verfügten über ein Rillen-Design und waren mit Kosmetika befüllt.
- 4
- Die Klägerin sieht den Vertrieb des von der Beklagten angebotenen Koffers als eine Verletzung ihrer Markenrechte und wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung als wettbewerbswidrig an. Sie hat behauptet, das Rillen-Design ihrer Koffermodelle sei im Verkehr sehr bekannt und im Markt nahezu einmalig.
- 5
- Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Beauty-Trolleys wie nachstehend wiedergegeben anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen: 2. Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 23. Dezember 2003 Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen hat, insbesondere
a) welche Umsätze sie mit dem in Ziffer I 1 genannten BeautyTrolley getätigt hat bzw. welche Stückzahlen sie hiervon zu welchen Preisen verkauft hat, und zwar aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten und EUR-Werten;
b) von welchem(n) Lieferanten sie diesen Beauty-Trolley bezogen und an welche gewerblichen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland sie diese zu welchen Preisen veräußert hat, und zwar unter Angabe der vollen Adressen; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I 1 bezeichnete Handlung seit dem 23. Dezember 2003 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
- 6
- Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass das Publikum über die betriebliche Herkunft des von ihr vertriebenen Koffers getäuscht werde. Die Rillenstruktur verkörpere eine gestalterische Grundidee, die nicht zugunsten der Klägerin monopolisiert werden dürfe.
- 7
- Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt (LG Köln, Urt. v. 16.12.2004 - 31 O 562/04, juris).
- 8
- Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Köln MarkenR 2005, 449 = MD 2006, 90).
- 9
- Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.
Entscheidungsgründe:
- 10
- I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung und nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung der Marken der Klägerin sowie Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 11
- Die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin könne bereits nicht festgestellt werden. Die Klägerin hätte sich auf bestimmte Koffermodelle festle- gen müssen, aus denen sie eine wettbewerbliche Eigenart habe ableiten wollen. Das sei nicht geschehen. Letztlich komme es darauf aber nicht einmal an, weil die Gefahr einer Herkunftstäuschung im Zeitpunkt des Kaufs auszuschließen sei. Der Koffer der Beklagten werde mit Kosmetika geliefert und angeboten. Er wirke daher nur als Verpackung der offen präsentierten Kosmetika. Der Verbraucher, der eine Kosmetikabteilung aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte nur auf die Kosmetikartikel. Einer Herkunftstäuschung hinsichtlich des Koffers, der nur als Verpackung wirke, könne er nicht unterliegen.
- 12
- Markenrechtliche Ansprüche seien ebenfalls ausgeschlossen. Es fehle jedenfalls in der vorbeschriebenen Vertriebssituation an der für eine Verletzung erforderlichen markenmäßigen Benutzung des Rillen-Designs.
- 13
- II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
- 14
- 1. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG sei nicht gegeben , weil das Koffermodell der Beklagten nicht markenmäßig benutzt werde, hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 15
- a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann allerdings grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers , die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - LilaSchokolade ). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke und nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).
- 16
- b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird. Die Annahme des Berufungsgerichts , die angegriffene Aufmachung sei nicht markenmäßig verwandt worden, beruht auf Rechtsfehlern.
- 17
- aa) Das Berufungsgericht hat bei der Ablehnung einer markenmäßigen Benutzung entscheidend auf die Vertriebssituation abgestellt. Diese hat das Berufungsgericht primär darin gesehen, dass vorliegend ein Kosmetiksortiment in einem Kosmetikgeschäft oder einer Kosmetikabteilung ausgestellt wurde.
- 18
- bb) Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass in die Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung markenmäßig benutzt, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen ist. Der Kennzeichnungsgrad einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt , wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (BGHZ 171, 89 Tz. 30 - Pralinenform, m.w.N.). Die Klägerin hatte hierzu unbestritten geltend gemacht, sie stelle seit 50 Jahren Koffer mit einem speziellen Oberflächen-Rillen-Design aus Aluminium her, die sich in Deutschland in beinahe jedem Fachgeschäft fänden und die sie umfangreich beworben habe. Die Klägerin hat hieraus gefolgert , dass sich das Rillen-Design innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat und ihre Aluminiumkoffer bekannte Marken sind. Das Berufungsgericht hat zur originären Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marken der Klägerin und zu einer Steigerung dieser Unterscheidungskraft infolge Benutzung keine Feststellungen getroffen und auch die von der Beklagten vorgelegte Verkehrsbefragung zur Form der Koffer der Klägerin nicht gewürdigt. Für das Revisionsverfahren kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die dreidimensionalen Marken der Klägerin aufgrund hoher Marktpräsenz sowie langjähriger und intensiver Werbung über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen und dies auch Auswirkungen auf die Frage hat, ob der Verkehr der angegriffenen Aufmachung einen Herkunftshinweis entnimmt.
- 19
- Sollte das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug zu dem Ergebnis gelangen, dass die Klagemarken über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, wird es auch zu berücksichtigen haben, dass die angegriffene Aufmachung nicht genau den Klagemarken entspricht und sich deren Kennzeichnungskraft wegen der Abweichungen nicht ohne Weiteres auf die markenmäßige Benutzung der angegriffenen Warenform auszuwirken braucht.
- 20
- cc) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung des Koffers markenmäßig benutzt hat, hat das Berufungsgericht zudem allein auf den Zeitpunkt der Kaufsituation abgestellt und rechtsfehlerhaft die nachfolgende Verwendung des von der Beklagten mit Kosmetikartikeln vertriebenen Koffers unberücksichtigt gelassen.
- 21
- Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden , kann die Marke herkunftshinweisend wirken. Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium der Benutzung oder des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 46 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse ; 171, 89 Tz. 25 - Pralinenform).
- 22
- Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang nicht ausgeschlossen , dass Verbraucher, die das Produkt der Beklagten nicht selbst in ei- nem Kosmetikladen gekauft haben und den Koffer später im Einsatz sehen, der Meinung sein könnten, es handele sich dabei um einen von der Klägerin produzierten Koffer. Ein derartiges Verständnis beträfe nicht nur die funktionelle oder ästhetische Gestaltung der Warenform, sondern die angesprochenen Verkehrskreise würden die angegriffene Aufmachung als Herkunftshinweis auffassen. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob beim Durchschnittsverbraucher tatsächlich von einem solchen Verkehrsverständnis auszugehen ist. Diese wird es ebenfalls nachzuholen haben.
- 23
- c) Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge zu I 2 und II kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil markenrechtlich relevante Verletzungshandlungen der Beklagten nicht ausgeschlossen sind.
- 25
- a) Mit Blick auf das im Laufe des Rechtsstreits in Kraft getretene neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist hinsichtlich der maßgeblichen Rechtsgrundlagen zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und dem Auskunfts- und Schadensersatzanspruch andererseits zu unterscheiden. Da der Unterlassungsanspruch auf die Abwehr künftiger Gefahren gerichtet ist, ist eine Klage nur dann begründet, wenn auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage Unterlassung verlangt werden kann. Zudem muss die Handlung zum Zeitpunkt ihrer Begehung wettbewerbswidrig gewesen sein, da es anderenfalls an der Wiederholungsgefahr fehlt. Demgegenüber kommt es bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und der Verpflichtung zur Auskunftserteilung auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Begehung an. Nachdem die Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in § 4 Nr. 9 UWG lediglich die gesetzlichen Grundlagen, nicht aber den Inhalt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geändert hat (BGH, Urt. v. 28.10.2004 - I ZR 326/01, GRUR 2005, 166, 167 = WRP 2005, 88 - Puppenausstattungen; vgl. auch die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 15/1487, S. 18), ist eine Differenzierung nach neuem und altem Recht nicht erforderlich (BGH, Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Tz. 19 = WRP 2007, 1076 - Handtaschen).
- 26
- b) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind im vorliegenden Fall nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausgeschlossen. Im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes ist allerdings für einen lauterkeitsrechtlichen Schutz grundsätzlich kein Raum (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.11.2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem). Die Klägerin begehrt jedoch, soweit sie ihre Ansprüche auf die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stützt, keinen Schutz für eine Kennzeichnung , sondern für die Produktpalette ihrer Koffer als konkrete Leistungsergebnisse. Sie begründet dies damit, dass die Beklagte dadurch unlauter gehandelt habe, dass diese die die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin begründenden Merkmale übernommen und dadurch eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorgerufen habe. Dieses Begehren fällt nicht in den Schutzbereich des Markenrechts (vgl. auch BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern).
- 27
- c) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen (BGH GRUR 2007, 339 Tz. 24 - Stufenleitern; BGH, Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 14 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege).
- 28
- d) Mit Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe sich mit dem Vorbringen der Klägerin zur wettbewerblichen Eigenart ihrer Produkte nicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen mit der Begründung getroffen, es gehe beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung um den Vertrieb von Nachahmungen eines wettbewerblich eigenartigen, real existierenden Produkts. Die Klägerin müsse sich deshalb festlegen, aus welchem Koffermodell oder aus welchen Koffermodellen sie ihre Ansprüche herleiten wolle, was nicht geschehen sei. Dem kann nicht zugestimmt werden.
- 29
- aa) Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH GRUR 2007, 795 Tz. 25 - Handtaschen). Nach der Rechtsprechung des Senats kann einem Produktprogramm als Gesamtheit von Erzeugnissen mit Gemeinsamkeiten in der Zweckbestimmung und Formgestaltung unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerblicher Schutz gewährt werden. Voraussetzung ist dabei nicht, dass jedes einzelne Teil für sich genommen eine wettbewerbliche Eigenart aufweist. Diese kann vielmehr auch in einer wiederkehrenden Formgestaltung mit charakteristischen Besonderheiten bestehen, die bewirken, dass sich die zum Programm gehörenden Gegenstände für den Verkehr deutlich von Waren anderer Hersteller abheben (vgl. BGH, Urt. v. 23.10.1981 - I ZR 62/79, GRUR 1982, 305, 307 - Büromöbelprogramm; Urt. v. 6.2.1986 - I ZR 243/83, GRUR 1986, 673, 675 = WRP 1986, 377 - Beschlagprogramm ; Urt. v. 28.5.1998 - I ZR 275/95, GRUR 1999, 183, 186 = WRP 1998, 1171 - Ha-Ra/HARIVA).
- 30
- bb) Nach dem unter Beweis gestellten Vortrag der Klägerin weisen die Koffer ihrer Produktpalette jeweils folgende wiederkehrende charakteristische Merkmale auf: Die Koffer verfügen über Rillen, die an der Außenfläche als Rippen hervortreten und eine unterschiedliche Reflexion des Lichts auf der Außenfläche erzeugen; die Rippen sind auf der Breitseite der beiden den Koffer bildenden Schalen und auf den Schmalseiten vorhanden und gleichmäßig verteilt angeordnet; die Rippen verlaufen in Längsrichtung der Ober- und Unterkante des Koffers; sie haben eine im Verhältnis zum Rillenabstand geringere Höhe; zwischen den Rippen sind glatte Flächen mit gleichbleibender Breite vorhanden und an den Ecken ist ein Schutz vorgesehen. Mit diesem Vorbringen hat sich das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht auseinandergesetzt und nicht geprüft , ob diese Merkmale bei den Kofferserien der Klägerin vorhanden sind und eine wettbewerbliche Eigenart sämtlicher Koffer begründen können.
- 31
- e) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht im Inverkehrbringen des Koffers der Beklagten keine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a UWG gesehen hat.
- 32
- aa) Das Berufungsgericht hat eine Herkunftstäuschung mit der Begründung verneint, ein Verbraucher, der ein Kosmetikgeschäft oder eine Kosmetikabteilung eines Kaufhauses aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte auf das konkrete Kosmetikangebot. Er richte sein Interesse ausschließlich auf den Erwerb der Kosmetika und nicht auch auf den nur eine Verpackung darstellenden Koffer. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 33
- bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass nach der Rechtsprechung des Senats zu § 4 Nr. 9 lit. a UWG die Herkunftstäuschung spätestens im Zeitpunkt des Kaufs gegeben sein muss und eine erst nachfolgend auftretende Herkunftstäuschung keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG begründen kann (BGHZ 161, 204, 211 - Klemmbausteine III; BGH GRUR 2007, 339 Tz. 39 - Stufenleitern). Im vorliegenden Fall braucht nicht entschieden zu werden, ob infolge der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken , die grundsätzlich auch unlautere Geschäftspraktiken nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts erfasst (Art. 3 Abs. 1), eine Änderung dieser Rechtsprechung geboten ist.
- 34
- cc) Denn die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht aufgrund der konkreten Verkaufssituation eine Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft des Koffers, in dem sich die Kosmetikartikel befinden, als schlechterdings ausgeschlossen angesehen hat. Zwar liegt die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verbraucher achteten in der konkre- ten Verkaufssituation nur auf die Kosmetikartikel und nicht auch auf den als Verpackung angebotenen Koffer, auf tatrichterlichem Gebiet. Die Feststellung der Verkehrsauffassung ist allerdings in der Revisionsinstanz darauf zu überprüfen , ob die Vorinstanz den Tatsachenstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft hat (BGH, Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 193/99, GRUR 2002, 550, 552 = WRP 2002, 527 - Elternbriefe; Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Denn das Berufungsgericht hat sich nicht mit den gegenteiligen Feststellungen des Landgerichts auseinandergesetzt. Dieses hatte angenommen, dass beim Vertrieb des aus den Kosmetikartikeln und dem Koffer zusammengesetzten Angebots der Beklagten nicht allein der Kosmetikinhalt im Vordergrund steht, weil der als "Trolley" bezeichnete Koffer auch ohne den Inhalt verwendet werden kann. Trifft diese Feststellung zu und hat der von der Beklagten vertriebene Koffer einen von den Kosmetikartikeln losgelösten Verwendungszweck, ist nicht ausgeschlossen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, wenn sie diese Verwendungsmöglichkeit erkennen, sich ungeachtet der Vertriebsmodalitäten Vorstellungen über die betriebliche Herkunft dieses Koffers machen. Dies liegt um so näher, je höher die wettbewerbliche Eigenart der von der Klägerin angebotenen Produktpalette der Koffer und der Grad der Übernahme sind. Die Abnehmerkreise werden dann eher glauben, in dem angebotenen Koffer ein Produkt der Klägerin wiederzuerkennen und sich Vorstellungen über die betriebliche Herkunft des Koffers machen, auch wenn er zusammen mit Kosmetikartikeln angeboten wird. Die erforderlichen Feststellungen wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 16.12.2004 - 31 O 562/04 -
OLG Köln, Entscheidung vom 06.07.2005 - 6 U 226/04 -
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Beide Parteien stellen Schreibgeräte her und vertreiben diese. Die Klägerin bringt seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland die Schreibgeräteserie "P. D. " auf den Markt, die aus Füllhalter, Roller-Pen, Kugelschreiber und Drehbleistift besteht. Diese lehnt sich in der Gestaltung an die bereits in den 20er Jahren mit großem Erfolg vertriebene "D. "-Serie an.
Die mit der Klägerin verbundene P. Pen Products (GB) ist Inhaberin der nachstehend abgebildeten dreidimensionalen Marken Nr. 397 02 632 (an-
gemeldet am 23.1.1997) und Nr. 398 70 850 (angemeldet am 9.12.1998). Beide Marken sind für Schreib-, Zeichen- und Markierungsgeräte eingetragen, die ältere Marke Nr. 397 02 632 u.a. auch für Tinten, Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel).
Nur bei der jüngeren Marke Nr. 398 70 850 ist der Anmeldung eine Beschreibung beigefügt. Aus dieser ergibt sich u.a., daß die Marke Schutz für das obere Abschlußstück eines Gerätes zum Schreiben, Zeichnen oder Markieren beansprucht.
Die Beklagte bietet in Deutschland eine Schreibgeräteserie (Füllhalter, Roller-Pen und Kugelschreiber) unter der Bezeichnung "L. " an, wobei sie den als Anlage P 18 (in Farbkopie) vorgelegten Prospekt verwendet. Nachfolgend sind einzelne dieser Schreibgeräte als Beispiele wiedergegeben:
a) TY-200SB:
b) CH-211SB:
c) "Dance":
d) TY-108SS:
e) TY-106SS:
f) TY-101SS:
Die Klägerin nimmt die Beklagte - soweit im Revisionsverfahren nach nur teilweiser Annahme ihrer Revision noch von Bedeutung - wegen zahlreicher in ihrem Farbprospekt wiedergegebener Kugelschreiber, die jeweils ein säulenförmiges Abschlußstück besitzen, auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch. Sie stützt ihre Klage - mit Ermächtigung der P. Pen Products (GB) - auf Ansprüche aus den eingetragenen dreidimensionalen Marken. Das säulenförmige Abschlußstück der beanstandeten Schreibgeräte diene deren Kennzeichnung und sei mit den Klagemarken verwechselbar. Weiter macht die Klägerin Ansprüche aus wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz geltend. Die "D. "-Stifte wiesen eine hohe wettbewerbliche Eigenart auf. Die Beklagte versuche, mit der systematischen Nachahmung aller wesentlichen Gestaltungsmerkmale dieser Schreibgeräte eine Herkunftstäuschung herbeizuführen und ihren besonderen Ruf auszubeuten. Mit dem Modell "D. " seien in Deutschland von 1995 bis 1998 Umsatzerlöse von insgesamt 2.376.000,-- DM erzielt worden; die Werbeaufwendungen für Schreibgeräte der Marke "P. " hätten allein 1997 und 1998 insgesamt 1.543.000,-- DM betragen.
In den Vorinstanzen hat die Klägerin weitergehend mit Ermächtigung der mit ihr verbundenen P. Pen B.V. (NL) auch aus deren Rechten aus dem Geschmacksmuster Nr. DM/015 534 geklagt und ihre Anträge auf alle in dem Farbprospekt gemäß Anlage P 18 abgebildeten Schreibgeräte (d.h. auch solche ohne säulenförmiges Abschlußstück) bezogen.
Die Klägerin hat vor dem Landgericht beantragt, die Beklagte unter Androhung von näher bezeichneten Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen , Schreibgeräte entsprechend der Abbildung in der Anlage zum Klageantrag (die dem Prospekt der Beklagten gemäß Anlage P 18 entspricht) in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen. Weiter hat sie beantragt, die Beklagte zur Auskunftserteilung zu verurteilen und ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.
Die Beklagte hat sich gegenüber den markenrechtlichen Ansprüchen auf ihre nachstehend abgebildete, u.a. für Schreibgeräte eingetragene, dreidimensionale Marke Nr. 398 06 929 (angemeldet am 10.2.1998) berufen, deren Gegenstand die Grundform der beanstandeten Kugelschreiber mit säulenförmigem Abschlußstück ist:
Die Beklagte hat gegen die Klägerin Widerklage auf Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 100.000,-- DM erhoben, über die noch nicht entschieden worden ist.
Das Landgericht hat die Beklagte durch Teilurteil nur teilweise entsprechend dem Klageantrag verurteilt. Es hat der Beklagten verboten, Schreibgeräte , insbesondere Kugelschreiber, in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten , zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen, bei denen das obere Abschlußstück säulenartig geformt ist, wie es bei den im Urteilsausspruch im einzelnen bezeichneten, in der Anlage zum Klageantrag abgebildeten Modellen der Fall ist. Bezogen auf solche Handlungen hat das Landgericht die Beklagte auch zur Auskunftserteilung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt. Im übrigen hat das Landgericht die Klage abgewiesen.
Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht hat auf die Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.
Die Klägerin hat gegen das Berufungsurteil Revision eingelegt, mit der sie allerdings Ansprüche aus Geschmacksmusterrecht nicht mehr weiterverfolgt hat. Der Senat hat die Revision nur hinsichtlich der Klageanträge, die Kugelschreiber mit säulenförmigem Abschlußstück betreffen, angenommen. Im Umfang der Annahme erstrebt die Klägerin die Wiederherstellung der vom Landgericht ausgesprochenen Verurteilung der Beklagten. Die Beklagte beantragt, die Revision auch insoweit zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
A. I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Klägerin keine Ansprüche aus den dreidimensionalen Marken Nr. 397 02 632 und Nr. 398 70 850 geltend machen könne, weil die Beklagte diese Marken durch das Angebot und den Vertrieb ihrer Kugelschreiber mit säulenförmigen Abschlußstücken nicht verletzt habe. Dazu hat es ausgeführt:
Der weit überwiegende Teil der beanstandeten Schreibgeräte mache von der als Marke eingetragenen Form keinen kennzeichnenden Gebrauch, d.h. nicht in einer Weise, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Herkunft der Ware angesehen werde. Bei den Schreibgeräten der Be-
klagten bilde die Form eines säulenartig verzierten Zylinders lediglich einen funktionalen Bestandteil der Ware, nämlich das obere Abschlußstück. Ein kennzeichnender Gebrauch liege jedoch nur vor, wenn gerade der Teil einer beanstandeten Ware, der für sich der als Marke eingetragenen Form entspreche oder ähnele, nach der Gesamtwirkung der Ware noch als Kennzeichnungsmittel aufgefaßt werde, etwa weil er besonders hervorgehoben erscheine. Danach könne hier den säulenförmigen Abschlußstücken nur bei 14 der beanstandeten Schreibgeräte eine Kennzeichnungsfunktion zugebilligt werden. Dies seien diejenigen Kugelschreiber, die - abgesehen von dem Abschlußstück - hinsichtlich Form, Farbe und Verzierungen eher schlicht gehalten seien, so daß bei diesen das Abschlußstück nach dem Gesamteindruck deutlich hervortrete und dementsprechend als Kennzeichnungsmittel wahrgenommen werden könne. Dabei handele es sich um folgende im Prospekt abgebildete Schreibgeräte: Auf Seite 8 um die Modelle TY-107SS, TY-109SS, auf Seite 9 um die Modelle TY-102SS, TY-106SS (= im Tatbestand abgebildetes Prospektbeispiel e), TY-108SS (= Prospektbeispiel d), Modell Seite 9 des Prospekts/unterste Abbildung (Bezeichnung auf der Prospektkopie abgedeckt), auf Seite 12 um die Modelle TY107GTS , TY-109GTS, TY-110GTS, TY-111GTS sowie auf Seite 24 um die Modelle TY-101G, TY-102SS, TY-101SG und TY-101SS (= Prospektbeispiel f).
Bei allen anderen Kugelschreibern der Beklagten gehe das säulenförmige Abschlußstück wegen auffälliger weiterer Gestaltungsmerkmale (wie Ornamenten , Ringen und farblichen Absetzungen) im Gesamterscheinungsbild unter und habe demzufolge aus der Sicht des Betrachters keine herkunftskennzeichnende Funktion.
Hinsichtlich aller Kugelschreiber der Beklagten fehle es jedenfalls, auch wenn deren säulenförmige Abschlußstücke als kennzeichnend angesehen würden , trotz gegebener Warenidentität an einer Verwechslungsgefahr.
Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke sei eher gering. Säulenförmige Abschlußstücke seien bei Schreibgeräten in der Zeit vor dem 2. Weltkrieg ein im Trend liegendes, verbreitetes Gestaltungsmittel des Art déco gewesen. Solche Abschlußstücke seien zwar in den letzten Jahrzehnten bis zum Wiederaufgreifen des "D. " durch die Klägerin nicht mehr verwendet worden, so daß der Verkehr der eingetragenen Form durchaus eine die Herkunft kennzeichnende Originalität beimesse, soweit sie als hervorgehobenes Abschlußstück eines Schreibgeräts verwendet werde. Da es sich aber bei säulenförmigen Abschlußstücken im allgemeinen um historische, an sich gemeinfreie Gestaltungsmittel handele, dürften diese - auch wenn sie in Vergessenheit geraten seien - nicht im Wege des Markenschutzes für eine einzige Person monopolisiert werden. Zwar bestehe kein die Eintragung hinderndes umfassendes Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, der Schutzbereich der Marke dürfe aber nicht so weit gezogen werden, daß es anderen Herstellern unmöglich gemacht werde, sich des historischen Gestaltungsmittels des säulenförmigen Abschlußstücks zu bedienen.
Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke habe auch nicht infolge großer Verkehrsbekanntheit eine wesentliche Stärkung erfahren. Aus den von der Klägerin dargelegten hohen Umsätzen und Werbeaufwendungen folge das nicht, da zum einen nicht feststehe, zu welchem Anteil diese gerade auf die Schreibgeräte mit säulenförmigem Abschlußstück entfielen, und zum anderen auch aus einer - unterstellten - Bekanntheit derartiger Schreibgeräte nicht folge, daß diese gerade auf das Abschlußstück und nicht etwa auf den von der Klägerin in
ihrem aktuellen Katalog als gemeinsames Merkmal hervorgehobenen sog. Pfeil-Clip (mit Gravur und Spitze) zurückzuführen sei.
Bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil der Grad der Markenähnlichkeit als zu gering anzusehen sei.
II. Die hiergegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, daß die von der Klägerin mit Ermächtigung der Markeninhaber geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche wegen Verletzung der dreidimensionalen Marken Nr. 397 02 632 und Nr. 398 70 850 (§ 14 Abs. 5, Abs. 6 MarkenG) unbegründet sind. Hinsichtlich der jüngeren - am 9. Dezember 1998 angemeldeten - Marke gilt das schon deshalb, weil diese prioritätsjünger ist als die - bereits am 10. Februar 1998 angemeldete - Marke der Beklagten Nr. 398 06 929, deren Gegenstand die Grundform der beanstandeten Kugelschreiber mit säulenförmigem Abschlußstück ist (§ 6 Abs. 2 MarkenG). Aber auch die prioritätsälteste - am 23. Januar 1997 angemeldete - Marke der P. Pen Products (GB) Nr. 397 02 632 wird durch das Angebot und den Vertrieb der angegriffenen Kugelschreiber nicht verletzt.
1. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts , daß markenrechtliche Ansprüche bei dem weit überwiegenden Teil der beanstandeten Schreibgeräte schon deshalb ausscheiden, weil bei diesen die Gestaltung der Abschlußstücke nicht als Gebrauch einer dreidimensionalen Kennzeichnung anzusehen sei.
a) Eine Verletzung des Rechts aus einer dreidimensionalen Marke durch eine Warengestaltung kann nur angenommen werden, wenn diese auch der
Unterscheidung der Waren des Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist in Art. 5 Abs. 1 MarkenRL - der durch § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG umgesetzt worden ist - ein ausschließliches Recht des Markeninhabers vorgesehen worden, um den Schutz seiner spezifischen Interessen zu ermöglichen , d.h. um sicherzustellen, daß die Marke ihre Funktionen erfüllen kann. Die Ausübung des Markenrechts muß daher auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. Der Markeninhaber kann danach auch die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nicht verbieten, wenn diese Benutzung im Hinblick auf die Funktionen der Marke seine Interessen als Markeninhaber nicht beeinträchtigen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, WRP 2002, 1415, 1419 Tz. 51 ff. = MarkenR 2002, 394 - Arsenal Football Club plc; vgl. weiter BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I, m.w.N.).
b) Es ist im wesentlichen Aufgabe des Tatrichters zu beurteilen, ob eine angegriffene Warengestaltung als Ganze oder in einzelnen Teilen herkunftshinweisend ist und somit eine Verletzung der Rechte des Markeninhabers in Betracht kommt. Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision seine Annahme rechtsfehlerfrei begründet, daß dies bei denjenigen Schreibgeräten der Beklagten nicht der Fall ist, die nicht wie die 14 anderen, näher bezeichneten Geräte eher schlicht gehalten sind.
Bei der Beurteilung, ob die Abschlußstücke der beanstandeten Schreibgeräte , obwohl sie nur Teil der Warengestaltung sind, für sich genommen als Herkunftshinweis anzusehen sind, kommt es allein auf das Verständnis des angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers an (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 135/99, GRUR 2002, 812, 813 = WRP 2002, 985 - FRÜHSTÜCKS -DRINK II). Dabei entspricht es der Lebenserfahrung, daß der Verkehr eine Warenaufmachung nicht in analysierender Betrachtungsweise, sondern als Ganze so aufnimmt, wie sie sich ihm darstellt. Der Durchschnittsverbraucher abstrahiert in aller Regel nicht die Form einer Ware von ihrer sonstigen Gestaltung. Die Raumform der Ware als Ganzer oder in einzelnen Bestandteilen kann deshalb nur dann als herkunftshinweisend beurteilt werden, wenn sie dies aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers auch in ihrem Zusammenhang mit den anderen Elementen der Aufmachung ist (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - MarlboroDach ; vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 94; Ströbele, MarkenR 2001, 106, 117; ders., Festschrift Erdmann, 2002, S. 491, 500 f.; Krüger ebd. S. 357, 369 f.; Hager, GRUR 2002, 566, 569). Auch eine ausgeprägtere Raumform eines Bestandteils der Ware kann in ihrer Wirkung im Rahmen der Gesamtaufmachung durch andere Gestaltungselemente überlagert werden.
Das Berufungsgericht hat demgemäß entgegen der Ansicht der Revision zu Recht darauf abgestellt, wie das Abschlußstück in der Gesamtgestaltung der Schreibgeräte der Beklagten aufgenommen wird, und berücksichtigt, daß bei den Schreibgeräten der Beklagten - abgesehen von den 14 eher schlicht ge-
haltenen Schreibgeräten - die Form des Abschlußstücks aufgrund auffälliger weiterer Gestaltungsmerkmale im Gesamterscheinungsbild zurücktritt.
Für die Beurteilung des Berufungsgerichts spricht zudem, daß der Verkehr die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffaßt, weil es dabei zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. dazu auch EuG, Urt. v. 7.2.2002 - Rs. T-88/00, GRUR Int. 2002, 531, 534 Tz. 37 f. - Mag Lite - Taschenlampen; Urt. v. 9.10.2002 - Rs. T-36/01, Tz. 22 ff. [zu einem Glasmuster]; BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP 2000, 1290 - Likörflasche; Ströbele, GRUR 2001, 658, 665 f.; Plaß, WRP 2002, 181, 186; vgl. weiter Osterloh, Festschrift Erdmann, 2002, S. 445, 451).
Etwas anderes kann allerdings gelten, wenn der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet geneigt ist, auch einzelnen Formelementen in einer Gesamtaufmachung eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen (vgl. dazu auch BGH GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach). Dafür ist hier aber nichts dargetan. Ebensowenig kann davon ausgegangen werden, daß die säulenförmige Gestaltung des Abschlußstücks bei den Schreibgeräten im Verkehr in einem Umfang als Herkunftshinweis auf die Klägerin bekannt geworden ist, daß dies das Verständnis der Aufmachung der beanstandeten Schreibgeräte beeinflussen könnte (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung).
2. Das Berufungsgericht hat die Ansicht vertreten, daß die säulenförmigen Abschlußstücke bei den 14 eher schlicht gehaltenen Schreibgeräten der Beklagten kennzeichenmäßig verwendet worden sind. Diese tatrichterliche Beurteilung ist rechtsfehlerfrei, auch wenn im Tatsächlichen manches für die Ansicht der Revisionserwiderung spricht, daß der Verkehr unter den gegebenen Umständen eine solche Warenform nicht ohne weiteres als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen auffaßt.
3. Das Berufungsgericht hat weiter zu Recht angenommen, daß bei den 14 näher bezeichneten Kugelschreibern, bei denen es von einem kennzeichenmäßigen Gebrauch des Abschlußstücks ausgegangen ist, eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist.
Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 343 = WRP 2002, 326 - ASTRA/ESTRAPUREN ; Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1068 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Diese Grundsätze gelten auch bei einer dreidimensionalen Klagemarke (BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE).
a) Die Klagemarke Nr. 397 02 632 hat eine dreidimensionale säulenarti- ge Raumform zum Gegenstand. Aus dem Markenregister ergibt sich nicht, daß die Marke bestimmungsgemäß bei den im Warenverzeichnis aufgeführten Waren in einer konkret bezeichneten Weise, insbesondere zur Gestaltung des Abschlußstücks von Schreibgeräten in dieser Form, verwendet werden soll, zumal im Warenverzeichnis außer Schreib-, Zeichen- und Markierungsgeräten auch zahlreiche andersartige Waren aufgeführt sind. Für den Schutzumfang ist nur von der Marke auszugehen, wie sie eingetragen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 4.2.1999 - I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 - LORA DI RECOARO ; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Es ist dafür ohne Bedeutung, wie die Klägerin selbst die Marke für ihre Waren benutzt (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu).
b) Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke Nr. 397 02 632 ist auch in Bezug auf Schreibgeräte als normal anzusehen. Da die Klagemarke nicht lediglich einen Bestandteil von Schreibgeräten, wie sie im Warenverzeichnis aufgeführt sind, wiedergibt, kann ihre Kennzeichnungskraft - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - nicht mit der Begründung als eher gering eingestuft werden, daß die geschützte Raumform in früherer Zeit ein verbreitetes Mittel zur Gestaltung des Abschlußstücks von Schreibgeräten gewesen sei. Die Marke ist als geschützte Raumform zudem keine einfache Gestaltung, sondern - wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang zutreffend ausgeführt hat - durch einen besonderen, durchdachten Aufbau gekennzeichnet.
Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung ist nicht festgestellt ; sie wird von der Revision auch nicht geltend gemacht. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft kann etwa angenommen werden, wenn ein Zeichen im
Verkehr durch umfangreiche Benutzung als Marke, d.h. als Mittel, die betroffene Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden, an Bekanntheit gewonnen hat (vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - Rs. C-299/99, GRUR 2002, 804, 808 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips). Auch wenn mit dem Beru- fungsgericht unterstellt wird, daß die von der Klägerin vertriebenen Stifte als Waren bekannt sind, bedeutet dies deshalb noch nicht, daß damit in gleicher Weise die Bekanntheit der als Marke geschützten Raumform in ihrer Funktion als Herkunftshinweis gesteigert worden ist. Dagegen spricht die vom Berufungsgericht dargelegte Möglichkeit, daß die Schreibgeräte der Klägerin an anderen Zeichen (vor allem dem gemeinsamen Merkmal des sog. Pfeil-Clips) erkannt werden, sowie der Umstand, daß die als Marke geschützte Raumform bei ihrer Verwendung zur Gestaltung der Abschlußstücke von Schreibgeräten nicht ohne weiteres als Herkunftshinweis verstanden wird.
c) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht angenommen, daß die Markenähnlichkeit im Rechtssinn bei den sich gegenüberstehenden Zeichen gering ist.
(1) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 343 - ASTRA/ESTRA-PUREN, m.w.N.). Die Ähnlichkeit einer Marke mit einem angegriffenen Zeichen kann nur in bezug auf die konkrete Form, in der dieses verwendet wird, festgestellt werden (vgl. BGH GRUR 1999, 583, 584 - LORA DI RECOARO). Maßgebend sind dabei im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806 Tz. 30 - Philips; BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, GRUR 2002, 64 = WRP 2001, 1445 - INDIVIDUELLE), nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkma-
len, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1; BGH GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE).
(2) Das Berufungsgericht hat seine Annahme, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien nur in geringem Maß ähnlich, mit einem Vergleich des Aufbaus der Formen und ihres Gesamteindrucks begründet. Dazu hat es ausgeführt : Die Grundform der Klagemarke bestehe aus einem (geraden) Zylinder, der sich im oberen Teil verbreitere; zugleich seien am oberen und unteren Ende jeweils zwei Ringe, jedoch in unterschiedlichem Abstand voneinander und vom jeweiligen Ende der Säule, angebracht. Die Form erhalte dadurch einen durchdachten Aufbau. Das angegriffene Abschlußstück vermittle dagegen im Gesamteindruck ein von der Klagemarke durchaus zu unterscheidendes Bild. Es habe eine sich in der Mitte gleichmäßig verjüngende Grundform, an deren oberen und unteren Ende jeweils die gleiche Anordnung von drei Ringen angebracht sei, wodurch eine Symmetrie zur gedachten Mittelquerachse entstehe.
Diese tatrichterliche - im Revisionsverfahren ohnehin nur eingeschränkt überprüfbare (vgl. BGH GRUR 1999, 583, 584 f. - LORA DI RECOARO) - Beurteilung ist rechtsfehlerfrei. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe übergangen, daß beide Zeichen übereinstimmend eine säulenförmige Grundform aufweisen, berücksichtigt nicht, daß mit einer solchen Verallgemeinerung von Merkmalen der markenrechtlich relevante Ähnlichkeitsbereich verlassen wird und der Markenschutz auf allgemeine ästhetische Grundformen erstreckt werden soll, die nicht schutzfähig sind (vgl. dazu auch EuGH GRUR 2002, 804, 809 Tz. 78 - Philips; BGH GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE).
d) In der Abwägung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren ist die danach nur in Betracht kommende Marken-
ähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinn zu begründen , auch wenn die Klagemarke Nr. 397 02 632 normale Kennzeichnungskraft besitzt und die Warenidentität ins Gewicht fällt (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Bei dieser Beurteilung ist mit zu berücksichtigen, daß sich der Schutz des Markenrechts auch bei einer dreidimensionalen Marke vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke richtet, nicht gegen die Übernahme ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. dazu auch - zur Übernahme technischer Lösungen oder Gebrauchseigenschaften - EuGH GRUR 2002, 804, 809 Tz. 78 - Philips).
B. I. Das Berufungsgericht hat auch die Ansprüche der Klägerin aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz, die sich gegen das Angebot und den Vertrieb der Schreibgeräte der Beklagten mit säulenförmigem Abschlußstück richten, als unbegründet angesehen. Dazu hat es ausgeführt:
Den "D. "-Kugelschreibern und -Drehbleistiften könne in ihrer Gesamtheit eine wettbewerbliche Eigenart nicht abgesprochen werden. Die Stifte verfügten jedenfalls bei den Verkehrskreisen, die an teuren Schreibgeräten interessiert seien, über den Ruf besonderer Qualität und Exklusivität. Die Eignung der Stifte, auf die betriebliche Herkunft und die Besonderheiten des Erzeugnisses hinzuweisen, werde jedoch in erster Linie durch den charakteristischen "Pfeil-Clip" (mit Gravur und dreieckiger Spitze) in Verbindung mit dem säulenförmigen Abschlußstück begründet. Dagegen gehörten die übrigen Merkmale der Stifte - insbesondere deren Grundform und die Anordnung der verschiedenen Ringe - zu den bei Schreibgeräten üblichen Gestaltungsmitteln; sie trügen daher zur wettbewerblichen Eigenart der Stifte jedenfalls nicht nennenswert bei. Gerade den sog. Pfeil-Clip habe die Beklagte nicht übernommen; bei der Ge-
staltung des Abschlußstücks habe sie einen gewissen Abstand vom Vorbild der Klägerin eingehalten.
Der Beklagten sei weiter nicht vorzuwerfen, daß sie eine Vielzahl von Kugelschreibern mit dem beanstandeten Abschlußstück versehen habe. Dabei gehe es nicht um eine gleichzeitige systematische Annäherung an mehrere wettbewerblich eigenartige Vorbilder, sondern lediglich um unterschiedliche Varianten der Annäherung an dasselbe Vorbild. Die wettbewerblichen Interessen der Klägerin würden dadurch nicht weitergehend als durch die Annäherung als solche beeinträchtigt. Die Gefahr einer Herkunftstäuschung sei nicht nur wegen der unterschiedlichen Gestaltung der Stifte, sondern auch deshalb zu verneinen , weil die Schreibgeräte der Beklagten schon wegen des großen Preisunterschieds nicht mit der Klägerin in Verbindung gebracht würden. Auch eine Beeinträchtigung des besonderen Rufes der Klägerin sei nicht zu befürchten. Jeder, der den "D. "-Kugelschreiber der Klägerin kenne und mit ihm einen besonderen Ruf verbinde, werde an dem deutlich anderen Clip und dem ebenfalls abweichend gestalteten oberen Abschlußstück der beanstandeten Kugelschreiber sofort erkennen, daß diese nicht von der Klägerin stammen könnten. Dies gelte auch, wenn er die Kugelschreiber nur in der Hand eines Dritten sehe.
Die von der Beklagten vorgenommene Annäherung an die Schreibgeräte der Klägerin sei damit noch als ein - wettbewerbsrechtlich zulässiger - Versuch zu werten, an einem von der Klägerin eingeleiteten Trend teilzunehmen, nämlich der "Wiederentdeckung" von Art déco-Formen in diesem Produktbereich.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsangriffe haben keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht Ansprüche der Klä-
gerin aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz (§ 1 UWG) verneint.
1. Durch die sondergesetzliche Regelung des § 14 MarkenG werden Ansprüche aus § 1 UWG nicht von vornherein ausgeschlossen. Neben Ansprüchen aus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 171 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). So liegt der Fall hier, weil sich die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche aus Markenrecht und ihre behaupteten Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz auf verschiedene Schutzgegenstände beziehen.
Die Klägerin hat ihre markenrechtlichen Ansprüche darauf gestützt, daß zwischen den für sie eingetragenen Marken, die (abstrakte) Raumformen darstellen , und der Gestaltung der Abschlußstücke bei den beanstandeten Schreibgeräten eine Verwechslungsgefahr bestehe. Mit ihren Ansprüchen aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz macht sie dagegen geltend, daß die Beklagte durch den Vertrieb der beanstandeten Schreibgeräte unlauter handele, weil diese Nachahmungen von Schreibgeräten der erfolgreichen "D. "-Serie seien. Gegenstand dieses Klagevorbringens ist demgemäß nicht der Vorwurf der unlauteren Annäherung an fremde Kennzeichnungen, sondern der Vorwurf der Ausnutzung eines für die "D. "-Kugelschreiber und -Drehbleistifte als konkrete Erzeugnisse erworbenen Rufs besonderer Qualität und Exklusivität.
2. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Übernahme einer Gestaltungsform, die nicht (mehr) unter Sonderrechtsschutz
steht, nach § 1 UWG wettbewerbswidrig sein kann, wenn das Erzeugnis von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.6.2000 - I ZR 90/98, GRUR 2001, 251, 253 = WRP 2001, 153 - Messerkennzeichnung; Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 444 = WRP 2001, 534 - Viennetta, jeweils m.w.N.). Eine solche wettbewerbliche Eigenart setzt voraus, daß die konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 265/99, GRUR 2002, 629, 632 = WRP 2002, 1058 - Blendsegel , m.w.N.).
3. Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz stehen der Klägerin danach schon deshalb nicht zu, weil die Beklagte nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts die Merkmale , aus denen sich die wettbewerbliche Eigenart der "D. "-Stifte ergibt, bei den beanstandeten Schreibgeräten nicht übernommen hat.
a) Die Annahme des Berufungsgerichts, daß den "D. "-Kugelschreibern und -Drehbleistiften als solchen zwar wettbewerbliche Eigenart zukomme, diese aber in erster Linie durch den charakteristischen "Pfeil-Clip" (mit Gravur und dreieckiger Spitze) in Verbindung mit dem säulenförmigen Abschlußstück begründet werde, ist als tatrichterliche Beurteilung - entgegen der Auffassung der Revision - nicht widersprüchlich, sondern nachvollziehbar und rechtsfehlerfrei. Die Klägerin hat ihre Behauptung, daß die "D. "-Schreibgeräte auch durch ihre sonstige Form ein "eigenes Gesicht" hätten, nicht durch konkrete Ausführungen belegt. Die pauschale Verweisung auf einen Aktenordner mit den Abbildungen einer Vielzahl abweichender Gestaltungen genügte dafür nicht.
Die Klägerin hat auch nicht begründet, warum die Abmessungen der "D. "Schreibgeräte , die bei den beanstandeten Schreibgeräten übernommen sein sollen, für die wettbewerbliche Eigenart bedeutsam seien.
b) Die danach für die wettbewerbliche Eigenart der "D. "-Schreibgeräte maßgeblichen Merkmale fehlen bei den beanstandeten Schreibgeräten. Diese weisen den charakteristischen "Pfeil-Clip" nicht auf. Das säulenförmige Abschlußstück der "D. "-Schreibgeräte hat die Beklagte bei ihren Schreibgeräten nicht in seiner besonderen Ausgestaltung übernommen. Wie das Berufungsgericht im Zusammenhang mit den markenrechtlichen Ansprüchen ausgeführt hat, unterscheidet sich die Form der Abschlußstücke bei den beanstandeten Schreibgeräten erheblich und für den Gesamteindruck wesentlich von der Form der Abschlußstücke der "D. "-Schreibgeräte. Wettbewerbsrechtlichen Schutz für den Gedanken, ein Schreibgerät mit einem säulenförmigen Abschlußstück zu versehen, kann die Klägerin nicht beanspruchen, auch wenn sich die Beklagte durch die Übernahme dieses Gedankens einen Trend zunutze machen sollte, den die Klägerin mit der Gestaltung der "D. "-Schreibgeräte eingeleitet hat.
C. Die Revision war danach auf Kosten der Klägerin zurückzuweisen (§ 97 Abs. 1 ZPO).
Ullmann v. Ungern-Sternberg Starck
Pokrant Büscher
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin vertreibt seit dem Jahr 1967 unter der Bezeichnung "I. " eine dentale Abformmasse. Diese besteht aus einer blauen Basispaste und einer roten Paste, die vor der Anwendung gemischt werden; hierdurch erhält die Abformmasse einen lilafarbenen Ton. Die Klägerin hat nach ihren Angaben mit dem Produkt I. in den Jahren 1997 bis 2000 zwi-
schen 21 Mio. und 32,5 Mio. DM Umsatz jährlich erzielt. Der Marktanteil im Inland betrug damit in diesem Zeitraum zwischen 24,8 und 28,7 %.
Die Klägerin ist Inhaberin der für Abformmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke eingetragenen Farbmarke Nr. 395 41 406 (im weiteren: eingetragene Marke). Der am 11. Oktober 1995 beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung der eingetragenen Marke beigefügt waren ein papierenes Farbmuster und "3 Pantone 2622 aufgerastet in C, M, S, geeignet zur farblichen Drucklegung für die Veröffentlichung im Markenblatt". Im weiteren reichte die Klägerin beim Deutschen Patentamt am 26. Oktober 1995 Silikonfarbmuster sowie am 21. Dezember 1995 vier farbige Wiedergaben der angemeldeten Marke in Papierform nach.
Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Klägerin hatte mit dem Hilfsantrag Erfolg, die Marke wegen Verkehrsdurchsetzung einzutragen (BPatGE 42, 51). Die Marke wurde im Anschluss daran am 31. Mai 2000 wegen nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung mit dem Zeitrang ihres Anmeldetags in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Die im Register eingetragene, im Markenblatt veröffentlichte sowie in der Markenurkunde wiedergegebene Farbe
weicht von dem der Anmeldung beigefügten Farbmuster
ab, weil im Zeitpunkt der Drucklegung für die Veröffentlichung der eingetragenen Marke im Markenblatt beim Deutschen Patent- und Markenamt lediglich zwei lilafarbene Farbtöne zur Auswahl standen.
Die Beklagte vertreibt ebenfalls Pasten zur Herstellung dentaler Abformmassen , darunter seit Mitte des Jahres 2000 drei von ihr als "F. M. P. ", "F. H. T. " und "F. E. P. " bezeichnete Produkte. Deren Aufmachung, Verpackung und Gestaltung sind nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsstreits. Die Abformmassen der Beklagten erhalten ihre aus dem nachstehenden Klageantrag ersichtlichen Farben ebenfalls durch die zur Herstellung der gebrauchsfähigen Paste erforderliche Mischung der beiden Ausgangskomponenten im zahnärztlichen Bereich.
Nach der Auffassung der Klägerin weisen die drei gebrauchsfertigen Abformmassen der Beklagten einen die eingetragene Marke verletzenden lilafarbenen Ton entsprechend dem mit der Anmeldung eingereichten Farbmuster auf. Der eingetragenen Marke komme aufgrund des jahrzehntelangen Vertriebs des Produkts I. eine außerordentlich hohe Bekanntheit zu. Die angegriffenen Produkte hielten, so die Klägerin, den deshalb sowie wegen der bestehenden Warenidentität erforderlichen deutlichen Abstand nicht ein. Die von der Beklagten verwendeten Farbtöne seien zwar nicht identisch, lägen aber deutlich im Ähnlichkeitsbereich. Die Beklagte nutze zude m die Wertschätzung
und die Unterscheidungskraft der bekannten eingetragenen Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus.
Die Klägerin hat zuletzt beantragt,
I. es der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Abformmassen anzubieten und/oder anbieten zu lassen oder in den Verkehr zu bringen, die nach der vor ihrer Verwendung erforderlichen Abmischung folgende Farbtöne aufweisen:
II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Handlungen gemäß Ziffer I und zwar unter Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Liefermengen , Lieferzeiten und -preise, der Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie des erzielten Gewinns und unter Angabe der einzelnen Angebote und der Werbung, der Nennung der Angebotsmengen, -zeiten, -preise und Namen und Anschriften der Angebotsempfänger, der einzelnen Werbeträger, deren Auflagenhöhe , Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet; III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäß Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.
Sie macht geltend, die Verwendung der Farbe Lila habe eine technische Funktion und diene daher nicht zur Kennzeichnung des Produkts. Der Schutzbereich einer Farbmarke sei zudem auf identische Farbtöne beschränkt. Maßgeblich sei überdies der eingetragene Farbton; mit ihm seien die von der Beklagten verwendeten Farbtöne jedoch nicht verwechselbar. Zu berücksichtigen sei im übrigen, dass die Farbtöne erst nach Anwendung sichtbar würden. Eine Rufausbeutung liege nicht vor.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Die Berufung der Klägerin hat abgesehen davon, dass das Berufungsgericht den Auskunftsanspruch in zeitlicher und umfangsmäßiger Hinsicht eingeschränkt hat, zur Verurteilung der Beklagten gemäß den vorstehend wiedergegebenen Klageanträgen geführt (OLG München OLG-Rep 2004, 93).
Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision begehrt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die auf Unterlassung und Schadensersatzfeststellung gerichteten Klageanträge für gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG und den Auskunftsanspruch für gemäß §§ 19 MarkenG, 242 BGB im wesentlichen begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
Die eingetragene Marke stehe in Kraft, so dass für das Verletzungsverfahren von ihrer Schutzfähigkeit auszugehen sei. Gegenstand der eingetragenen Marke sei die konturlose Farbe entsprechend dem in der Anmeldung zugrunde gelegten Farbmuster. Die hiervon abweichende, allein auf technischen Unzulänglichkeiten im Bereich des Deutschen Patent- und Markenamts beruhende Wiedergabe in der Markenurkunde und in der Veröffentlichung im Markenblatt sei nicht maßgeblich.
Die Verwendung der angegriffenen Farbgestaltungen erfolge markenmäßig , da die Farbwahl nicht allein technisch bedingt sei. Die von der Beklagten verwendeten unterschiedlichen Farben belegten deren Verwendung zu Unterscheidungszwecken. Der Annahme eines markenmäßigen Gebrauchs stehe auch nicht entgegen, dass die Farben erst durch die vom Erwerber durchzuführende Vermischung entstünden, weil die Identifizierungsfunktion auch noch beim Verbrauch gegeben sei.
Zwischen der eingetragenen Marke und den beanstandeten Farbtönen bestehe Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Waren seien identisch. Die eingetragene Marke habe, da der Schutz aufgrund Verkehrsdurchsetzung entstanden sei, normale Kennzeichnungskraft. Eine Schwächung infolge der Verwendung lilafarbiger Farbtöne durch weitere Anbieter sei nicht anzunehmen, da deren Marktanteil gering sei. Der Schutzumfang der Farbmarke sei nicht auf identische Farbtöne beschränkt. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass die Farbe isoliert als Kennzeichnungsmittel zur Kenntnis genommen werde. Es sei daher darauf abzustellen, ob die Kunden die Marke so, wie sie diese im Gedächtnis behielten, in den angegriffenen Farbgestaltungen wiederzuerkennen glaubten. Das sei hier bezüglich aller angegriffenen Farbtöne der Fall. Eine beschreibende Verwendung i.S. von § 23 Nr. 2 MarkenG liege nicht vor.
Der Schadensersatzanspruch sei begründet, weil den für die Beklagte handelnden Personen jedenfalls Fahrlässigkeit zur Last falle.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als Verletzungsgericht an die erfolgte Eintragung der eingetragenen Marke gebunden ist. Die Bindung bezieht sich auf alle Eintragungsvoraussetzungen und Eintragungshindernisse , die im Eintragungsverfahren geprüft worden sind (vgl. BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE; Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck).
2. Nicht zugestimmt werden kann aber der Auffassung des Berufungsgerichts , der Schutz der eingetragenen Marke sei nach dem Farbmuster zu bestimmen, das in der Markenanmeldung zugrunde gelegt worden sei. Maßgeblich ist vielmehr der eingetragene und veröffentlichte Farbton.
a) Gegen die vom Berufungsgericht vertretene Auffassung spricht schon der Wortlaut des § 4 Nr. 1 MarkenG. Danach entsteht der Markenschutz durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführte Register. Es entspricht - ohne dass bislang allerdings ein Fall zu entscheiden war, in dem die Eintragung von der angemeldeten Darstellung abweicht - der ständigen Rechtsprechung, dass im Verletzungsprozess von der eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97,
GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Ingerl /Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 516 m.w.N.; bezogen auf die Farbmarke Grabrucker, WRP 2000, 1331, 1340). Der Eintragung kommt insoweit konstitutive Wirkung zu (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 4 Rdn. 16).
b) Für die Maßgeblichkeit der Eintragung spricht des weiteren, dass anderenfalls weder der Publizitätsfunktion des Registers über die markenrechtlich erheblichen Tatsachen (vgl. hierzu Fezer aaO § 41 Rdn. 4) noch dem Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit i.S. des § 8 Abs. 1 MarkenG hinreichend Rechnung getragen würde. Im Zusammenhang mit der Eintragbarkeit von Farbmarken ergeben sich der Inhalt und die Bedeutung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit aus den damit angestrebten Zwecken, die Eintragung ins Register als solche überhaupt zu ermöglichen, für die Beurteilung der Marke im Eintragungsverfahren eine festgelegte Gestaltung zugrunde legen zu können und die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und deren Schutzbereich zu veröffentlichen (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1155 = WRP 2001, 1198 - Farbmarke violettfarben; Beschl. v. 19.9.2001 - I ZB 3/99, GRUR 2002, 427, 428 = WRP 2002, 450 - Farbmarke gelb/grün, jeweils m.w.N.). Der Veröffentlichung kommt namentlich auch in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zum Schutz von Farbmarken eine zentrale Funktion zu: Den Wirtschaftsteilnehmern muß es möglich sein, durch ein öffentliches Register klar und eindeutig in Erfahrung zu bringen, welche Eintragungen oder Anmeldungen ihre gegenwärtigen oder potentiellen Wettbewerber veranlasst haben, um auf diese Weise einschlägige Informationen über die Rechte Dritter erlangen zu können (vgl. EuGH, Urt. v. 24.6.2004 - Rs. C-49/02, GRUR 2004, 858 Tz. 28 und 30 - Heidelberger Bauchemie GmbH). Stellte man bei Abweichungen auf die Anmeldung ab, wären die Wirtschaftsteilnehmer gehindert , sich über den Schutzbereich der in Kraft stehenden eingetragenen
Marken abschließend zu unterrichten. Abweichendes mag dann gelten, wenn die Veröffentlichung im Markenblatt erkennen lässt, dass die eingetragene Marke von der angemeldeten Markendarstellung abweicht. Dies trifft für den Streitfall jedoch nicht zu.
c) Die Auffassung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht deshalb als zutreffend dar, weil bestimmte Markenformen vielfach nur annähernd graphisch darstellbar sind und die Abweichung im vorliegenden Fall zudem darauf beruht, daß im Zeitpunkt der Drucklegung für die Veröffentlichung der eingetragenen Marke im Markenblatt beim Deutschen Patentamt lediglich zwei lilafarbene Töne zur Auswahl standen. Bei konturlosen Farbmarken stellt die zweidimensionale Darstellung im Markenregister grundsätzlich kein Problem dar. Selbst wenn die Wiedergabe der angemeldeten Farbe drucktechnisch nicht möglich sein sollte, kann eine Bestimmung durch die Verwendung eines international anerkannten Bezeichnungscodes erfolgen (vgl. auch EuGH, Urt. v. 6.5.2003 - Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793 Tz. 32 und 36 = GRUR 2003, 604 = WRP 2003, 735 - Libertel, wonach zur Erfüllung der Eintragungsvoraussetzungen ein solcher Bezeichnungscode sogar verwendet werden muss; ebenso bereits Ströbele, GRUR 1999, 1041, 1046). Es ist für den Anmelder auch nicht unzumutbar, auf eine korrekte Darstellung der Farbmarke im Register hinzuwirken. Er kann namentlich auf die fehlerhafte Eintragung verzichten (§ 48 Abs. 1 MarkenG) und damit die Wiederaufnahme des Verfahrens über die angemeldete Marke veranlassen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 45 Rdn. 8). Zumindest aber kann die Publizitätsfunktion dadurch gewahrt werden, dass der Eintragung im Register ein Hinweis beigefügt wird, dass der veröffentlichte Farbton dem angemeldeten Farbton nicht entspricht und durch die Bezeichnung nicht exakt wiedergegeben wird (vgl. § 25 Nr. 6 MarkenV; § 18 Nr. 6 MarkenV a.F.).
3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen auch nicht als im Ergebnis richtig dar (§ 561 ZPO).
a) Ansprüche aus der für die Klägerin in das Register eingetragenen Farbmarke scheiden schon deshalb aus, weil es insoweit an einem kennzeichenmäßigen Gebrauch durch die Beklagte fehlt.
aa) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann, da anderenfalls keine Benutzung i.S. des § 14 Abs. 2 MarkenG vorliegt, nur dadurch verletzt werden, dass die geschützte Farbe als Herkunftshinweis verwendet wird (vgl. BGHZ 156, 126, 136 - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; vgl. auch - zur Formmarke - BGH GRUR 2005, 414, 415 f. - Russisches Schaumgebäck). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verkehr die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die dem Markeninhaber zustehenden Rechte sollen sicherstellen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Sie sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 50 f. = GRUR 2003, 55 - Arsenal).
bb) Selbst wenn eine Farbe auf der Verpackung einer Ware oder für die Ware selbst verwendet wird, ist nur ausnahmsweise anzunehmen, dass dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Endabnehmer sind es nicht gewöhnt,
aus der Farbe von Waren oder deren Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65 - Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade). Dies gilt auch im Streitfall, zumal die Farbgebung in dem dort angesprochenen Warenbereich die technische Anwendung unterstützt. Nach der Europäischen Norm EN ISO 4823:2000 Nr. 6.1 müssen bei dentalen Abformmassen die zur Anwendung in derselben Mischung vorgesehenen unterschiedlichen Komponenten in Kontrastfarben geliefert werden, um anzuzeigen, wann die Komponenten gründlich gemischt wurden. Dementsprechend hat auch das Bundespatentgericht in seinem die Markenanmeldung der Klägerin betreffenden Beschluss festgestellt, dass in dem betreffenden Warenbereich von einer funktionellen Bedingtheit von Farben auszugehen ist (BPatGE 42, 51, 53 f.). Danach sind die Anbieter der Abformmassen auf die Verwendung solcher Farbtöne angewiesen und die Abnehmer und Verwender daran gewöhnt, dass Farben technische Merkmale darstellen.
cc) Die Annahme einer herkunftshinweisenden Verwendung setzt danach voraus, dass die Farbe als solche im Verhältnis zu den übrigen Elementen in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies kommt etwa dann in Betracht, wenn die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und der Verkehr daher gewöhnt ist, bei Waren der in Rede stehenden Art in der Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und die Farbe zudem in der angegriffenen Verwendungsform ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel darstellt (BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH GRUR 2005, 427, 429 - LilaSchokolade ). Daran fehlt es im Streitfall schon deshalb, weil die Marke in der
eingetragenen Form, die nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts vom angemeldeten Farbton nicht unerheblich abweicht, von der Klägerin nicht benutzt worden ist und daher keine gesteigerte Kennzeichnungskraft hat erlangen können.
b) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht bislang getroffenen Feststellungen sind die klagegegenständlichen Ansprüche auch dann nicht aus dem angemeldeten Farbton begründet, wenn diesem entsprechend dem Vortrag der Klägerin, der das Bundespatentgericht vom Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Farbtons gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überzeugt hat, als Marke kraft Benutzung Schutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG zukommt.
aa) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, hinsichtlich des angemeldeten Farbtons liege ein kennzeichenmäßiger Gebrauch i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG vor, kann nicht zugestimmt werden. Das Berufungsgericht hat nicht berücksichtigt, dass nicht schon allein aufgrund einer - hier zu unterstellenden - Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Farbtons unabhängig vom Grad der Ähnlichkeit der angegriffenen Farbtöne und der Art ih rer Verwendung von deren herkunftshinweisender Verwendung ausgegangen werden kann. Auch besteht insoweit hinsichtlich der Frage der Herkunftshinweisfunktion der angegriffenen Verwendung keine Bindung an die Beurteilung im Eintragungsverfahren (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Voraussetzung für die Bejahung eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs ist bei abstrakten Farbmarken vielmehr eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des geschützten Zeichens ; das Berufungsgericht ist aber nur von einer normalen Kennzeichnungskraft des angemeldeten Farbtons ausgegangen.
bb) Nicht zutreffend ist auch die Auffassung des Berufungsgerichts, für die Annahme eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs sei es unerheblich, dass
die Abformmassen nicht mit den angegriffenen Farbtönen in den geschäftlichen Verkehr gelangten, sondern erst nach dem Erwerb der farblich unterschiedlichen Pasten im Betrieb des Erwerbers gewonnen würden. Es handelt sich hierbei um einen Vorgang, der zeitlich nach dem Handeln im geschäftlichen Verkehr liegt. Für das Verständnis der herkunftshinweisenden Funktion wie auch der Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne kommt es in erster Linie auf die Vorgänge an, die sich im geschäftlichen Verkehr abspielen (vgl. BGH, Urt. v. 12.2.1998 - I ZR 241/95, GRUR 1998, 696 = WRP 1998, 604 - Rolex-Uhr mit Diamanten; zum wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz vgl. BGH, Urt. v. 2.12.2004 - I ZR 30/02, GRUR 2005, 349, 353 = WRP 2005, 476 - Klemmbausteine III, zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Der Bereich der dem Markeninhaber vorbehaltenen und dem Verletzer verbotenen Benutzungshandlungen i.S. des § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG steckt grundsätzlich auch den Rahmen des relevanten kennzeichenmäßigen Gebrauchs ab. Es kann allerdings nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass der Verkehr ein dem Produkt anhaftendes Merkmal, das erst nach dem Abschluss des im geschäftlichen Verkehr ablaufenden Erwerbsvorgangs bei zweckentsprechender Verwendung durch den Erwerber in Erscheinung tritt, als ein zur Bezeichnung der Herkunft des Produkts eingesetztes Zeichen versteht. Ein entsprechendes Verständnis liegt freilich bei einer erst nach dem Erwerbsvorgang sichtbar werdenden Farbe zumal dann fern, wenn der Verkehr dieser auch oder sogar in erster Linie eine technische Funktion zuschreibt. Die Feststellung eines solchen Verständnisses setzt daher voraus, dass der Verkehr die Ursprungsidentität des Produkts unabhängig von dessen Gestaltung, Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung aus dessen Erscheinungsform beim Gebrauch herleitet.
4. Das Berufungsurteil ist danach weder in der Begründung noch im Ergebnis zutreffend; es ist deshalb aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat ist an einer eigenen Entscheidung in der Sache gehindert, weil sich die Klage an-
dererseits auch nicht als abweisungsreif darstellt. Nach dem - zum Teil bestrittenen - Vortrag der Klägerin insbesondere hinsichtlich des hohen Bekanntheitsgrades des angemeldeten Farbtons ist nicht auszuschließen, dass eine etwaige Benutzungsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Entsprechende Feststellungen, die dem Tatrichter obliegen (BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck), enthält des Berufungsurteil nicht. Ebenso fehlen Feststellungen zu der Frage, ob der Verkehr die Farbe in der angegriffenen Verwendungsform jeweils als selbstständiges Zeichen neben den anderen von der Beklagten verwendeten Herkunftshinweisen versteht. Dementsprechend vermag der erkennende Senat die Frage, ob die Beklagte die angegriffenen Farbtöne kennzeichenmäßig verwendet, nicht abschließend zu beurteilen. Die Sache ist daher zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 und 3 ZPO).
III. In der wiedereröffneten Berufungsinstanz wird die Klägerin Gelegenheit haben, zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke neu vorzutragen.
Nach den vorstehend - namentlich zu Ziffer II. 3. b) aa) und insbesondere bb) - gemachten Ausführungen dürfte jedenfalls die Annahme fern liegen, dass die etwaige Benutzungsmarke der Klägerin durch das Anbieten(lassen)
und/oder Inverkehrbringen einer Abformmasse verletzt wird, die nach Abmischung den im Klageantrag unter Ziffer I. links wiedergegebenen, von der etwaigen Benutzungsmarke der Klägerin deutlich abweichenden Farbton aufweist.
Ullmann Bornkamm Pokrant Schaffert Bergmann
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin produziert und vertreibt Koffer. Zu ihrem Sortiment gehören seit 50 Jahren Koffer aus Aluminium, die ein bestimmtes Rillen-Design aufweisen. Diese werden in nahezu jedem Fachgeschäft in Deutschland angeboten und von der Klägerin seit langer Zeit auf einschlägigen Fachmessen und in Fachzeitschriften sowie Prospekten beworben. Die nachfolgend abgebildeten Koffer zeigen aus der Produktpalette der Klägerin die Serie "S. ":
- 2
- Die Klägerin ist Inhaberin der nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 163, die unter anderem für "Reise- und Handkoffer, Kosmetikkoffer (alle aus Aluminium oder Kunststoff)" eingetragen ist, sowie der weiteren dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 159:
- 3
- Die Beklagte handelt mit Kosmetika. Sie belieferte die Parfümeriekette D. mit Koffern in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung. Diese verfügten über ein Rillen-Design und waren mit Kosmetika befüllt.
- 4
- Die Klägerin sieht den Vertrieb des von der Beklagten angebotenen Koffers als eine Verletzung ihrer Markenrechte und wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung als wettbewerbswidrig an. Sie hat behauptet, das Rillen-Design ihrer Koffermodelle sei im Verkehr sehr bekannt und im Markt nahezu einmalig.
- 5
- Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Beauty-Trolleys wie nachstehend wiedergegeben anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen: 2. Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 23. Dezember 2003 Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen hat, insbesondere
a) welche Umsätze sie mit dem in Ziffer I 1 genannten BeautyTrolley getätigt hat bzw. welche Stückzahlen sie hiervon zu welchen Preisen verkauft hat, und zwar aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten und EUR-Werten;
b) von welchem(n) Lieferanten sie diesen Beauty-Trolley bezogen und an welche gewerblichen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland sie diese zu welchen Preisen veräußert hat, und zwar unter Angabe der vollen Adressen; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I 1 bezeichnete Handlung seit dem 23. Dezember 2003 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
- 6
- Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass das Publikum über die betriebliche Herkunft des von ihr vertriebenen Koffers getäuscht werde. Die Rillenstruktur verkörpere eine gestalterische Grundidee, die nicht zugunsten der Klägerin monopolisiert werden dürfe.
- 7
- Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt (LG Köln, Urt. v. 16.12.2004 - 31 O 562/04, juris).
- 8
- Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Köln MarkenR 2005, 449 = MD 2006, 90).
- 9
- Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.
Entscheidungsgründe:
- 10
- I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung und nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung der Marken der Klägerin sowie Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 11
- Die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin könne bereits nicht festgestellt werden. Die Klägerin hätte sich auf bestimmte Koffermodelle festle- gen müssen, aus denen sie eine wettbewerbliche Eigenart habe ableiten wollen. Das sei nicht geschehen. Letztlich komme es darauf aber nicht einmal an, weil die Gefahr einer Herkunftstäuschung im Zeitpunkt des Kaufs auszuschließen sei. Der Koffer der Beklagten werde mit Kosmetika geliefert und angeboten. Er wirke daher nur als Verpackung der offen präsentierten Kosmetika. Der Verbraucher, der eine Kosmetikabteilung aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte nur auf die Kosmetikartikel. Einer Herkunftstäuschung hinsichtlich des Koffers, der nur als Verpackung wirke, könne er nicht unterliegen.
- 12
- Markenrechtliche Ansprüche seien ebenfalls ausgeschlossen. Es fehle jedenfalls in der vorbeschriebenen Vertriebssituation an der für eine Verletzung erforderlichen markenmäßigen Benutzung des Rillen-Designs.
- 13
- II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
- 14
- 1. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG sei nicht gegeben , weil das Koffermodell der Beklagten nicht markenmäßig benutzt werde, hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 15
- a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann allerdings grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers , die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - LilaSchokolade ). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke und nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).
- 16
- b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird. Die Annahme des Berufungsgerichts , die angegriffene Aufmachung sei nicht markenmäßig verwandt worden, beruht auf Rechtsfehlern.
- 17
- aa) Das Berufungsgericht hat bei der Ablehnung einer markenmäßigen Benutzung entscheidend auf die Vertriebssituation abgestellt. Diese hat das Berufungsgericht primär darin gesehen, dass vorliegend ein Kosmetiksortiment in einem Kosmetikgeschäft oder einer Kosmetikabteilung ausgestellt wurde.
- 18
- bb) Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass in die Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung markenmäßig benutzt, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen ist. Der Kennzeichnungsgrad einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt , wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (BGHZ 171, 89 Tz. 30 - Pralinenform, m.w.N.). Die Klägerin hatte hierzu unbestritten geltend gemacht, sie stelle seit 50 Jahren Koffer mit einem speziellen Oberflächen-Rillen-Design aus Aluminium her, die sich in Deutschland in beinahe jedem Fachgeschäft fänden und die sie umfangreich beworben habe. Die Klägerin hat hieraus gefolgert , dass sich das Rillen-Design innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat und ihre Aluminiumkoffer bekannte Marken sind. Das Berufungsgericht hat zur originären Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marken der Klägerin und zu einer Steigerung dieser Unterscheidungskraft infolge Benutzung keine Feststellungen getroffen und auch die von der Beklagten vorgelegte Verkehrsbefragung zur Form der Koffer der Klägerin nicht gewürdigt. Für das Revisionsverfahren kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die dreidimensionalen Marken der Klägerin aufgrund hoher Marktpräsenz sowie langjähriger und intensiver Werbung über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen und dies auch Auswirkungen auf die Frage hat, ob der Verkehr der angegriffenen Aufmachung einen Herkunftshinweis entnimmt.
- 19
- Sollte das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug zu dem Ergebnis gelangen, dass die Klagemarken über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, wird es auch zu berücksichtigen haben, dass die angegriffene Aufmachung nicht genau den Klagemarken entspricht und sich deren Kennzeichnungskraft wegen der Abweichungen nicht ohne Weiteres auf die markenmäßige Benutzung der angegriffenen Warenform auszuwirken braucht.
- 20
- cc) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung des Koffers markenmäßig benutzt hat, hat das Berufungsgericht zudem allein auf den Zeitpunkt der Kaufsituation abgestellt und rechtsfehlerhaft die nachfolgende Verwendung des von der Beklagten mit Kosmetikartikeln vertriebenen Koffers unberücksichtigt gelassen.
- 21
- Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden , kann die Marke herkunftshinweisend wirken. Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium der Benutzung oder des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 46 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse ; 171, 89 Tz. 25 - Pralinenform).
- 22
- Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang nicht ausgeschlossen , dass Verbraucher, die das Produkt der Beklagten nicht selbst in ei- nem Kosmetikladen gekauft haben und den Koffer später im Einsatz sehen, der Meinung sein könnten, es handele sich dabei um einen von der Klägerin produzierten Koffer. Ein derartiges Verständnis beträfe nicht nur die funktionelle oder ästhetische Gestaltung der Warenform, sondern die angesprochenen Verkehrskreise würden die angegriffene Aufmachung als Herkunftshinweis auffassen. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob beim Durchschnittsverbraucher tatsächlich von einem solchen Verkehrsverständnis auszugehen ist. Diese wird es ebenfalls nachzuholen haben.
- 23
- c) Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge zu I 2 und II kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil markenrechtlich relevante Verletzungshandlungen der Beklagten nicht ausgeschlossen sind.
- 25
- a) Mit Blick auf das im Laufe des Rechtsstreits in Kraft getretene neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist hinsichtlich der maßgeblichen Rechtsgrundlagen zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und dem Auskunfts- und Schadensersatzanspruch andererseits zu unterscheiden. Da der Unterlassungsanspruch auf die Abwehr künftiger Gefahren gerichtet ist, ist eine Klage nur dann begründet, wenn auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage Unterlassung verlangt werden kann. Zudem muss die Handlung zum Zeitpunkt ihrer Begehung wettbewerbswidrig gewesen sein, da es anderenfalls an der Wiederholungsgefahr fehlt. Demgegenüber kommt es bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und der Verpflichtung zur Auskunftserteilung auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Begehung an. Nachdem die Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in § 4 Nr. 9 UWG lediglich die gesetzlichen Grundlagen, nicht aber den Inhalt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geändert hat (BGH, Urt. v. 28.10.2004 - I ZR 326/01, GRUR 2005, 166, 167 = WRP 2005, 88 - Puppenausstattungen; vgl. auch die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 15/1487, S. 18), ist eine Differenzierung nach neuem und altem Recht nicht erforderlich (BGH, Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Tz. 19 = WRP 2007, 1076 - Handtaschen).
- 26
- b) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind im vorliegenden Fall nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausgeschlossen. Im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes ist allerdings für einen lauterkeitsrechtlichen Schutz grundsätzlich kein Raum (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.11.2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem). Die Klägerin begehrt jedoch, soweit sie ihre Ansprüche auf die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stützt, keinen Schutz für eine Kennzeichnung , sondern für die Produktpalette ihrer Koffer als konkrete Leistungsergebnisse. Sie begründet dies damit, dass die Beklagte dadurch unlauter gehandelt habe, dass diese die die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin begründenden Merkmale übernommen und dadurch eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorgerufen habe. Dieses Begehren fällt nicht in den Schutzbereich des Markenrechts (vgl. auch BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern).
- 27
- c) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen (BGH GRUR 2007, 339 Tz. 24 - Stufenleitern; BGH, Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 14 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege).
- 28
- d) Mit Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe sich mit dem Vorbringen der Klägerin zur wettbewerblichen Eigenart ihrer Produkte nicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen mit der Begründung getroffen, es gehe beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung um den Vertrieb von Nachahmungen eines wettbewerblich eigenartigen, real existierenden Produkts. Die Klägerin müsse sich deshalb festlegen, aus welchem Koffermodell oder aus welchen Koffermodellen sie ihre Ansprüche herleiten wolle, was nicht geschehen sei. Dem kann nicht zugestimmt werden.
- 29
- aa) Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH GRUR 2007, 795 Tz. 25 - Handtaschen). Nach der Rechtsprechung des Senats kann einem Produktprogramm als Gesamtheit von Erzeugnissen mit Gemeinsamkeiten in der Zweckbestimmung und Formgestaltung unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerblicher Schutz gewährt werden. Voraussetzung ist dabei nicht, dass jedes einzelne Teil für sich genommen eine wettbewerbliche Eigenart aufweist. Diese kann vielmehr auch in einer wiederkehrenden Formgestaltung mit charakteristischen Besonderheiten bestehen, die bewirken, dass sich die zum Programm gehörenden Gegenstände für den Verkehr deutlich von Waren anderer Hersteller abheben (vgl. BGH, Urt. v. 23.10.1981 - I ZR 62/79, GRUR 1982, 305, 307 - Büromöbelprogramm; Urt. v. 6.2.1986 - I ZR 243/83, GRUR 1986, 673, 675 = WRP 1986, 377 - Beschlagprogramm ; Urt. v. 28.5.1998 - I ZR 275/95, GRUR 1999, 183, 186 = WRP 1998, 1171 - Ha-Ra/HARIVA).
- 30
- bb) Nach dem unter Beweis gestellten Vortrag der Klägerin weisen die Koffer ihrer Produktpalette jeweils folgende wiederkehrende charakteristische Merkmale auf: Die Koffer verfügen über Rillen, die an der Außenfläche als Rippen hervortreten und eine unterschiedliche Reflexion des Lichts auf der Außenfläche erzeugen; die Rippen sind auf der Breitseite der beiden den Koffer bildenden Schalen und auf den Schmalseiten vorhanden und gleichmäßig verteilt angeordnet; die Rippen verlaufen in Längsrichtung der Ober- und Unterkante des Koffers; sie haben eine im Verhältnis zum Rillenabstand geringere Höhe; zwischen den Rippen sind glatte Flächen mit gleichbleibender Breite vorhanden und an den Ecken ist ein Schutz vorgesehen. Mit diesem Vorbringen hat sich das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht auseinandergesetzt und nicht geprüft , ob diese Merkmale bei den Kofferserien der Klägerin vorhanden sind und eine wettbewerbliche Eigenart sämtlicher Koffer begründen können.
- 31
- e) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht im Inverkehrbringen des Koffers der Beklagten keine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a UWG gesehen hat.
- 32
- aa) Das Berufungsgericht hat eine Herkunftstäuschung mit der Begründung verneint, ein Verbraucher, der ein Kosmetikgeschäft oder eine Kosmetikabteilung eines Kaufhauses aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte auf das konkrete Kosmetikangebot. Er richte sein Interesse ausschließlich auf den Erwerb der Kosmetika und nicht auch auf den nur eine Verpackung darstellenden Koffer. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 33
- bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass nach der Rechtsprechung des Senats zu § 4 Nr. 9 lit. a UWG die Herkunftstäuschung spätestens im Zeitpunkt des Kaufs gegeben sein muss und eine erst nachfolgend auftretende Herkunftstäuschung keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG begründen kann (BGHZ 161, 204, 211 - Klemmbausteine III; BGH GRUR 2007, 339 Tz. 39 - Stufenleitern). Im vorliegenden Fall braucht nicht entschieden zu werden, ob infolge der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken , die grundsätzlich auch unlautere Geschäftspraktiken nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts erfasst (Art. 3 Abs. 1), eine Änderung dieser Rechtsprechung geboten ist.
- 34
- cc) Denn die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht aufgrund der konkreten Verkaufssituation eine Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft des Koffers, in dem sich die Kosmetikartikel befinden, als schlechterdings ausgeschlossen angesehen hat. Zwar liegt die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verbraucher achteten in der konkre- ten Verkaufssituation nur auf die Kosmetikartikel und nicht auch auf den als Verpackung angebotenen Koffer, auf tatrichterlichem Gebiet. Die Feststellung der Verkehrsauffassung ist allerdings in der Revisionsinstanz darauf zu überprüfen , ob die Vorinstanz den Tatsachenstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft hat (BGH, Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 193/99, GRUR 2002, 550, 552 = WRP 2002, 527 - Elternbriefe; Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Denn das Berufungsgericht hat sich nicht mit den gegenteiligen Feststellungen des Landgerichts auseinandergesetzt. Dieses hatte angenommen, dass beim Vertrieb des aus den Kosmetikartikeln und dem Koffer zusammengesetzten Angebots der Beklagten nicht allein der Kosmetikinhalt im Vordergrund steht, weil der als "Trolley" bezeichnete Koffer auch ohne den Inhalt verwendet werden kann. Trifft diese Feststellung zu und hat der von der Beklagten vertriebene Koffer einen von den Kosmetikartikeln losgelösten Verwendungszweck, ist nicht ausgeschlossen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, wenn sie diese Verwendungsmöglichkeit erkennen, sich ungeachtet der Vertriebsmodalitäten Vorstellungen über die betriebliche Herkunft dieses Koffers machen. Dies liegt um so näher, je höher die wettbewerbliche Eigenart der von der Klägerin angebotenen Produktpalette der Koffer und der Grad der Übernahme sind. Die Abnehmerkreise werden dann eher glauben, in dem angebotenen Koffer ein Produkt der Klägerin wiederzuerkennen und sich Vorstellungen über die betriebliche Herkunft des Koffers machen, auch wenn er zusammen mit Kosmetikartikeln angeboten wird. Die erforderlichen Feststellungen wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 16.12.2004 - 31 O 562/04 -
OLG Köln, Entscheidung vom 06.07.2005 - 6 U 226/04 -
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin zu 1 hält zentral und weltweit die unterschiedlichen Marken der Kraft-Foods-Gruppe für das Kaffee- und Süßwarengeschäft, die sie den einzelnen regionalen Vertriebsgesellschaften zur Nutzung überläßt. Sie ist Inhaberin der für "Schokoladewaren" aufgrund Verkehrsdurchsetzung am 26. Mai 1995 eingetragenen deutschen abstrakten Farbmarke Nr. 2 906 959 "lila" sowie der am 27. Oktober 1999 für "Schokolade, Pralinen, Schokoladenerzeugnisse und Waren aus Schokolade (nicht für medizinische Zwecke)" eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 31336 "lila". Bei beiden Marken (im folgenden: Klagemarken ) ist die Farbe Lila geschützt wie in der Wiedergabe eines bei den Eintragungsunterlagen befindlichen, nachfolgend wiedergegebenen Farbmusters :
Die Klägerin zu 2 ist die für Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft der Kraft-Foods-Gruppe. Sie vertreibt Produkte in dem durch die Klagemarken geschützten Farbton in Deutschland, insbesondere Schokoladenerzeugnisse, die zusätzlich mit der Wort-/Bildmarke "Milka" versehen sind.
Die Beklagte, eine Herstellerin von Gebäckwaren, vertrieb eine Gebäckmischung , die auch mit Schokolade überzogenes Gebäck enthielt, in einer lilafarbenen Verpackung, deren Vorder- und Rückseite nachfolgend verkleinert wiedergegeben ist:
Die Klägerinnen haben darin eine Verletzung der Klagemarken sowie einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht gesehen. Sie haben die Beklagte auf Unterlassung, Vernichtung der im Besitz der Beklagten befindlichen Verpakkungen , Auskunft und Rechnungslegung sowie auf Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen. Die Klägerin zu 2 hat sich dabei auf eine Ermächtigung der Klägerin zu 1 zur Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche berufen. Zusätzlich hat sie ihr Unterlassungsbegehren auf eigene wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus §§ 1, 3 UWG a.F. gestützt.
Die Klägerinnen haben beantragt, der Beklagten zu untersagen,
im geschäftlichen Verkehr Gebäckmischungen in der oben wiedergegebenen farblichen Aufmachung anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu bewerben.
Ferner haben sie die Verurteilung der Beklagten zur Vernichtung der in ihrem Besitz oder Eigentum befindlichen Verpackungen und zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie ferner die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat u.a. vorgebracht, die Klägerinnen hätten nicht hinreichend dargelegt, welches der eingetragene Farbton der Klagemarken sei, weil die Eintragung nicht auf eine bestimmte Klassifizierung wie z.B. RAL oder Pantone Bezug nehme. Sie hat die Aktivlegitimation der Klägerinnen bestritten und ferner geltend gemacht, sie benutze bei der beanstandeten Verpackung die Farbe Lila nicht markenmäßig. Auch fehle es an einer Verwechslungsgefahr, weil die auf ihrer Verpackung verwendete Farbe an keiner Stelle mit dem durch die Klagemarken geschützten Farbton identisch sei.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen (OLG Bremen WRP 2002, 460).
Mit ihrer - vom Berufungsgericht zugelassenen - Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Klageabweisung weiter.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat eine Verletzung der Klagemarken gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Neben der Klägerin zu 1 sei aufgrund der von dieser erteilten Zustimmung auch die Klägerin zu 2 gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG zur Geltendmachung der kennzeichenrechtlichen Ansprüche befugt. Der Klägerin zu 2 stehe zudem ein auf die Verwendung der beanstandeten Verpackung gestützter wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gemäß § 3 UWG a.F. zu. Der mit der Klage geltend gemachte Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung ergebe sich aus § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG, der im Wege der Feststellungsklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG; der Anspruch auf Vernichtung folge aus § 18 MarkenG.
Zur Begründung hat das Berufungsgericht ausgeführt:
Zwischen den für die Klägerin zu 1 geschützten Marken und der von der Beklagten für die beanstandete Verpackung verwendeten Grundfarbe sei eine deutliche Zeichenähnlichkeit festzustellen. Die für die Klägerin zu 1 registrierten Farbmarken hätten eine gesteigerte, auf die von der Zeicheninhaberin autorisierten Hersteller von "Milka"-Schokoladenprodukten hinweisende Kennzeichnungskraft als Grundfarbe für die Ausstattung (Verpackung). In Anbetracht dieser gesteigerten Kennzeichnungskraft habe die Verwendung von Farbtönen, die im Erinnerungsbild des Verbrauchers nicht deutlich von den Klagefarbmarken abwichen, eine Signalwirkung im Sinne eines Hinweises auf den oder die Hersteller von "Milka"-Schokoladenerzeugnissen. Das in der beanstandeten Verpackung der Beklagten vertriebene Produkt weise hinreichende Ähnlichkeit mit den durch die Klagemarken geschützten Waren auf. Die für die beanstandete
Verpackung verwendete Grundfarbe habe prägenden und herkunftshinweisenden Charakter, so daß eine kennzeichenmäßige Benutzung vorliege.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg. Den Klägerinnen stehen die geltend gemachten Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6, §§ 18, 19, 30 Abs. 3 MarkenG sowie Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Abs. 2 lit. a, Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV zu.
1. Der Schutz aus den eingetragenen Klagemarken ist nicht, wie die Revision geltend macht, deshalb zu versagen, weil die eingetragenen Marken möglicherweise den Anforderungen an die Markenfähigkeit, insbesondere an die graphische Darstellung (§ 8 Abs. 1 MarkenG, Art. 4 GMV), nicht genügen. Der durch die Klagemarken in Anspruch genommene (bei beiden Marken übereinstimmende ) Farbton ist bei der Eintragung nicht durch Bezugnahme auf ein anerkanntes Farbklassifikationssystem bezeichnet, sondern lediglich mit Hilfe eines dem Eintragungsantrag beigefügten lila eingefärbten Farbmusters beschrieben worden. Der Frage, ob damit den Anforderungen genügt ist, die an die graphische Darstellung der Farbe zu stellen sind, für die Markenschutz beansprucht wird (vgl. EuGH, Urt. v. 6.5.2003 - Rs. C-104/01, Slg. 2003, I-3793 Tz. 29 ff. = GRUR 2003, 604 - Libertel; Urt. v. 24.6.2004 - Rs. C-49/02, GRUR 2004, 858, 859 Tz. 32 - Heidelberger Bauchemie), ist jedoch nicht nachzugehen. Denn das Verletzungsgericht ist an die erfolgte Eintragung gebunden. Die Bindung besteht hinsichtlich aller Eintragungsvoraussetzungen und -hindernisse , die bei der Eintragung eines Zeichens als Marke Prüfungsgegenstand des Eintragungsverfahrens sind (BGH, Urt. v. 3.11.1999 - I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE), also auch hinsichtlich des Erfordernisses der (dauerhaften) graphischen Darstellung. Es kann im vorliegenden Fall offenbleiben, ob eine Bindung des Verletzungsrichters ausnahmsweise dann zu
verneinen ist, wenn den Eintragungsunterlagen nicht mit der erforderlichen Bestimmtheit entnommen werden kann, für welches Zeichen der durch die Eintragung begründete Markenschutz (§ 4 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 GMV) gewährt wird. Denn zwischen den Parteien ist unstreitig, daß der durch die eingetragenen Klagemarken geschützte Farbton dem Farbton entspricht, den die sog. Farbtoleranzkarten der für die Klägerinnen tätigen Druckfarbenfabrik aufweisen. Diesen Farbton hat das Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Dem Umstand, daß damit gegenüber einem durch ein Farbklassifikationssystem festgelegten Farbton lediglich ein "Toleranzbereich" umschrieben ist, kann, wovon das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen ist, bei der Bestimmung des Schutzumfangs hinreichend Rechnung getragen werden.
2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Beklagte die für Schokoladenerzeugnisse geschützten Klagemarken verletzt hat, indem sie für die Verpackung ihrer ähnlichen Waren eine Grundfarbe benutzt hat, die mit dem durch die Klagemarken geschützten Farbton verwechselbar ist (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG; Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b, Abs. 2 lit. a GMV).
a) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Beklagte die für die beanstandete Verpackung verwendete Grundfarbe kennzeichenmäßig benutzt hat.
aa) Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann nur durch eine Verwendung der geschützten Farbe als Herkunftshinweis verletzt werden (BGHZ 156, 126, 136 - Farbmarkenverletzung I, m.w.N.). Dies folgt aus der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren , indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Ver-
wechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die dem Markeninhaber zustehenden Schutzrechte sollen sicherstellen , daß die Marke ihre Funktionen erfüllen kann, und sind daher auf Fälle beschränkt , in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 = GRUR 2003, 55 - Arsenal). Da sich der Grundsatz, daß nur eine Verwendung als Herkunftshinweis , also eine kennzeichenmäßige Benutzung, das geschützte Zeichen verletzt , aus der Herkunftsfunktion der Marke herleitet, ist er nicht nur bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern auch bei der Verletzung des Rechts aus einer Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 9 Satz 2 lit. b GMV anzuwenden.
bb) Wird eine Farbe auf der Verpackung einer Ware verwendet, so kann allerdings nur ausnahmsweise angenommen werden, daß dies herkunftshinweisend geschieht. Denn die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne Beifügung von graphischen oder Wortelementen auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den gegenwärtigen Gepflogenheiten grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (EuGH GRUR 2003, 604 Tz. 65 - Libertel; BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 4.9.2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154, 155 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II). Eine solche Ausnahme setzt voraus, daß die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, daß sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn einerseits die geschützte Farbe über eine durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen, eine entsprechende Gewöhnung des Verkehrs besteht, bei Waren der in Rede stehenden Art in der geschützten Farbe einen Herkunftshinweis zu sehen, und wenn die Farbe andererseits auch
in der angegriffenen Verwendungsform ein wesentliches, durch herkömmliche Herkunftshinweise nicht in den Hintergrund gedrängtes Gestaltungsmittel ist (BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I).
cc) Im vorliegenden Fall hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellt , daß der Verkehr die Grundfarbe Lila auf den Verpackungen der Gebäckmischung der Beklagten als Herkunftshinweis auffaßt. Das Berufungsgericht ist dabei davon ausgegangen, daß der von den Klägerinnen für ihre "Milka"Schokoladenprodukte verwendete, kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragene Lila-Farbton nicht lediglich über normale, sondern über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. In der Sicht der an Schokoladenwaren interessierten Verbraucherkreise ist nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die Farbe Lila zum Inbegriff von "Milka"-Schokoladenerzeugnissen geworden. Entgegen der Auffassung der Revision kommt diese gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht lediglich den von den Klägerinnen verwendeten Aufmachungen zu, sondern dem verwendeten Lila-Farbton selbst. Dem steht nicht entgegen, daß sich der für Schokoladenwaren ungewöhnliche Farbton Lila durch die gemeinsame Verwendung gerade auch mit der Wort-/Bildmarke "Milka" und der zunächst in natürlichen Farben, später mit lila Flecken abgebildeten "Milka"-Kuh zu einem Herkunftshinweis von gesteigerter Kennzeichnungskraft entwickelt haben mag. Denn den Feststellungen des Berufungsgerichts ist zu entnehmen, daß die vielfältigen Verwendungen des Farbtons Lila durch die Klägerinnen dazu geführt haben, daß diesem Gestaltungsmittel eine eigenständige, von anderen Herkunftshinweisen unabhängige Kennzeichnungsfunktion zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach).
Die durch Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft des für die Schokoladenerzeugnisse der Klägerinnen geschützten Farbtons "Lila" führt dazu, daß der Verkehr auch in der Verwendung der Grundfarbe Lila auf den Verpackungen der Beklagten einen Herkunftshinweis sieht. Der von der Beklagten für die Grundfarbe ihrer Verpackung benutzte Farbton, der nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in den Ähnlichkeitsbereich des für die Klägerinnen geschützten Lila-Farbtons fällt, tritt als solcher im Rahmen aller sonstigen Gestaltungselemente auf der Verpackung in einer Weise hervor, daß er als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Dies folgt aus der rechtsfehlerfrei getroffenen tatsächlichen Feststellung des Berufungsgerichts, daß nicht die sonstigen Elemente der Verpackung, sondern die mit den geschützten Farbmarken der Klägerinnen einen hohen Ähnlichkeitsgrad aufweisende " Grundfarbe" der Verpackung deren Gesamteindruck prägt. Die Würdigung des Berufungsgerichts, daß das auf der Verpackung befindliche relativ kleine, in orange und gold gehaltene Bildzeichen in Form einer stilisierten Lilie sowie die Abbildung der in der Verpackung enthaltenen Gebäckmischung und einer ein Kaffeegeschirr haltenden älteren Dame vom Verkehr lediglich als dekorative Elemente aufgefaßt werden und den Gesamteindruck der Verpackung nicht prägen, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Sonstige Elemente, die vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden werden könnten, weist die Vorderseite der Verpakkung nicht auf. Lediglich auf der Rückseite findet sich an einer unauffälligen Stelle in kleingehaltener Schrift die Firma der Beklagten.
b) Das Berufungsgericht ist zu Recht vom Vorliegen einer Gefahr der Verwechslung (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Satz 2 lit. b GMV) der von der Beklagten verwendeten Lila-Grundfarbe ihrer Verpackung, die nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts vom Verkehr als selbständiges Kennzeichnungsmittel aufgefaßt wird, mit den Klagemarken ausgegangen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle Umstände
des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren der Zeichen- und der Warenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Gra d der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 6.5.2004 - I ZR 223/01, GRUR 2004, 783, 784 = WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/ NEURO-FIBRAFLEX, m.w.N.).
aa) Die Klagemarken sind für "Schokoladewaren" (Klagemarke Nr. 2 906 959) bzw. für "Schokolade, Pralinen, Schokoladenerzeugnisse und Waren aus Schokolade (nicht für medizinische Zwecke)" (Gemeinschaftsmarke Nr. 31336) eingetragen. Das Berufungsgericht hat - von der Revision unbeanstandet - eine Ähnlichkeit dieser Waren mit der in der beanstandeten Verpakkung vertriebenen Gebäckmischung angenommen, weil diese Mischung auch mit Schokolade überzogene Kekse und Waffeln enthielt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.
bb) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat der geschützte Farbton "Lila" als Hinweis auf die Herkunft von "Milka"-Schokoladenprodukten eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt.
cc) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht weiter angenommen, daß zwischen den geschützten Klagefarbmarken und der von der Beklagten für die beanstandete Verpackung verwendeten Grundfarbe eine deutliche Zeichenähnlichkeit besteht, die eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. b GMV begründet. Das Berufungsgericht hat deutlich wahrnehmbare Unterschiede weniger in der nach unten verlaufenden Aufhellung des Farbtons als in der Beimischung einer stärkeren rötlichen Farb-
komponente bei der von der Beklagten als Grundfarbe für ihre Verpackung verwendeten Farbe gesehen. Seine Auffassung, diese Unterschiede führten in Anbetracht der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken und des gegebenen Grades der Warenähnlichkeit zu einer für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichenden Zeichenähnlichkeit, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Zutreffend hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, daß das Erinnerungsvermögen der angesprochenen Verbraucher nur verhältnismäßig wenige Farben und Farbtöne umfaßt, so daß geringe Unterschiede nicht wahrgenommen werden. Dadurch wird die Verwechslungsgefahr zwischen ähnlichen Farbtönen erhöht (vgl. BGHZ 156, 126, 139 - Farbmarkenverletzung I). Aus diesem Grunde steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr auch nicht entgegen, daß der durch die Klagemarken geschützte Farbton bei der Eintragung nicht durch Bezugnahme auf ein Farbklassifikationssystem festgelegt und im vorliegenden Verfahren lediglich durch Vorlage einer sog. Farbtoleranzkarte umschrieben worden ist. Die Auffassung des Berufungsgerichts , die dadurch mögliche Abweichung von dem geschützten Originalfarbton sei allenfalls geringfügig und ändere an dem Vorliegen einer deutlichen, eine Verwechslungsgefahr begründenden Zeichenähnlichkeit nichts, ist angesichts der besonderen Kennzeichnungskraft der Klagefarbmarken nicht zu beanstanden.
3. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch folgt aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5 MarkenG, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GMV. Die Klägerin zu 2 ist gemäß § 30 Abs. 3 MarkenG, Art. 22 Abs. 3 Satz 1 GMV neben der Klägerin zu 1, die als Markeninhaber der Klageerhebung zugestimmt hat, klagebefugt.
Nicht zu beanstanden ist ferner die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß die Beklagte verpflichtet sei, den Klägerinnen den durch die Verletzung der
Klagefarbmarken entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 14 Abs. 6 MarkenG, Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GMV), und daß der Hilfsanspruch zur Vorbereitung des Schadensersatzanspruchs begründet sei. Die Verurteilung zur Vernichtung der im Besitz der Beklagten befindlichen Verpackungen beruht auf § 18 Abs. 1 MarkenG.
III. Danach ist die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Bornkamm Pokrant Büscher
Schaffert Bergmann
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin produziert und vertreibt Koffer. Zu ihrem Sortiment gehören seit 50 Jahren Koffer aus Aluminium, die ein bestimmtes Rillen-Design aufweisen. Diese werden in nahezu jedem Fachgeschäft in Deutschland angeboten und von der Klägerin seit langer Zeit auf einschlägigen Fachmessen und in Fachzeitschriften sowie Prospekten beworben. Die nachfolgend abgebildeten Koffer zeigen aus der Produktpalette der Klägerin die Serie "S. ":
- 2
- Die Klägerin ist Inhaberin der nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 163, die unter anderem für "Reise- und Handkoffer, Kosmetikkoffer (alle aus Aluminium oder Kunststoff)" eingetragen ist, sowie der weiteren dreidimensionalen Marke Nr. 396 16 159:
- 3
- Die Beklagte handelt mit Kosmetika. Sie belieferte die Parfümeriekette D. mit Koffern in der im Klageantrag wiedergegebenen Aufmachung. Diese verfügten über ein Rillen-Design und waren mit Kosmetika befüllt.
- 4
- Die Klägerin sieht den Vertrieb des von der Beklagten angebotenen Koffers als eine Verletzung ihrer Markenrechte und wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung als wettbewerbswidrig an. Sie hat behauptet, das Rillen-Design ihrer Koffermodelle sei im Verkehr sehr bekannt und im Markt nahezu einmalig.
- 5
- Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland Beauty-Trolleys wie nachstehend wiedergegeben anzubieten, feilzuhalten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen: 2. Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang die Beklagte seit dem 23. Dezember 2003 Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen hat, insbesondere
a) welche Umsätze sie mit dem in Ziffer I 1 genannten BeautyTrolley getätigt hat bzw. welche Stückzahlen sie hiervon zu welchen Preisen verkauft hat, und zwar aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten und EUR-Werten;
b) von welchem(n) Lieferanten sie diesen Beauty-Trolley bezogen und an welche gewerblichen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland sie diese zu welchen Preisen veräußert hat, und zwar unter Angabe der vollen Adressen; II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die in Ziffer I 1 bezeichnete Handlung seit dem 23. Dezember 2003 entstanden ist und/oder noch entstehen wird.
- 6
- Die Beklagte ist der Auffassung der Klägerin entgegengetreten, dass das Publikum über die betriebliche Herkunft des von ihr vertriebenen Koffers getäuscht werde. Die Rillenstruktur verkörpere eine gestalterische Grundidee, die nicht zugunsten der Klägerin monopolisiert werden dürfe.
- 7
- Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt (LG Köln, Urt. v. 16.12.2004 - 31 O 562/04, juris).
- 8
- Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen (OLG Köln MarkenR 2005, 449 = MD 2006, 90).
- 9
- Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.
Entscheidungsgründe:
- 10
- I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 9 lit. a UWG wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung und nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG wegen Verletzung der Marken der Klägerin sowie Ansprüche auf Auskunftserteilung und Schadensersatz verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 11
- Die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin könne bereits nicht festgestellt werden. Die Klägerin hätte sich auf bestimmte Koffermodelle festle- gen müssen, aus denen sie eine wettbewerbliche Eigenart habe ableiten wollen. Das sei nicht geschehen. Letztlich komme es darauf aber nicht einmal an, weil die Gefahr einer Herkunftstäuschung im Zeitpunkt des Kaufs auszuschließen sei. Der Koffer der Beklagten werde mit Kosmetika geliefert und angeboten. Er wirke daher nur als Verpackung der offen präsentierten Kosmetika. Der Verbraucher, der eine Kosmetikabteilung aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte nur auf die Kosmetikartikel. Einer Herkunftstäuschung hinsichtlich des Koffers, der nur als Verpackung wirke, könne er nicht unterliegen.
- 12
- Markenrechtliche Ansprüche seien ebenfalls ausgeschlossen. Es fehle jedenfalls in der vorbeschriebenen Vertriebssituation an der für eine Verletzung erforderlichen markenmäßigen Benutzung des Rillen-Designs.
- 13
- II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
- 14
- 1. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG sei nicht gegeben , weil das Koffermodell der Beklagten nicht markenmäßig benutzt werde, hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 15
- a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann allerdings grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers , die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - LilaSchokolade ). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke und nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).
- 16
- b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den Feststellungen getragen wird. Die Annahme des Berufungsgerichts , die angegriffene Aufmachung sei nicht markenmäßig verwandt worden, beruht auf Rechtsfehlern.
- 17
- aa) Das Berufungsgericht hat bei der Ablehnung einer markenmäßigen Benutzung entscheidend auf die Vertriebssituation abgestellt. Diese hat das Berufungsgericht primär darin gesehen, dass vorliegend ein Kosmetiksortiment in einem Kosmetikgeschäft oder einer Kosmetikabteilung ausgestellt wurde.
- 18
- bb) Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang rechtsfehlerhaft nicht berücksichtigt, dass in die Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung markenmäßig benutzt, die Kennzeichnungskraft der Klagemarke einzubeziehen ist. Der Kennzeichnungsgrad einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt , wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (BGHZ 171, 89 Tz. 30 - Pralinenform, m.w.N.). Die Klägerin hatte hierzu unbestritten geltend gemacht, sie stelle seit 50 Jahren Koffer mit einem speziellen Oberflächen-Rillen-Design aus Aluminium her, die sich in Deutschland in beinahe jedem Fachgeschäft fänden und die sie umfangreich beworben habe. Die Klägerin hat hieraus gefolgert , dass sich das Rillen-Design innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin durchgesetzt hat und ihre Aluminiumkoffer bekannte Marken sind. Das Berufungsgericht hat zur originären Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marken der Klägerin und zu einer Steigerung dieser Unterscheidungskraft infolge Benutzung keine Feststellungen getroffen und auch die von der Beklagten vorgelegte Verkehrsbefragung zur Form der Koffer der Klägerin nicht gewürdigt. Für das Revisionsverfahren kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die dreidimensionalen Marken der Klägerin aufgrund hoher Marktpräsenz sowie langjähriger und intensiver Werbung über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen und dies auch Auswirkungen auf die Frage hat, ob der Verkehr der angegriffenen Aufmachung einen Herkunftshinweis entnimmt.
- 19
- Sollte das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug zu dem Ergebnis gelangen, dass die Klagemarken über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen, wird es auch zu berücksichtigen haben, dass die angegriffene Aufmachung nicht genau den Klagemarken entspricht und sich deren Kennzeichnungskraft wegen der Abweichungen nicht ohne Weiteres auf die markenmäßige Benutzung der angegriffenen Warenform auszuwirken braucht.
- 20
- cc) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Aufmachung des Koffers markenmäßig benutzt hat, hat das Berufungsgericht zudem allein auf den Zeitpunkt der Kaufsituation abgestellt und rechtsfehlerhaft die nachfolgende Verwendung des von der Beklagten mit Kosmetikartikeln vertriebenen Koffers unberücksichtigt gelassen.
- 21
- Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden , kann die Marke herkunftshinweisend wirken. Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium der Benutzung oder des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz. 46 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse ; 171, 89 Tz. 25 - Pralinenform).
- 22
- Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang nicht ausgeschlossen , dass Verbraucher, die das Produkt der Beklagten nicht selbst in ei- nem Kosmetikladen gekauft haben und den Koffer später im Einsatz sehen, der Meinung sein könnten, es handele sich dabei um einen von der Klägerin produzierten Koffer. Ein derartiges Verständnis beträfe nicht nur die funktionelle oder ästhetische Gestaltung der Warenform, sondern die angesprochenen Verkehrskreise würden die angegriffene Aufmachung als Herkunftshinweis auffassen. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob beim Durchschnittsverbraucher tatsächlich von einem solchen Verkehrsverständnis auszugehen ist. Diese wird es ebenfalls nachzuholen haben.
- 23
- c) Die Abweisung der auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichteten Klageanträge zu I 2 und II kann ebenfalls keinen Bestand haben, weil markenrechtlich relevante Verletzungshandlungen der Beklagten nicht ausgeschlossen sind.
- 25
- a) Mit Blick auf das im Laufe des Rechtsstreits in Kraft getretene neue Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ist hinsichtlich der maßgeblichen Rechtsgrundlagen zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und dem Auskunfts- und Schadensersatzanspruch andererseits zu unterscheiden. Da der Unterlassungsanspruch auf die Abwehr künftiger Gefahren gerichtet ist, ist eine Klage nur dann begründet, wenn auch auf der Grundlage der nunmehr geltenden Rechtslage Unterlassung verlangt werden kann. Zudem muss die Handlung zum Zeitpunkt ihrer Begehung wettbewerbswidrig gewesen sein, da es anderenfalls an der Wiederholungsgefahr fehlt. Demgegenüber kommt es bei der Feststellung der Schadensersatzpflicht und der Verpflichtung zur Auskunftserteilung auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der Begehung an. Nachdem die Neufassung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb in § 4 Nr. 9 UWG lediglich die gesetzlichen Grundlagen, nicht aber den Inhalt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes geändert hat (BGH, Urt. v. 28.10.2004 - I ZR 326/01, GRUR 2005, 166, 167 = WRP 2005, 88 - Puppenausstattungen; vgl. auch die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks. 15/1487, S. 18), ist eine Differenzierung nach neuem und altem Recht nicht erforderlich (BGH, Urt. v. 11.1.2007 - I ZR 198/04, GRUR 2007, 795 Tz. 19 = WRP 2007, 1076 - Handtaschen).
- 26
- b) Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz sind im vorliegenden Fall nicht durch die Vorschriften des Markenrechts ausgeschlossen. Im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes ist allerdings für einen lauterkeitsrechtlichen Schutz grundsätzlich kein Raum (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 3.11.2005 - I ZR 29/03, GRUR 2006, 329 Tz. 36 = WRP 2006, 470 - Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem). Die Klägerin begehrt jedoch, soweit sie ihre Ansprüche auf die Grundsätze des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes stützt, keinen Schutz für eine Kennzeichnung , sondern für die Produktpalette ihrer Koffer als konkrete Leistungsergebnisse. Sie begründet dies damit, dass die Beklagte dadurch unlauter gehandelt habe, dass diese die die wettbewerbliche Eigenart der Koffer der Klägerin begründenden Merkmale übernommen und dadurch eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorgerufen habe. Dieses Begehren fällt nicht in den Schutzbereich des Markenrechts (vgl. auch BGH, Urt. v. 21.9.2006 - I ZR 270/03, GRUR 2007, 339 Tz. 23 = WRP 2007, 313 - Stufenleitern).
- 27
- c) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Vertrieb eines nachgeahmten Erzeugnisses wettbewerbswidrig sein, wenn das Produkt von wettbewerblicher Eigenart ist und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen. Dabei besteht zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen eine Wechselwirkung. Je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme sind, desto geringere Anforderungen sind an die besonderen Umstände zu stellen, die die Wettbewerbswidrigkeit der Nachahmung begründen (BGH GRUR 2007, 339 Tz. 24 - Stufenleitern; BGH, Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 14 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege).
- 28
- d) Mit Erfolg rügt die Revision, das Berufungsgericht habe sich mit dem Vorbringen der Klägerin zur wettbewerblichen Eigenart ihrer Produkte nicht auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen mit der Begründung getroffen, es gehe beim ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung um den Vertrieb von Nachahmungen eines wettbewerblich eigenartigen, real existierenden Produkts. Die Klägerin müsse sich deshalb festlegen, aus welchem Koffermodell oder aus welchen Koffermodellen sie ihre Ansprüche herleiten wolle, was nicht geschehen sei. Dem kann nicht zugestimmt werden.
- 29
- aa) Ein Erzeugnis besitzt wettbewerbliche Eigenart, wenn dessen konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet sind, die interessierten Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen (BGH GRUR 2007, 795 Tz. 25 - Handtaschen). Nach der Rechtsprechung des Senats kann einem Produktprogramm als Gesamtheit von Erzeugnissen mit Gemeinsamkeiten in der Zweckbestimmung und Formgestaltung unter bestimmten Voraussetzungen wettbewerblicher Schutz gewährt werden. Voraussetzung ist dabei nicht, dass jedes einzelne Teil für sich genommen eine wettbewerbliche Eigenart aufweist. Diese kann vielmehr auch in einer wiederkehrenden Formgestaltung mit charakteristischen Besonderheiten bestehen, die bewirken, dass sich die zum Programm gehörenden Gegenstände für den Verkehr deutlich von Waren anderer Hersteller abheben (vgl. BGH, Urt. v. 23.10.1981 - I ZR 62/79, GRUR 1982, 305, 307 - Büromöbelprogramm; Urt. v. 6.2.1986 - I ZR 243/83, GRUR 1986, 673, 675 = WRP 1986, 377 - Beschlagprogramm ; Urt. v. 28.5.1998 - I ZR 275/95, GRUR 1999, 183, 186 = WRP 1998, 1171 - Ha-Ra/HARIVA).
- 30
- bb) Nach dem unter Beweis gestellten Vortrag der Klägerin weisen die Koffer ihrer Produktpalette jeweils folgende wiederkehrende charakteristische Merkmale auf: Die Koffer verfügen über Rillen, die an der Außenfläche als Rippen hervortreten und eine unterschiedliche Reflexion des Lichts auf der Außenfläche erzeugen; die Rippen sind auf der Breitseite der beiden den Koffer bildenden Schalen und auf den Schmalseiten vorhanden und gleichmäßig verteilt angeordnet; die Rippen verlaufen in Längsrichtung der Ober- und Unterkante des Koffers; sie haben eine im Verhältnis zum Rillenabstand geringere Höhe; zwischen den Rippen sind glatte Flächen mit gleichbleibender Breite vorhanden und an den Ecken ist ein Schutz vorgesehen. Mit diesem Vorbringen hat sich das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft nicht auseinandergesetzt und nicht geprüft , ob diese Merkmale bei den Kofferserien der Klägerin vorhanden sind und eine wettbewerbliche Eigenart sämtlicher Koffer begründen können.
- 31
- e) Mit Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht im Inverkehrbringen des Koffers der Beklagten keine vermeidbare Täuschung über die betriebliche Herkunft i.S. von § 4 Nr. 9 lit. a UWG gesehen hat.
- 32
- aa) Das Berufungsgericht hat eine Herkunftstäuschung mit der Begründung verneint, ein Verbraucher, der ein Kosmetikgeschäft oder eine Kosmetikabteilung eines Kaufhauses aufsuche, wolle in erster Linie Kosmetika erwerben und achte auf das konkrete Kosmetikangebot. Er richte sein Interesse ausschließlich auf den Erwerb der Kosmetika und nicht auch auf den nur eine Verpackung darstellenden Koffer. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 33
- bb) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass nach der Rechtsprechung des Senats zu § 4 Nr. 9 lit. a UWG die Herkunftstäuschung spätestens im Zeitpunkt des Kaufs gegeben sein muss und eine erst nachfolgend auftretende Herkunftstäuschung keine Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG begründen kann (BGHZ 161, 204, 211 - Klemmbausteine III; BGH GRUR 2007, 339 Tz. 39 - Stufenleitern). Im vorliegenden Fall braucht nicht entschieden zu werden, ob infolge der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken , die grundsätzlich auch unlautere Geschäftspraktiken nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts erfasst (Art. 3 Abs. 1), eine Änderung dieser Rechtsprechung geboten ist.
- 34
- cc) Denn die Revision wendet sich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht aufgrund der konkreten Verkaufssituation eine Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft des Koffers, in dem sich die Kosmetikartikel befinden, als schlechterdings ausgeschlossen angesehen hat. Zwar liegt die Feststellung des Berufungsgerichts, die Verbraucher achteten in der konkre- ten Verkaufssituation nur auf die Kosmetikartikel und nicht auch auf den als Verpackung angebotenen Koffer, auf tatrichterlichem Gebiet. Die Feststellung der Verkehrsauffassung ist allerdings in der Revisionsinstanz darauf zu überprüfen , ob die Vorinstanz den Tatsachenstoff verfahrensfehlerfrei ausgeschöpft hat (BGH, Urt. v. 18.10.2001 - I ZR 193/99, GRUR 2002, 550, 552 = WRP 2002, 527 - Elternbriefe; Urt. v. 29.6.2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Tz. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Denn das Berufungsgericht hat sich nicht mit den gegenteiligen Feststellungen des Landgerichts auseinandergesetzt. Dieses hatte angenommen, dass beim Vertrieb des aus den Kosmetikartikeln und dem Koffer zusammengesetzten Angebots der Beklagten nicht allein der Kosmetikinhalt im Vordergrund steht, weil der als "Trolley" bezeichnete Koffer auch ohne den Inhalt verwendet werden kann. Trifft diese Feststellung zu und hat der von der Beklagten vertriebene Koffer einen von den Kosmetikartikeln losgelösten Verwendungszweck, ist nicht ausgeschlossen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, wenn sie diese Verwendungsmöglichkeit erkennen, sich ungeachtet der Vertriebsmodalitäten Vorstellungen über die betriebliche Herkunft dieses Koffers machen. Dies liegt um so näher, je höher die wettbewerbliche Eigenart der von der Klägerin angebotenen Produktpalette der Koffer und der Grad der Übernahme sind. Die Abnehmerkreise werden dann eher glauben, in dem angebotenen Koffer ein Produkt der Klägerin wiederzuerkennen und sich Vorstellungen über die betriebliche Herkunft des Koffers machen, auch wenn er zusammen mit Kosmetikartikeln angeboten wird. Die erforderlichen Feststellungen wird das Berufungsgericht im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 16.12.2004 - 31 O 562/04 -
OLG Köln, Entscheidung vom 06.07.2005 - 6 U 226/04 -
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin vertreibt eine Praline in Kugelform, die mit einer Schicht von Nusssplittern, überzogen von brauner Schokolade, umhüllt ist. Diese "R. "Praline wird für den Verkauf in Goldfolie verpackt und in eine gold-braune Napfmanschette eingesetzt. Seit 1983 hat die Klägerin etwa zehn Milliarden solcher Pralinen verkauft und seit 1996/97 damit in Deutschland jeweils über 100 Mio. DM Jahresumsatz erzielt.
- 2
- Die Klägerin ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen nationalen Marke Nr. 397 35 468 in den Farben hellbraun und dunkelbraun für die Ware Pralinen:
- 3
- Die Marke wurde am 26. Juli 1997 angemeldet und am 7. August 2001 als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen.
- 4
- Die Beklagte bewarb die von ihr hergestellte Praline "Ş. Diamond" in verpackter Form auf der Internationalen Süßwarenmesse 2002 in Köln und in der Fachzeitschrift "SG Süsswarenhandel" (Ausgabe ). Die - im Klageantrag unverpackt abgebildete - Praline ist im oberen Teil gerundet und hat eine glatte Standfläche. Die außen aufgebrachten Nusssplitter sind von einer Schokoladenschicht überzogen. Die Praline wird zum Verkauf nur in einer Plexiglasverpackung mit mehreren Stück angeboten. Jede Praline ist nochmals in Goldfolie verpackt. Im Rahmen ihres (in türkischer und englischer Sprache gehaltenen) Internetauftritts zeigte die Beklagte eine Abbildung der unverpackten Praline.
- 5
- Die Klägerin macht - soweit in der Revisionsinstanz noch von Bedeutung - geltend, die Beklagte verletze durch den Vertrieb von Pralinen in der Form der "Ş. Diamond"-Praline ihr Markenrecht und handele zudem wettbewerbswidrig. Die Klägerin hat insoweit beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, in Deutschland Haselnusspralinen mit der Bezeichnung "Ş. Diamond", wie nachstehend wiedergegeben, anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen:
- 6
- Die Beklagte hält die Klagemarke für nicht eintragungsfähig. Die eingetragene Form sei durch die Art der Ware selbst bedingt und zur Erreichung einer technischen Wirkung, der beabsichtigten Art der Geschmacksentfaltung, erforderlich. Zudem sei keine Verwechslungsgefahr gegeben, da die "Ş. Diamond" -Praline nicht kugelförmig sei.
- 7
- Das Landgericht hat den allein in die Revisionsinstanz gelangten Unterlassungsantrag abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht diesem Antrag stattgegeben.
- 8
- Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision verfolgt die Beklagte insoweit ihr Begehren auf Klageabweisung weiter. Hilfsweise beantragt sie, den Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, und weiter hilfsweise, den Rechtsstreit auszusetzen , um ihr Gelegenheit zu geben, einen Antrag auf Löschung der Klagemarke zu stellen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
- 9
- A. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 10
- Im Verletzungsverfahren sei nicht zu prüfen, ob Eintragungshindernisse nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vorlägen. Dies folge aus der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und den Verletzungsgerichten. Eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO scheide aus, da die Beklagte nur angekündigt habe, "in nächster Zeit" ein Löschungsverfahren gegen die Klagemarke einleiten zu wollen.
- 11
- Die Beklagte verwende die angegriffene Pralinenform im geschäftlichen Verkehr, obwohl sie ihre Praline nur in einer undurchsichtigen Verpackung anbiete und vertreibe. Jedenfalls im Rahmen ihres Internetauftritts habe die Beklagte die Praline auch unverpackt dargestellt. Die beanstandete Pralinenform werde auch deshalb im geschäftlichen Verkehr verwendet, weil sie einem Teil der Verbraucher beim Erwerb der Pralinen bereits bekannt sei.
- 12
- Die Beklagte benutze die äußere Form der Praline markenmäßig. Die äußere Form stelle sich für den angesprochenen Durchschnittsverbraucher als mehr oder weniger kugelförmig dar. Die bei den einzelnen Pralinen unterschiedlich ausgeprägte Ausbeulung erwecke lediglich den Eindruck, als sei der Versuch , eine runde Form zu erreichen, nicht gleichmäßig gut gelungen. Der angesprochene Verkehr werde die Kombination der in etwa kugelförmigen Ausgestaltung der Praline mit der schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche als Herkunftshinweis auffassen. Die Klägerin vertreibe ebenfalls eine kugelförmige Praline mit einem Schokoladenüberzug, deren Oberfläche raspelig gestaltet sei. Die äußere Form dieser Praline sei wegen ihrer erheblichen Verkehrsbekannt- heit als durchgesetzte Marke eingetragen worden. Nach einem Gutachten der GfK Marktforschung aus dem Jahr 1997 hätten 74,4 % der Befragten nach Vorlage der unverpackten Praline der Klägerin erklärt, derartige Pralinen stammten immer nur von einem bestimmten Hersteller; 58,1 % hätten zutreffend die Klägerin oder den Produktnamen benennen können. Anhaltspunkte dafür, dass die Bekanntheit des Produkts seither abgenommen habe, lege die Beklagte nicht dar. Schon wegen der Bindung an diese Eintragungsentscheidung sei davon auszugehen, dass der Verkehr mit der äußeren Form der unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Der Schutz einer eingetragenen Warenformmarke laufe leer, wenn bei einer ähnlichen Warenform die markenmäßige Benutzung verneint würde.
- 13
- Die Klagemarke habe, da sie aufgrund der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es könne offenbleiben, ob die Kennzeichnungskraft durch Umsatz und Werbung der Klägerin für ihre "R. "-Praline gesteigert worden sei. Zwischen der Klagemarke und der äußeren Gestaltung der unverpackten Praline der Beklagten bestehe angesichts der Warenidentität und der in hohem Maß gegebenen Zeichenähnlichkeit auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke Verwechslungsgefahr. Die Marke der Klägerin werde geprägt durch die Kombination einer Kugelform mit einer schokoladenbraunen, raspeligen Oberfläche, die die spezielle Größe der verwendeten Nussstückchen deutlich zeige. Die Praline der Beklagten unterscheide sich davon in ihrer äußeren Form nur geringfügig dadurch, dass sie an einer kleinen Stelle abgeflacht sei und ihre Oberflächenstruktur - sehr geringfügig - glatter ausfalle, weil für die äußere Struktur kleinere Nussstückchen verwendet worden seien. Diese Unterschiede seien jedoch nicht geeignet, in der Erinnerung des Verbrauchers zu haften, zumal dieser bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt sei.
- 14
- B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
- 16
- 1. Die erst im Berufungsurteil selbst ausgesprochene Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht auszusetzen, unterliegt nicht der Überprüfung durch den Senat. Gegen eine selbständige Entscheidung über die Aussetzung des Rechtsstreits hätte als Rechtsmittel die Rechtsbeschwerde zugelassen werden können (§§ 148, 252, § 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 2 ZPO). Der Umstand, dass das Berufungsgericht die Revision gegen sein Urteil zugelassen hat, eröffnet dagegen die revisionsgerichtliche Überprüfung der darin enthaltenen Aussetzungsentscheidung schon deshalb nicht, weil die Revisionszulassung nach ihrer Begründung auf die Revision gegen die Sachentscheidung beschränkt ist. Im Übrigen hätte auch eine unbeschränkte Revisionszulassung die Ablehnung, das Verfahren im Hinblick auf ein mögliches Löschungsverfahren auszusetzen, nicht nachprüfbar gemacht. Denn selbst eine rechtsfehlerhafte Aussetzungsentscheidung hätte nicht zur Folge, dass das Sachurteil als solches verfahrensfehlerhaft wäre. Eine im Revisionsverfahren erhobene Rüge gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts, das Verfahren nicht wegen eines Löschungsverfahrens auszusetzen, muss daher in jedem Fall erfolglos bleiben.
- 17
- 2. Ein Markenverletzungsverfahren kann aber auch in der Revisionsinstanz von Amts wegen im Hinblick auf ein Löschungsverfahren auszusetzen sein (vgl. BGHZ 156, 112, 119 - Kinder). Eine Aussetzung kommt hier jedoch nicht in Betracht. Die Beklagte selbst hat nach wie vor keinen Löschungsantrag gestellt. Der Löschungsantrag eines anderen Unternehmens ist zurückgewiesen worden. Die Aussetzung des Verfahrens würde bei dieser Sachlage zu einer unzumutbaren Verzögerung des Verletzungsverfahrens führen.
- 18
- II. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet ist, beruht teilweise auf Rechtsfehlern.
- 19
- 1. Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass es als Verletzungsgericht an die Eintragung der Klagemarke gebunden ist (vgl. BGHZ 164, 139, 142 f. - Dentale Abformmasse, m.w.N.).
- 20
- 2. Das Berufungsgericht hat weiter zutreffend angenommen, dass die Beklagte die angegriffene Gestaltungsform der unverpackten Praline im geschäftlichen Verkehr benutzt. Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt , wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz 40 = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club; EuG, Urt. v. 10.4.2003 - T-195/00, GRUR Int. 2004, 54 Tz 93 = MarkenR 2004, 475 - Travelex [Eurosymbol]; BGH, Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 103/01, GRUR 2004, 241, 242 = WRP 2004, 357 - GeDIOS). Dies ist hier anzunehmen, weil die Beklagte ihre Praline auf der Internationalen Süßwarenmesse in Köln und in einer deutschen Fachzeitschrift beworben und damit im Inland im geschäftlichen Verkehr unter Benutzung der Pralinenform gehandelt hat. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es in diesem Zusammenhang nicht auf die Sicht der Verbraucher an, insbesondere darauf, ob die Verbraucher die Pralinenform schon beim Erwerb der Pralinen in verpacktem Zustand erkennen können oder ob ihnen diese bereits bekannt ist.
- 21
- 3. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Begründung, mit der das Berufungsgericht angenommen hat, dass die Beklagte die Form der Praline "Ş. Diamond" durch deren Bewerbung im Inland markenmäßig verwendet habe.
- 22
- a) Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffene Bezeichnung oder Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird, also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 51 ff. - Arsenal Football Club; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck). Dies hat seinen Grund im Zweck der Rechte des Markeninhabers, die sicherstellen sollen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Diese Rechte sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 50 f. - Arsenal Football Club; BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Auch bei einer dreidimensionalen Marke richtet sich der Schutz des Markenrechts vor allem gegen die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht gegen die Übernahme technischer Lösungen, von Gebrauchseigenschaften oder ästhetischer Gestaltungsgedanken durch Mitbewerber für deren Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz 78 = WRP 2002, 924 - Philips; BGHZ 153, 131, 144 - Abschlussstück).
- 23
- b) Die Beurteilung, ob eine Warengestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden und somit markenmäßig verwendet wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück; BGH GRUR 2005, 414, 415 - Russisches Schaumgebäck). Dem Berufungsgericht sind jedoch bei seiner Beurteilung Rechtsfehler unterlaufen.
- 24
- aa) Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, dass die angegriffene Gestaltungsform markenmäßig benutzt werde, mit darauf abgestellt, dass die Klagemarke aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist. Schon wegen der Bindung des Verletzungsgerichts an die Eintragung der Marke sei deshalb davon auszugehen, dass der Verkehr mit einer der Marke entsprechenden äußeren Form einer unverpackten Praline Herkunftsvorstellungen verbinde. Dies entspricht nicht der neueren Senatsrechtsprechung. Der Verletzungsrichter ist allerdings an die Eintragung der Klagemarke gebunden und hat davon auszugehen, dass bei dieser kein Eintragungshindernis besteht. Es ist ihm deshalb verwehrt, der Marke in der eingetragenen Form jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck). Der Verletzungsrichter ist aber selbst dann, wenn eine mit der geschützten Marke identische Bezeichnung oder Gestaltung benutzt wird, nicht aus Rechtsgründen gehindert anzunehmen, die beanstandete konkrete Verwendungsform werde vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (vgl. BGHZ 164, 139, 147 - Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Die Eintragung eines Zeichens als Marke hat nicht zur Voraussetzung, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform Herkunftshinweisfunktion hat. Es ist daher im Kollisionsfall Aufgabe des Verletzungsrichters zu prüfen, ob gerade die beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist. Dies gilt auch für eine dreidimensionale Marke, deren Gestaltung einer Warenform entspricht (vgl. dazu näher BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck).
- 25
- bb) Das Berufungsgericht ist - wenn auch ohne Begründung - zutreffend davon ausgegangen, dass die beanstandete Pralinenform herkunftshinweisend und damit markenmäßig benutzt sein kann, obwohl sie für den Verkehr nicht bereits im Zeitpunkt der Kaufentscheidung wahrnehmbar ist. Die Marke entfaltet zwar ihre Hauptfunktion, die Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher zu gewährleisten, vor allem dann, wenn die mit der Marke versehene Ware beim Verkauf in den Verkehr gebracht wird. Aber auch gegenüber denen, die das gekennzeichnete Produkt bestimmungsgemäß verwenden, kann die Marke herkunftshinweisend wirken (vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.2006 - C-24/05 P, GRUR Int. 2006, 842 Tz 71 f. = MarkenR 2006, 322 - Storck; BGHZ 158, 236, 250 - Internet -Versteigerung I; BGH, Urt. v. 16.3.2006 - I ZR 51/03, GRUR 2006, 763 Tz 13 = WRP 2006, 1025 - Seifenspender). Das aus der Eintragung folgende Markenrecht kann deshalb auch gegen verwechslungsfähige Zeichen, die erst im Stadium des Verbrauchs der Ware wahrgenommen werden, zu schützen sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz 57 - Arsenal Football Club; EuGH, Urt. v. 12.1.2006 - C-361/04 P, Slg. 2006, I-643 = GRUR 2006, 237 Tz 46 = MarkenR 2006, 67 - PICASSO/PICARO; BGHZ 164, 139, 147 f. - Dentale Abformmasse ; BGH GRUR 2006, 763 Tz 13 - Seifenspender).
- 26
- cc) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt, zutreffend auf das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers abgestellt (vgl. BGHZ 153, 131, 139 - Abschlussstück ; BGH, Urt. v. 1.4.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947, 948 = WRP 2004, 1364 - Gazoz, m.w.N.). Es hat jedoch nicht berücksichtigt, dass der Verkehr nach der Lebenserfahrung die Formgestaltung einer Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auffasst, weil es bei der Warenform zunächst um eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht. Auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst wird danach eher diesem Umstand zugeschrieben werden als der Absicht , auf die Herkunft der Ware hinzuweisen (vgl. BGHZ 153, 131, 140 - Abschlussstück ; BGH, Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329, 330 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794).
- 27
- Das Berufungsgericht hat nichts dazu festgestellt, dass im Warenbereich der Pralinen etwas anderes gelte, insbesondere dass sich in diesem Bereich eine dem Verkehr bekannte Gewohnheit entwickelt habe, die Form der Waren herkunftshinweisend zu gestalten (vgl. BGH GRUR 2005, 414, 416 - Russisches Schaumgebäck; BGHZ 166, 65 Tz 17 f. - Porsche Boxter; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 235, 245; Bergmann, GRUR 2006, 793, 794). Die in anderem Zusammenhang getroffene Feststellung des Berufungsgerichts , der Verbraucher sei bei Pralinen an einen reichen Formenvorrat gewöhnt , spricht gegen eine solche Kennzeichnungsgewohnheit.
- 28
- Das Berufungsgericht hat auch nicht festgestellt, dass die Form der von der Beklagten vertriebenen Pralinen in irgendeiner Weise erheblich vom Branchenüblichen abweiche und ihr aus diesem Grund eine herkunftshinweisende Funktion beigemessen werden könne (vgl. dazu auch EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 25 f. - Storck; Ströbele in Festschrift von Mühlendahl, S. 244 f.; Bergmann , GRUR 2006, 793, 794). Das Berufungsgericht hat zwar (in anderem Zusammenhang ) festgestellt, dass die Pralinen von Wettbewerbern deutlich andere Gestaltungen aufweisen (durch Variationen einer Kugelform, durch andere Farben der Oberfläche infolge der Verwendung von weißer Schokolade oder der Kombination von weißer mit brauner Schokolade oder durch andere Oberflächenstrukturen infolge der Verwendung verschieden großer Nussstückchen sowie dickerer, auch gemusterter Schokoladenüberzüge). Daraus ergibt sich aber nicht, dass die beanstandete Pralinenform mehr ist als eine Variante der üblichen Formen dieser Warengattung und dadurch dem Durchschnittsverbrau- cher erlaubt, bereits in der Warenform - ohne eine Prüfung vorzunehmen und ohne besonders aufmerksam zu sein - einen Herkunftshinweis zu sehen (vgl. - zur Frage der Unterscheidungskraft - EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz 31 f. = MarkenR 2004, 461 - Mag Instruments; Urt. v. 12.1.2006 - C-173/04 P, GRUR Int. 2006, 226 Tz 31 - Deutsche SiSi-Werke).
- 29
- dd) Bei der Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, sind zudem die Umstände zu berücksichtigen, unter denen die Verbraucher diese Pralinenform wahrnehmen. Die Beklagte bietet ihre Praline nur in verpackter Form unter eigenem Kennzeichen zum Verkauf an. Der Verbraucher hat deshalb in aller Regel nur in der kurzen Zeit zwischen Auspacken und Verzehr der Praline Gelegenheit, die Pralinenform als solche wahrzunehmen. Unter solchen Umständen liegt es im Allgemeinen nicht nahe anzunehmen, dass der Verbraucher allein der Erscheinungsform der Ware - unabhängig von deren Verpackung, Bezeichnung und Bewerbung - einen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. dazu auch BGHZ 164, 139, 148 - Dentale Abformmasse ; vgl. ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 63).
- 30
- ee) Bei seiner Beurteilung, ob die Beklagte die beanstandete Pralinenform markenmäßig benutzt, hat das Berufungsgericht aber zutreffend auch geprüft , welche Kennzeichnungskraft die Klagemarke erreicht hat. Denn der Grad der Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke hat Auswirkungen darauf, ob der Verkehr dieser Form einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr als Form einer Ware begegnet (vgl. dazu auch BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 f. = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade). Ungeachtet der Bedenken, die gegen die Fragestellung der von der Klägerin vorgelegten GfK-Umfrage beste- hen könnten - vgl. dazu nachstehend unter 4. b) - kann deren Ergebnis ein wesentlicher Hinweis auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke zu entnehmen sein. Dies gilt umso mehr, als sich die Umfrage gerade auf die Benutzung der als Marke geschützten Form als Warenform bezogen hat.
- 31
- ff) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht hinreichend berücksichtigt, dass sich die vorgelegte GfK-Umfrage nur auf die Frage bezogen hat, ob der Verkehr einer Pralinenform, die der Klagemarke genau entspricht, einen Herkunftshinweis entnimmt. Die beanstandete Pralinenform weicht nicht unerheblich von dieser Form ab (vgl. dazu nachstehend unter 4. c) und d)). Es ist deshalb rechtsfehlerhaft, die der Umfrage entnehmbaren Ergebnisse, inwieweit die als Marke geschützte Form herkunftshinweisend ist, uneingeschränkt auch der Beurteilung zugrunde zu legen, ob die beanstandete Pralinenform unter den Umständen, unter denen sie wahrgenommen wird, als herkunftshinweisend aufgefasst wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr bei Pralinen an eine Vielzahl von Gestaltungen, gerade auch in Kugelform, gewöhnt ist und schon deshalb Abweichungen von der als Marke geschützten Form, die unübersehbar sind, leicht aus dem Schutzbereich der Marke herausführen.
- 32
- 4. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht ist ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.
- 33
- a) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGHZ 156, 112, 120 f. - Kinder, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten auch bei einer dreidimensionalen Klagemarke (vgl. BGHZ 153, 131, 141 - Abschlussstück).
- 34
- b) Bei der Bestimmung des Schutzumfangs der Klagemarke ist das Berufungsgericht zutreffend von der Marke ausgegangen, wie sie eingetragen ist (vgl. BGHZ 153, 131, 142 - Abschlussstück, m.w.N.). Der Grad der Kennzeichnungskraft der Klagemarke wird jedoch erneut zu prüfen sein.
- 35
- aa) Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 - Festspielhaus I). Dementsprechend hat der Verletzungsrichter den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen (vgl. - noch zum Warenzeichengesetz - BGH, Urt. v. 13.3.1964 - Ib ZR 119/62, GRUR 1964, 381, 383 f. - WKS Möbel I; vgl. weiter Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 340; Rohnke, GRUR 2001, 696, 701). Dies gilt auch für Marken, die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind. Allerdings wird bei diesen regelmäßig von einer - mindestens - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können (vgl. auch - noch zum Warenzeichengesetz - BGHZ 113, 115, 118 - SL).
- 36
- bb) Zur Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke, die eine mögliche Warenform wiedergibt, genügt nicht allein die Bestimmung eines prozentualen Bekanntheitsgrades der Gestaltung als solcher. Erforderlich ist vielmehr eine Beurteilung unter Heranziehung aller relevanten Umstände, insbesondere der Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehenen Waren, der Intensität , geographischen Ausdehnung und Dauer der Benutzung sowie des Werbeaufwands (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder, m.w.N.; ferner BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz 24 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bekanntheit eines Produkts in der Form der Marke nicht notwendig auch bedeutet, dass die Form in gleichem Umfang als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Wird mit einer Ware, deren Form von Haus aus nicht unterscheidungskräftig ist, ein erheblicher Umsatz erzielt, besagt das zunächst nur etwas über die weite Verbreitung der Ware auf dem Markt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft kann in einem solchen Fall durch Umsatzerfolge nur erreicht werden, wenn die durch eine Marke geschützte Warengestaltung auch "als Marke" benutzt worden ist, d.h. in einer Art und Weise, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz 51, 57 ff., 64 - Philips; EuGH GRUR Int. 2006, 842 Tz 61 f. - Storck; vgl. weiter BGHZ 153, 131, 142 f. - Abschlussstück; Ströbele in Ströbele /Hacker aaO § 8 Rdn. 306, 319; Hacker ebd. § 9 Rdn. 190).
- 37
- Die Fragestellung einer demoskopischen Umfrage, durch die ermittelt werden soll, inwieweit eine Warenform herkunftshinweisend ist, hat dementsprechend zu berücksichtigen, dass zwischen der Bekanntheit des Produkts als solchem und der Herkunftshinweisfunktion seiner Form zu unterscheiden ist. Die Fragestellung darf daher insbesondere nicht von vornherein davon ausgehen , dass eine Gestaltung herkunftshinweisend ist (vgl. dazu Niedermann, GRUR 2006, 367 ff.; vgl. weiter Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 352; Hasselblatt/Eichmann, Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz , 2. Aufl., § 9 Rdn. 36). Bei der von der Klägerin vorgelegten GfK-Um- frage lautete nach einer ersten Frage, die sich auf die Zugehörigkeit des Befragten zu den maßgeblichen Verkehrskreisen bezieht, die nächste Frage wie folgt: "Ich habe hier in Originalgröße die Abbildung einer Praline, von der die Verpackung entfernt wurde. Kennen Sie die hier abgebildete Praline?" Das Berufungsurteil äußert sich nicht zu der - gegebenenfalls mit sachkundiger Hilfe zu beurteilenden Frage - ob diese Fragestellung fachgerecht ist (vgl. dazu auch Niedermann, GRUR 2006, 367, 371).
- 38
- c) Falls sich im weiteren Verfahren ergibt, dass die Beklagte die angegriffene Pralinenform markenmäßig benutzt hat, wird bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nur von dieser Pralinenform als solcher auszugehen sein. Entgegen der Ansicht der Revision ist nicht darauf abzustellen, ob eine Verwechslungsgefahr durch die Verpackung und deren Kennzeichnung ausgeschlossen werden kann. Der Markenschutz richtet sich gegen die Benutzung identischer oder verwechslungsfähiger Zeichen als solcher. Auf außerhalb der Kennzeichnung liegende Begleitumstände kann es daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich nicht ankommen (vgl. BGHZ 158, 236, 250 - InternetVersteigerung I; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 519; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 81, 136). Maßgebend ist zudem nur die Pralinenform, die sich aus dem Klageantrag ergibt, in den die Abbildung einer ganz bestimmten Praline , wie sie die Beklagte vertrieben hat, aufgenommen worden ist. Im Hinblick auf diese Antragsfassung kommt es - entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts - nicht darauf an, welche äußere Form andere zu den Akten gereichte Originalprodukte der Beklagten aufweisen.
- 39
- d) Das Berufungsgericht hat weiter gemeint, die beanstandete Pralinenform werde von den Durchschnittsverbrauchern als insoweit kugelförmig angesehen , als die unregelmäßige Oberfläche eine Kugelform zulasse. Es wäre jedoch erfahrungswidrig, diese Feststellung auch auf die im Klageantrag abgebil- dete Praline zu übertragen. Diese weicht vielmehr unübersehbar auch dadurch von der reinen Kugelform ab, dass sie einen schmalen Sockel mit glatter Bodenfläche aufweist.
- 40
- e) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit durch Vergleich des jeweiligen Gesamteindrucks der sich gegenüberstehenden Zeichen wird gegebenenfalls weiter zu berücksichtigen sein, dass im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen maßgeblich sein können, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (vgl. BGHZ 153, 131, 143 - Abschlussstück).
- 41
- C. Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Büscher Bergmann
Vorinstanzen:
LG Köln, Entscheidung vom 05.06.2003 - 84 O 85/02 -
OLG Köln, Entscheidung vom 19.12.2003 - 6 U 86/03 -
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Von Rechts wegen
Tatbestand:
- 1
- Die Klägerin ist eine Gesellschaft der Metro-Unternehmensgruppe, die zu den weltweit größten Handelsunternehmen gehört. Im Metro-Konzern ist die Klägerin für die Verwaltung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte zuständig und von der Metro AG ermächtigt, die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen wahrzunehmen.
- 2
- Die Klägerin ist Inhaberin der mit Priorität vom 15. April 1995 unter anderem für „Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, Vermittlung von Verkehrsleistungen“ eingetragenen farbigen (gelb/schwarz) Wort-/Bildmarke Nr. 395 16 389
- 3
- Die Klägerin ist weiterhin Inhaberin der Wortmarke Nr. 300 15 432 „METRORAPID“, die mit Priorität vom 1. März 2000 unter anderem für „Transportwesen ; Werbung; Geschäftsführung; Veranstaltung von Reisen“ eingetragen ist, und der gleichlautenden Wortmarke Nr. 301 27 034 (Priorität: 27. April 2001), die Schutz für „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung zu Lande, in der Luft und auf dem Wasser, Werbung; Geschäftsführung; Transportwesen; Veranstaltung von Reisen“ beansprucht.
- 4
- Die Metro-Unternehmensgruppe betreibt sogenannte Cash&CarryMärkte , in denen Gewerbetreibende einkaufen können. In den Märkten wurden früher auch Urlaubsreisen angeboten. Gegenwärtig bietet der Metro-Konzern in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter Reisen über Fernabsatzmedien an.
- 5
- Die Beklagte zu 1, eine Aktiengesellschaft, ist im Großraum Hamburg das Unternehmen, das den öffentlichen Personennahverkehr betreibt. Die Beklagte zu 2 erbringt die hierfür erforderlichen Planungs- und Koordinationsleistungen.
- 6
- Die Beklagten bezeichnen seit dem Jahre 2001 Buslinien mit hoher Taktfrequenz als „METROBUS“. Die Bezeichnung befindet sich in gelber Schrift auf schwarzem Grund in den elektronischen Anzeigen an der Frontseite und den Seitenflächen der Busse zusammen mit der Angabe des Fahrziels und der Buslinie. Die Beklagte zu 2 ist Inhaberin der eingetragenen Wortmarke Nr. 301 10 444 „HVV Metrobus“, die mit Priorität vom 16. Februar 2001 für die im Klageantrag zu I 1 bezeichneten Waren und Dienstleistungen Schutz beansprucht. Die Beklagte zu 2 ist zudem Inhaberin der Domain-Namen „metrobus.de“ und „hvv-metrobus.de“.
- 7
- Die Klägerin hat geltend gemacht, die von den Beklagten verwendeten Bezeichnungen, die Marke der Beklagten zu 2 und deren Domain-Namen verletzten ihre Markenrechte und das Unternehmenskennzeichen „Metro“. Die Marke „METRO“ und das gleichlautende Unternehmenskennzeichen seien bekannte Kennzeichen.
- 8
- Die Klägerin hat beantragt, I. 1. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr für Reklame-Metallschilder zu Werbezwecken; Fahrzeugsitze; Gepäckträger ; Gepäcknetze; Omnibusse; Schonbezüge für Fahrzeugsitze; http://www.metrobus.de/ [Link] http://www.hvv-metrobus.de/ - 5 - Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Veröffentlichungen aller Art, Pläne, Ansichtskarten, Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte ; Fahrpläne, Werbeplakate; Schilder zu Werbezwecken, nicht aus Metall; Werbung in Schaufenstern, Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen , besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen; Transportwesen, insbesondere Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen; Auskünfte über Transportangelegenheiten , insbesondere Fahrplaninformationen, die Bezeichnung „HVV MetroBus“ und/oder „MetroBus“ und/oder „METROBUS“ zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, insbesondere als Internetadresse www.metrobus.de und/oder www.hvv-metrobus.de und/oder, wenn dies in der nachfolgend eingeblendeten Form geschieht : 2. die Beklagte zu 2 zu verurteilen,
a) in die vollständige Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Marke Nr. 301 10 444 „HVV MetroBus“ einzuwilligen;
b) die Domainadressen „www.metrobus.de“ und „www.hvvmetrobus.de“ beim zuständigen Internetprovider löschen zu lassen ; 3. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin Auskunft unter Angabe der erzielten Umsätze und Werbeausgaben, aufgeschlüsselt nach Vierteljahren, darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die oben unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen begangen haben; II. festzustellen, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die im Antrag zu I 1 beschriebenen Handlungen entstanden ist oder künftig noch entstehen wird.
- 9
- Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben vorgetragen, der Begriff „Metro“ gehöre zum Grundwortschatz der englischen, französischen, italienischen und spanischen Sprache. Im deutschen Fremdwortschatz stehe er für Untergrundbahnen in Paris, Moskau und New York.
- 10
- Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht die Beklagte zu 2 verurteilt, die Benutzung der Bezeichnung „HVV MetroBus“ für die im Klageantrag zu I 1 angeführten Waren und Dienstleistungen zu unterlassen mit Ausnahme der Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“. In diesem Umfang hat das Berufungsgericht die Beklagte zu 2 auch zur Einwilligung in die Löschung der entsprechenden Marke verurteilt. Im Übrigen ist die Berufung der Klägerin ohne Erfolg geblieben (OLG Hamburg MD 2007, 136).
- 11
- Dagegen richten sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Klägerin und die Anschlussrevision der Beklagten zu 2. Die Klägerin verfolgt mit ihrem Rechtsmittel, dessen Zurückweisung die Beklagten beantragen, die vollständige Verurteilung nach den Klageanträgen. Die Beklagte zu 2 wendet sich mit ihrer Anschlussrevision gegen die teilweise Verurteilung nach den Klageanträgen zu I 1 und I 2 a. Die Klägerin beantragt, die Anschlussrevision der Beklagten zu 2 zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
- 12
- A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche nur im Hinblick auf einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnung „HVV MetroBus“ und einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der gleichlautenden Marke gegen die Beklagte zu 2 aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro AG gemäß § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG mit Ausnahme der Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
- 13
- Es drohe ernsthaft die Benutzung der Marke „HVV MetroBus“ für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen durch die Beklagte zu 2. Die Klägerin könne den Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte zu 2 zwar nicht auf die Marke „METRO“ stützen. Zwischen dieser nur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marke und dem angegriffenen Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der Unterlassungsanspruch ergebe sich jedoch aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro AG aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG. Die Bekanntheit des Firmenbestandteils „Metro“ für den Betrieb von Cash&Carry-Märkten bei den allgemeinen Verkehrskreisen erfasse - mit Ausnahme der Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ - alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke der Beklagten zu 2 eingetragen sei. Die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens wirke sich auch auf den Eindruck des Verkehrs von dem Kombinationszeichen „HVV MetroBus“ aus, in dem der Verkehr das bekannte Zeichen „Metro“ wiedererkenne. Im Hinblick auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft und die bestehende Branchennähe reiche die Zeichenähnlichkeit aus, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zu begründen.
- 14
- Wegen einer beabsichtigten Verwendung der in Rede stehenden Bezeichnung für die Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ stünden der Klägerin keine Ansprüche zu, weil der Bestandteil „Metro“ in der angegriffenen Bezeichnung nicht selbständig kennzeichnend sei. Der Verkehr entnehme der Zeichenkombination , dass ein mit „MetroBus“ bezeichnetes System von Buslinien im HVV-Verkehrsnetz angeboten werde. Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG bestehe deshalb insoweit nicht.
- 15
- Entsprechendes gelte für die Klagemarken „METRO“ und „METRORAPID“. Die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen reiche nicht, um eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und damit einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnung „HVV MetroBus“ für die verbliebenen Dienstleistungen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen.
- 16
- Der Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung für die Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ ergebe sich auch nicht aus dem Schutz des bekannten Unternehmenskennzeichens „Metro AG“ nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG. Das Publikum habe keinen Anlass, die Kollisionszeichen auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor gedanklich miteinander zu verknüpfen.
- 17
- Ein Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ wegen ihrer Verwendung in Prospekten und auf Fahrzielanzeigern von Bussen bestehe ebenfalls nicht. Es fehle an einer kennzeichenmäßigen Benutzung der angegriffenen Bezeichnungen. Der Verkehr fasse die Begriffe nicht herkunftshinweisend, sondern nur wie Bestellzeichen zur Unterscheidung der verschiedenen Angebote nach der Art der Dienstleistung auf. Im Übrigen sei weder eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und dem Unternehmenskennzeichen „Metro“ einerseits und den angegriffenen Bezeichnungen gegeben, noch bestehe die Gefahr einer gedanklichen Verknüpfung mit dem bekannten Unternehmenskennzeichen Metro AG.
- 18
- Der Klägerin stünden schließlich auch keine Ansprüche im Hinblick auf die Domain-Namen der Beklagten zu 2 und keine Annexansprüche zu.
- 19
- B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin ist unbegründet , während die Anschlussrevision der Beklagten zu 2 teilweise Erfolg hat.
- 20
- I. Revision der Klägerin
- 21
- 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagten aus den Klagekennzeichen nach § 14 Abs. 5 und § 15 Abs. 4 MarkenG wegen der Verwendung der Bezeichnung „HVV MetroBus“ für die Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen sowie für Fahrplaninformationen scheide aus, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
- 22
- a) Zu Recht hat das Berufungsgericht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG gegen die Verwendung der Bezeichnung „HVV MetroBus“ für die in Rede stehenden Dienstleis- tungen der Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen sowie Fahrplaninformationen aufgrund der Klagemarke Nr. 395 16 389 „METRO“ verneint. Zwischen den kollidierenden Zeichen besteht keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
- 23
- aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 20 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Tz. 35 - Limoncello; BGH, Urt. v. 3.4.2008 - I ZR 49/05, GRUR 2008, 1002 Tz. 23 = WRP 2008, 1434 - Schuhpark).
- 24
- bb) Das Berufungsgericht ist bei seiner Prüfung zutreffend von einer Ähnlichkeit der Dienstleistungen ausgegangen, für die die kollidierenden Zeichen Schutz beanspruchen.
- 25
- Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren und Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist. Dabei gibt es eine absolute Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit, die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz. 15 = GRUR 1998, 922 - Canon; BGH, Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz. 13 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU; Beschl. v. 28.9.2006 - I ZB 100/05, GRUR 2007, 321 Tz. 20 = WRP 2007, 321 - COHIBA).
- 26
- Zwischen der Veranstaltung und der Vermittlung von Reisen sowie der Vermittlung von Verkehrsleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und der Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen sowie Fahrplaninformationen besteht wegen des gemeinsamen Bezugs zur Personenbeförderung Dienstleistungsähnlichkeit.
- 27
- Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist die Dienstleistungsähnlichkeit nicht deshalb zu verneinen, weil die Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen im Linienverkehr im Gegensatz zu herkömmlichen Reisedienstleistungen nach den Bestimmungen des Personenbeförderungsgeset- zes genehmigungspflichtig ist und eine Leistung der Daseinsvorsorge darstellt. Dies schließt es nicht aus, dass die angesprochenen Verkehrskreise durch den gemeinsamen Bezug zur Personenbeförderung bei der Verwendung einer einheitlichen Bezeichnung zumindest von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen ausgehen.
- 28
- cc) Das Berufungsgericht ist von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke „METRO“ ausgegangen und hat angenommen , diese sei weder durch eine umfangreiche Benutzung noch durch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Metro AG gesteigert.
- 29
- Zugunsten der Klägerin kann jedoch - wie von der Revision geltend gemacht - von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke „METRO“ für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen ausgegangen werden. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass das Unternehmenskennzeichen „Metro“ firmenmäßig in erheblichem Umfang für die Vermittlung von Reisen verwendet worden und als bekanntes Zeichen anzusehen ist. Es hat weiter angenommen, dass die infolge der Bekanntheit hohe Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens für den Betrieb von Kaufhäusern sich auch auf den Bereich der Vermittlung von Reisen auswirkt, weil dem Verkehr bekannt ist, dass Kaufhausunternehmen üblicherweise auch Reiseleistungen vertreiben. Für die Klagemarke hat das Berufungsgericht zwar keine entsprechenden Feststellungen getroffen. Zugunsten der Klägerin kann aber unterstellt werden, dass neben dem Unternehmenskennzeichen auch die Klagemarke „METRO“ für die fraglichen Dienstleistungen infolge der Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt. Hierfür spricht neben dem vom Berufungsgericht nicht gewürdigten Vortrag, nach dem die Klagemarke „METRO“ von Unternehmen der Metro-Gruppe in erheblichem Umfang für die Vermittlung von Reisen benutzt worden ist, der Umstand, dass das Publikum in der Erinnerung nicht nach der rechtlichen Art der Kennzeichen differenziert (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 395). Zudem ist der Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 16 = WRP 2008, 802 - AKZENTA).
- 30
- dd) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der Klagemarke „METRO“ und der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ verneint, die zutreffend in der Schreibweise „HVV Metrobus“ und nicht, wie von der Klägerin angeführt und vom Berufungsgericht übernommen, in der Gestaltung „HVV MetroBus“ eingetragen ist. Auch unter Berücksichtigung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist die Zeichenähnlichkeit zu gering, um die Gefahr einer unmittelbaren Verwechselbarkeit der Zeichen zu begründen.
- 31
- (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass der Gesamteindruck der farbigen Klagemarke von ihrem Wortbestandteil dominiert wird und die angegriffene Marke „HVV Metrobus“ weder von dem Wortbestandteil „Metro“ geprägt wird noch dieser Bestandteil in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, die Klagemarke werde auch durch die graphische Gestaltung und die Farbgebung geprägt; in der angegriffenen Marke habe der Bestandteil „Metro“ eine selbständig kennzeichnende Stellung.
- 32
- (2) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiterhin ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).
- 33
- (3) Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass der Gesamteindruck der Klagemarke von ihrem Wortbestandteil geprägt wird. Die Farbgebung (gelb) und die graphische Gestaltung treten in der Wahrnehmung des Verkehrs als lediglich einfache dekorative Elemente zurück. Insoweit gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende graphische Gestaltung aufweist (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 30 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 23 - INTERCONNECT/TInterConnect ; vgl. auch Büscher, GRUR 2005, 802, 809). Im Übrigen würde sich die Zeichenähnlichkeit bei einer Einbeziehung der graphischen Gestaltung und Farbgebung der Klagemarke weiter verringern, weil die angegriffene Marke „HVV Metrobus“ eine Wortmarke ist und deshalb keine der Klagemarke vergleichbare graphische und farbliche Gestaltung aufweist.
- 34
- (4) Auch den Gesamteindruck der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bestimmt. Es hat zutreffend angenommen , dass der Bestandteil „Metro“ weder das Gesamtzeichen prägt noch eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Zwar ist bei der Beurteilung der Frage, ob der mit dem Kennzeichen übereinstimmende Bestandteil des angegriffenen Zeichens dieses prägt, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens auch dann zu berücksichtigen, wenn dieses Zeichen allein aus dem übereinstimmenden Bestandteil besteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 24 = WRP 2007, 1193 - Euro Telekom). Das Berufungsgericht hat jedoch rechtsfehlerfrei festgestellt , dass der Begriff „Metrobus“ in dem angegriffenen Zeichen im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen mit Autobussen im Linienverkehr und mit Fahrplaninformationen aus Sicht des Verkehrs ein Beförderungsangebot innerhalb des Hamburger Verkehrsverbunds bezeichnet. Wegen dieser Funktion des Wortbestandteils „Metrobus“ liegt es fern, dass der Verkehr den Gesamtbegriff in die Bestandteile „Metro“ und „bus“ aufspaltet oder mit der dem bekannten Unternehmenskennzeichen entsprechenden Klagemarke „METRO“ gedanklich in Verbindung bringt.
- 35
- Der Verkehr hat auch nicht deshalb Veranlassung, den Begriff „Metrobus“ in „Metro“ und „bus“ aufzuspalten oder eine gedankliche Verbindung zwischen der Klagemarke „METRO“ und dem Zeichen „Metrobus“ herzustellen, weil ein derart bezeichneter Bus zu Handelsmärkten der Unternehmensgruppe der Klä- gerin fährt. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, dass mit „Metrobus“ bezeichnete Busverbindungen zu den Handelsmärkten der Metro -Gruppe existieren. Die Revision hat insoweit auch keinen Vortrag der Klägerin als übergangen gerügt.
- 36
- Wird der Begriff „Metrobus“ aber vom Verkehr nicht zergliedernd aufgefasst und bringt er auch aus anderen Gründen die Zeichen „METRO“ und „Metrobus“ nicht miteinander in Verbindung, ist die Zeichenähnlichkeit zwischen „METRO“ und „Metrobus“ so gering, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet. Danach kann offenbleiben, ob auch der Bestandteil „HVV“ zum Gesamteindruck der angegriffenen Marke beiträgt oder ob er zurücktritt, weil der Verkehr ihn als Unternehmenskennzeichen identifiziert und die eigentliche Produktbezeichnung in dem Bestandteil „Metrobus“ sieht.
- 37
- ee) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe es versäumt, eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens zu prüfen.
- 38
- (1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008 - I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal ). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, m.w.N.).
- 39
- (2) Die Revision hat sich zum Beleg dafür, dass die Klägerin über eine große Zeichenfamilie mit dem Bestandteil „METRO“ verfügt, auf 25 Markeneintragungen bezogen, die dieses Zeichen aufweisen. Daraus folgt aber nicht, dass die Markenfamilie in einem Umfang benutzt worden ist, der dem allgemeinen Publikum, an das sich die in Rede stehenden Dienstleistungen der angegriffenen Marke richten, Veranlassung gibt, „METRO“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufzufassen.
- 40
- Es fehlt zudem an der Erkennbarkeit des Bestandteils „Metro“ als Serienzeichen in der angegriffenen Marke. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei festgestellt, dass das Publikum die angegriffene Marke für die Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ als Gesamtbegriff und nicht zergliedernd versteht und auch nicht an die Unternehmensgruppe der Klägerin erinnert wird (vgl. oben unter B I 1 a dd (4)). Der Verkehr hat danach keinen Grund, den Wortbestandteil „Metro“ in dem Kollisionszeichen als wesensgleichen Stamm einer Zeichenserie der Klägerin aufzufassen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass nach dem Vortrag der Klägerin inzwischen einige Nahverkehrsunternehmen Linien des öffentlichen Nahverkehrs durch Wirtschaftsunternehmen sponsern lassen und diese Linien nach den jeweiligen Unternehmen benennen. Das Berufungsgericht hat hierzu nicht feststellen können, dass dieses neuartige Verhalten die Verkehrsauffassung bereits zum Kollisionszeitpunkt beeinflusst hat. Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht zu Recht auch auf den Kollisionszeitpunkt und nicht den Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz abgestellt, weil die Beklagte mit der angegriffenen Marke über ein eigenes Kennzeichenrecht verfügt. Zudem ist nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts in den von der Klägerin aufgezeigten Fällen der Sponsor der Buslinien als Namensgeber ohne weiteres ersichtlich, was bei dem angegriffenen Begriff „HVV Metrobus“ wegen des beschreibenden Inhalts bei den in Rede stehenden Dienstleistungen gerade nicht der Fall ist. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung setzt die Revision in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.
- 41
- Ohne Erfolg rügt die Revision in diesem Zusammenhang weiterhin, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zu dem von der Klägerin vorgetragenen Phänomen des „Haltestellen-Sponsoring“ getroffen, bei dem eine Haltestelle mit dem Namen eines in der Nähe ansässigen Unternehmens gekennzeichnet wird. Im Streitfall geht es nicht um die Bezeichnung einer Haltestelle. Besondere Ausführungen des Berufungsgerichts waren hierzu daher nicht veranlasst.
- 42
- b) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch aus den Klagemarken Nr. 300 15 432 und Nr. 301 27 034 „METRORAPID“ gegen die Verwendung der Bezeichnung „HVV Metrobus“ wegen einer fehlenden Verwechslungsgefahr verneint (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG). Dagegen wendet sich die Revision ebenfalls ohne Erfolg.
- 43
- aa) Auf die Klagemarke Nr. 301 27 034 kann die Klägerin das Verbot schon deshalb nicht stützen, weil diese Marke nach § 6 Abs. 1 und 2 MarkenG prioritätsjünger ist als die angegriffene Marke der Beklagten zu 2.
- 44
- bb) Zwischen der Klagemarke Nr. 300 15 432 „METRORAPID“ und der prioritätsjüngeren Marke „HVV Metrobus“ hat das Berufungsgericht mit Recht eine Verwechslungsgefahr verneint.
- 45
- (1) Allerdings ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht nur von Dienstleistungsähnlichkeit, sondern von Dienstleistungsidentität auszugehen. Die Klagemarke ist unter anderem für den Oberbegriff „Transportwesen“ eingetragen. Dieser umfasst auch den Personentransport einschließlich des öffentlichen Personennahverkehrs mit Bussen.
- 46
- (2) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke „METRORAPID“ hat das Berufungsgericht für die in Rede stehenden Dienstleistungen nicht festgestellt. Dagegen erinnert die Revision nichts. Selbst wenn aber von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auch dieser Klagemarke ausgegangen wird, ist die Zeichenähnlichkeit zwischen dieser Klagemarke und der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Der Bestandteil „METRO“ prägt entgegen der Ansicht der Revision die Klagemarke nicht. Er weist ebenso wie der Bestandteil „RAPID“ für Dienstleistungen im Bereich des Transportwesens beschreibende Anklänge auf und dominiert den Gesamteindruck der Klagemarke nicht. Die angegriffene Marke wird ebenfalls nicht durch den Wortbestandteil „Metro“ geprägt; dieser Bestandteil hat auch keine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen inne (hierzu Abschn. B I 1 a dd (4)).
- 47
- c) Der Klägerin steht ein Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnung „HVV Metrobus“ für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen schließlich auch nicht aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro AG nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zu.
- 48
- aa) Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung ist die Klägerin allerdings im Wege gewillkürter Prozessstandschaft wirksam ermächtigt, die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG geltend zu machen.
- 49
- (1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann ein Dritter aufgrund einer Ermächtigung des Rechtsinhabers aus dessen Recht auf Unterlassung klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat (BGHZ 145, 279, 286 - DB Immobilienfonds; BGH, Urt. v. 31.7.2008 - I ZR 21/06, GRUR 2008, 1108 Tz. 54 = WRP 2008, 1537 - Haus & Grund III). Das eigene schutzwürdige Interesse des Ermächtigten kann sich bei dem Anspruch aus dem Unternehmenskennzeichen aufgrund einer besonderen Beziehung zum Rechtsinhaber ergeben; dabei können auch wirtschaftliche Interessen herangezogen werden (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.1994 - I ZR 99/92, GRUR 1995, 54, 57 = WRP 1995, 13 - Nicoline; BGH GRUR 2008, 1108 Tz. 54 - Haus & Grund III).
- 50
- (2) Von einem eigenen schutzwürdigen Interesse der Klägerin, die von der Metro AG zur Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen ermächtigt worden ist, ist im Streitfall auszugehen. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Klägerin im Metro-Konzern für die Verwaltung und Durchsetzung der Kennzeichenrechte zuständig ist. Die Klägerin ist Inhaberin mehrerer mit dem Wortbestandteil „Metro“ des Unternehmenskennzeichens der Metro AG gebildeter Marken. Auch in der Firmierung der Klägerin ist die Bezeichnung „Metro“ enthalten. Die Klägerin hat deshalb ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Geltendmachung der Rechte aus dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG, das über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.
- 51
- bb) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ für die fraglichen Dienstleistungen verneint (§ 15 Abs. 2 und 4 MarkenG). Es ist zutreffend davon ausgegangen, dass kennzeichnungskräftiger Bestandteil des vollständigen Unternehmenskennzeichens allein „Metro“ ist, weil der Rechtsformzusatz beschreibend ist. Zudem ist „Metro“ auch das Firmenschlagwort der vollständigen Firmierung der Metro AG. Zum Fehlen der Verwechslungsgefahr zwischen dem Unternehmenskennzeichen und der angegriffenen Marke gelten die vorstehenden Ausführungen zur Klagemarke „METRO“ entsprechend (B I 1 a dd und ee).
- 52
- Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ kann ebenfalls nicht angenommen werden. Von dieser Art der Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn der Verkehr zwar die Bezeichnungen selbst und die durch sie gekennzeichneten Unternehmen auseinanderhalten kann, aus den sich gegenüberstehenden Zeichen aber auf organisatorische oder wirtschaftliche Zusammenhänge schließt (BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 - defacto). Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts wird der Verkehr bei der Bezeichnung „HVV Metrobus“ im Zusammenhang mit den Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ aber nicht an die Handelskette des Metrokonzerns erinnert. Er gelangt deshalb auch nicht zu der Annahme, es bestünden wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Unternehmen.
- 53
- d) Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Bezeichnung „HVV Metrobus“ für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen auch nicht aufgrund des bekannten Unternehmenskennzeichens „Metro AG“ für begründet erachtet (§ 15 Abs. 3 und 4 MarkenG). Es hat dies daraus gefolgert, dass der Verkehr aufgrund der angegriffenen Marke nicht an die Handelskette des Metrokonzerns erinnert wird. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.
- 54
- 2. Der Klägerin steht kein Anspruch gegen die Beklagte zu 2 auf Löschung der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ für die Dienstleistungen Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen und Fahrplaninformationen zu, weil die Beklagte zu 2 nach den Ausführungen unter B I 1 insoweit nicht in den Schutzbereich der von der Klägerin geltend gemachten Kennzeichenrechte eingreift (§ 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 12 MarkenG).
- 55
- 3. Die Klägerin kann von den Beklagten weder aufgrund der Klagemarken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG noch aufgrund des Unternehmenskennzeichens der Metro AG nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG die Unterlassung der Benutzung der Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ verlangen.
- 56
- a) Soweit das beantragte Verbot für die im Klageantrag zu I 1 aufgeführten Waren und Dienstleistungen in Rede steht, ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die Bezeichnungen bislang nur im Zusammenhang mit Fahrplan- und Fahrzielinformationen verwandt worden sind. Die Beklagten verwenden die Bezeichnung „METROBUS“ nach den Feststellungen des Berufungsgerichts seit Sommer 2001 in den elektronischen Anzeigefeldern für Fahrziel und Linien an der Frontseite und den Seitenflächen von Bussen, wie dies im Insbesondere-Teil des Klageantrags zu I 1 eingeblendet ist. Zudem verwendet die Beklagte zu 2 die Bezeichnung auf dem als Anlage K 23 vorgelegten Faltblatt in Alleinstellung. Das Berufungsgericht hat deshalb angenommen, dass für die übrigen im Klageantrag zu I 1 aufgeführten Waren und Dienstleistungen eine Begehungsgefahr im Hinblick auf die Benutzung der Bezeichnungen „METROBUS“ und „MetroBus“ fehlt. Diese Beurteilung lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.
- 57
- b) Im Ergebnis zu Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionszeichen für die fraglichen Dienstleistungen (Fahrplan- und Fahrzielinformationen) nicht gegeben ist (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und § 15 Abs. 2 MarkenG).
- 58
- aa) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts liegt allerdings, soweit die Beklagten die angegriffenen Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ verwenden, eine markenmäßige Benutzung vor.
- 59
- Das Berufungsgericht hat angenommen, der Leser des Faltblattes und der Fahrgast, der die Bezeichnungen in den Zielortangaben der Busse sehe, erkenne, dass es um eine bestimmte Art von Bussen im Großraum Hamburg gehe. Er werde deshalb in dem Wort „METROBUS“ eine Art Bestellzeichen erblicken , das diese Art des Angebots nur von andersartigen Angeboten desselben Verkehrsunternehmens abgrenzen solle. Dem kann nicht beigetreten werden. Das Berufungsgericht hat zu hohe Anforderungen an eine markenmäßige Benutzung gestellt.
- 60
- (1) Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass die Bezeichnung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. - Arsenal Football Club; BGH, Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 415 = WRP 2005, 610 - Russisches Schaumgebäck ; Urt. v. 30.4.2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Tz. 16 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktion der Marke und insbesondere deren Hauptfunktion, d.h. die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR Int. 2007, 404 Tz. 21 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; BGHZ 171, 89 Tz. 22 - Pralinenform).
- 61
- (2) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagten benutzten die Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ rein beschreibend, erweist sich jedoch als erfahrungswidrig. Die Bezeichnungen haben zwar gewisse beschreibende Anklänge, sind aber nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht glatt beschreibend. Vielmehr handelt es sich nach der Annahme des Berufungsgerichts um die Schöpfung eines neuen Wortes, das in der deutschen Sprache in dieser Form zuvor nicht vorgekommen ist. Nach der Lebenserfahrung ist deshalb davon auszugehen, dass ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs den angegriffenen Bezeichnungen keine Beschaffenheitsangabe beilegt, sondern sie als Produktnamen auffasst und in ihnen die Bezeichnungen einer Buslinie eines bestimmten Unternehmens sieht. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts liegt es fern, dass der Verkehr in den Bezeichnungen nur ein Bestellzeichen, also eine branchenübliche Bezeichnung für eine bestimmte Produktgattung, sieht. Der Begriff „Metrobus“ reiht sich nicht ohne weiteres in Bezeichnungen wie „Stadtbus“, „Flughafenbus“ oder „Eilbus“ ein, weil er im Gegensatz zu jenen Angaben nicht glatt beschreibend ist.
- 62
- bb) Zu Recht hat das Berufungsgericht jedoch angenommen, dass zwischen dem Unternehmenskennzeichen und Firmenschlagwort der Metro AG und den angegriffenen Bezeichnungen „MetroBus“ und „METROBUS“ keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. Insoweit gelten die Ausführungen unter B I 1 c bb entsprechend.
- 63
- cc) Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken „METRO“ und „METRORAPID“ und den angegriffenen Bezeichnungen i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht ebenfalls nicht, weil die Ähnlichkeit der Kollisionszeichen zu gering ist. Hierzu kann auf die entsprechenden Erwägungen zur Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ Bezug genommen werden, bei denen die Zeichenähnlichkeit auch bei Außerachtlassung der auf das Unternehmen hinweisenden Buchstabenfolge „HVV“ zu gering ist, um eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu begründen (vgl. unter B I 1 a dd und ee).
- 64
- 4. Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Domainnamen „metrobus.de“ und „hvv-metrobus.de“ besteht schon deshalb nicht, weil nach den Feststellungen des Berufungsgerichts über die Domainnamen noch keine mit Inhalt gefüllten Seiten abgerufen werden können. In der bloßen Registrierung der Domainnamen liegt noch keine kennzeichenmäßige Benutzung. Eine Erstbegehungsgefahr besteht ebenfalls nicht. Sie muss auf eine konkrete Verletzungshandlung gerichtet sein. Daran fehlt es, wenn der Domainname, wie im Streitfall, in einer Weise verwendet werden kann, dass der Verkehr ihn als beschreibende Angabe versteht (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2008 - I ZR 151/05, GRUR 2008, 912 Tz. 19 = WRP 2008, 1353 - Metrosex).
- 65
- 5. Zu Recht ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, dass die mit den Klageanträgen zu I 3 und II verfolgten Annexansprüche nicht bestehen. Die Beklagten haben die Kennzeichen der Klägerin nicht verletzt. Die Verurteilung der Beklagten zu 2 beruht auf der Annahme einer Erstbegehungsgefahr.
- 66
- II. Anschlussrevision der Beklagten zu 2
- 67
- Das Berufungsgericht hat den Anträgen auf Unterlassung der Benutzung der Marke „HVV Metrobus“ und auf Einwilligung in die Löschung mit Ausnahme der Dienstleistungen „Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen“ und „Fahrplaninformationen“ gegen die Beklagte zu 2 stattgegeben. Die hiergegen gerichtete Anschlussrevision der Beklagten zu 2 hat teilweise Erfolg.
- 68
- 1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte zu 2 aufgrund des Unternehmenskennzeichens und des Firmenschlagworts der Metro AG ein Unterlassungsanspruch aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG für folgende Waren und Dienstleistungen zu, für die die angegriffene Marke eingetragen ist: Reklame-Metallschilder zu Werbezwecken; Fahrzeugsitze; Gepäckträger; Gepäcknetze; Schonbezüge für Fahrzeugsitze; Drucksachen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Veröffentlichungen aller Art, Pläne, Ansichtskarten; Werbeplakate; Schilder zu Werbezwecken, nicht aus Metall; Werbung in Schaufenstern; Transportwesen, davon ausgenommen Linienbusbeförderung von Personen mit Autobussen; Auskünfte über Transportangelegenheiten , davon ausgenommen Fahrplaninformationen.
- 69
- Dagegen ist eine Verwechslungsgefahr aufgrund des Unternehmenskennzeichens und des Firmenschlagworts der Metro AG i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG mangels Branchennähe ausgeschlossen, soweit die folgenden Waren und Dienstleistungen in Rede stehen: Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen.
- 70
- a) Zu Recht hat das Berufungsgericht in der Eintragung der Marke „HVV Metrobus“ durch die Beklagte zu 2 eine Erstbegehungsgefahr für deren kennzeichenverletzende Benutzung gesehen. Aufgrund der Anmeldung eines Zeichens als Marke ist im Regelfall zu vermuten, dass eine Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen in naher Zukunft bevorsteht, wenn keine konkreten Umstände vorliegen, die gegen eine solche Benutzungsabsicht sprechen (vgl. BGH, Urt. v. 15.1.2004 - I ZR 121/01, GRUR 2004, 600, 601 = WRP 2004, 763 - d-c-fix/CD-FIX; BGH GRUR 2008, 912 Tz. 30 - Metrosex; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 14 Rdn. 109; Lange, Marken - und Kennzeichenrecht, Rdn. 3156). Im Streitfall sind keine Umstände ersichtlich , welche die Vermutung der drohenden Benutzung widerlegen. Entgegen der Auffassung der Anschlussrevision kommt es nicht darauf an, dass aufgrund eines noch nicht beendeten Widerspruchsverfahrens gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG das Ende der Benutzungsschonfrist noch nicht feststeht. Die Benutzung der angemeldeten und eingetragenen Marke droht nicht erst am Ende der Benutzungsschonfrist. Die Gefahr der Ingebrauchnahme einer noch unbenutzten Marke mag zu diesem Zeitpunkt wegen des Benutzungszwangs besonders hoch sein. Grundsätzlich muss aber schon vor dem Ablauf der Benutzungsschonfrist damit gerechnet werden, dass der Markeninhaber sein registriertes Recht durch eigene Benutzungshandlungen oder durch Lizenzierung in Gebrauch nimmt.
- 71
- b) Zwischen dem Unternehmenskennzeichen der Metro AG und der angegriffenen Bezeichnung „HVV MetroBus“ besteht im Hinblick auf die vorste- hend aufgeführten Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr (§ 15 Abs. 2 MarkenG). Dagegen ist eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 15 Abs. 2 MarkenG zwischen dem Unternehmenskennzeichen und Firmenschlagwort der Metro AG und der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen „Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen“ zu verneinen.
- 72
- aa) Das Berufungsgericht hat eine Branchennähe zu sämtlichen Waren und Dienstleistungen angenommen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nur teilweise stand.
- 73
- Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Parteien sind. Anhaltspunkte können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Tätigkeitsbereiche der Parteien sind aber auch naheliegende Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche einzubeziehen (BGH GRUR 2002, 898, 899 f. - defacto).
- 74
- Das Unternehmensschlagwort „Metro“ wird nach den Feststellungen des Berufungsgerichts für den Betrieb von Cash&Carry-Großhandelsmärkten benutzt , in denen Wiederverkäufer und Gewerbetreibende einkaufen können. Die Branchennähe beschränkt sich nicht auf die Dienstleistung des Betreibens von Kaufhäusern und Großmärkten, sondern erstreckt sich nach der Verkehrsauf- fassung auch auf sämtliche Waren und Dienstleistungen, die üblicherweise in Großhandelsmärkten angeboten werden. Die entsprechenden Feststellungen des Berufungsgerichts erweisen sich nicht als erfahrungswidrig. Häufig werden Waren unter Handelsmarken in den Verkehr gebracht. Der Verbraucher, der eine dem Unternehmenskennzeichen eines Handelskonzerns entsprechende Marke auf einem Produkt vorfindet, kann deshalb zu dem Schluss gelangen, es bestünden zumindest wirtschaftliche Verbindungen des Herstellerunternehmens zu dem Handelsunternehmen. Dies betrifft im Streitfall die vorbezeichneten Waren und Dienstleistungen, die für Wiederverkäufer von Interesse sein können und in Cash&Carry-Märkten angeboten oder erbracht werden. Ohne Erfolg wendet die Anschlussrevision ein, Zeitschriften und Bücher würden wegen der Preisbindung erfahrungsgemäß nicht von Zwischenhändlern angeboten. Die Anschlussrevision legt selbst dar, dass es spezielle Zeitschriften- und Buchgroßhändler gibt. Das Firmenschlagwort „Metro“ wird außerdem von der Konzerntocher MGT METRO Group Logistik GmbH für Gütertransport- und Logistikdienstleistungen benutzt, so dass sich die Tätigkeitsbereiche auch insoweit überschneiden.
- 75
- Keine Branchennähe besteht dagegen zu den Waren und Dienstleistungen „Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen, Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen“. Konkrete Feststellungen dazu, dass die Unternehmensgruppe, der die Klägerin angehört , auf diesem Gebiet tätig ist, hat das Berufungsgericht auch nicht getroffen.
- 76
- bb) Das Berufungsgericht ist von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens „Metro“ ausgegangen. Dies ist für die Waren und Dienstleistungen, für die Branchennähe besteht, nicht zu beanstanden. Für den Betrieb von Kaufhäusern und sogenannten Cash&Carry-Märkten ist das Unternehmenskennzeichen schon von Hause aus normal unterscheidungskräftig. Infolge des großen Marktanteils des Metro-Konzerns hat die Bezeichnung nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei den allgemeinen Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht.
- 77
- cc) Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht die Zeichenähnlichkeit zwischen der angegriffenen Marke „HVV Metrobus“ und dem Unternehmenskennzeichen „Metro“ bejaht. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr kann allerdings nicht angenommen werden. Der Bestandteil „Metro“ prägt trotz seiner gesteigerten Kennzeichnungskraft das angegriffene Zeichen nicht. Der Verkehr erkennt vielmehr, dass es sich um unterschiedliche Zeichen handelt.
- 78
- dd) Die Übereinstimmung des Firmenschlagworts „Metro“ mit dem identischen Bestandteil der angegriffenen Marke begründet aber, wie das Berufungsgericht im Ergebnis zu Recht angenommen hat, unter Berücksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn, soweit eine Branchennähe besteht.
- 79
- Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit einer älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit dem älteren Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirt- schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 ff. - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Rdn. 18 - Malteserkreuz ; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).
- 80
- Dem Bestandteil „Metro“ kommt eine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke zu. Für die Frage, ob ein mit dem Klagezeichen übereinstimmender Bestandteil in einem mehrgliedrigen angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt, kann die gesteigerte Kennzeichnungskraft des Klagezeichens sprechen (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus). So liegen die Dinge im Streitfall, in dem dem Klagezeichen für die vorliegend in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt. Gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung spricht auch nicht, dass der Bestandteil „Metrobus“ als einheitliches Wort gestaltet ist. Für den hier in Rede stehenden Produktbereich erkennt der Verkehr in dem Gesamtbegriff den Bestandteil „Metro“. Er geht deshalb von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zum Metro-Konzern aus.
- 81
- 2. Der Klägerin steht gegen die Beklagte zu 2 kein über den Anspruch aus dem Unternehmenskennzeichen nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG hinausgehender Anspruch aufgrund der Klagemarken „METRO“ und „METRORAPID“ zu (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG).
- 82
- a) Ansprüche aus der Klagemarke „METRO“ Nr. 395 16 389 hat das Berufungsgericht verneint. Sie sind auch nicht ersichtlich. Die Klagemarke „Metro“ verfügt für die Produkte und Dienstleistungen, für die bei dem Unternehmenskennzeichen keine Branchennähe besteht, auch nicht über gesteigerte Kennzeichnungskraft.
- 83
- Denn die Kennzeichnungskraft der Klagemarke muss bezogen auf die jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ermittelt werden (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 195). Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass die Klagemarke für die hier noch in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen dem Verkehr bekannt geworden ist.
- 84
- b) Das Berufungsgericht hat allerdings offengelassen, ob der Klägerin aus den Marken Nr. 301 27 034 und Nr. 300 15 432 „METRORAPID“ ein entsprechender Unterlassungsanspruch zusteht. Der Senat kann auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts aber selbst in der Sache entscheiden.
- 85
- aa) Aus der prioritätsjüngeren Klagemarke Nr. 301 27 034 kann die Klägerin keine Rechte gegen die ältere Marke der Beklagten zu 2 ableiten.
- 86
- bb) Zwischen der prioritätsälteren Klagemarke Nr. 300 15 432 „METRORAPID“ und der angegriffenen Marke besteht, soweit die Waren und Dienstleistungen „Omnibusse; Fahrscheine, Eintrittskarten, Fahrscheinhefte; Fahrpläne; Vermietung von Reklameflächen und Leuchtelementen innerhalb von Bahnhöfen , Haltestellen und Busstationen, innerhalb und außerhalb von Fahrzeugen, besonders städtischen Omnibussen, Waggons, Triebwagen, U-Bahnzügen“ in Rede stehen, keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwar ist eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen „Transportwesen“ und „Immobilienwesen“, für die die Klagemarke Schutz beansprucht, und den hier noch in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht auszuschließen. Die Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen ist aber zu gering, um selbst bei erhöhter Kennzeichnungskraft der Klagemarke „METRORAPID“ und bestehender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu begründen (hierzu B I 1 b bb).
- 87
- 3. Im gleichen Umfang wie der Unterlassungsanspruch steht der Klägerin gegen die Beklagte zu 2 ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marke „HVV Metrobus“ aus § 51 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 12 MarkenG zu.
- 88
- III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.
Schaffert Koch
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 19.10.2004 - 312 O 614/04 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 24.08.2006 - 3 U 205/04 -
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom 29. August 2000 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Solingen, das Stahlwaren, insbesondere Schneidwaren, herstellt und vertreibt. Sie führt die Firma "Zwilling J.A. Henckels AG" und ist Inhaberin der Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228), die mit Priorität vom 7. Mai 1941 u.a. für "Messerschmiedewaren", "Hieb- und Stichwaffen", "Täschner- und Lederwaren, nämlich Spezialetuis und -behälter
für die Waren der Klasse 8", "Nickel- und Aluminiumwaren als Haushalts- und Reisegeräte ... (soweit in Klasse 21 enthalten)", "Haus- und Küchengeräte (soweit in Klasse 21 enthalten)" eingetragen ist. Die Klägerin ist weiter Inhaberin von Bildmarken wie der nachstehend wiedergegebenen, am 8. August 1904 eingetragenen Marke Nr. 71 482:
Die Beklagte führte zunächst die Firma "Stahlwarenkontor GmbH". Im Jahr 1996 verlegte sie ihren Sitz von Beelitz nach Solingen und änderte ihre Firma in "ZWEIBRÜDER Stahlwarenkontor GmbH". Die Beklagte ist Inhaberin der Wortmarke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 396 45 060), die mit Priorität vom 17. Oktober 1996 für "08: Schneidwaren; 18: Lederwaren; 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche" eingetragen ist. Für die Beklagte ist weiter die Wortmarke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 398 26 480) mit Priorität vom 12. Mai 1998 für "Taschenlampen , Taschenlampenbatterien, Säcke (soweit in Klasse 12 enthalten); Rucksäcke ; Zelte" eingetragen. Im Internet benutzt die Beklagte die Adresse "zweibrueder.com".
Die Klägerin sieht in der Verwendung der Bezeichnung "Zweibrüder" /"ZWEIBRÜDER" als Unternehmenskennzeichen, Marke und Internetadresse eine Verletzung ihrer Rechte an ihrer Firma sowie ihren Wort- und Bildmarken. Die "Zwillings"-Kennzeichen wiesen als Firmenschlagwort und als Wort- oder Bildmarken eine hohe Kennzeichnungskraft auf. Mit ihnen werde im In- und Ausland ein hervorragender Ruf herausragender Güte und Vertrauens-
würdigkeit verbunden. Die Beklagte nutze durch ihre "Zweibrüder"-Zeichen den Ruf der bekannten Marke "Zwilling" in unlauterer Weise für sich aus.
Die Klägerin hat beantragt, I. die Beklagte zu verurteilen, 1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit Schneidwaren,
a) die Angabe "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" firmenmäßig zu verwenden aa) entweder in Alleinstellung oder grafisch gegenüber den übrigen Bestandteilen des Firmennamens hervorgehoben , beispielsweise unter Verwendung einer anderen Schriftart oder Schriftgröße oder durch ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben, insbesondere wie nachfolgend dargestellt:
bb) als Bestandteil der Firmenbezeichnung "Zweibrüder Stahlwarenkontor GmbH";
b) den Domain-Namen "zweibrueder.com" zu benutzen und/ oder benutzen zu lassen und/oder zu veräußern oder veräußern zu lassen, zu übertragen oder übertragen zu lassen oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen, sofern nicht die Veräußerung, Übertragung oder sonstige Verfügung an die Klägerin oder mit deren Zustimmung erfolgt;
c) die Bezeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" markenmäßig zu verwenden und solchermaßen gekennzeichnete Waren anzubieten, zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder anzubieten, bewerben und/oder in den Verkehr bringen zu lassen; 2. in die Löschung der Marken - Nr. 396 45 060 "ZWEIBRÜDER" und - Nr. 398 26 480 "ZWEIBRÜDER" einzuwilligen; 3. den Domain-Namen "zweibrueder.com" löschen zu lassen; 4. in die Löschung des Firmenbestandteils "Zweibrüder" durch Erklärung gegenüber dem zuständigen Handelsregister einzuwilligen ; 5. der Klägerin Auskunft zu geben,
a) seit wann, in welcher Art und in welchem Umfang sie im geschäftlichen Verkehr mit Schneidwaren - Handlungen gemäß Ziffer I. 1. vorgenommen und/oder - Marken gemäß Ziffer I. 2. verwendet hat und/oder - den Domain-Namen "zweibrueder.com" verwendet hat, und zwar auch unter Angabe des Umfangs der über die Internet-Domain erfolgten Internet-Anfragen unter Vorlage von logfiles, und
b) mit welchen Werbeaufwendungen sie die Kennzeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" in Alleinstellung oder als Bestandteil einer Kombinations-Kennzeichnung für Schneidwaren verwendet oder so gekennzeichnete Produkte beworben hat und
c) welche Umsätze sie mit Schneidwaren erzielt hat, die mit "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" oder "Zweibrueder" - gleichgültig ob in Alleinstellung oder als Teil einer Kombinations -Kennzeichnung - gekennzeichnet waren oder beworben wurden, und zwar unter Angabe der einzelnen Lieferungen unter Nennung - der Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer, - der Gestehungskosten unter detaillierter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie - des erzielten Gewinns, wobei der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten ble ibt, die Namen und Anschriften der Empfänger ihrer Angebote statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, der Klägerin gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland vereidigten und ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten trägt und diesen ermächtigt, der Klägerin Auskunft zu geben, ob ein bestimmtes Angebot oder ein bestimmter Empfänger eines Angebots in den Rechnungen enthalten ist. II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen und/oder die Verwendung der in Ziffer I. 2. bezeichneten Marken und/oder die Verwendung des in Ziffer I. 3. bezeichneten Domain-Namens entstanden ist oder noch entstehen wird. Die Beklagte hat demgegenüber vorgebracht, sie habe mit der Aufnahme des Bestandteils "Zweibrüder" in ihre Firma lediglich dem Umstand Rechnung
tragen wollen, daß die örtliche Industrie- und Handelskammer bei der Verlegung des Unternehmenssitzes nach Solingen die ursprüngliche Firma beanstandet habe. Eine Gefahr der Verwechslung ihrer Zeichen mit den Kennzeichen der Klägerin bestehe nicht. Etwaige Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.
Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt.
Die Klägerin hat im Berufungsverfahren beantragt, die Berufung mit der Maßgabe zurückzuweisen, daß der Unterlassungsantrag unter Ziffer I. 1. c) wie folgt lautet: die Bezeichnung "ZWEIBRÜDER" oder "Zweibrüder" für die mit der Markeneintragung 396 45 060 sowie 398 26 480.5 aufgeführten Waren markenmäßig wie beispielhaft aus Blatt 5 und 6 des Katalogs Anlage K 4 (kleiner Katalog) ersichtlich
zu verwenden und solchermaßen gekennzeichnete Waren anzubieten , zu bewerben und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder anbieten , bewerben und/oder in den Verkehr bringen zu lassen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß es Buchstabe a) des Unterlassungsausspruchs des landgerichtlichen Urteils zu I. 1. wie folgt geändert hat:
"a) die Angabe "ZWEIBRÜDER"/"Zweibrüder" entweder in Alleinstellung oder wie nachfolgend wiedergegeben als Bestandteil einer Firma firmenmäßig zu gebrauchen." (Es folgen die im Klageantrag zu I. 1. a) aa) wiedergegebenen Abbildungen) und Buchstabe c) des Unterlassungsausspruchs des landgerichtlichen Urteils zu I. 1. gemäß dem Berufungsantrag der Klägerin gefaßt hat (OLG Köln OLGRep 2002, 64).
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.
Entscheidungsgründe:
Die Revision der Beklagten hat Erfolg.
A. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Klägerin aufgrund ihrer Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228) gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen bestehender Verwechslungsgefahr von der Beklagten verlangen könne, es
zu unterlassen, das Zeichen "Zweibrüder" firmen- und/oder markenmäßig zu verwenden, soweit dieses zur Kennzeichnung eines sich mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Schneidwaren, Lederwaren, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche befassenden Unternehmens und/oder der erwähnten Waren gebraucht werde. Bei allen angegriffenen Verwendungsformen der Zeichen der Beklagten sei ein markenmäßiger Gebrauch gegeben. Zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen bestehe für die genannten, zumindest sehr ähnlichen Waren Verwechslungsgefahr.
Die Marke "Zwilling" habe eine hohe Kennzeichnungskraft. Sie habe durch langjährige intensive Benutzung einen zumindest an der Schwelle der Berühmtheit liegenden Bekanntheitsgrad erreicht.
Bei den sich gegenüberstehenden Zeichen bestehe zwar keine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht. Eine Verwechslungsgefahr ergebe sich aber aufgrund des Sinngehalts der beiden Zeichen. Auch wenn die Zeichen danach als solche nicht unmittelbar miteinander verwechselt würden, werde ein nicht mehr unbeachtlicher Teil des Verkehrs darin eine Zweitmarke zu der bekannten Marke "Zwilling" sehen, die das Unternehmen zur Kennzeichnung einer weiteren Produktlinie oder eines zu niedrigeren Preisen vertriebenen Sortiments verwende. Ein anderer Teil des Verkehrs werde annehmen, daß zwischen den Unternehmen lizenzvertragliche oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen bestünden.
Die Unterlassungsansprüche gegen die Verwendung der "Zweibrüder"Zeichen für "Taschenlampen, Taschenlampenbatterien, Säcke (soweit in Klasse 12 enthalten); Rucksäcke; Zelte" seien begründet, weil die Beklagte damit die Wertschätzung der Marke "Zwilling" ohne rechtfertigenden Grund in unlaute-
rer Weise ausnutze. Unter dieser Marke würden qualitativ hochwertige Waren vertrieben, für die nationale und internationale Auszeichnungen erteilt worden seien. An diesen guten Ruf hänge sich die Beklagte mit ihrem Zeichen an. Dies gelte auch für die Waren "Rucksäcke, Zelte und Säcke", da die unter der Marke "Zwilling" vertriebenen Taschen- und Fahrtenmesser gerade im Freizeit- und Campingbereich verwendet würden. Die mit dem Klagezeichen verbundenen Vorstellungen von einer hohen Qualität und Verläßlichkeit leite die Beklagte auch bei den Waren "Taschenlampen" und "Taschenlampenbatterien" auf ihr Zeichen und die unter dem Zeichen vertriebenen Waren über.
Die Klägerin könne ihr Unterlassungsbegehren auch auf den bekannten Bestandteil "Zwilling" ihrer Unternehmensbezeichnung stützen, der sich als Firmenschlagwort und Abkürzung der Gesamtfirma eigne.
Die Ansprüche auf Löschung der Internetadresse "zweibrueder.com" sowie auf Einwilligung in die Löschung des Firmenbestandteils "ZWEIBRÜDER" seien danach ebenso begründet wie die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht.
Der Einwand der Verwirkung greife nicht durch.
B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
I. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte nicht zu.
1. Ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben.
Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft angenommen, daß zwischen der Wortmarke "Zwilling" (Nr. 725 228) der Klägerin und den Zeichen "Zweibrüder" eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, soweit diese benutzt werden, um Schneidwaren, Lederwaren, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche zu kennzeichnen oder ein Unternehmen, das solche Waren herstellt oder vertreibt.
a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen un d der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der W aren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 30.10.2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urt. v. 27.11.2003 - I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 = WRP 2004, 353 - DONLINE, jeweils m.w.N.).
b) Das Berufungsgericht ist von einer ganz erheblich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke "Zwilling" ausgegangen, weil diese aufgrund langjähriger intensiver Benutzung einen zumindest an der Schwelle der Berühmtheit liegenden Bekanntheitsgrad erreicht habe. Eine derartige Steigerung der Kennzeichnungskraft begründet einen erweiterten Schutzbereich (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-
Dach; BGH GRUR 2004, 239 - DONLINE). Die Kennzeichnungskraft einer Marke (und deren Steigerung) ist jedoch stets bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen festzustellen, die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführt sind (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz , 2. Aufl., § 14 Rdn. 331; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dies hat das Berufungsgericht unterlassen. Im Revisionsverfahren ist deshalb zugunsten der Klägerin zu unterstellen, daß der Marke "Zwilling" die festgestellte gesteigerte Kennzeichnungskraft auch für die in ihrem Warenverzeichnis aufgeführten "Täschner- und Lederwaren" sowie "Nickelund Aluminiumwaren als Haushalts- und Reisegeräte ... (soweit in Klasse 21 enthalten)" zukommt.
c) Das Berufungsgericht hat unangegriffen festgestellt, daß die im Warenverzeichnis der Marke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 396 45 060) aufgeführten Waren (Schneidwaren, Lederwaren, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche) mit Waren im Warenverzeichnis der Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) identisch oder nahezu identisch sind. Dementsprechend ist hinsichtlich dieser angegriffenen Marke bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel).
Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist es dagegen unerheblich , ob die Klägerin unter der Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) auch Waren wie Taschenlampen, Taschenlampenbatterien und (Produkt-)Säcke vertreibt, die im Warenverzeichnis der Marke "ZWEIBRÜDER" (Nr. 398 26 480) eingetragen sind. Für die Frage der Warenähnlichkeit ist bei Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke deren Warenverzeichnis maßgebend (vgl. BGH, Urt. v. 3.5.2001 - I ZR 18/99, GRUR 2002, 65, 67 = WRP 2001, 1447 - Ichthyol). Der Revisions-
erwiderung kann auch nicht darin zugestimmt werden, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr mit darauf abzustellen sei, daß beide Parteien ihren Sitz in Solingen haben. Die Art und Weise, wie die Klägerin ihre Marke für die eingetragenen Waren benutzt, ist für den Schutzumfang der Marke ohne Bedeutung (vgl. BGH, Urt. v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1036 = WRP 1998, 978 - Makalu; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).
d) Das Berufungsgericht hat den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
aa) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (vgl. BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Es hat auch berücksichtigt, daß bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen ist, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly).
bb) Das Berufungsgericht hat weiter rechtsfehlerfrei angenommen, daß zwischen den beiderseitigen Zeichen nach dem klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck keine Ähnlichkeit gegeben ist, die eine Ver wechslungsgefahr begründet.
cc) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenübe rstehenden Zeichen nach ihrem Sinngehalt hat das Berufungsgericht fehlerhafte Erwägungen angestellt und nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt. Die Zeichen "Zwilling" und "Zweibrüder" sind sich nach ihrem Sinngehalt nicht so nahe, wie das Berufungsgericht angenommen hat. Den Ähnlichkeiten i m Sinngehalt stehen vielmehr so viele begriffliche Unterschiede gegenüber, daß die Ähnlichkeit im Sinne des Kennzeichenrechts als allenfalls sehr gering anzusehen ist.
Das Berufungsgericht hat nicht mit abgewogen, daß die Bezeichnung "Zweibrüder" infolge der besonderen Schreibweise als namensähnliches Kunstwort gebildet ist. Bei einem Verständnis als Name wird der Gedanke an eine begriffliche Bedeutung von vornherein etwas zurückgedrängt.
Die Annahme des Berufungsgerichts, die Zusammenschreibung der angegriffenen Zeichen lege den Schluß auf ein durch Zwillingsgeburt verbundenes Brüderpaar nahe, ist erfahrungswidrig. Die Bezeichnung "Zweibrüder" weist auch bei einem Verständnis im Sinne von "zwei Brüder" gerade von der Annahme einer Zwillingsgeburt weg, weil es für Brüder, die durch eine Zwillingsgeburt verbunden sind, die genaueren und geläufigen Bezeichnungen "Zwillinge" und "Zwillingsbrüder" gibt. Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, sind "Zwillinge" und "zwei Brüder" auch keine komplementären Begriffe. Gemeinsam ist den Begriffen nur, daß sie Personen in ihrem Geschwisterverhältnis bezeichnen. "Zwilling" bezeichnet jedoch - anders als "zwei Brüder" - nur einen von zwei Geschwistern. Auch besagt das Wort "Zwillinge" - anders als die Wörter "zwei Brüder" - nichts über das Geschlecht der so bezeichneten Personen.
e) Der danach bestehende Grad der Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen genügt ungeachtet der festgestellten oder zu unterstellenden Kennzeichnungskraft der Marke "Zwilling" - auch soweit von Warenidentität auszugehen ist - nicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
aa) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, d.h. die Gefahr, daß das angegriffene Zeichen für die Klagemarke gehalten wird, scheidet angesichts der sehr geringen Ähnlichkeit der Zeichen aus.
bb) Eine Verwechslungsgefahr kann allerdings auch in der Weise gegeben sein, daß zwar nicht die Gefahr von Verwechslungen der sich gegenüberstehenden Zeichen als solcher besteht, aber die Gefahr, daß das angegriffene Zeichen - im Sinne der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besonders angesprochenen Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Zeichen - infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem wesensgleichen Kern dem Inhaber der Klagemarke zugeordnet wird. Eine derartige Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen auch aus einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben. Dies setzt aber voraus, daß es sich für maßgebliche Teile des Verkehrs aufdrängt, daß die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 737 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM ; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 497; vgl. weiter - zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr durch den Sinngehalt eines der Zeichen - EuG, Urt. v. 15.1.2003 - T-99/01, GRUR Int. 2003, 760, 763 Tz. 47 - Mystery/ Mixery; Urt. v. 3.3.2004 - T-355/02, Tz. 49 - ZIRH; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1049 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's; Urt. v. 13.11.2003 - I ZR 184/01, GRUR 2004, 240, 241 = WRP 2004, 355 - MIDAS/medAS; Urt. v. 25.3.2004 - I ZR 289/01, Umdruck S. 9 - Kleiner Feig-
ling, m.w.N.). Denn der Verkehr nimmt nach der Lebenserfahrung ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, und unterzieht es nicht einer analysierenden, möglichen Begriffsinhalten nachgehenden Betrachtung (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH, Beschl. v. 5.7.2001 - I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 = WRP 2002, 91 - AC; BGH GRUR 2004, 240, 241 - MIDAS/medAS, m.w.N.).
Bei einer solchen Betrachtungsweise hat der Verkehr im vorliegenden Fall keinen Anlaß, die Zeichen als aufeinander bezogene Zeichen desselben Unternehmens anzusehen. Daran änderte sich auch nichts, wenn es - wie das Berufungsgericht angenommen hat - dem Verkehr bekannt sein sollte, daß Unternehmen auf dem hier betroffenen Markt neben Waren, die mit einer Hauptmarke versehen werden, preiswertere Versionen unter einer anderen Marke in den Verkehr bringen oder andere Unternehmen solche Waren in Lizenz unter einem anderen, an die Hauptmarke angelehnten Zeichen vertreiben. Die Übereinstimmungen im begrifflichen Zeicheninhalt sind hier so gering, daß sich ihre Wirkung - auch wegen der unterschiedlichen Bildung der Zeichen - auf den Bereich einer nur allgemeinen, nicht herkunftshinweisenden Assoziation beschränkt , die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht genügt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24, m.w.N.).
cc) Bei der gegebenen Sachlage besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn. Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Zeichen, geht aber wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern aus (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen
besonderer Umstände angenommen werden. Dafür spricht hier nur, daß das Markenwort "Zwilling" auch als Firmenschlagwort zur Bezeichnung der Klägerin bekannt ist. Es fehlt jedoch an einem derart übereinstimmenden Gesamteindruck bei den gegenüberstehenden Zeichen, daß sich für einen Durchschnittsverbraucher der Eindruck aufdrängen könnte, die Zeichen seien zur Kennzeichnung bestehender Unternehmensverbindungen aufeinander bezogen. Einem solchen Eindruck stehen schon die unterschiedliche Zeichenbildung und die sich aufdrängenden Unterschiede im Sinngehalt der Zeichenworte entgegen.
2. Der Unterlassungsantrag kann auch nicht auf § 14 Abs. 5 i.V. mit § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt werden, weil die Beklagte durch ihre Zeichen "Zweibrüder" nicht in unlauterer Weise die Wertschätzung der bekannten Marke "Zwilling" (Nr. 725 228) ohne rechtfertigenden Grund ausnutzt oder beeinträchtigt.
Auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützte Ansprüche können allerdings (aufgrund einer entsprechenden Anwendung der Vorschrift) auch gegeben sein, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstle istungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Markeninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfaßten Fällen (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 238 - Davidoff II). In jedem Fall ist aber Voraussetzung für die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, daß das angegriffene Zeichen überhaupt in relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Dies ist hier jedoch nicht der Fall, weil die beiderseitigen Zeichen nach Schriftbild und Klang einander unähnlich sind und den Übereinstimmungen im Sinngehalt - wie dargelegt - ebenso auf der Hand liegende Abweichungen gegenüberstehen. Aus diesem Grund kann hier weder
eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klagemarke noch eine Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung angenommen werden. Dies gilt auch für ein Erschleichen von Aufmerksamkeit (vgl. BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 877 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. weiter Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 861; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 14 Rdn. 171; vgl. auch - zum früheren Recht - BGH, Urt. v. 14.11.1980 - I ZR 134/78, GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister). Zur Begründung von Ansprüchen, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt sind, genügt es nicht, daß ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken (vgl. dazu auch - zu § 1 UWG - BGH, Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 = WRP 2003, 1338 - Tupperwareparty). Ebensowenig reicht dafür der Umstand aus, daß die Wahl des angegriffenen Zeichens nicht zufällig erscheint (vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 842).
3. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung kann die Klägerin ihre Unterlassungsansprüche auch nicht nach § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auf ihre Bildmarken (wie die Marke Nr. 71 482) stützen. Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt ist auch zwischen einer Bildmarke und einem Wortzeichen nicht ausgeschlossen. Voraussetzung ist aber, daß das Wort aus der Sicht der angesprochenen Durchschnittsverbraucher die naheliegende , ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel). Davon kann hier keine Rede sein. Es ist fernliegend, daß der Verkehr mit den Bildzeichen der Klägerin den Gedanken "zwei Brüder" verbinden könnte.
4. Die Klägerin kann ihre Unterlassungsansprüche auch nicht aus dem Recht an ihrer Firma "Zwilling J.A. Henckels AG" und deren bekanntem Bestandteil "Zwilling" herleiten.
a) Ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 4, Abs. 2, § 5 Abs. 2 MarkenG ist nicht gegeben.
Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (vgl. BGH, Urt. v. 21.2.2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 = WRP 2002, 1066 - defacto, m.w.N.). Aus den Besonderheiten des Schutzes für Unternehmenskennzeichen ergibt sich jedoch keine andere Beurteilung der Ähnlich keit des Firmenbestandteils "Zwilling" mit dem angegriffenen Zeichen "Zweibrüder" als bei Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 26.10.2000 - I ZR 117/98, BlPMZ 2001, 210, 211 f.).
b) Ein Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes eines bekannten Unternehmenskennzeichens (§ 15 Abs. 4, Abs. 3, § 5 Abs. 2 MarkenG) kommt ebenfalls nicht in Betracht. Auch insoweit ergibt sich aus den Besonderheiten des Schutzes von Unternehmenskennzeichen kein anderes Ergebnis als bei der Beurteilung der Frage, ob die gleichlautende bekannte Marke "Zwilling" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegen unlautere Benutzung geschützt ist.
II. Die sonstigen Klageansprüche sind aus den vorstehend genannten Gründen ebenfalls unbegründet, da sie durchweg voraussetzen, daß die Klagezeichen "Zwilling" mit den Zeichen "Zweibrüder" oder "zweibrueder.com" verwechslungsfähig sind oder daß die angegriffenen Zeichen die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Klagezeichen ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen.
C. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und auf ihre Berufung das landgerichtliche Urteil abzuändern. Die Klage war abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 269 Abs. 3 ZPO.
Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant
Schaffert Bergmann
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
Unlauter handelt, wer
- 1.
die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft; - 2.
über die Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet wurden; - 3.
Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er - a)
eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt, - b)
die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder - c)
die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat;
- 4.
Mitbewerber gezielt behindert.
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, - 2.
ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder - 3.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,
- 1.
das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, - 2.
unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, - 3.
unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen, - 4.
unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen, - 5.
das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen, - 6.
das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen, - 7.
das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.
(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
- 1.
ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen, - 2.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder - 3.
Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.
(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.
(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.
BUNDESGERICHTSHOF
für Recht erkannt:
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Klägerin befaßt sich mit der Beschaffung, Installation und Wartung von PC-Netzwerken für gewerblich tätige Kunden. Sie firmierte bis zu einer Ä nderung in der Revisionsinstanz unter "CompuNet Computer AG & Co. OHG". Die Beklagte, eine am 1. April 1990 gegründete und am 30. Mai 1990 in das Handelsregister eingetragene GmbH, vertreibt PC-Hard- und Software insbesondere für den Netzwerkbetrieb. Sie führt in ihrer Firma die Bezeichnung "ComNet".Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens. Sie hat geltend gemacht, Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" zu sein. Diese sei 1992 durch Verschmelzung mit mehreren anderen Gesellschaften der CompuNetGruppe in der "CompuNet DATA SERVICE Computer Vertriebs- und Beteiligungs -GmbH" aufgegangen, die 1994 mit ihr verschmolzen worden sei. Die Klägerin hat vorgetragen, bei "CompuNet" handele sich es um ein in Fachkreisen jedenfalls seit 1990 sehr bekanntes Kennzeichen. Zwischen den Bezeichnungen "CompuNet" und "ComNet" bestehe Verwechslungsgefahr. Diese sei durch eine 1993 erfolgte Gründung einer Filiale der Beklagten in F. noch erhöht worden. Die Klägerin hat beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens die Firma "ComNet Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" zu verwenden; 2. hilfsweise: die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihrer Filiale in F. , A. straße die vorstehende Firma zu verwenden. Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat sich darauf berufen, eine Verwechslungsgefahr der Kennzeichen der Parteien bestehe nicht, weil die maßgeblichen Fachkreise daran gewöhnt seien, auf kleine Unterschiede in den Bezeichnungen zu achten und das Kennzeichen der Klägerin aufgrund der Verwendung der Bezeichnung "CompuNet" durch eine Vielzahl von Drittunternehmen geschwächt sei.
Das Landgericht hat die Beklagte nach dem Hauptantrag verurteilt und ihr eine Umstellungsfrist von sechs Monaten eingeräumt. Die dagegen gerichtete Berufung ist erfolglos geblieben (OLG Köln WRP 1998, 1109). Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
I. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen eines Unterlassungsanspruchs sowohl nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG als auch nach § 16 UWG bejaht. Hierzu hat es ausgeführt, die Bezeichnung "CompuNet" sei schutzfähig. Sie sei aus den ersten Silben der Wörter "Computer" und "Netzwerk" neu gebildet und ohne weiteres geeignet, als namensmäßiger Hinweis und nicht nur zur Beschreibung einer Gattung zu wirken. Der Schutzfähigkeit der Bezeichnung stehe nicht entgegen, daß es sich nur um einen Teil der Firma der Klägerin handele. Die Bezeichnung der Klägerin sei prioritätsälter als diejenige der 1990 gegründeten Beklagten. Der Klägerin komme als Nachfolgerin der früheren "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" deren Priorität aus 1985 zugute. Zwischen den Kennzeichen "CompuNet" der Klägerin und "ComNet" der Beklagten bestehe Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des klägerischen Kennzeichens, von einer erheblichen Nähe der beiderseitigen Geschäftsbereiche und großer Ä hnlichkeit der Kennzeichen der Parteien auszugehen.Der Anspruch der Klägerin sei auch nicht verwirkt. II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2, § 5 Abs. 2, § 153 Abs. 1 MarkenG, § 16 Abs. 1 UWG zu, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. 1. Das Berufungsgericht ist allerdings rechtsfehlerfrei davon ausgegangen , daß der Bezeichnung "CompuNet" in der Firma der Klägerin kennzeichenrechtlicher Schutz zukommt. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Bezeichnung "CompuNet" von Hause aus schutzfähig sei. Es hat dies damit begründet, daß es sich um ein aussprechbares Kunstwort handele, das als solches Phantasiegehalt besitze. Auch wer die Herkunft des Kennzeichens aus den ersten Silben der Wörter "Computer" und "Netzwerk" erkenne, werde nicht annehmen, damit solle die Gattung des Unternehmens beschrieben werden, sondern werde das neu zusammengesetzte Wort als Namen ansehen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S. des § 5 Abs. 2 MarkenG beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Ist dies zu bejahen, kommt es nicht mehr darauf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenbestandteil in Alleinstellung verwendet worden ist und ob sie sich im Verkehr durchgesetzt
hat (vgl. BGH, Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, GRUR 1999, 492, 493 = WRP 1999, 523 - Altberliner, m.w.N.). Die Bezeichnung "CompuNet" stellt eine willkürliche Kombination zweier Wörter dar, die zwar beide beschreibend auf das Tätigkeitsgebiet der Klägerin hinweisen, die jedoch zu einem neuen Wort zusammengefaßt worden sind, das nach den Feststellungen des Berufungsgerichts der deutschen Sprache und der in der Computerbranche entwickelten Fachsprache fremd ist. Dem Firmenbestandteil kommt daher mangels beschreibender Verwendung namensmäßige Unterscheidungskraft zu. Zu Recht hat das Berufungsgericht aus diesem Grunde auch ein Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung "CompuNet" verneint. Einem gewissen Freihalteinteresse der Allgemeinheit und der Mitbewerber an der Verwendung von Abkürzungen kann vielmehr dadurch Rechnung getragen werden, daß der Schutzbereich durch strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr auf das erforderliche Maß eingeschränkt wird (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, GRUR 2001, 344, 345 = WRP 2001, 273 - DB Immobilienfonds). Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Bezeichnung der Klägerin fehle die notwendige Originalität. Eine besondere Originalität ist nicht Voraussetzung für die Annahme namensmäßiger Unterscheidungskraft; vielmehr reicht es aus, daß, wie im Streitfall, eine rein beschreibende Verwendung nicht festzustellen ist (vgl. BGH GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner). Die Bezeichnung "CompuNet" ist auch geeignet, im Verkehr als Hinweis auf das Unternehmen der Klägerin zu dienen. Denn diesem Teil der Gesamtfirma kommt im Gegensatz zu dem beschreibenden Zusatz "Computer" und der Angabe der Rechtsform "AG & Co. OHG" die namensmäßige Unterscheidungskraft zu.
2. Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Firmenbestandteil "CompuNet" der Klägerin und der geschäftlichen Bezeichnung der Beklagten bejaht. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern. Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß zwischen dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens der Klägerin und dem Ä hnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen eine Wechselwirkung besteht, die eine Berücksichtigung aller insoweit maßgebenden Umstände erfordert (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - I ZR 149/94, GRUR 1997, 468, 470 = WRP 1997, 1093 - NetCom; BGH GRUR 1999, 492, 494 - Altberliner).
a) Das Berufungsgericht hat eine große Nähe der Geschäftsbereiche der Parteien angenommen. Es hat festgestellt, daß diese in derselben Branche tätig sind, vom Typ und vom Verwendungszweck identische Produkte anbieten und daß sich die Kundenkreise überschneiden. Diese Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und werden von der Revision auch hingenommen.
b) Mit Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dem Firmenbestandteil der Klägerin komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. aa) Im Ansatz zutreffend hat das Berufungsgericht eine von Haus aus nur geringe Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung "CompuNet" der Klägerin angenommen, weil die Bezeichnung aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" abgeleitet ist und dies für die ganz überwiegende Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise leicht erkennbar ist (vgl. hierzu BGH GRUR 1997, 468, 469 - NetCom).
bb) Dagegen kann der Annahme des Berufungsgerichts, die geringe Kennzeichnungskraft der Kennzeichnung der Klägerin werde durch die Verkehrsbekanntheit ihres Unternehmenskennzeichens ausgeglichen, nicht beigetreten werden. Die zu einer Verkehrsbekanntheit vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat angenommen, die CompuNet-Gruppe habe im Jahre 1994 mit über 20 Geschäftsstellen im Bundesgebiet einen Umsatz von 925 Mio. DM erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung einer kontinuierlichen Geschäftsentwicklung sei auch schon für das Frühjahr 1990 von einer Verkehrsbekanntheit der klägerischen Kennzeichnung auszugehen, aus der eine mittlere Kennzeichnungskraft dieser Bezeichnung folge. Mit Recht hat das Berufungsgericht allerdings auf das Frühjahr 1990 als maßgeblichen Kollisionszeitpunkt abgestellt, weil die Beklagte zu diesem Zeitpunkt die Benutzung ihres Zeichens aufgenommen hat (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 1.6.1989 - I ZR 152/87, GRUR 1989, 856, 857 f. = WRP 1990, 229 - Commerzbau ; BGHZ 138, 349, 354 f. - MAC Dog; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 15 Rdn. 45, § 14 Rdn. 184; zum Markenschutz vgl. auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn. 24). Das Berufungsgericht durfte seiner Entscheidung jedoch ohne Beweiserhebung nicht die von der Klägerin behaupteten Umsatzzahlen von 1994 zugrunde legen. Denn die Beklagte hatte diese bestritten (§ 286 ZPO). Das Berufungsgericht konnte aus der von ihm angenommenen wirtschaftlichen Bedeutung der Klägerin im Jahre 1994 auch nicht auf eine Verkehrsbekanntheit des Firmenbestandteils der Klägerin im Jahre 1990 sc hlie-
ßen. Zu Recht rügt die Revision, daß die Klägerin entgegen der Annahme des Berufungsgerichts eine kontinuierliche Geschäftsentwicklung nicht dargelegt habe, die einen Rückschluß vom Jahre 1994 auf die Verkehrsbekanntheit des Kennzeichens der Klägerin im Jahre 1990 erlaubte. Nach dem mit Schriftsatz vom 9. April 1996 vorgelegten Geschäftsbericht der Klägerin betrug der Jahresumsatz 1988/89 175 Mio. DM und steigerte sich über 340 Mio. DM im Geschäftsjahr 1989/90 auf 625 Mio. DM im Geschäftsjahr 1990/91. Dagegen hat die Klägerin mit weiterem Schriftsatz vom 2. September 1997 ihren Umatz für 1990 mit 92 Mio. DM, für das erste Halbjahr 1991 mit 43 Mio. DM und für 1991/92 mit 75 Mio. DM angegeben. Zudem leitet die Klägerin ihre Priorität aus der 1992 mit der Unternehmensgruppe verschmolzenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" ab. Zu deren Verkehrsbekanntheit für den Kollisionszeitpunkt 1990 sind vom Berufungsgericht jedoch keine Feststellungen getroffen. Gleiches gilt für eine Benutzung der Firmenbezeichnung "CompuNet" durch andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe im Jahre 1990. Ist eine Verkehrsbekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Klägerin im Jahre 1990 aber nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, ist für die Revisionsinstanz von einer nur geringen Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens zum Kollisionszeitpunkt im Jahre 1990 auszugehen. cc) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, daß die Kennzeichnungskraft der von der Klägerin verwandten Bezeichnungen nicht durch Drittkennzeichen geschwächt ist. Eine solche Schwächung, die einen Ausnahmetatbestand darstellt, setzt voraus, daß die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen oder Waren und in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ä hnlich-
keitsbereich zu bewirken (vgl. BGH, Urt. v. 11.3.1982 - I ZR 58/80, GRUR 1982, 420, 422 - BBC/DDC; Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 17.1.1991 - I ZR 117/89, GRUR 1991, 472, 474 = WRP 1991, 387 - Germania). Diese Voraussetzungen hat die Beklagte, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht dargelegt. Der Umfang der Tätigkeit der Drittfirmen und die Bekanntheit der Kennzeichnungen am Markt sind nicht im einzelnen dargestellt. Allein die Anzahl der von der Beklagten angeführten Drittzeichen reicht nicht aus zur Darlegung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft der klägerischen Bezeichnung. Ohne konkreten Sachvortrag waren die von der Beklagten angebotenen Beweise, wonach die Drittfirmen einen Geschäftsumfang erreichten, der demjenigen der Klägerin entspricht, vom Berufungsgericht auch nicht zu erheben.
c) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Firmenbestandteile in klanglicher Hinsicht bejaht. Es ist von einer großen Ä hnlichkeit der Kollisionszeichen ausgegangen und hat dies damit begründet, daß das Fehlen der mittleren Silbe des Kennzeichens "CompuNet" bei der Bezeichnung "ComNet" der Beklagten dem Verkehr kaum auffalle, weil es sich um eine sehr kurze, nur aus zwei Buchstaben bestehende, unauffällige Silbe handele. Zudem werde der Verkehr nicht nur bei "CompuNet", sondern auch bei "ComNet" die Herkunft aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" erkennen und der mittleren Silbe des klägerischen Kennzeichens die weitaus geringste Beachtung schenken. Dem kann nicht beigetreten werden. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist, da die Bestandteile der Firmierung der Beklagten "Computer im Netzwerk Vertriebs GmbH" rein beschreibende Begriffe und die Angabe der Rechtsform sind, allein auf die Firmenbestandteile der Parteien "Com-
puNet" und "ComNet" abzustellen. Maßgeblich ist dabei der klangliche Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Firmenbestandteile (vgl. BGH, Urt. v. 23.1.1976 - I ZR 69/74, GRUR 1976, 356, 357 - Boxin). Denn es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, daß der Verkehr ein Kennzeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen, wie es ihm bei der konkreten Verwendung entgegentritt, aufnimmt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1). Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutz von Unternehmenskennzeichen (vgl. BGHZ 130, 276, 283 f. - Torres). Das Berufungsgericht hat - erfahrungswidrig - der mittleren Silbe "pu" des Klagekennzeichens bei der Beurteilung einer Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht nicht die notwendige Bedeutung beigemessen. Der Einfluß von Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck ist eine Frage des Einzelfalls (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 341). Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die in der Mitte des Wortes "CompuNet" stehende Silbe sich an unauffälliger Stelle befindet. Im Streitfall prägt auch die mittlere Silbe "pu" des Klagekennzeichens dessen klanglichen Gesamteindruck mit. Die Vokalfolge der Kollisionszeichen, der bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 15.6.1962 - I ZR 15/61, GRUR 1962, 522, 523 - Ribana), weicht voneinander ab. Ungeachtet der Betonung wird der Vokal der zweiten Silbe des klägerischen Kennzeichens lang gesprochen, weil diese Silbe ebenso wie die mittlere Silbe des Wortes "Computer" ausgesprochen wird. Zudem weist das Klagekennzeichen drei Silben auf, während das Kollisionszeichen nur aus zwei Silben besteht.
Bei dem Kennzeichen der Klägerin kommt daher der zweiten Silbe "pu", die in dem Firmenbestandteil der Beklagten fehlt, bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks ein maßgebliches Gewicht zu. Angesichts einer nur geringeren Kennzeichnungskraft des Klagekennzeichens , von der für die Revisionsinstanz auszugehen ist, ist danach die Annahme einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht erfahrungswidrig.
d) Das Berufungsgericht wird danach zu der von der Klägerin geltend gemachten gesteigerten Kennzeichnungskraft ihres Unternehmenskennzeichens weitere Feststellungen zu treffen haben (vgl. oben unter II. 2. b bb). Es wird dabei zu beachten haben, daß im Streitfall trotz bestehender Branchenidentität eine deutliche Steigerung der von Haus aus nur geringen Kennzeichnungskraft der Firmenbezeichnung "CompuNet" der Klägerin erforderlich ist, um eine Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG, § 16 UWG bejahen zu können, da angesichts der vorstehenden Ausführungen jedenfalls nicht von einer großen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden kann. Der Verkehr ist in der Branche der Parteien an die häufige Verwendung beschreibender Begriffe gewöhnt und achtet deshalb auch auf geringfügige Abweichungen bei den Firmenbezeichnungen. Zudem besteht ein Interesse des Verkehrs, aus den beschreibenden Begriffen "Computer" und "Netzwerk" Firmenkennzeichnungen zu bilden, dem im Streitfall durch strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr Rechnung zu tragen ist (vgl. auch BGH GRUR 2001, 344, 345 - DB Immobilienfonds). 3. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Klägerin Rechtsnachfolgerin der 1985 in K. ansässig gewesenen "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" geworden ist und ihr deshalb die Priorität des Firmenbe-
standteils "CompuNet" gegenüber dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten nach § 6 Abs. 1, Abs. 3 i.V. mit § 5 Abs. 2 MarkenG zukommt. Ohne Erfolg rügt die Revision, aus den vorgelegten Handelsregisterauszügen ergebe sich nicht der Eintragungszeitpunkt der "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" in K. sowie die Rechtsnachfolge der früheren Klägerin, der "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" mit Sitz in H. , sowie die Identität mit der im Handelsregisterauszug des Amtsgerichts E. angeführten H. Gesellschaft. Daß die in K. ansässig gewesene Gesellschaft seit 1985 unter "CompuNet Computer Vertriebs-GmbH" firmierte und die frühere Klägerin deren Rechtsnachfolgerin war, ergibt sich jedoch aus dem mit Schriftsatz vom 7. November 1994 erneut vorgelegten Handelsregisterauszug des Amtsgerichts K. HRB . Die Identität der früheren Klägerin mit der im Handelsregisterauszug des Amtsgerichts E. angeführten H. Gesellschaft folgt aus der Angabe der Handelsregisternummer , die auch in dem Verschmelzungsvertrag vom 8. April 1994 angeführt ist. Mit Recht hat das Berufungsgericht diese Vorgänge als unstreitig angesehen, nachdem die Klägerin in der Berufungsinstanz hierauf hingewiesen hat und die Beklagte dem nicht (mehr) entgegengetreten ist. 4. Erfolglos bleiben die Angriffe der Revision auch, soweit sie sich dagegen richten, daß das Berufungsgericht einen Unterlassungsanspruch nicht als verwirkt angesehen hat. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß für eine Verwirkung gegenüber einem kennzeichenrechtlichen Unterlassungsanspruch nach § 21 Abs. 4 MarkenG i.V. mit § 242 BGB erforderlich ist, daß durch eine
länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muß und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1988 - I ZR 227/86, GRUR 1988, 776, 778 = WRP 1988, 665 - PPC; Urt. v. 14.10.1999 - I ZR 90/97, GRUR 2000, 605, 607 = WRP 2000, 525 - comtes/ComTel). Das Berufungsgericht hat nach Vernehmung der Zeugen S. und St. eine Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin oder mit ihr verbundener Unternehmen verneint. Es ist dabei der Aussage des Zeugen S. , wonach die Klägerin im Frühjahr 1990 Kenntnis von der Firmierung der Beklagten gehabt haben soll, aufgrund der Gesamtumstände und der Aussage des Zeugen St. nicht gefolgt. Diese Beweiswürdigung steht mit den allgemein anerkannten Beweisregeln und den Denkgesetzen in Einklang. Revisible Rechtsfehler zeigt die Revision nicht auf. Vielmehr begibt sie sich mit ihren Rügen auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Beweiswürdigung. Soweit die Revision rügt, das Berufungsgericht habe auch darauf abgestellt , daß die Beklagte keine weiteren Zeugen benannt habe, handelte es sich nur um eine zusätzliche, die Beweiswürdigung des Berufungsgerichts nicht tragende Erwägung, auf die es daher nicht entscheidend ankommt. Nicht zu beanstanden ist schließlich auch, daß das Berufungsgericht im Streitfall eine Verwirkung ohne Kenntnis der Rechtsvorgängerin der Klägerin verneint hat. Ohne Kenntnis der Klägerin konnte die Beklagte unter den hier gegebenen Umständen bei dem Zeitraum von vier Jahren zwischen der Benutzungsaufnahme und der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nicht von einer Verwirkung ausgehen.
III. Auf die Revision der Beklagten war danach das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.
Erdmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm
Pokrant Büscher
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte.
(2) Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonstige zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände enthält:
- 1.
die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Vorteile, Risiken, Zusammensetzung, Zubehör, Verfahren oder Zeitpunkt der Herstellung, Lieferung oder Erbringung, Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Beschwerdeverfahren, geographische oder betriebliche Herkunft, von der Verwendung zu erwartende Ergebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleistungen; - 2.
den Anlass des Verkaufs wie das Vorhandensein eines besonderen Preisvorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht wird; - 3.
die Person, Eigenschaften oder Rechte des Unternehmers wie Identität, Vermögen einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, den Umfang von Verpflichtungen, Befähigung, Status, Zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche Handlung oder die Art des Vertriebs; - 4.
Aussagen oder Symbole, die im Zusammenhang mit direktem oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulassung des Unternehmers oder der Waren oder Dienstleistungen beziehen; - 5.
die Notwendigkeit einer Leistung, eines Ersatzteils, eines Austauschs oder einer Reparatur; - 6.
die Einhaltung eines Verhaltenskodexes, auf den sich der Unternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder - 7.
Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantieversprechen oder Gewährleistungsrechte bei Leistungsstörungen.
(3) Eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn
- 1.
sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren oder Dienstleistungen einschließlich vergleichender Werbung eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder Dienstleistung oder mit der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft oder - 2.
mit ihr eine Ware in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union als identisch mit einer in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf dem Markt bereitgestellten Ware vermarktet wird, obwohl sich diese Waren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
(4) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch Angaben im Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.
(5) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat.
(1) Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.
(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,
- 1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist; - 2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder - 3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.
(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.
(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.
(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.
(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.
(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.
(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.
(3) (weggefallen)